Tribunal de Justia de Minas Gerais

Nmero do Relator: Relator do Acordo: Data da Publicao:

1.0702.07.365626-7/001 Des.(a) Rogrio Medeiros Des.(a) Rogrio Medeiros 24/04/2009

Nmerao

3656267-

Data do Julgamento: 05/02/2009

EMENTA: APELAO CVEL - AO DE PRECEITO COMINATRIO E CONDENATRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAO DE TUTELA PROTEO - NOME COMERCIAL - MARCA - PRECEDNCIA DE REGISTRO - TTULO DE ESTABELECIMENTO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - NO COMPROVAO - NUS DA PROVA DO AUTOR. 1) Razo assiste apelante, j que obteve o registro da marca "Passarela", junto ao INPI, cuja proteo tem carter nacional, em detrimento ao nome de fantasia que foi dado pela apelada ao seu estabelecimento. 2) Os pedidos de indenizao por danos materiais e morais no merecem ser acolhidos, pois no h nos autos provas dos danos sofridos, sendo certo que competia ao apelante (autor) a prova de tais alegaes, se xito quisesse obter em sua pretenso, consoante artigo 333, I do CPC. V.v. Se cada uma das partes se fizera, ao mesmo tempo, vencedora e vencida, claro, luz do que dispe o art. 21, do CPC, as despesas do processo, custas e honorrios advocatcios, no mesmo jaez, h que ser recproca e proporcionalmente distribuda entre elas, no havendo que se falar, no entanto, em compensao de honorrios. APELAO CVEL N 1.0702.07.365626-7/001 - COMARCA DE UBERLNDIA - APELANTE(S): PASSARELA CALADOS S/A APELADO(A)(S): MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA PEREIRA-ME RELATOR: EXMO. SR. DES. ROGRIO MEDEIROS ACRDO Vistos etc., acorda, em Turma, a 14 CMARA CVEL do Tribunal de Justia do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o relatrio de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigrficas, EM DAR PROVIMENTO PARCIAL, VENCIDO PARCIALMENTE O REVISOR.

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Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2009. DES. ROGRIO MEDEIROS - Relator NOTAS TAQUIGRFICAS Assistiu ao julgamento, pela apelante, o Dr. Mcio Ricardo Caleiro Acerbi. O SR. DES. ROGRIO MEDEIROS: VOTO Versam os autos recurso de apelao interposto por PASSARELA CALADOS S.A., qualificada nos autos. Insurge-se a apelante contra sentena que julgou improcedentes os pedidos formulados em ao de preceito cominatrio e condenatrio com pedido de antecipao de tutela ajuizada contra MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA PEREIRA - ME, ao fundamento de que no h que se falar em uso indevido da marca registrada devendo prevalecer o registro junto ao INPI em seus exatos termos, pois no existe coincidncia entre o nome de fantasia da r e os registros apresentados s fls. 33/44, alm da diversidade das marcas. Em suas razes recursais s fls. 159/165-TJ, relata a apelante que adotou o nome empresarial "Passarela Calados" desde 1981, sendo que sua primeira marca "Passarela" foi depositada no INPI em 1968 e que a apelada no tem por nome empresarial o sinal "Passarela", bem como no tem nenhuma marca registrada com este nome, embora o use como nome de fantasia e seja titular de um pedido de registro dessa marca junto ao INPI. Sustenta que no h para a apelada qualquer direito sobre o sinal "Passarela", sendo que a mesma faz uso dele de forma ilegtima e em flagrante desrespeito aos seus direitos, invocando-se o artigo 124, V e XIX da Lei de Propriedade Industrial.

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Alega que a apelada se apropriou utilizando-se de m f do sinal "Passarela", sendo que certamente no o desconhece, j que a apelante uma das maiores e mais famosas lojas de roupas e calados de todo o pas, atualmente com vinte anos. Afirma que no h falar em distintividade entre as empresas, vez que tanto calados quanto modas so palavras de uso comum que no garantem exclusividade. Aduz que mesmo a utilizao de logotipo ligeiramente diferente implica no induzimento dos consumidores em confuses e associaes entre empresas diretamente concorrentes. Assevera que a marca registrada tem proteo em mbito nacional e que o fato de estar sediada em outro estado da federao no legitima o uso do sinal "Passarela". A apelada ofertou contra razes s fls. 169/176-TJ e pugnou pelo desprovimento do recurso. Preparo regular s fls. 166-TJ. Conheo do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Cinge-se a lide na pretenso da apelante proteo da marca "Passarela", pleiteando que a requerida se abstenha de usar a mesma expresso como ttulo de seu estabelecimento (nome fantasia), j que o nome empresarial da desta diverso do da apelante. Ab initio, fao algumas consideraes acerca do tema. Fbio Ulha Coelho, ao discorrer sobre marcas e nome empresarial, leciona: "Muitos tm na marca registrada o mais valioso elemento do

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estabelecimento empresarial, de forma a justificar gastos na proteo do respectivo direito. Se um concorrente apresenta pedido de registro de marca, cujo signo igual ou semelhante ao da registrada em nome daquele empresrio, ter ele interesse em manifestar oposio" (Fbio Ulha Coelho, in "Curso de Direito Comercial" - vol. 1, 6 ed. SP: Saraiva, 2002, p. 167). "Como o registro do nome empresarial tem abrangncia estadual, e no nacional, os seus efeitos esto restritos aos Estados em que o empresrio tem sede ou filial. Para estender a tutela ao pas todo, ele deve providenciar o arquivamento de pedido de proteo ao nome empresarial, nas Juntas dos demais Estados (CC/2002, art. 1.166, pargrafo nico; IN-DNRC n.53, art. 13, 1e 2. O mesmo no ocorre com a marca, que, registrada no INPI, estar protegida em todo o territrio brasileiro (e, at mesmo, nos demais pases unionistas, se presentes as condies da Conveno de Paris)". (...) "O regime protetivo do nome empresarial, assim, difere-se do da marca, nos aspectos assinalados. Quanto colidem nomes, portanto, o critrio da anterioridade no Estado ampara o empresrio, em relao a todos os ramos de atividade econmica. Mas, cabe a indagao: e se o conflito for entre nome empresarial e marca? (...) Como solucionar este conflito? Na lei, no se encontra dispositivo regulando a matria, mas a jurisprudncia tem normalmente prestigiado a tutela da marca, em detrimento da do nome empresarial, mesmo quando o registro deste anterior. Exige-se, contudo, em funo do princpio da especialidade, que o titular da marca e o do nome colidentes operem no mesmo segmento de mercado (salvo se a marca for de alto renome, quando o empresrio goza de proteo em todos os segmentos)" (Curso de Direito Comercial - Vol. 1, 6 ed. SP: Saraiva, 2002, p. 182/183). Conforme Gladston Mamede: "O que se chama de nome empresarial nada mais do que a idia e

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prtica do nome aplicados empresa e s prticas mercantis. , via de conseqncia, o nome que identifica a empresa: o empresrio individual ou a sociedade empresria" (in Empresa e Atuao Empresarial, vol. 1, So Paulo: Ed. Atlas, 2004, p. 101). Segundo Fbio Ulhoa, o ttulo de estabelecimento, ou nome de estabelecimento ou, ainda, nome de fantasia, serve para indicar ou designar o local em que se desenvolve a atividade empresarial: "Trata-se da designao que o empresrio empresta ao local em que desenvolve sua atividade". (...). "A expresso lingstica do ttulo no precisa coincidir com o ncleo do nome empresarial, nem com a marca". (...). "Quando o ttulo de estabelecimento, contudo, apresenta expresso lingstica diversa da marca - e no se encontra registrado tambm como marca no INPI -, o empresrio somente poder impedir que algum o imite ou reproduza, como base na represso concorrncia desleal". (...). "Como, por outro lado, no existe atualmente registro do ttulo de estabelecimento - ele existiu, no Brasil, entre 1934 e 1967, e produzia efeitos restritos ao mbito do municpio -, a prova da anterioridade, no uso do sinal distintivo, pode ser feita por testemunhas ou documentos de qualquer gnero" (Fbio Ulha Coelho, in "Curso de Direito Comercial" - vol. 1, 6 ed. So Paulo: Saraiva, 2002, p. 183/184). Neste nterim GLADSTON MAMEDE ainda diferencia nome empresarial, marca e ttulo do estabelecimento: " fundamental no confundir nome empresarial (ou nome comercial) com marca, pois so diferentes: o nome empresarial a identificao da empresa (empresrio individual ou sociedade empresria) e a marca a identificao de um produto (bens ou servios)".

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"O nome empresarial protege-se pela inscrio do empresrio individual ou o registro da sociedade empresria na Junta Comercial (o Registro Mercantil ou Registro Empresarial); a marca protege-se pelo registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)". "Obviamente, nada impede que o ncleo do nome empresarial seja levado a registro com marca, recebendo essa proteo especfica: Editora Atlas S/A (nome empresarial) e Atlas (marca); Ford do Brasil S/A (nome comercial) e Ford (marca). Isso para no falar na representao grfica da marca, igualmente distinta do nome comercial". "Tambm so distintos o nome empresarial e a denominao do estabelecimento ou ttulo do estabelecimento; enquanto o nome empresarial identifica a empresa (o empresrio ou a sociedade empresria), o ttulo do estabelecimento identifica o estabelecimento: o rtulo pelo qual o estabelecimento se apresenta ao pblico". "Uma mesma empresa pode ser titular - e se utilizar - de diversas marcas, bem como pode ter diversos estabelecimentos, cada qual com um nome de fantasia diverso. Mas haver apenas um nome comercial, j que h apenas uma personalidade jurdica: aquela da pessoa natural (empresrio) ou da pessoa jurdica (sociedade empresria)" (Gladston Mamede, in "Empresa e Atuao Empresarial" - vol. 1, So Paulo: Ed. Atlas, 2004, p. 118). In casu, a apelante, que tem como nome empresarial a expresso "Passarela Calados Ltda", inscrita na JUCESP em 18.02.1981 (fls. 31), obteve junto ao INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a concesso do registro da marca mista "Passarela", com uma figura geomtrica em cima do nome "Passarela", dentro da classe 25 (botas, calados, sandlias, sapatos, chinelos, pantufas), em 28/05/2001 (fls. 37), cuja concesso de registro tem proteo pelo prazo de 10 anos. J a recorrida foi registrada na JUCEMG, em 22/06/2004 (fls. 52), com o nome empresarial de "Maria Helena Vieira da Silva Pereira - ME" com o ttulo de estabelecimento (nome fantasia) de "Passarela Modas".

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Conclui-se que a requerida no possui o nome comercial "Passarela", sendo referida expresso utilizada somente como ttulo de sua loja (nome fantasia). Assim, razo assiste a apelante, j que obteve o registro da marca "Passarela", junto ao INPI, cuja proteo tem carter nacional, em detrimento ao nome de fantasia que foi dado pela apelada ao seu estabelecimento. Ora, se a marca registrada junto ao INPI possui proteo em mbito nacional, com preferncia em relao ao nome empresarial semelhante de outra pessoa jurdica, certo que a marca registrada pela requerente tem preferncia sobre o ttulo de estabelecimento, que veio a ser adotado pela requerida, principalmente, porque os estabelecimentos desempenham as mesmas atividades comerciais. Neste sentido, a jurisprudncia do colendo STJ: "MARCA REGISTRADA. PALAVRA COMUM. SUA UTILIZAO PELA R EM NOME DE FANTASIA. INADMISSIBILIDADE". "Registrada uma marca, no pode outra empresa industrial, comercial ou de servios utiliz-la na composio de seu nome comercial, em havendo similitude de atividades. Precedentes da Quarta Turma". "Recurso especial conhecido e provido parcialmente". (RESP 210 076/Relator: Ministro BARROS MONTEIRO) Aplica-se, aqui, o Artigo 129, da Lei Federal 9.279/96, "in verbis": "Art. 129 = A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposies desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo territrio nacional, observado quanto s marcas coletivas e de certificao o disposto nos arts. 147 e 148". " 1. = Toda pessoa que, de boa-f, na data da prioridade ou depsito, usava no Pas, h pelo menos seis meses, marca idntica ou

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semelhante, para distinguir ou certificar produto ou servio idntico, semelhante ou afim, ter direito de precedncia ao registro". Quanto ao pedido de indenizao por danos materiais e morais, tenho que no merecem ser acolhidos, pois no h nos autos provas dos danos sofridos, sendo certo que competia ao apelante (autor) a prova de tais alegaes, se xito quisesse obter em sua pretenso, consoante artigo 333, I do CPC. Sobre o nus da prova, Amaral Santos (in "Comentrios", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa: "O critrio da distribuio do nus da prova deduzida do nus da afirmao evoca a anttese entre ao, no sentido lato, e exceo, tambm no sentido lato, a cujos nus respectivos se coordena o nus da afirmao para os fins da prova. O nus da prova - til insistir - determinado pelo nus da afirmao, e este, por sua vez, determinado pelo nus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como nus da ao, e da parte do ru como nus da exceo". Prossegue: "Em suma, quem tem o nus da ao tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento relao jurdica litigiosa; quem tem o nus da exceo tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprir provar os fatos constitutivos, ao ru os impeditivos, extintivos ou modificativos". No mesmo sentido, a lio de Srgio S. Fadel, em "Cdigo de Processo Civil Comentado", Forense, 1974. P. 192: "Se o autor alega e prova ou no o provando, o ru admite e, admitindo o fato, outro lhe pe, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o onus probandi do ru". Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para

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determinar que a apelada se abstenha de fazer uso da expresso distintiva "Passarela", como ttulo de estabelecimento, fazendo as alteraes necessrias na JUCEMG. Determino, ainda, que a apelada se abstenha de fazer uso daquela expresso, ou designaes similares, ttulo de marca, excluindo-a de folders, panfletos, fachada de loja, anncios e propagandas e em qualquer outro meio de exposio, cominando requerida uma multa diria de R$100,00 (cem reais), para o caso de descumprimento da obrigao. Custas meio a meio. Na mesma proporo, fixo os honorrios advocatcios em R$1.000,00 (hum mil reais) para as partes, nos termos do 4, do Artigo 20 do CPC, permitida a compensao. O SR. DES. VALDEZ LEITE MACHADO: VOTO Estou concordando parcialmente com o entendimento do d. Desembargador Relator, pedindo vnia para discordar apenas no que se refere aos honorrios advocatcios, por entender que estes devem ser fixados na condenao e no compensados. Acerca da compensao de crditos, estabelece o art. 368 do Cdigo Civil: "Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigaes extinguem-se, at onde se compensarem". Maria Helena Diniz define compensao como "um meio especial de extino de obrigaes, at onde se equivalem, entre pessoas que so, ao mesmo tempo, devedoras e credoras uma da outra." (in "Curso de Direito Civil Brasileiro", 2 volume, Editora Saraiva, 6 edio, So Paulo, pg. 258).

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Assim, os requisitos do instituto da compensao decorrem da prpria definio legal, quais sejam: I) obrigaes principais recprocas; II) o objeto das prestaes deve ser bem fungvel, de mesma espcie e qualidade; III) as prestaes devem estar vencidas, sendo lquidas e exigveis; IV) no podem existir direitos de terceiros sobre as prestaes; e V) possibilidade jurdica. A condenao, concedida por sentena, de pagamento dos encargos de sucumbncia ttulo executivo judicial, existindo duas normas que conferem este ttulo a diferentes credores, o artigo 20, caput do Cdigo de Processo Civil e o artigo 23 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia). Nesse passo, dispe o caput do artigo 20 do Cdigo de Processo Civil que "a sentena condenar o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorrios advocatcios. Essa verba honorria ser devida, tambm, nos casos em que o advogado funcionar em causa prpria". O artigo 21, caput, do mesmo diploma processual civil, prevendo a hiptese de sucumbncia recproca, preceitua que "se cada litigante for em parte vencedor e vencido, sero recproca e proporcionalmente distribudos e compensados entre eles os honorrios e as despesas". Por outro lado, o artigo 23 da Lei n. 8.906, dispe: "Art. 23. Os honorrios includos na condenao, por arbitramento ou sucumbncia, pertencem ao advogado, tendo este direito autnomo para executar a sentena nesta parte, podendo requerer que o precatrio, quando necessrio, seja expedido em seu favor". Frise-se que para que se respeite o direito do profissional, o correto a condenao de cada parte a pagar os honorrios do advogado adverso, j que, com este critrio, se manter o respeito reciprocidade dos encargos, sem que ocorra a sonegao do direito aos honorrios.

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Desse modo, correto afirmar que os honorrios de sucumbncia pertencem ao advogado oposto e no parte, ficando, portanto, vedada sua compensao, pois me filio corrente que entende estar o art. 21, do Cdigo de Processo Civil, nesta parte, revogado pelo posterior Estatuto da Advocacia, artigo 23, que credita ao causdico da causa tais honorrios e, menciono no aspecto, entre tantas, as decises: "EMENTA: REVISIONAL DE CONTRATO - RECURSO ADESIVO LIMITAO DE JUROS S INSTITUIES FINANCEIRAS INAPLICABILIDADE - COMISSO DE PERMANNCIA FIXADA TAXA DE MERCADO - POTESTATIVIDADE - VALIDADE DAS TARIFAS BANCRIAS CONTRATADAS - COMPENSAO DOS HONORRIOS ADVOCATCIOS IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO CDC - CAPITALIZAO MENSAL DE JUROS - ILEGALIDADE. - (...) O Estatuto da Advocacia (Lei 8.906, de 04/07/94) claro ao instituir, no seu artigo 23, que "os honorrios includos na condenao, por arbitramento ou sucumbncia, pertencem ao advogado, tendo este direito autnomo para executar a sentena nesta parte", donde decorre a impossibilidade de compensao de tal verba com eventuais dbitos de responsabilidade nica e exclusiva da parte patrocinada pelos apelados (...)." (TJMG, AC n. 2.0000.00.494084-7/000, 14 Cmara Cvel, Rel. Des. Elias Camilo, J. 10-11-2005) - grifo meu. "REVISIONAL DE CONTRATO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMVEL - CAPITALIZAO DE JUROS - VEDAO - HONORRIOS ADVOCATCIOS - COMPENSAO - IMPOSSIBILIDADE. - Se a percia realizada foi categrica em afirmar que houve a cobrana de juros sob a forma capitalizada e sendo vedada tal prtica, deve ser mantida a sentena que determinou a excluso da cobrana capitalizada. - No cabvel a compensao dos honorrios advocatcios, no caso de sucumbncia recproca, eis que pertencem os mesmos aos respectivos patronos das partes, nos termos do art. 23 da Lei n 8.906/94". (TJMG, AC n. 1.0702.99.000379-1/001, 9 Cmara Cvel, Rel. Des. Osmando Almeida, J. 28-08-2007) - grifei. "APELAO CVEL. MOMENTO DO JULGAMENTO DE INCIDENTE DE

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IMPUGNAO JUSTIA GRATUITA. SENTENA PROLATADA ANTES DE RESOLVIDO O INCIDENTE. INDEPENDNCIA DAS DECISES. NO H PREJUZO. INEXISTNCIA DE NULIDADE. JUSTIA GRATUITA. CONCESSO DE OFCIO. NECESSIDADE DE PEDIDO. COMPENSAO DE HONORRIOS. INADMISSIBILIDADE (...) inadmissvel a compensao de honorrios advocatcios, haja vista que, luz do art. 23, do Estatuto da Advocacia, que assinala a autonomia da verba, os honorrios no pertencem parte, mas ao Advogado". (TJMG, AC n. 1.0145.05.2203992/001, 14 Cmara Cvel, Rel. Des. Helisa Combat. J. 18-08-2006) - grifos deste voto. Alis, sobre o tema, esclarece Yussef Said Cahali: "Realmente, na vigncia do novo Estatuto da Ordem, ainda que promovida a execuo pelo cliente, tendo por objeto a totalidade da condenao incluindo os encargos processuais, a verba concernente aos honorrios de sucumbncia restar inclume de qualquer compensao pretendida pelo executado: afirmando enfaticamente o art. 23 da Lei 8.906/94 que "os honorrios includos na condenao, por arbitramento de sucumbncia, pertencem ao advogado" por direito autnomo, sendo nula (art. 24, 3) qualquer clusula contratual que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorrios da sucumbncia, da decorre que o direito prprio do patrono no se sujeita, em nenhum caso, exceo da compensao de crdito do executado oponvel parte vencedora. Exeqente pois terceiro estranho s relaes obrigacionais existentes entre os demandantes". (in "Honorrios Advocatcios", 3 ed., So Paulo: Ed. RT, 1997). Desse modo, entendo que os nus sucumbenciais devem ser fixados na condenao, no se admitindo sua compensao. Ante o exposto, acompanho o voto do d. Desembargador Relator, dele divergindo apenas em relao aos nus sucumbenciais, para determinar que cada parte arcar com 50% das custas processuais, bem como honorrios advocatcios em favor do ex adverso, os quais fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), com fulcro no art. 20, 3 e 4

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do CPC, no admitida sua compensao. Custas na proporo de 50% para cada parte. A SR. DES. EVANGELINA CASTILHO DUARTE: VOTO Acompanho o em. relator. SMULA : DERAM PROVIMENTO PARCIAL, VENCIDO PARCIALMENTE O REVISOR. ?? ?? ?? ?? TRIBUNAL DE JUSTIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS APELAO CVEL N 1.0702.07.365626-7/001

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