Propriedade

Intelectual e
acesso ao conhecimento
Dario Bugatti Bernardesasd

Compilado dos cadernos de:
Jussara
Dbora Vizeu
Dbora Chammas
Aline

Compilador: Dario Bugatti

Aula 1 07/08/2013

Evoluo da legislao plano interno e plano externo

Leis de regncia especiais:
Propriedade industrial se preocupa para as criaes tcnicas, ou seja, criaes
que tm utilidade, funcionalidade. LPI (Lei 9279/96) - LPI: 1. Patentes 2.
Desenhos industriais. 3. Marcas
Cultivares (espcies vegetais) Lei 9456/97
Programas de computador Lei 9609/98
Direito autoral LDA Lei 9610/98- Se preocupa com as criaes estticas
(reverbera atravs da sensibilidade do ser humano), projeta a personalidade
daquele que a projeta. Dupla face dos direitos: direitos morais de personalidade
(sempre vinculado ao autor) e direitos patrimoniais do criador

Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual
relacionados ao comrcio
Tratados
Conveno da Unio de Paris CUP Revises* (Revises de Estocolmo, de
Washington etc)- 1883 Propriedade industrial Decreto 1263/94
Conveno de Berna 1886 Revises* - propriedade literria e artstica
Decreto 75699/75
Essas duas constituem direito interno, esto positivadas pelos decretos acima.
Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comrcio), de 1994: revigorou as duas convenes acima, tendo
grande importncia relativa ao fluxo relativo aos direitos de PI.

OMPI (Organizao Mundial da Propriedade Intelectual) => OMC
Com o advento da OMC, houve deslocamento das questes do plano do autor,
inventor (pessoa fsica) para o mbito da OMC. O Tratado TRIPS (Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights) administrado pela OMC e foi
negociado ao final da rodada do Uruguai do GATT (General Agreement on Tariffs
and Trade). A OMPI continua dedicando-se defesa da propriedade intelectual
no mundo, mas perdeu espao para a OMC. O tratado prev sanes penais
severas, no apenas recomendaes, aos pases que descumprem.
Qual a natureza jurdica desses direitos de PI? A interpretao passa pela relao
sujeito objeto. A que destaca o objeto, prioriza os direitos patrimoniais de
criao. A que destaca o sujeito, o criador, prioriza direitos de personalidade
projetados sobre a obra direitos morais de personalidade. A que prevalece
que esses direitos tm uma dupla face: direitos voltados ao autor e direitos
patrimoniais, reais, incidindo sobre a criao. Ex: ao comprar um livro, adquiro
os direitos patrimoniais que incidem sobre a obra (corpus mecnico: suporte
fsico); no os direitos morais de personalidade, que so inalienveis e
permanecem vinculados ao autor (corpus mstico, a ideia da criao).
Remanescem mesmo aps a morte do criador. As ideias no so protegidas; o
que se protege sua materializao. A proteo sobre a forma de expresso.
O Estado implementa tal sistema de proteo para estimular a inventividade e,
com isso, a competitividade. Outorga a um titular, segundo determinadas regras
legislativas e este titular adquire direito de exclusividade que permite que se

valha de remdios processuais impedindo que outros reproduzam objetos sobre

os quais recaem esses direitos. Esse direito negativo: o titular tem o direito de
impedir outros (concorrentes) de reproduzi-lo. H um prazo; passado este,
esgotam-se os direitos patrimoniais sobre aquela criao. A tecnologia ingressa
no domnio pblico. Os medicamentos genricos so o corolrio disso.
Do ponto de vista do Estado, estimula a inventividade. Se no o fizesse, haveria
concorrncia desleal, de modo que ningum seria estimulado a pesquisar. H a
interesse privatista, capitalista, dos empresrios. Mas h tambm interesse social
em se estimular pesquisas em reas essenciais tratamento de doenas, p.ex.
Outra exigncia a divulgao, o acesso ao conhecimento. Para gozar do sistema,
tm de divulgar a tecnologia, descrevendo-a. Esse pedido levado a um rgo do
poder executivo federal, que o analisa e, aos 18 meses do depsito, publica-o.
Assim, temos acesso a essa tecnologia que est sendo protegida. Distino entre
ter acesso a ela e poder reproduzi-la.

Aula: 05/09/13 (reposies)

J em 1809: alvar para fomentar a inovao tecnolgica. Demarca o incio da
regncia desse campo da PI no que tange propriedade industrial.
Interface entre D. Industrial e D. Concorrencial. Para muitos, so campos
antagnicos. Na doutrina, imaginava-se que a PI colocava-se frontalmente contra
o D. Concorrencial. Ascarelli vislumbrou outra interao entre esses campos.
Calixto Salomo avana nessa abordagem, entendendo que PI campo em que
incidem direitos concorrenciais. No se opem, ao contrrio, seus institutos
refletem os institutos do direito concorrencial. Ex: requisitos de patenteabilidade
so postos pelo legislador no sentido de que esta criao receber a tutela do
Estado, afastando a possibilidade de reproduo. Tais mecanismos ratificam os
princpios do Direito Concorrencial e no o rechaam, pois o Estado no confere
esses direitos a qualquer criao humana.
Art. 5, XXIX: a lei assegurar aos autores de inventos industriais privilgio temporrio para sua
utilizao, bem como proteo s criaes industriais, propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolgico e econmico do Pas.

So direitos outorgados pelo Estado com o propsito de desenvolvimento social,

econmico e tecnolgico; ou seja, no qualquer criao que ter direitos de
exclusividade: essa criao ter de ostentar determinadas caractersticas que
permitam ao titular usufruir de direitos de exclusividade, que tem limitaes
territoriais, temporais e de contedo. No fosse assim, o Estado desequilibraria a
competio entre os agentes econmicos. Se o fizesse a uma criao que no
acrescentasse determinados valores quele mercado, traria consequncia oposta
pretendida: estimular a competio, pois os agentes seriam desestimulados a
inovar. Esse sistema de PI operado pelo Estado com esses propsitos:
incentivar a competio.
Obs: Estudaremos patentes, marcas, desenho industrial, programas de
computador, cultivares e Direito do Autor. Mas o campo da PI no se limita a
esses subsistemas. Topografia de circuitos eletrnicos, p.ex., outro subsistema,
mas que no ser tratado no curso.
Obs: As criaes tcnicas aperfeioam-se a partir da natureza; as estticas
aperfeioam-se a partir da sensibilidade do ser humano que desfruta das obras.
Nos eixos da PI e dos Direitos autorais, h divergncia doutrinria quanto
prpria designao. Divergncia doutrinria quanto ao termo propriedade.
Para autoralistas, trata-se de direitos intelectuais.
Relao do sujeito sobre o objeto. Direitos de carter hbrido: h aspectos
morais, de personalidade; e os direitos patrimoniais sobre a obra. Estes so
transferveis. O autor aproxima-se de sociedade empresria que negocia os
direitos patrimoniais sobre a obra. Os de personalidade so inegociveis,
imprescritveis. Tanto os direitos autorais quanto os de PI, no entanto,
compem-se desses dois feixes de direitos, que coexistem. A diferena est em
que, no D. Autoral, a nfase maior ao autor, ao passo que nos direitos de PI, a
nfase est na criao, no objeto. Mas os dois feixes de direitos coexistem.
Quanto propriedade imaterial, h o corpo mecnico e o corpo mstico. Ao
adquirir um livro, adquiro direitos patrimoniais sobre o exemplar (corpo
mecnico), mas no sobre a criao em si, o corpo mstico. Ex: se h uma obra de
arquiteto renomado, no possvel alterar a fachada, p. ex, sem autorizao do
autor.

Opo do legislador em aproximar programas de computador do campo dos

Direitos Autorais e cultivares de PI. Interesses em conflito eram as sociedades
empresrias que produzem programas de computador e, de outro, o interesse
pblico na disponibilidade do conhecimento.
Limite territorial: direitos valem nos limites da jurisdio do Estado que os
confere. Ex: marca registrada no Brasil s tem valor aqui. Idem para patentes.
Patente registrada nos EUA nada vale aqui. Princpio da territorialidade. Agentes
econmicos que querem ter direitos sobre vrios mercados devem proceder ao
registro em cada pais em que tm interesse. No o fazendo, ficam sujeitos
utilizao de qualquer interessado.
At o sculo XIX: inventores, pessoas fsicas, viviam isolados em suas oficinas.
Hoje o D. Concorrencial vem se aproximar da PI. O D. Concorrencial ramo
recente. PI j existia de h muito (sculo XV, com Estatuto de Veneza e sculo
XVII, com o Estatuto dos Monoplios). Direito Concorrencial surge a partir da
nova ordem econmica e sua respectiva ordem jurdica. Revoluo Industrial e
Revoluo Francesa possibilitam surgimento das grandes corporaes. Hoje
temos isso levado s ltimas consequncias, com a expanso do capitalismo em
suas diferentes etapas.
Hoje, onde estariam os inventores, autores, compositores? Ao se falar D.
Concorrencial no faz sentido falar em pessoa fsica, mas em mercados e agentes
econmicos. Deslocamento para outras arenas. Tnhamos a OMPI, agora OMC,
em Genebra. As naes entenderam a importncia desse fluxo dos direitos de PI
entre as naes. Hoje temos como atores agentes econmicos e os pesquisadores
esto atuando nas sociedades empresrias, so empregados das grandes
corporaes transnacionais: os compositores esto vinculados s gravadoras
(sociedades empresrias), os escritores e poetas s editoras, grande parte
transnacionais. A OMPI no desapareceu, mas a discusso sobre os direitos de PI
relacionados ao comrcio passa-se na OMC. A primeira voltava-se s pessoas
fsicas; a segunda, s naes, aos mercados.
Quando Estado confere direito de exclusividade a determinado agente, significa
que esse agente pode se apropriar desta fatia de mercado durante determinado
perodo. Essa apropriao suscita vrias indagaes. H desdobramento do
ponto de vista tico, p. ex., no campo da biotecnologia, no campo da tutela vida,
ao corpo humano (uma clula, p.ex.). A traduo desse direito de exclusividade
apropriao de parte do mercado.
Prof. Remdio Marques: nosso ordenamento permite cumulatividade desses
direitos. Uma criao (um vasilhame, p.ex.) pode ter tutela como patente de
modelo de utilidade e tambm a tutela, p. ex., de desenho industrial. A semente
transgnica protegida pela Lei de Cultivares, mas o processo industrial que,
p.ex. introduza resistncia climatolgica, pode ser protegido por patentes. Duas
latas de refrigerante ou duas embalagens de leite Tetra Pack, sem rotulagem, no
permitem distinguir o produto que elas contm. Mas h uma determinada
embalagem que permite a identificao sem o rtulo, pela forma. Smbolo
distintivo.
Direito concorrencial fundamento do Direito de PI. O Estado permite que o
agente se aproprie se est registrando sinal que tenha distintividade em relao
a produtos e servios. O titular s pode apropriar-se de criao que seja indita,
inventiva, etc., excluindo o que for comum a todos agentes econmicos dessa
tutela. Se Estado concede direito de exclusividade ao que nada acrescenta ao

mercado, caminha no sentido contrrio ao art. 5, XXIX da CF (XXIX - a lei assegurar

aos autores de inventos industriais privilgio temporrio para sua utilizao, bem como proteo s
criaes industriais, propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos,
tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolgico e econmico do Pas;). Art. 170

dispe sobre a livre concorrncia. Ao permitir, Estado afasta a concorrncia.

Um medicamento: de um lado, h o interesse dos agentes econmicos e, de outro,
o interesse pblico, que se exterioriza no acesso ao conhecimento, que ocorre
quando os detentores das patentes elaboram relatrio descrevendo a tcnica,
tornando-a pblica. Essa tecnologia, depois do 18o ms, pode ser divulgada.
Qualquer pessoa pode solicitar cpia desse relatrio descritivo junto ao INPI.
Qualquer concorrente pode ter acesso a essas informaes. Isso no significa
poder reproduzir a tecnologia, pois, uma vez que o pedido concedido, o titular
tem direito de exclusividade durante dado prazo naquele pas. Art. 42 da LPI. No
caso dos medicamentos, como todo direito de propriedade, esse direito pode ser
exercitado de forma abusiva. Surge o interesse pblico, que se sobrepe ao
individual. No caso dos medicamentos, a legislao prev mecanismos de licena
compulsria (quebra de patentes), em que o titular no perde os direitos, mas
tem de licenciar, mediante remunerao e por tempo definido, submetendo-se ao
ritual da LPI (art. 68 e ss): casos de emergncia nacional ou interesse pblico.
Art. 71. Nos casos de emergncia nacional ou interesse pblico, declarados em ato do Poder Executivo
Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado no atenda a essa necessidade, poder ser concedida,
de ofcio, licena compulsria, temporria e no exclusiva, para a explorao da patente, sem prejuzo dos
direitos do respectivo titular. (Regulamento)
Pargrafo nico. O ato de concesso da licena estabelecer seu prazo de vigncia e a possibilidade de
prorrogao.

O que deve constar de um pedido de patente? Ver LPI.

Art. 19. O pedido de patente, nas condies estabelecidas pelo INPI, conter:
I - requerimento;
II - relatrio descritivo;
III - reivindicaes;
IV - desenhos, se for o caso;
V - resumo; e
VI - comprovante do pagamento da retribuio relativa ao depsito.

Art. 24. O relatrio dever descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realizao por
tcnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execuo.

Isso tambm est no acordo TRIPS, que est em nosso ordenamento como lei
interna. Seo V, art. 27, dispe sobre matria patentevel: qualquer inveno de
produto ou processo desde que seja nova, envolva passo inventivo e seja passvel
de aplicao industrial. Lei anterior sobre PI exclua campo qumico e
farmacutico, de modo que a lei teve de ser alterada tendo em vista o acordo
TRIPS, firmado em 1994, mas com vrias atualizaes posteriores.
No se utilizando o sistema de patentes, no se tem obrigao de divulgar o
conhecimento, guarda o segredo. Mas as sociedades empresrias tm benefcios
com isso e tambm desvantagens. Se no protege, os empregados, que so
detentores do conhecimento, circulam pelos mercados, conforme as ofertas
existentes, levando tal conhecimento. Se a empresa proteger o conhecimento,
patenteando-o, ganha proteo jurdica. No caso do segredo, no h um prazo.
Ex: frmula da Coca-Cola. H quem prefira manter o segredo e h quem prefira
depositar patentes. Ex: se empregado cria programa de computador na empresa
em que trabalha, os direitos pertencem a quem? A lei de PI regula, no a CLT.
Objeto de patente: produto ou processo. Art. 42 da LPI.

 Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de
produzir, usar, colocar venda, vender ou importar com estes propsitos:
I - produto objeto de patente;
II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

Diferena entre descoberta e criao. Ex: escavaes que levam a um mineral
ainda no descrito so descoberta. revelar o que j existe na natureza. Criao
algo decorrente do intelecto humano, colocar na realidade algo que no
existia. Ex: de planta existente na natureza, por meio de engenharia gentica,
obtm-se outra planta. Esta tem proteo pela Lei dos Cultivares. H importante
discusso acerca desta diferena hoje no campo da Biotecnologia. As legislaes
vo se flexibilizando o conceito de inveno - para garantir tutela estatal,
apropriao dessas pesquisas, considerando-as como criao. Caso contrrio,
grandes corporaes desinteressam-se por este empreendimento.
STF decidiu que pesquisa com clulas-tronco para finalidades teraputicas so
legais. O passo seguinte que as grandes empresas aprofundem-se nessas
pesquisas e produzam produtos, medicamentos. Haver investimento macio
com objetivo de alcanar resultado econmico, sendo este o marco legal de PI. Se
no h esse sistema, agentes desestimulam-se a pesquisar nessas reas.
Excluses legais (art. 43). No houvesse a restrio do inciso II, p.ex., no
haveria pesquisas cientficas ou tecnolgicas. Empresas estrangerias queriam
suprimir a palavra tecnolgico, dado o interesse do mercado. Sem a
possibilidade das pesquisas tecnolgicas, os concorrentes no poderiam j
empreender pesquisas em escala semi-industrial ainda na vigncia da patente,
apenas aps expirar, o que ainda demandaria anos para desenvolvimento.
Art. 43. O disposto no artigo anterior no se aplica:
I - aos atos praticados por terceiros no autorizados, em carter privado e sem finalidade comercial, desde
que no acarretem prejuzo ao interesse econmico do titular da patente;
II - aos atos praticados por terceiros no autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos
ou pesquisas cientficas ou tecnolgicas;
III - preparao de medicamento de acordo com prescrio mdica para casos individuais, executada por
profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;
IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no
mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;
V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matria viva, utilizem, sem finalidade econmica,
o produto patenteado como fonte inicial de variao ou propagao para obter outros produtos; e
VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matria viva, utilizem, ponham em circulao ou
comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comrcio pelo detentor da
patente ou por detentor de licena, desde que o produto patenteado no seja utilizado para multiplicao ou
propagao comercial da matria viva em causa.
VII - aos atos praticados por terceiros no autorizados, relacionados inveno protegida por patente,
destinados exclusivamente produo de informaes, dados e resultados de testes, visando obteno do
registro de comercializao, no Brasil ou em outro pas, para a explorao e comercializao do produto
objeto da patente, aps a expirao dos prazos estipulados no art. 40. (Includo pela Lei n 10.196, de 2001)

Lgica da PI diferente da do direito autoral.

Aula: 06/09/13

Inveno

Aplicao Indudtial
Novidade
Atividade Inventiva

Modelo de Utilidade

Aplicao Industrial
Novidade Atividade
Inventiva

Patentes

Propriedade Industrial
(Criaes Tcnicas)
LPI 9279/96

Desenhos Industriais

Novidade
Originalidade
Art. 95 LPI

Cultivares
(espcies vegetais)
LPC n.9456/97

Marcas

Novidade
Distintividade
Art. 122 LPI

Propriedade Intelectual
Direito Autoral
LDA 9610/98

Programas de
computador
LDA 9609/98

LEIS

CONSTITUIO

TRATADOS

Alvar de 1809

CF 1824

Conveno da Unio de
Paris 1833
Propriedade industrial
Decreto 1263/94

CF Republicana (1891)

Conveno de Berna
1886 Propriedade
artstica e literria
Decreto 75999/75

LPI

CF 1988

Acordo TRIPS
Decreto 1355/94

A propriedade industrial voltada s criaes tcnicas, funcionais (inciso 29 do
art 5 da CF)
O Direito Autoral voltado s criaes artsticas tem como marco histrico o
Sculo XV. Uma das primeiras convenes sobre o tema foi a de Veneza (sc. XV).
No XVII, houve o Estatuto da Rainha Ana e durante a revoluo industrial o
Estatuto

Os propsitos da regulao da propriedade intelectual encontram-se no Art.8 e
9 da Lei 9610/98 (LDA).

As marcas no so criaes humanas, nem tcnicas nem estticas. H uma
divergncia na doutrina, pois alguns acreditam que as marcas possam ser
consideradas criaes quando provenientes de artistas, ou encomendadas. Mas a
melhor doutrina, nega esse entendimento considerando as marcas, meros
smbolos.

O direito concorrencial um direito publico que procura proteger os mercados,

conflitando ou reiterando porm interesses privados. O direito de exclusividade
chamado de privilgio temporrio.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL: O sistema atributivo pois o registro que
concede o dinheiro. O dinheiro dado a quem primeiro protege. um direito
patrimonial, que perece (caduca).

DIREITO AUTORAL: O sistema declaratrio. Registra-se apenas como prova
na Fundao Biblioteca Nacional (o registro no obrigatria). O direito dado
a quem primeiro cria. um direito pessoal, que no perece.

Parte geral TRATAMOS AT A AULA PASSADA

A inteno de apresentar o sistema considerando seus eixos principais.

Parte Especial
O acordo TRIPS de 1994 convencionou que os direitos patrimoniais que regulam
o sistema esto adstritos aos agentes econmicos. Percebemos aqui um
descolamento da pessoa do inventor em relao inveno, j que esta passa a
pertencer a um agente econmico. Consequentemente, o sistema da propriedade
intelectual regido pela lgica do mercado pois com as invenes os agentes
econmicos procuram ampliar a sua participao de mercado. O sistema
promove a competio leal entre os agentes econmicos atravs da concesso do
direito de exclusividade permitindo que o detentor desse direito se aproprie de
determinada parcela do mercado. Apropriar significa que nesse espao no
existe a concorrncia.
Podemos entender o campo da propriedade intelectual como um espao onde
iro reverberar os princpios do direito concorrencial. A fundamentao da
existncia desses institutos no sistema se d atravs do filtro dos princpios do
Direito Concorrencial.
Observaremos isto com o estudo das patentes.
As patentes segundo a LPI so ou de inveno ou de modelo de utilidade. Os
requisitos da patente so:
aplicao industrial (passvel de utilizao na industria),
novidade (a inveno deve ser nova em todo o mundo, no s no Brasil)- Aart.
11 da LPI: so novos quando no compreendidos no antigo estado da tcnica. O
estado da tcnica constitudo por tudo aquilo tornado acessvel ao pblico
antes do pedido de patente por descrio escrita ou oral, por uso ou qualquer
outro meio no Brasil ou no exterior.
inventividade Art. 13 da LPI quando no decorrer por obviedade do estado da
tcnica.

A legislao alem falava ainda de nvel inventivo.

Do ponto de vista do prazo de vigncia da patente h uma distino entre as
invenes (20 anos) e para os modelos de utilidade (prazo menor). Se sempre h
uma confrontao entre o interesse publico e o privado, durante o prazo de

vigncia da patente h um destaque para o interesse privado pois terminada a

patente a tecnologia ingressa no domnio pblico.

Anlise da propriedade intelectual luz do art 170 cf principio da livre
concorrncia quando o estado implementa o sistema propriedade intelectual
em qualquer mercado - o que acontece? Quando algum consegue o direito de
exclusividade, ele esta indiretamente dizendo ao titular e ao mercado que esse
espao, esse pedao do mercado sobre o qual esto incidindo esses direitos,
nesse espao no h concorrncia foi afastada para que exista exclusividade
(direito de exclusividade- afastar temporariamente a concorrncia, a
competio). Essa a essncia desses direitos intelectuais, de direitos de
exclusividade conferida pelo estado de o titular afastar a concorrncia
caminha sozinho. O estado consegue essa exclusividade pela via legislativa e a
efetivao pela via do judicirio em cada caso concreto em uma hiptese de
violao. Na essncia, os direitos de PI permitem ao titular atravs da via judicial
impedir terceiro de reproduzir aquele objeto. Como regra geral, exclusividade
temporria (patente de inveno 20 anos e patente de modelo utilitrio 15
anos).

A patente tem limite temporal, sua validade, e temporal seu territrio nacional,
j que o estado que d exclusividade.

Mas e se a patente no foi depositada no meu pas? domnio pblico. Mas eu
posso patentear? Estado faz uma avaliao de qual a vantagem de eu patentear
aquele determinado objeto/tecnologia. Alm disso, a coisa tem que ser nova no
mercado se o pas verificou que j houve a divulgao desse objeto em outro
pas, no h vantagem e desequilibra a competio, no desenvolve a
tecnologia nem a economia. uma cpia de algo que j conhecido. Artigo 8 e
9 LPI: requisito de novidade, indita e inventividade, engenhosidade na criao,
alm da aplicao industrial. Artigo 11 trata da novidade: considerado novo
quando no compreendidos no estado da tcnica (constitudo por tudo aquilo
tornado acessvel ao pblico antes da data de depsito do pedido de patente por
descrio escrita, oral ou por qualquer outro meio NO BRASIL OU NO
EXTERIOR), no estado da arte.

A CF do imprio (1824) j tinha dispositivos que protegiam a tecnologia,
concedendo privilgios temporais, e estimulando o seu desenvolvimento. Da
mesma maneira, a primeira lei de patentes de 1830 (CC de 1916). A CF da
Repblica de 1891, tambm expe sobre privilgios temporrios para criaes
temporrias.

Dois plos: interesse privado e interesse pblico. Quando o estado confere o
direito, satisfaz o direito privado. Mas se esse direito exercitado de maneira
abusiva, o estado faz com que a concorrncia venha a aderir. EXEMPLO DE
MEDICAMENTOS: epidemia de uma doena em que s um laboratrio tem a
patente para o medicamento, cobra muito caro ou no atende a necessidade
(fabrica em pequena quantidade e no tem capacidade de fabricar mais). Aqui
no fala em custo, diferentemente da lei dos cultivares. Pode ser conferida
licena de ofcio, temporria e no exclusiva, e no tirando a titularidade do

laboratrio fabricante ele no perde a patente: s tem que licenciar

obrigatoriamente ou ao poder pblico ou a quem este determina. Recebe
remunerao por isso, continuando titular. Ver artigos seguintes.

O sistema no quer que exista, em regra, o segredo industrial. Este no tem o
prazo, as informaes ficam guardadas, no h patente. O conhecimento fica
vinculado aos tcnicos um risco. No h desenvolvimento para o pas, nem
econmico nem tecnolgico, quando h segredo.

Inventores: tem direito moral, por isso aparecem nas patentes. Mas a patente
da empresa, pois eles foram contratados para aquela funo os direitos so
dela. Isso determinado em cada ordenamento como vai prosseguir. O brasileiro
regula na LPI, assim como essa contm os crimes contra a propriedade
industrial.

Por que se patenteia algo que logo se torna obsoleto, como o caso dos celulares
no Japo? Por causa da sua funo primordial. No caso dos seus celulares, a sua
funo falar em movimento o resto acessrio, aperfeioamento. Vale para
dispositivo eletrnico, mecnico ou processo qumico. So agregaes de
dispositivos/itens.
A
A + B
A + B + C
A + B + C + D
Esse ltimo caso o mais inovador. E no pode fabric-lo sem a autorizao dos
anteriores, pois eles so necessrios, so imprescindveis. Ou seja, quando
houver patente, no pode. Assim, o interesse do sistema nessa questo porque
no importa se os objetos ficam obsoletos. Os que aperfeioam, esto no mbito
da sua patente.

Artigo 70: Mecanismo de licena compulsria cruzada: o posterior tem interesse
em aperfeioar o item anterior, assim como o mercado tem interesse nele, e o
anterior tambm tem o interesse de fabricar aquela tecnologia renovada. Ver
incisos. Para evitar a possibilidade da m-f, criada essa licena compulsria
cruzada: ambos os produtores fabricam.

A tecnologia avana de forma incremental, so raras as grandes inovaes.

A primeira lei sobre marcas de 1875. A primeira lei sobre patentes, como dito,
de 1830. S mais tarde que foram tituladas no mesmo texto legal.


Com relao concorrncia desleal, a partir de uma nova ordem econmica,
como o advento da RF e da RI, e com os fins das corporaes de ofcio e do antigo
regime (no havia um estimulo ao desenvolvimento e o conhecimento ficava
fechado restrito nas corporaes). Com o advento da nova ordem econmica, h
necessidade de uma nova ordem jurdica para respald-la. O sistema de
propriedade industrial vem mais ou menos nessa linha da concorrencial desleal,
entrelaando os dois campos. Assim, ambos esses campos no esto em choque,

como se pensaria em um primeiro momento, j que eles, a partir do fim do antigo

regime e com o surgimento das empresas, necessitam de mercados, de uma nova
situao. O Estado obriga a publicao do conhecimento e do desenvolvimento,
mas d direito de exclusividade para a pessoa no h antagonismo. A
propriedade industrial protege o direito privado; o direito concorrencial protege
o direito pblico (mercado e concorrncia). A propriedade intelectual um
campo onde incidem os princpios concorrenciais e, por conta disso, temos a
prpria LPI que trata de represso concorrncia desleal em um dos seus
captulos uma ponte para o direito concorrencial.

Direito autoral no protege ideias e sim a forma de expresso (como o livro t
escrito, como foi redigido etc.). Ideia no protegida. No caso de violao de
direito autoral, como que cortejada em juzo? Magistrado vai confrontar a
obra original e eventual obra que estaria violando obra versus obra. Isso vale
para o caso de plgio de melodia. Confrontao de obras em juzo pela
autoridade judicial.

E no caso de patentes, como feita essa confrontao para ver a violao? A cada
patente concedida ser analisado o quadro reivindicatrio e ser verificado se a
contrafao est compreendida nos limites materiais do quadro reivindicatrio.
O que no estiver reivindicado, est fora da exclusividade, est fora do limite de
proteo do titular enquanto direito concedido pelo Estado.

Aula de 11/091


Subsistemas de PI

Direito concorrencial surge no sculo XIX (recente). O Direito Intelectual tem seu
marco histrico no sculo XV.

Estatuto de Veneza (primeira norma a regular esse campo da propriedade
intelectual). Nele constavam quatro aspectos: encorajamento, proteo da
inventividade, fomento da inovao; compensao dos custos empenhados;
direito sobre a criao; e utilizao da inveno.
Esses requisitos so reencontrados na lei atual: art. 8 e 9 da LPI. Idem para o
acordo TRIPS (1994), art. 27.
Art. 8 patentevel a inveno que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicao
industrial.
Art. 9 patentevel como modelo de utilidade o objeto de uso prtico, ou parte deste, suscetvel de
aplicao industrial, que apresente nova forma ou disposio, envolvendo ato inventivo, que resulte em
melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricao.

Lei das Cultivares a primeira que regula as espcies vegetais. Antes no havia
regncia sobre esse campo. Indita no ordenamento. As demais (programas de
computador, propriedade industrial, etc) j existiam.

1809: alvar para fomentar a inovao tecnolgica. Regulava patentes, no
marcas.

Marcas constituem exceo ao quanto dito at ento, pois no so criaes
humanas, nem tcnicas nem estticas. Divergncia na doutrina, pois parte
minoritria entende que poderiam sim constituir criaes. Ex: marcas
encomendadas a designers, artistas plsticos imitando figuras humanas. A
melhor doutrina considera de maneira diversa. So signos, sinais distintivos.

D. concorrencial direito pblico, quer proteger mercados e concorrncia. J o
sistema de PI privado. Ao conferir direitos de exclusividade, o Estado afasta o
princpio da livre concorrncia (art. 170 da CF). Calixto retoma Ascarelli, que
procurou pontos de contato entre esses dois campos. Ascarelli fala em integrao
entre esses campos. Estado faz modulao da aplicao desses campos de acordo
com seus interesses, os objetivos da lei de PI e da CF desenvolvimento
econmico e desenvolvimento tecnolgico. Estado concede a quem introduza no
mercado bens ou tecnologias que tenham determinadas caractersticas que
possibilitem o desenvolvimento da economia e estimulem a competio entre os
agentes. E o faz por meio do privilgio temporrio dos direitos de exclusividade.
Do ponto de vista interno, de dentro do sistema de PI, no se fala em monoplio.

1 Importante: Nessa aula tem bastante repetio do que foi dado na aula de 05/09.

Do ponto de vista externo a PI, das lentes do D. Concorrencial, pode-se

vislumbrar monoplio.

Esse direito concedido pelo Estado sobre uma propriedade dinmica, um
direito negativo erga omnes, que tem conotao distinta dos direitos de
propriedade material. No se fala em titular de direito exclusivo de usar, fabricar,
vender, importar. O art. 42 fala de direitos que se voltam a terceiros. Atravs
deles, os titulares podem impedir imediatamente a reproduo de objetos sobre
os quais incidem esses direitos. Tero acesso a remdios processuais que
garantiro que terceiros no autorizados parem de reproduzir um produto, p. ex.
Como o Estado operacionaliza o sistema? O Legislativo modela a norma de
regncia. O Executivo outorga os direitos e o Poder Judicirio se volta efetivao
desses direitos em concreto.

Mercado
Direito
de
exclusividade
=
apropriao de parte do mercado.




Para conferir esses direitos, devem ser atendidos os requisitos da lei. Marca:
distintividade e novidade. Desenho industrial: novidade e originalidade de forma
ornamental. Patentes: aplicao industrial, novidade e inventividade. A partir de
anlise de mrito destes pedidos, o Estado outorga ou no os direitos de
exclusividade e, o fazendo, permite que seu titular afaste a concorrncia por
determinado prazo e possa sozinho tocar esse mercado.

Pode haver situaes, no entanto por exemplo no caso dos medicamentos - em
que o detentor da patente poder, no exerccio desses direitos, proceder de
forma abusiva. O legislador antecipa situaes que caracterizam abuso no
exerccio desse direito, implementando institutos, como as licenas obrigatrias
ou at mesmo a caducidade do ttulo, em caso extremo, com o perecimento do
direito.

Uma das exigncias do sistema que o titular deve descrever a tecnologia
segundo os cnones do direito internacional h tratado especifico para isso.
Deve elaborar relatrio descritivo em que apresenta o estado da arte para aquela
tecnologia, indicando pesquisa bibliogrfica, verificando qual problema tcnico
quer solucionar, como o mercado tem solucionado (o estado da tcnica), depois
descrever sua inveno - e pode faz-lo com auxlio de desenhos - e, ao final,
apresenta as caractersticas de sua inveno na forma de reivindicaes,
estabelecendo em que matria pretende obter direito de exclusividade. Esse
quadro reivindicatrio guarda muitas semelhanas com a parte final de uma
petio. Exemplo patentes da tecnologia touchscream - so aproximadamente 8
patentes que a protege.

O relatrio descritivo delimita o escopo do pedido, seu contedo material, o que

vai ser apropriado temporariamente pelo titular. Os limites esto a descritos.
Em caso de ao de contrafao (cpia da tecnologia), ser apreciado pelo PJ
cotejando o documento de patente brasileiro e o objeto que estaria infringindo
esses direitos. No Direito Autoral, a comparao feita entre objeto x objeto. Na
PI, sempre a patente do titular e o objeto do ru. Distino importante entre os
dois campos. A patente tem de ser juntada com a petio.

Se os campos que utilizam so os de maior desenvolvimento tecnolgico e esses
so os que mais rapidamente se tornam obsoletos, perecendo, qual o interesse
das sociedades empresrias em proteg-las, diante da elevada obsolescncia?
Sofrem trs limitaes:
1. Espacial. Ex: patente brasileira de explorao de petrleo em guas profundas
vale apenas no Brasil. Este o princpio da territorialidade.
2. Temporal. Os privilgios so temporrios: para inveno, 20 anos; para
desenho industrial, at 25 anos; para direito autoral, 70 anos aps falecimento
do autor; programas de computador, 50 anos aps o falecimento do autor etc.
3. Material esse ltimo vem do documento, como aqui explicado. a escritura
que documento norteador desse limite material de direito.

O interessado deve dirigir-se aos rgos administrativos nacionais e depositar
(termo usado para patentes) ou registrar (termo usado para marcas e desenho
industrial) os pedidos nos pases em que tem interesse comercial. Se no o fizer,
fica a livre disposio por todos os interessados. Isso mediante o pagamento de
taxas. Na rea farmacutica, empresas depositam, p.ex., em mais de 90 pases, o
que implica despesa expressiva pelas empresas. Deve manter procurador
(representante legal) em cada um dos pases em que tem interesse.

Ou seja, trata-se de arena no destinada a pessoas fsicas. Isso explica a mudana
da arena de discusso da OMPI para a OMC. OMPI rgo da ONU e administra
alguns tratados internacionais, como a Conveno de Paris e a de Berna. Espao
em que h interesse maior na divulgao dos direitos do ponto de vista do autor,
criador. Mas os detentores do conhecimento entenderam que essa arena no
tinha instrumentos para pressionar as naes que no estabelecessem proteo
mnima aos direitos de PI. No acordo TRIPS, implementa-se nova arena em que
vo ser discutidos esses interesses e os Estados exigiro cumprimento mnimo
desses direitos. Caso, no mbito da OMPI, algum no cumpra as Convenes, h
reprimendas, mas no h sano. J na OMC existem sanes severas. Na parte V
do Acordo TRIPS, h procedimentos penais para quem no implementar o piso
mnimo de direitos de PI. H dois anos, EUA afrontou tratados com relao a
alguns produtos brasileiros e teve de pagar indenizaes de milhes de dlares, a
partir de deciso de um da OMC. Ex. de situaes que levam a sanes: no
possuir leis que atendem ao acordo TRIPS; no atuar impondo medidas
administrativas e judiciais coibindo determinadas formas de piratarias de
marcas e direitos industriais, desrespeitando as legislaes de PI, so passiveis
de sano.

Para o titular desses direitos, no basta que o seu pas tenha mecanismo de
proteo, pois os produtos circulam pelos diferentes mercados, de modo que h

necessidade que se pressione as diferentes naes para que elas imponham

proteo mnima nos seus ordenamentos. Caso contrrio, quando exportados
seus produtos, produtos e programas sero copiados sem que estes estados
implementem medidas para evitar. So punidos com retaliaes comerciais.

Na PI, o direito nasce do depsito ou do registro. No se vincula a quem primeiro
cria, mas a quem primeiro protege. Como operacionalizado o sistema? Ele
atributivo na PI e no Direito Autoral declaratrio.

E por que registramos obras literrias na Fundao Nacional Biblioteca do RJ?
Qual o propsito de registro de uma obra literria? Apenas para ter garantia da
data para o caso de medida judicial. Como prova. No h necessidade do registro
para que o autor tenha direitos sobre a obra.

O que se negocia no contrato do autor com a editora ou do compositor com a
gravadora? Que direitos so transferidos? Unicamente os direitos patrimoniais
sobre a obra. Direitos tm dupla natureza: direitos morais voltados ao autor e
direitos patrimoniais voltado ao objeto, criao. Transfere-se unicamente os
patrimoniais. Os prazos de que falamos referem-se a esses direitos unicamente.
Os direitos morais so perptuos, no perecem, nem com o falecimento do autor.
Ex: obra de Machado de Assis no Domnio Pblico: direitos patrimoniais j
caducaram.

O Direito Autoral ilumina mais o direito de personalidade do autor. J a PI, por
sua vez, ilumina mais a criao, o objeto, a inveno. Mas so direitos hbridos.
Empresa deposita pedido. Em 12 meses, pode estender entre os mais diferentes
pases usando a data do pedido-me. Estende para os pases em que tiver
interesse. No brasil, INPI (instituto nacional de propriedade industrial) analisa o
pedido e concede ou no a patente. Sendo concedida, pode-se implementar
medidas judiciais impedindo reproduo. Uma empresa pode conseguir a
patente aqui e depois expandi-la para outros pases. Em 18 meses, publicada a
tecnologia, possibilitando o acesso a todos, inclusive concorrentes. Todos podem
solicitar cpia do documento para analis-lo, tendo acesso informao. Isso
interesse do Estado na operacionalizao do sistema. A alternativa das empresas
no utiliz-lo, guardando o segredo industrial, no o patenteando. O segredo
vantajoso pelo no limite temporal. Porm, a tecnologia no fica adstrita,
vinculada pessoa jurdica. Este acervo est em seu corpo tcnico, por exemplo,
os engenheiros daquele empresa que, tendo melhor proposta de trabalho em
outra empresa, podem migrar para ela, levando o know how. Na rea artstica,
costuma-se pagar os artistas para que fiquem em casa, para que no trabalhem
na concorrncia, recebendo seus vencimentos durante o perodo de alternncia
entre as teledramaturgias.

Retomando questo anterior: como justificar o interesse das empresas em
proteger o conhecimento em campos em que h obsolescncia brutal? Art. 42 da
LPI: patente confere ao titular direitos de impedir a reproduo do objeto por
terceiros. E se essa se torna obsoleta rapidamente, como se justifica o sistema?

Patente 1 (P1) reivindica e protege tecnologia de A + B. A partir dela, no ano

seguinte, surge um agente econmico que percebe que, se agregar C a (A + B), o
produto ser melhor. Protege esta segunda patente (P2) estando a primeira em
vigor. Surge terceiro agente que percebe que se agregar D aos componentes (A +
B + C), ser ainda melhor. O interesse do mercado est voltado ao lanamento
deste produto. O titular de P1 (A + B) pode reproduzir sua tecnologia. Mas o
outro agente, quando reproduz A + B + C, est reproduzindo A + B, portanto,
viola o art. 42, pois tem de pedir autorizao. E quem reproduz A + B + C + D, est
reproduzindo A + B + C, violando simultaneamente as patentes P2 e P1. O
paradoxo que h trs patentes concedidas pelo Estado, as trs em vigor, mas o
agente econmico no pode fabricar A + B + C, pois reproduz A + B, ento viola
patente anterior, tem de pedir autorizao. Que monoplio h? O nico que pode
fabricar sem pedir autorizao para ningum o primeiro agente, mas esse
produto no mais do interesse do mercado. Diante disso, o legislador anteviu a
necessidade de uma licena compulsria cruzada (art. 70) para que haja
interesse em pesquisas no aperfeioamento de objetos. Do contrrio, gasta-se em
pesquisas para aprimorar, mas no se poderia fabricar. Bloquear-se-ia o
desenvolvimento tecnolgico. O sistema causaria situaes opostas aquelas pelo
que foi criado. A licena cruzada, pois permite que P2 e P3 reproduzam sua
tecnologia, em troca P3 e P2 produzem algo que o mercado deseja e permitem a
P1 que tambm reproduza a tecnologia. compulsria. P1 no pode furtar-se a
conceder a tecnologia, bloqueando P2 e P3.


Aula: 18/09/13

Propriedade intelectual: propriedade industrial e direito autoral. H tambm
subsistemas de PI.

Confrontao/equilbrio entre interesse privado e interesse pblico. Ver texto R.
Mark

Interface com o direito concorrencial. Ver texto. Se h pluralidade de agentes
econmicos competindo no mercado, a incide direito concorrencial. Pretendem
ampliar sua participao nesse mercado. Concesso dos direitos de
exclusividade, que compreendem o privilegio temporrio na explorao
econmica de um objeto sobre o qual incidem direitos: pode ser uma marca, uma
composio musical, etc. Apropriar significa que, nesse espao, no existe
concorrncia, que fica afastada durante o perodo de concorrncia, permitido
pelo Estado, com funo de estimular a economia, colocando novos produtos e
servios no mercado, tornando-o mais competitivo. Estado instrumentaliza esse
sistema, fazendo essa interao com o direito concorrencial. Faz-se pelo filtro do
Direito Concorrencial.

Patentes so ou de inveno ou de modelos de utilidade. Seus requisitos so
similares quanto aos dois primeiros dos trs requisitos.
1. Aplicao industrial: ser utilizvel (useful)
2. Novidade: criao tcnica indita em todos os mercados.
3. Inventividade. No basta que seja indita (critrio objetivo absoluto). Deve
ser inventiva.

A antiga lei alem ainda prescrevia o nvel inventivo. Tinham que ter um
determinado nvel inventivo, seno o pedido de patente seria indeferido. Houve
na europa uma harmonizao e isso se alterou. H na europa trs requisitos,
tambm, aliado ao tratado trips no artigo 27.

Tratado TRIPS. Brasil signatrio. Tratado de 1994 e lei de PI, de 1996, est
harmonizada a ele. Lei anterior (antigo cdigo de PI) exclua da patenteabilidade
alguns setores (qumicos, p. ex.). O comando do tratado fala de todos setores. Art.
27. Inveno de produtos ou processos: duas categorias.

Aplicao industrial e novidade so necessrios tanto para patente de inveno
quanto para modelo de utilidade, mas o requisito da inventividade diferente.
Para inveno est no artigo 8 e se coaduna com o TRIPS. Para os modelos est
no art. 9, protege a nova forma utilitria de um objeto, um produto, no protege
processo, sempre o modelo de utilidade ser um produto. Precisa ser til, ter
nova forma ou disposio envolvendo ato inventivo.

O modelo de utilidade jamais ser um processo, sempre ser a nova forma
utilitria de um objeto. Tem de ser suscetvel de aplicao industrial e envolver
ato inventivo.

A inveno e o modelo so considerados novos quando no compreendidos no

estado da tcnica (estado da arte) (Novidade, art 11, veja abaixo)
Art. 11. A inveno e o modelo de utilidade so considerados novos quando no
compreendidos no estado da tcnica.
1 O estado da tcnica constitudo por tudo aquilo tornado acessvel ao
pblico antes da data de depsito do pedido de patente, por descrio escrita ou
oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o
disposto nos arts. 12, 16 e 17.
2 Para fins de aferio da novidade, o contedo completo de pedido
depositado no Brasil, e ainda no publicado, ser considerado estado da tcnica a
partir da data de depsito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser
publicado, mesmo que subseqentemente.
3 O disposto no pargrafo anterior ser aplicado ao pedido internacional
de patente depositado segundo tratado ou conveno em vigor no Brasil, desde
que haja processamento nacional.

Estado da tcnica no momento em que o pedido foi depositado.

O pedido de patente fica em sigilo no rgo da administrao pblica e depois de
18 meses esse pedido publicado e todos tm acesso quele conhecimento,
tecnologia descrita no pedido. Isso uma divulgao da tecnologia, fulmina de
nulidade quando um outro quer copiar uma tecnologia em um pas em que no
est patenteado.

Na verdade pode ser reproduzida no pas onde no est patenteado, mas
ningum poder apropriar-se dessa tecnologia e patente-la, pois essa patente j
est depositada, seu contedo foi divulgado, o que funciona como anterioridade
novidade.
Art. 12. No ser considerada como estado da tcnica a divulgao de
inveno ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses
que precederem a data de depsito ou a da prioridade do pedido de patente, se
promovida:
I - pelo inventor;
II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, atravs de
publicao oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do
inventor, baseado em informaes deste obtidas ou em decorrncia de atos por
ele realizados; ou
III - por terceiros, com base em informaes obtidas direta ou indiretamente
do inventor ou em decorrncia de atos por este realizados.

 Pargrafo nico. O INPI poder exigir do inventor declarao relativa

divulgao, acompanhada ou no de provas, nas condies estabelecidas em
regulamento.

E se a combinao for indita, com produtos muito conhecidos, por exemplo,
vitamina c mais penicilina. ato inventivo? Importncia desse requisito. Uma
inveno indita, mas banal poderia ser protegida, mas no o . O estado poderia
conceder exclusividade para algo banal, ainda que novo, mas isso no feito, por
ser algo banal. Mas na verdade a anlise dos casos concretos so complexas. o
exemplo do lpis-borracha. Buscopan + dipirona, patentevel? Eles se
integram e formam uma nova funo ou no? Se administrados juntos produzem
um novo efeito, uma nova funo, um novo resultado, a sim, pode ser
considerado inventividade estrutura, funo e resultado.
Art. 13. A inveno dotada de atividade inventiva sempre que, para um
tcnico no assunto, no decorra de maneira evidente ou bvia do estado da
tcnica.
O artigo usa os termos evidente ou bvia, o primeiro europeu e o segundo norte
americano.

Qual o prazo de vigncia das invenes e dos modelos de utilidade? Art. 40. 20
anos para invenes e 15 anos para modelos de utilidade. A diferena entre eles
est no contedo de inventividade. O maior prazo se deve necessidade de
compensar os agentes econmicos que investiram em pesquisa e evitar que
quem no o fez se utilize do conhecimento sobre algo que no criou, apenas
copiou.

Seo II
Da Vigncia da Patente
Art. 40. A patente de inveno vigorar pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de
modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depsito.
Pargrafo nico. O prazo de vigncia no ser inferior a 10 (dez) anos para a
patente de inveno e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a
contar da data de concesso, ressalvada a hiptese de o INPI estar impedido de
proceder ao exame de mrito do pedido, por pendncia judicial comprovada ou
por motivo de fora maior.
Quando o prazo expira a tecnologia ingressa em domnio pblico e qualquer um
pode reproduzi-la, inclusive os concorrentes, os medicamentos genricos so
exemplos disso. Durante o estado de vigncia da patente, h destaque ao
interesse privado. Aps, ingressa no domnio pblico e qualquer um, inclusive o
concorrente, pode reproduzi-la
A existncia da patente protege a pesquisa.

As sociedade empresrias tm duas sadas, ou manter em segredo ou patentear.

Quando patenteia ocorre exclusividade, mas tem um prazo. Se elas no esto
protegidas, pode ter prazo muito maior, s que o conhecimento est com os
tcnicos, acervo de know-how e esses tm mobilidade e podem estar um dia em
uma empresa e em outro dia, em uma outra empresa.
Mas nem sempre, pois haver a patente, consegue-se reproduzir igual, pois a
reproduo depende de know-how.
Estado da tcnica artigo 11 1 da LPI
Art. 11. A inveno e o modelo de utilidade so considerados novos quando no
compreendidos no estado da tcnica.
1 O estado da tcnica constitudo por tudo aquilo tornado acessvel ao
pblico antes da data de depsito do pedido de patente, por descrio escrita ou
oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o
disposto nos arts. 12, 16 e 17.

Requisito de inventividade: doutrina majoritria entende que requisito
objetivo e subjetivo. O prof. entende que objetivo.

Setores com contedo tecnolgico mais avanado costumam proteger a PI por
patentes. Para os que tem menor contedo tecnolgico, h vrias possibilidades.

Aula: 25/09/13

Exausto ou esgotamento de direitos.

Essa figura ocorre tambm com marcas e desenho industrial. Mas trataremos de
patentes.

Primeira observao. Que direitos se exaurem? So os direitos morais, adstritos
ao criador? Ou os patrimoniais, que se voltam para o objeto? Os direitos de
personalidade so perptuos, inegociveis. No se trata desses direitos, portanto.
Exausto figura que diz respeito aos direitos patrimoniais.

Segunda observao. A expresso Princpios da exausto ou esgotamento no
precisa; segundo Balmes, melhor empregar a expresso Regra do esgotamento
ou exausto.
CAPTULO V
DA PROTEO CONFERIDA PELA PATENTE
Seo I
Dos Direitos
Art. 41. A extenso da proteo conferida pela patente ser determinada pelo
teor das reivindicaes, interpretado com base no relatrio descritivo e nos
desenhos.
Esse artigo invocado judicialmente pelo titular dos direitos. Serve de baliza
jurdica. A anlise judicial cotejar o objeto que viola esses direitos vis a vis
patente do autor. J no Direito de Autor, o cotejamento entre as obras (a
protegida e a que a estaria violando). Seja quanto contrafao (mais ligada aos
direitos patrimoniais), seja quanto ao plgio (que atinge mais o direito de
personalidade).
Dentre os documentos exigidos, esto a carta-patente, que deve acompanhar a
petio. No estando, j no se atendem aos aspectos formais da ao.

O art. 42 estabelece as modalidades relativas aos objetos protegidos. Alm das
categorias de inveno e modelo de utilidade, as patentes sempre sero de
produto ou processo. Isso ETA alinhado com art. 27 do acordo TRIPS. No existe
patente de aplicao. Direito de exclusividade impede terceiros de produzir,
vender, fabricar, etc.
Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu
consentimento, de produzir, usar, colocar venda, vender ou importar com estes
propsitos:
I - produto objeto de patente;
II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

 1 Ao titular da patente assegurado ainda o direito de impedir que

terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.
2 Ocorrer violao de direito da patente de processo, a que se refere o
inciso II, quando o possuidor ou proprietrio no comprovar, mediante
determinao judicial especfica, que o seu produto foi obtido por processo de
fabricao diverso daquele protegido pela patente.



Artigo 27
Matria Patentevel
1. Sem prejuzo do disposto nos pargrafos 2 e 3 abaixo, qualquer inveno, de produto ou de processo, em
todos os setores tecnolgicos, ser patentevel, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passvel
de aplicao industrial5. Sem prejuzo do disposto no pargrafo 4 do Artigo 65, no pargrafo 8 do Artigo 70 e
no pargrafo 3 deste Artigo, as patentes sero disponveis e os direitos patentrios sero usufruveis sem
discriminao quanto ao local de inveno, quanto a seu setor tecnolgico e quanto ao fato de os bens serem
importados ou produzidos localmente.

Remdio Marques: o crculo de poder (art. 42) menor que o crculo de

proibio (art. 43).
Art. 43. O disposto no artigo anterior no se aplica:
I - aos atos praticados por terceiros no autorizados, em carter privado e sem finalidade comercial, desde
que no acarretem prejuzo ao interesse econmico do titular da patente;
II - aos atos praticados por terceiros no autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos
ou pesquisas cientficas ou tecnolgicas;
III - preparao de medicamento de acordo com prescrio mdica para casos individuais, executada por
profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;
IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no
mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;
V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matria viva, utilizem, sem finalidade econmica,
o produto patenteado como fonte inicial de variao ou propagao para obter outros produtos; e
VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matria viva, utilizem, ponham em circulao ou
comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comrcio pelo detentor da
patente ou por detentor de licena, desde que o produto patenteado no seja utilizado para multiplicao ou
propagao comercial da matria viva em causa.
VII - aos atos praticados por terceiros no autorizados, relacionados inveno protegida por patente,
destinados exclusivamente produo de informaes, dados e resultados de testes, visando obteno do
registro de comercializao, no Brasil ou em outro pas, para a explorao e comercializao do produto
objeto da patente, aps a expirao dos prazos estipulados no art. 40. (Includo pela Lei n 10.196, de 2001)

Artigo 43 implementa as excees:
Art. 43. O disposto no artigo anterior no se aplica:
I - aos atos praticados por terceiros no autorizados, em carter privado e
sem finalidade comercial, desde que no acarretem prejuzo ao interesse
econmico do titular da patente;
II - aos atos praticados por terceiros no autorizados, com finalidade
experimental, relacionados a estudos ou pesquisas cientficas ou tecnolgicas;

 III - preparao de medicamento de acordo com prescrio mdica para

casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao
medicamento assim preparado;
IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto
que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente
ou com seu consentimento;
V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matria viva,
utilizem, sem finalidade econmica, o produto patenteado como fonte inicial de
variao ou propagao para obter outros produtos; e
VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matria viva,
utilizem, ponham em circulao ou comercializem um produto patenteado que
haja sido introduzido licitamente no comrcio pelo detentor da patente ou por
detentor de licena, desde que o produto patenteado no seja utilizado para
multiplicao ou propagao comercial da matria viva em causa.
VII - aos atos praticados por terceiros no autorizados, relacionados
inveno protegida por patente, destinados exclusivamente produo de
informaes, dados e resultados de testes, visando obteno do registro de
comercializao, no Brasil ou em outro pas, para a explorao e comercializao
do produto objeto da patente, aps a expirao dos prazos estipulados no art.
40. (Includo pela Lei n 10.196, de 2001)


Quando a patente expira, no dia seguinte os concorrentes j esto com seus
produtos no mercado. Isso porque, ainda na vigncia dos direitos de
exclusividade da patente, j vinham implementando pesquisas tecnolgicas,
dada permisso do art. 42, II. isso que possibilita o surgimento de
medicamentos genricos logo aps a expirao das patentes. J h domnio da
tecnologia em escala industrial.

Art. 42, IV. Exausto interna: ocorre no mercado interno do pas. Outra ocorre no
mercado internacional. Necessrio identificar os interesses dos titulares desses
direitos, percebendo se se beneficiam ou no. O mecanismo de exausto milita
em favor dos titulares (interesse privado) ou em favor do interesse pblico? Se o
titular colocou o produto no mercado, seus direitos sobre aquele objeto (design,
marca, semente, etc) se exauriram. Outra pessoa pode revend-los sem que o
titular tenha algum mecanismo jurdico de que possa se valer. Isso traduz ideia
de exausto no mercado interno.

Regra geral do nosso ordenamento, at o momento, a regra da exausto das
patentes exclusivamente no mercado interno (inciso IV). Havia, de um lado, o
interesse privado das corporaes transnacionais e, portanto, contrrio ao
mecanismo de exausto e, de outro, interesses mais identificados aos nacionais,
favorvel a esse mecanismo. O inciso frmula intermediria, que contempla os
dois interesses. Prevaleceu a exausto apenas no mercado interno.

Direitos patrimoniais podem ensejar situaes abusivas. (Texto do prof. Calixto

trata dessas situaes).

Art.68 licena compulsria:

Seo III
Da Licena Compulsria
Art. 68. O titular ficar sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente
se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela
praticar abuso de poder econmico, comprovado nos termos da lei, por deciso
administrativa ou judicial.
1 Ensejam, igualmente, licena compulsria:
I - a no explorao do objeto da patente no territrio brasileiro por falta de
fabricao ou fabricao incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral
do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econmica,
quando ser admitida a importao; ou
II - a comercializao que no satisfizer s necessidades do mercado.
2 A licena s poder ser requerida por pessoa com legtimo interesse e
que tenha capacidade tcnica e econmica para realizar a explorao eficiente do
objeto da patente, que dever destinar-se, predominantemente, ao mercado
interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do
pargrafo anterior.
3 No caso de a licena compulsria ser concedida em razo de abuso de
poder econmico, ao licenciado, que prope fabricao local, ser garantido um
prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder importao do objeto
da licena, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular
ou com o seu consentimento.
4 No caso de importao para explorao de patente e no caso da
importao prevista no pargrafo anterior, ser igualmente admitida a
importao por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de
processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente
pelo titular ou com o seu consentimento.
5 A licena compulsria de que trata o 1 somente ser requerida aps
decorridos 3 (trs) anos da concesso da patente.

Circunstancia abusiva o legislador antecipa o abuso dos direitos. Ou se exercer

seu direito de forma abusiva, ou se praticar abuso de poder econmico.

O produto tem de ser fabricado e o processo, utilizado. O Estado concede direito

de exclusividade durante certo prazo, durante o qual est suspensa ou afastada a
concorrncia. Quais os objetivos do Estado? Fomentar o desenvolvimento
tecnolgico ou econmico daquele mercado especfico. O Estado o concede, o
titular beneficia-se desse direito de exclusividade e se, malgrado isso, o titular
no fabrica o produto, o Estado estaria favorecendo esse agente econmico,
dando-lhe vantagens, para que ele importe o produto. O pas se tornaria um
entreposto mercantil. Dessa forma, no se favoreceria o desenvolvimento
interno. O titular desfruta do direito de exclusividade, suspendendo a
concorrncia. Desfruta do nosso mercado interno e, em troca, o pas nada ganha.
Situao de abuso de direito (art. 68, 1, I). Por conta dessa falta de produo
local, desde que o produto tenha sido colocado no mercado externo pelo titular,
ento, o Estado aplica o 4, determinando que ele ter de suportar a
importao feita por um concorrente. O titular no fabrica, apenas importa,
ento, ter de suportar importao paralela feita pelo concorrente, que vai
adquirir o produto em outro mercado e coloc-lo no Brasil. O titular no poder
invocar o art. 42, que est afastado pela incidncia do art. 68, 4.
Ex: titular de uma patente sobre lentes na Frana, que foi estendida para vrios
pases nos primeiros doze meses e veio para o Brasil. Aqui h o licenciado, com
autorizao para importar o produto com exclusividade para o mercado
brasileiro. Ele s importa o produto de Portugal, porque mais barato se
fabricado l. Surge concorrente que importa esse produto da China. O
concorrente vai ao mercado chins e importa para o Brasil. O licenciado
brasileiro vai ao Poder Judicirio solicitando que o outro pare de importar
imediatamente, pede busca e apreenso nas instalaes do concorrente e
indenizao. O autor alega que h contrato de exclusividade, apresenta a carta
de patentes, solicitando incidncia do art. 42. O ru vai alegar que, na hiptese,
incide o art. 68, 4, que afasta a incidncia do art. 42, excepcionando-o. Alega
que h exausto no mercado externo pela no fabricao local. O licenciado
apenas importa, sem produzir. Se o titular fabrica, no ocorre importao
paralela, que fica obstruda, dada aplicao do art. 42, caput. Se passar a
produzir, pode impedir a importao.

No nosso ordenamento, h apenas exausto interna. Mas e essa hiptese do art.
68, 4? Entra a interpretao histrica. A interpretao sistemtica que o
tema da exausto desapareceu, s reaparecendo por conta do art. 68 a licena
compulsria no caso do exerccio de forma abusiva. Espcie de punio quele
titular que recebe direitos, desfruta do nosso mercado, sem nada oferecer em
troca. Forma de punir e estimular a produzir localmente, para isso a frmula
engenhosa desse artigo. Prof. Remdio Marques lamenta que legislador
portugus no tenha tido mesma habilidade, de modo que Portugal entreposto.
Regra geral: exausto interna. Exceo: titular no produz e abastece o mercado
unicamente importando. A se tem a exausto externa. Fundamentao art. 5,
XXIX. Caso contrrio, haveria assimetria entre propsitos constitucionais e
hipteses infraconstitucionais.
Art. 5, XXIX: a lei assegurar aos autores de inventos industriais privilgio temporrio para sua
utilizao, bem como proteo s criaes industriais, propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolgico e econmico do Pas.

No exemplo, o francs titular da patente na Frana e em vrios mercados

mundiais. Daqui, o licenciado exclusivo importa o produto e abastece o mercado
brasileiro e, eventualmente, outros, como do MERCOSUL, da frica, tudo a
partir da base brasileira. Surge um concorrente do licenciado brasileiro
exclusivo, que passa a importar de licenciado autorizado da China, por preo
bem menor. Deixa de ser exclusivo. O concorrente disputa esse mercado com o
autorizado brasileiro. Ele (e o titular francs?) vai aos tribunais solicitando
implementao do art. 42. O acrdo, de uma das Cmaras de Direito Privado do
pas, determina que o contrato exclusivo inter partes, mas o concorrente no
parte no contrato, ele no tem obrigaes. Segundo, no incide o art. 42 e sim o
68, 4, pois h hiptese de exausto internacional, pois se o produto colocado
por autorizado do titular no mercado, os direitos patrimoniais de PI no mercado
externo perecem. Algum pode adquiri-lo e coloc-lo no mercado brasileiro, no
havendo mais direitos de PI sobre ele.

H, portanto, duas condicionantes: no produo local, sendo o mercado
explorado por importao; e produto colocado no mercado pelo titular ou com
seu consentimento. Se o titular passar a fabricar, pode invocar o art. 42 pleno.
Frmula modulada. Como regra, a exausto externa no existe. O licenciado tem
de suportar que o concorrente tambm importe, o que chamado importao
paralela paralela a do titular ou autorizado.

A questo da interpretao histrica que, inicialmente, pensou-se apenas na
exausto interna. Mas, no curso dos debates, surgiu a questo da licena
compulsria, que retomou a questo da exausto, em outra hiptese externa -,
de modo a deix-la conforme Constituio. Exausto vem em desfavor do
titular e em favor do desenvolvimento interno do pas.

Aula: 02/10/13
Ponto 9. Biotecnologia
Patentes III Parte especial
- Descoberta x criao / inveno
- Novidade
- Moralidade / dignidade
Tutela vida/vivo/humano
PI Apropriao. 1. Animais. 2. Vegetais. 3. Humanos. 4. Microorganismos.
Reificao. Sujeito => objeto (res)
Criaes:
1.Produtos. A. Microorganismos transgnicos, art. 18, III da LPI. B. Material
multiplicao / propagao vegetativa da planta inteira, art. 8, LPI.
2.Processos. A. No biolgicos: art. 10, IX, LPI. B. Biolgicos no naturais
(artificiais).

Perodo para estender para outros mercados, a partir da data de prioridade
inicial: 6 meses para marcas e 12 meses para patentes (Conveno de Paris).
Art. 30, LPI: 18 meses de sigilo; aps, d-se a publicao, permitindo o acesso ao
conhecimento. Ter acesso s informaes tem dado sentido jurdico (possvel
acesso pblico), mas sua reproduo, outro: art. 42: vedao da reproduo.
Tema da aula: tutela matria viva
Guarda analogia com o que se deu a partir do surgimento da qumica moderna. A
extenso dos direitos concedidos s maquinas e eletrnicos deu-se de maneira
natural. Mas desta para o campo qumico-farmacutico no se deu
automaticamente.
Biotecnologia h muito conhecida. Presente nos textos bblicos. Mas no se trata
desta biotecnologia antiga. A primeira patente de que se tem notcia, pela
literatura, sobre matria viva: bactria que degradava petrleo, que teve seu
DNA alterado, de modo a ter essa propriedade. Esse microorganismo foi levado a
USPTO, que negou a patenteabilidade, sob argumento de que no se concederiam
direitos de PI a uma matria viva. Recorreu Suprema Corte. Deciso
emblemtica: tudo quanto criado pelo intelecto humano merece proteo do
Estado.
Ideia de apropriao: direitos reais sobre algo vivo. O pesquisador apresenta-se,
pois, como proprietrio do objeto patenteado (a bactria, no caso).
Como caminhamos quanto tutela de matria viva no Brasil? STF e as pesquisas
com clulas-tronco. Sendo autorizadas as pesquisas, agentes econmicos iro
debruar-se sobre doenas graves como tumores, demncias etc. De um lado, h
interesse pblico e, de outro, interesses privados dos agentes econmicos, que
visam ao lucro, incluindo sociedades empresariais farmacuticas. O sistema que
possibilita esse retorno o de PI, conformando a rede de proteo jurdica que
estimular os agentes a empreenderem pesquisas, garantindo-lhes direitos de
exclusividade.
Para alguns setores da atividade, clara a distino entre descoberta (mundo da
natureza) e inveno (mundo humano). Mas no campo da Biotecnologia, as
fronteiras so tnues.
Art. 10: No se considera inveno nem modelo de utilidade:

VIII - tcnicas e mtodos operatrios ou cirrgicos, bem como mtodos teraputicos ou de diagnstico, para
aplicao no corpo humano ou animal;

Mtodos e tcnicas no so industrializados. Equipamentos de diagnstico,

cirrgicos ou de tratamentos, por sua vez, podem ser protegidos.
IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biolgicos encontrados na natureza, ou ainda que dela
isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biolgicos naturais.

J processos microbiolgicos e processos biolgicos no naturais podem ser

protegidos.
Art. 18. No so patenteveis:
I - o que for contrrio moral, aos bons costumes e segurana, ordem e sade pblicas;
II - as substncias, matrias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espcie, bem como a
modificao de suas propriedades fsico-qumicas e os respectivos processos de obteno ou modificao,
quando resultantes de transformao do ncleo atmico; e
III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgnicos que atendam aos trs
requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicao industrial - previstos no art.
8 e que no sejam mera descoberta.
Pargrafo nico. Para os fins desta Lei, microorganismos transgnicos so organismos, exceto o todo
ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante interveno humana direta em sua composio
gentica, uma caracterstica normalmente no alcanvel pela espcie em condies naturais.

A Biotecnologia no se esgota no mbito da LPI. H tambm a Lei de Proteo
dos Cultivares.
Acordo TRIPS (art. 27).
Artigo 27
Matria Patentevel
1. Sem prejuzo do disposto nos pargrafos 2 e 3 abaixo, qualquer inveno, de produto ou de processo, em
todos os setores tecnolgicos, ser patentevel, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passvel
de aplicao industrial5. Sem prejuzo do disposto no pargrafo 4 do Artigo 65, no pargrafo 8 do Artigo 70 e
no pargrafo 3 deste Artigo, as patentes sero disponveis e os direitos patentrios sero usufruveis sem
discriminao quanto ao local de inveno, quanto a seu setor tecnolgico e quanto ao fato de os bens serem
importados ou produzidos localmente.
2. Os Membros podem considerar como no patenteveis invenes cuja explorao em seu territrio seja
necessrio evitar para proteger a ordem pblica ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a sade
humana, animal ou vegetal ou para evitar srios prejuzos ao meio ambiente, desde que esta determinao no
seja feita apenas por que a explorao proibida por sua legislao.
3. Os Membros tambm podem considerar como no patenteveis:
(a) mtodos diagnsticos, teraputicos e cirrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais;
(b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biolgicos para a produo de
plantas ou animais, excetuando-se os processos no-biolgicos e microbiolgicos. No obstante, os Membros
concedero proteo a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema sui generis
eficaz, seja por uma combinao de ambos. O disposto neste subpargrafo ser revisto quatro anos aps a
entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

Ver Lei de Proteo dos Cultivares.

Na LPI, h duas categorias de invenes: produtos (objeto, componente etc) ou
processo (etapas de obteno do produto). No h outras categorias. Mas h
grande debate sobre as criaes de segundo uso. Ex: substncia farmacutica.
INPI concede patente de segundo uso farmacutico. Uso encaixar-se-ia no campo
de processo. Flexibilizao para ampliar os contornos da lei, ampliando a
proteo em favor do agente econmico. O prof. Newton Silveira entende que
nem o primeiro uso seria protegido, pois s se protegem produtos ou processos.
O que se protege em nosso pas com relao aos direitos de PI na rea de
Biotecnologia? A tendncia de flexibilizao. Status quo atual quanto a
processos nesta rea: processos no biolgicos (a contrario sensu do art. 10, IX da
LPI) ou processos biolgicos artificiais. Status quo quanto a produtos: no mbito
da LPI, art. 18, III, unicamente microorganismos transgnicos. Os no

transgnicos, encontrados na natureza, no tem proteo. Alm de produtos no

mbito da LPI: as plantas, por meio da Lei de Proteo das Cultivares. No se
protege a planta inteira, apenas a forma de multiplicao ou propagao
vegetativa da planta (semente).