A marca como um fato internacional

Assentados, mais fundo que sentados,

eles sentam sobre as supercadeiras:
cadeiras com patas, mais que pernas,
e de pau-dao, um que no manqueja

Da distribuio internacional das marcas ....................................................................................................... 2

A marca um direito territorial..........................................................................................................2

Extraterritorialidade das marcas........................................................................................................3
O efeito extraterritorial da notoriedade .......................................................................................................... 4
Marca Notoriamente conhecida no CPU/96.............................................................................................. 4
TRIPs e o efeito da notoriedade desespecializante alm fronteiras ........................................................... 4
Marca notria no Direito Internacional - prazo de exerccio do direito..................................................... 5

A marca nos tratados internacionais ..................................................................................................5

Parmetros mnimos da proteo das marcas ................................................................................................. 5
Conveno da Unio de Paris......................................................................................................................... 6
Prioridade.................................................................................................................................................. 6
Caducidade................................................................................................................................................ 7
A co-propriedade ...................................................................................................................................... 7
Inexistncia de formalidade ...................................................................................................................... 7
Prorrogao para pagamento de retribuies taxas ................................................................................... 7
Condies de registrabilidade ................................................................................................................... 7
Independncia das marcas entre si ............................................................................................................ 7
Notoriedade das marcas ............................................................................................................................ 8
Proteo aos smbolos oficiais .................................................................................................................. 8
Transmisso da marca............................................................................................................................... 8
Telle quelle ............................................................................................................................................... 8
Efeito do uso sobre o registro.................................................................................................................... 9
Marcas de servios .................................................................................................................................... 9
Representante infiel ................................................................................................................................ 10
Independncia das marcas em face dos produtos .................................................................................... 10
Marcas coletivas...................................................................................................................................... 10
Apreenso nas alfndegas ....................................................................................................................... 11
TRIPs ........................................................................................................................................................... 11
O Acordo e o Protocolo de Madri ................................................................................................................ 12
O Tratado em matria de marcas (TLT) ....................................................................................................... 13

Denis Borges Barbosa (2005)

Um signo no fundirio; ao contrrio, evanescente, ilimitado e interminvel, ele
legio. Seu nico liame com a lngua ou sistema que lhe d sentido. A marca vem a
ser ainda mais etrea do que os outros signos, pois a linguagem que lhe d sentido o
mercado, e esse, cada vez mais, fala em todos idiomas do Parclito.
Tal constatao no tem nenhuma poesia. A marca atua ao nvel do lxico; costurando
o sistema simblico e o discurso do mercado, ela permite que se fale do produto ou do

servio em qualquer lngua natural. Adapta-se a qualquer sintaxe ou gramtica,

impregnando-a com seu significado singular 1.
Assim, a marca, como signo, tem a mais natural das vocaes ao internacionalismo.
Como direito, no entanto, continua como um ente da lei nacional ou regional, apenas
condicionada ou determinada pela norma internacional.
Da distribuio internacional das marcas
Estudos recentes 2 demonstram que a a distribuio de marcas entre de origem local e
de origem externa ocorre em funo do nvel de desenvolvimento relativo: os pases da
OECD tem 66% de suas marcas de titulares do exterior, para 54% nos pases de
desenvolvimento mdio, e 19% nos menos desenvolvidos.
Das marcas estrangeiras, 91% dos registros nos pases da OECD vem de outros do
mesmo grupo, para 82 e 84% de marcas OECD nos pases medianos de de menor
deselvolvimento. O depsito de marcas de pases de desenvolvimento mediano no
exterior est, no entanto crescendo. O uso do Acordo de Madri para depsito
internacional de marcas representava, em 2000, 60% dos pedidos de marcas
internacionais.
Setorialmente, o maior nmero de marcas estrangeiras se concentra nos equipamentos
cientficos e produtos farmacuticos, ao que se segue papel, detergente, vesturio e
sapato, em todos trs grupos de pases; mas as marcas farmacuticas esto em primeiro
lugar nos dois grupos menos desenvolvidos.
Tais dados, curiosamente, no diferem significativamente dos depsitos de patentes
estrangeiras.
A marca um direito territorial
No existe, ainda, uma marca internacional. O mesmo signo, ou signos anlogos,
constituem famlias de marcas registradas, com independncia jurdica em cada
jurisdio. O sistema vigente, na verdade, veda a existncia de uma marca
transnacional.
A essncia deste limite est no disposto na CUP:
Art. 6o
(3) Uma marca regularmente registrada num pas da Unio ser considerada como
independente das marcas registradas nos outros pases da Unio inclusive o pas de
origem.

O registro da marca, como diz o Cdigo da Propriedade Industrial em seu art. Art. 129 3,
garante em todo territrio nacional a sua propriedade e uso exclusivo. Vale dizer,
assegura um direito oponvel contra toda e qualquer pessoa que, no territrio nacional,
pretenda fazer uso da mesma marca para assinalar produtos ou servios iguais,
1 Posner, no seu livro com Landes sobre Propriedade Intelectual, prope um economia da linguagem, e dando curso a
uma das lendas urbanas da Internet, de que a Ford no lanou seu modelo Nova no Mxico, pois seria lido no va,
nota que uma marca internacional deveria ser neutra em cada idioma possvel, para ser significativa em todas.
2 Baroncelli, Eugenia, Fink, Carsten and Javorcik, Beata Smarzynska , "The Global Distribution of Trademarks:
Some Stylised Facts" . The World Economy, Vol. 28, No. 6, pp. 765-782, June 2005 http://ssrn.com/abstract=741821
3
A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposies desta Lei,
sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territrio nacional, observado quanto s marcas coletivas e
de certificao o disposto nos arts. 147 e 148.

semelhantes ou afins.
Confira-se que a marca no registrada, protegida sob os influxos da concorrncia
desleal, no tem proteo nacional, mas, quando aplicvel, a do mercado restrito ao qual
a concorrncia se insere.
As excees ao princpio da territorialidade se vero mais abaixo, ao tratarmos das
marcas notoriamente conhecidas. Vide, tambm, no tocante proteo assegurada pela
CUP, o princpio telle quelle.
Extraterritorialidade das marcas
A marca, no sistema vigente, essencialmente regulada pelos direitos nacionais; no
obstante o Acordo e o Protocolo de Madri, que veremos abaixo
O texto central sob considerao o do Art. 6. Bis da CUP:
Art. 6o bis
Os pases da Unio comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer
administrativamente, se a lei do pas o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir
o uso de marca de fbrica ou de comrcio que constitua reproduo, imitao ou
traduo, suscetveis de estabelecer confuso, de uma marca que a autoridade
competente do pas do registro ou do uso considere que nele notoriamente conhecida
como sendo j marca de uma pessoa amparada pela presente Conveno, e utilizada
para produtos idnticos ou similares. O mesmo suceder quando a parte essencial da
marca notoriamente conhecida ou imitao suscetvel de estabelecer confuso com esta

Notam-se trs excees gerais de direito substantivo ao princpio da territorialidade,

com base na Conveno de Paris: a aplicao das regras do art. 6bis a notoriedade da
marca em seu efeito extraterritorial 4; o princpio telle quelle; e a regra que o
representante de um titular estrangeiro de uma marca no pode adquirir-lhe a
propriedade 5.
Outra hiptese de efeito extraterritorial, a prevista no art. 124 do CPI/96, segundo a
qual no ser registrvel o
XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente
evidentemente no poderia desconhecer em razo de sua atividade, cujo titular seja sediado

4
Art. 6o bis (1) Os pases da Unio comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer
administrativamente, se a lei do pas o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fbrica ou
de comrcio que constitua reproduo, imitao ou traduo, suscetveis de estabelecer confuso, de uma marca que a
autoridade competente do pas do registro ou do uso considere que nele notoriamente conhecida como sendo j
marca de uma pessoa amparada pela presente Conveno, e utilizada para produtos idnticos ou similares. O mesmo
suceder quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitao suscetvel de estabelecer confuso
com esta. (2) Dever ser concedido um prazo mnimo de cinco anos a contar da data do registro, para requerer
cancelamento de tal marca. Os pases da Unio tm a faculdade de prever um prazo dentro do qual dever ser
requerida a proibio de uso. (3) No ser fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibio de uso de marcas
registradas ou utilizadas de m f. A norma est internalizada no art. 126 do CPI/96: Art. 126. A marca notoriamente
conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6 bis (I), da Conveno da Unio de Paris para Proteo da
Propriedade Industrial, goza de proteo especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada
no Brasil. 1. A proteo de que trata este artigo aplica-se tambm s marcas de servio. 2. O INPI poder
indeferir de ofcio pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente
conhecida.
5
CUP, Art. 6o septies - Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos pases da Unio pedir,
sem autorizao deste titular, o registro dessa marca em seu prprio nome, num ou em vrios desses pases, o titular
ter o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do pas o permitir, a
transferncia a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento.
(2) O titular da marca ter o direito de, com as reservas do subpargrafo 1, se opor ao uso da sua marca pelo seu
agente ou representante, se no tiver autorizado esse uso. (3) As legislaes nacionais tm a faculdade de prever um
prazo razovel dentro do qual o titular de uma marca dever fazer valer os direitos previstos no presente artigo.

ou domiciliado em territrio nacional ou em pas com o qual o Brasil mantenha acordo ou

que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou
servio idntico, semelhante ou afim, suscetvel de causar confuso ou associao com
aquela marca alheia.

Para os pases que adotam o Acordo ou Protocolo de Madri, existe ainda uma exceo
procedimental ao princpio da territorialidade: um registro internacional ter, sob certas
condies e desde que no rejeitado pelo estado membro dentro de certo termo, efeitos
de registro nacional; mas aplica-se, ainda assim, todo o direito substantivo nacional
pertinente.
O efeito extraterritorial da notoriedade

Marca Notoriamente conhecida no CPU/96

Pelo art. 126 da Lei 9.279/96, a marca - inclusive a de servios - notoriamente
conhecida em seu ramo de atividade nos termos do Art. 6 bis (1), da Conveno da
Unio de Paris para Proteo da Propriedade Industrial, goza de proteo especial,
independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. Ao
contrrio do que ocorria anteriormente, quando tal proteo incumbia ao Judicirio, o
INPI poder indeferir de oficio pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no
todo ou em parte, marca notoriamente conhecida 6.

TRIPs e o efeito da notoriedade desespecializante alm fronteiras

Tambm no tocante extenso dos efeitos da marca notria alm da atividade em que
usada no pas de origem, o TRIPs introduz importantes alteraes no teor da CUP:
3 - O disposto no ART.6 "bis" da Conveno de Paris (1967) aplicar- se-, "mutatis
mutandis", aos bens e servios que no sejam similares queles para os quais uma marca
esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relao queles bens e servios,
possa indicar uma conexo entre aqueles bens e servios e o titular da marca registrada
e desde que seja provvel que esse uso prejudique os interesses do titular da marca
registrada.

Assim, ao contrrio do que acontecia no regime da CUP, o efeito da marca notria no

se resume mais marca utilizada para produtos idnticos ou similares, mas tambm
aos bens e servios que no sejam similares queles para os quais uma marca esteja
registrada, mas isso s se cumpridas duas exigncias cumulativas:
que o uso dessa marca, em relao queles bens e servios, possa indicar uma conexo
entre aqueles bens e servios e o titular da marca registrada; e
que seja provvel que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.

Tais modificaes tero de ser incorporadas na lei nacional, pois quaisquer normas de
TRIPs, ao contrrio do que ocorre no art. 6 bis, no tm qualquer efeito normativo
direto no sistema jurdico brasileiro o destinatrio das normas do acordo o Estado
brasileiro, e no os beneficirios das marcas.

6
Tambm aqui, vide Marca de Alto Renome e Marca Notoriamente Conhecida, por Jos Carlos T. Soares,
Revista da ABPI no. 24 (1996) e tambm Jos Antonio B. L. Faria Correa, O Tratamento das Marcas de Alto
Renome e das Marcas Notoriamente Conhecidas na Lei 9.279/96, Revista da ABPI, N 28 - Mai. /Jun. 1997.

Marca notria no Direito Internacional - prazo de exerccio do direito

Quanto ao prazo para afirmao dos direitos extraterritoriais da notoriedade, diz a
CUP:
art. 6o bis
(2) Dever ser concedido um prazo mnimo de cinco anos a contar da data do registro,
para requerer cancelamento de tal marca. Os pases da Unio tm a faculdade de prever
um prazo dentro do qual dever ser requerida a proibio de uso.
(3) No ser fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibio de uso de
marcas registradas ou utilizadas de m f.

Quanto ao efeito extraterritorial da notoriedade, muitas legislaes nacionais,

acompanhando o teor da CUP, protegem o detentor original estrangeiro, vedando o uso
de seu signo distintivo e conferindo-lhe inclusive ao para anular o eventual registro
em nome alheio, embora limitada ao qinqnio subseqente ao mesmo, salvo em caso
de m f. Como alis j foi dito, difcil imaginar colidncia com marca notria sem m
f7.
A marca nos tratados internacionais
Descrevemos, a seguir, os principais textos internacionais em matria de marcas. O
Brasil participa dos dois principais tratados, a CUP e TRIPs. No entanto, o Acordo e
Protocolo de Madri, em particular, epecialmente aps a recente adeso dos Estdos
Unidos, passa a ter relevante papel no cenrio internacional, comparvel ao que
desempenha o PCT no campo das patentes.
O Brasil participa, ainda, de outros tratados sobre propriedade industrial em vigor: dois
acordos bilaterais (Panam-Brasil e Uruguai-Brasil) e da Conveno Interamericana de
1923, de Santiago do Chile, de Marcas e Nomes Industriais
Parmetros mnimos da proteo das marcas
A Associao Internacional da Propriedade Intelectual (AIPPI), que h mais de cem
anos representa os interesses dos titulares de direitos, assim identifica a demanda
bsica de seus representados:
A marca registrada tem importncia econmica no somente para o fabricante e
comerciante mas tambm para o consumidor. Tem um papel importante no comrcio
nacional e internacional pois que facilita o fluxo dos bens ou dos servios, sem levar em
conta o estado do desenvolvimento, a estrutura econmica ou do sistema social dos vrios
pases. condio para o funcionamento adequado do sistema de marca que deve haver um
direito exclusivo de propriedade da marca, e o proprietrio - seja uma pessoa ou um grupo
das pessoas - deve ser legalmente protegido contra todas violaes durante todo io tempo
em que a marca continuar exercendo sua funo distintiva. Assim, em todos pases, a lei

7
O registro do Cdigo brasileiro de 1945, sustentando o direito do pr-utente, pelo menos em parte, casavase com a Conveno de Paris em vigor no pas, ou seja, a reviso de 1925. Com o texto de 1971, o pr-uso (e com
muito mais razo a simples notoriedade) no constituiu qualquer direito de exclusividade em favor do utente. Era,
luz do CPI/71, de se indagar qual o status do estrangeiro que, valendo-se do direito unionista, questionar registro
colidente com sua marca notria; qual era, de outro lado, a posio do nacional que, com base no disposto no Art. 4o
4o. do mesmo CPI, solicitasse a aplicao do preceito convencional? Note-se, a propsito, que a Reviso de 1952, ao
contrrio das verses aps Lisboa, no d proteo especial contra o uso no registrado de uma marca notria
estrangeira mas s contra o registro indevido, e assim mesmo reduzindo o prazo prescricional em favor do detentor
original a trs anos, ressalvada a m f. verdade que se poderia imaginar uma ao de concorrncia desleal, ou de
concorrncia ilcita, contra o utente nacional, embora fosse talvez necessrio configurar a concorrncia efetiva no
mercado em causa.

deve assegurar "as funes normativas" da marca registrada, sendo elas a funo de indicar
a origem e a funo de identificao. Quando usada no comrcio, a marca possui
adicionalmente "as funes econmicas" que podem variar de acordo com seu uso e o tipo
de marca registrada. Entre estas funes econmicas, o seguinte deve especial ser
mencionado:
- a funo da qualidade,
- a funo de publicidade
- a funo competiitiva, etc. 8

A AIPPI aceita que a lei nacional reprima os abusos cometidos no exerccio dos
direitos de marca. No entanto, condena a recusa de registro, a licena compulsria ou
recusa de renovao, a transferncia forada da marca de titular estrangeiro para titular
nacional, a transferncia involuntria para o licenciado local, a proibio de licenciar a
marca, o uso conjunto obrigatrio de marcas locais, e a proibio de marcas para certos
produtos (por exemplo, farmacuticos)
Conveno da Unio de Paris
Aplicam-se s marcas os princpios bsicos da CUP. A Conveno no tenta
estabelecer um piso mnimo para as leis nacionais 9, objetivo do recente acordo TRIPs,
nem condiciona o tratamento nacional reciprocidade. Pelo contrrio, prev ampla
liberdade legislativa para cada Pas, exigindo apenas paridade: o tratamento dado ao
nacional beneficiar tambm o estrangeiro 10.
No nvel convencional, a Conveno de Paris, art. II, III e VII bis complementam o
dispositivo do art. 128 da Lei 9.279/96, assegurando que o estrangeiro beneficirio da
Conveno tenha pelo menos os mesmos direitos que o nacional, se mais direitos no
lhe forem conferidos pelo tratado.
A Unio presume ainda unies restritas. Os pases que, acedendo ao texto geral, no
concordem com determinadas proposies especficas, podem ficar fora dessas unies
restritas. Por exemplo: em 1891, em Madrid, foi assinado um acordo de Registro
Internacional de Marcas, pelo qual se prescindia do depsito nacional; depositava-se em
Berna e o ato tinha efeito em todos os pases indicados pelo depositrio. Nem todos os
pases da Unio (e s eles poderiam) participaram desse acordo.

Prioridade
O princpio oriundo da CUP (e de outros atos internacionais) da prioridade tambm se
aplica s marcas (CUP, art. 4). O CPI/96, em seu art. 127, indica que ao pedido de
registro de marca depositado em pas que mantenha acordo com o Brasil ou em
organizao internacional, que produza efeito de depsito nacional, ser assegurado
direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, no sendo o depsito
invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

AIPPI Question 68 Economic significance, functions and purpose of the trademark.

Mas, como se ver, tem um nmero de regras geralmente aplicveis.

10
O primeiro princpio bsico da Conveno de Paris , pois, que "cidados de cada um dos pases
contratantes gozaro em todos os demais pases da Unio, no que concerne Propriedade Industrial, das vantagens
que as respectivas Leis concedem atualmente ou vierem posteriormente a conceder aos nacionais" (artigo II). A
Conveno porm, vai alm: "tudo isso sem prejuzos dos direitos previstos pela presente Conveno". Ou seja,
quando a Conveno der mais direitos aos estrangeiros do que os derivados da Lei nacional, prevalece a Conveno.
Este o chamado "princpio do tratamento nacional".

Caducidade
Diz a Conveno de Paris, regulando prazos e condies mnimas de aplicao do
instrumento da caducidade:
Art. 5o (7o p.)
Se em algum pas a utilizao de marca for obrigatria, o registro no poder ser
anulado seno depois de prazo razovel e se o interessado no justificar as causas da sua
inao.
Art. 5o, C
(2) O uso, pelo proprietrio, de uma marca de fbrica ou de comrcio de forma
diferente, quando a elementos que no alteram o carter distintivo da marca, da forma
por que esta foi registrada num dos pases da Unio no implicar a anulao do registro
nem diminuir a proteo que lhe foi concedida

A co-propriedade
Como j visto, a existncia de mais de um titular de marcas uma hiptese prevista na
CUP:
Art. 5o, C (3) O uso simultneo da mesma marca de produtos idnticos ou semelhantes por
estabelecimentos industriais ou comerciais considerados co-proprietrios da marca,
segundo os dispositivos da lei nacional do pas onde a proteo requerida no impedir o
registro nem diminuir, de maneira alguma, a proteo concedida referida marca em
qualquer dos pases da Unio, contando que o referido uso no tenha como efeito induzir o
pblico em erro nem seja contrrio ao interesse pblico.

Inexistncia de formalidade
Segundo o art. 5oD da Conveno, para reconhecimento do direito no ser exigido no
produto qualquer sinal ou meno do registro da marca de fbrica ou de comrcio.

Prorrogao para pagamento de retribuies taxas

Segundo p art. 5o bis(1), uma prorrogao de prazo, de no mnimo seis meses, ser
concedida para o pagamento das taxas previstas para a manuteno dos direitos de
propriedade industrial, mediante o pagamento de uma sobretaxa, se a legislao
nacional assim dispuser.

Condies de registrabilidade
Pelo art. 6o(1), cada pas determinar as condies de depsito e de registro das marcas
de fbricas ou de comrcio, mas o Art. 6o(2) completa que uma marca requerida em
qualquer dos pases da Unio por um nacional de um pas desta, no poder ser
recusada ou invalidada com o fundamento de no ter sido depositada, registrada ou
renovada no pas de origem.

Independncia das marcas entre si

Como j visto, pelo art. 6o(3), uma marca regularmente registrada num pas da
Unio ser considerada como independente das marcas registradas nos outros pases
da Unio inclusive o pas de origem.

Notoriedade das marcas

Como indicado, o mais importante efeito extraterritorial das marcas o das chamadas
marcas notrias.

Proteo aos smbolos oficiais

O art. 6 ter estabelece uma elaborada proteo s bandeiras e signos oficiais e
internacionais, o que se complementa, atravs de um protocolo, com o reconhecimento
do signo olmpico. A mesma proteo ser dada aos timbres e cunhos de controle e
garantia.

Transmisso da marca
Diz o art. 6o quater(1) que, quando, de acordo com a legislao de um pas da Unio , a
cesso de uma marca no seja vlida sem a transmisso simultnea da empresa ou
estabelecimento comercial a que a marca pertence (o que acontece, ainda hoje, por
exemplo na legislao americana), bastar, para que essa validade seja admitida, que a
parte da empresa ou do estabelecimento comercial situada nesse pas seja transmitida
ao cessionrio com o direito exclusivo de fabricar ou vender os produtos assinalados
com marca cedida.
Mas o art. 6o quater(2) esclarece que os pases da Unio no esto obrigados a
considerar vlida a transmisso de qualquer marca cujo uso pelo cessionrio fosse, de
fato, de natureza a induzir o pblico em erro, particularmente no que se refere
provenincia, natureza ou s qualidades substanciais dos produtos a que a marca se
aplica.

Telle quelle
Numa outra aplicao extraterritorial dos registros de marcas, o art. 6o quinquies A(1) diz que qualquer marca de fbrica ou de comrcio regularmente registrada no pas
de origem ser admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros
pases da Unio. Mas essa proteo, ao contrrio da prioridade (que um direito
independente) s se aplica s marcas registradas. No se aplica a mesma regra no caso
de renovaes do registro.
Cada pas poder, antes de dar o registro definitivo, exigir a apresentao de um
certificado de registro no pas de origem, passado pela autoridade competente. No
ser exigida qualquer legalizao para este certificado
Para os efeitos desse princpio, ser considerado pas de origem o pas da Unio em
que o requerente tenha um estabelecimento industrial ou comercial efetivo e real, e se
no tiver esse estabelecimento na Unio, o pas da Unio onde tenha o seu domiclio, e,
se no tiver domiclio na Unio, o pas da sua nacionalidade, no caso de ser nacional de
um pas da Unio (Art. 6o quinquies A(2)).
O art. 6o quinquies B estabelece que a nica exceo a essa regra ser um ncleo
bsico de razes de recusa ou invalidade do registro das marcas de fbrica ou de
comrcio:
Quando forem suscetveis de prejudicar direitos adquiridos por terceiros no pas em
que a proteo requerida;

Quando forem desprovidas de qualquer carter distintivo ou ento exclusivamente

composta por sinais ou indicaes que possam servir no comrcio para designar a
espcie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos
ou a poca da produo, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos
hbitos leais e constantes do comrcio do pas em que a proteo requerida, sendo
que para determinar se a marca suscetvel de proteo devero ser levadas em
considerao todas as circunstncias de fato, particularmente a durao do uso da
marca.
Quando forem contrrias moral ordem pblica e, particularmente, de natureza e
enganar o pblico; mas uma marca no poder ser considerada contrria ordem
pblica pela simples razo de que no est de acordo com qualquer dispositivo da
legislao sobre as marcas salvo no caso em que o prprio dispositivo se relacione com
a ordem pblica; ressalva-se sempre a proteo contra a concorrncia desleal.
No entanto, as marcas de fbrica ou de comrcio no podero ser recusadas nos outros
pases da Unio pelo nico motivo de diferirem das marcas registradas no pas de
origem apenas por elementos que no alteram o carter distintivo nem modificam a
identidade das marcas na forma sob a qual foram registradas no referido pas de
origem.

Efeito do uso sobre o registro

Num dispositivo cujos efeitos excedem o telle quelle, o art. 6o quinquiesC (1) diz que,
para determinar se a marca suscetvel de proteo, devero ser levadas em
considerao todas as circunstncias de fato, particularmente a durao do uso da
marca.
Esse dispositivo se aplica, em particular, no caso das chamadas marcas fracas, ou de
pouca distinguibilidade 11, em particular nas hipteses em que, por longo uso, o signo
tenha conseguido uma significao secundria. Este fenmeno, notado pela legislao
ou jurisprudncia em vrios pases, com amparo na CUP. art. 6 quinquies e em TRIPs,
art. 15.1, o contrrio da vulgarizao - uma marca essencialmente fraca se
desvulgariza, pelo emprego contnuo e enftico por parte de um certo produtor ou
prestador de servios 12.

Marcas de servios
Pelo art. 6o sexies, os pases da Unio de comprometem a proteger as marcas de
servio, mas no so obrigadas a prever o registro dessas marcas.

11
Chisum, op.cit., loc.cit., Bertrand, op.cit., p. 327: ds lors la protection confr par la marque se limitera
souvent la possibilit dempcher la reproduction lidentique, et son titulaire devra tolrer la coexistence de
marques proches de la sienne.
12
Chisum, op.cit. 5C 5C[3][a], 5-67: A term acquires secondary meaning if it signifies to the purchasing
public that the product comes from a single producer or source. (..) the ultimate question is not the extent of the
promotional efforts, but their effectiveness in altering the meaning of the word to the consuming public. O art.
L.711-2 do CPI francs diz o seguinte: Le caractre distinctive peut (..) tre acquis par lusage, excetuando os casos
de forma imposta pela natureza ou funo do produto, ou que confira a este um valor substancial.

Representante infiel
Conforme o art. 6 septies 1 da CUP 13 recebe tutela o titular da marca contra seu
representante em outro pas que infielmente tenta se apropriar da marca.
O art. 166, de outro lado, tratando da nulidade de registro, ainda prev que o titular de
uma marca registrada em pais signatrio da Conveno da Unio de Paris para Proteo
da Propriedade lndustrial poder, alternativamente, reivindicar, atravs de ao judicial,
a adjudicao do registro, nos termos previstos no Art. 6 septies (1) daquela
Conveno. Assim, se, a despeito da irregistrabilidade mencionada, o direito tiver sido
obtido, o titular ter a reivindicatria para - ao invs de desfazer o registro - hav-lo
para si 14.

Independncia das marcas em face dos produtos

A licitude das marcas no tem relao com os produtos sobre os quais a marca e aposta,
pois e aplica o princpio da independncia da marcas em face dos produtos e dos
servios (CUP, art. 7.) 15:
Art. 7o A natureza do produto em que a marca de fbrica ou de comrcio deve ser aposta
no pode, em caso algum, obstar ao registro da marca.

Como se l da Ata da Conferncia de Paris de 1883, a pg. 89, a proposta do Art. VII
visou, assegurar que uma marca pudesse ser obtida, muito embora estivesse proibida a
comercializao do produto a qual a marca se propusesse a ser aposta. Por exemplo, no
caso dos produtos farmacuticos, quando registro sanitrio ainda no tivesse sido
obtido.

Marcas coletivas
A marca coletiva, prevista na Conveno de Paris, art.VII bis, o sinal distintivo,
visualmente perceptvel, destinado a distinguir produto ou servio de outro idntico,
semelhante ou afim, tendo por origem atividade empresarial diversa - como no caso da
marca especfica - mas esta origem coletiva, vale dizer, o empresrio titular da
atividade originria um dos membros de uma coletividade, como, por exemplo, uma
cooperativa.
Pelo art. 7o bis(1), os pases da Unio se comprometem a admitir o registro e a
proteger as marcas coletivas pertencentes a coletividades cuja existncia no seja
contrria lei do pas de origem, ainda que essas coletividades no possuam
estabelecimento industrial ou comercial, no se achar estabelecida no pas onde a
proteo requerida ou de no se ter constitudo nos termos da legislao desse pas.

13
Art. 6o septies - Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos pases da Unio pedir, sem
autorizao deste titular, o registro dessa marca em seu prprio nome, num ou em vrios desses pases, o titular ter o
direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do pas o permitir, a transferncia a
seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento. (2) O titular da
marca ter o direito de, com as reservas do subpargrafo 1, se opor ao uso da sua marca pelo seu agente ou
representante, se no tiver autorizado esse uso. (3) As legislaes nacionais tm a faculdade de prever um prazo
razovel dentro do qual o titular de uma marca dever fazer valer os direitos previstos no presente artigo.
14
A reivindicatria no se limita s infringncia do art. 124, XXIII, mas a todos casos onde exista nulidade
e possibilidade de haver o direito por terceiros - quando, em essncia, haja um atentado res aliena.
15

Idem, 4a. Ed., no. 888. Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, p. 128.

Apreenso nas alfndegas

Num dispositivo retomado no GATT 1947, o art. 9o(1) de CUP dispe que o produto
ilicitamente assinalado com uma marca da fbrica ou de comrcio ou por um nome
comercial ser apreendido ao ser importado nos pases da Unio onde essa marca ou
esse nome comercial tm direito a proteo legal. A apreenso ser efetuada a
requerimento do Ministrio Pblico, de qualquer outra autoridade competente ou de
qualquer interessado, pessoa fsica ou jurdica, de acordo com a lei interna de cada
pas.
A conveno estabelece uma srie de medidas alternativas no caso de no ser prevista a
apreenso.
TRIPs
Todos os signos visualmente perceptveis, e distintivos, podero ser protegidos como
marcas (art. 15). Mesmo os no distintivos podero ser objeto de secondary meaning
o fenmeno pelo qual uma marca essencialmente fraca se desvulgariza pelo emprego
contnuo e enftico por parte de um certo produtor ou prestador de servios.
Aplicam-se s marcas as regras de rejeio da CUP, sendo plausvel que se exija
registro como condio de proteo.
O contedo dos direitos de marca incluir o direito exclusivo de impedir que terceiros,
sem seu consentimento, utilizem em operaes comerciais sinais idnticos ou similares
para bens ou servios que sejam idnticos ou similares queles para os quais a marca
est registrada (ou, optativamente, usada), quando esse uso possa resultar em confuso.
No caso de utilizao de um sinal idntico para bens e servios idnticos presumir-se-
uma possibilidade de confuso.
No tocante marca notria referida no Artigo 6 bis da Conveno de Paris, TRIPs
determina que a regra tambm se aplique a servios (art. 16.2 e 16.3) e a signos que
no sejam similares mas que indiquem conexo com o titular dos signos protegidos.
A definio de TRIPs acolhe a noo de que a notoriedade se deva apurar junto ao
pblico, e no junto aos empresrios, mas no adota a noo de que seja o pblico em
geral. Em tal mincia, silente a nossa lei interna. Dentro da norma de interpretao
das disposies internacionais segundo a qual uma vez adotada a norma internamente,
o disposto no tratado deve ser observada como uma acepo razovel e de aceitao
geral do texto, j no no pblico em geral, mas junto quela parcela geogrfica e
setorialmente pertinente que se deve buscar o parmetro subjetivo da notoriedade.
O disposto no art. 17.2 de TRIPs, de outro lado, pe claro que no s se levar em
conta a marca naturalmente notria, mas tambm aquela tornada famosa pelo slido e
pesado investimento publicitrio.
A par da marca notria do art. 6 bis da CUP, TRIPs exige proteo extensiva da
notoriedade aos bens e servios que no sejam similares queles para os quais uma
marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relao queles bens e
servios, possa indicar uma conexo entre aqueles bens e servios e o titular da marca
registrada e desde que seja provvel que esse uso prejudique os interesses do titular da
marca registrada. o efeito da notoriedade alm das fronteiras da especialidade dos
bens e servios prprios ao registro. Neste caso, o setor pertinente do pblico ser o de
outra atividade econmica, que no aquela explorada pelo titular da marca. Neste caso,

provavelmente ser razovel exigir-se que o conhecimento da marca se d pelo pblico

em geral, ainda que no seja por todo o pblico.
Note-se que tal proteo especfica no se identifica com a que a lei interna d
notoriedade com efeitos alm da especialidade, mas no prprio pas. Aqui se tem uma
notoriedade internacional alm da atividade em que usada no pas de origem. Ao
contrrio do que acontecia no regime da CUP, o efeito da marca notria no se resume
mais marca utilizada para produtos idnticos ou similares, mas tambm aos bens e
servios que no sejam similares queles para os quais uma marca esteja registrada,
mas isso s se cumpridas duas exigncias cumulativas:
que o uso dessa marca, em relao queles bens e servios, possa indicar uma conexo
entre aqueles bens e servios e o titular da marca registrada; e
que seja provvel que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.

O registro inicial de uma marca, e cada uma das renovaes (sem limites) do registro,
ter durao no inferior a sete anos. A lei nacional poder estabelecer excees
(limitadas, diz o texto) aos direitos conferidos para uma marca, tal como o uso
adequado de termos, desde que tais excees levem em conta os legtimos interesses do
titular da marca e de terceiros.
Segundo o art. 62.3, do Acordo, a regra da prioridade da Conveno de Paris ser
aplicado, mutatis mutandis, a marcas de servios.
Quanto caducidade das marcas (o art. 21 diz que no sero permitidas licenas
compulsrias de marcas) o registro s poder ser cancelado aps transcorrido um prazo
ininterrupto de pelo menos trs anos de no uso. A CUP falava em um prazo
razovel. No haver caducidade se o titular da marca demonstrar motivos vlidos,
baseados na existncia de obstculos a esse uso, por exemplo, restries importao
ou outros requisitos oficiais relativos aos bens e servios protegidos pela marca. O uso
por licenciado ser suficiente para impedir a caducidade.
No se exigiro requisitos tais como uso conjunto com outra marca, em uma forma
especial ou em de um jeito que diminua a capacidade de distinguir os bens e servios
de uma empresa daqueles de outra empresa. O titular de uma marca ter sempre o
direito de ceder a marca, junto ou no o negcio ao qual a marca pertena.
O Acordo e o Protocolo de Madri
O Acordo de Madri assegura o depsito internacional de marcas, que tero nos
Estados-membros efeitos de depsito nacional.
O Brasil no subscreveu as verses correntes desse acordo, embora o tivesse feito (e
denunciado) em sua modalidade inicial de 1891. O Decreto n 5.685, de 1929, aprovou
conjuntamente a Reviso de Haia da Conveno de Paris e dois Acordos de Madri de
14 de abril de 1891, o primeiro, relativo Represso das Falsas Indicaes de
Procedncia, e o segundo, relativo ao Registro Internacional de Marcas. Este ltimo foi
denunciado pelo Brasil e revogado pelo Decreto n 196, de 1934. Nesse texto, subscrito
pelo presidente Getlio Vargas, se assinala que tal denncia foi motivada por
"reiterados apelos das classes produtoras do pas". 16.

16 Adotado pelo Brasil em sua verso inicial, o Acordo foi denunciado em 1934. Narra Newton Silveira, O Protocolo
de Madri desafia a soberania, Valor Econmico, 4/6/2002: " O Decreto n 5.685, de 1929, aprovou conjuntamente a
Reviso de Haia da Conveno de Paris e dois Acordos de Madri de 14 de abril de 1891, o primeiro, relativo
Represso das Falsas Indicaes de Procedncia, e o segundo, relativo ao Registro Internacional de Marcas. Este

O Protocolo entrou em vigor em 1. Dezembro de 1995 e e aplica-se desde 1 abril de,

1996, de acordo com os regulamentos comuns sob o acordo de Madrid.
O sistema de Madri de registro internacional de marcas abrange dois tratados: o acordo
de Madri a respeito do registro internacional das marcas, que data de 1891, e o
protocolo que relaciona-se ao acordo de Madri, que vige desde 1o. de abril de 1996. O
sistema administrado pelo departamento internacional WIPO em Genebra.
Pode valer-se do sistema quem tenha um estabelecimento real e eficaz, ou
domiciliado, ou nacional de um dos pases da Unio de Madri. Uma marca pode ser
registrada internacionalmente somente se foi sido registrada j no pas de origem. (ou,
no caso do protocolo, se foi requerida). O depsito internacional designa um ou mais
pas (mas no o pas da origem) em que a marca deve ser protegida, podendo-se
acrescentar posteriormente.
Um pas pode ser designado somente se esse pas e o pas de origem so ambos partes
do mesmo tratado (acordo ou protocolo).
Aps o registro internacional, o departamento internacional notificar cada pas em que
a proteo foi pedida. Cada pas designado tem o direito de recusar a proteo, dentro
dos limites de tempo especificados no acordo ou no protocolo. O limite de tempo para
que um pas notifique uma recusa geralmente doze meses.
O depositante s precisa fazer um depsito, em uma lngua, e pagar uma s retribuio.
Alm disso, no tem que esperar o escritrio de cada pas fazer exame; se nenhuma
recusa for notificada por um escritrio dentro do limite de tempo aplicvel, a marca
est protegida nopas designado.
O Tratado em matria de marcas (TLT)
Um outro instrumento internacional de alguma importncia o Tratado de Direito de
Marcas ("TLT"), adotado outubro em 27, 1994 e assinado em Genebra outubro em 28,
1994 por 39 membros da OMPI. O tratado entrou em vigor em 1 de agosto de 1996,
trs meses aps a data em que o tratado foi ratificado por um mnimo de cinco pases.
O Brasil no parte do instrumento.
Em essncia, o Tratado assim dispe:
1) O prazo do registro e de suas renovaes sero dez anos. Os pedidos para renovar o
registos podem ser protocolados at seis meses que seguem a expirao do termo.
2) As marcas de servio tero a mesma proteo que marcas registradas sob a
conveno de Paris.
ltimo foi denunciado pelo Brasil e revogado pelo Decreto n 196, de 1934. Nesse texto, subscrito pelo presidente
Getlio Vargas, se assinala que tal denncia foi motivada por "reiterados apelos das classes produtoras do pas".Na
Revista de Direito Industrial de 1935, o Dr. Francisco Antonio Coelho, ento Diretor Geral do Departamento
Nacional da Propriedade Industrial, publicou artigo sob o ttulo "A denncia do Acordo de Madri". Nesse artigo, o
autor destaca tal deciso como patritica, resultado "de uma campanha h longos anos sustentada pelos rgos mais
representativos das nossas classes conservadoras, notadamente as Associaes Comerciais do Rio de Janeiro e de So
Paulo".Devia-se isso " necessidade de interromper o registro automtico das marcas internacionais que, em virtude
do citado Acordo, eram encaminhadas pelo Bureau Internacional de Berna, servio esse que, alm dos nus
administrativos, tantos prejuzos vinha causando aos nossos industriais e comerciantes". Mais adiante, acrescenta:
"Alis, esse servio, devido falta de elementos necessrios, sempre foi muito precrio e era motivo de constantes
reclamaes que somente uma organizao dispendiosa poderia evitar. Isso, porm, no se justificaria, tanto pelas
exguas vantagens auferidas como imperiosa necessidade de restringir as despesas pblicas".E justifica: "Era
impossvel, porm, continuar indiferente s queixas dos nossos industriais e comerciantes a cujos sinais distintivos se
negava proteo legal, sob o fundamento de imitarem marcas internacionais destinadas a produtos ou artigos que,
inmeras vezes, so totalmente desconhecidos e no tm curso nos nossos mercados".

3) No se exigir reconhecimento na firma da procurao conferida ao agente

4) As formalidades para depsito sero minimizadas
5) Pode-se fazer um s pedido para cobrir classes internacionais mltiplas, embora o
pedido possa ser dividido durante a oposio, o recurso, ou at que a concesso do
registro. Alternativamente, podero tambm resultar em registos mltiplos que
remontaro data da prioridade.
6) Pode-se solicitar a anotao em um s ato de mltiplas transferncias de titularidade.
7) Os Estados membro no podem exigir que as marcas registradas estejam vinculadas
ao estabelecimento ou fundo de comrcio que simbolizam.
8) Os Estados membros aplicaro as disposies da CUP.