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Parabéns... Você venceu a primeira barreira...
Eu costumo dizer que são quatro as barreiras que impedem os empresários
de proteger o bem mais valioso do seu negócio (sua marca):

1) "A barreira do POR QUE";

2) "A barreira do COMO";
3) "A barreira do QUANTO";
4) "A barreira do QUANDO".

Nós só investimos nosso dinheiro em algo quando sabemos claramente o

que podemos ganhar em troca, concorda? Eu tenho certeza que sim… Assim,
eu me arrisco a dizer que muitos empresários até agora não registraram suas
marcas porque não conhecem ou não estão convencidos das vantagens que
isso lhe trará. Eles não sabem o POR QUE e, na dúvida, preferem empregar
seu capital em algo mais palpável, mais concreto, e continuar sem o registro.
Não conseguem passar da "barreira do POR QUE".

Se você chegou até aqui, provavelmente, já deve ter vencido este obstáculo
e entendido a importância de ter uma marca registrada. A pergunta agora é:
"Como fazer isso?"

Ultrapassando a "barreira do COMO"...

A maioria das pessoas não sabe qual o procedimento correto para se obter o
registro de uma marca. Se você faz parte deste grupo, eu lhe digo: a culpa
não é sua.
As escolas e universidade em geral não ensinam nada sobre este assunto.
Para você ter uma ideia, quando eu cursei Direito, só existia uma
Universidade com disciplina de "Marcas e Patentes" em Fortaleza. A matéria
era opcional e, quando iniciou a primeira turma, só eu e dois outros alunos
nos matriculamos. Se o curso de Direito, que forma profissionais para atuar
na área, era assim, imagine Administração, Contabilidade, Marketing... Por
consequência, poucas pessoas no mundo corporativo conhecem essa
matéria.

Resultado: decisões equivocadas são tomadas e o maior patrimônio do

negócio é colocado em risco.

Existem detalhes que fazem toda a diferença...

Registrar sua marca não é algo complicado, mas existem detalhes que
precisam ser observados para que tudo ocorra bem. São cuidados que
devem ser adotados antes, durante e depois do pedido de registro para
evitar que:

1) você invista em uma marca que já tem dono;

2) seja obrigado, na justiça, a parar de usar a marca e pagar indenização;
3) responda por crime de pirataria;
4) veja sua marca ser imitada e não possa fazer nada;
5) perca tempo ou tenha retrabalho durante o processo de registro.

Para você ter uma ideia, em 2013, dos 80.117 processo de marca analisados
pelo INPI, 36.920 foram concedidos, mas 36.128 foram arquivados, o que
equivale a 45% das decisões. Ou seja, quase a metade dos pedidos não
logram êxito.

Fique tranquilo...
Para que você não tenha problemas com sua marca, tampouco faça parte
dessa triste estatística, nós preparamos uma lista com "Os 18 cuidados que
você PRECISA ter ANTES, DURANTE e DEPOIS de registrar sua marca".

Ao longo de 10 anos de atuação na área, tive contato com centenas de casos

e pude observar quais os erros mais comuns cometidos nos processos
administrativos e judiciais. É isso que quero compartilhar com você!

Por isso, tenho certeza que, se você ler com atenção e tomar todos os
cuidados enumerados, conseguirá proteger sua marca sem nenhum
problema, da forma mais RÁPIDA e SEGURA, e vencer a "barreira do COMO".
Antes...
Antes de solicitar o registro da marca ao INPI, é preciso analisá-la
cuidadosamente, a fim de saber se ela pode ser registrada e se poderá ser
usada com tranquilidade e exclusividade.

1. Faça uma pesquisa

O primeiro passo é saber se alguém já
registrou ou não a marca antes de você,
afinal, usar marca alheia é crime. Além de
sofre um processo penal, você pode ser
obrigado a interromper imediatamente o
uso da marca e a indenizar seu verdadeiro
dono pelo tempo de uso indevido.
"Art. 189 - Comete crime contra
registro de marca quem:
I - reproduz, sem autorização do
titular, no todo ou em parte, marca
registrada, ou imita-a de modo que
possa induzir confusão; ou
II - altera marca registrada de outrem
já aposta em produto colocado no
mercado.
Pena - detenção, de 3 (três) meses a
1 (um) ano, ou multa".
Lei da Propriedade Industrial
(9.279/96)

ideia, em 2013 foram solicitados mais de 160.000*

Só para você ter uma ideia,
novos pedidos de registro de marcas no Brasil, uma média de 430
solicitações por dia. Sua marca pode estar entre elas.

*Fonte: Diretoria
de marca do INPI.
Portanto, é necessário fazer uma pesquisa no banco de marcas do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que é a Autarquia Federal
responsável pelos registros de marca no Brasil, e verificar se a marca que
você deseja está livre.

2. Verifique também as marcas parecidas

Não basta simplesmente verificar se existe uma marca igual, registrada para
a mesma atividade. Isso não é suficiente!

É preciso saber também se já existe marca registrada com escritas diferente,

mas pronúncias semelhantes, marca registrada com escrita e até mesmo
pronúncia diferente, mas com sentido semelhante.

Para que você possa entender melhor, citamos alguns exemplos de marcas
que podem ser consideradas conflitantes:

CAVALINHO AZUL X CAVALO AZULADO

JOLY X JOLLI
CACHOEIRA X CACHOEIRINHA
MEU MANDACARU X MANDAKKARU
VERCOL X VERKOLL ADD

Se você solicitar o registro de uma marca semelhante ao outra já registrada,

será acusado de imitação.
3. Não esqueça dos produtos/serviços afins
Já vimos que não é possível a coexistência de marcas iguais ou sequer
semelhantes para identificar o mesmo produto ou serviço. Agora, é
importante esclarecer que esta proibição vale também quando se tratam de
produtos ou serviços semelhantes ou afins.

Exemplo: Se um empresa especializada em construção civil registra a marca

"XYZ", não pode existir outra construtora "XYZ". Mas não haveria problema
se esta mesma marca "XYZ" fosse utilizada para identificar uma loja de
roupas femininas, pois os serviços prestados são diferentes e inconfundíveis.
Mas, por outro lado, se a marca "XYZ" desse nome a uma empresa de
arquitetura, é provável o conflito entre as marcas, pois os serviços de
construção civil e arquitetura são considerados afins.

4. Cuidado com marcas comuns

É importante saber também se os termos ou palavras que constituem sua
marca não são considerados comuns, pois, se for o caso, você não
conseguirá o direito de exclusividade sobre eles. Isso significa que você pode
até conseguir o registro da sua marca, mas não poderá impedir outras
pessoas de obter registros semelhantes. Você ganha, mas não leva!

Entenda melhor o que são termos comuns, através dos exemplos abaixo:

FAST FOOD – para assinalar serviços de alimentação

PINGA – para assinalar aguardente de cana de açúcar
MARCAHORA – para assinalar relógios de ponto
LAVAROUPA – para assinalar lavadora de roupa
 PET – para assinalar adestramento de animal
APÓLICE – para assinalar seguro contra acidentes
ARTESANAL – para assinalar sorvetes
INDUSTRIALIZADO – para assinalar molho de tomate
LIBRA – para assinalar pneus
HP – para assinalar motores
CINCO ESTRELAS – serviço de hotelaria
SABOROSO – para pães

5. Analise a Jurisprudência
A semelhança entre marcas, afinidade entre produtos e serviços, bem como
o que se considera termo comum são critérios bastante subjetivos. Você
pode considerar duas marcas semelhantes e outra pessoa pode achar que as
mesmas marcas são inconfundíveis. O mesmo ocorre com produtos e
serviços, que para uns podem ser afins e para outros não. Como tomar uma
decisão?

Neste caso, deve ser analisado o histórico de decisões tomadas pelo INPI e o
Poder Judiciário, pois eles, em primeira e última instância, é que vão definir o
critério de semelhança.

6. Olhe também para quem usa a marca, mesmo

sem registro.
Considera-se dono da marca aquele que solicitou primeiro o seu registro no
INPI. Nossa legislação, todavia, reconheceu o direito de quem, apesar de não
ter marca registrada primeiro, usa a marca há mais tempo no Brasil.
Logo, se alguém demorou a solicitar o registro de uma marca, mas começou
a usar a marca primeiro do que quem a registrou na sua frente, é possível
reaver sua propriedade.

Exemplo: A “empresa A” utiliza desde 1999 a marca “XYZ” para identificar

sua loja de roupas, mas nunca tinha se preocupado com o registro da sua
marca no INPI. Em 2014, a “empresa A” resolveu registrar sua marca, mas,
infelizmente, descobriu que a “empresa B”, fundada em 2014, já tinha marca
registrada igual na mesma classe. Neste caso, até que se prove o contrário, a
“empresa B” será a dona da marca, mas a “empresa A” poderá tomar o seu
lugar, desde que siga as formalidades e prazos legais.

Por isso, além de verificar se a marca que você quer está ou não registrada, é
importante examinar também se já existe alguma empresa usando-a,
independente de registro.

7. Fique atento as razões sociais e nomes de fantasia

Se a marca que você deseja já está sendo usada por outra empresa em sua
razão social ou nome de fantasia, mesmo que ela não tenha o registro da
marca no INPI, pense bem.

Se você requerer o registro da marca primeiro, até que se prove o contrário

será considerado dono. Entretanto, se outra empresa solicitar o registro da
marca posteriormente, mas demonstrar que usa aquela marca em sua razão
social ou nome de fantasia, poderá impedir seu registro e passará a ser dono
da marca.
8. Vejam também...
Destacamos acima os 7 principais cuidados que devem ser observados
ANTES do registro da marca, baseado nos erros mais comuns cometidos
pelos empresários. Porém, existem outras proibições legais, menos
frequentes, mas que também podem atrapalhar o registro no INPI. Logo,
fique atento se sua marca for:

• parecida com bandeira, brasão, moeda ou emblema de algum país;

• formada por letra ou algarismo isolado;
• semelhante a algum designação ou sigla de entidade ou órgão público;
• usada para identificar algum evento oficial ou oficialmente
reconhecido;
• nome civil de alguém;
• pseudônimo, apelido ou nome artístico de alguém;
• tirada de alguma obra literária, artística ou científica;
• termo técnico usado na indústria ou na ciência;
• slogan ou expressão de propaganda;
• falsa indicação de origem ou procedência;
• nome de cor;
• contrária a moral e aos bons costumes;

Marcas que se enquadram neste tipo de conceito não são registradas,

sofrem restrições ou precisam de autorização de uso.
Durante...
Agora que você já sabe os cuidados que precisam ser adotados no processo
de escolha da marca, ou seja, antes de começar a usá-la e de solicitar o
registro, vamos avançar!

9. Não basta registrar na Junta Comercial

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Autarquia Federal
sediada no Rio de Janeiro, é o único Órgão no Brasil que pode conceder
direito de propriedade sobre uma marca. Por isso, para você ter autorização
e exclusividade sobre uma marca, é necessário solicitar o registro no INPI.

"Mas eu já registrei minha empresa na Junta Comercial ".

O registro na Junta Comercial não garante nenhum direito de propriedade

sobre o nome da empresa, mas apenas formaliza a constituição da pessoa
jurídica. Se alguém imitar sua marca e você precisar recorrer a justiça, por
exemplo, precisará apresentar o título de propriedade sobre a marca, o qual
só o INPI emite.

10. Saiba quem pode registrar marca

Podem requerer registro de marca no INPI as pessoas físicas ou jurídicas, de

direito público ou privado, brasileiras ou estrangeiras. Essas pessoas, no
entanto, precisam comprovar que exercem lícita e efetivamente as
atividades em que querem proteger sua marca.
Uma pessoa física, por exemplo, para registrar uma marca para serviços
médicos, deverá ser médico credenciado no Conselho Regional. Para uma
empresa que vende produtos de limpeza, é exigido a previsão desta
atividade no seu objeto social.

Por isso, é preciso analisar os documentos do titular da marca (Contrato

Social, Aditivos, RG, CPF, Comprovante de endereço, Carteirinha do
Conselho, Contratos de prestação de serviço, etc.) antes de iniciar o
processo.

11. A escolha das classes é fundamental

Você precisa saber também que o direito de propriedade sobre uma marca
limita-se aos produtos ou serviços informados pelo titular no pedido de
registro.

Por isso, o INPI adota um Classificador Internacional de produtos e serviços,

com 45 classes, cada uma delas com vários subitens, que devem ser
cuidadosamente escolhidos no momento do registro da marca, sob pena da
proteção ficar incompleta ou incompatíveis com a documentação da
empresa.

12. Atenção na hora de pagar as taxas federais

Será necessário também recolher uma taxa federal para o INPI, por cada
classe. Lembrando que os valores das taxas variam de acordo com o tipo ou
porte da sua empresa (ME, EPP, MEI, etc.). É importante salientar que
qualquer erro no pagamento dessas taxas acarretará no atraso do processo
e, provavelmente, no pagamento de taxas extras para correção.
Depois...
13. É preciso acompanhar o processo
O protocolo do pedido de registro de marca dá origem a um processo
administrativo, que leva em média 3 anos para ser concluído e precisa ser
acompanhado. Veja abaixo um fluxograma que resume as etapas deste
processo.
Perceba que existe todo um passo a passo que precisa ser seguido até a
marca ser aprovada. Essa jornada pode ser rápida e tranquila (caminho azul)
ou um pouco mais tortuosa e demorada (caminho vermelho), tudo depende
dos cuidados que você toma e do tipo de marca que você escolheu.

Muitas pessoas não sabem disso e imaginam que basta solicitar o registro
para adquirir o direito. Resultado:

- Sofrem oposição e não apresentam defesa;

- Não tomam conhecimento das exigências do INPI e o processo é arquivado;
- Esquecem de pagar a taxa de aprovação do processo, o que também causa
arquivamento;
- Não apresentam recursos no prazo legal, quando a marca é negada, e
perdem o direito definitivamente, etc.

Assim, é necessário manter um acompanhamento semanal das decisões do

INPI, para tomar ciência de qualquer novidade relativa ao seu processo, bem
como apresentar, dentro dos prazos e formalidades legais, as necessárias
petições para o bom andamento do mesmo, sob pena de arquivamento e
perda do direito.

14. Esteja preparado para as oposições

Perceba que após o protocolo, seu pedido de registro será publicado na
Revista da Propriedade Industrial do INPI (uma espécie de Diário Oficial de
circulação nacional), para que qualquer pessoa que se sinta prejudicada
possa apresentar sua oposição. Se isso ocorrer, você terá que apresentar sua
defesa dentro do prazo legal.
15. Cuidado para não nadar... nadar... e morrer na
praia
Depois do prazo de oposição e do exame formal, ocorrerá o exame técnico
da marca, que pode concluir pela aprovação ou reprovação do pedido.
Sendo o mesmo aprovado, você terá que recolher a taxa de expedição de
certificado e proteção decenal. Sendo reprovado, você terá que apresentar
recurso. Tanto a falta de pagamento da taxa como a ausência de recurso
acarretam o arquivamento definitivo do processo. Alguns empresários,
principalmente o que solicitam o registro sozinho, não sabem disso, e
perdem o processo, jogam 3 anos de espera no lixo.

16. O registro precisa ser prorrogado

Uma vez aprovado pelo INPI, o registro garante ao seu titular propriedade
sobre a marca em todo o território nacional, para os produtos ou serviços
especificados, por 10 anos. Findo este período, o direito poderá ser
prorrogado por mais 10 anos, ininterruptamente, sendo necessário o
recolhimento da taxa de prorrogação no prazo legal. Esquecer disso também
é fatal.

17. Mesmo depois da concessão o registro pode ser

questionado.
Mesmo depois de concedido, seu registro pode ainda ser questionada
através de uma nulidade administrativa e/ou caducidade, e, em ambos os
casos, você também deverá apresentar contestação. Fique ligado.
18. Não olhe só para o seu processo
Por fim, é necessário analisar semanalmente todos os novos pedido de
registro no INPI e verificar se alguém solicitou alguma marca igual ou
parecida com a sua, para se apresentar oposição e evitar que ele logre êxito.