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Monografia Concorrenci Desleal 1
Monografia Concorrenci Desleal 1
TRADE
DRESS
CONCORRNCIA
DESLEAL:
MONOGRAFIA
RIO DE JANEIRO
2010
TRADE
DRESS
CONCORRNCIA
DESLEAL:
TRADE
DRESS
CONCORRNCIA
DESLEAL:
Rio de Janeiro
2010
AGRADECIMENTOS
Aos meus pais, por inmeras razes que nem cabem aqui.
Aos queridos diblasianos, que tanto me ensinam, me alegram, me
irritam, enfim, que me causam todos os sentimentos de uma verdadeira
famlia.
Ana, que contribuiu de sobremaneira para a elaborao monografia.
Ao meu orientador, pela grande pacincia e compreenso com a falta de
pontualidade de seu orientando, alm, obviamente, das idias e dicas que
contriburam elaborao do presente trabalho.
Por fim, agradeo aos meus ex adversos em aes judiciais envolvendo
trade dress. Graas a vocs me envolvi, me interessei e aprendi muito
sobre o tema.
SUMRIO
1.INTRODUO...................................................................................... 1
2. O QUE TRADE DRESS (CONJUNTO IMAGEM)?........................... 4
2.1 - Conceito, origem e natureza jurdica............................................ 4
2.2 - Meios de reproduo de trade dress............................................ 9
2.2.1 - Reproduo objetiva de trade dress......................................... 10
2.2.2 - Reproduo subjetiva de trade dress..................................... 11
3.DA PROTEO LEGAL DO TRADE DRESS NO BRASIL ...............13
3.1 - Da Proteo Do Trade Dress Por Concorrncia Desleal.......... 17
3.1.1 - Da Concorrncia Desleal.......................................................... 18
3.1.2 - Concorrncia Desleal e Concorrncia ilcita.......................... 20
3.2 - Da aplicao das regras sobre concorrncia ao trade dress.. 22
3.3 - Possibilidade de proteo do trade dress em casos de
aproveitamento parasitrio.................................................................. 26
4. ALGUMAS OBSERVAES SOBRE O TEMA................................ 27
4.1 - Da distintividade do trade dress................................................. 27
4.1.1 - Caractersticas que guardem relao com o produto/servio
que assinalam........................................................................................28
4.1.2 - Cdigo de categoria.................................................................. 32
4. 2 - Do problema na aferio da violao de trade dress.............. 34
4.3 - Da necessidade de verificar a distintividade do trade dress... 35
4.3.1 - Distintividade Originria........................................................... 36
4.3.2 - Distintividade Adquirida........................................................... 39
4.4 - Da desnecessidade de comprovao do desvio de clientela para
configurao da imitao ou reproduo do trade dress................ 43
5. CONCLUSO...................................................................................... 46
6. BIBLIOGRAFIA................................................................................... 48
1.
INTRODUO
Os signos distintivos exercem um papel fundamental na economia e
na atividade empresria, na medida em que identificam um empresa, um
estabelecimento, a origem de um produto ou servio etc, protegendo o
investimento do empresrio e garantindo ao consumidor a capacidade de
reconhecer o bom do mau produto.
Por tal razo, constituem um importantssimo ativo da empresa, cuja
proteo jurdica j garantida, h longos anos, no pas, e em todo
mundo.
Certamente, entre os signos distintivos, o que mais se destaca a
marca, cuja funo precpua a identificar a origem de um produto ou
servio, permitindo ao consumidor poder adquirir ou contratar aquele
produto ou servio que atendeu as suas necessidades e seus requisitos
de qualidade.
Com isso, o empresrio consegue fidelizar o consumidor, que ir
sempre procurar adquirir/contratar os seus produtos/servios, sempre
identificados por sua marca.
Nesse sentido, os titulares de marcas encontram um robusto amparo
legal, podendo registrar suas marcas para adquirir a titularidade sobre
aquele signo, bem como o direito de excluir terceiros1.
Ocorre que, naturalmente, a marca no a nica maneira de se
identificar um produto ou servio, a fim de permitir ao consumidor
reconhecer a sua origem ou procedncia.
Com efeito, nota-se que, muitas vezes a prpria apresentao de um
produto, ou a forma de prestao de um servio, sero dotados de
suficiente distintividade que permitiro ao consumidor identificar a origem
Art. 129 da Lei 9.279/96 - A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente
expedido, conforme as disposies desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em
todo o territrio nacional, observado quanto s marcas coletivas e de certificao o disposto nos
arts. 147 e 148.
Art. 130 Lei 9.279/96 - Ao titular da marca ou ao depositante ainda assegurado o direito de:
(...)
III - zelar pela sua integridade material ou reputao.
seguida,
pretendemos
analisar
alguns
julgados
que
2
O QUE TRADE DRESS (CONJUNTO IMAGEM)?
2.1
Conceito, origem e natureza jurdica
Por todos esses e muitos outros elementos e componentes, o trade dress nada
mais do que aquilo que j denominamos, desde h muito, ou seja, o O
CONJUNTO-IMAGEM.
Em artigo da Revista da ABPI n 100, de mai/jun de 2009, Luiz Edgard Montaury Pimenta e
Marianna Furtado de Mendona aventaram a possibilidade de e tutelar o contedo de web sites por
meio da proteo ao trade dress, desde que o projeto grfico no seja funcional e apresente
suficiente distintividade (originria ou adquirida).
5
Nesse sentido, transcrevemos interessante julgado que admitiu a proteo de uma programao
de rdio com fundamento ao trade dress:
Trata-se de ao (...) visando cessao do uso da denominao Jovem Rio pela r,
declarao da impossibilidade da r usar e registrar a marca Jovem Rio, no utilizao pela
r da mesma estrutura de programao e conhecimentos tcnicos/operacionais que recebeu da
autora (...)
O supracitado laudo pericial conclui que, no caso em tela, a r, evidentemente, continuou a fazer
uso do know how e do trade dress conjunto imagem caracterizador do servio ou produto da
autora, aps o fim da relao contratual, apresentando-se com a mesma estrutura de
programao e imagem da autora. Ficou caracterizada, ento, a prtica de ato de concorrncia
desleal, a qual deve ser coibida, segundo as normas acima mencionadas.
TJRJ, AC n 2005.001.17046, Des, Gamaliel Q. de Souza, 12 Cmara Cvel, data de julgamento
06/09/2005
Traduo livre: Trade dress a imagem total de um negcio. O trade dress do Taco Cabana
pode englobar o formato e a aparncia total do exterior do restaurante, o signo distintivo, a
arquitetura do interior da cozinha, a decorao, o menu, o equipamento utilizado para servir
comida, o uniforme dos empregados, e outras caractersticas que refletem a imagem total do
restaurante. O trade dress de um produto essencialmente a sua imagem total e sua aparncia
conjuntural. Ela envolve a imagem total de um produto, e pode incluir caractersticas como
tamanho, formato, cores, combinao de cores, textura, grficos e, at mesmo, tcnicas de vendas
10
Disponvel no stio: www.supremecourtus.gov Wal- Mart Stores, Inc. vs. Samara Brothers,
Inc. (99-150), 529 U.S. (2000). Acesso em 11/11/2008.
Traduo livre: A lei marcria tem sido utilizada para proteger no somente marcas nominativas
e marcas figurativas, mas tambm trade dress- a categoria que originariamente protegia apenas a
embalagem, ou a vestimenta de um produto, mas que nos ltimos anos, tem sido reconhecido em
diversos julgados como possvel de proteger o design de um produto (...) Design, como a ocorre
com as cores, no possui distintividade inerente. A atribuio de distintividade inerente para certas
categorias de marcas nominativas e embalagem de produtos decorre do fato de que a maneira de
associar uma palavra a um produto, ou embal-lo em um invlucro distintivo, na maioria das
vezes, permite identificao da origem do produto. Quando no possvel assumir que o
consumidor tem uma predisposio para reconhecer uma palavra ou uma embalagem como a
indicao de um fonte, a distintividade inerente no ser encontrada. Com o design do produto,
como ocorre com as cores, os consumidores esto atentos ao fato de que, quase invariavelmente,
aquela caracterstica no tem a inteno de indicar a origem de um produto, mas caracterizar o
produto como mais til ou interessante.
2.2
Meios de reproduo de trade dress
E exatamente em razo deste papel identificador que o trade dress
um importante instrumento de captao e fidelizao de clientela, to
valorizado quanto os demais signos distintivos que compem o fundo de
comrcio de uma empresa, o que lhe confere grande relevncia
econmica.
Contudo, a importncia econmica do trade dress ir fazer com que,
muitas vezes, ele venha a ser objeto de reproduo (total ou parcial) por
terceiros, que se valem do fato de o pblico consumidor j reconhecer e
identificar aquela apresentao visual, com o intuito de: i) desviar a
clientela do titular do trade dress; ou ii) se aproveitar da boa fama que a
empresa titular do trade dress, seus servios e/ou seus produtos possuem
perante o mercado consumidor.
Essa tentativa de confundir o consumidor pode ocorre por meio da
cpia servil de um trade dress, o que impede que o consumidor consiga
distinguir qual o conjunto imagem original e qual o contrafeito,
consequentemente impedindo a diferenciao entre os produtos ou
servios assinalados pelo trade dress original e o contrafeito.
Nesse tocante, vale a pena comentar sobre a Teoria Gestalt,
interessante estudo, aplicvel principalmente nos casos de violao de
trade dress de embalagens, que analisa a percepo do consumidor
quando visualiza produtos em gndolas de supermercados, farmcias,
etc. O referido estudo atesta que no momento da compra a ateno do
consumidor no est em pleno funcionamento, de maneira que a sua
percepo fica alterada, ampliando as chances de ser induzido
10
11
2.2.2
Reproduo subjetiva de trade dress
Cumpre notar, no entanto, que nem sempre a infrao de trade dress
ir se dar de forma to bvia e descarada como a cpia servil ou
reproduo quase idntica do trade dress original.
Com efeito, a forma mais sutil de enganar o consumidor e induzi-lo
confuso por meio da reproduo dos principais elementos que
compem determinado conjunto imagem, de maneira que o trade dress
contrafeito seja suficientemente distinto do original para afastar qualquer
chance de ser considerada uma cpia servil, mas que ainda guarda
grande aproximao com o trade dress original.
Por meio dessa forma de infrao, o consumidor no chega a se
confundir a ponto de acreditar que os produtos/servios assinalados pelo
trade dress original e o contrafeito so idnticos.
Todavia, por meio da cpia das principais caractersticas que
compem o trade dress original, o contrafator consegue passar ao pblico
consumidor que o seu produto/servio apresenta a mesma qualidade, a
mesma funo, ou as mesmas caractersticas que o produto/servio
assinalado pelo trade dress original, criando uma associao indevida
entre as empresas ou servios/produtos assinalados pelo trade dress
original e o contrafeito.
Por meio desta prtica, o contrafator no se vale diretamente do
trade dress original para conquistar parcela do pblico consumidor, mas,
sim, de sua fama e reconhecimento perante o pblico consumidor.
12
13
3.
DA PROTEO LEGAL DO TRADE DRESS NO BRASIL
No Brasil no existe registro de trade dress12 e, muito menos, uma
norma legal que tutele especificamente este tipo de signo distintivo.
Contudo, a ausncia de dispositivo que o preveja especificamente no
torna este instituto rfo de proteo legal.
Em primeiro lugar, preciso salientar que, como j apontado, o trade
dress composto por uma srie de elementos visuais, entre os quais
podem estar includos marcas, desenhos industriais etc. Nesse sentido,
entendemos que uma primeira proteo legal conferida pelo sistema
legislativo brasileiro a proteo legal conferida aos elementos isolados
que iro compor o conjunto imagem de um produto ou de um servio.
Nesse sentido, possvel afirmar que, em tese, a violao de um
trade dress pode ser reprimida pelas normas que tutelam especificamente
os elementos isolados que compem o conjunto imagem do produto,
sendo as principais a proteo pelo Direito Autoral (quando a criao for
artstica e original), a proteo ao desenho industrial (quando apresentar
as caractersticas para ser protegida por este instituto) e marcas passveis
de registro (que pode abranger marcas mistas e tridimensionais).
Denis Borges Barbosa, acerca deste ponto, ensina que:
(...) a proteo do trade dress se d, indiretamente, atravs dos seus elementos
protegidos por marca registrada, inclusive tridimensional, se for o caso (art. 122 e
seg. do Cdigo da Propriedade Industrial de 1996); pelo nome de empresa,
protegido pelo Cdigo Civil; pelo desenho industrial, se registro houver (art. 94 e
seg. da mesma lei); e pela lei Autoral (Lei 9.610/98), no que couber. Mas, no
sistema brasileiro, o trade dress protegido diretamente (embora no por um
direito exclusivo) pelas regras de concorrncia desleal, especificamente
consagradas no pertinente no art. 195, III do Cdigo da Propriedade Industrial
vigente.
Assim, como ocorre em todos objetos de proteo da concorrncia desleal, o trade
dress protegido na espao geogrfico onde a concorrncia ocorre de fato,
material e positivamente.
12
Acerca da hiptese de criao de norma legal visando a criao de registro de trade dress, aponta
BARBOSA, Denis Borges, Uma Introduo Propriedade Intelectual, pg. 664, disponvel em
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/livros/livros_digitais.html): Se no h notoriedade
do vnculo entre a forma do produto e sua origem, o registro no pode criar tal vnculo, sem
afrontar a regra da temporariedade da proteo das patentes e desenhos. Infelizmente, essa no
a soluo adotada pela Lei 9.279/96. Para fazer-se uma
interpretao de acordo com a Carta do Art. 124, XXI do CPI/96, o INPI s registrar forma do
produto quando e se tal forma estiver notoriamente ligada sua origem.
14
13
15
Em relao aos pases europeus, CARLOS OLAVO (A proteo do trade dress no Direito
Portugus e no Direito Comunitrio, Revista da ABPI n 82, Mai/Jun 2006, pg.11) ensina que:
pacfico na doutrina e jurisprudncia europias, que a imitao, por um agente econmico, dos
invlucros caractersticos dos produtos fabricados ou comercializados por um concorrente,
constitui concorrncia desleal.
19
A respeito do tema, Denis Borges Barbosa chega a afirmar que o trade dress em princpio
matria exclusiva de concorrncia desleal (Trecho do texto trade dress. Disponvel no stio
eletrnico: http://denisbarbosa.addr.commarcas.htm Acesso em: 17/01/2011)
20
Se se tratar de colidncia de forma ou de figura, sobretudo naqueles processos em que se
alega a possibilidade de induo do consumidor a confuso ou erro, a determinao de prova
pericial seria elemento infirmador ontolgico dessa alegao. Muito simples: o que se buscaria
seria a percepo de um consumidor mdio. Nomear perito para aferir colidncia visual
quase como dizer que a colidncia quase to imperceptvel que s mesmo um experto no assunto
poderia aferi-la. (Tribunal Regional Federal da 2 Regio, 1 Turma Especializada, JC.Mrcia
Helena Nunes, AC 2008.51.01.805451-9, DJ 25.09.2009)
16
Como
se
v,
fundamentando-se
principalmente
no
direito
FILHO, Adalberto Simo. Trade dress: contexto e sistema protetivo brasileiro em face da
empresa e dos direitos coletivos, in Grandes Temas da Atualidade, v.2. Propriedade Intelectual,
inovao e bionergia / Organizado por Charlene Maria C. de vila, Nivaldo dos Santos, Maria
Cristina Vidotte Blanco Tarrega e Eriberto Francisco Bevilqua Marin Goinia: Ed. PUC Gois,
2009. pg. 73.
22
[a marca] atua, em essncia, no plano comercial: do ponto de vista pblico, na defesa do
consumidor,evitando confuso; e do ponto de vista privado, auxiliando o titular no combate
concorrncia desleal-BLASI, Gabriel Di et allii, A Propriedade Industrial. 1. ed., 3. tir. Rio de
Janeiro: Forense, 1998 , p. 162.
17
23
A respeito deste tema, ver MENDES, Paulo Parente Marques e OQUENDO, Felipe Barros.
Inovao Varas Especializadas em Propriedade Intelectual: aspectos positivos e controversos, in
Grandes Temas da Atualidade, v.2. Propriedade Intelectual, inovao e bionergia / Organizado por
Charlene Maria C. de vila, Nivaldo dos Santos, Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega e Eriberto
Francisco Bevilqua Marin Goinia: Ed. PUC Gois, 2009.
18
3.1.1
Da Concorrncia Desleal
como
tica,
correto
moral.
doutrina
19
28
20
do
trade
dress
uso
indevido
de
nome
empresarial
ou
ttulo
de
21
22
33
23
24
i)
identifica
que
esse
conjunto
imagem
assinala
v)
38
CERQUEIRA, Joo Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Vol. II, Tomo II, 2010, Ed.
Lmen Jris, pg. 284.
25
vi)
produto/servio pelo outro, seja por substituio (no caso de cpia), seja
por acreditar que os produtos/servios em cotejo guardam as mesmas
caractersticas e qualidades (no caso de imitao).
Verificamos dessa maneira que, para que se verifique o desvio de
clientela pelo meio fraudulento" que exista confuso ou associao
indevida entre as empresas e/ou produtos/servios assinalados pelos
conjuntos imagens em cotejo.
Nesse sentido, o risco de confuso se revela como o elemento
principal que ir permitir a aplicao ou das regras de concorrncia
desleal/ilcita na proteo ao trade dress.
Ocorre que, aparentemente, a anlise do risco confuso entre trade
dress pode se mostrar um tanto quanto subjetiva, eis que esse conceito
de confuso decorreria da semelhana entre os conjuntos imagens que
esto sendo comparados, de maneira que, para pessoas diferentes esse
grau de semelhana poderia ser maior ou menor.
Em razo dessa subjetividade que muito tem se discutido acerca
da necessidade de produo de prova pericial em supostos casos de
violao de trade dress visando dar uma roupagem tcnico objetiva
anlise do risco de confuso decorrente do cotejo de conjuntos imagem.
Da anlise de diversos casos levados aos tribunais ptrios,
verificamos que, de fato, a anlise do risco de confuso tem sido a
questo mais debatida e mais polmica, sendo que, em muitos casos, os
magistrados decidem o risco de confuso com base em opinies pessoais
e, at mesmo, destoantes das normas pertinentes matria.
Demonstrado tal fato, trazemos interessante julgado em que o
magistrado se valeu de peculiar tcnica para identificar a infrao ou no
do trade dress:
O objeto da presente demanda, como se v da inicial, compelir as empresas
Rs a se absterem do uso, sob qualquer forma ou pretexto, dos elementos
caractersticos das embalagens dos produtos(...)
O enfoque h de conter certa dose de subjetivismo, tratando-se, acima de tudo, de
reconhecer, ou no, que o produto da embargada posso confundir o consumidor,
desviando a clientela da embargante, cujo colrio conhecido de longa data,
utilizado por geraes.
26
Para enxergar melhor os pontos de vista conflitantes, pinguei em meus olhos gotas
de colrio e focalizei detidamente cada uma das embalagens, com maior rigor nas
que aparecem lado a lado, como em fls. 43, 78, 79 e 137, concluindo que so
suficientemente diferentes, insusceptveis de causar confuso, at porque a cor
predominante do Moura Brasil azul, enquanto do Teuto branca, aparecendo o
39
azul frontal intercortado em quadrados por linhas brancas e de forma gradual.
3.3
Possibilidade de proteo do trade dress em casos de
aproveitamento parasitrio40
Ainda no campo da concorrncia, por mais que parea bvio,
preciso lembramos que, para que exista um ato de concorrncia desleal,
deve haver concorrncia entre aquele que pratica o ato e aquele que
suporta os efeitos deste ato. E essa concorrncia deve ser verificada sob
o aspecto mercadolgico e territorial.
Para que duas empresas ou duas pessoas sejam concorrentes,
preciso que elas atuem no mesmo segmento mercadolgico, que eles
disputem a mesma clientela, simultaneamente.
Ainda, preciso que as empresas atuem no mesmo espao territorial
(que pode ser em mbito local, nacional ou at mesmo mundial). Mais
uma vez, caso as empresas no atendam ao mesmo mercado
consumidor, no h como se falar em concorrncia.
Assim, para a anlise da infrao de trade dress sob o prisma
concorrencial, preciso, inicialmente, verificar se existe concorrncia
entre os produtos/servios assinalados pelos conjuntos imagem em
cotejo.
39
TJRJ, Bem. Infrin.n 2001.005.00243, Des. Mario dos Santos Paulo,Quarta Cmara Cvel, data
de julgamento, 06 de novembro de 2001
40
Discordando dessa tese: Aproveitamento parasitrio BARBOSA, Pedro Marcos Nunes
("Princpio da Funo Social da Propriedade e as marcas de alto renome" (Revista da ABPI de n
110, janeiro/fevereiro de 2011, pg. 32): Entretanto, vedar o uso extra-concorrencial de um signo
distintivo na maioria das vezes evocativo importaria em contrariar o sistema constitucional
que pugna pela livre concorrncia, em detrimento de uma eventual expanso mercantil pelo
titular da marca famosa, mas restrita a um determinado ramo. Mas exatamente uma postura que
o Direito tem denegado, atravs da proibio de marcas defensivas, da previso de caducidade e
licenas compulsrias, do uso de esgotamento de direitos, etc. H um interesse bscio na
economia de favorecer o investimento real e agora, e no de criar feudos em favor de absent
landlords. A tese, neste caso no mais comunista, mas feudal. Nada mais antpoda economia
de mercado. Portanto, a previso normativa que constitui a causa proteo dos direitos de
propriedade industrial vinculada a lealdade, aos atos de boa-f, proteo aos investimentos, e
ao incentivo ao desenvolvimento.
27
dress
visando
produtos/servios
criar
assinalados
uma
por
associao
aquele
indevida
conjunto
com
imagem
os
para
4.
ALGUMAS OBSERVAES SOBRE O TEMA
Buscamos apresentar no presente trabalho uma viso geral, ainda
que breve, de como funciona a proteo ao trade dress no Brasil, partindo
da conceituao do estudo, passando a delimitao da legislao
aplicvel para, posteriormente, analisar como funciona a aplicao das
normas de concorrncia desleal.
Percorremos este caminho para poder expor o que quais so os
pontos de maior problemtica ou ainda controversos sobre a proteo do
trade dress no Brasil, tendo como base a Jurisprudncia analisada.
4.1
Da distintividade do trade dress
Como asseverado no item anterior, na anlise da jurisprudncia
ptria, a perceo do risco de confuso entre um trade dress o ponto
que mais causa controvrsias na correta proteo desse instituto.
Nesse sentido, para que possamos analisar esse risco de confuso,
querendo ou no, teremos que passar pela verificao de que o trade
28
demais
trade
dresses
existentes
em
determinado
segmento
em
um
trade
dress
que
guardam relao
com
29
Two Pesos, Inc vs. Taco Cabana, Inc. (91-971), 505 U.S. 763 (1992), Traduo livre: Uma
marca definida no 15 U.S.C. 1127 como qualquer palavra, nome, smbolo, ou disposio ou
combinao de qualquer um deles usada por qualquer pessoa para identificar e distinguir os seus
produtos, incluindo um nico produto, dos outros produtos fabricados ou produzidos por outros,
para indicar a origem dos produtos, mesmo que a origem seja desconhecida. Para que seja
registrada, a marca deve ser capaz de disintiguir os produtos do titular do pedido de registro de
terceiros. 1052 Marcas so sempre classificadas em categorias de distintividade crescente;
Seguindo a clssica formulao definida pelo Juiz Friendly, elas podem ser (genricas), (2)
descritivas; (3) sugestivas; (4) arbitrrias; ou (5) fantasiosas.
(...)
As ltimas trs categorias, devido a sua natureza instrnseca de identificar a fonte de um produto,
so consideradas inerentemente distintivas e passveis de proteo. Ao contrrio, marcas
gen[erias aquelas que se referem ao gnero do qual um determinado produto espcie, no so
registrveis como marca.
Marcas que so meramente descritivas de um produto no so inerentemente distintivas.
Quando usadas para descrever um produto, elas no identificam inerentemente uma fonte
particular, e portanto, no podem ser protegidas
30
Two Pesos, Inc vs. Taco Cabana, Inc. (91-971), 505 U.S. 763 (1992). Traduo livre: Contudo,
marcas descritivas podem adquirir a distintividade para permitir sua proteo por meio do
[Lanham] Act. Seo 2 do Lanham Act permite que marcas descritivas que no poderiam ser
registradas pelo [Lanham] Act possam ser registradas se tornaram-se distintivas dos produtos do
titular do pedido de registro.
31
43
32
4.1.2
Cdigo de categoria
Ainda no campo da distintividade do trade dress, cumpre destacar
que existem caractersticas que compem determinado conjunto imagem
de um produto/servio que so considerados cdigos de categoria e que,
portanto, tambm no caberia a apenas um concorrente utiliz-la.
Note que os cdigos de categoria no devem ser confundidos com
as caractersticas que guardam relao com o produto/servio assinalado
pelo trade dress, pois aqueles so mais abrangentes e podem abarcar
mais caractersticas.
Em outras palavras, certo que as caractersticas que guardam
relao com o produto/servio, provavelmente, sero encontradas em
todos os trade dresses de um determinado segmento econmico e,
consequentemente, sero um dos cdigos de categoria. Contudo,
preciso deixar claro que os cdigos de categoria podero abarcar outras
caractersticas eu no tenham a menor relao com o produto.
Em relao a este instituto, aplica-se tambm a Teoria da Distncia,
originria do direito marcrio, segundo a qual o risco de confuso entre
duas ou mais marcas, e no caso, trade dress, deve ser analisado em vista
uma situao real, ou seja, do convvio pacfico desses signos com um
mesmo elemento ou elementos semelhantes que assinalam servios
iguais ou similares em nome de titulares diferentes.
De acordo com a Teoria da Distncia, se marcas com um mesmo
elemento ou elementos similares, em nome de diferentes titulares,
coexistem pacificamente para cobrir servios idnticos ou afins, no
justo que outra marca com tal termo no possa ser registrada para cobrir
os mesmos servios das demais.
Nesse sentido, vale destacar as lies de Geert W. Seelig em sua
obra, La thorie de la distance, in Revenue Internationale de la Proprit
Industrielle et Artistique, no. 32, dez. 1965, pg. 389:
Freqentemente, marcas idnticas ou similares so usadas em atividades
tambm idnticas ou prximas. Em geral, o pblico consumidor habituou-se
coexistncia dessas marcas e o resultado que ele est mais atento que de
costume s diferenas que existem entre elas. Se, depois, novas marcas
parecidas chegam ao mercado, o pblico no as confundir com as j existentes,
33
34
nosso
entendimento
de que a
35
4.3
Da necessidade de verificar a distintividade do trade dress
36
das de seus
as
mesmas
distintividade inerente.
caractersticas,
certamente
aquele
no
ter
37
38
que
destoem
consideravelmente
do
39
isso,
terceiro
concorrente
evita
os
custos
com
inegvel que as embalagens e os rtulos dos dois produtos, fabricados por empresas lderes
de mercado e com marcas de forte penetrao junto ao pblico consumidor, guardam algumas
similitudes.
40
41
de
mercado,
mas
ainda
assim,
faz-se
necessrio
para amparar a tutela almejada, mormente face das outras cores, grafismos nitidamente
distintos. preciso conviver com uma margem de proximidade, quando incapaz de
consubstanciar uma associao imitativa marca que j foi de maior relevncia no mercado
consumidor.
Contrariamente, estaramos diante da monopolizao do amarelo como colorao de fundo para
embalagens de dentifricios, ainda que no houvesse a combinao estampada no ato registrrio
junto ao INPI (fls. 152) ou a elaborao de forma visualmente imitadora.
(...)Vale dizer, a semelhana quanto cor no atinge a similaridade passvel de reprimenda pela
via judicial, porque eventual escopo impeditivo demandaria a comprovao de uma
identificao ou uniformidade visvel, como j dito, face apreciao do todo e capaz de gerar
confuso junto ao mercado consumidor (...)
De qualquer modo, em face da nossa legislao no admitir a apropriao de cores no mbito
marcrio, resta necessrio tolerar uma certa semelhana quanto colorao preponderante,
desde que no leve confuso do mercado consumidor, segundo a viso do homem mdio, no
caso, concebida pela percepo amplamente majoritria dos consumidores avaliados. (TJSP,
Ap. Cv. N 245.538-4/7-00, 5 Cm. Dir. Priv., rel. Des. Oscarlino Moelle, j. 11.06.08)
Em sentido contrrio: No tocante ao uso da embalagem, entendeu a sentena de rejeitar o pedido
da Apelante dada a semelhana de formato e cores com a embalagem da marca KOLESTON e,
como uma conseqncia lgica desse entendimento no poderia declarar inexistncia de violao
da marca KOLESTON, como pretendido pela Apelante. A sentena foi categrica ao afirmar que
evidente a imitao da embalagem do produto daquelas, utilizando-se a autora de denominao
COR E TON em lugar daquela cujo registro detm, repita-se ainda uma vez COR & TON,
tornando-se patente a imitao, mormente em caixa do mesmo tamanho e colocao assemelhada.
A possibilidade enfatizada pela sentena de induzimento do consumidor a erro, dvida, ou
confuso manifesta.
Seria pura perda de tempo realizar uma percia para a constatao de algo to bvio.
A alegao de que outros fabricantes usam embalagens com as mesmas cores obviamente
irrelevante para o julgamento desta causa onde se discutem a questo entre apelante e
apelada. (TJRJ, AC 2003.001.08938, Des. Ruyz Athayde Alcntara de Carvalho, 9 Cmara
Cvel, DJ 29/01/04)
42
Art. 5 O requerente da proteo especial de que trata o art. 125 da LPI dever apresentar ao
INPI, incidentalmente, no ato da oposio ou do processo administrativo de nulidade, as provas
cabveis comprovao do alto renome da marca, podendo aportar, em carter suplementar s
provas ordinariamente por ele coligidas, os seguintes elementos informativos:
1) data do incio do uso da marca no Brasil;
2) pblico usurio ou potencial usurio dos produtos ou servios a que a marca se aplica;
3) frao do pblico usurio ou potencial usurio dos produtos ou servios a que a marca se aplica,
essencialmente pela sua tradio e qualificao no mercado, mediante pesquisa de opinio ou de
mercado ou por qualquer outro meio hbil;
4) frao do pblico usurio de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente,
identifica a marca com os produtos ou servios a que ela se aplica, mediante pesquisa de opinio
ou de mercado ou por qualquer outro meio hbil;
5) frao do pblico usurio de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente,
identifica a marca essencialmente pela sua tradio e qualificao no mercado, mediante pesquisa
de opinio ou de mercado ou por qualquer outro meio hbil;
6) meios de comercializao da marca no Brasil;
7) amplitude geogrfica da comercializao efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no
exterior;
8) extenso temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado
internacional;
9) meios de divulgao da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
10) extenso temporal da divulgao efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
11) valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mdia brasileira nos
ltimos 3 (trs) anos;
12) volume de vendas do produto ou a receita do servio nos ltimos 3 (trs) anos;
13) valor econmico da marca no ativo patrimonial da empresa.
43
46
CERQUEIRA, Joo Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Vol. II, Tomo II, 2010, Ed.
Lmen Jris, pg. 282: O que importa, pois, a natureza ilcita ou condenvel do ato e no o fim
visado. Se assim no fosse, o simples fato do desvio de clientela, independentemente dos meio
empregados, constituiria concorrncia desleal; por outro lado, os atos desleais de concorrncia
desleal no seriam de represso quando no atingissem o seu objetivo, o que, como teremos
ocasio de ver, no exato.
44
47
STJ, Resp n. 466.761-RJ (2002/0104945-0), Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Data de
publicao 04/08/2003.
45
48
(REsp 401105/RJ, relator Min. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (Des. Convocado
do TJ/AP), Quarta Turma, DJe de 03/11/2009)
49
CERQUEIRA, Joo Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Vol. II, Tomo II, 2010, Ed.
Lmen Jris, pg. 282.
50
TJRJ, AC 38.587/2006, Des. Raul Celso Lins e Silva, 17 Cmara Cvel, DJ 21/09/2006.
46
5.
CONCLUSO
Passando pela conceituao, origem, proteo legal e anlise de
demais elementos que envolvem o trade dress, alm de elaborarmos um
breve
estudo
sobre
concorrncia
desleal.
Assim,
conseguimos
47
48
6. BIBLIOGRAFIA
DO AMARAL, Heitor Estanislau. Sobre a Concorrncia Deslal e
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49