Guia - Contrato de Licenciamento - Passo A Passso

UNIFESP, 14 de junho de 2012
Contratos de Tecnologia Curso

avançado
Mauro Catharino Vieira da Luz

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
Diretoria de Contratos, Diretoria de Cooperação

Diretoria de Patentes Diretoria de Marcas
Indicações Geográficas e para o Desenvolvimento
(DIRPA) (DIRMA)
Registros (DICIG) (DICOD)
Coordenação-Geral de Coordenação-Geral de
Coordenação de Cooperação
Indicações Geográficas e Contratos de Tecnologia
Nacional (CONAC)
Registros (CGIR) (CGTEC)
Coordenação de Fomento e Coordenação de Orientação Coordenação-Geral de

Registro de Indicações Técnica Cooperação Internacional
Geográficas (COIND) (COTEC) (CGCI)
Divisão de Registro de
Divisão de Desenho Industrial Centro de Disseminação da
Contratos de Tecnologia
(DESIN) Informação Tecnológica (CEDIN)
(DIREC)
Divisão de Registro de
Divisão de Averbação de Academia de Propriedade
Programa de Computador e
Licenças Intelectual, Inovação e
Topografia de Circuitos
(DIALI) Desenvolvimento (ACAD)
Integrados (DIPTO)
Serviço de Apoio Administrativo Serviço de Apoio Coordenção Geral de

da Coordenção-Geral de Administrativo da Administração Regional
indicações Geográficas e Coordenação de Contratos (CGAR)
Registros (SEACO) de Tecnologia (SACOT)
2
Competências CGTEC (Decreto nº
5.147/04)
• Analisar e decidir quanto à averbação de contratos, na

forma da Lei nº 9.279, de 1996
• Participar das atividades articuladas entre INPI e outros
órgãos, empresas e entidades com vistas à maior
participação de brasileiros nos sistemas de produção da
propriedade intelectual.
• Prestar serviços de apoio e orientação às
empresas/instituições brasileiras quanto às práticas de
licenciamento de direitos de propriedade industrial,
outras formas de transferência de tecnologia e franquias
(Ato Normativo nº 135 de 15/04/97).
3
Direção de Contratos, Indicações Geográficas e Registros (DICIG)
Breno Bello de Almeida Neves
Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia (CGTEC)
Lia de Medeiros
Coordenação de Orientação Técnica (COTEC)
Divisão de Registro de Contratos de Tecnologia (DIREC)
Laura Noemia C.V. de Barros
Divisão de Averbação de Licenças (DIALI)
Jorge Lameiras de Vieira
Serviço de Apoio Administrativo (SACOT)
Rosane Ferreira Medeiros
Equipe de capacitação CGTEC
Ana Claudia Nonato da Silva Loureiro, Guilherminda Pinto de Lima
Castro, Heitor de Paula Filho, Maria do Socorro Mendonça Campos,
Sálua Goldin, Wellington Cruz.
4
Conteúdo do Curso de Contratos de tecnologia
• Módulo 1
– Conceitos Elementares
– Transferência de Tecnologia
– Mercado de Tecnologia Industrial
– Averbação de contratos
• Módulo 2
– Estrutura contratual
– Modalidades contratuais
– Como averbar um contrato no INPI
• Módulo 3
– Modalidades contratuais combinadas
– Formatação dos termos e cláusulas contratuais
– Averbação de contratos: os questionamentos usuais do INPI
5
Agenda
• Revisão conceitual
• Revisão do processo de averbação
• Estudo de caso (material organizado a partir da base
de dados de contratos averbados no INPI)
– Contrato de Licenciamento de Patentes, Fornecimento de
Tecnologia e Serviços de Assistência Técnica
6
Conceitos básicos
A PI como ativo
Tecnologia industrial
Formas da PI
Contratos de tecnologia
Tipos de contratos
Abrangência
Modalidades contratuais
Efeitos da averbação
Estrutura contratual
Partes
Considerações
Revisão conceitual
Definições
Objeto
Território
Confidencialidade
Remuneração
Assistência técnica
Prazo
Lei aplicável
Arbitragem
Temos de garantia
Aperfeiçoamento
Processo de averbação
7
Conceitos básicos
A PI como ativo
Formas da PI
Contratos de tecnologia • A propriedade intelectual como instrumento
Tipos de contratos
Abrangência
para manutenção ou ampliação de valor
Modalidades contratuais econômico
Estrutura contratual – Direitos de Propriedade Industrial
Partes direitos concedidos ao titular de tecnologias
Considerações industriais e marcas
Definições
Objeto – Direitos Autorais
Território
direitos concedidos aos autores de obras
Confidencialidade
Remuneração intelectuais como Obras Artísticas, Artigos
Assistência técnica Científicos, Livros, Programas de Computador
Prazo (softwares), Circuitos integrados.
Lei aplicável
Arbitragem
Temos de garantia
Aperfeiçoamento
8
Conceitos básicos
A PI como ativo
Formas da PI
Contratos de tecnologia • Conceito de tecnologia industrial
Tipos de contratos
Abrangência – Conjunto de conhecimentos, informações e
técnicas destinados à produção (produtos e
Estrutura contratual processos) e comercialização de bens e
Partes serviços.
Considerações
Definições – Compreende também as funções de
Objeto metrologia, normalização, regulamentação
Território técnica, avaliação de conformidade e
Confidencialidade
Remuneração
tecnologias de gestão da qualidade.
Prazo
Lei aplicável
Arbitragem
Temos de garantia
Aperfeiçoamento
9
Conceitos básicos • Patentes
A PI como ativo • Marca de
Privilégio de Invenção (PI) produto/serviço;
Modelo de Utilidade (MU)
Formas da PI Marca de certificação;
Contratos de tecnologia • Desenho Industrial (DI) Marca coletiva
Tipos de contratos
Abrangência •
• Fornecimento de tecnologia Outros registros
Modalidades contratuais (FT) indicação geográfica (IG);
Efeitos da averbação know how e registro de programa de
Estrutura contratual segredos industriais computador;
Partes
Considerações • Serviços de assistência topografia de circuitos
Definições técnica e científica (SAT) integrados
Objeto
Território • Franquia empresaria
Confidencialidade
Remuneração
Prazo
Lei aplicável
Arbitragem
Temos de garantia
Aperfeiçoamento
10
Conceitos básicos
A PI como ativo
Formas da PI
Contratos de tecnologia • Processo por meio do qual um conjunto de
Tipos de contratos
Abrangência
conhecimentos, habilidades e procedimentos
Modalidades contratuais aplicáveis aos problemas da produção são
Efeitos da averbação transferidos, por transação de caráter
Partes
econômico, de uma organização a outra,
Considerações ampliando a capacidade de inovação da
Definições organização receptora.
Objeto
Território
Confidencialidade
Remuneração
Prazo
Lei aplicável
Arbitragem
Temos de garantia
Aperfeiçoamento
11
Conceitos básicos
A PI como ativo
Formas da PI
Contratos de tecnologia • Contrato de cessão
Tipos de contratos
Abrangência – Transferência de titularidade do direito de
Modalidades contratuais propriedade intelectual.
Estrutura contratual • Contrato de licenciamento
Partes
Considerações
– Permite Uso do Direito de Propriedade
Definições
Intelectual (exploração) de forma exclusiva
Objeto ou não.
Território
Confidencialidade
• Contrato de Transferência de Tecnologia
Remuneração – Fornecimento de informações não
Assistência técnica amparadas por direitos de propriedade
Prazo
Lei aplicável
industrial e Serviços de Assistência Técnica.
Arbitragem
Temos de garantia
Aperfeiçoamento
12
Conceitos básicos
A PI como ativo • Aspectos específicos da legislação
Formas da PI (fiscal e cambial)
Tipos de contratos – Mercado interno
Abrangência (fornecedores e contratantes brasileiros)
Efeitos da averbação – Universidades e ICT´s.
Partes – Mercados internacionais
Considerações (fornecedores sediados no exterior)
Definições
Objeto – Empresas vinculadas
Território (matriz/subsidiária e controlador/controlada)
Confidencialidade
Remuneração
Prazo
Lei aplicável
Arbitragem
Temos de garantia
Aperfeiçoamento
13
Conceitos básicos
A PI como ativo
Tecnologia industrial Modalidades Contratuais
Formas da PI (Lei de Propriedade Industrial – Lei nº 9279/96)
Tipos de contratos
Abrangência LICENCIAMENTO DE DIREITOS
Efeitos da averbação EP  EXPLORAÇÃO DE PATENTE
Estrutura contratual EDI  EXPLORAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL
Partes
Considerações UM  USO DE MARCA
Definições
Objeto
Território AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS
Confidencialidade
Remuneração FT  FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA
Prazo SAT  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
Lei aplicável E TÉCNICA E CIENTÍFICA
Arbitragem
Temos de garantia FRANQUIA (FRA)
Aperfeiçoamento
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Conceitos básicos
A PI como ativo
Efeitos em relação a terceiros
Formas da PI
Contratos de tecnologia • Os contratos de licença deverão ser
Tipos de contratos
Abrangência
averbados no INPI para que produzam efeitos
Modalidades contratuais em relação a terceiros (arts. 62, 121 e 140 da
Efeitos da averbação LPI/96);
Partes • O INPI fará o registro dos contratos que
Considerações
Definições
impliquem transferência de tecnologia,
Objeto contratos de franquia e similares para
Território produzir em efeitos em relação a terceiros
Confidencialidade
Remuneração
(art. 211 da LPI/96);
Prazo
• Averbação produzirá efeitos em relação a
Lei aplicável terceiros a partir da data de sua publicação na
Arbitragem Revista de Propriedade Industrial (RPI).
Temos de garantia
Aperfeiçoamento
(§1º do Art. 140 da LPI/96)
15
Conceitos básicos
A PI como ativo
Legitimar pagamentos ao exterior
Formas da PI
• A Lei nº 4131/62 disciplina a aplicação do capital
Tipos de contratos estrangeiro e as remessas de valores para o
Abrangência exterior.
Efeitos da averbação – Impõe a obrigatoriedade de registro dos contratos
Estrutura contratual que implicarem remessas para o exterior a título de
Partes
Considerações
royalties e assistência técnica.
Definições (Art. 9º da Lei nº 4.131/62)
Objeto
Território • O Registro Declaratório Eletrônico (RDE) de cada
Confidencialidade
Remuneração
operação efetua-se após obtenção do Certificado
Assistência técnica de averbação concedido pelo INPI para
Prazo operações que envolvam direitos de propriedade
Lei aplicável
Arbitragem
industrial, fornecimento de tecnologia, prestação de
Temos de garantia serviços de assistência técnica e franquia.
Aperfeiçoamento (Resolução do BACEN n° 3.844, de 23/03/2010).
16
Conceitos básicos
A PI como ativo
Dedução fiscal
Formas da PI
Contratos de tecnologia • A dedução dos valores pagos a título de royalties
Tipos de contratos pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso
Abrangência ou cessão de marcas, bem como a título de
Modalidades contratuais remuneração que envolva transferência de
Efeitos da averbação tecnologia, somente será admitida a partir da
averbação do respectivo contrato no INPI (Decreto
Partes
Considerações
nº 3000/99 do Ministério da Fazenda).
Definições
Objeto
– limite máximo de 5% (cinco por cento) da receita
Território líquida das vendas.
Confidencialidade
Remuneração
Prazo
Lei aplicável
Arbitragem
Temos de garantia
Aperfeiçoamento
17
Conceitos básicos
A PI como ativo
Aspectos concorrenciais
Formas da PI
Contratos de tecnologia • Observação de cláusulas relacionadas ao Direito da
Tipos de contratos Concorrência
Abrangência (Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994)
Efeitos da averbação – Reconhecer que o negócio jurídico, tal como
Estrutura contratual estipulado, tem condições de atender à legislação de
Partes repressão ao abuso de poder econômico.
Considerações
Definições
Objeto
Território
Confidencialidade
Remuneração
Prazo
Lei aplicável
Arbitragem
Temos de garantia
Aperfeiçoamento
18
Conceitos básicos
A PI como ativo
Contratos de Exportação de
Formas da PI
Tecnologia
Tipos de contratos
Abrangência • Contratos em que a cedente é domiciliada no
Modalidades contratuais Brasil e a cessionária no exterior.
Estrutura contratual – Os efeitos da averbação previstos na legislação
Partes não se aplicam aos contratos de exportação.
Considerações
Definições
Objeto
– O Certificado de Averbação pode ser requerido
Território
para reconhecer que a tecnologia é de origem
Confidencialidade nacional.
Remuneração
Assistência técnica – Estes contratos são isentos de taxa de
Prazo retribuição.
Lei aplicável
Arbitragem
Temos de garantia
Aperfeiçoamento
19
Conceitos básicos
A PI como ativo
Formas da PI
Tipos de contratos
Abrangência
Licenciamento de Patentes,
Partes Fornecimento de Tecnologia e Serviços
Considerações de Assistência Técnica
Definições
Objeto
Território
Confidencialidade Estudo de caso*
Remuneração
Prazo
Lei aplicável
Arbitragem
Temos de garantia
Aperfeiçoamento
*material organizado a partir da base de dados de contratos averbado no INPI
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Conceitos básicos
A PI como ativo
Contrato de tecnologia
Formas da PI
Contratos de tecnologia Partes
Tipos de contratos
Abrangência
Considerações
Modalidades contratuais Definições
Objeto
Partes Território
Considerações Confidencialidade
Definições
Objeto Remuneração
Território Assistência técnica
Confidencialidade
Remuneração
Prazo
Assistência técnica Lei aplicável
Prazo
Lei aplicável
Arbitragem
Arbitragem Temos de garantia
Temos de garantia Aperfeiçoamento
Aperfeiçoamento
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Conceitos básicos
A PI como ativo
Partes do contrato
Formas da PI
Contratos de tecnologia • Identificação das Partes
Tipos de contratos
Abrangência Licenciante(s) e Licenciada(s)
Modalidades contratuais (direito de propriedade);
Estrutura contratual Cedente(s) e Cessionária(s)
Partes (aquisição de conhecimentos);
Considerações
Definições Franqueador e Franqueada.
Objeto
Território • Domicílio das partes
Confidencialidade
Remuneração
Ambas no Brasil;
Assistência técnica Ambas no exterior;
Prazo
Lei aplicável Uma no Brasil e outra no exterior.
Arbitragem
Temos de garantia
Aperfeiçoamento
22
Contrato de Licenciamento de Patentes, Fornecimento
de Tecnologia e Serviços de Assistência Técnica
Partes do contrato
O presente contrato firmado entre e de um lado:
1 – EMPRESA (...), com sede (...), CIDADE (...)
PAÍS (...)
doravante intitulada de LICENCIANTE; e de outro
lado, representado por por (...)
2 – EMPRESA (...), com sede (...), CEP(...),
cidade(...) , Estado (...),
doravante denominada de LICENCIADA,
representado por (...).
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Partes do contrato (... em outras cláusulas)

CLÁUSULA 13a – ENDEREÇOS
E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 3 (três) vias de igual
efeito e teor na presença das testemunhas abaixo.
LOCAL, DATA...........
_______________________________ ___________________________
Assinatura da EMPRESA LICENCIANTE EMPRESA LICENCIADA
Testemunhas:
___________________ ___________________________
Nome/CPF/Profissão Nome/CPF/Profissão
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Conceitos básicos
A PI como ativo
Considerações
Formas da PI
Tipos de contratos
Abrangência
Efeitos da averbação • Intenção dos contratantes;
Partes • Outras relações contratuais relevantes entre as
Considerações partes;
Definições
Objeto • Contexto da contratação.
Território
Confidencialidade
Remuneração
Prazo
Lei aplicável
Arbitragem
Temos de garantia
Aperfeiçoamento
25
Considerando que:
A LICENCIANTE é especialista na fabricação de (...);
A LICENCIANTE desenvolveu, com o seu trabalho e as suas próprias expensas, tecnologia
capaz de produzir certos tipos de (...) para uso em (...);
A LICENCIANTE declara ser a única detentora dos conhecimentos necessários a produção
de (...) constante da(s) Patentes (ou pedido(s)) PI (...);
A LICENCIADA declara possuir pessoal capacitado para fabricar e absorver (...) ;
A LICENCIADA, para dar continuidade ao seu crescimento e desenvolvimento, precisa adquirir
a tecnologia desenvolvida pela LICENCIANTE para fabricar novos produtos;
Com a aquisição dessa tecnologia, a LICENCIADA terá melhores condições de participar do
mercado inclusive na exportação.
Estando, portanto, as empresas de acordo com o estabelecido, a LICENCIANTE negociará com a
LICENCIADA em boa fé e nos termos desse contrato à licença da(s) Patentes (ou
pedido(s)), objeto do presente contrato, para produção de (...)
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Conceitos básicos
A PI como ativo
Definições
Formas da PI
Tipos de contratos
Abrangência
• Definições das principais matérias contratuais;
Partes • Glossário dos termos utilizados;
Considerações
Definições Observação: recomendável quando a contratação é
Objeto entre partes de países com línguas distintas.
Território
Confidencialidade
Remuneração
Prazo
Lei aplicável
Arbitragem
Temos de garantia
Aperfeiçoamento
27
CLÁUSULA 1a – DEFINIÇÕES
1.1 – Para efeito desse contrato os termos abaixo quando utilizados no singular ou no
plural terão o significado constante da definição a seguir:
1.1.1 – TECNOLOGIA, informações que serão fornecidas pela LICENCIANTE
para produção de PARTES DO CONTRATO constante da(s) Patentes (ou
pedido(s)) PI(...) .
1.1.2 – DATA DE VIGÊNCIA, a data do protocolo do processo no INPI.
1.1.3 – PRAZO DO CONTRATO, o prazo de vigência da patente PI(...).
1.1.4 – TERRITÓRIO, (...)
1.1.5 – PRODUTO (...)
28
Definições (... em outras cláusulas)

CLÁUSULA 11a – RESCISÃO
11.1 – Caso uma das partes, deixar de cumprir qualquer uma das obrigações que lhe
cabe pelo presente contrato a outra parte deverá notificar, por escrito, dando um
prazo de 90 dias para que o problema seja solucionado sob pena de rescisão
contratual. Poderá, no entanto, se assim o preferir forçar a outra a respeitar as
obrigações contratuais.
11.2 – A LICENCIANTE poderá rescindir o presente contrato, independentemente de
qualquer notificação ou interpelação judicial ou extra judicial nos casos de
falência, liquidação, fusão, cisão ou absorção por outras empresas.
29
Definições (... em outras cláusulas)

CLÁUSULA 13a – ENDEREÇOS
(...) 13.1 - Todos os avisos ou notificações exigidas das partes por este contrato, deverão ser
efetuados por escrito. Tais comunicações serão consideradas válidas se forem enviadas por carta
registrada contra recibo, endereçada à outra parte, ou a outro endereço que venha a ser
comunicado por uma parte à outra.
LICENCIANTE: NOME E ENDEREÇO LICENCIADA: NOME E ENDEREÇO
O presente instrumento representa o completo acordo e entendimento entre as partes
quanto ao objeto do mesmo. Nenhuma modificação ou complementação referente ao
mesmo terá validade, a menos que efetuada por escrito.
30
Conceitos básicos
A PI como ativo
Contratos de EP, EDI e UM
Formas da PI
Tipos de contratos
Objeto
Abrangência
• Determinação dos direitos conferidos, definindo o
Estrutura contratual escopo do contrato;
Partes
Considerações
• Descrição das patentes; dos desenhos industriais;
Definições dos registros de marcas (ou seus respectivos
Objeto pedidos);
Território
Confidencialidade • Identificação dos registros
Remuneração (números, títulos, situação junto ao INPI);
Prazo • Relação entre os direitos concedidos ou
Lei aplicável requeridos com o objeto contratual.
Arbitragem
Temos de garantia Observação: Escopo detalhado do objeto pode estar em
Aperfeiçoamento anexo ao contrato, desde que referenciado.
31
Conceitos básicos
A PI como ativo
Formas da PI
Tipos de contratos
Objeto
Abrangência
Efeitos da averbação • Natureza da licença
Partes
Explicitar no contrato a exclusividade (ou não
Considerações exclusividade) do licenciamento dos direitos
Definições (patentes, desenhos industriais, marcas e/ou
Objeto pedidos) para fabricar e/ou comercializar os
Território
Confidencialidade produtos objeto da contratação.
Remuneração
• Sublicença
Prazo Explicitar se existe (ou não) o direito de
Lei aplicável
Arbitragem sublicença;
Temos de garantia
Estabelecer as condições para o
Aperfeiçoamento
Processo de averbação sublicencimento.
32
Conceitos básicos
A PI como ativo
Contratos de FT
Formas da PI
Tipos de contratos
• Objeto
Tecnologia não amparado por direito
Abrangência de propriedade industrial
Efeitos da averbação – Explicitar o conjunto de dados e
Partes
informações técnicas relativas à
Considerações tecnologia a ser transferida;
Definições
Objeto – Indicação dos produtos/serviços que
Território serão fabricados ou realizados, bem
Confidencialidade
Remuneração
como o setor industrial em que será
Assistência técnica aplicado a tecnologia;
Prazo
Lei aplicável
Arbitragem
Temos de garantia
Aperfeiçoamento
33
Conceitos básicos
A PI como ativo Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT)
Formas da PI
Contratos de tecnologia Objeto
Tipos de contratos
Abrangência
• Contratos e/ou faturas
Modalidades contratuais – serviços referentes aos métodos de planejamento
Efeitos da averbação e programação, bem como pesquisas, estudos e
Estrutura contratual projetos de produção;
Partes
Considerações – serviços relacionados à atividade fim da empresa,
Definições – serviços prestados no exterior
Objeto (se acompanhados por pessoal da cessionária
Território
e/ou gerarem documentos/relatórios).
Confidencialidade
Remuneração – Observação
Assistência técnica – Descrição detalhada dos serviços;
Prazo
Lei aplicável – Indicação do número de profissionais e suas
Arbitragem respectivas qualificações
Temos de garantia
Aperfeiçoamento
34
CLÁUSULA 2a – OBJETO
2.1 – Licença exclusiva de exploração da(s) Patentes
(ou pedido(s)) PI(...) , listados no Anexo do presente
contrato.
ANEXO
PATENTES
Número da Patente ou Pedido de Título

Patente
35
Objeto (... em outras cláusulas)

CLÁUSULA 3a - CONHECIMENTOS E INFORMAÇÃO TÉCNICA
3.1 – A LICENCIANTE fornece à LICENCIADA todos os desenhos moldes,
especificação de materiais, seqüência de montagens etc.
3.2 – A LICENCIANTE se obriga a fornecer imediatamente à LICENCIADA
informação detalhada sobre qualquer aperfeiçoamento ou melhoramento por ela
introduzido no produto ou no processo objeto da presente licença.
3.3 – A LICENCIADA se obriga a fazer uso efetivo da patente licenciada, fabricando e
vendendo ininterruptamente os produtos em volume e qualidade de forma que
satisfaçam a demanda do mercado obedecendo às normas técnicas e ambientais
previstas para uso efetivo.
36
Objeto (... em outras cláusulas)

CLÁUSULA 6 a – PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
6.1 – A LICENCIANTE transmitirá a LICENCIADA todos os conhecimentos e informações
técnicas necessárias a produção e comercialização dos produtos licenciados no território.
6.2 - A LICENCIANTE assistirá a LICENCIADA todo o tempo, a fim de que todos os
conhecimentos e informações detalhadamente descritos, sejam integralmente assimilados e
aproveitados.
6.3 - A LICENCIANTE ou seus prepostos estão autorizados pela LICENCIADA a qualquer
momento durante o horário de funcionamento normal da fabrica, a solicitar os livros
contábeis e auditá-los.
6.4 – A LICENCIADA permitirá a LICENCIANTE ou aos seus prepostos a qualquer momento
durante o horário de funcionamento normal visitas a fabrica.
37
CLÁUSULA 8a – INTRANSFERIBILIDADE
Objeto
8.1 – O presente contrato não poderá
(... emser
outras cláusulas)
transferido ou
cedido pela LICENCIADA sem anuência prévia, por
escrito, da LICENCIANTE.
38
• Licença não exclusiva

Objeto (... outras formas)
– A licenciadora neste ato, outorga à licenciada durante a vigência do presente
contrato, uma licença não exclusiva para a exploração da patente, no Brasil,
para fabricação dos produtos, assim como seus componentes, acessórios e
peças de reposição e serviços.
– A licença objeto do presente contrato é outorgada em caráter indivisível,
intransferível e inalienável, sendo vedado à licenciada realizar sub-
licenciamentos, salvo mediante o consentimento prévio e por escrito da
licenciadora.
– O objeto deste contrato é a licença não exclusiva para a licenciada pela
licenciadora do direito de uso, comercialização e exploração, conforme
abrangência definida no contrato, da patente de invenção objeto da Carta
Patente nº PI 0000000-0, sob o título (...), expedida pelo INPI em (...), que tem
validade por 20 (vinte) anos, a contar de 00/00/00.
39
Conceitos básicos
A PI como ativo
Território
Formas da PI
Tipos de contratos
Abrangência
Partes • O território para exploração dos direitos (fabricar,
Considerações usar e vender) deve ser explicitado.
Definições
Objeto Observação: restrições às exportações podem
Território limitar o acesso a novos mercados.
Confidencialidade
Remuneração
Prazo
Lei aplicável
Arbitragem
Temos de garantia
Aperfeiçoamento
40
Território (...em outras cláusulas)

Considerando que:
(...) Com a aquisição dessa tecnologia, a LICENCIADA terá melhores condições de
participar do mercado inclusive na exportação.
CLÁUSULA 1a – DEFINIÇÕES
(...) 1.1.4 – TERRITÓRIO, (...)
CLÁUSULA 3a - CONHECIMENTOS E INFORMAÇÃO TÉCNICA

(...) 3.3 – A LICENCIADA se obriga a fazer uso efetivo da patente licenciada, fabricando e
vendendo ininterruptamente os produtos em volume e qualidade de forma que satisfaçam a
demanda do mercado obedecendo às normas técnicas e ambientais previstas para uso
efetivo.
41
Conceitos básicos
A PI como ativo
Confidencialidade
Formas da PI
Tipos de contratos
Abrangência • Determinação de um horizonte temporal da
Modalidades contratuais confidencialidade das informações relacionadas
Efeitos da averbação ao objeto da contratação
Partes Recomendação: mesmo prazo determinado no
Considerações contrato para a transferência da tecnologia (por
Definições exemplo, 5 anos após o término do contrato)
Objeto
Território
Confidencialidade
Remuneração
Prazo
Lei aplicável
Arbitragem
Temos de garantia
Aperfeiçoamento
42
Confidencialidade (... outras formas)

CONFIDENCIALIDADE
– 8.1 – Todos os manuais técnicos, conhecimentos e informações fornecidas
pela CEDENTE à CESSIONÁRIA ou a seus delegados deverão ser mantidos
em segredo enquanto o presente contrato estiver em vigor. Conseqüentemente
a CESSIONÁRIA compromete-se a tomar as precauções necessárias a fim de
evitar qualquer divulgação destes manuais, conhecimentos e informações. Tal
material técnico deverá ser somente de conhecimento do pessoal da
CESSIONÁRIA e aos eventuais sub-contratados e sub-contratantes, quando
estritamente necessários para preparar, assegurar, controlar e aperfeiçoar a
fabricação e comercialização do objeto contratual.
– 8.2 – A CESSIONÁRIA compromete-se, a quando contratar fornecedores ou
sub-contratantes, incluir cláusulas proibindo a divulgação do material técnico
fornecido para a realização do objeto do contrato.
43
Conceitos básicos
A PI como ativo
Remuneração
Formas da PI • Indicação do valor
Tipos de contratos – Licença gratuita (NIHIL)
Abrangência
Modalidades contratuais – Percentual de vendas líquidas dos produtos
Estrutura contratual – Preço fixo/preço fixo por produto
Partes • forma de cálculo do valor
Considerações
Definições • forma do pagamento
Objeto
Território • Indicação da moeda
Confidencialidade
Remuneração • conta para depósitos
Prazo • responsável pelo pagamento dos tributos/taxas
Lei aplicável
Arbitragem Observação: a remuneração é estabelecida a partir de
Temos de garantia negociação e deve levar em conta os níveis de
Aperfeiçoamento preços de contratações similares
44
Conceitos básicos
A PI como ativo
Formas da PI
Contratos de tecnologia • Expectativa de direito (pedidos)
Tipos de contratos
Abrangência – são averbados sem remuneração (UM) ou
Modalidades contratuais com remuneração suspensa (EP,DI).
Estrutura contratual – Se concedidos a Carta Patente ou o Registro
Partes
Considerações
de DI, a remuneração retroage à data da
Definições solicitação da averbação da licença junto ao
Objeto INPI.
Território
Confidencialidade – Se concedido o Registro de Marca, a
Remuneração
Assistência técnica remuneração é permitida a partir da data de
Prazo publicação do registro.
Lei aplicável
Arbitragem Observação: direitos de propriedade em situação
Temos de garantia irregular não são passíveis de averbação.
Aperfeiçoamento
45 45
CLÁUSULA 7a - REMUNERAÇÃO
7.1 – A LICENCIANTE fornecerá a presente licença
a LICENCIADA, para fabricação dos produtos,
mediante o pagamento de (...) .
46
Remuneração (... Outras formas)
Percentual do faturamento
• Como contraprestação pela concessão da presente licença, a Licenciada se obriga a
pagar ao Licenciante, a título de royalties, o equivalente à 5% (cinco) sobre o
faturamento mensal obtido com a venda da (...), cujo pagamento deverá ser efetuado
anualmente, com vencimentos em (...) de cada ano, devendo a Licenciada remeter os
demonstrativo de cálculo contendo o relatório das vendas feitas no trimestre,
efetuando as cabíveis retenções de fonte do Imposto de Renda, conforme legislação
vigente na data dos pagamentos.
• A licenciada se obriga a pagar à licenciadora como contraprestação pelo
licenciamento, a título de royalties, a importância de 3,5% sobre o faturamento
líquido da venda do produto.Para efeito do percentual previsto no caput da cláusula
terceira, considera-se faturamento líquido das vendas do produto a alienação bruta
do mesmo, deduzidos os impostos, taxas e contribuições pertinentes à operação
e devolução de vendas, descontos comerciais, despesas bancárias destinadas à
distribuição e as despesas diretas de venda devidamente comprovadas por meio de
notas fiscais, recibos ou extratos.
47
Remuneração (... Outras formas)
(outras formas de remuneração...) Valor fixo

A cedente deverá pagar anualmente, de acordo com a licença cedida, as
seguintes somas:
– i) EUR 5.000,00 pela patente PI 0000000-0
– ii) EUR 4.000,00 pela patente PI 0000000-0
– iii) EUR 2.000,00 pela patente PI 0000000-0
• - Em contraprestação a concessão da presente licença, a licenciada
paga à licenciadora, neste ato, royalty fixo no valor total de R$
27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais) incidente sobre a
totalidade das vendas de (...) efetuadas pela licenciada.
48
Conceitos básicos
A PI como ativo
Formas da PI
• Os contratos podem prever a prestação de
Tipos de contratos serviços de assistência técnica para facilitar a
Abrangência absorção da da tecnologia ou resolver problemas
Modalidades contratuais de produção;
Estrutura contratual – Serviços (opcionais) destinados à facilitar a absorção da
tecnologia ou resolver problemas de produção;
Partes
Considerações – Descrição da natureza dos serviços,
Definições – Definição da remuneração (se houver);
Objeto
Território – Discriminar o valor dos serviços em função do
Confidencialidade
número de profissionais e suas respectivas
Remuneração
taxa/hora ou taxa/dia;
Prazo
Lei aplicável Observação: nesses casos, é necessária a definição
Arbitragem dos serviços, explicitando o custo do homem/hora ou
Temos de garantia dia por técnico e o prazo de execução.
Aperfeiçoamento
49
CLÁUSULA 5 a – ASSISTÊNCIA TÉCNICA

5.1 – A LICENCIANTE compromete-se, dentro dos limites razoáveis, receber gratuitamente
em sua fabrica na (...), até (...) engenheiros ou técnicos designados pela LICENCIADA para
realizar um treinamento.
5.2 – O período de treinamento não poderá exceder a (...) homens/dia, por cada técnico, por
ocasião da transferência da tecnologia, durante a vigência contratual.
5.3 – A designação e a qualificação do(s) técnico(s) da LICENCIADA, assim como o programa
e a duração desse treinamento será(ão) fixado(s) segundo acordo prévio entre as partes.
5.4 – Durante o período de treinamento os técnicos da LICENCIADA observarão as mesmas
normas e regulamentos determinados para os empregados na fábrica da LICENCIANTE.
50
Conceitos básicos
A PI como ativo
Formas da PI
Contratos de tecnologia • Identificar o início e o término da vigência do
Tipos de contratos contrato
Abrangência
Modalidades contratuais – EP: Prazo da licença é limitado pela vigência das
Efeitos da averbação patentes;
Partes – EDI: Prazo da licença é limitado pela vigência do
Considerações Desenho Industrial, podendo ser prorrogado por
Definições três qüinqüênios;
Objeto – UM: Prazo da licença é limitado pela vigência das
Território marcas, podendo ser prorrogado a cada decênio.
Confidencialidade
Remuneração Observação: as licenças estão condicionadas à
Assistência técnica situação regular dos direitos junto ao INPI.
Prazo
Lei aplicável
Arbitragem
Temos de garantia
Aperfeiçoamento
51
Conceitos básicos
A PI como ativo
Contratos de FT
Formas da PI
Tipos de contratos
• Prazo (§ 3° do artigo 12 da Lei 4131/62)
Abrangência
– Contratos devem respeitar o prazo
Efeitos da averbação máximo de 5 anos
Partes – É permitida a prorrogação por igual
Considerações período (5 anos), desde que sejam
Definições
Objeto
apresentadas justificativas.
Território
Confidencialidade
Remuneração
Prazo
Lei aplicável
Arbitragem
Temos de garantia
Aperfeiçoamento
52
Conceitos básicos
A PI como ativo
Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT)
Formas da PI
Tipos de contratos
• Prazo
Abrangência
– Determinar o período estimado para
Efeitos da averbação realização dos serviços;
Partes – Apresentar o cronograma de atividades a
Considerações serem realizadas pelos profissionais
Definições
Objeto
envolvidos.
Território
Confidencialidade
Observação: o prazo de execução dos
Remuneração serviços deve ser limitado ao prazo de
Assistência técnica vigência contratual
Prazo
Lei aplicável
Arbitragem
Temos de garantia
Aperfeiçoamento
53
CLÁUSULA 9a – PRAZO CONTRATUAL
9.1 – O prazo contratual será de (o da vigência da patente
PI (...)
CLÁUSULA 10a – VIGÊNCIA

10.1 – O presente contrato entrará em vigor na data em que
for protocolado no INPI.
10.2 – Caberá a LICENCIADA tomar todas as providências
necessárias visando a averbação do presente contrato
junto ao INPI Instituto Nacional da Propriedade
Industrial e uma vez obtida, encaminhar a
LICENCIANTE cópia autenticada do mesmo.
54
Prazo (... Outras formas)
• Prazo limitado
– O prazo de vigência do presente contrato é de 5 (cinco) anos, a contar da data de sua
assinatura.
– O presente contrato terá duração de três anos, a contar da data de assinatura, podendo
ser prorrogado por Termo Aditivo, em virtude de acordo entre as partes.
• Prazo vigência da patente
– A licença está cedida por toda a vigência das patentes listadas no termo a.
– O presente contrato entrará em vigor na data da sua assinatura, assim permanecendo
pelo prazo de validade da Patente.
– A presente licença perdurará por todo o período de validade da patente concedida pelo
INPI, ou seja, até 06/12/2013.
55
Conceitos básicos
A PI como ativo
Lei aplicável
Formas da PI
Tipos de contratos • Partes brasileiras
Abrangência
Modalidades contratuais Lei aplicável e o foro são do próprio país.
Estrutura contratual • Partes em países distintos
Partes
Considerações Lei aplicável, em tese, é a do país onde serão
Definições explorados os direitos de propriedade
Objeto industrial
Território
Confidencialidade
Remuneração
Observação: em geral, os contenciosos ocorrem
Prazo nos tribunais da cessionária, ainda que seja
Lei aplicável estipula lei do país do cedente
Arbitragem
Temos de garantia
Aperfeiçoamento
56
CLÁUSULA 12a - FORO

12.1 – (...)
12.2 – Esse contrato será regido e interpretado segundo as leis da República
Federativa do Brasil.
57
Conceitos básicos
A PI como ativo
Arbitragem
Formas da PI
Tipos de contratos • A arbitragem permite a resolução de conflito
Abrangência entre as partes por meio da submissão da
Modalidades contratuais controvérsia a um terceiro imparcial. Isto é um
processo alternativo ao contencioso judicial.
Partes • Observações
Considerações
Definições Em geral, cada uma das partes nomeia o seu
Objeto árbitro e designam, em conjunto, o terceiro.
Território
Confidencialidade A legislação brasileira não permite a arbitragem
Remuneração quando uma das partes é entidade pública.
Prazo
Lei aplicável
Arbitragem
Temos de garantia
Aperfeiçoamento
58
CLÁUSULA 12a - FORO

12.1 – Caso não haja possibilidade de uma solução amigável entre as partes fica
desde já eleito o Foro da cidade de (...), para solucionar toda e qualquer pendência
com relação ao presente contrato.
(...)
59
Conceitos básicos
A PI como ativo
Termos de Garantia
Formas da PI
Tipos de contratos
Abrangência
Efeitos da averbação • É recomendável que sejam definidos os termos
Estrutura contratual de garantia relacionados ao objeto do contrato
Partes (tecnologia transferida) pela licenciante.
Considerações
Definições
Objeto
Território
Confidencialidade
Remuneração
Prazo
Lei aplicável
Arbitragem
Temos de garantia
Aperfeiçoamento
60
garantia (...em outras cláusulas)
Considerando que:
(...)A LICENCIANTE desenvolveu, com o seu trabalho e as suas próprias expensas,
tecnologia capaz de produzir certos tipos de (...) para uso em (...);
61
Conceitos básicos
A PI como ativo
Aperfeiçoamento
Formas da PI
Tipos de contratos
Abrangência
Efeitos da averbação • “O aperfeiçoamento introduzido em patente
Estrutura contratual licenciada pertence a quem o fizer, sendo
Partes
Considerações
assegurado à outra parte contratante o direito de
Definições preferência para seu licenciamento.”
Objeto (Art. 63 da lei 9279/96.)
Território
Confidencialidade
Remuneração
Prazo
Lei aplicável
Arbitragem
Temos de garantia
Aperfeiçoamento
62
CLÁUSULA 4a - PROPRIEDADE INTELECTUAL

4.1 – A LICENCIANTE concorda que pertencerão à LICENCIADA os direitos sobre os
aperfeiçoamentos ou melhoramentos por este introduzido no produto, comprometendo-se a
LICENCIADA a dar ciência dos mesmos à LICENCIANTE, nas mesmas bases da licença
ora concedida.
4.2 – A LICENCIADA se obriga a informar imediatamente a LICENCIANTE sobre qualquer
violação dos direitos por parte de terceiros, e a LICENCIANTE em conjunto com a
LICENCIADA deverá tomar as medidas necessárias para inibir o problema.
4.3 – A LICENCIANTE garante a LICENCIADA que a tecnologia transferida teve origem em
experiências e pesquisas próprias, não constituindo nenhum plagio de propriedade industrial.
63
Conceitos básicos
A PI como ativo
Formas da PI
Tipos de contratos
Abrangência
Partes
Considerações
Definições
Procedimentos de averbação
Objeto
Território
Confidencialidade
Remuneração
Prazo
Lei aplicável
Arbitragem
Temos de garantia
Aperfeiçoamento
64
Fluxograma do Pedido de Averbação
Apresentação
do Pedido
– O procedimento administrativo para

Exigência Exame averbação/registro de contratos de
Formal Formal
tecnologia é definido pelo Ato
Normativo INPI n° 135/97
Cum
p.
Exig.
Exigência Exame
ou indef. Técnico
Cum
p.
recur.
Arquivamento Certificado de Disponível em: http://www.inpi.gov.br/menu-

do processo averbação esquerdo/contrato/pasta_legislacao/
65
Procedimentos para averbação
Apresentação
do Pedido
• O pedido de averbação ou de registro
Exigência
deverá ser apresentado por qualquer
Exame
Formal Formal uma das partes com os documentos
necessários.
Cum
p. • Os pedidos de averbação e o
Exig. encaminhamento da documentação
Exigência Exame podem ser protocolados na sede do
ou indef. Técnico INPI, nas Regionais e também nas
representações.
Cum
p.
recur.
Arquivamento Certificado de
do processo averbação
66
Documentos necessários
Apresentação
do Pedido 1. Formulário de Requerimento de
Averbação*
2. Original do contrato e cópia autenticada,
Exigência Exame ou 2 cópias autenticadas.
Formal Formal (Para contratos estrangeiros, apresentar a
legalização consular).
Cum 3. Tradução quando redigido em idioma
p. estrangeiro
Exig.
4. Carta explicativa justificando a contratação
Exigência Exame (apresentação de informações completares)
ou indef. Técnico
5. Ficha-cadastro da empresa cessionária*;
6. Comprovante do recolhimento da
Cum
p.
retribuição;
recur. 7. Procuração com poderes para agir
perante o INPI.
67
Cláusulas fundamentais
Apresentação
(Ato Normativo nº 135/97)
do Pedido
Exigência Exame 1. Objeto

Formal Formal
2. Prazo
Cum
p.
3. Remuneração
Exig.
Exigência Exame
ou indef. Técnico
Cum
p.
recur.
68
Prazos
Apresentação • Exame formal

do Pedido
– até 4 dias
(a partir do recebimento)
Exigência Exame
Formal Formal • Exame técnico
– Até 30 dias (a partir da
Cum
p.
aceitação da documentação);
Exig. • Cumprimento de exigência
Exigência Exame – Até 60 dias (a partir do
ou indef. Técnico
recebimento da notificação)
Cum • Prorrogação de prazo para o
p.
recur.
cumprimento de exigência
– Até 60 dias
69
Observações
Apresentação
• Notificações
do Pedido – Publicação das decisões na Revista
da Propriedade Industrial (RPI)*
Exigência Exame – Acompanhamento:
Formal Formal SACOT/CGTEC/INPI
(21) 3037-3615 ou (21) 3037-3648
Cum
p. – Ciência das decisões e Retirada de
Exig. documentos: SEPREX(RJ),
Exigência Exame Regionais ou Representações
ou indef. Técnico
Cum
p.
recur.
70
Conceitos básicos
A PI como ativo
Formas da PI
Tipos de contratos
Abrangência
Partes
Considerações
Averbação de contratos:
Definições questionamentos frequentes
Objeto
Território
Confidencialidade
Remuneração
Prazo
Lei aplicável
Arbitragem
Temos de garantia
Aperfeiçoamento
71
Exigências formais típicas
1. divergência quanto ao endereço, nome/razão social e número de
CNPJ informados no formulário de Requerimento de Averbação
em relação ao documento a ser averbado.
2. não apresentação de ficha cadastro
3. ficha cadastro vencida
4. não identificação (nome completo) e qualificação (cargo) dos
signatários pelas partes cedente e cessionária do documento
apresentado para averbação.
5. não apresentação de procuração outorgando poderes para o
signatário assinar o documento apresentado para averbação, ou
procuração em cópia sem a declaração de autenticidade.
72 72
Exigências Formais típicas
6. não apresentação de tradução do texto notarial, certificando-se de
que não seja mera autenticação de cópia de documento.
7. não consta de forma definitiva a informação do local e da data de
assinatura do documento apresentado para averbação
8. não consta no contrato ou aditivo, os números de
pedidos/registros das marcas/patentes a serem averbadas.
9. não consta rubrica das partes contratantes no anexo do contrato
onde estão listadas os números de pedidos/registros das marcas
a serem averbadas.
10. não existe Identificação (nome completo e documento) das
testemunhas do documento apresentado para averbação.
73 73
Exigências Técnicas típicas
Para todas as modalidades contratuais (menos serviços...)
• Data de início da averbação é a data do protocolo no INPI
(ou seja, a data não retroage a data de assinatura do contrato,
conforme Decisão nº 9, da SRF)
• Apresentação de estimativas de produção, vendas líquidas e
remuneração durante o prazo contratual
74 74
Contratos de licença de patentes (EP)
• Descrição das tecnologias e dos produtos contratuais
• Remuneração para pedidos de patente
• Informações sobre a importação de insumos, partes e peças
(receita líquida com vendas)
75 75
Contratos de Uso de Marcas (UM)
• Apresentação de petições de prorrogação de decênio na DIRMA
• Apresentação de petições de transferência de titularidade na
DIRMA
• Existência de contratos Exploração de Patentes e Fornecimento
de Tecnologia para os mesmos produtos objeto de Uso das
Marcas (proibida a dedução cumulativa- MF 436/58)
76 76
Contratos de Fornecimento de Tecnologia (FT)
• Descrição da tecnologia e dos produtos contratuais
• Utilização de termos de licença
• Prazo limite para obrigatoriedade de manutenção do sigilo
• Cláusula de cessação de uso da tecnologia após término do
contrato
• Prazo de 5+5 anos (Lei nº 4.131/62)
• Informações sobre a importação de insumos, partes e peças
(cálculo do preço líquido de venda)
77 77
Contratos ou Faturas de Serviços técnicos e científicos (SAT)
• Detalhamento dos serviços contratados
• Memória de cálculo com a especificação do corpo técnico da
cedente
• Corpo técnico da cessionária envolvido nos serviços contratados
78 78
Conceitos básicos
A PI como ativo
Formas da PI
Tipos de contratos
Abrangência
Partes
Considerações Natureza das comunicações da
Definições
Objeto CGTEC (cartas)
Território
Confidencialidade
Remuneração
Prazo
Lei aplicável
Arbitragem
Temos de garantia
Aperfeiçoamento
79
Natureza das Comunicações CGTEC
• Informações e comunicações CGTEC
apontamento das diferenças entre o documento do requerimento e
os termos da averbação
• Alertas CGTEC
termos considerados nulos de pleno direito e
cláusulas restritivas per se
• Solicitação de informações complementares (exigências)
conteúdo para subsidiar a análise,
referência para instrução dos processos
• Solicitação de ajustes contratuais (exigência)
inexistência de termos contratuais fundamentais;
termos contratuais em desacordo com as normas em vigor
80
Conceitos básicos
A PI como ativo
Formas da PI
Tipos de contratos
Abrangência
Partes
Considerações
Definições Recursos
Objeto
Território
Confidencialidade
Remuneração
Prazo
Lei aplicável
Arbitragem
Temos de garantia
Aperfeiçoamento
81
Retificações, Reexames e Recursos
• Solicitação de retificação do Certificado (petição simples)
erros e omissões na emissão dos certificados de averbação
(serviço isento de retribuição)
• Reexame do requerimento (petição simples)
novo encaminhamento de requerimento para análise de averbação
(prazo regular de análise)
• Recurso administrativo
instrução do processo realizado pela CGTEC, analisado pela
Procuradoria e decidido pela Presidência do INPI
82
ESTATÍSTICAS DE CONTRATOS DE
TECNOLOGIA
2000/2011
83 83
Número de Certificados de Averbação por
Categoria Contratual – 2000/2011
Exploração de Fornecimento Serviço de Contratos

Ano Uso de Marcas Franquias TOTAL
Patentes de Tecnologia Ass. Técnica Mistos
n° Part n° Part n° Part n° Part n° Part n° Part n° cresc.

2000 226 13,4% 34 2,0% 214 12,7% 1077 63,8% 51 3,0% 85 5,0% 1687 100
2001 320 15,8% 39 1,9% 269 13,3% 1213 60,0% 72 3,6% 107 5,3% 2020 119,7%
2002 261 13,4% 39 2,0% 200 10,3% 1280 65,8% 52 2,7% 112 5,8% 1944 115,2%
2003 234 14,0% 39 2,3% 181 10,8% 1082 64,7% 41 2,5% 95 5,7% 1672 99,1%
2004 247 16,2% 31 2,0% 202 13,3% 938 61,6% 27 1,8% 78 5,1% 1523 90,3%
2005 237 16,1% 53 3,6% 186 12,7% 828 56,4% 73 5,0% 91 6,2% 1468 87,0%
2006 253 16,2% 45 2,9% 179 11,5% 929 59,6% 79 5,1% 74 4,7% 1559 92,4%
2007 243 16,4% 46 3,1% 197 13,3% 841 56,6% 73 4,9% 86 5,8% 1486 88,1%
2008 239 16,3% 46 3,1% 262 17,8% 777 52,9% 64 4,4% 80 5,4% 1468 87,0%
2009 385 22,1% 40 2,3% 204 11,7% 870 50,0% 135 7,8% 105 6,0% 1739 103,1%
2010 372 22,8% 49 3,0% 208 12,7% 800 49,0% 117 7,2% 87 5,3% 1633 96,8%
2011 388 22,1% 57 3,3% 229 13,1% 874 49,9% 98 5,6% 107 6,1% 1753 103,9%
Fonte: INPI/DICIG/CGTEC
84 84
Número de Certificados de Averbação por Setor de Atividade
da Empresa Cessionária – 2000/2011
SETORES (CNAE/IBGE) 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011
FABRICAÇÃO DE COQUE, REFINO DE PETRÓLEO 3,9% 7,6% 7,6% 10,9% 11,0% 9,7% 11,9%
FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 8,1% 8,3% 7,6% 9,9% 10,0% 9,9% 10,6%
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 10,6% 8,6% 12,0% 11,1% 10,9% 7,8% 9,4%
METALÚRGICA BÁSICA 9,5% 11,2% 10,8% 10,6% 9,9% 7,3% 8,3%
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS 1,8% 2,0% 1,8% 2,0% 3,2% 1,8% 7,2%
EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS 2,1% 3,2% 5,3% 4,0% 4,4% 5,2% 4,9%
COMÉRCIO POR ATACADO E INTERMEDIÁRIOS DO COMÉRCIO 2,0% 2,4% 2,8% 3,9% 4,2% 4,2% 4,4%
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL 6,0% 6,2% 3,7% 2,8% 1,6% 2,1% 3,7%
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS 4,3% 2,0% 2,0% 2,5% 2,6% 3,6% 3,6%
SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS 5,3% 6,4% 6,6% 5,8% 3,5% 5,0% 3,2%
FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE BORRACHA E PLÁSTICO 2,2% 1,6% 2,2% 3,0% 3,4% 2,4% 2,7%
ELETRICIDADE, GÁS E ÁGUA QUENTE 3,8% 3,2% 3,2% 3,0% 3,4% 2,9% 2,6%
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5,7% 6,1% 6,4% 4,1% 6,1% 6,6% 1,9%
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS 2,4% 3,3% 2,9% 2,0% 4,1% 2,8% 1,5%
FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL 4,1% 6,1% 5,1% 4,0% 1,4% 1,8% 0,9%
DEMAIS SETORES 28,0% 21,6% 20,2% 20,4% 20,4% 26,8% 23,2%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
85 85
Número de Certificados de Averbação por Unidade da Federação –
Empresa Cessionária (2000/2011)
Estados (UF) 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011
São Paulo 48,1% 43,9% 41,8% 39,9% 38,7% 44,3% 39,2%
Rio de Janeiro 20,6% 22,2% 22,6% 24,6% 23,8% 22,5% 27,8%
Minas Gerais 9,0% 8,8% 11,8% 9,2% 12,6% 6,7% 9,4%
Paraná 6,3% 3,9% 4,0% 5,6% 5,6% 5,6% 3,7%
Amazonas 1,4% 1,7% 1,4% 3,0% 2,8% 3,8% 4,2%
Rio Grande do Sul 3,1% 3,2% 2,6% 3,3% 3,5% 3,1% 2,7%
Bahia 2,8% 3,3% 4,3% 4,2% 3,0% 3,1% 2,8%
Demais Estados 7,4% 11,4% 9,5% 9,3% 8,9% 4,5% 8,0%
Empresas Estrangeiras 1,3% 1,6% 2,2% 0,9% 1,2% 2,0% 2,2%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

86 86
Número de certificados de Averbação segundo os Principais
Países Fornecedores de Tecnologia – 2000/2011
PAÍSES 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011

Estados Unidos 30,4% 29,1% 24,6% 26,8% 23,4% 26,5% 27,6%
Alemanha 15,6% 15,6% 14,1% 14,6% 14,6% 11,4% 14,1%
Japão 5,6% 7,8% 8,4% 9,4% 10,0% 12,4% 9,9%
França 6,4% 7,9% 7,0% 6,0% 5,8% 6,4% 7,4%
Reino Unido 3,6% 4,1% 5,6% 5,3% 4,4% 5,4% 5,4%
Itália 5,4% 5,1% 5,3% 4,7% 5,4% 3,6% 3,7%
Suíça 2,6% 2,5% 3,6% 2,6% 3,4% 2,6% 2,7%
Canadá 3,6% 3,3% 3,8% 3,1% 2,9% 2,5% 2,2%
Espanha 4,1% 2,3% 3,2% 3,2% 2,5% 3,5% 1,9%
Brasil 6,6% 4,3% 4,6% 6,5% 8,5% 8,0% 8,1%
Demais Países 16,0% 18,0% 19,9% 17,8% 19,0% 17,6% 17,1%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
87 87
Pagamentos realizados ao exterior– 2000/2010
(em milhões de US$l)
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Franquias 11 10 14 16 25 35 54 116 105 193 219
Exploração de Patentes (Cessão e Licença) 75 59 75 64 183 198 254 187 184 211 298
Uso de Marcas (Cessão e Licença) 28 22 27 42 65 120 180 170 173 283 340
Serviços de Assistência Técnica 429 423 416 292 306 327 435 592 536 547 791
Fornecimento de Tecnologia 505 485 454 470 646 641 1.055 1.363 1.277 1.310 1.378
Banco Central do Brasil
88
UNIFESP, 14 de junho de 2012
Obrigado!

mauroluz@inpi.gov.br
89

Guia - Contrato de Licenciamento - Passo A Passso

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Contratos de Tecnologia Curso

Mauro Catharino Vieira da Luz

Diretoria de Contratos, Diretoria de Cooperação

Coordenação de Fomento e Coordenação de Orientação Coordenação-Geral de

Serviço de Apoio Administrativo Serviço de Apoio Coordenção Geral de

• Analisar e decidir quanto à averbação de contratos, na

Partes do contrato (... em outras cláusulas)

Definições (... em outras cláusulas)

Definições (... em outras cláusulas)

Número da Patente ou Pedido de Título

Objeto (... em outras cláusulas)

Objeto (... em outras cláusulas)

• Licença não exclusiva

Território (...em outras cláusulas)

CLÁUSULA 3a - CONHECIMENTOS E INFORMAÇÃO TÉCNICA

Confidencialidade (... outras formas)

(outras formas de remuneração...) Valor fixo

CLÁUSULA 5 a – ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CLÁUSULA 10a – VIGÊNCIA

CLÁUSULA 12a - FORO

CLÁUSULA 12a - FORO

garantia (...em outras cláusulas)

CLÁUSULA 4a - PROPRIEDADE INTELECTUAL

– O procedimento administrativo para

Arquivamento Certificado de Disponível em: http://www.inpi.gov.br/menu-

Exigência Exame 1. Objeto

Apresentação • Exame formal

Exploração de Fornecimento Serviço de Contratos

n° Part n° Part n° Part n° Part n° Part n° Part n° cresc.

METALÚRGICA BÁSICA 9,5% 11,2% 10,8% 10,6% 9,9% 7,3% 8,3%

DEMAIS SETORES 28,0% 21,6% 20,2% 20,4% 20,4% 26,8% 23,2%

Estados (UF) 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011

São Paulo 48,1% 43,9% 41,8% 39,9% 38,7% 44,3% 39,2%

Rio de Janeiro 20,6% 22,2% 22,6% 24,6% 23,8% 22,5% 27,8%

Minas Gerais 9,0% 8,8% 11,8% 9,2% 12,6% 6,7% 9,4%

Paraná 6,3% 3,9% 4,0% 5,6% 5,6% 5,6% 3,7%

Amazonas 1,4% 1,7% 1,4% 3,0% 2,8% 3,8% 4,2%

Bahia 2,8% 3,3% 4,3% 4,2% 3,0% 3,1% 2,8%

Demais Estados 7,4% 11,4% 9,5% 9,3% 8,9% 4,5% 8,0%

Empresas Estrangeiras 1,3% 1,6% 2,2% 0,9% 1,2% 2,0% 2,2%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PAÍSES 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011

Banco Central do Brasil

Mauro Catharino Vieira da Luz

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