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A PROTEO DAS MARCAS NO DIREITO BRASILEIRO

Fabrcia Alcantara1
RESUMO
A funo exercida pelas marcas, que, antigamente, limitava-se
identificao do produtor, evoluiu para uma concepo de marca que, hoje, faz
referncia ao produto em si. No Brasil, os titulares de marcas tm seus direitos
assegurados, primeiramente, face garantia constitucional conferida
propriedade industrial pelo art. 5, inc. XXIX, da Constituio Federal,
complementada pela disciplina da Lei n 9.279 de 1996, da Conveno da
Unio de Paris para a Proteo da Propriedade Industrial (CUP) e do Acordo
sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comrcio (TRIPS). O direito industrial brasileiro adota o sistema de exame
prvio para tramitao de pedidos de marca, por meio do qual o Instituto
Nacional de Propriedade Industrial examina as condies de registrabilidade cunho distintivo, novidade, veracidade e carter lcito - antes de decidir pela
concesso do registro. A propriedade da marca adquire-se pelo registro
validamente concedido, mas tambm so assegurados direitos ao depositante
que ainda no teve seu pedido apreciado, podendo desde logo zelar por sua
reputao. A proteo marcria limitada pelos princpios da territorialidade,
cuja exceo a marca notoriamente conhecida, e da especialidade, que tem
por exceo a marca de alto renome.
ABSTRACT
The function exerted for the trademarks, that, in other times, was limited
to identify the producer, evolved to a conception of trademark that, today, make
reference to the product. In Brazil, the owners of trademarks have theirs rights
assured, firstly, face to the constitutional guarantee granted to the industrial
1

Advogada, formada pela Universidade Federal do Paran e ps-graduada pela Pontifcia

Universidade Catlica do Paran.

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property for the article 5, XXIX, of the Federal Constitution, complemented by
the discipline of Law n 9,279 of 1996, Convention of the Union of Paris for the
Protection of the Industrial Property (CUP) and Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights (TRIPS). Brazilian Industrial Law adopts a system of
previous examination for the mark register, by which the National Institute of
Industrial Property examines the register conditions - distinctiveness, newness,
veracity and allowed character - before deciding to grant the register. The
marks property is acquired by the valid register granted, but also there are
assured rights for the applicant who still not have its application appreciated, he
can to take care of the mark reputation. The trademark protection is limited by
the principle of territoriality, whose exception is the mark notoriously known, and
by the principle of specialty, that has for exception the mark of high reputation.
Indicadores: PROPRIEDADE INTELECTUAL MARCAS LEGISLAO
BRASILEIRA
Keywords: INTELLECTUAL PROPERTY TRADEMARKS BRAZILIAN LAW
1 INTRODUO
A noo jurdica de marca evoluiu ao longo dos anos, em razo das
mudanas na realidade da prtica mercantil.
Para alguns autores, a origem das marcas remonta Antiguidade,
quando elas no apresentavam sentido comercial, mas apenas a funo de
indicar a propriedade dos objetos, como forma de evitar furtos. No entanto,
autores como JOO DA GAMA CERQUEIRA2 e FRANCESCHELLI3 afirmam
que o uso das marcas ocorreu somente a partir da Idade Mdia, perodo em
que elas passaram a possuir funes e caractersticas mais prximas de sua
configurao atual, sendo-lhes agregado o sentido mercantil.

CERQUEIRA, Gama. Tratado de propriedade industrial. Rio de janeiro: Forense, 1956. vol. 1,
p. 342.
3
FRANCESCHELLI, Remo. Trattato di diritto industriale. Milo: Giuffr, 1973. vol. I, p.156.

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Vislumbra-se a origem das marcas no perodo medieval com base no
sentido econmico e jurdico que elas passaram a ter naquela poca, ao
exercerem a funo de indicao da corporao de ofcio em que determinado
artigo era fabricado, sendo, por isso, conhecidas como marcas corporativas.
A funo exercida pelas marcas no mais a mesma. As grandes
mudanas econmicas provocadas pela Revoluo Industrial e pela Revoluo
Francesa fizeram com que o sistema das marcas corporativas desaparecesse.
A funo da marca, que na Idade Mdia se referia ao produtor, evoluiu para
uma marca que, hoje, faz referncia ao produto em si.4
Atualmente, no raro, alm de exercer sua funo distintiva de
produtos ou servios, a marca passa ainda a significar um importante valor
econmico para seu titular, sendo contabilizada, inclusive, como ativo
empresarial.
2 EVOLUO DA LEGISLAO MARCRIA BRASILEIRA
O Cdigo Comercial Brasileiro, Lei n 556 de 1850, no previu dentre
seus dispositivos nenhuma norma especfica que regulasse as marcas. Apenas
em 1875, o Decreto n 2.682 foi o primeiro diploma legal a regular a
propriedade industrial no Brasil, incentivado por Rui Barbosa ao ver um de seus
clientes prejudicado pela falta de lei que regulasse a contrafao de marcas.5
Aps este, vrios outros decretos e leis se seguiram, sendo que o
diploma atual que regula a propriedade industrial em nosso pas a Lei n
9.279 de 1996, a qual revogou o antigo Cdigo de Propriedade Industrial, Lei n
5.772 de 1971.
A partir de 1992, passou-se a adotar, para o tratamento das marcas no
pas, tambm as regras da Conveno da Unio de Paris para a Proteo da
Propriedade Industrial, atualizada pela Reviso de Estocolmo de 1967. Dentre
suas

principais

disposies,

cumpre

destacar

estabelecimento

da

MORO, Mait Ceclia Fabbri. Direito de marcas: abordagem das marcas notrias na Lei
9.279/1996 e nos acordos internacionais. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 26.
5
No caso Rap Areia Preta X Rap Areia Parda, Rui Barbosa obteve acrdo desfavorvel ao
seu cliente frente inexistncia de tipificao do delito de contrafao das marcas de indstria
e de comrcio.

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independncia dos registros de marcas em cada pas, o direito de prioridade
assegurado ao titular de pedido de marca com anterioridade de pelo menos
seis meses em outro pas signatrio, a represso ao uso indevido de marcas e
o tratamento nacional dispensado entre os pases-membros.
Outro importante instrumento referente matria o Acordo sobre
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comrcio
(Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS), que se
encontra em vigor desde 1995, aps ter sido incorporado ao direito interno
brasileiro pelo Decreto n 1.355 de 1994.
Este acordo prev um patamar mnimo de proteo da propriedade
intelectual, no impedindo o legislador interno de estabelecer uma proteo
mais abrangente aos direitos de propriedade intelectual, salvo nas hipteses
em que a excessiva proteo venha a constituir um obstculo ao livre comrcio
internacional.6 Traz como princpios bsicos o tratamento nacional, o princpio
da nao mais favorecida, pelo qual todas as vantagens concedidas por um
Estado-parte a outro devem ser estendidas a todas outras partes do acordo, e
o benefcio ao desenvolvimento scio-econmico.
3 MARCA: DEFINIO, NATUREZA JURDICA E CLASSIFICAO
Segundo os ensinamentos de JOO DA GAMA CERQUEIRA, marca
todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das
indstrias em geral para identific-los e diferen-los de outros idnticos ou
semelhantes de origem diversa7. O autor considera a marca como um bem
imaterial, que protegido juridicamente em razo de seu carter patrimonial.
CARVALHO DE MENDONA sugere uma definio mais precisa,
atribuindo duas funes marca: a de distinguir o produto e a de indicar a
origem comercial. Afirma o autor:

LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. A lei de propriedade industrial comentada. So Paulo:

Lejus, 1999. p. 34.
7
CERQUEIRA, Joo da Gama. Tratado de propriedade industrial. Rio de janeiro: Forense,
1956. vol. 1, p. 365.

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[M]arcas consistem em sinais grficos ou figurativos, destinados a
individualizar os produtos de uma empresa industrial ou as mercadorias
postas venda em uma casa de negcio, dando a conhecer sua origem ou
8
procedncia, e atestando a atividade e o trabalho de que so resultado.

Com relao definio de marca, a Organizao Mundial da

Propriedade Intelectual (OMPI) alerta no ser possvel chegar a um conceito
internacional e apresenta a seguinte sugesto de definio a seus membros:
[U]n signo visible que permite distinguir los bienes y servicios de otras
empresas tratndose de un bien incorporal, cuyo principal valor reside en el
9
prestigio y reputacin que representa .

Da anlise da legislao marcria brasileira resulta que o antigo Cdigo

de Propriedade Industrial Brasileiro, Lei n 5.772/71, estabelecia que a marca
seria utilizada para distinguir produtos, mercadorias ou servios de outros
idnticos ou semelhantes, na classe correspondente atividade de seu titular.
No entanto, quando da elaborao da Lei n 9.279/96, o legislador optou por
uma soluo mais simples, prevendo no art. 122: so suscetveis de registro
como marca os sinais distintivos visualmente perceptveis, no compreendidos
nas proibies legais.
Fixou-se ento um conceito amplo de marca, utilizando-se de um
critrio negativo e descartando aqueles sinais que no sejam distintivos ou
visualmente perceptveis e aqueles no permitidos por lei.
O

carter

da

distintividade,

quase

unnime

nas

definies

empreendidas por doutrinadores nacionais e estrangeiros, condio essencial

de validade da marca. Dentre as funes que a marca pode exercer na
economia moderna, a mais relevante justamente a sua funo distintiva, pela
qual a marca serve precipuamente para distinguir os produtos e servios de
outros idnticos ou semelhantes. Complementarmente, existem outras funes

MENDONA, Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. 5. ed. Rio de Janeiro:
Freitas Bastos, 1955. vol. V, parte I, p. 215.
9
Extrado do endereo eletrnico www.wipo.int, em 02/07/2006.

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no essenciais da marca, como a funo de indicao de origem, a funo de
indicao de qualidade, a funo econmica e a funo publicitria. 10
A marca considerada um bem imaterial e, no que diz respeito
natureza jurdica dos bens imateriais, parece mais acertado o posicionamento
da corrente doutrinria que afirma tratar-se de direito de propriedade sui
generis, o que permite aplicar o instituto do direito de propriedade aos bens
imateriais,

observando

apenas

certas

peculiaridades,

em

razo

da

especificidade da natureza do objeto.

Sobre a teoria do direito de propriedade sui generis, MAIT FABBRI
MORO afirma:
O direito de propriedade sui generis no nega o direito de propriedade, mas
alerta para a especificidade do regime jurdico que deve ser empregado para
os bens imateriais. um regime particular adaptado aos bens incorpreos,
podendo, por isso, ser considerado o regime jurdico mais adequado para
tutel-los.11

O regime jurdico sui generis adapta-se s limitaes impostas pelo

legislador aos bens incorpreos e supera as eventuais dificuldades que a
aplicao do instituto do direito de propriedade clssico traria.
Em relao aos tipos de marca existentes, a classificao adotada
atualmente considera as marcas de acordo com a sua origem, utilizao ou
apresentao visual.
Quanto origem, as marcas podem ser classificadas como nacionais
ou estrangeiras:
(I)

Marca nacional aquela regularmente depositada no Brasil, por

pessoa domiciliada no Pas;

(II)

Marca estrangeira aquela regularmente depositada no Brasil por

pessoa no domiciliada no pas ou aquela que, depositada regularmente em

pas vinculado a acordo ou tratado do qual o Brasil seja partcipe, tambm

10

MORO, Mait Ceclia Fabbri. Direito de marcas: abordagem das marcas notrias na Lei n
9.279/1996 e nos acordos internacionais. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 35. A
autora traz interessante explanao acerca das funes secundrias da marca.
11
MORO, Mait Ceclia Fabbri. Direito de marcas: abordagem das marcas notrias na Lei n
9.279/1996 e nos acordos internacionais. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 52.

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depositada no territrio nacional no prazo estipulado no respectivo acordo ou
tratado, com reivindicao de prioridade em relao data do primeiro pedido.
No tocante forma de utilizao da marca, a legislao brasileira atual
prev trs diferentes roupagens: marca de produto ou servio, marca de
certificao ou marca coletiva:
(I)

Marca de produto ou servio aquela usada para distinguir

produto ou servio de outro idntico, semelhante ou afim, de origem diversa.

o tipo de marca mais comumente encontrado no ambiente comercial. O titular
do registro da marca de produto ou servio detm o direito de us-la com
exclusividade, oponvel a terceiros que pretendam se utilizar de sua reputao,
ficando a seu critrio a concesso de licenas de uso;
(II)

Marca de certificao, por sua vez, aquela usada para atestar a

conformidade de um produto ou servio com determinadas normas ou

especificaes tcnicas, notadamente quanto qualidade, natureza, material
utilizado e metodologia empregada. As empresas cujos produtos ou servios
atendam a essas especificaes esto automaticamente licenciadas a utilizar a
marca. A entidade titular da marca dever controlar e fiscalizar o uso da marca
bem como aferir a adequao aos produtos ou servios aos critrios
previamente estabelecidos;
(III) Marca coletiva designa-se aquela usada para identificar produtos
ou servios provindos de membros de uma determinada entidade. Todos os
membros filiados entidade so automaticamente licenciados a usar a marca,
ficando sujeitos a um regulamento que contm as condies e proibies de
uso.
O antigo Cdigo de Propriedade Industrial trazia classificao diversa
quanto utilizao das marcas: tratava das marcas de indstria (utilizadas pelo
industrial), marcas de comrcio (utilizadas pelos comerciantes), marcas de
servio (utilizadas pelos prestadores de servios) e marcas genricas
(empregadas para identificar uma gama de produtos, cada qual individualizado
por uma marca especfica).
Atualmente, deixou-se de diferenciar as marcas de indstria das
marcas de comrcio, passando a denomin-las conjuntamente como marcas

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de produto, assim como tambm no mais se utiliza da distino entre marca
genrica e marca especfica.
Por fim, quanto apresentao visual, as marcas podem ser
nominativas, figurativas, mistas ou tridimensionais:
(I)

Marca nominativa constituda por uma denominao pura e

simples, constituda por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto

romano, compreendendo, tambm, os neologismos e as combinaes de letras
e/ou algarismos romanos e/ou arbicos;
(II)

Marca figurativa constitui-se de uma imagem, uma figura, um

emblema, uma letra ou algarismo isolado e grafado de maneira estilizada, ou

um ideograma de lnguas;
(III) Marca mista constituda pela combinao de elementos
nominativos e elementos figurativos ou de elementos nominativos com grafia
estilizada;
(IV) Marca tridimensional constituda por uma figura em trs
dimenses; normalmente a forma plstica (configurao fsica) de produto ou
de embalagem, com capacidade distintiva em si mesma e dissociada de
qualquer efeito tcnico.
4 REGISTRABILIDADE
Cunho distintivo, novidade, veracidade e carter lcito so os requisitos
necessrios para a obteno de um registro marcrio, segundo os
ensinamentos de GAMA CERQUEIRA12.
O cunho distintivo apresenta-se sob dois aspectos: deve a marca ser
caracterstica em si mesma, possuir cunho prprio, e distinguir-se das outras
marcas j empregadas.
A novidade da marca deve ser entendida de modo relativo, bastando
para ser considerada nova que a marca no tenha sido usada para assinalar
produtos ou servios idnticos ou semelhantes; deve ser apreciada, portanto,
em relao aos produtos ou servios a que se aplica.
12

CERQUEIRA, Joo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. vol. I. Rio de janeiro:

Revista Forense, 1956. p. 369-378.

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A veracidade, por sua vez, exigida para que o titular no utilize a
marca visando a enganar o pblico sobre a origem ou a qualidade do produto
ou servio que assinale.
J o carter lcito da marca se impe para que o sinal adotado no seja
escandaloso, contrrio moral, aos bons costumes ou ordem pblica ou,
ainda, proibido por lei.
A Lei de Propriedade Industrial, aps apresentar no art. 122 o que pode
ser objeto de registro como marca de uma forma bastante ampla, abrangendo
todos os sinais que sejam distintivos, visualmente perceptveis e no proibidos,
traz em seu art. 124 um rol bastante detalhado dos sinais que no so
suscetveis de registro.13 So, em geral, marcas ilcitas, sinais que podem
13

Art. 124. No so registrveis como marca: I - braso, armas, medalha, bandeira, emblema,
distintivo e monumento oficiais, pblicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como
a respectiva designao, figura ou imitao; II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo
quando revestidos de suficiente forma distintiva; III - expresso, figura, desenho ou qualquer
outro sinal contrrio moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de
pessoas ou atente contra liberdade de conscincia, crena, culto religioso ou idia e
sentimento dignos de respeito e venerao; IV - designao ou sigla de entidade ou rgo
pblico, quando no requerido o registro pela prpria entidade ou rgo pblico; V - reproduo
ou imitao de elemento caracterstico ou diferenciador de ttulo de estabelecimento ou nome
de empresa de terceiros, suscetvel de causar confuso ou associao com estes sinais
distintivos; VI - sinal de carter genrico, necessrio, comum, vulgar ou simplesmente
descritivo, quando tiver relao com o produto ou servio a distinguir, ou aquele empregado
comumente para designar uma caracterstica do produto ou servio, quanto natureza,
nacionalidade, peso, valor, qualidade e poca de produo ou de prestao do servio, salvo
quando revestidos de suficiente forma distintiva; VII - sinal ou expresso empregada apenas
como meio de propaganda; VIII - cores e suas denominaes, salvo se dispostas ou
combinadas de modo peculiar e distintivo; IX - indicao geogrfica, sua imitao suscetvel de
causar confuso ou sinal que possa falsamente induzir indicao geogrfica; X - sinal que
induza a falsa indicao quanto origem, procedncia, natureza, qualidade ou utilidade do
produto ou servio a que a marca se destina; XI - reproduo ou imitao de cunho oficial,
regularmente adotada para garantia de padro de qualquer gnero ou natureza; XII reproduo ou imitao de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de
certificao por terceiro, observado o disposto no art. 154; XIII - nome, prmio ou smbolo de
evento esportivo, artstico, cultural, social, poltico, econmico ou tcnico, oficial ou oficialmente
reconhecido, bem como a imitao suscetvel de criar confuso, salvo quando autorizados pela
autoridade competente ou entidade promotora do evento; XIV - reproduo ou imitao de
ttulo, aplice, moeda e cdula da Unio, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territrios, dos
Municpios, ou de pas; XV - nome civil ou sua assinatura, nome de famlia ou patronmico e
imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI pseudnimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artstico singular ou coletivo, salvo com
consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVII - obra literria, artstica ou cientfica,
assim como os ttulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetveis de causar
confuso ou associao, salvo com consentimento do autor ou titular;
XVIII - termo tcnico
usado na indstria, na cincia e na arte, que tenha relao com o produto ou servio a
distinguir; XIX - reproduo ou imitao, no todo ou em parte, ainda que com acrscimo, de
marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou servio idntico, semelhante ou
afim, suscetvel de causar confuso ou associao com marca alheia; XX - dualidade de

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atentar contra a moral, os bons costumes ou a ordem pblica (incisos I e III),
sinais que podem induzir o consumidor em erro quanto origem, natureza ou
qualidade do produto ou servio (incisos IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XIX e
XXIII), sinais desprovidos de capacidade distintiva (incisos II, VI, VIII, XVIII, XX
e XXI) e sinais que violam direitos de personalidade ou direitos de propriedade
intelectual (incisos XV, XVI, XVII, XXII e XXIII).14
Dentre os incisos do art. 124 da LPI, h alguns a serem comentados,
em razo de sua recorrente aplicao na soluo de conflitos marcrios.
O inciso V estabelece que no registrvel como marca a reproduo
ou a imitao de elemento caracterstico ou diferenciador de ttulo de
estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetvel de causar
confuso ou associao com estes sinais distintivos. Esse dispositivo corrobora
a proteo jurdica do nome empresarial assegurada pelo art. 5, XXIX da
Constituio Federal e pelo art. 8 da Conveno da Unio de Paris (CUP):
CF, Art. 5, XXIX - a lei assegurar aos autores de inventos industriais
privilgio temporrio para sua utilizao, bem como proteo s criaes
industriais, propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnolgico e econmico do Pas.
CUP, Art. 8 - O nome comercial ser protegido em todos os pases da
Unio sem obrigatoriedade de depsito ou registro, que faa ou no parte de
uma marca de indstria ou de comrcio.

Quem emprega marcas desse gnero revela, frequentemente, o intuito

de se aproveitar da idoneidade ou do prestgio de outro empresrio, mesmo
que no seja dele concorrente.15

marcas de um s titular para o mesmo produto ou servio, salvo quando, no caso de marcas de
mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; XXI - a forma necessria, comum
ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que no possa ser dissociada
de efeito tcnico; XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de
terceiro; e XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente
evidentemente no poderia desconhecer em razo de sua atividade, cujo titular seja sediado
ou domiciliado em territrio nacional ou em pas com o qual o Brasil mantenha acordo ou que
assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou servio
idntico, semelhante ou afim, suscetvel de causar confuso ou associao com aquela marca
alheia.
14
LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. A lei de propriedade industrial comentada. So Paulo:
Lejus, 1999. p. 239.
15
CERQUEIRA, Joo da Gama. Tratado da propriedade industrial. vol. II. Rio de Janeiro:
Forense, 1956. p. 32.

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O inciso VI do referido art. 124 afirma a essencialidade da funo
distintiva da marca ao dispor que no so objeto de registro, sinais de carter
genrico, necessrio, comum, vulgar ou simplesmente descritivos, quando
apresentarem relao com o produto ou servio a distinguir, ou aqueles sinais
empregados comumente para designar uma caracterstica do produto ou
servio, quanto natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e poca de
produo ou de prestao do servio, salvo quando revestidos de suficiente
forma distintiva.
Para fins da aplicao do inciso VI, a Resoluo n 51 de 1997 do INPI,
que estabelece diretrizes provisrias para anlise de marcas, considera:
a) Sinal de carter genrico o termo ou expresso nominativa ou a sua
representao grfica que, sem ser de carter necessrio em relao ao
produto ou servio, ou indicativo de natureza, nacionalidade, peso, valor,
qualidade e poca de produo ou de prestao de servio, no pode
individualiz-lo, sob pena de atentar contra o direito dos concorrentes.
b) Sinal de carter necessrio o termo ou expresso nominativa ou o
elemento figurativo indispensvel para designar ou representa o produto, a
mercadoria ou o servio, ou, ainda, seus insumos. Exemplo: TOMATE - para
tomates; AGUARDENTE - para aguardente de cana-de-acar.
c) Sinal de carter comum ou vulgar o termo ou expresso nominativa ou o
elemento figurativo que, embora no corresponda ao nome ou
representao pelo qual o produto, a mercadoria ou o servio foram
originariamente identificados, tenha sido consagrado, pelo uso corrente, para
essa finalidade, integrando, assim, a linguagem comercial. Exemplo:
CACHAA - para aguardente de cana-de-acar; PINGA - aguardente de
cana-de-acar.
d) Sinal simplesmente descritivo - o termo ou expresso nominativa que no
se preste a distinguir produto ou servio, mas que vise a indicar seu destino,
sua aplicao, ou a descrev-lo em sua prpria constituio. Exemplo:
MARCATEMPO - para cronmetros.
e) que tenha relao com o produto, mercadoria ou servio aquele que
guarde vnculo direto ou imediato com o que visa assinalar. Exemplo:
PISANTE - para sapatos; TOMATO - para molhos.
f) Sinal empregado comumente para designar aquele cujo uso reiterado
resultou em sua consagrao na linguagem comercial corrente para
denominar uma caracterstica do produto ou servio; f.1) natureza: IN
NATURA; f.2) nacionalidade: BRASILEIRO; f.3) peso: QUILO - para
cereais; f.4) valor: CINCO ESTRELAS - para servios de hotelaria; f.5)
qualidade: SABOROSO - para pes; f.6) poca de produo ou de prestao
de servio: SAFRA 1942 - para bebidas.16

O sinal cujo uso seja indispensvel para identificao de todos os

produtos ou servios de uma mesma natureza no considerado distintivo e,
16

BRASIL. INPI. Resoluo n 51 de 1997. Diretrizes Provisrias de Anlise de Marcas.p. 3033.

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portanto, no pode ser registrado como marca. Nas palavras de LUIZ
GUILHERME LOUREIRO, o monoplio do nome ou sinal genrico em
benefcio de um comerciante poderia gerar uma exclusividade inadmissvel e
injusta, alm de prejudicial aos concorrentes, que no teriam como apresentar
seus produtos. 17
No entanto, cabe frisar que termos inicialmente considerados
genricos, conjuntamente, podem dar origem a uma marca complexa
registrvel, se revestida de originalidade.
O inciso VII, por sua vez, traz a proibio de registrabilidade de marca
que constitua um sinal ou expresso empregada apenas como meio de
propaganda. Essa previso constitui uma novidade em relao lei anterior,
que permitia o registro de expresses de propaganda, ou slogans. Por
conseguinte, aps a entrada em vigor da Lei n 9.279/96, as empresas
precisaram buscar na legislao de direitos autorais e concorrncia desleal a
proteo para os seus slogans, no mais podendo contar com a proteo
marcria.
O inciso XV prev a no registrabilidade de nome civil ou assinatura,
nome de famlia ou patronmico e imagem de terceiros, salvo com o
consentimento do titular, herdeiros ou sucessores. Nesse mesmo sentido, o
inciso XVI estabelece proibio ao registro de pseudnimos ou apelidos
notoriamente conhecidos e nomes artsticos como marca.
No raro, na prtica mercantil, ocorre a reproduo ou a imitao, por
parte de alguns empresrios, de marcas alheias. Com o intuito de evitar
condutas dessa natureza, o inciso XIX confere proteo aos titulares de marcas
e aos consumidores, assegurando que no sero concedidos registros para
reprodues ou imitaes de marcas que visem distinguir ou certificar produto
ou servio idntico, semelhante ou afim, suscetvel de causar confuso ou
associao com marca registrada de outrem.
A aplicao desta norma, segundo JOS ANTNIO FARIA CORREA,
independe de prova do reconhecimento da marca violada em nosso pas, uma
vez que trata de hiptese de fraude, pura e simples, e no da proteo de
17

LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. A lei de propriedade industrial comentada. So Paulo:

Lejus, 1999. p. 243.

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marcas notoriamente conhecidas. o que sustenta em seu artigo publicado na
Revista da Associao Brasileira de Propriedade Industrial (ABPI) n 17, jul/ago
1995, ao interpretar o ainda Projeto de Lei n 115/93, posteriormente Lei n
9.279/96:
Assim como a proteo s marcas notoriamente conhecidas no depende de
comprovao do intuito do requerente, a proteo geral contra a fraude no
pressupe o carter notrio do sinal. O que se pesquisa, aqui, o contedo
subjetivo do ato ilcito, que contamina o uso que se possa fazer da marca
alheia.18

Para que fique caracterizada a proibio legal ao registro, h

necessidade da ocorrncia de trs fatores, quais sejam: (I) que ocorra
reproduo ou imitao de marca previamente registrada; (II) que exista
identidade ou afinidade entre os setores de atividade e, consequentemente,
dos produtos ou servios em conflito; e (III) que haja possibilidade de erro ou
confuso pelos consumidores em virtude dos outros dois fatores.19
O Superior Tribunal de Justia proferiu deciso, ainda na vigncia do
Cdigo da Propriedade Industrial, cujo artigo 65 17 corresponde ao atual art.
124, inc. XIX, da Lei n 9.279/96, que determina a coexistncia pacfica de
duas marcas semelhantes desde que no impliquem erro, dvida ou confuso:
Possvel a coexistncia de duas marcas no universo mercantil, mesmo que
a mais recente contenha reproduo parcial da mais antiga e que ambas se
destinem utilizao em um mesmo ramo de atividade (...), se inexistente a
possibilidade de erro, dvida ou confuso a que alude o art. 65, n. 17, da Lei
5.772/71.20

Pode-se, portanto, inferir que, na avaliao de eventual conflito

marcrio, importa menos saber se as marcas so iguais, semelhantes ou se
esto inseridas na mesma classe, e mais se so passveis de induzir o
consumidor em erro ou confuso quando da escolha e aquisio do bem
almejado ou contratao do servio prestado. No entendimento jurisprudencial
18

CORREA, Jos Antnio Faria. Revista da ABPI n 17, jul/ago 1995.

PAES, Paulo Roberto Tavares. Propriedade Industrial: Lei n 9.279, de 14.05.1996. Rio de
Janeiro: Forense, 2000. p. 119.
20
Superior Tribunal de Justia, REsp 37646/RJ, Rel. Min. Slvio de Figueiredo Teixeira, DJ de
13/06/1994.
19

Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, v.4, n.4, jul./dez.2006

49
apresentado, no havendo suscetibilidade de erro do consumidor, inexistem
motivos para que o pedido de registro seja indeferido.
Ainda como forma de evitar a imitao e a reproduo de marcas, o
inciso XXIII do art. 124 da LPI prev a no registrabilidade de sinal que faa
aluso marca de terceiro sediado ou domiciliado em territrio nacional ou em
pas com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de
tratamento, que o requerente evidentemente no poderia desconhecer em
razo de sua atividade, se a marca se destinar a distinguir produto ou servio
idntico, semelhante ou afim, suscetvel de causar confuso ou associao
com aquela marca alheia.
A apreciao das imitaes ou reprodues constitui questo de fato a
ser decidida pelo juiz ou pela autoridade administrativa, conforme o caso. No
entanto, essa apreciao no pode se deixar de observar determinados
princpios.
O tratadista JOO DA GAMA CERQUEIRA21 estabelece trs princpios
a serem seguidos pelo examinador:
1, as marcas no devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas
sucessivamente, a fim de se verificar se a impresso causada por uma recorda
a impresso deixada pela outra; 2, as marcas devem ser apreciadas, tendo-se
em vista no as suas diferenas, mas as suas semelhanas; 3, finalmente,
deve-se decidir pela impresso de conjunto das marcas e no pelos seus
detalhes.

A imitao das marcas, segundo esse autor, fenmeno de difcil

percepo primeira vista e, como tal, capaz de criar confuso com a marca
legtima:
A imitao pode assumir as mais variadas formas, sendo tarefa impossvel
indic-las todas. Tanto nos casos propriamente de contrafao, isto , nos
casos de delito, como naqueles em que se procura registrar marca semelhante
outra j registrada, o contrafator recorre a toda sorte de artifcios para
alcanar os fins visados e, ao mesmo tempo, embaraar a ao do
prejudicado. Procura dar a nova marca aspecto semelhante, capaz de criar
confuso com a marca legtima, mas precavidamente introduz elementos
novos diferentes, s vezes bastantes sensveis, os quais, sem prejudicar a

21

CERQUEIRA, Joo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. vol. II. Rio de janeiro:
Revista Forense, 1956, p. 68-69.

Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, v.4, n.4, jul./dez.2006

50
impresso de conjunto da marca, possam servir para a sua defesa, no caso de
processo ou impugnao.
O contrafator no visa apenas a iludir o consumidor, mas tambm a justia ou
a repartio incumbida do registro. Por isso, tanto mais hbil a imitao,
tanto mais perigosa se torna. Para desmascar-la h de se possuir alguma
argcia, uma sensibilidade especial, uma intuio capaz de descobrir o que se
acha oculto atravs daquilo que propositadamente se ostenta.
As marcas imitadas, pode-se dizer, distinguem-se das legtimas pelo que
22
mostram e com elas se assemelham pelo que escondem.

A reproduo das marcas, por sua vez, fenmeno que no oferece

grandes dificuldades quanto a sua percepo, dada a simplicidade de seu
conceito. Nesse sentido, afirma:
A reproduo da marca a cpia servil, idntica, sem disfarces. Reproduzir
copiar. Se a marca levada a registro igual a outra anteriormente registrada
e em vigor, o registro no poder ser concedido. [V]erifica-se a hiptese
quando a denominao reproduzida, ainda que em caracteres diferentes ou
que a ela se acrescentem outros elementos.
Tratando-se da parte essencial ou caracterstica da marca, isto suficiente
para impedir o registro, pois a lei probe expressamente tanto a reproduo
integral como a reproduo parcial. No importa que parte caracterstica
reproduzida se acrescentem outros elementos, que tornem a marca diferente
da anterior; prevalece a reproduo parcial como impedimento do registro,
no se devendo cogitar da semelhana do conjunto.23

5 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO DE MARCA

O direito industrial brasileiro adota o sistema de tramitao de pedidos
de marca conhecido como sistema de exame prvio, pelo qual o rgo
responsvel examina as condies de registrabilidade da marca antes de
decidir pela concesso do registro.24
No Brasil, o rgo que desempenha essa funo o Instituto Nacional
de Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal ligada ao Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior, criada pela Lei n 5.648 de
1970 e regulada pelo Decreto n 68.104 de 1971.

22

CERQUEIRA, Joo da Gama. Tratado da Propriedade

Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 915-916.
23
CERQUEIRA, Joo da Gama. Tratado da Propriedade
Revista Forense, 1956, p. 57-60.
24
COELHO, Fbio Ulhoa. Curso de direito comercial, vol. 1.
Explica os demais sistemas de tramitao encontrados
propriedade industrial.

Industrial, 2 edio, vol. II, So

Industrial. vol. II. Rio de janeiro:
So Paulo: Saraiva, 2004. p. 162.
mundialmente para registro de

Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, v.4, n.4, jul./dez.2006

51
O ato administrativo de registro praticado pelo INPI constitutivo do
direito industrial de exclusividade de explorao econmica do bem. A deciso
administrativa do INPI no impede que os interessados, em se sentindo
lesados, possam discutir judicialmente acerca do atendimento dos requisitos
legais de registrabilidade.
Antes de se lanar ao depsito de marca, aconselhvel que se
realize uma busca prvia de anterioridades junto ao banco de dados do INPI,
com relao atividade que o signo visa assinalar, a fim de se verificar se j
existem marcas colidentes anteriormente depositadas por outro titular.
Para obter o registro de uma marca no Brasil, necessrio que se
apresente um pedido ao INPI, que o examinar com base nas normas legais
estabelecidas pela Lei de Propriedade Industrial.
Podem requerer registro de marca as pessoas fsicas ou jurdicas de
direito pblico ou de direito privado, sendo que, para as pessoas de direito
privado, existe uma restrio: somente podem requerer registro de marca
relativo atividade que exeram efetiva e licitamente, de modo direto ou por
meio de empresas que controlem direta ou indiretamente, devendo declarar, no
prprio requerimento, esta condio.
Em se tratando de uma marca coletiva, o seu registro apenas poder
ser requerido pela pessoa jurdica representativa da coletividade. E, no caso de
marca de certificao, o registro somente poder ser requerido por pessoa sem
interesse comercial ou industrial direto no produto ou servio atestado.
O art. 155 da Lei de Propriedade Industrial estabelece os documentos
necessrios para instruo do pedido de marca, quais sejam: o requerimento;
as etiquetas, quando se tratar de marca figurativa, mista ou tridimensional; e o
comprovante do pagamento da retribuio relativa ao depsito.
O pedido deve se referir a um nico sinal distintivo e os documentos
que o instruem devem ser apresentados em lngua portuguesa. Se algum dos
documentos exigidos estiver em lngua estrangeira, sua traduo simples
dever ser apresentada no ato do depsito ou dentro dos sessenta dias
subseqentes, sob pena do INPI no o considerar.

Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, v.4, n.4, jul./dez.2006

52
Aps ser apresentado o pedido de registro de marca, o INPI realizar o
exame formal preliminar, em relao s condies de instruo do pedido. Se
estiver convenientemente instrudo, o pedido protocolado, considerando-se a
data de depsito como a de sua apresentao (art. 156, LPI). No entanto, se a
instruo no estiver completa, sero fixadas exigncias, que devero ser
atendidas pelo requerente da marca no prazo de cinco dias, sob pena do
pedido ser considerado inexistente (art. 157, LPI).
Depois de realizado o depsito, segue-se a publicao do pedido de
marca, abrindo-se um prazo de sessenta dias para que qualquer interessado
apresente sua oposio (art. 158, LPI). , portanto, deveras importante que os
titulares de direitos marcrios acompanhem as publicaes semanais do INPI,
na Revista de Propriedade Industrial (RPI), a fim de prevenir que novos
pedidos de marca de terceiros violem seus interesses.
Findo o prazo para apresentao de oposies, o depositante ser
intimado acerca das eventuais oposies que foram ofertadas contra o seu
pedido de marca, para, em um prazo de sessenta dias, defender a sua
pretenso ao registro, por meio de manifestao oposio.
A partir da, o INPI realizar a anlise das condies de registrabilidade
(cunho distintivo, novidade, veracidade e carter lcito) e poder impor
exigncias ao requerente da marca, visando adequao do pedido para o
deferimento do registro (art. 159, LPI). Aps concluir seu exame, preferir a
deciso do pedido, deferindo ou no o registro da marca.
Se indeferido o pedido de marca, caber a interposio de recurso por
seu titular, no prazo de sessenta dias contados da publicao do indeferimento.
O recurso ser decidido pelo Presidente do INPI e, em havendo a manuteno
do indeferimento, encerrar-se- a instncia administrativa, sendo o pedido
arquivado.
Por outro lado, se deferido o pedido de marca, seu titular ter um prazo
de sessenta dias, contados da publicao do deferimento, para comprovar
junto ao INPI o pagamento das taxas finais relativas expedio do certificado
de registro e ao primeiro decnio de sua vigncia (art. 162, LPI). Somente
ento ser concedido o registro e expedido o certificado de registro da marca,

Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, v.4, n.4, jul./dez.2006

53
no qual constaro o tipo de marca, o nmero e a data do registro, o nome, a
nacionalidade e o domiclio de seu titular, os produtos ou servios, as
caractersticas do registro e a existncia ou no de prioridade estrangeira (art.
164, LPI).
Por fim, cumpre frisar que todos os prazos previstos so contados a
partir da data de publicao dos despachos do INPI na Revista da Propriedade
Industrial (RPI), a qual possui periodicidade semanal.
Como forma de elucidar os trmites do processo administrativo de
registro de marcas que ocorre no Instituto Nacional de Propriedade Industrial,
exponha-se o seguinte esquema:

Caso seja de interesse do titular do pedido ou registro de marca

perante o INPI deposit-la em outro pas com o qual o Brasil mantenha acordo
internacional, ter o direito de prioridade assegurado, por meio do qual o novo
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54
depsito aliengena no ser invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos
durante o prazo de prioridade previsto no acordo.
Exemplifique-se: ao realizar depsito de marca em pas signatrio da
Conveno da Unio de Paris (CUP), o titular de pedido ou registro de marca
no Brasil ter direito de prioridade em relao a eventuais marcas semelhantes
depositadas naquele pas aps a data do depsito da marca no Brasil. Da a
importncia da data do depsito do pedido, pois serve como marco inicial, a
partir do qual o titular tem direito de prioridade nos demais pases signatrios
da conveno.
6 DA VIGNCIA DO REGISTRO DE MARCA, DA CESSO E DA
LICENA DE USO DE MARCA
O registro de marca vigorar pelo prazo de dez anos, contados da data
da concesso do registro, prorrogveis por perodos iguais e sucessivos.
Em havendo interesse do titular em continuar utilizando a marca com
exclusividade, dever formular um pedido de prorrogao durante o ltimo ano
de vigncia do registro e pagar a retribuio referente proteo de mais um
decnio (art. 133, 1, LPI). Ou ainda, poder o titular solicitar a prorrogao do
registro aps o trmino da vigncia, dentro de seis meses, mas ser necessrio
o pagamento de retribuio adicional (art. 133, 2, LPI).
Com relao cesso de direitos marcrios, tanto o pedido de registro
como o registro de marca podem ser cedidos, desde que o cessionrio atenda
aos requisitos legais do art. 128 da LPI para requerer tal registro.
A cesso dever compreender todos os registros ou pedidos de
titularidade do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produtos
ou servios idnticos, semelhantes ou afins, sob pena dos pedidos no cedidos
serem arquivados e os registros, cancelados (art. 135, LPI).
A Lei 9.279/96 manteve assim o princpio da universalidade da cesso,
previsto no art. 89 do antigo Cdigo de Propriedade Industrial, segundo o qual,
no caso de transferncia, todos os registros e pedidos de marcas iguais ou
semelhantes, referentes mesma atividade, devem ser repassadas em bloco.

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55
DENIS BARBOSA explica: o motivo a impossibilidade de conviver
modalidades da mesma marca, concedidas apenas em ateno unicidade do
titular, em condies que se presumem concorrenciais25.
Quando da concepo da faculdade de cesso de marcas em nosso
ordenamento jurdico, havia a vedao da transferncia da marca sem o
estabelecimento a que estivesse vinculada. Atualmente, h liberdade de
cesso de marca independentemente do estabelecimento, assim estabelecida
pelo TRIPS:
(TRIPs) Art. 21 - Os Membros podero determinar as condies para a
concesso de licenas de uso e cesso de marcas, no entendimento de que
no sero permitidas licenas compulsrias e que o titular de uma marca
registrada ter o direito de ceder a marca, com ou sem a transferncia do
negcio ao qual a marca pertena.

Diferentemente do mecanismo de cesso, em que h a transferncia

total e definitiva dos direitos sobre determinada marca, o titular do registro ou
do pedido de registro pode celebrar contrato de licena de uso da marca, sem
prejuzo de seu direito de exercer o controle efetivo sobre as especificaes,
natureza e qualidade dos respectivos produtos ou servios. Inclusive, poder
investir o licenciado de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem
prejuzo dos seus prprios direitos.
Quanto eficcia, o contrato de licena de uso de marca gera efeitos
entre as partes desde o momento de sua assinatura, mas, para que produza
efeitos em relao a terceiros, o contrato de licena dever ser averbado no
INPI.
Uma novidade em relao ao Cdigo de Propriedade Industrial anterior
que a hiptese de o licenciante controlar a qualidade dos produtos e servios
do licenciado apresenta-se agora como um direito e no mais como um
dever.26

25

BARBOSA, Denis Borges. Licenas e Cesses na Propriedade Industrial. p. 11. In:

<denisbarbosa.addr.com>, acesso em 03/01/2007.
26
BARBOSA, Denis Borges. Licenas e Cesses na Propriedade Industrial. p. 12. In:
<denisbarbosa.addr.com>, acesso em 03/01/2007.

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56
7 NULIDADE DO REGISTRO
Aps a publicao da concesso do registro da marca, terceiros
interessados, por acreditarem ter sido concedido o registro com infringncia ao
disposto na LPI, podero requerer a instaurao de processo administrativo de
nulidade, a fim de que a deciso do INPI seja revista administrativamente.
O processo de nulidade poder ser instaurado de ofcio ou mediante
requerimento de qualquer pessoa com legtimo interesse, no prazo de 180 dias
contados da data da expedio do certificado de registro.
Como meio de anular o registro concedido pelo INPI, a Lei de
Propriedade Industrial prev tambm a ao de nulidade, que poder ser
proposta no prazo de at cinco anos da data de concesso do registro de
marca e ser apreciada pelo Poder Judicirio.
A ao de nulidade poder ser proposta pelo INPI ou por qualquer
pessoa com legtimo interesse, devendo ser ajuizada no foro da justia federal.
Atendidos os requisitos processuais, o juiz poder determinar liminarmente a
suspenso dos efeitos do registro e do uso da marca. Quando o INPI no for
autor, dever intervir no feito.
A nulidade do registro poder ser total ou parcial, sendo condio para
a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada
registrvel. Eventual declarao de nulidade produzir efeito a partir da data do
depsito do pedido.
8 DOS DIREITOS SOBRE A MARCA
Os titulares de marcas tm seus direitos assegurados, em primeiro
lugar, face garantia constitucional conferida propriedade industrial pelo art.
5, inc. XXIX, da Constituio Federal de 1988:
XXIX - a lei assegurar aos autores de inventos industriais privilgio
temporrio para sua utilizao, bem como proteo s criaes industriais,
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos,
tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolgico e
econmico do Pas.

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57
A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente
concedido pelo INPI, conforme as disposies da Lei de Propriedade Industrial,
sendo assegurado ao seu titular o uso exclusivo em todo o territrio nacional. A
necessidade da formalidade do registro confirma o sistema atributivo como
modo de concesso de exclusividade de uso ao titular de marca.
O art. 129 da LPI, em seu 1, traz uma inovao em relao lei
anterior. Institui o chamado direito de precedncia, segundo o qual a pessoa de
boa f que utiliza no pas marca idntica ou semelhante, para distinguir ou
certificar produto ou servio idntico, semelhante ou afim, h pelo menos seis
meses na data da prioridade ou depsito da marca de terceiro, ter direito de
precedncia ao registro.
Alm de garantir os direitos do titular do registro de marca (art.129,
LPI), a lei tambm assegura direitos ao depositante que ainda no teve o seu
registro concedido. O art. 130 prev que, ao titular da marca ou ao depositante
assegurado o direito de ceder seu registro ou pedido de registro, de licenciar
seu uso e de zelar pela sua integridade material ou reputao. Nesse sentido, o
pedido de registro de um titular garante-lhe a prioridade sobre eventuais
marcas posteriores que venham a utilizar configuraes semelhantes.
Conforme nos esclarecem DI BLASI et al.:
[A] finalidade bsica do depsito conceder ao pedido uma anterioridade,
ou seja, a data a partir da qual no podem ser outorgados registros para
marcas, dotadas de caractersticas similares, cujos pedidos de registro tenham
sido requeridos posteriormente27.

O direito de propriedade marcria no absoluto, havendo algumas

limitaes que lhe so legalmente impostas (art.132, LPI). Exemplifique-se: em
que pese possuir direitos de exclusividade, o titular da marca de produto no
poder impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem-na na promoo e
comercializao do produto juntamente com seus sinais distintivos prprios.
Tambm no poder o titular da marca impedir que fabricantes de
acessrios utilizem-ma para indicar a destinao do produto, bem como no
caber impedir a livre circulao de produto colocado no mercado interno, por
27

DI BLASI, Gabriel et al. A propriedade industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 178.

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58
si ou por outrem com seu consentimento. Ademais, no lhe lcito impedir a
citao da marca em discurso, obra cientfica ou literria ou qualquer outra
publicao, desde que sem conotao comercial e sem prejuzo para seu
carter distintivo.
A proteo conferida s marcas limitada basicamente por dois
princpios: o princpio da territorialidade e o princpio da especialidade.
Pelo princpio da territorialidade tem-se que a propriedade de uma
marca, conferida por seu registro em um determinado pas, somente produz
efeitos em seu territrio. Dessa forma, os direitos do titular da marca registrada
no Brasil somente podero ser exercidos no territrio nacional.
Ademais, independente da marca ser explorada em apenas algumas
regies do pas, uma vez registrada a mesma estar protegida contra uso de
terceiro, para produtos iguais ou semelhantes, em todo o territrio brasileiro.
Sobre o princpio da territorialidade, JOS ROBERTO GUSMO
explica:
[O] princpio da territorialidade inerente ao direito de propriedade industrial,
em geral, deriva do princpio maior da territorialidade das leis, segundo o
qual as leis de determinado Estado so aplicveis nica e exclusivamente no
28
territrio daquele Estado.

H uma exceo a esse princpio. o caso da marca notoriamente

conhecida, que, mesmo no estando previamente depositada ou registrada no
territrio brasileiro, goza de proteo especial no ramo de atividade de seu
titular, em virtude de sua notoriedade internacional.
O segundo princpio basilar do direito das marcas o princpio da
especialidade, pelo qual a proteo do sinal distintivo vincula-se diretamente ao
produto ou servio assinalado pelo titular.
Ao depositar uma marca, faz-se necessrio que o depositante
especifique o tipo de produto ou servio que ela se destinar a identificar. Essa
especificao faz com que, aps concedido o registro da marca, no se
28

GUSMO, Jos Roberto. Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e

usurpao de signos distintivos. Seminrio Nacional da Propriedade Intelectual: a nova Lei de
Propriedade Industrial no contexto internacional. Anais, 1996. Apud MORO, Mait Ceclia
Fabbri. Direito de marcas: abordagem das marcas notrias na Lei 9.279/1996 e nos acordos
internacionais. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 64.

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59
possam aceitar registros de marcas iguais ou semelhantes para o mesmo tipo
de produto ou servio.
Sobre o princpio da especialidade, DENIS BARBOSA afirma que a
exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gnero de atividades
que ele designa29. O que se realmente pretende evitar a possibilidade de
confuso por parte dos consumidores.
O

consumidor

no

tcnico

em

propriedade

industrial,

conseqentemente, por meio da marca que o mesmo se guia para adquirir

seus produtos. Portanto, os produtos ou servios identificados por uma marca
no devem levar os consumidores a adquiri-los imaginando ter associao com
a marca de outro titular.
Para facilitar o registro de marcas e a busca de anterioridades, os
produtos e servios das mais diversas reas de atuao foram divididos em
classes, as quais exercem um papel meramente administrativo para o INPI.
At 03 de janeiro de 2000, o Brasil adotava uma classificao nacional
de produtos e servios instituda pelo Ato Normativo n 51 de 1981. A partir de
ento, o INPI passou a adotar a 7 edio da Classificao Internacional de
Produtos e Servios, proposta no Acordo de Nice. Em 2002, passou-se 8
edio e, em 2007, 9 edio desta classificao, que contm 45 classes,
sendo 34 referentes a produtos e 11 referentes a servios.
GAMA CERQUEIRA afirma que o princpio da especialidade no
absoluto, por tratar sempre de questes de fato, sendo que as circunstncias
precisam ser consideradas ao se decidir sobre a novidade e possibilidade de
confuso das marcas.30
Assim como o princpio da territorialidade, o princpio da especialidade
comporta excees. Uma das excees desse princpio a marca de alto
renome, uma vez que ela possui proteo em todas as classes produtos e
servios, no se restringindo ao ramo de atuao de seu titular.

29

BARBOSA, Denis Borges. Uma introduo propriedade intelectual, vol. I. Rio de Janeiro:
Lmen Jris, 1997. p. 217.
30
CERQUEIRA, Joo da Gama. Tratado de propriedade industrial. vol. I. Rio de janeiro:
Forense, 1956. p. 371.

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60
No tocante extino dos direitos conferidos ao titulares de marca, o
art. 142 da LPI estabelece quatro causas pelas quais o registro pode ser
extinto: (I) expirao do prazo de vigncia de registro sem que haja pedido de
prorrogao; (II) renncia do titular; (III) caducidade; e (IV) se o titular for
residente no exterior e no manter procurador devidamente qualificado
domiciliado no pas.
Especificamente quanto caducidade, o art. 143 da LPI determina que
caducar o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legtimo interesse
se, decorridos cinco anos de sua concesso e o uso da marca no tiver sido
iniciado no Brasil, bem como se o uso da marca tiver sido interrompido por
mais de cinco anos consecutivos ou se a marca tiver sido usada com
modificao que implique alterao de seu carter distintivo original.
No entanto, cumpre ressaltar que no ocorrer caducidade se o titular
justificar o desuso da marca por razes legtimas, como por exemplo, o desuso
por determinao judicial ou problemas alfandegrios.
9 PROTEO ESPECIAL: MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA E
MARCA DE ALTO RENOME
A Lei de Propriedade Industrial traz em seu bojo a previso de proteo
especial s chamadas marcas notoriamente conhecidas e marcas de alto
renome.
Em relao s primeiras, o art. 126 dispe que a marca que for
notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, goza de proteo especial
naquele segmento de mercado, independente de estar registrado no INPI. Por
conseguinte, quem tentar se apropriar de marca notoriamente conhecida, que
evidentemente no lhe pertena, ter seu pedido de marca indeferido pelo
INPI, mesmo que no exista registro anterior daquela marca no Brasil. Tal
dispositivo est em consonncia com o estabelecido pelo art. 6, bis (I), da
Conveno da Unio de Paris para Proteo da Propriedade Industrial:
Art. 6 bis (I) Os pases da Unio comprometem-se a recusar ou invalidar o
registro, quer administrativamente, se a lei do pas o permitir, quer a pedido

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61
do interessado e a proibir o uso de marca de fbrica ou de comrcio que
constitua reproduo, imitao ou traduo, suscetveis de estabelecer
confuso, de uma marca que a autoridade competente do pas do registro ou
do uso considere que nele notoriamente conhecida como sendo j marca de
uma pessoa amparada pela presente Conveno, e utilizada para produtos
idnticos ou similares. O mesmo suceder quando a parte essencial da marca
notoriamente conhecida ou imitao suscetvel de estabelecer confuso com
esta.

As segundas, por sua vez, as chamadas marcas de alto renome, so

dotadas de proteo especial em todas as classes de produtos e servios, ou
seja, em todos os ramos de atividade e no apenas naquele de atuao de seu
titular (art. 125, LPI).
Trata-se de uma exceo ao princpio da especialidade, pois sua
proteo vai alm dos produtos ou servios especificados no pedido de
registro da marca.
As marcas de alto renome eram tratadas pelo antigo Cdigo de
Propriedade Industrial sob o nomem juris de marca notria, o que at hoje
gera muita confuso com a denominao marca notoriamente conhecida
supramencionada.
O art. 67 daquele diploma legal institua a necessidade de um
requerimento de registro especial ao INPI para que a marca tivesse um
tratamento de marca notria, sendo bastante criticado por consagrar uma
situao de privilgio permanente, quando no necessariamente a notoriedade
do sinal distintivo persistia at o final do prazo de validade do registro.
A LPI trouxe nova denominao para as marcas notrias, chamandoas de marcas de alto renome, bem como instituiu um novo tratamento
matria. Conferiu proteo especial s marcas de alto renome quando do
surgimento de controvrsia com outro sinal marcrio, apenas depois de restar
comprovado o fenmeno do alto reconhecimento pelo pblico em geral naquele
determinado momento.
O art. 2 da Resoluo n 121 de 2005, do Instituto Nacional de
Propriedade Industrial, apresenta a seguinte definio para marca de alto
renome:

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62
Considera-se de alto renome a marca que goza de uma autoridade
incontestvel, de um conhecimento e prestgio diferidos, resultantes da sua
tradio e qualificao no mercado e da qualidade e confiana que inspira,
vinculadas, essencialmente, boa imagem dos produtos ou servios a que se
aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinria fora
atrativa sobre o pblico em geral, indistintamente, elevando-se sobre os
diferentes mercados e transcendendo a funo a que se prestava
primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples
presena.

A marca considerada de alto renome no poder ser aplicada a

nenhum outro produto ou servio, qualquer que seja a classe, impedindo-se
com isso que a reproduo por outra marca induza o consumidor em erro ou
confuso. Nesse sentido, exponha-se uma situao exemplificativa: a empresa
Unilever N.V., por j ter o alto renome de sua marca CICA declarado pelo
INPI, desde 12/04/2005, detm proteo contra qualquer marca semelhante
que venha a ser depositada para designar produtos diversos, tais como pneus,
fraldas, persianas, etc., mesmo no atuando nestas reas.
Tendo em vista que a LPI no traz critrios objetivos para a aferio do
alto renome, o INPI instituiu alguns parmetros na Resoluo n 121 de 2005.
Em seu art. 4, apresenta-se um elenco de elementos informativos que
podero ajudar na comprovao do alto renome, conforme segue:
1) data do incio do uso da marca no Brasil;
2) pblico usurio ou potencial usurio dos produtos ou servios a que a
marca se aplica;
3) frao do pblico usurio ou potencial usurio dos produtos ou servios a
que a marca se aplica, essencialmente pela sua tradio e qualificao no
mercado, mediante pesquisa de opinio ou de mercado ou por qualquer outro
meio hbil;
4) frao do pblico usurio de outros segmentos de mercado que, imediata e
espontaneamente, identifica a marca com os produtos ou servios a que ela se
aplica, mediante pesquisa de opinio ou de mercado ou por qualquer outro
meio hbil;
5) frao do pblico usurio de outros segmentos de mercado que, imediata e
espontaneamente, identifica a marca essencialmente pela sua tradio e
qualificao no mercado, mediante pesquisa de opinio ou de mercado ou por
qualquer outro meio hbil;
6) meios de comercializao da marca no Brasil;
7) amplitude geogrfica da comercializao efetiva da marca no Brasil e,
eventualmente, no exterior;
8) extenso temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e,
eventualmente, no mercado internacional;
9) meios de divulgao da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
10) extenso temporal da divulgao efetiva da marca no Brasil e,
eventualmente, no exterior;

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11) valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mdia
brasileira nos ltimos 3 (trs) anos;
12) volume de vendas do produto ou a receita do servio nos ltimos 3 (trs)
anos;
13) valor econmico da marca no ativo patrimonial da empresa.

Atualmente, a grande dificuldade que se impe diz respeito ao

procedimento institudo para obteno do alto renome. A citada Resoluo n
121 determina que a proteo especial do alto renome seja apenas requerida
ao INPI, pela via incidental, como matria de defesa, frente existncia de
marca de terceiro que apresente conflito com a marca invocada.
A exigncia de que a alegao de alto renome de uma marca seja
admitida apenas como matria de defesa vem sendo bastante questionada,
pois freqente a existncia de empresas que desejam o reconhecimento do
alto renome de sua marca, mas no se deparam, naquele momento, com
nenhuma marca que com ela conflite.
Enquanto o procedimento no repensado, vias transversas tm sido
adotadas para obteno do alto renome. A soluo que se encontrou no
mercado foi contratar o depsito de marca semelhante por outro titular para
que se defenda a marca anterior, alegando o alto renome em sede de
oposio.
10 CONCLUSO
Aps analisar a legislao de propriedade industrial brasileira e definir
as principais caractersticas do regime de proteo marcria que se
estabeleceu no pas, a partir do sculo XIX, esta pesquisa cumpriu seu
objetivo.
Diante de todo o exposto, pode-se concluir que o diploma legal atual de
disciplina das marcas representa importantes avanos com relao ao sistema
anterior, trazendo resposta s mudanas na realidade da prtica mercantil.
A funo da marca mudou ao longo dos anos, juntamente com sua
concepo jurdica. A definio de marca foi alargada, da mesma forma que as
hipteses de no registrabilidade foram mais cuidadosamente reguladas pelo

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legislador, fazendo-se sempre presente o intuito de evitar, principalmente,
condutas desleais.
O sistema de registro de marcas atualmente adotado, tendo o Instituto
Nacional de Propriedade Industrial como responsvel pelo exame das
condies de registrabilidade e pela concesso de registro, parece cumprir seu
papel diante das boas condies de contraditrio que estabelece. No entanto,
ainda h alguns questionamentos que se impem para reflexo: primeiramente,
a morosidade do processo administrativo, que hoje leva at cinco anos para
atingir a fase final de concesso do registro; e, por sua vez, a existncia de
impedimentos para o reconhecimento de importantes circunstncias fticas,
tais como o alto renome. Preocupaes estas que se justificam diante do fato
de que a marca representa, hoje, um importante valor econmico para seu
titular, um verdadeiro ativo empresarial.
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