850160124974

13/06/2016 15:41

00.000.2.3.16.0299885.1

Petição de Marca
Manifestação (Em Processo de Registro)
Número da Petição: 850160124974
Número do Processo: 910335281
Ato publicado na RPI nº: 2362

Dados do Requerente
Nome: MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP
CPF/CNPJ/Número INPI: 32864563000114
Endereço: AV JOAO LIMA SILVEIRA 2084 BR 101 CENTRO
Cidade: Estancia
Estado: SE
CEP: 49200000
Pais: Brasil
Natureza Jurídica: Empresa de Pequeno Porte assim definidas em lei
e-mail: eraldo@motociclosergipe.com.br

Dados do Procurador/Escritório
Procurador:
Nome: Cesar Peduti Neto
CPF: 81834837804
e-mail: inpi@peduti.com.br
Nº API: 1098
Nº OAB:
UF: SP
Assunto da Petição

Manifestação à oposição

Texto da Petição

Manifestação à oposição publicada na RPI 2362 de 12/04/2016, conforme razões em anexo.

Anexos

Descrição Nome do Arquivo

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 910335281 - MC MOTO CICLO ncl 35 X MMC
Manifestação à oposição
ncl 12 e 36.pdf
Procuração PROCURACAO.pdf

Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras.

Obrigado por acessar o e-Marcas.

A partir de agora, o número 850160124974 identificará a sua petição junto ao INPI. Portanto guarde-o, a fim de que
você possa acompanhar na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial - RPI (disponível em formato .pdf no portal
www.inpi.gov.br) o andamento da sua petição. Contudo, tratando-se de serviço pago, a aceitação da petição está
condicionada à confirmação do pagamento da respectiva GRU (Guia de Recolhimento da União), que deverá ter
sido efetuado previamente ao envio deste formulário eletrônico, sob pena da presente petição vir a ser não
conhecida.

Esta petição foi enviado pelo sistema e-Marcas (Versão 2.1) em 13/06/2016 às 15:41

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ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR DO INSTITUTO NACIONAL DA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROCESSO: 910335281 de 27.11.2015

MARCA MISTA:

NCL (10): 35

OPOENTE: MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA.

OPOSTA: MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP

(BR/SE)

DESPACHO (I423): RPI 2362 de 12.04.2016

MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP., sociedade brasileira devidamente,

tendo tomado conhecimento, por intermédio da Revista da Propriedade Industrial em
epígrafe, da OPOSIÇÃO interposta face ao seu Pedido de Registro de Marca em
referência, por MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA., vem, tempestivamente,
por seu procurador adiante assinado, em conformidade com que lhe faculta o
parágrafo 1º do artigo 158 da Lei da Propriedade Industrial, apresentar sua

M A N I F E S T A Ç Ã O À O P O S I Ç Ã O

pelos fatos a seguir aduzidos:

I – SÍNTESE DAS ALEGAÇÕES DA OPOENTE

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A Opoente alega que a marca da OPOSTA é uma reprodução de sua marca MMC,
que o pedido de marca da OPOSTA foi requerido em desacordo aos incisos V e
XIX do art. 124, da Lei da Propriedade Industrial, o que ensejaria risco de
confusão perante o público consumidor em relação à sua marca.

Não obstante as razões da Opoente, que visa em suas infundadas argumentações o

indeferimento do pedido de registro em tela, é certo que NÃO HÁ IMPEDIMENTO

LEGAL QUE VIABILIZE O INDEFERIMENTO DA MARCA , NA

CLASSE NCL 35, pelos motivos e fatos de direitos a seguir comprovados e
demonstrados.

II – DA OPOSTA

Inicialmente cumpre-nos esclarecer que a OPOSTA é empresa regularmente

estabelecida nos termos da legislação em vigor, operando suas atividades sempre
em estrita consonância com a mais absoluta integridade e boa-fé, jamais tendo
intentado qualquer prática de violação de propriedade intelectual de terceiros, motivo
pelo qual goza de reputação ilibada e moral irretocável.

Após sólidos e fortes investimentos no desenvolvimento de seus produtos e serviços

e na proteção de sua propriedade industrial, a OPOSTA levou a registro a marca

, que integra a sua gama de seus produtos e serviços, senão vejamos:

DATA DO
PROCESSO MARCA CLASSE SITUAÇÃO
DEPÓSITO

910335281 NCL (10) 35 27.11.2015 Pedido

Dessa forma, a OPOSTA vem trabalhando incessantemente no prestígio, fama e

respeito de sua marca e sempre respeitando a livre concorrência.

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Não por outro motivo a OPOSTA ficou surpreendida quando tomou conhecimento da
oposição feita pela Opoente, que não merece ser acolhida por este Instituto por falta
de respaldo legal.

III – DA VIABILIDADE DO REGISTRO

A – Do Uso do Sinal “MC” e do Princípio da Igualdade e da Isonomia

Inicialmente, é importante mencionar que o termo “MC”, utilizado tanto pela Opoente
quanto pela OPOSTA na criação de seus sinais identificadores, trata-se das iniciais
de parte do nome empresarial da OPOSTA “MOTO CICLO”, que também compõe a
sua marca, isto é, “MC MOTO CICLO”.

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E, ainda, o termo ““MC” compõe diversas marcas para identificar produtos na classe
12, sendo assim, considerada de uso comum pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial – INPI, dado o seu caráter genérico e não apropriável, de forma exclusiva,
por apenas uma pessoa.

Não é por menos que o INPI deferiu os pedidos de registro do OPOENTE, como
também concedeu outros registros a terceiros, contendo o mesmo termo “MC”,
que também é utilizado pela OPOSTA para compor a sua marca na classe 12,
conforme de verifica abaixo:

MC 45
Processo: 826633447 Classe: NCL (8) 12 Nominativa
Depósito: 07/06/2004 Concessão: 28/08/2007 Produto
Início Vigência: 28/08/2007
Prorrogação Ordinária: 29/08/2016 até 28/08/2017
Prorrogação Extraordinária: 29/08/2017 até 28/02/2018

Especificação: pneus.

Titular: PIRELLI PNEUS LTDA. (BR/BA)

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MC 85
Processo: 826633439 Classe: NCL (8) 12 Nominativa
Depósito: 07/06/2004 Concessão: 28/08/2007 Produto
Início Vigência: 28/08/2007
Prorrogação Ordinária: 29/08/2016 até 28/08/2017
Prorrogação Extraordinária: 29/08/2017 até 28/02/2018

Especificação: pneus.

Titular: PIRELLI PNEUS LTDA. (BR/BA)

MC CARTEC
Processo: 816849340 Classe: 07/60 Mista
Depósito: 02/09/1992 Concessão: 14/06/1994Produto
Início Vigência: 14/06/2014
Prorrogação Ordinária: 15/06/2023 até 14/06/2024
Prorrogação Extraordinária: 15/06/2024 até 14/12/2024
CFE: 26.7.1 / 26.11.1

Especificação: Partes, componentes e acessórios de máquinas, veículos, implementos,

dispositivos e meios de transporte.

Titular: METALURGICA CARTEC LTDA (BR/MG)

MC12
Processo: 826222765 Classe: NCL (8) 12 Mista
Depósito: 19/03/2004 Concessão: 27/05/2008Produto
Início Vigência: 27/05/2008
Prorrogação Ordinária: 28/05/2017 até 27/05/2018
Prorrogação Extraordinária: 28/05/2018 até 27/11/2018
Prioridade: 05/03/2004 - IT - TO2004C000662
CFE: 27.5.1 / 27.7.1

Especificação: veículos, aparatos para locomoção por terra, ar e água, motores para
veículos terrestres, automóveis, peças estruturais e de reposição, seus componentese
acessórios [incluídos nesta classe], a saber: freios, motores, pneus para veículos

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terrestres, bicicletas, motocicletas, furgões e caminhões.

Titular: MASERATI S.P.A. (IT)

MC METALURGICA CROACIA
Processo: 822424592 Classe: NCL (7) 12 Mista
Depósito: 28/01/2000 Concessão: 06/12/2005Produto
Início Vigência: 06/12/2015
Prorrogação Ordinária: 07/12/2024 até 06/12/2025
Prorrogação Extraordinária: 07/12/2025 até 06/06/2026
CFE: 26.5.1 / 27.1.1

Especificação: ANÉIS DE CUBOS DE RODA ARO DE RODA DE BICICLETA AROS

PARA RODAS DE VEÍCULOS ATRELAGEM DE REBOQUE PARA VEÍCULOS
BAGAGEM (CARRINHOS PARA TRANSPORTAR -)BARCOS (GANCHOS DE -)
[FATEIXAS] BARRAS DE TORÇÃO PARA VEÍCULOS BETONEIRAS CABINES
COM BELICHE PARA VEÍCULOS CABINES PARA INSTALAÇÕES DE
TRANSPORTE POR CABO CAIXAS DE ENGRENAGEM PARA VEÍCULOS
TERRESTRES CARRINHOS DE COMPRAS CARRINHOS PARA TRANSPORTAR
BAGAGEM CESTAS ADAPTADAS PARA CICLOS CESTAS PARA CICLOS
[BAGAGEIRO] CICLOS (CORRENTES DE -) CORRENTES ANTIDERRAPANTES
DISPOSITIVOS PARA SOLTAR OS BARCOS DRAGAS [BARCOS] EIXO (FUSOS
DE -) EMPILHADEIRAS EMPILHADEIRAS DE GARFO ENGATES DE
FERROVIAS OU VAGÕES FUSOS DE EIXO JUNÇÕES PARA VEÍCULOS
TERRESTRES. MOLAS DE SUSPENSÃO PARA VEÍCULOS RAIOS PARA RODAS
DE VEÍCULOS TAMPÕES DE RODAS TAMPÕES PARA TANQUES DE
GASOLINA DE VEÍCULOS TANQUES DE GASOLINA (TAMPÕES PARA -) DE
VEÍCULOS TORÇÃO;

Apostila: SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE SOBRE O TERMO "METALÚRGICA".

Titular: METALURGICA CROACIA LTDA (BR/PR)

MC GLOBAL SERVICES
Processo: 827495366 Classe: NCL (8) 36 Mista
Depósito: 30/06/2005 Concessão: 18/12/2007Serviço
Início Vigência: 18/12/2007
Prorrogação Ordinária: 19/12/2016 até 18/12/2017
Prorrogação Extraordinária: 19/12/2017 até 18/06/2018
CFE: 26.7.1 / 27.5.1

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Especificação: cobrança, análise financeira, avaliação financeira, consultoria

financeira,serviços de cadastro, assessoria, consultoria e treinamento na área de creditoe
cobrança; avaliação de fichas cadastrais para fins de aprovação de crédito;

Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO "GLOBAL

SERVICES"
Titular: MC GLOBAL ANALISE E RECUPERAÇÃO DE CREDITO LTDA (BR/SP)

MC
Processo: 828843929 Classe: NCL (8) 35 Mista
Depósito: 05/10/2006 Concessão: 15/01/2013Serviço
Início Vigência: 15/01/2013
Prorrogação Ordinária: 16/01/2022 até 15/01/2023
Prorrogação Extraordinária: 16/01/2023 até 15/07/2023
CFE: 26.11.3 / 27.5.1

Especificação: comércio dos produtos à saber: combustíveis, derivados de petróleo,

lubrificantes, peças e acessórios para veículos, veículos novos e usados e lojas de...

Titular: MC CARDOSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (BR/SC)

CNPJ/CPF/INPI: 85201812000158

MC2
Processo: 828644365 Classe: NCL (8) 35 Nominativa
Depósito: 11/08/2006 Concessão: 09/03/2010 Serviço
Início Vigência: 09/03/2010
Prorrogação Ordinária: 10/03/2019 até 09/03/2020
Prorrogação Extraordinária: 10/03/2020 até 09/09/2020

Especificação: comércio de derivados de petróleo tais como, gnv, gnc e afins.

Titular: POSTO DE SERVICOS NOVO ANEL LIMITADA (BR/SP)

CNPJ/CPF/INPI: 59618314000103

MCA MOCELIN
Processo: 824142160 Classe: NCL (7) 35 Nominativa
Depósito: 06/11/2001 Concessão: 17/04/2007 Serviço

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Início Vigência: 17/04/2007

Prorrogação Ordinária: 18/04/2016 até 17/04/2017
Prorrogação Extraordinária: 18/04/2017 até 17/10/2017

Especificação: loja de distribuição e comercialização de veículos (automóveis), agência

de carros

Titular: WVV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME (BR/PR)

Com os citados registros de marcas, comprovado está que a OPOENTE não detém
a exclusividade absoluta na utilização da expressão acima, bem como enseja a
presunção de convivência pacífica entre marcas compostas com tal sinal requeridas
para identificarem produtos distintas.

Portanto, se há convivência pacífica em relação aos registros de marcas acima com

a marca da OPOENTE, na classe 12, por que haveria problema de convivência com

a marca “ ” da OPOSTA, na classe 35?

Claro está que o mesmo Tratamento Isonômico deve ser dado à marca da
OPOSTA em estrita obediência ao Princípio Constitucional de Isonomia ou de
Igualdade.

Sendo assim, o indeferimento do pedido de registro em questão pleiteado pela

Oposta fere ainda, mortalmente, o direito, constitucionalmente assegurado ao
comerciante, consistente no livre exercício da concorrência lícita, afrontando
também, de forma inaceitável o Princípio da Igualdade ou de Isonomia.

Diante disso, a marca pretendida da OPOSTA, conforme acima demonstrado, não

está incidindo em quaisquer proibições legais do artigo 124, seja em função de sua
própria constituição, de seu caráter de liceidade ou da sua condição de distintividade
em relação à marca da Opoente, estando plenamente satisfeita para sua concessão
por este d. Instituto.

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Assim, Ilustres Examinadores, estamos diante de uma clara e notória arbitrariedade

e isso, pela legislação, não deve prosseguir, sendo que o pedido de registro da
marca da OPOSTA deve ser deferido, por obedecer rigorosamente à todos os
princípios fundamentais que alicerçam o direito marcário, bem como ao preceito
legal vigente, ou seja, o artigo 122 da Lei da Propriedade Industrial vigente.

B - Da Distintividade do Conjunto Marcario

Nesta senda, ante a ausência de exclusividade do uso do termo “MC” escolhido pela
Opoente e OPOSTA na composição de seus sinais identificadores, o risco de
confusão das marcas em cotejo deve ser analisado no que concerne ao seu
conjunto visual, o que, diga-se de passagem, em muito se diferem.

Conforme exposto abaixo, o conjunto marcário da marca da OPOSTA é

completamente distinto do utilizado pela Opoente, senão vejamos:

MARCA DA OPOSTA MARCA DA OPOENTE

MMC

Verifica-se que, a despeito de serem utilizadas as mesmas letras, uma duplicada,

qual seja, a letra M visão no conjunto, a qual determina a distintividade de cada
uma.

Uma vez que as marcas são sinais de identificação de produtos e serviços, os quais
são percebidos pelo público consumidor principalmente pela totalidade de seus
aspectos visuais, tem-se que o aspecto visual envolve tanto a marca quanto
outros elementos exteriores, que, juntos, devem formar um conjunto
suficientemente distinto, que servirá como instrumento para se alcançar uma fiel
clientela.

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Portanto, o conjunto utilizado pela OPOSTA é dotado de distintividade suficiente

para identificar o serviço por ela prestado, seja pela pronúncia, grafia, estilização e
cores, o qual promove uma distinção perante o público consumidor ao qual as
marcas se destinam.

Assim, a forma de apresentação das marcas da Opoente e OPOSTA, corrobora

ainda mais a inexistência de risco de confusão das marcas em cotejo.

A melhor das doutrinas nos ensina que as marcas devem ser analisadas a
partir de seu conjunto, sendo INACEITÁVEL a separação ou divisão de seus
elementos. É o que lecionava Clóvis da Costa Rodrigues, citando as decisões
do antigo C.R.P.I (atual INPI).

“a) De mais a mais em se tratando de examinar se uma marca imita

outra, devem as duas ser apreciadas, conforme a impressão de
conjunto deixada no observador. Um ou outro elemento isolado da
marca não influi se se encontra bastantemente diferenciada a
impressão do conjunto.” (Acórdão nº 256, temo 28.755)

As marcas em cotejo são compostas por sinais gráficos e visuais DISTINTOS,

conforme acima demonstrado, impossibilitando, portanto, confusão entre ambas,
bem como a indução do público consumidor a erro, dúvida, quanto à origem e tipo
de bem desejado.

Vale destacar, ainda, que para que se justifique o impedimento na obtenção do

registro de determinada marca se faz necessária a presença dos três requisitos
abaixo concomitantemente:

 Imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca

alheia já registrada;

 Utilização da marca para distinguir ou certificar produtos ou serviços idênticos,

semelhantes ou afins; e

 Impossibilidade de convivência, por viabilizar a indução a erro, confusão ou

dúvida no consumidor.

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A falta de um dos citados requisitos, afasta o risco de confusão e possibilita a

coexistência harmônica das marcas.

Nesse sentido, a respeito da confusão decidiu o Tribunal Regional Federal da 2ª

Região:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DO REGISTRO DE MARCA

ALHEIA. CHESTER E CHESTER CHEETAH. AUSENCIA DE POSSIBILIDADE
DE ERRO, DÚVIDA OU CONFUSÃO (ART. 67, 17, DA LEI
5.772/71).67175.772

I - A função primordial da marca é identificar um produto, distinguindo-o de

outros iguais ou similares existentes no mercado, de forma a evitar que os
consumidores se confundam com produtos afins da concorrência.

II - A legislação marcária veda o registro de marca colidente com uma marca

anteriormente registrada, sendo imprescindível que a similitude entre as
marcas seja capaz de gerar confusão ou associação indevida pelo consumidor
entre produtos afins de diferentes origens, bem como prejuízo para a reputação
da marca original. Inteligência do artigo 124, inciso XIX da Lei nº
9.279/96.124XIX9.279

III - Assim sendo, conclui-se que, para que a marca não seja registrável, faz-se
necessária a presença concomitante de três requisitos: a) imitação ou
reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já
registrada; b) que sirvam as marcas para distinguir ou certificar produto ou
serviço idêntico, semelhante ou afim; c) que a convivência das duas marcas
possibilite erro, confusão ou dúvida no consumidor.

IV - E possível a coexistência de duas marcas no universo mercantil, se

inexistente a possibilidade de erro, duvida ou confusão a que alude o artigo 67,
n. 17, da lei 5.772/71.67175.772V - Provimento dos embargos infringentes.
Prevalência do voto vencido, para negar provimento à apelação.

(199902010595240 RJ 1999.02.01.059524-0, Relator: Juiz Federal Convocado

ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, Data de Julgamento:
29/04/2010, PRIMEIRA SEÇÃO ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-
DJF2R - Data: 03/09/2010 - Página:152/153)

São evidentes as diferenças entre as marcas, bastando para isso um simples

cotejo visual para se perceber a diferença da marca da OPOSTA em relação a
marca citada pela Opoente.

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Descartada a concorrência e a hipótese de associação ou confusão por parte do

consumidor, perece a fundamentação legal sobre a qual se sustenta a Oposição,
qual seja, o inciso XIX do artigo 124 da LPI. Ora, para que um pedido seja indeferido
nos termos do que apregoa tal dispositivo, a marca registranda deve ser “suscetível
de causar confusão” com sinal distintivo alheio, o que de todo não ocorre neste
caso.

Sendo assim, não existem razões para o indeferimento do pedido de registro em

questão, como pleiteado pelo Opoente, pois tal ato VIOLARIA O DIREITO
CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO DO LIVRE EXERCÍCIO DA
CONCORRÊNCIA LÍCITA E A ISONOMIA, ato para o qual este Instituto não pode
concorrer.

IV – CONCLUSÃO

Constata-se, então, que a oposição apresentada por MMC AUTOMOTORES DO

BRASIL LTDA. é baseada em frágeis fundamentos, que não merecem ser
acolhidos por este Instituto, por falta de embasamento técnico e factual.

Sendo assim, requer a OPOSTA a conclusão pela inexistência de colidência entre

as marcas em questão, bem como pela impossibilidade de confusão entre ambas,
para ao final conceder registro ao pedido n° 910335281 para a marca MC MOTO
CICLO, por ser medida de direito e da mais soberana JUSTIÇA!

Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 13 de junho de 2016.

César Peduti
Agente da Propriedade Industrial nº. 1.098

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