850220389178

01/09/2022 14:24

29409171954105815

Petição de Marca
Oposição
Número da Petição: 850220389178
Número do Processo: 927194228

Dados Gerais
Nome: ELETROFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ/Número INPI: 76498179000110
Endereço: rua joão chede 1599
Cidade: Curitiba
Estado: PR
CEP: 81170220
Pais: Brasil
Natureza Jurídica: Pessoa Jurídica
e-mail: marcia@eletrofrio.com.br

Dados do Procurador/Escritório
Procurador:
Nome: Fabricio Vilela Coelho
CPF: 27900283897
e-mail: info@vcpi.com.br
Nº API: 1814
Nº OAB: 236035SP
UF: SP

Escritório:
Nome: VILELA COELHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ: 09045285000151

Classes objeto da presente petição

NCL(11) 37

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Texto da Petição

Apresentação de oposição em anexo.

Anexos

Descrição Nome do Arquivo

01 - Procuracao ELETROFRIO
Procuração
REFRIGERACAO LTDA VCPI.pdf
927194228-
Alegações à oposição
Oposicao.EZEQUIELELETROFRIO.VCPI.310
Gru 927194228 GRU 5815 Oposicao.pdf

Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras.

Obrigado por acessar o e-Marcas.

A partir de agora, o número 850220389178 identificará a sua petição junto ao INPI. Portanto guarde-o, a fim de que
você possa acompanhar na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial - RPI (disponível em formato .pdf no portal
www.inpi.gov.br) o andamento da sua petição. Contudo, tratando-se de serviço pago, a aceitação da petição está
condicionada à confirmação do pagamento da respectiva GRU (Guia de Recolhimento da União), que deverá ter
sido efetuado previamente ao envio deste formulário eletrônico, sob pena da presente petição vir a ser não
conhecida.

Esta petição foi enviado pelo sistema e-Marcas (Verso 4) em 01/09/2022 às 14:24

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 PROCESSO N.º: 927194228, DE 05/07/2022
MARCA NOMINATIVA: EZEQUIEL ELETROFRIO
CLASSE: NCL (11) 37
TITULAR: EZEQUIEL CEZAR DOS SANTOS CANTO
PUBLICAÇÃO: RPI n.º 2690, DE 26/07/2022

ELETROFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA., doravante designada Opoente, pessoa jurídica de

direito privado, previamente cadastrada e qualificada na r. Autarquia, vem, por seu procurador
infra-assinado, com fulcro no artigo 158 da Lei da Propriedade Industrial (LPI), apresentar a
tempestiva

OPOSIÇÃO

Ao pedido de registro em epígrafe, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir

expostos.

I. BREVE SÍNTESE DOS FATOS

Fundada há mais de 75 anos, a Opoente é empresa líder em refrigeração comercial e

especialistas em expositores refrigerados, câmaras frigoríficas e sistemas de geração de frio
alimentar produzidos com a mais alta tecnologia, em constante pesquisa e excelência de seus
recursos humanos.

Sob esse aspecto, é considerada como precursora no desenvolvimento de tecnologia

e uso de fluídos refrigerantes naturais em sistemas de refrigeração comercial e industrial,
operando em diversas faixas de capacidades e aplicações.

1
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 Fonte: http://eletrofrio.com.br/

Com anos de tradição no mercado, com o oferecimento de produtos e serviços da mais

alta qualidade, transformou-se em referência, ultrapassando as fronteiras nacionais, com seus
produtos sendo exportados para fora do Brasil, alcançando diversos países da América Latina.

E ciosa da necessidade de proteção de seu valoroso patrimônio intangível, a Opoente

tem investido em seu portfólio de marcas de forma contínua, com destaque para a housemark
“ELETROFRIO”, concedida nessa r. Autarquia desde 1985, ou seja, há quase 40 anos:

REGISTRO MARCA CLASSE DEPÓSITO CONCESSÃO

811252892 ELETROFRIO 37:42.44 28/07/1983 23/07/1985
900017929 ELETROFRIO 11 25/09/2006 28/07/2009
900018011 ELETROFRIO 11 25/09/2006 28/07/2009

914658018 ELETROFRIO 35 10/05/2018 14/05/2019

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 Ainda, referido termo também faz parte de seu nome empresarial e de seu título de
estabelecimento desde o ano de 1966, como será demonstrado mais adiante.

Em vista das concessões supra, resta claro que a Opoente detém a exclusividade de
referido conjunto marcário, todavia, tomou conhecimento da publicação do pedido de registro
em questão, fato com o qual não concorda por tratar-se de reprodução com acréscimo de suas
marcas, para identificação de itens idênticos, o que culminará em confusão direta por parte
do consumidor.

II. DO MÉRITO

A priori, no que compete aos direitos da Opoente advindos das marcas devidamente
outorgadas pelo INPI, transcrevem-se os artigos 129 e inciso III do artigo 130 da LPI, que
conferem o uso exclusivo em todo o território nacional, garantia de zelar pela integridade da
marca, além do direito de anterioridade conferido ao titular:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido,

conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em
todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o
disposto nos arts. 147 e 148.

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: [...]
III. zelar pela sua integridade material ou reputação;

Dessa forma, extrai-se que a Opoente se encontra salvaguardada pela legislação para
apresentar contestação a todo e qualquer pedido e registro que reproduza ou se assemelhe à
sua marca e que, por consequência, possam causar confusão e/ou associação indevida.

A repressão às tentativas de terceiro por reprodução de suas marcas registradas se

torna, pois, um direito da Opoente, inclusive mediante a instauração de Oposição, pois é de

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 entendimento que “EZEQUIEL ELETROFRIO” reproduz com acréscimo e infringe frontalmente
os direitos marcários pertencentes à Opoente.

a. DO RISCO DE CONFUSÃO ENTRE AS MARCAS

A distinção e indicação de origem se tornam as principais finalidades da marca, de

forma a proteger o consumidor e os titulares dos direitos intelectuais contra malfeitorias de
terceiros. Nesse sentido, importante citar o entendimento de Lélio Denicoli Schmidt1:

Sinais distintivos são veículos que carregam imagens e informações fixadas pelo
consumidor acerca de determinado produto ou serviço. Para tanto, impõe-se que a
mensagem que a marca transmite não suscite equívocos, nem se preste a servir de
instrumento de engodo e de publicidade enganosa.

E, em contrapartida, para a aplicação do inciso XIX do artigo 124 da LPI, o qual elucida
pela não registrabilidade de novo pedido caso este reproduza ou imite marca anteriormente
registrada, é necessário verificar-se a presença concomitante de 3 pressupostos, quais sejam:
(I) a reprodução ou imitação de marca alheia registrada; (II) produto ou serviço idêntico,
semelhante ou afim; e (III) possibilidade de causar confusão ou associação com marca alheia.

In casu, observa-se a presença de todos os requisitos, como será demonstrado adiante

através de comparação de todos os aspectos e da afinidade mercadológica, de acordo com os
preceitos adotados por este r. Instituto.

Nesse sentido, no que se refere ao aspecto nominativo dos sinais colidentes, há que a
confusão resta consignada quando observadas sucessivamente – não restam dúvidas de que
o Oposto simplesmente copiou as marcas registradas e trouxe todos os elementos (letras e as
suas sequências) para o seu processo, com a ínfima adição do elemento “EZEQUIEL”, fato que

1DENICOLI, Lélio Schmidt. Sinais Distintivos: Natureza, Funções e Espécies, in Sinais Distintivos e Tutela Judicial
Administrativa. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 69/71.

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 por si só não permite que o consumidor esteja hábil a diferenciar uma origem de outra,
perdendo-se então, a função primordial da marca:

ELETROFRIO ELETROFRIO ELETROFRIO ELETROFRIO ELETROFRIO ELETROFRIO

ELETROFRIO ELETROFRIO ELETROFRIO ELETROFRIO ELETROFRIO ELETROFRIO
ELETROFRIO ELETROFRIO ELETROFRIO ELETROFRIO ELETROFRIO ELETROFRIO
ELETROFRIO ELETROFRIO ELETROFRIO ELETROFRIO ELETROFRIO ELETROFRIO

No mais, por resguardarem identidade nominativa no chamariz, por suposto que a

pronúncia, os aspectos fonéticos e auditivos dos núcleos marcários também são idênticos (a
saber: ‘eletrofrio’ e ‘eletrofrio’), sendo forçoso reconhecer que o consumidor solicitará pela
marca em sua forma verbal, e assim, a fonética proferida por ambas as marcas será a mesma,
o que acarretaria fatalmente no desvio de clientela. Nesse sentido, Clóvis da Costa Rodrigues2:

As mais das vezes, a confusão se opera pela pronúncia das palavras (...). É sabido
que o consumidor, em geral, adquire os produtos pronunciando-lhes os nomes. Pois
bem: a confusão se produz exatamente nesse momento.

Ainda, destaca-se a afinidade mercadológica, pois apesar da disposição em classes

distintas (11 e 35 vs. 37), resta consignada a impossibilidade de coexistência harmônica no
mesmo mercado nacional: pois tratam-se de concorrentes diretas, aptas a causar confusão no
consumidor.

Apesar de não necessária a demonstração de confusão fática, apenas a possibilidade,

vislumbra-se que a mesma restará configurada caso as marcas e os respectivos produtos e/ou
serviços se encontrem disponibilizados nos mesmos canais de distribuição para o mesmo
público-alvo, com evidente prejuízo ao público consumidor, que poderá adquirir um jornal de
uma origem pensando tratar-se de marca em nome da Opoente:

2 RODRIGUES, Clóvis da Costa. Concorrência Desleal. Rio de Janeiro: Ed. Peixoto, 1945, p. 170.

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 OPOENTE OPOSTO
Comércio através de qualquer meio de recipientes Conserto e manutenção de equipamentos de
frigoríficos; comércio através de qualquer meio de refrigeração; instalação e conserto de ar
aparelhos e instalações de refrigeração; comércio condicionado, inclusive de veículo; instalação e
através de qualquer meio de câmaras frigoríficas, manutenção de instalações elétricas; instalação e
refrigeradores [geladeiras]; comércio através de reparo de alarme antifurto; instalação e reparo de
qualquer meio de freezers; comércio através de aparelhos de ar condicionado; instalação e reparo de
qualquer meio de expositores congelados. aparelhos elétricos; instalação e reparo de
equipamentos de aquecimento; instalação e reparo
de equipamentos de refrigeração; instalação,
manutenção e conserto de aparelhos domésticos a
gás; reparação de equipamento de gás [serviço de
manutenção e reparo]; serviços de eletricistas;
serviços de sinalização [instalação, manutenção e
construção]; instalação, reparo e manutenção de
equipamentos de calefação.

Identidade de classes não se traduz em identidade de produtos e/ou serviços, bem

como a diferença de classes não se traduz em diferença de produtos e/ou serviços. Claramente,
as classes em questão são complementares, de modo que Michele Copeti 3 discorre que a
análise dos itens protegidos deve ser minuciosamente realizada para que, assim, reste
verificada a confusão ou associação indevida prejudicial ao titular e ao público consumidor:

É bem verdade que a tabela de classes não deve ser utilizada de forma absoluta para
fins de aplicação do princípio da especificidade, servindo apenas como parâmetro
inicial na análise da possibilidade de confusão.

A possibilidade de associação indevida entre marcas que estão inseridas nos mesmos
mercados também é reprimida pelos tribunais, conforme abaixo demonstrado:

3 COPETI, Michele. Afinidade entre marcas: uma questão de direito, pp. 209-211. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

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 PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. KRUG. TUTELA INIBITÓRIA. REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. O relevante a ser examinado no presente caso é o risco
de confusão perante consumidores, em virtude da existência de mesmo signo para o
desenvolvimento das respectivas atividades das partes – a autora, no ramo de
champagnes, e, a ré, na venda de cervejas artesanais. O princípio da especialidade,
decorrente da proteção conferida pelo registro da marca em determinada classe,
não é critério absoluto, que deve ceder inevitavelmente diante da evidência de
confusão. Os produtos comercializados pelas partes não se tratam de gêneros
totalmente diversos. Isto porque são bebidas alcoólicas, com o uso da mesma marca –
Krug. É certo que o produto da autora é voltado a nicho específico de consumidores,
considerando-se a sofisticação e o elevado valor do produto. Contudo, há o risco de
que o produto da ré seja entendido como pertencente à família de produto da autora,
criando-se o risco de diluição da marca. Confirmada, portanto, a concorrência
parasitária pela reprodução da marca da autora, devidamente registrada e que
precedeu à da ré, os pedidos inibitório e de reparação por danos materiais devem
ser acolhidos. Recurso provido.
(TJ-SP 0000984-24.2013.8.26.0100, Relator: Carlos Alberto Garbi, 2ª Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 31/10/2017)

Portanto, se conclui que a marca pretendida é irregistrável, com base no artigo 124,
inciso XIX, da LPI, por se tratar de evidente reprodução com acréscimo da marca da Opoente,
in verbis:

Art. 124. Não são registráveis como marca: (...)

XIX. reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de
marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico,
semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

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 b. DA PROTEÇÃO AO NOME EMPRESARIAL

Ainda como dito acima, a expressão“ELETROFRIO” integra de forma preponderante e

diferenciadora o nome empresarial e título de estabelecimento (nome fantasia) adotado pela
Opoente desde a sua constituição no ano de 1966:

Nesse sentido deve-se lembrar que a parte distintiva e fantasiosa do nome da empresa
possui proteção como nome empresarial, nos termos da Constituição Federal, que cita:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

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 XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para
sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas,
aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social
e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Sobre essa estratégia, comenta o jurista Fábio Ulhôa 4:

(...) por razões econômicas e mercadológicas, entretanto, é comum a adoção, como

título de estabelecimento, da própria marca registrada. Tal alternativa, inclusive,
além de ajudar na fixação da marca, possibilita ao empresário a proteção do sinal
identificador do local do exercício do seu negócio, por meio do registro industrial. Ele
pode impedir que concorrentes se utilizem de sinal idêntico ou semelhante, com base
no seu direito marcário.

Tem-se, pois, que a reprodução de nome empresarial é reprimida no inciso V do artigo

124, ainda mais por tratar-se de empresa existente há anos antes do sinal ora impugnado, com
reconhecimento de que a legislação confere à comparação entre nome empresarial e marca
o mesmo tratamento aplicável à verificação de conflito entre marcas:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

V – reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de
estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou
associação com estes sinais distintivos;

Acerca da proibição legal acima, o INPI também prolatou decisões de indeferimento

de pedidos de registro de marcas com base no nome empresarial. Nesse sentido:

4 ULHOA, Fábio Coelho. Curso de direito comercial: direito de empresa. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 273.

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 PROCESSO MARCA CLASSE TITULAR
906643864 19 MARIA DE LOURDES TOSINI
FELÍCISSIMO ME

830629556 PENSKE 11 PENSKE SYSTEM, INC.

905747640 PENSO – PROCESSO DE 35 CAST INFORMÁTICA S.A.
ENGENHARIA DE SOFTWARE
DECISÃO
Indeferimento dos processos supra, com base no artigo 124, inciso V, da LPI.

c. DOS PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Em corroboração à impossibilidade da convivência de marcas idênticas e/ou similares

às tradicionais marcas da Opoente, citam-se decisões favoráveis anteriormente emitidas pelo
INPI, que culminaram nos indeferimentos de pedidos exatos ou similares, com base no inciso
XIX do artigo 124 da LPI, justamente por colidirem com “ELETROFRIO”, senão vejamos:

PROCESSO MARCAS INDEFERIDAS CLASSE TITULAR

915088533 ELETROFRI MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO 37 ELETROFRI MANUTENÇÕES
LTDA.
840502893 ELETRIFRIO 37 DENEDIR D'ANGELO DA SILVA
905216458 ELETROFRIO REFRIGERAÇÃO E REBOBINAMENTO 35 JOSÉ CARLO MACHADO

Inclusive, se notam pedidos de registro inseridos na classe 37, idêntica ao pedido em

contestação, com adição de outros elementos nominativos que não lhe conferem o devido
distanciamento.

Tais fatos apenas reforçam o posicionamento de exclusividade das marcas registradas

da Opoente e a consequente não convivência harmônica, ainda mais quando se nota que a
marca foi depositada para a proteção de itens diretamente afins.

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 O mesmo entendimento deverá ser adotado ao pedido em questão, posto que não se
difere daqueles casos anteriormente indeferidos – decisão contrária acarretaria em violação
ao princípio da isonomia, garantido em sede constitucional e pelo qual todos são iguais
perante a lei.

E mais, não bastasse referido princípio, ressalta-se que decisão em sentido contrário
caminharia contra ao quanto prevê a “teoria das autolimitações administrativas”, que trata de
um conjunto de regras e princípios criados para se evitar decisões incoerentes/contraditórias
para casos similares. Analisemos o teor de referida tese5:

(....) A Teoria das Autolimitações Administrativas veda à Administração Pública, de

uma forma geral, a adoção de entendimentos contraditórios ou desconformes aos
precedentes anteriormente estatuídos, na presença dos mesmos elementos fáticos.

É pertinente esclarecer que o ato do Oposto de reproduzir sinal marcário da Opoente,

sem qualquer autorização ou licença para identificar atividades idênticas e afins, pode ser
entendido como concorrência desleal e desde logo deve ser reprimido por essa r. Autarquia,
pois resta clara a intenção do Oposto em atingir os consumidores da Opoente, desfrutando da
clientela pela qual despendeu tantos esforços para conseguir angariar e manter ao longo dos
anos, gerando insegurança nos consumidores do ramo e prejuízo à reputação da housemark
“ELETROFRIO”.

III. DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO

Tendo em vista todos os argumentos expostos acima, em conjunto com a doutrina,

jurisprudência e dispositivos legais também suscitados, requer-se o provimento da petição de

5ARAGÃO, Alexandre Santos de. TEORIA DAS AUTOLIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS: ATOS PRÓPRIOS, CONFIANÇA LEGÍTIMA
E CONTRADIÇÃO ENTRE ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE),
Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 14. Maio/junho/julho 2009. Disponível em:
www.direitodoestado.com.br/redae.asp.

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 Oposição, a fim de que o pedido de registro sob o n.º 927194228, referente à marca “EZEQUIEL
ELETROFRIO”, na classe 37, seja INDEFERIDO, por ser medida de direito e de justiça.

Termos em que, com protestos de estilo.

Pede deferimento.

São Paulo, 30 de agosto de 2022.

VILELACOELHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS – Reg. INPI n.º 2319

Fabrício Vilela Coelho – OAB/SP n.º 236.035

12
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