850230413321

28/08/2023 19:45

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Petição de Marca

Oposição

Número da Petição: 850230413321

Número do Processo: 930611403

Dados Gerais

Nome: BINGGRAE CO., LTD.

CPF/CNPJ/Número INPI: KR0003776105
Endereço: 45, Dasansunhwan-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do
Cidade:
Estado:
CEP:
Pais: República da Coréia
Natureza Jurídica: Pessoa Jurídica
e-mail:

Dados do Procurador/Escritório

Procurador:
Nome: Peter Eduardo Siemsen
CPF: 01466939737
e-mail: peter@dannemann.com.br
Nº API: 288
Nº OAB:
UF: RJ

Escritório:
Nome: Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

CNPJ: 33163049000114

Classes objeto da presente petição

NCL(12) 30

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Anexos

Descrição Nome do Arquivo

Alegações à oposição Razoes.pdf

Procuração Procuracao.pdf

Procuração Procuracao - Dannemann Siemsen.pdf

Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras.

Obrigado por acessar o e-Marcas.

A partir de agora, o número 850230413321 identificará a sua petição junto ao INPI. Portanto guarde-o,
a fim de que você possa acompanhar na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial - RPI (disponível
em formato .pdf no portal www.inpi.gov.br) o andamento da sua petição. Contudo, tratando-se de
serviço pago, a aceitação da petição está condicionada à confirmação do pagamento da respectiva
GRU (Guia de Recolhimento da União), que deverá ter sido efetuado previamente ao envio deste

Esta petição foi enviado pelo sistema e-Marcas (Verso 4) em 28/08/2023 às 19:45

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 OPOSIÇÃO

PEDIDO DE REGISTRO Nº : 930611403, de 30/05/2023

MARCA : MELON'S

APRESENTAÇÃO : MISTA

CLASSE INTERNACIONAL : 30

OPOENTE : Binggrae Co., Ltd.

OPOSTA : SANDRA PAULINO DE LIMA

RAZÕES

Binggrae Co., Ltd., tendo tomado ciência, por meio de despacho publicado na
Revista da Propriedade Industrial nº 2738, de 27/06/2023, do pedido de registro
em epígrafe, vem, conforme lhe faculta o artigo 158 da Lei da Propriedade
Industrial, apresentar OPOSIÇÃO, pelas razões de fato e de direito que passa a
expor:

De acordo com a referida publicação, a Oposta pretende obter proteção para a

marca mista “MELON'S”, na classe internacional 30.

Tal pretensão, no entanto, não pode prosperar, pois o objeto do pedido de

registro em exame conflita frontalmente com os direitos da Opoente sobre os
sinais “MELONA”.

Importante salientar que a proteção da marca não se limita apenas a assegurar

direitos e interesses meramente individuais, mas também o próprio consumidor,
que melhores elementos terá na aferição da origem do produto ou do serviço
prestado, sem que haja interferência em seu direito de livre escolha.

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 SÍNTESE DOS FUNDAMENTOS DA OPOSIÇÃO

O pedido de registro em questão deve ser indeferido, uma vez que infringe o
disposto no artigo 124, inciso XIX, da LPI, haja vista a imitação da marca da
Opoente. Além disso, os produtos, inseridos no segmento de sobremesas
geladas, assinalados pelas marcas em questão são, no mínimo, intrinsecamente
relacionados.

I. O DIREITO ANTERIOR DA OPOENTE

A Opoente é titular, dentre outras, das seguintes anterioridades:

MARCA APRESENTAÇÃO Nº INPI CLASSE

MELONA MISTA 829294694 30

MELONA NOMINATIVA 829488871 30

Tendo em vista as anterioridades apresentadas, a Opoente não pode aceitar a

possibilidade de que marcas confundíveis, como as aqui confrontadas, venham
a conviver em segmento de mercado idêntico, pois tal cenário, além de
configurar violação de seus direitos previamente adquiridos, acarretará sério
prejuízo ao público consumidor.

II. A COLIDÊNCIA DOS SINAIS

IMITAÇÃO GRÁFICA E FONÉTICA

A simples comparação dos sinais deixa evidente que a marca registranda

constitui IMITAÇÃO GRÁFICA E FONÉTICA dos sinais da Opoente:

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 MELONA (da Opoente)

MELON'S (da Oposta)

Como se pode notar, o conjunto da marca da Oposta é gráfica e foneticamente

muito semelhante às marcas da Opoente, principalmente devido à
reprodução do elemento “MELON”. A sutil diferença, qual seja, a troca de A
por S com apóstrofo, é irrelevante e não atribui suficiente cunho distintivo à
marca sob exame, sendo certo que os sinais acima são flagrantemente
colidentes no conjunto, ou seja, assemelham-se em seus aspectos gráfico,
fonético e visual.

E que não alegue a Oposta que o fato de a sua marca se apresentar na forma
mista seria suficiente para afastar a inevitável possibilidade de confusão entre
os signos em confronto, uma vez que o foco do sinal recai sobre a expressão
“MELON”, que, flagrantemente, imita a parcela nominativa dos sinais de
titularidade da Opoente.

Como se sabe, as marcas são pronunciadas pelos consumidores no mercado

pelo seu elemento nominativo, não havendo real possibilidade de se afastar os
sinais em cotejo apenas pelo acréscimo de um elemento figurativo, como
mencionado na 3ª edição do Manual de Marcas do INPI, em sua 6ª revisão, item
5.11.1, página 170:

“A ocorrência de reprodução ou imitação fonética é um dos fatores

determinantes para caracterizar a colidência entre dois conjuntos.
Vale lembrar que as marcas, mesmo aquelas de apresentação
mista, são lembradas e mencionadas frequentemente em sua
forma verbal.” (grifo nosso)

Logo, a marca atacada carece de distintividade quando confrontada com as

marcas da Opoente, sendo certo que, na mente do consumidor, a lembrança dos
signos da Opoente confunde-se com a expressão da Oposta.

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A 3ª edição do Manual de Marcas do INPI, em sua 6ª revisão, é bastante
elucidativa no que se refere à prática de imitação de marcas de terceiros, como
se vê:

Imitação

A semelhança gráfica, fonética, visual e/ou ideológica em relação

a uma marca anterior de terceiro, suscetível de causar confusão
ou associação com aquela marca alheia, seja quanto ao próprio
produto ou serviço, seja com relação à sua origem ou
procedência.

O conceito de imitação refere-se ao sinal que tenta reproduzir o estilo,

a maneira, o modelo ou a ideia invocada por marca alheia. A
caracterização da imitação abrange, portanto, toda aproximação
gráfica, fonética e/ou ideológica da marca pleiteada com relação
à anterioridade de terceiro, podendo ser confundida ou associada
por semelhança com essa última. (grifo nosso)

in Manual de Marcas, 3ª edição, 6ª revisão, item 5.11.3

Ainda sobre o tema, vale citar Gama Cerqueira:

A imitação pode assumir as mais variadas formas, sendo tarefa

impossível indicá-las todas. Tanto nos casos propriamente de
contrafação, isto é, nos casos de delito, como naqueles em que se
procura registrar marca semelhante a outra já registrada, o contrafator
recorre a toda sorte de artifícios para alcançar os fins visados e, ao
mesmo tempo, embaraçar a ação do prejudicado. Procura dar à
nova marca aspecto semelhante, capaz de criar confusão com a
marca legítima, mas precavidamente introduz elementos
diferentes, às vezes bastante sensíveis, os quais, sem prejudicar
a impressão de conjunto da marca, possam servir para sua
defesa no caso de processo ou impugnação do registro. O
contrafator não visa a iludir apenas o consumidor, mas também
a Justiça ou a repartição incumbida do registro. Por isso, quanto
mais hábil é a imitação, tanto mais perigosa se torna. (grifo nosso)

(in “Tratado da Propriedade Industrial”, Ed. Revista dos Tribunais,

pág. 916)

Os comentários extraídos do Manual de Marcas do INPI, bem como da obra de

Gama Cerqueira, se aplicam perfeitamente ao caso em tela, como pôde ser
facilmente depreendido da comparação entre os sinais da Opoente e da Oposta.

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Nota-se que a Oposta procurou imitar os sinais da Opoente copiando seus
aspectos extrínsecos, mas tomou o cuidado de realizar pequenas alterações, a
fim de alegar que os signos não são iguais. Todavia, essas alterações não
modificam substancialmente o conjunto gráfico e fonético dos sinais, de forma
que o consumidor pode ser induzido em erro ou confusão.

Com efeito, ao observar a inserção de uma nova marca no mercado, que imita
flagrantemente os sinais da Opoente, o consumidor acreditará se tratar de uma
nova versão dos produtos desta, o que não é verdade. Além disso, ele poderá
ser induzido em confusão, dada a enorme semelhança entre os sinais em
confronto.

É certo, ainda, que a Oposta está claramente tentando criar uma conexão entre o seu
sinal e as marcas anteriores da Opoente, uma vez que depositou pedido de registro
para marca ideologicamente idêntica, já que ambas remetem à “melão”, a ver:

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A Opoente destaca, porquanto oportuno, que recentemente esse Instituto teve a
oportunidade de se deparar com situação semelhante à do presente caso, onde
também era possível detectar uma imitação ideológica de uma importante marca
do segmento de bebidas, passível de gerar associação no mercado.

Trata-se do registro nº 900713690, para a marca mista “JOÃO ANDANTE”, a ver:

Diante da clara referência ideológica à marca “JOHNNIE WALKER”, a exata

tradução para a língua inglesa de “JOÃO ANDANTE”, atuante no mesmo
segmento de mercado, esse INPI não hesitou em reconhecer a associação
pretendida pelo sinal “JOÃO ANDANTE”, anulando-o com fundamento no artigo
124, inciso XIX, da LPI, ainda que não vislumbrasse a possibilidade de confusão,
entendimento esse que deve pautar o exame do presente caso.

É evidente que as marcas aqui confrontadas transmitem a mesmíssima

mensagem ao consumidor, sendo certo que, ao se deparar com a marca

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“MELON’S”, este imediatamente associará tal sinal às marcas “MELONA” da
Opoente.

Corroborando todo o exposto, servimo-nos das palavras do mestre Gama

Cerqueira em sua obra "Tratado de Propriedade Industrial" (vol. II, págs. 917 e
918):

“Outra forma de imitação, que se pode denominar ideológica, é a

que procura criar confusão com a marca legítima por meio da
idéia que esta evoca ou sugere ao consumidor. Há marcas que
despertam a idéia do produto a que se aplicam ou de alguma de suas
qualidades, ou que sugerem uma idéia qualquer, sem relação direta
com o produto assinalado. O emprego de marca que desperte a
mesma idéia que a marca legítima, mesmo que seja materialmente
diversa, pode estabelecer confusão no espírito do consumidor,
induzindo-o em erro.” (grifo nosso)

O mesmo entendimento é adotado por esse Instituto ao analisar casos análogos

ao ora em comento, senão vejamos:

Pedido de registro nº 818.312.114

Marca mista: “SENTIR-SE BEM”

Classe: 25.50

Anterioridade: Registro n.º 815.329.962

Marca nominativa: “BEM ESTAR”

Classe: 25.50

Parecer: No mérito, examinando o ato impugnado e as razões que

fundamentaram o Recurso, concluímos pela procedência destas, s.m.j.,
que o sinal objeto do pedido de registro de marca em questão infringe,
efetivamente, o disposto nos art. 65, item 17 do CPI e art 2, alínea "d" do
CPI, razão pela qual opinamos pela reforma da decisão 'a
quo', para indeferi-lo. O signo em questão 'SENTIR-
SE*BEM', colide ideologicamente com a marca "BEM ESTAR"
para assinalar: "fraldas para incontinência". Observa-se também que
embalagem do signo pretendido é ideologicamente conflitante".

Ademais, merecem destaque os exemplos de imitação ideológica trazidos pela

3ª edição do Manual de Marcas, em sua 6ª revisão (página 179):

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Assim como as marcas supracitadas são ideologicamente colidentes, é evidente
que tal entendimento se aplica, da mesma forma, às marcas da Opoente e da
Oposta.

Ao se deparar com produtos ou serviços que ostentam marcas idênticas ou

semelhantes a ponto de gerar ao menos risco de associação, portanto, o
consumidor não só presume que eles possuem a mesma proveniência, mas
também que eles apresentam o mesmo padrão de qualidade, o que, no episódio
em questão, de forma alguma, corresponde à realidade dos fatos.

III. A COMPARAÇÃO DOS PRODUTOS DA OPOENTE E DA OPOSTA

A CLARA IDENTIDADE ENTRE ELES

Como apresentado na introdução da presente peça, a Oposta depositou o seu

pedido de registro na classe 30.

O Manual de Marcas do INPI, em seu item 5.11.2, esclarece que:

“A análise da afinidade mercadológica é passo fundamental no exame

do requisito da disponibilidade, estando diretamente relacionada ao
princípio da especialidade. É nesta etapa que se avalia se o grau
de semelhança ou relação entre os produtos ou serviços
distinguidos pelos sinais em cotejo pode levar o consumidor à
confusão ou associação indevida.” (grifo nosso)

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Sendo assim, uma simples comparação dos produtos reivindicados afasta
qualquer possibilidade de convívio entre os sinais em questão. Afinal, há nítida
identidade entre eles, como se depreende da comparação abaixo:

Produtos identificados pelos sinais da Opoente:

- “Sorvetes de frutas, picolé, bolos de sorvete, sorvetes”.

- “Sorvetes; gelados comestíveis”.

Produtos identificados pelo sinal da Oposta:

- “Picolés; sorbets; sorvetes; creme de açaí congelado; casquinha para sorvete;

creme de açaí congelado batido com xarope de guaraná; frozen yogurt [sorvete
à base de iogurte]; gelados comestíveis; iogurte congelado [sorvete à base de
iogurte]; iogurte gelado [sorvete à base de iogurte]; sorvetes; waffles; bolos;
brigadeiros; chocolate; confeitos; creme [culinária]; iogurte gelado [sorvete à
base de iogurte]; pudins; sobremesas sob a forma de musse [confeitaria];
sorvetes; tortas; sorvete de açaí; salgados em geral”.

Assim, não se pode permitir a inserção no mercado de um sinal que, além de

colidir com as marcas da Opoente e concorrer com esta em segmento
mercadológico idêntico, a saber, no segmento de sobremesa gelada, oferece
produtos idênticos, o que certamente causaria confusão ou associação entre os
consumidores.

Isso porque a marca da Opoente é conhecida no Brasil por seus sabores

incomuns de sorvete e caiu nos gostos da população brasileira, relação esta
explicitada por vídeos no YouTube de resenhas dos produtos. Uma simples
busca no Google traz à tona como primeiro resultado a marca da Opoente,
evidenciando a inconfundível fama da Opoente no segmento em que se insere.

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No caso de sinais idênticos ou muito semelhantes identificarem os mesmos
produtos ou serviços, a possibilidade de confusão é uma consequência lógica e
deve ser presumida. Esse princípio foi, inclusive, incluído no artigo 16.1 do
acordo TRIPS (Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados com o Comércio):

16.1 O titular de marca registrada gozará do direito exclusivo de

impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações
comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que
sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está
registrada, quando esse uso possa resultar em confusão. No caso de
utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos
presumir-se-á uma possibilidade de confusão. Os direitos
descritos acima não prejudicarão quaisquer direitos prévios

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 existentes, nem afetarão a possibilidade dos Membros reconhecerem
direitos baseados no uso. (grifo nosso)

in Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property

Rights – 1995

Ainda de acordo com o item 5.11.2 do Manual de Marcas do INPI, tem-se que:

“A avaliação da possibilidade de confusão ou associação indevida

entre sinais pressupõe análise ponderada do grau de semelhança
entre os conjuntos e da afinidade mercadológica entre os produtos
ou serviços assinalados, a fim de determinar a existência de risco
de confusão ou associação indevida por parte do consumidor.”
(grifo nosso)

No caso concreto, como foi cabalmente demonstrado na presente oposição, as

marcas são colidentes e os produtos são idênticos. Aplicando-se então essa
análise ponderada, fica evidente o risco de confusão ou associação indevida
entre os sinais.

IV. A BASE LEGAL

Considerando a presença conjunta das hipóteses proibitivas previstas no artigo

124, inciso XIX, da Lei da Propriedade Industrial, a saber, (i) a marca reproduz
ou imita, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, marca alheia
registrada, (ii) a marca destina-se a distinguir ou certificar produto ou serviço
idêntico, semelhante ou afim e (iii) a marca é suscetível de causar confusão
ou associação com marca alheia, dúvida não resta de que o aludido dispositivo
legal se aplica ao presente caso.

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 V. PEDIDO

Diante de todo o exposto e, uma vez demonstrada a total impossibilidade de

coexistência dos referidos sinais no mercado, a Opoente requer o indeferimento
do pedido de registro nº 930611403.

Nesses termos,
pede deferimento.

IM075502/BR – LTF/FSL

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