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SUPERGELADOS JUNDIAÍ LTDA


CNPJ n° 73.041.261/0001-23
Endereço: Av. Joao Gonçalves dos Reis, 717, Jundiaí, SP
CEP: 13212375
E-mail: mariafernanda@supergeladosjundiai.com.br;
contato@supergeladosjundiai.com.br

Ref. Notificação extrajudicial- uso indevido de marca alheia registrada

SPLENDI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o


n° 26.094.100/0001-18, com sede na Rua Paraguai, 1148, Apt 33, Centro,
Cascavel, Paraná, CEP 85.805-020, vêm, por intermédio do seu procurador
para assuntos atinentes a Direito Marcário, conforme instrumento de
procuração anexo, apresentar

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos, com intuito de prevenir


responsabilidades, prover a ressalva de direitos, nos termos do artigo 726 e
727 da Lei 13.105/15 (Código de Processo Civil) e da Lei n° 9.279/96 (Lei da
Propriedade Industrial).

I. DO USO INDEVIDO DE MARCA ALHEIA REGISTRADA

Inicialmente, cumpre-nos informar que a Notificante ciente da


importância de resguardar o direito ao uso exclusivo da marca criada para
assinalar seus serviços, denominada “splendi”, diligentemente, investiu na sua
proteção legal, depositando e obtendo a concessão do registro n° 920520316,
concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial em 11/04/2023
O registro marcário acima apontado confere à Notificante o direito líquido e
certo de propriedade e uso exclusivo do sinal “splendi”, bem como de suas
variações suscetíveis de causar confusão entre os consumidores, em todo o
território nacional (princípio da territorialidade), para identificar produtos ou
serviços idênticos, semelhantes e afins.
O direito à propriedade e exclusividade da marca registrada é assegurado
pela legislação pátria, conforme dispõem o inciso XXIX, do artigo 5º, da
Constituição Federal, e artigos 129 e 124, inc. XIX, da Lei da Propriedade
Industrial, vejamos:

Art. 5º, CF.


XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais
privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às
criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de
empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnológico econômico do
País;

Lei de Propriedade Industrial:

“Art. 129 – A propriedade da marca adquire-se pelo registro


validamente expedido, conforme as disposições desta Lei,
sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo território
nacional, observado quanto às marcas coletivas e de
certificação o disposto nos arts. 147 e 148.”

Em outras palavras, quaisquer reproduções (totais ou parciais) ou


imitações do sinal marcário registrado são expressamente proibidas por lei.
Ocorre que, por meio da publicação na Revista da Propriedade Industrial-
RPI n° 2751 do processo n° 931807808, a Notificante tomou conhecimento de
que a Notificada está violando seus direitos de propriedade industrial por usar
indevidamente e sem autorização o sinal marcário “SPLENDI” que,
inegavelmente, reproduz sua marca registrada, para assinalar produtos idênticos
aos identificados pela marca da Notificante.

A imagem abaixo trata-se do site da Notificada:


https://www.supergeladosjundiai.com.br/contato
É evidente, que o sinal utilizado e depositado para registro pela Notificada
reproduz flagrantemente a forma gráfica e fonética da marca registrada
anteriormente pela Notificante, fato este capaz de causar confusão ou
associação indevida no mercado entre as marcas, sobretudo, por se tratar de
segmento mercadológico idêntico, o que é veemente proibido pela legislação
vigente, nos termos do artigo 124, inciso XIX da LPI.

Art. 124 – Não são registráveis como marca:

(...)

XIX –reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que


com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou
certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim,
suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

É fácil constatar pelo simples cotejo visual a colidência gráfica e


fonética entre as marcas em razão da inequívoca reprodução do sinal distintivo
da Notificante por parte da Notificada.

MARCA DA NOTIFICADA MARCA DA NOTIFICANTE

SPLENDI SPLENDI

É notório que a marca da Notificada reproduz a forma gráfica e fonética da


marca da Notificante. E, nem se diga que o fato de a marca da Notificada ter sido
depositada sob apresentação mista excluiria o risco de confusão pelo público
consumidor na medida em que, o Manual de Marcas (item 5.11.1) ressalta que
o aspecto fonético é um dos fatores determinantes para caracterizar a colidência
entre dois conjuntos, uma vez que as marcas, mesmo aquelas de apresentação
mista, são lembradas e mencionadas frequentemente em sua forma verbal.
Dessa forma, a colidência entre as marcas é bastante clara quando da
confrontação dos sinais sob os aspectos gráficos e fonéticos. E, como
circunstância agravante, a marca da Notificada visa identificar produtos idênticos
com os assinalados pela marca da Notificante, conforme se pode constatar pela
análise das especificações reivindicadas nos processos de registro das marcas
em cotejo apontadas no quadro comparativo abaixo.

MARCA DA NOTIFICADA MARCA DA NOTIFICANTE

Doces [confeitos] Agente Assessoria e consultoria em


marketing relativas a promoção de
produto ou serviço de
terceiros;Assessoria, consultoria e
informação em promoção de
vendas;Comércio (através de qualquer
meio) de cosméticos;Comércio
[através de qualquer meio] de produtos
alimentícios [biscoitos];Comércio
[através de qualquer meio] de produtos
alimentícios [carnes
vermelhas];Comércio [através de
qualquer meio] de produtos
alimentícios [cereais];Comércio
[através de qualquer meio] de
produtos alimentícios [doces]; [...]

A observação comparativa acima não deixa dúvidas de que as marcas


em cotejo assinalam produtos idênticos. A marca da Notificada visa assinalar
produtos de doces, enquanto a marca da Notificante visa assinalar o serviço de
comércio de produtos alimentícios, incluindo, doces. Portanto, as marcas
identificam produtos idênticos quanto a natureza, finalidade, modo de utilização,
concorrência, canais de distribuição, público alvo e origem habitual.
Salienta-se ser descabido qualquer eventual argumento acerca da
diferença das classes dos registros em questão, uma vez que na análise de
colidência importa menos saber se os sinais estão inseridos na mesma classe,
e mais se os produtos e/ou serviços que essas marcas identificam são idênticos,
semelhantes ou afins, passíveis de levar o consumidor ao erro ou confusão
quando da escolha e aquisição do bem almejado e/ou contratação com o serviço
prestado. E, nesse sentido, é notória a afinidade entre os serviços identificados
pela marca da Notificante e os produtos identificados pela marca da Notificada,
ainda que os processos estejam depositados em classes diferentes.
O STJ no REsp n. 1.340.933/SP já firmou o entendimento de que para
fins de análise de colidência a aplicação do princípio da especialidade que não
deve se ater de forma mecânica à Classificação Internacional de Produtos e
Serviços, podendo extrapolar os limites de uma classe sempre que, pela relação
de afinidade dos produtos, houver possibilidade de se gerar dúvida no
consumidor.
Deste modo, reputa-se inafastável a suscetibilidade de confusão ou
associação entre as marcas. Não é preciso ser um grande especialista no
assunto para verificar que ao se deparar com a marca da Notificada, inserida em
segmento de atuação idêntico ao da Notificante, o consumidor poderá ser
induzido ao erro, dúvida ou confusão quanto à real origem dos respectivos
produtos, acreditando que se tratam dos próprios produtos da Notificante, ou
poderá pensar que a Notificada e a Notificante são empresas coligadas,
parceiras ou pertencentes ao mesmo grupo empresarial, ou que a Notificada
obteve algum tipo de licença para o uso da marca da Notificante, o que, de forma
alguma, coaduna-se com a verdade.
Assim, considerando a reprodução gráfica, fonética e ideológica entre
a marca da Notificada e a marca da Notificante, bem como a afinidade
mercadológica, resta incontroverso que haverá confusão ou associação indevida
entre as marcas.
É inegável, portanto, que a conduta da Notificada viola os direitos
marcários da Notificante e é considerada uma prática ilícita, nos termos dos
artigos 189, I, da Lei de Propriedade Industrial.

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:


I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte,
marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir
confusão; ou
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.
Além disso, as práticas comerciais tendentes a levar o consumidor a
confusão ou erro em relação aos produtos ou serviços comercializados são
tipificadas no ordenamento jurídico como atos de concorrência desleal, conforme
estipula o artigo 195, inciso III, da LPI, bem como o artigo 10 bis (3) 1° da
Convenção de Paris, com as consequências daí previstas no artigo 209 da LPI.

Art. 209 - Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver


perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados
por atos de violação de direitos de propriedade industrial e
atos de concorrência desleal previstos nesta Lei, tendentes a
prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão
entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores
de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Os referidos dispositivos legais permitem que a Notificante adote medicas


extrajudiciais e judiciais, visando à cessação da infração e indenização pelos
danos sofridos uma vez que a semelhança entre as marcas, na medida em que
estimula a confusão do consumidor, pode causar prejuízos incomensuráveis à
Notificante, sejam estes materiais, decorrentes do desvio de sua clientela ante a
confusão ocasionada, sejam morais, em razão do risco de mácula à reputação
e boa imagem da Notificante no mercado.
Diante do exposto, não podem a Notificante permitir que sua marca seja
indevidamente reproduzida e utilizada por quem quer que seja, ainda mais
quando atuantes no mesmo segmento mercadológico.
Não há como se cogitar a manutenção da utilização da marca “SPLENDI”
pela Notificada, sendo inviável a coexistência pacífica das marcas, sob pena de
afrontar disposições constitucionais e legais, bem como causar imensuráveis
prejuízos a Notificante.
Portanto, com o objetivo de resolver a questão apresentada de forma
amigável, ou seja, da maneira menos onerosa e mais célere possível para as
partes, serve a presente NOTIFICAÇÃO para requerer que a Notificada, no prazo
improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do recebimento desta, providencie o
que se segue:
a) Cessação completa, imediata e de forma definitiva do uso da marca
“SPLENDI” ou qualquer outra combinação e variação capaz de gerar confusão
com a marca da Notificante em qualquer meio físico ou digital, sobretudo, sites,
redes sociais, aplicativos, plataforma de e-commerce, fachada de
estabelecimento, catálogos, proposta comercial, embalagens, anúncios
publicitários, materiais promocionais e de divulgação, notas fiscais, bem como
em suas atividades comerciais em geral;

b) Exclusão em sites, redes sociais, aplicativos, plataforma de e-commerce


ou de qualquer outro meio de publicações que contenham referência a marca
“SPLENDI” ou qualquer outra combinação e variação.

c) Protocole PEDIDO DE DESISTÊNCIA do pedido de registro da marca


“SPLENDI”, n° 931807808, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

d) Se comprometa, por escrito, a nunca mais utilizar ou tentar registrar um


sinal que reproduza ou imite a marca da Notificante.

e) Envio, por escrito, dos documentos probatórios do cumprimento das


solicitações acima mencionadas.

A recusa em cumprir as exigências acima ou o silêncio da Notificada serão


interpretados pela Notificante como falta de interesse na solução amigável da
questão e, consequentemente, a Notificante adotará as medidas judiciais cíveis
e criminais cabíveis para assegurar seus direitos marcários sobre a marca de
sua titularidade e a postulação de indenização a título de danos materiais e
lucros cessantes.
Certos de contar com a colaboração da Notificada no sentido de evitar a
tomada de tais medidas, permanecemos à disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,
São Paulo, 03 de outubro de 2023.
VERSATY MARCAS E PATENTES LTDA

Depto. Jurídico

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