CNPJ n° 73.041.261/0001-23 Endereço: Av. Joao Gonçalves dos Reis, 717, Jundiaí, SP CEP: 13212375 E-mail: mariafernanda@supergeladosjundiai.com.br; contato@supergeladosjundiai.com.br
Ref. Notificação extrajudicial- uso indevido de marca alheia registrada
SPLENDI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n° 26.094.100/0001-18, com sede na Rua Paraguai, 1148, Apt 33, Centro, Cascavel, Paraná, CEP 85.805-020, vêm, por intermédio do seu procurador para assuntos atinentes a Direito Marcário, conforme instrumento de procuração anexo, apresentar
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos, com intuito de prevenir
responsabilidades, prover a ressalva de direitos, nos termos do artigo 726 e 727 da Lei 13.105/15 (Código de Processo Civil) e da Lei n° 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial).
I. DO USO INDEVIDO DE MARCA ALHEIA REGISTRADA
Inicialmente, cumpre-nos informar que a Notificante ciente da
importância de resguardar o direito ao uso exclusivo da marca criada para assinalar seus serviços, denominada “splendi”, diligentemente, investiu na sua proteção legal, depositando e obtendo a concessão do registro n° 920520316, concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial em 11/04/2023 O registro marcário acima apontado confere à Notificante o direito líquido e certo de propriedade e uso exclusivo do sinal “splendi”, bem como de suas variações suscetíveis de causar confusão entre os consumidores, em todo o território nacional (princípio da territorialidade), para identificar produtos ou serviços idênticos, semelhantes e afins. O direito à propriedade e exclusividade da marca registrada é assegurado pela legislação pátria, conforme dispõem o inciso XXIX, do artigo 5º, da Constituição Federal, e artigos 129 e 124, inc. XIX, da Lei da Propriedade Industrial, vejamos:
Art. 5º, CF.
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico econômico do País;
Lei de Propriedade Industrial:
“Art. 129 – A propriedade da marca adquire-se pelo registro
validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.”
Em outras palavras, quaisquer reproduções (totais ou parciais) ou
imitações do sinal marcário registrado são expressamente proibidas por lei. Ocorre que, por meio da publicação na Revista da Propriedade Industrial- RPI n° 2751 do processo n° 931807808, a Notificante tomou conhecimento de que a Notificada está violando seus direitos de propriedade industrial por usar indevidamente e sem autorização o sinal marcário “SPLENDI” que, inegavelmente, reproduz sua marca registrada, para assinalar produtos idênticos aos identificados pela marca da Notificante.
A imagem abaixo trata-se do site da Notificada:
https://www.supergeladosjundiai.com.br/contato É evidente, que o sinal utilizado e depositado para registro pela Notificada reproduz flagrantemente a forma gráfica e fonética da marca registrada anteriormente pela Notificante, fato este capaz de causar confusão ou associação indevida no mercado entre as marcas, sobretudo, por se tratar de segmento mercadológico idêntico, o que é veemente proibido pela legislação vigente, nos termos do artigo 124, inciso XIX da LPI.
Art. 124 – Não são registráveis como marca:
(...)
XIX –reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que
com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
É fácil constatar pelo simples cotejo visual a colidência gráfica e
fonética entre as marcas em razão da inequívoca reprodução do sinal distintivo da Notificante por parte da Notificada.
MARCA DA NOTIFICADA MARCA DA NOTIFICANTE
SPLENDI SPLENDI
É notório que a marca da Notificada reproduz a forma gráfica e fonética da
marca da Notificante. E, nem se diga que o fato de a marca da Notificada ter sido depositada sob apresentação mista excluiria o risco de confusão pelo público consumidor na medida em que, o Manual de Marcas (item 5.11.1) ressalta que o aspecto fonético é um dos fatores determinantes para caracterizar a colidência entre dois conjuntos, uma vez que as marcas, mesmo aquelas de apresentação mista, são lembradas e mencionadas frequentemente em sua forma verbal. Dessa forma, a colidência entre as marcas é bastante clara quando da confrontação dos sinais sob os aspectos gráficos e fonéticos. E, como circunstância agravante, a marca da Notificada visa identificar produtos idênticos com os assinalados pela marca da Notificante, conforme se pode constatar pela análise das especificações reivindicadas nos processos de registro das marcas em cotejo apontadas no quadro comparativo abaixo.
MARCA DA NOTIFICADA MARCA DA NOTIFICANTE
Doces [confeitos] Agente Assessoria e consultoria em
marketing relativas a promoção de produto ou serviço de terceiros;Assessoria, consultoria e informação em promoção de vendas;Comércio (através de qualquer meio) de cosméticos;Comércio [através de qualquer meio] de produtos alimentícios [biscoitos];Comércio [através de qualquer meio] de produtos alimentícios [carnes vermelhas];Comércio [através de qualquer meio] de produtos alimentícios [cereais];Comércio [através de qualquer meio] de produtos alimentícios [doces]; [...]
A observação comparativa acima não deixa dúvidas de que as marcas
em cotejo assinalam produtos idênticos. A marca da Notificada visa assinalar produtos de doces, enquanto a marca da Notificante visa assinalar o serviço de comércio de produtos alimentícios, incluindo, doces. Portanto, as marcas identificam produtos idênticos quanto a natureza, finalidade, modo de utilização, concorrência, canais de distribuição, público alvo e origem habitual. Salienta-se ser descabido qualquer eventual argumento acerca da diferença das classes dos registros em questão, uma vez que na análise de colidência importa menos saber se os sinais estão inseridos na mesma classe, e mais se os produtos e/ou serviços que essas marcas identificam são idênticos, semelhantes ou afins, passíveis de levar o consumidor ao erro ou confusão quando da escolha e aquisição do bem almejado e/ou contratação com o serviço prestado. E, nesse sentido, é notória a afinidade entre os serviços identificados pela marca da Notificante e os produtos identificados pela marca da Notificada, ainda que os processos estejam depositados em classes diferentes. O STJ no REsp n. 1.340.933/SP já firmou o entendimento de que para fins de análise de colidência a aplicação do princípio da especialidade que não deve se ater de forma mecânica à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, podendo extrapolar os limites de uma classe sempre que, pela relação de afinidade dos produtos, houver possibilidade de se gerar dúvida no consumidor. Deste modo, reputa-se inafastável a suscetibilidade de confusão ou associação entre as marcas. Não é preciso ser um grande especialista no assunto para verificar que ao se deparar com a marca da Notificada, inserida em segmento de atuação idêntico ao da Notificante, o consumidor poderá ser induzido ao erro, dúvida ou confusão quanto à real origem dos respectivos produtos, acreditando que se tratam dos próprios produtos da Notificante, ou poderá pensar que a Notificada e a Notificante são empresas coligadas, parceiras ou pertencentes ao mesmo grupo empresarial, ou que a Notificada obteve algum tipo de licença para o uso da marca da Notificante, o que, de forma alguma, coaduna-se com a verdade. Assim, considerando a reprodução gráfica, fonética e ideológica entre a marca da Notificada e a marca da Notificante, bem como a afinidade mercadológica, resta incontroverso que haverá confusão ou associação indevida entre as marcas. É inegável, portanto, que a conduta da Notificada viola os direitos marcários da Notificante e é considerada uma prática ilícita, nos termos dos artigos 189, I, da Lei de Propriedade Industrial.
Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:
I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. Além disso, as práticas comerciais tendentes a levar o consumidor a confusão ou erro em relação aos produtos ou serviços comercializados são tipificadas no ordenamento jurídico como atos de concorrência desleal, conforme estipula o artigo 195, inciso III, da LPI, bem como o artigo 10 bis (3) 1° da Convenção de Paris, com as consequências daí previstas no artigo 209 da LPI.
Art. 209 - Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver
perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.
Os referidos dispositivos legais permitem que a Notificante adote medicas
extrajudiciais e judiciais, visando à cessação da infração e indenização pelos danos sofridos uma vez que a semelhança entre as marcas, na medida em que estimula a confusão do consumidor, pode causar prejuízos incomensuráveis à Notificante, sejam estes materiais, decorrentes do desvio de sua clientela ante a confusão ocasionada, sejam morais, em razão do risco de mácula à reputação e boa imagem da Notificante no mercado. Diante do exposto, não podem a Notificante permitir que sua marca seja indevidamente reproduzida e utilizada por quem quer que seja, ainda mais quando atuantes no mesmo segmento mercadológico. Não há como se cogitar a manutenção da utilização da marca “SPLENDI” pela Notificada, sendo inviável a coexistência pacífica das marcas, sob pena de afrontar disposições constitucionais e legais, bem como causar imensuráveis prejuízos a Notificante. Portanto, com o objetivo de resolver a questão apresentada de forma amigável, ou seja, da maneira menos onerosa e mais célere possível para as partes, serve a presente NOTIFICAÇÃO para requerer que a Notificada, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do recebimento desta, providencie o que se segue: a) Cessação completa, imediata e de forma definitiva do uso da marca “SPLENDI” ou qualquer outra combinação e variação capaz de gerar confusão com a marca da Notificante em qualquer meio físico ou digital, sobretudo, sites, redes sociais, aplicativos, plataforma de e-commerce, fachada de estabelecimento, catálogos, proposta comercial, embalagens, anúncios publicitários, materiais promocionais e de divulgação, notas fiscais, bem como em suas atividades comerciais em geral;
b) Exclusão em sites, redes sociais, aplicativos, plataforma de e-commerce
ou de qualquer outro meio de publicações que contenham referência a marca “SPLENDI” ou qualquer outra combinação e variação.
c) Protocole PEDIDO DE DESISTÊNCIA do pedido de registro da marca
“SPLENDI”, n° 931807808, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
d) Se comprometa, por escrito, a nunca mais utilizar ou tentar registrar um
sinal que reproduza ou imite a marca da Notificante.
e) Envio, por escrito, dos documentos probatórios do cumprimento das
solicitações acima mencionadas.
A recusa em cumprir as exigências acima ou o silêncio da Notificada serão
interpretados pela Notificante como falta de interesse na solução amigável da questão e, consequentemente, a Notificante adotará as medidas judiciais cíveis e criminais cabíveis para assegurar seus direitos marcários sobre a marca de sua titularidade e a postulação de indenização a título de danos materiais e lucros cessantes. Certos de contar com a colaboração da Notificada no sentido de evitar a tomada de tais medidas, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.
Atenciosamente, São Paulo, 03 de outubro de 2023. VERSATY MARCAS E PATENTES LTDA