Por: Salomão Viagem

Advogado e Agente da Propriedade Industrial

sviagem@svevigny.com

PRINCÍPIOS REITORES DAS MARCAS1.

A capacidade distintiva. ( Parte 1. 1).

Para que um signo seja considerado como marca no sentido técnico- jurídico do termo, é necessário
que tenha capacidade distintiva. “(…) a capacidade distintiva é o pressuposto essencial, por assim dizer
“ontológico”, de uma marca, decorre da obvia apreciação do que a marca é, em primeiro lugar, um signo
distintivo”2.
A capacidade distintiva é a aptidão para distinguir um produto ou um serviço, que provém de uma
empresa ou fonte produtiva dos produtos ou serviços provenientes de outra empresa ou fonte produtiva3. Daqui
resulta que a marca contradistingue não só produtos ou serviços, mas também a sua origem empresarial ou fonte
produtiva.
Sobre este importante requisito da registabilidade da marca, estabelece a alínea h) do artigo 110º do
CPI(M), que: Constituem requisitos para a protecção de marca “ Não constituir sinal de carácter genérico,
comum vulgar ou meramente descritivo dos produtos ou serviços a proteger”.
Assim, à partida não podem constituir marcas as denominações genéricas dos produtos que são o nome
através do qual o produto é conhecido. O empresário que produz pneus para veículos automóveis, decidindo
marcar o seu produto de modo a distingui-los dos fabricados pelos seus concorrentes, não deve assinalá-los com o
nome genérico do próprio produto “ pneus”. Procedendo de tal maneira, a função distintiva não seria exercida,
na medida em que o público não a compreenderia como marca 4. Se o produto ou serviço tiver mais de uma
designação própria, a proibição se aplica nos mesmos termos5.

1 De entre os tradicionais autores sobre esta matéria, cfr. FRANCISCHELLE, REMO, Sui marchi…ob. cit., pp. 87-92; CASANOVA, MARIO,
Impresa…ob. cit., pp. 469-472; v. tb., MANGINI, VITO, IL Marchio…ob. cit., pp. 147-159, na nota 1 da p. 147 este autor indica um conjunto de
respeitados autores que se debruçaram sobre a matéria.
2 LUIGI MANSANI, La capacidade distintiva como concepto dinâmico , Actas de Derecho Industrial, Volume 27, 2006-2007, Instituto de Derecho

Industrial, Universidade de Santiago de Compostela, Marcial Pons, p. 223.

3 V. NOGUEIRA SERENS, “ A Vulgarização” …ob. cit., p. 1.
4 V. NOGUEIRA SERENS, “ A Vulgarização” …ob. cit., p. 2.
5 COUTO GONÇALVES, Manual…ob. cit., p. 234, cita na nota 453, McCARTHY.
 O impedimento de registo de denominações genéricas de produtos ou serviços, não tem apenas como
justificação a falta de capacidade distintiva. Visa também desencorajar a concorrência desleal, na medida em que
sendo uma única empresa titular da marca “ pneus” às restantes estarim em desvantagem concorrencial por serem
inibidas de usar esse nome genérico ou comum6.
A insusceptibilidade de registo de denominações genéricas, como um dos fundamentos da sua falta de
capacidade distintiva não deixa de ser relevante quando a marca tenha sido apresentada em língua estrangeira. De
acordo com este posicionamento, em Moçambique não deve ser registado como marca a expressão “ tyer” que
significa pneus na língua inglesa, ainda que o depósito do pedido de registo seja de carácter internacional7.
São também considerados como genéricos os nomes dos produtos ou serviços ainda que
incorrectamente redigidos8-9 ou simplesmente abreviados10( Al-Kol = alcool, GUD= GOOD, OQBOM=Oh! Que
bom, VANTEC= Vantagem tecnológica), neste caso as denominações genéricas impuras, ou ainda compostos de
simples aditamentos arbitrários ou sem expressão11.
As limitações postas à registabilidade das denominações genéricas impuras ou erradamente escritas e
das abreviaturas e dos acrónimos das próprias denominações genéricas na medida em que estas continuam a ser
reconhecíveis, valem mutatis mutandi, em relação às indicações descritivas12.
Relativamente às marcas figurativas, a denominação genérica do produto corresponde a representação
figurativa do género do produto, com recurso à figura do próprio produto, no seu todo ou a parte mais
significativa dele, por exemplo, o desenho de um pneu não pode constituir marca de pneus ou o desenho de um
frigorífico não deve ser adoptado como marca de frigoríficos. Há no entanto excepções em que as figuras dos
produtos a serem marcados pode constituir marca, quando a configuração é singular ou de uma peculiar
estilização13 ou ainda quando a figura não informa directamente o produto ou serviço por ter sido artística ou
disfarçadamente desenhado.
As denominações genéricas dos produtos ou serviços são insusceptíveis de registo como marca, por
carecerem de capacidade distintiva e também por causa da necessidade da sua preservação14.

6 Idem., p. 29.
7 Idem., nota 3 p. 28.
8 Exemplo se em vez de Água, se adoptasse a expressão “ guagua” ou em vez de televisor fosse “ telebisor” , este último exemplo extraímos da nota
448 da última obra citada de COUTO GONÇALVES, página 233.
9 V. Também., NOGUEIRA SERENS, A “Vulgarização”…ob. cit., pp. 68-74, sobre as diferentes hipóteses que reconduzem a marca genérica.
10 V. Desenvolvidamente, NOGUEIRA SERENS , “ A Vulgarização” …ob. cit., p. 68 e ss, nota 25, com vários exemplos, v. tb.,COUTO GONÇALVES,

Idem, p. 233, nota 449.; exemplo de marca Antibio face a expressão antibiótico.
11COUTO GONÇALVES, Idem., Telecom vs TV-ES, France Telecom, nota 450, p. 233, o autor extraiu esses exemplos da jurisprudência que cita na

referida nota.
12 V. NOGUEIRA SERENS, “ A Vulgarização”…ob. cit., nota 25, p. 70.
13 Idem., nota 4 da p. 29.
14 Idem., p. 77.
 Para além das denominação genérica dos respectivos produtos, há também falta de capacidade
distintiva quando as marcas são constituídas por indicações descritivas conforme preceitua a al. h) do artigo 110º
do CPI(M). Sinal descritivo, é portanto, a denominação que indica, exclusiva e directamente, a produção (espécie,
lugar e tempo), qualidade, quantidade, destino, valor, ou qualquer outra característica15.
A este propósito NOGUEIRA SERENS16 apresentou o seguinte exemplo: “ Suponhamos que A
fabricante de portas-giratórias, pretendia registar como marca a expressão “ Sempre Fechada”. É evidente que
trata-se de uma indicação descritiva do respectivo produto. Toda a gente sabe que as portas giratórias andam
sempre fechadas e este é um dos motivos que originou a criação deste modelo de utilidade.
Ao se considerar que um sinal não possui capacidade distintiva em virtude do uso de uma expressão
que constitui uma indicação descritiva, podem existir dois fundamentos: 1º A falta de capacidade distintiva dessa
indicação descritiva, 2º e a necessidade de as preservar ou deixar à livre disponibilidade de todos os concorrentes.
Contudo, as indicações descritivas podem ser aceites como marca ou a capacidade distintiva não será posta em
causa, se forem relativas, por exemplo a indicação de um lugar não conhecido pelo público, pois este entenderia
que aquele sinal é uma designação arbitrária17.
Outro importante estudo sobre os sinais genéricos, usuais, descritivos e necessários (específicos
também se chamam)18, é o feito pelo autor francês PAUL MATHÉLY19 que diz : O sinal genérico é aquele que
define não directamente o objecto em causa, mas a categoria, especialidade ou género aos quais pertencem estes
objectos. O sinal é usual quando é geral e comumente utilizado para designar o objecto em causa. O sinal
descritivo é aquele que define, indica, ou evoca o objecto em causa, na sua natureza, nas suas propriedades ou nas
suas qualidades. O sinal necessário deve considerar-se abrangido pela alínea a) do artigo 7º RMC. Limita-se a
mencionar o nome do próprio produto.
Fim do artigo!

15 Idem., p. 234; no mesmo sentido, COUTINHO DE ABREU, Curso…ob. cit., p. 381, que dá exemplos sobre a qualidade, “ Pura Lã” para vestuário,
desenho de cinco estrelas para azeite; quantidade, “1 Litro” para vinho, ao destino, “Cabedais” para pomada, ao valor “Pechincha”, à época de
produção do produto ou de prestação de serviços “A toda hora”, para os serviços de uma clinica, à proveniência geográfica “Coimbra”…
16 “ A Vulgarização “…ob. cit., pp. 30 e ss.
17 V. Desenvolvidamente NOGUEIRA SERENS “ A Vulgarização” …ob. cit., pp. 33 e ss.
18 V. BRAUN, Précis…ob. cit., p. 108, nesta página, o autor cita nas notas 59-62, MATHÉLY.
19 Citado por AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, Direito…ob. cit., p. 28, v tb., BRAUN, Précis…ob. cit., pp. 108 e ss, cita varias vezes MATHÉLY a

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