ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Turma: CPI B 12023

Disciplina/Matéria: DIREITO EMPRESARIAL
Sessão: 13 - Dia 14/04/2023 - 08:00 às 09:50
Professor: WAGNER TEIXEIRA MOREIRA

13 Tema: PROPRIEDADE INDUSTRIAL I. Legislação (Lei 9.279/96). Marcas: sinais ou expressão

não registráveis como marca. Espécies de Marca. Marca de Posição. Procedimento do pedido de
registro de marca. Indicações geográficas. Trade dress. Concorrência desleal. Colidência entre
nome, marca e título do estabelecimento.

1ª QUESTÃO:
A titular da marca NEUTROX não quer mais que a marca TRATEX continue a usá-la, apesar do
tempo decorrido de uso, sob a alegação de ocorrência desleal. Por tal motivo, A & B Participações
S.A., detentora da marca NEUTROX, ajuizou ação inibitória por violação a direito de marca e prática
de concorrência desleal em face de Dragão Química Ltda., a fim de compelir essa última a se abster
de usar os produtos e materiais informativos ou publicitários que contenham o sinal TRATEX,
idênticos ao produto NEUTROX, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais
e materiais decorrentes do uso indevido da marca.
Sobre o tema propriedade industrial, responda: em que consiste o trade dress? Há previsão legal de
proteção na legislação brasileira? Responda a questão de forma fundamentada.

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RESPOSTA:
A proteção jurídica que se dá ao trade dress decorre da necessidade de se combater a utilização
indevida de elementos e caracteres que, adstritos a marcas, personalizam e distinguem produtos e
serviços ofertados no mercado, a exemplo de embalagens, cores, design, desenhos, decorações, dentre
outros - os quais, por vezes, não integram o registro dessa marca, mas possuem alto poder de
influencia na liberdade volitiva dos consumidores.
E a finalidade precípua de tal amparo legal é coibir confusão e má associação por parte do público
consumidor, garantindo, por outro lado, o exercício da livre concorrência.
Sob essa ótica, o art. 124, inciso VIII da Lei 9.279/96 dispõe que não são passiveis de registro de
marca: cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo.
E o inciso XIX da referida norma estabelece que também não são passiveis de registro de marca, a
reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada
para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetíveis de causar
confusão ou associação com marca alheia.
Muitas das vezes tais componentes nem sequer constam do registro da marca.
Dessa forma, para a caracterização da infringência da marca, por usurpação ou arremedo de sua
"roupagem", não é suficiente que se demonstrem a mera semelhança de cores, embalagens, sinais,
sobreposições ou afinidades das atividades. É necessário que o ato apontado como desleal seja de tal
relevância que a coexistência das marcas em decorrência da identidade de suas trade dresses cause
confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, a impor uma ação do Estado a fim
de reprimir a conduta.
A possibilidade de associação indevida e confusão entre as marcas deve ser analisada em cada caso
concreto, cujos parâmetros a doutrina buscou definir, de forma a viabilizar a interpretação da norma
legal.
Filipe Fonteles Cabral e Marcelo Mazzola, em estudo que teve como base o direito comparado, a
doutrina e a jurisprudência, listaram sete critérios para a validação da possibilidade de confusão de
marcas, por eles denominado "teste 360º":
I. Grau de distintividade intrínseca das marcas;
II. Grau de semelhança das marcas;
III. Legitimidade e fama do suposto infrator;
IV. Tempo de convivência das marcas no mercado;
V. Espécie dos produtos em cotejo;
VI. Especialização do público-alvo;
VII. Diluição.
(O teste 360º de confusão de marcas, Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, nº
132, set/out de 2014, p. 14/22).

Segundo os autores, nenhum desses elementos deve se sobrepor aos demais, sendo certo que o
resultado da avaliação de um critério isoladamente não confirma nem elimina a colidência das marcas
sob exame.

Informativo 752, STJ - 10 de outubro de 2022.

TERCEIRA TURMA
Processo: REsp 1.726.804-RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, por unanimidade, julgado
em 27/09/2022, DJe 29/09/2022.
Violação a direito de marca. Imitação de trade dress. Concorrência de desleal. Inocorrência. Ausência
de ineditismo, confusão ao consumidor ou desvio de clientela. Supressio. Perda do direito de
apropriar-se da roupagem, por carência de animus.

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Convivênciaharmônica entre as marcas, há mais de quarenta anos.

DESTAQUE: Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a
semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades, é necessário que a coexistência das
marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando
concorrência desleal.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR: Inicialmente, relevante ponderar que a proteção jurídica que se
dá ao trade dress decorre da necessidade de se combater a utilização indevida de elementos e caracteres
que, adstritos a marca, personalizam e distinguem produtos e serviços ofertados no mercado, a exemplo
de embalagens, cores, designs, desenhos, decorações, dentre outros - os quais, por vezes, não integram o
registro dessa marca, mas possuem alto poder de influência na liberdade volitiva dos consumidores. E a
finalidade precípua de tal amparo legal é coibir confusão e má associação por parte do público
consumidor, garantindo, por outro lado, o exercício da livre concorrência.
O art. 124, em seu inciso VIII, da Lei de Propriedade Industrial dispõe que não são passíveis de registro
de marca: cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo. E
o inciso XIX da referida norma, estabelece que também não são passíveis de registro de marca, a
reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada para
distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou
associação com marca alheia.
Dessa forma, para a caracterização da infringência de marca, por usurpação ou arremedo de sua
"roupagem", não é suficiente que se demonstrem a mera semelhança de cores, embalagens, sinais,
sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que o ato apontado como desleal seja de tal
relevância que a coexistência das marcas, em decorrência da identidade de suas trade dresses, cause
confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, a impor uma ação do Estado a fim de
reprimir a conduta.
A possibilidade de associação indevida e confusão entre as marcas deve ser analisada diante de cada caso
concreto, cujos parâmetros a doutrina buscou definir, listando critérios para a avaliação da possibilidade
de confusão de marcas: a) grau de distintividade intrínseca delas; b) grau de semelhança entre elas; c)
legitimidade e fama do suposto infrator; d) tempo de convivência delas no mercado; e) espécie dos
produtos em cotejo; f) especialização do público-alvo; e g) diluição.
Segundo a doutrina, nenhum desses elementos deve se sobrepor aos demais, sendo certo que o resultado
da avaliação de um critério isoladamente não confirma nem elimina a colidência das marcas sob exame.
"(...) O grau de relevância de cada item do teste só poderá ser sopesado pelo examinador diante do caso
concreto". No caso, a falta de originalidade/pioneirismo e vulgarização das roupagens utilizadas, que
seguiram as tendências de mercado, como outras tantas marcas do mesmo segmento, não havendo se falar
em confusão ou má-associação entre os consumidores.
Ademais, as questões

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trazidas se conjugamperfeitamente ao instituto da supressio, pela qual o não exercício de certo direito,
por parte de seu titular, em considerável lapso temporal, infunde a crença real e efetiva de que esse
direito não mais será perseguido, criando na outra parte um verdadeiro sentimento de confiança de
que não há sequer interesse daquele em pleiteá-lo.
Portanto, é evidente a generalização das trade dresses examinadas que, embora similares, valeram-se
de elementos e caracteres de domínio comum, seguindo a tendência de mercado ditada pela líder
internacional: embalagem cilíndrica com corpo ou conteúdo amarelo, carregando nome, sinais e
tampa na cor vermelha - ao longo de todo esse período, sem notícias de confusão ao consumidor ou
desvio de clientela, até porque, sequer se destinavam ao mesmo público. Desse modo, não há que se
falar em concorrência desleal ou ofensa a direito marcário ou a propriedade industrial, intelectual e
autoral.

2ª QUESTÃO:
Natura Cosméticos S.A propôs ação de uso de marca e de reparação de danos em face de Rossi
Residencial S.A., com o objetivo de definir se a utilização, em empreendimento imobiliário, da
denominação “Recreio Natura” viola o direito de propriedade industrial por si titularizado.
Em suma, a demandante afirma que a marca “Natura” goza de proteção especial em todos os ramos
de atividade, não estando, pois, sujeita ao princípio da especialidade, uma vez ter sido reconhecido
seu alto renome pelo INPI.
Diante do caso concreto, questiona-se:
a) A marca de alto renome é uma exceção ao princípio da especialidade?
b) A pretensão da parte autora deve ser acolhida?
As respostas devem ser fundamentadas de acordo com o entendimento mais recente das Cortes
Superiores, das Cortes estaduais e da legislação vigente.

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RESPOSTA:
Informativo 657, de 25/10/2019:
a) A LPI reconheceu a importância econômica das marcas de alto renome, lhe conferindo proteção
especial quando as circunstâncias fáticas denotarem que alcançaram um ato grau de conhecimento
pelo mercado, como ocorre nas hipóteses delineadas nos artigos 124 e 125 da LPI, que tratam dos
institutos da marca de alto renome e da marca notoriamente conhecida.
O tratamento especial conferido às marcas de alto renome decorre da percepção do legislador de que
estas possuem um nível tão elevado de conhecimento pela coletividade, gozando de tamanha
autoridade e prestígio perante o público - resultante da tradição, da qualidade e da confiança que
inspiram - que sua proteção não poderia ficar restrita a um segmento específico de mercado.
Trata-se, conforme já decidido pelo STJ, de verdadeira exceção ao princípio da especialidade,
insculpido de forma implícita no art. 124, XIX da LPI, o qual, como regra geral garante exclusividade
de uso de sinal distintivo tão somente em relação a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou
afins, integrantes de uma mesma classe.
Oportuno destacar que tal princípio não ostenta natureza absoluta, devendo sempre ser observada, em
hipóteses de litígio, a situação fática subjacente a cada demanda, a fim de se averiguar eventual
confusão causada pela convivência os sinais marcários em conflito.

B) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE

USO DE MARCA E DE REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MARCA DE
ALTO RENOME "NATURA". EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO DENOMINADO "RECREIO
NATURA". DISTINÇÃO ENTRE ATO CIVIL E ATO EMPRESARIAL. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, a rejeição dos embargos de
declaração contra ele interpostos não configura negativa de prestação jurisdicional.
2. O propósito recursal visa analisar se houve violação ao art. 125 da Lei nº 9.279/96 (Lei de
Propriedade Industrial), que confere proteção especial às marcas de alto renome, no caso a marca
"NATURA", diante do seu uso no empreendimento imobiliário "RECREIO NATURA".
3. A marca é um sinal distintivo que tem por funções principais identificar a origem e distinguir
produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins.
4. Os nomes atribuídos aos edifícios e empreendimentos imobiliários não gozam de exclusividade,
sendo comum receberem idêntica denominação. Estes nomes, portanto, não qualificam produtos ou
serviços, apenas conferem uma denominação para o fim de individualizar o bem.
5. A proteção à exclusividade da marca é criação do direito, sendo, portanto, uma opção legislativa. O
nome que individualiza um imóvel é de livre atribuição pelos seus <

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u>titulares e não requer criatividade ou capacidade inventiva, tampouco lhe é conferido o atributo da
exclusividade.
6. O registro de uma expressão como marca, ainda que de alto renome, não afasta a possibilidade de
utilizá-la no nome de um edifício. A exclusividade conferida pelo direito marcário se limita as
atividades empresariais, sem atingir os atos da vida civil.
7. Recurso especial não provido.
(REsp 1804960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 02/10/2019)

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Turma: CPI B 12023

Disciplina/Matéria: DIREITO EMPRESARIAL
Sessão: 14 - Dia 14/04/2023 - 10:10 às 12:00
Professor: WAGNER TEIXEIRA MOREIRA

14 Tema: PROPRIEDADE INDUSTRIAL II. Patentes: conceito de invenção e modelo de utilidade.

Espécies de patentes. Requisitos de patenteabilidade. Procedimento do pedido de patente. Prazo
de vigência da patente. Proteção conferida pela patente. Nulidade da patente. Cessão. Licença
compulsória de patentes. Retribuição anual. Extinção da patente. Desenho Industrial. Conceito.
Requisitos de registrabilidade. Procedimento de registro. Prazo de vigência do desenho industrial.
Nulidade do registro. Extinção do registro.

1ª QUESTÃO:
Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI - propôs ação de nulidade de patentes em face de
Wyeth Holdings Corporation e Wyeth LLC, devido a concessão de registros do tipo patentes
“mailbox”, com prazo de vigências supostamente contrários à legislação de regência.
Em suas defesas, as rés argumentam que, a partir de uma interpretação sistemática dos artigos 46 e 56
da Lei 9.279/96, que a intenção do legislador foi a de conferir às patentes “mailbox” um prazo
mínimo de 10 anos, de mofo que, para que as hipóteses em que os registros foram concedidos a partir
de 2005 incide a regra do §único do art. 40 da LPI (10 anos de vigência a partir da data da concessão).

Pergunta-se:
a) Em que consistente a patente do tipo “mailbox”?
b) O prazo de vigência das patentes concedidas pelo sistema mailbox é de 20 anos contados da data
do depósito ou de 10 anos contados de sua concessão?
Responda, de forma fundamentada.

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RESPOSTA:
A) As patentes “mailbox” referem-se aos pedidos de patentes de produtos farmacêuticos e produtos
químicos para a agricultura depositados entre 1º de janeiro de 1995 (data em que entrou em vigor o
Acordo TRIPS) e 14 de maio de 1997 (data em que entrou em vigor a LPI).

B) Informativo 660, de 06/12/2019.

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO INPI.
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ART. 56, CAPUT, DA LPI.
MEDICAMENTOS. PATENTE MAILBOX. SISTEMA TRANSITÓRIO. ACORDO TRIPS.
PRAZO DE VIGÊNCIA. REGRA ESPECÍFICA. 20 ANOS CONTADOS DA DATA DO
DEPÓSITO. INPI. DESRESPEITO AO PRAZO LEGAL DE ANÁLISE. CONSEQUÊNCIAS
JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES
DA DEMORA À SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ E
DA SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO PASSÍVEL DE GERAR
TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO A SETORES TECNOLÓGICOS ESPECÍFICOS.
TRATADO INTERNACIONAL E LEI INTERNA. PARIDADE HIERÁRQUICA. PRECEDENTE
DO STF.
1- Ação ajuizada em 11/9/2013. Recurso especial interposto em 10/4/2018 e concluso ao Gabinete em
24/6/2019.
2- O propósito recursal é definir se o prazo de vigência das patentes concedidas às recorrentes pelo
sistema mailbox é de 20 anos contados da data do depósito ou de 10 anos contados de sua concessão.
3- Tanto a legitimidade do INPI para propositura de ação cujo objetivo é a obtenção de provimento
jurisdicional que declare a invalidade de registro patentário como o prazo para seu exercício decorrem
expressamente da regra inserta no art. 56, caput, da LPI: "a ação de nulidade poderá ser proposta a
qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse".
4- O sistema denominado mailbox consistiu em mecanismo transitório adotado para salvaguarda de
pedidos de patentes relacionadas a produtos farmacêuticos e produtos agroquímicos, cuja tutela
jurídica resultou da internalização no País, em 1/1/1995, do Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos
dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio).
5- Tratando-se de patentes excepcionalmente requeridas pelo sistema mailbox, a Lei de Propriedade
Industrial, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu regra expressa assegurando proteção,
a partir da data da respectiva concessão, limitada ao prazo remanescente previsto no caput do seu art.
40 (20 anos contados do dia do depósito), circunstância que afasta, como corolário, a possibilidade de
incidência do prazo excepcional do respectivo parágrafo único (10 anos a partir da concessão).
6- A norma que prescreve que o prazo de vigência de patente de invenção não deve ser inferior a 10
anos da data de sua concessão está inserida em capítulo da LPI que versa sobre regras gerais,
aplicáveis ao sistema ordinário de concessão de patentes, de modo que, à míngua de remição legal
específica, não irradia efeitos sobre matéria a qual foi conferido tratamento especial pela mesma lei.
7- A LPI não prescreve quaisquer consequências para a eventualidade de a análise dos pedidos de
patente mailbox extrapolar o prazo nela fixado.
8- Tratando-se de medicamentos, adiar a entrada em domínio público das invenções significa retardar
o acesso ao mercado de genéricos, causando,

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comoconsequência, o prolongamento de preços mais altos, o que contribui para a oneração das
políticas públicas de saúde e dificulta o acesso da população a tratamentos imprescindíveis.
9- Inexistência, na espécie, de violação à proteção da boa-fé e da segurança jurídica. A um, porque a
concessão da proteção patentária por período de tempo em evidente descompasso com o texto
expresso da LPI, facilmente observável no particular, não pode ser considerada fonte de criação de
expectativa legítima em seus titulares. A dois, porque a questão jurídica posta a desate extrapola a
mera relação existente entre a autarquia e as sociedades empresárias recorrentes, sendo certo que os
efeitos do ato administrativo se irradiam por todo o tecido social, não se afigurando razoável impor
pesados encargos à coletividade em benefício exclusivo de interesses econômicos particulares.
10- Cuidando-se de eventual conflito envolvendo tratado internacional e lei interna, o Supremo
Tribunal Federal assentou que vigora no Brasil um sistema que lhes atribui paridade hierárquica, daí
resultando que eventuais dicotomias devem ser solucionadas pelo critério da especialidade ou pelo
critério cronológico.
11- O autor do invento possui tutela legal que lhe garante impedir o uso, por terceiros, do produto ou
processo referente ao requerimento depositado, além de indenização por exploração indevida de seu
objeto, a partir da data da publicação do pedido (e não apenas a partir do momento em que a patente é
concedida). Dessa forma, apesar da expedição tardia das cartas-patente pelo INPI, as invenções das
recorrentes não estiveram, em absoluto, desprovidas de amparo jurídico durante esse lapso temporal.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
(REsp 1840910/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
05/11/2019, DJe 07/11/2019)

2ª QUESTÃO:
Esmeralda, nutróloga e famosa influenciadora nas redes sociais por suas dietas fit, desenvolveu um
novo método de dieta, que se propõe a indicar, de forma individualizada, uma alimentação que leve
em conta o tipo sanguíneo de cada paciente, bem como a sua enfermidade.
Após alguns meses de pesquisa e consulta a outros especialistas, verificou-se que a técnica seria
inédita, motivo pelo qual Esmeralda decidiu patenteá-la.
Sobre o tema, pergunta-se: a técnica desenvolvida por Esmeralda é patenteável? Responda, de forma
fundamentada.

RESPOSTA:
Não, a técnica desenvolvida por Esmeralda não pode ser patenteada. Isso porque, mesmo sendo
inédita, não podem ser objeto de patente, como invenção ou modelo de utilidade, métodos
terapêuticos para aplicação no corpo humano, na forma do que dispõe o art. 10, VIII da Lei nº
9.279/1996.

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