REVISTA DA

I
ASSOCIAÇAO
I
PERSONAGEM: ALGUMAS
CONSIDERAÇÕES À Luz DO DIREITO
ELIANE Y. ABRÁO

INVENTOS INOUSTRIAIS:
A PATENTE DE SOFTWARE NO BRASIL - li
DENIS BORGES BARBOSA

A INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 130, INCISO III,

DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
LEI Nº 9.279/96 - PELO TRIBUNAL DE jUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO NO
PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O ANO DE
1997 ATÉ O MÊS DE JULHO DE 2006
EDUARDO RIBEIRO AUGUSTO

A LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E O

TRATAMENTO CONFERIDO ÀS MARCAS DE
ALTO RENOME E NOTORIAMENTE CONHECIDAS
RODRIGO LOPES

As AÇÕES DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E A

SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAzÃO DE
QUESTÃO PREJUDICIAL ExTERNA
FABIANO DE BEM DA ROCHA
 Am~é r~~rmmA~t ~~~~~~~l
t~ IMIAMt~m m~IT~m~ A~ ~~LA~
~t Alm ~tN~Mt t~~mmAMt~Ié m~HW~A~
RODRIGO LOPES
Delegado de Polícia do Estado de São Paulo. Graduado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
2° lugar na categoria de graduandos do I Concurso Anual de Monografias da ABPI

Sumário: Introdução- I. Marcas: Noções Gerais -:2. Marcas Notórias- 3. Diluição e Depeneração da Marca Notória- 4. Tutei~Jurisdicional das Marcas- 5. Declaraç,ão do Alto
Renome na Legislação Atual - Conclusões - Referências ·

INTRODUÇÃO esse sinal, imediatamente lembrará das qualidades do produto por

Não são muitos, ainda, os estudos que se dedicam à analise dos
institutos que compõem a chamada Propriedade Industrial, dentre
eles, a marca.
Nos mercados regidos por princípios da livre concorrência e inicia~
tiva, as marcas adquirem cada vez mais um papel fundamental, já
que servem para individualizar os mais variados produtos e serviços,
distinguindo-os uns dos outros. Essa função de distintividade das
marcas não é importante apenas para os fabricantes e prestadores de
serviço, mas também para os próprios consumidores, que poderão
identificar facilmente no mercado o produto que desejam adquirir.
Por meio de maciços investimentos em campanhas publicitárias, o
fabricante pode ver sua marca adquirir um elevado grau de conhe-
cimento perante o público consumidor que, ao se deparar com
ele assinalado. Trata-se do fenômeno da notoriedade das marcas.
Por sua vez, uma marca dotada de notoriedade é capaz de multi-
plicar de forma considerável as vendas dos produtos nos quais
está aposta. Além dissç, as marcas notórias possuem um valor
patrimonial elevadíssimo, que compõe o ativo de uma empresa. A
marca "Coca-Cola", por exemplo, é valorada atualmente em
US$ 45.000.000.000,00 (quarenta e cinco bilhões de dólares),
valor este que compõe o patrimônio de seu titular, a empresa The
Coca Cola Company.
Logo, é perceptível a necessidade de tais marcas possuírem um tra-
tamento diferenciado, gozando de uma proteção legal e jurídica efi-
caz a fim de coibir a ação daqueles que procuram atingir o sucesso
profissional e econômico "pegando carona" na fama e no prestígio
das marcas notórias.

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REVISTA DA ABPI - Nº 90- SET/ÜUT 2007

 ALEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL EOTRATAMENTO CONFERIDO ÀS MARCAS DE ALTO RENOME ENOTORIAMENTE CONHECIDAS
1. MARCAS: NOÇÕES GERAIS
1.1. Definição
Não só entre os doutrinadores brasileiros, mas em toda a doutrina
mundial referente ao tema da Propriedade Industrial, encontram-
se inúmeras definições de marca, cada qual ressaltando um aspec-
to e sob uma óptica diferente.
No presente estudo, adotar-se-á a definição trazida pela Lei da
Propriedade Industrial (LPI), nº 9.279, de 14/05/1996, artigo
122, que conceitua a marca da seguinte forma: ''Art. 122: São sus-
cetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente
perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais".
Desse modo, a marca pode ser constituída de palavras, sinais grá-
ficos ou figuras que identificam e distinguem um determinado pro-
duto no qual está aposta. O preceito legal ressalva que referidos
sinais não podem estar contidos nas proibições previstas em lei.
, As referidas proibições estão enumeradas no artigo 124 da LPI,
· dentre as quais se destaca a Impossibilidade de registrar marca que
reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca alheia já registrada. 1
1.2. Espécies de marcas
As espécies de marcas estão elencadas no artigo 123 da LPI, e são
as seguintes:
i) marcas de produto ou serviço: são aquelas utilizadas para iden-
tificar e distinguir um produto ou serviço de outro id~ntico, seme-
lhante ou afim, de origem diversa;
ii) marcas de certificação: atestam a conformidade dos produtos ou
serviços com normas ou especificações técnicas, por exemplo, o
termo ABIC, que certifica a qualidade do café;
iii) marcas coletivas: são aquelas utilizadas para identificar produtos
ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.
1.3. Formas de apresentação da marca
As marcas podem ser requeridas pela parte e concedidas pelo Ins-
tituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) de quatro for-
màs diferentes:
i) nominativas: compostas por uma ou mais palavras, em português
ou em outro idioma, que utilizam o alfabeto romano;
ii) figurativas: compostas por figuras, desenhos, símbolos ou qual-
quer letra ou número desenhados, isoladamente;
iii) mistas: compostas pela combinação de elementos nominativos e
figurativos, bem como por palavras com grafia estilizada;
iv) tridimensionais: constituídas pelo formato de um produto ou
embalagem.
I. ''Art. 124. Não são registráveis como marca:( ... )
XIX~ reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo de marca
alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante
ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia".
44
1.4. Origem das marcas
Enquanto a quase totalidade dos doutrinadores europeus afirma
que o surgimento das marcas ocorreu na Antiguidade, os demais
escritores situam esse surgimento na Idade Média.
Os primeiros fundamentam a sua opinião com base nos objetos da-
quela época descobertos, os quais continham a gravação de iniciais
em seu corpo. No entanto, cumpre ressaltar que essas iniciais não
possuíam um caráter mercantil, mas apenas indicavam a proprieda-
de do objeto, razão pela qual se descarta no presente estudo a hi-
pótese do surgimento das marcas na era romana.
Logo, foi apenas na Idade Média que a marca começou a ser uti-
lizada com um cunho econômico e mercantil, para indicar o esta-
belecimento que o fabricava ou vendia, objetivando a conquista de
uma clientela.
Nos tempos modernos, a marca não aponta mais o produtor ou o
comerciante do artefato, e sim está relacionada ao próprio produ-
to. Assim, não possui mais a função primordial de indicação de
procedência exercida na Idade Média.
1.5. Funções da marca
Houve uma evolução das marcas, que passaram a ter como função
principal individualizar os produtos e serviços, distinguindo-os de
outros idênticos ou semelhantes. O objetivo é evitar a possibilida-
de de confusão entre os mesmos e, conseqüentemente, proteger os
interesses do público consumidor, que não será induzido a erro
pela existência de produtos assinalados com a mesma marca.
A partir do momento em que se individualiza um produto ou ser-
viço, a marca também o identifica, razão pela qual há autores que
sustentam ainda a existência de uma função identificadora.
No entanto, entende-se que a função identificadora da marca é in-
trínseca à função distintiva, com ela até mesmo se confundindo
uma vez que, ao individualizar, identificar um produto ou serviço,
a marca acaba por distingui-lo dos demais idênticos ou semelhan-
tes. Ao individualizar um produto, a marca indica, de forma indi-
reta, uma qualidade do mesmo. Isso porque o consumidor, ao vi-
sualizar uma determinada marca, aposta em um produto ou
serviço e associará a 'ele uma qualidade que os produtos assinala-
dos por aquela marca possuem.
No entanto, para que isso ocorra, como assevera Maitê Cecília Fab-
bri Moro, é necessário um pré-conhecimento daquela marca por parte
do público consumidor, aliado ao fato de ser "de interesse de seu titu-
lar a manutenção da qualidade do produto ou serviço oferecido" .2
A marca possui duas outras funções interligadas: a função econô-
mica, que se traduz no valor patrimonial da marca, adquirido pelo
2. MORO, Maitê Cecília Fabb1i. Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias na Lei
9.2 79/1996 c nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 41.
REVISTA DA ABPI - N9 90 - SET/ÜUT 2007
 ALEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL EOTRATAMENTO CONFERIDO ÀS MARCAS DE ALTO RENOME ENOTORIAME~TE CONHECIDAS
poder de atração exercido na mente dos consumidores, e a função
de publicidade que, aplicada corretamente pelo titular da marca,
capta a clientela e, conseqüentemente, aumenta consideravelmen-
te o seu valor patrimonial.
1.6. Natureza jurídica da marca
O tema da natureza jurídica das marcas é objeto de uma enorme
controvérsia. No entanto, o objetivo deste estudo não é analisar as
teorias difundidas pelos mais variados autores. Neste trabalho, pre-
feriu-se adotar a teoria defendida pelo tratadista João da Gama
Cerqueira, classificando a marca como um direito de propriedade
imaterial por tratar-se de um bem incorpóreo.
Nas palavras do referido autor, é o direito sobre as marcas "um di-
reito privado patrimonial, de natureza real, que tem por objeto bens
ou coisas incorpóreas, tal como os outros direitos que compõem o
quadro da propriedade imaterial". 3
A propriedade da marca é dotada das mesmas características da
propriedade do Direito Civil, ou seja, esse direito tem como carac-
terística a garantia de exclusividade de uso, gozo, fruição e a opo-
nibilidade contra terceiros.
O próprio STJ já se pronunciou no sentido de que o Direito de Marca
é um direito de propriedade, com eficácia erga omncs. 4 Frisa-se, ape-
nas, que tal direito não recai sobre o produto no qual a marca está
aposta, mas sim sobre a própria marca considerada de forma abstrata.
1.7. Requisitos de validade da marca
Assim que um pedido de registro de marca é depositado junto ao
INPI, esse órgão procederá à análise do signo a fim de verificar o
preenchimento dos requisitos legais.
Em um primeiro plano, deve-se analisar se o sinal é visualmente
perceptível, pois somente os signos com tal característica é que
3. CERQUEIRA,]oão da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. 2. ed. São Paulo: Re-
vista dos Tribunais, 1982. v. 2, p. 760.
4. "Comercial - Re~stro de marca · nome comercial. I -com o advento de norma que rege
a matéria, nos afastamos (sic) do sistema que atribuía a ocupação (utilização prolonga-
da), meio que gerava a aquisição da propriedade da marca. Assim, vigente lei
Berkemeyer.
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Marcãs • Patentes • Direito de Autor •
REVISTA DA ABPI - N° 90 - SET/ÜUT 2007
podem ser objeto de registro, como disposto no artigo 122 da LPI.
Marcas olfativas (por exemplo, o cheiro de "Vick Vaporub"), não
são registráveis no BrasiL
Superada essa etapa, é de rigor um exame mais cauteloso a fim de
verificar a existência de três requisitos imprescindíveis à validade da
marca. São eles:
i) distintividade: além de ser função primordial da marca, tam-
bém é um requisito de sua própria existência, uma vez que um
signo, para ser definido como marca, deve individualizar os pro-
dutos e os serviços nos quais está aposto, distinguindo-os de ou-
tros idênticos ou afins;
ii) disponibilidade: este segundo requisito determina que a marca
requerida pelo depositante não pode ter sido objeto de depósito an-
terior ou apropriada por outra pessoa do mesmo ramo de ativida-
de, bem como não deve colidir com uma marca de alto renome nem
se enquadrar nas proibições previstas no artigo 124 da LPI;
iii) licitude: o sinal distintivo requerido não pode ser contrário à ordem
pública, à moral e aos bons costumes, nem possuir caráter enganoso.
Preenchidos todos esses requisitos, é de rigor a concessão do regis-
tro marcário, o que confere ao seu titular o direito de seu uso ex-
clusivo, nos termos do artigo 129 da LPL
1.8. Princípios aplicáveis ao Direito de Marcas
A Lei confere proteção às marcas devidamente registradas, a fim
de garantir o direito de exclusividade'na sua utilização por aquele '
que a pediu primeiro 5• No entanto, essa proteção não pode ser ili-
mitada e, por isso, foram criados dois princípios que regem o Di-
reito de Marcas.
O primeiro é o princípio da territorialidade, segundo o qual a pro-
teção da marca é restrita ao território do país em que foi concedi-
da, não se estendendo aos demais. Assim, se o titular de uma
especial, o INPI é o órgão onde, registrada a marca, se lhe atribui validade
erga omnes da propriedade( ... )". (grifas não constam do originai) RESP 12694-
SP, Relator Ministro Waldemar Zveiter, Terceira Turma do STJ,J. 22. IO. 1991.
5. Há uma flexibilização desta regra prevista pelo art. 129, parágrafo 1º, LPl que protege
o usuário anterior.
4)
--------------~
ALEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL EOTRATAMENTO CONFERIDO ÀS MARCAS DE ALTO RENOME ENOTORIAMENTE CONHECIDAS

marca no Brasil pretender assegurá-la na França, por exemplo, de-
verá requerer o registro da mesma também naquele país.
Por outro lado, uma vez concedido o registro da marca pelo
INPI, esta gozará de proteção em todo o território nacional, não
importando se ela é utilizada e conhecida apenas em um dos es-
tados da federação. Esse princípio é trazido pelo artigo 129 da
LPI 6• Entretanto, há uma exceção ao princípio da territorialida-
de: a marca notoriamente conhecida, a qual será objeto de estu-
do no próximo capítulo.
O segundo princípio é o da especialidade, que consiste em conferir à
marca proteção apenas no ramo de atividade em que foi registrada,
isto é, restringe a proteção do signo distintivo aos produtos e serviços
idênticos ou semelhantes aos indicados no momento do depósito.
Com o intuito de facilitar a aplicação do referido princípio, foram cria-
das pelo INPI as chamadas "classes", que agrupam produtos e servi-
ços semelhantes, ou seja, destinados ao mesmo ramo de atividade.
Assim, a pe~soa que requerer junto ao INPI o registro de uma
determinada marca deverá indicar, na própria petição, a classe
correspondente ao produto ou ao serviço assinalado pelo signo
distintivo.
Uma vez deferido o registro, este conferirá à marca proteção
apenas no ramo de atividade correspondente ao produto no qual
está aposta, podendo, portanto, existir outro registro para a
mesma marca, assinalando produtos ou serviços de ramo de ati-
vidade diferente. Exemplificativamente: é possível a coexistência ' aliado a uma transmissão de determinados valores diretamente re-
de uma mesma marca "Dove" assinalando produtos de higiene
pessoal e produtos alimentícios, ou da marca "Veja" assinalan-
do produtos de limpeza e periódicos, já que descartada a possi-
bilidade de confusão entre os mesmos. O que não pode ocorrer
é a duplicidade do registro de uma marca para produtos ou ser-
viços de um mesmo ramo de atividade, pois seria inevitável a
existência de confusão.
Importante ressaltar, entretanto, que dentro de uma mesma classe
é possível que haja marcas de produtos ou serviços de ramos de ati- cendo, portanto, uma proteção jurídica maior a fim de se reprimir
vidades diferentes, assim, pode haver o registro de duas marcas
idênticas ou similares que adotam a mesma classificação, sem que
haja, no entanto, colidência entre as mesmas. Da mesma forma,
pode ocorrer que marcas registradas em duas classes distintas per-
tençam ao mesmo ramo de atividade, gerando, portanto, confusão
na mente dos consumidores. Isso porque as classificações são ape-
nas uma forma adotada pelo INPI para ordenar administrativa-
mente os registros.
Logo, percebe-se que, no momento da apreciação do pedido de re-
gistro de uma marca, não deve o INPI limitar-se tão somente ao
exame das marcas registradas anteriormente naquela mesma classe
em que se fez o pedido de registro, mas sim seu ramo de atividade -
que muitas vezes não coincide com o segmento de mercado de ou-
tras marcas idênticas ou similares já registradas naquela classe.
O princípio da especialidade também possui uma exceção, qual
seja, a marca de alto renome, que também será objeto de análise
mais aprofundada no próximo capítulo.
2. MARCAS NOTÓRIAS
2.1. Notoriedade: definição e efeitos
É fácil perceber que o intuito de todo produtor/comerciante é tor-
nar seu produto ou serviço conhecido dos consumidores, o que o
faz através de vultosos investimentos em propagandas, explorando
diretamente a marca aposta no seu produto ou serviço.
Com a veiculação de campanhas publicitárias em massa, a marca
adquire um extraordinário coqhecimento do público consumidor
que, ao se deparar com o signo distintivo, imediatamente associa-o
ao produto ou serviço por ele assinalado. Este é o exato momento
em que pode ser reconhecida a notoriedade da marca. A notorie-
dade da marca produz efeitos tanto no âmbito jurídico como no
âmbito socioeconômico, os quais serão analisados a seguir.
A marca notória é dotada de uma reputação que nada mais é do
que o próprio grau elevado de conhecimento dos consumidores
lacionados com a qualidade do produto por ela assinalado, tais
como fama, luxo, prestígio, status social, dentre muitos outros.
Dessa forma, as marcas notórias produzem um grande poder de
atração do público consumidor, proporcionando ao seu titular o au-
mento das vendas de seu produto - e, conseqüentemente, as refe-
ridas marcas adquirem um valor econômico inestimável.
É esta capacidade de atrair a clientela que faz com que a marca
notória seja alvo de constantes reproduções ou imitações 7, mere-
o enriquecimento sem causa de terceiros que façam uso desautori-
zado do sinal.
Por outro lado, da mesma forma que a notoriedade adiciona van-
tagens à marca, trazendo benefícios ao seu titular, esta circunstân-
cia também pode aniquilar completamente o signo distintivo. Isso
porque, através de uma notoriedade excessiva pode haver a associa-
ção da marca à denominação do produto, resultando na perda da
distintividade do sinal, que se torna incapaz de individualizar o
produto. Trata-se do processo de degeneração da marca, que será
analisado de forma mais aprofundada no próximo capítulo.

6. "Art. 129. A propriedade da marca adquire·se pelo registro validamente expedido, con· 7. Reprodução e imitação são dois fenômenos distintos. Enquanto a primeira constitui·se
forme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o como cópia, no todo ou em parte, da marca alheia, na imitação tem·se uma reprodução
território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação odisposto nos disfarçada, com a colocação de pequenas difer•nças, insignificantes, para driblar ajustiça.
ar~. 147 e 148". (grilos não constam do original)

46 REVISTA DA ABPI ~ N2 90 ~ SET/ÜUT 2007

 A LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL EOTRATAMENTO CONFERIDO ÀS MARCAS DE ALTO RENOME ENOTORIAMENTE CONHECIDAS
2.2. Espécies de marcas notórias
2.2.1. Marca notoriamente conhecida
A marca notoriamente conhecida, como visto no capítulo ante-
rior, é uma exceção ao princípio da territorialidade das marcas,
com previsão expressa no artigo 6º bis da Convenção da União
de Paris (CUP), promulgada no Brasil pelo Decreto nº
1.263/94, in verbis:
Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar
o registro, quer administrativamente - se a lei do país o per-
mitir -, quer a pedido do interessado, e a proibir o uso de
marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução,
imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de
uma marca que a autoridade competente do país do registro
ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como
sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Con-
venção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O
mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui
: reprodução de marca notbriamente conhecida ou imitação
suscetível de estabelecer confusão com esta.
Este dispositivo da CUP foi adotado pela Lei de Propriedade In-
dustrial, que em seu artigo 126 inseriu, inclusive, previsão expres-
sa da possibilidade de indeferimento de ofício, pelo INPI, de
marca que reproduza ou imite a marca notoriamente conhecida. 8
Assim, a marca notoriamente conhecida goza de proteção no país
em que possui elevado grau de conhecimento, sem necessidade, no
entanto, de estar previamente registrada.
Por exemplo, imagine-se uma marca estrangeira que não tenha sido
objeto de registro no Brasil, junto ao INPI, mas que é dotada de
um alto grau de conhecimento dos consumidores do produto por
ela assinalado. Essa marca, por força do artigo 126 da LPI e do
artigo 6º bis da CUP, gozará de proteção em território brasileiro,
impedindo que terceiros se aproveitem da sua fama e prestígio.
8. '1\rt. I26. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do
art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Indu~
trial, goza de proteção especial independentemente de estar previamente depositada ou
registrada no Brasil.
PINHEIRO, NUNES, ARNAUD E SCATAMBURLO ADVOGADOS
RUA ]OSÉ BONIFÁCIO, 93 - 7° E 8° ANDARES- CEP 0 I 003-901 - SAO PAULO- SP
TEL.: (55) (11) 3291-2444- FAX: (55) (li) 3104-8037 I (55) (li) 3106-5088
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REVISTA DA ABPI - Nº 90 - SET/ÜUT 2007
Vale frisar que a marca notoriamente conhecida excepciona apenas
o princípio da territorialidade, devendo, portanto, submeter-se ao
princípio da especialidade das marcas. Assim, a proteção de que
trata o artigo 126 da LPI restringe-se ao ramo de atividade do pro-
duto em que a marca notoriamente conhecida está aposta, nada im-
pedindo que terceiros peçam o registro de marca idêntica para pro-
dutos ou serviços diferentes.
Conseqüentemente, o alto grau de conhecimento a que se referiu
anteriormente não deve ser constatado perante todo o público con-
sumidor do país em que se almeja a proteção, mas apenas perante
os consumidores daquele determinado produto ou serviço, ou seja,
deve ser amplamente conhecida no ramo de atividade do qual per-
tence o produto por ela identificado.
Destaca-se que a verificação da possibilidade da marca constituir-se
em notoriamente conhecida ocorrerá apenas quando outra pessoa, na
tentativa de aproveitar-se da fama e prestígio da marca estrangeira
não registrada, requerer junto ao órgão competente o seu registro.
' '
No entanto, inexistem critérios objetivos para a verificação e men-
suração da notoriedade dessas marcas, sendo o meio mais eficaz a
elaboração de pesquisas de opinião pública.
2.2.2. Marca de alto renome
Por sua vez, a marca de alto renome é uma exceção ao princípio da
especialidade, com previsão expressa no artigo 125 da LPI: "Art.
125: Àmarca registrada no Brasil considerada de alto renome será
' '
assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade".
Da simples leitura do artigo acima transcrito verifica-se que a marca
de alto renome será protegida em todos os ramos de atividade, ine-
xistindo, assim, a possibilidade de qualquer registro, por terceiro, de
marca idêntica ou semelhante, seja qual for o seu ramo de atividade.
Logo, à marca de alto renome é conferido um âmbito de proteção
legal muito mais amplo do que aquele proporcionado à marca no-
§ Iº A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.
§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou
imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida."
4/
 ALEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL EOTRATAMENTO CONFERIDO ÀS MARCAS DE ALTO RENOME ENOTORIAMENTE CONHECIDAS
toriamente conhecida. Neste sentido, o elevado grau de conheci-
mento da marca de alto renome deve existir não somente perante
os determinados consumidores do produto ou do serviço por ela as-
sinalado, mas, sim, deve ser conhecida por todos os consumidores,
independentemente do ramo de atividade.
Difere-se, ainda, a marca de alto renome da marca notoriamente
conhecida pelo fato de que aquela, para almejar a proteção espe-
cial prevista no artigo 125 da LPI, necessita de registro anterior
perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Outro elemento caracteristico das marcas de alto renome é a sua repu-
tação, que é a soma de um grau elevado de conhecimento com a trans-
missão de determinados valores pela marca; valores que necessariamen-
te devem estar relacionados com as qualidades do produto ou serviço.
São diversos os valores agregados a uma marca de alto renome:
fama, prestígio, luxo, status social, celebridade, precisão, serieda-
de, saúde etc.
A fama de uma marca de alto renome é tamanha que, se um ter-
ceiro, em nítida hipótese de má-fé, apropria-se de tal signo para as-
sinalar produtos diferentes, provocaria prejuízos ao titular da
marca, tendo em vista a associação causada na mente dos consumi-
dores. Por exemplo, se um fabricante de roupas utilizar a marca
"Kibon" para identificar os seus produtos, não resta a menor dú-
vida de que o consumidor, ao deparar-se com essas roupas, lembra-
rá imediatamente dos sorvetes "Kibon", podendo causar enormes
prejuízos ao titular da marca. Daí a necessidade de se conferir uma
proteção a esse tipo de marca em todos os ramos de atividade.
Por fim, cumpre ressaltar que também nas marcas de alto renome
há uma enorme dificuldade em se constatar e medir a sua notorie-
dade, a fim de que seja declarada como tal. Assim, o INPI editou
a Resolução nº 110/2004, regulamentando o procedimento para
aferição se a marca é ou não de alto renome. Tal resolução também
será objeto de estudo em capítulo específico.
2.3. Importância das marcas notórias
Em mercados regidos pelos princípios da livre concorrência e iniciati-
va, marcado pelo consumo de massa, é indiscutível a importância das
marcas de produtos ou serviços. Essa importância é retirada da pró-
pria função essencial das marcas, qual seja: distinguir e identificar os
produtos e serviços idênticos ou semelhantes existentes no mercado.
Por meio de uma exploração correta da marca, o fabricante conse-
gue destacar o seu produto a fim de conquistar uma fatia cada vez
maior do mercado e a liderança no ramo de atividade em que atua.
As marcas também são importantes para os próprios consumido-
res, pois por meio delas conseguem identificar o produto que dese-
jam adquirir, afastando a hipótese de erro ou confusão.
9. COELHO, Fábio Ulhoa. Cu~o de direito comercio!. 6. ed. revista eatualizada de acor-
do com onovo código civil ealterações da LSA. São Paulo: Saraiva, 2002. v. I, p. 172.
48
Neste contexto, as marcas notórias assumem ainda mais importân-
cia, pois têm um enorme poder de distinção, exercendo, dessa
forma, maior atratividade da clientela e aumentando consideravel-
mente as vendas dos produtos nos quais estão apostas.
Ademais, às marcas dotadas de notoriedade são somados valores
relacionados com a qualidade dos produtos por elas assinalados,
tais como prestígio, fama, luxo, status etc. Por isso, tais signos dis-
tintivos são alvos constantes de reprodução ou imitação por tercei-
ros que procuram desfrutar dessas qualidades no intuito de aumen-
tar os seus negócios. Dessa forma, as marcas notórias merecem
uma proteção especial, como foi explicitado anteriormente.
I
Por fim, destaca-se que a notoriedade excessiva de uma marca pode
trazer algumas conseqüências negativas ao seu titular, que terá de
enfrentar os fenômenos da degeneração e da diluição de marca, que
serão estudados no próximo capítulo.
3. DILUIÇÃO E DEGENERAÇÃO DA l\:'IARCA NOTÓRIA
Como visto no capítulo anterior, as marcas de alto renome e noto-
riamente conhecidas têm enorme poder de distinção e, por conse-
guinte, exercem uma forte atração de clientela proporcionando ao
seu titular o aumento das vendas de seu produto.
justamente por terem esse poder de atrair o público consumidor é
que tais espécies de marcas são, indevidamente, utilizadas pelos
concorrentes, que passam a identificar os seus produtos com mar-
càs semelhantes ou até mesmo idênticas à marca notória, objetivan-
do, com isso, desviar a clientela conquistada pelo titular da marca
de alto renome ou notoriamente conhecida.
A existência de marcas idênticas ou semelhantes no mercado, pode
resultar em diluição ou degeneração da marca notória, cujo princi-
pal efeito é a perda de sua distintividade e, portanto, de seu poder
de atração do público consumidor.
A seguir, estudar-se-ão os fenômenos da degeneração e da diluição
e suas conseqüências jurídicas.
3.I. Degeneração da marca
Degeneração é o fenômeno pelo qual uma marca perde a sua dis-
tintividade por excesso de notoriedade, resultando na substituição
do nome genérico do produto pela marca que o identifica. Isso
ocorre em razão da imensa familiaridade do público consumidor
com a referida marca, que acaba sendo confundida com a denomi-
nação do próprio produto.
Nesse sentido é o conceito de degeneração de marca elaborado
pelo Prof. Fábio Ulhoa Coelho9:
"A degeneração de marca notória é um interessante fenômeno
mercadológico, que se verifica quando os consumidores passam
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a identificar o gênero do produto pela marca de um de seus fa-
bricantes (cf. Sampaio, 1995). Marcas como aspirina, gilete e
fórmica encontram-se degeneradas, na medida em que deixaram
de identificar certo produto, fornecido por determinado empre-
sário, e passaram a se referir ao gênero, incluindo produtos con-
correntes. A degeneração é altamente prejudicial ao empresá-
rio, porque a marca deixa de cumprir com a sua função
essencial. Todos os investimentos em publicidade para tornar
notória a marca podem se perder, pelo exagero da notoriedade.
Os investimentos para reverter o processo de degeneração em
curso, por sua vez, devem ser tão ou mais elevados, e sua eficá-
cia não é garantida, podendo até mesmo contribuir para dege-
nerar mais ainda a marca."
Em complementação, afirma José Carlos Tinoco Soares 10 , que a
marca que adquire uma notoriedade excessiva, acaba por suceder
o nome genérico do produto por ela assinalado. Por essa razão, so-
mente as marcas nominativas são passíveis de degeneração.
Isso ocorre, por exemplo, quando o consomidor confunde o próprio
produto com a marca que o identifica e, dessa forma, aponta a mer-
cadoria desejada através da própria marca, sem distinguir os bens
dos concorrentes.
Exemplificativamente: um estudante, ao dirigir-se à central de
cópias de sua universidade, solicita ao atendente que tire duas
"xerox" 11 de um documento, denominando o produto pela marca
do maquinário destinado à extração de cópias. O estudante não
está interessado no fato de que ta;s cópias reprográficas seja~
obtidas através de uma máquina da marca Xerox ou Lexmark,
por exemplo.
Vários são os exemplos de marcas que são normalmente utilizadas
como a própria denominação dos produtos que identificam: Catu-
piry, Pirex, Cotonete, Bombril, Chester, Fórmica, Chiclete, Gillet-
te, Lycra, Celofane, Keds, Xerox, Durex, Durepoxi, Band-aid,
Aspirina, Nuggets, Colomba Pascal, ]eep, Walkman, lsopor, Vic-
trola, Tupperware, Granola, Modess, entre outras.
10. SOARES, José Carlos Tinoco. Direito de morcas. São Paulo: Atlas, 1968. p. 104-
1®. . nome de Xerox Corporation.
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Inicialmente, o processo da degeneração, por decorrer de uma noto-
riedade excessiva, pode ser encarado como benéfico ao empresário,
que vê a sua marca largamente difundida no mercado, além de cons-
tituir-se na preferida pelo público consumidor. No entanto, após um
determinado lapso temporal, ocorre a completa associação da marca
à denominação do produto, resultando na perda da distintividade do
sinal, que se torna incapaz de individualizar o produto.
Frise-se, entretanto, que não basta a existência de uma notorieda-
de excessiva da marca para que ocorra o fenômeno da degenera-
ção, sendo necessário, ainda, a associação marca-produto ocasiona-
da na mente do público consumidor.
O processo da degeneração leva a marca notória a perder a sua
principal função, qual seja, o poder de distinguir, de individualizar
um produto dos outros fabricados pelos concorrentes, gerando,
assim, conseqüências jurídicas analisadas sob dois aspectos diferen-
tes: o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo.
: 3.1.1. Degeneração sob o aspecto objetivo
Os adeptos da teoria que enfrenta o problema da degeneração da
marca notória sob o aspecto objetivo defendem que o referido
sinal, uma vez degenerado, perde totalmente a sua capacidade
distintiva e, conseqüentemente, deixa de exercer a sua função,
qual seja, individualizar um produto frente aos demais existentes
no mercado.
Portanto, ao perder a sua função distintiva, a marca deixa de exis-
tir juridicamente, em raião do desaparecimento do pr~mordial re-
quisito de sua validade.
Essa teoria fundamenta-se na proteção do interesse público e do
comércio, procurando afastar a ocorrência de um monopólio inde-
vido pelo titular da marca, por meio do uso exclusivo do signo que
passou a denominar o gênero do produto.
Dessa forma, ocorre a perda do direito marcário pelo seu titular,
que se vê impedido de proibir que terceiros utilizem o signo, por
ele registrado, para indicarem produtos ou serviços diversos.
II. Marca nominativa registrada na classe NCL 09.45-55, sob o nº 004.099.818, em
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A jurisprudência já se pronunciou no sentido de permitir a utiliza-
ção de termos degenerados por terceiros 12, aduzindo, inclusive, a im-
possibilidade de tais signos continuarem a figurar como marcas 1\
tendo em vista que já se encontram até mesmo dicionarizados.
No entanto, como no Brasil vige o sistema atributivo 14 de aqui-
sição das marcas, há uma crítica doutrinária quanto à aplicação
das conclusões da teoria exposta, que causariam graves prejuízos
ao titular da marca que não teria concorrido para o fenômeno da
degeneração.
3.1.2. Degeneração sob o aspecto subjetivo
Enquanto sob o aspecto objetivo o processo de degeneração decor-
re por vontade alheia a do titular, sob a óptica da teoria que anali-
sa o aspecto subjetivo, será a vontade do titular que contribuirá
para a efetivação do referido fenômeno.
Segundo esta teoria, a degeneração ocorrerá de dois modos dife-
rentes. No primeiro, tem-s~ a degeneração da marca notória causa-
da pela vontade do titular que, por meio de um comportamento
equivocado, concorre para a efetivação do fenômeno em estudo.
Isso ocorre quando, por exemplo, o próprio comerciante veicula na
mídia campanhas publicitárias que fazem associação entre a sua
marca e a denominação do produto por ela assinalado. Por exem-
plo: "o melhor danone é o da Danone"; "chester só da Perdigão"
ou "a colomba pascal é um bolo de páscoa".
No segundo modo, o c~merciante, ao invés de proteg~r a sua marca
notória por todos os meios possíveis quando verificado o início da
degeneração do signo, nada faz para impedir a vulgarização de sua
marca. E assim, ao não atuar de forma defensiva, o empresário de-
verá suportar os efeitos decorrentes da degeneração de sua marca.
3.2. Diluição da marca
A diluição da marca notória também é um fenômeno que acarreta
a perda de distintividade da marca e pode ocorrer de duas formas
diferentes. A primeira, por meio de seu uso desautorizado por ter-
ceiros e, a segunda, por uso do próprio titular da marca.
Na primeira hipótese, por possuírem grande poder de atração da
clientela, as marcas notórias são desejadas pela concorrência, que
a reproduz ou imita para identificar o seu produto.
12. "A ré não usa a expressão como marca. Usa-a como o homem comum usa, isto é, para
indicar vôo fretado. Épalavra que ingressou no uso comum da população. Ao con-
trário do que diz a apelante, a expressão consta não só da Enciclopédia Delta La-
rousse, que não seria dicionário propriamente dito, mas da edição recente (1986)
do mais abalizado dicionário moderno da língua portuguesa (Aurélio, p. 392), com
o sentido de 'avião alugado', o que expressa o sentido acima, de vôo fretado. (... )
Também não favorece a autora o fato de ser antigo o registro de sua marca. A ver-
dade é que o ingresso da expressão se deu de forma irreversível, a ponto de já cons-
tar no melhor dicionário de língua portuguesa. Para esse ingresso a contribuição da
autora não foi, por certo, decisiva". Apelação Cível nº I06.567-1, TJSP, 8ª Câma-
ra, rei. Des. José Osório, j. 28.12.1988.
Não importa se o produto identificado pela marca semelhante é
ou não diferente do produto assinalado pela marca original, pois
o objetivo dos concorrentes é "pegar carona" na fama e prestígio
conquistados pela marca notória, a fim de aumentar as vendas
dos seus produtos.
Com isso, o mercado é invadido por marcas semelhantes ou até
mesmo idênticas às marcas de alto renome ou notoriamente conhe-
cidas, que passarão a sofrer um desgaste sem tamanho, resultando
na perda total de sua distintividade. Neste sentido, pondera José
Antonio Faria Correa que "quanto mais se incorpora a marca de
terceiro a outras, de vários titulares, mais desgastado, mais desva-
lorizado se torna o sinal distintivo" 15 •
Essa imitação perpetrada pelos concorrentes propicia confusão e
associação indevida na mente do consumidor, induzindo-o a erro,
além de acarretar o desgaste e a perda do poder distintivo da
marca original.
Dessa forma, graves prejuízos são causados ~ imagem e reputação
do signo distintivo, bem como a seu titular, que terá direito de ação
de responsabilidade civil contra terceiros que utilizem a sua marca.
Na segunda hipótese, temos a diluição da marca notória por uso
do seu próprio titular que, embora não tenha a intenção, acaba por
diluí-lo. Tal fato é ocasionado por uma estratégia errada de marke-
ting do próprio comerciante, que assinala diversas espécies de pro-
dutos com a mesma marca notória, ocorrendo a diluição da sua ca-
pacidade ~istintiva.
A fim de ilustrar esse fenômeno, deve-se imaginar a seguinte si-
tuação: se um empresário utiliza a marca Kibon para indicar,
além de sorvetes, camisetas, motocicletas, televisões, móveis e ta-
petes, o consumidor não mais associará imediatamente a marca
Kibon com sorvetes.
Assim, a marca notória perde a sua característica de unicidade, so-
frendo também um forte desgaste, que resultará na diluição da sua
capacidade de distinção, por culpa do próprio comerciante.
Enquanto o processo da degeneração atinge apenas as marcas no-
tórias nominativas, o fenômeno da diluição alcança as marcas no-
tórias tanto nominativas como figurativas e mistas, como por exem-
plo, um uso desautorizado e contínuo de um símbolo considerado
marca notória, enfraquecendo o seu poder distintivo.
13. "Afigura-se-nos que o resguardo da palavra fórmica como marca não é mais possível, vez
que incontrolavelmente do domínio público. Significa 'material fenólico, usado como
material isolante de eletricidade, revestimento de móveis', cf. Dicionário Barsa da Lín-
gua Portuguesa ilustrado (apud fls. 107)". RE 107.892- PR, Iª Turma do STF, rei.
Min. Rafael Mayer, j. 23.05.1986, pub. DJ 27.06.1986.
14. Através do sistema atributivo, adquire-se a propriedade da marca por meio da conces-
são, pelo órgão competente, do registro válido. Em posse de tal registro, o titular é im-
buído de todas as garantias inerentes à propriedade da marca, não se podendo aceitar
a perda da propriedade por simples degeneração do signo distintivo.
15. CORREA, José Antonio Faria. "O Tratamento das Marcas de Alto Renome e das
Marcas Notoriamente Conhecidas na Lei 9.279/96". In: Revista da ABP/. n. 28,
maio/jun., 1997. p. 37.
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No próximo capítulo, estudar-se-ão os meios aptos a tutelar os
direitos dos titulares das marcas de alto renome e notoriamente
conhecidas, mais precisamente, a tutela jurisdicional atribuída
aos referidos sinais.
4. TUTELA JURISDICIONAL DAS MARCAS
Neste capítulo, estudar-se-ão os direitos adquiridos pelo titular de
uma marca devidamente registrada, assim como os meios aptos a
impedir o seu uso desautorizado por terceiros.
4.1. Direitos provenientes do registro da marca
Como visto no capítulo 3, subseção 3.1.1 , o sistema de aquisição
do direito sobre a marca vigente no Brasil é o atributivo, que, so-
mente após obter o registro validamente expedido pelo INPI, o ti-
tular poderá gozar dos direitos sobre a sua marca.
O principal direi\o adquirido com o registro da marca é o de
propriedade, o qual confere ao titular o seu uso exclusivo em
todo o território nacional, conforme preconizado pelo artigo 129
da LPI.
O artigo 130, I a III, da LPI traz outros direitos conferidos ao ti-
tular de marca registrada, quais sejam: o de ceder o seu registro, o
de licenciar o uso de sua marca e o de zelar pela integridade mate-
rial e pela reputação do seu sinal distintivo.
No entanto, o,direito fundamental é o de exdusividade na utiliza-
ção do signo distintivo, no qual está implícito odireito do titular de
impedir que terceiros não autorizados façam uso de marca idêntica
ou semelhante para assinalar produtos ou serviços idênticos, com
base no artigo 124, XIX, LPI.
Por sua vez, o titular de uma marca de alto renome gozará do di-
reito de impedir que terceiros utilizem marca idêntica ou semelhan-
te em qualquer outro ramo de atividade, por força do artigo 125 da
LPI, pois, como visto no capítulo 2, trata-se de uma exceção ao
princípio da especialidade das marcas.
I6. Otitular da marca pode tentar uma solução amigável antes de iniciar o litígio, por meio
do envio de uma notificação extrajudicial ou jud"Icial. Este.documento poderá servir de
Gusmão~ Labrunie
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Os meios para proteção dos quais dispõe o titular de uma marca
comum e o titular de uma marca de alto renome são os mesmos,
com a ressalva de que este último pode pleitear a sua proteção em
todos os ramos de atividade, enquanto o primeiro pleiteará apenas
no segmento de mercado em que atua.
O titular da marca, para impedir o uso de marca idêntica ou seme-
lhante por terceiros, poderá socorrer-se do Poder judiciário, ajui-
zando ações específicas que serão estudadas a seguir. 16
4.2. Ação anulatória de registro de marca
De acordo com o caput do artigo 165 da LPI, "é nulo o registro
que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei".
Assim, não pode haver registro de marca que se enquadre no rol
de proibições do artigo 124 da LPI, dentre as quais se destaca a
proibição contida no inciso XIX do citado artigo (reprodução ou
imitação de marca alheia registrada).
Logo, o titular de marca anteriormente registrada poderá requerer ,
a nulidade do registro concedido para uma marca que reproduza
ou imite o seu sinal, com fundamento no artigo 124, XIX, LPI.
Aqui, é importante ter em mente o âmbito de proteção de que dis-
põe um sinal comum e uma marca de alto renome, como estudado
na seção 4.I deste capítulo.
A nulidade do registro de marca idêntica ou semelhante poderá ser
pedida nos âmbitos administrativo e judicial. No primeiro, a parte
interessada deverá instaurar o devido processo de nulidade, pe~an­
te o INPI, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da
data da expedição do certificado de registro, nos termos do artigo
169 da LPI.
No entanto, o que interessa ao presente estudo é a tutela jurisdicio-
nal das marcas e, portanto, analisar-se-ão a seguir os aspectos im-
portantes da ação anulatória de registro de marca, que independe
do recurso administrativo, ou seja, não é necessário esgotar as ins-
tâncias administrativas para viabilizar a sua propositura, por força
do que dispõe o artigo 5º, Xf..X\1 da Constituição Federal.
prova, também, do interesse de agir do titular da marca, caso não seja obtida a conci-
liação e seja necessário ingressar com uma me<I'Ida jud.Icial.
email: glpi@glpi.com.br
"1!1\:':"ff~~r·..,_! ..... ·'n"' "'~
~I;, ' •- •
~it.~d '·;'. íI
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4.2.1. Prazo prescricional e legitimidade
A ação de nulidade de registro de marca deverá ser proposta no
prazo de 05 (cinco) anos, contados da data de sua concessão, sob
pena de prescrição, 17 como reza o artigo 174 da LPI, por pessoa que
possua legítimo interesse ou pelo próprio INPI. No caso de ação vi-
sando anular registro de marca idêntica ou semelhante, terá legítimo
interesse o titular da marca-objeto da reprodução ou imitação.
O titular do registro da marca cuja anulação é pretendida, assim
como o próprio INPI, tem legitimidade passiva nesta demanda.
Este, quando não for autor, integrará o pólo passivo da demanda,
tendo em vista que, nas palavras de Lélio Denícoli Schmidt, "não
é só o Direito de Propriedade que integra a lide, mas também a le-
galidade do ato administrativo que o criou" 18 •
4.2.2. competência
A competência para processar e julgar a ação de nulidade de registro
de marca é da justiça Federal, já que o INPI é uma autarquia federal
e, por cbnseguinte, possui foro privilegiado (artigo 175, LPI). A dis- •
cussão na jurisprudência é quanto ao fato da ação ser proposta na sub-
seção da justiça Federal do Rio de Janeiro -local da sede do INPI-,
ou no foro do domicílio do co-réu, predominando a primeira posição,
com fundamento no artigo 94, § 4º, do Código de Processo Civil.
4.2.3. Efeitos da sentença
Quanto à eficácia da sentença que declara a nulidade do registro
de,marca, esta será ex tunc, uma vez que a nulidade é absoluta e
erga omnes, pois trata-se de um direito real de propriedade.
Neste sentido, cumpre ressaltar que, face à retroatividade da sen-
tença que decreta a nulidade do registro, não se pode considerá-lo
válido nem mesmo no intervalo de tempo entre a sua concessão e a
cessação de sua eficácia e, por conseguinte, o titular do registro
anulado deverá indenizar o terceiro prejudicado por perdas e danos
ocasionados inclusive nesse período.
No entanto, o titular do registro anulado, se não agiu de má-fé ao
depositar o pedido de registro da marca, terá direito de regresso em
face do INPI (artigo 37 da Constituição Federal), que possui res-
ponsabilidade objetiva por ter concedido um registro ilegal. Sobre
a responsabilização do INPI já se manifestou o Tribunal Regional
Federal da Segunda Região:
Além disso, tendo a agravante realizado investimentos na área,
fundada num ato autorizado pelo INPI, poderá, eventualmente,
voltar-se contra a autarquia para haver reparação dos prejuízos,
17. No entanto, será imprescritível a ação anulatória quando presentes os seguintes requisi-
tos: a notoriedade do sinal impeditivo, a má-fé e a ilicitude do registro.
18. SCHMIDT, Lélio Denícoli. "O INPI nas ações de nulidade de marca ou patente: as-
sistente, litisconsorte ou fiscal da lei?". In: Revista da ABPI. n. 26, jan./fev. 1997. p. 37.
19. "Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa
com legítimo interesse.
Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmen-
te a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos proces-
suais próprios".
o que aconselha não seja retardada a prestação jurisdicional.
(Agravo de Instrumento 35148/RJ, Relator Des. Federal]. E.
Carreira Alvim, Diário da Justiça- Seção 2, p. 84, 11.03.99)
4.2.4. Antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional
Outro aspecto importante da ação anulatória de registro de marca
é a possibilidade de se antecipar os efeitos da tutela para o fim de
suspender os efeitos do registro que se pretende anular ou até
mesmo suspender o uso da marca pelo seu titular com o intuito de
evitar a ocorrência de danos irreparáveis ao titular da marca que foi
reproduzida ou imitada. Tal previsão está contida no artigo 173, §
único, LPI 19, e os requisitos para a concessão da liminar são os
mesmos da lei processual civil (artigos 273 e 461).
4.3. Ação de abstenção de uso de marca
Como visto na seção 4.1, o registro validamente expedido confere ao
titular da marca o seu uso exclusivo e, portanto, o direito de impedir
que terceiro desautorizado faça uso de sinal idêntico ou s'emelhante.
A fim de impedir a continuidade do uso desautorizado por terceiro,
o titular da marca reproduzida ou imitada poderá valer-se de ação de
obrigação de não fazer, com fundamento no artigo 461 do Código de
Processo Civil, objetivando a abstenção de uso do sinal contrafeito.
Esta ação terá fundamento, também, nos artigos 124, XIX- que
impede o registro de marca objeto de reprodução ou imitação de
marca alheia anteriormente registrada -, e 130, III, da LPF 0•
Pode-se, ainda, fund~mentá-la na prática de conco~rência desleal,
prevista no artigo 195, III, da LPF 1
•
4.3.1. Legitimidade
A ação cominatória deverá ser proposta pelo titular da marca an-
teriormente registrada, que é prejudicado pela reprodução ou imi-
tação de seu sinal. Por sua vez, deve figurar no pólo passivo da de-
manda o terceiro que pratica a contrafação, bem como seus
eventuais representantes comerciais.
4.3.2. Competência
A competência para processar e julgar a ação de abstenção de uso
de marca é da Justiça Estadual, tendo em vista que o INPI não in-
tegra o pólo passivo desta demanda. Será competente o foro do do-
micílio do réu, no entanto, deve-se atentar para a regra especial
contida no artigo 100, V, "a", do Código de Processo CiviP,
20. 'Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:
(... ) III- zelar pela sua integridade mateiial ou reputação".
21. 'Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:
(...) III -emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clien-
tela de outrem".
22. "Art. I00. Écompetente o foro:
(... ) V- do lugar do ato ou fato:
a) para a ação de reparação do dano (. .. )".
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quando houver cumulação do pedido de abstenção de uso com pe-
dido de indenização por perdas e danos.
4.3.3. Efeitos da sentença
A sentença que julga a ação de abstenção de uso procedente tem
por objetivo condenar o réu a cessar o uso da reprodução ou da
imitação da marca alheia anteriormente registrada, sob pena de
multa pecuniária diária e demais medidas de apoio previstas no
artigo 46 I do Código de Processo Civil (busca e apreensão, in-
terdição de estabelecimento etc.), no caso de descumprimento
do mandamento.
4.3.4. Antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional
É possível formular nos autos da ação de abstenção de uso de
marca o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, tendo em vista
que o uso de marca idêntica ou semelhante por terceiro, por confi-
gurar ato de desvio de clientela (concorrência desleal), ocasiona
danos de difícil reparação ao titular da marca que foi reproduzida
ou imitada.' Além do desvio de clientela, outro dano com o qual se
depara o titular é a degradação de sua marca, quando utilizada rei-
teradamente por terceiros.
Esse requerimento, que tem previsão expressa tanto no Código de
Processo Civil, em seus artigos 273, f2l e 46 I, § 3º2\ como no ar-
tigo 209, § Iº da LPF 5, objetiva a imediata abstenção da contra-
fação, sob pena de incidência de multa pecuniária diária, em caso
de descumprimento da medida.
23. '1\rt. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os
efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, prova inequívoca, se conven-
ça da verossimilhança da alegação e:
I -haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou (__ _)"
24. '1\rt. 46 I. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou
não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pe-
dido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do
adimplemento.
§ 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de inefi-
cácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante
justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada,
a qualquer tempo, em decisão fundamentada".
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Discorrendo justamente sobre a necessidade da concessão de tute-
la antecipada em ações versando sobre propriedade industrial, o
professor Humberto Theodoro ]r. assim se manifestou:
"No caso das ações em torno da propriedade industrial, por
exemplo, de nada valeria, ou pouco valeria, proibir o uso do in-
vento patenteado ou da marca registrada se ao longo do demo-
rado prazo da marcha processual o réu pudesse impunemente
continuar a fazer o uso criminoso e a dispor livremente do pro-
duto de seu delito" 26 •
A antecipação dos efeitos da tutela pode ser até mesmo na forma
de busca e apreensão dos produtos que contenham a marca contra-
feita, em conformidade com o artigo 209, § 2º, LPI, a fim de se
evitar prejuízos irreparáveis ao titular do sinal distintivo e à própria
reputação deste.
4.3.5. Perdas e danos
Com o pedido de abstenção de uso de marca pode-se cumular o
:pedido de indenização por perdas e danos. O artigo 20927 da
LPI prevê o direito do prejudicado de haver reparação pelas per-
das e danos sofridos, em razão de prejuízos causados por atos de
violação marcária e prática de concorrência desleal. Os danos
materiais advêm em razão do ataque ao poder atrativo da marca
anteriormente registrada, pois a imitação indevida de tal signo
gera a sua banalização.
Como visto, a marca possui enorme valor econômico, face à sua
distintividade. Se cessa essa distintividade em razão dàs reprodu-
25. '1\rt. 209. ( .. )
§ Iº Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difí-
cil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje,
antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garan·
tia fidejussória".
26. Painel sobre marcas - Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial. In: Anais do V
Seminário Nacional de Propriedade Industrial, Belo Horizonte, ABPI, 7 e 8 de outu-
bro de 1985.
27. "Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressar-
cimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial
e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputa-
ção ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, índus·
triais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio",
))
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ções e imitações perpetradas por terceiros, todo o investimento feito
pelo titular da marca terá sido em vão, sendo necessária a devida
restituição de referidos gastos.
Os danos morais, por sua vez, advêm da diluição e do enfraqueci-
mento causados à marca em vista de sua contrafação, o que abala
consideravelmente a imagem que havia construído no mercado con-
sumidor, como leciona Maurício Lopes de Oliveira28 •
Por fim, vale frisar que a simples contrafação da marca e a prática
de concorrência desleal geram o direito do titular à indenização por
perdas e danos materiais e morais, como lecionado pelo tratadista
Gama Cerqueira:
"A simples violação do direito obriga à satisfação do
dano, na forma do artigo 159 do CC, não sendo, pois, neces-
sário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso
da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada
procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos
emergentes e os lucros cessantes (CC, artigo 1059), que
' se apurarem na execução. E não havendo elementos que bastem
para se fixar o quantum dos prejuízos sofridos, a indenização de-
verá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o arti-
go 153 do CC.
(...) o fundamento da responsabilidade civil por atos ilícitos não
se encontra no dano causado, mas no dolo ou culpa do agente,
tanto que a simples violação do direito alheio, indepen·
dente de prejuízo, é bastante para acarretá-la. (... ) Por
outro lado, pode-se sustentar que os atos de concorrência desleal
violam o direito da concorrente de não ser molestada nas suas re-
lações com a clientela pelas manobras desleais de um competidor
inescrupuloso, dispensando assim a prova do prejuízo" 29 .
(grifos não constam do original)
O entendimento acima exposto também vem sendo adotado pelos
nossos Tribunais. 30
4.3.6. Nulidade incidental do registro de marca
Na ação de abstenção de uso é possível que o réu sustente como
matéria de defesa a nulidade do registro de marca do autor. Esse
procedimento tem previsão expressa no artigo 205 31 da LPI para
as ações penais, sendo estendido também às ações cíveis.
28. ''A obrigação do contrafator de marca famosa em ressarcir o legítimo titular do registro
por prejuízo à imagem e conseqüente dano moral". In: Revista da ABPI. n. 41,
jul./ago., 1999.
29. Ob. cit., p. 1130 e 1288.
30. "No caso, a imitação dos produtos Reebok e a atitude da suplicada com a pura e sim-
ples comercialização dos produtos contrafeitos, assumindo o risco da venda dos mes-
mos, causou danos materiais e morais passíveis de indenização, pouco importando se a
venda dos produtos contrafeitos se deu em pequena ou larga escala, eis que o evento,
por si só, gera a presunção de prejuízo, não logrando a parte ré elidir tal
presunção de veracidade, nos termos do art. !59 do C. Civil, eis que presen-
tes a conduta da ré, o dano sofrido pelas autoras e o nexo causal entre a conduta e ore-
sultado". (grifos não constam do originai) TJRJ- Relator: Jorge Luiz Habib- 18ª Câ-
mara Cível- Apelação Cível n9 2414/99- j. 24.03.1999.
Há uma ampla discussão na doutrina sobre o cabimento da aná-
lise incidenter tantum da nulidade do registro de marca. No en-
tanto, no presente estudo adota-se a posição de que, tratando-se
a nulidade, neste caso, de uma causa prejudicial ao deslinde do
feito, pode ser apreciada e decidida pelo magistrado, não sendo
necessário, portanto, a propositura de ação específica no foro da
Justiça Federal.
Isso porque, em razão do poder de cognição que possuem os juí-
zes, estes devem conhecer e julgar todas as matérias preliminares
ou prejudiciais argüidas pelas partes. Por outro lado, se a nulidade
do registro não constituir tão somente a causa de pedir ou o funda-
mento de defesa, mas sim o próprio pedido, não poderá o juiz de-
clarar essa nulidade, que deve ser objeto de ação anulatória peran-
te a Justiça Federal.
Tratando-se de uma questão prejudicial, a decretação da nulidade
do registro da marca do autor serve apenas para fundamentar a im-
procedência da ação de abstenção de uso e, portanto, não é passí-
vel de formar coisa :julgada.
4.4. Ação penal
A reprodução ou imitação de marca registrada, nos termos do ar-
tigo 189, P2, LPI, constitui crime contra registro de marca, apena-
do de 03 (três) meses a OI (um) ano de detenção ou multa.
O artigo 190, P, LPI, por sua vez, preconiza que também incor-
rem em crime aontra registro de marca o importador, o exportador
';
e ovendedor de produtos assinalados com marca indevidamente re-
produzida ou imitada.
Logo, uma vez que a reprodução ou imitação de marca registrada
constitui crime contra a Propriedade Industrial, é possível o ajuiza-
mento de ação penal contra o infrator, a fim de puni-lo pela sua
conduta. A seguir, analisar-se-ão alguns aspectos importantes da
ação penal respectiva a estes crimes.
4.4.1. Legitimados
Os crimes contra o registro de marca somente se procedem median-
te queixa do próprio ofendido, ou seja, do titular da marca regis-
trada que está sendo objeto de contrafação. Importante frisar que o
31. ''Art. 205. Poderá constituir matéria de defesa na ação penal a alegação de nulidade da
patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não im-
portará a nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação
competente".
32. "Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:
I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou
imita-a de modo que possa induzir confusão; OJ
(... ) Pena- detenção, de 3 (três) meses a I (um) ano, ou multa".
33. "Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, ofe-
rece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:
I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no
todo ou em parte; ou
(... ) Pena - detenção, de I (um) a 3 (três) meses, ou multa".
REVISTA DA ABPI - Nº 90 - SET/ÜUT 2007
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titular deverá juntar aos autos a prova de seu domínio (a certidão
de registro expedida pelo INPI).
Por sua vez, deve a ação penal ser proposta em face dos infratores,
isto é, daqueles que praticam a reprodução ou imitação da marca
ou, ainda, que importam, exportam, vendem, oferecem àvenda ou
que têm em estoque os produtos assinalados com a marca indevi-
damente reproduzida ou imitada.
Se o infrator for pessoa jurídica, a ação deverá ser intentada con-
tra os seus sócios ou diretores.
4.4.2. Competência
O querelante poderá escolher entre o foro do domicílio do réu e o
foro do local onde foi praticada a infração para intentar a ação
penal privada.
4.4.3. Prazo prescricional
O prazo prescricional para o ofendido apresentar a queixa é de 06
(seis): meses, contados a partir da data em que teve conhecimentÓ
da autoria da contrafação, em razão de tais crimes serem de menor
potencial ofensivo.
Se realizada diligência preliminar de busca e apreensão, o prazo
para apresentação da queixa prescreve 30 dias após a homologa-
ção do laudo pericial que constatou a contrafação. No entanto, se
iniciada essa diligência preliminar após o conhecimento da autoria
dos fatos infracionais, este prazo de 30 dias deverá estar inserto no
p~ríodo de seis meses acima ref~rido. ' especial, em todas as classes, mantido o registro próprio para im-
O crime contra registro de marca, por ser de menor potencial ofen-
sivo, será apreciado e julgado pelo Juizado Especial Criminal.
4.4.4. Diligências preliminares
Com o intuito de criar as provas necessárias para a propositura da
ação penal, o titular da marca registrada poderá ajuizar, perante o
mesmo foro competente para apreciar a queixa, uma medida prepara-
tória criminal de busca e apreensão, com base no artigo 202 da LPI.
Tal medida se procede sem a intervenção do infrator, face ao caráter
sigiloso que possui, a fim de evitar a frustração da diligência de busca
e apreensão. Realizada esta diligência, os 02 peritos que a acompa-
nharam darão início à elaboração do laudo pericial que concluirá
pela identidade ou não das marcas em cotejo, devendo entregá-lo em
juízo no prazo de 03 dias, conforme prescreve o artigo 527 34 do Có-
digo de Processo Penal. Com a entrega do laudo, os autos são con-
clusos ao juiz para homologação do parecer técnico dos peritos.
Assim, com base nesta prova produzida, pode o ofendido, no prazo
de 30 dias, apresentar queixa em face do contrafator.
Estes são os principais aparatos que proporcionam ao titular de
uma marca registrada a sua tutela jurisdicional a fim de coibir o uso
desautorizado por terceiro.
5. DECLARAÇÃO DO Á~TO RENOME NA LEGISLAÇÃO ,ATUAL
5.1. Lei nQ 5. 772/71: registro especial
Na vigência do antigo Código da Propriedade Industrial (CP!),
Lei nº 5.772/71, as marcas afamadas, então denominadas marcas
notórias 3S, também gozavam de uma proteção especial, nos termos
do artigo 67 do CP!, in verbis:
Art. 67: A marca considerada notória no Brasil, registrada nos
termos e para os ~feitos deste Código, terá asse,gurada proteção
pedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte,
desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos
produtos, mercadorias ou serviços ou ainda prejuízo para a re-
putação da marca.
Com base na referida norma, o titular de uma marca com enorme
poder distintivo podia requerer, perante o INPI, a declaração de

34. 'flrt. 527. A diligência de busca ou de apreensão será realizada por dois peritos nomea- 35. A denominação "marca notória", adotada pela revogada Lei nº 5.772/71, foi substituí-
dos pelo juiz, que verificarão a existência de fundamento para a apreensão, e quer esla da pela expressão "marca de alio renome", prevista no artigo 125 da Lei nº 9.279/96
se realize, quer não, o laudo pericial será apresentado dentro de 3 (três) dias após o en- (LPI). O antigo Código da Propridade Industrial não !ralava das marcas noloriamen-
cerramento da diligência". le conhecidas.

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notoriedade do seu signo, o que, caso deferido o seu pedido, con-
feria-lhe um registro especial apto a impedir que terceiros obtives-
sem o registro de marcas idênticas ou semelhantes em qualquer
outro ramo de atividade.
Esse registro especial ficava em vigor até o prazo de validade do re-
gistro da marca. No entanto, ao titular, quando solicitasse a pror-
rogação da sua marca, também cabia requerer a prorrogação da de-
claração de notoriedade já concedida.
Com o advento no Brasil da Lei nº 9.279/96, não obstante haver
previsão expressa acerca da proteção especial conferida às marcas
de alto renome (artigo 125), não é mais possível ao titular de
uma marca afamada requerer, no âmbito administrativo, a decla-
ração do alto renome de seu sinal distintivo, nem a prorrogação
das declarações concedidas sob a égide do CP!, como preconiza
o artigo 23 336 da LPI.
Não tendo a Lei de Propriedade Industrial previsto um modo de se
aferir o alto renome de uma marca, a fim de lhe assegurar proteção
especial em todos os ramos de atividade, alguns titulares de signos
com grande poder atrativo e que gozavam do registro especial pre-
visto na Lei anterior, propuseram ações judiciais para obtenção do
alto renome. Tal espécie de ação será estudada mais adiante.
5.2. Resolução n9 110/2004
A fim de preencher essa lacuna existente na Lei de Propriedade
Industrial, o INPI ~ditou a Resolução nº 11 0/2Q04, que regula-
menta a aplicação do artigo 125 da LPI e, em seu artigo 1º, dis-
põe, in verbis:
Art. 1º: A proteção especial conferida pelo artigo. 125 da LPI
deverá ser requerida ao INPI pela via incidental, como matéria
36. "Art. 233. Os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda e de declaração
de notoriedade serão definitivamente arquivados e os registros e declaração permanece-
rão em vigor pelo prazo de vigência restante, não podendo ser prorrogados".
37. Esses documentos elencados no artigo 5º da Resolução 110/2004 repelem muitas
das exigências formuladas pelo INPI para aferição da notoriedade da marca, sob a
égide da Lei nº 5.772/71. Dentre esses documentos, destacam-se os materiais que
comprovem: a) a fração do público usuário de outros segmentos de mercado que,
imediata e espontaneamente, identifica a marca essencialmente pela sua tradição e
qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qual-
quer outro meio hábil; b) o valor investido pelo titular em publicidade/propaganda
da marca na mídia brasileira nos últimos três anos; c) o volume de vendas do pro-
duto ou a receita do serviço nos últimos três anos; e d) o valor econômico da marca
no ativo patrimonial da empresa.
38. 'fl.rt. 3º. Reconhecido o alto renome da marca, o INPI acolherá a oposição ou o pro-
cesso administrativo de nulidade e decidirá pelo indeferimento do pedido de registro ou
pela nulidade do registro, independentemente de impedimentos outros oponíveis".
39. Dentre as marcas que obtiveram o reconhecimento incidental do seu alto renome, estão
as seguintes: a) marca Hollywood, de titularidade de Souza Cruz S.A., para identifi-
car artigos de tabaco e vestuário. Tal reconhecimento se deu na oposição apresentada
ao pedido de registro de marca nominativa Hollywood, processo nº 817437657, depo-
sitado por Atacado Hollywood Ltda., na classe destinada a vestuário; b) marca Me
Donald's, de titularidade de McDonald's Corporation, para identificar produtos ali-
mentícios. Tal reconhecimento se deu na oposição apresentada ao pedido de registro de
marca mista MrDog, processo nº 819540927, depositado por Mr. Dog Alimentos
56
de defesa, quando da oposição a pedido de registro de marca de
terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de
marca de terceiro, em tramitação no INPI, nos termos e prazos
previstos nos artigos 158, caput, e 168 da LPI, respectivamente.
Assim, apenas quando houver o depósito, por terceiro, de marca
idêntica ou semelhante, é que o titular de um sinal afamado pode-
rá invocar a proteção prevista no artigo 125 da LPI, incidental-
mente, ao apresentar oposição a esse pedido de registro. O INPI
estabelece no artigo 5º da referida Resolução que o requerente da
proteção especial deverá instruir o ato de oposição ou do processo
administrativo de nulidade com diversos documentos37 capazes de
comprovar o alto renome de sua marca.
Por sua vez, o reconhecimento do alto renome implicará no indeferi-
mento do pedido de registro da marca de terceiro, de acordo com o
artigo 3º38 da Resolução, e o INPI promoverá a anotação do alto re-
nome da marca no seu Sistema de Marcas, que vigorará por 05 anos.
Diversos titulares de marcas já pediram e obtiveram, incidental-
mente, o recbnhecimento do alto renome de seu signo39, como por
exemplo a marca Kibon, de titularidade de Unilever N.V., que
apresentou oposição ao pedido de registro da marca Ki-Bona, aco-
lhida pela Comissão Especial do INPI 40 e, por conseguinte, teve o
seu alto renome anotado no Sistema de Marcas.
No entanto, algumas críticas são feitas à referida Resolução edita-
da pelo INPI, sendo a principal delas o fato de se permitir apenas
o reque\imento incidental do reconhe,cimento do alto renome de
marca, quando presente uma tentativa de usurpação do signo dis-
tintivo. O problema está no fato de que muitos usurpadores não de-
positam, junto ao INPI, o pedido de registro da marca idêntica ou
semelhante àquela de elevado grau de conhecimento, o que impe-
Congelados para Cães Ltda. ME, na classe destinada à comida para animais; e c)
marca Pirelli, de titularidade de Pirelli S.P.A., para identificar materiais elétricos e iso-
lantes. Tal reconhecimento se deu na oposição apresentada ao pedido de registro de
marca mista Pirel, processo nº 820970298, depositado por Pirel Comércio e Instala-
ções Elétricas Ltda., na classe destinada a componentes elétricos.
40. Decisão proferida no pedido de registro de marca nº 818883634: "(...) Examinan-
do as alegacões da primeira opoente, verifica-se que a marca em tela reproduz o ele-
mento nominativo de suas marcas Kibon, muito embora o~ produtos que essas assi-
nalam sejam totalmente distintos e inconfundíveis com os que a primeira visa
assinalar. (... ) A primeira opoente apresentou diversos documentos comprovando que
o uso da marca no Brasil deu-se no início da década de 40, do século passado; que
a marca encontra-se registrada desde essa mesma década; a parcela de público con-
sumidor do produto assinalado pela marca, do conhecimento da marca, dos que iden-
tificam espontaneamente a marca com os produtos, dos que reconhecem a tradição
dos produtos assinalados pela marca. Demonstrou que esses produtos são vendidos
em dezenas de milhares de estabelecimentos, em milhares de cidades, espalhadas por
quase todos os estados do País. Apresentou, ainda, dados referentes a volumes de
venda e valores investidos em publicidade. Vale dizer, a comissão entendeu que os do-
cumentos apresentados foram suficientes para formar elemento de convicção sobre o
prestígio e fama que desfrutam os produtos assinalados pela marca, de modo a con-
cluir pelo reconhecimento do alto renome da marca Kibon. (... ) Além disso, exami-
nou-se a legalidade do pedido de registro em tela, em face do que dispõem as demais
normas da LPI, no que diz respeito à matéria, e conclui-se pelo indeferimento do pre-
sente pedido, pelos motivos anteriormente expostos".
REVISTA DA ABPI - Nº 90 - SET/ÜUT 2007
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de o titular de almejar a proteção especial do artigo 125 da LP!,
pela via incidental.
Esses usurpadores utilizam normalmente os sinais contrafeitos, in-
dependente de submetê-los ao exame do INPI. Isso impede, mui-
tas vezes, que o titular da marca afamada pleiteie e consiga em
juízo a devida proteção, visto que não houve a prévia declaração
pelo INPI do alto renome de seu signo, afastando, portanto, a pro-
teção em todos os ramos de atividade.
Outra crítica é feita ao parágrafo primeiro do artigo 14 da Reso-
lução li 0/200441 , no sentido de que a ressalva que permite ao
INPI solicitar novas provas, mesmo durante a vigência da anota-
ção de alto renome já obtida incidentalmente, impede os reais
efeitos da proteção prevista no artigo 125 da LPI, já que obriga
o titular a despender novamente todos os esforços para compro-
var o prestígio de sua marca.
Tal crítica não merece respaldo pois, como estudado no capítu-
• lo 3, a marca pode sofrer odenômenos de degeneração qu dilui-
, ção e, por conseguinte, perder o seu poder distintivo, desconsti-
tuindo-se do alto renome que outrora possuía. Assim, quando o
INPI entender necessária a realização de nova comprovação da
fama e do prestígio de uma marca, não está contrariando o pró-
prio dispositivo inserto na LPI (artigo 125), mas, sim, apenas
assegurando que não será concedida proteção especial a uma
marca já degenerada, que não preenche mais os requisitos de
uma marca de alto renO/lle.
5.3. Ação judicial para obtenção do reconhecimento do alto
renome
Como visto na seção 5.1, a LPI revogou o artigo 67 da Lei nº
5.772/71, que permitia o requerimento de declaração de notorie-
dade da marca e a expedição de um registro especial a fim de lhe
conferir a proteção em todos os ramos de atividade.
41. 'f'lrt. 14. O INPI promoverá a anotação do alto renome da marca no Sistema de Mar-
cas, que será mantida pdo prazo de S (cinco) anos.
§ Iº Durante o prazo dessa anotação, o titular da marca de alto renome ficará disP,en·
sacio da apresentação de novas provas dessa condição nas demandas eventuais ·em
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Assim, não obstante haver previsão expressa na LPI acerca da
proteção especial assegurada às marcas consideradas de alto re-
nome, esta lei não tratou das formas de se aferir e declarar o alto
renome de uma marca para que seu titular pudesse gozar efeti-
vamente da proteção especial, o que gerou a propositura de
ações almejando essa declaração. Apenas com a publicação da
Resolução 110/2004, editada pelo INPI, é que se preencheu
esta lacuna, uma vez que referida norma estabeleceu a possibili-
dade de se requerer a declaração de alto renome pela via inci-
dental quando houvesse conflito entre o titular de uma marca
afamada e terceiros.
A doutrina já se manifestava no sentido de não haver a possibilida-
de de declaração a priori do alto renome de uma marca:
"Na sistemática da nova lei, a tutela mais ampla a esses sinais
depende da verificação do fenômeno no momento em que se dá
a controvérsia. Não se cogita de declaração a priori, não se exige
que, antes do l,itígio, a marca tenha sido obj~to de juízo oficial a
respeito da latltude de seu conhecimento" 42 .'
No entanto, mesmo após a Resolução li 0/2004, entende-se que
é plenamente possível a procura do Poder judiciário para declarar
o alto renome de uma marca, visto que, como exposto na seção 5.2,
há usurpadores de marcas que nem sequer solicitam o registro de
seu signo junto ao INPI. o que impediria o reconhecimento alme-
jado pelo titular da marca afamada pela via incidental.
O titular de'uma marca com enorme poder atrativo, de renome
que transcende o segmento de mercado para o qual ela foi origi-
nariamente destinada, não podia - e não pode - conviver com
os riscos da degeneração e da apropriação por terceiros de seu
signo distintivo.
Caso se efetivasse essa degeneração ou a apropriação por terceiros,
o titular da marca afamada sofreria uma considerável perda patri-
monial, que não pode ser amparada por nosso ordenamento jurídi-
processos de outorga de direitos marcários, ressalvados os casos em gue o INPI julgue
necessário determinar a producão de novas provas". (grifos não constam do original)
42. DANNEMANN; SIEMSEN; BIGLER & MOREIRA Comentários à Lei da
Propriedade Industrial e correlatas. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 200 I. p.256.
-Marcas
·Patentes
• Desenhos Industriais
·Software
• Transferência de Tecnologia
• Segredo de Negócio
• Direito Autoral
• Direito Concorrencial
·Contratos
)l
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co. A própria Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXXV4\
permite que o titular possa socorrer-se ao Poder judiciário, a fim
de se proteger de ameaças ao seu direito.
Logo, já antes da referida resolução, em razão da omissão da lei, e
mesmo agora, tendo em vista a restrição supracitada, cabe ao Poder
judiciário a missão de reconhecer o alto renome de uma marca.
Para tanto, deve-se intentar uma ação ordinária em face do INPI
e, portanto, perante a justiça Federal do Rio de janeiro. Esta ação
é de natureza condenatória pois, além de reconhecer o alto renome
da marca em cotejo, deve expedir uma ordem ao INPI para que
proceda à anotação em seu sistema desta declaração, sob pena de
sofrer uma sanção.
É indiscutível o cabimento da referida ação, uma vez que não se
pode deixar uma marca afamada a mercê de constantes e incessan-
tes reproduções e imitações por terceiros que almejam um lucro rá-
pido, "pegando carona" na fama e no prestígio de marcas alheias.
Por fim, cumpre ressaltar que algumas ma~cas já obtiveram o reco-
nhecimento de seu alto renome pelo Poder judiciário, como por
exemplo, as marcas Goodyear, Dakota e Bic44 •
CONCLUSÕES
1. Marca é todo sinal com poder de distinção, visualmente percep-
tível, desde que não compreendido nas proibições contidas na
LPI. As marcas surgiram na Idade Média, com uma função de
indicaçã~ de proveniência. Atualmente, a função primordial das ' INPI editou a Resolução 110/2004, que regulamenta a aplicação
marcas é individualizar e distinguir produtos e serviços idênticos
ou semelhantes.
2. A marca possui como requisitos de sua validade e existência a
distintividade, a disponibilidade e a licitude, pois não pode ser con- dido de registro ou de processo de nulidade de registro de marca.
trária à ordem pública, à moral e aos bons costumes.
3. O Direito de Marcas, assim como todos os direitos atinentes à
Propriedade Industrial, tem a natureza jurídica de um direito de
propriedade imaterial, já que versa sobre bens incorpóreos.
4. O direito sobre as marcas não é ilimitado: deve respeitar os prin-
cípios basilares da especialidade e da territorialidade. Este confere
proteção às marcas somente no território em que se encontram re-
gistradas. Excepciona este princípio a marca notoriamente conhe-
cida, que possui proteção - apenas no seu ramo de atividade -,
mesmo nos países onde não está registrada, face o seu elevado grau
de conhecimento em tal setor.
5. O princípio da especialidade assegura proteção às marcas ape-
nas no ramo de atividade em que estão registradas. Constitui-se em
exceção a este princípio a marca de alto renome, à qual é assegu-
rada proteção em todos os ramos de atividade, tendo em vista o ele-
vado grau de conhecimento que possui em todos os segmentos de
mercado e à sua reputação.
6. Em razão do enorme poder atrativo que exercem, as marcas no-
tórias são alvos de constantes reproduções e imitações por terceiros
que almejam o lucro fácil, aproveitando-se da fama e do prestígio
de tais signos. Por isso, sofrem os riscos da degeneração e da dilui-
ção, que acarretam na perda do seu poder distintivo.
7. O titular da marca tem o direito de seu uso exclusivo e, por con-
seguinte, o direito de impedir esse uso desautorizado por terceiros.
Exerce tal direito por meio de ações judiciais que podem visar a
anulação do registro de marca idêntica ou semelhante, a abstenção
de uso, pelo terceiro, da reprodução ou da imitação, a respor\sabi-
lização criminal dos usurpadores, a condenação destes ao paga-
mento de indenização por danos materiais e morais causados à re-
putação da marca e ao seu titular.
8. Tendo em vista a possibilidade da perda de distintividade do
signo, é possível pleitear nestas ações a antecipação dos efeitos da
tutela, a fim de se evitar danos irreparáveis.
9. Face à lacuna existent\ na Lei de Propriedade lnqustrial, o
da proteção prevista no artigo 125 daquela Lei. No entanto, a Re-
solução restringe o requerimento do reconhecimento do alto reno-
me pela via incidental, quando da apresentação de oposição a pe-
1O. Muitas vezes os usurpadores de marcas não requerem o regis-
tro do signo perante o INPI, impossibilitando, portanto, o requeri-
mento da proteção especial pelo titular, por meio da via incidental.
11. Logo, cabe ao Poder judiciário a missão de reconhecer o alto
renome de uma marca, pois o titular de um sinal afamado não pode
sujeitar-se à restrição da Resolução 110/2004 e ver a sua marca
perder distintividade face ao uso desautorizado por terceiros, o que
lhe causaria considerável perda patrimonial, tendo em vista o valor
ativo elevado que as marcas notórias possuem.

43. "Art. 5º, XX)0.! ·a Lei não excluirá da apreciação do Poder judiciário lesão ou amea-
ca a direito". (grifos não constam do original)
44. Trecho da sentença proferida pela 35ª Vara Federal do Rio de janeiro, nos autos da
Ação Ordinária nº 2003.51.01.507288-4, movida por Bic Brasil S/A em face do
INPI:"(...) A LPI conferiu proteção especial às marcas de alto renome (art. 125), tal
como previa para a antiga marca notória, mas deixou de especificar o procedimento
para o reconhecimento e a anotação do alto renome. A matéria finalmente foi regula-
mentada pelo INPI em 27/01/04, através da Resolução 110/2004, normatizando os
procedimentos para aplicação do mencionado art. 125. Entretanto, a Resolução prevê
que o requerimento da proteção especial deve ser por via incidental, como matéria
defesa, quando da oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo
administrativo de nulidade de registro em tramitação perante o INPI. Tal restrição, a
meu ver, demonstra mais uma vez a necessidade/utilidade da via judicial para declarar
o alto renome da marca, pois muitas vezes um terceiro que se aproveita da marca co-
nhecida sequer registra a sua marca, fazendo com que o conAito não chegue ao conhe-
cimento do INPI. (... )A questão não comporta grandes discussões, tendo em vista que
o alto renome da marca da autora (Bic) é inquestionável.( ... ) Ante oexposto, jULGO
PROCEDENTE o pedido para declarar que a marca Bic é de alto renome, com pro-
teção especial em todas as classes, conforme dispõe o artigo 125 da Lei 9.279/96, e
condenar o INPI a proceder às anotações administrativas cabíveis".

REVISTA DA ABP! - Nº 90 - SET/ÜUT 2007

 ALEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL EOTRATAMENTO CONFERIDO ÀS MARCAS DE ALTO RENOME ENOTORIAMENTE CONHECIDAS

12. Não resta a menor dúvida, portanto, da necessidade de se con-
ferir às marcas de alto renome e às marcas notoriamente conheci-
das um tratamento especial, com uma efetiva proteção legal e jurí-
dica, impedindo que terceiros de má-fé obtenham um
enriquecimento ilícito às custas dos investimentos e esforços des-
pendidos pelos titulares dos sinais afamados.
REFERÊNCIAS
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trial. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.v. 2.
COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito comercial. 6. ed. revis-
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.1998. v. 37, nov./dez., p. 9-1 f·
. "O tratamento das mar~as de alto renome e das marcas
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alto renome e notoriamente conhecidas: cabimento de açao de-
claratória para a obtenção da proteção prevista na Lei n.
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GUSMÃO, José Roberto d'Affonseca. "Marcas de alto renome,
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sos". In: Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade In-
telectual. 1996. p. 48-57.
LEONARDOS, Luiz. "Marcas notoriamente conhecidas". In:
Revista da ABPI. São Paulo: 1992. v. 5, set./out., p. 16-17.
MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de marcas: abordagem das
marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacio-
nais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
OLIVEIRA, Maurício Lopes de. ''A Obrigação do contrafator
de marca famosa em ressarcir o legítimo titular do registro por
prejuízo à imagem e conseqüente dano moral". In: Revista da
ABPI. São Paulo: 1999. v. 41, jul./ago., p. 41-44.
ROCHA, Fabiano do Bem da. ''A Ação judicial para obtenção
do reconhecimento do alto renome de marca". In: Revista da
ABPI. São Paulo: 2000. v. 48, set./out., p. 41-44.
SCHMIDT, Lélio D~nícoli. "O INPI nas ações d,e nulidade de
marca ou patente: assistente, litisconsorte ou fiscal da lei?". In:
Revista da ABP/. São Paulo: 1997. v. 26, jan./fev., p. 29-41.
. "O reconhecimento incidental de nulidade de registro de
----;ãrca ou privilégio de patente". In: Revista da ABP/. São
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SOARES, José Carlos Tinoco. Direito de Marcas. São Paulo:
Atlas, 1968.
THEODORO JR., Humberto. "Painel sobre màrcas- Tutela Juris-
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Nacional de Propriedade Industrial. Belo Horizonte: Associação
Brasileira da Propriedade Industrial, 7 e 8 de outubro de 1985.

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REVISTA DA ABPI - N9 90 - SET/ÜUT 2007