EXCELÊNTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL TITULAR DA ª VARA

FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO – .

Processo n.

(Nome pessoa física), nacionalidade, estado civil,

profissão, portador da cédula da cédula de identidade RG ______________SSP,
devidamente inscrito no CPF/MF nº _________________, residente e domiciliado
na Rua _____________, nº______, Bairro ___________, São Paulo – SP , Cep
_______________, endereço eletrônico _____________________, por meio de
sua advogada e bastante procuradora abaixo subscrita (procuração em anexo), vem
respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 173 e
seguintes da Lei de Propriedade Industrial, nº 9.279/96, observados os artigos 300 e
319 do Código de Processo Civil, propor

*Obs: se pessoa jurídica qualificar com os dados da razão social e representante

legal.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), Autarquia

Federal, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.521.088/0001-37, endereço
eletrônico diseg@inpi.gov.br, com sede na Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - RJ -
CEP: 20090-910, representada legalmente pela Procuradoria Regional Federal da 2ª
Região, pelas razões de fato e de direito que passa a expor.

1. DAS NOTIFICAÇÕES, INTIMAÇÕES E PUBLICAÇÕES

Requer-se desde já que todas as notificações,

intimações e publicações oficiais sejam expedidas exclusivamente, em nome da
advogada Dra. ______________, OAB/___, endereço eletrônico
__________________, contato ( )_____________, com escritório no endereço
informado na procuração, sob pena de nulidade de todos os atos processuais, nos
termos do artigo 272, §5º do Código de Processo Civil.

2. DA MARCA (nome da marca)

O Autor é proprietário da empresa

________________________________________________, devidamente
estabelecida junto aos órgãos competentes sob o CNPJ nº 11.033.253/0001-88.

Conforme documentos em anexo, a empresa

_____________ foi constituída em _____________, apresentando como atividade
econômica os (serviços....................descrever).

A _______(marca) trata-se de uma RENOMADA

(exemplo: clínica multidisciplinar, que reúne uma série de especialistas em
diferentes áreas da medicina, EM ESPECIAL A GASTROENTEROLOGIA, QUE
ABORDA O DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO CLÍNICO DAS DOENÇAS DO
APARELHO DIGESTIVO) exercendo com lisura e competência suas atividades.
 O autor, proprietário e responsável pela empresa,
visando individualizar seus serviços e produtos junto ao mercado, por meio da
empresa DIFUNDIU A MARCA EM TODOS OS MEIOS DE PUBLICIDADE, desse
modo, e por sua idoneidade, galgando grande visibilidade e prestígio, tornando-se,
assim, uma marca referência e conceituada junto ao segmento (exemplo: da saúde)
em especial a (exemplo: gastroenterologia).

Dessa forma, buscando diferenciar e proteger os

serviços compreendidos em seu objeto social, que são sinônimos de qualidade e
garantia para o público consumidor, em 22/01/2010 foi realizado o depósito da
marca mista “MARCA”, processo nº ???????, classe (NCL 44), visando
desenvolver e proteger o seu empreendimento (documento em anexo).

Ocorre que por um mero descuido administrativo do

procurador que estava à frente do procedimento de registro DEIXANDO DE
COMPROVAR O PAGAMENTO DA TAXA DE CONCESSÃO, em (11/12/2018)
ocorreu o arquivamento definitivo do processo.

Assim, no exercício regular de suas atividades, em

(22/11/2019) o autor realizou novo requerimento do pedido de registro para a
marca mista “MARCA”, processo nº ???????????, (classe 44). (doc. em anexo

Sucede, entretanto, que o novo pedido de registro

foi indeferido pelo INPI, sob a seguinte alegação:

“transcrever despacho de indeferimento do INPI”

 Ainda que pese o notório conhecimento técnico da
ré, tal entendimento não merece prosperar, vejamos.

Como se vê da r. decisão, os registros de terceiros

mencionados pela ré possuem semelhante e/ou igual denominação da marca do
autor, qual seja, “MARCA”, inclusive, assinalando produtos da mesma classe
(44).

Logo, não há fundamento técnico/jurídico para o

indeferimento da referida marca, devendo assim, ser concedido ao autor, em
respeito ao PRINCÍPIO DA ISONOMIA, esculpido no artigo 5º, caput, da
Constituição Federal, o qual deve nortear as decisões do INPI.

Além disso, conforme se denota do anexo

documento de pesquisa realizado junto à autarquia, os registros das marcas
“???????” (processo ?????????) e “???????????” (processo ????????),
que serviram como fundamento para o INPI indeferir o pedido de registro ao autor,
foram respectivamente depositados em (13/08/2013 e 17/10/2014), ou seja,
posteriormente ao primeiro pedido de registro da GASTRO’S.

Vejamos.

(Prints processos INPI)

 Notadamente, além da inobservância ao principio
basilar da isonomia, contrariamente ao entendimento da ré, NÃO HOUVE
QUALQUER VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS INCISOS V E XIX DO ART. 124 DA
LPI, sendo imprescindível a análise fática e jurídica mais detalhada para
comprovação de tais afirmações, que levarão a conclusão da necessidade de
deferimento do registro da marca “MARCA” ao autor por ausência absoluta de
qualquer infração marcaria.

3. DOS FATOS

Precipuamente imperativo ressaltar que tanto a

empresa de titularidade do autor “MARCA”, quanto às paradigmas referidas pelo
INPI, “???????” e “????????”, são clínicas especializados na prevenção e
tratamento das doenças do sistema digestivo, sendo que a primeira tem como
domicilio profissional o Estado de São Paulo e as demais no Estado da Bahia.

Incontestavelmente, tais empresas em razão da

atividade econômica e profissional desenvolvida, utilizam-se da denominação
“?????” para identificação das suas marcas, porém, possuem logotipos distintos
com diferenças gráfias, além de atuarem em diferentes regiões do Brasil,
convivendo harmoniosamente sem nenhum prejuízo uma a outra.

Ementa: Ação cominatória de abstenção do uso da

marca c/c indenização por danos materiais e morais
– Nulidade da sentença por ausência de
fundamentação – Inocorrência –Aproveitamento
parasitário, confusão nos consumidores e
concorrência desleal – Inexistência – Expressões
"3D" e "tek" de uso comum no ramo mercadológico
em que as partes atuam (impressões 3D), a afastar
 qualquer infração marcaria – De outra parte,
existência de diferença gráfica e fonética entre os
sinais, RELEVANTE DISTÂNCIA GEOGRÁFICA
entre as empresas e logotipos diversos –
Ausência de danos materiais e morais indenizáveis –
Sentença mantida – Honorários recursais fixados –
Recurso desprovido. (Classe/Assunto: Apelação
Cível / Marca, Relator(a): Maurício Pessoa,
Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 2ª Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Data do
julgamento: 31/05/2021, Data de publicação:
31/05/2021)

Reitera-se que o autor SEMPRE utilizou do nome

“MAECA” para identificar sua marca, enquanto as concorrentes ora citadas têm
como nomenclaturas “MARCA BAHIA” e “MARCA CENTER CENTRO DE
GASTROENTEROLOGIA”, como se denota das suas redes sociais, abaixo
colecionadas.

Site e Facebook “MARCA AUTOR’:

Como se vê da página do Facebook do Autor criada

em 28 de janeiro de 2013, a empresa JAMAIS teve seu nome ou logo alterados,
tornando-se uma marca forte e reconhecida no seu seguimento.

Site e Facebook das paradigmas

 Neste ponto, imperioso destacar que a r. decisão do
INPI em indeferir o registro do autor foi totalmente contraditória, posto que, não
bastasse o posterior depósito e registro de terceiros com a mesma denominação, no
processo nº ???????? apostilou a seguinte observação: ‘SEM DIREITO AO USO
EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO “????????”, o que per si já denota o direito do
autor ao registro.

(print inpi)

Outrossim, questão importante a se destacar reluz

no fato de que as empresas em questão possuem imagem e logotipo próprios QUE
NÃO SE CONFUNDEM, MAS SIM DISTINGUEM CADA UMA DAS MARCAS, e,
portanto, insuscetível de causar confusão ou associação pelo público
consumidor.

(prints logotipos)

Ou seja, IRREFRAGÁVEL que muito embora as

paradigmas da ré atuem no mesmo mercado e possuam a mesma denominação, as
marcas sociais “????? BAHIA” E “?????? CENTER CENTRO DE
GASTROENTEROLOGIA” estão em vigor, atuando pacificamente sem prejuízo de
uma a outra, e igualmente, não se confundindo a marca do autor que pelo principio
da isonomia deverá ser concedida.
 Vale dizer que além das citadas empresas, a ré
registrou outras marcas com a mesma denominação e classificação, mais uma vez
comprovando que não assiste nenhuma razão para o indeferimento da marca
depositada pelo autor. É o que se podemos extrair dos exemplos abaixo:

 ????????????(classe 44);
 ???????????????(Classe 44);
 ?????????????? (classe 44)

E mais. A decisão administrativa que indeferiu o

pedido do autor fundamenta-se no disposto no artigo 124, inciso XIX da LPI, ou
seja, alegação de que a marca GASTRO’S reproduz ou imita registros de
terceiros, sendo, portanto, irregistrável.

Ora Excelência, como se depreende dos anexos

documentos e “prints” extraídos da página oficial da ré, INCONTESTAVELMENTE
esta concedeu o registro de marca contendo a denominação ??????? para diversas
outras pessoas físicas e/ou jurídicas, não devendo subsistir a razão que motivou o
indeferimento que fere princípio basilar constitucional.

Por derradeiro, diante do inconformismo do autor,

para resguardar seus direitos, alternativa não restou, senão a de socorrer-se do
Poder Judiciário propondo a presente ação visando obter a prestação jurisdicional
de Declaração da Nulidade do Ato Administrativo praticado pela autarquia INPI,
concedendo-lhe o registro da marca “MARCA”.

4. DO DIREITO – VIOLAÇÃO DA RÉ AO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA

ISONOMIA
 Conforme narrado em epígrafe, o autor teve
INDEFERIDO o pedido de registro da marca mista “MARCA”, na classe 44, com
base na anterioridade dos registros das marcas mistas (?????? BAHIA) e
(????????? CENTER CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA), processos
nº. ???????????????????????, na mesma classe 44.

Reitera-se que a decisão teve como fundamento o

disposto no artigo 124, inciso XIX, da LPI, ou seja, reprodução ou imitação de marca
alheia anteriormente registrada, para assinalar serviços idênticos, semelhantes ou
afins, suscetível de causar confusão ou associação pelo público consumidor.

É certo que os incisos V e XIX do art. 124 da LPI

vedam o registro de marca que reproduza ou imite marca alheia registrada ou
elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de
empresa de terceiro, suscetível de causar confusão ao consumidor. O que NÃO
ocorreu no caso em tela!

Com a devida vênia o entendimento da autarquia ré

não deve prosperar, merecendo ser revisto à luz da melhor interpretação do
dispositivo legal invocado e demais razões articuladas.

Primeiramente, vale ressalvar que a denominação

“????????” está plenamente integrada na linguagem diária, sendo expressão
comum ou meramente descritiva para designar (EXEMPLO; serviços de clinicas
médicas especializadas em gastroenterologista, ou gastro, que é o médico
especialista em tratar doenças ou alterações de todo o trato gastrointestinal, que vai
da boca ao ânus). Desse modo, ele é responsável por tratar diversas doenças
relacionadas à digestão, dores de estômago, cólicas intestinais, prisão de ventre e
diarreia, por exemplo , não gozando, assim, seus titulares da proteção de
exclusividade de seu uso, ENTENDIMENTO ESTE JÁ REITERADAMENTE
ADOTADO PELO PRÓPRIO INPI, COMO SE VERIFICA PELAS INÚMERAS
MARCAS CONCEDIDAS NA CLASSE 44 (NCL) FORMADAS PELA PALAVRA
“???????” e já declinadas no item supra.

As expressões “?????????”, “??????????”

indicam características dos serviços que as empresas almejam assinalar, "serviços
de clinicas médicas especializadas em gastroenterologista", ou seja, SÃO
TERMOS EVOCATIVOS.

De acordo com o inciso VI do artigo 124 da Lei da

Propriedade Industrial – LPI é vedado o registro de "sinais de caráter genérico,
necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o
produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma
característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor,
qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, SALVO quando
revestidos de suficiente forma distintiva", o que é o caso da denominação
debatida nos autos, "???????????".

Neste sentido, considerando que as marcas em

análise utilizam termos evocativos em seu seguimento, não se pode subsumir a
marca da autor nas hipóteses impeditivas de registro descritas no inciso XIX
do artigo 124 da Lei nº 9.279/96, sob pena de afronta ao princípio da isonomia,
sendo possível a convivência pacífica entre as marcas mencionadas.

Neste diapasão, podemos afirmar que não há risco

de confusão ou associação entre as referidas marcas, posto que são totalmente
distintas aos olhos dos consumidores, possuindo identidade próprias, cabendo o
tratamento isonômico entre elas, em consonância com a “TEORIA DA DISTÂNCIA”,
que é um paralelo do principio constitucional da isonomia para o direito marcário e
que vem sendo empregada por nossos Egrégios Tribunais.

Ementa: Apelação. Marca. Ação inibitória com pedido

indenizatório por danos morais. Sentença de parcial
procedência, para afastar os danos morais e impor à
ré a obrigação de não utilizar a marca "PHÁBRICA".
Apelo da ré. Preliminares. Não acolhimento. Alegação
de julgamento ultra petita. Não verificado. Dispositivo
da r. sentença que tem correlação com o pedido
inicial. Observância do princípio da congruência.
Órgão judicial que não está obrigado a aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados
pelas partes. R. sentença fundamentada. Mérito.
Partes que atuam no ramo de prestação de serviços
de agência de publicidade e propaganda. Autora que
obteve o registro da marca "PHÁBRICA" no INPI em
2013. Ré que desempenha o mesmo objeto social da
autora, mas foi constituída em 22/6/1995 e desde
então utiliza a marca "Phábrica" para identificar seus
serviços. Pré-uso de boa-fé por mais de vinte anos
que deve ser protegido. Palavra "fábrica" que é
comum no vocabulário da língua portuguesa. Marca
"PHÁBRICA" que se diferencia apenas por trazer a
antiga grafia da língua portuguesa (dígrafo "ph" com
fonema equivalente ao "f"), mantendo-se, no entanto,
a sonoridade e o significado da palavra que é
reconhecidamente de uso comum, sem
originalidades. Outras empresas do ramo de
publicidade e marketing que adotam a palavra
"fábrica" e "phábrica". Ausência de função distintiva.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTÂNCIA. Garantia
da convivência. Inverossímil a alegação de confusão
 no mercado consumidor. Público-alvo de serviços de
publicidade e de marketing são, geralmente,
fornecedores de produtos e serviços, que têm certa
experiência no mercado, buscam se destacar entre
suas concorrentes, já têm certo conhecimento acerca
dos serviços de publicidade e marketing e são
cautelosos no que diz respeito à escolha do prestador
a quem vão confiar a divulgação ou promoção do seu
trabalho. Autora que não logrou se desincumbir a
contento do ônus probatório que lhe impingia o artigo
373, inciso I, do CPC/15. Alegação de confusão entre
consumidores que não chegou a ultrapassar o campo
da mera assertiva. Pedidos iniciais totalmente
improcedentes. Apelação provida. (1129645-
33.2015.8.26.0100, Classe/Assunto: Apelação
Cível / Marca, Relator(a): Carlos Dias Motta,
Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 1ª Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Data do
julgamento: 28/02/2018, Data de publicação:
02/03/2018)

Assim, na mais justa análise técnico-jurídica, se

mencionada expressão marcaria foi concedida a outros diferentes titulares para
assinalar produtos na mesma classe, com igual razão deverá ser concedia ao
autor, em respeito ao PRINCÍPIO DA ISONOMIA, esculpido no artigo 5º da
Constituição Federal.

Como se sabe, o princípio da isonomia pressupõe

as diferenças contextuais, mas preza pela aplicação igualitária das normas, desde
que preenchidas as condições necessárias.
 O significado de isonomia adquire contornos
concretos na perspectiva jurídica. Isonomia, portanto, significa a igual aplicação da
lei àqueles que a ele se submetem. Se a igualdade pressupõe um tratamento
amplo igualitário, a isonomia aplica-se especificamente às normas.

Neste contexto, O QUE É VÁLIDO

JURIDICAMENTE PARA UM, DEVE SER VÁLIDO TAMBÉM PARA TODOS
AQUELES QUE PREENCHAM AS CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DAQUELA
NORMA, e, portanto, contrariamente ao entendimento da ré, a marca do autor
satisfaz todas as condições e requisitos legais de registrabilidade!

No caso em tela, resta comprovado que a

denominação sub judice é objeto de registro de várias marcas pertencentes a
titulares distintos para assinalar produtos da mesma classe e, portanto, sem dúvida
trata-se de termo comum, vulgar, ou meramente descritivo de uma característica do
produto, razão pela qual todas as marcas são passíveis de coexistência
pacífica, merecendo, por isso, ser acolhida a pretensão do autor.

Notadamente O ATO ADMINISTRATIVO exarado

pelo INPI carece de amparo legal, aliás, contraria dispositivos legais e
entendimentos dos próprios examinadores perante a Autarquia, ensejando o amparo
jurisdicional ao autor, porque foram violados seus direitos.

A jurisprudência dos nossos Egrégios Tribunais

Federais são uníssonas ao corroborar com o aqui exposto, como pode auferir dos
julgados em caso análogos, que pedimos vênia para transcrever:

Ementa: REMESSA NECESSÁRIA -

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL
CIVIL - REGISTROS DE MARCAS COM
ELEMENTOS NOMINATIVOS SEMELHANTES -
MESMO SEGMENTO DE MERCADO - TERMOS
DESCRITIVOS OU EVOCATIVOS -
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 124, XIX, DA LEI
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-LPI - NULIDADE
DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO
INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL-INPI - REMESSA NECESSÁRIA
DESPROVIDA. I - A marca apresenta-se como sinal
visual apto a estabelecer distinção entre produtos
industriais, artigos comerciais e serviços
profissionais. Sua função primordial é identificar uma
empresa ou um produto, distinguindo-o de outros
iguais ou similares existentes no mercado. Visa,
ainda, a orientar o consumidor sobre a procedência
de determinado produto ou serviço, fatores que
indicam sua qualidade e eficiência. II - Os elementos
nominativos da marca postulada pela impetrante e
das apontadas pelo INPI como anterioridades
impeditivas contêm termos muito semelhantes,
"ATACAREJO" e "ATAKAREJO". No entanto,
"ATACAREJO" e "ATAKAREJO", designam
características dos serviços que almejam assinalar,
"comércio no atacado e no varejo", isto é, são
termos evocativos. III - De acordo com o inciso VI do
artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial - LPI, é
vedado o registro de "sinais de caráter genérico,
necessário, comum, vulgar ou simplesmente
descritivo, quando tiver relação com o produto ou
serviço a distinguir, ou aquele empregado
comumente para designar uma característica do
produto ou serviço, quanto à natureza,
nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de
produção ou de prestação do serviço, salvo quando
revestidos de suficiente forma distintiva", que é o
caso do signo debatido nestes autos, "DECISÃO
ATACAREJO". IV - Considerando que as marcas em
análise utilizam termos evocativos no segmento de
comércio, não se pode subsumir a marca da
impetrante nas hipóteses impeditivas de registro
descritas no inciso XIX do artigo 124 da Lei nº
9.279/96, sob pena de afronta ao princípio da
isonomia, sendo possível a convivência pacífica
entre as marcas mencionadas. V - Remessa
necessária desprovida. (0050841-97.2018.4.02.5101
TRF2 2018.51.01.050841-9, Classe: Reexame
Necessário - Recursos - Processo Cível e do
Trabalho, Órgão julgador: 1ª TURMA
ESPECIALIZADA, Data de decisão, 29/04/2020,Data
de disponibilização 06/05/2020, Relator FABIO DE
SOUZA SILVA)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE

INDUSTRIAL - INDEFERIMENTO DE REGISTRO
DE MARCA - EXPRESSÃO COMPOSTA POR
PALAVRAS ESTRANGEIRAS - TERMO GENÉRICO
E DESCRITIVO - DISTINTIVIDADE DO CONJUNTO
- INCIDÊNCIA DA RESSALVA DO ART. 124, VI, DA
LPI. I - Trata-se de apelação de sentença que julgou
improcedente o pleito de decretação da nulidade do
ato administrativo que indeferiu o pedido de registro
nº 824527186, referente à marca de apresentação
mista "BLACK HAIR", para que a mesma seja
concedida sem ressalvas, ou, alternativamente, seja
concedida com apostilamento protegendo seu
conjunto; II - Os signos "BLACK" e "HAIR", ambos
emprestados da língua inglesa, mormente por se
tratarem de palavras estrangeiras, não podem ser
considerados como de caráter genérico, necessário,
comum ou vulgar, mas ao contrário, daí defluindo o
cunho fantasioso da expressão sob exame,
tornando-a passível de ser apropriada com
exclusividade. Precedente deste Tribunal (AC
9702274737); III - Ainda que se reconheça que os
elementos nominativos utilizados na marca "BLACK
HAIR" possuem caráter genérico, necessário,
comum ou vulgar, quando analisados isoladamente,
cumpre anotar que o signo "BLACK" não é termo
descritivo dos serviços e produtos oferecidos pela
empresa autora, de maneira que o conjunto por eles
formado apresenta suficiente cunho distintivo e
fantasioso, sendo passível de ser registrado,
comportando, o caso em questão, a aplicação da
ressalva contida no inciso VI, do art. 124, da Lei nº
9.279/96; IV - O entendimento dado ao caso pela
Autarquia consubstancia manifesta afronta ao
princípio da isonomia, na medida em que já
foram concedidos diversos registros de marcas
apresentadas na forma exclusivamente
nominativa, contendo sinais de caráter genérico
e descritivo, as quais foram devidamente
apostiladas "NO CONJUNTO" de seus elementos;
V - Apelação provida. (0007705-21.2016.4.02.5101
(TRF2 2016.51.01.007705-9), Classe: Apelação -
Recursos - Processo Cível e do Trabalho Órgão
julgador: 1ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de
decisão 15/08/2018, Data de disponibilização
21/08/2018, Relator ANTONIO IVAN ATHIÉ.
(grifo nosso)
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - REGISTRO MARCÁRIO -
COLIDÊNCIA DE MARCAS REGISTRADAS -
ANTERIORIDADE DA MARCA DA APELADA -
PREVALÊNCIA DA MARCA EM RELAÇÃO AO
NOME FANTASIA - DISTINTIVIDADE DOS
CONJUNTOS MARCÁRIOS - POSSIBILIDADE DE
CONVIVÊNCIA PACÍFICA - SINAL FRACO -
TEORIA DA DILUIÇÃO - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE REGISTRO DA MARCA NO
EXTERIOR - RECURSO DESPROVIDO. I - O
registro da apelada que se pretende anular foi
depositado e concedido anteriormente aos registros
da apelante, não havendo que se falar, assim, em
anterioridade impeditiva em favor desta. II - Apesar
de o nome fantasia da apelante, O REI, datar de
29/09/2009, data da abertura da sociedade, e,
portanto, ser anterior à marca da segunda apelada,
no caso, a marca deve prevalecer, porquanto o
registro no INPI tem abrangência nacional, enquanto
o registro na Junta Comercial tem abrangência
estadual. Ademais, não ficou evidenciada má-fé da
apelada, no sentido de ter intenção de utilizar-se da
marca de outrem, até porque seus estabelecimentos
comerciais estão situados em estados diferentes: a
apelante em Minas Gerais e a apelada no Paraná,
não havendo violação ao art. 124, V, da LPI. III -
Comparando as marcas da apelante com a marca
da apelada, constata-se que, em seu conjunto, elas
detêm suficiente grau de distintividade,
possibilitando sua convivência pacífica. IV -
Considerando que o signo "REI" é considerado
sinal fraco, diluído, não se pode subsumir a
marca da empresa apelada nas hipóteses
 impeditivas de registro descritas nos incisos VI e
XIX do art. 124, da Lei nº 9.279/96, sob pena de
afronta ao princípio da isonomia. As expressões
"ESPETINHOS" e "CERVEJAS", além de descritivas
dos produtos oferecidos, foram objeto de
apostilamento nos registros da apelante. V - Não
estão presentes, na hipótese, os elementos
descritos no art. 124, XXIII, da LPI, eis que não há
comprovação nos autos de que as marcas da
apelante tenham sido registradas fora do país e
utilizadas no Brasil antes dos pedidos de registro da
marca da empresa apelada. VI - Apelação
desprovida. (0103846-39.2015.4.02.5101. TRF2
2015.51.01.103846-0, Classe: Apelação - Recursos -
Processo Cível e do Trabalho, Órgão julgador: 1ª
TURMA ESPECIALIZADA, Data de decisão
03/10/2017, Data de disponibilização, 09/10/2017,
Relator, ANTONIO IVAN ATHIÉ)

É nítido que a ré não agiu sem a necessária

isonomia, sendo inaceitável a restrição imposta apenas ao autor. A manutenção da
decisão que indeferiu o registro ao autor coopera para o benefício injustificado de
uma empresa sobre a outra, o que não se pode admitir.

Por conseguinte, somente pelo que foi exposto até

aqui, já se pode concluir pela absoluta nulidade da decisão do INPI, que ao arrepio
da Lei de Propriedade Industrial e nítida violação ao principio constitucional da
isonomia indeferiu o processo de registro da marca depositada pelo autor.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do código de

processo cível, o autor logrou êxito em provar os fatos constitutivos do seu direito,
atendendo todos os requisitos legais para obter o registro da sua marca mista
“MARCA”, na classe 44, sem nenhum prejuízo aos demais titulares de marcas
iguais/semelhantes.

Sobreleva, por fim considerar a habitualidade e boa-

fé do autor no uso da marca desde a constituição da empresa, lhe conferindo
notoriedade em seu seguimento (EXEMPLO;clínico de gastroenterologia), devendo
assim, ser declarado NULO o ATO ADMINISTRATIVO praticado pela ré INPI para
que seja concedido o registro da marca “MARCA” ao mesmo, o que desde já se
requer.

5. DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, e ainda em garantia legal

ao direito do Autor, NÃO poderá ser mantido o ATO ADMINISTRATIVO praticado
pela ré INPI, visto que contraria os preceitos legais, assim, respeitosamente, requer-
se:

A) A presente ação seja julgada PROCEDENTE,

declarando NULO o ATO ADMINISTRATIVO praticado pela ré INPI, concedendo ao
autor o registro da marca mista “MARCA”, na classe 44.

B) O autor entende não ser cabível a realização de

audiência de conciliação, por figurar como parte ré um ente público – INPI, que já se
manifestou através de OFICIO CIRCULAR n. 00006/2016/GAB/PRF2R/PGF/AGU,
de 17/03/2016, da Procuradoria Regional Federal da 2ª Região, sobre a
impossibilidade de auto composição;
 C) A citação da ré nos termos do artigo 242, §3º do
código de processo civil, para querendo, venha contestar a presente ação, sob pena
de revelia e confissão;

D) Ainda, com fundamento aos preceitos do artigo

399, II, do Código de Processo Civil, requer a expedição de ofício para o Réu, INPI,
determinando a remessa de cópia do Processo Administrativo, objeto da presente
demanda.

E) Protesta provar o alegado por todos os meios

admitidos em direito, em especial por provas documentais, oitiva de testemunhas e
depoimento pessoal das partes.

F) Requer seja a ré condenada no pagamento das

custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 20%, nos
termos do art. 85, §2º, incisos I a IV do Código de Processo Civil, sem olvidar as
demais cominações legais.

G-) Requer, por derradeiro, que as intimações e

publicações oficiais dos atos processuais sejam expedidas exclusivamente, em
nome da advogada Dra. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>, OAB/____ Nº _______,
telefone ( ) >>>>>>>>>>>>>, e-mail: _________________, independentemente de
qualquer outro advogado que esteja em procuração e/ou substabelecimento, sob
pena de nulidade dos atos processuais.

Dá-se à causa o valor de

R$ ............................................................... para efeitos fiscais.

Termos em que,
Pede deferimento.

______, de __________de 202__.

NOME ADVOGADO

OAB/___ .....................