FACULDADE DE AMERICANA

FRANCIELY DE PAULA ALVES – 10º A

Prática Jurídica - Área Empresarial

Prof. Wallace Leite Nogueira

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA

DATA DESIGNADA PARA ENTREGA: 24/09/2020

RECEBIDO EM ________/________/2020

_________________________________
Prof. Wallace Leite Nogueira
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL
FEDERAL DA COMARCA DE AMERICANA, ESTADO DE SÃO PAULO

SOUTHERN AMERICA AIRLINES S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita

no CNPJ sob o nº ___________, com sede à
______________________________________________ (endereço completo), e-mail
eletrônico __________, por seu advogado devidamente constituído pelo instrumento de
mandato anexo, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, ajuizar

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA C/C PEDIDO LIMINAR

em face de SOUTH AMERICA TÁXI AÉREO LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o nº ___________, com sede à
______________________________________________ (endereço completo), e-mail
eletrônico __________, pelos seguintes fundamentos fáticos e jurídicos que passa a expor:
PRELIMINARMENTE
A) DA INTERVENÇÃO LEGAL

Indubitavelmente, conforme o artigo 175 da Lei nº 9.279/96, é necessário citar o

Instituto Nacional de Propriedade Industrial para a devida intervenção, segue endereço:

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE

INDUTRIAL (INPI), pessoa jurídica de direito público, com
endereço para intimações neste Município de __________, em
____________ (endereço completo).

I – DOS FATOS

A Requerente, após a concessão do registro da Requerida junto ao INPI, viu-se

prejudicada em razão da similaridade entre as marcas e confusão que pode vir a ser gerada por
seu público consumidor, que são capazes de optar pela outra empresa ao invés da empresa da
autora.
A cada dia que a Requerida utiliza a marca, a Requerente vivencia um prejuízo de 20%
em seu faturamento, sendo este fato contabilmente demonstrado.
Entretanto, a Requerente enseja a busca da anulação de registro de marca pelas vias
judiciais com o objetivo de evitar que seja prejudicado sua empresa já consolidada e a
consequente perda de clientela.
Portanto, a presente ação de anulação é procedente como restará demonstrado.

II – DO DIREITO

Nos termos do artigo 173 e 56 da Lei nº 9.279/96, a ação de anulação pode ser proposta
a qualquer tempo da vigência da patente pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo
interesse, que é o caso da Requerente.
Conforme narrado acima, a marca da Requerida é semelhante a marca da Requerente,
que já é utilizada e registrada desde ______, conforme prova em anexo.
Sendo assim, a marca da Requerida pode gerar confusão ao público consumidor pela
semelhança do nome.
De acordo com o artigo 124, inciso XIX da Lei nº 9.279/96, não é possível registrar
sinal ou qualquer expressão que reproduza de forma semelhante o nome empresarial de um
negócio que possa causar confusão ao consumidor, in verbis:
 Art. 124. Não são registráveis como marca:
(...)
XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de
marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico,
semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

Portanto, é indiscutível que as marcas atuam no mesmo segmento, bem como possuem
nomes parecidos, o que agrava a coexistência de duas marcas semelhantes, possibilitando que
o consumidor seja induzido em erro quanto à origem dos produtos.
No presente caso, não há dúvida de que os consumidores irão associar uma marca a
outra e podem erroneamente concluir que se trata de uma reformulação de layout, e isso deve
ser evitado. A marca da autora requereu muito tempo e muito trabalho para estabelecer sua
credibilidade, não podendo ser absorvida pela empresa da Requerida.
Por ser uma marca bem conhecida, estabelece o art. 126 da Lei nº 9.279/96 e art. 6º bis
(I) da Convenção da União de Paris, in verbis:

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do
art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade
Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente
depositada ou registrada no Brasil.
§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.
§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que
reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

Art. 6º bis (I) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro,

quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e
a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução,
imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a
autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é
notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela
presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo
sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação
suscetível de estabelecer confusão com esta.

Ante o exposto, considerando que a marca da Requerida é cópia fiel pelos nomes
semelhantes e mesmo segmento da marca de renome internacional, requer o indeferimento do
pedido por ser medida que se impõe.

2.1. DAS PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR

Para demonstrar o direito arguido no presente pedido, o Requerente pretende instruir
seus argumentos com as seguintes provas:
1. Registro de Marca da Requerente, desde _______;
2. Contabilidade da empresa, demonstrando os ganhos e perdas;
3. Cadastro de clientes fiéis a marca
2.2. DA TUTELA DE URGÊNCIA EM CARATER LIMINAR
No presente caso, a nulidade é latente, merecendo a suspensão liminar dos efeitos do
registro, nos termos do artigo 173 da Lei nº 9.279/96, que aduz:

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa
com legítimo interesse.
Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar
liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os
requisitos processuais próprios.

O Requerente preenche os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil,

vejamos:

Art. 300.  A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo. [..]

Ora Excelência, é certo que o Requerente preenche os requisitos necessários para a

concessão da tutela de urgência, quais são, a probabilidade do direito alegado e o perigo de
dano ou risco ao dano.
Tendo em vista que o Requerente já está vivenciando um prejuízo de 20% em seu
faturamento e a consequente perda de clientela, requer a decretação da tutela de urgência com
pedido liminar.

III – DOS PEDIDOS

Diante o exposto, REQUER:

a) seja concedida a tutela de urgência, conforme disposto no artigo 300 do Código de

Processo Civil;
b) A total procedência da ação a fim de declarar a nulidade da marca;
c) Citação da Requerida para se querendo, apresentar contestação no prazo de 60 dias,
conforme artigo 175, §1º da Lei nº 9.279/96, sob pena de revelia;
d) Presunção de veracidade dos fatos afirmados além das provas anexadas ao processo;
e) Condenação da Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios nos
termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil;
f) Manifesta interesse na audiência de conciliação, nos termos do art. 319, inciso VII do
Código de Processo Civil;
g) Requer que as intimações ocorram EXCLUSIVAMENTE em nome do
Advogado ......., OAB .......
Requer provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, notadamente pelo
depoimento pessoal, se possível seja arrolada testemunhas, juntada de novos documentos,
dentre o mais cabível.

Dá-se à causa o valor de R$ __________.

Temos em que,
Pede deferimento.

Local, data

Advogado – OAB/__