Modelo de Notificação Extrajudicial – Uso

Indevido de Marca Registrada

À (nome, endereço e CNPJ da notificada)

Créditos: AndreyPopov / Depositphotos

Ref. Notificação extrajudicial por uso indevido da marca
registrada

Prezados Senhores, na qualidade de procuradores da empresa

XXXXXXXX para assuntos atinentes à Propriedade Intelectual (doc. n.
…), vimos pelos motivos a seguir expostos notificá-los nos seguintes
termos:

1. Como certamente é de seu conhecimento, nossa cliente é uma das

mais conhecidas e respeitadas indústrias de cosméticos. Com quase cem
anos de história, os produtos “XXXXXXXX” se tornaram, em âmbito
mundial, sinônimo de qualidade e confiabilidade.

2. Atestam inúmeros artigos e publicações em revistas, jornais e portais

de notícias, a marca “MARCA” está entre as mais importantes do mundo,
não só no ramo de cosméticos, mas, também, em termos absolutos,
quando comparadas a outras marcas.

3. Logo, outra não poderia ser a posição de nossa cliente com relação às
suas marcas, senão a de um completo engajamento na sua proteção.
Tanto é assim que todas as marcas de nossa cliente estão devidamente
registradas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

4. Nesse sentido, cumpre informar que uma das principais linhas de

produtos de nossa cliente é assinalada pela marca “MARCA”, objeto do
registro n. …na classe nacional …, concedido em … (doc. n. …)
5. Diante desse cenário, foi com grande preocupação que nossa cliente
tomou conhecimento de que V. Sas. adotam a expressão “EXPRESSÃO”
como marca e nome fantasia de seu estabelecimento comercial.

6. Em tendo sido a sua empresa constituída para prestar serviços de

cabeleireiro, resta clara a impossibilidade de coexistência de sua marca
“MARCA”, com a marca “MARCA” de nossa cliente, uma vez que existe
uma irrefutável possibilidade de elas serem confundidas ou
erroneamente associadas.

7. Afinal, ao se deparar com um estabelecimento denominado

“xXXXXXX” voltado para serviços de cuidado com a beleza, no caso
específico, serviços de cabeleireiro, o consumidor poderá acreditar que
existe alguma vinculação entre os produtos comercializados por nossa
cliente e os serviços oferecidos por seu estabelecimento.

8. Vale destacar que, atualmente, salões de beleza oferecem uma vasta

gama de tratamentos estéticos- ‘diferentemente dos salões tradicionais,
que se limitavam a oferecer corte e tintura nos cabelos e serviços de
manicure. Além disso, nos salões de beleza são comercializados diversos
produtos cosméticos. Tais circunstancias apenas reforçam a nossa tese
de que há risco, no mínimo, de indevida associação neste caso.

9. A utilização da marca “MARCA” por Vossas Senhorias, destarte,

provoca sérios prejuízos à nossa cliente, pois ela se vê, da noite para o
dia, relacionada a uma empresa sobre cujos serviços não possui
qualquer controle administrativo ou operacional.

10. Ademais, a utilização da expressão “EXPRESSÃO” para identificar os

serviços prestados por sua empresa certamente acarretará a apropriação
indevida do notável valor alcançado pelo produto de nossa cliente
identificado pela marca “MARCA” e, consequentemente, a diluição de sua
distintividade bem como de seu poder de atração.

11. Em decorrência disso, tem-se que, ao utilizar o sinal “SINAL”, seja

como nome empresarial, seja como marca, Vossas Senhores estão
violando, de forma flagrante, os direitos de propriedade industrial de
nossa cliente.

12. Os direitos advindos dos registros de marca e do nome empresarial

encontram ampla proteção em nosso ordenamento, a começar pelo
artigo 5°, inciso XXIX, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), que
dispõe:

Art. 5°. omissis…

XXIX. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações
industriais à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do pais.

13. No plano infraconstitucional, a Lei de Propriedade industrial (LPI)

confere ao titular o direito de zelar pela integridade e reputação da sua
marca, consoante o disposto no artigo 130 daquele diploma legal,
in verbis:

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o

direito

de: …omissis…

III — zelar pela sua integridade material ou reputação.

14. Daí, considerando que a integridade material de uma marca é

representada por sua distintividade e seu poder de atração perante o
mercado — os quais, no caso da marca de nosso cliente, vêm sendo
diretamente afetados pela utilização do signo “…” por Vossas Senhorias
—, fica claro que os direitos de nossa cliente também encontram pleno
respaldo no sobredito dispositivo.

15. Cumpre alertar, outrossim, que, no plano marcário, assim dispõe o

artigo 189 da Lei 9.279/96:

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I. Reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca

registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão.

…omissis…

16. Os dispositivos legais supra mencionados facultam à nossa cliente o

exercício de defesa dos seus direitos por meio de ação judicial nas
esferas cível e criminal, visando a imediata cessação das infrações e
indenização por perdas e danos.

17. Antes de tomar qualquer medida mais enérgica, no entanto, nossa

cliente está disposta a resolver a questão de forma amigável, servindo o
presente contato como uma tentativa de se atingir uma composição.
18. Nesse sentido, ela propõe que Vossas Senhorias cessem,
imediatamente, toda e qualquer utilização do signo “SIGNO”, bem como
se abstenham, em caráter definitivo, de utilizar a referida expressão ou
similares sob qualquer pretexto e ainda depositá-la como marca junto
ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Além disso,
deverão ser promovidas, junto às repartições competentes, as
alterações necessárias com vistas à exclusão da expressão
“EXPRESSÃO” de seu nome empresarial, caso aplicável.

19. Em contrapartida, nossa cliente se compromete a não tomar

qualquer medida judicial em face da sua empresa ou de seus
representantes legais.

Desta forma, aguardamos sua posição a respeito da questão em tela

no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento desta notificação,
ficando Vossas Senhorias. desde já cientes de que na ausência de
notícias, nossa cliente irá adotar as medidas legais (cíveis e penais) que
entender cabíveis.

Cidade, XX/XX/20XX.

De forma geral, a notificação extrajudicial por uso indevido de marca deve ter quatro
informações bastante claras:

1. Marca remetente
2. Marca destinatária
3. Descrição dos fatos
4. Comprovação de recebimento da notificação

Logo de início, deve-se informar que se trata de uma notificação extrajudicial por uso
indevido de marca enviada pela empresa remetente.

No corpo do documento, devem-se apresentar os fatos. É nesse momento que se explica

por que a outra empresa está infringindo o direito de marca de terceiros. E lembre-se:
todas as informações são importantes. Quanto mais detalhes, melhor será a justificativa da
notificação.

É importante, também, enviar os documentos que comprovam:

 a data do registro da marca;

 qual é o seu logotipo; e
 por que as marcas são semelhantes ou iguais.
Por fim, deve-se requerer que a notificada pare de usar a marca indevidamente. Quer
dizer, pede-se que cesse o uso imediatamente ou responda a notificação em um prazo
específico.

Caso contrário, é importante informar que buscar-se-ão as medidas judiciais cabíveis para
garantir os direitos exclusivos de marca.
A MARCA PRECISA ESTAR REGISTRADA NO INPI PARA
ENVIAR UMA NOTIFICAÇÃO?
O registro no INPI protege os direitos da sua marca. Ou seja, a partir do registro, garante-
se exclusividade do direito sobre a marca, em todo território nacional, dentro do mesmo
segmento econômico.

Não é necessário que a marca já esteja registrada no INPI. Contudo, é recomendado que
já se tenha iniciado o pedido de registro.

Isso porque, apesar de ainda não ter o registro da marca, a partir do pedido de registro se
configura uma presunção do direito. Portanto pode-se presumir que a marca será
registrada.

Sem o registro no INPI,entretanto, fica mais difícil reunir provas de que você desenvolveu
a concepção daquela marca antes da cópia. E em via de regra, a empresa que primeiro
registrou a marca recebe o direito de usá-la com exclusividade.

A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL É UMA PROVA QUE

PODE SER UTILIZADA EM PROCESSO JUDICIAL?
Sim, através da confirmação da entrega da notificação extrajudicial, é possível comprovar
em um processo judicial que a empresa notificada teve ciência sobre os fatos.

PODE-SE ENVIAR A NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL?

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) já reconheceu a validade de notificações
extrajudiciais por correspondência eletrônica.

No entanto, o simples envio do e-mail não é suficiente para se comprovar o recebimento

da notificação. Então, ao enviá-la por e-mail, deve-se tomar alguns cuidados.

Para servir como comprovação de notificação, deve-se ter algum comprovante de que o
notificado recebeu o e-mail. Isso pode acontecer por uma resposta de confirmação de
recebimento. Outra alternativa são os softwares – como o mailtrack – que verificam se a
pessoa recebeu e se leu o e-mail.

Em todos os casos, deve-se comprovar também a titularidade do endereço eletrônico. Ou

seja: deve ser possível comprovar que o notificado é titular do endereço para o qual o e-
mail foi enviado.