850180099739

12/04/2018 12:41

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Petição de Marca
Oposição
Número da Petição: 850180099739
Número do Processo: 914118900
Ato publicado na RPI nº: 2461

Dados do Requerente
Nome: ZAMPIK CONFECÇÕES LTDA
CPF/CNPJ/Número INPI: 04365487000167
Endereço: R XAVANTES 663
Cidade: São Paulo
Estado: SP
CEP: 03027-000
Pais: Brasil
Natureza Jurídica: Pessoa Jurídica
e-mail:

Dados do Procurador/Escritório
Procurador:
Nome: Gevalci Oliveira Prado
CPF: 03727664800
e-mail: oliprad@osite.com.br
Nº API:
Nº OAB: 085033SP
UF: SP

Anexos

Descrição Nome do Arquivo

OPOX248 - caso SAMURAI TATICO -
Alegações à oposição
CLASSE 25.pdf
Procuração Procuracao ZAMPIK.pdf

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 Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras.

Obrigado por acessar o e-Marcas.

A partir de agora, o número 850180099739 identificará a sua petição junto ao INPI. Portanto guarde-o, a fim de que
você possa acompanhar na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial - RPI (disponível em formato .pdf no portal
www.inpi.gov.br) o andamento da sua petição. Contudo, tratando-se de serviço pago, a aceitação da petição está
condicionada à confirmação do pagamento da respectiva GRU (Guia de Recolhimento da União), que deverá ter
sido efetuado previamente ao envio deste formulário eletrônico, sob pena da presente petição vir a ser não
conhecida.

Esta petição foi enviado pelo sistema e-Marcas (Versão 2.1) em 12/04/2018 às 12:41

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Processo nº 914118900, de 01.02.2018

Marca mista SAMURAI TÁTICO
NCL (11) 25
Titular: DIEGO DA SILVA PEREIRA

RAZÕES DE OPOSIÇÃO

ZAMPIK CONFECÇÕES LTDA, pessoa

jurídica de direito privado, por seu procurador, infra-assinado,
vem, respeitosamente, apresentar oposição contra o processo em
referência, pelos seguintes motivos de fato e de direito:

1.- DA TEMPESTIVIDADE

A presente oposição deverá ser

formalmente apreciada por esse E. Instituto, já que apresentada
dentro do prazo estatuído pelo artigo 158, da Lei 9.279/96.

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2.- DO FUNDAMENTO LEGAL

Pretende-se através desta medida o

indeferimento do processo supra. Para tanto, ampara-se a Opoente
no inciso XIX do artigo 124 da Lei atrás referida, in verbis:

“Artigo 124 - Não são registráveis como marca:

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em

parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia
registrada, para distinguir ou certificar produto
ou serviço idêntico, semelhante ou afim,
suscetível de causar confusão ou associação com
marca alheia”.

3. DO MÉRITO

O pedido em questão deverá ser

INDEFERIDO, em face do art. 124, XIX, da LPI, já que a Opoente é
titular da marca nominativa SAMURAI JEANS, na classe 25,
deferida sem direito ao uso exclusivo da expressão JEANS,
conforme pesquisa abaixo:

Em face disso, não pode a Opoente

concordar com o pedido de registro da marca nominativa SAMURAI

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TÁTICO, já que esta reproduz em parte e imita a marca SAMURAI

JEANS.

Tendo em vista extrema semelhança

entre as marcas das partes envolvidas nos presentes autos,
resulta inequívoco que o público em geral, ao se deparar com a
marca SAMURAI TÁTICO, será inequivocamente induzido a erro,
dúvida ou confusão.

Especificamente sobre a questão

da reprodução configurada nos presentes autos, temos lições de
renomados doutrinadores, dentre os quais poderá ser destacado
o eminente mestre Clóvis da Costa Rodrigues, que, desde 1945,
já cuidava do tema em questão, em sua obra intitulada
Concorrência Desleal:

“Os casos de reprodução tem que ter aplicação

“stricte juris”. Não comportam, ou melhor, não
devem comportar interpretações. Cumpre executá-
los na fria rigidez do imperativo legal. Se há
reprodução material e servil da marca, pouco
importa se de boa ou má-fé, o caminho é uma só: a
recusa “in limine” do registro”.

Gama Cerqueira, por sua vez, in

Tratado da Propriedade Industrial, 2a. edição, 1982, vol. 2,
pg. 910, assim se expressou:

“Tratando-se da parte essencial e característica

da marca, isso é suficiente para impedir o
registro, pois a lei proíbe expressamente tanto a
reprodução integral quanto a reprodução parcial.
Não importa que à parte característica
reproduzida se acrescentem outros elementos que
tornem a marca diferente da anterior. Prevalece

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a reprodução parcial como impedimento do

registro, não se devendo cogitar da semelhança do
conjunto”.

José Carlos Tinoco Soares, in

Comentários ao Código da Propriedade Industrial, 1ª edição,
pgs. 176/177, assim leciona:

“A reprodução em parte ou com acréscimo é a cópia

quase integral de marca anteriormente registrada
para distinguir os mesmos ou artigos afins. Nesta
figura os requerentes de pedidos de registros
suprimem ou acrescentam letras ou sílabas às
marcas registradas, de modo que o consumidor
tenha uma variação da marca principal. Este é
levado a erro, pensando adquirir novo produto ou
da mesma origem daquele que já está habituado a
comprar. A reprodução, algumas vezes, é
flagrante, noutras é preciso exame apurado por
parte dos examinadores para chegar a comprovar a
malícia com que foi levado o pretendente. A sua
punição deverá ser feita com mais severidade, não
se admitindo a coincidência dada a intenção que
tem o requerente em se aproximar de marca
anteriormente registrada”.

Esse Instituto, reiteradamente,

vem se manifestando em favor da tese ora defendida, de sorte
que alguns pedidos foram indeferidos, em face da anterioridade
da Opoente. A título de exemplo, vejamos:

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As decisões atrás destacadas são

RECENTES, o que possibilita dizer que o mesmo entendimento
deverá prevalecer em relação à marca SAMURAI TÁTICO.

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Na esfera judicial, diversas são

as decisões aplicáveis ao presente caso, dentre as quais a que
envolve as LONG e LONGMIX, objeto da apelação cível
2004.51.01.518887-8, julgada em 10.03.2009 pela 1ª. Turma
Especializada do Tribunal Regional da 2ª. Região, cuja ementa
é a seguinte:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DO REGISTRO DE

MARCA ALHEIA. LONG E LONGMIX. OCORRÊNCIA DE
COLIDÊNCIA. LEI Nº 9.279/96. ANTERIORIDADE DO
REGISTRO. INPI. LISTISCONSORTE PASSIVO
NECESSÁRIO.

I - No sistema jurídico nacional, tanto a marca,

pela Lei de Propriedade Industrial, quanto o nome
comercial, pela Convenção de Paris, ratificada pelo
Brasil por meio do Decreto 75.572/75, são
protegidos juridicamente, conferindo ao titular
respectivo o direito de sua utilização.

II - A legislação marcária veda o registro de marca

colidente com uma marca anteriormente registrada,
sendo imprescindível que a similitude entre as
marcas seja capaz de gerar confusão ou associação
indevida pelo consumidor entre produtos afins de
diferentes origens, bem como prejuízo para a
reputação da marca original. Inteligência do
artigo 124, inciso XIX da Lei nº 9.279/96.

III – Havendo colidência entre as marcas “LONG” e

“LONGMIX” e comprovada a anterioridade do registro
pela autora, merece ser anulado o registro
efetuado pela ré, tendo em vista a evidente
possibilidade de causar confusão aos consumidores

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em geral, uma vez que ambas as empresas atuam no

mesmo segmento mercadológico.

IV – O INPI, nas ações destinadas a anular

registro de marcas e patentes, é parte autônoma e
não mero assistente, sendo cabível a condenação,
pro rata, ao reembolso das custas judiciais e ao
pagamento dos honorários advocatícios arbitrados,
na hipótese de sucumbência.

V – Apelação e remessa necessária improvidas.

Do brilhante voto condutor do

aresto, pede-se vênia para destacar:

“A função primordial da marca é identificar um

produto, distinguindo-o de outros iguais ou
similares existentes no mercado, de forma a
evitar que os consumidores se confundam com
produtos afins da concorrência.

Nesse contexto, como o Brasil adota o sistema

atributivo, tão-somente o registro da marca no
Instituto Nacional da Propriedade Nacional
garante o direito de propriedade e de uso
exclusivo ao seu titular, a não ser que se trate
de marca notoriamente conhecida (artigo 129, da
LPI).

Importa ressaltar que, dentre os requisitos

exigidos para a registrabilidade da marca
destaca-se sua distintividade e disponibilidade,
de forma que o sinal pelo qual se apresenta a
marca deve ser distinto dos demais existentes em

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uso ou sob registro de outra empresa, pertencente

ao mesmo gênero de atividade ou afim.

Destarte, é vedado o registro de marca colidente

com uma marca anteriormente registrada, conforme
previsto pelo artigo 65, item 17, do Código de
Propriedade Industrial revogado, devidamente
incorporado pelo artigo 124, inciso XIX, da Lei
nº 9.279/96, verbis:

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

omissis.

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em

parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia
registrada, para distinguir ou certificar produto
ou serviço idêntico, semelhante ou afim,
suscetível de causar confusão ou associação com
marca alheia.”

Portanto, segundo a legislação marcária, não

basta a parecença dos sinais para configurar a
reprodução proibida. É imprescindível que a
similitude entre as marcas seja capaz de gerar
confusão ou associação indevida pelo consumidor
entre produtos afins de diferentes origens, bem
como prejuízo para a reputação da marca original.

Em verdade, as supramencionadas disposições

legais são corolários do princípio da repressão à
concorrência desleal, de forma a impedir que uma
empresa se utilize de marca de outrem,
confundindo o consumidor e induzindo-o a adquirir

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seu produto, por supor que ambos produtos provêm

do mesmo fabricante, cuja marca conhece.

No tocante à aferição da semelhança ou colidência

das marcas, revelam-se pertinentes as
considerações de João da Gama Cerqueira (in
Tratado de Propriedade Industrial, Ed. Forense,
1956, vol. II), verbis:

“A possibilidade de confusão deve ser apreciada

pela impressão de conjunto deixada pelas marcas,
quando examinadas sucessivamente, sem apurar as
suas diferenças, levando-se em conta não só o
grau de atenção do consumidor comum e as
circunstâncias em que normalmente se adquire o
produto, como também a sua natureza e o meio em
que o seu consumo é habitual.”

Assim sendo, conclui-se ser possível a

convivência de marcas idênticas, desde que as
mesmas atuem em segmentos mercadológicos
distintos.

A questão, portanto, é saber se as marcas podem

conviver sem que ocorra prejuízo ao consumidor ou
ao titular da marca anterior, atentando-se para o
fato de que os objetivos principais do legislador
são a proteção do consumidor e do empresário
titular da marca anterior, de modo a livrá-lo da
concorrência desleal.

No caso, é inquestionável a semelhança entre a

marca nominativa “LONG”, registrada pela autora
em 25/03/76, com data de depósito em 28/05/73, e

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a marca nominativa “LONGMIX”, registrada sob a

titularidade da segunda ré, a partir de 20/07/99,
com depósito efetivado em 10/04/97.

Analisando-se sucessivamente as referidas marcas,

verifica-se que a impressão causada por uma
recorda a impressão deixada pela outra, já que a
segunda ré apenas acrescentou o termo “MIX”
(sufixo que indica mistura) à marca já registrada
pela autora “LONG”, sendo que ambas as empresas
comercializam seus produtos no Brasil, o que pode
acarretar erro, dúvida ou confusão ao consumidor,
quanto à origem dos produtos, tendo em vista que
ambas as marcas distinguem produtos alimentícios,
que possuem estreita afinidade, ou seja,
laticínios em geral, margarina e leite de soja, o
primeiro, e doces e pós para fabricação de doces
em geral, açúcar e adoçantes em geral, o segundo.

Para o concorrente é mais fácil valer-se de

alteração mínima, associada à forma figurativa,
em evidente contrafação, do que buscar, por si, o
prestígio no mercado consumidor”.
4.- DA CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto, é

serena a expectativa da Opoente em ver indeferido o pedido de
registro em questão, por ser medida de direito e

JUSTIÇA!

São Paulo, 12.04.2018.

GEVALCI OLIVEIRA PRADO

OAB/SP 85033

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