STJ - RESP 1237752 - Marca Mista - Proteção

Superior Tribunal de Justiça
RECURSO ESPECIAL Nº 1.237.752 - PR (2011/0034566-4)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO

R.P/ACÓRDÃO : MINISTRO MARCO BUZZI
RECORRENTE : AUTO SHOPPING CURITIBA ADMINISTRADORA DE BENS
LTDA
ADVOGADO : FERNANDO REZENDE TRIBONI E OUTRO(S)
RECORRIDO : C M COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADO : MURILO TÁVORA E OUTRO(S)
EMENTA
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS - USO DE VOCÁBULO
"CURITIBA", INTEGRANTE DE MARCA MISTA
DEVIDAMENTE REGISTRADA NO INSTITUTO NACIONAL
DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), POR EMPRESA
CONCORRENTE, QUE O AGREGOU AO SEU NOME
COMERCIAL - TRIBUNAL A QUO QUE REPUTA VIOLADO O
ART. 129 DA LEI DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (LEI Nº
9.279/1996) E DETERMINA SEJAM ADOTADAS
PROVIDÊNCIAS PARA FAZER CESSAR TODA E
QUALQUER REFERÊNCIA AO VOCÁBULO "CURITIBA"
ANTE O FATO DE A REPRODUÇÃO PARCIAL DA MARCA
PRÉ-REGISTRADA CAUSAR DÚVIDA AOS
CONSUMIDORES - PLEITO INDENIZATÓRIO NÃO
ACOLHIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO
AO PREJUÍZO - INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ - RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
Hipótese: A controvérsia relaciona-se à possibilidade de
uso de vocábulo constante de marca mista registrada e a
eventual configuração de concorrência desleal.
1. O elemento característico ou diferenciador de nome de
empresa ou de título de estabelecimento será óbice ao registro
da marca (art. 124, inciso V, da Lei nº 9.279/1996 - LPI),
quando a proteção ao nome empresarial for conferida em
âmbito nacional.
2. A vedação à registrabilidade de vocábulos ou sinais de
caráter genérico ou de uso comum deve ser analisada à luz de
sua aplicabilidade ao produto ou serviço que se pretende
identificar, e não com vistas à própria palavra ou sinal
examinados isoladamente. Na hipótese, o termo "Curitiba" não
se relaciona diretamente com o serviço cuja individualização
se busca com o registro da marca - venda de veículos -
tampouco com as características inerentes ao serviço
identificado, motivo pelo qual não incide a vedação prevista no
art. 124, inciso VI, da Lei nº 9.279/1996.
3. O vocábulo "Curitiba" não ostenta as características
próprias de indicação de procedência ou denominação de
origem cujo registro é vedado pela lei, pois a disciplina legal da
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registrabilidade de indicações geográficas pressupõe a
notoriedade da região na elaboração de produtos ou prestação
de serviços, nos termos do art. 182 da LPI, o que não se
evidencia nestes autos.
4. A marca mista é aquela constituída pela combinação de
elementos nominativos e figurativos ou de elementos
nominativos, cuja grafia se apresente de forma estilizada.
Embora, em principio, seja admissível o registro de uma
mesma marca nominativa para produtos de classes diversas,
o mesmo já não se dá com as marcas mistas, pois nessas a
imagem de um produto passa necessariamente para o outro
na percepção visual do consumidor, ou seja, no caso de marca
mista, a parte figurativa e estilizada não pode coincidir com a
do produto/serviço em confronto.
4.1 A proteção que o registro marcário visa a conferir ao
titular da marca comercial é quanto ao seu conjunto. A
despeito de o aproveitamento parasitário ser repelido pelo
ordenamento jurídico pátrio, independentemente de registro,
tal circunstância é de ser aferida a partir do cotejo, pelo
conjunto, das marcas comerciais, sendo desimportante o
elemento nominativo, individualmente considerado,
sobretudo nas marcas de configuração mista, como é a que foi
registrada pela autora.
4.2 No caso, apesar de as empresas (autora e ré) atuarem
em ramos comerciais próximos, inocorreu a contrafação,
senão a mera aplicação do vocábulo "Curitiba", que por si só
não é capaz de ensejar o reconhecimento de utilização
descabida de marca mista alheia.
5. Independentemente do registro da marca conter o radical
comum, os atos dos concorrentes sempre poderão ser
avaliados à luz das regras sobre concorrência desleal, pois o
princípio da liberdade de concorrência – pedra angular do
impulso e desenvolvimento do mercado – encontra baliza na
lealdade negocial, dever decantado da boa-fé objetiva e que
deve nortear o agir das empresas no âmbito comercial.
5.1 Com esteio no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial
(Lei nº 9.279/96), configura-se a concorrência desleal diante de
imitação de marca passível de despertar confusão no
consumidor, na medida em que a similitude visual de
produtos/serviços, por meio da justaposição de cores e
estilização coincidente, conjugada com a identidade de
público-alvo, promove inquestionável tumulto por promover no
consumidor a falsa idéia de estar adquirindo produto/serviço
outro.
5.2 O cenário fático-jurídico de concorrência desleal reclama
o desenho de um comportamento – patrocinado por um
operador econômico e diagnosticado no terreno negocial de
certo produto ou serviço – que contrarie a conduta-dever que
necessita ser observada no duelo pela clientela, via
expedientes que desafiem sua idoneidade no mercado e,
efetivamente, ou em potência, causem danos ao concorrente,
uma vez que a caracterização da concorrência
desleal/aproveitamento parasitário, que tem por base a noção
de enriquecimento sem causa prevista no artigo 884 do Código
Civil, é fundada nos elementos probatórios, devendo ser
avaliada diante de cada caso concreto.
5.3 Não se afigura adequada a utilização do óbice da
súmula 7/STJ, pois, além de a autora deter tão somente o
direito exclusivo de uso da marca mista "Curitiba
Multimarcas", que nenhum silogismo guarda com o nome
comercial "Auto Shopping Curitiba", semântica ou
figurativamente, haja vista a diferenciação clara entre os seus
logotipos - o que afasta de plano o alegado uso indevido de
marca alheia -, o próprio Tribunal de origem afirmou,
categoricamente, ter a parte autora se descurado do munus
processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art.
333, I, do CPC) no que tange aos eventuais prejuízos
decorrentes da utilização do mesmo vocábulo "Curitiba" pela ré
(confusão do público e proveito econômico).
5.4 O Tribunal a quo afirmou não ter restado provado o fato
constitutivo do direito do autor relativamente à real existência
de elementos fático-jurídicos caracterizadores de proveito
parasitário que evidenciassem ter a empresa ré, por meio
fraudulento, criado confusão entre serviços no mercado com o
objetivo de desviar a clientela de outrem em proveito próprio
ou alheio.
5.5 Face a aplicação da legislação correlata (incisos XIX e
XXIII do art. 124, e inciso III e IV do art. 195 da Lei 9.279/96),
em não tendo sido verificado, na presente hipótese, a
existência de provas quanto à reprodução/imitação, no todo ou
em parte, de marca alheia registrada, "suscetível de causar
confusão ou associação com aquela marca alheia", inviável a
manutenção do acórdão recorrido.
6. Recurso especial provido para reformar o acórdão
recorrido e julgar improcedente a demanda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima

indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de
Justiça, após o voto-vista do Ministro Marco Buzzi, dando provimento ao recurso
especial, divergindo do relator, e os votos dos Ministros Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti e Antonio Carlos Ferreira, acompanhando a divergência, por maioria, dar
provimento ao recurso especial, nos termos do voto divergente do Ministro Marco
Buzzi. Vencido o relator que negava provimento ao recurso especial.
Votaram com o Sr. Ministro Marco Buzzi os Srs. Ministros Raul Araújo
(Presidente), Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira.
Brasília (DF), 05 de março de 2015 (Data do Julgamento)
MINISTRO RAUL ARAÚJO

Presidente
MINISTRO MARCO BUZZI

Relator
LTDA
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

1. C.M. Comércio de Veículos Ltda. ajuizou ação de obrigação de fazer e
reparação de danos em face de Auto Shopping Curitiba - Administradora de Bens Ltda.
Noticiou a autora ser empresa atuante no mercado de compra e venda de
veículos novos e usados em Curitiba/PR (região metropolitana) e titular da marca mista
"Curitiba", no segmento de "Comércio Varejista de Automóveis, Camionetas e Utilitários
Novos e Usados" - cujo registro foi concedido pelo INPI no ano de 2007 -, além do
respectivo nome empresarial registrado na Junta Comercial, sendo conhecida como
"Curitiba Multimarcas Comércio de Veículos".
Porém, informa que, no ano de 2007, foi surpreendida com a concorrência
de empreendimento lançado na cidade de Curitiba/PR denominado Auto Shopping
Curitiba, que atuaria no mesmo segmento mercadológico da autora, tendo, por isso,
experimentado efeitos negativos na atividade empresarial, como desvio de clientela, tal
como narrado na inicial.
Por isso a autora pleiteou que a ré se abstivesse de usar o nome
empresarial e a marca "Curitiba", retirando-a da fachada de seu estabelecimento, do seu
material publicitário, gráfico, sonoro ou fiscal, como notas e livros mercantis, sob pena de
pagamento de multa diária. Requereu, ainda, a condenação da ré ao pagamento de
danos materiais e lucros cessantes, no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta
mil reais) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), respectivamente.
O Juízo da 16ª Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR julgou improcedentes
os pedidos deduzidos pela autora (fls. 87-91), tendo a sentença sido parcialmente
reformada em grau de apelação (fls. 152-162).
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reconheceu o uso ilegal da
marca "Curitiba" pela ré, determinou que esta se abstivesse de usá-la, sob pena de
multa, e manteve a improcedência dos demais pedidos nos termos do acórdão assim
ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS COM PRECEITO
COMINATÓRIO USO DO VOCÁBULO "CURITIBA", INTEGRANTE DE
MARCA MISTA DEVIDAMENTE REGISTRADA NO INSTITUTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, POR EMPRESA CONCORRENTE
QUE EXPLORA O MESMO RAMO DE ATIVIDADE, E QUE O AGREGOU
AO SEU NOME COMERCIAL. PREVALÊNCIA DO REGISTRO DA MARCA
(LEI N° 9.279/96, ART. 129). ANTERIORIDADE.
Apelo parcialmente provido. Recurso adesivo prejudicado.
É vedada a utilização do vocábulo "Curitiba", integrante de marca mista
devidamente registrada no INPI, como parte do nome comercial de empresa
atuante no mesmo ramo de atividades, pelo risco de confusão entre os
consumidores. Deve-se dar proteção ao direito daquela cujo registro tiver
ocorrido por primeiro, pelo principio da anterioridade (fls. 152-153).
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Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (fls. 175-180).

Sobreveio recurso especial interposto por Auto Shopping Curitiba
Administradora de Bens Ltda. apoiado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional,
no qual se alegou, além de dissídio jurisprudencial, ofensa aos arts. 122, 124, incisos VI e
IX, 129, 176, 177 e 178 da Lei n. 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI).
Aduz a recorrente, de início, que o seu seguimento de atuação é totalmente
distinto do ramo mercadológico da autora. Esta exerceria atividade de compra e venda de
veículos automotores, enquanto a autora se dedicaria à administração de shopping
center e locação de estandes para que terceiros comercializassem veículos automotores
e serviços relacionados.
Sustenta, ainda, a não registrabilidade do vocábulo "Curitiba", tendo em
vista tratar-se de nome de uso comum e de indicação geográfica, cuja proteção marcária
de ambos é afastada textualmente pela LPI.
Argumenta, por outro lado, que a proteção conferida pelo INPI à marca
mista deve ser entendida como direito de exclusividade ao uso do logotipo em seu
conjunto, mas não à expressão "Curitiba" utilizada isoladamente.
Contra-arrazoado (fls. 257-267), o recurso especial foi admitido (fls.
279-280).
É o relatório.
VOTO VENCIDO
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

2. Esclareço, de saída, que o caso ora examinado trata, a rigor, de conflito
entre marca e nome empresarial. Ademais, a requerida teria depositado em agosto de
2007, no INPI, pedido de registro da marca "Auto Shopping Curitiba" para atuar na área
de propaganda, gestão e administração de negócios. Ao que se extrai dos autos, até a
presente data não foi concedido pelo INPI o registro da marca tal como pretendido pela
recorrente, de modo que, em concreto, o que se tem é o registro do nome empresarial
"Auto Shopping Curitiba Administradora de Bens Ltda." na Junta Comercial do Estado do
Paraná, cujo âmbito de proteção se encerra na respectiva Unidade da Federação, salvo
registro especial ou extensão aos demais estados (Código Civil, art. 1.166; Decreto n.
1.800/1996, art. 61).
Nessas hipóteses, em linha de princípio, a jurisprudência da Casa tem dado
prevalência à marca em detrimento do nome empresarial, mesmo que este tenha sido
registro na junta comercial anteriormente à concessão do registro pelo INPI - o que não é
o caso dos autos -, em exegese restritiva do que dispõe o art. 124, inciso V, da LPI.
Segundo entendimento majoritariamente aceito na doutrina e jurisprudência,
para que o elemento característico ou diferenciador de nome de empresa ou de título de
estabelecimento seja óbice ao registro da marca é necessário que a proteção ao nome
empresarial não goze de tutela restrita somente a alguns estados, mas detenha a
exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: REsp 1184867/SC, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe
06/06/2014; REsp 1191612/PA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013; REsp 1204488/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe
02/03/2011.
A propósito, foi aprovado o Enunciado n. 2 na I Jornada de Direito
Comercial do STJ/CJF: "A vedação de registro de marca que reproduza ou imite
elemento característico ou diferenciador de nome empresarial de terceiros, suscetível de
causar confusão ou associação (art. 124, V, da Lei n. 9.279/1996), deve ser interpretada
restritivamente e em consonância com o art. 1.166 do Código Civil".
Com efeito, abstraindo-se a investigação acerca da anterioridade e da
territorialidade - princípios que, por si sós, confeririam prevalência à marca de titularidade
da recorrida -, analisa-se o alcance da proteção do registro no INPI em seu aspecto
qualitativo, considerando-se, essencialmente, o princípio da especialidade, o qual importa
exclusividade de uso no segmento mercadológico do detentor do direito marcário.
3. Nesse passo, não colhe êxito a alegação de não ser registrável o
vocábulo "Curitiba", por supostamente se tratar de nome de uso comum e de indicação
geográfica.
A suporte da insurgência, nesse aspecto, encontra-se no art. 124, incisos VI
e IX, da LPI:
Art. 124. Não são registráveis como marca:
[...]
VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente
descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou
aquele empregado comumente para designar uma característica do produto
ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época
de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de
suficiente forma distintiva;
[...]
IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou
sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;
----------------------------------------------
3.1. A vedação à registrabilidade de vocábulos ou sinais de caráter genérico

ou de uso comum deve ser analisada à luz de sua aplicabilidade ao produto ou serviço
que se pretende identificar, e não com vistas ao próprio vocábulo ou sinal examinados
isoladamente. Caso contrário, nenhum verbete existente no dicionário seria registrável,
pois são nomes de uso corrente, a depender do maior ou menor grau de domínio do
vernáculo.
O vocábulo "caixa", por exemplo, é palavra vulgar de uso comum, que
analisado isoladamente, em si próprio, não ostenta nenhum ineditismo e decerto
consubstancia signo de caráter genérico, tal como previsto literalmente no inciso VI do
art. 124 da LPI. Porém, quando tal vocábulo é utilizado por instituição bancária integrante
do sistema financeiro, emerge infensa a dúvidas a distintividade própria das marcas
registráveis.
Na verdade, é o próprio art. 124 inciso VI, parte final, que restringe a
vedação apenas a situações em que os sinais genéricos ou nomes comuns se
relacionam "com o produto ou serviço a distinguir", ou quando empregados "comumente
para designar uma característica do produto ou serviço", tal como a tentativa de registro
da marca "macarrão" para o alimento macarrão produzido por determinada indústria.
Porém, em princípio, não haveria empeço à registrabilidade de uma suposta "Auto
Mecânica Macarrão".
Nesse sentido, a doutrina é precisa em afirmar que, para a registrabilidade
da marca,
qualquer palavra ou emblema comum é idôneo para esse fim, desde que de
cunho característico e que se diferencie de outras marcas já empregadas
para distinguir produtos idênticos ou semelhantes. A novidade da marca,
portanto, deve ser apreciada em relação aos produtos a que se aplica. O
sinal ou sinais que a compõem, considerados em si, podem ser os mais
vulgares e conhecidos; apenas é necessário que sejam suficientemente
distintivos" (CERQUEIRA, João da Gama. Tratado de propriedade industrial.
Vol. I, parte I. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2010, p. 257).
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No caso em apreço, o vocábulo "Curitiba" não se relaciona diretamente com

o serviço cuja individualização se busca com o registro da marca - venda de veículos -
nem com as características inerentes ao serviço identificado.
3.2. Quanto ao registro marcário de indicações geográficas, uma vez mais,
a vedação contida no inciso IX do art. 124 da LPI não tem o alcance pretendido pelo
recorrente.
Obviamente, o só fato de, no nome cujo registro se busca, haver referência
a uma localidade não induz, necessariamente, à incidência da vedação a que se refere o
citado dispositivo legal, porquanto "indicações geográficas" e "nomes geográficos" são
conceitos que não se confundem do ponto de vista da técnica jurídica.
Na verdade, a vedação prevista no art. 124, inciso IX, da LPI há de ser
interpretada no contexto do conceito legal de "indicações geográficas" - gênero do qual
são espécies a "indicação de procedência" e a "denominação de origem" (LPI, arts. 176 a
178) -, assim como à luz da norma permissiva contida no art. 181 da LPI acerca de
"nomes geográficos", segundo a qual "o nome geográfico que não constitua indicação de
procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de
marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência".
Confiram-se:
Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a
denominação de origem.
Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de
país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado
conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado
produto ou de prestação de determinado serviço.
Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país,
cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço
cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao
meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.
[...]
Art. 181. O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou
denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca
para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência.
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Vale dizer, o nome geográfico pode ou não constituir indicação geográfica

cujo registro é proscrito pelo art. 124, inciso IX, da LPI, a depender se é ou não uma
"indicação de procedência" - localidade que se tenha tornado conhecida como "centro de
extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de
determinado serviço" - ou uma "denominação de origem" -, referência à designação de
"produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou
essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos".
Caso contrário, o nome geográfico poderá servir de elemento marcário
digno de registro no INPI e da proteção daí decorrente (LPI, art. 181).
Igualmente, era o que dispunha, de forma elucidativa, o parágrafo único do
art. 101 do primeiro Código de Propriedade Industrial do Brasil (Decreto-Lei n.
7.903/1945): "Consideram-se de fantasia, e, como tais, registráveis, os nomes
geográficos de lugares que não sejam notoriamente conhecidos como produtores dos
artigos ou produtos a que a marca se destina".
De forma semelhante, o art. 72 da Lei n. 5.772/1971 instituía que,
"excetuada a designação de lugar de procedência, o nome de lugar só poderá servir de
elemento característico de registro de marca para distinguir mercadoria ou produto
procedente de lugar diverso, quando empregado como nome de fantasia".
Confira-se a respeito, por todos, a doutrina de José Carlos Tinoco Soares:
A denominação geográfica pode estar vinculada ao produto, por ser este
característico do povoado ou região a que se refere; ou ainda. pode não ter
relação alguma com aquela. No primeiro caso, a denominação não é
registrável em si mesma; o meio apropriado seria a forma característica que
se lhe der. A mesma denominação, sob outras formas, poderia ser registrada
por terceiros. No segundo caso, o nome deixa de ser indicativo de
procedência, para constituir-se em uma simples denominação de fantasia.
[...]
Os nomes geográficos em geral, nos ensina GAMA CERQUEIRA, podem
constituir marcas válidas, quando não se relacionam com o produto que
assinalam ou com o centro produtor, casos em que se consideram como
denominações "arbitrárias ou de fantasia". Incluem-se nessa regra os nomes
de países, regiões, estados, cidades, localidades, acidentes geográficos etc.,
os nomes de lugares imaginários ou desconhecidos (SOARES, José Carlos
Tinoco. Tratado da propriedade industrial. Vol. I. São Paulo: Editora Jurídica
Brasileira, 2003, p. 310-311).
Documento: 1383622 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 27/05/2015 Página 1 0 de 37
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De fato, o ordenamento jurídico pátrio, na esteira do que dispõem outros

diplomas internacionais (p.ex. Convenção da União de Paris/1883; Acordo de
Madri/1891; Acordo de Lisboa/1958 e Acordo TRIPs/1994), ao vedar o registro de
indicações geográficas, visa a coibir a atribuição falsa de procedência ou origem de
produtos ou serviços, como tutela dos legítimos interesses do consumidor, e, a um só
tempo, conferir especial proteção aos produtos e serviços verdadeiramente oriundos da
região geográfica.
Bem por isso que a titularidade do registro de indicação geográfica é, como
regra, coletiva e extensiva aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no
local, nos termos da disciplina legal e regulamentar (LPI, art. 182).
Isso, todavia, pressupõe a notoriedade da região na elaboração de produtos
ou na prestação de serviços, sem a qual não haverá peculiar qualidade a ser protegida,
tal como no caso dos autos, em que a marca "Curitiba" foi registrada no ramo de compra
e venda de veículos automotores.
Ora, até onde se sabe, o Município de Curitiba não tem notoriedade
relacionada à especial qualidade dos veículos por lá vendidos, de modo que o vocábulo
"Curitiba" não ostenta as características próprias da indicação de procedência ou
denominação de origem, configurando mero nome geográfico registrável na categoria em
exame, nos termos do art. 181 da LPI.
3.3. De resto, não fosse por isso, muito embora seja competente a Justiça
estadual para o conhecimento dos litígios a envolver concorrência desleal, ainda que
decorrente de ofensa a direitos marcários, a alegação deduzida pela recorrente, de que
falta registrabilidade ao vocábulo "Curitiba", consiste em verdadeira impugnação do
procedimento administrativo do INPI, pretensão que deve, se for o caso, ser manifestada
em ação própria, na Justiça Federal e figurando como parte aquela autarquia.
Confira-se:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECUTAL.
REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL E DE MARCA. ALEGADA
CONTRAFAÇÃO. PROPOSITURA DE AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO.
NULIDADE DO REGISTRO ALEGADO EM MATÉRIA DE DEFESA.
RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL, COM REVOGAÇÃO DE LIMINAR
CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. REVESÃO DO
JULGAMENTO. NULIDADE DE PATENTE, MARCA OU DESENHO DEVE
SER ALEGADA EM AÇÃO PRÓPRIA, PARA A QUAL É COMPETENTE A
JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
1. A alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca,
patente ou desenho industrial perante o INPI, deve ser formulada em ação
própria, para a qual é competente a Justiça Federal. Ao juiz estadual não é
possível, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente, perante o
INPI. Precedente.
2. A impossibilidade de reconhecimento incidental da nulidade do registro não
implica prejuízo para o exercício do direito de defesa do réu de uma ação de
abstenção. Nas hipóteses de registro irregular de marca, patente ou desenho,
o terceiro interessado em produzir as mercadorias indevidamente registrada
deve, primeiro, ajuizar uma ação de nulidade perante a Justiça Federal, com
pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Assim, todo o peso da
demonstração do direito recairia sobre o suposto contrafator que, apenas
depois de juridicamente respaldado, poderia iniciar a comercialização do
produto.
3. Autorizar que o produto seja comercializado e que apenas depois, em
matéria de defesa numa ação de abstenção, seja alegada a nulidade pelo
suposto contrafeitor, implica inverter a ordem das coisas. O peso de
demonstrar os requisitos da medida liminar recairia sobre o titular da marca e
cria-se, em favor do suposto contrafeitor, um poderoso fato consumado:
eventualmente o prejuízo que ele experimentaria com a interrupção de um
ato que sequer deveria ter se iniciado pode impedir a concessão da medida
liminar em favor do titular do direito.
4. Recurso especial provido, com o restabelecimento da decisão proferida em
primeiro grau.
(REsp 1132449/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 13/03/2012, DJe 23/03/2012)
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4. Analisa-se, agora, a possibilidade de convivência da marca registrada

pela autora, ora recorrida, com o nome empresarial da recorrente e, ademais, com as
manifestações conexas a ele (como fachada, material fiscal, de propaganda, dentre
outras).
No particular, o recurso especial trouxe como paradigma, entre outros,
acórdão da eg. Terceira Turma que, a partir da intelecção da recorrente, socorreria a tese
por ela defendida.
Trata-se do REsp 989.105/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 28/09/2009, cuja ementa é a seguinte:
Direito Civil. Direito Empresarial. Recurso especial. Nome empresarial. Lei
8.934/94. Proteção. Nome previamente registrado.
Termo que remete a localização geográfica. Ausência de direito de uso
exclusivo. Marca. Lei 9.279/96. LPI. CDC. CF. CC/02. Nome geográfico.
Possibilidade de registro como sinal evocativo. Impossibilidade de causar
confusão ou levar o público consumidor a erro. Ausência de violação ao
direito de uso exclusivo da marca. Dissídio jurisprudencial. Cotejo analítico.
Ausência.
- O registro de termo que remete a determinada localização geográfica
no nome empresarial, por se referir a lugar, não confere o direito de uso
exclusivo desse termo.
- É permitido o registro de marca que utiliza nome geográfico, desde
que esse nome seja utilizado como sinal evocativo e que não constitua
indicação de procedência ou denominação de origem.
- A proteção da marca tem um duplo objetivo. Por um lado, garante o
interesse de seu titular. Por outro, protege o consumidor, que não pode ser
enganado quanto ao produto que compra ou ao serviço que lhe é prestado.
- Para que haja violação ao art. 129 da LPI e seja configurada a reprodução
ou imitação de marca pré-registrada, é necessário que exista efetivamente
risco de ocorrência de dúvida, erro ou confusão no mercado, entre os
produtos ou serviços dos empresários que atuam no mesmo ramo.
- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
Recurso especial não provido.
(REsp 989.105/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 08/09/2009, DJe 28/09/2009)
----------------------------------------------
No caso paradigma, tratava-se de litígio a envolver o "Restaurante Arábia

Ltda." e o "Areibian Restaurante Ltda.", ambos, como os nomes já sugerem, atuantes no
segmento de alimentação árabe.
A em. relatora reconheceu a registrabilidade da marca "Arábia" e dos nomes
empresariais, sem conferir, todavia, ao titular do registro direito de exclusividade de uso,
aduzindo que, nesses casos, o nome ostenta caráter meramente evocativo.
Nesse sentido, confira-se a fundamentação de Sua Exa.:
Na hipótese dos autos, os recorrentes pretendem que lhes seja garantido o
direito ao uso exclusivo de um nome empresarial em que o signo distintivo –
elemento fantasia – é um termo que remete a uma localização geográfica,
qual seja, “Arábia”, expressão normalmente utilizada para designar uma
península do Sul da Ásia, localizada entre o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico.
Contudo, a hipótese dos autos se enquadra em uma das exceções ao direito
de uso exclusivo ao nome empresarial anteriormente registrado, que não é
absoluto.
[...]
Assim, o nome que remete à localização geográfica “Arábia”, por se referir a
um lugar, utilizado nos nomes empresariais registrados pelos recorrentes,
não confere a eles o direito de uso exclusivo do referido termo em relação ao
nome mercantil.
Portanto, não merece ser acolhido o pedido de proteção aos nomes
empresariais dos recorrentes.
[...]
Primeiramente, ressalte-se que a LPI, em seu art. 181, permite o registro de
nome dado a país, região, ou localidade territorial – nome geográfico – desde
que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem,
hipótese em que pode servir de elemento característico de marca para
produto ou serviço. Nesse sentido, é essencial que o nome geográfico
utilizado não induza falsa procedência.
Na hipótese dos autos, o nome geográfico registrado pelos recorrentes na
marca, foi usado como uma espécie de sinal evocativo. Ou seja, o termo
“Arábia” tem o objetivo de sugerir ao consumidor características do produto e
serviço a ser individualizado, qual seja, a produção e venda de comida árabe.
Trata-se de uma utilização do aspecto publicitário da marca. Isso quer dizer
que o recorrente, ao utilizar o referido termo em sua marca, em momento
algum pretende indicar que os produtos que vende ou que os serviços que
presta são produzidos ou prestados na região da Arábia, ou que eles têm as
mesmas características e propriedades dos produtos e serviços originados
naquele meio geográfico.
Portanto, legítimo é o registro do nome geográfico “Arábia” como marca.
Contudo, não é a mera utilização em uma marca de termo constante de outra
previamente registrada suficiente para violar o direito de uso exclusivo de seu
proprietário.
[...]
Na hipótese, por meio da análise do substrato fático-probatório dos autos, o
Tribunal de origem entendeu que, apesar da semelhança dos vocábulos
“Arábia” e “Areibian”, não há similitude significativa a ponto de levar o público
consumidor a erro ou confusão, pois há diferença tanto na grafia dos termos
quanto na fonética das palavras. O TJ/PR, com base na análise feita pelo
Juízo de 1º grau de jurisdição e nos documentos dos autos, constatou que o
próprio logotipo que representa a marca da recorrida difere muito do
registrado pelos recorrentes.
----------------------------------------------
Deveras, os vocábulos "Arábia" ou "Areibian" intuem a própria atividade

desenvolvida pelas partes: venda de comidas árabes; de modo que sua utilização deve
mesmo ser considerada meramente evocativa do produto vendido ou serviço prestado,
peculiaridade que, como se depreende da majoritária jurisprudência, mitiga a
exclusividade do uso por parte do titular do direito marcário.
Nessa linha de raciocínio, confiram-se os seguintes julgados (além do citado
paradigma):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCAS
FRACAS OU EVOCATIVAS. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO.
1. O tribunal de origem, ecoando a sentença, afastou a existência de ofensa
à marca da ora agravante com base no acervo fático-probatório coligidos aos
autos.
2. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou
evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca
originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do
registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 100.976/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015)
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DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO ESPECIAL. CONFLITO ENTRE MARCAS. DORITOS E
DOURADITOS. MARCAS FRACAS. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE.
ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
[...]
3. Marcas fracas, meramente sugestivas e/ou evocativas, podem
conviver com marcas semelhantes. Precedente: REsp n. 1.166.498/RJ,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
15/03/2011, DJe 30/03/2011.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1046529/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014)
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PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE

MARCA COMERCIAL. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. POSSIBILIDADE
DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS. IMPOSSIBILIDADE DE
CONFERIR EXCLUSIVIDADE À UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DE POUCA
ORIGINALIDADE OU FRACO POTENCIAL CRIATIVO.
1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum,
de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir
harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade
ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da
expressão de menor vigor inventivo.
2. Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas,
patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário
reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando
esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la
de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento
mercadológico.
Aplicação da doutrina do patent misuse.
RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(REsp 1166498/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 15/03/2011, DJe 30/03/2011)
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Penso, todavia, que o paradigma citado não ostenta as mesmas

características do caso ora em exame.
A doutrina e jurisprudência formada em torno das marcas evocativas - ou
fracas -, além daquelas que apenas intuem as características do próprio serviço prestado
ou produto vendido, não podem ser aplicadas à marca "Curitiba", utilizada no segmento
mercadológico de venda e compra de veículos.
Na verdade, a evocação do produto ou serviço pela marca, notadamente as
marcas que representam nomes geográficos, retira a originalidade e distintividade
necessárias à proteção pelo direito de propriedade industrial (LPI, arts. 122 e 123, inciso
I). Caso contrário, a exclusividade do uso da marca consubstanciaria embaraço à
utilização do próprio serviço ou produto, assim como significaria apropriação da região
geográfica pelo titular da marca.
Nesse sentido, no REsp 1.092.676/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 28/05/2012, este Colegiado
permitiu a coexistência de "Rio Sucuri Ecoturismo Bonito-MS" e "Barra do Sucuri" para
empresas atuantes na exploração de hotel, restaurante, passeios de bote, trilhas e
mergulho livre na mesma região geográfica - proximidades do Rio Sucuri, em Bonito/MS.
De forma semelhante, a própria recorrente traz como paradigma precedente
do Estado do Paraná no qual se discutia a possibilidade de coexistência da marca
"Pousada do Canyon Guartelá" e do nome fantasia "Pousada Guartelá", ambas situadas
na região geográfica de mesmo nome (Canyon Guartelá, no Estado do Paraná), hipótese
em que o Colegiado estadual permitiu a coexistência.
Consoante esse raciocínio, todavia, ninguém negaria, por exemplo, serem
dignas de proteção e exclusividade, no respectivo seguimento, as marcas "Casas Bahia"
ou "Pão de Açúcar", não obstante as regiões geográficas contidas nos nomes.
Igualmente, ninguém recusaria apontar violação ao direito marcário com o
registro posterior, por exemplo, da marca ou nome empresarial "Lojas Bahia" ou
"Mercado Pão de Açúcar Ltda.", nos mesmos segmentos mercadológicos dos primeiros,
a despeito da pouca originalidade dos vocábulos "Bahia" e "Pão de Açucar", quando
visualizados de forma isolada.
Isso porque o cerne de cada vocábulo não intui ou evoca o serviço prestado
ou os produtos vendidos. Na verdade, quando um nome isoladamente vulgar se une a
um signo ou atividade que não é por ele próprio sugerido, tem-se a originalidade e
distintividade que autorizam a proteção da marca, de modo a conferir ao titular o direito
de exclusividade do uso.
É o caso dos autos, no qual o direito de exclusividade decorre do fato de
que, muito embora o vocábulo "Curitiba" seja nome geográfico e de uso comum, quando
unido a "Multimarcas" ou "Comércio de Veículos" ostenta ele razoável originalidade,
suficiente para acionar a proteção prevista no art. 129 da LPI, de modo a não ser
considerado marca meramente evocativa.
Com efeito, segundo penso, não há como coexistir a marca Curitiba -
aplicada em "Multimarcas" ou "Comércio de Veículos" - e o nome empresarial da
recorrente "Auto Shopping Curitiba".
5. Nesse particular, cumpre ressaltar, mais uma vez, que não se está a
avaliar propriamente um conflito entre marcas, haja vista que a ora recorrente não detém
marca que conflite com outra registrada pela recorrida.
Informa, no recurso especial, apenas que procedeu ao pedido administrativo
ao INPI para registro de marca na área de "propaganda, gestão e administração de
negócios", sendo sua especificação "Administração Comercial de Shopping Center".
Nesse sentido, é irrelevante ao desate da controvérsia o confronto entre o
segmento mercadológico da autora - "Comércio Varejista de Automóveis, Caminhonetas
e Utilitários Novos e Usados" - e a hipotética área de atuação da recorrente, caso
lograsse o registro da marca no INPI.
No caso, a única questão relevante a ser investigada é se, de fato e
concretamente, a recorrente atua no mesmo seguimento mercadológico que a recorrida,
indagação à qual foi conferida resposta positiva pelo Tribunal de origem, com apoio nas
provas produzidas nas instâncias ordinárias.
Nesse ponto, o voto condutor do acórdão asseverou o seguinte:
Merece provimento o apelo, de C. M. Comércio de Veículos Ltda.
A apelante realmente comprovou nos autos ser detentora da marca mista (f.
17), assim entendida aquela que combina elementos nominativos e
figurativos relativamente ao nome fantasia "Curitiba Multimarcas", para o
ramo de comercio varejista de automóveis, camionetas e utilitários novos e
usados, em todo o território nacional.
Em se tratando de marca "mista", a proteção conferida pelo registro se
estende não só ao logotipo em si, mas também As inscrições dele
constantes, consoante dispõe a Lei n°9.279, de 14 de maio de 1996, que
regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial (artigos 122,
e 129, copal).
O registro do nome comercial da apelada Auto Shopping Curitiba
Administradora de Bens Ltda, é posterior ao registro da marca da apelante.
Ademais, verifica-se que a ré requereu o registro de seus atos constitutivos
na Junta Comercial do Paraná em 25 de julho de 2007 (f.
41), enquanto que a autora, por outro lado, já havia requerido o registro da
marca em 29 de maio de 2003, vindo a obtê-lo cm definitivo, por 10 (dez)
anos, a partir de 05 de junho de 2007 (f. 17).
[...]
A prova dos autos informa que a ré atua no mesmo ramo comercial que a
apelante, de comércio varejista de automóveis, caminhonetas, e utilitários
novos e usados (f. 43 57 a 61).
Na hipótese dos autos, portanto, fica claro que a utilização do vocábulo
"Curitiba", integrante da marca mista, pela ré, tipifica violação ao disposto no
artigo 129 da Lei da Propriedade Intelectual, pela reprodução parcial da
marca pré-registrada, com efetivo risco de provocar dúvida, erro ou confusão
no ramo comercial de atuação de ambas as partes no mercado (fls. 155-158).
----------------------------------------------
Com efeito, a conclusão a que chegou o acórdão recorrido não se desfaz

sem o reexame de provas, providência vedada nesta instância, nos termos da Súmula n.
7/STJ.
6. De resto, equivoca-se a recorrente ao afirmar que a proteção à marca
mista - que é aquela formada por figuras e vocábulos, a união das marcas nominativas e
figurativas -, só pode ser pleiteada quando vulnera o conjunto gráfico objeto do registro, o
chamado logotipo, mostrando-se incabível na hipótese de haver apenas reprodução
parcial do conjunto registrado.
Na verdade, o chamado Trade Dress - como as cores dispostas ou
combinadas de modo peculiar e distintivo - é relevante para a aferição de concorrência
desleal na forma de associação parasitária, quando se verifica o uso figurativo da marca
alheia para o desvio de clientela. Porém, nem o uso de logotipo associativo nem a
utilização de logotipo totalmente diferente são em si suficientes para reconhecer ou
afastar a violação da marca registrada, uma vez que as partes integrantes do Trade
Dress estão separadamente protegidas.
Confira-se a doutrina sobre o ponto:
[...] o termo 'trade dress' significa a imagem total ou a aparência geral de um
produto ou serviço, incluindo, mas não limitado a, desenho da embalagem,
rótulos, recipientes, mostruários, à decoração, às cores, ao desenho do
produto, à característica do produto ou à combinação de características do
produto; 'trade dress' é combinação de elementos ou figuras que são ou se
tornam associadas exclusivamente com uma existência particular que
permitem funcionar como um indicador de origem do produto (SOARES, José
Carlos Tinoco. Trade dress e/ou conjunto-imagem. Revista da ABPI, n. 15,
mar./jun. 1995).
----------------------------------------------
Na verdade, a violação do trade dress do produto de um competidor

configura concorrência desleal, mesmo que seus elementos característicos
estejam separadamente protegidos por direitos de propriedade intelectual.
Isto pode ocorrer, quando comprovado que a finalidade do ato do competidor
é a de desviar a clientela alheia e se aproveitar da reputação do concorrente
através da utilização de atos confusórios, utilizando como meio para esta
finalidade a imitação de marca, do desenho industrial, dos direitos autorais,
enfim, do trade dress do produto do competidor, mesmo que as partes deste
conjunto estejam separadamente protegidas por direitos de propriedade
intelectual (BARBOSA, Denis Borges. A propriedade intelectual no século
XXI. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2009, p. 171).
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Mutatis mutandis , confira-se também o seguinte precedente recente da eg.

Terceira Turma:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
MARCA. COMERCIALIZAÇÃO DE CERVEJA. LATA COM COR VERMELHA.
ART. 124, VIII, DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS
COMO MARCA. PRÁTICA DE ATOS TIPIFICADOS NO ART. 195, III E IV,
DA LPI. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DESCARACTERIZAÇÃO. OFENSA
AO DIREITO DE MARCA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO
INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por força do art. 124, VIII, da Lei n. 9.279/1996 (LPI), a identidade de cores
de embalagens, principalmente com variação de tons, de um produto em
relação a outro, sem constituir o conjunto da imagem ou trade dress da
marca do concorrente - isto é, cores "dispostas ou combinadas de modo
peculiar e distintivo" -, não é hipótese legalmente capitulada como
concorrência desleal ou parasitária.
2. A simples cor da lata de cerveja não permite nenhuma relação com a
distinção do produto nem designa isoladamente suas características -
natureza, época de produção, sabor, etc. -, de modo que não enseja a
confusão entre as marcas, sobretudo quando suficiente o seu principal e
notório elemento distintivo, a denominação.
3. Para que se materialize a concorrência desleal, além de visar à captação
da clientela de concorrente, causando-lhe danos e prejuízos ao seu negócio,
é preciso que essa conduta se traduza em manifesto emprego de meio
fraudulento, voltado tanto para confundir o consumidor quanto para obter
vantagem ou proveito econômico.
4. O propósito ou tentativa de vincular produtos à marca de terceiros, que se
convencionou denominar de associação parasitária, não se configura quando
inexiste ato que denote o uso por uma empresa da notoriedade e prestígio
mercadológico alheios para se destacar no âmbito de sua atuação
concorrencial.
5. A norma prescrita no inciso VIII do art. 124 da LPI - Seção II, "Dos Sinais
Não Registráveis como Marca" - é bastante, por si só, para elidir a prática de
atos de concorrência desleal tipificados no art. 195, III e IV, do mesmo
diploma, cujo alcance se arrefece ainda mais em face da inexistência de
elementos fático-jurídicos caracterizadores de proveito parasitário que
evidenciem que a empresa, por meio fraudulento, tenha criado confusão
entre produtos no mercado com o objetivo de desviar a clientela de outrem
em proveito próprio.
6. Descaracterizada a concorrência desleal, não há falar em ofensa ao direito
de marca, impondo-se o afastamento da condenação indenizatória por falta
de um dos elementos essenciais à constituição da responsabilidade civil - o
dano.
7. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1376264/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 04/02/2015)
----------------------------------------------
Com efeito, no ponto ora em exame, saber se o uso da marca nominativa

isoladamente ou o logotipo da empresa autora - marca mista - teria o condão de
promover ou não a chamada associação parasitária, pela usurpação do Trade Dress ,
demanda incursão aprofundada nas provas dos autos, o que, mais uma vez, encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ.
7. Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
Número Registro: 2011/0034566-4 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.237.752 / PR
Números Origem: 217212008 6431878 643187802 8602008

PAUTA: 12/02/2015 JULGADO: 12/02/2015
Relator
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AUTO SHOPPING CURITIBA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do relator, negando provimento ao recurso especial, pediu vista antecipada o
Ministro Marco Buzzi.
Aguardam os Srs. Ministros Raul Araújo (Presidente), Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira.
VOTO-VOGAL
EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO (PRESIDENTE): Srs.

Ministros, também entendo que as marcas Curitiba Multimarcas e Auto Shopping Curitiba não
causam confusão entre os consumidores.
Não vejo ofensa à regra protetiva de Direito Marcário. O nome Curitiba é
fraco, porque faz uma alusão à cidade, e muitas atividades econômicas ali estabelecidas tenderão
a fazer alguma menção ao nome da cidade, de modo que peço vênia para acompanhar a
divergência inaugurada pelo eminente Ministro Marco Buzzi.
Dou provimento ao recurso especial.
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA: Sr. Presidente,

do mesmo modo, também peço vênia ao Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO para
acompanhar a divergência.
DOU PROVIMENTO ao recurso especial.
LTDA
RELATÓRIO
O SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por AUTO SHOPPING

CURITIBA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, em face de acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que, em grau de apelação, reformou
parcialmente a sentença - que julgara improcedentes os pedidos formulados pela
autora C. M. COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, empresa atuante no mercado de
compra e venda de veículos novos e usados em Curitiba/PR e titular da marca mista
"Curitiba", no segmento de "Comércio Varejista de Automóveis, Camionetas e
Utilitários Novos e Usados", cujo registro foi concedido pelo INPI no ano de 2007, -
a fim de reconhecer o uso ilegal da marca "Curitiba" pela ré, determinando que esta
se abstivesse de usá-la, sob pena de multa.
Nas razões do recurso especial, a demandada, com fulcro nas alíneas "a"
e "c" do permissivo constitucional alega, além de dissídio jurisprudencial, violação
aos artigos 122, 124, incisos VI e IX, 129, 176, 177 e 178 da Lei nº 9.279/1996 - Lei
de Propriedade Industrial (LPI).
Sustenta, em síntese: i) o segmento de atuação das empresas é
totalmente diverso, pois, enquanto a autora exerce atividades de compra e venda de
veículos, a ré dedica-se à administração de shopping center e locação de estandes;
ii) a proteção conferida pelo INPI à marca mista da autora lhe deu o direito de
exclusividade ao uso do logotipo registrado, não à expressão "Curitiba" utilizada
isoladamente; e, iii) a não registrabilidade do vocábulo "Curitiba", uma vez que se
trata de nome de uso comum e de indicação geográfica, cuja proteção marcária é
expressamente afastada pela lei de propriedade industrial.
O e. Relator Ministro Luis Felipe Salomão, em seu judicioso voto, nega
provimento ao apelo extremo, sob os seguintes fundamentos:
a) o vocábulo "Curitiba" não se relaciona diretamente com o serviço cuja
individualização se busca com o registro da marca, não incidindo, portanto, a
vedação prevista no art. 124, inciso VI, da Lei nº 9.279/1996;
b) necessariamente não incide na vedação do art. 124, inciso IX, da Lei
de Propriedade Industrial, a circunstância de existir referência a uma localidade no
nome cujo registro é requerido junto ao INPI, pois a vedação deve ser interpretada
especificamente ao conceito legal de "indicações geográficas" de que são espécies
"indicação de procedência" e "denominação de origem", bem como analisada à luz
da permissibilidade do art. 181 acerca da registrabilidade de "nomes geográficos"
como marca de produtos e serviços que não constituam indicação de procedência
ou denominação de origem e desde que não induzam falsa procedência;
c) é registrável a palavra "Curitiba" no ramo de compra e venda de
veículos automotores, por não se enquadrar nas hipóteses de vedação expressa
existentes na lei;
d) inaplicabilidade à marca "Curitiba" da doutrina e jurisprudência
relacionadas a marcas evocativas/fracas, pois, na hipótese, o nome comum/nome
geográfico, por estar unido a um signo e a uma atividade que não é por ele próprio
sugerido, denota originalidade e distintividade aptos a conferir ao seu titular o direito
de uso exclusivo no ramo;
e) inviabilidade da coexistência da marca "Curitiba" aplicada em
"Multimarcas" ou "Comércio de Veículos" e o nome empresarial da recorrente "Auto
Shopping Curitiba", porquanto aplicável o óbice da súmula 7/STJ, tanto para
desconstituir o entendimento acerca da atuação da ré no mesmo segmento
mercadológico da demandante, quanto para "saber se o uso da marca nominativa
promover ou não a chamada associação parasitária, pela usurpação do Trade
Dress, demanda incursão aprofundada nas provas dos autos ".
Na sessão do dia 12/02/2015, pedi vista dos autos para melhor análise
da controvérsia.
É o relatório.
EMENTA
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS - USO DE VOCÁBULO
"CURITIBA", INTEGRANTE DE MARCA MISTA
DEVIDAMENTE REGISTRADA NO INSTITUTO NACIONAL
DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), POR EMPRESA
CONCORRENTE, QUE O AGREGOU AO SEU NOME
COMERCIAL - TRIBUNAL A QUO QUE REPUTA VIOLADO O
ART. 129 DA LEI DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (LEI Nº
9.279/1996) E DETERMINA SEJAM ADOTADAS
PROVIDÊNCIAS PARA FAZER CESSAR TODA E
QUALQUER REFERÊNCIA AO VOCÁBULO "CURITIBA"
ANTE O FATO DE A REPRODUÇÃO PARCIAL DA MARCA
PRÉ-REGISTRADA CAUSAR DÚVIDA AOS
CONSUMIDORES - PLEITO INDENIZATÓRIO NÃO
ACOLHIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO
AO PREJUÍZO - INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ - RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
Hipótese: A controvérsia relaciona-se à possibilidade de
uso de vocábulo constante de marca mista registrada e a
eventual configuração de concorrência desleal.
1. O elemento característico ou diferenciador de nome de
empresa ou de título de estabelecimento será óbice ao registro
da marca (art. 124, inciso V, da Lei nº 9.279/1996 - LPI),
quando a proteção ao nome empresarial for conferida em
âmbito nacional.
2. A vedação à registrabilidade de vocábulos ou sinais de
caráter genérico ou de uso comum deve ser analisada à luz de
sua aplicabilidade ao produto ou serviço que se pretende
identificar, e não com vistas à própria palavra ou sinal
examinados isoladamente. Na hipótese, o termo "Curitiba" não
se relaciona diretamente com o serviço cuja individualização
se busca com o registro da marca - venda de veículos -
tampouco com as características inerentes ao serviço
identificado, motivo pelo qual não incide a vedação prevista no
art. 124, inciso VI, da Lei nº 9.279/1996.
3. O vocábulo "Curitiba" não ostenta as características
próprias de indicação de procedência ou denominação de
origem cujo registro é vedado pela lei, pois a disciplina legal da
registrabilidade de indicações geográficas pressupõe a
notoriedade da região na elaboração de produtos ou prestação
de serviços, nos termos do art. 182 da LPI, o que não se
evidencia nestes autos.
4. A marca mista é aquela constituída pela combinação de
elementos nominativos e figurativos ou de elementos
nominativos, cuja grafia se apresente de forma estilizada.
Embora, em principio, seja admissível o registro de uma
mesma marca nominativa para produtos de classes diversas,
o mesmo já não se dá com as marcas mistas, pois nessas a
imagem de um produto passa necessariamente para o outro
na percepção visual do consumidor, ou seja, no caso de marca
mista, a parte figurativa e estilizada não pode coincidir com a
do produto/serviço em confronto.
4.1 A proteção que o registro marcário visa a conferir ao
titular da marca comercial é quanto ao seu conjunto. A
despeito de o aproveitamento parasitário ser repelido pelo
ordenamento jurídico pátrio, independentemente de registro,
tal circunstância é de ser aferida a partir do cotejo, pelo
conjunto, das marcas comerciais, sendo desimportante o
elemento nominativo, individualmente considerado,
sobretudo nas marcas de configuração mista, como é a que foi
4.2 No caso, apesar de as empresas (autora e ré) atuarem
em ramos comerciais próximos, inocorreu a contrafação,
senão a mera aplicação do vocábulo "Curitiba", que por si só
não é capaz de ensejar o reconhecimento de utilização
descabida de marca mista alheia.
5. Independentemente do registro da marca conter o radical
comum, os atos dos concorrentes sempre poderão ser
avaliados à luz das regras sobre concorrência desleal, pois o
princípio da liberdade de concorrência – pedra angular do
impulso e desenvolvimento do mercado – encontra baliza na
lealdade negocial, dever decantado da boa-fé objetiva e que
deve nortear o agir das empresas no âmbito comercial.
5.1 Com esteio no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial
(Lei nº 9.279/96), configura-se a concorrência desleal diante de
imitação de marca passível de despertar confusão no
consumidor, na medida em que a similitude visual de
produtos/serviços, por meio da justaposição de cores e
estilização coincidente, conjugada com a identidade de
público-alvo, promove inquestionável tumulto por promover no
consumidor a falsa idéia de estar adquirindo produto/serviço
outro.
5.2 O cenário fático-jurídico de concorrência desleal reclama
o desenho de um comportamento – patrocinado por um
operador econômico e diagnosticado no terreno negocial de
certo produto ou serviço – que contrarie a conduta-dever que
necessita ser observada no duelo pela clientela, via
expedientes que desafiem sua idoneidade no mercado e,
efetivamente, ou em potência, causem danos ao concorrente,
uma vez que a caracterização da concorrência
desleal/aproveitamento parasitário, que tem por base a noção
de enriquecimento sem causa prevista no artigo 884 do Código
Civil, é fundada nos elementos probatórios, devendo ser
avaliada diante de cada caso concreto.
5.3 Não se afigura adequada a utilização do óbice da
súmula 7/STJ, pois, além de a autora deter tão somente o
direito exclusivo de uso da marca mista "Curitiba
Multimarcas", que nenhum silogismo guarda com o nome
comercial "Auto Shopping Curitiba", semântica ou
figurativamente, haja vista a diferenciação clara entre os seus
logotipos - o que afasta de plano o alegado uso indevido de
marca alheia -, o próprio Tribunal de origem afirmou,
categoricamente, ter a parte autora se descurado do munus
processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art.
333, I, do CPC) no que tange aos eventuais prejuízos
decorrentes da utilização do mesmo vocábulo "Curitiba" pela ré
(confusão do público e proveito econômico).
5.4 O Tribunal a quo afirmou não ter restado provado o fato
constitutivo do direito do autor relativamente à real existência
de elementos fático-jurídicos caracterizadores de proveito
parasitário que evidenciassem ter a empresa ré, por meio
fraudulento, criado confusão entre serviços no mercado com o
objetivo de desviar a clientela de outrem em proveito próprio
ou alheio.
5.5 Face a aplicação da legislação correlata (incisos XIX e
XXIII do art. 124, e inciso III e IV do art. 195 da Lei 9.279/96),
em não tendo sido verificado, na presente hipótese, a
existência de provas quanto à reprodução/imitação, no todo ou
em parte, de marca alheia registrada, "suscetível de causar
confusão ou associação com aquela marca alheia", inviável a
6. Recurso especial provido para reformar o acórdão
recorrido e julgar improcedente a demanda.
VOTO
O SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
O recurso especial merece prosperar.

Pede-se vênia ao relator para, em parte, dele divergir, a fim de dar
provimento ao recurso especial, pois o prejuízo decorrente da convivência da marca
registrada pela autora com o nome empresarial da recorrente não se presume, não
havendo falar na incidência do óbice da súmula 7/STJ nos termos expendidos pelo
voto do e. Ministro Luis Felipe Salomão.
Primeiramente, não se discute a possibilidade de o vocábulo "Curitiba"
ser registrável como marca nominativa ou mista, tanto que, em simples busca pela
base de dados do INPI, mais de 853 processos satisfazem à pesquisa. Nesta
diligência verificou-se, também, que aquele instituto de defesa e fiscalização da
propriedade intelectual, no bojo do processo 829117202, conferiu, em data de
15/03/2011, o direito ao uso exclusivo da marca nominativa "Auto Shopping
Curitiba", sem direito de exclusividade quanto à expressão "Auto Shopping", à
empresa Simonsen Assessoria e Participações Ltda no ramo "serviços de
assessoria, consultoria, administração e organização de shopping centers de
veículos, planejamento e marketing".
A despeito de não ter sido o registro da marca nominativa "Auto Shopping
Curitiba" conferido à empresa ré, ora recorrente, a pesquisa acima mencionada
serve para nortear os estudos aqui propostos no sentido de não colher êxito a
alegação de não ser o vocábulo "Curitiba" registrável como marca, por
supostamente tratar-se de nome de uso comum e de indicação geográfica.
Neste ponto, adequada a fundamentação externada pelo e. Relator no
sentido de que a vedação à registrabilidade de vocábulos ou sinais de caráter
genérico ou de uso comum deve ser analisada à luz de sua aplicabilidade ao
produto ou serviço que se pretende identificar, e não com vistas à própria palavra ou
sinal examinados isoladamente.
Tendo em vista que o termo "Curitiba" não se relaciona diretamente com
o serviço cuja individualização se busca com o registro da marca - venda de
veículos - nem com as características inerentes ao serviço identificado", inviável
falar em vedação ao seu registro.
Igualmente, quanto ao registro marcário de indicação geográfica, a
vedação contida no artigo 124, inciso IX, da Lei 9.279/1996 não tem o alcance
pretendido pelo insurgente.
Diferentemente do mundialmente conhecido champagne - vinho branco
espumante - cujo nome do produto está atrelado à região administrativa de
Champagne-Ardenne/França, precursora de sua produção, o município de Curitiba
não tem notoriedade relacionada à especial qualidade dos veículos lá
comercializados. Tal como expressamente mencionado pelo relator, o vocábulo
"Curitiba" não ostenta as características próprias de indicação de procedência ou
denominação de origem cujo registro é vedado pela lei, configurando mero nome
geográfico registrável na categoria ora em exame (venda de veículos e
administração de shopping centers ), nos termos do art. 181 da LPI.
A despeito da concordância, ainda que parcial, quanto à fundamentação
expendida pelo relator, inexiste razão para a manutenção da inviabilidade de
coexistência da marca mista "Curitiba" - aplicada em "Multimarcas" ou "Comércio de
Veículos" - e o nome empresarial da recorrente "Auto Shopping Curitiba".
Pois bem, quando falamos/ouvimos a palavra “marca” temos uma
definição natural do que vem a ser esse vocábulo. Essa ideia, do senso comum, nos
diz que marca é um símbolo, um sinal, um emblema, uma insígnia, enfim, uma
“identidade”.
Marca segundo definição do próprio Instituto Nacional de Propriedade
Industrial - INPI, constante de seu sítio na internet é: "todo sinal distintivo,
visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços, bem como
certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações
técnicas. A marca registrada garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo
no território nacional em seu ramo de atividade econômica. Ao mesmo tempo, sua
percepção pelo consumidor pode resultar em agregação de valor aos produtos ou
serviços."
Em linhas gerais, qualquer sinal ou combinação de sinais que tenha
capacidade distintiva poderá constituir uma marca. Podem ser palavras, letras,
combinação de cores, elementos figurativos (logos), nomes, numerais, bem como
qualquer combinação desses sinais.
Para um melhor controle dos registros, as marcas são classificadas de
acordo com dois critérios: i) quanto a sua natureza e; ii) quanto a sua forma de
apresentação.
Quanto à natureza, são subdivididas em marca de produto, marca de
serviço, marca coletiva e marca de certificação.
Já quanto a forma de apresentação, podem ser nominativas, figurativas,
mistas e tridimensionais.
É exatamente a interpretação dada a essa última classificação que está
sendo objeto da presente controvérsia, tanto que o e. relator especificamente frisou
que o julgamento deveria se abster da investigação acerca da aplicabilidade dos
princípios da anterioridade e da territorialidade da marca de titularidade da recorrida,
pois inexistente controvérsia acerca da precedência do registro, sendo
necessário se ater ao "alcance da proteção do registro do INPI em seu aspecto
qualitativo , considerando-se, essencialmente, o princípio da especialidade, o qual
importa exclusividade de uso no segmento mercadológico do detentor do direito
marcário ", motivo pelo qual se apresentam os conceitos respectivos fornecidos pelo
próprio INPI:
Marca nominativa: é aquela constituída por uma ou mais palavras,
ou combinação de letras e/ou algarismos, sem apresentação fantasiosa.
Marca figurativa: é aquela constituída por desenho, figura ou qualquer
forma estilizada de letra e número, isoladamente.
Marca mista: é aquela constituída pela combinação de elementos
nominativos e figurativos ou de elementos nominativos, cuja grafia se
apresente de forma estilizada.
Marca tridimensional: é aquela constituída pela forma plástica de
produto ou de embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si mesma e
esteja dissociada de qualquer efeito técnico.
Consoante as definições acima referidas, observa-se que a presente
controvérsia subsume-se às marcas mistas e marcas nominativas. Nessa toada,
embora, em principio, seja admissível o registro de uma mesma marca nominativa
para produtos de classes diversas, o mesmo já não se dá com as marcas mistas,
pois nessas a imagem de um produto passa necessariamente para o outro na
percepção visual do consumidor, ou seja, no caso de marca mista, a parte figurativa
e estilizada não pode coincidir com a do produto/serviço em confronto.
Na hipótese ora em foco, é inegável que o INPI não procedeu ao registro
de marca nominativa "Curitiba", mas sim conferiu à autora o direito ao uso exclusivo
da marca mista, consoante certificado de registro constante de fls. 21.
Para que não pairem dúvidas acerca dessa modalidade registral,
extrai-se do acórdão recorrido o seguinte excerto:
A apelante realmente comprovou nos autos ser detentora da marca mista
(f. 17), assim entendida aquela que combina elementos nominativos e
figurativos relativamente ao nome fantasia "Curitiba Multimarcas", para o
ramo de comercio varejista de automóveis, camionetas e utilitários novos e
usados, em todo o território nacional. (...)
Sendo assim, não se pode negar o direito da apelante de usar a marca
mista de sua propriedade, em todo o território nacional, pois a proteção
conferida por lei ao detentor da marca visa não apenas garantir o seu
interesse, mas também proteger os consumidores de serem enganados
quanto ao produto que compram, ou aos serviços que lhes são prestados.
(...)
Na hipótese dos autos, portanto, fica claro que a utilização do vocábulo
"Curitiba", integrante da marca mista, pela ré, tipifica violação ao disposto
no artigo 129 da Lei de Propriedade Intelectual, pela reprodução parcial da
marca pré-registrada (...).
Desta forma, é irrefutável que a proteção conferida à autora constitui

marca mista, assim entendida aquela que combina elementos nominativos e
figurativos. Sob esse ponto, não há qualquer controvérsia.
Salienta-se, no entanto, que os elementos nominativos de uso comum,
sobretudo no segmento mercadológico que determinadas marcas visam a distinguir,
são inapropriáveis, de per se, com pinceladas de exclusividade. A proteção que o
registro marcário visa a conferir ao titular da marca comercial é quanto ao seu
conjunto. Nessa medida, a despeito de o aproveitamento parasitário ser repelido
pelo nosso ordenamento jurídico independentemente de registro, tal circunstância é
de ser aferida a partir do cotejo, pelo conjunto, das marcas comerciais em
comparação, sendo desimportante o elemento nominativo, individualmente
considerado, sobretudo nas marcas de configuração mista, como é a que foi
Nesse ponto, verifica-se dos autos que a ré não se utilizou da marca
mista da autora, tendo apenas empregado o vocábulo "Curitiba" em seu nome
comercial. A corroborar a assertiva de não aproveitamento da insígnia de
propriedade autoral, na decisão de fls. 27, o magistrado de origem indeferiu a
antecipação da tutela em razão de não ter a parte autora comprovado que a ré
emprega a "marca mista" referida no documento de fls. 21.
Inaplicável a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
constitui dano in re ipsa a lesão material resultante de uso indevido de marca, pois,
na hipótese, ainda que as empresas atuem em ramos comerciais próximos,
inocorreu a contrafação, senão a mera aplicação do vocábulo "Curitiba", que por si
só não é capaz de ensejar o reconhecimento de utilização descabida de marca
mista alheia.
A problemática reside, então, em saber se a utilização pela ré "Auto
Shopping Curitiba" da palavra "Curitiba" presente na marca mista da autora é capaz
de iludir os consumidores, causar-lhes confusão e ensejar prejuízo às partes que
atuam no mesmo ramo de comércio, uma vez ser inegável que a finalidade da
proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra o proveito
econômico parasitário e o desvio desleal de clientela e, por outro, evitar que o
consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.
O e. Relator procura empregar ao presente caso a doutrina do chamado
"Trade Dress" (conjunto de elementos/configuração visual que compõe um produto
ou serviço, e não pelos seus elementos isoladamente considerados, para o qual a
legislação brasileira não prevê proteção específica, senão no âmbito da repressão à
concorrência desleal), aduzindo ser relevante, para a aferição de concorrência
desleal na forma de associação parasitária, a utilização figurativa da marca alheia
para o desvio de clientela. Afirmou que "saber se o uso da marca nominativa
promover ou não a chamada associação parasitária, pela usurpação do Trade
Dress , demanda incursão aprofundada nas provas dos autos", e que tal providência
esbarra no óbice da súmula 7/STJ.
Independentemente do registro da marca conter o radical comum, os atos
dos concorrentes sempre poderão ser avaliados à luz das regras sobre concorrência
desleal, pois o princípio da liberdade de concorrência – pedra angular do impulso e
desenvolvimento do mercado – encontra baliza na lealdade negocial, dever
decantado da boa-fé objetiva e que deve nortear o agir das empresas no âmbito
comercial.
Com esteio no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96),
configura-se a concorrência desleal na hipótese de imitação de marca, passível de
despertar confusão no consumidor. Impende ressaltar ser irrefutável que a similitude
visual de produtos/serviços, por meio da justaposição de cores e estilização
coincidente, conjugada com a identidade de público-alvo, promove inquestionável
confusão, porquanto desperta no consumidor a falsa idéia de estar adquirindo
produto/serviço outro.
O cenário fático-jurídico de concorrência desleal reclama o desenho de
um comportamento – patrocinado por um operador econômico e diagnosticado no
terreno negocial de certo produto ou serviço – que contrarie a conduta-dever que
necessita ser observada no duelo pela clientela, via expedientes que desafiem sua
idoneidade no mercado e, efetivamente, ou em potência, causem danos ao
concorrente.
Assim, a proteção conferida às marcas, para além de garantir direitos
individuais, salvaguarda interesses sociais, na medida em que auxilia na melhor
aferição da origem do produto e/ou serviço, minimizando erros, dúvidas e confusões
entre usuários. Essa proteção varia conforme o grau de conhecimento de que
desfruta a marca no mercado, podendo extravasar as limitações quanto à
territorialidade e especificidade, podendo, inclusive ser mitigada quando se verificar
o fenômeno do "extravasamento do símbolo" - marcas cujo conhecimento pelo
público e/ou mercado ultrapassa o âmbito de proteção conferido pelo registro.
Nesse sentido:
COMERCIAL. MARCA. PROTEÇÃO. LIMITES. APROVEITAMENTO
PARASITÁRIO. REQUISITOS. COLIDÊNCIA COM SIGNOS
DISTINTIVOS SUJEITOS A OUTRAS MODALIDADES DE PROTEÇÃO.
AFERIÇÃO.
1. A proteção conferida às marcas, para além de garantir direitos
individuais, salvaguarda interesses sociais, na medida em que auxilia na
melhor aferição da origem do produto e/ou serviço, minimizando erros,
dúvidas e confusões entre usuários.
2. Essa proteção varia conforme o grau de conhecimento de que desfruta
a marca no mercado. Prevalecem, como regra, os princípios da
territorialidade e da especialidade. Esses princípios, no entanto,
comportam exceções, notadamente quando se verifica o fenômeno do
"extravasamento do símbolo", ou seja, marcas cujo conhecimento pelo
público e/ou mercado ultrapassa o âmbito de proteção conferido pelo
registro.
3. A LPI reconhece duas formas de "extravasamento do símbolo", atuando
no sentido de mitigar princípios informadores do registro de marcas. Na
primeira hipótese temos o que o art. 125 da LPI denomina marca de alto
renome, em que há temperamento do princípio da especialidade e no
segundo caso o que o art. 126 da LPI chama de marca notoriamente
conhecida, em que há abrandamento do princípio da territorialidade.
4. Exceção feita ao caso de alto renome, o registro da marca não confere
ao titular a propriedade sobre o signo ou sinal distintivo, mas o direito de
dele se utilizar, com exclusividade, para o desenvolvimento de uma
atividade dentro de um determinado nicho de mercado.
5. A caracterização do aproveitamento parasitário - que tem por base a
noção de enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do CC/02 -
pressupõe, necessariamente, a violação da marca.
6. Para a aferição de eventual colidência entre marca e signos distintivos
sujeitos a outras modalidades de proteção - como o nome empresarial e o
título de estabelecimento - não é possível restringir-se à análise do critério
da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os
princípios da territorialidade e da especialidade, como corolário da
necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.
7. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1232658/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 12/06/2012, DJe 25/10/2012)
A caracterização da concorrência desleal/aproveitamento parasitário, que

tem por base a noção de enriquecimento sem causa prevista no artigo 884 do
Código Civil, é fundada nos elementos probatórios, devendo ser avaliada diante de
cada caso concreto.
Nessa medida, não se afigura adequada a utilização do referido
apontamento (súmula 7/STJ), pois, além de a autora deter tão somente o direito
exclusivo de uso da marca mista "Curitiba Multimarcas", que nenhum silogismo
guarda com o nome comercial "Auto Shopping Curitiba", semântica ou
figurativamente, haja vista a diferenciação clara entre os seus logotipos - o que
afasta de plano o alegado uso indevido de marca alheia -, o próprio Tribunal de
origem afirmou, categoricamente, ter a parte autora se descurado do munus
processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 333, I, do CPC) no
que tange aos eventuais prejuízos decorrentes da utilização do mesmo vocábulo
"Curitiba" pela ré (confusão do público e proveito econômico).
Confira-se, por oportuno, trecho elucidativo do acórdão recorrido:
Na hipótese, em que ambas as empresas atuam no ramo de comércio de
veículos, é lógico e razoável prever a inevitável confusão dos
consumidores, em razão da utilização do mesmo vocábulo "Curitiba" por
ambas - uma no seu nome fantasia, outra no seu nome comercial. (...)
É verdade que o uso indevido da marca de propriedade da apelante, pela
recorrida, não cessou apesar da notificação extrajudicial. Todavia, o
prejuízo decorrente do intuito de confundir o público e de tirar
proveito econômico da situação não é um fato presumível, e sim
dependente de provas a cargo da parte interessada, consoante a
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: (...)
Na hipótese dos autos, descurou-se a recorrente do munus
processual de provar as suas alegações (CPC, art. 333, I), razão pela
qual não se acolhe o pleito indenizatório.
Acolhe-se a pretensão recursal, porém, para determinar á requerida a
adoção de providências imediatas no sentido de fazer cessar toda e
qualquer referência à marca registrada de propriedade da autora, retirando
de seus anúncios, fachada e material publicitário em geral qualquer
referência capaz de confundir os consumidores, em decorrência da
utilização do vocábulo "Curitiba", sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil
reais), por dia." (grifo nosso)
Ora, se o próprio Tribunal a quo afirmou não ter restado provado o fato
constitutivo do direito do autor relativamente à real existência de elementos
fático-jurídicos caracterizadores de proveito parasitário que evidenciassem ter a
empresa ré, por meio fraudulento, criado confusão entre serviços no mercado com o
objetivo de desviar a clientela de outrem em proveito próprio ou alheio, não há falar
na aplicação do referido óbice sumular.
Ademais, pela simples aplicação da legislação correlata, principalmente
os incisos XIX e XXIII do art. 124, e inciso III e IV do art. 195 da Lei 9.279/96, em
não tendo sido verificado, na presente hipótese, a existência de provas quanto à
reprodução/imitação, no todo ou em parte, de marca alheia registrada, "suscetível
de causar confusão ou associação com aquela marca alheia", inviável a
Art. 124 - Não são registráveis como marca:
(...)
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com
acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto
ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão
ou associação com marca alheia;
XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o
requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua
atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou
em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure
reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou
serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou
associação com aquela marca alheia.
Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)
III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou
alheio, clientela de outrem;
IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a
criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;
(...)
Resta, tão somente, reconhecer a procedência do recurso especial, pois,

como visto, a mera utilização do vocábulo "Curitiba" não evidencia o uso indevido de
marca alheia, mormente quando não conferido o registro pelo INPI de marca
nominativa e, ainda, descaracterizada pelo Tribunal a quo a alegada concorrência
desleal. Assim, não há falar em ofensa ao direito de marca, impondo-se o
afastamento da determinação dada pela Corte de origem no sentido de que caberia
à ré adotar providências imediatas no sentido de fazer cessar toda e qualquer
referência ao vocábulo "Curitiba".
Por oportuno, utiliza-se para confirmar a tese, o mesmo precedente
jurisprudencial colacionado pelo e. relator, porém, com a análise aqui tecida acerca
da aplicação da teoria do Trade Dress :
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. MARCA. COMERCIALIZAÇÃO DE CERVEJA. LATA COM
COR VERMELHA. ART. 124, VIII, DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). SINAIS
NÃO REGISTRÁVEIS COMO MARCA. PRÁTICA DE ATOS TIPIFICADOS
NO ART. 195, III E IV, DA LPI. CONCORRÊNCIA DESLEAL.
DESCARACTERIZAÇÃO. OFENSA AO DIREITO DE MARCA. NÃO
OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por força do art. 124, VIII, da Lei n. 9.279/1996 (LPI), a identidade de
cores de embalagens, principalmente com variação de tons, de um
produto em relação a outro, sem constituir o conjunto da imagem ou trade
dress da marca do concorrente - isto é, cores "dispostas ou combinadas
de modo peculiar e distintivo" -, não é hipótese legalmente capitulada
como concorrência desleal ou parasitária.
2. A simples cor da lata de cerveja não permite nenhuma relação com a
distinção do produto nem designa isoladamente suas características -
natureza, época de produção, sabor, etc. -, de modo que não enseja a
confusão entre as marcas, sobretudo quando suficiente o seu principal e
notório elemento distintivo, a denominação.
3. Para que se materialize a concorrência desleal, além de visar à
captação da clientela de concorrente, causando-lhe danos e prejuízos
ao seu negócio, é preciso que essa conduta se traduza em manifesto
emprego de meio fraudulento, voltado tanto para confundir o
consumidor quanto para obter vantagem ou proveito econômico.
4. O propósito ou tentativa de vincular produtos à marca de terceiros,
que se convencionou denominar de associação parasitária, não se
configura quando inexiste ato que denote o uso por uma empresa da
notoriedade e prestígio mercadológico alheios para se destacar no
âmbito de sua atuação concorrencial.
5. A norma prescrita no inciso VIII do art. 124 da LPI - Seção II, "Dos
Sinais Não Registráveis como Marca" - é bastante, por si só, para
elidir a prática de atos de concorrência desleal tipificados no art. 195,
III e IV, do mesmo diploma, cujo alcance se arrefece ainda mais em
face da inexistência de elementos fático-jurídicos caracterizadores de
proveito parasitário que evidenciem que a empresa, por meio
fraudulento, tenha criado confusão entre produtos no mercado com o
objetivo de desviar a clientela de outrem em proveito próprio.
6. Descaracterizada a concorrência desleal, não há falar em ofensa ao
direito de marca, impondo-se o afastamento da condenação
indenizatória por falta de um dos elementos essenciais à constituição
da responsabilidade civil - o dano.
7. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1376264/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 04/02/2015) - grifos
nossos
Do exposto, peço vênia ao relator para dele divergir a fim de dar

provimento ao recurso especial, com a reforma do acórdão recorrido, julgando
improcedentes os pedidos.
Custas e honorários pela parte autora, estes últimos fixados em R$
20.000,00 (vinte mil reais) ante o conteúdo econômico da demanda, a complexidade
da causa, o tempo e o trabalho despendidos pelos advogados.
É como voto.
CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
Número Registro: 2011/0034566-4 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.237.752 / PR
Números Origem: 217212008 6431878 643187802 8602008

PAUTA: 12/02/2015 JULGADO: 05/03/2015
Relator
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Ministro Marco Buzzi, dando
provimento ao recurso especial, divergindo do relator, e os votos dos Ministros Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira, acompanhando a divergência, a Quarta Turma, por
maioria, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto divergente do Ministro Marco
Buzzi, que lavrará o acórdão. Vencido o relator que negava provimento ao recurso especial.
Votaram com o Sr. Ministro Marco Buzzi os Srs. Ministros Raul Araújo (Presidente),
Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira.

STJ - RESP 1237752 - Marca Mista - Proteção

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Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.237.752 - PR (2011/0034566-4)

RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima

MINISTRO RAUL ARAÚJO

MINISTRO MARCO BUZZI

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (fls. 175-180).

RECURSO ESPECIAL Nº 1.237.752 - PR (2011/0034566-4)

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

3.1. A vedação à registrabilidade de vocábulos ou sinais de caráter genérico

No caso em apreço, o vocábulo "Curitiba" não se relaciona diretamente com

Vale dizer, o nome geográfico pode ou não constituir indicação geográfica

De fato, o ordenamento jurídico pátrio, na esteira do que dispõem outros

4. Analisa-se, agora, a possibilidade de convivência da marca registrada

No caso paradigma, tratava-se de litígio a envolver o "Restaurante Arábia

Deveras, os vocábulos "Arábia" ou "Areibian" intuem a própria atividade

DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE

Penso, todavia, que o paradigma citado não ostenta as mesmas

Com efeito, a conclusão a que chegou o acórdão recorrido não se desfaz

Na verdade, a violação do trade dress do produto de um competidor

Mutatis mutandis , confira-se também o seguinte precedente recente da eg.

Com efeito, no ponto ora em exame, saber se o uso da marca nominativa

Número Registro: 2011/0034566-4 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.237.752 / PR

Números Origem: 217212008 6431878 643187802 8602008

EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO (PRESIDENTE): Srs.

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA: Sr. Presidente,

O SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por AUTO SHOPPING

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

O SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):

O recurso especial merece prosperar.

Desta forma, é irrefutável que a proteção conferida à autora constitui

A caracterização da concorrência desleal/aproveitamento parasitário, que

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

Resta, tão somente, reconhecer a procedência do recurso especial, pois,

Do exposto, peço vênia ao relator para dele divergir a fim de dar

Número Registro: 2011/0034566-4 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.237.752 / PR

Números Origem: 217212008 6431878 643187802 8602008

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