Comentario Lei Propriedade Industrial - Dannemann

COMENTÁRIOS À LEI DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
1345.05-2
II
IDS-Instituto Dannemann Siemsen
de Estudos de Propriedade Intelectual
COMENTÁRIOS À LEI DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Edição Revista e Atualizada
RENOVAR
Rio de Janeiro • São Paulo • Recife
2005
III
IV
Sumário
Evolução Histórica da Propriedade Intelectual no Brasil no Século XX ..... 1
Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 ........................................................... 9
Título I
das Patentes ........................................................................................... 17
Título II
dos Desenhos Industriais ..................................................................... 171
Título III
das Marcas ........................................................................................... 203
Título IV
das Indicações Geográficas .................................................................. 345
Título V
dos Crimes contra a Propriedade Industrial........................................ 351
Título VI
da Transferência de Tecnologia e da Franquia .................................... 443
Título VII
das Disposições Gerais ........................................................................ 463
Título VIII
das Disposições Transitórias e Finais................................................... 487
Listagem das Abreviaturas ....................................................................... 511
Fontes de Consulta .................................................................................. 515
Índice Remissivo ...................................................................................... 525
V
VI
Lista dos Profissionais que colaboraram com o livro
A. Weber N. Milagre
Aléxia Maria de Aragão da Costa
Alvaro Loureiro Oliveira
Ana Carolina Lee Barbosa
Ana Lúcia de Sousa Borda
André Ferreira de Oliveira
André Luiz Souza Alvarez
Attilio José Ventura Gorini
Bruno Lopes Holfinger
Cândida Ribeiro Caffé
Carla Tiedemann C. Barreto
Carlos Cezar Cordeiro Pires
Cláudio França Loureiro
Daniela Thompson S. Martinez
David Merrylees
Eduardo da Gama Camara Junior
Elisabeth Siemsen do Amaral
Filipe Fonteles Cabral
Flávia C. de C.M. Amaral
Frank Fischer
Franklin Batista Gomes
Gert Egon Dannemann
Gisela Fischer
Gustavo de Freitas Morais
Gustavo Heitor P. L. de Andrade
Henrique Steuer I. de Mello
Ivan Bacellar Ahlert
Joaquim Eugenio Goulart
Jorge Knauss de Mendonça
José Antonio B. L. Faria Correa
José Eduardo Campos Vieira
José Eduardo de V. Pieri
José Henrique Vasi Werner
VII
José Marcelo de O. Fernandes
Luiz Gonzaga Moreira Lobato
Luiz Henrique O. do Amaral
M. Pestana da Silva Netto
Manuela Romana Gomes Carneiro
Marcos Velasco Figueiredo
Maria Carmen de Souza Brito
Maria Edina de O. C. Portinari
Maria Thereza M. Wolff
Mariana A. G. de Souza Starling
Marina Inês Fuzita Karakanian
Markus Michael de Mendonça Wolff
Mauricio Teixeira Desiderio
Mauro Ivan C. R. dos Santos
Peter Dirk Siemsen
Peter Eduardo Siemsen
Rafael Atab de Araujo
Rafael Dias de Lima
Rafaela Borges Walter Carneiro
Raul Hey
Renata Hohl
Rita Capra Vieira
Roberta Xavier da Silveira Calazans
Roberto da Silveira Torres Junior
Rodrigo Borges Carneiro
Rodrigo Rocha de Souza
Roger Charles Taylor Troth
Sabrina Cassará
Sandra Brandão de Abreu
Sandra Leis
Semir da Silva Fonseca
Tannay de Farias
VIII
O Agente da Propriedade Industrial
1. Conceito
O agente da propriedade industrial é um profissional liberal que

assiste às partes interessadas na proteção de direitos da propriedade
industrial, atuando como técnico capacitado a postular perante as
repartições encarregadas da proteção daqueles direitos. É aquele pro-
fissional que reúne conhecimentos técnicos e jurídicos na área de
marcas, patentes e demais assuntos ligados à propriedade industrial,
podendo tanto ser um advogado ou aquele que foi aprovado em
exame de habilitação para tal função.
2. Histórico
As primeiras normas sobre a profissão de agente da propriedade

industrial surgiram com o Decreto nº 22.989, de 26.07.1933, que
aprovou o regulamento do DNPI — Departamento Nacional da Pro-
priedade Industrial. Esse regulamento fixou requisitos, formalidades
e normas para habilitação de novo agente e para o bom exercício da
profissão, denominada, naquela época, de “agente official de proprie-
dade industrial”.
Os principais requisitos para nomeação do agente da propriedade
industrial eram:
• nacionalidade brasileira, maioridade, idoneidade;
• exercício da profissão por cinco anos antes da publicação do
regulamento;
• aprovação no exame de agentes oficiais de propriedade industrial;
• depósito de fiança e recolhimento do imposto de indústria e
profissão.
Em 1940, com o Decreto-lei nº 2.679, de 07.10.1940, o DNPI
foi reorganizado, e, novamente foram fixados critérios para o exercí-
cio da profissão de agente da propriedade industrial, mantidos, na
essência, os requisitos básicos do regulamento anterior, de 1933.
IX
Cinco anos mais tarde, o Código da Propriedade Industrial (De-
creto-lei nº 7.903, de 27/08/1945) também fez menção aos agentes
da propriedade industrial, estabelecendo que tais agentes e advogados
legalmente habilitados poderiam requerer inscrição de instrumentos
de mandato junto ao DNPI, dispensando, assim, a apresentação de
procurações em cada caso.
O Decreto-lei nº 8.933, de 26/01/1946, repetiu, em seu art. 3º,
a exigência do Decreto-lei nº 2.679/40 de que só poderiam praticar
atos perante o DNPI os próprios interessados, os agentes da proprie-
dade industrial e advogados.
Os Códigos de 1967 (Decreto-lei nº 254, de 28.02.1967) e 1969
(Decreto-lei nº 1.005, de 21.10.1969) voltaram a fazer menção aos
agentes da propriedade industrial, equiparados aos advogados para
atuar como procuradores junto ao DNPI.
Em 1970 foi criado o INPI — Instituto Nacional da Propriedade
Industrial — em substituição ao DNPI, através da Lei nº 5.648, de
11.12.1970, e, um ano mais tarde, foi promulgado o novo Código da
Propriedade Industrial, através da Lei nº 5.772, de 21.12.1971. Esse
Código, diferentemente dos diplomas legais anteriores, não se referiu
expressamente aos agentes da propriedade industrial, usando somen-
te a expressão “procurador” para designar aqueles capacitados a atuar
junto ao INPI e, principalmente, para representar pessoas domicilia-
das no exterior.
Grande polêmica foi criada com a publicação de um parecer na
Revista da Propriedade Industrial de 30.08.1973, que considerou o
Decreto-lei nº 8.933/46 como tendo sido revogado tacitamente pelo
Código da Propriedade Industrial de 1971 e, conseqüentemente, ex-
tinguindo a função de agente da propriedade industrial. Tal suposição
se fundou no fato de que aquele Decreto-lei considerava “privativa
dos advogados e agentes da propriedade industrial” a prática de atos
junto ao INPI (antes, DNPI), ao passo que a Lei nº 5.772/71 estabe-
lecia que tais atos poderiam ser praticados por qualquer pessoa civil-
mente capaz por utilizar a palavra “procurador” em seu texto. O
parecer defendeu assim a idéia de incompatibilidade entre os dois
textos legais de 1946 e 1971, que resultaria na revogação do primeiro
pelo último.
Vários juristas se pronunciaram contra o precitado parecer do
INPI, negando a existência de qualquer incompatibilidade e, por con-
seguinte, não haveria de se falar em revogação tácita do Decreto-lei
nº 8.933/46 e muito menos na extinção da função de agente da
X
propriedade industrial. A referência a “procuradores” na Lei nº
5.772/71 não significava que a privatividade ou exclusividade confe-
rida aos agentes da propriedade industrial ou advogados por decreto-
lei anterior deixou de existir. Além disso, não se poderia admitir que
uma profissão que já existia até mesmo antes da primeira regulamen-
tação, de 1933, desaparecesse subitamente, até mesmo porque não se
extingue uma profissão, se admitindo, no máximo, restrições ao exer-
cício de uma atividade.
Com base naquele parecer, o INPI entendeu que seria facultada à
qualquer pessoa, mesmo sem habilitação como agente da propriedade
industrial, a representação de interessados junto àquele órgão.
Seguiu-se, então, um período de difíceis relações entre a ABAPI
— Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial —,
entidade representativa da classe desde 1948, e o INPI.
A partir de 1976, as relações entre o INPI e a ABAPI começaram
a melhorar e houve, por iniciativa da ABAPI, várias tentativas de nova
regulamentação da profissão do agente, que, contudo, não lograram
êxito.
Somente, bem mais tarde, em 1989, graças ao empenho dos
profissionais da área de propriedade industrial e da ABAPI, promo-
vendo negociações junto ao Governo, o assunto foi reaberto e, final-
mente, em 19.03.1998 foi assinada a Portaria nº 32, através da qual
foi delegada competência ao Presidente do INPI para a concessão
de autorização para o desempenho da função de agente da proprie-
dade industrial, nos termos dos arts. 4º a 12 do Decreto-lei nº
8.933/46.
Em seguida, em 06.04.1998, o INPI baixou o Ato Normativo nº
141/98 dispondo sobre a habilitação de procuradores junto ao INPI e
concedendo um prazo de seis meses, a contar da publicação daquele
Ato Normativo, para cadastramento dos interessados que satisfizes-
sem os requisitos do art. 4º do Decreto-lei nº 8.933, quais sejam:
nacionalidade brasileira; maioridade (de 21 anos); pleno gozo dos
direitos civis e políticos e idoneidade moral. Esse Ato Normativo
previu a realização de concurso de provas para habilitação de novos
agentes no prazo de um ano, a partir de 14.04.1998.
Um ano após a publicação do Ato Normativo nº 141/98, o INPI
publicou o Ato Normativo nº 147/99, de 19.04.1999, através do qual
foi reaberto um prazo, de trinta dias, para cadastramento de agentes
da propriedade industrial que não o tinham feito dentro do prazo
previsto no Ato Normativo nº 141/98.
XI
Assim, após todos os atropelos da história, temos, agora, nova-
mente reconhecida a profissão do agente da propriedade industrial em
toda a sua plenitude, com a realização de exames regulares para a
habilitação de novos agentes da propriedade industrial.
3. Funções do agente da propriedade industrial
Desde o início do século XX, já existiam profissionais conhecidos

como agentes de privilégio ou agentes da propriedade industrial. Foi,
porém, com o grande desenvolvimento experimentado pelo Brasil
após a Primeira Guerra Mundial que a demanda por serviços na área
de propriedade industrial aumentou, pois o crescimento econômico
trouxe consigo maior interesse na proteção da propriedade industrial,
tanto por parte dos estrangeiros interessados em investir em nosso
país, como por parte dos brasileiros.
A crescente industrialização e o conseqüente desenvolvimento
do comércio acarretaram a necessidade de um número cada vez
maior de agentes para assegurar a proteção de marcas e inventos
através do seu registro junto ao órgão competente. Paralelamen-
te, os procedimentos se tornaram de tal maneira complexos e os
requisitos a serem atendidos tão sofisticados que exigiram des-
ses profissionais uma maior capacitação técnica e conhecimentos
mais profundos e especializados que permitissem atender de forma
adequada às partes interessadas.
Hoje, podemos resumir as funções do agente da propriedade in-
dustrial da seguinte forma:
• atuar como uma espécie de confidente dos inventores, empresas
e instituições, aconselhando-os sobre a necessidade de se proteger ou
não os seus inventos, mantendo segredo sobre as informações que lhe
são confiadas;
• prestar orientação sobre a novidade, uso industrial, patenteabi-
lidade, no caso de invenções, e classificação e registrabilidade no caso
de marcas;
• atuar como um perito técnico;
• atuar como procurador perante as autoridades administrativas e,
na Justiça, como assistente, auxiliando no preparo da documenta-
ção, controle de prazos, acompanhamento de pedidos, pagamento
de taxas, exame de decisões administrativas, infrações de direitos
de propriedade industrial e como destinatário para receber citações
judiciais;
XII
• atuar como consultor jurídico, no tocante a informações gerais
a serem prestadas, tipos de proteção, contratos de licença, concorrên-
cia desleal, etc.;
• atuar como consultor econômico, referente ao processamento
de invenções, uso de marcas e outros sinais e denominações, transfe-
rência de tecnologia;
• atuar como consultor internacional no que concerne às possibi-
lidades de obter uma proteção no exterior, avaliando e orientando, com
base nos objetivos da parte interessada, escolha de agentes ou advogados
locais, preparo dos documentos solicitados, controle de prazos e su-
pervisão das despesas, inclusive pagamento das taxas oficiais.
Para bem exercer tais funções, o agente precisa possuir algumas
características pessoais tais como: criatividade, facilidade para escre-
ver, persistência, curiosidade, lógica, memória, diplomacia e capaci-
dade de entender o problema do cliente.
4. Situação atual
Embora tenhamos agora resgatada a condição de agente da pro-

priedade industrial como profissão oficialmente reconhecida, tal
como o era no início deste século, o agente da propriedade industrial
de hoje não é, de maneira alguma, aquele profissional que, em
26.07.1933, teve as suas funções regulamentadas pelo Decreto-lei nº
22.989. Aquele agente que antes apenas aconselhava, orientava, de-
positava e acompanhava pedidos de registro de marcas e patentes
junto ao DNPI não existe mais.
Com a verdadeira revolução tecnológica que vem se operando,
sobretudo na área da informática, principalmente no último decênio,
o agente da propriedade industrial entra no século XXI com um novo
perfil. O seu “campo de batalha” vem se ampliando com a mesma
rapidez com que as informações se propagam, e seus conhecimentos,
antes restritos à proteção da marca de um produto ou o patenteamen-
to de uma invenção, precisa navegar, agora, pelas mais diversas áreas,
desde a proteção de um programa de computador ao registro de um
nome de domínio, ou desde a proteção de microorganismos transgê-
nicos à proteção de serviços on-line prestados através da rede mundial
de computadores.
Da mesma forma, os instrumentos de trabalho do agente já não
são os mesmos. Uma busca, que antes levava dias até que seu resulta-
XIII
do chegasse às mãos do agente para exame e aconselhamento ao seu
cliente, agora é feita em questão de minutos, via computador; uma
procuração, outorgada em um país do outro lado do mundo, que antes
“viajava” dias pelo correio, agora é transmitida eletronicamente, che-
gando às mãos do agente em um minuto, pronta para ser apresentada
ao INPI. Em muitos países o depósito de marcas e patentes já é feito
por meios eletrônicos.
À medida que se processam tais transformações tecnológicas, se
exige mais do agente da propriedade industrial. Não se trata mais
simplesmente de proteger marcas e patentes, como faziam os seus
antecessores no passado. Seus conhecimentos precisam ser mais di-
versificados, seus serviços mais sofisticados, e seu trabalho precisa ter
a mesma celeridade com que se transmitem as informações nos dias
atuais, mantendo-se, contudo, as suas qualidades pessoais básicas e
sua ética profissional.
Nesse mundo cada vez mais “globalizado”, expressão tão em moda
mas que parece expressar bem as transformações que vêm ocorrendo,
principalmente na área do comércio mundial, se expande a área de
atuação do agente e cresce, também, a sua responsabilidade no senti-
do de melhor atender aos interesses dos seus clientes, assegurando-
lhes a forma de proteção mais adequada para os seus bens, serviços ou
idéias.
XIV
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PROPRIEDADE

INTELECTUAL NO BRASIL NO SÉCULO XX
1900 Primeira revisão da Convenção de Paris, em Bruxelas.

1901 Celebração do convênio para a proteção de marcas de fábrica e de
comércio entre o Brasil e a República Argentina1.
1904 Publicação da nova Lei de Marcas2, em substituição à Lei de Mar-
cas que vigorava desde 1887.
1910 Aprovação da Convenção Pan-americana de Buenos Aires sobre
patentes, modelos e desenhos industriais, direito de autor e mar-
cas promulgada em 19153.
1911 Segunda revisão da Convenção de Paris, em Washington.
1922 Adesão do Brasil à Convenção de Berna sobre Direito de Autor.
1923 Criação da Diretoria da Propriedade Industrial4 com a finalidade
de unificar todo o serviço relativo às marcas de fábrica e de comér-
cio e às patentes de invenção para evitar a pluralidade de registros
nas diversas Juntas Comerciais.
1924 Promulgação da Convenção Pan-americana de Santiago do Chile
sobre marcas.
1925 Terceira revisão da Convenção de Paris, em Haia.
1929 Aprovação dos textos da Convenção de Paris, de 20.03.1883, so-
bre a proteção da propriedade industrial5, e do Acordo de Madri,
relativo ao registro internacional das marcas de fábrica ou de co-
mércio, de 14.04.1891, ambos revistos em Bruxelas, em
14.12.1900, Washington, em 02.06.1911, e em Haia, em
06.11.1925, e, ainda, do Acordo de Madri, relativo à repressão das
falsas indicações de procedência de mercadorias, de 14.04.1891,
revisto em Washington, em 02.06.1911, e, em Haia, em
06.11.1925.
1 Decreto nº 5.877, de 03.02.1906.

2 Lei nº 1.236, de 24.09.1904, regulamentada pelo Decreto nº 5.424, de 10.01.1905.
3 Decreto nº 11.558, de 19.05.1915.
4 Decreto nº 16.264, de 19.12.11923 e respectivo Regulamento.
5 Decreto nº 5.685, de 30.07.1929.
1345.05-2
1933 Com o advento da Revolução de 1930, o Governo Provisório, além

das reformas promovidas, deu nova atenção à propriedade industrial.
Como resultado dos diversos estudos elaborados, modificou-se, ini-
cialmente, o regulamento de 19266, instituindo-se, em 1933, o
DNPI — Departamento Nacional da Propriedade Industrial7, crian-
do a profissão de agente oficial da propriedade industrial.
Estabeleceu-se, ainda, que o DNPI teria como órgão oficial de publi-
cidade a Revista da Propriedade Industrial, composta de uma parte
oficial e outra não. A primeira parte da Revista da Propriedade In-
dustrial destinava-se à publicação de todos os atos, despachos, cli-
chês das marcas, resumo dos pontos característicos das invenções,
títulos das garantias de propriedade, relação dos pedidos de privilé-
gio das marcas de indústria e comércio, assim como a todos os dados
relevantes dessas publicações. Atuava, também, como veículo para
dar ao público o conhecimento sobre os decretos, leis, portarias, avi-
sos e ofícios relativos à propriedade industrial. A parte não oficial era
destinada à publicação de artigos ou pareceres sobre a propriedade
industrial e de leis, decisões, notícias e jurisprudência estrangeira re-
ferentes à propriedade industrial.
1934 Alterada e completada a legislação de propriedade industrial vi-
gente na época, com a introdução da proteção aos desenhos e mo-
delos industriais e ao nome comercial e da repressão à concorrên-
cia desleal8.
Criação do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial9.
Promulgação da denúncia do Acordo de Madri relativa ao registro
internacional das marcas de fábrica ou de comércio10.
1940 O Governo criou a Seção III do Diário Oficial que passou a subs-
tituir a antiga Revista da Propriedade Industrial11, extinguindo-se
a seção para publicações não oficiais.
1945 A partir da época em que o Brasil ingressou na Segunda Guerra
Mundial foi tomada uma série de medidas excepcionais que, de
forma direta ou indireta, afetou também a propriedade industrial,
culminando, em 1945, com a incorporação ao patrimônio nacional
das patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos ou mo-
delos industriais, marcas de indústria e comércio, títulos de esta-
belecimento, insígnias e frases de propaganda pertencentes a súdi-
6 Ver nota nº 4, supra.

7 Decreto nº 22.289, de 26.07.1933.
8 Decreto nº 24.507, de 29.06.1934.
9 Decreto nº 24.670, de 11.07.1934.
10 Decreto nº 196, de 31.12.1934.
11 Decreto nº 2.131, de 12.04.1940.
2
tos de países inimigos domiciliados no estrangeiro.

Esse mesmo ano teve um marco importante na história da proprie-
dade industrial no Brasil: a codificação das leis da propriedade
industrial12.
1947 Aprovação do acordo firmado na Conferência de Neuchatel sobre
a restauração ou a conservação de direitos de propriedade indus-
trial atingidos pela Segunda Guerra Mundial13.
1948 Fundação da ABAPI — Associação Brasileira dos Agentes da Pro-
priedade Industrial, sendo eleito como seu primeiro Presidente o
Dr. Francisco Antônio Coelho, ex-Diretor-geral do DNPI — De-
partamento Nacional da Propriedade Industrial.
1956 A AIPPI, que até então podia ser considerada uma entidade essen-
cialmente européia, organizou o seu primeiro congresso fora da
Europa, em Washington, Estados Unidos, e este foi seu primeiro
passo para, efetivamente, tornar-se a associação de âmbito mun-
dial que é hoje.
1958 Realização, em Lisboa, de mais uma conferência diplomática para
a revisão da Convenção de Paris. O resultado dos trabalhos nunca
foi ratificado pelo Brasil. Porém, nesse mesmo ano, ratificava-se no
país o acordo firmado em 1953 entre o Brasil e a República Federal
da Alemanha para a devolução dos direitos de propriedade indus-
trial que haviam sido confiscados por ocasião da Segunda Guerra
Mundial.
1960 O Brasil ratifica a Convenção Universal de Direito Autoral.
1961 Extinção do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial14.
Iniciava-se um período de desentendimentos entre países em vias
de desenvolvimento e países industrializados sobre os benefícios
da proteção da propriedade industrial, mais especificamente, das
patentes. Nesse ano, o deputado Guerreiro Ramos apresentou mo-
ção à Assembléia Geral das Nações Unidas questionando o papel
das patentes nos países em vias de desenvolvimento. Decidiu-se,
então, realizar um estudo, que só terminaria três anos depois com
a publicação de suas conclusões15.
Nessa mesma época, começaram a ocorrer problemas entre a área
governamental e a indústria farmacêutica no Brasil.
1962 O Brasil promulgava a legislação regulamentando a remessa de lu-
cros, juros e royalties para o exterior16 e a legislação para repressão
12 Decreto-Lei nº 7.903, de 27.08.1945, revisto pelo Decreto-Lei nº 8.481, de 27.12.1945.

13 Decreto Legislativo nº 06, de 1947.
14 Lei nº 4.048, de 29.12.1961, publicada no Diário Oficial de 08.01.1962.
15 ONU — The Role of Patents in the Transfer of Technology to Developing Countries; Report of
the Secretary-General, New York, 1964.
3
dos abusos do poder econômico17. Ambas tiveram reflexos sobre a

propriedade industrial. Em decorrência da primeira, passou-se a
submeter os contratos de licença de direitos de propriedade indus-
trial e de transferência de tecnologia ao crivo da SUMOC — Supe-
rintendência da Moeda e do Crédito, e, posteriormente, ao Banco
Central.
1963 Fundação da ABPI — Associação Brasileira da Propriedade Indus-
trial, tendo como seu primeiro Presidente o Sr. Maurício Villela.
1964 Fundação da ASIPI — Associação Interamericana da Propriedade
Industrial, tendo como seu primeiro Presidente o advogado José
Barreda Moller, do Peru.
No Brasil, instalava-se o regime militar. Nessa ocasião, o Ministro
da Indústria e Comércio foi alertado para o estado caótico em que
se encontrava o DNPI e se comprometeu a tomar as necessárias
providências. Nada tendo sido feito, já no final do primeiro gover-
no militar, o Ministro decidiu que a solução estaria num novo códi-
go da propriedade industrial, decisão infeliz, considerando que o
problema estava na péssima estrutura e no mau funcionamento do
DNPI e não na legislação vigente, bastante moderna e avançada,
que mereceria, no máximo, algumas correções.
1967 A elaboração apressada de um novo código da propriedade indus-
trial, promulgado no último dia do governo18, teve conseqüência
catastrófica, pois resultou em um diploma cheio de defeitos, in-
coerências e distorções, que, na prática, o tornaram inaplicável.
Iniciado um novo governo, os protestos se multiplicaram e o Minis-
tério da Indústria e Comércio constituiu uma comissão para rever
o mencionado código. Com o trabalho dessa comissão já bastante
adiantado, o mencionado ministro decidiu suspendê-lo e encarre-
gar o novo Diretor-geral do DNPI da elaboração de um substituti-
vo ao Código de 1967.
Nessa mesma ocasião, realizou-se, em Estocolmo, nova conferên-
cia diplomática para revisão da Convenção de Paris e transforma-
ção do BIRPI — Bureau International pour la Protection de la
Propriété Industrielle em OMPI — Organização Mundial da Pro-
priedade Intelectual, organismo das Nações Unidas.
1969 Com a doença do Presidente da República, em outubro, a Junta
Militar que o havia sucedido promulga mais um código da proprie-
dade industrial19, que, além de proibir a patenteabilidade das
16 Lei nº 4.131, de 03.09.1962.

17 Lei nº 4.137, de 10.09.1962.
18 Decreto-Lei nº 254, de 28.02.1967.
19 Decreto-Lei nº 254, de 28.02.1967.
4
invenções farmacêuticas e alimentícias, cria procedimentos de tal

forma burocráticos que previam ao redor de vinte recursos durante
a tramitação de um pedido de registro de marca ou patente.
Nesse mesmo ano, havia se instalado no Brasil um clima antipaten-
te, sobretudo em decorrência dos debates emocionais em torno da
patenteabilidade das invenções farmacêuticas.
O Brasil chegou a levar para uma das reuniões da ALALC — Asso-
ciação Latino-americana de Livre Comércio a proposta para que os
países latino-americanos membros da Convenção de Paris a denun-
ciassem.
Esse clima desfavorável à participação do Brasil nos tratados inter-
nacionais acabou desanuviado com a visita do professor G. H. C.
Bodenhausen, Diretor-geral da OMPI, ao Brasil.
Paralelamente, no exterior, a UNCTAD — United Nations Con-
ference on Trade and Development, querendo facilitar o acesso
dos países em desenvolvimento às tecnologias dos países industria-
lizados, elaborou um código de ética que deveria regular a transfe-
rência de tecnologia, matéria extremamente controvertida.
1970 Considerando o estado caótico do DNPI e a desordem criada pelos
dois últimos códigos da propriedade industrial, contraditórios e
burocráticos, o Governo decidiu intervir no DNPI nomeando para
o cargo de Diretor-geral um oficial de Marinha da ativa.
O novo Diretor-geral do DNPI assumiu com a incumbência de dar
uma solução adequada aos problemas que tanto afetavam a pro-
priedade industrial. Além de tratar, de imediato, da reorganização
do órgão, o novo Diretor-geral estava confrontando com a partici-
pação do Brasil na Conferência Diplomática em Washington para a
elaboração do PCT — Tratado de Cooperação em Matéria de Pa-
tentes. Chefiando a delegação brasileira constituída para tratar do
assunto, o Diretor-geral teve uma participação bastante ativa.
No entanto, o fato mais importante foi o convite que o Diretor-ge-
ral do DNPI recebeu do então Presidente do Patentamt alemão,
Dr. Kurt Haertel, para visitar aquele órgão, em setembro de 1970,
tomando conhecimento detalhado de seu funcionamento. Por oca-
sião do encerramento da visita, o Presidente do Patentamt alemão,
como colaboração para a reorganização da propriedade industrial
no Brasil, doou ao DNPI uma coleção completa das patentes ale-
mãs.
Retornando ao Brasil, o Diretor-geral promoveu a fundação de um
novo órgão governamental de natureza autárquica, o INPI — Insti-
tuto Nacional da Propriedade Industrial20, que assumiu a respon-
20 Lei nº 5.648, de 11.12.1970.
5
sabilidade de administrar a concessão de patentes, modelos de uti-

lidade, marcas, modelos e desenhos industriais e, ainda, de aprovar
os contratos de transferência de tecnologia.
1971 Fundado o INPI, foram firmados acordos com a OMPI e com o
PNUD — Programa de las Naciones Unidas para el Desarollo para
treinamento do pessoal técnico do novo INPI e a formação de um
banco de patentes para fornecer informações a respeito dos avan-
ços tecnológicos aos círculos interessados.
Foi também criado o setor de transferência de tecnologia com a
finalidade de aprovar contratos de licenças de marcas e patentes,
de transferência de tecnologia e de assistência técnica. Pagamentos
a serem remetidos ao exterior ou deduzidos como despesas neces-
sitavam de aprovação do INPI, ao qual deveriam ser submetidos
para exame e decisão.
Promulgação de um novo Código da Propriedade Industrial21,
substituindo o de 1969, que permitiu procedimentos menos buro-
cráticos, mantendo, no entanto, a proibição de patenteabilidade
das invenções farmacêuticas e alimentícias e criando o registro es-
pecial pare reconhecimento de marcas notórias.
1973 Transferência do setor de marcas do INPI para o novo prédio re-
centemente construído em Brasília para abrigar esse órgão.
Promulgava-se a Lei de Proteção de Direitos22 que passou a substi-
tuir as disposições do Código Civil sobre a matéria. Nesse mesmo
ano, publicava-se, também, na Revista da Propriedade Industrial
nº 123, parecer apócrifo concluindo que o Decreto-Lei nº
8.933/46, que regulava a profissão de agente da propriedade in-
dustrial, havia sido revogado tacitamente. Durante muitos anos
ficou criado um vácuo na representação dos interessados perante o
INPI em decorrência desse parecer posteriormente considerado
ilegal23.
1974 Após a mudança do governo, a nova direção do INPI conseguiu
uma revisão da ida do INPI para a Brasília, ponderando os altos
custos da transferência, principalmente do pessoal técnico espe-
cializado, eventual perda de pessoal e o custo adicional para os
usuários que se encontravam, na maior parte, no eixo Rio-São Pau-
lo. Esses argumentos convenceram o Ministro da Indústria e Co-
mércio e o Presidente da República que autorizaram a permanên-
cia do INPI do Rio de Janeiro, onde se encontra até a presente
data.
21 Lei nº 5.772, de 21.12.1971.

22 Lei nº 5.988, de 14.12.1973.
23 Ver artigo sobre o Agente da Propriedade Industrial, nesta mesma obra.
6
1975 Promulgação de parte da Revisão de Estocolmo da Convenção de

Paris24, ficando em vigor no Brasil parte do texto da Revisão de
Haia, de 1925.
O Brasil sentiu a conseqüência das crises de petróleo, iniciadas em
1973, reduzindo as suas reservas cambiais a um mínimo, o que
forçou o governo a algumas medidas críticas. A primeira delas foi
proibir a importação de uma grande parcela de produtos, restrin-
gindo, em seguida, a importação de tecnologia através da promul-
gação do Ato Normativo nº 15, de 11.08.1975.
Iniciou-se, no mesmo ano, o programa do álcool para substituir a
gasolina por um combustível renovável e não poluidor. Este pro-
grama colocou o Brasil na vanguarda do desenvolvimento da tecno-
logia para uso do álcool como combustível para veículos.
1978 Ratificado e promulgado o tratado de Cooperação em Matéria de
Patentes — PCT25, que havia sido firmado em 1970.
1980 Reunião do Comitê Executivo da FICPI no Rio de Janeiro.
1981 A ABPI criou os seminários nacionais de propriedade industrial,
com o apoio do INPI e da ABAPI. O sucesso do primeiro seminário
levou à sua repetição, e a realização dos seminários é mantida até
os dias de hoje. Ao longo do tempo, os seminários foram realizados
nas mais diversas cidades brasileiras26, tendo interessados prove-
nientes de todos os países vizinhos como participantes,. O Seminá-
rio Nacional da Propriedade Industrial é, sem dúvida, o maior
evento realizado regularmente na América Latina e, devido à sua
repercussão, consolidou a presença da ABPI como uma das mais
importantes entidades na área de propriedade intelectual. Em de-
corrência desse sucesso, a ABPI se viu premiada com a condição de
observadora nas reuniões da OMPI, em Genebra, apesar de ser
uma entidade de caráter nacional.
O prestígio da ABPI no Brasil junto às áreas governamentais e ao
Congresso também se consolidou ao longo dos anos, permitindo a
sua intensa participação nas negociações em torno do texto da nova
Lei da Propriedade Industrial, promulgada em 199627.
1983 A ABPI iniciou entendimentos com a SEI — Secretaria Especial de
Informática, que administrava todas as restrições na área de informá-
tica, levando, ademais, o respectivo Diretor Industrial a se pronun-
ciar sobre a política governamental relativa à proibição da proteção
24 Decreto nº 75.572, de 08.04.1975.

25 Decreto nº 81.742, de 31.05.1978.
26 São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília, Recife, Salvador, Curitiba
e Blumenau.
27 Lei nº 9.279, de 14.05.1996.
7
do software, no seminário realizado pela ABPI em Porto Alegre, Rio

Grande do Sul28.
Também nesse ano era firmado o acordo entre a França e o Brasil29
com a finalidade de assistência mútua no combate à pirataria de di-
reitos de propriedade industrial, e realizava-se o I Encontro Nacional
dos Agentes da Propriedade Industrial, promovido pela ABAPI.
1985 Reunião do Comitê Executivo da AIPPI, realizada pela primeira
vez no Rio de Janeiro.
1987 Publicada a lei relativa à proteção e às condições de comercializa-
ção de software30.
1990 O INPI passava a subordinar-se ao Ministério da Justiça e não mais
ao Ministério da Indústria e Comércio.
1992 O Brasil aderia aos arts. 1º a 12 e 28, alínea 1 do texto da Revisão
de Estocolmo da Convenção de Paris31 e o INPI retornava ao Mi-
nistério da Indústria e Comércio.
1994 Promulgada a ata final da Rodada do Uruguai do Acordo GATT32,
do qual faz parte o TRIPS — Acordo sobre Aspectos dos Direitos
de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio.
1995 Criação da OMC — Organização Mundial do Comércio, da qual o
Brasil é membro fundador.
1996 Promulgada a nova Lei da Propriedade Industrial33, com vigência a
partir de 1997.
1997 Publicada a primeira Lei de Proteção de Cultivares34.
1998 Entra em vigor a nova Lei de Proteção da Propriedade Intelectual
de Programas de Computador (Lei de Software)35, com a elimina-
ção das restrições à comercialização até então existentes, e a nova
Lei de Direitos de Autor36.
Nesse mesmo ano, o Ministro da Indústria, Comércio e Turismo,
Dr. Francisco Dornelles, baixa ato restabelecendo o reconheci-
mento do Decreto-Lei nº 8.933/46, que regulamenta a profissão
de agente da propriedade industrial37.
28 Anais do III Seminário Nacional da Propriedade Industrial, 29/30.08.1983, Porto Alegre,

promovido pela ABPI, pp. 161-171.
29 Decreto nº 88.145, de 03.03.1983.
30 Lei nº 7.646, de 18.12.1987.
31 Lei nº 7.646, de 18.12.1987.
32 Decreto nº 1.355, de 30.12.1994.
33 Ver nota nº 27, supra.
34 Lei nº 9.456, de 25.04.1997.
35 Lei nº 9.609, de 19.02.1998.
36 Lei nº 9.610, de 19.02.1998.
37 Portaria nº 32, de 19.03.1998.
8
LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
LEI Nº 9.279 DE 14 DE MAIO DE 1996
Regula direitos e obrigações relativos

à propriedade industrial
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Disposições Preliminares
Art. 1º — Esta lei regula direitos e obrigações relativos à proprieda-

de industrial.
A Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 revoga e substitui o Código da

Propriedade Industrial de 1971 (Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971),
inclusive as disposições penais dos arts. 169 a 189 do Decreto-Lei nº 7.903,
de 21 de outubro de 1945, que haviam sido mantidas em vigor por força do
art. 128 do Código de 1971, e que são agora objeto do Título V da presente
Lei.
A matéria objeto desta Lei encontra base na Constituição Federal de 05
de outubro de 1988 que, no seu art. 5º, inciso XXIX38, estabelece o direito
à propriedade industrial, mediante privilégio temporário concedido pelo Es-
tado. A Propriedade Industrial é o ramo da Propriedade Intelectual que trata
das criações intelectuais voltadas para as atividades de indústria, comércio e
prestação de serviços e engloba a proteção das invenções, desenhos indus-
triais, marcas, indicações geográficas, estendendo-se ainda à proteção das
relações concorrenciais.
38 Inciso XXIX — a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para
sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes
de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnológico e econômico do País.
9
LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Art. 2º
O outro ramo da Propriedade Intelectual é aquele que cuida dos direitos

autorais incidentes sobre as criações literárias e artísticas e científicas regula-
dos por legislações próprias39.
Para os efeitos desta Lei, o conceito de indústria se entende no seu
sentido mais amplo, englobando toda e qualquer atividade humana de pro-
dução de bens e serviços. Os comentários sobre os arts. 8º, 9º, 10 e 18 dão
mais detalhes com relação à abrangência da Lei no título das patentes.
Art. 2º — A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial,

considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e
econômico do País, efetua-se mediante: (...)
Art. 2º
O texto do caput repete as palavras do texto constitucional anteriormen-
te mencionado (art. 5º, inciso XXIX da Constituição Federal de 1988), in-
troduzindo, contudo, pequena alteração redacional que pode jogar luz sobre
dúvida que paira sobre o texto constitucional.
Conforme artigo do Dr. José Antônio B. L. Faria Correa40, o trecho
“tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econô-
mico do País”, admite, basicamente, duas interpretações:
• a Constituição teria o simples propósito de afirmar o princípio jurídi-

co-filosófico em que se ancora a concessão da garantia; ou
• a Constituição enunciaria os limites das garantias que deveriam, então,

pautar-se pela observância do interesse social e do desenvolvimento tec-
nológico e econômico.
O caput do art. 2º da Lei parece-nos elucidar a questão ao empregar a

expressão “considerado o seu interesse...”. Com efeito, diferentemente da
Constituição que, no citado art. 5º, inciso XXIX, usa a mesma frase precedi-
da da expressão “tendo em vista”, o presente artigo, que foi reformulado
nesse ponto, emprega o particípio do verbo considerar (considerado) que
permite interpretar a frase como estabelecendo uma relação de causa e efei-
to e não mais de natureza restritiva (tal como “desde que”). Ou seja, aplica-
se a primeira das interpretações, reconhecendo o “interesse social” da Pro-
priedade Industrial e sua contribuição ao “desenvolvimento tecnológico e
econômico do país”.
A referida alteração na expressão empregada de modo algum foi inadver-
tida ou resulta de um lapso do relator, haja vista a existência de proposta de
39 Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais), e Lei nº 9.609, de 19 de

fevereiro de 1998 (Lei de Software).
40 Revista da ABPI, nº 5, 1993.
10
emenda contida no substitutivo do governo do então Presidente Itamar Fran-

co, no sentido de harmonizar totalmente o texto do artigo em questão com
aquele da Constituição, emenda esta que foi rechaçada.
I — concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

II — concessão de registro de desenho industrial;
III — concessão de registro de marca.
Os incisos I a III consagram as quatro formas de proteção para as criações

e invenções, onde a proteção se dá através de sistema atributivo do direito,
materializado pela concessão de um título pelo Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial — INPI, a saber:
• a patente de invenção (carta patente),

• a patente de modelo de utilidade (carta patente),
• o registro de desenho industrial (certificado de registro) e
• o registro de marca (certificado de registro).
Em relação ao Código de 1971, temos aqui duas inovações no tocante a

estas categorias:
• deixam de existir categorias separadas para modelo industrial e dese-

nho industrial, sendo que sob a designação “desenho industrial” se pro-
tegem, indiferentemente, as configurações bi ou tridimensionais. A anti-
ga dualidade não trazia qualquer vantagem e sua supressão evita proble-
mas de qualificação ou de terminologia em casos fronteiriços.
• o desenho industrial não mais é protegido pelo regime das patentes,

passando a ser objeto de concessão de registro, embora mantendo o
caráter constitutivo da concessão, à semelhança da proteção conferida às
marcas. (Ver comentários relativos ao Título II desta Lei).
IV — repressão às falsas indicações geográficas; e

V — repressão à concorrência desleal.
O inciso IV deste artigo dispõe sobre a repressão às falsas indicações

geográficas, tratadas nos arts. 70-72 da Lei nº 5.772/71 (Código da Proprie-
dade Industrial, de 1971) sob o título “Das Indicações de Procedência”41, ou
41 Art. 70 — Para os efeitos deste Código, considera-se lugar de procedência o nome de

localidade, cidade, região ou país, que seja notoriamente conhecido como centro de extração,
produção ou fabricação de determinada mercadoria ou produto, ressalvado o disposto no artigo
71.
11
seja, quando a indicação do lugar de procedência de um determinado produ-

to ou mercadoria não é verdadeira, induzindo o consumidor a erro. Ainda
com relação ao inciso IV deste artigo, nota-se omissão do legislador relativa
ao disposto nos arts. 179 e 182, quando deixa de mencionar que a Lei trata
não apenas da repressão às falsas indicações geográficas, como também aper-
feiçoa tal proteção pela concessão de registro de indicação geográfica, como
estabelecido pelo parágrafo único do art. 18242. O inciso V, por sua vez,
prevê, de forma genérica, a própria repressão à concorrência desleal, ou seja,
todos e quaisquer atos contrários às regras e práticas leais de concorrência
que devem vigorar entre os agentes econômicos.
Aliás, cabe observar aqui que as normas jurídicas de proteção à proprie-
dade industrial se inserem no contexto mais amplo da proteção às relações
de concorrência, pois, afinal, tratam das normas de proteção a certos ele-
mentos do fundo incorpóreo de comércio que, em razão de seu elevado valor
e alcance dos direitos conferidos aos seus titulares, pedem legislação especí-
fica.
Manteve, portanto, o legislador, a tradição das leis de propriedade indus-
trial brasileiras que, desde o Código de 1945 (Decreto-Lei nº 7.903, de 27
de agosto de 1945) incluem na legislação de proteção à Propriedade Indus-
trial as normas de repressão à concorrência desleal que, tendo como viga
mestra a repressão ao desvio fraudulento de clientela, reconhecem os fundos
incorpóreos de comércio, tais como os segredos de fábrica e de negócio de
uma empresa, como propriedade imaterial de valor econômico merecedor
de tutela jurídica.
É interessante também notar que, embora a falsa indicação geográfica
(ou, no dizer do Código de 1971, “falsa indicação de procedência”) seja, ela
própria, um ato de concorrência desleal, por induzir o consumidor a erro com
isso desviando a clientela dos reais detentores do direito de utilizar a indica-
ção geográfica em questão, o legislador optou por manter a estrutura do
Código de 1971 (embora alterando a terminologia) e mencioná-la em inciso
próprio.
Tais atos, embora não firam direitos exclusivos de propriedade indus-
trial, são reprimidos nas esferas civil e penal, de modo semelhante à infração
de patentes, desenhos industriais e marcas.
Art. 71 — A utilização de nome geográfico que se houver tornado comum para designar
natureza, espécie ou gênero do produto ou mercadoria a que marca se destina não será considera-
da indicação de lugar de procedência.
Art. 72 —. Excetuada a designação de lugar de procedência, o nome de lugar só poderá servir
de elemento característico de registro de marca para distinguir mercadoria ou produto proceden-
te de lugar diverso, quando empregado como nome de fantasia.
42 Art. 182 — (....) Parágrafo único — O INPI estabelecerá as condições de registro das
indicações geográficas.
12
As formas de proteção à propriedade industrial previstas neste artigo

encontram amparo no art. 1 inciso 2 da Convenção da União de Paris43,
revisão de Estocolmo44, bem como no texto do acordo TRIPS45 (Trade Rela-
ted Aspects of Intellectual Property Rights — Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), que, por sua vez, era
parte do GATT (General Agreement on Trade and Tarifs), agora WTO
(World Trade Organization, em português, OMC — Organização Mundial
do Comércio).
Art. 3º — Aplica-se também o disposto nesta Lei:

I — ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e
depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado ou
convenção em vigor no Brasil; e
II — aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure
aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de
direitos iguais ou equivalentes.
Art. 3º
43 Convenção da União de Paris (CUP) — firmada em Paris em março de 1883, tendo o Brasil
como um de seus Estados fundadores, foi resultado do reconhecimento do caráter internacional
dos direitos de propriedade industrial e da conseqüente necessidade de adotarem-se regras míni-
mas de convivência jurídica entre os países naquela área. Ainda hoje é o mais importante tratado
internacional na matéria.
A Convenção de Paris que, desde sua criação sofreu revisões em 1900 (Bruxelas), 1911
(Washington), 1925 (Haia), 1934 (Londres), 1958 (Lisboa) e 1967 (Estocolmo), estabeleceu e
consagrou três princípios básicos que até hoje constituem os alicerces do sistema internacional de
propriedade industrial. São eles:
• princípio do tratamento nacional, pelo qual os nacionais e domiciliados em países membros
recebem o mesmo tratamento e proteção dos nacionais de cada país membro (artigo 2);
• princípio da independência entre os países membros, pelo qual as patentes concedidas em
um país membro não são invalidadas pelo simples fato de terem sido invalidadas em outro país
(artigo 4 bis); e
• princípio da prioridade, pelo qual o depósito de um pedido de proteção em um país
membro cria um “direito de prioridade” para seu titular com relação ao uso e a pedidos posterio-
res por parte de terceiros em um outro país membro, dentro de um período de tempo especifi-
cado para cada tipo de proteção (patentes de invenção, modelos de utilidade, modelos e desenhos
industriais ou marcas).
44 Art. 1 (...)
2) A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos
de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas
de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominação de origem, bem
como a repressão da concorrência desleal.
45 Seções 3, 7 e 8 da parte II de TRIPS, intitulada “Padrões Referentes à Disponibilidade,
Escopo e Uso dos Direitos de Propriedade Intelectual”. A seção 3 trata das Indicações Geográfi-
cas; a seção 7, da Proteção de Informações Não Divulgadas; e a seção 8 do Controle de Práticas
Anticompettivas em Licenças Contratuais.
13
Os incisos I e II deste artigo espelham a aplicação à Lei de Propriedade

Industrial dos princípios estabelecidos pela Constituição Federal em seu art.
5º, §246 que reafirma a inserção do Brasil na comunidade internacional e o
respeito a tratados internacionais firmados pelo país, bem como ao princípio
da reciprocidade de direitos entre nacionais ou domiciliados em diferentes
países.
Também embutidos nestes dois incisos do art. 3º estão os comandos
contidos no art. 2º da Convenção da União de Paris (CUP)47 que asseguram
igual tratamento aos nacionais dos países membros da União, incluindo nor-
mas de direito material e processual.
Ainda sobre esta matéria, especificamente no âmbito da Convenção de
Paris, ver os comentários sobre os arts. 16, 17, 127 e 128.
Art. 4º — As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicá-

veis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais
ou domiciliadas no País.
Art. 4º
Este artigo decorre diretamente do art. 3º48 da Convenção de Paris e
assegura igualdade de tratamento entre os nacionais e os domiciliados no
país, ainda que estrangeiros, no que toca à aplicação dos tratados internacio-
nais aqui em vigor.
No que diz respeito à aplicabilidade dos tratados e convenções interna-
cionais aos próprios brasileiros, isso, de uma certa forma, constitui uma su-
perfetação, na medida em que, uma vez aprovado, o tratado internacional se
torna parte do dispositivo jurídico interno que, obviamente, é aplicável a
todos os nacionais.
46 Art. 5º.
47 Art. 2º (...)
1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União,
no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas
concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos
especialmente previstos na presente Convenção. Em conseqüência, terão a mesma proteção que
estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado aos seus direitos, desde que observem
as condições e formalidades impostas aos nacionais.
(Obs. Estava orig. atentado dos..., i.é., preposição totalmente incorreta)
2) Nenhuma condição de domicílio ou de estabelecimento no país em que a proteção é
requerida pode, porém, ser exigida dos nacionais de países da União para o gozo de qualquer dos
direitos de propriedade industrial.
Obs.: Inseri a vírgula para ter sentido.
3) Ressalvam-se expressamente as disposições da legislação de cada um dos países da União
relativas ao processo judicial e administrativo e à competência, bem como à escolha de Domicílio
ou à designação de mandatário, eventualmente exigidas pelas leis de propriedade industrial.
48 Art. 3º — São equiparados aos nacionais dos países da União os nacionais dos países não
participantes da União domiciliados ou que possuam estabelecimentos industriais ou comerciais
efetivos e reais no território de uma dos países da União.
14
Art. 5º — Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os di-

reitos de propriedade industrial.
Art. 5º
Ao definir que os direitos de propriedade industrial são, para os efeitos
legais, bens móveis, a Lei nº 9.279/96 explicitou entendimento já anterior-
mente consolidado na vigência das leis anteriores, contribuindo, com isto,
para deixar mais clara para os intérpretes da lei a natureza jurídica daqueles
direitos e, por conseguinte, as medidas judiciais (por exemplo, o interdito
proibitório) e os institutos do direito das obrigações (por exemplo, o condo-
mínio, a compropriedade, a locação, a compra e venda) a eles aplicáveis.
Ademais, os direitos de propriedade industrial, como bens móveis, inte-
gram o patrimônio de seus titulares constituindo-se em elementos do fundo
de comércio das pessoas, podendo ser dados em garantia de empréstimos ou
utilizados na formação de capital social de empresas de diversos tipos.
15
16
Título I
DAS PATENTES
Capítulo I
DA TITULARIDADE
Art. 6º — Ao autor de invenção ou de modelo de utilidade será asse-

gurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas
condições estabelecidas nesta Lei.
Art. 6º
Enquanto a Constituição Federal estabelece de forma genérica a garantia
de proteção aos autores de invenções, este artigo define o caráter atributivo
de direito da concessão de patentes, ao deixar claro que é esta última que
garante ao inventor a propriedade sobre sua invenção, com todos os direitos
a ela acessórios.
Note-se também que é a qualidade de autor que garante o direito de
obtenção da patente, em preferência a terceiro que, por requerer a patente
sem ser o verdadeiro autor da invenção ou modelo de utilidade, reivindique
a propriedade para si. Ainda sobre esta matéria, ver comentários ao art. 49,
que trata da possibilidade de adjudicação da patente pela via judicial, no caso
de inobservância do disposto neste art. 6º.
§1º — Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitima-

do a obter a patente.
Este §1º corrige disposição correspondente na legislação anterior49 que

preconizava haver a presunção de ser autor o requerente do privilégio, o que
claramente não procede nos inúmeros casos em que o requerente é apenas
detentor dos direitos do verdadeiro autor, mediante sucessão, cessão ou si-
milar. O §1º dispõe corretamente sobre a matéria, estabelecendo, em favor
do requerente, a presunção legal de sua legitimidade para obter a patente,
seja por ele ser o próprio autor ou terceiro devidamente qualificado. Esta
49 Lei nº 5.772, de 21.12.71: Art. 5º, §2º — Para efeito de concessão de patente, presume-se
autor o requerente do privilégio.
17
qualificação pode resultar de diversas situações, como herança, cessão volun-

tária, ou mesmo cessão compulsória, como é o caso de uma cessão resultante
de um contrato de trabalho que contenha previsão específica da atividade
inventiva do empregado, segundo previsto no art. 88.
Esta disposição alivia o requerente da obrigação de comprovar, já no ato
de depósito do pedido, a sua legitimidade mediante a apresentação de docu-
mentação hábil, cabendo a quem não concordar (por exemplo, o verdadeiro
inventor) o ônus da prova. Isto representa uma desburocratização do proces-
so administrativo nos inúmeros casos em que o requerente não é o autor. Não
obstante, a esta regra geral a lei estabelece uma exceção no §6º do seu art.
16: “tratando-se de direito de prioridade obtido por cessão, deve o respecti-
vo documento comprobatório ser apresentado no prazo ali fixado”.
Deve ser lembrado, no entanto, que embora este parágrafo estabeleça
uma presunção legal, na hipótese de a patente ser concedida a quem não
detenha efetivamente os direitos sobre a invenção ou modelo de utilidade,
mesmo que ele seja o verdadeiro autor, a patente é nula de pleno direito,
podendo a decretação da nulidade ser feita tanto na esfera administrativa
(art. 50, I)50 como na judicial (art. 46)51. O art. 4952 prevê ainda a possibili-
dade de o verdadeiro detentor dos direitos reivindicar a propriedade da pa-
tente através de ação de adjudicação da patente.
§2º — A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos her-

deiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a
lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que
pertença a titularidade.
O §2º explicita quem são os legítimos requerentes: o autor, seus herdei-

ros, seus sucessores, seus cessionários ou outro titular dos direitos determi-
nado pela lei ou por contrato de trabalho. Os inventos decorrentes do contra-
to de trabalho são regulados pelos arts. 88 a 93. Conforme os comentários
sobre o §1º deste artigo, em nenhuma destas hipóteses é o requerente obri-
gado a apresentar prova de sua legitimidade para requerer a patente, reduzin-
do, assim, a um mínimo as exigências legais para sua obtenção.
§3º — Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade

realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá
50 Do Processo Administrativo de Nulidade

Art. 50 — A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:
I — não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;
51 Art. 46 — É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.
52 Art. 49 — No caso de inobservância do disposto no art. 6º, o inventor poderá, alternativa-
mente, reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente.
18
ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e quali-

ficação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.
No interesse da agilização do processo de proteção dos direitos e da

garantia oferecida pela possibilidade de não atrasar a data de depósito, é
correta esta disposição que, no caso de inventores múltiplos, permite que
apenas um ou alguns deles requeiram a patente. Quanto à obrigação de no-
mear e qualificar os demais inventores, isso é necessário (ver §4º), embora
não para ressalva dos respectivos direitos, pois esses já são garantidos pelo
caput do artigo.
§4º — O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a

não divulgação de sua nomeação.
Este parágrafo é consistente com a Convenção de Paris (art. 4º ter53) que

garante ao inventor o direito de ser mencionado como tal na patente. No
entanto, ele inova em relação ao Código de 1971 ao facultar ao inventor
requerer a não divulgação de sua nomeação. Não obstante, esta inovação
poderá esbarrar em problemas práticos, pois, embora o INPI possa assegurar
a exclusão do seu nome nas publicações oficiais, no pedido publicado e na
própria carta patente, não pode ele com a mesma facilidade ocultar o nome
na medida em que o processo administrativo se torna acessível ao público a
partir da publicação do pedido (art. 30). A solução proposta por meio do Ato
Normativo nº 127/96 reside em manter os dados sobre o inventor nos autos
em envelope lacrado, dando a terceiros com legítimo interesse a possibilida-
de de obter tal informação, contudo sob o compromisso de não divulgarem
tal informação além do necessário54.
53 Convenção de Paris, Revisão de Estocolmo: Art. 4º ter. — O inventor tem o direito de ser
mencionado como tal na patente.
54 Ato Normativo 127/96:
1. TITULARIDADE
1.1 A solicitação de não divulgação do nome do inventor, de acordo com o §4º do art. 6º da
LPI, deverá ser indicada no requerimento de depósito, devendo ser apresentados, como anexo,
em envelope fechado, documento do depositante nomeando e qualificando o inventor e a decla-
ração do inventor solicitando a não divulgação de sua nomeação.
1.1.1 Após conferência pelo INPI, os documentos e a declaração referidos acima serão
mantidos em envelope lacrado.
1.2 Solicitada a não divulgação do nome do inventor, o INPI omitirá tal informação nas
publicações relativas ao processo em questão, bem como nas cópias do processo fornecidas a
terceiros.
1.3 Na hipótese do item 1.1, terceiros com legítimo interesse poderão requerer ao INPI seja
informado o nome do(s) inventor(es), mediante compromisso, sob as penas da lei, de não efetua-
rem tal divulgação, além do necessário para estabelecer e questionar eventual falta de legitimida-
de.
Obs: Inseri a vírgula, faltava sentido.
19
Art. 7º — Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma inven-

ção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter
patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, in-
dependentemente das datas de invenção ou criação.
Art. 7º
Este artigo é de suma importância por estabelecer o princípio de first-to-
file (primeiro a depositar), já consagrado no Direito brasileiro nas legislações
anteriores e na grande maioria dos países, em oposição ao sistema norte-ame-
ricano de first-to-invent (primeiro a inventar), segundo o qual o direito à
patente, em caso de conflito, cabe ao autor que primeiro realizou a invenção,
independentemente da data de depósito.
Cabe aqui ressaltar que este artigo trata da mesma invenção ou modelo
realizada independentemente por dois ou mais autores, enquanto o art. 6º,
§3º trata da co-autoria. Assim, na hipótese de haver dois pedidos de patente
para uma mesma invenção ou um mesmo modelo, idealizado inde-
pendentemente por autores diferentes, não caberão quaisquer direitos de
patente ao requerente do pedido posterior.
O artigo deve ser interpretado com cuidado no caso em que um primeiro
pedido de patente se referir a uma invenção que, criada independentemente
por outra pessoa, foi divulgada por essa pessoa em data anterior ao depósito
daquele primeiro pedido e se torna, em data posterior à data de depósito do
primeiro pedido, objeto de um segundo pedido de patente depositado por
essa outra pessoa, dentro do período de graça regulado no art. 12. Neste
caso, a divulgação feita por aquela pessoa, de forma independente, constitui
técnica anterior em relação ao primeiro pedido, em razão do que faltará a
esse novidade, requisito essencial para a obtenção de uma patente, conforme
estabelecido nos arts. 8º e 9º desta Lei. Por outro lado, o primeiro pedido,
ainda que se encontre em sigilo no momento do depósito do segundo pedido,
constituirá técnica anterior quanto à novidade desse último, nos termos do
§2º do art. 11 desta Lei. Nessa situação, portanto, nenhum dos inventores
terá direito à patente, independentemente de quem depositou o primeiro
pedido.
Parágrafo único — A retirada de depósito anterior sem produção de

qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.
Este parágrafo representa uma única exceção ao disposto no caput. Ha-

vendo dois pedidos de patente para uma mesma invenção ou mesmo modelo,
idealizado independentemente por dois autores, os direitos de se obter a
patente serão transferidos automaticamente ao segundo requerente no caso
de o primeiro retirar o seu pedido “sem produção de qualquer efeito”.
A aplicabilidade prática deste parágrafo, no entanto, é discutível, pois
todo pedido de patente posteriormente retirado produz algum efeito em
virtude do que dispõe o art. 29 desta mesma Lei, que estipula a publicação
20
de todo pedido retirado, sendo evidente que essa publicação representa um

efeito produzido perante terceiros. A possível exceção seria no caso de um
pedido PCT que é retirado antes da publicação internacional, ou mesmo
depois dessa publicação, desde que não tenha entrado na fase nacional brasi-
leira, portanto, sem publicação nacional. Deve ser observado também que,
mesmo retirado no Brasil, o pedido produzirá efeitos se a sua data de depó-
sito for reivindicada como prioridade no exterior.
Capítulo II
DA PATENTEABILIDADE
Seção I
Das Invenções e dos Modelos de Utilidade Patenteáveis
Art. 8º — É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de

novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
Art. 8º
Dispõe o artigo sobre os três requisitos básicos essenciais à patenteabili-
dade das invenções. A Lei acrescenta, em relação ao Código de 197155, ape-
nas o requisito de atividade inventiva, anteriormente regulado por força de
ato normativo e está em harmonia com o art. 27, item 156 do “Acordo sobre
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Co-
mércio” (Gatt/Trips). Os requisitos são definidos mais detalhadamente nos
arts. 11 e 12 (novidade), 13 (atividade inventiva) e 15 (aplicabilidade indus-
trial). A alteração mais significativa diz respeito ao requisito de novidade: o
conteúdo de pedidos de patente brasileiros não publicados passa a integrar o
estado da técnica, nos termos do art. 11 §§2º e 3º e a ser previsto um período
de graça, conforme dita o art. 12.
Art. 9º — É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso

prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresen-
55 Art. 6º — São privilegiáveis a invenção, o modelo de utilidade, o modelo e o desenho

industrial considerados novos e suscetíveis de utilização industrial.
56 Art. 27 — Matéria Patenteável
1. Sem prejuízo do disposto nos §§2º e 3º abaixo, qualquer invenção, de produto ou de
processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável desde que seja nova, envolva um
passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no §4º do art. 65,
no §8º do art. 70 e no §3º deste artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão
usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e
quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.
21
te nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em

melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.
Art. 9º
Este artigo trata de disposição equivalente ao artigo precedente, porém
relativo aos modelos de utilidade. Os requisitos são definidos mais detalha-
damente nos arts. 11 e 12 (novidade), 14 (ato inventivo) e 15 (aplicabilidade
industrial).
Ao determinar que apenas o objeto de uso prático, ou parte desse, é
patenteável como modelo de utilidade, este artigo exclui, por conseqüência,
os processos industriais e os produtos químicos em si, assim como quaisquer
criações que não possam ser definidas como um objeto.
Note-se que — diferentemente do que se inferia da Lei nº 5.772/7157,
em que se considerava modelo de utilidade toda disposição ou forma nova
introduzida em um objeto —, segundo esta Lei, embora a nova forma ou
disposição sejam condição para que o modelo seja patenteável, o que é paten-
teável é o próprio objeto incorporando a nova disposição e não a disposição
em si, daí desnecessário e até impróprio iniciar-se a reivindicação com uma
formulação do tipo “disposição introduzida em...”58.
Embora o art. 11, que define o conceito de novidade, se reporte ao
modelo de utilidade novo, o art. 9º focaliza a novidade na forma ou disposi-
ção introduzida no objeto, fortalecendo a noção de que o objeto em si pode
ser conhecido, bastando que nele sejam introduzidas as novas forma ou dis-
posição e desde que resulte em melhoria funcional. Ademais, a novidade de
um modelo pode consistir na composição do conjunto, mesmo que suas
partes sejam conhecidas, porém a questão da inventividade deve também ser
considerada, como comentado adiante.
No regime do precedente Código da Propriedade Industrial eram adota-
dos como requisitos de patenteabilidade para os modelos de utilidade apenas
a novidade e a utilização industrial59. O requisito de inventividade veio a ser
introduzido na Lei nº 9.279/96 com a denominação de “ato inventivo”, como
definido no art. 14 desta Lei.
Com a nova definição dada pelo art. 9º quanto ao objeto da proteção,
conforme comentado anteriormente, e com a adoção do requisito de ato
inventivo, os modelos de utilidade adquirem a conotação de pequenas inven-
ções e não apenas de criações de forma, como vinha sendo objeto de discus-
57 Art. 10 — Para efeitos deste Código, considera-se modelo de utilidade toda disposição ou
forma nova obtida ou introduzida em objetos conhecidos, desde que se prestem a um trabalho ou
uso prático.
58 Não raro, tal redação decorre de exigência formulada pelo próprio examinador nesse senti-
do.
59 “Art. 6º — São privilegiáveis a invenção, o modelo de utilidade, o modelo e o desenho
industrial considerados novos e suscetíveis de utilização industrial (...).”
22
LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Art. 10
sões na vigência da Lei nº 5.772/71, em especial com examinadores da extin-

ta divisão de modelos de utilidade do INPI, no sentido de que a proteção
assegurada ao modelo de utilidade não deveria ser limitada apenas à forma
plástica ilustrada na patente, mas aos aspectos funcionais inovadores desse
modelo que podiam ser reproduzidos em objetos com formatos distintos
daquele ilustrado. Enquanto a invenção revela uma concepção original no
que toca à obtenção de um novo efeito técnico, o modelo de utilidade cor-
responde a uma nova configuração em objetos conhecidos, que resulta em
melhor utilização, dotando-o de maior eficiência ou comodidade na sua uti-
lização, não revelando, necessariamente, uma nova função. Os modelos de-
vem achar-se vinculados à função técnica, consistindo em uma forma neces-
sária para que o produto preencha a sua finalidade. O art. 9º exige, portanto,
a satisfação de menores requisitos para concessão da patente, assegurando,
em contrapartida, um prazo de validade mais reduzido. Embora não expres-
samente prevista na lei, por sua própria natureza, a abrangência da proteção
de uma patente de modelo de utilidade deve também ser mais restrita do
que aquela de uma patente de invenção, visto que, como regra geral, a ampli-
tude da proteção deve ser proporcional ao grau de inventividade. A aplicação
do conceito de equivalência60 na interpretação de reivindicações de patentes
de modelo de utilidade deve, portanto, ser feita com cautela, a fim de que
não se estenda a reivindicação para além daquilo que efetivamente repre-
senta a criação do inventor. Assim como para as patentes de invenção, a
determinação do estado da técnica é de grande importância na avaliação da
extensão apropriada de reivindicações de uma patente de modelo de utilida-
de, em particular quanto à infração não literal.
Em oposição a países em que os modelos de utilidade são tratados como
meros registros, no Brasil o processo administrativo para a concessão de pa-
tente para modelo de utilidade é idêntico ao processo de concessão de paten-
tes de invenção, com distinção no que diz respeito ao rigor do exame quanto
ao grau de inventividade.
Apesar de o art. 9º ser omisso a esse respeito61, é de se supor que um
circuito elétrico pode constituir modelo de utilidade, se observados os req-
uisitos para tanto62. Art. 10
Art. 10 — Não se considera invenção nem modelo de utilidade: (...)
60 Ver comentários ao art. 186.

61 O texto original do Projeto de Lei nº 824/91 na Câmara dos Deputados, assim como ao
menos um dos textos de projeto que tramitou na Câmara dos Deputados (2º Substitutivo do
Dep. Ney Lopes) estabelecia que os modelos de utilidade abrangiam os circuitos elétricos.
62 O Ato Normativo nº 127, de 05.03.1997, dispõe em seu item 15.2.1.2 (i) sobre os requisitos
relacionados com o relatório “no caso de melhoria funcional decorrente de alteração ou introdução
de circuito elétrico especificamente associado ao objeto”, o que aponta para a possibilidade de se
protegerem circuitos elétricos ao menos quando associados a um determinado objeto.
23
Diferentemente do Código de 1971, a lei passa a fazer distinção entre o

que não se pode patentear por não constituir, por definição, invenção ou
modelo, e o que não é patenteável por ser expressamente proibido, apesar
de, por definição, poder constituir uma invenção ou modelo.
Em princípio o presente artigo é dispensável, na medida em que, se não
preenchidos os requisitos de patenteabilidade, não se concederá a patente.
Por outro lado, há algumas matérias aqui tratadas que poderiam, conceitual-
mente, constituir invenção ou modelo. Esta divisão segue uma tendência de
leis recentes de outros países da América, bem como da Convenção Européia
de Patentes63.
I — descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; (...)
A simples descoberta não resulta, em si, da criação do homem, não

podendo ser considerada invenção ou modelo. Porém, os meios para se che-
gar à descoberta e o seu uso podem, eventualmente, constituir matéria privi-
legiável.
As simples teorias não são patenteáveis por lhes faltar o requisito essen-
cial de aplicabilidade industrial.
Os métodos matemáticos sem aplicabilidade industrial também care-
cem de requisito essencial. Porém, um produto ou processo industrial exe-
cutado segundo uma fórmula matemática podem ser objeto de patente.
II — concepções puramente abstratas; (...)
Concepções abstratas recaem na mesma situação das teorias, ou seja,

carecem de aplicabilidade industrial.
63 Art. 52 — Patentable Inventions

(1) European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial
application, which are new and which involve an inventive step.
(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of
paragraph 1:
(a) discoveries, scientific theories, and mathematical methods;
(b) aesthetic creations;
(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business,
and programs for computers;
(d) presentations of information.
(3) The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject matter or activi-
ties referred to in that provision only to the extent to which a European patent application or
European patent relates to such subject matter or activities as such.
(4) Methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic
methods practised on the human or animal shall not be regarded as inventions which are suscepti-
ble of industrial application within the meaning of paragraph 1. The provision shall not apply to
products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.
24
III — esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contá-

beis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
(...)
As matérias de que trata este inciso também podem carecer de aplicabi-

lidade industrial. No entanto, a exclusão deve ser interpretada de modo
restritivo, pois os respectivos aparelhos, dispositivos ou produtos com finali-
dade comercial, financeira e outras podem constituir matéria privilegiável.
Ademais, considerando as novas tecnologias que se desenvolvem atual-
mente para aplicação na Internet, deve ser avaliado, caso a caso, se o método
que seria em si excluído por este inciso está associado a um processo tecno-
lógico, a um sistema ou a um produto que torna a combinação patenteável.
IV — as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou

qualquer criação estética; (...)
De um modo geral, as criações de que trata este inciso podem ser objeto
de proteção por direito autoral. São criações que, por si só, não têm aplicabi-
lidade industrial.
V — programas de computador em si; (...)
Os programas de computador em si são protegidos por lei específica. A

exclusão não se estende aos chamados software inventions, ou seja, aquelas
criações que combinam características de processo ou de produto com eta-
pas de programa de computador.
VI — apresentação de informações; (...)
A exclusão aqui é duvidosa, pois um processo de apresentação de

informações poderia, eventualmente, preencher os requisitos de patenteabi-
lidade. A exclusão, novamente, não se estende aos aparelhos, dispositivos,
produtos, e outros para apresentação de informações, visto que estes, sem
dúvida alguma, podem preencher os requisitos básicos de privilegiabilidade.
VII — regras de jogo; (...)
As regras de jogo, por si só, não possuem aplicabilidade industrial, no

entanto, sua forma de apresentação pode, eventualmente, ser protegida por
direito autoral e as peças de um jogo ou um tabuleiro com nova configuração
ornamental podem ser protegidos sob registro de desenho (art. 95).
25
VIII — técnicas operatórias ou cirúrgicas e métodos terapêuticos ou

de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; (...)
A exclusão a que se refere este artigo está, basicamente, em harmonia

com o texto do Acordo TRIPs (art. 27 (3. a)64).
Não é pacífico, no entanto, o entendimento de que estas matérias não
constituem invenção por definição e a exclusão aqui deve ser creditada mais
a um posicionamento filosófico do que conceitual, inclusive porque o Código
de 1971 não excluía a patenteabilidade dos métodos de diagnóstico.
Havendo a possibilidade de executar uma técnica ou método em escala,
deve se considerar que o requisito de aplicabilidade industrial está presente.
As técnicas operatórias ou cirúrgicas foram praticamente descartadas de
todo de proteção patentária enquanto que os métodos de diagnóstico execu-
tados fora do corpo humano ou animal são entendidos como podendo ser
patenteados. Além disso, os respectivos aparelhos não estão incluídos na
proibição, assim como não deve ser excluída a patenteabilidade de um pro-
cesso que compreende, entre diversas de suas etapas, uma ou mais etapas de
cirurgia, terapêutica ou diagnóstico praticadas no corpo humano ou animal,
ficando excluídas tão-somente essas etapas per se.
IX — o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos

encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o geno-
ma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológi-
cos naturais.
A palavra “naturais” tanto para qualificar os seres vivos quanto para qua-
lificar os processos biológicos, de acordo com o Novo Dicionário da Língua
Portuguesa de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira significa “referente à
natureza”, “produzido pela natureza”, “em que não há trabalho ou interven-
ção do homem”..., levando assim a crer que foi introduzida neste artigo para
representar “descobertas”, onde não houve processo criativo desenvolvido
pelo homem que resulte em uma invenção.
O mesmo se aplica, quando o texto do artigo alude ao material biológico
“encontrado na natureza”, portanto não tocado pela criatividade do homem.
O genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural, que em outras
palavras representa a estrutura básica dos seres vivos e não resultam de ato
criativo do homem, não são considerados uma invenção.
64 Art. 27: Matéria Patenteável : (...)

3. Os Membros também podem considerar como não patenteáveis:
a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de
animais; (...)
26
Apesar da exclusão explícita daquilo que é isolado da natureza, o proces-

so usado para o isolamento, caso preencha os requisitos de patenteabilidade
(novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), poderá ser patentea-
do, uma vez que o art. 18, que trata das invenções não patenteáveis, não os
exclui da proteção patentária. O mesmo se aplica aos processos biotecnoló-
gicos para obtenção de seres vivos. A Lei reconhece que seres vivos não
encontrados na natureza podem constituir invenções, por definição, proibin-
do sua patenteabilidade no art. 18.
No entanto, a expressão “isolado da natureza” já não constitui simples
descoberta e resulta, eventualmente, da intervenção do homem, podendo
constituir matéria privilegiável, ou seja, a obtenção de algo que não está
disponível na natureza na forma em que foi isolada poderia se revestir de
mérito inventivo. O texto, contudo, exclui também aquilo que é isolado
da natureza, sem mais considerações, por entender que já existia anterior-
mente.
Ainda no que se refere a material isolado da natureza, a Diretiva
98/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia em seu
art. 3º, item 2, estabelece: “Uma matéria biológica isolada de seu ambiente
natural ou produzida com base em um processo técnico pode ser objeto de
uma invenção, mesmo que preexista no estado natural.”
Os processos não naturais que se utilizam de seres vivos naturais ou
material biológico ou o seu uso não estão incluídos neste inciso podendo,
portanto, ser patenteados, desde que satisfaçam os requisitos de patenteabi-
lidade.
Art. 11 — A invenção e o modelo de utilidade são considerados

novos quando não compreendidos no estado da técnica.
Art. 11
Apesar de se manter, como no Código de 1971, o requisito de novidade,
há alterações substanciais neste aspecto, quanto aos pedidos em sigilo (§§2º
e 3º deste artigo), à divulgação do invento ou modelo em algumas circunstân-
cias (período de graça — art. 12) e à prioridade interna (art.17).
A novidade é requisito primordial para obtenção da patente. O sistema
patentário baseia-se na troca entre o inventor e a sociedade: o inventor revela
sua criação e a sociedade reconhece seu direito à exclusividade temporária
sobre ela.
Daí não se poder admitir que o invento não seja novo, quando deixaria
de haver algo a revelar. Contudo, seguindo uma tendência que vem se fir-
mando, há que se excepcionar os atos praticados pelo próprio inventor den-
tro de um prazo limitado, a fim de que ele ainda tenha a oportunidade de
proteger seu invento mesmo após ter promovido sua divulgação.
27
O requisito de atividade inventiva depende, necessariamente, da pree-

xistência de novidade. Em não havendo novidade, não há sequer como se
questionar a existência de atividade inventiva.
Uma observação cabível quanto ao exame de novidade em um pedido de
patente reside em que uma reivindicação dependente não necessita definir
matéria que, por si só, seja nova, uma vez que sua validade será sempre
condicionada a uma leitura em conjunto com a(s) reivindicação(ões) de que
depende.
Como regra geral, entende-se que há novidade sempre que a invenção ou
modelo não é antecipado de forma integral por um único documento do
estado da técnica.
§1º — O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado

acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por
descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou
no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.
Aqui é mantida essencialmente a mesma definição do estado da técnica

do Código de 197165, ressalvando, contudo, a divulgação ocorrida no período
de graça (art. 12) e o pedido depositado mediante reivindicação de priorida-
de estrangeira (art. 16) ou brasileira (art. 17).
Excetuando-se, portanto, as situações previstas no art. 12 e dentro do
prazo ali estipulado, qualquer tipo de divulgação sobre o invento ou modelo,
antes do depósito de correspondente pedido junto ao INPI, resulta na perda
do requisito de novidade. Inclusive, como bem interpretado no livro Tratado
da Propriedade Industrial, de João da Gama Cerqueira, não há necessidade
de o invento ter sido efetivamente divulgado para o público; basta que o
invento tenha se tornado “acessível” ao público, por qualquer meio, para que
resulte destruído o requisito legal de novidade.
Em um caso prático, o INPI não considerou como divulgação a situação
em que uma empresa na Austrália enviou amostras de uma bobina para testes
em uma segunda empresa naquele país. Embora não houvesse acordo de
sigilo entre as empresas, o INPI considerou que a ética profissional deveria
impedir que empregados da segunda empresa tornassem públicas informa-
ções sobre a bobina da primeira empresa recebida para testes. Entretanto,
deve se considerar que a primeira empresa não tomou qualquer medida que
assegurasse a manutenção em sigilo sobre a bobina, de tal modo que se pode
65 Art. 6º — (...)
§2º — O estado da técnica é constituido por tudo que foi tornado acessível ao público, seja
por uma descrição escrita ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio, inclusive conteúdo de
patentes no Brasil e no estrangeiro, antes da data do depósito do pedido de patente, ressalvado o
disposto nos arts. 7º e 17.
28
considerar que existiu a possibilidade de que terceiros dela tomassem conhe-

cimento. Neste sentido a bobina ter-se-ia tornado “acessível” ao público.
§2º — Para fins de aferição da novidade o conteúdo completo de

pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado
estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivin-
dicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.
No Código de 1971, apenas o teor de pedidos que, à data do depósito de

um dado pedido de patente, já havia sido publicado era considerado como
pertencente ao estado da técnica no que concerne ao exame deste.
Com isto, um primeiro pedido de patente já depositado não constituía
impedimento, a priori, à concessão de patente a outro pedido depositado
após o primeiro, porém durante o seu período de sigilo. Esta situação podia
gerar dificuldades, no sentido de que os dois pedidos viriam a ser processa-
dos simultaneamente e, ainda que reivindicassem substancialmente a mesma
matéria, havia o risco de ambas as patentes serem concedidas.
Aperfeiçoa-se, portanto, a lei ao admitir-se como pertencente ao estado
da técnica também o conteúdo de pedidos ainda não publicados à data do
depósito do pedido em exame.
Contudo, duas importantes condições devem ser observadas:
• A matéria de um pedido não publicado deve ser considerada como

estado da técnica unicamente com relação ao exame do requisito de
novidade do pedido em exame; esta matéria não pode ser considerada
para efeito do exame do requisito de atividade inventiva.
• O pedido que, à data de depósito do pedido em exame, se encontrava

em sigilo, deve ser subseqüentemente publicado66.
Com isto evita-se a possibilidade de que os dois pedidos contendo basi-

camente a mesma matéria possam ser deferidos.
§3º — O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido

internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em
vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.
Este parágrafo estende a aplicação do parágrafo anterior também aos

pedidos internacionais. No que tange aos pedidos PCT (Patent Cooperation
Treaty) a norma é redundante, uma vez que o pedido PCT quando inicia sua
66 Exceto por pedidos PCT que não entram na fase nacional, essa condição será sempre atendi-
da, ainda que retirado o pedido, nos termos do art. 29.
29
fase nacional no Brasil tem por data de depósito a do pedido internacional e

apenas produz efeitos como pedido brasileiro se houver processamento na-
cional. Contudo, a previsão é benéfica uma vez que elimina qualquer dúvida
neste sentido.
Como será comentado adiante, a ressalva quanto a “desde que haja pro-
cessamento nacional” termina por resultar na única hipótese em que, nos
termos do art. 29, a retirada do pedido não produz qualquer efeito.
Art. 12 — Não será considerada como estado da técnica a divulga-

ção de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12
(doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do
pedido de patente, se promovida:
Art. 12
Trata-se aqui do denominado “período de graça”. O nosso Código de
1945 previa situações específicas em que a divulgação prévia de um invento
não prejudicava a novidade, desde que o depósito do pedido fosse efetuado
no prazo de um ano. De acordo com o Código de 1971, contudo, qualquer
divulgação prévia da invenção ou modelo, ainda que involuntária ou contra a
vontade do inventor, prejudicava sua novidade, invalidando o pedido que
viesse a ser depositado posteriormente. Paradoxalmente, no caso em que um
inventor brasileiro divulgasse sua criação, não mais lhe era possível obter uma
patente no Brasil, enquanto lhe era garantida a possibilidade de requerer
patente em outros países que já prevêem há longa data o período de graça em
suas legislações, como os EUA, Alemanha e Canadá, entre outros.
O período de graça assegura ao inventor que seu pedido de patente não
será prejudicado por informações tornadas acessíveis ao público nos 12 me-
ses que precederem ao depósito, desde que essa revelação tenha sido feita
pelo próprio inventor ou por terceiros que tenham obtido dele informações
sobre o invento, conferindo-lhe um prazo de 12 meses para que deposite seu
pedido de patente, contado a partir da primeira divulgação que fizer de sua
criação. Com isto o inventor pode exibir sua criação, sem prejuízo do requi-
sito de novidade. Esta previsão, que já existe em diversos países, era também
recomendada em antigas versões do projeto do Tratado de Harmonização da
OMPI, motivo pelo qual já havia sido incorporado ao anteprojeto elaborado
pela ABPI em 1989.
Esta disposição é de grande importância para a preservação dos direitos
do inventor nacional, particularmente o inventor individual ou de pequenas
empresas que, por desconhecimento das regras que regem o sistema de pa-
tentes, comumente divulgava seu invento antes de depositar o respectivo
pedido de patente. Contudo, é de suma importância compreender-se que o
período de graça não estabelece um sistema de preferência semelhante ao
sistema de reivindicação de prioridade. Nesse último, uma vez estabelecida
uma data de prioridade, um pedido de patente depositado posteriormente
não sofre qualquer influência de eventos ocorridos entre a data da prioridade
30
validamente reivindicada e a data de depósito do pedido em questão. Já o

período de graça apenas exclui do estado da técnica aquelas divulgações de
que trata o art. 12. Portanto, se após uma primeira divulgação feita pelo
inventor nos termos do art. 12 e antes do depósito do correspondente pedido
de patente ocorre uma publicação feita por terceiro de forma independente
do inventor, então essa publicação será prejudicial à novidade da invenção e
o pedido de patente poderá ser indeferido.
Embora a Lei seja silente a esse respeito, presume-se que se, durante o
exame de seu pedido de patente, o inventor ou depositante é defrontado
pelo examinador com uma publicação qualquer ocorrida antes da data de
depósito (ou prioridade, se for o caso), o ônus da prova de que tal publicação
está coberta pelo art. 12 recai sobre o inventor.
Em vista dos comentários anteriores, o período de graça não deveria ser
usado como parte da estratégia habitual de depósito de pedidos de patente,
mas apenas como uma “rede de proteção” em situações em que não se pôde
evitar a divulgação do invento antes do depósito do correspondente pedido
de patente.
Uma vez que o art. 227 estipula que as disposições desta Lei serão apli-
cadas aos pedidos em andamento, exceto quanto às matérias reguladas nos
arts. 228 e 229, entende-se que mesmo os pedidos depositados antes da
entrada em vigor desta Lei e que ainda não tenham sido examinados quanto
à sua novidade devem ser beneficiados pelo período de graça, ou seja, caso o
depósito destes pedidos tenha sido precedido de divulgação nos termos do
presente artigo, esta divulgação não deverá ser considerada como prejudicial
à novidade do pedido. Contudo, pode haver aqui uma controvérsia, uma vez
que, por outro lado, pode se considerar que, se um invento foi divulgado
antes da entrada em vigor desta Lei, então ele passou a pertencer ao domínio
público, não mais podendo ser apropriado por meio de uma patente.
O período de graça substitui, com vantagens, a figura da garantia de
prioridade prevista no Código de 1971, uma vez que desobriga o inventor de
qualquer tipo de depósito. Entretanto, duas precauções básicas devem ser
tomadas:
• O inventor, ou detentor dos direitos sobre o invento, deve possuir ou

constituir prova da primeira divulgação da criação, a fim de que possa
obstar a concessão de patente a terceiro que dela tome conhecimento
em virtude desta divulgação e que, indevidamente, requeira patente em
seu nome.
• Caso haja interesse na proteção da invenção ou modelo em outros

países, deve ser verificado, antes da divulgação, se os países de interesse
também prevêem período de graça em suas legislações e qual é o prazo
estipulado para depósito, haja vista que inúmeros países não possuem
disposição semelhante e outros que dela dispõem prevêem prazo menor
31
do que os 12 meses da presente Lei e/ou estipulam que esse prazo corre
até a data de depósito no país e não até a respectiva prioridade.
Os incisos adiante estipulam as situações de divulgação que não prejudi-

cam o pedido depositado no prazo de 12 meses.
I — pelo inventor; (...)
Qualquer tipo de divulgação feita pelo inventor, sem exceção, não pre-
judica a novidade, desde que o prazo do caput para depósito do pedido seja
observado.
Aqui se inclui a exploração comercial do invento feita pelo inventor67.
II — pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI,

através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o
consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou
em decorrência de atos por ele realizados; ou (...)
Este inciso inclui a situação de publicação de pedido de patente deposi-

tado por terceiros, sem autorização do autor legítimo, porém com base em
informações dele obtidas, direta ou indiretamente, de forma lícita ou não.
O objetivo desta previsão não reside em dificultar, diretamente, a apro-
priação indevida da invenção por pessoa que dolosa ou fortuitamente dela
teve conhecimento a partir de ato praticado pelo legítimo inventor. O propó-
sito aqui reside unicamente em impedir que esse pedido seja considerado
como técnica anterior em relação ao pedido de patente subseqüentemente
depositado pelo legítimo inventor. Assegurada a validade do pedido desse
inventor, restará ainda a necessidade de desconstituir o pedido que foi depo-
sitado por terceiro sem seu consentimento quer pela via da nulidade, quer
pela adjudicação nos termos do art. 49. Se o legítimo inventor promoveu a
divulgação do invento antes do depósito do pedido de terceiro, a própria
divulgação iniciaria o prazo de contagem do período de graça e representaria
obstáculo à concessão de patente por este terceiro.
No caso deste inciso, o autor deve dispor de provas de que o depositante
do pedido de patente publicado obteve dele as informações relativas ao ob-
jeto do pedido, o que pode ser bastante difícil em algumas circunstâncias. O
inventor deve, portanto, constituir prova sobre a revelação do invento a ter-
ceiros e recorrer à correspondência com aviso de recebimento ou a protocolo
67 Uma das várias versões do projeto que tramitava no Congresso chegou a excluir expressa-
mente a exploração comercial dos atos passíveis do benefício do período de graça, mas tal dispo-
sição não prevaleceu no texto aprovado.
32
ou recibo de entrega, quando tratar-se de informação por escrito, forma esta

à qual deve ser dada preferência.
III — por terceiros, com base em informações obtidas direta ou in-

diretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.
Este inciso consolida a garantia de que qualquer divulgação que tenha

por origem o verdadeiro autor não prejudica o pedido brasileiro por ele de-
positado dentro do prazo do caput. Confirma-se aqui, haja vista a ausência de
restrições, que o uso comercial da invenção não é prejudicial à novidade
dentro do período de graça.
É, pois, importante documentar-se qualquer divulgação da invenção.
Por “terceiros” neste inciso deve ser entendida também qualquer outra
repartição de patente que não o INPI, de tal modo que a publicação em
outros países de pedidos de patente depositados pelo inventor ou por quem
tenha obtido informações do inventor tampouco prejudicam o requisito de
novidade de um pedido depositado pelo inventor no Brasil, desde que obser-
vadas as condições gerais do período de graça.
Parágrafo único — o INPI poderá exigir do inventor declaração

relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições
estabelecidas em regulamento.
O Ato Normativo nº 127, de 05.03.1997, em seu item 2.3 prevê que o

INPI, durante o exame, poderá, quando julgar necessário, formular exigência
fundamentada para a apresentação, em 60 (sessenta) dias, de provas, que se
revistam do requisito de certeza, quanto à sua existência e data, bem como
da relação de tal divulgação, na forma do art. 12 da Lei.
O período de graça traz um grande benefício ao inventor que ignora
detalhes da Lei de Propriedade Industrial e que, sob a vigência do Código de
1971, comumente prejudicava inadvertidamente o requisito de novidade ao
revelar sua criação antes do depósito do respectivo pedido de patente. Con-
tudo, pode se fazer necessário, caso exigido, apresentar declaração quanto à
divulgação prévia.
Art. 13 — A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que,

para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia
do estado da técnica.
Art. 13
O requisito de atividade inventiva tem por finalidade limitar a privilegia-
bilidade sob a natureza de patente de invenção àquelas criações que, nos
termos do presente artigo, não decorram, para um técnico no assunto, de
maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Em outras palavras, a inven-
33
ção deve representar algo mais do que o resultado da simples aplicação de

conhecimentos técnicos usuais.
O Código de 1971 não previa expressamente o requisito de atividade
inventiva, que era definida no Ato Normativo nº 017, de 11.05.1976, como
sendo “o exercício da capacidade de criação”. Na vigência do Código de
1971 era comum confundir-se “atividade inventiva” com “efeito técnico
novo ou diferente” em virtude do art. 9º, alínea e68, que definia como não
patenteáveis, como invenção, as justaposições de processos, meios ou órgãos
conhecidos ou simples mudança de forma, proporções, dimensões ou de mate-
rial, salvo se daí resultar, no conjunto, um efeito técnico novo ou diferente.
Em verdade, para os casos específicos em que a criação resulta da mera
justaposição, a existência de um efeito técnico novo ou diferente — ou ain-
da, de um efeito técnico imprevisto, nos termos do Código de 1945 —
fornece um bom indício de atividade inventiva, porém tal efeito não é sinô-
nimo de atividade inventiva. Em outras palavras, a existência de um efeito
técnico novo nos casos de justaposições pode ser considerada como um dos
possíveis testes de existência de inventividade, porém não se confunde com
esse conceito.
Como técnico no assunto deve ser considerada a pessoa com conheci-
mentos medianos sobre a matéria e não um grande especialista ou sumidade
na matéria.
Partindo da lei dos EUA de 1952 (art. 103), uma definição de “técnico
no assunto”, entre outras, foi formulada por Mangin em seu livro Know-how
et Propriété Industrielle, 1974, p. 46. Segundo ele, um “técnico no assunto”
ou “um profissional do ramo” deve:
• possuir formação profissional geral de todo técnico;
• possuir a técnica especial do ramo de indústria onde exerce sua ativi-

dade;
• conhecer, nas suas generalidades mais próximas, as técnicas próprias

dos ramos da indústria análogos à sua;
• ter adquirido a habilidade e experiência profissional de um técnico que

não é mais um principiante no ramo que exerce;
68 Art. 9º — Não são privilegiáveis: (...)

e) as justaposições de processos, meios ou órgãos conhecidos, a simples mudança de forma,
proporções, dimensões ou de materiais, salvo se daí resultar, no conjunto, um efeito técnico novo
ou diferente, não compreendido nas proibições deste artigo.
Obs.: Faltava acento de órgãos.
34
• ter como capacidade intelectual, aquela que normalmente encontra-

mos nos técnicos de um ramos particular.
Assim, um técnico no assunto deverá ser capaz de repetir experimental-

mente uma descrição escrita de um pedido de patente.
Quanto aos demais requisitos no exame de pedidos de patente devem
ser claramente separados os conceitos de novidade e atividade inventiva.
Uma vez que a existência de novidade é precondição para que haja atividade
inventiva, a novidade deve ser avaliada em primeiro lugar. Para que exista
novidade, basta que o invento não seja descrito e/ou ilustrado em um único
documento do estado da técnica. Caso se necessite citar dois ou mais docu-
mentos para antecipar a invenção, então, em geral, considera-se que existe
novidade, devendo ser analisado, a seguir, o requisito de atividade inventiva,
ou seja, deve ser avaliado se um técnico no assunto, de posse daqueles docu-
mentos, poderia chegar à solução proposta pela invenção em análise apenas
usando o seu savoir faire de técnico ou especialista naquela matéria. Se isto
for possível, ou seja, se o aproveitamento dos ensinamentos contidos nos
documentos for óbvio para a finalidade desejada, então não há, a princípio,
atividade inventiva.
Não há dúvida de que, entre os três requisitos de patenteabilidade, no-
vidade, aplicabilidade industrial e atividade inventiva, este último é o mais
subjetivo.
Conforme já comentado, alguns testes permitem auxiliar na avaliação
deste conceito, tais como o efeito obtido pelo invento, o tempo que decorreu
entre a criação do invento e a divulgação do estado da técnica mais próxima,
a redução de custos, a simplificação na fabricação ou redução no tamanho do
produto, o sucesso comercial do invento entre outros.
Em síntese, deve ser verificado se da invenção resulta alguma vantagem
que não era possível obter com os recursos disponíveis no estado da técnica.
Quanto mais indícios houver, tanto mais fácil será a comprovação da existên-
cia de atividade inventiva.
Art. 14 — O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre

que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou
vulgar do estado da técnica.
Art. 14
Como comentado em relação ao art. 9º, o requisito de ato inventivo
passou a ser adotado nesta Lei, inexistindo na legislação precedente.
Inspirada na legislação alemã69, a definição segundo a qual para o modelo
se exige que a inovação não decorra de maneira comum ou vulgar do estado
69 A Lei Alemã de Patentes, como alterada em 01.04.1993, emprega a expressão erfinderischen

Tätigkeit (§4º — Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich
35
da técnica encerra a noção de que do modelo também se requer um certo

grau de inventividade, entretanto em menor proporção do que aquele exigi-
do para uma invenção. Em outras palavras, pode-se considerar o ato inventi-
vo como um menor grau de atividade inventiva.
Sendo o próprio conceito de inventividade de natureza algo subjetiva,
pode ser extremamente difícil estabelecer-se uma diferença objetiva entre
os conceitos de atividade inventiva e ato inventivo, tarefa esta que não é
simplificada pela definição atribuída a esses conceitos nos arts. 13 e 14, em
que o primeiro não decorre de maneira evidente ou óbvia e o segundo de
maneira comum ou vulgar do estado da técnica. Assim, para efeitos de clas-
sificação da criação como invenção ou como modelo de utilidade devemos
nos socorrer da definição de modelo de utilidade: um objeto de uso prático,
ou parte deste, que apresente nova forma ou disposição, que resulte em melho-
ria funcional no seu uso ou em sua fabricação.
Intuitivamente, se da criação resulta uma vantagem para o usuário, tor-
nando o objeto mais prático ou mais cômodo no uso ou na fabricação, então
temos um típico modelo de utilidade. Se, por outro lado, a criação apresenta
uma melhoria em termos de funcionamento (ou um efeito técnico novo,
como estipulava o art. 9º, alínea e do Código de 1971), então, a princípio,
temos uma invenção. De todo modo, existirão aqueles casos fronteiriços de
difícil determinação, para os quais aspectos adicionais devem ser considera-
dos70.
Comentários sobre a expressão técnico no assunto encontram-se junto ao
art. 13.
Art. 15 — A invenção e o modelo de utilidade são considerados

suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou
produzidos em qualquer tipo de indústria.
Art. 15
A definição do que entende por aplicabilidade industrial é mais clara na
Lei do que no Código de 1971. Naquele, uma invenção era considerada
suscetível de aplicação industrial quando pudesse ser fabricada ou utilizada
für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt) em oposição
à expressão erfinderischen Schritt usada na Lei de Modelos de Utilidade Alemã. Segundo Georg
Benkard, em sua obra comentada Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz (4ª edição, C.H. Beck’s-
che Verlagsbuchhandlung, Munique 1993), “O legislador quis, mediante a introdução das ex-
pressão “passo inventivo” na lei de modelos de utilidade, esclarecer que, para obter proteção,
também as invenções passíveis de proteção sob modelo de utilidade pressupõem uma certa
qualidade inventiva e não apenas devem se basear em simples conhecimento artesanal.” (Der
Gesetzgeber wollte durch die Einfügung des Begriffes des “erfinderischen Schrittes” in das Ge-
brauchsmustergesetz klarstellen, dass auch die gebrauchsmusterfähige Erfindung, um Schutz zu
erlangen, eine gewisse Erfindungsqualität voraussetzt und nicht nur auf rein handwerkliches Kön-
nen zurückzuführen sein darf.)
70 Ver também testes sobre atividade inventiva nos comentários ao art. 13.
36
industrialmente. Apesar de que, mesmo então, não se interpretasse de forma

restritiva o que se deveria entender como “industrialmente”, este artigo eli-
mina eventuais dúvidas neste sentido, estipulando que “indústria” deve ser
interpretada em seu sentido mais amplo, como qualquer ramo de atividade
produtiva. Esta nova definição está mais de acordo com previsão semelhante
contida no art. 1, 3) da Convenção de Paris71.
Seção II
Da Prioridade
Art. 16 — Ao pedido de patente depositado em país que mantenha

acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efei-
to de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos pra-
zos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem pre-
judicado por fatos ocorridos nesses prazos.
Art. 16
Este artigo assegura o direito de prioridade previsto no art. 4º72 da Con-
venção de Paris. Fica assim garantido o direito de reivindicar-se no pedido
brasileiro, nos prazos regulados no acordo, a prioridade do pedido básico
depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou depositado em
organizações que produzam efeitos de depósito nacional. De acordo com o
mesmo artigo da Convenção de Paris73, fatos ocorridos entre a data de prio-
71 Art. 1 — (...)
3) A propriedade industrial entende-se na mais ampla acepção e aplica-se não só à indústria
e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os
produtos manufaturados ou naturais, por exemplo, vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas,
animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas.
72 Art. 4 — (...)
A. — 1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de
depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de
fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o
pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.
2) Reconhece-se como dando origem ao direito de prioridade qualquer pedido com o valor
de pedido nacional regular, em virtude da legislação nacional de cada país da União ou de tratados
bilaterais ou multilaterais celebrados entre países da União.
3) Deve entender-se por pedido nacional regular qualquer pedido efetuado em condições de
estabelecer a data em que o mesmo foi apresentado no país em causa, independentemente do
resultado ulterior do pedido.
73 B. — Em conseqüência, o pedido apresentado ulteriormente num dos outros países da
União, antes de expirados estes prazos, não poderá ser invalidado por fatos verificados nesse
intervalo, como por exemplo outro pedido, publicação da invenção ou sua exploração, ofereci-
mento à venda de exemplares do desenho ou do modelo ou o uso da marca, e esses fatos não
poderão fundamentar qualquer direito de terceiros ou posse pessoal. Os direitos adquiridos por
terceiros antes do dia do primeiro pedido que serve de base ao direito de prioridade são ressalva-
dos nos termos da legislação interna de cada país da União.
37
ridade reivindicada e a data de depósito do pedido no Brasil, particularmente

no que tange aos requisitos de novidade e atividade inventiva previstos nos
arts. 11 e 13, não prejudicam o pedido brasileiro com reivindicação de prio-
ridade. O texto sana deficiência do Código de 197174 na medida em que,
além de pedido depositado no país aderente a acordo ou tratado integrado
pelo Brasil (Convenção de Paris, por exemplo), reconhece expressamente
como válido, para fins de reivindicação de prioridade, o pedido depositado
em organização que produza efeito de depósito nacional como a OMPI.
Os prazos de prioridade assegurados pela Convenção de Paris em seu art.
4 (C.1)75 são de 12 meses para as invenções e os modelos de utilidade. A
Convenção de Buenos Aires prevê prazos similares para depósito nos países
membros que, no entanto, não são membros da Convenção de Paris. Contu-
do, aparentemente, tal Convenção nunca chegou a se tornar operacional.
§1º — A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito,

podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras
prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.
Estipula-se aqui possibilidade, não prevista na legislação anterior, de de-

clarar-se uma dada prioridade inerente ao pedido brasileiro após 60 dias,
contados da data de depósito no Brasil.
Esta possibilidade visa, em especial, permitir a inclusão de prioridade
que, por um lapso, tenha deixado de ser declarada por ocasião do depósito.
A disposição não nos parece abranger a possibilidade de aditar matéria ao
pedido originalmente depositado, sob fundamento de que se trata de maté-
ria suportada por prioridade adicional reivindicada nos termos deste pará-
grafo.
Esta disposição origina-se do art. 776 de antiga versão do Tratado de
Harmonização de Patentes da OMPI77.
74 Art. 17 — O pedido de privilégio, depositado regularmente em país com o qual o Brasil

mantenha acordo internacional, terá assegurado direito de prioridade para ser apresentado no
Brasil, no prazo estipulado no respectivo acordo.
75 C. 1) Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para as invenções e
os modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas
de fábrica ou de comércio.
76 Article 7 — Belated Claiming of Priority
(1) [Delayed Submission of Priority Claim] Where the application (“the subsequent appli-
cation”) could have claimed the priority of an earlier application but, when filed, did not contain
such priority claim, the applicant shall have the right to claim such priority in a separate declara-
tion submitted to the Office within a period to be fixed by the Contacting Party which shall at
least be two months from the filing date of the subsequent application and not more than four
months from the date on which a period of 12 months from the filing date of the earlier
application expired.
77 Documento PLT/DC/69, de 29 de janeiro de 1993.
38
§2º — A reivindicação de prioridade será comprovada por docu-

mento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descri-
tivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradu-
ção simples da certidão de depósito ou documento equivalente contendo
dados identificadores do pedido, cujo teor é de inteira responsabilida-
de do depositante.
Este artigo requer a comprovação da prioridade reivindicada mediante a

apresentação do respectivo documento hábil do país de origem (usualmente
denominado “documento de prioridade”) com tradução simples somente do
documento comprovador dos dados relativos ao depósito do pedido básico
na repartição competente ou com documento equivalente. O documento
hábil, usualmente, é cópia oficial certificada do pedido básico expedida pela
repartição competente onde foi realizado o depósito do pedido original.
Esta disposição introduz simplificações em relação ao Código de 1971
no que tange à tradução: agora simples e apenas do documento comprovador
dos dados inerentes ao depósito do pedido prioritário. Para os pedidos brasi-
leiros segundo o “Patent Cooperation Treaty” (pedidos PCT), entende-se
que não haveria a necessidade de apresentação do documento hábil (docu-
mento de prioridade) nos casos em que tal comprovação já foi efetuada
durante a fase internacional, conforme estipulado na regra 17 daquele trata-
do.
Ainda com relação à tradução em questão, tendo em vista que esta, na
prática e em última análise, seria de documentos que evidenciem os dados
identificadores do pedido básico cuja prioridade é reivindicada (país, data e
número da prioridade), e que o artigo ainda prevê a possibilidade de corres-
pondentes documentos equivalentes, tanto o Ato Normativo 127 (item 3.2)
como o Ato Normativo 128 (item 25.1), ambos emitidos pelo INPI em
05.03.1997, possibilitam a apresentação de uma declaração com os mesmos
efeitos da referida tradução.
§3º — Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação de-

verá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito.
Prevê-se a possibilidade de comprovação da prioridade reivindicada me-

diante apresentação do documento hábil e tradução (ou declaração, anterior-
mente mencionada) a que se refere o §2º, subseqüentemente ao depósito no
Brasil, porém dentro de 180 dias contados da data do depósito brasileiro.
Esse prazo subseqüente aplica-se somente aos pedidos de patente não-PCTs
já que o prazo relativo aos PCTs está ditado no §4º a seguir.
§4º — Para os pedidos internacionais depositados em virtude de

tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no §2º deverá ser apre-
39
sentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no

processamento nacional.
Trata o parágrafo da apresentação da tradução prevista no caput para os

pedidos depositados no Brasil segundo o PCT ou outro tratado que preveja
um pedido internacional que venha ser nacionalizado. O Código de 1971
(Lei nº 5.772, de 21.12.71) não continha disposição específica sobre os pe-
didos de Patente PCTs. De qualquer forma, reflete uma maior rigidez frente
aos pedidos não-PCT (§3º desse artigo), pois limita o prazo de apresentação
da tradução (ou declaração, como previsto no item 25.1 do AN 128, ante-
riormente mencionada) somente após os 60 dias subseqüentes à data de
apresentação do pedido no Brasil. Igualdade de tratamento deveria ter sido
contemplada.
Note-se, contudo, que não se alude aqui à comprovação de prioridade
por meio do documento hábil, mas tão-somente à apresentação de tradução
simples do documento ou documento equivalente que demonstre os dados
identificadores do pedido prioritário. Assim, pode ser inferido que a não
apresentação tempestiva de tal tradução (ou mesmo da declaração referida
no AN 128) não deveria acarretar a perda da prioridade, mas apenas a emis-
são de exigência para que se apresente a tradução em questão amparada no
inciso II do art. 34.
§5º — No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente

contido no documento de origem, será suficiente uma declaração do
depositante a este respeito para substituir a tradução simples.
Quando a matéria do pedido brasileiro estiver integralmente fundamen-

tada no pedido básico (pedido prioritário) basta que uma declaração nesse
sentido seja apresentada em lugar da tradução exigida no caput. Os Atos
Normativos 127 e 128 anteriormente citados contêm regras corresponden-
tes.
A expressão “fielmente contido” no texto deste parágrafo não significa
que o texto do pedido de patente brasileiro tenha que ser idêntico ou uma
tradução fiel daquele do pedido prioritário. Basta que a matéria objeto do
pedido brasileiro esteja totalmente contida ou prevista no texto do docu-
mento de prioridade, ainda que com redação diferente. Em outras palavras,
este parágrafo trata de uma exigência quanto ao conteúdo e não quanto à
forma.
§6º — Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento

correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta)
dias contados do depósito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da
data da entrada na fase no processamento nacional, dispensada legali-
zação consular no país de origem.
40
A reivindicação de prioridade pode ser feita pelo detentor dos direitos

de prioridade ou por aqueles devidamente autorizados para tal. Se o deposi-
tante do pedido brasileiro for diferente daquele que detém os direitos de
prioridade, requer-se a apresentação de um documento de cessão de direitos
de prioridade até 180 dias (ou 60 dias para os pedidos PCTs) contados da
data de apresentação do respectivo pedido de patente no Brasil. Aqui, nova-
mente, existe uma maior rigidez para os pedidos de patentes provenientes do
sistema PCT pois o prazo de apresentação do documento correspondente é
limitado a somente 60 dias subseqüentes à data de apresentação do pedido
no Brasil. Igualdade de tratamento deveria ter sido prevista. O artigo dispen-
sa a legalização do documento evidenciando a cessão.
O documento requerido neste parágrafo, em princípio, poderia ser con-
siderado desnecessário tendo em vista a regra geral estabelecida no art. 6º,
§1º, de acordo com o qual presume-se que o requerente é legitimado a obter
a patente salvo prova em contrário. Assim, seria dispensada a apresentação
de documentação nesse sentido como documentos evidenciando a cessão de
prioridade.
Não é estipulada uma penalidade para a falta de apresentação do referi-
do documento no prazo estabelecido. Contudo, a ausência de sua apresenta-
ção em tempo hábil no mínimo acarretará exigência formal nos termos do
art. 34 item II como acontecia na vigência do Código de 1971.
Na medida em que este parágrafo se refere à prioridade “obtida por
cessão”, tal obrigação não se aplica aos casos em que os direitos pertencem
naturalmente ao depositante. Esse pode ser o caso, por exemplo, da invenção
realizada por empregado contratado para pesquisa ou desenvolvimento de
produtos, situação essa em que o art. 88, segundo o qual a invenção pertence
ao empregador, independentemente de cessão formal.
§7º — A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo

acarretará a perda da prioridade.
Estipula a perda de prioridade para a falta de comprovação da referida

prioridade. Entende-se por este artigo que a penalidade é tão-somente dire-
cionada à falta de comprovação (falha na apresentação do documento hábil)
prevista no §2º e no prazo previsto no §3º já que somente estes tratam da
comprovação da prioridade reivindicada. Disposição semelhante era prevista
em ato normativo na vigência do código anterior.
Uma vez que a comprovação de prioridade de um pedido PCT é feita na
fase internacional e o prazo de comprovação estipulado no §3º não pode ser
aplicado a este tipo de pedido, é questionável a aplicação desse dispositivo
aos pedidos PCT, como já comentado em relação aos §3º e §4º deste artigo.
Mais uma vez, o descumprimento da obrigação estipulada no §6º deste
artigo não incorre na penalidade prevista neste parágrafo, uma vez que aque-
41
le não se reporta à apresentação da cessão de prioridade como instrumento

necessário à comprovação da prioridade em si.
§8º — Em caso de pedido depositado com reivindicação de priorida-

de o requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído
com a comprovação da prioridade.
Exige-se que a comprovação da prioridade reivindicada sempre preceda

ou, no máximo, acompanhe, a solicitação de antecipação da publicação do
pedido nos termos do art. 30, §1º.
Art. 17 — O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilida-

de depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade
e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior
sobre a mesma matéria, depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou
sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano.
Art. 17
Trata-se da denominada prioridade interna, que não era prevista na legis-
lação anterior. Este artigo contempla a possibilidade de um pedido inicial-
mente depositado no Brasil gerar direitos de prioridade para um pedido
subseqüente relacionado à matéria do primeiro, desde que não tenha ainda
ocorrido a publicação do pedido original.
Este princípio assemelha-se, de certa forma, ao previsto no Código de
1971 em relação à garantia de prioridade, na medida em que permite o
depósito de pedido inicial que provê o fundamento para o depósito posterior
de pedido formulado de modo mais apropriado para a adequada proteção do
invento ou modelo. Diferentemente, contudo, da figura da garantia de prio-
ridade da legislação anterior, o pedido originalmente depositado nos termos
da presente Lei deve conter reivindicações, ainda que redigidas de modo não
apropriado para garantir, por si só, proteção adequada ao objeto do pedido.
Ademais, um pedido depositado com reivindicação de prioridade interna
pode conter matéria adicional, a qual, contudo, não terá o benefício da prio-
ridade, como será comentado adiante.
§1º — A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada

no pedido anterior, não se estendendo à matéria nova introduzida.
Com relação ao pedido depositado nos termos do caput, o parágrafo

limita o direito de prioridade apenas à matéria que esteja fundamentada no
pedido originalmente depositado. Porém, à semelhança do que já ocorria sob
a vigência do Código de 1971 em relação aos pedidos de prioridade estran-
geira, não se proíbe a introdução de matéria nova, para a qual, contudo, não
se aplica a prioridade.
42
Na prática, portanto, a disposição pode ser aplicada para depósito de

pedidos que contenham, além da matéria do pedido original, matéria relativa
a aperfeiçoamentos realizados na invenção ou modelo revelado neste pedido
ou, ainda, informações complementares ao pedido inicial. Como dito, os
direitos inerentes à prioridade ficam restritos à matéria revelada no pedido
básico, o que implica que qualquer matéria nova incorporada no pedido sub-
seqüente terá como data, para todos os efeitos (por exemplo, aferição de
novidade e atividade inventiva), a data de depósito do pedido subseqüente.
Observe-se que, tendo o requerente depositado pedido nos termos do
presente artigo em prazo inferior a um ano, mediante acréscimo de matéria,
existe a possibilidade de se depositarem pedidos no exterior, com base na
Convenção de Paris, reivindicando-se ambas as prioridades, isto é, o primei-
ro pedido brasileiro depositado e o segundo pedido brasileiro que reivindica
o primeiro como prioridade mas que contém matéria adicional (ver Conven-
ção de Paris, art. 4, F)78).
Apesar da possibilidade de acrescentar matéria ao pedido original, como
esclarecido anteriormente, é também conveniente fazer avaliação no sentido
de se depositar, alternativamente, pedido de certificado de adição de inven-
ção nos termos dos arts. 76 e 77.
§2º — O pedido anterior ainda pendente será considerado definiti-

vamente arquivado.
O pedido inicial em andamento, gerador do pedido subseqüente, será

definitivamente arquivado, de tal modo que o pedido subseqüente deverá
conter toda a matéria para a qual se deseja proteção. Isto exclui a possibilida-
de de se depositar pedido em separado, reivindicando prioridade de pedido
anterior, contendo apenas parte da matéria do pedido anterior e manter este
último em andamento com o restante da matéria. Nesse último caso, a divi-
são do pedido nos termos do art. 26 poderá ser a solução.
Uma vez que o pedido inicial é arquivado, mas continua a gerar efeitos
no que concerne à data de prioridade, será este pedido publicado normal-
mente após decorridos os 18 meses do período de sigilo (art. 30).
§3º — O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior

não poderá servir de base à reivindicação de prioridade.
Os pedidos de divisão previstos no art. 26 não poderão servir de base

para o depósito de um pedido subseqüente nos termos desse artigo.
78 Art. 4 — (...)
F. — (...) No que se refere aos elementos não compreendidos no ou nos pedidos cuja
prioridade se reivindica, a apresentação do pedido ulterior dá lugar a um direito de prioridade, nas
condições usuais.
43
Uma vez que a divisão pode ser efetuada inclusive dentro do prazo de
um ano do depósito do pedido original, não se entende o porquê desta proi-
bição.
Seção III
Das Invenções e Dos Modelos de Utilidade Não Patenteáveis
Art. 18 — Não são patenteáveis: (...)

Art. 18
Conforme comentado em relação ao art. 10, diferentemente do Código
de 1971 a LPI faz distinção entre o que não se pode patentear por não ser
considerado como invenção ou modelo e o que não é patenteável por ser
expressamente proibido, apesar de, por definição, poder se constituir numa
invenção ou modelo. As exclusões contidas no presente artigo têm motiva-
ção de natureza política ou filosófica e podem ser revogadas a qualquer mo-
mento em que se faça uma revisão da LPI, uma vez que as criações aqui
discriminadas podem satisfazer, intrinsecamente, os requisitos de patentea-
bilidade.
Este artigo apresenta uma importante inovação em relação ao Código de
1971: nele não constam as proibições de patenteamento referentes às áreas
química, farmacêutica e alimentícia contidas nas alíneas b e c do art. 9º
daquele Código, bem como as exclusões, contidas na alínea d, do mesmo art.
9º, relativas ao patenteamento de misturas e ligas metálicas79. Essa elimina-
ção está de acordo com o art. 27, incisos 1) e 3), do Acordo TRIPs80, que não
79 Art. 9º Não são privilegiáveis: (...)

b) as substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos, ressalvan-
do-se, porém, a privilegiabilidade dos respectivos processos de obtenção ou modificação;
c) as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e
medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modifi-
cação;
d) as misturas e ligas metálicas em geral, ressalvando-se, porém, as que, não compreendidas
na alínea anterior, apresentarem qualidades intrínsecas específicas, precisamente caracterizadas
pela sua composição qualitativa, definida quantitativamente, ou por tratamento especial a que
tenham sido submetidas; (...)
80 Art. 27
Matéria Patenteável
1. Sem prejuízo do disposto nos §§2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de
processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um
passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no §4 do artigo
65, no §8 do artigo 70 e no §3 deste artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários
serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local da invenção, quanto a seu setor tecnológico e
2. Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu
território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para
proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio
44
inclui tais invenções entre aquelas para as quais se admite vedar o patentea-
mento.
Por outro lado, como será visto adiante, este artigo introduziu novas
proibições relativas a seres vivos não contidas no Código de 1971.
Ainda com relação a TRIPs, vale lembrar que a determinação da “data de
aplicação” desse acordo para o Brasil é essencial para se estabelecer o mo-
mento em que diversas das proibições do precedente Código da Propriedade
Industrial deixaram de ser aplicáveis81.
I — o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, e

à ordem e à saúde públicas; (...)
Aqui se mantém, essencialmente, a mesma restrição contida na alínea a

do art. 9º do Código de 197182, com uma alteração básica: no Código de
1971 falava-se das invenções de finalidade contrária às leis, à moral etc., ao
passo que a LPI estipula que a restrição se aplica às invenções que, em si
mesmas, são contrárias à moral etc.
Além das invenções contrárias à lei, deixam também de constar desta
proibição aquelas contrárias aos cultos religiosos e aos sentimentos dignos de
respeito e veneração, sendo estas últimas restrições mantidas nas proibições
relativas aos registros de desenhos industriais (ver art. 100 da LPI). Quanto
às invenções contrárias à lei, é evidente que a concessão de patente para elas
seria totalmente inócua, uma vez que uma patente não confere, ao seu titu-
lar, o direito de explorar um invento cujo uso é, em si, ilegal. O direito
fundamental conferido pela patente (ver art. 42 da LPI) reside em excluir
terceiros de explorar a invenção por ela protegida; no entanto, qualquer
ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas porque a exploração é proibida por
sua legislação.
(a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou
de animais;
(b) plantas e animais, exceto microrganismos, e processos essencialmente biológicos para a
produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos biológicos e microbiológicos. Não
obstante, os Membros concederão proteção a variedades de plantas, seja por meio de patentes,
seja por meio de um sistema sui generis eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto
neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do acordo OMC.
81 As discussões centraram-se nas hipóteses de a data de aplicação plena de TRIPs ser
01.01.1995, conforme parecer da ABPI — Associação Brasileira da Propriedade Intelectual —
intitulado “A Aplicação do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Rela-
cionados ao Comércio (TRIPS)”, em oposição à tese defendida pelo INPI de que tal data seria
01.01.2000, conforme parecer DIRPA nº 01/97 e parecer MICT/CONJUR nº 24/97.
82 Art. 9º Não são privilegiáveis:
a — as invenções de finalidade contrária às leis, à moral, à saúde, à segurança pública, aos
cultos religiosos e aos sentimentos dignos de respeito e veneração; (...)
45
pessoa, inclusive o titular da patente, está proibida de explorar invenção

contrária à lei. A Convenção de Paris impede, em seu art. 4 quater83, que os
países contratantes recusem a concessão de patente à invenção cuja venda
esteja sujeita a limitações legais.
A manutenção desta exclusão está substancialmente de acordo com o já
mencionado art. 27 do Acordo TRIPs, inciso 2), que permite, aos países
membros, excluir das matérias patenteáveis as invenções cuja não-explora-
ção comercial seja considerada necessária para proteger a ordem pública, a
moral e a saúde humana, animal ou das plantas ou para evitar sério prejuízo
ao meio ambiente.
Na prática, as exclusões deste artigo devem ter aplicação bastante restri-
ta, sendo utilizadas apenas excepcionalmente, como tem ocorrido até hoje.
II — as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de

qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-
químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quan-
do resultantes de transformação do núcleo atômico; e (...)
A alínea j do art. 9º do Código de 1971 já continha idêntica exclusão. As

invenções não patenteáveis segundo este inciso não figuram entre aquelas
cuja não patenteabilidade é admitida pelo já mencionado art. 27 do Acordo
TRIPs. No entanto, no art. 73, alínea b, inciso i)84, do mesmo acordo, ressal-
va-se o fato de que nada no dito acordo será interpretado como impeditivo
de que um membro adote “qualquer ação” que considere necessária para a
proteção de seus interesses essenciais de segurança relativos a “materiais
físseis ou àqueles dos quais são derivados”. Contudo, a definição “resultantes
da transformação do núcleo atômico” neste inciso da LPI resulta na exclusão
de produtos e processos não abrangidos pela definição “materiais físseis ou
àqueles dos quais são derivados” contida em TRIPs. Por exemplo, um pro-
cesso de fusão nuclear incide na proibição do art. 18 (II), porém não na
exceção autorizada por TRIPs. Assim, este inciso parece extrapolar a exceção
admitida em TRIPs.
83 Art. 4 quater — Não poderá ser recusada a concessão de uma patente e não poderá ser uma
patente invalidada em virtude de estar a venda do produto patenteado ou obtido por um processo
patenteado sujeita a restrições ou limitações resultantes da legislação nacional.
84 Artigo 73
Exceções de Segurança
Nada neste Acordo será interpretado: (...)
b) como impeditivo de que um Membro adote qualquer ação que considere necessária para
a proteção de seus interesses essenciais de segurança: relativos a materiais físseis ou àqueles dos
quais são derivados; (...)
46
III — o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microrganismos

transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade —
novidade, atividade inventiva e aplicação industrial — previstos no
art. 8º e que não sejam mera descoberta.
O Código de 1971 não proibia o patenteamento nem de seres vivos em

geral, nem de microrganismos em particular. Sua única referência ao assun-
to, contida na alínea f de seu art. 9º, vedava o patenteamento de “usos ou
empregos relacionados com descobertas, inclusive de variedades ou espécie
de microrganismos, para fim determinado” e, não, o patenteamento de mi-
crorganismos em si. Não obstante a ausência de tais proibições, na prática,
durante a vigência daquele Código não eram concedidas patentes para plan-
tas e animais, e somente nos últimos anos de sua vigência passou o INPI a
conceder patentes com reivindicações referentes a microrganismos.
Quanto à patenteabilidade de plantas e animais, o já citado e reproduzi-
do art. 27 do Acordo TRIPs, inciso 3, b), apesar de admitir a exclusão da
patenteabilidade de plantas e animais, estabelece a obrigação de se protege-
rem as variedades de plantas por meio ou de patentes, ou de um sistema sui
generis eficaz, ou de uma combinação destes sistemas. O Brasil optou pela
segunda alternativa, criando sua Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9456,
de 25 de abril de 1997).
O citado art. 27, inciso 3, b), do Acordo TRIPs, admite a exclusão da
patenteabilidade de plantas e animais; no entanto, não inclui, nessa exclusão,
nem “partes” de plantas, nem “partes” de animais.
Se, de um lado, a LPI veda o patenteamento de seres vivos, com exceção
de certos microrganismos, por outro lado ela não exclui a patenteabilidade
dos processos não naturais para sua obtenção ou modificação. Portanto, se
um tal processo satisfizer os três requisitos de patenteabilidade — novidade,
atividade inventiva e aplicação industrial — previstos no art. 8º da LPI, tal
processo será patenteável. Além disso, o art. 42 da LPI assegura ao titular de
patente de processo o direito de impedir terceiros não autorizados de produ-
zir, usar, vender etc. produto obtido diretamente por processo patenteado e
o art. 184 prevê que comete crime quem, sem autorização do titular da
patente, vende etc. produto obtido por processo patenteado. Assim, apesar
da exclusão de patentes para os seres vivos em si — excetuando-se certos
microrganismos — há para eles a possibilidade de uma proteção indireta por
meio de patentes de processo.
O citado art. 27, inciso 3, b), do Acordo TRIPs, admite a exclusão da
patenteabilidade de plantas e animais, mas ressalva a patenteabilidade de
microrganismos. Nesse aspecto, o presente inciso III deste art. 18 da LPI
introduz uma proibição adicional, não prevista no Acordo TRIPs, ao excluir
a patenteabilidade de microrganismos não transgênicos.
47
A exigência, no presente inciso III, de que os microrganismos atendam

aos três requisitos de patenteabilidade — novidade, atividade inventiva e
aplicação industrial — previstos no art. 8º da LPI é uma mera repetição, para
as invenções referentes a microrganismos, dos requisitos a que todas as
invenções devem satisfazer. Essa repetição reflete a extrema pressão a que
estava submetido o Congresso na votação desta disposição legal.
A exigência aqui de que os microrganismos não sejam uma mera desco-
berta é uma repetição do requisito, já expresso no art. 10 da LPI, de se tratar
aqui de uma invenção criada pelo homem e, não, de uma mera descoberta de
algo existente na natureza. Também essa repetição reflete a extrema pressão
a que estava submetido o Congresso naquela votação.
Parágrafo único — Para os fins desta Lei, microrganismos transgê-

nicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais,
que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composi-
ção genética, uma característica normalmente não alcançável pela es-
pécie em condições naturais.
Este parágrafo único traz a definição de “microrganismos transgênicos”

adotada pela LPI. Além de se especificar que o microrganismo transgênico
não pode ser o todo ou parte de plantas ou de animais, exige-se que ele
apresente, “em decorrência de intervenção humana direta em sua composi-
ção genética”, uma característica normalmente não alcançável pela espécie
em condições naturais. Por outro lado, não se especificam aqui as técnicas
pelas quais tal “intervenção humana direta” pode ser realizada. Compare-se
com isso o que ocorre com a definição de “organismo geneticamente modifi-
cado (OGM)” adotada na Lei de Biossegurança (Lei nº 8.974, de 20 de
janeiro de 1995). Naquela Lei, restringem-se os OGMs a organismos obtidos
especificamente por técnicas de engenharia genética (manipulação de molé-
culas de ADN/ARN recombinante)85. Essa diferença parece apontar para a
85 Art. 3 — Para os efeitos desta Lei, define-se: (...)

IV — organismo geneticamente modificado (OGM) — organismo cujo material genético
(ADN/ARN) tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética;
V — engenharia genética — atividade de manipulação de moléculas ADN/ARN recombi-
nante.
Parágrafo único. Não são considerados como OGM aqueles resultantes de técnicas que
impliquem a introdução direta, num organismo, de material hereditário, desde que não envolvam
a utilização de moléculas de ADN/ARN recombinante ou OGM, tais como: fecundação in vitro,
conjugação, transdução, transformação, indução poliplóide e qualquer outro processo natural;
(...)
Art. 4 — Esta Lei não se aplica quando a modificação genética for obtida através das seguin-
tes técnicas, desde que não impliquem a utilização de OGM como receptor ou doador:
I. mutagênese;
II. formação e utilização de células somáticas de hibridoma animal;
48
não restrição, na Lei de Propriedade Industrial, à aplicação de técnicas de

engenharia genética, de tal modo que, em tese, qualquer técnica que tenha
por conseqüência a alteração da composição genética de um microrganismo
por interferência humana direta poderá, nos termos deste parágrafo, resultar
em um microrganismo transgênico para efeitos desta Lei.
Capítulo III
DO PEDIDO DE PATENTE
Seção I
Do Depósito do Pedido
Uma vez depositado o pedido de patente e obtido seu número oficial,

caso o depositante inicie a produção e comercialização do produto que é
objeto do pedido é recomendável a indicação “Pat. Req. — PI...” ou “Pat.
Req. — MU...” a fim de dar ciência a terceiros de que se trata de matéria em
vias de patenteamento.
Com isto, desestimulam-se as cópias e, caso a comercialização tenha
início durante o período de sigilo do pedido86, estabelece-se uma data a
partir da qual, na dependência das circunstâncias, terceiros tomarão conhe-
cimento do objeto do pedido, o que é particularmente importante para ava-
liação de possíveis indenizações pela exploração indevida da futura patente
(Ver também art. 44, §1º).
Art. 19 — O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo

INPI, conterá: (...)
Art. 19
Neste artigo são indicados os documentos que, nas condições estabeleci-
das pelo INPI, devem ser apresentados quando do depósito de um pedido de
patente. Por “condições estabelecidas pelo INPI” entendem-se aqueles req-
uisitos formais específicos, estabelecidos por meio de atos normativos,
resoluções ou portarias do INPI — por exemplo, tamanho e tipo da folha de
papel usada para o relatório — que devem ser satisfeitos pelos diversos do-
cumentos em questão.
I — requerimento; (...)
III. fusão celular, inclusive a de protoplasma, de células vegetais, que possa ser produzida
mediante métodos tradicionais de cultivo;
IV. autoclonagem de organismos não-patogênicos que se processe de maneira natural; (...)
86 Ver art. 30.
49
Refere-se este inciso a formulário próprio emitido pelo INPI para depó-
sito de pedido de patente.
II — relatório descritivo; (...)

III — reivindicações; (...)
O relatório descritivo juntamente com as reivindicações e, se for o caso,

também com os desenhos, formam o que se pode denominar de “o corpo” do
pedido de patente, sendo que o relatório descritivo descreverá a invenção e
servirá de base para a interpretação das reivindicações que, por sua vez,
delimitarão a extensão de proteção a ser conferida pela futura patente (Ver
também art. 41 e comentários ao art. 21).
IV — desenhos, se for o caso; (...)
O inciso deixa claro ser a apresentação de desenhos facultativa. Entre-

tanto, quando estiverem presentes no pedido de patente os desenhos tam-
bém servirão de base para a interpretação das reivindicações (Ver também
art. 41).
V — resumo; e (...)
O resumo deve ser basicamente um sumário do que foi exposto no rela-

tório descritivo e nas reivindicações, indicando o campo técnico ao qual per-
tence a invenção e, de forma sucinta, deve permitir a compreensão do avanço
técnico provido pela invenção.
VI — comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósi-

to.
O pagamento da retribuição deve ser efetuado em banco mediante guia

apropriada. O pagamento a menor do que o valor estipulado em tabela de
retribuições do INPI não deverá impedir o depósito, mas sujeita sua aceita-
ção a cumprimento de exigência para complementação do valor devido.
Ver também comentários ao art. 228.
Art. 20 — Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal

preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considera-
da a data de depósito a da sua apresentação.
Art. 20
Segundo este artigo, ao ser apresentado ao INPI, o pedido de patente é
submetido a um exame preliminar em que se verificam apenas os aspectos
formais do pedido, isto é, se todos os itens mencionados no artigo anterior
50
integram o pedido. Caso esteja devidamente instruído, o pedido é protocoli-

zado e a data de sua apresentação vale, então, como sua data de depósito.
Art. 21 — O pedido que não atender formalmente ao disposto no

art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao
inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que
estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta)
dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.
Art. 21
Se não atender às disposições formais do art. 19, mas, apesar disso,
contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, de acordo
com o art. 21, então o pedido de patente poderá ser entregue, mediante
recibo datado, ao INPI. Este, então, deverá emitir exigências relativas àque-
las formalidades ainda não atendidas por parte da depositante, exigências
estas que devem ser cumpridas dentro de 30 dias contados da publicação ou
intimação de tal exigência. Caso tais exigências não sejam cumpridas neste
prazo, o pedido será desconsiderado, podendo o depositante solicitar a devo-
lução da documentação apresentada. Uma vez considerado o pedido inexis-
tente, não há qualquer processamento ulterior, não sendo o pedido publica-
do e nem gerando qualquer tipo de efeito.
Ao contrário dos arts. 19 e 20 desta Lei, cujas provisões já estavam
essencialmente contidas nos arts. 14 e 16 do Código de 197187, o art. 21
introduz importante inovação ao estabelecer elementos mínimos, sem os
quais o pedido de patente não pode ser recebido, mas cuja apresentação é
suficiente para garantir que o depósito seja provisoriamente aceito; sua acei-
tação definitiva dependendo da satisfação das ditas exigências dentro do
prazo previsto.
Dos três elementos “mínimos” previstos no art. 21, ou seja, dados relati-
vos ao objeto, ao depositante e ao inventor, vale ressaltar o entendimento
sobre o termo “dados relativos ao objeto”.
Em princípio, tais “dados” devem ser entendidos como qualquer descri-
ção que possa estabelecer a amplitude da matéria do pedido. Isso está de
87 Art. 14 — Além do requerimento, o pedido, que só poderá se referir a um único privilégio,

conterá ainda:
a — relatório descritivo;
b — reivindicações;
c — desenho, se for o caso;
d — resumo;
e — prova do cumprimento de exigências contidas em legislação específica;
f — outros documentos necessários à instrução do pedido.
Art. 16 — Apresentado o pedido, será procedido o exame formal preliminar e, se devida-
mente instruído, será protocolado.
51
acordo com o espírito do disposto no art. 32 desta Lei, segundo o qual só são
permitidas alterações voluntárias (até o pedido de exame) que se limitem à
matéria inicialmente revelada no pedido.
Conclui-se, portanto, que a necessária apresentação, quando do depósito
de “dados relativos ao objeto”, se restringe, em princípio, à apresentação de
uma descrição do objeto do pedido e que o relatório descritivo formal, as
reivindicações, o resumo e os eventuais desenhos podem ser apresentados
posteriormente, dentro do prazo de 30 dias da intimação de exigência, desde
que sua matéria não ultrapasse os limites fixados pela descrição depositada.
Outro aspecto de grande importância introduzido pelo art. 21 desta Lei
diz respeito ao idioma no qual deve ser apresentado o pedido de patente no
ato de seu depósito no INPI. O art. 19 desta Lei não prevê expressamente a
necessidade de apresentação do pedido em idioma português, o que foi man-
tido apenas no tocante ao registro de desenhos industriais88. Entende-se,
portanto, que, independentemente de previsão a respeito, o idioma do texto
de um pedido de patente constitui um de seus aspectos formais, de tal modo
que, com base no art. 21, o texto do pedido — incluindo o relatório descriti-
vo, reivindicações, resumo e eventuais desenhos — a ser apresentado ao
INPI quando do depósito de um pedido de patente não precisa estar, neces-
sariamente, em língua portuguesa.
Assim, depositado o pedido em idioma estrangeiro, deverá o INPI emitir
exigência para que, dentro de 30 dias da publicação ou da intimação da
exigência, seja apresentado o pedido em idioma vernáculo.
Parágrafo único — Cumpridas as exigências, o depósito será consi-

derado como efetuado na data da apresentação do pedido.
Cumpridas as exigências, valerá como data oficial de depósito no INPI a

data inicial da apresentação do pedido, i.e., a data do recibo a que se refere o
caput.
Seção II
Das Condições do Pedido
Art. 22 — O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma

única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de ma-
neira a compreenderem um único conceito inventivo. (inter-relacionado
tem hífen)
Art. 22
88 Ver art. 101, Parágrafo único.
52
Em legislações anteriores, por exemplo, nos nossos códigos da proprie-

dade industrial de 194589 e 196990 dizia-se que o pedido de patente só
poderia compreender — ou referir-se a — uma invenção, aqui entendida
amplamente como significando invenção, modelo ou desenho. Provisão se-
melhante existia também no art. 14 do Código de 197191, segundo o qual
um pedido (de patente) só poderia referir-se a um único privilégio.
Na prática, no caso de invenções, essa provisão já era interpretada, há
muito tempo, com auxílio do requisito “unidade de invenção”, que, embora
não constasse explicitamente de qualquer dos códigos anteriores à presente
Lei, já constava de regulamentos do INPI. Segundo tal requisito, um pedido
de patente de invenção pode referir-se ou a uma única invenção ou a uma
pluralidade de invenções inter-relacionadas de modo a compreenderem um
único conceito inventivo.
Exemplos de que há muito já se aplicava na prática o conceito de unida-
de de invenção são o título da patente brasileira 086929, expedida em
27.06.72, para o pedido T-170983 referente a “Processo de fiação de fibras
e aparelho para levar à prática este processo”, e o título da patente brasileira
84817, expedida em 04.01.71, concedida ao termo (pedido de patente)
T-150.275 de 28.06.63, “Processo e aparelho para digestão de material celu-
lósico”. A inclusão de processo e aparelho em uma mesma patente é aceitá-
vel, na medida em que ambos representam diferentes aspectos do mesmo
conceito inventivo. Art. 23
Art. 23 — O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se
referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralida-
de de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou con-
89 Código de 1945 (Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945):

Art. 17 — O pretendente a privilégio de invenção, modêlo de utilidade, desenho ou modêlo
industrial deverá depositar, no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, o seu pedido
acompanhado do relatório descritivo, com os respectivos desenhos.
§1º — O pedido, que deve compreender sòmente uma invenção, far-se-á em um requeri-
mento dirigido ao Diretor do Departamento, mencionando o nome do inventor, por extenso, a
sua nacionalidade, profissão e domicílio; o nome e o enderêço do seu procurador, se houver; bem
como o título explicativo da invenção, de modo sumário e preciso, concordando com o do
relatório.
90 Código de 1969 (Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969):
Art. 13 — O pretendente a privilégio de invenção, de modêlo ou de desenho industrial
deverá apresentar o seu pedido ao Diretor-geral do Departamento Nacional da Propriedade
Industrial, acompanhado do relatório descritivo, com os respectivos desenhos, quando fôr o caso.
§1º — O requerimento, que só poderá referir-se a uma única invenção, especificando sem-
pre sua natureza, deverá conter o respectivo título explicativo da invenção, o qual será o mesmo
do relatório, bem como a qualificação completa do requerente e de seu procurador, se houver.
91 Art. 14.- Além do requerimento, o pedido, que só poderá se referir a um único privilégio,
conterá ainda: (...)
53
figurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal

do objeto.
O conceito de “unidade técnico-funcional e corporal do objeto”, aplicá-

vel aos modelos de utilidade, trata de disposição inédita, tanto em relação às
legislações anteriores, quanto a atos normativos ou portarias do INPI. No
nosso entender, este requisito implica a necessidade de o modelo limitar-se
a um só objeto (unidade corporal), independentemente de sua forma, que se
preste para uma função específica (unidade técnico-funcional).
Por exemplo, em um caso conhecido, decidido na vigência do Código de
1971, requereu-se patente de modelo de utilidade para um porta filtro para
garrafas térmicas. A finalidade residia em permitir que um filtro de café
convencional fosse colocado diretamente sobre uma garrafa térmica. Uma
vez que há garrafas com bocal de rosca interna e outros de rosca externa,
pleiteou-se um porta filtro com rosca externa e outro com rosca interna,
respectivamente. Na época, o INPI manifestou-se contrário à inclusão de
ambas as concretizações no mesmo pedido por entender que se tratavam de
dois modelos. Porém, as disposições dos arts. 9 e 23 desta Lei eliminam
dúvidas quanto à admissibilidade de ambas as concretizações em um só pedi-
do: apesar de poder ser concretizado com formatos distintos, mantêm-se a
unidade corporal e a funcionalidade, ambas abrangidas pelo mesmo conceito.
Art. 24 — O relatório deverá descrever clara e suficientemente o

objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e
indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.
Art. 24
O Código de 1971 (Lei nº 5.772/71) nada especificava a respeito do que
deveria estar contido no relatório descritivo, a não ser que ele deveria satis-
fazer as condições estabelecidas pelo INPI, conforme disposto no art. 14
daquela Lei, e que deveria servir de fundamento para as reivindicações92. O
caput do presente artigo supre agora tal lacuna, anteriormente preenchida
pelo Ato Normativo nº 101, de 14.06.89, item 1.2.i93.
92 Art. 14 (...)
§1º — O requerimento, o relatório descritivo, as reivindicações, o desenho e o resumo
deverão satisfazer as condições estabelecidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
§2º — As reivindicações, sempre fundamentadas no relatório descritivo, caracterizarão as
particularidades do invento, estabelecendo e delimitando os direitos do inventor.
93 Ato normativo 101 de 14.06.1989
Item 1.2. — O relatório descritivo deve: (...)
i — descrever a invenção detalhadamente, de maneira que um técnico versado no assunto
possa realizá-la, fazendo remissão aos sinais de referência constantes dos desenhos, se houver, e,
se necessário, utilizar exemplos e/ou quadros comparativos, relacionando-os com o estado da
técnica.
54
Este artigo introduz o requisito denominado comumente de “suficiência

descritiva” e está substancialmente de acordo com o art. 29 de TRIPs94.
Por técnico no assunto, deve se considerar a pessoa medianamente versa-
da na matéria. A expressão é a mesma empregada nos arts. 13 e 14 anterior-
mente comentados.
Parágrafo único — No caso de material biológico essencial à reali-

zação prática do objeto do pedido que não possa ser descrito na forma
deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será su-
plementado por depósito do material em instituição autorizada pelo
INPI ou indicada em acordo internacional.
O disposto neste parágrafo não consta de qualquer das legislações ante-

riores, nem de qualquer portaria ou ato normativo do INPI anterior. Apare-
ceu no Brasil ainda durante a tramitação do Projeto de Lei nº 824/91 e sua
redação final contém um trecho bastante específico, a saber: “No caso de
material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido”. A razão
desta definição é estabelecer que só se justifica a necessidade de se depositar
o material biológico quando — além das condições de o objeto não poder ser
descrito na forma definida no caput e de o material não estar acessível ao
público — tratar-se de material biológico essencial à realização prática do
objeto do pedido.
Esta provisão possibilita resolver um problema que ocorreu em muitos
pedidos de patente da área biotecnológica referentes, por exemplo, a novos
microrganismos, os quais — por falta de uma provisão nesse sentido, seja em
lei, seja em ato normativo, durante a vigência do Código de 1971 —, foram
postos de lado pelo setor competente do INPI que, à espera de uma solução
para o problema, não os examinava, não obstante a Lei não proibir o paten-
teamento de invenções nesta área. Com isso, em alguns casos, foi ultrapassa-
do o tempo de duração então previsto para a patente, sem que o pedido
tenha sido objeto de qualquer pronunciamento pelo INPI.
O presente parágrafo reflete a tendência internacional, que predomina
na atualidade, de se recorrer a instituições depositárias de microrganismos
locais ou no exterior, com a finalidade de se compensar a inviabilidade de
descrever suficientemente o objeto de grande número de pedidos na área de
94 Artigo 29 — Condições para os Requerentes de Patente

1. Os Membros exigirão que um requerente de uma patente divulgue a invenção de modo
suficientemente claro e completo para permitir que um técnico habilitado possa realizá-la e
podem exigir que o requerente indique o melhor método de realizar a invenção que seja de seu
conhecimento no dia do pedido ou, quando for requerida prioridade, na data prioritária do
pedido.
55
biotecnologia envolvendo microrganismos ou a manipulação de material ge-

nético.
A definição de características essenciais de material biológico a serem
expostas no relatório descritivo, assim como o acesso a material genético
depositado nos termos deste parágrafo, são regulados pelo Ato Normativo nº
127/9795.
Art. 25 — As reivindicações deverão ser fundamentadas no relató-

rio descritivo caracterizando as particularidades do pedido e definin-
do, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.
Art. 25
Este artigo substitui, em parte, provisão semelhante contida no Código
de 1971 (art. 14, §2º96), acrescentando àquela a exigência de que definam de
modo claro e preciso a matéria pleiteada.
Passam a ser tratadas, separadamente, as questões relativas à formulação
das reivindicações e à extensão da proteção com base nas reivindicações (Ver
também art. 41).
De acordo com as Diretrizes para Exame na Repartição de Patentes
Européia97, as reivindicações são suportadas pelo relatório quando existe
uma base no relatório para a matéria de todas as reivindicações e que o
escopo das reivindicações não deve ser mais amplo do que é justificado pela
95 16.4 — ACESSO AO MATERIAL BIOLÓGICO

Publicação do pedido
16.4.1 — O material biológico que suplementar o relatório descritivo do pedido de patente,
nos termos do parágrafo único do art. 24 da LPI, tornar-se-á acessível ao público, tecnicamente
habilitado, na data da publicação do pedido, salvo se tal acesso for impedido por lei ou tratado em
vigor no país.
16.4.1.1 — O depositante do pedido ou titular da patente não poderá impedir ou dificultar
o acesso, salvo quando comprove a existência de motivos de ordem técnica ou legal.
16.4.1.1.1 — Na hipótese do item anterior, o INPI realizará as necessárias diligências para
deliberação quanto as razões argüidas pelo depositante ou titular para a não disponibilização do
acesso ao material biológico.
16.4.1.1.1.1 — Quando a argüição de não disponibilização implicar matéria de competência
de outro órgão da administração pública Federal, a deliberação do INPI dar-se-á com base no
parecer técnico prévio de tal órgão.
16.4.1.1.2 — Concluindo o INPI que não assiste razão ao depositante ou titular, será o
mesmo intimado para, no prazo de 60 (sessenta) dias, promover as medidas cabíveis necessárias
à liberação do material biológico.
Obs.: Aqui estava concluído, o que não pode ser.
16.4.1.1.3 — A não liberação por parte do depositante ou titular implicará o não atendimen-
to das disposições do art. 24 da LPI, sujeitando o pedido ou a patente às disposições legais
pertinentes.
96 Art. 14 — (...)
§2º — As reivindicações, sempre fundamentadas no relatório descritivo, caracterizarão as
97 Parte C, Capítulo III, item 6.
56
abrangência da descrição e desenhos. Na mesma referência, se afirma que

esse requisito não é atendido se um técnico no assunto não é capaz de, com
base na informação disponível no pedido como depositado, estender o ensi-
namento específico do relatório a todo o campo reivindicado, usando méto-
dos rotineiros de experimentação ou análise.
Decorre daí que a base para as reivindicações no relatório não precisa ser
literal, mas sim ser tal que permita a um técnico no assunto compreender as
reivindicações em toda sua extensão.
Art. 26 — O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais,

de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde
que o pedido dividido: (...)
Art. 26
Este artigo discorre sobre o que, outrora, se denominava “desdobramen-
to”. Permite-se a divisão de um pedido em dois ou mais, de ofício ou a
requerimento do depositante, até o final do exame, trazendo inovações e
avanços em comparação tanto com o Código de 1971 quanto com os respec-
tivos atos normativos do INPI.
A questão da divisão durante muitos anos foi problemática no Brasil e,
embora o INPI reconhecesse que sua possibilidade estava implícita na Lei
(por meio do art. 15 do Código de 197198), o assunto somente foi regula-
mentado, mais recentemente, por meio do Ato Normativo nº 100, de
14.06.1989, e, assim mesmo, com grandes restrições, sendo que, de acordo
com aquele Ato Normativo, o depositante só podia requerer o desdobramen-
to:
• para separar matérias correspondentes a pedidos de prioridade dife-

rentes, ou
• para sanar a falha de o pedido não atender o requisito de unidade de

invenção ou não atender o requisito de reivindicar um só modelo ou
desenho, de acordo com o caso, ou, ainda, de o pedido abranger privilé-
gios de naturezas diferentes, e, assim mesmo, só até ser requerido o
exame.
O INPI podia exigir o desdobramento no caso da segunda alternativa.

Embora já admitisse o prazo até a decisão final do exame técnico para
apresentação de divisão, o Projeto de Lei nº 824/91 original também era
limitativo, pois apenas previa para o depositante a segunda alternativa citada.
98 Art. 15 — Qualquer particularidade do invento, para ter assegurada proteção isoladamente,

deverá ser requerida em separado, desde que possa ser destacada do conjunto e não tenha sido,
antes, descrita pormenorizadamente.
57
Ele foi, porém, modificado, durante o processo legislativo, para a forma

avançada atual, que não impõe restrições ao depositante, exceto quanto ao
prazo.
Segundo o Ato Normativo nº 127/9799, não poderá ser dividido o pedido
que contiver apenas uma invenção ou um único modelo de utilidade, no caso
em que a divisão implicar “mutilação” ou “dupla proteção” da invenção ou
modelo. Como “mutilação” nesse contexto parece se entender a separação,
em dois ou mais pedidos, de características que, em verdade, não se disso-
ciam, ou seja, de características que são essenciais à invenção em forma
combinada. A “dupla proteção” se caracteriza pela reivindicação da mesma
matéria em dois pedidos de patente.
Enquanto o depositante tem a faculdade de dividir seu pedido esponta-
neamente sem apresentar justificativa, a princípio o examinador apenas pode
requerer a divisão com fundamento em falta de unidade inventiva.
A expressão “final do exame” deve ser interpretada aqui como a data em
que a decisão final do INPI é publicada no respectivo órgão oficial, uma vez
que apenas em tal data a decisão do INPI produz efeitos, nos termos do art.
226100.
Contudo, o Ato Normativo nº 127/97 define como final de exame a data
do parecer conclusivo ou o trigésimo dia que antecede a publicação da deci-
são. Finalmente, o art. 212 em seu primeiro parágrafo parece proporcionar
fundamento para a divisão em grau de recurso.
I — faça referência específica ao pedido original; e (...)
O pedido dividido deverá indicar no formulário de requerimento e no

relatório descritivo que se trata de divisão, identificando o pedido original.
II — não exceda à matéria revelada constante do pedido original.
Como no caso de emendas voluntárias, sobre o que dispõe o art. 32 desta

Lei, o pedido dividido não pode conter matéria que não esteja fundamentada
no pedido original.
Naturalmente, é possível passar a se reivindicar, no pedido dividido,
matéria que era apenas descrita no pedido original ou, ainda, que era ilustra-
da nos desenhos.
O inciso não admite, ainda que, sem a consideração da data de depósito
do pedido original, matéria adicional seja incluída no pedido dividido. Ou
seja, a Lei não contempla possibilidade semelhante ao denominado continua-
99 Ver item 6.
100 Ver artigo “Divisão de pedidos de patente, subsídios e final do exame”, Ivan B. Ahlert,
Revista da ABPI nº 39/1999.
58
LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Arts. 27 e 28
tion-in-part nos EUA, em que é possível depositar um pedido em continua-

ção a um outro anterior, porém com o acréscimo de matéria. Contudo, ha-
vendo aperfeiçoamento dentro do mesmo conceito inventivo, pode-se efe-
tuar o depósito de um pedido de certificado de adição101.
O pedido de patente originário de divisão não pode servir de base à
reivindicação de prioridade interna102, ainda que a divisão seja efetuada den-
tro do prazo de um ano a contar do depósito do pedido original. Em princí-
pio, tal restrição não se aplica no que concerne ao depósito de pedido no
exterior, ou seja, salvo restrição neste sentido, um pedido dividido pode
servir de base à reivindicação de prioridade para depósito em país membro
da Convenção de Paris, por exemplo.
Parágrafo único — O requerimento de divisão em desacordo com o

disposto neste artigo será arquivado.
Apesar de não haver previsão explícita a respeito para os pedidos dividi-

dos, entendemos que, por analogia ao processamento de um pedido de pa-
tente normal, o INPI pode emitir exigência para que o depositante regularize
seu pedido dividido antes de proferir a decisão de arquivamento de que trata
este parágrafo.
De fato, um pedido dividido está sujeito aos mesmos requisitos e a todas
as etapas processuais a que se submete um pedido normal, daí serem a ele
aplicáveis as mesmas disposições quanto à regularização do pedido, inclusive,
portanto, aquelas relacionadas a cumprimento de exigências e/ou pareceres
técnicos (Ver art. 36).
Não sendo definitivo o arquivamento a que se refere este parágrafo, cabe
recurso de tal decisão no prazo de 60 dias, nos termos do art. 210.
Art. 27 — Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido

original e o benefício de prioridade deste, se for o caso.
Arts. 27 e 28
Apesar de constituir pedido independente do pedido original, este deve-
rá estar vinculado à data de depósito daquele, e se beneficia de sua priorida-
de, se houver. Ou seja, para todos os efeitos legais, a data de depósito de um
pedido dividido é aquela do pedido original e não a data em que o pedido
dividido foi efetivamente protocolizado no INPI.
Art. 28 — Cada pedido dividido estará sujeito a pagamento das

retribuições correspondentes.
101 Ver arts. 76 e 77.

102 Ver §3º do art. 17.
59
O pedido dividido estará sujeito não apenas às taxas relativas a seu depó-
sito, mas também retroativamente àquelas concernentes às etapas proces-
suais pelas quais já passou o pedido original.
Por exemplo, se a divisão é realizada durante a fase de exame do pedido
original, o pedido dividido ficará sujeito, de imediato, ao pagamento da taxa
de depósito, da taxa de exame e das anuidades vencidas.
Art. 29 — O pedido de patente retirado ou abandonado, será obri-

gatoriamente publicado.
Art. 29
O principal objetivo do legislador ao redigir este artigo talvez tenha sido
o de impedir que o depositante de um pedido de patente pudesse utilizar,
indevidamente, o período de sigilo para obter sucessivas datas de depósito e,
desta forma, postergar o prazo de proteção da futura patente. Em outras
palavras, o objetivo seria, em princípio, impedir que o depositante retire o
pedido de patente ainda durante sua fase de sigilo para depositá-lo novamen-
te em uma data posterior e, assim, sucessivamente, o que acabaria acarretan-
do um maior prazo de proteção já que o prazo de proteção de uma patente é
contado a partir de sua data depósito (Ver art. 40).
Por outro lado, a redação do caput deste artigo, na verdade, acarreta uma
certa incoerência com o próprio conceito genericamente aceito para o ato de
“retirada” de um pedido de patente.
Ao decidir pela retirada de um pedido depositado perante o INPI e que
ainda se encontre em sigilo, pretende o depositante exatamente que o con-
teúdo de tal pedido não venha a se tornar público. Para isso, o depositante
abre mão de sua data de depósito e da perspectiva da proteção daquela
matéria por meio de patente. Dessa forma, ao estabelecer que um pedido de
patente, ainda que formalmente retirado pelo depositante, seja obrigatoria-
mente publicado, o legislador torna o requerimento de “retirada” totalmente
inócuo e sem sentido.
Esta redação do caput também se torna incoerente ao ser confrontada
com o disposto nos parágrafos deste próprio artigo (Ver a seguir).
Ocorreu que a proposta original da ABPI103 para o caput deste artigo
previa a possibilidade de retirada antes da publicação, sem a produção de
qualquer efeito, tendo sido totalmente distorcida durante a tramitação do
projeto na Câmara dos Deputados, daí as incoerências apontadas.
Considerando-se, contudo, que a “retirada” resulta na devolução ao de-
positante de toda a documentação que se encontra nos autos do processo no
INPI, uma interpretação razoável do art. 29 e que tornaria sua aplicação mais
103 “O pedido de patente poderá ser retirado antes da publicação, não produzindo qualquer
efeito.”
60
coerente reside em se considerar que, no caso de retirada, a publicação a que

se refere o caput diz respeito à notificação a terceiros, do ato de retirada, que
poderia ser feita em bases semelhantes à notificação de depósito104 já feita
atualmente pelo INPI e que precede à publicação efetiva do pedido. Essa
publicação, portanto, apenas daria ciência a terceiros da retirada de um pedi-
do de patente, porém sem tornar seu conteúdo acessível ao público.
§1º — O pedido de retirada deverá ser apresentado em até 16 (de-

zesseis) meses, contados da data do depósito ou da prioridade mais
antiga.
Este parágrafo estabelece o prazo para que um pedido de patente seja

formalmente “retirado”. Deve ser destacado que o prazo especificamente
previsto neste parágrafo representa um elemento adicional à incoerência
mencionada nos comentários a respeito do caput, visto que o prazo máximo
de 16 meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga
serviria para garantir que o requerimento de retirada seria processado antes
de expirado o prazo de 18 meses de sigilo em que é mantido o pedido de
patente (Ver art. 30).
§2º — A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer

efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.
Considerando a disposição estabelecida no caput no sentido de que todo

pedido de patente retirado será obrigatoriamente publicado, a possibilidade
prevista no §2º de que a retirada de um pedido de patente pode não produzir
qualquer efeito em verdade praticamente não existe, pois a publicação de
um pedido de patente — obrigatória de acordo com o caput — é suficiente
para produzir efeitos com relação à invenção ou ao modelo de utilidade ali
descritos. A única exceção, em que parece se aplicar a retirada sem produção
de efeitos, trata da desistência de entrada na fase nacional brasileira de um
pedido PCT que originalmente designava o Brasil. Nessa situação, a fase
nacional brasileira é considerada retirada e, não havendo publicação subse-
qüente do pedido no Brasil, ele não produzirá efeitos como técnica anterior,
de que trata o art. 11, §3º, antes da publicação internacional.
Como já mencionado anteriormente, a redação do art. 29 faz com que,
em princípio, não seja mais vantajoso requerer a retirada de um pedido de
patente depositado no Brasil.
104 Atualmente, representada pelo código de despacho 2.1.
61
Seção III
Do Processo e do Exame do Pedido
Art. 30 — O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18

(dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais
antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso
previsto no art. 75.
Art. 30
Dispõe o artigo sobre o denominado “período de sigilo”, que trata de um
direito do depositante. A inexistência de tal previsão, com conseqüente pu-
blicação imediata da matéria objeto do pedido, poderia resultar na perda da
possibilidade de requerer patente em países não signatários de tratados in-
ternacionais que asseguram um prazo de prioridade, durante o qual a prévia
publicação sobre o invento não prejudica nem invalida o pedido depositado
durante este prazo (Ver também comentários ao art. 16). Além disto, um
pedido de patente é, via de regra, depositado no início da fase de projetos e
estudos sobre respectivo produto ou processo, de tal modo que pode não
interessar ao depositante a divulgação sobre o invento até que os preparativos
para iniciar sua exploração comercial estejam mais adiantados.
Em comparação com o Código de 1971, a redação do caput desse artigo
está um pouco mais clara, uma vez que se estipula que é a partir da data de
depósito ou da prioridade mais antiga que se inicia a contagem dos 18 meses
do prazo de publicação do pedido. Na prática, não há mudanças, pois o INPI,
na ausência de reivindicação de prioridade, já considerava a data do depósito
como início do prazo de publicação.
O art. 75, a que se reporta a exceção, diz respeito aos pedidos de paten-
tes considerados de interesse da defesa nacional, que não estão sujeitos às
publicações aqui previstas, sendo processados em caráter sigiloso.
§1º — A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimen-

to do depositante.
O §1º dispõe sobre matéria já prevista no Código de 1971. Na medida

em que o período de sigilo constitui um direito do depositante, é facultado a
ele requerer, a qualquer momento entre o depósito e a publicação automáti-
ca nos termos do caput, a antecipação do momento da publicação, geralmen-
te com vistas à agilização do processamento e a uma mais rápida decisão, ou
ainda, à ciência de terceiros, visando a futuras indenizações, conforme dis-
posto no art. 44.
§2º — Da publicação deverão constar dados identificadores do pe-

dido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindica-
ções, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI.
62
Tal parágrafo estipula as informações mínimas que devem constar da

publicação no órgão oficial do INPI. Apenas os dados identificadores, tais
como número do processo, título, depositante, inventor, devem, obrigatoria-
mente, ser publicados no órgão, segundo a Lei. Por analogia ao art. 39, que
trata das informações que constarão da carta patente, uma exceção aplica-se
ao nome do inventor, caso ele tenha optado por sua não divulgação, com base
no art. 6º, §4º.
Portanto, a Lei não obriga, porém tampouco proíbe, a publicação de
partes do pedido, como resumo e uma figura, que são atualmente publicados
na Revista da Propriedade Industrial (RPI), juntamente com os dados iden-
tificadores. Além disso, atualmente, a RPI publica o número do processo,
data de depósito, nomes do(s) depositante(s) e inventor(es), título, classifi-
cação internacional, dados relativos à prioridade (país de origem, número do
pedido prioritário e data de seu depósito), se houver, e procurador105, além
de outros dados pertinentes.
Uma vez publicado o pedido no órgão oficial do INPI, fica o conteúdo
completo do pedido à disposição de qualquer interessado no INPI.
Apenas a título de informação, o banco de patentes do INPI dispõe não
apenas de cópias de pedidos brasileiros já publicados, mas também de diver-
sos outros países com os quais o INPI mantém acordo de troca de informa-
ções. Em 2000, o banco de patentes já contava com mais de 25 milhões de
documentos em seu acervo.
§3º — No caso previsto no parágrafo único do art. 24, o material

biológico tornar-se-á acessível ao público com a publicação de que trata
este artigo.
O parágrafo único do art. 24 prevê a necessidade de depósito de material

biológico que não possa ser descrito suficientemente no relatório do pedido.
Este material, depositado em instituição autorizada pelo INPI, apenas passa
a ser acessível ao público a partir da publicação tratada no caput do art. 30.
Há correntes que sustentam que, não obstante o material depositado
servir de complemento à descrição contida no pedido de patente, não deve-
ria este se tornar acessível ao público antes da concessão da patente. Isso
porque, caso a patente seja negada, o titular não pode evitar que terceiros
adquiram amostras de seu material e o utilizem comercialmente. Nestes
casos, ainda que não trate de material patenteável, pode ele dar a seu deten-
tor algum tipo de vantagem comercial que é prejudicado pelo livre acesso de
105 A partir do segundo semestre de 1992, o INPI passou a distribuir a RPI em disquetes de
computador, que contêm, as informações anteriores, exceto os desenhos de cada pedido publica-
do. Hoje em dia, estas publicações do INPI já estão disponíveis em sua página da Internet.
63
terceiros. O disposto no §3º deste art. 30 dá, contudo, o tratamento que

predomina em nível mundial sobre o assunto.
Art. 31 — Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será

facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informa-
ções para subsidiarem o exame.
Art. 31
A eliminação de oposição antes da concessão, prevista no precedente
Código da Propriedade Industrial, adveio de disposição nesse sentido conti-
da em antiga versão do projeto do Tratado de Harmonização de Patentes da
OMPI, entendendo-se aqui a inexistência de etapas formais de contestação
do pedido que antecedam à concessão da patente, com vistas à agilização do
exame e à maior rapidez na decisão. Neste sentido, a IFIA (International
Federation of Inventor’s Associations), que congrega associações de invento-
res de cerca de 40 países, manifestou apoio a essa disposição do projeto, por
temer que etapas de contestação prévias à concessão possam ser utilizadas
por infratores para retardar a obtenção da patente.
Este artigo deriva de proposta da ABPI, contida em seu anteprojeto de
1989, e também está essencialmente de acordo com os termos de resolução
da AIPPI106, quanto à possibilidade de que terceiros apresentem observações
após a publicação do pedido de patente.
Ainda que mantendo a desejada possibilidade de interferência de tercei-
ros, o disposto no art. 31 elimina a etapa formal de oposição, prevista no
Código de 1971107, que concedia um prazo de 90 dias para a apresentação de
oposição, a qual era, então, publicada para ciência do depositante, passando
o INPI a aguardar, em prazo não inferior a 90 dias, pela manifestação do
depositante. Pelas novas disposições a respeito, a interferência de terceiros
— ou, agora, do próprio depositante — deixa de constituir uma etapa formal,
evitando-se, em conseqüência, alongamento do processamento. Aparente-
mente, terceiros que apresentem subsídios ao exame não constituem parte
formal do processo, além do que não há publicação dando ciência da apresen-
tação dos subsídios. Caso o examinador considere relevantes documentos ou
informações trazidos aos autos por esta via, isto será refletido em parecer
técnico, do qual será dado conhecimento ao depositante para devida mani-
festação.
A faculdade de apresentação de subsídios desde a publicação do pedido
(e não mais da publicação do exame) até o final do exame implica risco de
106 Q 99 — Intervention of third parties in the patent granting and amendment procedures —
Barcelona 1990
107 Art. 19 — Publicado o pedido de exame, correrá prazo de 90 (noventa) dias para apresenta-
ção de eventuais oposições, dando-se ciência ao depositante.
64
que, se apresentados tardiamente, mesmo que antes da publicação da deci-

são, não sejam mais considerados pelo examinador. Observe-se que há aqui
uma mudança conceitual: não se trata mais de uma interferência formal que
deva, necessariamente, ser considerada pelo examinador; pelo contrário, os
subsídios constituem um auxílio ao examinador, a quem cabe a decisão de
acatá-los ou não. Uma vez, portanto, que o examinador já tenha assinado seu
parecer final sobre o pedido de patente, não é ele obrigado a levar em conta
subsídios que, somente então, lhe cheguem em mãos.
O prazo final relativo ao “final do exame” deve ser interpretado em dois
aspectos: (a) até a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou
arquivamento do pedido deve o INPI aceitar a apresentação de subsídios,
porém, (b) a seu critério, o examinador poderá não considerar os subsídios,
em especial se estes chegarem a suas mãos após conclusão do parecer final,
mesmo que esse ainda não tenha sido publicado108.
Deixando de haver um prazo para oposição a contar da publicação do
exame, não há mais razão para que o INPI o publique, simplificando-se o
trâmite administrativo. Com isso, contudo, quando terceiros apresentam
subsídios ao exame de um pedido recém-publicado, não haverá certeza de
que o depositante efetivamente irá requerer o exame. Não obstante esta
incerteza, o período de 60 dias a partir da publicação do pedido é o melhor
momento para apresentação dos subsídios, uma vez que o exame, se requeri-
do, não será iniciado antes de tal prazo, de tal modo que os subsídios deverão
ser plenamente considerados pelo examinador.
Finalmente, o INPI emitiu em 1999 novos regulamentos109, estabele-
cendo procedimentos, através de subsídios ao exame, para agilizar o exame e
a concessão de patentes.
Parágrafo único — O exame não será iniciado antes de decorridos

60 (sessenta) dias da publicação do pedido.
Apesar de, em parte, contrariar o espírito da eliminação de atrasos em

virtude da possibilidade de interferência de terceiros, entendeu o legislador
ser necessário estabelecer um período mínimo, durante o qual terceiros ou o
próprio depositante possam apresentar seus subsídios com a certeza de que
o exame ainda não foi iniciado. De fato, no que concerne a terceiros que
desejam contestar a validade de um pedido, é necessário tempo hábil, a
partir da publicação do pedido, para reunir e preparar os documentos e/ou
informações que consubstanciem sua pretensão.
108 Ver supra nota 63.

109 Ato Normativo nº 152, de 09.09.1999
65
Art. 32 — Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o

depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame,
desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.
Art. 32
Este artigo dispõe de forma mais clara e, a nosso ver, mais correta, sobre
matéria tratada no art. 18, §3º do Código de 1971, onde se previa que
modificações apenas eram cabíveis se imprescindível para esclarecer, preci-
sar ou restringir o pedido. Pela legislação anterior, chegou a haver dúvidas
sobre a possibilidade de se formular, após o depósito, novas reivindicações
para algum aspecto da invenção que é descrito no relatório, porém não foi
expressamente reivindicado no pedido originalmente depositado. Por exem-
plo, se o relatório descreve um processo e um dispositivo e as reivindicações
originalmente depositadas eram voltadas apenas para o dispositivo, houve
época em que o INPI rejeitava a introdução posterior de reivindicações para
o processo, apesar do que tal procedimento passou a ser usualmente aceito
ainda na vigência daquela Lei.
Fica agora estabelecida, claramente, na Lei, a possibilidade de se intro-
duzir novas reivindicações no quadro originalmente depositado, bastando
para tal que estas tenham sido reveladas no pedido original, i.e., que estejam
devidamente fundamentadas no relatório descritivo, reivindicações, resumo
ou desenhos.
Enquanto o presente artigo trata das emendas voluntárias que, necessa-
riamente, terão que ser consideradas durante o exame, a possibilidade de
apresentação de emendas não se esgota com a apresentação do requerimento
de exame. Por um lado, em resposta a uma exigência formulada com base no
art. 35, inciso III ou IV, ou parecer emitido segundo o art. 36, a reformulação
do pedido pode até ser necessária para cumprir satisfatoriamente a exigência
ou contornar as objeções do parecer desfavorável. Por outro lado, o art. 220
mantém a possibilidade de apresentação de propostas de emendas a qual-
quer momento, determinando que o INPI “aproveitará os atos das partes,
sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis”. Além disso, o art. 31
prevê a possibilidade de qualquer interessado, no que se inclui o depositante,
apresentar subsídios ao exame, o que faculta ao depositante a apresentação
de propostas de emendas e quaisquer documentos para apreciação pelo exa-
minador110.
Em qualquer situação persiste, contudo, restrição imposta pelo art. 32
quanto ao fato de que as alterações se limitem à matéria inicialmente revela-
da no pedido.
110 Ver também Resolução nº 56, de 27.11.2003, da ABPI, Patentes — Emendas após o Pedido
de Exame — Art. 32 da Lei nº 9.279/96.
66
Art. 33 — O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo

depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis)
meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pe-
dido.
Art. 33
O presente artigo visou simplificar a fixação do prazo para requerer o
exame, ao estabelecer a data de depósito do pedido como referência para
início de sua contagem.
No Código de 1971, o prazo para requerer exame se iniciava com a
publicação do pedido. O depositante deveria, portanto, acompanhar as
publicações ocorridas na Revista da Propriedade Industrial (RPI) para deter-
minar em que momento se iniciava o prazo para requerer o exame. Este
controle esporadicamente escapava ao depositante individual, que perdia o
prazo para requerer exame, resultando no arquivamento definitivo de seu
pedido.
O art. 33 não apenas permite que o prazo para requerer exame seja
fixado já desde o momento do depósito, mas também estipula como penali-
dade apenas o arquivamento simples, que pode ser revertido, com base no
parágrafo único a seguir. Apesar de o depositante não precisar aguardar a
publicação de seu pedido para requerer o exame — podendo, inclusive, fazê-
lo já por ocasião do depósito — note-se que o parágrafo único do art. 31
estipula um prazo mínimo de 60 dias contados da publicação do pedido para
início do exame. Portanto, caso o depositante deseje uma decisão mais rápi-
da, deverá requerer logo não apenas o exame, mas, também, a publicação
antecipada de seu pedido.
Deixando de haver um prazo para oposição a contar da publicação do
exame, não há mais razão para que o INPI o publique, simplificando-se o
trâmite administrativo.
O prazo para requerer exame também está em conformidade com a já
referida antiga versão do Tratado de Harmonização de Patentes111, refletin-
do, pois, uma tentativa de estabelecer uma tendência mundial nesse aspecto.
Parágrafo único — O pedido de patente poderá ser desarquivado,

se o depositante assim o requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados
do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica,
sob pena de arquivamento definitivo.
Este parágrafo regula a possibilidade de desarquivar pedido em relação

ao qual não tenha sido requerido exame no prazo estipulado no caput. Além
da possibilidade, não prevista no Código de 1971, de desarquivar um pedido
111 Art. 16, 2), a); Documento PLT/DC/3, de 21 de dezembro de 1990.
67
nesta situação, o parágrafo beneficia o depositante ao estabelecer ser sufi-

ciente a apresentação de requerimento simples e pagamento de retribuição
específica, em vez de necessidade de recorrer do arquivamento.
A contagem do prazo de 60 dias se inicia com a data de publicação do
arquivamento no órgão oficial do INPI, uma vez que, de acordo com o art.
224, os atos dessa autarquia apenas produzem efeito a partir de sua publi-
cação.
Obviamente, se não for requerido o desarquivamento no prazo de 60
dias, o ato se torna definitivo e o objeto do pedido cai em domínio público.
Art. 34 — Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo

de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento
do pedido: (...)
Art. 34
Os arts. 34 e 35 estipulam os tipos de exigência que podem ser formula-
dos pelo examinador, sendo que o primeiro trata daquelas de ordem pura-
mente formal com vistas ao fornecimento de informações que auxiliem o
examinador na análise da privilegiabilidade de pedido e o segundo trata das
exigências relativas ao teor do pedido, quer de ordem formal, quer de subs-
tância.
I — objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para

concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver
reivindicação de prioridade; (...)
Repete-se aqui provisão contida no Código de 1971112. Para auxiliar o

examinador, a pessoa que tenha depositado pedido no Brasil mediante rei-
vindicação de prioridade estrangeira deve, quando assim solicitado, fornecer
cópias de pareceres emitidos em relação a pedidos correspondentes em ou-
tros países, cópias de patentes concedidas etc. Esta provisão encontra funda-
mento também no Acordo TRIPs113.
Apesar de haver lacuna neste sentido, é razoável supor que não há neces-
sidade de apresentação de tradução dos documentos apresentados em cum-
primento à exigência formulada com base neste inciso. Tal providência one-
raria de forma desnecessariamente excessiva o atendimento à exigência, já
que os documentos aqui referidos não constituem elemento essencial à apre-
112 Art. 20.- Quando se tratar de pedido com reivindicação de prioridade, deverão ser apresen-
tados, sempre que solicitados, as objeções, as buscas de anterioridades ou o resultado dos exames
para a concessão de pedido correspondente em outros países.
113 Art. 29, 2.2 — Os Membros podem exigir que o requerente de uma patente forneça
informações relativas a seus pedidos correspondentes de patente e às concessões no exterior.
68
ciação da privilegiabilidade do invento em causa, mas apenas elementos de

apoio114.
Esta Lei prevê em seu art. 17 a nova figura da prioridade interna. Por
uma questão de coerência, acredita-se que o presente inciso aplica-se apenas
aos casos que reivindiquem prioridade estrangeira, nos termos do art. 16,
apesar de omissão neste sentido.
II — documentos necessários à regularização do processo e exame

do pedido; e (...)
Trata este inciso de quaisquer documentos necessários para regularizar a

situação do pedido, por exemplo, quando de alteração, cessão ou transferên-
cia do pedido, nos casos em que, iniciado o exame do pedido, ainda se encon-
trem pendentes de fornecimento de documento que comprove o ato.
III — tradução simples do documento hábil referido no §2º do art.

16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no §5º do
mesmo artigo.
Exigência neste tocante tem sentido apenas se o examinador deseja con-

firmar se o pedido brasileiro está, como declarado pelo depositante, total-
mente fundamentado no pedido prioritário, em especial quando o examina-
dor já tenha realizado a busca de anterioridades e surgiram documentos rele-
vantes cuja publicação — ou depósito, no caso de pedido brasileiro115 —
tenha ocorrido entre a data de depósito do pedido prioritário e aquela do
pedido brasileiro. Neste caso, o examinador pode exigir tradução do ou dos
pedidos prioritários, a fim de verificar se a matéria que é antecipada pelos
documentos da busca é efetivamente coberta pela ou pelas prioridades.
Apesar de o §5º do art. 16 prever a possibilidade de se substituir a
tradução do documento hábil referido em seu §2º, não há previsão de pena-
lidade no caso de o examinador constatar, por meio da exigência a que se
refere o inciso em questão, que a declaração não é procedente. Evidente-
mente, contudo, caso se determine que parte do pedido brasileiro não está
coberta pela prioridade, então essa parte não terá o benefício da prioridade
para efeitos de determinação de novidade e atividade inventiva. Art. 35
Art. 35 — Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório
de busca e parecer relativo a:
114 A Dra. Maria Margarida Mittellbach, quando Diretora de patentes do INPI, manifestou, em
certa ocasião, opinião no sentido de que os examinadores não poderiam exigir tradução de tais
documentos apresentados em resposta a exigência formulada com base no artigo 20 do Código de
1971.
115 Ver art. 11, §2º desta Lei.
69
Tal como redigido, o art. 35 dá a entender que sempre haverá a emissão

de relatório de busca e parecer, fato este que não ocorria sob a vigência do
Código de 1971.
Observe-se, contudo, que um pedido internacional PCT, nos termos do
art. 11(3) desse acordo, terá os efeitos de um depósito regular em cada um
dos Estados designados e que na fase internacional já é emitido um relatório
de busca internacional.
I — patenteabilidade do pedido;
O examinador deve, com base nas anterioridades reveladas na busca,

emitir opinião sobre a existência dos requisitos de patenteabilidade. No caso
de invenção, deve o examinador se manifestar sobre a presença de novidade,
aplicabilidade industrial e atividade inventiva e, no caso de modelo de utili-
dade, sobre os mesmos dois primeiros requisitos e ato inventivo. Além disso,
se for o caso, o examinador deve indicar, expressamente, em que proibição
legal a invenção incide.
Um parecer desfavorável poderá ser fundamentado na falta de um dos
requisitos de patenteabilidade116, na incidência da matéria reivindicada em
alguma proibição legal117, em insuficiência de descrição118 ou em imprecisão
nas reivindicações119.
II — adaptação do pedido à natureza reivindicada;
De acordo com este inciso, o examinador pode emitir parecer quanto à

adequação do objeto do pedido à natureza pleiteada, isto é, invenção ou
modelo de utilidade. Caso o examinador conclua que o objeto é mais ade-
quado a uma natureza distinta daquela requerida, poderá emitir exigência
neste sentido, podendo o depositante optar por contestá-la ou requerer a
alteração de natureza de invenção para modelo de utilidade ou vice-versa.
Por exemplo, se o examinador considera que o objeto reivindicado como
invenção carece de atividade inventiva, ele pode externar tal opinião em
parecer, dando ao depositante a oportunidade de se manifestar e/ou reque-
rer alteração do pedido para modelo de utilidade.
A alteração da natureza do pedido durante seu processamento no INPI
já era prática usual na vigência do Código de 1971. Havia, inclusive, a possi-
bilidade de requerer a alteração de natureza de invenção ou modelo de utili-
dade para modelo ou desenho industrial, uma vez que todas estas eram natu-
116 Ver arts. 8º, 9º e 11 a 15.

117 Ver arts. 10 e 18.
118 Ver art. 24.
119 Ver art. 25.
70
rezas distintas de patente. Tendo em vista que os antigos modelos e desenhos

industriais, agora unificados sob a denominação de desenho industrial, pas-
sam a ser regidos como registro e não mais como patente, aparentemente
seria necessária uma regulamentação específica do INPI para estabelecer a
possibilidade de alteração de natureza de pedido de patente para registro de
desenho industrial. Porém, as diversas diferenças processuais teriam que ser
observadas, de tal modo que terceiros tenham a oportunidade de ter conhe-
cimento da alteração e de interferir no momento oportuno, caso necessário.
III — reformulação do pedido ou divisão; ou
O examinador pode exigir a reformulação do pedido em virtude da exis-

tência de irregularidades formais, tais como erros de datilografia ou de tradu-
ção, inadequação do título àquilo que é reivindicado, ou exigir a introdução
de números de referência nas reivindicações, se julgar necessário. Se a exi-
gência não for cumprida de modo satisfatório, o examinador pode emitir
nova exigência ou, na dependência das circunstâncias, indeferir ou arquivar o
pedido. Havendo, contudo, matéria considerada patenteável no pedido, o
ideal é que se conceda ao depositante uma nova oportunidade para sanear
seu pedido, antes da emissão de uma decisão.
Caso o examinador opine pela falta de unidade de invenção (art. 22) ou
de modelo (art. 23), deverá ser emitido parecer ou exigência para que o
depositante conteste ou divida seu pedido. Assim, além da possibilidade de
requerer espontaneamente a divisão de seu pedido (art. 26), o depositante
poderá ser levado a fazê-lo por exigência do examinador.
IV — exigências técnicas.
Além de exigências formais, a que parece aludir o inciso III anterior,

pode o examinador formular exigências de conteúdo técnico, a fim de que o
depositante reformule suas reivindicações ou relatório descritivo, em confor-
midade com documentos do estado da técnica revelados na busca de anterio-
ridades feita pelo examinador.
Apesar de não haver aqui previsão semelhante àquela do art. 19, §4º do
Código de 1971120, no sentido de que no cumprimento das exigências, deve-
rão ser observados os limites do que foi inicialmente requerido, é relativamen-
te evidente que na reformulação do pedido em cumprimento à exigência não
deve haver acréscimo de matéria ao pedido. Contudo, há uma clara mudança
de enfoque quanto ao tipo de alteração que pode ser efetuado no pedido: por
analogia ao art. 32, deve ser possível, em resposta à exigência, efetuar altera-
120 Art. 19 — Publicado o pedido de exame, correrá o prazo de noventa dias para apresentação
de eventuais oposições, dando-se ciência ao depositante.
71
ções que tenham por base a matéria revelada no pedido121. A expressão

matéria revelada alude, claramente, a tudo aquilo que se podia depreender
do pedido original, quer nas reivindicações, quer no relatório descritivo, de-
senhos ou resumo.
Assim, por exemplo, se o desenho claramente ilustra característica não
descrita no relatório e não reivindicada no pedido original, é possível, em
tese, em resposta a uma exigência emendar as reivindicações, de modo a
incluir tal característica, uma vez que ela era revelada no pedido originalmen-
te depositado.
Art. 36 — Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo

não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular
qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no
prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 36
Note-se que será sempre emitido um parecer quando o examinador con-
cluir pela não patenteabilidade do pedido. Infere-se deste inciso que, caso a
opinião do examinador seja favorável à patenteabilidade, não será necessária
a emissão de parecer. O Código de 1971 previa expressamente prazo de 90
dias somente para resposta às exigências122, sendo omisso quanto ao prazo de
resposta a pareceres, o que gerou controvérsias a respeito deste último. A
nova Lei elimina qualquer dúvida neste sentido.
A obrigação de emissão de parecer desfavorável se aplica também aos
pedidos divididos, independentemente do estágio em que o pedido principal
se encontrava, tendo em vista que para o pedido dividido o depositante paga
uma nova taxa de exame.
§1º — Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente

arquivado.
Em essência, mantém-se previsão da legislação anterior sobre a pena que

resulta da falta de resposta à exigência. Nos termos do art. 212, §2º, o arqui-
vamento definitivo é irrecorrível. Contudo, dessa decisão cabe restauração
com base no art. 87, de acordo com parecer do Procurador Geral do INPI, ao
qual foi conferido efeito normativo pelo Presidente do INPI, conforme noti-
121 Na vigência do precedente Código da Propriedade Industrial houve um período em que

examinadores do INPI interpretavam o art. 19, §4º, no sentido de que a alusão do texto legal ao
inicialmente requerido admitiria que emendas fossem feitas apenas tendo por base a matéria
inicialmente reivindicada no pedido. Contudo, mesmo antes da entrada em vigor da nova Lei de
Propriedade Industrial, essa interpretação já se achava superada, admitindo-se que informações
contidas em qualquer parte do pedido poderiam dar base a alterações nas reivindicações.
122 Art. 19, §5º — A exigência não cumprida ou não contestada no prazo de noventa dias
acarretará o arquivamento do pedido, encerrando-se a instância administrativa.
72
ficação na RPI nº 1722 de 06.01.2004. Naquele parecer, que inclusive rati-

fica decisões passadas sobre a matéria, se estabelece claramente a possibili-
dade de se restaurar pedido de patente que tenha sido objeto de arquivamen-
to definitivo.
Esta previsão não se aplica à manifestação sobre parecer desfavorável,
conforme tornado mais claro no parágrafo a seguir.
§2º — Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contest-

ada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patentea-
bilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.
Com base no parágrafo anterior, depreende-se que a exigência deve ser

respondida, cumprindo-se ou contestando-se seu conteúdo, sob pena de ar-
quivamento definitivo, enquanto em caso de parecer desfavorável não há
obrigatoriedade de manifestação. Nesse último caso, a conseqüência mais
provável da ausência de manifestação será o indeferimento do pedido, do
qual cabe recurso.
De posse da resposta à exigência ou manifestação sobre parecer, cabe ao
examinador analisá-las e verificar se deve emitir nova exigência ou parecer
ou concluir o exame, emitindo decisão de deferir, indeferir ou arquivar o
processo.
Art. 37 — Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou

indeferindo o pedido de patente.
Art. 37
Esse artigo define, de forma explícita, o final do exame do pedido de
patente. É a este momento, portanto, que aludem as disposições que estabe-
lecem como prazo para a providência o final do exame123, ressaltando-se que
seus efeitos são produzidos apenas no momento de sua publicação124.
Publicada a decisão de indeferimento, cabe recurso no prazo de 60 dias
da publicação, de acordo com o art. 210, §2º. No que concerne a esse último
artigo, uma importante modificação com relação ao Código de 1971 reside
em que não mais existe a oportunidade de recurso de terceiros contra a
decisão de deferimento do pedido, modificação esta motivada por antiga
versão do Tratado de Harmonização de Patentes da OMPI125 quanto à elimi-
nação de etapas formais de contestação antes da concessão.
Ainda com relação ao final do exame, ver comentários sobre o A.N. nº
127/97 ao final dos comentários ao caput do art. 26.
123 Ver arts. 26 e 31.

124 Ver art. 226.
125 Ver art. 18, 2); documento PLT/DC/3, de 21 de dezembro de 1990.
73
Capítulo IV
DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DA PATENTE
Seção I
Da Concessão da Patente
Concedida a patente, é sempre recomendável que o titular ou seu licen-

ciado inicie a exploração do invento ou do modelo de utilidade antes de
decorridos três anos da concessão da patente, a fim de evitar a concessão de
licença compulsória por falta de uso (Ver art. 68, §1º). Quando se trata de
um produto, recomenda-se, ainda, que este indique sempre se tratar de
objeto de patente (“Pat. PI...” ou “Pat. MU...”), a fim de desestimular cópias
não autorizadas. Contudo, observe-se que, coerente com os termos da Con-
venção de Paris126, não é obrigatória a referida indicação para que se reco-
nheçam os direitos do titular. Ver também comentários ao Capítulo III,
Seção I.
Art. 38 — A patente será concedida depois de deferido o pedido, e

comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se
a respectiva carta patente.
Art. 38
Conforme comentado no artigo anterior, não há a possibilidade de ter-
ceiros recorrerem da decisão que defere o pedido de patente.
Deve ser observado, contudo, que fica preservada a possibilidade de se
requerer a nulidade administrativa no prazo de seis meses da concessão da
patente (Ver art. 51).
Atente-se para o fato de que, nos termos do art. 229-C da Lei nº 10.196
de 14 de fevereiro de 2001, a concessão de patentes para produtos e proces-
sos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de
Vigilânica Sanitária — ANVISA.
§1º — O pagamento da retribuição e respectiva comprovação de-

verão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferi-
mento.
Estipula-se aqui o prazo para pagamento da taxa final e da respectiva

comprovação. Foi aqui mantida a necessidade de comprovar o referido paga-
126 Art. 5 — (...)

D — Para reconhecimento do direito não será exigido no produto qualquer sinal ou menção
da patente, do modelo de utilidade, ou do registro da marca de fábrica ou de comércio, ou de
depósito do desenho ou modelo industrial.
74
mento, não obstante a comprovação ter sido eliminada para as anuidades

(Ver art. 84).
§2º — A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e

comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no pa-
rágrafo anterior, independentemente de notificação, mediante paga-
mento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo
do pedido.
Este parágrafo inova em relação ao Código de 1971127 ao prever que,

caso o pagamento da taxa final não seja efetuado e comprovado no prazo de
60 dias previsto no §1º, este poderá ainda ser feito nos 30 dias imediatamen-
te subseqüentes, mediante pagamento de retribuição adicional. Sendo o pra-
zo em questão independente de notificação, não haverá, necessariamente,
publicação alertando sobre a perda do prazo inicial de 60 dias e início do
prazo adicional. Na prática, portanto, deve-se considerar que o prazo para
pagamento da taxa final é de 90 dias corridos, apenas com acréscimo em seu
valor nos últimos 30 dias. O não pagamento da taxa final acarreta, tal como
no Código de 1971, o arquivamento definitivo do pedido.
Por outro lado, a Lei nº 9.279/96 contém um capítulo específico que
trata da possibilidade de se obter a restauração de uma patente ou pedido de
patente, desde que tal restauração seja requerida dentro de três meses a
contar da data da notificação da extinção da patente ou do arquivamento do
pedido de patente, mediante retribuição específica. (Ver art. 87).
Portanto, em princípio, tal como ocorre no caso do não pagamento das
anuidades, a taxa final para expedição da carta patente também poderia,
ainda, ser paga dentro do período de restauração previsto no art. 87.
§3º — Reputa-se concedida a patente na data de publicação do res-

pectivo ato.
O §3º elimina qualquer dúvida quanto ao momento em que se considera

que a patente foi concedida, para todos os efeitos. O art. 21128 do Código de
1971 era pouco claro a este respeito, tendo gerado muita controvérsia.
A concessão coincide, portanto, com a notificação da expedição da carta
patente.
127 Art. 21 — A carta patente será expedida depois de decorrido o prazo para o recurso ou, se
interposto este, após a sua decisão.
§1º Findo o prazo a que se refere este artigo, e não sendo comprovado, em sessenta dias, o
pagamento da retribuição devida, o processo será arquivado, encerrando-se a instância adminis-
trativa. (...)
75
Art. 39 — Da carta patente deverão constar o número, o título e a

natureza respectivos, o nome do inventor, observado o disposto no art.
6º, §4º, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vigência, o
relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos, bem como os dados
relativos à prioridade.
Arts. 39 e 40
Este artigo define as informações que devem constar da carta patente. A
inovação com relação ao Código de 1971 reside na possibilidade de o inven-
tor requerer a não divulgação de sua nomeação como autor (Ver art. 6º, §4º).
Seção II
Da Vigência da Patente
Art. 40 — A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte)

anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados
da data de depósito.
O prazo de vigência das patentes de invenção foi ampliado em relação ao

Código de 1971, que o previa para 15 anos, tendo sido mantida a data de
depósito como início de sua contagem. Seguiu-se aqui o disposto em
TRIPs129 quanto ao prazo mínimo das patentes.
Também o prazo de vigência das patentes de modelo de utilidade foi
ampliado em relação ao Código de 1971, que o previa para 10 anos, manten-
do-se a data de depósito como início da contagem da vigência.
Este artigo encerra um aspecto controverso quanto à sua aplicação às
patentes concedidas na vigência do precedente Código da Propriedade In-
dustrial. Parecer de 1997 do Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo130 concluiu pela inaplicação dos prazos do presente art. 40 às paten-
tes concedidas na vigência da legislação precedente, parecer esse com base
no qual o INPI emitiu algumas decisões contrárias a requerimentos de exten-
são do prazo de patentes que se encontravam em vigor em 15.05.1997. Em
síntese, tal opinião fundamentou-se na premissa de que o art. 229 da Lei de
Propriedade Industrial apontaria para a aplicação das novas disposições ape-
nas aos pedidos pendentes, enquanto o art. 235 dessa mesma Lei determinou
que se asseguram os prazos em curso concedidos na vigência da Lei prece-
dente.
Algumas considerações revelam improcedentes os fundamentos daquele
parecer, na medida em que o art. 229 trata da situação específica dos pedi-
dos pendentes, em particular daqueles relativos a matérias não patenteáveis
129 Art. 33 — A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da
data do depósito.
130 Parecer MICT/CONJUR nº 24/97
76
à luz da Lei nº 5.772/71, o que, por si só, não exclui a aplicação da nova Lei
às patentes concedidas anteriormente e que ainda se encontravam em vigor
em 15.05.1997. Primeiramente, quando a Lei nº 9.279/96 revogou expres-
samente a Lei nº 5.772/71131, todos os direitos e obrigações relativos às
patentes ainda em vigor passaram, necessariamente, a ser regidos pela nova
Lei, por exemplo, quanto aos prazos para pagamentos de anuidades, aos
direitos conferidos pela patente, às exceções a esses direitos e às disposições
relativas à licença compulsória.
Quanto ao art. 235 nesse contexto, ver respectivos comentários neste
livro.
Opinião favorável à aplicação do prazo do art. 40 para estendê-lo no caso
das patentes concedidas na vigência da Lei nº 5.772/71 é espelhada, por
exemplo, em decisão proferida pela Exma. Juíza da 21ª. Vara da Justiça
Federal, Dra. Liliane do Espírito Santo Roriz de Almeida132, da qual se des-
taca:
“Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei nº 9.279, de 14/5/96, vigen-

te a partir de 15/5/97, que revogou integralmente o antigo CPI, o prazo
de validade das patentes de modelo de utilidade passou a ser de quinze
anos, e não mais de dez anos, na forma de seu art. 40.”
A questão da extensão do prazo de vigência das patentes já havia sido,

aliás, levantada anteriormente à entrada em vigor da Lei nº 9.279/96 com
base na interpretação de que o acordo TRIPs já havia se tornado plenamente
eficaz em 01.01.1995133, inúmeras decisões judiciais tendo sido proferidas
em favor dessa tese134, embora também haja decisões contrárias. Vale aqui
131 Ver art. 244 desta Lei.

132 Novelprint Sistemas de Etiquetagem Ltda. v. Instituto Nacional da Propriedade Industrial
— INPI.
133 Ver parecer da ABPI — Associação Brasileira da Propriedade Intelectual intitulada “A Apli-
cação do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comér-
cio (TRIPS)”
134 Ver as seguintes decisões: (i) Acórdão proferido no julgamento da Apelação em Mandado de
Segurança (AMS/22452) no Processo nº 98.02.20297-5, interposta perante a 1ª Turma do Tri-
bunal Regional Federal 2ª Região, em que foi Apelante AKZO NOBEL e Apelado, o INSTITU-
TO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL — INPI, tendo sido Relator o Desembar-
gador Federal Carreira Alvim; (ii) Decisão proferida pelo Desembargador Dr. Ricardo Regueira
no Agravo de Instrumento 043429 no Processo nº 1999.0201035428-4, em que é Agravante
APV INTERNATIONAL LIMITED e Agravado, o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIE-
DADE INDUSTRIAL — INPI, interposto perante a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal, 2ª
Região; (iii) Decisão proferida pela Des. Federal Dra. Tania Heine, no Agravo de Instrumento no
Processo nº 1999.0201040578-4, em que são Agravantes MUL-T-LOCK LTD. e MUL-T-LOCK
DO BRASIL LTDA., sendo Agravado o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE IN-
DUSTRIAL — INPI, interposto perante a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal, 2ª Região; (iv)
77
destacar ementa relativa ao RECURSO ESPECIAL Nº 423.240 — RJ

(2002/0032733-9) publicada no DJ de 15.03.2004:
INTERNACIONAL. TRIPS. RESERVAS. APRESENTAÇÃO. MO-

MENTO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF.
INCIDÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não manifestando o Estado brasileiro, em momento oportuno, qual-

quer opção em postergar a vigência do TRIPS no plano do direito interno,
entende-se haver renunciado à faculdade oferecida pelo art. 65 daquele
acordo.
2. Diante da ausência do prequestionamento da matéria relativa ao su-
posto maltrato do art. 229 da Lei 9.279/96, incidem as súmulas 282 e
356/STF.
3. Na exegese do enunciado da súmula 13/STJ, a tese de divergência
jurisprudencial não pode ser acolhida diante da colação de julgado paradigma
advindo do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida.
4. Recurso especial não conhecido.
Parágrafo único — O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez)

anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de
modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipó-
tese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedi-
do, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.
Trata-se de inovação extremamente positiva, com relação ao Código de

1971. Estabeleceu-se um prazo mínimo de vigência para as patentes a partir
da concessão, a fim de que o titular não seja prejudicado por um atraso
excessivo no processamento de seu pedido no INPI. Esta disposição visa
sanar apenas problemas decorrentes de uma demora injustificada no exame
Sentença prolatada pela Juíza Federal Dra. Valéria Medeiros nos autos da ação ordinária nº
97.002.1814-7 movida por AMERICAN CYANAMID COMPANY contra o INSTITUTO NA-
CIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL — INPI, perante a 9ª Vara Federal, Seção Judi-
ciária do Estado do Rio de Janeiro; (v) Sentença prolatada pela Juíza Federal Dra. Valéria Medei-
ros, nos autos da ação ordinária nº 98.0000200-6, movida por INTERLEGO AG contra o INSTI-
TUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL — INPI, perante a 9ª Vara Federal,
Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro; (vi) Sentença prolatada pelo Juiz Federal Dr.
Marcelo da Fonseca Guerreiro, nos autos do Mandado de Segurança nº 98.0001957-0, impetrado
perante a 15ª Vara Federal, em que foi impetrante E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY e impetrada a Diretoria de Patentes do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIE-
DADE INDUSTRIAL — INPI.
78
no INPI, não se aplicando na hipótese de esse órgão estar impedido de exa-

minar o pedido por pendência judicial ou por motivo de força maior.
Contudo, no caso de pedido de patente depositado na vigência da Lei
precedente, em que o INPI examinou e indeferiu o pedido em instância
administrativa e o depositante ingressou em juízo contra a decisão adminis-
trativa, revertendo judicialmente a decisão proferida pelo INPI, deve a con-
cessão, se aplicável, seguir a regra determinada neste parágrafo, uma vez que
o INPI não ficou impedido de proceder ao exame de mérito por pendência
judicial, daí inaplicável a exceção.
Capítulo V
DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE
Seção I
Dos Direitos
Art. 41 — A extensão da proteção conferida pela patente será deter-

minada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relató-
rio descritivo e nos desenhos.
Art. 41
Aquela parte do texto de uma patente denominada reivindicações possui
uma dupla finalidade, dependendo do tempo. Quando ainda há um pedido
de patente pendente, as reivindicações constituem a definição do que o re-
querente considera sua invenção, para a qual requer proteção, cabendo ao
Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI julgar aquelas
reivindicações sob a égide da Lei e decidir se concede a proteção tal como
requerida, se a faz limitar, diante, por exemplo, de técnica anterior trazida à
luz durante exame técnico ou se a indefere, por entender que sua essência é
irremediavelmente comprometida. O segundo momento, depois de conce-
dida a patente, reflete a função das reivindicações de definir a abrangência
dos direitos conferidos pela patente ao seu titular.
É ao texto das reivindicações que recorre o intérprete para determinar o
alcance da patente, seja no caso da determinação de uma alegada infração,
seja na determinação da validade da patente frente à técnica anterior.
O art. 41 indica, ainda, de maneira inequívoca, ao intérprete da lei, quais
são as fontes primárias de que deve ele se socorrer ao interpretar as
reivindicações — o relatório descritivo e os desenhos.
Em caso de dúvida na interpretação do texto das reivindicações, deve o
intérprete se socorrer do conteúdo do relatório descritivo e dos desenhos
que compõem o pedido de patente ou a patente sob consideração e dali
extrair os critérios e parâmetros para a correta interpretação das reivindica-
ções, que não deve se ater a seu teor estritamente literal. Tal entendimento
79
está de acordo com a minuta de 1990 do Tratado de Harmonização de Paten-

tes discutido no âmbito da Organização Mundial de Propriedade Intelectual
— OMPI, que dispunha, em seu art. 21135, sobre a extensão da proteção e
interpretação das reivindicações, inclusive quanto à aplicação da chamada
“doutrina de equivalência”, a qual será comentada adiante.
Observe-se que, como indicado no texto da referida minuta de Tratado
(art. 21, 4)), o fato de o relatório descritivo servir de base à interpretação das
reivindicações não implica que a proteção esteja limitada aos exemplos nele
contidos.
Ainda segundo a mencionada minuta (art. 21, 3)), outro fator que deve
ser considerado no momento de interpretar a abrangência de uma reivindica-
ção reside na argumentação utilizada pelo titular durante o exame de seu
135 Art. 21 — Extent of Protection and Interpretation of Claims

(1) [Determination of the Extent of Protection]
(a) The extent of protection conferred by the patent shall be determined by the claims, which
are to be interpreted in the light of the description and drawings.
(b) For the purposes of subparagraph (a), the claims shall be so interpreted as to combine fair
protection for the owner of the patent with a reasonable degree of certainty for third parties. In
particular, the claims shall not be interpreted as being combined to their strict literal wording.
Neither shall the claims be considered as mere guidelines allowing that the protection conferred by
the patent extends to what, from a consideration of the description and drawings by a person
skilled in the art, the owner has contemplated, but has not claimed.
(2) [Equivalents]
(a) Notwithstanding paragraph (1)(b), a claim shall be considered to cover not only all the
elements as expressed in the claim but also equivalents.
(b) An element (“the equivalent element”) shall generally be considered as being equivalent
to an element as expressed in a claim if, at the time of any alleged infringment, either of the
following condition is fulfilled in regard to the invention as claimed:
(i) the equivalent element performs substantially the same function in substantially the same
way and produces substantially the same result as the element as expressed in the claim, or
(ii) it is obvious to a person skilled in the art that the same result as achieved by means of the
element as expressed in the claim can be achieved by means of the equivalent element.
(c) Any Contracting Party shall be free to determine whether an element is equivalent to an
element as expressed in a claim by reference to only the condition referred to in subparagraph
(b)(i) or to only the condition referred to in subparagraph (b)(ii), provided that, at the time of
depositing its instrument of ratification of or accession to this Treaty, it so notifies the Director
General.
(3) [Prior Statements] In determining the extent of protection, due account shall be taken of
any statement limiting the scope of the claims made by the applicant or the owner of the patent
during procedures concerning the grant or the validity of the patent.
(4) [Examples] If the patent contains examples of the embodiment of the invention or exam-
ples of the functions or results of the invention, the claims shall not be interpreted as limited to those
examples; in particular, the mere fact that a product or process includes additional features not
found in the examples disclosed in the patent, lacks features found in such examples or does not
achieve every objective or possess every advantage cited or inherent in such examples shall not
remove the product or process from the extent of protection conferred by the claims.
(5) [Abstract] The abstract of a patent shall not be taken into account for the purpose of
determining the protection conferred by the patent.
80
pedido ou em algum procedimento de questionamento da validade de sua

patente.
Quanto à interpretação das reivindicações devem, ainda, ser considera-
das as disposições do art. 186, do título dos crimes contra a propriedade
industrial, no sentido de que o crime não é descaracterizado pelo fato de a
violação não atingir todas as reivindicações da patente ou restringir-se à uti-
lização de meios equivalentes ao objeto da patente136.
Ainda outros fatores que devem ser considerados na avaliação da exten-
são da proteção assegurada pelas reivindicações de uma patente são as
disposições do art. 42, em especial seu §1º.
As reivindicações se dividem em dois grupos: (i) as reivindicações inde-
pendentes e (ii) as reivindicações dependentes. As reivindicações inde-
pendentes são aquelas que definem as características consideradas essenciais
à realização da invenção. Já as reivindicações dependentes, que sempre se
reportam, direta ou indiretamente, a ao menos uma reivindicação inde-
pendente, apenas definem características opcionais da invenção e, portanto,
não limitam a abrangência da proteção conferida pela patente.
A regra básica para a determinação de uma possível infração consiste em
confrontar o texto de ao menos uma reivindicação independente da patente
com o produto em questão e verificar se todas as características dessa reivin-
dicação se encontram também no referido produto, quer de forma literal,
quer por equivalência. Embora, como dito, as reivindicações devam ser inter-
pretadas com base no relatório descritivo e desenhos, isso não significa que o
texto das reivindicações deva ser desconsiderado em função de informações
contidas em outras partes da patente e que um “conceito inventivo básico”
deva ser procurado sem que se atenha ao texto das reivindicações. Significa,
sim, que o relatório e os desenhos podem auxiliar na interpretação dos ter-
mos das reivindicações, as quais, interpretadas dessa forma, determinarão a
abrangência de proteção assegurada pela patente. Apenas em circunstâncias
muito particulares deve ser aplicado o conceito de “infração parcial” e des-
considerar-se alguma das características de uma reivindicação independente
ao determinar-se a existência ou não de infração137.
Art. 42 — A patente confere a seu titular o direito de impedir tercei-

ro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender
ou importar com estes propósitos:
Art. 42
Houve uma mudança de enfoque na definição dos direitos conferidos
pela patente em face do Código de 1971, passando a lei brasileira a adotar
definição similar à da Lei norte-americana. Assim, o direito conferido pela

137 Ver “Infração Parcial ou Subcombinações”, Ivan B. Ahlert, Revista da ABPI nº 14, 1995.
81
patente é primariamente definido como sendo o poder dado ao seu titular de

excluir terceiros da prática dos atos atentatórios ao direito de propriedade,
em vez de defini-los de forma positiva como sendo o direito de gozar da
exclusividade do uso e exploração do objeto da patente conforme o art. 5º138
do Código de 1971. De fato, existe uma diferença substancial, embora sutil,
entre os dois enfoques. O titular de direitos autorais sobre uma obra ou de
segredos de fábrica, por exemplo, possui exclusividade no uso de sua obra,
podendo mesmo excluir terceiros, porém não tem o direito de excluir tercei-
ros de utilizarem a obra ou a tecnologia (no caso dos segredos de fábrica) que
tenha sido, respectivamente, criada ou obtida de forma original e inde-
pendente, após a sua criação ou, no caso dos segredos de fábrica, seu uso.
A patente, por outro lado, confere ao seu titular um direito muito mais
amplo, que inclui o poder de excluir terceiros que pratiquem a invenção
patenteada, mesmo que a tenham desenvolvido de forma independente, sem
fazer uso dos ensinamentos contidos na patente. As únicas exceções a esse
direito são definidas nos arts. 43 e 45 (este último tratando dos chamados
direitos do “usuário anterior”), e que serão comentados adiante.
Os direitos aqui definidos estão substancialmente de acordo com o texto
do art. 28, 1)139 de TRIPs, embora o texto original em inglês utilize o sinôni-
mo “fazer” (“making”) em lugar de “produzir”, que foi a expressão utilizada
na tradução oficial desse acordo para o português.
Importantes inovações foram introduzidas, em especial no §1º deste
artigo.
I — produto objeto de patente; (...)
Na vigência do Código de 1971 havia alguma incerteza em relação à

situação de terceiros que apenas usam a invenção sem consentimento do
titular da patente, apesar de seu art. 5º estabelecer que a patente garante a
propriedade e o uso exclusivo. Inclusive, dentre os crimes de violação estipu-
lados no art. 169 do Decreto-Lei nº 7.903 não se incluía o uso do produto
patenteado. O texto agora em vigor elimina esta dúvida, estabelecendo cla-
138 Art. 5º — Ao autor de invenção, de modelo de utilidade, de modelo industrial e de desenho

industrial será assegurado o direito de obter patente que lhe garanta a propriedade e o uso
exclusivo, nas condições estabelecidas neste Código.
139 Art. 28 — Direitos Conferidos
1- Uma patente conferirá a seu titular os seguintes direitos exclusivos:
(a) quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros sem seu consenti-
mento produzam, usem, coloquem à venda, vendam, ou importem com esses propósitos aqueles
bens;
(b) quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu consenti-
mento usem o processo, usem, coloquem à venda, vendam, ou importem com esses propósitos
pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo. Obs.: Crases obrigatórias.
82
ramente que também o uso de produto patenteado constitui ilícito civil,

passível, portanto, de ação indenizatória. No capítulo dos crimes, a situação
recebe tratamento um pouco diferente (Ver art. 184).
II — processo ou produto obtido diretamente por processo patentea-

do; (...)
Existe uma imprecisão no inciso II deste artigo, que, no entanto, não

impede a correta interpretação da norma. Entendemos clara a intenção do
legislador em estabelecer que os direitos do titular seriam de (i) impedir que
terceiros não autorizados pratiquem processo protegido por patente; e (ii)
impedir que terceiros não autorizados fabriquem, usem, vendam, exponham
à venda, comprem etc., produto obtido por processo patenteado. O direito
de impedir a importação, por pessoa não autorizada pelo titular, de produto
fabricado no exterior por processo patenteado no Brasil é claramente abran-
gido neste artigo, estando de acordo com a Convenção de Paris140 neste
tocante. É de se notar, também, o cuidado que teve o legislador em definir
que os produtos atingidos por esta disposição são aqueles obtidos diretamen-
te pela prática do processo protegido pela patente.
A inclusão da expressão “diretamente” no inciso anterior pode gerar
alguma discussão, não obstante sua adoção em nossa legislação derivar do
Acordo TRIPs141. Por um lado, assim como em outros países, há a necessida-
de de se interpretar a expressão “diretamente” quanto a sua abrangência:
deve tal expressão ser interpretada de modo restritivo ou um produto sendo
submetido ao processo patenteado e, subseqüentemente, a etapas adicionais
pode ainda ser considerado como sendo diretamente obtido pelo processo
patenteado? Por outro lado, no capítulo dos crimes contra as patentes142
faz-se menção ao produto obtido por processo patenteado, sem incluir-se a
expressão “diretamente”. Uma vez que, no Brasil, todo crime é também
considerado como um ilícito civil, há uma evidente discrepância entre a
definição dos direitos do titular — que proporciona os fundamentos legais
para as ações na esfera civil — e a definição dos crimes, tendo em vista que
140 Art. 5 Quater

Quando um produto for introduzido num país da União no qual exista uma patente prote-
gendo um processo de fabricação desse produto, o titular da patente terá, com referência ao
produto introduzido, todos os direitos que a legislação do país de importação lhe conceder, em
virtude da patente desse processo, com referência aos produtos fabricados no próprio país.
141 Art. 28 — Direitos Conferidos
1- Uma patente conferirá a seu titular os seguintes direitos exclusivos: (...)
(b) quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu consenti-
mento usem o processo e usem, coloquem à venda, vendam ou importem com esses propósitos
pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo. Obs.: Idem.
142 Ver arts. 183 e 184.
83
esta última acabou sendo mais ampla do que a primeira. Usar-se o Acordo
TRIPs para interpretar restritivamente as disposições sobre os crimes não
parece esclarecer essa questão, uma vez que o acordo estabelece que o mem-
bro proporcionará proteção ao menos para o produto obtido diretamente de
um processo patenteado, de tal modo que as disposições sobre os crimes
contra as patentes não são inconsistentes com essa regra de TRIPs.
A versão de 1990 da minuta do Tratado de Harmonização da OMPI143
incluía disposição semelhante àquela citada anteriormente, quanto à inclusão
da expressão “diretamente”144, disposição essa que foi retirada em minutas
posteriores. Porém, nas notas explicativas sobre os artigos, a minuta anterior
esclarecia que a expressão “diretamente” pretendia indicar que o direito do
titular de uma patente de processo se estende unicamente àqueles produtos
que são a conseqüência ou resultado direto do uso do processo, ou seja, se
etapas adicionais ao uso do processo são requeridas para obter o produto,
esse produto não poderia ser considerado como o resultado direto do uso do
processo.
As exceções a estes direitos, particularmente aquelas referentes aos se-
res vivos, plantas e partes de seres vivos e plantas, serão comentadas adiante,
na discussão dos vários incisos do art. 43.
Voltando ao inciso ora comentado, observamos que os atos do caput
podem, em princípio, ser associados aos termos do inciso II do seguinte
modo: proíbe-se terceiros de usar o processo patenteado e de usar, vender,
expor à venda, comprar, ofertar, importar, exportar ou estocar o produto
obtido por processo patenteado. Em princípio, não nos parece fazer sentido
falar-se em impedir terceiro de produzir produto obtido por processo paten-
teado, pois neste caso estaria este terceiro usando o processo patenteado, o
que já configura infração. Contudo, em se tratando de matéria viva obtida
por processo patenteado, a possibilidade de auto-replicação desse material
pode levar a uma situação em que um terceiro “produz” — ou reproduz — o
produto obtido por processo patenteado, porém sem utilizar esse processo.
Ver comentários mais detalhados junto aos incisos V e VI do art. 43.
§1º — Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir

que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos
neste artigo.
143 Documento HL/CE/VIII/3, de 15.02.1990 — Comittee of Experts on the Harmonization

of Certain Provisions in Laws for the Protection of Inventions.
144 Article 19 — Rights Conferred by the Patent (...)
(2) [Processes] Where the subject matter of the patent concerns a process, the owner of the
patent shall have the right to prevent third parties from performing, without his authorization, at
least the following acts: (...)
(ii) in respect of any product directly resulting from the use of the process, any of the acts
referred to in paragraph (1)(ii), even where a patent cannot be obtained for the said product.
84
Este parágrafo inova frente à lei anterior pela previsão explícita do insti-
tuto da infração por contribuição, já há muito consagrada no Direito de
patentes norte-americano.
Esta disposição é bastante ampla e, pelo menos em princípio, inclui qual-
quer ato que, no entender de um juiz, tenha contribuído para a infração da
patente, seja de forma material, seja de forma subjetiva.
Por outro lado, a infração por contribuição, no capítulo dos crimes con-
tra as patentes (art. 185), é definida de forma mais precisa e bastante mais
restrita, ao tipificar o crime como sendo o fornecimento de “componente de
um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um proces-
so patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equi-
pamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente”.
A Lei norte-americana145, por sua vez, tem redação ainda mais precisa ao
englobar as situações de contribuição material e de indução à infração de
forma separada, além de prever exceção para aqueles artigos que são consi-
derados peças de reposição necessária (staple articles).
Há corrente de opinião que sustenta que este parágrafo é aplicável ainda
que não exista, ao final, um ato que possa ser considerado como infração
direta da patente. Note-se que o §1º refere-se à contribuição para que tercei-
ros pratiquem os “atos referidos neste artigo”. Por exemplo, se uma pessoa
não autorizada pelo titular de uma patente vende componentes que levarão
o usuário final a montar o produto patenteado para seu uso particular, essa
pessoa estará contribuindo para que o usuário “produza” e “use” o produto
patenteado. Embora esses atos praticados pelo usuário em caráter privado o
eximam da imputação de infração — como será comentado adiante em rela-
ção ao inciso I do art. 43 — a pessoa que vendeu os componentes está
praticando um ato de comércio e está tirando proveito do produto patentea-
do sem autorização do titular. Assim, embora ao final não se concretize um
ato que se considere como infração da patente, o titular deveria ter o direito
de impedir a prática daqueles atos pela pessoa que está auferindo benefícios
econômicos de sua invenção de forma indireta.
§2º — Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se

refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar,
145 35 USCA — Patent Act

§271. —--
(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.
(c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a
component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or
apparatus for using in practising a patented process, constituting a material part of the invention,
knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such
patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing
use, shall be liable as a contributory infringer.
85
mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido

por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.
O §2º deste artigo estabelece de forma inequívoca que, em caso de

alegação de infração de reivindicação de processo, cabe ao alegado infrator o
ônus da prova de que o produto por ele fabricado, usado, vendido, exposto à
venda etc. foi obtido através de processo diverso daquele patenteado.
A inversão do ônus da prova nesta situação é cabível, na medida em que,
em alguns casos, pode ser praticamente impossível para o titular a compro-
vação de que o produto do infrator foi fabricado pelo processo de sua paten-
te.
Neste aspecto, o acordo TRIPs (art. 34.1146) advoga a inversão do ônus
da prova ao menos em duas circunstâncias específicas, ressaltando, porém,
que devem ser considerados os legítimos interesses do acusado em proteger
seus segredos de fábrica e de negócio (art. 34.3147). Não obstante a ausência
de previsão expressa a este respeito na presente Lei, é razoável que a inversão
do ônus da prova não sujeite o acusado a revelar mais do que o estritamente
necessário para comprovar que o processo utilizado difere daquele patentea-
do. Assim, detalhes específicos sobre o processo utilizado podem ser omiti-
dos, desde que isto não prejudique a referida comprovação.
Art. 43 — O disposto no artigo anterior não se aplica: (...)

Art. 43
Embora a Lei nº 5.772/71 não previsse expressamente qualquer exceção
aos direitos conferidos pela patente, a Convenção da União de Paris148, em
146 Art. 34 — Patentes de Processo: Ônus da Prova

1. Para os fins de processos cíveis relativos à infração dos direitos do titular referidos no
§1(b) do ARTIGO 28, se o objeto da patente é um processo para a obtenção de produto, as
autoridades judiciais terão o poder de determinar que o réu prove que o processo para a obter um
produto idêntico é diferente do processo patenteado. Conseqüentemente, os Membros disporão
que qualquer produto idêntico, quando produzido sem o consentimento do titular, será conside-
rado, na ausência de prova em contrário, como tendo sido obtido a partir do processo patenteado,
pelo menos em uma das circunstâncias seguintes:
a) se o produto obtido pelo processo patenteado for novo;
b) se existir probalidade significativa de o produto idêntico ter sido feito pelo processo e o
titular da patente não tiver sido capaz, depois de empregar razoáveis esforços, de determinar o
processo efetivamente utilizado.
2. Qualquer Membro poderá estipular que o ônus da prova indicado no §1 recairá sobre a
pessoa a quem se imputa a infração apenas quando satisfeita a condição referida no subparágrafo
(a) ou apenas quando satisfeita a condição referida no subparágrafo (b).
147 Art. 34 — (...)
3. Na adução da prova em contrário, os legítimos interesses dos réus na proteção de seus
segredos de negócio e de fábrica serão levados em consideração.
148 Art. 5 ter — Em cada um dos países da União não serão considerados lesivos aos direitos do
titular da patente:
86
sua revisão de Estocolmo, estabelece exceções desse tipo que vigiam e vi-
gem, ainda, também no Brasil e que devem, portanto, ser consideradas em
adição aos atos previstos no art. 43 da LPI.
As exceções previstas nos incisos I a III deste artigo foram inspiradas em
antiga versão do Patent Law Treaty da OMPI em sua versão de 1990149 e
tratam de atos que já foram considerados em outros países como não afetan-
do substancialmente a atividade econômica do titular da patente, seja por
previsão expressa em suas legislações, seja por aplicação da jurisprudência
dominante nesses países.
Como regra geral, uma vez que o artigo anterior trata de exceções aos
legítimos direitos do titular da patente, suas disposições devem ser interpre-
tadas de modo restrito. Ademais, ao se analisar atos que podem ser enqua-
drados nas exceções aqui previstas, deve ser verificado se o ato excetuado foi
precedido de algum outro ato que, em si, constituiu infração da patente.
I — aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter

privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo
ao interesse econômico do titular da patente; (...)
Embora não prevista expressamente, na Lei nº 5.772/71, decisão profe-

rida em ação de infração na vigência daquela Lei já considerava inimputável
o simples consumidor de produto fabricado com violação de patente150.
Note-se que, em vez de definir que o ato não pode ser praticado em
escala comercial, o inciso anterior refere-se à finalidade comercial, o que
afasta qualquer discussão relativa à quantidade de produtos envolvidos e se
tal quantidade configuraria exploração em escala comercial. Portanto, inde-
pendentemente da quantidade em que é fabricado o produto patenteado,
1. o emprego, a bordo dos navios dos outros países da União, dos meios que constituem o
objeto da sua patente no corpo do navio, nas máquinas, mastreação, aprestos e outros acessórios,
quando esses navios penetrarem temporária ou acidentalmente em águas do país, sob reserva de
que tais meios sejam empregados exclusivamente para as necessidades do navio.
2. o emprego dos meios que constituem o objeto da patente na construção ou no funciona-
mento de aeronaves ou veículos terrestres dos outros países da União, ou dos acessórios dessas
aeronaves ou veículos terrestres quando estes penetrarem temporária ou acidentalmente no país.
149 Draft Treaty on the Harmonization of Patent Laws — HL/CE/VIII/3, de 15 de fevereiro de
1990.
150 “CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL — Violação de privilégio de inven-
ção — Delito atribuído também a consumidores do produto de contrafação — Inadmissibilidade
— Ausência de justa causa para a ação penal — Concessão de “habeas corpus” — Inteligência dos
arts. 169 e 170 do Decreto-lei nº 7.903, de 1945, e 648, nº I, do Código do Processo Penal. Não
comete crime algum o consumidor de produto fabricado mediante contrafação e violação de
privilegio de invenção que o utiliza conforme o fim a que se destina.” — Habeas Corpus nº
44.580, Impetrante: Bel. Lanir Orlando, Pacientes: Gabriel Dias Baeta e outros (publ.: RT,
459/349-50, jan. 1974)
87
não se aplica a exceção citada caso se comprove a finalidade comercial dos

atos praticados por terceiro sem autorização do titular da patente.
A ressalva relativa aos atos que resultem em prejuízo ao interesse econô-
mico do titular também limita a aplicação da exceção. Novamente, o legisla-
dor não atribuiu uma quantificação ou qualificação, ainda que subjetiva, ao
possível prejuízo, ou seja, não havendo expressão do tipo “substancial” ou
“significativo” anteposta à expressão “prejuízo”, a conclusão óbvia é que
qualquer prejuízo que se cause ao interesse econômico do titular exclui os
atos praticados por um terceiro não autorizado da exceção a que se refere o
inciso I, com o que se configuraria a infração da patente. Por outro lado,
contudo, o titular deve comprovar o prejuízo e seu montante, para cuja fina-
lidade parece adequar-se o disposto nos arts. 208 e 210, quanto à estipulação
do valor do dano efetivo.
Tanto quanto parece, a citada exceção impede que o titular oponha seus
direitos exclusivos contra uma pessoa que meramente adquire um produto
patenteado de um terceiro não autorizado pelo titular a explorar a patente,
desde que, naturalmente, essa pessoa use tal produto em caráter privado151.
Isso se aplica, principalmente, ao consumidor direto que compra produtos
para seu próprio uso. É claro, contudo, que aquele que vende esse produto
para essa pessoa está cometendo um ato de infração, na dependência das
circunstâncias.
Além disso, uma vez que a exceção prevista no inciso I do art. 43 apenas
se aplica ao uso não comercial do produto patenteado adquirido sem consen-
timento do titular da patente, os direitos de uma pessoa que usa tal produto
em caráter privado não incluem o de vender o produto. Ainda que essa pes-
soa tenha comprado o produto de um terceiro, ela não pode revendê-lo, uma
vez que não ocorreu exaustão dos direitos do titular da patente quando essa
pessoa adquiriu o produto de um terceiro que não tinha o consentimento do
titular para colocá-lo no mercado.
II — aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finali-

dade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou
tecnológicas; (...)
Embora não seja expressamente mencionado, o inciso deve ser interpre-

tado como limitado a atividades não comerciais e sem fins lucrativos. Essa
interpretação pode ser inferida da restrição da exceção aos atos que tenham
“finalidade experimental”. Considerada de modo estrito, como devem ser
consideradas as exceções a que se refere o art. 43, a restrição deve ser enten-
dida como exclusivamente para finalidade experimental. Além disso, como
regra geral, os atos devem ser limitados à experimentação que vise à obten-
151 Ressalvada a hipótese de prejuízo ao interesse econômico do titular, conforme já comentado.
88
ção de informações sobre a própria invenção, por exemplo, para investigar-se

a acuidade dos dados contidos no relatório descritivo da patente, em oposi-
ção ao uso contínuo do invento. O uso contínuo da invenção não deve, a
princípio, ser considerado como experimental para o propósito da disposição
a que se refere o inciso anterior, sob pena de tornar inócuas patentes para
instrumentos que tenham aplicação na área científica. Em outras palavras, a
exceção apenas se aplica quando o invento é o próprio objeto do experimen-
to e não quando ele serve tão-só como um meio para realizar experimentos
com outros objetos.
À luz do disposto no inciso II do art. 43, observe-se que o propósito do
uso da invenção relacionado a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológi-
cas é fundamental para a determinação da aplicabilidade da exceção, isto é,
é essencial que estes atos tenham finalidade experimental, não sendo sufi-
ciente que tenham caráter experimental. Portanto, a exceção em questão
não deveria ser aplicada se o uso não autorizado em caráter experimental é
feito visando a alguma vantagem econômica, ainda que com o intuito de
aperfeiçoar o invento da patente.
O que decorre dessa exceção no que diz respeito ao uso experimental de
uma invenção, por exemplo, um produto farmacêutico, que demanda a rea-
lização de testes para obtenção de autorização governamental para comercia-
lizá-lo? Parece mais razoável interpretar-se a exceção como não incluindo o
direito de que terceiros não autorizados pelo titular da patente realizem tais
testes durante a vigência da respectiva patente, tendo em vista que o propó-
sito ou objetivo final não é experimental, no sentido do que já se discutiu
anteriormente, isto é, a realização dos referidos testes visam, claramente, à
exploração comercial da invenção patenteada, tão logo a patente expire. De
fato, se terceiros não autorizados tivessem o direito de realizar testes para
aquele propósito (aprovação de comercialização) ainda durante a vigência da
patente, isso lhes concederia vantagem indevida, uma vez que o próprio
titular teve que despender algum tempo — em geral, alguns anos durante a
vigência de sua patente — com vistas à realização desse tipo de testes.
Essa interpretação ganha consistência analisando-se o histórico dos tex-
tos de sucessivas versões do Tratado de Harmonização de Patentes. A versão
discutida na Conferência Diplomática de 1991152 continha em sua alternati-
va B o seguinte texto:
“(iii) where the act consists of making or using exclusively for the purpose
of experiments that relate to the subject matter of the patented invention
[or for the purpose of seeking regulatory approval for marketing];”
152 Documento PLT/DC/3, de 21 de dezembro de 1990.
89
O trecho entre colchetes, que, a princípio, não deveria ser considerado

como parte integrante da proposta a ser considerada na Conferência153, refe-
ria-se expressamente aos experimentos com a finalidade de aprovação de
comercialização, e denota que essa finalidade é diferente e, portanto, não
estaria incluída nos atos considerados como tendo propósito experimental.
Ainda outro fato mais recente consubstancia essa interpretação: a lei nº
10.196, de 14 de fevereiro de 2001, adicionou novo inciso VII ao presente
artigo dispondo, expressamente, sobre os atos relacionados à produção de
informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de
comercialização. Portanto, é razoável presumir-se que a exceção a que se
refere o presente inciso II não abrange a mesma situação.
Resolução aprovada pela AIPPI154 com relação à questão do uso experi-
mental fornece diretrizes quanto à extensão dessa exceção, que traduzem
como se segue:
153 Tais trechos, contudo, podiam ser reintroduzidos, caso assim proposto por delegações pre-
sentes na Conferência.
154 Question Q 105 — AIPPI
Experimental use as a defence to a claim of patent infringement
Resolution
1. The following matters should be taken into consideration in determining the position of
experimental use in relation to the infringement of patent rights.
1.1 Rights conferred by a patent include the right to forbid use by third parties of the patented
invention.
1.2 The patent system should provide tools for research and contribute to promotion of techni-
cal progress.
1.3 The patent literature is an important means for the dissemination of technical knowledge
and should benefit the public as substantially as possible.
1.4 Third parties should be able to do tests to evaluate the teaching of a patent and its
validity.
1.5 There must be a balance between the desire of third parties to test the commercial value of
a patent and the fundamental principle that the patented invention cannot be used without autho-
rization by the patentee.
2. AIPPI is in favor of the authorization of experimental use of a patented invention by the
third parties because of the potential importance of such use for technical progress.
3. AIPPI considers that each country should except acts done for experimental purposes from
the rights of the patentee and wishes that this principle be recognized and applied in accordance
with the following rules.
3.1 Experimental use includes any use of the patented invention performed for academic
purposes and having no commercial nature.
3.2 Experimental use includes testing to evaluate the teaching of the patent and validity of the
patent.
3.3 Experimental use includes any use of the patented invention to an extent appropriate to
experimentation (as opposed to commercial use) which is for the purpose of improving the invention
or making an advance over the invention or finding an alternative to the invention, but not the
commercial exploitation of the subject of any improvement or advance.
3.4 Experimental use should be subject to the overriding principle that the use must involve
work on the subject of the patent; use merely to obtain an advantage of the invention disclosed by
90
3. AIPPI considera que cada país deve excepcionar atos praticados com
propósitos experimentais dos direitos do titular e deseja que esse princí-
pio seja reconhecido e aplicado de acordo com as seguintes regras:
3.1. Uso experimental inclui qualquer uso da invenção patenteada reali-

zado com propósitos acadêmicos e não tendo natureza comercial.
3.2. Uso experimental inclui testes para avaliar o ensinamento da paten-

te e a validade da patente.
3.3. Uso experimental inclui qualquer uso da invenção patenteada a uma

extensão apropriada para experimentação (em oposição ao uso comer-
cial) que seja com o propósito de aperfeiçoar a invenção ou realizar um
avanço sobre a invenção ou encontrar uma alternativa para a invenção,
porém não a exploração comercial do objeto de qualquer aperfeiçoa-
mento ou avanço.
3.4. Uso experimental deve ser sujeito ao princípio dominante de que o

uso deve envolver trabalho no objeto da patente; o uso meramente para
obter uma vantagem da invenção revelada na patente não é uso experi-
mental.
4. O uso por um terceiro durante a vigência da patente (incluindo qual-

quer extensão da patente) para o propósito de obter aprovação regula-
mentar para comercializar mesmo após a expiração da patente não é uso
experimental.
Os itens 3 e 4 da referida resolução proporcionam os conceitos chave a

serem aplicados para determinar-se se uma dada situação pode ser conside-
rada como uso experimental como uma exceção aos direitos gerados pela
patente, os quais podem servir como diretrizes básicas também no que con-
cerne ao inciso II do art. 43 da Lei nº 9279/96.
the patent is not experimental use.

4. Use by a third party during patent life (including any extension of the patent) for the
purpose of obtaining regulatory approval to sell even after patent expiry is not experimental use.
AIPPI observes that some countries have allowed testing by third parties to be conducted
during patent life for the purposes of obtaining regulatory approval for sales to be made after patent
expiry.
5. As experimental use is an exception to the rights of the patentee, this exception should be
narrowly interpreted by the Courts.
6. The burden of proof of an experimental use exception should lie on the third parties which
put forward such an exception.
91
Ainda com relação ao inciso II do art. 43, é razoavelmente claro que a

exceção deve ser interpretada de forma a não permitir que uma pessoa não
autorizada produza e comercialize livremente o produto patenteado para um
terceiro que irá, então, usá-lo com propósitos experimentais. Apenas a pes-
soa que realiza os experimentos é que deve ter o benefício da exceção men-
cionada. Além disso, se uma pessoa não autorizada produz e vende o produto
patenteado para que terceiros realizem a experimentação, essa pessoa está,
claramente, praticando um ato com propósito de obtenção de lucros, o que
já se configura como um ato de infração da patente. Aparentemente, essa
pessoa não tem o direito de produzir e vender o produto patenteado, mesmo
que solicitado por aquele que deseja realizar a experimentação, pois o caráter
comercial desabilita o produtor, de imediato, ao benefício da exceção relati-
va ao uso experimental.
De modo análogo à exceção prevista no inciso I do art. 43, conforme
comentado no item precedente, os atos praticados por terceiros não autori-
zados com finalidade experimental nos termos do inciso II não resultam na
exaustão dos direitos do titular da patente. Assim, não obstante os atos rela-
cionados com a atividade experimental serem excepcionados, pode o titular
impedir que um dispositivo patenteado e usado, originalmente, para fins
experimentais seja posteriormente comercializado.
III — à preparação de medicamento de acordo com prescrição mé-

dica para casos individuais, executada por profissional habilitado,
bem como ao medicamento assim preparado; (...)
De acordo com esta disposição, terceiros não autorizados podem prepa-

rar um medicamento em escala individual. Isto inclui a possibilidade de
utilizar um processo patenteado para obter determinado medicamento e/ou
um medicamento patenteado em si. As restrições são claras: (a) a preparação
do medicamento é condicionada à prescrição médica; (b) ela deve ser limita-
da a casos individuais; e (c) a preparação deve ser feita por um profissional
habilitado. Segundo (a) e (b), uma pessoa não autorizada não pode, de uma
só vez, preparar uma grande quantidade de um medicamento patenteado
e/ou usar o processo patenteado para obter uma grande quantidade do medi-
camento, visto que a própria preparação está condicionada à necessidade
específica de cada pessoa estar de posse de uma receita médica. Em outras
palavras, a pessoa não autorizada não pode manter um estoque do medica-
mento com vistas à sua venda para pessoas que portem uma receita ou pres-
crição médica. Isso claramente exclui a possibilidade de fabricar-se, sem
autorização do titular, o medicamento patenteado em escala industrial, ainda
que a comercialização final seja condicionada à apresentação de uma receita
médica, uma vez que é a preparação, e não a comercialização, que deve estar
condicionada à apresentação da receita. Da mesma forma, se um determina-
do composto necessário à preparação do medicamento é objeto de uma pa-
92
tente, a exceção relativa à preparação do medicamento não autoriza a prévia

importação ou a manutenção em estoque desse composto sem consentimen-
to do titular.
A terceira restrição (c) assegura o direito à exceção apenas aos profissio-
nais habilitados; por exemplo, um farmacêutico, químico ou médico.
A referida exceção beneficia, em especial, as chamadas farmácias de
manipulação, onde um determinado medicamento é preparado apenas me-
diante apresentação de uma receita médica e de acordo com a quantidade
prescrita.
IV — o produto fabricado de acordo com patente de processo ou de

produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo
titular da patente ou com seu consentimento; (...)
Essa disposição confirma a aplicabilidade dos princípios de exaustão dos

direitos com relação aos produtos colocados no mercado brasileiro pelo titu-
lar ou por seu licenciado. Considera-se que ocorre exaustão dos direitos do
titular quando ele ou alguém com seu consentimento, em geral um licencia-
do, coloca um produto patenteado ou obtido por processo patenteado no
mercado, recebendo, assim, a esperada “recompensa” (preço de venda,
royalties etc.) por sua invenção. Contudo, embora, conceitualmente falando,
o direito do titular de obter a devida remuneração por sua invenção constitua
um dos fundamentos para estabelecer o momento de exaustão de seus direi-
tos, a lei estabelece o consentimento do titular como critério básico para se
determinar se a exaustão ocorreu155, i.e., não há necessidade de se determi-
nar se o titular efetivamente recebeu a justa remuneração por seu produto,
sendo suficiente, nos termos da lei, verificar-se se a colocação do produto no
mercado teve o consentimento do titular, se não feita diretamente por ele.
Por outro lado, “colocado no mercado” pode ser considerado como tendo
ocorrido quando o titular ou seu licenciado pratica um ato de comércio que
envolve tal remuneração, ato esse que resulta em que a posse e o título do
produto são transferidos para o comprador156.
Por uma questão de simplificação, nos comentários que se seguem far-
se-á menção apenas ao produto colocado no mercado pelo titular, entenden-
do-se que a referência estende-se também ao produto colocado no mercado
com seu consentimento.
De acordo com a disposição anterior, na medida em que aos atos previs-
tos no art. 43 não se aplica o disposto no art. 42, um terceiro que adquira
legitimamente o produto colocado no mercado pelo titular no Brasil pode
155 Ver “Supremacy of Consent over the Reward Criterion” — Patent Infringement in the
European Community — Amiram Benyamini — IIC Studies, vol. 13 — 1993 — p. 309
156 “possession and title in the product are transferred to the purchaser” — Amiram Benyamini
— idem nota precedente — p. 335.
93
livremente usar, colocar à venda ou (re)vender esse produto, assim como

outras pessoas podem comprar esse produto daquele terceiro e usá-lo, e
assim por diante. O titular é impedido, portanto, de controlar as condições
em que o comprador usará ou disporá do produto patenteado colocado no
mercado brasileiro pelo titular157.
Uma vez que a colocação no mercado pelo titular é precondição para que
ocorra a exaustão de seus direitos, é evidente que não há exaustão com
relação aos produtos não legítimos que resultem de atividades de terceiros
não autorizados pelo titular. Assim, conforme já comentado, por exemplo,
não há exaustão dos direitos do titular no que se refere aos produtos que
resultem dos atos praticados em caráter privado ou com finalidade experi-
mental, nos termos dos incisos I e II do art. 43. Note-se que as exceções de
que tratam esses incisos são relacionadas com os atos ali previstos e não com
o próprio produto, de forma geral. A exceção a que se refere o inciso III do
art. 43, porém, abrange o próprio produto (medicamento) que pode ser em
si patenteado. Nesse último caso, apesar de não haver exaustão dos direitos
do titular, em princípio os direitos gerados pela patente não afetam o medi-
camento produzido nos termos desse inciso. Tampouco ocorre exaustão de
direitos no que se refere aos produtos que resultem de direitos de usuário
anterior158, nos termos do art. 45, apesar do que tais produtos permanecem
não afetados pela patente como se a exaustão tivesse ocorrido, desde que,
naturalmente, decorram da mera continuação da prática de atos que o usuá-
rio anterior já realizava anteriormente ao depósito do pedido de patente.
De acordo com o inciso IV do art. 43 e segundo os princípios básicos da
exaustão de direitos, a exaustão apenas ocorre quando o produto foi colocado
no mercado pelo titular. Não é suficiente que o produto tenha sido fabricado
pelo titular ou que exista o seu consentimento para que um terceiro utilize
um produto que não tenha sido colocado no mercado. Assim, não ocorre
exaustão se o titular fabrica um produto que é, a seguir, colocado no mercado
sem seu consentimento. Por exemplo, não ocorre exaustão se um contrato de
licença estabelece uma restrição territorial e o licenciado extrapola os termos
do contrato mediante comercialização do produto patenteado fora do terri-
157 “[...] Patent monopoly is ‘exhausted’ by the first authorized sale of the patented item, and the
patent law does not protect attempts by the patentee or his licensees to control use of the product
after such sale.” — Hensley Equipment Co., Inc. v. Esco Corp. — 155 USPQ — 1967 — p. 183.
158 “Logically, goods manufactured by holders of prior user rights should, from the standpoint of
their circulation between Member States, be treated in the same way as goods manufactured by
holders of compulsory licences. In both cases, the patent owner can neither be said to have consen-
ted to their manufacture or their marketing, nor to have obtained in respect of such goods the
substance of the exclusive rights which flow from the patent. At least, as long as prior user rights
are defined by the national laws of the Member States, the Community-wide exhaustioin principle
should not extend to products manufactured under these rights. (...)” — Paul Demaret — “Indus-
trial Property Rights, Compulsory Licences and the Free Movement of Goods under Community
Law” — IIC, vol. 18, nº 2/1987, p. 173.
94
tório estabelecido159. Nesse caso, o licenciado não apenas viola os termos do

contrato, mas também infringe diretamente a patente, uma vez que ele não
possuía autorização do titular, com base no contrato, para praticar tais atos,
os quais, de outro modo, devem ser considerados como infração da patente.
Comparando-se a disposição exposta com o art. 28 da Convenção da
Patente Comunitária160, observa-se que o inciso IV do art. 43 não se refere a
um consentimento expresso do titular, mas, simplesmente, ao seu consenti-
mento, o que, assim, também incluiria a possibilidade de haver um consenti-
mento implícito161. Portanto, não é necessário que exista um consentimento
formal, como um contrato de licença de exploração da patente, para que a
exaustão ocorra, desde que seja evidente, nas circunstâncias, que o titular
havia consentido que o produto fosse colocado no mercado. Na dependência
da situação específica, isso pode ocorrer, por exemplo, quando uma subsidiá-
ria coloca no mercado um produto que é patenteado por sua matriz, sem que
exista um contrato formal de licença.
O art. 42 fornece a regra geral quanto à importação de produtos paten-
teados. Conforme já mencionado, a patente confere a seu titular o direito de
impedir terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda,
vender ou importar o produto patenteado. Contudo, na situação específica
em que o produto importado por terceiros foi colocado no mercado externo
pelo titular ou com seu consentimento, surge a questão da importação para-
lela. Denomina-se importação paralela a importação feita por terceiros, sem
autorização do titular, porém de produtos colocados no mercado em outro
país pelo próprio titular ou com seu consentimento. Ou seja, trata-se, em
verdade, da importação de um produto legítimo, o questionamento principal
ficando por conta do âmbito em que ocorre a exaustão de direitos do titular
quanto a esses produtos.
As questões relativas à exaustão de direitos são expressamente excluídas
do âmbito do acordo TRIPs162.
159 Ulrich Schatz — “The Exhaustion of Patent Rights in the Common Market” — IIC — Vol.
2 — nº 1/1971
160 Article 28 — Exhaustion of the Rights Conferred by the Community Patent
The rights conferred by a Community patent shall not extend to acts concerning a product
covered by that patent which are done within the territories of the Contracting States after that
product has been put on the market in one of these States by the proprietor of the patent or with his
express consent, unless there are grounds which, under the Community law, should justify the
extension to such acts of the rights conferred by the patent.
161 De acordo com Benyamini (Patent Infringement in the European Community — p. 314), não
obstante a expressão “consentimento explícito” no art. 28 do CPC, isso não é considerado de
modo estrito, sendo também admitido, sob certas circunstâncias, que um consentimento implí-
cito seja suficiente para fazer com que ocorra exaustão dos direitos do titular.
162 Art. 6 — Exaustão
Para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo do
disposto nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão de
direitos de propriedade intelectual.
95
De acordo com o inciso IV do art. 43, ocorrendo a exaustão apenas com

relação aos produtos colocados pelo titular ou com seu consentimento no
mercado interno, fica claro que o titular pode se valer dos direitos gerados
por sua patente brasileira para impedir que terceiros, sem seu consentimen-
to, importem o produto patenteado, mesmo que esse produto tenha sido
colocado no mercado no exterior pelo próprio titular ou com seu consenti-
mento, ou seja, como regra geral, o titular pode impedir a importação para-
lela. Essa situação era algo incerta na vigência da Lei nº 5.772/71, à luz de
cujas disposições, a primeira vista, o titular não poderia impedir a importação
paralela, embora haja controvérsias a esse respeito, em especial se o titular
concedeu uma licença exclusiva no Brasil163.
Na Lei nº 9279/96, a regra geral quanto ao direito do titular de impedir
a importação paralela está sujeita, contudo, a duas restrições: (i) a importa-
ção paralela não é considerada como crime contra a patente, limitando as
medidas possíveis à esfera civil, e (ii) quando o próprio titular está exploran-
do sua patente mediante importação, ficam terceiros autorizados a realizar a
importação paralela. Essa segunda restrição está, contudo, sujeita a algumas
controvérsias164.
Quanto à primeira restrição comentada, o inciso II do art. 184 exclui a
importação paralela do rol dos atos que podem ser considerados como crimes
de infração. As possíveis medidas de que dispõe o titular para impedir a
importação paralela com base no art. 42 limitam-se, portanto, à esfera civil.
V — a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria

viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como
fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e
(...)
VI — a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria
viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto pa-
tenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo deten-
tor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patentea-
do não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da
matéria viva em causa.
163 Os argumentos a favor da possibilidade de impedir-se a importação paralela, mesmo sob a

vigência da Lei nº 5.772/71, baseiam-se em que a licença em caráter exclusivo resulta em que o
próprio titular fica impedido de explorar a patente em território brasileiro, de tal modo que os
produtos colocados por esse último no mercado externo não poderiam ser introduzidos no mer-
cado brasileiro sem consentimento do licenciado. Corrente contrária a essa tese sustenta-se em
que os direitos e obrigações gerados pelo contrato de exclusividade atingem apenas as partes
contratantes, não sendo oponíveis a terceiros.
164 De acordo com o artigo 27.1 de TRIPS, os direitos decorrentes da patente devem ser
usufruíveis sem discriminação quanto ao fato de o produto ser fabricado localmente ou importa-
do.
96
Os incisos V e VI serão analisados conjuntamente a seguir, juntamente

com demais considerações sobre patentes relacionadas com matérias vivas.
Em síntese:
• o inciso V expressamente dispõe que o titular não tem o direito de

impedir que terceiros usem, sem finalidade econômica, o produto paten-
teado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros
produtos, no caso de patentes relacionadas com matéria viva;
• o inciso VI provê que, no que concerne a patentes relacionadas com

matéria viva, o titular não tem o direito de impedir terceiros de usar, por
em circulação ou comercializar um produto patenteado que tenha sido
introduzido licitamente no comércio pelo titular ou seu licenciado, des-
de que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou
propagação comercial da matéria viva em causa.
Primeiramente, a situação prevista no inciso V deve ser esclarecida: apa-

rentemente, ele não trata do uso de matéria viva que tenha sido colocada no
mercado pelo titular ou com seu consentimento, questão essa que é objeto
do inciso VI. Portanto, antes de utilizar a matéria viva, o usuário deve ter (a)
produzido-a ele mesmo, (b) adquirido-a de um terceiro não autorizado pelo
titular para produzir ou vender a matéria viva patenteada (de outro modo
aplicar-se-ia o inciso VI) ou, mais provavelmente, (c) adquiriu amostras de
uma instituição onde a matéria viva foi depositada pelo titular para suple-
mentar a descrição de seu pedido. Assim, além dos atos relativos ao uso da
matéria patenteada, deve-se investigar os atos praticados anteriormente ao
uso:
a) se o usuário produziu, ele mesmo, a matéria viva patenteada, ele

praticou um ato de infração à luz do art. 42, embora o uso em si possa ser
excepcionado pelo art. 43;
b) se ele adquiriu a matéria viva de um terceiro não autorizado que o

produziu, colocou à venda ou importou, então ao menos esse terceiro
praticou um ato de infração;
c) se ele adquiriu amostras de uma instituição depositária, em princípio

não há infração, porém devem ser observadas as normas específicas a
que, porventura, esteja sujeito aquele que obtém tal amostra no que diz
respeito a seu uso subseqüente165.
165 Conforme comentado, por exemplo, pelo grupo dinamarquês da AIPPI, em resposta à ques-
tão Q 105, de modo a evitar uma potencial situação de infração, no caso do relatório de um
97
Portanto, o titular terá o direito de impedir a prática de alguns dos atos

mencionados anteriormente, não obstante a exceção relacionada com o uso
de matéria viva patenteada nas circunstâncias previstas no inciso V do art.
43.
Quanto às amostras adquiridas de uma instituição depositária, note-se
que, ainda que tais amostras possam ser consideradas como tendo sido ad-
quiridas com o “consentimento” do titular, elas não foram introduzidas no
comércio pelo titular ou por seu licenciado, de tal modo que não há que se
falar em exaustão de direitos como decorrência desse ato de aquisição.
O inciso VI, de modo semelhante ao inciso IV do mesmo artigo, diz
respeito à exaustão de direitos, porém especificamente com relação a paten-
tes relacionadas a matérias vivas. A disposição em separado justifica-se pelo
fato de que questões particulares surgem em virtude da capacidade de auto-
reprodução das matérias vivas. Ou seja, ao utilizar uma matéria viva que seja
em si patenteada ou que resulte de um processo patenteado, um terceiro
pode estar simultaneamente produzindo ou reproduzindo novas unidades
dessa matéria.
De acordo com o inciso I do art. 42, terceiros não autorizados não podem
produzir um produto que é objeto de uma patente, onde essa expressão pode
ser também entendida como reproduzir um microrganismo.
Se, por um lado, é possível se inferir do inciso I do art. 42 que um
terceiro não pode produzir ou reproduzir um microrganismo patenteado, por
outro lado, as exceções do art. 43 também devem ser consideradas para
permitir que se chegue a uma conclusão final quanto aos atos que podem ser
praticados por terceiros sem autorização do titular. Primeiramente, a repro-
dução em caráter privado e sem finalidade comercial pode ser excluída do
âmbito de proteção da patente, de acordo com o inciso I do art. 43. Igual-
mente, se a reprodução é apenas para propósitos experimentais, aplica-se a
exceção a que se refere o inciso II do art. 43. Embora o inciso IV do mesmo
artigo, que se refere genericamente à exaustão de direitos, estabeleça que o
titular não pode impedir que terceiros pratiquem os atos do art. 42 com
relação ao produto colocado no mercado interno pelo titular ou com seu
consentimento, o inciso VI do art. 43 trata, especificamente, da exaustão de
direitos no que concerne a patentes relacionadas com matéria viva, o que
pedido de patente ser complementado com o depósito de microrganismo, terceiros que desejem
obter amostras desse microrganismo deveriam comprometer-se a não utilizar a amostra para
propósitos outros que não meramente experimentais (Ver Lei de Patentes dinamarquesa, sec. 22,
6), 7) e 8); Regulamentos da Repartição de Patentes dinamarqueses relativos a pedidos de
patente, regras 25a a 25c). Também em relatório emitido pela OMPI em 8 de abril de 1987,
“Industrial Property Protection of Biotechnological Inventions”, sugere-se que o acesso a micro-
rganismos depositados seja restringido àqueles que concordem em utilizar esse material apenas
para propósitos experimentais relativos à invenção. A Lei nº 9279/96 não dispõe sobre o uso de
material biológico depositado, assunto esse que deveria ser objeto de regulamentação pelo INPI.
98
deve ser entendido como patentes para a matéria viva em si e, presumivel-

mente, patentes para processos para obter ou transformar matéria viva. As-
sim, dada a especificidade do inciso VI, esse parece ter precedência sobre o
inciso IV, quando quer que a questão envolva exaustão de direitos relaciona-
da com matéria viva em si ou com os processos associados, ou seja, quando
surgem questões relacionadas com o uso, a colocação em circulação ou a
comercialização (produção, uso, colocação à venda, venda ou importação) de
matéria viva.
Embora os incisos V e VI do art. 43 estabeleçam exceções aos direitos
gerados pela patente, pode-se considerar que também direitos positivos de-
rivam desses incisos em associação com o art. 42: conforme se infere do
inciso V do art. 43, um terceiro não autorizado não pode usar com finalidade
econômica o produto patenteado como uma fonte inicial de variação ou
propagação para obter outros produtos ou produtos diferentes166. Portanto,
se há um propósito econômico e/ou se, por exemplo, um microrganismo é
usado como fonte de propagação do mesmo microrganismo, então a exceção
não se aplica.
Do mesmo modo, de acordo com o inciso VI do art. 43, no que concerne
ao microrganismo colocado no mercado pelo titular ou por seu licenciado,
um terceiro não autorizado não tem o direito de reproduzi-lo com propósitos
comerciais. Assim, alguém que adquire um microrganismo do titular pode
livremente usá-lo ou comercializá-lo, sem reproduzi-lo com finalidade co-
mercial, ou seja, ele pode usar ou revender as amostras de microrganismos
legitimamente adquiridas do titular ou de seu licenciado, porém não pode
reproduzi-las com finalidade comercial. Note-se que “comercial” indica o
propósito final da multiplicação ou propagação, i.e., se os microrganismos
reproduzidos sem a autorização do titular não são eles mesmos comercializa-
dos, porém serão utilizados para gerar um produto que será comercializado,
então existe um propósito comercial na multiplicação ou propagação. Por
outro lado, propósito “comercial” do inciso VI parece ter um significado mais
restrito do que “finalidade econômica” do inciso V, uma vez que a primeira
expressão refere-se especificamente a atos de comércio, ou seja, atos que
resultarão da venda de microrganismos ou dos produtos obtidos mediante
seu uso. Já “finalidade econômica” não implica, necessariamente, atos de
comércio diretamente relacionados com o microrganismo ou com o produto
resultante, bastando que de alguma forma a atividade tenha como conse-
qüência vantagem econômica para aquele que usa o microrganismo167.
166 Aparentemente, a expressão “outros produtos” pode ser interpretada ou como produtos que
resultarão do uso do microrganismo em um processo industrial (em conjunto com a expressão
“propagação”) ou como desenvolvimentos do próprio microrganismo (em conexão com “varia-
ção”).
167 Por exemplo, no conhecido caso Chakrabarti, em que se usam bactérias para degradar óleo
cru, uma pessoa pode oferecer serviços para limpar manchas de petróleo usando tais bactérias.
99
Ainda outra questão que se oferece ao analisarmos o inciso VI do art. 43

diz respeito ao âmbito em que ocorre a exaustão. O inciso IV do mesmo
artigo alude, expressamente, ao produto “colocado no mercado interno”,
enquanto o inciso VI refere-se ao produto “introduzido... no comércio”. Ou
seja, esse último não estipula, expressamente, se a exaustão ocorre apenas no
âmbito nacional ou também se estende à comercialização feita no exterior.
De todo modo, por analogia com o inciso IV, que trata da exaustão geral de
direitos, o mais razoável parece ser aplicar a regra geral e considerar que a
exaustão a que se refere o inciso VI também ocorre apenas com relação ao
mercado interno. Outra diferença que se apresenta quando comparados os
incisos IV e VI diz respeito ao uso da expressão “com seu consentimento” no
primeiro e “por detentor de licença” no último. Se, por um lado, contraposta
a “com seu consentimento”, a expressão “detentor de licença” traz a presunção
de que exista um contrato de licença firmado, por outro lado não se qualifica
a licença, de tal modo que as conclusões envolvendo o inciso IV acerca dos
produtos colocados no mercado externo em virtude de uma licença compul-
sória talvez não se apliquem às patentes relacionadas com matéria viva. Em
outras palavras, quer o produto patenteado tenha sido colocado no comércio
em virtude de uma licença voluntária, quer de uma licença compulsória, os
termos do inciso VI seriam aplicáveis.
Com relação às plantas e animais, outra questão relevante se coloca:
conforme comentado no item precedente, exceto quanto aos microrganis-
mos, o art. 18 da Lei nº 9279/96 proíbe a patenteabilidade de seres vivos em
si, porém não exclui a patenteabilidade dos processos para obtê-los, a exclu-
são a que se refere o art. 10 referindo-se apenas aos processos biológicos
naturais. Portanto, processos não naturais para obtenção de plantas ou ani-
mais são patenteáveis, e a utilização não autorizada desses processos consti-
tui um ato de infração.
Se uma pessoa, por exemplo, um fazendeiro, adquire do titular da paten-
te ou de seu licenciado uma planta ou uma semente obtida por processo
patenteado — a planta original — pode o fazendeiro reproduzir essa planta
por métodos naturais e obter uma planta de segunda geração?
Mais uma vez, consideremos que:
• a exaustão geral de direitos a que se refere o inciso IV do art. 43 parece

ser complementada ou superada pelo inciso VI quando se trata de paten-
te relacionada à matéria viva;
• o inciso V do art. 43 dispõe expressamente que o titular da patente não

tem o direito de impedir que terceiros usem, sem finalidade econômica,
Nesse caso, há uma finalidade econômica no uso da bactéria, porém a própria bactéria não é
comercializada e tampouco algum produto obtido através de seu uso.
100
o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para

obter outros produtos, no caso de patente relacionada com matéria viva;
• o inciso VI do art. 43 dispõe que, no que se refere à matéria viva, o

titular não tem o direito de impedir que terceiros utilizem, ponham em
circulação ou comercializem um produto patenteado que tenha sido co-
locado no comércio pelo titular ou por seu licenciado, desde que o pro-
duto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação
comercial da matéria viva em causa.
Há dois aspectos que impedem uma conclusão final clara e inequívoca:

primeiramente, o inciso II do art. 42 refere-se ao produto obtido diretamente
por processo patenteado, enquanto o art. 184 não inclui a expressão “direta-
mente”, com o que se cria uma incerteza quanto aos direitos do titular na
esfera criminal168. Em segundo lugar, não está totalmente claro se “produto
patenteado” dos incisos V e VI deve ser interpretado como também se repor-
tando ao produto obtido pelo processo patenteado e, portanto, se as disposi-
ções aplicáveis acerca da exaustão de direitos relativa aos produtos obtidos
por processo patenteado para obter matéria viva seriam aquelas do inciso IV
ou do inciso VI do art. 43. Diferentes conclusões podem ser atingidas, como
se segue:
(i) Se, como parece mais razoável169, a expressão “produto patenteado”

do inciso VI do art. 43 deva ser interpretada como também incluindo o
produto obtido por processo patenteado e se, em conseqüência, o inciso
VI é considerado como aplicável em vez do inciso IV no que diz respeito
a uma matéria viva obtida por processo patenteado, então disso resultam
substancialmente as mesmas conclusões contidas no item precedente,
ou seja:
a) da combinação do art. 42 com o inciso V do art. 43 resulta que o

titular tem o direito de impedir que um terceiro não autorizado utilize,
168 Como já visto, uma possível interpretação residiria em que o art. 42 estabelece os direitos
básicos do titular, de tal modo que o art. 184 não deveria estabelecer direitos mais abrangentes
em qualquer aspecto, ou seja, o art. 184 deveria ser interpretado como também se limitando aos
atos praticados em relação a produtos obtidos diretamente pelo processo patenteado. Contudo,
essa interpretação é sujeita a controvérsias, na medida em que o artigo 184 dispõe sobre atos de
infração (exportar, manter em estoque, ocultar ou receber) que não são previstos no artigo 42,
evidenciando-se aí que o art. 42 não pode, genericamente, servir de base para interpretação do
art. 184.
169 O art. 42 claramente pretende dar o mesmo tratamento ao produto patenteado e ao produto
obtido [diretamente] por processo patenteado, ao assegurar ao titular o direito de impedir a
prática exatamente dos mesmos atos no que concerne ao primeiro e ao último.
101
com finalidade econômica, uma planta ou animal que tenha sido obtido
pelo processo patenteado como uma fonte de variação ou propagação
para obter outros produtos, ou ele pode impedir que esse terceiro utili-
ze, com ou sem finalidade econômica, essa planta ou animal como uma
fonte de propagação da mesma planta ou animal, desde que esse ato não
se enquadre em alguma das exceções sobre as quais dispõem os incisos I
a III do art. 43;
b) da combinação do art. 42 com o inciso VI do art. 43 infere-se que o

titular tem o direito de impedir que um terceiro não autorizado utilize,
ponha em circulação ou comercialize uma planta ou animal que tenha
sido obtido pelo processo patenteado (ou seja, produto patenteado) que
tenha sido colocado no mercado pelo titular ou seu licenciado, se a plan-
ta ou animal for utilizado para sua multiplicação ou propagação comer-
cial.
(ii) Se, contudo, a expressão “produto patenteado” dos incisos V e VI do

art. 43 for interpretada como referindo-se apenas ao produto patentea-
do em si e não ao produto obtido pelo processo patenteado e, como
conseqüência, o inciso VI do art. 43 for considerado inaplicável a um
produto obtido por processo patenteado, então a exaustão geral de direi-
tos do inciso IV deve ser aplicada e a exceção do inciso V tampouco será
aplicada ao produto resultante de processo patenteado.
Reportando-se, novamente, ao art. 42, os termos de seu preâmbulo po-

dem, indubitavelmente, ser associados com os termos de seu inciso II da
seguinte maneira: terceiros não autorizados não podem usar o processo pa-
tenteado nem podem usar, colocar à venda, vender ou importar o produto
obtido diretamente pelo processo patenteado. Além dessas associações mais
evidentes, ainda uma última associação deve ser discutida: o que poderia ser
compreendido a partir da possível interpretação de que terceiros não autori-
zados não podem produzir o produto obtido por processo patenteado? A
princípio, essa associação pode parecer não fazer sentido, uma vez que se o
produto já foi obtido (i.e., produzido) pelo processo patenteado, por que
haveria uma proibição de que terceiros novamente produzam esse produto?
Contudo, se a expressão “produzir” é compreendida no sentido de “reprodu-
zir” e se a questão envolve processos para obtenção de plantas ou animais,
então a referida associação pode ser interpretada como incluindo a hipótese
de reprodução de um produto (i.e., planta ou animal) obtido por processo
patenteado. Interpretando-se o art. 42 dessa forma, então a exaustão geral
de direitos do inciso IV do art. 43 impediria que o titular proibisse o fazen-
deiro do exemplo anterior de reproduzir a planta original por métodos natu-
rais, de modo a obter uma planta de segunda geração, sem autorização do
102
titular. Entretanto, a planta de segunda geração não é mais o produto original

colocado no mercado pelo titular, mas um produto obtido a partir do produ-
to original. Considerando-se, agora, que a exaustão geral de direitos do inciso
IV do art. 43 apenas atinge o produto original, i.e., as unidades colocadas no
mercado pelo titular ou com seu consentimento, então a nova indagação será:
de que forma os direitos do titular afetam a planta de segunda geração?
No que concerne ao art. 42, a patente protegeria apenas o produto obti-
do diretamente pelo processo patenteado. Por um lado, é questionável se a
planta de segunda geração pode ser considerada como um resultado direto do
processo patenteado, embora uma interpretação equilibrada pareça deman-
dar que a expressão “diretamente” não seja interpretada de modo estrito. Por
outro lado, como já mencionado, o art. 184 considera a exportação, venda e
manutenção em estoque de um produto obtido por processo patenteado
como crime de infração de patente170, de tal modo que mesmo que a planta
de segunda geração seja considerada como um produto obtido indiretamente
do processo patenteado, em princípio, o art. 184 ainda seria aplicável.
Assim, se, por um lado, poderia se considerar que não há exaustão de
direitos do titular no que concerne aos atos praticados em relação à planta de
segunda geração pelo comprador e, por outro lado, que o art. 42 e/ou o art.
184 podem ser interpretados de forma a permitir que o titular impeça que
terceiros não autorizados pratiquem uma série de atos com relação a tal
planta, então a conclusão de (ii) seria a de que, mesmo se, em vez do inciso
VI do art. 43 for aplicada a exaustão geral de direitos de seu inciso IV à
matéria viva obtida por processo patenteado, embora o titular não possa
impedir o comprador de obter171 matéria viva de segunda geração, ele pode-
ria impedir o comprador de praticar atos subseqüentes com essa matéria
viva. Aplicando-se o art. 184, pode o titular impedir que esse comprador ou
terceiros exportem, vendam, exponham ou ofereçam à venda, tenham em
estoque, ocultem ou recebam, para utilização com fins econômicos, a maté-
ria viva de segunda geração. Interpretando-se de modo flexível a expressão
“diretamente”172 e entendendo-se, conseqüentemente, também aplicável o
170 Ou seja, sem incluir a expressão “diretamente”.

171 Desde que a obtenção da matéria viva de segunda geração resulte, meramente, do uso do
produto original obtido do titular, em relação a cujo produto se aplica, indubitavelmente, a
exaustão de direitos.
172 O artigo 10, 2) da proposta para uma Diretiva de Conselho para a Comunidade Européia na
Proteção Legal de Invenções Biotecnológicas (Proposal of an EC Council Directive on the Legal
Protection of Biotechnological Inventions — COM (92) 589 FINAL — SYN 159) dispõe o
seguinte a esse respeito: “The protection conferred by a patent on a process that enables a biologi-
cal material to be produced possessing, as a result of the invention, specific characteristics, shall
extend to biological material directly obtained using that process and to any other biological
material derived from the biological material directly obtained through multiplication or propaga-
tion in an identical or different form and possessing those same characteristics.”
103
inciso II do art. 42, então pode o titular impedir, em relação à matéria viva
de segunda geração, a prática de qualquer dos atos estipulados no caput do
art. 42: [re]produzir, usar, colocar à venda ou vender essa matéria.
Portanto, tanto na hipótese (i) quanto na hipótese (ii) é possível afirmar
que o titular tem certos direitos com relação à matéria viva obtida por tercei-
ros a partir da matéria viva original produzida por processo patenteado e
colocada no mercado pelo titular ou com seu consentimento. Essa conclusão
está, essencialmente, em harmonia com o conceito geral de que, no campo
das invenções biotecnológicas, a exaustão de direitos relativa ao produto
colocado no mercado pelo titular ou com seu consentimento não deveria dar
ao comprador desse produto o direito de reproduzi-lo indefinidamente, de
modo a obter gerações sucessivas do mesmo produto173, 174.
Embora tais conclusões possam parecer razoáveis, podem haver contro-
vérsias quanto às premissas assumidas, uma vez que é evidente que se de-
manda uma consideração exaustiva de disposições que, em alguns aspectos,
parecem ser inconsistentes entre si.
Assim, é possível que fatores adicionais influenciem uma decisão acerca
de uma possível infração. Por exemplo, pode haver maior probabilidade de
se considerar como infração de uma patente de processo a reprodução suces-
siva de uma planta ou animal, obtido por esse processo, quando essa planta
ou animal é em si novo, do que seria no caso de a planta ou animal ser em si
conhecido. Além disso, se há comercialização não autorizada de sementes
que tenham sido obtidas a partir da planta ou semente original adquirida do
titular e se essa comercialização é feita em concorrência direta com o titular,
então cria-se uma situação onde a infração é mais evidente.
Tratando especificamente do caso de sementes175, a Comissão de Pro-
priedade Intelectual e Industrial da ICC176 declarou-se contrária às disposi-
173 “[...] one should briefly address the patent law doctrine of exhaustion which is frequently
misunderstood in the area of biological inventions. This doctrine only allows the use of patented
products that had been marketed previously with the consent of the patentee, but it never permits
the making of new patented products. Since reproduction of biological material also constitutes a
making of new products, the patent right is not exhausted in this respect.” — Rainer Moufang —
“Protection for Plant Breeding and Plant Varieties — A Frontier of Patent Law” — IIC — Vol.
23 — nº 3/1992 — p. 328.
174 “Article 19(3)(i) of the WIPO Draft Treaty on the Harmonization of Patent Laws basically
follows the CPC provision on exhaustion, and there was general agreement that exhaustion applies
only to units or quantities put on the market by the patentee. This principle also has important
implications for biotechnological inventions, since it precludes the purchaser of patented self-repli-
cable material from propagating it in order to obtain subsequent generations of that material.” —
Amiram Benyamini — Patent Infringement in the European Community — IIC Studies, vol. 13
— 1993 — p. 338.
175 Position Paper — Adopted in June, 1993 — Legal Protection of Biotechnological Inventions
176 International Chamber of Commerce
104
ções do art. 13177 da proposta então existente para uma diretiva para a pro-
teção legal de invenções biotecnológicas178. Essa comissão expressou opinião
de que se o fazendeiro que compra as sementes originais do titular da patente
ou de seu licenciado tem o direito de livremente reproduzi-las, então se cria
uma situação em que o titular dificilmente recuperará os investimentos que
fez em pesquisas para obter aquela variedade de semente, o que pode resul-
tar em que o titular seja forçado a sair do mercado e seja desestimulado a
investir em novas pesquisas. Essa mesma conclusão aplica-se ao caso da mul-
tiplicação não autorizada de matéria viva obtida por um processo patenteado.
De todo modo, a situação dos direitos relacionados com produtos obti-
dos por processos patenteados relacionados com matéria viva é, indubitavel-
mente, complexa e demanda um estudo caso a caso. Com relação à comer-
cialização da planta ou animal, que tenha sido obtido por processo patentea-
do, uma possível alternativa para o titular ou seu licenciado seria efetuar a
venda mediante contrato em que se estipulem as condições subseqüentes de
uso, conforme a prática atual na área de software. Contudo, se os direitos do
titular forem considerados como exauridos na situação a ser considerada,
então a violação de qualquer cláusula de tal contrato, provavelmente, será
considerada como violação apenas das cláusulas contratuais e não um ato de
infração da patente179. Outra alternativa, ainda, consistiria em, em vez de se
vender o produto obtido pelo processo patenteado, apenas se licenciar um
terceiro para que use esse produto, uma vez que nessa circunstância não se
aplica, em essência, a exaustão dos direitos do titular, podendo as condições
e as restrições para uso subseqüente serem prévia e livremente acordadas
entre as partes180.
Conforme já comentado junto ao inciso II deste artigo, a Lei nº 10.196
de 14 de fevereiro de 2001 adicionou a seguinte disposição ao art. 43 desta
lei:
“VII — aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacio-

nados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à
177 Art. 13
1. By way of derogation from Chapter II of this Directive, farmers may use for purposes of
multiplication or propagation on their own farms the seeds obtained from crops cultivated on their
own farms using seeds protected by patent. Only multiplication or propagation with a view to
producing crops for the farmers concerned can be authorized.
2. By way of derogation from Chapter II of this Directive, farmers rearing livestock protected
by patent may use it for multiplication purposes on their own farms to renew their stock.
178 EC Proposal for a Council Directive on the Legal Protection of Biotechnological Inventions
— COM (92) 589 FINAL — SYN 159
179 Ulrich Sachs — “Exhaustion of Patent Rights in the Common Market” — IIC — vol. 2 —
No. 1/1971; ver capítulo III.
180 Ver Amiram Benyamini — Patent Infringement in the European Community — IIC Studies,
vol. 13 — 1993 — p. 339
105
produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obten-

ção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a
exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expi-
ração dos prazos estipulados no art. 40.”
O primeiro aspecto a observar reside no fato de que a Lei nº 10.196

resulta da aprovação, pelo Congresso Nacional, de medida provisória editada
originalmente em 14 de dezembro de 1999 sob o número 2006 e reeditada
sucessivamente sob a numeração 2014 e, finalmente, 2105. Conforme reso-
lução aprovada pela ABPI, essa medida provisória é inconstitucional e, em
relação a disposições propostas no art. 229 e que serão comentadas junto ao
respectivo artigo, contraria disposições do acordo TRIPS.
Quanto ao conceito dessa alteração, discussões travadas na Comissão de
Patentes da ABPI apontaram para o fato de que a exceção é indesejável na
medida em que confere vantagem a terceiros, que podem realizar os testes
necessários à obtenção da autorização de comercialização ainda durante a
vigência da patente, de tal modo que estarão em condições de solicitar a
autorização de comercialização imediatamente após a expiração da patente.
Deve ser observado que o titular acabará dispondo de um prazo bastante
inferior aos 20 anos de proteção para comercializar seu produto sob condi-
ções de exclusividade uma vez que ele também terá de realizar os mesmos
testes durante a vigência de sua patente, com o que se reduz o tempo útil de
que o titular dispõe para recuperar o investimento que fez em pesquisas. Em
outros países como os Estados Unidos da América, Alemanha, Japão e Aus-
trália, esse problema é minimizado mediante concessão de uma extensão do
prazo das patentes para compensar o tempo despendido pelo titular na ob-
tenção da autorização de comercialização. Por outro lado, também foi obser-
vado na Comissão de Patentes que, ao julgar a compatibilidade de exceção
semelhante contida na seção 55.2(1) da lei de patentes canadense com as
disposições de TRIPS em painel aberto por solicitação da Comunidade Euro-
péia, a OMC decidiu que essas disposições não são inconsistentes com as
obrigações daquele país frente aos artigos 27.1 e 28.1 de TRIPS (documento
WT/DS114/R de 17 de março de 2000).
Quanto ao trecho “visando à obtenção do registro de comercialização, no
Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto
objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40.”, uma
interpretação razoável reside em que, ainda que o inciso autorize a realização
de testes durante a vigência da patente com vistas à obtenção de autorização
de comercialização, ele não autoriza a concessão da autorização de comercia-
lização pelo órgão competente antes de expirada a patente. Por um lado, a
concessão dessa autorização viola os termos de exclusividade assegurados
pela patente e, por outro lado, ao conceder uma autorização que configura
condições sine qua non para a comercialização de produto patenteado, a
106
autoridade contribui para que terceiros pratiquem atos que configuram in-
fração da patente, incidindo no parágrafo primeiro do art. 42 desta Lei.
Art. 44 — Ao titular da patente é assegurado o direito de obter

indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em rela-
ção à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da
concessão da patente.
Art. 44
Este artigo inova quanto à disposição contida no art. 23 do Código de
1971, fazendo com que a obrigação de indenizar não inclua período em que
o infrator, de fato, não podia ter conhecimento da existência do pedido de
patente cobrindo o produto ou processo objeto da violação181.
A questão da comprovação dos danos com vistas à indenização, que era
problemática na vigência do Código de 1971, deve ser solucionada pelos
critérios para determinação dos lucros cessantes fixados no art. 208.
§1º — Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do

conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-
á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir
da data de início da exploração.
De fato, antes da publicação do pedido de patente, presume-se que o

objeto do pedido ainda esteja em sigilo, nos termos do art. 30 e, portanto,
não teria a infrator meios para saber da existência do pedido. Os casos em
que este conhecimento, por qualquer meio, chegou ao infrator antes da refe-
rida publicação, são ressalvados no §1º, apesar do que, dependendo das cir-
cunstâncias, a retroatividade até “o início da exploração” pode acabar por
incluir um período anterior à data em que o infrator obteve conhecimento do
conteúdo do pedido182.
Este parágrafo atribui especial importância ao envio de notificação ao
infrator, quando o depositante tem conhecimento da prática de violação
181 Conforme acórdão unânime proferido pela 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo nos autos da apelação cível nº 5.614-4 (RJTJESP — 204/119 de
21/05/98), “a violação de uma invenção está intrinsecamente condicionada à existência legal do
privilégio, isto é, a existência da carta patente ou da patente válida e não apenas uma expectativa
de direito, conferida pelo pedido de patente, junto ao INPI”. O acórdão esclarece ainda que,
embora o depósito de um pedido de patente consista em mera expectativa de direito, insuscetível
de permitir ao interessado impedir a exploração por terceiro, a ele é assegurado o direito de obter
indenização pela exploração indevida, entre a data da publicação do pedido e a da concessão da
patente, na forma da lei.
182 De acordo com pelo menos uma versão do projeto que tramitou no Congresso Nacional para
a LPI, esse parágrafo se reportava ao final à “data de tal conhecimento”, em vez da “data de início
da exploração” o que, conceitualmente, parece estar mais de acordo com a filosofia deste artigo.
107
durante o período de sigilo do pedido de patente. A notificação, via cartório

de títulos e documentos ou com aviso de recebimento, constituirá prova de
que o infrator obteve conhecimento sobre o conteúdo do pedido de patente
em questão desde a data de seu recebimento.
§2º — Quando o objeto do pedido de patente se referir a material

biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito
à indenização será somente conferido quando o material biológico se
tiver tornado acessível ao público.
O §2º trata dos casos de invenções referentes a microrganismos, onde a

publicação de que trata o caput do art. 30 é suplementada pelo depósito do
microrganismo nos termos do parágrafo único do art. 24.
§3º — O direito de obter indenização por exploração indevida, in-

clusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está
limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.
A disposição constante neste parágrafo reforça a noção de que os direitos

assegurados pela patente são determinados pelo teor das reivindicações.
Contudo, como “objeto” da patente deve ser entendido não apenas aquilo
que corresponde literalmente aos termos das reivindicações, mas também
aquilo que, embora não correspondendo literalmente àqueles termos, repre-
senta um equivalente técnico, como previsto expressamente no art. 186, que
trata das disposições penais em matéria de patentes.
Como já afirmado, nos comentários ao art. 41, a interpretação de uma
reivindicação de patente não pode ser feita de forma estritamente literal, sob
pena de, por meras questões redacionais, ver-se autorizada uma infração da
idéia inventiva que se busca proteger através da patente. Esta é a raiz da
chamada “doutrina de eqüivalência”, que ensina que constitui infração não só
a cópia fiel dos elementos constantes do texto de uma reivindicação, mas
também a utilização de seus meios equivalentes.
Tal é também o entendimento de nosso maior tratadista na matéria, João
da Gama Cerqueira, ao dizer, em diversas passagens de seu consagrado Tra-
tado da Propriedade Industrial — 2ª edição — Editora Revista dos Tribunais
— 1982, Volume 1:
“Para que a infração se verifique não é necessário, entretanto, que o

produto fabricado seja absolutamente idêntico ao privilegiado, ou que se
empregue exatamente o mesmo processo que constitui objeto do privi-
légio.” (p. 542).
Decisão relativa à Apelação Cível nº 588003582 proferida em 1988 pela

6ª Câmara Cível de Porto Alegre, caso Taurus Blindagens Ltda. x Pier Luigi
108
Nava, consubstanciou a aplicabilidade da noção de infração por equivalência

ainda sob a vigência do Código de 1971. No texto da sentença lê-se o seguin-
te:
“Constitui contrafação, no sentido de que infringe o privilégio, a fabrica-

ção de produto com aproveitamento da idéia inventiva básica protegida,
ainda que sem completa e absoluta correspondência com a descrição pa-
tenteada, mercê de acréscimos e alterações que, àquela estranhos, toda-
via não a desfiguram”.
Embora esta e algumas outras decisões se reportem à “idéia inventiva

básica”, a análise de uma possível infração passa, necessariamente, pela con-
sideração dos termos de ao menos uma reivindicação independente, estabe-
lecendo-se se há infração literal ou por equivalência.
Seção II
Do Usuário Anterior
Art. 45 — À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de

prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será
assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e
condição anteriores. Art. 45
§1º — O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedi-
do juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha dire-
ta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação ou
arrendamento.
§2º — O direito de que trata este artigo não será assegurado a
pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de
divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido deposita-
do no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação.
Este artigo, que trata de matéria não prevista na Lei nº 5.772/71183,

assegura direitos limitados àquele que, comprovadamente, já utilizava uma
invenção no Brasil, para a qual um pedido de patente tenha sido posterior-
mente depositado por terceiros e uma correspondente patente tenha sido
concedida. Essa disposição inspirou-se em antiga minuta do Tratado de Har-
monização da OMPI184, cujas disposições nessa matéria foram também apro-
183 “The Brazilian legislation is not totally clear regarding secret prior user rights, and one must
assume that in the absence of specific legal provisions, there is a prima facie case to the effect that
the secret prior user should be considered as an infringer of a patent granted at a later date. (...)”
— Gert Dannemann, International Patent Litigation: Brazil, 1989 Supplement to IPL.
184 Documento HL/CE/VIII/3, 1990.
109
vadas pela AIPPI185. A Convenção de Paris186 permite que cada país contra-
tante legisle a respeito dos direitos adquiridos por terceiros antes da data de
depósito do pedido prioritário. O texto de TRIPs não inclui qualquer previ-
são a esse respeito, seu art. 30187 dispondo apenas, genericamente, sobre as
exceções aos direitos exclusivos conferidos pela patente.
O uso anterior pode ser secreto ou público. Embora essa última modali-
dade torne a patente inválida, o usuário anterior pode ser autorizado, por
meio de decisão judicial, a continuar a utilizar a invenção com base em seus
direitos de usuário anterior, mesmo antes de a patente ser declarada nula
pelo INPI ou por outra decisão judicial. Essa situação pode ocorrer, por
exemplo, no desenrolar de uma ação de infração movida pelo titular contra o
usuário anterior. Contudo, precisamente porque o uso público anterior por
terceiro, que não o inventor, torna a patente inválida, é presumivelmente
mais comum o usuário anterior requerer a nulidade da patente do que procu-
rar fazer valer seus direitos de usuário anterior. Por outro lado, direitos de
usuário anterior que poderiam resultar de um uso secreto não são usualmen-
te reivindicados, provavelmente porque o usuário não se sente ameaçado
pelo titular, exatamente em virtude do caráter sigiloso de suas atividades.
Por outro lado, uma vez que é difícil para o titular obter conhecimento sobre
atividades sigilosas de terceiros não autorizados, muito improvavelmente um
litígio envolvendo infração resultará no reconhecimento de direitos de usuá-
rio anterior188.
O usuário anterior tem o direito de prosseguir com suas atividades no
Brasil, contudo nas mesmas condições de uso que existiam previamente à
data de depósito do pedido de patente de terceiro. Em outras palavras, o
usuário anterior não pode exceder ao volume de produtos fabricados ou, de
outro modo, o nível de atividade relativo à invenção patenteada, que pode
tanto ser um produto como também um processo. Além disso, o uso anterior
da invenção fora do Brasil não confere direitos de usuário anterior, embora a
185 Q 89D — Yearbook 1989/II, p. 308 — resolução baseada nos documentos HL/CE/V/2 e
HL/CE/VI/3 da OMPI.
186 Art. 4 (...)
B — (...) Os direitos adquiridos por terceiros antes do dia do primeiro pedido que serve de
base ao direito de prioridade são ressalvados nos termos da legislação interna de cada país da
União.
187 Art. 30 — Exceções aos Direitos Conferidos.
Os Membros poderão conceder exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela
patente, desde que elas não conflitem de forma não razoável com sua exploração normal e não
prejudiquem de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular, levando em conta os
interesses legítimos de terceiros.
188 Keith M. Kupferschmid reporta-se ao fato de que direitos de usuário anterior raramente
serão objeto de litígio, considerando essa característica como uma vantagem do sistema que
reconhece tais direitos. Ver — “Prior User Rights: The Inventor’s Lottery Ticket” — AIPLA Q.J.
— vol. 21 — nº 3, 1993 — p. 213.
110
importação possa em si ser considerada como um ato de uso anterior no país

capaz de gerar esses direitos. Naturalmente, contudo, o direito de usuário
anterior seria restrito ao direito de continuar a importar, e não permitiria o
início da fabricação local do produto patenteado no Brasil. Do mesmo modo,
se um produto fabricado por processo patenteado já era importado por ter-
ceiros antes da data de depósito do pedido prioritário, cabe a esses terceiros
o direito de continuar a importar o produto, por analogia com a consideração
de que a importação de produto fabricado por processo patenteado também
é tida como infração em outras circunstâncias.
Direitos de usuário anterior são tidos como direitos estritamente territo-
riais, semelhantes aos direitos de patente. Assim, direitos de usuário anterior
legitimamente adquiridos em outro país não são extensivos ao Brasil.
As limitações impostas pelos §§1º e 2º do art. 45 são:
• o usuário anterior pode apenas vender ou arrendar seus direitos junta-

mente com seu negócio, ou a parte dele que está relacionada com o uso
do invento, o que resulta em que ele não pode licenciar seus direitos de
usuário anterior para que um terceiro explore o produto ou processo
patenteado nas próprias instalações desse último; e
• os direitos de usuário anterior não beneficiam aquele que tenha adqui-

rido o conhecimento sobre a invenção em virtude dos atos praticados
durante o período de graça, i.e., durante o período de um ano que ante-
cede o depósito do pedido de patente, desde que, naturalmente, tais
atos tenham sido realizados pelo titular ou resultem de informação que
dele se origine, nos termos do art. 12.
Na medida em que o §2º do art. 45 dispõe que o direito de usuário

anterior não será assegurado à pessoa que tenha tido conhecimento do objeto
da patente por meio de divulgação na forma do art. 12, parece lógico supor
que a exceção apenas se aplica, sem mais considerações, se houver uma
coincidência entre aquilo que foi revelado pelo inventor durante o período
de graça e aquilo que ele reivindica, mais tarde, em seu pedido de patente.
Porém, no que diz respeito aos atos praticados pelo titular da patente ante-
riormente ao depósito do pedido, durante o período de graça, observe-se que
as informações possivelmente adquiridas por terceiros nesse período prova-
velmente não serão tão extensas quanto aquelas contidas no relatório do
pedido de patente depositado subseqüentemente. Ou seja, embora o inven-
tor tenha revelado publicamente uma concretização de sua invenção durante
o período de graça, essa revelação não lhe confere, automaticamente, o direi-
to de impedir o uso de outras concretizações por terceiros, ainda que essas
recaiam no escopo determinado pelas reivindicações da patente posterior-
mente obtida por esse inventor.
111
Assim, quando uma pessoa reivindica direitos de usuário anterior que

tenham se iniciado após o inventor ter revelado informações sobre uma in-
venção e antes da data de depósito do respectivo pedido de patente, deve ser
investigado se o produto ou processo explorado por essa pessoa deve ou não
ser considerado como uma conseqüência das informações reveladas pelo in-
ventor, independentemente do fato de esse produto ou processo encontrar-
se dentro do escopo de proteção das reivindicações da patente189.
Os direitos de usuário anterior não beneficiam a pessoa que age de má-
fé. Por exemplo, alguém que adquiriu conhecimento sobre a invenção por
meio do acesso não autorizado a segredos de fábrica do titular. Má-fé pode
também existir onde a pessoa que reivindica direitos de usuário anterior
tomou conhecimento da invenção em virtude de um contrato de trabalho ou
em qualquer outra circunstância em que ele tenha se beneficiado indevida-
mente de informação privilegiada obtida do titular ou tenha, de outro modo,
adquirido a informação de uma maneira fraudulenta ou ilegal. Pela regra
geral, segundo a qual o ônus da prova cabe a quem acusa, caberia ao titular da
patente comprovar a má-fé de terceiros, caso o titular alegue tal motivo para
que não se reconheçam direitos de usuário anterior a quem os pleiteia.
Observe-se que o art. 45 não se reporta à situação em que uma pessoa
ainda está fazendo preparativos para explorar a invenção no momento do
depósito do pedido de patente por um terceiro. Portanto, tal situação não
confere a essa pessoa direitos de usuário anterior, nos termos da Lei nº
9279/96, tais direitos sendo assegurados apenas àqueles que já estejam de
fato explorando a invenção na data de depósito do respectivo pedido.
Embora os direitos de usuário anterior possam ser considerados como
garantindo algum tipo de direito a um inventor anterior190, que optou por
não depositar um pedido de patente, os efeitos dos direitos de usuário ante-
rior não se confundem com direitos que emanam de um sistema de primeiro
a inventar191. Por um lado, no sistema norte-americano de primeiro a inven-
tar, a fim de que o inventor anterior se beneficie de qualquer direito, deve
ele também depositar um pedido de patente, ainda que posteriormente ao
189 “[...] by its very definition a ‘legitimate appropriator’ must have appropriated the invention
from the patentee through knowledge gained from the grace period disclosure. Therefore, if the
grace period disclosure is inadequate to enable the ‘appropriator’ to work the invention the user is
not a legitimate appropriator.” — Keith M. Kupferschmid — “Prior User Rights: The Inventor’s
Lottery Ticket” — AIPLA Q.J. — vol. 21 — nº 3, 1993 — p. 242.
190 Emprega-se aqui a expressão “inventor anterior” e não “o inventor”, uma vez que se pressu-
põe que a situação típica em que direitos de usuário anterior serão questionados resulta de
criações paralelas e não relacionadas realizadas por dois ou mais inventores. Assim, o inventor
“posterior” não deixa de ser, igualmente, um legítimo inventor, visto que também realizou ativi-
dade criativa.
191 O sistema de primeiro a inventar (first-to-invent) se contrapõe ao sistema de primeiro a
depositar (first-to-file), dominante em quase todos os países do mundo.
112
depósito de um pedido de patente de um inventor posterior. Após o depósi-

to pelo inventor anterior, se esse inventor — em um processo de interferên-
cia — é capaz de comprovar que ele foi, de fato, o primeiro a inventar, então
a ele, e somente a ele, será concedida uma patente, assegurando-lhe direitos
de exclusividade, mesmo com relação ao inventor posterior que foi o primei-
ro a depositar. Assim, ao inventor posterior não é assegurado qualquer direi-
to com relação à invenção. Por outro lado, os direitos de usuário anterior,
representam um mero direito de continuação de uso192, ou seja, não é sufi-
ciente, como também não é necessário, que a pessoa comprove ter criado a
invenção anteriormente à data de depósito de um pedido de patente de um
terceiro e tampouco é suficiente que ela comprove que possuía a invenção
antes daquela data. O uso prévio da invenção é essencial193, uma vez que o
direito reside, precisamente, em continuar esse uso, da mesma forma. Em
realidade, como afirma Kupferschmid194, o usuário anterior não precisa se-
quer ser, ele mesmo, um inventor para qualificar-se como usuário anterior.
Ao limitar o direito de continuar o uso da invenção na forma e condição
anteriores, a norma legal impede que o usuário anterior altere substancial-
mente as características do produto ou do processo que ele estava produzin-
do ou usando195, além de não poder alterar as quantidades envolvidas, con-
forme já comentado. Segundo Kupferschmid196, se um tribunal entende que
o produto ou processo explorado pelo usuário anterior corresponde à matéria
definida nas reivindicações 1 a 4 de uma patente de terceiro tendo dez
reivindicações, os direitos de usuário anterior não permitem que se estenda
a exploração por esse usuário à matéria das reivindicações 5 a 10. Esse con-
ceito deriva do fato de que direitos de usuário anterior dizem respeito ao
produto patenteado na forma em que ele estava sendo explorado e não à
invenção, genericamente falando, essa última podendo ser materializada de
diversas formas diferentes. Além disso, em termos conceituais, os direitos de
usuário anterior representam uma exceção singular aos direitos legítimos do
192 Ver manifestação do grupo alemão à questão Q 89D: “1. b) Das Vorbenutzungsrecht, das
inhaltlich ein Weiterbenutzungsrecht ist, knüpft also nicht an den blossen Vorbesitz der Erfindung
an, sondern verlangt, dass der Begünstigte die Erfindung vor ihrer Anmeldung durch einen Dritten
bereits in Benutzung genommen (...) hat.” — AIPPI Anuuaire 1988/V, Rapports des Groupes
Q89D, p. 7.
193 “The acquisition of a right of prior use presupposed ownership of the invention supported by
its use, [...]” — (Federal Supreme Court of Germany, 1986) — “Formstein” — 1991 R.P.C. —
nº 24 — p. 599.
194 Keith M. Kupferschmid — “Prior User Rights: The Inventor’s Lottery Ticket” — AIPLA
Q.J. — vol. 21 — nº 3 1993 — p. 213.
195 Naturalmente, tal comentário não se aplica a alterações que resultem em produtos ou pro-
cessos que não estão cobertos pela patente, pois nessa circunstância o usuário anterior não preci-
sará se valer das exceções asseguradas na lei para explorar o invento patenteado por terceiros.
196 Keith M. Kupferschmid — id. supra nota 157.
113
titular da patente, com a intenção estrita de preservar uma situação de uso

que já existia na data em que o primeiro pedido foi depositado por outra
pessoa, de modo a não prejudicar atividades preexistentes ao depósito. Ad-
mitir-se a existência de direitos ilimitados por parte do usuário anterior no
que concerne a uma invenção patenteada por um terceiro representaria uma
forte e indevida limitação aos direitos do titular e um estímulo à manutenção
em sigilo de novos inventos.
A restrição relativa à forma e à condição anteriores significa também que,
se o usuário anterior estava utilizando um produto ou processo patenteado
em seu próprio negócio e/ou apenas para suas próprias necessidades, ele não
pode, com base em seus direitos de usuário anterior, começar a vender o
produto ou oferecer-se para realizar o processo patenteado para terceiros
após a data de depósito do pedido de patente. Assim, em princípio, se o
usuário anterior estava utilizando um processo, posteriormente patenteado
por terceiros, e vendendo o produto obtido pelo processo197 no mercado
interno, então ele não pode usar de seus direitos de usuário anterior para
passar a exportar tais produtos198. Qualquer ato praticado pelo usuário ante-
rior que possa ser considerado em desacordo com a forma e as condições
anteriores se constituirá em um ato comum de infração da patente. Para esse
propósito, os atos dos arts. 42 e 183 a 186 podem ser tomados como referên-
cia, ou seja, deve-se determinar quais dentre os atos previstos naqueles arti-
gos — produzir, usar, colocar à venda, vender, importar, exportar, expor ou
oferecer à venda, ter em estoque etc. — estavam sendo praticados pelo
usuário anterior antes da data de depósito do pedido de patente, uma vez
que os direitos devem restringir-se à continuação da prática dos mesmos
atos.
Quanto à estrita manutenção da quantidade de produtos ou do nível
geral de atividades relativas à invenção, uma interpretação mais flexível do
art. 45 poderia ser aplicada se o usuário anterior é capaz de comprovar que
tal quantidade ou nível de atividade sempre foi estabelecido na dependência
direta de outras atividades principais ou fatores. Por exemplo, se a invenção
diz respeito a um processo, cujas etapas representem apenas uma parte se-
cundária de um processo de fabricação completo nas instalações do usuário
anterior, então, talvez, ao usuário anterior possa ser assegurado o direito de
continuar a adaptar o nível de atividade relativo às etapas do processo paten-
197 As restrições relativas ao produto obtido pelo processo patenteado apenas se aplicam caso se
trate de produto obtido diretamente pelo processo patenteado, nos termos do art. 42 da Lei nº
9.279/96, ou se forem considerados aplicáveis os termos mais amplos (sem o “diretamente”) do
art. 184.
198 Ainda que, na circunstância específica, os direitos de usuário anterior assegurem o direito de
exportar, deve o usuário anterior certificar-se da inexistência, no país de destino, de patente
correspondente à brasileira ou se a legislação do local de destino lhe assegura esse direito. Os
direitos de usuário anterior, assim como os direitos do titular da patente, são estritamente terri-
toriais. Direitos adquiridos no Brasil não serão, necessariamente, reconhecidos em outro país.
114
teado as suas necessidades atuais. Deve-se ter em mente que a restrição

quanto à forma e à condição anteriores parece ter o propósito principal de
impedir que um usuário anterior subitamente expanda suas atividades, pre-
judicando os direitos do titular que teve o mérito de depositar um pedido de
patente, revelando, assim, a invenção ao público.
Ainda no que concerne à questão da forma e da condição anteriores,
essas devem ser observadas com relação ao período anterior ao depósito do
pedido, ainda que a forma e as condições de exploração tenham sido altera-
das após a data de depósito, porém antes que o usuário anterior tenha toma-
do conhecimento sobre o pedido de patente de um terceiro, ressalvados os
comentários quanto ao vínculo necessário com outras atividades do usuário
anterior, conforme já comentado. Portanto, se havia uma situação de uso
constante antes da data de depósito do pedido e essa situação se alterou após
tal data, o usuário anterior deverá voltar às condições que vigoravam ante-
riormente ao depósito.
Uma importante peculiaridade dos produtos resultantes das atividades
de uma pessoa que tem direitos de usuário anterior reside em que eles não
são afetados pelos direitos gerados pela patente de terceiros199, embora,
stricto sensu, não tenha ocorrido exaustão dos direitos da patente no que
concerne a tais produtos. Assim, por exemplo, se os direitos de usuário ante-
rior dizem respeito a um processo patenteado e incluem a venda do produto
obtido por esse processo200, os direitos gerados pela patente não podem ser
usados para impedir que uma pessoa adquirindo esse produto do usuário
anterior use ou revenda esse produto, tal como se a exaustão de direitos de
patente tivesse, de fato, ocorrido.
Capítulo VI
DA NULIDADE DA PATENTE
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 46 — É nula a patente concedida contrariando as disposições

desta Lei.
Art. 46
Este artigo é perigosamente amplo, na medida em que não se limita a
punir com a nulidade apenas as patentes concedidas com vícios de substân-
cia, tais como aquelas que se referem a invenções que não preenchem os
199 Norbert Marterer, “The Prior User’s Rights” — IIC — vol. 21 — nº 4/1990 — p. 521.
200 Para que isso ocorra, é suficiente que o usuário anterior já tenha praticado tais atos antes da
data de depósito do correspondente pedido de patente.
115
LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Arts. 47, 48 e 49
requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação in-

dustrial); as que tratam de matéria que se enquadra nas definições do que
não é considerado invenção (art.10 da LPI) ou do que simplesmente não é
patenteável (art. 18 da LPI). Pela redação do artigo, mesmo as patentes
concedidas com inobservância de meras formalidades legais seriam nulas,
ainda que nenhum direito de terceiros tenha sido atingido ou algum prejuízo
causado. Um exemplo seria a declaração de nulidade de uma patente que foi
concedida sem que o titular tenha apresentado, ao longo do processo admi-
nistrativo, um resumo, como determina o art. 19, inciso V da LPI. É razoável
o entendimento de que o resumo não é uma condição essencial para o exame
e a concessão da patente e que a sua ausência não é vício que torne impossível
o exercício do direito ou que prejudique terceiros.
Art. 47 — A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindica-

ções, sendo condição para nulidade parcial que as reivindicações sub-
sistentes constituam matéria patenteável por si mesmas.
Arts. 47, 48 e 49
Este artigo mantém das legislações anteriores a ressalva de que uma
patente não é necessariamente nula por inteiro. Por exemplo, mesmo que a
reivindicação principal da patente seja nula, outras reivindicações poderão
ser válidas, desde que definam uma invenção patenteável. Este dispositivo é
aplicável tanto a reivindicações independentes como a reivindicações de-
pendentes, sendo que, no caso das reivindicações dependentes, deve ser
lembrado que elas não têm vida própria, devendo ser lidas em conjunto com
a(s) reivindicação(ções) da(s) qual(is) depende(m).
Art. 48 — A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data

do depósito do pedido.
A nulidade ex tunc de uma patente já é consagrada no Direito brasileiro,

ou seja, os efeitos da nulidade retroagem à data de depósito.
Art. 49 — No caso de inobservância do disposto no art. 6º, o inven-

tor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação judicial, a adjudica-
ção da patente.
A ação de adjudicação prevista na atual Lei de Propriedade Industrial —

LPI (as leis anteriores não acolhiam essa hipótese), que em nada se asseme-
lha ao instituto da adjudicação do Direito Civil, é cabível também na ação de
nulidade de registro de marca (art. 166201), sempre que na aquisição de tais
201 Art. 166 — O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de
Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de
116
direitos o adquirente tiver agido com má-fé (ver comentários ao art. 166).
Portanto, essa ação tem por objetivo pôr no lugar do usurpador a pessoa que
tem direito à patente, retirando-lhe a posse em favor do verdadeiro titular do
direito formativo gerador do domínio.
Tal artigo já começa a ser aplicado, como demonstra a decisão de 1ª
instância a seguir transcrita:
Autora: Bio Fill

Réu: INPI
19ª Vara Federal — RJ
Processo nº 980008042-2
Ementa: “Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedi-
do contido na ação principal, para deferir a adjudicação da patente PI nº
9204232-5 à Autora Bio FIll, condenando-se o INPI a proceder aos re-
gistros devidos, e mantenho a decisão de fls. 51, até o trânsito em julga-
do desta sentença, inclusive quanto ao pagamento das anuidades devidas
quanto à referida patente; e julgo IMPROCEDENTE o pedido contido
na reconvenção. Ante à sucumbência recíproca, cada parte arcará com os
honorários advocatícios, observando o disposto no artigo 21, caput, do
CPC. As custas processuais serão decididas entre as partes, proporcio-
nalmente, assim como as demais despesas, especialmente os honorários
periciais. Sentença sujeita a reexame obrigatório, por força do artigo 10,
da Lei nº 9469/97. (...)”
Observe-se, contudo, que a autora não é o próprio inventor, mas uma

pessoa jurídica que reivindicou ser a legítima detentora dos direitos sobre a
invenção.
Seção II
Do Processo Administrativo de Nulidade
Art. 50 — A nulidade da patente será declarada administrativa-

mente quando: (...)
Art. 50
A denominação “nulidade administrativa” substitui o “cancelamento ad-
ministrativo” do art. 58 do Código de 1971. A alteração é pertinente, na
medida em que o efeito do cancelamento na legislação anterior era efetiva-
mente o de anular a patente ex tunc, ou seja, desde a data de depósito do
pedido de patente correspondente. Também, a redação foi aperfeiçoada
ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º septies (I) daquela Con-
venção.
117
quando passou a informar que a patente será declarada nula, em vez da

expressão será cancelada administrativamente.
I — não tiver sido atendido qualquer dos requisitos estabelecidos

nos artigos 6º a 10; (...)
Quanto aos fundamentos para declaração administrativa de nulidade

aplicam-se os mesmos comentários relativos ao art. 46.
Acrescenta-se, contudo, que caso o Brasil ratifique o Patent Law Treaty
(PLT), o seu art. 10 proíbe que países membros considerem como funda-
mento para revogação de uma patente o não atendimento a certos requisitos
formais, exceto se ocorrido com intenção fraudulenta.
II — o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos

artigos 24 e 25, respectivamente; (...)
Em síntese, reportam-se os artigos à questão da suficiência descritiva e à

correta formulação das reivindicações, que constituem exigências legais na
maioria das legislações mais avançadas de propriedade industrial.
No caso de patente relacionada com material biológico, se o relatório não
descreve suficientemente a invenção e se o titular não efetuou o necessário
depósito do material nos termos do parágrafo único do art. 24, poderá a
patente ser declarada nula com base neste inciso.
A inclusão deste artigo no texto da Lei de Propriedade Industrial é, na
nossa opinião, aperfeiçoamento importante frente ao Código de 1971, uma
vez que as exigências expressas de suficiência descritiva e de que as
reivindicações devam ter base no relatório descritivo constituem medidas de
segurança para a sociedade e para o intérprete das reivindicações, evitando
que a redação destas seja feita de forma exageradamente vaga e ampla, aca-
bando por proteger invenções sequer imaginadas pelo autor da invenção ob-
jeto da patente sob análise.
III — o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido

originalmente depositado; ou (...)
Este inciso estipula a nulidade como penalidade no caso de o titular

haver incluído matéria adicional no pedido durante seu processamento no
INPI, seja por meio de emendas voluntárias (art. 32), de divisão (art. 26), ou
por meio de emenda realizada em resposta a parecer ou exigência (art. 36).
Contudo, em nosso entender, a disposição não está formulada de modo
totalmente correto. Como comentado em relação ao art. 17, o pedido depo-
sitado mediante reivindicação de prioridade interna pode conter matéria
adicional, matéria essa que, contudo, não se beneficia da prioridade do pedi-
do inicial. Portanto, no caso de o titular haver depositado um segundo pedi-
do brasileiro reivindicando prioridade nos termos do art. 17, a expressão
118
“pedido originalmente depositado” deve ser interpretada como o segundo

pedido que gerou a patente em causa e não como o primeiro pedido deposi-
tado. Por outro lado, em se tratando de pedido dividido, deve-se, de fato,
considerar “pedido originalmente depositado” como aludindo ao pedido ini-
cial, a partir do qual o pedido gerador da patente foi dividido, uma vez que o
inciso II do art. 26 impede que o pedido dividido exceda a matéria revelada
no pedido original.
IV — no seu processamento tiver sido omitida qualquer das forma-

lidades essenciais, indispensáveis à concessão.
Este inciso permite questionamento, por englobar casos de vícios de

tramitação que não são de responsabilidade do titular. Por exemplo, incidiria
nesta previsão a patente em que o próprio INPI omitiu uma formalidade
essencial, como a publicação correta do nome do requerente ou titular.
Em tais casos, caberia a anulação da concessão para sanar o vício, voltan-
do o processo à etapa em que ocorreu a omissão. Sanada a falha, pode a
patente ser correta e validamente concedida.
Art. 51 — O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou

mediante requerimento de qualquer pessoa, com legítimo interesse, no
prazo de 6 (seis) meses, contados da concessão da patente.
Art. 51
Como na legislação anterior, que previa o cancelamento administrativo,
o processo de nulidade administrativa poderá ser instaurado dentro do prazo
previsto, tanto pelo interessado, quanto “de ofício”, ou seja, por iniciativa do
INPI.
Em comparação com o Código de 1971, além da redução de prazo de um
ano para seis meses para se requerer a nulidade administrativa, tratou-se de
simplificar o processo de nulidade, abrindo-se a possibilidade de tanto o
titular quanto o requerente da nulidade se manifestarem sobre parecer do
INPI antes da decisão final, eliminando-se o recurso ao Ministro.
Cabe mencionar que existe corrente de pensamento que advoga ser ile-
gal a eliminação do recurso ao Ministro, por entender que uma decisão con-
cessiva de patente proferida pelo INPI não pode ser recorrível ao próprio
órgão, ainda que na pessoa de seu Presidente. A corrente dominante, por
outro lado, entende que o duplo grau de jurisdição é exercido pela Diretoria
de Patentes do INPI e pelo Presidente, que têm esferas de competência e
graus de autonomia diferentes. Além disso, a previsão de recursos ao Minis-
tro resulta, como ocorria sob a vigência da legislação anterior, em retarda-
mento significativo do andamento do processo administrativo, além do fato
de que, na prática, era o Ministro obrigado a recorrer ao quadro técnico do
próprio INPI para assessorá-lo na decisão, dado o conteúdo técnico, via de
regra complexo, dos recursos em matéria de patentes.
119
Parágrafo único — O processo de nulidade prosseguirá ainda que

extinta a patente.
A disposição é correta, na medida em que os efeitos da extinção da

patente e de sua nulidade podem ser distintos. Por exemplo, se a patente é
extinta por falta de pagamento de retribuição anual, nos termos do art. 78,
inciso IV, esta extinção gera efeitos apenas a partir deste momento (ex
nunc), o que não impede que o titular obtenha perdas e danos relativos à
infração ocorrida enquanto a patente estava em vigor. Já os efeitos da nulida-
de, conforme comentado em relação ao art. 50, geram resultados que retro-
agem à data do depósito (ex tunc), impedindo qualquer tipo de pleito por
parte do titular contra eventuais infratores.
Assim, ainda que a patente em processo de nulidade extinga-se por outras
razões, deve o INPI conduzir o processo de nulidade até a sua decisão final.
Art. 52 — O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60

(sessenta) dias.
Arts. 52, 53 e 54
Notificada no órgão oficial do INPI a instauração de processo de nulida-
de administrativa, nos termos do art. 51, é concedido um prazo de 60 dias
para manifestação facultativa do titular sobre os termos do requerimento de
nulidade ou do parecer que fundamenta a instauração de ofício.
Art. 53 — Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado

no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o reque-
rente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.
Este artigo estabelece claramente a não obrigatoriedade de o titular ma-

nifestar-se sobre a notificação de instauração de processo de nulidade admi-
nistrativa.
Conforme comentado em relação ao art. 51, a introdução de prazo co-
mum de manifestação sobre parecer do INPI visou eliminar a fase de recurso
ao Ministro, simplificando-se o processo de nulidade sem, contudo, extin-
guir a chance de resposta pelas partes.
Art. 54 — Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que

não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Pre-
sidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.
O artigo deixa claro que a manifestação das partes, nos termos do art.
53, é facultativa.
Como já comentado, a decisão da nulidade encerra a fase administrativa,
na medida em que foi eliminada a fase de recurso ao Ministro prevista no
Código de 1971.
120
Para os casos de cancelamento que tenham sido decididos com base no

Código de 1971 e cujo prazo para recurso ao Ministro ainda não havia expi-
rado por ocasião da entrada em vigor desta Lei fica assegurado este prazo,
como prevê o art. 235.
Art. 55 — Aplicam-se, no que couber, aos certificados de adição, as

disposições desta Seção.
Arts. 55 e 56
O art. 77 estabelece que o certificado de adição é “acessório da patente,
tem a mesma data final de vigência daquela e a acompanha para todos os
efeitos legais”. Assim sendo, a nulidade administrativa de uma patente se
estende também aos seus certificados de adição, com a ressalva prevista no
parágrafo único do mencionado art. 77, que autoriza que o titular da patente
objeto de um processo de nulidade requeira que a matéria contida nos certi-
ficados de adição seja examinada quanto à possibilidade de sua subsistência
(ver comentários ao art. 77).
Seção III
Da Ação de Nulidade
Art. 56 — A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo,

da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo
interesse.
Pela nova sistemática adotada pela Lei nº 9.279/96, não mais é possível
interpor-se recurso administrativo do ato concessivo de patente. Entretanto,
se a patente for concedida em desacordo com as condições estabelecidas na
Lei, poderá ser decretada sua nulidade (art. 50). A decretação poderá ocor-
rer na esfera administrativa, por meio do processo administrativo de nulida-
de (arts. 50-55), que tem caráter rescisório.
Por outro lado, encerrada ou não a instância administrativa, o INPI ou
qualquer pessoa com legítimo interesse poderá promover a ação de nulidade
da patente que tenha sido concedida ao arrepio da lei. Do enunciado extrai-
se que a ação de nulidade se reveste tanto de caráter público como de caráter
privado202.
Quando a Lei prevê expressamente a legitimidade do INPI para interpor
ação de nulidade de seu próprio ato concessivo da patente em razão da ilega-
lidade desse ato, está outorgando ao INPI a titularidade da ação civil pública
202 Segundo acórdão unânime da 1ª Turma do TRF-2R, proferido nos autos da apelação cível nº
97.02.14696-8 RJ. (publicada no DJ. 13/04/99), a ação de nulidade de patente por alegada falta
de novidade da invenção exige a realização de prova pericial, sob pena de caracterizado o cercea-
mento de defesa.
121
para controle jurisdicional objetivo da administração pública. De fato, os

direitos de propriedade industrial, de acordo com a Constituição Federal,
art. 5º, XXIX203, e com o art. 2º da Lei nº 9.279/96, refletem o interesse
social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, daí por que o
interesse público e a legitimidade do INPI para pleitear o controle judicial da
legalidade de seus próprios atos.
Por outro lado, qualquer pessoa com legítimo interesse pode propor a
ação de nulidade. O legítimo interesse de que trata o artigo em tela é, sem
dúvida, de direito material. Como leciona o ilustre Professor e Desembarga-
dor Federal aposentado Sérgio de Andréa Ferreira (in “As duas espécies de
ações de nulidade de registro marcário”, Revista Forense vol. 346, p.
151/152), “a questão de legitimidade, nesta ação, não é requisito processual,
mas condição de fundo, questão prévia de mérito, embora não ao mérito
principal, à questão fundamental, que na espécie ‘consiste no acertamento
da existência, na hipótese, de um ou de alguns dos motivos da nulidade’”
(grifos originais).
Em outras palavras, o legítimo interesse está na realização do direito
objetivo, já que a legalidade do ato administrativo constitui bem comum e é
de interesse geral. Aliás, o Código de Defesa do Consumidor, Lei nº
8.078/90, em seu art. 4º, inciso VI204, dá a dimensão do interesse público e
coletivo na proteção dos direitos de propriedade industrial. Nesse aspecto,
como afirma o Professor Andréa Ferreira, na obra citada, trata-se de uma
“ação coletiva de nulidade do ato administrativo de registro de marca”.
Entretanto, na prática, o mais usual é depararmo-nos com a ação indivi-
dual de nulidade pela qual o titular pleiteia ao Judiciário a nulidade de paten-
te concedida pelo INPI a um terceiro, por entender que tal patente foi
concedida ao arrepio da lei. De qualquer forma, o que está se atacando é a
propriedade, um direito real. A patente é nula não só pela ilegalidade do ato
administrativo que a concedeu, mas pela própria inexistência do direito for-
mativo da patente e, ipso facto, de sua propriedade.
Em se tratando, pois, de um direito real, a eficácia de sentença que
decretar a nulidade da patente será ex tunc, e produzirá efeitos erga omnes.
203 XXIX — a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua
utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de
empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnológico e econômico do País; (...)
204 Art. 4º — A Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus
interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transferência e harmonia
das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (...)
VI — coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo,
inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas
e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores; (...)
122
Prescreve, portanto, a ação de nulidade de patente com o término da

vigência da patente, diferentemente da ação de nulidade de registro de mar-
ca que prescreve em cinco anos da concessão (ver comentários ao art. 174).
Existe uma questão, contudo, que merece reflexão, qual seja, a do infra-
tor que demandado em juízo pelo titular de uma patente e obrigado a pagar
perdas e danos pela infração, descobre, após a expiração da patente, técnica
anterior que prova ser a invenção objeto da referida patente já conhecida
antes de sua data de depósito, ou seja, a patente seria nula e, como visto
anteriormente, esta nulidade terá efeitos ex tunc, ou seja, seria como se a
patente nunca tivesse existido. Neste caso, eventuais pagamentos feitos a
título de indenização por perdas e danos decorrentes da infração seriam
indevidos e o alegado infrator teria direito a interpor uma ação contra o
titular da patente visando ao ressarcimento da quantia paga, com as devidas
correções.
§1º — A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo,

como matéria de defesa.
Esta disposição representa uma inovação e, sem dúvida, um avanço, em

face da lei anterior. Ela permite que qualquer pessoa, demandada em juízo
por infração de uma patente, possa argüir, como matéria de defesa, no curso
da própria ação, a nulidade da patente.
Entendemos que esta argüição de nulidade não autoriza um juiz estadual
a decretar a nulidade da patente, mas apenas reconhecer que a concessão da
patente foi indevida e que, portanto, não há que condenar o réu por sua
infração. Entretanto, existem decisões judiciais de diferentes opiniões205.
A nulidade da patente só pode ser declarada (ou decretada) por meio de
ação perante a Justiça Federal, com a participação do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial — INPI na lide, como determina o art. 57.
Um exemplo típico de tal situação é aquele em que no curso de uma
ação de infração, o réu apresenta, como matéria de defesa, documentos da
técnica anterior que provam ser a invenção objeto da patente já conhecida
205 De acordo com o acórdão unânime da 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, proferido nos autos da apelação cível nº 367824 (RJTJESP-215/149-51,
abril 1999), foi julgado que o suposto infrator pode repelir a ação mediante a alegação de que o
invento que lhe foi oposto não é novo, nem patenteável, sem necessidade do uso da ação de
nulidade, fixando mais, que nesses casos a competência para o julgamento da demanda é da
Justiça estadual, por se tratar de matéria suscetível de ser apreciada incidenter tantum e inter
partes, cabendo à Justiça Federal, apenas, a competência para julgar a ação própria de nulidade da
patente. Interpretação diversa deu o acórdão, também unânime, da 1ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferido nos autos da apelação cível nº 12754/2000
(DORJ-III/Sec. I, 23/04/2001, p. 22), que entendeu caber à Justiça Estadual a decretação de
nulidade de patente se alegada como matéria de defesa. À Justiça Federal cabe o julgamento das
ações de nulidade ajuizadas na forma do art. 56 da Lei nº 9.279/96.
123
desde antes de sua data de depósito junto ao INPI. Em outras palavras, prova
o réu que pratica aquela invenção não em violação da patente, mas, sim, com
base em ensinamentos anteriores a ela e de domínio público.
Neste caso, o juiz pode absolver o réu da acusação de infração, criando
uma situação jurídica peculiar, na medida em que a patente deixa de ser
oponível erga omnes, visto que o titular não mais pode opô-la ao réu vencedor
da ação, mas continua podendo opô-la contra demais terceiros, enquanto a
nulidade de sua patente não for declarada (ou decretada) judicialmente.
Também na ação penal, a nulidade da patente pode ser argüida como
matéria de defesa. A este respeito, ver comentários ao art. 205.
§2º — O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a

suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais
próprios.
Esta disposição do §2º do art. 56 recebeu do legislador redação diferente

de sua equivalente no título das marcas. De fato, o parágrafo único do art.
173, que trata das marcas, deixa bem claro que a suspensão dos efeitos do
registro e mesmo a suspensão do uso da marca podem ser determinadas
liminarmente pelo juiz, nos autos da própria ação de nulidade, assumindo,
portanto, a forma de uma antecipação de tutela, que torna desnecessária a
interposição de medida cautelar, seja preventiva seja incidental, como deixa
entrever o texto do parágrafo ora comentado, atendendo deste modo ao
princípio da economia processual, permitindo ao autor da ação poupar tem-
po e dinheiro, bem como à Justiça Federal se livrar de inúmeras medidas
cautelares para obtenção, em caráter liminar, da suspensão dos efeitos do
registro cuja nulidade seria ou estava sendo pleiteada, e, adicionalmente, a
suspensão do uso da marca.
Este entendimento foi confirmado em recente decisão proferida pelo
Ilustre Juiz da 33ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em ação ordinária de
nulidade de patente, é expressa nos seguintes termos: “Entendo que o provi-
mento de que trata o art. 56, parag. 2º da Lei 9.279/96 tem natureza própria,
que mais se aproxima do instituto da antecipação da tutela do que da natu-
reza cautelar da liminar, pois, na prática, a suspensão dos efeitos da patente
se iguala à sua declaração de nulidade, provimento final perseguido”206.
Demonstrando, entretanto, entendimento em contrário, opinou o insig-
ne Desembargador Federal José Eduardo Carreira Alvim, em palestra profe-
rida no XIX Seminário Nacional de Propriedade Intelectual207, que a Lei nº
206 Processo nº 200351015005640, em que são partes Tecnobelll Ind./Ltda. e o Instituto Na-
cional de Propriedade Industrial — INPI.
207 XIX Seminário Nacional de Propriedade Intelectual — ABPI — 1999, realizado no Rio de
Janeiro.
124
9.279/96 só consagra provimentos cautelares, à exceção do art. 49 (ação de

adjudicação de patentes). De efeito, os requisitos processuais próprios de
que fala o referido parágrafo único, são os mesmos exigidos para a concessão
de liminar nas medidas cautelares previstas no Código de Processo Civil, ou
seja, o fumus boni juris e o periculum in mora
Como pode ser visto da divergência de opiniões exemplificada, o pensa-
mento dos tribunais ainda não foi cristalizado, existindo decisões para ambos
os lados da questão208.
Essa liminar acautelatória ou tutela antecipada, conforme se espose esta
ou aquela teses, pode ser concedida total ou parcialmente. Há casos em que
o juiz (ou o tribunal) suspende os efeitos da patente anulanda apenas com
relação ao autor da ação (e, em algumas hipóteses, com relação a seus repre-
sentantes). Isso vale dizer que o titular da patente objeto da ação de nulidade
pode opô-la a qualquer terceiro, com exceção do autor da ação, em situação
similar à que foi anteriormente descrita nos comentários ao §1º do art. 56.
Em qualquer hipótese, todavia, a previsão legal da concessão da cautela
ou da tutela antecipada nos próprios autos da ação ordinária (também previs-
ta em outras leis específicas, tais como a de software e de direitos autorais) é
um avanço de grande utilidade prática, representado, como dito, enorme
economia para as partes e para a própria justiça.
Art. 57 — A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da

Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.
Art. 57
Este artigo não encontra correspondente na Lei anterior e tem redação
idêntica à do art. 175, no Capítulo das Marcas. O antigo Código da Proprie-
dade Industrial não mencionava a competência do foro nem a participação
do INPI nas ações de nulidade. Independentemente da previsão na lei espe-
cífica anterior, a jurisprudência há muito já se firmara no sentido de que a
ação de nulidade de patente (ou de registro de marca) deve ser proposta
208 O TRF-2R, por sua 1ª. Turma, julgou por unanimidade em recurso de agravo de instrumento
nº 9902265138 RJ (DJ-2, 20/07/2000, pág. 112), “que o Juiz poderá preventiva ou incidental-
mente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais pró-
prios”. Já em despacho do Desembargador Federal, Dr. Andre Kozlowski do mesmo Tribunal,
proferido nos autos do agravo de instrumento nº 200202010327488 (DJ-2, 12/09/2002, p. 379),
foi firmado o entendimento de que “ a antecipação de tutela que objetiva anular ato administra-
tivo perfeito e acabado (patente de invenção concedida pelo INPI), depende da vinda das respos-
tas dos réus, principalmente pelo fato de que as provas, apresentadas como inquestionáveis, não
sofreram o crivo do contraditório”. Essencialmente no mesmo sentido do despacho do Sr. De-
sembargador Federal Andre Kozlowski no agravo de instrumento nº 200202010327488, o despa-
cho do Desembargador Federal Sergio Feltrin Corrêa, também do TRF-2R, proferido no agravo
de instrumento nº 200102010152088 (DJ-2, 02/05/2001, p. 88), por entender que “os atos
praticados pelo INPI estão revestidos dos atributos da presunção da legitimidade e veracidade”,
assim que o Juiz de primeiro grau “deveria ter ouvido a autarquia antes de suspender os efeitos da
patente”, em sede de medida cautelar incidental.
125
perante a Justiça Federal. Isso porque, em sendo o INPI autarquia federal,

possui foro privilegiado, nos termos do art. 109, I, da, Constituição Fede-
ral209. Trata-se, portanto, de competência absoluta ratione personae, não
podendo ser modificada. De fato, “(A) competência fixada em norma cons-
titucional é exaustiva e taxativa, não podendo ser modificada por lei ordiná-
ria ou exegese ampliativa ou restritiva” (STJ—2ª Seção, CC 1.361—PE, rel.
Min. Athos Carneiro, v.u., DJU, de 06.05.91, p. 5.639).
Ainda que o INPI fosse considerado mero assistente, o que não é o caso,
de acordo com a norma constitucional, a competência não se deslocaria para
a Justiça estadual210211.
§1º — O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60

(sessenta) dias.
Este prazo diferenciado e dilatado, em comparação ao prazo geral de 15

dias do art. 297 do Código de Processo Civil, expressa o reconhecimento do
legislador de que a matéria de que trata esta Lei é complexa, além de propor-
cionar aos titulares de patentes e marcas domiciliados no exterior tempo
hábil para instruírem seus procuradores no Brasil acerca da contestação às
ações de nulidade. Este artigo supriu uma falha da Lei anterior (Lei nº
5.772/71) que apenas previa o prazo de 60 dias para resposta do titular de
patente ou de marca, nos casos de cancelamento administrativo ou de revisão
administrativa, respectivamente, sendo omissa quanto às ações judiciais de
nulidade.
§2º — Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI

publicará a anotação para ciência de terceiros.
Outra inovação bem-vinda frente à Lei anterior, implementando de for-

ma mais ampla o princípio da publicidade dos atos processuais, destinado a
proporcionar segurança jurídica a terceiros quanto à situação real da patente
anulanda.
209 Constituição Federal de 1988, Art. 109 — Aos juízes federais compete processar e julgar:
I — as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de
acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
210 Ver nota 206 ao § 1º do art. 56.
211 No agravo de instrumento nº 9202086737, a 5ª Turma do TRF-2R decidiu unanimemente
que nas ações de nulidade de patente e de registro de marca o INPI deve figurar como litiscon-
sorte passivo necessário (co-réu) (DJ-2, 08/02/2000, p. 217/218), já que responsável pela con-
cessão do registro de marcas e patentes. Igualmente, a 2ª Turma do TRF-2R, em acórdão unâni-
me proferido na remessa necessária nº 200102010231614 (DJ-2, 22/01/2002, p. 629) entendeu
que nas ações de nulidade de patente o INPI deverá participar na qualidade de litisconsorte
passivo necessário.
126
Capítulo VII
DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES
Art. 58 — O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo

indivisível, poderão ser cedidos total ou parcialmente.
Arts. 58 e 59
A propriedade da patente ou pedido de patente poderá ser transferida a
terceiros, total ou parcialmente. A transferência deverá ser formalizada por
documento hábil (documento de cessão e transferência) nos termos da legis-
lação nacional. Na área de patentes, o órgão usualmente requer a apresenta-
ção de um documento de cessão (parcial ou total) contendo assinatura e
completa qualificação do cedente e cessionário, bem como de duas testemu-
nhas, acompanhado de reconhecimento de firma, ou de notarização e legali-
zação consular212 quando as partes são domiciliadas no exterior. A matéria
não foi regulamentada nos Atos Normativos emitidos na área de patentes.
O significado de “indivisível” no contexto deste artigo deve ser interpre-
tado no sentido de exclusão da possibilidade de apenas uma parte das
reivindicações ser cedida. Em outras palavras, a cessão do pedido ou da pa-
tente será sempre relativa ao pedido ou à patente como um todo. Ainda que
a cessão seja parcial, isso significa que o cessionário adquire uma fração dos
direitos sobre o objeto de todas as reivindicações.
Seguindo-se esse entendimento, por exemplo, no caso de patentes já
concedidas, se a patente contém reivindicações para o dispositivo e outras
para o processo, não seria então possível ceder apenas as reivindicações de
processo. Nessa linha, não haveria incoerência quanto aos direitos cedidos
parcialmente estipulados no artigo, pois isto significaria que cada titular terá
direito a uma parte dos direitos de toda a patente. A patente concedida é um
todo, de tal modo que os direitos cedidos, quer parcial quer totalmente,
incidiriam sobre toda a patente.
Contudo, deve ser notado que a própria Lei prevê a possibilidade de
apresentação de pedidos de patente de divisão em seus artigos (Ver arts.
26-28).
Art. 59 — O INPI fará as seguintes anotações: (...)
Discorre o artigo sobre as anotações que serão feitas pelo INPI em rela-
ção a atos vinculados à titularidade e aos direitos relativos ao pedido de
patente ou à patente.
212 À exceção, atualmente, de documentos assinados na França, os quais estão dispensados de

legalização consular por força de acordo bilateral.
127
Esta disposição implica que a autarquia processe as alterações previstas

nos incisos I a III, que estas alterações sejam publicadas no órgão oficial do
INPI e que a patente já concedida contenha as referidas anotações.
Apesar de não estipulada penalidade para a falta de comunicação sobre
as alterações em questão, pode a patente deixar de produzir efeitos em
relação a terceiros — por exemplo em uma situação de infração — ou pode a
averbação de contrato ser suspensa até que as necessárias anotações sejam
requeridas.
I — da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessio-

nário; (...)
A transferência dos direitos relativos à patente, como dito anteriormen-

te, pode ser requerida no INPI para a devida anotação.
II — de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a

patente; e (...)
O inciso refere-se, entre outros, às decisões administrativas que dizem

respeito à limitação, à extinção ou à anulação administrativa da patente, bem
como às decisões judiciais referentes à suspensão dos efeitos da patente, à
eventual cassação dessa suspensão e à anulação da patente. O mesmo se
aplica, por exemplo, ao depositante que entra em processo de falência e seus
bens e direitos passam a integrar a massa falida, administrada por um síndico.
Embora não se infira de forma direta deste inciso, ao referir-se a qual-
quer “limitação” esta disposição parece admitir a hipótese de que o titular
requeria a anotação, por apostilamento, de limitações nas reivindicações que
se façam necessárias em virtude da constatação de que há técnica anterior
que torna inválida a ou as reivindicações como concedidas. Uma vez que a
Lei não prevê o reexame da patente após a concessão, uma tal limitação
poderia ser feita mediante aglutinação de reivindicações, por exemplo pela
inclusão da matéria de reivindicações dependentes na reivindicação princi-
pal. Nessa situação, uma vez que o INPI tenha concedido a patente com
determinadas reivindicações, não seria estritamente necessário examinar-se
novamente se as reivindicações limitadas na forma proposta pelo titular
preenchem os requisitos de patenteabilidade. Contudo, o INPI deveria dar
ciência a terceiros sobre tal limitação mediante notificação na RPI.
III — das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou

titular.
Quando se tratar de alteração de nome ou sede de pessoa jurídica, o

documento necessário para a averbação no INPI será o fornecido pelo Regis-
128
tro do Comércio ou Ofícios, que lhe é privativo, tais como a alteração con-
tratual ou estatutária, a comprovação da inscrição no Cadastro Geral dos
Contribuintes (CGC), certificados de mudança de razão social etc. Analoga-
mente, aplicam-se aqui formalidades similares àquelas comentadas no art.
58.
Art. 60 — As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a

partir da data de sua publicação.
Arts. 60 e 61
As anotações terão efeito legal em relação a terceiros a partir da data de
sua publicação pelo INPI. Obviamente, contudo, se o requerimento de ano-
tação for indeferido, não há produção de efeitos em relação à anotação re-
querida. Contudo, na dependência das circunstâncias, os efeitos de uma
cessão, por exemplo, podem ser imediatos entre as partes.
Capítulo VIII
DAS LICENÇAS
Seção I
Da Licença Voluntária
Art. 61 — O titular de patente ou o depositante poderá celebrar

contrato de licença para exploração.
Os requerentes de pedido de patente e os titulares de patente poderão

conceder licença para a sua exploração.
Apesar de o INPI, tradicionalmente, relutar em averbar licenças onero-
sas de pedido de patente, inexiste qualquer restrição legal ao pagamento de
remuneração pelo licenciado antes da concessão da patente.
É bem sabido que as tratativas para a concessão de uma licença podem
iniciar-se imediatamente após o depósito do pedido, concluindo-se antes da
sua publicação. Note-se que a licença de um pedido de patente pode ser
importante para prevenir responsabilidades futuras de um interessado, que
prefira pagar remuneração — menor do que aquela que seria devida após a
concessão da patente, presume-se — do que arriscar-se a sofrer uma ação de
infração depois da concessão.
Vê-se, ainda, que inexiste qualquer obrigação de o depositante/titular
fornecer ao licenciado tecnologia não patenteada referente ao objeto reivin-
dicado, como defendem alguns doutrinadores. E não cabe aqui qualquer
analogia com a obrigação do locador de responder por vícios ou defeitos da
coisa alugada prevista no art. 568 do vigente Código Civil (Lei 10.406, de 10
de janeiro de 2002), e muito menos paralelo com a noção de vício redibitório
129
conforme os arts. 441 a 446 do referido diploma legal. Isto, pelo fato de que
o direito de propriedade representado pela patente não compreende a facul-
dade de usar livremente o produto ou processo patenteado.
Esta característica do sistema patentário é expressamente reconhecida
no §1º do art. 70 da Lei, ao definir o conceito de patente dependente.
Parágrafo único — O licenciado poderá ser investido pelo titular de

todos os poderes para agir em defesa da patente.
A disposição é relativamente inócua, já que, em princípio, cabe às partes

envolvidas no contrato a determinação das obrigações e direitos de cada um.
Em verdade, o presente texto derivou de disposição contida no projeto
824/91 original, que estabelecia que o licenciado necessariamente ficaria
investido de tais poderes. A fim de facilitar a aceitação da eliminação de
obrigatoriedade neste aspecto, em vez de se propor a retirada do parágrafo,
foi sugerida apenas a alteração da redação, com semelhante resultado.
Contudo, em vista da existência de casos em que a legitimidade do
licenciado para acionar infratores foi contestada, não obstante o contrato de
licença assim dispor, este parágrafo único pode ter um efeito benéfico, ao
eliminar quaisquer dúvidas quanto ao assunto que regula.
Art. 62 — O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para

que produza efeitos em relação a terceiros.
Art. 62
Para ter efeitos legais sobre terceiros, o contrato de licença para a explo-
ração de patente ou pedido de patente deve ser averbado pelo INPI. Para
possibilitar o pagamento da remuneração a titular no exterior, o contrato
deverá ainda estar registrado no Banco Central do Brasil, o que hoje é reali-
zado eletronicamente através do sistema SISBACEN. Apesar de existirem
dúvidas sobre a correção do procedimento, o INPI tradicionalmente averba
apenas a remuneração por venda — percentual ou valor fixo por produto
contratual — acumulada a partir da data do requerimento do contrato, e não
desde a data avençada pelas partes.
A averbação pelo INPI é ainda importante para garantir a dedutibilidade
fiscal dos respectivos pagamentos.
§1º — A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir

da data de sua publicação.
Lamentavelmente não prevaleceu aqui a versão que estabelecia a produ-

ção dos efeitos a partir do requerimento no INPI. Visava-se dar maior celeri-
dade à produção dos efeitos da averbação, evitando que as partes fossem
prejudicadas por eventual morosidade no processo de averbação.
130
§2º — Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença

não precisará estar averbado no INPI.
Na vigência do Código de 1971 exigia-se a averbação de contrato de

licença, para efeitos da comprovação de uso, quando a exploração era feita
por outro que não o titular. O Ato Normativo nº 112/93 chegou a revogar a
necessidade de averbação de contrato de licença de uso de marca para fins de
comprovação de exploração, mantendo-se, porém, a obrigatoriedade de
averbação de contratos de patentes para tal fim. Trata-se de medida bem-
vinda, ainda mais em vista da dificuldade de se averbar determinados tipos
de contratos perante o INPI.
Art. 63 — O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada

pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o
direito de preferência para seu licenciamento.
Arts. 63 e 64
Este artigo sana deficiência do Código de 1.971, estabelecendo que o
aperfeiçoamento introduzido no objeto da patente pertencerá àquele que o
fizer, à concedente ou à concessionária, sendo assegurada à outra parte con-
tratante a preferência para seu licenciamento. Desta forma serão nulas de
pleno direito as cláusulas prevendo o chamado grant-back.
Seção II
Da Oferta de Licença
Art. 64 — O titular da patente poderá solicitar ao INPI que a colo-

que em oferta para fins de exploração.
§1º — O INPI promoverá a publicação da oferta.
O artigo inova em relação ao Código de 1971 ao prever que o titular de

uma patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta por meio de
publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI). O texto do projeto
824/91 originalmente apresentado previa que a patente sob oferta de licença
não poderia ser objeto de licença compulsória.
Apesar de não ter sido mantida expressamente tal disposição, na medida
em que o inciso I do art. 69 impede a aplicação de licença compulsória
quando o titular justificar sua inação por razões legítimas, entendemos que o
titular que tenha patente sob oferta de licença dispõe de razões que consti-
tuem fundamento para que o INPI negue a concessão de licença compulsó-
ria, caso o requerente não tenha, primeiramente, procurado obter uma licen-
ça voluntária.
A oferta de licença assemelha-se à figura da licença de direito (licence of
right) da Convenção para Patente Comunitária européia (art. 44), havendo,
contudo, uma diferença conceitual fundamental: em ambos os casos, a oferta
131
de licença tem por finalidade dar conhecimento a terceiros de que o titular

deseja licenciar sua patente, porém, na presente legislação isto conduz a uma
negociação que poderá resultar em um contrato formal de licenciamento,
enquanto nos termos da Convenção para Patente Comunitária a própria
oferta de licença constitui em si uma “licença” para terceiros, nas condições
especificadas em regulamento213.
§2º — Nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo

será averbado no INPI sem que o titular tenha desistido da oferta.
§3º — A patente sob licença voluntária, com caráter de exclusivida-
de, não poderá ser objeto da oferta.
Os §§2º e 3º são coerentes, na medida em que, se há um contrato de

licença exclusivo para dada patente, deixa de haver a possibilidade de con-
cessão de outras licenças, não havendo razão para se manter ou colocar esta
patente sob oferta de licença. Assim, se a patente está sob oferta de licença,
deve o titular retirar a oferta para que o INPI possa averbar um contrato de
licença exclusivo. De modo análogo, se já há um contrato exclusivo, fica o
titular impedido de colocar sua patente sob oferta de licença.
Há disposição análoga na Convenção para Patente Comunitária européia
(art. 44).
§4º — O titular poderá, a qualquer momento, antes da expressa

aceitação de seus termos pelo interessado, desistir da oferta, não se
aplicando o disposto no art. 66.
A faculdade atribuída ao titular de desistir da oferta de licença a qual-

quer momento antes da aceitação dos termos pela outra parte representa
uma atenuação da força vinculante da proposta genérica de contrato, confor-
me prevista nos arts. 427 e seguintes do Código Civil em vigor (Lei 10.406,
de 10 de janeiro de 2002). Com isto pode o titular desistir da oferta, por
exemplo, em meio às negociações com o interessado, caso assim prefira.
Art. 65 — Na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes

poderão requerer ao INPI o arbitramento da remuneração.
Art. 65
Caso não haja acordo relativo à remuneração para a exploração da paten-
te entre as partes, estas poderão requerer seu arbitramento pelo INPI que,
213 Art. 44 — Licences of right (...)

4. On the basis of the statement, any person shall be entitled to use the invention as a
licensee under the conditions laid down in the Implementing Regulations. A licence so obtained
shall, for the purposes of this Convention, be treated as a contractual licence.
132
eventualmente, considerará o disposto no art. 73, §§4º a 6º. Não está claro
aqui se apenas uma das partes poderá pedir ao INPI o arbitramento da remu-
neração ou se isto depende da concordância de ambas as partes. O fato é que,
se o interessado na licença requer, sem anuência do titular, que o INPI
interfira neste sentido, pode o titular, nos termos do §4º do artigo anterior e
a seu critério, desistir da oferta. Por outro lado, se o titular, sem anuência do
interessado, pede ao INPI para arbitrar sobre a remuneração, pode também
o interessado desistir da licença.
A Convenção para Patente Comunitária européia dispõe claramente a
este respeito, facultando a qualquer das partes requerer o arbitramento ou a
revisão da remuneração (art. 44).
§1º — Para efeito deste artigo, o INPI observará o disposto no §4º

do art. 73.
O §4º do art. 73 reporta-se à faculdade de o INPI realizar diligências e

constituir comissão que poderá incluir especialistas não integrantes dos qua-
dros do INPI, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular. Apesar
de não expressamente previsto, nos parece serem aplicáveis também as dis-
posições dos §§5º e 6º do art. 73.
§2º — A remuneração poderá ser revista decorrido 1 (um) ano de

sua fixação.
Se haverá uma revisão da remuneração após um ano de sua fixação e se

esta revisão pode ser requerida por qualquer das partes isoladamente ou
apenas por ambas, são questões que podem ser reguladas por cláusula do
próprio contrato. Fica também a dúvida quanto ao mecanismo que iniciaria
este processo de revisão, devendo provavelmente ocorrer mediante requeri-
mento de uma das partes.
Art. 66 — A patente em oferta terá sua anuidade reduzida à metade

no período compreendido entre o oferecimento e a concessão da primei-
ra licença, a qualquer título.
Arts. 66 e 67
Também inovador em relação ao Código de 1971, o texto estabelece que
as anuidades da patente serão reduzidas à metade a partir da publicação da
oferta até a concessão da primeira licença, seja esta exclusiva ou não.
Esta provisão coincide também com a figura do license of right da Con-
venção para Patente Comunitária européia (art. 44), que contempla uma
redução das taxas de renovação da patente sob oferta de licença.
Art. 67 — O titular da patente poderá requerer o cancelamento da

licença se o licenciado não der início à exploração efetiva dentro de 1
133
(um) ano da concessão, interromper a exploração por prazo superior a

1 (um) ano, ou, ainda, se não forem obedecidas as condições para a
exploração.
Após a concessão da licença, o concessionário deverá iniciar a exploração

da patente dentro de um ano, visto que, em caso contrário, o titular poderá
requerer o cancelamento da licença. O mesmo poderá ocorrer caso a explo-
ração, depois de iniciada, seja interrompida por prazo superior a um ano. O
texto prevê ainda que o titular poderá requerer o cancelamento da licença
caso não sejam cumpridas as condições firmadas no contrato.
Não há nesta Lei uma definição do que se entende por exploração efeti-
va. Eventualmente, poderiam ser aplicados os mesmos critérios utilizados
para sujeitar o titular à ou da licença compulsória quanto à obrigação de
explorar a patente, tal como dispõe o §1º do art. 68 e respectivos incisos.
O “período de graça” de um ano para início ou reinício da exploração
aparece também no caput do art. 74.
Seção III
Da Licença Compulsória
Art. 68 — O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compul-

soriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou
por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos ter-
mos da lei, por decisão administrativa ou judicial.
Art. 68
Este artigo é, sem dúvida, um dos mais polêmicos, ainda mais diante do
fenômeno da globalização, que dificulta o cumprimento espontâneo de qual-
quer obrigação de exploração local.
A redação original do artigo provavelmente inspirou-se no texto do art.
5, 2)214 da Convenção de Paris, que faculta aos países membros a adoção de
medidas para sanar os eventuais abusos no exercício dos direitos garantidos
pela patente, cabendo o ônus da prova a quem o invoca, segundo o art. 73.
Alteração substancial é introduzida nas sanções ao titular, em compara-
ção com o Código de 1971: naquele, a falta de exploração da patente poderia
acarretar diretamente a sua caducidade. Em 24 de agosto de 1992 o Diário
Oficial publicou a promulgação do Decreto nº 635 que estendeu a adesão do
Brasil aos arts. 1 a 12 e 28 da revisão de Estocolmo da Convenção de Paris.
Este texto restringe a aplicabilidade da caducidade aos casos em que a prévia
214 Art. 5 —...

2) Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão
de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito
exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração.
134
concessão de licença compulsória foi insuficiente para prevenir os abusos por

parte do titular (art. 5, 3)215).
Em conseqüência deste decreto, ainda durante a vigência do Código de
1971, deixou o INPI de admitir a caducidade sem a prévia concessão de
licença compulsória, com fundamento nas novas determinações vigentes da
Convenção.
Depreende-se do texto do artigo que não há prazo mínimo a ser observa-
do a partir da concessão da patente para que terceiros requeiram licença
compulsória, quando o fundamento para tal for abuso praticado pelo titular
no exercício dos direitos da patente.
O trecho final “comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa
ou judicial” estabelece, contudo, a necessidade de o abuso já ter sido reconhe-
cido anteriormente ao requerimento de licença compulsória, em decisão admi-
nistrativa pelo órgão competente — CADE (Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica) — com base na Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, que
regula as infrações contra a ordem econômica, ou em decisão judicial. Em que
pese o fato de a sujeição à prévia decisão administrativa estar de acordo com o
texto de TRIPs (art. 31, (k)216), alguns especialistas defendem que apenas o
trânsito em julgado de decisão judicial ensejaria a licença compulsória no Brasil,
devido à possibilidade de revisão da decisão administrativa pelos tribunais.
§1º — Ensejam, igualmente, licença compulsória: (...)
Há correntes que sustentam que a falta de uso necessariamente constitui

abuso, uma vez que a Convenção de Paris a cita como exemplo de abuso.
Outras correntes sustentam que a falta de uso pode resultar em abuso, mas
apenas em situações específicas, a simples inação do titular não constituindo,
por si só, um abuso. Esta última posição está retratada inclusive em publica-
ção da OMPI, editada em comemoração ao centenário da Convenção de
Paris (The Paris Convention for the Protection of Industrial Property from
1883 to 1983)217.
215 3) A caducidade da patente só poderá ser prevista para os casos em que a concessão de
licenças obrigatórias não tenha sido suficiente para prevenir tais abusos. Não poderá ser interpos-
ta ação de declaração de caducidade ou de anulação de uma patente antes de expirar o prazo de
dois anos, a contar da concessão da primeira licença obrigatória.
216 Art. 31 — Outro Uso sem Autorização do Titular
Quando a legislação de um Membro permite outro uso do objeto da patente sem a autoriza-
ção de seu titular, inclusive o uso pelo Governo ou por terceiros autorizados pelo governo, as
seguintes disposições serão respeitadas: (...)
(k) os Membros não estão obrigados a aplicar as condições estabelecidas nos subparágrafos
(b) e (f) quando esse uso for permitido para remediar um procedimento determinado como
sendo anticompetitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial.
217 (...) Neither “abuse” nor “compulsory license” is defined in the text of the Paris Convention.
But, as far as “abuse” is concerned, the Convention does mention, as an example, failure to work;
135
Ao discriminar em separado a falta de exploração, a Lei supera qualquer

discussão a respeito, apesar de o art. 69 excepcionar situações que, em prin-
cípio, demonstram que a inação do titular não se deve a uma situação de
abuso passível das sanções a que se refere este artigo.
A ABPI procurou, em diversas etapas da tramitação do projeto da pre-
sente Lei, eliminar a simples inação como fundamento para concessão de
licença compulsória, tendo proposto, em vez disto, que a sanção fosse aplicá-
vel sempre que houvesse uma situação de abuso, seja em decorrência do
desuso ou de uso abusivos.
Aliás, opiniões têm sido externadas nesse sentido quanto ao fato de que
a aplicação do parágrafo 1º está condicionada ao atendimento do caput do
art. 68 e de que, portanto, a falta de fabricação local apenas enseja licença
compulsória se comprovado o abuso conforme já comentado. .
De qualquer maneira, as disposições da Lei não atendem a algumas das
condições definidas no art. 31 de TRIPs, em especial no que se refere à neces-
sidade de o licenciado efetuar tentativas de negociar licença voluntária com o
titular sob condições razoáveis (alínea b)218). Inexistem, ainda, na Lei, as salva-
guardas exigidas nas alíneas c)219 e g)220 do mencionado artigo de TRIPs.
I — a não exploração do objeto da patente no território brasileiro

por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda,
a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de
inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou (...)
it is, however generally admitted that failure to work per se is not an abuse, and that failure to
work is an abuse only under certain circumstances. This follows from the fact that (...) special
rules are provided where there is failure to work without abuse. (p. 36)
218 Art. 31 — (...) b) esse uso só poderá ser permitido se o usuário proposto tiver previamente
buscado obter autorização do titular, em termos e condições comerciais razoáveis, e que esses
esforços não tenham sido bem-sucedidos num prazo razoável. Essa condição pode ser dispensada
por um Membro em caso de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência
ou em casos de uso público não-comercial. No caso de uso público não-comercial, quando o
Governo ou o contratante sabe ou tem base demonstrável para saber, sem proceder a uma busca,
que uma patente vigente é ou será usada pelo ou para o Governo, o titular será prontamente
informado; (...) (bem-sucedido tem hífen)
219 Art. 31 — (...)
c) o alcance e a duração desse uso serão restritos ao objetivo para o qual foi autorizado e, no
caso de tecnologia de semicondutores, serão apenas para uso público não-comercial ou para
remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um pro-
cesso administrativo ou judicial; (...) (concordância errada)
220 Art 31 (...)
g) sem prejuízo da proteção adequada dos legítimos interesses das pessoas autorizadas, a
autorização desse uso poderá ser terminada se e quando as circunstâncias que a propiciaram
deixarem de existir e se for improvável que venham a existir novamente. A autoridade compe-
tente terá o poder de rever, mediante pedido fundamentado, se essas circunstâncias persistem;
(...) (concorda com autorização)
136
Onde o inciso trata sobre a ausência de fabricação ou fabricação incom-

pleta do “produto”, deve ser entendido como o produto que é objeto da
patente, ou seja, coberto pelas respectivas reivindicações independentes. As-
sim, se a invenção reside apenas em componente de um produto final, é
suficiente a fabricação do componente no país, não havendo necessidade de
fabricar o produto final que incorpore o componente patenteado.
De outro lado, o texto pode ser interpretado no sentido de autorizar a
licença compulsória, ainda que uma porção relevante dos — mas não todos
— componentes de uma combinação patenteada, ou ainda, das etapas de um
processo, seja fabricada ou concretizada no país.
A expressão “inviabilidade econômica” parece ser nova no ordenamento
jurídico pátrio, inexistindo guias confiáveis para sua interpretação. De qual-
quer forma, em vista de sua subjetividade, bem como da probabilidade de ser
entendida de forma ampla, os casos de concessão de licença compulsória por
desuso devem continuar raros no Brasil.
Dependendo da evolução do Mercosul, ou de outros blocos econômicos
dos quais o Brasil venha a fazer parte, os países membros deverão admitir
como exploração da patente em seus territórios a fabricação de produto ou
utilização de processo em qualquer destes países.
A questão da exploração por fabricação local do invento ou uso local do
processo patenteado tem sido objeto de controvérsia entre os governos do
Brasil e EUA, tendo essa controvérsia chegado à OMC por meio de consulta
feita em maio de 2000 pelo governo norte-americano ao governo brasileiro.
Basicamente, os norte-americanos sustentam que a obrigação de exploração
local está em dissonância com o art. 27.1221 de TRIPs que proíbe o estabele-
cimento de discriminação quanto ao fato de o produto ser produzido local-
mente ou ser importado. Há corrente que sustenta que a legislação brasileira
está de acordo com a Convenção de Paris nesse tocante e que TRIPs assegura
em seu art. 2222 que os membros devem cumprir os arts. 1 a 12 da Conven-
ção de Paris, além do que nada em TRIPs derroga as obrigações que os países
tenham entre si em virtude daquele tratado e outros.
221 Art. 27 Matéria Patenteável

1. Sem prejuízo do disposto nos §§2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de
processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um
passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no §4 do art. 65,
no §8 do art. 70 e no §3 deste artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão
usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e
222 Art. 2 — Convenções sobre Propriedade Intelectual
1. Com relação às Partes II, III e IV deste Acordo, os Membros cumprirão o disposto nos
Artigos 1 a 12, e 19, da Convenção de Paris (1967).
2. Nada nas Partes I a IV deste Acordo derrogará as obrigações existentes que os Membros
possam ter entre si, em virtude da Convenção de Paris, da Convenção de Berna, da Convenção de
Roma e do Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados.
137
II — a comercialização que não satisfizer às necessidades do mer-

cado.
De acordo com este inciso, não é suficiente para evitar a concessão de

licença compulsória que o titular explore regularmente sua patente em terri-
tório nacional nos termos do inciso I, sendo necessário, além disto, que satis-
faça às necessidades do mercado.
Ver comentários sobre ônus da prova no art. 73, §3º.
§2º — A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo

interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a
exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, pre-
dominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a ex-
cepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior.
De acordo com este parágrafo, o requerente de licença compulsória de-

verá comprovar ter legitimidade para requerer a licença e ter capacidade
técnica e econômica para explorar de modo eficiente o objeto da patente.
Tais critérios de legitimidade do requerente são, mais uma vez, subjetivos,
devendo gerar discussão, em especial a expressão “capacidade técnica e eco-
nômica”.
A falha em comprovar qualquer destes requisitos deverá inviabilizar as
pretensões à licença, devendo o INPI ou exigir esta comprovação ou rejeitar
de imediato o requerimento de licença sem necessidade de contestação por
parte do titular.
A destinação preferencial ao mercado interno coaduna-se com a regra do
art. 31 (f)223 de TRIPs.
A oração final do parágrafo pode ser entendida no sentido de eliminar a
possibilidade de exploração por importação, mesmo nos casos de inviabilida-
de econômica, se o requerente da licença priorizar o abastecimento do mer-
cado interno. Entretanto, a redação do parágrafo é confusa, devendo ocorrer
debates em vista da importância do conceito de exploração por importação.
A determinação quanto à necessidade de que o pretendente à licença
tenha “capacidade técnica” para realizar a exploração eficiente do objeto da
patente parece desautorizar a exigência de que o titular transfira a tecnologia
necessária à fabricação do objeto da patente ou o uso do processo patentea-
do. Se o pretendente da licença não detém a tecnologia necessária, então ele
não se qualifica para requerer a licença compulsória nos termos deste pará-
223 Art. 31 — (...)

f) esse uso será autorizado predominantemente para suprir o mercado interno do Membro
que autorizou;
138
grafo. Nesse tocante, ao regulamentar a aplicação do art. 71, conforme será

comentado junto àquele artigo, o Decreto nº 3.201 de 06.10.1999 excede
essas limitações ao impor a obrigação de transferência de tecnologia ao licen-
ciado.
§3º — No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de

abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local,
será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para pro-
ceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado
no mercado diretamente pelo titular ou com seu consentimento.
Trata-se de um “período de graça” de um ano durante o qual o licenciado

pode importar o produto patenteado, presumivelmente enquanto efetua
preparativos para a fabricação local. As duas restrições neste parágrafo são
claras:
a) o parágrafo apenas se aplica no caso de licença compulsória concedida
em razão de abuso de poder econômico, sendo inaplicável, portanto, se o
fundamento da concessão da licença for diverso, tal como a prática de outros
tipos de abuso ou a falta de exploração da patente; e
b) a importação apenas é autorizada para produtos que tenham sido
colocados no mercado no exterior pelo próprio titular ou com seu consenti-
mento. Em outras palavras, este parágrafo autoriza o licenciado a realizar a
importação paralela durante o prazo a que se refere.
§4º — No caso de importação para exploração de patente e no caso

da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admiti-
da a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com pa-
tente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mer-
cado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.
Considerando que o art. 42 da desta Lei confere ao titular o direito de

impedir terceiros de importar o produto patenteado, esta parágrafo é visto
como uma exceção ao direito geral de impedir um modalidade específica de
importação denominada “importação paralela” já comentada junto ao inciso
IV do art. 43.
O benefício da possibilidade de importação paralela nos casos de explo-
ração por importação do inciso I do §1º e do parágrafo anterior é aqui esten-
dido para toda a sociedade.
Há, na aplicação deste parágrafo, duas contradições fundamentais224:
224 Ver “Importação Paralela e Licença Compulsória”, Ivan B. Ahlert, Revista da ABPI nº
27/1997.
139
a) Em primeiro lugar, este parágrafo impõe uma restrição aos direitos

conferidos pela patente como conseqüência do fato de o titular estar explo-
rando sua patente por importação, o que contraria o art. 27.1 de TRIPs225.
b) Em segundo lugar, se imediatamente após a concessão de sua patente
o titular a está explorando por importação, este parágrafo o sujeita ato contí-
nuo a uma restrição em seus direitos, enquanto o titular que não explora sua
patente de forma alguma não estará sujeito a qualquer restrição até que
tenham decorrido três anos da concessão, quando ainda poderá justificar sua
inação por razões legítimas.
Portanto, por um lado, este parágrafo contraria o acordo TRIPs e, por
outro lado, impõe uma penalidade desproporcional quando comparada com
a situação do titular que não explora sua patente.
§5º — A licença compulsória de que trata o §1º, somente será reque-

rida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente.
Distintamente da situação do caput, em que não há prazo mínimo para

que terceiros requeiram licença compulsória por ocorrência de abuso, no
caso de falta de exploração ou comercialização insuficiente do objeto da
patente a licença compulsória apenas poderá ser requerida depois de decor-
ridos três anos da concessão. Este prazo está de acordo com o que prescreve
o art. 5 (A-4)226 da Convenção de Paris para o caso específico de falta de
exploração. Entendeu o legislador ser este prazo suficiente para que o titular
dê início à exploração, uma vez concedida a respectiva patente.
Assim, a petição requerendo licença compulsória que seja apresentada
antes deste prazo não pode ser conhecida pelo INPI.
Art. 69 — A licença compulsória não será concedida se, à data do

requerimento, o titular: (...)
Art. 69
O artigo introduz três justificativas adicionais para o desuso, dificultan-
do ainda mais a concessão de licença obrigatória.
I — justificar o desuso por razões legítimas; (...)
225 Ver comentários ao inciso I do art. 68.

226 Art. 5 — A (...)
4) Não poderá ser pedida licença obrigatória, com o fundamento de falta ou insuficiência de
exploração, antes de expirar o prazo de quatro anos a contar da apresentação do patente, ou de
três anos a contar da concessão da patente, devendo aplicar-se o prazo mais longo; a licença será
recusada se o titular da patente justificar a sua inação por razões legítimas. Tal licença obrigatória
será não-exclusiva e só será transferível, mesmo sob a forma de concessão de sublicença, com a
parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a explore. (não-exclusiva e só será?)
140
Este inciso reproduz com fidelidade disposição constante no art. 5 (A-

4)227 da Convenção de Paris. Apesar de desconhecermos exemplos em qual-
quer país signatário da Convenção de Paris de situações práticas que foram
consideradas como “razões legítimas” suficientes para impedir a concessão
de licenças compulsórias por desuso, parece claro que a expressão é abran-
gente, devendo ter significado mais largo do que a “inviabilidade econômica”
do inciso I do §1º.
Presumindo-se que a imensa maioria das decisões quanto ao local de
exploração de uma patente resultará da lógica empresarial, pergunta-se se
algum desuso é injustificável por razão legítima. Se a interpretação jurispru-
dencial dessa expressão for realmente ampla, o instituto da licença obrigató-
ria por desuso pode tornar-se acadêmico no país, a despeito do intrincado
mecanismo previsto no art. 68.
De modo geral, em caso de falta de exploração da patente, entendemos
que, quando o pretendente à licença não procurar previamente obter uma
licença voluntária para exploração da patente, poderia o titular alegar “razões
legítimas”, na medida em que desconhecia o interesse de terceiros na explo-
ração de sua patente. Esta condição é prevista expressamente para os casos
de licença compulsória de patente dependente (art. 70, inciso III).
Por exemplo, o titular que submete sua patente à oferta de licença nos
termos dos arts. 64 a 67 e não recebe qualquer proposta de terceiros dispõe,
a nosso ver, de razões legítimas para não explorar a patente. O texto do
projeto 824/91, como originalmente apresentado à Câmara, previa expressa-
mente que a licença compulsória não seria concedida se a patente estivesse
sob oferta de licença.
Bodenhausen228 explica que “razões legítimas” podem ser baseadas na
existência de obstáculos legais, econômicos ou técnicos para a exploração ou
para a exploração mais intensa da patente no país, devendo ficar a decisão
sobre essa questão a critério das autoridades competentes do país em causa.
II — comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para

a exploração; ou (..)
Tal comprovação, nos parece, poderá ser feita com base na apresentação
de projetos para construção de instalações fabris, de faturas que indiquem a
compra de material para esta construção, de troca de correspondência con-
firmando negociações para licenciamento da patente etc.
III — justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstá-

culo de ordem legal.

228 “Guide to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property”, BIRPI, 1968
141
Apesar de um impedimento legal ser, sem dúvida, uma “razão legítima”

para justificar desuso de patente, o artigo é bem-vindo no sentido de eliminar
a chance de os titulares de patente virem a ser penalizados, por exemplo,
quando existir obstáculo à importação de insumo necessário à fabricação de
produto patenteado.
Art. 70 — A licença compulsória será ainda concedida quando, cu-

mulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses: (...)
Art. 70
Este artigo versa sobre a concessão de licença compulsória no caso da
chamada “patente dependente”.
Apesar de o art. 31 (l) de TRIPs229 expressamente autorizar a concessão
deste tipo de licença, sob determinadas condições, o tema é bastante polê-
mico, tendo merecido censura por parte do Comitê Executivo da Associa-
tion Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI),
durante reunião em Barcelona em 1990. Esta entidade manifestou-se contrá-
ria a qualquer forma de licença compulsória por dependência, por entender
que isto representa uma séria derrogação dos direitos fundamentais do titu-
lar.
Dentre os critérios estabelecidos no já mencionado art. 31(l) de TRIPs,
vê-se que a necessidade de a invenção da patente dependente possuir uma
importância econômica considerável não é reproduzida na Lei (Ver alínea (i)
da dita norma de TRIPs).
Da mesma forma, inexiste exigência de que as tentativas de acordo entre
os titulares se derivem de propostas feitas em termos comerciais razoáveis,
bem como de que tais tentativas transcorram por um período mínimo (Ver
art. 31(b)230).
Finalmente, nossa Lei não condiciona a cessão da licença compulsória à
cessão da patente dependente (art. 31(l) (iii)).
O projeto 824/91, tal como originalmente apresentado, prenunciava que
a licença prevista em decorrência de dependência de patentes seria limitada
à matéria necessária para exploração da patente dependente. Apesar de o
229 Art. 31 — (...)

(l) quando esse uso é autorizado para permitir a exploração de uma patente (“a segunda
patente”) que não pode ser explorada sem violar outra patente (“a primeira patente”), as seguin-
tes condições adicionais serão aplicadas:
(i) a invenção identificada na segunda patente envolverá um avanço técnico importante de
considerável significado econômico em relação à invenção identificada na primeira patente;
(ii) o titular da primeira patente estará habilitado a receber uma licença cruzada, em termos
razoáveis, para usar a invenção identificada na segunda patente; e
(iii) o uso autorizado com relação à primeira patente será não transferível, exceto com a
transferência da segunda patente.
142
presente texto ser omisso a respeito e não obstante tratar-se aqui de uma
licença compulsória, acreditamos que o titular da patente mais antiga deve
ter o direito de pleitear tal limitação no contrato de licença. O art. 58, que
determina que o conteúdo da patente é indivisível, pode representar um
obstáculo a tal pretensão, porém deve ser considerado que se trata aqui de
uma situação excepcional, em que se derrogam em parte os direitos do titu-
lar da patente mais antiga com vistas unicamente à viabilização da exploração
de uma patente mais recente.
I — ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em

relação a outra; (...)
Este inciso estabelece o pressuposto básico para concessão de licença

compulsória nos termos do presente artigo, o qual é definido mais detalhada-
mente no §1º deste artigo. Como estabelecido nas discussões no âmbito da
AIPPI, é essencial que haja real necessidade de concessão de licença compul-
sória da patente anterior para exploração da patente posterior, ou seja, se a
patente posterior pode ser explorada sem infringir a patente anterior, então
não se caracteriza uma situação de dependência, não cabendo a concessão de
licença nos presentes termos. Ao referir-se sempre à “patente”, o inciso
deixa implícito que, em caso de dependência de um pedido de patente em
relação a uma patente, deve o depositante daquele aguardar a concessão de
sua patente para se beneficiar das presentes disposições.
II — o objeto de patente dependente constituir substancial progres-

so técnico em relação à patente anterior; e (...)
Este inciso dispõe sobre outra das limitações para concessão da licença
compulsória. Ora, a concessão de licenças compulsórias visa ao bem coletivo
e não aos interesses do requerente da licença. Resulta daí que uma licença
compulsória não deverá ser concedida apenas com vistas aos interesses eco-
nômicos do requerente e que o progresso técnico deverá ser analisado sob o
prisma das vantagens oferecidas ao público.
De fato, não há porque derrogar parcialmente os legítimos direitos de
exclusividade da patente anterior se a patente dependente não traz, para a
coletividade, alguma vantagem relevante em comparação com a patente an-
terior. Em nossa opinião, a concessão de uma licença compulsória a qualquer
pretexto deveria ter sempre por fundamento algum tipo de abuso do titular,
o que não ocorre diante da simples situação de dependência entre patentes.
Portanto, dentro da filosofia da concessão de licenças compulsórias em casos
de dependência, é fundamental que elas sejam aplicadas apenas em casos
excepcionais. Se aplicada como regra geral para qualquer situação de depen-
dência, os direitos do titular de patente para qualquer invento pioneiro serão
altamente prejudicados.
143
A aplicação prática do inciso deve ser prejudicada pela sua evidente

subjetividade, que, aliás, motivou a substituição, na Europa, deste critério —
substancial progresso técnico — pelo da atividade inventiva como requisito
de patenteabilidade.
III — O titular não realizar acordo com o titular da patente depend-

ente para exploração da patente anterior.
Considerando que a licença compulsória se trata de instrumento de ex-

ceção, faz sentido limitar-se sua aceitação a situações em que o requerente
da licença compulsória já tenha procurado, sem sucesso, obter uma licença
voluntária do titular da patente. Subentende-se do presente inciso que o
requerente da licença deve comprovar ter procurado realizar acordo voluntá-
rio com o titular da patente anterior.
§1º — Para os fins deste artigo considera-se patente dependente

aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do ob-
jeto de patente anterior.
Este parágrafo define a expressão “patente dependente”. Em outras pa-

lavras, para se determinar se uma patente mais recente é dependente de uma
patente mais antiga, deve-se avaliar se o objeto da primeira infringe as
reivindicações da última.
A dependência de patentes trata de questão que costuma causar certa
confusão, na medida em que, por puro desconhecimento da matéria, há
quem acredite que o simples fato de possuir uma patente assegura ao titular
o direito de explorar o invento patenteado.
Contudo, para se determinar se um produto ou um processo infringe ou
não uma patente mais antiga, é totalmente irrelevante se este produto ou
processo constitui em si uma invenção protegida por uma patente mais re-
cente. Como reproduzido em artigo de autoria do Dr. Rolf Pietzcker231,
“Dependência (...) não é afetada (...) pelo fato de que o processo mais recen-
te (...) também representa uma invenção patenteável”232.
Para que se atenda à limitação imposta neste parágrafo, quanto ao fato
de a exploração da patente mais recente dever depender obrigatoriamente da
utilização do objeto de patente anterior, é necessário que todas as formas
conhecidas de concretizar a invenção da patente mais recente constituam
infração da patente mais antiga. Naquele mesmo artigo do Dr. Rolf Pietzc-
ker, alude o autor a uma decisão do Reichs-Gericht (Alemanha) de 1943 em
231 “Die sogenannte Abhängigkeit im Patentrecht” — Revista GRUR, v.95, nº 3, março 1993,
p. 272-276
232 “Abhängigkeit... wird dadurch nicht berürhrt, daß... das jüngere Verfahren... wiederum sich
als eine patentwürdige Erfindung darstellt.”
144
que se exigiu, para estabelecimento da situação de dependência, que a paten-

te mais antiga fosse explorada “por qualquer possibilidade de concretização
da invenção mais recente”233.
§2º — Para efeito este artigo, uma patente de processo poderá ser
considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como
uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo.
Pela própria definição de dependência, se o titular de uma patente mais

recente desenvolve um processo para fabricar um produto protegido por
uma patente mais antiga, cria-se uma situação de dependência, do mesmo
modo que se um titular de uma patente mais recente cria um produto que
apenas pode ser obtido por um processo patenteado. Estas situações estão
corretamente espelhadas neste parágrafo que, apesar de desnecessário, eli-
mina qualquer dúvida quanto ao assunto de que trata.
§3º — O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá

direito à licença compulsória cruzada da patente dependente.
Neste parágrafo está implícita outra questão que suscita dúvidas para
alguns: o titular de uma patente mais antiga — que protege uma determinada
invenção de forma mais abrangente — não tem o direito de explorar um
determinado aperfeiçoamento que é objeto de uma patente mais recente de
terceiro. Conforme comentado junto ao caput do art. 42, o direito conferido
pela patente é primariamente definido como sendo o poder dado a seu titu-
lar de excluir terceiros da prática dos atos atentatórios ao direito de proprie-
dade, o que resulta no seguinte:
• a patente mais antiga, que protege uma invenção de modo abrangente,

confere a seu titular o direito de impedir que o titular de uma patente
mais recente fabrique esta invenção, ainda que em uma versão aperfei-
çoada, e
• a patente mais recente, que protege um dado aperfeiçoamento daquela

invenção, confere a seu titular o direito de impedir que o titular da
patente mais antiga fabrique o aperfeiçoamento protegido.
Portanto, quando o titular da patente mais recente obtém uma licença

compulsória nos termos deste artigo, elimina-se o obstáculo que o impedia
de explorar a invenção em sua modalidade aperfeiçoada.
233 1943 verlangt da RG — patentrechtlich wieder präziser — für die begehrte Feststellung der
Abhängigkeit, daß vom älteren Patent “bei jeder Ausführungsmöglichkeit der jüngeren Erfindung”
Gebraucht gemacht wird.
145
Porém, persiste para o titular da patente mais antiga o obstáculo à explo-

ração do aperfeiçoamento que é objeto da patente mais recente, de tal modo
que este parágrafo corrige esta distorção, assegurando ao titular da patente
mais antiga também o direito de obter uma licença compulsória sobre a
patente mais recente.
Art. 71 — Nos casos de emergência nacional ou interesse público,

declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da
patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser
concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva,
para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo
titular.
Art. 71
Em que pese a dificuldade de se prever com certeza as situações que
podem configurar emergência nacional ou interesse público, a norma presu-
mivelmente atende aos requisitos do art. 31 de TRIPs. De todo modo, situa-
ções de emergência nacional são, via de regra, provocadas por eventos espo-
rádicos, como enchentes ou outras catástrofes naturais, e são declaradas por
um período determinado. Já o interesse público pode ser permanente, apesar
do que, para efeitos deste artigo, deve se considerar apenas a situação provi-
sória em que, como define o próprio artigo, o interesse público não é atendi-
do pelo titular ou por seu licenciado.
Aliás, a ressalva é clara no sentido de que a licença compulsória não será
concedida se o titular ou seu licenciado é capaz de atender à necessidade nos
casos de emergência nacional ou interesse público.
Este artigo foi recentemente regulamentado pelo Decreto nº 3.201, de
06.10.1999, que, lamentavelmente, prevê a possibilidade de o titular da
patente ser obrigado a transmitir “as informações necessárias e suficientes à
efetiva reprodução do objeto protegido, a supervisão da montagem e os de-
mais aspectos técnicos e comerciais envolvidos” (art. 5º, inciso III). Tendo
em vista os comentários do art. 61 e §2º do art. 68, acreditamos que essa
exigência é abusiva, configurando “licença obrigatória de know-how” que cer-
tamente envolverá a divulgação de segredos industriais valiosos e cuidadosa-
mente guardados até então pelo titular.
Parágrafo único — O ato de concessão da licença estabelecerá seu

prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.
Este parágrafo está de acordo com o art. 31 (c)234 de TRIPs e segue o

princípio de que, sendo concedida em caráter excepcional em virtude de
234 Art. 31 (...)

(c) o alcance e a duração desse uso serão restritos ao objetivo para o qual foi autorizado e, no
caso de tecnologia de semicondutores, serão apenas para uso público não-comercial ou para
146
uma situação de emergência ou de interesse público, a licença deve ter uma

duração definida, podendo ser estendida se necessário nas circunstâncias.
Art. 72 — As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem

exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento.
Arts. 72 e 73
Esta disposição baseia-se no art. 5 da Convenção de Paris235 e nos arts.
31 (d) e (e)236 de TRIPs.
A razão para a não exclusividade é evidente: não se pode, por meio de
uma licença compulsória, excluir o próprio titular de explorar sua patente ou
de licenciar outros interessados, além daquele que requereu a licença obriga-
tória.
A proibição do sublicenciamento tem por objetivo evitar que aquele que
se beneficia de uma licença compulsória, que já trata de um instrumento de
exceção, não estenda este benefício indevidamente a terceiros não autoriza-
dos no processo administrativo a explorar a patente.
Art. 73 — O pedido de licença compulsória deverá ser formulado

mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente.
Ao requerer a licença compulsória nos termos da presente Lei, o preten-

dente deverá indicar as condições que oferece ao titular, tal como valor de
remuneração (percentual do preço líquido de venda ou valor fixo). Natural-
mente, deverá também instruir o processo com provas de sua legitimidade,
bem como aquelas necessárias para própria fundamentação do pleito, como
por exemplo, no §2º deste artigo. Além de sua legitimidade, o requerente
deve comprovar que atende aos demais pré-requisitos determinados pelo
§2º do art. 68, quanto a sua capacidade técnica e econômica para realizar a
exploração eficiente da patente.
O preenchimento desses requisitos pelo requerente da licença deve ser
verificado pelo INPI antes da publicação de intimação ao titular. Caso nega-
tivo, o INPI deve exigir do requerente que complemente seu pedido com as
informações e/ou provas necessárias. Diante do não atendimento a essas
remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um pro-

cesso administrativo ou judicial; (idem caso anterior)
235 Art. 5 — (...)
A.4) (...) Tal licença obrigatória será não exclusiva e só será transferível, mesmo sob a forma
de concessão de sublicença, com a parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a
explore. (sublicença não tem hífen)
236 Art. 31 — (...)
(d) esse uso será não-exclusivo;
(e) esse uso não será transferível, exceto conjuntamente com a empresa ou parte da empresa
que dele usufruir;
147
exigências o INPI deve indeferir o pedido de licença compulsória, sem ne-

cessidade de manifestação por parte do titular.
§1º — Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para

manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem manifes-
tação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições ofe-
recidas.
No prazo deste parágrafo, pode o titular contestar não apenas a legitimi-

dade do requerente, mas também os fundamentos do requerimento de licen-
ça compulsória, comprovando: a) a não aplicação da hipótese de abuso, b) a
exploração efetiva ou a existência de razão legítima que justifique sua inação,
ou, ainda, c) que a patente do titular que requer a licença não preenche os
requisitos de patente dependente nos termos do art. 70.
O titular da patente sobre a qual se requer a licença pode, ainda, contest-
ar as condições oferecidas por aquele que pleiteia a licença.
Sendo a licença compulsória requerida com base no art. 68, uma vez que
seu §2º limita o direito ao requerimento à pessoa com legítimo interesse e
que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficien-
te do objeto da patente, o titular da patente poderá alegar ainda que o esti-
pulante não comprovou devidamente preencher estes requisitos, quando isto
for cabível. Conforme comentado em relação ao §2º do art. 68, falha em
comprovar qualquer destes requisitos torna ilegítimas as pretensões à licença
requerida nestes termos.
Caso o titular deixe de se manifestar dentro do prazo estipulado neste
parágrafo, o INPI concederá a licença nas condições oferecidas pelo estipu-
lante. Contudo, pode o titular recorrer desta decisão no prazo de 60 dias.
§2º — O requerente de licença que invocar abuso de direitos paten-

tários ou abuso de poder econômico deverá juntar documentação que o
comprove.
Dentro do princípio geral de que cabe a quem acusa a comprovação da

ocorrência do fato gerador da acusação, quando o fundamento do requeri-
mento de licença compulsória for a ocorrência de abuso, deve juntar docu-
mentação que o comprove. Uma vez, contudo, que o art. 68 sujeita a conces-
são de licença compulsória com fundamento em abuso à comprovação por
decisão administrativa ou judicial, entendemos que a documentação a que se
refere o presente parágrafo nada mais é senão documentos que comprovem
a existência de uma tal decisão prévia.
§3º — No caso de a licença compulsória ser requerida com funda-

mento na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar a
exploração.
148
O parágrafo alude especificamente à situação prevista no art. 68, §1º,

inciso I. A inversão do ônus da prova diante da alegação de falta de explora-
ção faz sentido, na medida em que pode ser impossível a quem requer a
licença fazer prova negativa de exploração. Neste caso caberá ao titular com-
provar que está explorando o objeto da patente, como, aliás, ocorre no caso
de pedido de caducidade de registro de marca por falta de uso (art. 143,
§2º).
Antes, contudo, de exigir-se do titular a comprovação da exploração,
deverá o INPI certificar-se de que o requerente da licença comprovou preen-
cher as condições estipuladas no art. 68, §2º, ou seja, se possui legitimidade
e capacidade técnica e econômica para explorar o objeto da patente, bem
como se a exploração da patente destina-se, primordialmente, ao mercado
interno. Conforme comentado em relação àquela disposição, falha por parte
do requerente da licença em apresentar esta comprovação constitui funda-
mento para que o INPI indefira o requerimento de licença sem necessidade
de interferência do titular.
Ao dispor especificamente sobre os casos de alegação de abuso com base
no caput do art. 68 e nos casos de falta de exploração com base no §1º, inciso
I do mesmo artigo, ficou uma lacuna quanto aos casos em que o fundamento
para o requerimento de licença compulsória é a comercialização que não
atende à demanda, nos termos do inciso II deste último parágrafo. A prova a
que se refere este inciso não é de mais fácil produção para o titular do que o
é para o requerente da licença, não havendo porque inverter o ônus da prova
como no caso tratado no presente parágrafo. Para estes casos deverá aplicar-
se, portanto, a regra geral de que o ônus da prova cabe a quem acusa.
§4º — Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias

diligências, bem como designar comissão, que poderá incluir especialis-
tas não integrantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar a re-
muneração que será paga ao titular.
O parágrafo prevê que, no caso de o titular discordar da remuneração

proposta pelo requerente da licença compulsória, o INPI deve realizar dili-
gências para arbitrá-la. Não dispondo o INPI de pessoal habilitado para arbi-
trar sobre a remuneração, pode a repartição nomear especialistas de outros
órgãos da administração pública, ou até de entidades privadas idôneas (p.ex.,
juntas de arbitragem), para integrar a comissão encarregada de examinar a
questão.
§5º — Os órgãos e entidades da administração pública direta ou

indireta, federal, estadual e municipal prestarão ao INPI as informa-
ções solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remune-
ração.
149
Este parágrafo apenas estabelece a obrigatoriedade por parte dos órgãos

ou entidades da administração pública de prestarem as informações de que o
INPI necessite para arbitrar sobre a remuneração na situação prevista no
parágrafo anterior. Isto independentemente de o INPI convocar especialistas
destes órgãos ou entidades para compor a comissão de arbitragem a que
alude o parágrafo anterior.
§6º — No arbitramento da remuneração, serão consideradas as cir-

cunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o va-
lor econômico da licença concedida.
O texto deste artigo praticamente reproduz o texto do art. 31(h) de

TRIPs237. Não obstante, em vista da natural dificuldade de se determinar o
valor “justo” de um bem imaterial, o processo de arbitramento pelo INPI
deve ser sujeito à controvérsia.
§7º — Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e

condições da licença compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias.
O prazo estabelecido pela Lei para a decisão pelo INPI é curto em face
da complexidade do processo. De outro lado, a Lei não prevê as medidas a
serem tomadas pelas partes em caso de atraso na publicação do parecer pelo
órgão. Presumivelmente, o processo deverá ser considerado extinto, caso a
decisão não seja proferida dentro do prazo aqui determinado.
§8º — O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não

terá efeito suspensivo.
A norma visa impedir o prolongamento de situação de abuso de direito

ou de desuso da patente enquanto o recurso é analisado. Sob outro prisma,
pode ser visto como mais uma restrição ao direito do titular de patente, além
de poder resultar em prejuízos ao próprio requerente da licença, caso esse
invista na produção do objeto da patente em virtude de uma decisão inicial
em favor da concessão da licença e essa decisão venha a ser revertida em
instância de recurso. Art. 74
Art. 74 — Salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a ex-
ploração do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da concessão da
licença, admitida a interrupção por igual prazo.
237 Art. 31 — (...)

(h) o titular será adequadamente remunerado nas circunstâncias de cada uso, levando-se em
conta o valor econômico da autorização; (...)
150
Vemos aqui mais uma referência ao “período de graça” de um ano para

início do uso da patente pelo licenciado. Tal período pode ser estendido se
houver razão legítima para tanto. Agora, em favor do licenciado, esta expres-
são deve ser interpretada de forma ampla, justificando o atraso no início da
exploração e dificultando a cassação da licença conforme previsto no §1º.
Entretanto, como já dissemos anteriormente, uma interpretação flexível do
termo “razões legítimas” deve dificultar — e até inviabilizar — a concessão
de licenças compulsórias.
§1º — O titular poderá requerer a cassação da licença quando não

cumprido o disposto neste artigo.
De modo análogo à regra de que cabe ao titular comprovar a exploração

de sua patente quando o fundamento do pedido de licença compulsória recai
sobre a falta de exploração, presume-se que o titular pode requerer ao INPI
que determine que o licenciado comprove ter iniciado a exploração no prazo
determinado pelo caput ou que não tenha interrompido a exploração durante
um determinado período de um ano apontado pelo titular.
§2º — O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir

em defesa da patente.
Trata-se de uma exceção à regra do parágrafo único do art. 61, que

determina que o titular poderá conferir ao licenciado poderes para defender
a patente. Tendo em vista o caráter coercitivo da licença obrigatória, o legis-
lador houve por bem atribuir ex lege tais poderes, a fim de evitar a possibili-
dade de a patente perder o valor devido à inação de um titular insatisfeito
com as condições da licença obrigatória.
A redação deste parágrafo no projeto de lei original iniciava-se com a
oração “sem prejuízo dos direitos do titular”, deixando mais clara a situação
deste frente a eventuais infratores e no caso de infração. De qualquer forma,
não acreditamos que o parágrafo venha ser interpretado no sentido de que
“apenas” o licenciado tem poderes para defender a patente.
§3º — Após a concessão da licença compulsória, somente será admi-

tida a sua cessão quando realizada conjuntamente com a cessão, alie-
nação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore.
Texto consoante com o art. 31(e) de TRIPs, que visa coibir o “comércio”
de licenças compulsórias. Por intermédio deste parágrafo, a licença com-
pulsória passa a ser um direito acessório àquela linha de produção cuja
atividade infringiria as reivindicações da patente não fosse pela licença
compulsória.
151
Observe-se que as características dessa linha de produção devem ter sido

determinantes para a concessão da licença compulsória, em vista das exigên-
cias expressas no §2º do art. 68 da Lei.
Capítulo IX
DA PATENTE DE INTERESSE DA DEFESA NACIONAL
Art. 75 — O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto inte-
resse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não estará
sujeito às publicações previstas nesta Lei.
Art. 75
Este artigo, que dispõe sobre matéria prevista em diversos países, visa
assegurar ao Estado o direito de intervir no processamento de pedidos de
patente e/ou na exploração de patentes que envolvam invenções que possam
afetar a segurança nacional (caput, §2º e §3º), desde que tais pedidos tenham
sido depositados prioritariamente no Brasil.
Invenções na área da indústria bélica ou nuclear, entre outras, podem ser
citadas como exemplo de casos que poderiam vir a ser incluídos nas provisõ-
es deste artigo.
Os pedidos de patente brasileiros correspondentes a pedidos deposita-
dos originalmente no exterior não estão enquadrados neste artigo, uma vez
que não seria possível impedir a divulgação da invenção em outros países, nos
quais patentes correspondentes são requeridas.
§1º — O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão compe-

tente do Poder Executivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifes-
tar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestação
do órgão competente, o pedido será processado normalmente.
Observa-se que não se estipula qual seja o “órgão competente do Poder

Executivo” incumbido de julgar a procedência do pedido de sigilo feito pelo
INPI como ocorria no Código da Propriedade Industrial de 1971238, no qual
citava-se especificamente a Secretaria de Segurança Nacional e o Estado-
238 Art. 44. O pedido de privilégio, cujo objeto for julgado de interesse da Segurança Nacional,
será processado em caráter sigiloso, não sendo promovidas as publicações de que trata este
Código.
§1º Para os fins deste artigo, o pedido será submetido à Secretaria Geral do Conselho de
Segurança Nacional.
§2º Ao Estado-maior das Forças Armadas caberá emitir parecer técnico conclusivo sobre os
requisitos exigidos para a concessão do privilégio em assuntos de natureza militar, podendo o
exame técnico ser delegado aos Ministérios Militares. (...) (grafia incorreta)
152
maior das Forças Armadas como os órgãos responsáveis por tal análise. Reser-
va-se portanto ao Poder Executivo o direito de designar ou estabelecer tal
órgão.
O Decreto nº 2.553, de 16 de abril de 1998, atribuiu à Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República239 a competência para
analisar os casos de interesse da defesa nacional. Na prática, essa secretaria
enviava ao INPI, mensalmente, representantes que analisavam todos os pe-
didos de patente de origem nacional, separando aqueles que eram considera-
dos de interesse da defesa nacional para um estudo mais aprofundado.
Com a extinção da referida secretaria e, ainda, diante da falta de outro
órgão para substituí-la, houve, durante um certo período, um grande acúmu-
lo de pedidos de patente, à espera dessa análise, o que resultou no atraso da
tramitação desses pedidos no INPI. Para solucionar temporariamente esse
problema foi eliminada essa etapa de análise, ao menos até que seja nomeado
um novo órgão para substituir a secretaria extinta, Desse modo, atualmente,
não é feita qualquer análise nos pedidos de patentes, com relação às disposi-
ções deste artigo. Parece acertada a atitude do INPI, visto que não lhe com-
pete fazer tal análise.
Uma vez verificado o caráter sigiloso de uma invenção, o processamento
do pedido de patente será análogo ao de um pedido de patente normal, com
exceção das etapas relativas a possíveis manifestações de terceiros, as quais,
evidentemente, não poderão ocorrer, tendo em vista que a existência do
pedido de patente em questão não será tornada acessível ao público.
239 Art. 1º A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República é o órgão compe-

tente do Poder Executivo para manifestar-se, por iniciativa própria ou a pedido do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial — INPI, sobre o caráter sigiloso dos processos de pedido de
patente originários do Brasil, cujo objeto seja de interesse da defesa nacional.
§1º O caráter sigiloso do pedido de patente, cujo objeto seja de natureza militar, será decidi-
do com base em parecer conclusivo emitido pelo Estado-maior das Forças Armadas, podendo o
exame técnico ser delegado aos Ministérios Militares.
§2º O caráter sigiloso do pedido de patente de interesse da defesa nacional, cujo objeto seja
de natureza civil, será decidido, quando for o caso, com base em parecer conclusivo dos Ministé-
rios a que a matéria esteja afeta.
§3º Da patente resultante do pedido a que se refere o “caput” deste artigo, bem como do
certificado de adição dela decorrente, será enviada cópia ao Estado-maior das Forças Armadas e
à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, onde será, também, conserva-
do o sigilo de que se revestem tais documentos.
Art. 2º O depósito no exterior, a exploração e a cessão do pedido ou da patente, e sua
divulgação, cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, ficam condiciona-
dos à prévia autorização da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
(crase obrigatória)
Parágrafo único. Quando houver restrição aos direitos do depositante de pedido ou do titular
da patente, considerados de interesse da defesa nacional, nos termos do art. 75, §3º da Lei nº
9.279, de 1996, o depositante ou titular da patente será indenizado mediante comprovação dos
benefícios que teria auferido pela exploração ou cessão.
153
§2º — É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo

objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, bem
como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa autorização do
órgão competente.
A proibição contida neste parágrafo é aplicável apenas após o objeto ter

sido considerado de interesse da defesa nacional. Entende-se, portanto, que
caso o depositante requeira patente em outro país antes de ser notificado de
que o objeto de seu pedido foi considerado como de interesse da defesa
nacional, não haverá violação desta proibição.
§3º — A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse

da defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão
competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos
direitos do depositante ou do titular.
Uma vez que o objeto do pedido tenha sido considerado de interesse da

defesa nacional, este parágrafo condiciona a exploração do objeto do pedido
de patente por seu titular ou por terceiros, assim como a cessão desse pedi-
do, à prévia autorização do mesmo órgão a que se refere o §1º. Contudo, este
parágrafo assegura compensação ao titular ou depositante, sempre que o
direito à exploração do objeto da patente ou uma possível cessão sofrer
restrições.
Embora este parágrafo não determine o montante da indenização, em
tese, seria possível ao depositante requerer ao INPI que arbitrasse um valor,
com base em uma sistemática semelhante àquela prevista nos §§3º a 6º do
art. 73, relativos ao arbitramento de remuneração em casos de licenças com-
pulsórias, já que a hipótese é semelhante. Ver também art. 2º, parágrafo
único, do Decreto nº 2.553/98.
Capítulo X
CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO
Art. 76 — O depositante do pedido ou titular de patente de invenção

poderá requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certifi-
cado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento in-
troduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade
inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.
Art. 76
Dispositivo não previsto na Lei nº 5.772, de 21.12.1971, o certificado
de adição de invenção visa a proteger pequenos aperfeiçoamentos ou desen-
volvimentos em invento que é objeto de um pedido de patente do mesmo
154
depositante ou de uma patente já concedida ao mesmo titular, quando, em

comparação com aquele invento, o aperfeiçoamento ou desenvolvimento é
abrangido pelo mesmo conceito inventivo e é destituído de atividade inven-
tiva em grau suficiente para justificar a concessão de uma patente de inven-
ção ou de modelo de utilidade independente. O certificado de adição de
invenção serve, em especial, para resolver problemas de detalhamento do
invento como descrito no pedido original, o que, na ausência do certificado,
só poderia ser feito mediante a inclusão de matéria nova, o que seria contrá-
rio ao art. 32 quanto a limitar alterações à matéria inicialmente revelada no
pedido.
Na lei precedente, esses pequenos aperfeiçoamentos ou desenvolvimen-
tos ficavam sem proteção, na medida em que, após a publicação do pedido
original, o próprio pedido passava a integrar o estado da técnica, constituindo
um obstáculo à concessão de nova patente ao aperfeiçoamento destituído de
atividade inventiva. Esta deficiência é agora em parte eliminada240.
Vale notar que, após o depósito de um pedido de patente, inventores,
freqüentemente, continuam a desenvolver as suas invenções. Assim, comu-
mente surgem pequenos aperfeiçoamentos, alguns dos quais, como dito, des-
tituídos de inventividade frente à invenção principal. Dependendo das cir-
cunstâncias, um aperfeiçoamento de uma invenção pode estar coberto pelas
reivindicações amplas do pedido principal, quer de forma literal, quer por
equivalência241. Ou seja, os termos da reivindicação podem ser amplos o
suficiente para abranger aquele aperfeiçoamento, ainda que ele não estivesse
descrito de forma expressa no pedido. Por exemplo, entre outras caracterís-
ticas, a reivindicação pode prever a realização de uma etapa de processo em
uma faixa de temperatura de 500 a 600ºC, enquanto o inventor determina,
mais tarde, que uma faixa de 550 a 560ºC proporciona melhores resultados.
Neste caso, o depositante pode optar por não depositar o pedido de certifi-
cado de adição. Contudo, caso a invenção da maneira ampla como reivindi-
cada venha ser considerada como não patenteável, possivelmente as
reivindicações mais limitadas de um certificado de adição poderão resultar
na preservação de direitos ao menos sobre o aperfeiçoamento. Além disso, ao
proteger expressamente o aperfeiçoamento através do certificado de adição,
o depositante evita que um terceiro obtenha proteção para tal aperfeiçoa-
mento, se o INPI considerar que, a despeito de uma avaliação inicial negati-
va, há inventividade em grau suficiente para a concessão de uma patente.
240 Nota-se que a deficiência da lei antiga não foi totalmente eliminada, uma vez que o art. 76
não estende o benefício à categoria dos modelos de utilidade. Em parte, isso talvez se explique
pelo fato de que os modelos de utilidade já representam criações com menor grau de inventivida-
de, de tal sorte que mesmo pequenos aperfeiçoamentos de um modelo de utilidade podem, com
maior probabilidade, constituir um novo modelo de utilidade passível de proteção por meio de
um pedido independente nessa categoria.
155
Neste caso, a nova patente do terceiro seria uma patente dependente da

primeira, matéria esta que é tratada nos comentários ao art. 70.
Ainda no mesmo exemplo citado acima, se a nova faixa de temperatura
é de 600 a 610ºC, portanto fora da faixa do pedido original, porém próxima
o suficiente para tornar duvidosa a atividade inventiva, o depósito do certifi-
cado de adição de invenção parece constituir a solução mais apropriada.
Naturalmente, este exemplo é uma simplificação, na medida em que cada
caso requer uma análise detalhada quanto à questão da atividade inventiva.
Vale notar que os aperfeiçoamentos que apresentam atividade inventiva
frente ao pedido principal também poderão ser protegidos por um certifica-
do de adição. Entretanto, neste caso a proteção mais vantajosa para o titular,
geralmente, será por meio de um novo pedido de patente.
Evidentemente, a ressalva quanto à desnecessidade de apresentar ativi-
dade inventiva se aplica apenas com relação ao pedido de patente principal.
Quanto aos demais documentos do estado da técnica, as reivindicações do
certificado de adição devem, necessariamente, preencher os três requisitos
básicos de patenteabilidade242.
§1º — Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o

pedido de certificado de adição será imediatamente publicado.
§2º — O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao
disposto nos arts. 30 a 37, ressalvado o disposto no parágrafo anterior.
Embora constituindo um acessório do pedido principal, o pedido de

certificado de adição segue seu próprio trâmite e é examinado de forma
independente, ainda que, possivelmente, em conjunto com o pedido princi-
pal, caso esse ainda se encontre pendente. A única ressalva quanto ao seu
processamento diz respeito à inobservância de um período determinado de
sigilo de 18 meses, visto que o pedido de certificado de adição é imediata-
mente publicado se o pedido de patente principal já o foi.
Como pedido com trâmite independente, o pedido de certificado de
adição pode reivindicar prioridades diferentes daquelas do pedido principal
e ter inventores diferentes daquele. Os dois aspectos que um pedido de
patente e um pedido de certificado de adição devem ter em comum são:
(i) o depositante e
(ii) o conceito inventivo.
§3º — O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu

objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo.
242 I.e., novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, conforme o art. 8º da LPI.
156
Estando sujeito a um exame independente, o pedido de certificado de

adição pode ser deferido ou indeferido também de forma independente.
§4º — O depositante poderá, no prazo do recurso, requerer a trans-

formação do pedido de certificado de adição em pedido de patente,
beneficiando-se da data de depósito do pedido de certificado, mediante
pagamento das retribuições cabíveis.
Se a razão do indeferimento do certificado de adição reside em que esse

não apresenta o mesmo conceito inventivo do pedido ou patente principal,
então, no prazo do recurso, o depositante pode requerer que o certificado
seja transformado em pedido de patente independente, atribuindo-se ao
novo pedido a data de depósito do certificado243. Nesse caso, contudo, o
novo pedido apenas poderá ser deferido se sua matéria apresentar atividade
inventiva frente ao primeiro pedido. Se o primeiro pedido ainda se encontra-
va em sigilo quando do depósito do certificado de adição, agora transformado
em pedido de patente independente, é suficiente que o segundo pedido
apresente novidade em relação ao primeiro244. Naturalmente, contudo, de-
verão ser considerados também quaisquer outros documentos do estado da
técnica.
Art. 77 — O certificado de adição é acessório da patente, tem a data

final de vigência desta e acompanha-a para todos os efeitos legais.
Art. 77
Uma vez concedido, o certificado de adição passa a ser considerado um
acessório da patente principal, acompanhando-a para todos os efeitos legais,
inclusive quanto à data de expiração. Assim, o certificado de adição sempre
terá um prazo de duração menor do que o da patente principal.
Parágrafo único — No processo de nulidade o titular poderá reque-

rer que a matéria contida no certificado de adição seja analisada para
se verificar a possibilidade de sua subsistência, sem prejuízo do prazo
de vigência da patente.
243 Embora a LPI não contemple a situação inversa, i.e., quando um segundo pedido de patente
é considerado como destituído de atividade inventiva frente a um primeiro pedido de patente do
mesmo depositante, em conversações entre representantes da ABPI com representantes do
INPI, por ocasião de reuniões de um grupo formado com vistas à reformulação dos atos normati-
vos editados em 1997, foi cogitado autorizar-se nesses casos a transformação do pedido de
patente em pedido de certificado de adição do primeiro pedido de patente. Ademais, embora a
Lei também seja omissa nesse aspecto, acredita-se que se um pedido de patente principal é
indeferido, porém o pedido de certificado de adição contém matéria considerada patenteável,
então o depositante deveria ter a possibilidade de converter seu pedido de certificado de adição
em pedido de patente independente.
244 Ver comentários ao art. 11, §2º.
157
Como acessório da patente, as reivindicações do certificado de adição

devem ser consideradas como parte integrante da patente. Assim, no curso
de uma ação de nulidade, se as reivindicações da patente foram consideradas
nulas, o titular pode solicitar que as reivindicações do certificado de adição
sejam analisadas. Caso essas sejam consideradas válidas, então a patente per-
manece em vigor, porém apenas quanto às reivindicações do certificado de
adição.
Capítulo XI
DA EXTINÇÃO DA PATENTE
Art. 78 — A patente extingue-se: (...)
Art. 78
Este artigo repete, basicamente, disposição já contida no Código de
1971 ao elencar as razões de extinção da patente. Contrariamente à nulidade
da patente, cujos efeitos retroagem ao depósito do respectivo pedido (ex
tunc), a extinção da patente com base no presente artigo produz efeitos do
momento da extinção em diante (ex nunc).
I — pela expiração do prazo de vigência; (...)
Tal como previsto no art. 40, a vigência da patente de invenção será de

20 anos contados do depósito ou dez anos contados da expedição, o que
terminar por último, sendo estes prazos de 15 e sete anos, respectivamente,
para as patentes de modelo de utilidade. Diferentemente, portanto, do Có-
digo de 1971, o prazo de vigência pode ter início na data de depósito ou na
concessão da patente.
A extinção aqui é automática e produz efeitos imediatos ao expirar o
prazo de vigência, independentemente de notificação no órgão oficial do
INPI.
II — pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

(...)
O titular tem o direito de renunciar à sua patente a qualquer momento,

desde que essa renúncia não prejudique direito de terceiros, como pode
ocorrer no caso de haver um licenciado já constituído e que esteja exploran-
do a patente ou em preparativos para fazê-lo. Na dependência da situação, o
interessado pode requerer ao INPI que indefira o pedido de renúncia feito
pelo titular, para ressalva de seus direitos.
Não obstante a regra geral de que os atos apenas produzem efeito em
relação a terceiros a partir da respectiva publicação no órgão oficial do INPI,
158
no caso de o titular manifestar a renúncia dos seus próprios direitos, os

efeitos são imediatos.
III — pela caducidade; (...)
A caducidade da patente é regulada no art. 80, inclusive no tocante ao

momento em que a extinção produz efeitos.
IV — pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos pre-

vistos no §2º do art. 84 e no art. 87; e (...)
A retribuição anual é tratada nos arts. 84 a 87. No Código de 1971

denominava-se tal retribuição como “anuidade” e a falta de seu pagamento e
comprovação acarretava a caducidade da patente245. Como será visto nos
artigos adiante, não mais há a necessidade de comprovar o pagamento da
retribuição anual.
Diferente do Código de 1971246 que determinava a extinção automática
no final do último prazo para o pagamento das anuidades, independendo,
portanto, de notificação, o art. 87 desta Lei determina que a falta de paga-
mento acarretará (futuro) a extinção da patente ou o arquivamento do pedi-
do, havendo ainda a possibilidade de se requerer a restauração a partir da
respectiva notificação de arquivamento ou extinção.
V — pela inobservância do disposto no art. 217.
O art. 217 dispõe sobre a obrigatoriedade de o depositante domiciliado

no exterior constituir e manter procurador qualificado e domiciliado no país.
A pena de não cumprimento desta obrigação é a extinção da patente.
Parágrafo único — Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio

público.
Em versão anterior àquela aprovada pelo Congresso, este parágrafo res-

salvava corretamente o disposto no art. 87, que trata da restauração de pa-
tente extinta por falta de pagamento da retribuição anual. É evidente, contu-
245 Na apelação cível nº 9702217920, a 2ª Turma do TRF-2R julgou à unanimidade que tendo o
“autor da ação efetuado o pagamento da anuidade tempestivamente e a instituição bancária
comunicado seu recolhimento ao INPI, impõe-se a anulação da decisão administrativa, qual seja,
a caducidade da patente” (DJ-2, 26/12/2000, pp. 101/102).
246 Art. 50 — Caducará automaticamente a patente se não for comprovado o pagamento da
respectiva anuidade no prazo estabelecido no artigo 25, ressalvado o caso de restauração, ou
quando não for observado o disposto no artigo 116.
159
do, que não cai em domínio público o objeto da patente que, depois de
extinta, é restaurada no prazo estabelecido no art. 87.
É importante observar que, apesar de o objeto da patente cair em domí-
nio público, pode haver algum outro tipo de proteção envolvendo determi-
nado aspecto da invenção ou modelo. Por exemplo, pode haver patente mais
recente protegendo um aperfeiçoamento específico do invento original, ou,
ainda, um registro de desenho industrial para uma determinada apresentação
visual. Esses aspectos continuam devidamente protegidos, enquanto os res-
pectivos diplomas estiverem em vigor.
Art. 79 — A renúncia só será admitida se não prejudicar direitos de

terceiros.
Arts. 79 e 80
Conforme comentado em relação ao art. 78, inciso II, o titular tem o
direito de renunciar à sua patente a qualquer momento, desde que essa
renúncia não prejudique direito de terceiros. Naturalmente, isto só se aplica
a direitos adquiridos, não sendo impeditiva à renúncia a mera expectativa de
direito. Assim, por exemplo, vale a restrição no caso de haver um licenciado
já constituído, porém, não durante o processo de exame do requerimento de
licença compulsória, antes de proferida a decisão final.
Art. 80 — Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qual-

quer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da con-
cessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido sufi-
ciente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justifi-
cáveis.
Este artigo está substancialmente de acordo com o art. 5 (A.3)247 da

Convenção de Paris. Ele deixa claro que a caducidade por falta de uso, o
exercício abusivo dos direitos decorrentes da patente ou ainda a prática, por
meio da patente, de abuso de poder econômico, só poderá acarretar a cadu-
cidade se a) baseada nessa falta de uso ou abuso, já foi concedida licença
compulsória nos termos do art. 68 e, cumulativamente, b) a situação não foi
saneada dentro de dois anos da concessão da licença.
Não obstante, é necessário que o requerente da caducidade comprove o
seu legítimo interesse.
A caducidade não será declarada se o titular apresentar motivos justificá-
veis para a continuação da situação que motivou a concessão da licença compul-
247 Art. 5 —(...)

A.3) A caducidade da patente só poderá ser prevista para os casos em que a concessão de
licenças obrigatórias não tiver sido suficiente para prevenir tais abusos. Não poderá ser interposta
ação de declaração de caducidade ou de anulação de uma patente antes de expirar o prazo de dois
anos, a contar da concessão da primeira licença obrigatória.
160
sória. Contudo, a Lei não define a expressão “motivos justificáveis”. Expressão

semelhante, “motivo justificado” é utilizado no art. 121 da Constituição, no
Código de Processo Penal e outras leis, igualmente sem uma definição.
§1º — A patente caducará quando, na data do requerimento da

caducidade ou da instauração de ofício do respectivo processo, não ti-
ver sido iniciada a exploração.
Este parágrafo regula o caso em que o processo de caducidade é baseado

na falta de uso, estipulando que a situação quanto à exploração deve ser
determinada na data do requerimento da caducidade ou da instauração de
ofício do respectivo processo. Contudo, conforme comentado em relação ao
caput, o titular pode alegar “motivos justificáveis”, tais como sérios e efetivos
preparativos para explorar a patente, como razão para ainda não ter iniciado
a exploração naquela data248.
§2º — No processo de caducidade instaurado a requerimento, o

INPI poderá prosseguir se houver desistência do requerente.
Baseado no conceito de interesse público, este parágrafo faculta ao INPI

julgar todo pedido de caducidade, seja por abuso, seja por falta de uso, mes-
mo no caso de desistência do requerente da caducidade. Em outras palavras,
acordos entre titulares e requerentes de caducidade não necessariamente
encerram os respectivos processos de caducidade, caso o INPI entenda ser
necessário prosseguir com o processo em defesa do interesse público.
Art. 81 — O titular será intimado mediante publicação para se ma-

nifestar, no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus da prova
quanto à exploração.
Art. 81
Este artigo determina que todo pedido de caducidade seja publicado
para que o titular possa manifestar-se dentro do prazo de sessenta dias.
Dispõe ainda sobre o ônus da prova. Cabe ao titular da patente, e não ao
requerente de caducidade, a comprovação dos fatos quanto ao uso ou desu-
so. Em outras palavras, basta ao requerente comprovar o seu legítimo inte-
resse e alegar o desuso.
248 A 3ª. Turma do TRF-2R, em decisão unânime proferida nos autos da apelação cível nº
97.02.43308-8, além de julgar que “comprovada a comercialização do produto com as referências
especificadas nas notas fiscais, catálogos e declarações de empresas, não há que se declarar a
caducidade da respectiva patente”, decidiu que “ante a sua indivisibilidade, não se pode declarar
a caducidade parcial da patente”, indo mais além ao fixar que se uma das reivindicações da
patente em questão carecesse do requisito essencial de novidade, seria o caso de decretação de
sua nulidade e não de sua caducidade (DJ-2, 19/12/2000, p.817).
161
A situação é diversa em caso de abuso. Uma vez que o artigo é omisso

nesse tocante, no caso de alegação de continuação do abuso, que motivou a
concessão da licença compulsória, aplica-se a regra geral, cabendo ao reque-
rente da caducidade comprovar tal alegação.
Art. 82 — A decisão será proferida dentro de 60 (sessenta) dias,

contados do término do prazo mencionado no artigo anterior.
Arts. 82, 83 e 84
Este artigo ressalta a intenção do legislador no sentido de agilizar o pro-
cesso de caducidade, ou seja, 60 dias para a contestação (art. 81) e mais 60
dias para a decisão. Em relação a isto, no entanto, há duas observações:
i) não é claro o que poderá acontecer na hipótese de o INPI não decidir

a questão no prazo estipulado, ou seja, se haverá alguma penalidade ou
se o processo será simplesmente extinto; e
ii) por mais que a primeira instância seja agilizada, haverá sempre um
segundo grau administrativo (art. 212), o qual terá efeitos suspensivo e
devolutivo pleno (art. 212, §1º). No entanto, aos dispositivos pertinen-
tes ao exame de primeira instância se aplicam (art. 212, §1º), daí se
deduzindo que haverá também notificação por publicação do recurso,
um prazo de 60 dias para a parte recorrida manifestar-se e um prazo
imediatamente seguinte de 60 dias para o Presidente do INPI decidir o
recurso (art. 212, §3º).
Art. 83 — A decisão da caducidade produzirá efeitos a partir da

data do requerimento ou da publicação da instauração de ofício do
processo.
Contrariando o princípio geral estabelecido no art. 226, de que as deci-

sões do INPI apenas produzem efeitos a partir de suas publicações, este
artigo determina que, uma vez declarada caduca a patente, a extinção terá
efeito a partir do início do processo em primeira instância, ainda que a deci-
são, especialmente quando houver segunda instância, for proferida apenas
após alguns anos.
Capítulo XII
DA RETRIBUIÇÃO ANUAL
Art. 84 — O depositante do pedido e o titular da patente estão sujei-

tos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro
ano da data do depósito.
162
Para manter o pedido de patente ou patente em vigor, e conservar a

propriedade da invenção ou modelo de utilidade, o depositante ou titular
está sujeito ao pagamento de retribuições anuais, ou anuidades, que serão
devidas a partir do 24º mês da data de depósito do pedido (início do terceiro
ano). Igual obrigação se aplica aos certificados de adição de invenção, em
relação aos quais as respectivas anuidades passam a ser devidas a partir do
início do período anual, do pedido ou da patente de que é acessório, seguinte
ao de depósito do certificado, segundo o item 10.1.2 do Ato Normativo nº
127/97249.
Conforme prevê o art. 66, se a patente se encontra sob oferta de licença,
o valor da anuidade fica reduzido à metade entre o início do oferecimento e
a concessão de uma licença.
§1º — O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado

pelo INPI.
O depositante ou titular poderá pagar antecipadamente as anuidades

vincendas. De acordo com o Ato Normativo nº 127/97 do INPI, tal paga-
mento deverá ser efetuado na ocasião do pagamento de uma das anuidades
regulares, e de uma só vez, alcançando todo o período restante de vida da
patente.
De acordo com o Ato Normativo nº 127/97, esta disposição não se aplica
no caso de patentes sob oferta de licença, presumivelmente porque não há
como se assegurar que a patente ficará sob oferta de licença até sua expira-
ção, de tal modo que não necessariamente as anuidades terão seu valor redu-
zido à metade durante todo esse período.
§2º — O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3

(três) meses de cada período anual, podendo, ainda, ser feito, inde-
pendente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses subsequentes, me-
diante pagamento de retribuição adicional.
O pagamento da retribuição deverá ser feito dentro dos três meses iniciais
de cada período anual. Cada período anual se inicia, a cada ano, no dia e mês
correspondentes à data de depósito do pedido. Na ausência do pagamento den-
tro desses três meses, o depositante do pedido ou titular da patente poderá
efetuar o pagamento dentro do prazo adicional de seis meses, mediante o paga-
mento de uma retribuição adicional. A contagem do prazo adicional de seis
meses inicia-se imediatamente ao fim do prazo inicial de três meses, não haven-
do notificação ao depositante ou titular por parte do INPI.
249 10.1.2 — O Certificado de Adição estará sujeito à retribuição anual a partir do início do
período anual (do pedido ou patente de que for acessório) seguinte ao seu depósito. O período
para pagamento é o mesmo daquele do pedido ou patente de que for acessório.
163
O item 10.3 do Ato Normativo nº 127/97 estipula, ainda, a necessidade

de se comprovar o pagamento das anuidades dentro dos respectivos prazos.
Conforme já comentado em relação ao caput, embora os certificados de
adição tenham sua própria data de depósito, as respectivas anuidades devem
ser pagas dentro do período anual do pedido ou da patente de que são aces-
sórios.
Art. 85. O disposto no artigo anterior aplica-se aos pedidos interna-

cionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, devendo
o pagamento das retribuições anuais vencidas antes da data de entrada
no processamento nacional ser efetuado no prazo de 3 (três) messes
dessa data.
A previsão deste artigo aplica-se, por exemplo, aos pedidos de patente

depositados no Brasil por meio do Tratado de Cooperação em Patentes
(PCT), onde, para todos os efeitos, a data de depósito no Brasil será a data
de depósito do pedido internacional. Considerando que a fase internacional
de um pedido PCT pode durar até 30 meses, em alguns casos a entrada na
fase nacional brasileira ocorrerá já dentro do prazo para pagamento da pri-
meira retribuição anual. Nestes casos, o prazo para pagamento da retribuição
anual será de três meses contados da data de entrada na fase nacional.
Art. 86 — A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos

dos artigos 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção
da patente.
Arts. 86 e 87
A falta de pagamento da anuidade resultará no arquivamento do pedido
e extinção da patente. Como já comentado em relação ao §2º do art. 84,
conforme determinação do Ato Normativo nº 127/97, o pagamento da retri-
buição anual, ou anuidade, deverá ser comprovado junto ao INPI no curso do
prazo estabelecido para seu respectivo pagamento.
Ainda nos termos do Ato Normativo nº 127/97, caso o pagamento não
seja comprovado, o INPI formulará exigência para a apresentação da com-
provação do pagamento. Se a exigência não for cumprida, o INPI presumirá
que o pagamento não foi efetuado, promovendo a notificação do arquiva-
mento do pedido ou da extinção da patente.
Capítulo XIII
DA RESTAURAÇÃO
Art. 87 — O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados,

se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de 3 (três) meses,
164
contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da

patente, mediante pagamento de retribuição específica.
Uma vez publicado o arquivamento do pedido de patente ou a extinção

da patente pela ausência do pagamento da retribuição anual, o depositante
ou titular poderá requerer a sua restauração dentro do prazo de três meses.
Neste caso, o depositante ou titular deverá efetuar o pagamento da retribui-
ção específica de restauração, além da anuidade pendente e da retribuição
adicional previstas no §2º do art. 84.
De acordo com o Ato Normativo nº 127/97, se, no prazo da restauração,
o depositante ou titular comprovar que o pagamento havia sido efetuado no
prazo legal, ficará, salvo justa causa, sujeito ao pagamento da retribuição
equivalente à restauração.
Capítulo XIV
DA INVENÇÃO E DO MODELO DE UTILIDADE
REALIZADO POR EMPREGADO OU PRESTADOR
DE SERVIÇO
Art. 88 — A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusiva-

mente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja
execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a ativi-
dade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais
foi o empregado contratado. Art. 88
§1º — Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retri-
buição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário
ajustado.
As invenções regulamentadas pelo art. 88 são aquelas conhecidas como

“invenções de serviço”.
O objetivo deste artigo é assegurar ao empregador o direito da titularida-
de de uma patente relativa a uma invenção que resulte de atividade desen-
volvida dentro das instalações de sua empresa, mediante a utilização de
meios e equipamentos de sua propriedade, e realizada por um profissional
cujo contrato de trabalho ou cuja função já prevê a atividade em questão. Em
outras palavras, se uma invenção for proveniente de atividade expressa em
contrato de trabalho, a retribuição do empregado que a desenvolve já está
embutida no valor de seu salário e, neste caso, a invenção pertence exclusi-
vamente ao empregador.
§2º — Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na

vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente
165
seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do víncu-
lo empregatício.
A matéria deste parágrafo é mais uma garantia para o empregador, uma

vez que determina uma margem de segurança para a “extinção” dos direitos
advindos do contrato de trabalho firmado com o empregado no que tange à
Propriedade Industrial.
Com tal previsão se evita, ao menos, que ao desenvolver invento que
pertença ao empregador nos termos do caput, o empregado se desligue da
empresa e, imediatamente, requeira patente em seu nome. Por outro lado, a
vinculação não pode se estender indefinidamente, tendo o legislador julgado
razoável o prazo de um ano.
Art. 89 — O empregador, titular da patente, poderá conceder ao

empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ga-
nhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante nego-
ciação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa.
Parágrafo único — A participação referida neste artigo não se in-
corpora, a qualquer título, ao salário do empregado.
Arts. 89, 90 e 91
Este artigo salienta que, muito embora o empregador possa espontanea-
mente agraciar o empregado que desenvolve uma nova invenção ou um aper-
feiçoamento de uma invenção patenteada com uma participação nos lucros
resultantes da exploração da invenção ou aperfeiçoamento, tal prêmio não
deve ser considerado como promoção ou aumento salarial.
Art. 90 — Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o

modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do
contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios,
dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.
As invenções regulamentadas pelo art. 90 são aquelas conhecidas como

“invenções livres”.
Da maneira análoga ao art. 88 que trata dos direitos assegurados ao em-
pregador no que se refere a patentes, o art. 90 observa o direito à titularidade
exclusiva de uma patente por parte do empregado quando a invenção a que
se refere tal patente provém de uma atividade totalmente desvinculada e não
prevista em seu contrato de trabalho e, conseqüentemente, pela qual o em-
pregado não é remunerado.
Art. 91 — A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será

comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do
empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equi-
166
pamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual

em contrário.
As invenções regulamentadas pelo art. 91 são aquelas conhecidas

como “invenções de estabelecimento” ou “invenções mistas”. Este tipo de
invenção é comum em universidades, centros de pesquisa e institutos de
tecnologia.
O caput do art. 91 trata de uma das formas de compropriedade ou
condomínio sobre uma invenção. É o chamado “condomínio legal”, ou seja,
aquele que decorre de um comando da lei. No caso específico do art. 91, o
condomínio ou compropriedade se dá quando a invenção resulta de atividade
desenvolvida por um empregado mediante a utilização de instalações, meios
ou equipamentos do empregador, sendo, porém, tal atividade completamen-
te desvinculada de seu contrato de trabalho e, conseqüentemente, não rece-
bendo o empregado, regularmente, qualquer remuneração por aquela ativi-
dade.
Em se tratando de um condomínio, cada um dos co-proprietários, em-
pregado e empregador, pode usar livremente a invenção, a seu critério, e
sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisibilidade da
invenção, conforme estabelecido pelo art. 58 e, mesmo, alhear a parte indi-
visa ou gravá-la (art. 1.314 do Código Civil em vigor), desde que dada a
preferência ao outro co-proprietário (art. 504 do Código Civil em vigor).
Também, cada um dos co-proprietários está obrigado a obter o consenso dos
demais para licenciar ou ceder a terceiros a sua parte na invenção (parágrafo
único do art. 1.314 do Código Civil em vigor).
Deve ser entendido que a situação de condomínio ou compropriedade
da invenção não significa que cada co-proprietário seja dono de uma parte ou
percentual do invento, que, como já foi dito, é indivisível, mas sim que cada
um, sendo dono da totalidade do invento, tem direitos qualitativamente
iguais sobre a invenção, direitos estes limitados, contudo, pela situação de
condomínio imposta pela lei e regulada pelos arts. 1.314 e seguintes do
Código Civil atualmente em vigor.
§1º — Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será

dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.
Este parágrafo apenas prevê o casos de haver mais de um empregado-in-

ventor e, quando se refere à parte, deve-se, novamente, entender a parte
qualitativa dos direitos de propriedade que cabe aos inventores, na qualidade
de condôminos sobre a invenção.
§2º — É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de

exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração.
167
Este parágrafo estabelece que aquele empregado-inventor que, fazendo

uso de seus direitos de proprietário da invenção, pretender licenciar sua
exploração terá que dar preferência ao empregador, que, por sua vez, deverá
remunerá-lo de forma justa. Embora não conste neste artigo, deve ser com-
preendido que, também o empregador que pretender licenciar a exploração
da invenção, está obrigado a dar preferência ao(s) empregado(s)-inven-
tor(es), por força do disposto no já mencionado parágrafo único, do art.
1.314 do Código Civil atualmente em vigor.
§3º — A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá

ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado
da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade
do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de
falta de exploração por razões legítimas.
Este parágrafo garante a exploração da invenção, mesmo nos casos em

que houver desacordo entre os co-proprietários, tendo em vista que a falta
de exploração pode acarretar uma licença compulsória da patente, como
previsto no art. 68 ou, até mesmo, a caducidade, nos termos do art. 80.
Neste caso estabelece a Lei que a conseqüência de não ter o empregador
iniciado a exploração da invenção dentro de um ano da data de concessão da
licença, nos termos do parágrafo anterior, é a transferência da totalidade da
propriedade da invenção para o(s) empregado(s)-inventor(es), por meio da
cessão compulsória da titularidade da respectiva patente.
§4º — No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de

condições, poderá exercer o direito de preferência.
Este parágrafo apenas estende para a cessão da invenção as regras de

preferência já estabelecidas para o caso do licenciamento.
Art. 92 — O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que cou-

ber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a em-
presa contratante e entre empresas contratantes e contratadas.
Art. 92
A finalidade deste artigo é ressaltar que todas as situações anteriormente
previstas relativas aos direitos de empregador e empregado também se apli-
cam nos casos específicos de trabalhadores autônomos, estagiários e empre-
sas prestadoras de serviços, que são equiparados aos empregados assalaria-
dos. Esta equiparação deve ser entendida em sentido restrito ao alcance
desta Lei, ou seja, para efeitos apenas da determinação da titularidade de
invenções feitas durante o período de estágio ou de prestação de serviços, em
nada alterando o status legal dos estagiários ou prestadores de serviços para
efeitos de outras normas a eles aplicáveis.
168
Art. 93 — Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às

entidades da administração pública, direta, indireta e fundacional, fe-
deral, estadual ou municipal.
Art. 93
Este artigo refere-se, de modo geral, aos servidores públicos cujas rela-
ções com as entidades nas quais trabalham são regidas por estatutos e regi-
mentos especiais, assegurando-lhes o mesmo tratamento conferido aos tra-
balhadores das empresas privadas.
A aplicação deste artigo foi regulamentada por meio dos arts. 3º a 5º do
Decreto nº 2.553, de 16 de abril de 1998250.
Parágrafo único — Na hipótese do art. 88, será assegurada para o

inventor, na forma e condições previstas no estatuto ou regimento inter-
no da entidade a que se refere este artigo, premiação de parcela no
valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título
de incentivo.
As disposições deste parágrafo obrigam a entidade a que se refere o

caput a prever, em seu estatuto ou regimento interno, um prêmio em valor
proporcional aos ganhos auferidos com a invenção de empregado. Contudo,
o texto é omisso quanto às conseqüências da ausência de tal previsão. Note-
se que, entre outros aspectos, o Decreto nº 2.553 estipula que a premiação
ao servidor/inventor não poderá exceder a um terço das vantagens auferidas
pelo órgão ou entidade em decorrência da exploração da patente ou do regis-
tro. Contudo, não há estipulação de um valor mínimo para essa premiação.
Esta disposição privilegia empregado de entidades da administração pú-
blica, na medida em que lhe confere direito que não é assegurado a emprega-
do do setor privado.
250 Art. 3º Ao servidor da administração pública direta, indireta e fundacional, que desenvolver
invenção, aperfeiçoamento ou modelo de utilidade e desenho industrial, será assegurada, a título
de incentivo, durante toda a vigência da patente ou do registro, premiação de parcela do valor das
vantagens auferidas pelo órgão ou entidade com a exploração da patente ou do registro.
§1º Os órgãos e as entidades da administração pública direta, indireta e fundacional promo-
verão a alteração de seus estatutos ou regimentos internos para inserir normas que definam a
forma e as condições de pagamento da premiação de que trata este artigo, a qual vigorará após
publicação no Diário Oficial da União, ficando convalidados os acordos firmados anteriormente.
§2º A premiação a que se refere o “caput” deste artigo não poderá exceder a um terço do
valor das vantagens auferidas pelo órgão ou entidade com a exploração da patente ou do registro.
Art. 4º A premiação de que trata o artigo anterior não se incorpora, a qualquer título, aos
salários dos empregados ou aos vencimentos dos servidores.
Art. 5º Na celebração de instrumentos contratuais de que trata o art. 92 da Lei nº 9.279, de
1996, serão estipuladas a titularidade das criações intelectuais e a participação dos criadores.
169
170
Título II
DOS DESENHOS INDUSTRIAIS
Capítulo I
DA TITULARIDADE
Conforme se comentará adiante, a própria inclusão deste Título consti-
tui inovação em relação à legislação precedente. A migração da proteção dos
desenhos industriais da categoria das patentes para uma categoria própria de
registros vem atender uma antiga reivindicação dos profissionais dessa área.
Como explicado por Maria Beatriz Afflalo Brandão: “A estratégia de prote-
ger o design dos produtos através do registro é sem dúvida adequada. A
característica contextual do design dos objetos necessita de um mecanismo
ágil de proteção; impossível no caso das patentes”251.
Reconheça-se que, não apenas a legislação, mas o desempenho do INPI
nessa área vem atendendo tal reivindicação, na medida em que, na época de
preparação deste livro, há decisões sobre a concessão de registros de desenho
industrial sendo emitidas no lapso de poucos meses a partir de seus respecti-
vos depósitos.
Assunto a ser também comentado adiante, a inovação nesta Lei relativa
à possibilidade de proteção das marcas tridimensionais pode causar dúvidas
acerca da melhor forma de protegê-las, visto que, comumente, a marca tridi-
mensional é a forma do próprio produto ou da respectiva embalagem, de tal
modo que sua proteção pode se dar de forma cumulativa como marca tridi-
mensional e como desenho industrial. Nos casos em que a forma do produto
ou de sua embalagem exercerá a função de marca, a proteção cumulativa
oferecerá o amparo mais abrangente, pois cada título tem suas vantagens e
limitações. Quanto ao registro de desenho industrial, que até este momento,
tem sido concedido com maior celeridade, sua duração é limitada ao máximo
de 25 anos, enquanto o registro de marca pode ser prorrogado indefinida-
mente. Por outro lado, a marca é protegida apenas nas classes em que é
requerida, enquanto o desenho industrial pode conferir proteção mais abran-
gente, em particular se a definição de seu campo de aplicação é correspon-
251 Revista da ABPI nº 8, 1993.
171
dentemente ampla. Há implicações diferentes em um e em outro caso tam-

bém no que diz respeito à exaustão de direitos. Evidentemente, a questão
dos custos da proteção cumulativa poderá limitar sua utilização, forçando o
detentor dos direitos a optar por uma das vias. Nesse caso, poderá se optar
por requerer de início o registro de desenho industrial e, se com o passar dos
anos, o desenho adquirir ou reforçar sua conotação de marca, então, poderá
ser requerido seu registro como marca, supondo que não haja colidência com
outros registros prévios.
Art. 94 — Ao autor será assegurado o direito de obter registro de

desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabe-
lecidas nesta Lei.
Parágrafo único — Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no
que couber, as disposições dos arts. 6º e 7º.
Arts. 94 e 95
Tal como comentado nos arts. 6º e 7º, o autor, seja ele pessoa física ou
jurídica, pode requerer o registro de um desenho industrial. Conforme des-
crito em Tratado da Propriedade Industrial de João da Gama Cerqueira, o
autor de um desenho industrial, equipara-se ao inventor, ao escritor e ao
artista. Usualmente, porém, o autor de desenhos industriais, conforme o
próprio nome sugere, é movido pela indústria que visa proteger o aspecto
estético de suas linhas de produtos, recriadas muitas vezes a cada ano, moti-
vada pela forte concorrência e o estímulo ao consumo de produtos sempre
inovadores.
Tal como no caso das patentes, é facultada ao autor a opção de não
divulgar o seu nome, sendo necessário, quando da ocasião do depósito do
pedido, a inclusão de uma declaração do autor solicitando a não divulgação
de sua nomeação.
Capítulo II
DA REGISTRABILIDADE
Seção I
Dos Desenhos Industriais Registráveis
Art. 95 — Considera-se desenho industrial a forma plástica orna-

mental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que
possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo
e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de
fabricação industrial.
O regime de registro de desenho industrial instituído pela Lei nº

9.279/96 engloba as patentes de modelo e de desenho industrial previstas no
172
Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71). Os objetos protegidos

por essas patentes, eram, respectivamente, as criações ornamentais tridi-
mensionais e bidimensionais.
Como a lei define o registro de desenho industrial em título separado de
patentes e marcas, alguns estudiosos perguntaram-se se estaríamos diante de
instituto de proteção sui generis ou, até mesmo, híbrido, com características
de marcas e até de direito autoral.
Entretanto, acreditamos que uma análise deste artigo revela as profun-
das analogias do registro com o sistema patentário.
Parece-nos ainda que a interpretação da natureza e alcance do instituto
de registro de desenho industrial com a utilização de elementos próprios dos
regimes de marcas e de direito autoral resulta em lamentáveis distorções,
afetando a coerência mútua entre os diversos institutos previstos nesta Lei e
na de direitos autorais (Lei nº 9.610/98).
Aliás, deve-se ter sempre em mente que, por exemplo, uma interpreta-
ção demasiadamente extensiva do tipo de criação passível de proteção via
direito autoral conduz à absurda conclusão de que este instituto “engloba” os
de patente e de marca, o que tornaria estes últimos até dispensáveis.
Tendo como pano de fundo os comentários anteriores, vê-se, em primei-
ro lugar, que o novo registro de desenho industrial tem por objeto precisa-
mente aquelas criações antes protegidas separadamente pela patente de mo-
delo industrial (“forma plástica ornamental de um objeto” — criação tridi-
mensional) e pela patente de desenho industrial (“conjunto ornamental de
linhas e cores que possa ser aplicado a um produto” — decoração bidimen-
sional).
Essa consolidação dos objetos protegidos sob um único conjunto de re-
gras é bem-vinda, até mesmo porque não se viam razões para a separação das
patentes de modelo e de desenho industrial, o que fazia do Brasil, possivel-
mente, o único país do mundo a somar — com as patentes de invenção e de
modelo de utilidade — quatro tipos de patente.
Importante ressaltar também que o registro protege apenas as criações
— tanto tridimensionais como bidimensionais — dotadas de caráter orna-
mental. Assim, não importa como o objeto do registro de desenho industrial
“funcione”, no sentido mecânico do termo, visando primordialmente pro-
porcionar prazer estético aos usuários ou uma identificação visual do produ-
to.
De outro lado, parece-nos direta a analogia entre os requisitos de “novi-
dade” e de “originalidade” deste artigo (“... proporcionando resultado visual
novo e original...”), respectivamente, com os requisitos de “novidade” e de
“atividade ou ato inventivo” previstos para patentes nos arts. 8º, 9º e 11 a 14
da Lei.
Vemos ainda clara afinidade entre o requisito de “aplicação industrial”
(arts. 8º e 15) e a necessidade de a “forma plástica” ou o “conjunto de linhas
173
e cores”, que caracterizam o desenho industrial, poderem “servir de tipo de

fabricação industrial”.
Observe-se ainda que a “forma plástica” ou o “conjunto de linhas e co-
res” devem proporcionar resultado “visual (...) na configuração externa” de
um produto, o que impede a proteção da aparência interna de um objeto, a
qual permanecerá invisível ao usuário. Isto é estabelecico como mero corolá-
rio da exigência de caráter ornamental, vez que a configuração interna de um
produto não causa qualquer impacto nos sentidos do usuário. Observe-se,
contudo, que há produtos em que porções consideradas a priori como “inter-
nas”, podem ser visualizadas pelo usuário no uso comum do produto, por
exemplo, um cálice com relevo especial na parte interna, de tal modo que a
afirmação quanto ao aspecto interno deve ser considerada com a devida
reserva.
Ademais, é de se notar que TRIPS estabelece que serão protegidos os
desenhos industriais que apresentem novidade ou originalidade. Embora a lei
brasileira demande os dois requisitos de forma cumulativa, parece não haver
aqui um conflito. Note-se que o art. 25 de TRIPS define que “Os Membros
poderão estabelecer que os desenhos não serão novos ou originais se estes
não diferirem significativamente de desenhos conhecidos ou combinações de
características de desenhos conhecidos”. Uma vez que — diferentemente da
legislação brasileira, em que cada expressão tem sua própria definição — em
TRIPS as duas expressões possuem a mesma definição, elas parecem ser
utilizadas como sinônimos nesse acordo252. Ademais, como se verá adian-
te253, a definição nesta Lei de novidade e originalidade aponta para a neces-
sidade de que o desenho não esteja compreendido no estado da técnica
(novidade) e que ele possua um grau mínimo de distintividade em relação
àquilo que já existe (originalidade), o que está substancialmente de acordo
com a definição transcrita de TRIPS.
Finalmente, não obstante novidade e originalidade constituírem pré-
requisitos necessários para a obtenção de um registro válido, é importante
notar que a concessão do registro não está sujeita a uma verificação prévia
quanto à existência desses requisitos. O art. 106 desta Lei estabelece as
disposições legais que deverão ser verificadas antes da concessão, enquanto o
art. 111 dispõe sobre o exame de mérito opcional.
252 “It is implicit from Article 25(1) that Members are not expected to require protected indus-
trial designs to fulfil both the criteria of novelty and originality, since the text permits Members to
provide that designs are not “new or original if they do not significantly differ from known designs
or combinations of known design features’. This rather suggests that the words ‘new or original’ are
used as synonyms. However, any country which chooses to require a design to fulfil separate
criteria of novelty and originality may do so.” Jeremy Phillips, Intellectual Property and Interna-
tional Trade: The TRIPS Agreement, Kluwer Law International 1998, p. 185.
253 Ver arts. 96 e 97.
174
Art. 96 — O desenho industrial é considerado novo quando não

compreendido no estado da técnica.
Art. 96
O requisito de novidade no caso dos desenhos industriais é idêntico ao
requisito no caso das patentes, conforme comentado no art. 11, e inclui
também o chamado “período de graça” (art. 96 §3 º) que constitui uma
inovação em relação ao precedente Código de 1971. Não obstante o requisi-
to ser basicamente o mesmo, conforme já comentado em relação ao artigo
precedente, a concessão do registro não está sujeita a uma verificação prévia
quanto à existência da novidade.
Como já tradicionalmente aplicado às patentes, o conceito de novidade
implica tão-somente que o desenho seja diferente daquilo que se encontra no
estado da técnica. Se o desenho apresenta diferenças ele preenche o requisi-
to de novidade e o próximo passo será investigar se ele também apresenta
originalidade, isto é, se essas diferenças são suficientes para que resulte uma
configuração visual de fato distintiva em relação à técnica anterior.
§1º — O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado

acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou
no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no §
3º. deste artigo e no art. 99.
Analogamente ao art. 11 qualquer divulgação, ocorrida em território

nacional ou no exterior antes da data de depósito do pedido, constitui impe-
dimento à obtenção de um registro válido. As ressalvas dizem respeito ao
período de graça (§3º deste artigo) e à reivindicação de prioridade (art. 99).
§2º — Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo

de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não
publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a par-
tir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha
a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.
Tal com já descrito no art. 11 §2º este dispositivo visa impedir que dois
registros sejam concedidos para objetos idênticos.
Contudo, verifica-se que no Título das Patentes aquela disposição se refere
genericamente a “pedido depositado no Brasil”, levando a crer que ali se trata
apenas de pedido de patente, visto que é a natureza a que se refere aquele Títu-
lo254. Por outro lado, o §2º do art. 96 estende-se explicitamente ao “pedido de
patente ou de registro”. Pela mesma lógica, “pedido de registro” parece referir-
254 Essa foi, inclusive, a opinião externada pela Dra. Maria Margarida Mittelbach, então Direto-
ra de Patentes do INPI, quando consultada informalmente sobre tal disposição.
175
se aqui unicamente ao pedido de registro de desenho industrial de tal modo que

deve ser considerado o teor dos pedidos de patente e dos pedidos de registro
de desenho industrial para efeitos deste parágrafo.
§3º — Não será considerado como incluído no estado da técnica o

desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cen-
to e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade
reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do
art. 12.
Analogamente ao art. 12 desta Lei, o autor goza dos benefícios do cha-

mado “período de graça” para, mesmo após a divulgação produto, dentro de
um prazo de 180 dias, poder obter um registro, desde que a divulgação tenha
ocorrido segundo as situações previstas nos incisos I a III do art. 12, ou seja,
pelo inventor, pelo INPI, ou por terceiros com base em informações obtidas
direta ou indiretamente do inventor.
Ainda, de acordo com o Ato Normativo nº 129, de 05.03.1997, tendo
ocorrido a divulgação, o autor deverá, preferivelmente, quando da ocasião do
depósito do pedido de registro, revelar de que forma e quando ocorreu a
divulgação, podendo o INPI ainda exigir a apresentação de provas relativas à
divulgação.
Art. 97 — O desenho industrial é considerado original quando dele

resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos
anteriores.
Parágrafo único — O resultado visual original poderá ser decorren-
te da combinação de elementos conhecidos.
Art. 97
Mantendo basicamente as mesmas determinações do art. 12255 do Códi-
go de 1971, e como já comentado, este artigo dispõe sobre o segundo pré-
requisito para que o registro seja válido. Não basta, portanto, que o desenho
industrial seja novo — isto é, diferente — em relação àquilo que já existe,
sendo necessário também que sua configuração visual seja percebida como
distintiva. Assim, parece razoável supor que o desenho proposto não possa
ser confundido com objetos conhecidos quando colocados lado a lado. Ade-
mais, o desenho industrial deve demonstrar um mínimo de esforço para
criação de um objeto com formas visuais próprias.
Também conforme já comentado, o conceito de originalidade está para
o desenho industrial como os conceitos de atividade ou ato inventivo estão
para a invenção e o modelo de utilidade, respectivamente. Esses conceitos
255 Art. 12. Para os efeitos deste Código, considera-se ainda modelo ou desenho industrial
aquele que, mesmo composto de elementos conhecidos, realize combinações originais, dando aos
respectivos objetos aspecto geral com características próprias.
176
dão a medida extra que a criação deve apresentar como evidência de que
houve mais do que uma adaptação ordinária e meritória de objetos conheci-
dos. Aliás, a Lei norte-americana também prevê expressamente o requisito
de novidade e originalidade, além de não-obviedade por referência ao título
de patentes, para que o design seja patenteável256.
Naturalmente, o grau de originalidade exigido pode variar de um setor
para outro. Há produtos que, por sua função, não apresentam tanto espaço
para criações de forma quanto outros e onde pequenas diferenças podem ser
suficientes para gerar a percepção para o consumidor de que se trata de um
produto novo.
Finalmente, a originalidade deve ser enfocada sob o prisma do consumi-
dor usual do produto. Se o produto é um produto de venda direta ao consu-
midor, então a originalidade deve ser passível de ser percebida por esse con-
sumidor leigo. Se o produto é um produto para venda a profissionais especia-
lizados, é a ótica desse profissional que deve ser considerada na análise da
originalidade.
Art. 98 — Não se considera desenho industrial qualquer obra de

caráter puramente artístico.
Arts. 98 e 99
Este artigo mantém as determinações do art. 13, item b257, do Código de
1971, e visa excluir obras de arte que normalmente são únicas e não são
reproduzidas em escala industrial, devendo, portanto, ser protegidas por le-
gislação pertinente de Direito do Autor.
Apesar de aparentemente óbvio, este artigo pode gerar longas discussões
uma vez que a separação entre obras puramente artísticas e os desenhos
industriais não é muito clara.
O que se tem a comentar nesse sentido, é que, enquanto as obras pura-
mente artísticas não visam, em um primeiro momento pelo menos, à repro-
dução em grande escala e, portanto, industrial, nos objetos de desenhos in-
dustriais a reprodução em grande escala é, na grande maioria das vezes, o
objetivo principal do autor.
Seção II
Da Prioridade
Art. 99 — Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as

disposições do art. 16, exceto o prazo previsto no seu §3º, que será de 90
(noventa) dias
256 Ver 17 U.S.C. §171.

257 Art. 13. Não são privilegiáveis: (...)
b) as obras de escultura, arquitetura, pintura, gravura, esmalte, bordados, fotografias e quais-
quer outros modelos ou desenhos de caráter puramente artístico; (...)
177
Tal como comentado no art. 16, o depositante pode reivindicar priorida-

de de um pedido depositado em outro país que mantenha acordo com o
Brasil, e dentro do prazo estabelecido pelo tratado em questão, diferencian-
do-se apenas o fato de que a comprovação através de documento hábil da
origem deverá ser realizada dentro de um prazo que é de 90 dias.
Seção III
Dos Desenhos Industriais Não Registráveis
Art. 100 — Não é registrável como desenho industrial: (...)

Art. 100
A Lei, neste artigo, indica o que não é passível de registro de desenho
industrial. Enquanto a primeira proibição diz respeito a criações que podem
preencher a definição de desenhos industriais, mas que são excluídas de
proteção por uma questão filosófica, a segunda tem o propósito prático de
impedir que se obtenha exclusividade para uma determinada função me-
diante proteção por registro da única forma que permite que essa função seja
realizada.
I — o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda

a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciên-
cia, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e
veneração; (...)
A Lei não estabelece um critério claro quanto àquilo que se considera

como sendo contrário à moral ou aos bons costumes ou que ofenda a honra
ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença,
culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração. Estas
exceções ficam, portanto, sujeitas à percepção subjetiva do examinador, que
poderá optar por denegar o registro apenas nos casos em que o objeto do
pedido incida flagrantemente neste inciso.
II — a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aque-

la determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcio-
nais.
Nos termos deste inciso, também não é registrável como desenho indus-
trial a forma necessária comum ou vulgar do objeto. A forma “necessária” é a
forma indispensável, ou a forma que o objeto deve obrigatoriamente ter. Já a
forma “comum ou vulgar” parece referir-se àquela forma que não apresenta
características próprias, capaz de distinguir o objeto de outros conhecidos.
Quando este inciso se refere à forma necessária comum ou vulgar “do”
objeto, parece clara a intenção de que o enfoque deve ser menor sobre a
178
forma em si do que sobre o objeto em particular e sua função. Como salien-

tado por Frederico Carlos da Cunha258: “Além disso, a restrição imposta por
esse artigo da Lei, que nega a proteção para a forma necessária comum e
vulgar, não deve se limitar somente à forma em si do objeto, mas deve consi-
derar também a aplicabilidade deste objeto, ou seja, o tipo de aplicação dessa
forma em relação ao seu campo de exploração industrial ou sua classe tecno-
lógica, porque, mesmo em se tratando de uma forma de sólido geométrico já
conhecida, podendo, portanto, ser considerada como sendo uma forma co-
mum, se esta forma for aplicada a um tipo de objeto que nunca antes a
tivesse empregado, este objeto pode ser considerado como possuidor de uma
forma original e, assim, ser considerado passível de receber a proteção.”259
Ademais, tendo em vista que os desenhos industriais visam à produção
de um efeito visual ou estético, não será registrável nessa natureza a forma
ditada exclusiva ou predominantemente pelo efeito técnico visado. Nesses
casos, deverá ser avaliada a possibilidade de proteção via patente de invenção
ou modelo de utilidade. Note-se que, se o objeto, além de produzir um
efeito técnico ou ser dotado de aspectos funcionais, apresentar configuração
visual nova e original, poderá ele ser protegido tanto na natureza de patente
de invenção ou modelo de utilidade, como na natureza de desenho indus-
trial.
Ainda conforme comentado por Frederico Carlos da Cunha “a maioria
dos objetos de design é desenvolvida para exercer uma função prática, e as
formas consideradas funcionais podem revelar também características orna-
mentais”260. Assim, não importa que o objeto realize funções práticas — até
porque é a situação mais comum — desde que sua forma não seja determina-
da de maneira predominante por essa função. Na mesma linha, conforme
dizeres em cartaz de loja da Porsche Design: “Design is neither form alone nor
function alone, but the aesthetic synthesis of the two” [‘Design’ não é nem a
forma apenas, nem a função apenas, mas a síntese estética de ambas].
Um possível critério para se verificar se o objeto do pedido possui uma
forma necessária ou determinada por questões funcionais poderia ser no
sentido de se examinar se existe uma gama de formas que produzem uma
determinado efeito técnico e o designer escolheu ou criou uma delas. Nesse
caso não haveria, em princípio qualquer impedimento nesse aspecto. De
outro lado, se apenas uma forma — ou um número muito reduzido de formas
— é capaz de gerar o efeito pretendido, não deveria ser concedido o registro.
Evidentemente, é necessário um exame caso a caso.
258 Chefe da Divisão de Desenhos Industriais (DIMIDI) no INPI.

259 A Proteção Legal do Design, pp. 61-62, Editora Y. H. Lucerna Ltda., 2000.
260 Idem supra nota 222, p. 27.
179
Capítulo III
DO PEDIDO DE REGISTRO
Seção I
Do Depósito do Pedido
Art. 101 — O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo

INPI, conterá: (...)
Art. 101
Tal artigo dispõe sobre as partes que devem compor um pedido de regis-
tro de desenho industrial. Diferente da Lei nº 5.772, de 21.12.1971, onde as
partes componentes dos modelos e desenhos industriais (agora unificados na
categoria de desenho industrial) eram as mesmas para as invenções e modelo
de utilidade, a única exceção sendo a inexistência de resumo para os primei-
ros. Um maior detalhamento quanto ao conteúdo de um desenho industrial
é feito no Ato Normativo nº 129, de 05.03.1997.
O modelo do requerimento a ser utilizado é apresentado no Ato Norma-

tivo nº 130, de 05.03.1997, e são 11 os itens a serem preenchidos, a saber:
1. Dados do depositante, por exemplo: nome, qualificação, endereço,

telefone, CPF/CGC (agora CNPJ), telefone e fax.
2. Título do pedido de registro.
3. Campo de aplicação.
4. Informar se reivindica ou não prioridade.
5. Informar se requer sigilo na forma do art. 106 da LPI.
6. Informação dos dados do(s) autor(es) do desenho industrial, confor-

me exemplificado no item 1, e se ele(s) requer(em) a não divulgação de
seu(s) nome(s).
7. Declaração de prioridade se houver.
8. Declaração de divulgação anterior não prejudicial.
9. Dados do procurador, como nome, endereço, telefone e fax.
10. Indicação dos documentos que serão anexados à petição e qual a

quantidade de folhas. .
180
11. Declaração de veracidade das informações prestadas contendo a as-

sinatura, carimbo local e data.
Quanto ao item 7, deve ser observado que o item 3.2 do Ato Normativo
129/97261 esclarece que a declaração poderá ser feita no formulário de depó-
sito ou em apartado quando os dados identificadores dos pedido constantes
na certidão de depósito ou documento equivalente estiverem em conformi-
dade com os do requerimento de depósito do pedido.
Com relação ao item 8, note-se que, havendo divulgação anterior, o
inventor deve informar a forma, local e data, assim esclarecendo o item 2.2
do Ato Normativo 129/97262. Em vista do fato de que os regulamentos cor-
respondentes para patentes estabelecem que o depositante “poderá” infor-
mar sobre a divulgação prévia, parece haver um certo consenso de que a
expressão “deve” no ato normativo de desenhos não tem a conotação de
obrigação absoluta de cumprimento dessa formalidade263.
II — relatório descritivo, se for o caso; (...)
O relatório descritivo no caso de um desenho industrial é obrigatoria-

mente utilizado quando os desenhos não são suficientes para definir e deli-
mitar claramente o objeto do pedido264. Conforme pode-se observar do art.
14 da precedente Lei nº 5.772, de 21.12.1971265, não havia distinção entre
261 Ato Normativo nº 129/97

3.2 Quando os dados identificadores dos pedidos constantes da certidão de depósito ou
documento equivalente estiverem conformes aos do requerimento de depósito do pedido (Mo-
delo 1.06), poderá ser feita declaração, no respectivo formulário de depósito, ou em apartado, até
a data da apresentação do documento hábil, com os mesmos efeitos da tradução simples prevista
no §2º do art. 16 da LPI.
2.2 O autor deverá, para efeito do art. 12 da LPI, quando do depósito do pedido, indicar a
forma, local e data de ocorrência da divulgação feita por ele. (Vírgula separando sujeito do
predicativo)
263 Em reuniões no INPI sobre os atos normativos, representantes da ABPI chamaram a atenção
para o fato de que essa informação não deveria ser obrigatória, visto que muitas vezes o inventor
pode sequer ter conhecimento de que terceiros divulgaram informações dele recebidas.
11.1.1 Será obrigatória a apresentação de relatório descritivo nos casos em que os desenhos
ou fotografias apresentados não forem suficientes para delimitar e definir claramente o objeto e
suas variações.
265 Lei nº 5.772, de 21.12.1971
Art. 14. Além do requerimento, o pedido, que só poderá se referir a um único privilégio,
conterá ainda:
a) relatório descritivo;
b) reivindicações;
c) desenho, se for o caso;
181
o que deveria conter um pedido de privilégio de desenho industrial e modelo

industrial, de um lado, e um pedido de privilégio de invenção, por outro lado,
e, portanto, isso tornava obrigatória a apresentação do relatório descritivo
para os modelos e desenhos industriais.
III — reivindicações, se for o caso; (...)
De forma semelhante ao relatório descritivo, as reivindicações não cons-

tituem um item obrigatório para um desenho industrial. A obrigatoriedade
de sua apresentação é fundamentada apenas quando os desenhos não defi-
nem de forma precisa o objeto ao qual se pretende a proteção. O item 11.2.2
do Ato Normativo 129/97266 menciona que as reivindicações devem ser
quantas forem as variações construtivas ilustradas pelos desenhos.
IV — desenhos ou fotografias; (...)
Este é o item mais importante de um desenho industrial, pois são os

desenhos/fotografias que ilustram qual a forma plástica ornamental ou o
conjunto de linhas e cores que, aplicados a um objeto, definem a proteção
pretendida. Apesar de a Lei nº 5.772, de 21.12.1971, não fazer qualquer
menção no sentido de tornar a apresentação obrigatória, a sua apresentação
era intuitivamente obrigatória para aqueles que almejavam proteção para os
desenhos e modelos industriais existentes naquela época.
V — campo de aplicação do objeto; e (...)
São obrigatórias a informação do campo de aplicação no preenchimento

do requerimento e sua descrição no relatório descritivo do pedido de registro
de desenho industrial. Infere-se que a finalidade desse item é de apenas
proporcionar uma idéia sobre as formas de utilização ou ramos aos quais são
direcionados os objetos dos desenhos industriais, o que facilitará o melhor
entendimento do objeto do desenho industrial por parte do examinador do
INPI.
d) resumo;
e) prova do cumprimento de exigências contidas em legislação específica;
f) outros documentos necessários à instrução do pedido.
§1.º O requerimento, o relatório descritivo, as reivindicações, o desenho e o resumo deverão
satisfazer as condições estabelecidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
§2.º As reivindicações, sempre fundamentadas no relatório descritivo, caracterizarão as
11.2.2 No caso de variantes, as reivindicações deverão ser quantas forem as variações confi-
gurativas ou de concepção de conjunto, de modo que cada reivindicação limite-se a uma única
variante; (...)
182
VI — comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depó-

sito.
É indispensável que seja apresentada no ato do depósito a guia de depó-

sito paga em banco. O pagamento da guia de depósito pode ser feito em
qualquer banco e não mais apenas no Banco do Brasil.
Parágrafo único — Os documentos que integram o pedido de regis-

tro deverão ser apresentados em língua portuguesa.
Embora não fossem aceitos documentos em outro idioma diferente do

português, isso não era expressamente definido na Lei nº 5.772, de
21.12.1971. A Lei atual define, claramente, o idioma que deve ser utilizado,
com a ressalva de que o art. 103 faculta a apresentação do pedido, para fins
de obtenção de uma data de depósito, sem o atendimento completo ao dis-
posto neste artigo.
Art. 102 — Apresentado o pedido, será ele submetido a exame for-

mal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, consi-
derada a data do depósito a da sua apresentação.
Arts. 102 e 103
Um exame formal preliminar é realizado no ato do depósito na Seção de
Protocolo do INPI. Tal exame visa apenas verificar se o pedido de registro de
desenho industrial compreende todos os documentos elencados no artigo
anterior e se o depositante preencheu de forma correta o formulário de
depósito. Em caso afirmativo, o pedido será protocolizado e a data de depó-
sito será aquela de sua apresentação. Caso contrário, deverá ser verificado se
ao menos os elementos mínimos que dispõe o art. 103 estão presentes.

art. 101, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao
desenho industrial e ao autor, poderá ser entregue, mediante recibo
datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, em
5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.
O procedimento de entrega do pedido de registro de desenho industrial

é descrito nos itens 4.1 a 4.4 do Ato Normativo 129/97267.

4.1 O pedido de registro de desenho industrial, que será sempre em idioma português,
conterá:
(l) Requerimento, de acordo com o Modelo 1.06;
(ll) Relatório descritivo, se for o caso, de acordo com as disposições deste Ato.
(lll) Reivindicações, de acordo com as disposições deste Ato.
183
No momento da apresentação do pedido ao INPI é verificado se o for-

mulário de depósito foi corretamente preenchido e se os documentos são
suficientes para a perfeita identificação do objeto do pedido. Se o pedido
atende todos os requisitos exigidos pela Seção de protocolo ele é protocoli-
zado e recebe um número do INPI.
Se o pedido não possui dados suficientes para o seu depósito, uma exi-
gência será emitida nesse sentido. Sendo um pedido de registro de desenho
industrial depositado através da EBCT-Empresa Brasileira de Correios e Te-
légrafos e não contendo os documentos necessários ou se tais documentos
apresentam erros que justifiquem a sua não aceitação, tal pedido não será
processado.

Se dentro do prazo do cinco dias o depositante cumpriu as exigências

requeridas a data de depósito será aquela da primeira apresentação. No caso
de um pedido de desenho industrial ser depositado sem os desenhos que
possibilitem a sua perfeita identificação e visualização, o pedido será devol-
vido e a data de depósito do pedido será aquela em que ele for reapresentado
com os desenhos suficientes.
(lV) Desenhos ou fotografias, de acordo com as disposições deste Ato.

(V) Campo de aplicação do objeto,
(Vl) Comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito.
4.2 O pedido de registro de desenho industrial poderá ser entregue nas recepções do INPI
ou através de envio postal, com aviso de recebimento endereçado à Diretoria de Patentes —
DIRPA /SAAPAT (Praça Mauá, 7), com indicação do código DVP.
4.2.1 Presumir-se-á que os pedidos depositados por via postal terão sido recebidos na data da
postagem ou no dia útil imediatamente posterior, caso a postagem se dê em sábado, domingo ou
feriado e na hora do encerramento das atividades da recepção da sede do INPI, no Rio de Janeiro.
4.3 O pedido que não atender formalmente às especificações dos itens (I) a (V) acima, mas
que contiver dados relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, incluindo desenhos
ou fotografias que permitam a perfeita identificação do objeto, poderá ser entregue, mediante
recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar de sua ciência, na forma do art. 226 da LPI.
4.3.1 Cumpridas as exigências quanto às questões formais, o depósito será considerado como
efetuado na data do recibo.
4.3.2 A data a ser considerada para efeito de depósito, se for verificado que o objeto descrito
não corresponde ao texto original, será a do cumprimento de exigência.
4.3.3 No caso de não atendimento da exigência, o pedido será devolvido ao depositante ou
estará à sua disposição em arquivo específico do INPI, até condições de posterior devolução.
4.4 Efetuado o depósito por via postal, caso tenham sido enviadas vias suplementares, para
retorno ao depositante, deverá ele enviar também envelope adicional, endereçado e selado, para
retorno das vias suplementares pelo correio, sem responsabilidade por parte do INPI quanto a
extravios. Na falta de tal envelope endereçado e selado, ficarão tais vias suplementares à disposi-
ção do depositante, no INPI do Rio de Janeiro.
184
A Lei nº 5.772, de 21.12.1971, não mencionava em seu art. 16268 como

o INPI agiria em caso de o exame formal preliminar acusar a falta de dados
do objeto para a perfeita identificação.
Seção II
Das Condições do Pedido
Art. 104 — O pedido de registro de desenho industrial terá que se

referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, des-
de que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma
característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máxi-
mo de 20 (vinte) variações.
Art. 104
Na Lei nº 5.772, de 21.12.1971, não existia um limite com relação à
quantidade de variações configurativas. Portanto, poderiam ser quantas fos-
sem desde que guardassem entre si a mesma característica preponderan-
te269. Já na atual Lei, o pedido de registro de desenho industrial pode possuir
no máximo apenas vinte variantes.
Embora a Lei e os regulamentos presentemente em vigor não disponham
sobre a possibilidade de dividir o pedido em caso de as variações serem
consideradas como não guardando a mesma característica preponderante,
parece razoável supor que o examinador pode exigir a divisão nessa circuns-
tância270.
Parágrafo único — O desenho deverá representar clara e suficien-

temente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua
reprodução por técnico no assunto.
268 Lei nº 5.772, de 21.12.1971

Art. 16. Apresentado o pedido, será procedido o exame formal preliminar e, se devidamente
instruído, será protocolado.
Parágrafo único. Da certidão de depósito, quando requerida, constarão hora, dia, mês, ano e
número de ordem da apresentação do pedido, título e natureza do privilégio, indicação de priori-
dade quando reivindicada, nome e endereço completos do interessado e de seu procurador, se
houver.
1.2 Relatório descritivo
O relatório descritivo deve: (...)
c) referir-se a um único modelo ou desenho, podendo incluir, quando for o caso, as concep-
ções de conjuntos e/ou as variações configurativas que guardem a mesma característica distintiva
preponderante do modelo ou desenho básico; (...)
270 Atualmente, discute-se a incorporação de disposição específica no ato normativo de dese-
nhos industriais regulamentando a apresentação de divisões.
185
A Lei nº 5.772, de 21.12.1971, não previa essa possibilidade. Aqui tam-

bém há coincidência quanto ao conceito de “suficiência descritiva” usado nas
patentes. O princípio é que a patente ou o registro contenham informações
suficientes para que um técnico no assunto leve a cabo a invenção ou objeto
do design.
Art. 105 — Se solicitado o sigilo na forma do §1º do art. 106, poderá

o pedido ser retirado em até 90 (noventa) dias contados da data do
depósito.
Arts. 105 e 106
Se o depositante requerer sigilo, ele pode, em até 90 dias após o depósi-
to, retirá-lo sem qualquer prejuízo ou posterior publicação na RPI.
Parágrafo único — A retirada de um depósito anterior sem produ-

ção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente pos-
terior.
Mais uma vez, repete-se disposição prevista no Título das Patentes desta
Lei, com a diferença de que um pedido de registro de desenho industrial
pode ser retirado evitando-se sua publicação, enquanto o pedido de patente
retirado será necessariamente publicado, de tal modo que usualmente have-
rá a produção de efeitos em relação a um pedido depositado posteriormente.
Seção III
Do Processo e do Exame do Pedido
Art. 106 — Depositado o pedido de registro de desenho industrial e

observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente
publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o res-
pectivo certificado.
O artigo prevê um processamento sumário para os pedidos de registro de

desenho industrial, diferentemente das patentes, que se distingue por uma
concessão rápida do certificado de registro, desde que seu objeto e o pedido
cumpram com as condições estabelecidas nos arts. 100, 101 e 104.
O art. 106 determina que os pedidos de registro de desenho industrial
sejam publicados quando da sua concessão. Embora os regulamentos vigen-
tes271 determinem que os pedidos que são arquivados ou indeferidos sejam
também publicados por ocasião da emissão da respectiva decisão, o art. 106
é omisso a esse respeito.
271 Ver Ato Normativo nº 129/97.
186
Em comparação com o processamento dos antigos pedidos de patente de

desenho e modelo industrial na vigência do precedente Código da Proprieda-
de Industrial de 1971, há quatro importantes inovações nesta Lei:
• tramitação do pedido em sigilo até sua concessão;
• eliminação de busca prévia e de exame obrigatório de novidade e origi-

nalidade para a concessão do certificado de desenho industrial, embora
seja efetuado um exame formal quanto à possível determinação da for-
ma do objeto essencialmente por considerações técnicas ou funcionais
ou ofensa à moralidade;
• eliminação da possibilidade de interferência de terceiros durante o

exame;
• as criações estéticas bi e tridimensionais passam a ser protegidas sob

uma mesma categoria.
A simplificação trazida pela LPI assegura o cumprimento de disposições

de TRIPS272 quanto à eliminação de dificuldades na obtenção de proteção de
padrões de tecidos.
§1º — A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, po-

derá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta)
dias contados da data do depósito, após o que será processado.
Este parágrafo prevê a possibilidade de suspensão do processamento do

pedido de desenho industrial por 180 dias, se assim assinalado no próprio
requerimento do pedido. Essa possibilidade pode ser oportuna, em especial,
para aqueles que têm interesse em depositar pedidos correspondentes em
países que não são membros da Convenção de Paris, nos quais a prévia publi-
cação do registro no Brasil poderia invalidar tal depósito. O prazo de sigilo de
180 é semelhante ao prazo de prioridade garantido pela Convenção de Paris,
que é de seis meses.
Ademais, se requerido o sigilo na forma deste parágrafo, o art. 105 prevê
a possibilidade de retirada do pedido em um período de 90 dias.
272 Art. 25 (...)

2. Cada Membro assegurará que os requisitos para garantir proteção a padrões de tecidos —
particularmente no que se refere a qualquer custo, exame ou publicação — não dificulte injusti-
ficavelmente a possibilidade de buscar e de obter essa proteção. Os Membros terão liberdade
para cumprir com essa obrigação por meio de lei sobre desenhos industriais ou mediante lei de
direito autoral.
187
§2º — Se o depositante se beneficiar do disposto no art. 99, aguar-

dar-se-á a apresentação do documento de prioridade para o processa-
mento do pedido.
O art. 99 refere-se aos pedidos depositados no Brasil mediante reivindi-

cação de uma prioridade estrangeira. Nesses casos, conforme este parágrafo,
o início do exame está condicionado à apresentação do respectivo documen-
to de prioridade.
§3º — Não atendido o disposto nos artigos 101 e 104, será formula-
da exigência, que deverá ser respondida em 60 (sessenta) dias, sob pena
de arquivamento definitivo.
O examinador verificará se o pedido atende aos arts. 101 e 104 e emitirá

exigência indicando se falta alguma das partes do pedido ou se há outras
irregularidades no atendimento às prescrições legais ou ao pertinente ato
normativo.
O examinador verificará, ainda, se o pedido contém mais do que 20
variações e/ou se as variações guardam, entre si, uma característica comum
distintiva preponderante. Caso contrário, o depositante pode ser instado a
retirar as concretizações em excesso ou dividir seu pedido.
Tal como disposto expressamente, o arquivamento definitivo somente
ocorrerá na falta de resposta e não em caso de uma contestação da exigência.
§4º — Não atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro será

indeferido.
Embora a Lei determine que o enquadramento do objeto dentro de

alguma das exclusões do art. 100 enseja o indeferimento do pedido, o exami-
nador deve dar ao depositante a oportunidade de se pronunciar sobre a opi-
nião desfavorável, antes da emissão de uma decisão de indeferimento. Em
especial, o examinador pode necessitar de esclarecimentos do depositante
acerca da origem da forma do objeto quanto às considerações funcionais.
Contra a decisão de indeferimento cabe recurso, conforme estabelece o
art. 212.
Art. 107
Capítulo IV
DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DO REGISTRO
Art. 107 — Do certificado deverão constar o número e o título, nome

do autor, observado o disposto no art. 6º, §4º, o nome, a nacionalidade
e o domicílio do titular, o prazo de vigência, os desenhos, os dados
188
relativos à prioridade estrangeira, e, quando houver, relatório descriti-

vo e reivindicações.
O presente artigo define, de modo semelhante ao art. 39, as informações

que devem constar do Certificado de Registro. Tal como no art. 39, é facul-
tada ao autor a possibilidade de requerer a não divulgação de sua nomeação
como autor.
Art. 108 — O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, conta-

dos da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de
5 (cinco) anos cada.
Art. 108
O atual sistema de proteção para desenhos industriais por meio de regis-
tro passível de prorrogação é similar ao sistema vigente para as marcas. A
diferença está na limitação de prorrogações possíveis da vigência do registro.
De acordo com o texto da Lei, o registro de desenho industrial concedi-
do vigorará por um período de dez anos, após o qual pode ser renovado por
três períodos sucessivos de cinco anos cada. Assim, a proteção total conferida
pelo registro poderá durar até 25 anos.
É importante ressaltar a provisão, de acordo com esta Lei, de um período
de proteção aos designs maior do que o das patentes de invenção. Tal provi-
são pode ainda funcionar como um estímulo ao setor de desenhos industriais,
o qual possui uma grande área a ser explorada no mercado brasileiro.
§1º — O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o

último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do
pagamento da respectiva retribuição.
Neste primeiro parágrafo do art. 108, é regulamentado o período legal,

bem como a exigência de uma retribuição para a formulação do pedido de
prorrogação.
§2º — Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o

final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e
oitenta) dias subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adi-
cional.
Uma vez definido prazo legal para requerer a prorrogação do pedido, a

lei ainda prevê um período extra (seis meses) para tal requerimento. Confor-
me previsto neste parágrafo, ao fazer uso desse período extra, o requerente
deverá pagar uma taxa adicional.
189
Capítulo V
DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO
Art. 109 — A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo

registro validamente concedido.
Art. 109
Apesar das limitações impostas pelo regime de patentes não ocorrerem
no caso do regime de registros, podemos notar, pelo texto do presente artigo,
que a propriedade de um desenho industrial somente será obtida por meio
de um registro validamente concedido, ou seja, que tenha passado por todos
as etapas necessárias à concessão do registro.
Parágrafo único — Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no

que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II, e IV do art. 43.
De acordo com o parágrafo único deste artigo, serão respeitadas, no que

couber, as disposições definidas nos arts. 42 e 43, incisos I, II e IV, referentes
à proteção conferida pela patente ao seu titular.
No que concerne ao art. 42 e a ressalva quanto “ao que couber”, é razoá-
vel supor que não são aplicáveis aos desenhos industriais o inciso II e o §2º
desse artigo por tratarem de disposições relativas aos processos industriais.
Quanto aos incisos I, II e IV do art. 43, a exceção do uso em caráter
privado de que trata o inciso I é aplicável por analogia aos desenhos indus-
triais, o mesmo comentário valendo para a noção de exaustão de direitos de
que trata o inciso IV. Considerando, contudo, que a exceção do uso experi-
mental, como comentado junto ao inciso II do art. 43, deve ser entendida no
sentido que a atividade de experimentação deve ter por objeto a própria
invenção e seus aspectos funcionais — i.e., a invenção não deve ser utilizada
como mera ferramenta para experimentação de outros objetos — a exceção
do uso experimental com relação aos desenhos industriais, que são criações
de caráter eminentemente ornamental, parece apenas fazer sentido no que
diz respeito aos aspectos funcionais de um objeto que incorpora o desenho
protegido. Em outras palavras, na prática, provavelmente, a experimentação
não visará ao desenho em si, mas o produto — p.ex., máquina, ferramenta ou
aparelho — que incorpora o desenho.
Assim como no caso das patentes, o direito de ação contra infratores do
registro de desenho industrial, pertence apenas e tão-somente ao titular do
registro273.
273 A 9ª Câmara de Direto Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu à
unanimidade, nos autos do agravo de instrumento nº 212.276-4/9, caracterizada a “ilegitimidade
ad causam de pessoa jurídica que ajuíza ação de infração de desenho industrial protegido, quando
este é de titularidade de pessoa física, ainda que este seja sócio majoritário e gerente da autora,
190
Quanto à extensão da proteção conferida pelo registro, diferentemente

de patentes de invenção ou de modelo de utilidade, que contém reivindica-
ções que definem aquilo que é protegido, os registros de desenho industrial
protegem objetos com o formato daquilo que é ilustrado. A proteção, em
geral, estende-se a objetos tendo substancialmente o mesmo formato, o que
inclui também objetos apenas ligeiramente diferentes daqueles que são ilus-
trados no registro.
Há duas hipóteses extremas em que a situação de um produto de tercei-
ros é facilmente determinável quanto a uma suposta infração do registro: (a)
o produto é idêntico àquele que é ilustrado no registro, situação em que a
infração é óbvia; e (b) o produto é completamente diferente do registrado,
quando, naturalmente, não haverá infração.
Sendo, porém, a abrangência da proteção assegurada algo subjetiva, o
que dizer quando o produto de terceiro apresenta alguma semelhança com
aquele que é ilustrado no registro? Antes de se iniciar uma comparação cui-
dadosa entre os produtos do suposto infrator e do registro, vale investigar o
grau de ineditismo do desenho registrado274. Isso porque a abrangência da
proteção deverá ser tanto mais limitada quanto mais semelhantes ao desenho
registrado forem os produtos do estado da técnica a considerar. Inversamen-
te, quanto maior o ineditismo do desenho proposto em relação à técnica
anterior, maior deverá ser a abrangência da proteção conferida.
Ainda outro aspecto em que as questões atinentes à infração de registros
de desenho industrial diferem daquelas que têm por objeto uma invenção
patenteada diz respeito à relevância da coexistência de diferentes registros
pelo autor da ação de infração e pelo réu para seus respectivos produtos. No
âmbito dos desenhos industriais, havendo dois registros validamente conce-
didos, será mais remota a possibilidade de se criar uma situação de depen-
dência entre estes registros, como pode ocorrer entre patentes em virtude da
amplitude de escopo das reivindicações de uma patente anterior. A conces-
são de um segundo registro válido já deveria indicar, por si só, a existência de
algum grau de ineditismo em relação a um registro anterior e, portanto, a
inexistência de infração desse registro anterior pelo objeto do registro mais
recente. Essa afirmativa, contudo, deve ser encarada no plano conceitual,
não dispensando uma análise caso a caso, assim como uma investigação sobre
a validade do registro mais recente. Uma situação em que uma dependência
entre registros pode ocorrer é aquela em que um primeiro titular obtém
registro para uma parte de um produto e um segundo titular obtém um
mormente se inexiste autorização expressa do titular para que a pessoa jurídica explore o desenho
industrial”.
274 Essa investigação ganha especial relevância pelo fato de a concessão de registros de desenho
industrial não estar sujeita a um exame prévio de novidade pelo INPI. A primeira providência
deve, portanto, residir na determinação se o registro é de fato válido.
191
registro para o produto como um todo, onde a referida parte tem a forma
daquela registrada pelo primeiro titular. Nesse caso, embora o registro pos-
terior possa até mesmo ser válido275, seu objeto não poderá ser produzido
sem infringir o registro anterior.
Deve ser levado em conta, ainda, que não é registrável, como desenho
industrial, o objeto cuja forma seja essencialmente determinada por
considerações técnicas ou funcionais. Uma vez que praticamente qualquer
objeto de uso prático terá sua forma, ao menos em parte, determinada por
considerações técnicas ou funcionais, na análise de uma possível infração
poderá ser necessário abstrair-se daqueles aspectos do desenho registrado
que são originados por tais considerações e determinar-se em que aspectos o
objeto do registro de fato resulta de uma criação ornamental e que lhe pro-
porciona uma configuração nova e original. Ainda que a proteção recaia sobre
o objeto como um todo, havendo coincidência entre o objeto do registro e
um produto de terceiro apenas em relação àquelas partes que resultam de
considerações funcionais, então a existência de infração parece menos prová-
vel.
Uma possível maneira de se determinar se o produto de terceiro consti-
tui infração de um registro de desenho industrial reside em se confrontarem
a) o desenho protegido, b) o produto de terceiro que supostamente viola o
registro e c) produtos pertencentes ao estado da técnica que mais se asseme-
lhem ao objeto do registro. Eventualmente, tabelas comparativas confron-
tando as principais características de a), b) e c) podem ser aplicadas nessa
tarefa. Caso seja evidente que o produto desse terceiro se assemelha muito
mais ao desenho protegido do que aos produtos do estado da técnica, então
já se dispõe de uma primeira evidência de que há violação. Além disso,
naturalmente, há que se fazer uma comparação isolada entre o desenho pro-
tegido e o produto de terceiro, a fim de se determinar, por exemplo, se
ambos podem ser confundidos pelo consumidor.
Em síntese, como passos básicos para se investigar uma possível infração
de um design protegido276, já se propôs nos EUA277 o seguinte:
(i) verificar se o objeto do registro e o produto que supostamente o

infringe são semelhantes em sua apresentação geral;
(ii) comparar o objeto do registro com a técnica anterior mais próxima,

i.e., mais semelhante;
275 Note que, de acordo com o parágrafo único do art. 97, o resultado visual original poderá ser
decorrente da combinação de elementos conhecidos.
276 Nos EUA os designs são protegidos sob o regime de patentes.
277 Conforme apresentação de Perry Saidman no FICPI 4th Open Forum, em Florença, 22-23
de outubro de 1998.
192
(iii) determinar quais são as principais diferenças entre o objeto do regis-

tro e esse estado da técnica; e
(iv) verificar se o produto investigado contém essas mesmas diferenças.
Se as respostas aos itens (i) e (iv) forem afirmativas, então, em princípio,

há infração.
Art. 110 — À pessoa que de boa-fé, antes da data do depósito ou da

prioridade do pedido de registro explorava seu objeto no País, será
assegurado o direito de continuar a exploração sem ônus, na forma e
condição anteriores.
Art. 110
Tal como disposto no art. 45 desta Lei278, este artigo confere aos usuá-
rios anteriores, que já exploravam em sigilo determinado objeto de registro
com prioridade ou data de depósito posterior, a garantia da continuação da
exploração, contudo da mesma forma e condições existentes na data de
depósito do pedido de registro.
A utilização do objeto está ainda vinculada a dois aspectos adicionais
definidos nos parágrafos subseqüentes.
§1º — O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedi-

do juntamente com o negócio ou empresa, ou parte deste, que tenha
direta relação com a exploração do objeto do registro, por alienação ou
arrendamento.
De acordo com este parágrafo, entende-se que a transferência do direito

de uso do objeto do registro para terceiros resultará, obrigatoriamente, na
interrupção das atividades exercidas pelo cedente referentes ao objeto do
registro.
§2º — O direito de que trata este artigo não será assegurado à

pessoa que tenha tido conhecimento do objeto do registro através de
divulgação nos termos do §3º do art. 96, desde que o pedido tenha sido
depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgação.
Para os efeitos desta Lei, não será considerado usuário anterior aquele
que adquiriu o conhecimento do objeto do registro em virtude dos atos
praticados em conformidade com o §3º do art. 96, no período de 180 dias
que antecedem ao depósito do pedido, ou sua prioridade, ou seja, dentro do
278 Ver comentários mais detalhados junto ao art. 45.
193
período de graça. Note-se que no caso de pedidos de patentes, o período de

graça é de um ano.
Capítulo VI
DO EXAME DE MÉRITO
Art. 111 — O titular do desenho industrial poderá requerer o exame
do objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspec-
tos de novidade e de originalidade.
Art. 111
A atual Lei de Propriedade Industrial, de forma diferente da legislação
anterior, prevê um mero registro e a proteção é concedida sem qualquer
exame de mérito, o que resulta em uma grande redução de custos e tempo.
Tais fatores servem como atrativos para os empresários, uma vez que a con-
cessão de uma patente nos termos do precedente Código da Propriedade
Industrial levava, tipicamente, de quatro a cinco anos, enquanto a expedição
do registro nos termos da presente legislação pode ser conseguida em poucos
meses.
Contudo, caso seja de seu interesse, o titular, poderá requerer ao INPI o
exame do pedido, de modo a assegurar a existência de novidade e originali-
dade em vista das anterioridades existentes.
O requerimento do exame de mérito é recomendável em especial como
forma de aumentar o grau de segurança quanto à validade do registro nas
ações de infração. Embora não seja estritamente necessária para essa finali-
dade e tampouco assegure a inaplicabilidade de tal dispositivo legal, a reali-
zação do exame de mérito reduz o risco de que, nos termos do art. 204 desta
Lei, se considere que houve má-fé ou erro grosseiro na realização de diligên-
cia de busca e apreensão, devido à possível falta de validade do registro.
Parágrafo único — O INPI emitirá parecer de mérito, que, se con-

cluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos definidos nos arts.
95 a 98, servirá de fundamento para instauração de ofício de processo
de nulidade do registro.
O exame realizado pelo INPI pode resultar num parecer favorável, caso
nenhuma anterioridade relevante seja encontrada, ou num parecer desfavo-
rável, o qual será utilizado como base para um processo de nulidade do
registro. Note-se, contudo, que, enquanto o exame de mérito pode ser re-
querido a qualquer tempo da vigência do registro, de acordo com o art. 113,
§1º, o processo de nulidade na instância administrativa apenas pode ser ins-
taurado, mesmo de ofício, no prazo de cinco anos contados da concessão do
registro. Supõe-se, portanto, que expirado o prazo para instauração de pro-
194
cesso de nulidade administrativa, deve o INPI requerer a nulidade pela via

judicial, no caso de o parecer concluir pela ausência dos requisitos legais.
Ao titular do registro caberá a possibilidade de apresentar manifestação
dentro do prazo de 60 dias conforme previsto no art. 114 desta Lei.
Capítulo VII
DA NULIDADE DO REGISTRO
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 112 — É nulo o registro concedido em desacordo com as disposi-

ções desta Lei.
Art. 112
Em contraste com o Código de Propriedade Industrial — Lei 5.772/71
— que discrimina em seu art. 55279 uma série de causas para a anulação do
privilégio, a presente Lei, numa melhoria significativa, generaliza no que diz
respeito aos motivos de nulidade de registro, estando assim em uníssono com
outras legislações atuais de patentes, como, por exemplo, o Acordo de Car-
tagena dos países do Pacto Andino de 14.5.93 que na sua decisão 344, art. 52
determina: “A autoridade nacional competente poderá declarar, de ofício ou
por requisição de uma parte, a nulidade da patente, após consultar as partes
envolvidas, quando: a) haja sido concedida em transgressão de qualquer das
disposições da presente decisão; b) tenha sido outorgada com base em dados
falsos ou inexatos contidos no pedido e que sejam essenciais.”
§1º — A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do

depósito do pedido.
Neste parágrafo a Lei trata de definir a abrangência temporal da nulidade

do registro. Nota-se uma certa redundância nesta definição, já que a nulida-
de do registro implica a falta ab initio de um requisito essencial para a vigên-
279 Art. 55. É nulo o privilégio quando:

a) seu objeto não observou as condições dos artigos 6º, 10, 11 e 12;
b) tiver sido concedido contrariando os artigos 9º e 13;
c) tiver sido concedido contrariando direitos de terceiros;
d) o título não corresponder ao seu verdadeiro objeto;
e) no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das providências determinadas por
este Código, necessárias à apreciação e expedição da respectiva carta patente;
f) não tiver sido observado o disposto no §3º do artigo 40.
Parágrafo único. A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações do privilégio.
195
cia do mesmo. Em assim sendo deve-se considerar tal como inexistente, ou

seja, sem efeito a partir da data do seu depósito.
§2º — No caso de inobservância do disposto no art. 94 o autor pode-

rá, alternativamente, reivindicar a adjudicação do registro.
Se, em desacordo com o art. 94, o registro foi originalmente requerido

por outra pessoa que não o verdadeiro autor ou por um legítimo herdeiro,
sucessor ou cessionário, a Lei faculta ao autor, neste parágrafo, a adjudicação,
ou seja, a determinação, por meios judiciais, da transferência da titularidade
do registro.
Seção II
Art. 113 — A nulidade do registro será declarada administrativa-

mente quando tiver sido concedida com infringência dos arts. 94 a 98.
Art. 113
O atual processo de nulidade administrativa se originou no Decreto-Lei
nº 7.903/45 onde estava previsto no seu art. 80 o cancelamento ex officio em
um único caso, a saber: “quando se verificar que a patente foi concedida com
infração manifesta do requisito essencial da novidade”. Partia-se do princípio
que o processo tivesse sido rigorosamente examinado, excluindo assim as
demais possibilidades, encontradas posteriormente no art. 58 do Código de
Propriedade Industrial — Lei 5.772 de 1971280, no art. 50 e no artigo ante-
rior da atual Lei.
Na presente Lei o desenho industrial não é submetido a um exame subs-
tantivo quando do processamento do pedido de registro, sendo plenamente
justificável um processo de nulidade no caso do não cumprimento dos arts.
94 a 98, que tratam da titularidade e da registrabilidade dos desenhos.
Observa-se que outras disposições, como aquelas relativas à prioridade
(art. 99) e aos desenhos industriais não registráveis (art. 100), não consti-
280 Art. 58. O privilégio poderá ser cancelado administrativamente quando tenha sido concedi-
do contrariando o disposto nos artigos 6º, 9º e 13, quando não tenha sido observado o disposto no
§3º do artigo 40, ou quando, no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das providências
determinadas por este Código, necessárias à apreciação e expedição da respectiva carta patente.
§1º O processo de cancelamento só poderá ser iniciado dentro do prazo de um ano, contado
da concessão do privilégio.
§2º Da notificação do início do processo de cancelamento, o interessado terá o prazo de 60
(sessenta) dias para contestação.
§3º A decisão do pedido de cancelamento será proferida dentro de 180 (cento e oitenta)
dias contados da sua apresentação.
§4º Do despacho que conceder ou denegar o cancelamento caberá recurso, no prazo de 60
(sessenta) dias.
196
tuem fundamento para a instauração de processo administrativo de nulida-

de,
§1º — O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou

mediante requerimento de qualquer pessoa com legitimo interesse, no
prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro, ressalvada a
hipótese prevista no parágrafo único do art. 111.
Diferentemente do art. 51 da presente Lei, que também prevê o proces-

so de nulidade administrativa de patentes, o parágrafo anterior determina
um prazo de cinco anos a partir da concessão do registro dentro do qual o
dito processo poderá ser instaurado. No caso das patentes esse prazo é de
somente seis meses. Isto deve-se, sem dúvida, ao fato de o registro do dese-
nho industrial ser concedido sem exame, de modo que se faz necessário um
prazo mais longo que possibilite a terceiros o questionamento da validade do
registro mediante apresentação de possíveis anterioridades.
Ressalva é feita apenas com relação ao art. 111 que prevê o exame do
registro do desenho industrial. Esse exame pode ser requerido pelo titular e,
caso o INPI conclua pela ausência de pelo menos um dos requisitos necessá-
rios ao registro, de acordo com o definido nos arts. 95 a 98 da presente Lei,
instaurará o processo de nulidade, presumivelmente, a qualquer tempo.
O INPI, que é uma autarquia federal criada para executar no âmbito
nacional as normas que regulam a propriedade industrial, pode com base na
decisão do STF, Súmula 473281, anular um ato ilegal por ele mesmo pratica-
do. É essencial, contudo, que fique demonstrada no devido processo a nuli-
dade com que foi praticado282.
Baseado no art. 57283 da Lei anterior e tal como o art. 51 sobre a nulidade
da patente na presente Lei, este parágrafo prevê ainda a possibilidade de que
qualquer pessoa com legítimo interesse requeira o dito processo de nulidade
administrativa. Em diversas outras legislações de propriedade intelectual,
como, por exemplo, a lei francesa de 2.1.1968 no seu art. 18284, é facultada
281 Súmula nº 473. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conve-
niência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada em todos os casos a
apreciação judicial. (Ressalvada concorda com a apreciação)
282 TFR DJU de 28.11.1979; TJSP RT 464/76.
283 Art. 57. São competentes para promover a ação de nulidade o Instituto Nacional da Proprie-
dade Industrial ou qualquer pessoa com legítimo interesse.
284 Article 18 — From the data of publication of the patent application as provided for under
article 17 and up to the expiry of the term referred to in article 20, 2º, second paragraph, any third
party may send written observations to the National Institute of Industrial Property regarding the
patentability of the invention, object of the application, within the meaning of the articles 8 and 9.
These observations are transmitted to the owner of the application.
197
LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Arts. 114, 115, 116 e 117
a possibilidade a terceiros de apresentarem observações escritas sobre a pa-

tenteabilidade da invenção.
§2º — O requerimento ou a instauração de oficio suspenderá os

efeitos da concessão do registro se apresentada ou publicada no prazo
de 60 (sessenta) dias da concessão.
Este parágrafo é uma novidade em relação à Lei anterior e um ponto

diferenciador em relação à nulidade administrativa de patentes que não pre-
vê um efeito suspensivo semelhante. Neste caso os direitos referentes ao
registro do desenho industrial ficam suspensos, caso o requerimento ocorra
no prazo previsto, até uma decisão final do processo de nulidade administra-
tiva por parte do Presidente do INPI.
Art. 114 — O titular será intimado para se manifestar no prazo de

60 (sessenta) dias contados da data da publicação.
Art. 115 — Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado
no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o reque-
rente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.
não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Pre-
sidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.
Arts. 114, 115, 116 e 117
Os arts. 114 a 116 detalham os prazos do processo de nulidade adminis-
trativa.
A partir da data da publicação na RPI (Revista da Propriedade Indus-
trial) o titular terá um prazo de 60 dias para se manifestar. Esta manifestação
não é obrigatória, porém é uma oportunidade vital de interferir de modo
positivo no parecer técnico que será emitido pelo INPI.
Na próxima etapa após a emissão do parecer, o titular e o requerente
terão em um prazo novamente de 60 dias, a última oportunidade de se
manifestar antes da decisão final por parte do Presidente do INPI, encerran-
do, assim, a instância administrativa.
Ao contrário da Lei anterior 5.772 / 71, art. 58 §4º285, a Lei atual não
prevê recurso nesta instância.
À parte desfavorecida pela decisão administrativa resta, naturalmente, a
via judicial para fazer valer os seus interesses.
Art. 117 — O processo de nulidade prosseguirá, ainda que extinto o

registro.
198
Neste artigo, à semelhança do parágrafo único do art. 51 desta Lei, é

explicitado que o processo de nulidade prosseguirá mesmo após a extinção
do registro. Tal disposição é necessária não apenas porque os fundamentos da
eventual nulidade são distintos daqueles da extinção, mas também os efeitos
de um e de outro são diferentes quanto ao momento em que os direitos
oriundos do registro deixam de subsistir. Conforme já comentado em rela-
ção ao art. 78, os efeitos da nulidade retroagem ao depósito do respectivo
pedido (ex tunc), enquanto a extinção produz efeitos do momento da extin-
ção em diante (ex nunc).
Seção III
Art. 118 — Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho

industrial, no que couber, as disposições dos artigos 56 e 57.
Arts. 118 e 119
Não obstante a expressão “no que couber”, as disposições dos arts. 56 e
57 das patentes são geralmente aplicáveis aos registros de desenho industrial,
inclusive quanto à possibilidade de que a nulidade seja argüida a qualquer
tempo como matéria de defesa e quanto à possibilidade de o juiz, preventiva
ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos do registro.
Presumivelmente, as ações judiciais requerendo a nulidade de registros
de desenhos industriais serão menos freqüentes, devido à possibilidade de se
requerer a nulidade no âmbito da esfera administrativa do INPI durante os
primeiros cinco anos contados da concessão do certificado, como é previsto
pelo art. 113.
Capítulo VIII
DA EXTINÇÃO DO REGISTRO
Art. 119 — O registro extingue-se: (...)
Basicamente, este artigo reproduz o art. 78, relativo aos motivos pelos
quais extingue-se a patente, sendo aqui aplicáveis diversos dos comentários
ali feitos. Observe-se, contudo, que os registros de desenho industrial não
estão sujeitos à caducidade por falta de exploração, o que é consistente com
aquilo que determina o art. 5, (B)286 da Convenção da União de Paris.
286 Art. 5 — (...)

B. — A proteção dos desenhos industriais não caducará por falta de exploração nem por
introdução de objetos semelhantes aos que estão protegidos.
199
I — pela expiração do prazo de vigência; (...)
Como estipulado no art. 108, o registro tem prazo de vigência de dez

anos, prorrogáveis por três períodos sucessivos de cinco anos. Portanto, se
não prorrogado o registro expira ao final de dez anos ou ao final da última
prorrogação.
II — pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

(...)
Conforme comentado em relação ao inciso II do art. 78, o titular tem o

direito a renunciar a seu registro, desde que tal ato não prejudique direitos
de terceiros, tal como um licenciado já constituído.
III — pela falta de pagamento da retribuição prevista nos artigos

108 e 120; ou (...)
O art. 108 trata da retribuição para prorrogação do registro ao final do

prazo inicial de dez anos ou de cada um dos períodos de cinco anos subse-
qüentes. O art. 120 trata do pagamento dos qüinqüênios, sendo que o paga-
mento do terceiro qüinqüênio em diante deve ser feito simultaneamente ao
pedido de prorrogação.
IV — pela inobservância do disposto no art. 217.
O art. 217 dispõe sobre a constituição e a manutenção de um procurador

qualificado e domiciliado no país para pessoas domiciliadas no exterior.
Capítulo IX
DA RETRIBUIÇÃO QÜINQÜENAL
Art. 120 — O titular do registro está sujeito ao pagamento de retri-
buição qüinqüenal, a partir do segundo qüinqüênio da data do depó-
sito.
Art. 120
Este artigo introduz uma inovação em relação às taxas de manutenção:
em lugar de taxas anuais que dispõe o Título das Patentes, as retribuições
relativas à manutenção dos registros de desenho industrial passam a ser qüin-
qüenais, isto é, devidas a cada cinco anos.
§1º — O pagamento do segundo qüinqüênio será feito durante o 5º

(quinto) ano da vigência do registro.
200
Embora este parágrafo se refira ao quinto ano da vigência do registro, o

que poderia levar à dúvida quanto ao início efetivo da contagem do prazo
para pagamento, o Ato Normativo nº 129/97 determina que o pagamento do
segundo qüinqüênio deverá ser efetuado durante o quinto ano, contado da
data do depósito, podendo ainda ser efetuado dentro dos seis meses subse-
qüentes a este prazo, independente de notificação, mediante pagamento de
retribuição adicional.
As disposições finais e transitórias do Ato Normativo nº 129/97, item
14.1, trata do aproveitamento dos pagamentos já efetuados, referentes a
serviços não realizados, para redução do valor do qüinqüênio, enquanto o
item 14.1.2 determina ainda que os qüinqüênios já vencidos poderão ser
pagos sem multa dentro do prazo de 60 dias contados da data da concessão
do registro, sob pena de extinção.
§2º — O pagamento dos demais qüinqüênios será apresentado jun-

to com o pedido de prorrogação a que se refere o art. 108.
O art. 108 trata do prazo inicial de dez anos de vigência do registro e dos
três períodos consecutivos de prorrogação de cinco anos. Assim, o terceiro
qüinqüênio e demais deverão ser pagos e apresentados juntamente com os
respectivos pedidos de prorrogação.
Os prazos e formas de comprovação do pagamento dos qüinqüênios são
definidos no Ato Normativo nº 129/97, de acordo com o qual o pagamento
do segundo qüinqüênio ainda poderá ser efetuado dentro dos seis meses
subseqüentes, independente de notificação, mediante pagamento de multa.
§3º — O pagamento dos qüinqüênios poderá ainda ser efetuado

dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes ao prazo estabelecido no pará-
grafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional.
Embora este parágrafo apenas se reporte aos prazos do parágrafo ante-

rior, conforme comentado em relação ao §1º, o Ato Normativo nº 129/97
determina a aplicação desse prazo adicional de seis meses também ao paga-
mento do segundo qüinqüênio, determinação essa que está de acordo com o
art. 5 bis287 da Convenção da União de Paris.
287 Art. 5 bis

(1) Uma prorrogação de prazo, de no mínimo 6 (seis) meses, será concedida para o paga-
mento das taxas previstas para a manutenção dos direitos de propriedade industrial, mediante o
pagamento de uma sobretaxa, se a legislação nacional assim dispuser.
(2) Os países da União têm a faculdade de prever a revalidação das patentes de invenção
caducadas em virtude de não pagamento de taxas.
201
Capítulo X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 121 — As disposições dos artigos 58 a 63 aplicam-se, no que

couber, à matéria de que trata o presente Título, disciplinando-se o
direito do empregado ou prestador de serviços pelas disposições dos
artigos 88 a 93.
Art. 121
Aplicam-se aqui os mesmos comentários feitos com relação aos artigos a
que remete o presente artigo.
Os arts. 58 a 60 tratam da cessão e das anotações.
Os arts. 61 a 63 tratam da licença voluntária.
Contudo, coerente com o art. 5288 da Convenção da União de Paris que
apenas dispõe sobre a concessão de licenças compulsórias para patentes e
modelos de utilidade, os registros de desenho industrial não estão sujeitos à
concessão de licença compulsória.
Os arts. 88 a 93 tratam das criações realizadas por empregado ou presta-
dor de serviço.
288 Art. 5 — (...)

A — (...)
(2) Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão
de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito
exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração. (...)
(5) as disposições precedentes serão aplicáveis, com as modificações necessárias, aos mode-
los de utilidade.
B. — A proteção dos desenhos industriais não caducará por falta de exploração nem por
introdução de objetos semelhantes aos que estão protegidos.
202
Título III
DAS MARCAS
Capítulo I
DA REGISTRABILIDADE
Seção I
Dos Sinais Registráveis Como Marca
Delimitar a origem das marcas na história tem se mostrado matéria bas-

tante controvertida nos estudos dos autores que se dedicaram à matéria.
Sabe-se que desde a Antigüidade, o homem usa sinais distintivos para marcar
seus bens. Contudo, nos primórdios de sua história, sua utilização relaciona-
va-se, fundamentalmente, à indicação de propriedade, como no caso das
marcações feitas em reses de um rebanho289. Aliás, a palavra inglesa brand,
bastante utilizada hoje como “marca”, é derivada do verbo anglo-saxônico to
burn (queimar), guardando, portanto, íntima relação com esse tipo marca-
ção290.
Outros usos de sinais, como os encontrados em trabalhos de cerâmica na
Grécia Antiga ou em Roma, relacionavam-se à identificação do seu autor, ou
à determinação temporal da obra, como no caso das porcelanas chinesas, em
que se identificava o Imperador que reinava naquele momento.
Alguns autores, entretanto, não adotam essas utilizações como o marco
inicial do efetivo uso das marcas, pois que eram despidas do cunho econômi-
co que as caracteriza modernamente, além de não gozarem de proteção espe-
cífica contra sua usurpação. Quanto a essa, há quem a sustente por meio da
disponibilidade, entre os romanos, de leis gerais prevendo a actio ex dolo, a
de falsis, a actio injuriarum ou a quanti minoris291.
289 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. 2ª edição. v. 2. São Paulo:
Ed. Revista do Tribunais, 1982. p. 750 ss.
290 DIAMOND, Sidney A.. A Historical Development of Trademarks. The Trademark Repor-
ter, New York: USTA, v. 65, nº 4, jul-ago 1975. p. 267
291 CERQUEIRA, João da Gama. op cit. p. 751; MORENO, Pedro C. Breuer. Tratado de
Marcas de Fabrica y de Comercio. 2ª ed. Buenos Aires: Robis, 1946. p. 10.
203
Na Idade Média, com o surgimento das Corporações de Ofício, apareceu

uma nova sorte de utilização de sinais distintivos. Determinada corporação
adotava uma marca geral de uso obrigatório, geralmente aposta por força de
uma ordenação real, tendo a função de atestar a conformidade dos produtos,
em relação a padrões preestabelecidos, fixando a responsabilidade do artesão
quanto aos artigos que desrespeitassem tais critérios. Por outro lado, nota-se
que esse uso desenvolveu, igualmente, uma função subsidiária, qual seja, a de
impor barreiras territoriais ao comércio, que algumas vezes revelavam abusos
monopolistas.
O ocaso das marcas obrigatórias das Corporações de Ofício veio com a
Revolução Francesa, época marcante da história mundial, e que não poderia
deixar de imprimir, também nesse âmbito, seus ideais renovadores. Alter-
nando momentos de liberdade excessiva, efeitos do início da Revolução, e de
severas penalidades, reflexo do espírito de repressão da lei de 25 germinal do
ano XI da Revolução, a legislação francesa de marcas sofreu gradativa evolu-
ção até a promulgação da Lei de 1857, que tornou-se paradigma da legislação
de grande parte dos países, principalmente da Europa Continental292.
No Brasil, pode-se dizer que a lei francesa de 1857 foi base das legisla-
ções editadas em 1887 e 1904293. Entretanto, foi a Lei de 1875, a primeira a
tratar sobre as marcas no Brasil.
Art. 122 — São suscetíveis de registro como marca os sinais distin-

tivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições le-
gais.
Art. 122
Direito anterior: Lei nº 5.772/71, art. 64: “São registráveis como marca
os nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figu-
ras e quaisquer outros sinais distintivos que não apresentem anterioridades
ou colidências com registros já existentes e que não estejam compreendidos
nas proibições legais.”
Em lugar de, exemplificativamente, relacionar os sinais passíveis de re-
gistro, o legislador, amplamente, manda que se protejam todos aqueles que a
Lei não proíba, desde que visualmente perceptíveis, o que abre espaço, por
exemplo, para as marcas tridimensionais.
Entretanto, com a condicionante de as marcas serem “visualmente per-
ceptíveis”, a lei proíbe o registro direto de sinais acessíveis apenas a outros
sentidos humanos que não a visão, não abrigando os conceitos de marcas
olfativas, gustativas, sonoras e tácteis. A limitação prende-se, sem dúvida, às
dificuldades de natureza técnico-burocrática relacionadas com o registro
292 LEONARDOS, Thomas O. A Marca de Indústria e Commercio. Rio de Janeiro: Patronato,

1930,.p. 34.
293 CERQUEIRA, João da Gama. op cit. p. 755.
204
desses sinais, bem como à extrema complexidade da avaliação da sua regis-

trabilidade absoluta e relativa. Ao fugir a essas dificuldades, preferindo, sic
et simpliciter, a solução de não cuidar dessas marcas, a lei expõe-se ao risco
de obsolescência em um futuro imprevisível. De fato, a cada dia, o mundo
adquire nova fisionomia em função do avanço incessante da informática, e,
portanto, é verossímil que, dentro de algum tempo, novos meios de identifi-
cação de serviços e produtos surjam, não necessariamente dirigidos ao campo
visual. A informática pode, além disso, oferecer até mesmo soluções de ar-
quivo e ferramentas técnicas que permitam o exame de registrabilidade.
Aliás, há que assinalar que o desenvolvimento da informática está, passo a
passo, derrubando o conceito de documento e o Direito, agarrado, historica-
mente, a noções físicas, terá de curvar-se à realidade que está se plasmando,
sob pena de tornar-se ineficaz como definidor de comportamentos.
Cabe indagar, ainda, se a exigência de perceptibilidade visual fixada pelo
legislador deve ser imanente à marca, ou se o dispositivo em debate se ocupa
tão-somente das condições de requerimento e exame. A questão é da maior
importância, pois que dela depende a sorte de sinais não voltados, ontologi-
camente, para o campo visual. Nesse tocante, tem-se que o acordo TRIPS,
em seu art. 15, (1)294, não coloca a perceptibilidade visual como um requisi-
to intrínseco a um sinal marcário, ou essencial à sua caracterização como tal,
mas como mera condição que poderá ser facultativamente exigida por seus
Membros para o requerimento de seu registro. Destarte, países há, como os
Estados Unidos da América, que acolhem ao registro marcas sonoras e olfa-
tivas, dentre outras, como, por exemplo, “o rugido de um leão”, registrado
perante o Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO), sob
o número 1395550, nas classes internacionais 09 e 41, em nome da
MGM/UA ENTERTAINMENT CO. CORPORATION. Trata-se, como se
pode perceber, do mundialmente famoso rugido do Leão da Metro, cujo
registro foi concedido naquele país em 3 de junho de 1986.295
Parece-nos, portanto, que o legislador, ao exigir perceptibilidade visual,
quis, apenas, arredar problemas de ordem prática no procedimento de regis-
tro, não tendo cometido o excesso de negar qualquer espécie de amparo a
294 Art. 15 (...)

(1) — Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um
empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca.
Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos
figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registrá-
veis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e
serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter
distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para
registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis. (Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de
1994 — TRIPS).
295 Cf. informações extraídas do site do USPTO na internet (http://www.uspto.gov.br).
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marcas que, mesmo representáveis visualmente, como os sinais sonoros, se

dirigem ao público no desempenho de sua função definidora, por meio de
outros sentidos que não a visão. Assim, entendemos que todos esses sinais se
habilitam ao registro uma vez representáveis, independentemente de sua
apresentação diversa no comércio.
Art. 123 — Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I — marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir
produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem
diversa; Art. 123
II — marca de certificação: aquela usada para atestar a conformi-
dade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especifica-
ções técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material uti-
lizado e metodologia empregada e
III — marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou
serviços provindos de membros de uma determinada entidade.
Direito anterior: Lei nº 5.772/71, art. 61: “Para os efeitos deste Código,
considera-se: 1) marca de indústria a usada pelo fabricante, industrial ou
artífice para distinguir os seus produtos; 2) marca de comércio a usada pelo
comerciante para assinalar os artigos ou mercadorias do seu negócio; 3) mar-
ca de serviço a usada por profissional autônomo, entidade ou empresa para
distinguir os seus serviços ou atividades; 4) marca genérica aquela que iden-
tifica a origem de uma série de produtos ou artigos, que por sua vez são
individualmente caracterizados por marcas específicas. Parágrafo único: A
marca genérica só poderá ser usada quando acompanhada de marca especí-
fica.”
O dispositivo traz inovações interessantes em relação à legislação ante-
rior. Em primeiro lugar, deixa de fazer a distinção entre marca de fábrica e
de comércio, de pouca utilidade prática.
De fato, a função da marca repousa, principalmente, em seu poder dis-
tintivo e atrativo, constituindo um elo de aproximação entre o produto ou
serviço e o consumidor, fazendo surgir em sua mente uma série de qualida-
des, características e expectativas que o levam a adquirir determinado artigo
em detrimento de outro. Dessa forma, não há razão para se deter na diferen-
ça adotada pela legislação anterior, de pouca importância para o consumidor.
Ademais, ambas as categorias são hoje tratadas igualmente como fornecedo-
res, designação adotada pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078/90). Essa lei, aliás, imputa a ambos responsabilidade solidária pelos
vícios do produto (arts. 18 e 19, Lei nº 8.078/90) e exige que a oferta e a
apresentação dos produtos assegurem informações corretas, claras e precisas
sobre sua origem, estas efetivamente imprescindíveis para a realização plena
dos direitos dos consumidores.
206
Outra inovação diz respeito aos conceitos de marca coletiva e de marca

de certificação, atendendo a antigos reclamos. De fato, ainda que preexisten-
tes, na prática do comércio, as marcas coletivas e de certificação, a dogmática
não lhes dava o tratamento específico de que necessitam, seu amparo de-
pendendo de construção artificiosa. Vale notar que os requisitos para seu
depósito estão previstos, respectivamente, nos arts. 147 e 148 da Lei nº
9.279, sendo que seu uso e tratamento têm caráter especial, apresentando
peculiaridades em relação às marcas de produtos e serviços, conforme o
disposto nos arts. 149 e seguintes dessa Lei.
Por fim, outra novidade que representa considerável avanço em relação
à lei anterior é a eliminação da figura legal da marca geral, impropriamente
denominada “marca genérica”, terminologia equívoca de um instituto que,
pelo tratamento inadequado que recebeu, mais gerou questões do que, em
realidade, atendeu a postulações do comércio, a ponto de, nos últimos anos
de vigência do Código de 1970, ter-se convertido em norma excrescente.
Art. 124 — Não são registráveis como marca: (...)

Art. 124
Direito anterior: Art. 65: “Não é registrável como marca”.
O art. 124 da Lei arrola os fatos específicos que dão causa à recusa do
registro. A primeira indagação que surge é quanto à questão de saber se o rol
é exaustivo e se, portanto, esgota o campo de atuação excludente do admi-
nistrador. Não nos parece que seja o caso, em face da inteligência do art. 122,
que, largamente, exclui a proteção de sinais “não compreendidos nas proibi-
ções legais”. Por “proibições legais” devem-se entender todas as normas proi-
bitivas integrantes do Direito brasileiro como um todo e não apenas aquelas
que, adiante, no art. 124, ora em exame, a Lei específica arrola. O INPI, na
aplicação do Código de Propriedade Industrial de 1971, incorreu nesse equí-
voco hermenêutico, isolando a propriedade industrial do restante do sistema
jurídico brasileiro, quando dele constitui mera especialização, sujeitando-se
a todos os seus postulados. Assim, o órgão tem o poder-dever de recusar
pedidos que, comprovadamente, atentem contra direitos em qualquer órbi-
ta, independentemente de estarem ou não especificados no art. 124.
I — brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e mo-

numento oficiais, públicos, nacionais estrangeiros ou internacionais,
bem como a respectiva designação imitação, figura ou imitação; (...)
Direito anterior: Lei nº 5.772/71, art. 65, item 1, com idêntica redação.
Reproduzindo a norma constante do art. 65, item 1 da Lei precedente, o
inciso I do art. 124 da Lei nº 9.279/96 manda que se recusem pedidos de
registro para sinais que constituam símbolos oficiais, quer nacionais, quer
internacionais. Cabe indagar, porém, se, apenas de irregistráveis (= inaptos
para funcionarem como elementos distintivos exclusivos de quem quer que
207
seja), esses sinais poderiam integrar marca que, pela associação de outros
elementos distintivos, reunissem os requisitos necessários à concessão de
registro. A Lei não resolve a questão e não se ocupa, igualmente, da possibi-
lidade de uso desses sinais. Assim sendo, há que recorrer às leis que discipli-
nem especificamente as condições de seu emprego.
Como exemplos de marcas que se enquadram nesse dispositivo, cabe
mencionar as seguintes, consideradas irregistráveis pelo INPI :
a)
(processo 812.032.845, indeferido conforme publicação na Revista da

Propriedade Industrial de nº 890, de 10.11.1987);
b)

Propriedade Industrial de nº 883, de 22.09.1987).
II — letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos

de suficiente forma distintiva; (...)
Direito anterior: Lei nº 5.772/71, art. 65, item2: “letra, algarismo ou

data, isoladamente, salvo quando se revestir de suficiente forma distintiva”.
Tal como o art. 65, item 2 do Código revogado, este artigo ocupa-se das
letras, algarismos e datas quando empregados de forma isolada, admitindo-
lhes o registro quando revestirem forma suficientemente distintiva. O prin-
cípio informativo desta norma é impedir que alguém, em detrimento da
comunidade, se aproprie de sinais que a sociedade convencionou serem rep-
resentativos de idéias elementares à sua comunicação. Só quando o homem
agrega a um sinal elementar um plus individualizante e, portanto, definidor
208
de fonte fornecedora é que o registro se torna factível, não atentando contra

direito sobre aquilo que constitui res communis omnium.
III — expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário

à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pes-
soas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso
ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração; (...)
Direito anterior: Lei nº 5.772/71, art. 65, item 3: “expressão, figura ou

desenho contrário à moral e aos bons costumes e os que envolvam ofensa
individual ou atentem contra culto religioso ou idéia e sentimento digno de
respeito e veneração.”
Em essência, o inciso III retoma a norma proibitiva do art. 65, item III
do Código revogado. Introduz, porém, algumas inovações. Alargando o rol
dos signos atentatórios à moral e aos bons costumes, a Lei nova agrega o
termo “qualquer outro sinal” que, por sua generalidade, fecha inteiramente
o espaço a outros signos que não constituam, propriamente, expressões ou
figuras ou desenhos. Com isso, afasta, e.g., a hipótese de registro que letras
não formativas de palavras e que possam representar, em dado momento
histórico e em dado local, símbolo ofensivo. Ainda que, pelo espírito do
dispositivo, situação dessa natureza pudesse ser apanhada, o legislador foi
minudente, eliminando qualquer necessidade de esforço exegético.
Outra inovação interessante é o acréscimo da imagem como um dos bens
suscetíveis de serem atingidos pelo sinal repelido pela norma proibitiva. A
preocupação do legislador reflete dados do mundo atual, fortemente in-
fluenciado pelos meios de comunicação, acentuadamente imagístico, em que
a personalidade humana é projetada rapidamente, podendo ser esculpida,
formada ou deformada rapidamente.
Como exemplo de sinal que se enquadra nesse dispositivo, cabe mencio-
nar a seguinte, considerada irregistrável pelo INPI :

Propriedade Industrial de nº 794, de 07.01.1986)
IV — designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não

requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; (...)
209
Direito anterior: Lei nº 5.772/71, art. 65, item 4: “designação e sigla de

repartição ou estabelecimento oficial, que legitimamente não possa usar o
registrante.”
A exemplo da legislação revogada, a Lei nova não admite que se regis-
trem designações ou siglas de instituições públicas. A finalidade do dispositi-
vo é intuitiva. Diversamente, porém, da norma anterior, que ressalvava, em
sentido contrário, os direitos de quem legitimamente pudesse empregar es-
ses sinais, o inciso IV do art. 122 da Lei nº 9.279/96 resguarda, isto sim, o
direito da própria instituição, o que nos parece tecnicamente mais correto,
não dando espaço para interpretações distorcidas.
V — reprodução ou imitação de elemento característico ou diferen-

ciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros,
suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distinti-
vos; (...)
Este dispositivo marca acentuado avanço em relação à Lei precedente. O

dispositivo, deixando a linguagem parcimoniosa do inciso V do art. 65 da Lei
de 1971, fixa os parâmetros de julgamento da proibição, mandando que só
não se registrem elementos definidores de nome de empresa ou título de
estabelecimento quando pertencentes a terceiros e na medida em que o
emprego possa dar lugar a situações de confusão ou associação. Portanto, o
suporte fático da norma proibitiva compõe-se de três elementos: a) sinal
definidor de nome de empresa ou título de estabelecimento; b) ilegitimação
do pretendente ao registro, por lhe não pertencer o nome e lhe não ter sido
concedido direito de explorá-lo e c) possibilidade de confusão. O requisito
“c” atenua o caráter absoluto que muitos atribuem ao nome comercial, por
interpretação larga da noção de exclusividade que lhe confere a Constituição
da República. A jurisprudência dos tribunais tem imposto limites a esse di-
reito, orientando-se pelo dado possibilidade de confusão, além de atentar
para o poder definidor do nome. A nova Lei, ao consagrar, em boa hora, esses
princípios, dá à comparação entre nome comercial e marca o mesmo trata-
mento aplicável à verificação de conflito entre marcas. Oportuno, aqui,
igualmente, o acréscimo do conceito de associação, a evitar que se tire pro-
veito econômico parasitário do prestígio de nome comercial alheio.
VI — sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou sim-

plesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a
distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma carac-
terística do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso,
valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo
quando revestidos de suficiente forma distintiva; (...)
Direito anterior: Lei nº 5.772/71, art. 65, itens 6, 10 e 20: “denomina-

ção genérica ou sua representação gráfica, expressão empregada comumente
210
para designar gênero, espécie, natureza, nacionalidade, destino, peso, valor e

qualidade”; “denominação simplesmente descritiva do produto, mercadoria
ou serviço a que a marca se aplique ou, ainda, aquela que possa falsamente
induzir indicação de qualidade ou procedência” e “nome, denominação, si-
nal, figura, sigla ou símbolo de uso necessário, comum ou vulgar, quando
tiver relação com o produto, mercadoria ou serviço a distinguir, salvo quando
se revestirem de suficiente forma distintiva”.
Na esteira do Código revogado, o inciso VI do art. 124 da Lei nº
9.279/96 proíbe que se registrem sinais despojados de poder distintivo em
vista de seu caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente
descritivo. A Lei nova obedece à sistemática melhor do que a da Lei anterior,
reunindo em um só dispositivo hipóteses análogas. Além disso, torna claro
que esses sinais apenas se tornam imprestáveis para funcionar como marcas,
na medida em que se verifique relação com o produto ou serviço, condicio-
nante que se restringia, antes, às denominações de emprego anterior.
A mens legis é proibir que um concorrente exclua o uso de sinal fran-
queado a todos, o que constituiria abuso. Os sinais necessários, genéricos,
comuns, vulgares ou simplesmente descritivos são res communis omnium e,
portanto, não há falar de seu registro.
O legislador não cuida, sem embargo, do fenômeno da aquisição de dis-
tinguibilidade em decorrência do uso. O conceito não é, ao contrário do que
muitos imaginam, peculiaridade do Direito americano, que cunhou o termo
secondary meaning. Ainda que a Lei específica não o preveja como figura
legal, tem ele status jurídico em virtude do art. 6 quinquies C- I da Conven-
ção da União de Paris, que integra o sistema jurídico brasileiro e, portanto, os
órgãos administrativos e judiciários têm o poder-dever de levá-lo em conta
ao apreciarem a possibilidade de registro.
O secondary meaning origina-se de processo semântico pelo qual o signi-
ficante transmuda o seu conteúdo, adquirindo significado não previamente
convencionado pela sociedade Paralelamente ao conteúdo semântico que
possuía, o significante desenvolve relação com determinado produtor ou
prestador de serviços, tornando-se elemento identificador de um produto ou
de um serviço. Na inexistência de significado secundário, o sinal conserva a
função que lhe foi destinada pelo idioma, sendo de emprego franqueado à
comunidade. Na ocorrência do fenômeno, nem por isso deixa de preservar
sua função originária e a sociedade poderá empregá-lo especificamente em
tal acepção.
Questão espinhosa é o grau de proteção de marcas integradas por seman-
temas, morfemas e até vocábulos ou termos relacionados com o produto ou
serviço. Em trabalho que publicamos da Revista da ABPI, edição de jan/fev
de 1994, à p. 32, intitulado “Marcas fracas ma non tropo”, advogamos a tese
de que não se pode exaltar o valor da dicotomia marcas fortes / marcas
fracas, a ponto de se tomar esse critério como diretiva absoluta. Essa postura
maniqueísta conduz a graves distorções, porque a antinomia, barroca em
211
essência, forte-fraco, cede a três outros princípios de muito maior relevo: a)

a boa-fé de quem pretende o segundo registro; b) os efeitos visual e sonoro
provocados pela marca, uma vez reunidos todos os semantemas e morfemas
e c) o grau de prestígio conquistado pelo sinal precedente. Ao cuidar da
matéria, o julgador, além desses três postulados, deve pautar-se pela tendên-
cia vigorante no mercado, já que o Direito não pode ignorar o que se passa no
mundo, sob pena de tornar-se estéril, e o mundo das marcas é revolto por
excelência, na medida em que o objetivo desse bem jurídico é conquistar
clientela. Não resta dúvida de que na atualidade é comum o emprego de
palavras em certa medida relacionadas com o campo lingüístico em que se
situam os produtos ou serviços, fato usual, aliás, no ramo da informática. O
consumidor aprende a apreender esses sinais como verdadeiras marcas (=
elementos de identificação de um produto ou serviço) e não como palavras
puramente genéricas e, assim, seria esdrúxulo que o examinador lhes recu-
sasse o registro, agindo em descompassado com a visão do mercado.
Cabe anotar, por fim, que o dispositivo, aparentemente, contém erro
tipográfico herdado do projeto. Onde se lê “e época de produção ou de
prestação do serviço”, há que se ler, sem dúvida, “‘a’ época, de outra forma o
dispositivo perderia inteiramente o sentido. O que o legislador tem em mira,
nitidamente, é a fixação do caráter comum do sinal objeto de discussão à
época, dando uma situação temporal ao debate.
VII — sinal ou expressão empregada apenas como meio de propa-

ganda; (...)
Direito anterior: a Lei nº 5.772/71 desconhece disposição similar, esta-

belecendo, ao revés, um sistema de registro específico para sinais de propa-
ganda no capítulo II, revogado pela Lei nova.
A Lei nº 9.279/96 elimina o registro de sinais de propaganda. Andou mal
o legislador, na medida em que, a par de suas imperfeições, o registro desses
elementos de identificação constituía mecanismo de proteção prima facie,
dispensando evidências de competição desleal. A enfrentar nova sistemática
que resolvesse os defeitos do sistema anterior, a nova Lei preferiu a posição
mais cômoda de, pura e simplesmente, eliminar o registro. Não que os sinais
de propaganda sejam relegados ao desamparo, até porque as próprias disposi-
ções penais da Lei (art. 194), vedam o emprego de sinal de propaganda
alheio. Outras formas de tutela jurídica existem, além disso, notadamente o
próprio direito de autor, na medida em que a frase revista originalidade
suficiente para merecer os benefícios daquele sistema.
O legislador, transitoriamente, resguardou, até sua expiração, os regis-
tros apanhados pela entrada em vigor da Lei, mas mandou que se arquivas-
sem os processos pendentes. À luz do direito intertemporal, o procedimento
do legislador é correto, na medida em que, em regra, a Lei nova apanha o
mundo no seu estado: havendo direitos prefigurados, há que resguardá-los,
212
pois que a lei, nos Estados de Direito, não tem retroação, este postulado
estando insculpido na Constituição da República. A irradiação de efeitos
para o passado só é admissível in bonam partem. Não nos parece, de qualquer
forma, que o legislador tenha agido com acerto ao fulminar pedidos em
curso. Muitas vezes, senão na maioria dos casos, as empresas cuidam de
efetuar o registro de sinais publicitários que ou já utilizam, ou passam a
utilizar logo após o requerimento, que pode tramitar durante anos e, ao final
esboroar-se na parede da nova Lei, gerando frustração e possível risco para
um investimento legítimo. Não é razoável que o empresário deva aguardar
anos para lançar sinal com destino mercadológico certeiro à época em que se
pretendia projetar no ambiente do mercado. Melhor teria sido a Lei nova
reservar a esses requerimentos análise e decisão à luz do velho diploma, pelo
menos a requerimentos efetuados em determinado prazo antes da edição das
novas normas.
Os sinais de propaganda, elementos que são de identificação de determi-
nado anunciante, alinham-se a outros ímãs de captação de clientela e inte-
gram a azienda. Apesar de não mais registráveis, acham-se tutelados pelo
Direito, já que a própria lei, ao cuidar das sanções penais, tipifica seu empre-
go indevido como ato delituoso.
Sinais há, porém, que se situam na zona fronteiriça entre slogans e mar-
cas. Isso ocorre porque slogans e marcas preenchem funções comuns. São
círculos secantes, não concêntricos, porque os sinais publicitários não são
simples espécies de marcas, mas, isto sim, elementos de identificação do
produtor ou prestador de serviços com feição própria, Ainda que tenha algu-
mas funções comuns, outras possuem que lhe são próprias e que lhe dão
cunho independente. O sinal de propaganda não visa identificar o produto, a
ponto de o público empregá-lo para denominar aquele bem em particular,
com aquelas características. Todavia, quando figura sobre o próprio produto,
torna-se infactível, por vezes, negar-lhe verdadeira função de marca. Nessa
hipótese, desempenha ambos os papéis e torna-se apto ao registro a título de
marca, sem enquadrar-se na norma proibitiva do artigo em debate. Para cor-
reta apreciação do assunto, cabe ao depositante produzir provas de utilização
do sinal nessas condições. Infelizmente, a jurisprudência administrativa a
respeito da possibilidade de se registrar como marca sinal identificador com
aparência ôntica de slogan tem sido adversa, por insensibilidade ao que ocor-
re no mundo fático. Talvez pelo caráter atributivo do registro no Brasil e pelo
apego à forma, não há, entre nós, tradição de se dar importância ao que se
passa com as marcas no seu próprio ambiente, ou seja, o mercado. A Lei
nova, porém, equaciona esse problema, na medida em que somente veda o
registro de sinais empregados APENAS como propaganda. Não nos parece
que a administração pública possa exigir do depositante que, quando do
requerimento, produza essa prova. A questão de saber se o sinal controverti-
do é empregado APENAS como propaganda surgirá tão-somente na hipótese
de procedimento de caducidade por falta de uso.
213
VIII — cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combina-

das de modo peculiar e distintivo; (...)
Direito anterior: Lei nº 5.772/71, art. 65, item 8: “cor e sua denomina-
ção, salvo quando combinadas em conjunto original”.
A Lei nova mantém, e bem o faz, a vedação de registro de cor e de sua
respectiva denominação, quando isolada. Sinal elementar que é, a cor não
poderia ser apropriada por ninguém sob pena de se impedir a formação de
marcas, embalagens, catálogos etc. que a ostentassem. O legislador afirma,
porém, com acerto, a possibilidade de registro de cores dispostas ou combi-
nadas de modo peculiar e distintivo. Preferiu-se empregar o critério de dis-
tintividade, próprio do domínio do direito das marcas, em lugar do conceito
de originalidade, empregado pelo Código revogado, conceito que convém ao
direito de autor e que, naquele terreno, tem acepções conhecidas. Salvo para
certos fins, no campo das marcas é inadequado o conceito de originalidade e
é estranho que o legislador de 1971 o tenha buscado especificamente para
excepcionar combinações de cores, livrando-as da proibição.
Em que pese a vedação absoluta ao registro de cor e de sua denominação,
entendemos que o nome de determinada cor, se, como decorrência de longo
uso notório, se associou à determinada empresa, fato que dependerá de pro-
va. Essa possibilidade parece-nos autorizada pelo art. 6 quinquies C-1 da
Convenção da União de Paris, que manda que se levem em conta circunstân-
cias fáticas, como a duração do uso.
IX — indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confu-

são ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; (...)
Direito anterior: Lei nº 5.772/71, art. 65, item 9: “nome ou indicação de

lugar de procedência, bem como a imitação suscetível de confusão.”
A Lei nº 9.279/96 dá um tratamento sistemático e mais profundo às
indicações geográficas. O termo deve ser tomado, aqui, não na sua acepção
vulgar, mas, isto sim, na acepção técnica que lhe dá a lei, adiante, no Título
IV. Portanto, irregistráveis, para os fins deste dispositivo, são apenas as
indicações geográficas lá definidas como tal. A Lei, acompanhando a doutri-
na internacional, distingue entre denominações de origem e indicações de
procedência. Ambas têm o traço comum de denotarem lugar que se tornou
conhecido pela fabricação, produção ou extração de determinado bem, mas,
enquanto as denominações de origem são representativas de características
devidas a fatores naturais e humanos, as indicações de procedência são neu-
tras quanto a esse aspecto, esgotando-se em uma associação entre produto e
determinado lugar que por ele se tornou conhecido.
O princípio informativo da irregistrabilidade pronunciada pelo legislador
é intuitivo. Cabe apenas anotar que a irregistrabilidade atinge não apenas
quem não tem domicílio na localidade e lá não se dedica à atividade de
214
fabrico, extração ou prestação de serviços, como, também, os próprios em-

presários locais. Os empresários locais têm — e são os únicos que têm —
legitimação para usar a indicação geográfica, nas condições estabelecidas em
legislação própria, quando houver. Há condomínio, portanto.
A Lei veda, no bojo do mesmo dispositivo, fato ainda mais grave, que é o
registro de sinal que possa induzir falsa indicação geográfica. Com isso, pre-
vine fraudes, lesivas não apenas aos legitimados como, também, ao consumi-
dor. A vedação, preexistente no Código revogado, aduna-se a outras leis que,
também, incidentalmente, se ocupam da matéria: o Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078/90, art. 4º, inciso VI) e o Decreto nº 83.263, de
9.03.1979, art. 140. Cumpre anotar que o dispositivo em debate não contém
exigibilidade de confusão efetiva provocada pelo sinal falso, contentando-se
com a simples possibilidade.
Ao contrário da Lei de 1971, a Lei nº 9.279/96 resolve, no artigo em
exame, problema difícil, que foi objeto de debate em juízo: a imitação de
indicações geográficas suscetíveis de causar confusão, assunto que, entre nós,
já mereceu atenção dos tribunais296.
Como exemplo de sinal enquadrado nesse dispositivo, cabe mencionar o
seguinte, considerado irregistrável pelo INPI :

Propriedade Industrial de nº 1.135, de 01.09.1992).
X — sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedên-

cia, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a
marca se destina; (...)
Direito anterior: Lei nº 5.772/71, art. 65, item 10: “denominação sim-
plesmente descritiva do produto, mercadoria ou serviço a que a marca se
296 Caso da marca “BORGONHA”. Em decisão proferida nos autos dos embargos no agravo de
instrumento 38.106/RS, o Tribunal Federal de Recursos entendeu inadmissível o registro da
palavra “BORGONHA”, por imitativa da denominação “BOURGOGNE”, designativa daquela
região vinícola da França.
215
aplique ou, ainda, aquela que possa falsamente induzir indicação de qualida-
de ou procedência.”
Este dispositivo é corolário do próprio conceito de marca. As marcas são
sinais destinados a distinguir os produtos/serviços de um empresário dentre
os demais disponíveis no mercado. Em um ambiente de comércio muito
diferente daquele que existia na Idade Média e até certo momento da Idade
Moderna, as marcas é que, em uma estrutura de mercado, permitem ao
consumidor selecionar o produto ou serviço que lhe convém. O produto
pode convir ao consumidor por uma multiplicidade de fatores que incluem
preço, tradição, determinadas características como sabor, confiabilidade,
imagem de requinte etc. A marca é o símbolo que lhe possibilita identificar
qual produto ou serviço reúne essas qualidades. Disso infere-se logicamente
que a marca deve ser veraz: tudo o que ela anuncia ao público deve corres-
ponder à realidade, sob pena de frustrar a expectativa razoável do consumi-
dor que, vendo o sinal estampado na embalagem de determinado produto,
parte da premissa de que ele, produto, reúna todas as características que
simboliza. Acompanhando o pensamento de Rui Barbosa297, as marcas são
símbolos que sintetizam um perfil do produto a que aderem e, portanto,
constituem elementos de confiança junto ao público. São verdadeiros geno-
mas, que carregam, de forma simbólica, todo o conteúdo do produto. Ipso
facto, a contrafação e, com maior razão, o registro de marcas sabidamente de
terceiros, conduzem a uma total distorção do sistema de marcas, eliminando
a principal função dos sinais distintivos e desnorteando o consumidor, que se
torna inseguro quanto à origem e à qualidade do produto que adquiriu com
base em experiência anterior sufragada por determinado sinal distintivo. É
esse postulado que informa a norma proibitiva contida no inciso X deste
artigo. Dando tratamento mais científico ao assunto do que a Lei precedente,
o dispositivo repele todos os sinais enganoso.
O uso — e, com muito mais razão, o registro — de sinais enganosos afeta
o consumidor de modo certeiro. O sinal enganoso visa, justamente, encantar
o consumidor, apregoando qualificação que o produto ou serviço, na realida-
de, não tem. Dependendo das condições em que se apresente o sinal e da
natureza da ilusão que ele provoca, o seu emprego no comércio constitui
verdadeiro estelionato, e o seu registro, manifesta fraus legis. A Lei nº
8.078/90, que disciplina as relações de consumo, proíbe expressamente o
uso desses sinais, em seu art. 4º, inciso VI, atentatórios que são a direitos
basilares do consumidor. Além da própria liberdade de seleção, turbada pelo
uso de expressão ou logotipo inveraz, a aquisição de produto ou contratação
de serviços em condições diversas daquelas anunciadas, simbolicamente,
pela marca, podem ter conseqüências danosas, quer patrimoniais, quer mo-
rais ou mesmo de saúde.
297 In Cessões de Clientela, p. 35, edição de 1913.
216
Qualquer sinal pode revestir caráter falacioso, quer se trate de palavra,

prefixo, sufixo, radical, símbolo ou ícone. Quanto às palavras, podem ser em
língua estrangeira, quando o seu significado seja apto a induzir a erro quanto
a características do produto. É que as marcas formam verdadeira linguagem,
à parte. É um sistema de sinais que comunica ao consumidor dados acerca do
produto ou serviço a que se ligam. É a fala do mercado. Assim como seria
enganoso atribuir a um vocábulo, na comunicação intersubjetiva, conteúdo
semântico diverso daquele que se convencionou no idioma, a identificação
de um produto ou serviço por sinal que insinua ou até mesmo diz qualidades
que lhe não sejam inerentes conduz à falha semiológica e a uma desestrutu-
ração do sistema, instalando incerteza. Inverídica a marca, dela não se pode
valer o consumidor como referencial para aquisição do produto ou contrata-
ção do serviço, o que impõe a busca de recursos exteriores ao sistema.
Nos casos típicos, a caracterização da marca enganosa (ou, antes, do
“sinal” enganoso, que, uma vez enganosa, a marca se desnatura) é relativa-
mente simples, por intuitiva. Hipóteses ocorrem, porém, em que se torna
mais complexa. Há algumas diretivas que, em nosso sentir, devem orientar o
exame:
a) As qualidades falsamente apregoadas pelo sinal devem ser verossí-

meis, levando-se em conta o tipo de produto e o perfil do público inte-
ressado. Quando a característica pretensamente falsa não é razoavel-
mente esperada, cai-se em exotismo que deve ser interpretado, antes,
como hipérbole mercadológica. Se o sinal, e.g., insinuar que um automó-
vel desenvolve a mesma velocidade de uma aeronave, ninguém de inte-
ligência mediana faria a interpretação literal de que, realmente, o veículo
tem essa qualidade, vendo no exagero, antes, uma fantasia ufana, desti-
nada a provocar emoções.
b) A informação pretensamente falsa deve ser objetiva, perceptível

como inveraz pelo homem médio, não se qualificando como tal como
decorrência de análise puramente subjetiva.
c) Há que se levar em conta a potência, não o eventual efeito. Portanto,

é despiciendo se a marca provocou engano efetivo, com certas conse-
qüências. Basta a possibilidade para que se afaste a registrabilidade e,
mais do que isso, a própria possibilidade jurídica de uso, vedada pelo
Código de Defesa do Consumidor.
XI — reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adota-

da para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza; (...)
Direito anterior: Lei nº 5.772/71, art. 65, itens 14 e 16: “reprodução ou

imitação de cunho oficial, regularmente adotado para garantia de metal pre-
217
cioso, de arma de fogo e de padrão oficial de qualquer gênero ou natureza” e

“reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos
Estados, dos Territórios, dos Municípios, do Distrito Federal ou de país
estrangeiro.”
As proibições deste inciso e do inciso XIV, que examinamos em conjun-
to, é extensiva a todo e qualquer cunho oficial e outros sinais empregados
pelo Estado para traduzir determinado valor com repercussão econômica. Os
dispositivos, evidentemente, obedecem a considerações semiológicas, visan-
do preservar o conteúdo semântico dos sinais aos quais, por convenção, o
Estado atribui determinada significação ou valor. Incluem-se na vedação,
e.g., os sinais relativos à moeda corrente nacional. Não se trata, aqui, de
simples vedação à exclusividade, mas, isto sim, interdição absoluta, que não
permite mesmo a inclusão de sinais dessa natureza como elemento integran-
te de marca.
XII — reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado

como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o dispos-
to no art.154;
Direito anterior: A Lei nº 5.772/71 desconhece disposição similar, não

prevendo registro de marca coletiva e de certificação.
A norma proibitiva contida neste inciso tem como causa finalis prevenir
o risco de o público ser induzido a erro, dúvida ou confusão quanto ao con-
teúdo de sinais que serviram, até certo tempo, à certificação de conformida-
de de produtos ou serviços a determinados padrões, ou de sinais designativos
de produtos ou serviços provenientes de certa entidade. Foi feliz o legislador,
em nosso sentir. É que esses sinais, notadamente os de certificação, têm
função da mais alta gravidade, pois: constituem códigos de determinadas
características garantidas institucionalmente. Mesmo depois de abandona-
dos, esses sinais podem, ainda, irradiar o seu conteúdo passado, sendo erro-
neamente decodificados pelo consumidor como relacionados com o conjun-
to de atributos garantidos ao produto ou serviço. A proibição integra, portan-
to, o arsenal de medidas de amparo ao consumidor, adunando-se ao art. 4º da
Lei nº 8.078/90.
O prazo durante o qual os sinais que serviram de marcas de certificação
e de marcas coletivas permanecem imunes a novo registro, em nome de
terceiro, é aquele fixado, adiante, no art. 154, ou seja, cinco anos. Esse é o
tempo que o legislador entendeu razoável para perda da antiga radiação dis-
tintiva.
A norma suscita indagação interessante quanto ao destino dos sinais
abandonados. O legislador inquietou-se apenas com as marcas de certifica-
ção e com as marcas coletivas. As marcas que foram célebres ou notoriamen-
te conhecidas não mereceriam distinção semelhante? A questão não é pura-
mente acadêmica, podendo dar lugar a fatos concretos, se não de indução em
218
erro, pelo menos, de aproveitamento ilícito de fama conquistada por tercei-

ro298. Na medida em que a Lei não enfrenta a questão — e bem o faz, diante
da complexidade da matéria, suscetível de conduzir a soluções erráticas, se
não extravagantes — inexiste, em princípio, qualquer proibição, salvo em
hipóteses nas quais incidam outras normas preceptivas ou proibitivas., e.g., a
proibição ao uso e registro de sinais enganosos, quando a retomada de deter-
minado sinal abandonado constituir, a toda evidência, fonte de ilusão danosa
aos interesses do consumidor, e a proibição a atos de desrespeito ao patrimô-
nio cultural, quando a reaparição de um sinal convertido em verdadeiro sím-
bolo representativo de fatos de interesse histórico acarretar distorções de
natureza informativa.
XIII — nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cul-

tural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reco-
nhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quan-
do autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do
evento; (...)
Direito anterior: Lei nº 5.772/71, art. 65, item 15: “nome de obra lite-
rária, artística ou científica, de peça teatral, cinematográfica, de competições
ou jogos esportivos oficiais, ou equivalentes, que possam ser divulgados por
qualquer meio de comunicação, bem como o desenho artístico, impresso por
qualquer forma, salvo para distinguir mercadoria, produto ou serviço, com o
consentimento expresso do respectivo autor ou titular.”
A Lei nº 9.279/96 deu tratamento melhor, em nosso sentir, aos diversos
bens jurídicos que, antes apertados dentro de um mesmo dispositivo — o
inciso XV do art. 65 do Código de 1971 — se acham, agora, arrolados em
incisos próprios, com seus pares. O inciso XIII cuida especificamente das
designações e símbolos relacionados ao mundo do esporte, das artes, da cul-
tura, da política, da sociologia e da ciência.
Nesse sentido vale destacar que a vedação deste inciso é absoluta, não
permitindo a utilização do termo protegido em qualquer classe que seja.
Como exemplo, ressaltamos diversos indeferimentos de pedidos de re-
gistro em diversas classes, com base no nome do famoso campeonato de
corrida automobilística denominado “FORMULA INDY”;
1. indeferimento do pedido de registro nº 819094048 para a marca
“INDY GLASSES EYEWEAR”, na classe 09.45 (Revista da Propriedade
Industrial de nº 1.553 de 10.10.2000);
298 Exemplo disso foi a adoção, por um restaurante do Rio de Janeiro, do nome de um estabele-
cimento legendário, que marcou uma época, sem, todavia, repetir-lhe, nem de longe, as caracte-
rísticas, levando o público a frustrações e, de certa forma, contaminando a celebridade da antiga
marca.
219
2. Indeferimento do pedido de registro nº 819099155 para a marca

“INDY” na classe 38.10; 38.30; 38.50 (Revista da Propriedade Industrial de
nº 1.547 de 29.08.2000);
3. Indeferimento do pedido de registro nº 819099309 para a marca
“INDYCAR” na classe 41.20; 41.40 (Revista da Propriedade Industrial de
nº 1.548 de 05.09.2000)
No tocante à área esportiva, a LPI foi silente quanto à proteção às enti-
dades de prática desportiva. Em outras palavras, muito embora haja proteção
aos nomes, prêmios e símbolos de eventos esportivos, os símbolos e nomes
de clubes e similares, de tal natureza, carecem de tutela.
Assim, em complemento à legislação de propriedade industrial, aplica-se
a Lei nº 9.615/98 (denominada “Lei Pelé”) que, em seu art. 87, confere às
entidades de administração de desporto ou prática desportiva, assim como
aos atletas profissionais, a propriedade sobre os símbolos e nomes que os
identificam. Com isso, resolve-se o problema da situação jurídica dos nomes
de instituições responsáveis por atividades nessas áreas, coibindo o beneficia-
mento indevido decorrente do emprego não autorizado desses sinais que,
pelo que significam, exercem poder de atração no público e possuem, por-
tanto, irradiação econômica.
O dispositivo legal mencionado encontra respaldo no próprio manda-
mento constitucional insculpido no inciso XXIX, do art. 5º, que alçou a
exclusividade dos nomes de empresas e outros signos distintivos em nível de
Direito Fundamental do Homem, inscrevendo-os dentre os Direitos e Ga-
rantias Individuais.
Ainda com relação ao art. 87 da Lei nº 9.615/98, nota-se que há ausência
de formalidade com relação à proteção decorrente de tal dispositivo legal, ou
seja, a simples profissão de atleta ou a constituição de uma entidade despor-
tiva confere a propriedade sobre os símbolos e os nomes que os distinguem,
independentemente de registro.
Outro aspecto que merece destaque é a inexistência de limite temporal
de proteção assegurada aos nomes e símbolos das entidades desportivas e aos
nomes ou apelidos dos atletas profissionais. Nesse ponto, a Lei Pelé é bem
menos formal que a LPI, uma vez que o registro de marca deve observar
certos ditames para gozar da proteção de dez anos consecutivos, prorrogáveis
por períodos iguais e sucessivos, enquanto aquela é indeterminada, isto é,
livre de quaisquer formalidades.
Ademais, considerando que a Lei Pelé não estabelece prazo para o pere-
cimento dos direitos que ampara, entende-se que o direito das entidades
esportivas sobre os seus nomes e símbolos vigora enquanto estas permanece-
rem legalmente ativas. Com relação aos atletas, entende-se que seus nomes
ou apelidos não caem em domínio público ainda que estes faleçam, tendo em
vista constituírem direitos personalíssimos.
Em vista de todo o exposto, tem-se que a tutela conferida pela Lei Pelé
às entidades de administração de desporto ou prática desportiva, assim como
220
aos atletas profissionais, complementa a oferecida pela lei de propriedade

industrial.
XIV — reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municí-
pios ou do país; (...)
Ver comentários ao inciso XI.
XV — nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico

e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou
sucessores; (...)
XVI — pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome ar-
tístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdei-
ros ou sucessores; (...)
Direito anterior: Lei nº 5.772/71, art. 65, item 12: “nome civil ou pseu-
dônimo notório e efígie de terceiro, salvo com expresso consentimento do
titular ou de seus sucessores diretos.”
Os incisos XV e XVI tratam com mais precisão as condições de registro
dos vários elementos identificadores da pessoa humana. A Lei anterior, em
linguagem singela, vedava o registro não autorizado de nome civil, pseudôni-
mos notórios e efígies. Com isso, levou a dúvidas, em nosso sentir, comple-
tamente irrazoáveis, quanto à possibilidade de registro de parte de nome,
como, e.g., o patronímico, ainda, de apelidos notoriamente conhecidos e
nomes artísticos. Os tribunais deram interpretação melhor ao dispositivo,
levando o INPI a mudar sua orientação e admitir como irregistrável, salvo
com consentimento, também o patronímico299.
A Lei nova ocupa-se dos sinais identificativos da pessoa humana em dois
incisos separados, um, reservado ao nome de batismo, parte dele, a assinatu-
ra e a imagem; o outro, os nomes que a pessoa quis adotar, em suas atividades
ou que a sociedade lhe deu e se associou à sua imagem, bastando para nomeá-
la. Com isso, abrange todas as hipóteses, resguardando o homem em um dos
seus direitos fundamentais. O nome é indissociável da pessoa humana, per-
mitindo que se distinga dos demais socii e se movimente dentro da socieda-
de. Antes do advento da Lei nº 9.279/96, todas as formas de identificação da
pessoa humana já se achavam tuteladas pelo Direito. Ainda que não arroladas
na lei específica dentre as causas de recusa do registro, encontravam-se am-
paradas pelo Direito comum. A especificação feita pelo legislador de 1996 é
299 Cabe referência notadamente ao acórdão do Tribunal Federal de Recursos no caso CAR-
TIER (Apelação Cível de nº 98.531/RJ, acórdão publicado no Diário da Justiça de 12.12.1985,
p. 23.110.
221
benéfica, porém, por afastar dúvidas hermenêuticas, por mais incabíveis que
fossem, e certamente surgiu da tendência dos órgãos administrativos no sen-
tido de só aplicar normas contidas na legislação que lhes compete, segmen-
tando a dogmática. A Lei nova não cuida, como a precedente também não o
fazia, das hipóteses de homonímia, mais provável, aliás, na esfera dos nomes
artísticos, cuja proteção, ao contrário da dos pseudônimos e apelidos, não se
condiciona à notoriedade que tenham granjeado.
Quid juris na hipótese de homonímia? A ocorrência do fenômeno pode
conduzir a um hiato de direitos, na medida em que o homônimo, segundo a
postular o registro, se dedique a atividade idêntica, afim ou relativa, e sobre-
tudo — mais grave ainda — quando o primeiro a registrar tenha adquirido
reputação junto à clientela. Não se pode negar ao homem, de um lado, o
direito a empregar seu nome para suas atividades mercantis ou profissionais.
Não se pode negar ao público, por outro lado, o direito de selecionar os bens
ou serviços que pretende buscar, identificados por sinais inequívocos, nem
ao concorrente o direito de preservar sua clientela, evitando confusão com
marca idêntica. O direito de personalidade pode ser absoluto, mas o seu
exercício, se abusivo, é repudiado pelo Direito. E abuso haverá, a nosso ver,
por parte daquele que, constatando o sucesso de um empresário, se aproveita
da coincidência de nome para fazer-lhe concorrência fácil, independente de
investimento. Verifica-se nítida fraude à Lei, pois a hipótese é de violação
indireta de dispositivo legal que proíbe confusões entre empresas e reprime
a competição desleal. É forçoso reconhecer que, independentemente da fun-
ção original dos apelidos dados ao homem — tomado o termo apelido na sua
acepção mais larga — uma vez que o nome sirva de elemento de identificação
de bens no comércio, constituindo instrumento de canalização de clientela,
passa a desempenhar, de maneira paralela, papel de marca, alinhando-se aos
demais sinais que se acotovelam no mundo mercantil. Não que os sinais
derivados de apelidos atribuídos à pessoa humana se submetam a todos os
princípios aplicáveis às marcas de carga genética diversa, em face da interse-
ção de direitos de outra ordem — direitos de personalidade —, mas a eles
convêm, sem qualquer dúvida, o princípio da capacidade de identificação
inequívoca, que não conduza à confusão para o público, e o princípio da
lealdade na competição, postulado sobre o qual se assenta todo o sistema de
sinais distintivos. Conquanto se reconheça ao homem o direito de fazer uso
de seus apelidos, seria injurídico permitir que o exercício desse direito inter-
ferisse com a harmonia da vida mercantil.
O INPI, em hipóteses de homonímia, vem exigindo forma distintiva.
Não o faz de modo adequado, pensamos, já que impõe essa conduta mesmo
ao primeiro depositante e ainda que outros não haja, no futuro. É razoável
que se exija forma distintiva ao nome, mas apenas dos demais pretendentes
ao registro.
Como exemplo de sinais enquadrados nesse dispositivo, cabe mencionar
os seguintes, considerados irregistráveis pelo INPI :
222
(processo 812.024.877, indeferido conforme decisão publicada na Re-

vista da Propriedade Industrial de nº 865, de 19.05.1987)
“ROLLING STONE”
(processo 819211222 na classe 38.60, indeferido conforme decisão pu-

blicada na Revista da Propriedade Industrial de nº 1.555 de 24.10.2000)
XVII — obra literária, artística ou científica, assim como os títulos

que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de cau-
sar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titu-
lar; (...)
Lei nº 5.772/71, art. 65, item 15, transcrito retro.

A Lei nº 9.279/96 dá tratamento mais adequado às condições de registro
de sinais originariamente ao amparo do instituto do direito de autor. Primei-
ramente, faz distinção, como vimos, entre os nomes e símbolos de eventos,
disciplinados no inciso XIII, examinado anteriormente, e as obras do espírito
com suas denominações. A proibição de se registrarem, a título de marca,
sinais que, em sua essência, constituem obras tuteladas pelo instituto do
direito de autor deriva de mandamento constitucional inequívoco. O art.
XXVII da Constituição da República de 1988, que recebeu a Lei nº
5.988/73, confere o mais amplo esteio às criações no campo da cultura,
assegurando ao autor direito pleno à sua fruição. Ora, fosse possível, à mín-
gua de anuência do autor, o registro, na propriedade industrial, de obra que
lhe pertença, e estariam esvaziadas as garantias constitucionais e legais. A par
de qualquer consideração na esfera da personalidade, as obras, e, sobretudo,
aquelas que ganham projeção, têm inflexão no campo econômico. Além dis-
so, as marcas, por princípio, nada mais são do que captadores de clientela,
tendo, por excelência, repercussão econômica direta. O uso de obra para a
identificação de um produto ou serviço, portanto, propicia ganhos desprovi-
dos de causa.
A Lei nº 9.279/96, retomando o caminho acertado do diploma prece-
dente, vai mais longe, ainda, não admitindo nem mesmo o registro desauto-
rizado dos próprios títulos. Ao fazê-lo, coaduna-se com o disposto no art. 10
223
da Lei nº 5.988/73, que disciplina o instituto do direito de autor. De modo

mais preciso do que o inciso XV do art. 65 do Código revogado, e acompa-
nhando o conceito do referido dispositivo da Lei nº 5.988/73, o inciso XVII
do art. 124 da Lei nº 9.279/96 condiciona a irregistrabilidade ao pressuposto
de possibilidade de confusão ou associação com a obra. Essa condicionante
era imperativa, de outra forma cair-se-ia em elastério inadmissível. Títulos
há que, já por sua singularidade, já por sua notoriedade absoluta, aderem à
obra, evocando-a de forma direta300. Outros há, porém, que, seja por sua
genericidade, seja pela limitação do alcance da obra, nada dizem, flagrante-
mente, ao consumidor, para que de seu emprego no comércio possa derivar
enriquecimento sem causa, provocado pela irradiação econômica da criação
intelectual indevidamente explorada.
O inciso em debate dá margem a duas questões exegéticas que vale
examinar:
a) A reprodução parcial de obra intelectual e/ou de seu título é lícita,

quando não autorizada?
b) Quem tem legitimação para opor-se ao registro e, conseqüentemente,

para propor ação anulatória, uma vez efetuado o registro?
Entendemos, no tocante à primeira questão suscitada, que é ilícita, re-

caindo na proibição legal, a reprodução ou imitação de qualquer aspecto da
obra ou de título que permita a sua identificação. A resolução do problema,
aliás, deve ser buscada na própria legislação que disciplina o instituto do
direito de autor, com a aplicação das figuras legais ali previstas. O Direito
brasileiro, no campo do direito de autor, protege o autor de obra intelectual
não só da reprodução servil e total como, também, da reprodução parcial e
da imitação ou plágio. Muito embora o sistema do direito de autor ampare a
expressão e não as idéias subjacentes, não resta dúvida, na doutrina e na
jurisprudência, quanto à proteção da estrutura da obra, quando original. Se,
da obra nova, emerge, silente, a que lhe serviu de molde, configura-se plágio,
em nosso entendimento, e esse plágio, se não escapa à censura da lei especí-
fica, também não poderia escapar à lei de propriedade industrial que, nesse
tocante, há de lhe observar os parâmetros de proteção.
Corroborando este entendimento, vale destacar parecer emitido pelo
INPI sobre o indeferimento do pedido de registro nº 819493953 na classe
41.20; 41.40, para a marca “IDÉIA FIXA”:
300 Títulos como “LES MISÉRABLES”, “DOM CASMURRO”, “A MORTE EM VENEZA”,

nomes de obras como “TIO PATINHAS”, “MICKEY”, “SNOOPY”, são inequívocos e o seu
emprego desautorizado constitui óbvia busca de prestígio.
224
Parecer do INPI: Procedem as alegações da Oponente, na medida em

que restou comprovado ser a expressão requerida como marca, obra literária
protegida pela Lei de Direito Autoral, pois identifica o cachorro IDEAFIX, o
qual é personagem das estórias em quadrinho do ASTERIX. Assim, e consi-
derando que existe uma associação imediata do personagem com o serviço
que o signo visa assinalar, deve o presente pedido de registro ser indeferido
(Revista da Propriedade Industrial de nº 1.581 de 24.04.2001).
Quanto à segunda indagação, entendemos que somente o titular do di-
reito de autor e os seus licenciados, quando para tanto autorizados, têm
legitimação para postular a recusa de registro ao argumento de lesão a direi-
tos nessa órbita. Isso, porém, não impede o órgão do registro de, sabendo que
a marca objeto do requerimento nada mais é do que obra amparada por
direito de autor, denegar a pretensão de ofício, de modo a evitar fraude,
como lhe compete por lei.
XVIII — termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que

tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; (...)
Direito anterior: Lei nº 5.772/71, art. 65, item 13: “termo técnico usado
na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com produto, mercadoria
ou serviço a distinguir.”
A exemplo do Código revogado, a Lei nº 9.279/96 veda o registro de
termos técnicos relacionados com o produto ou serviço que visem distinguir.
O princípio informativo é o mesmo que rege a proibição de se registrarem
sinais de caráter genérico, descritivo, de uso comum ou necessário, assunto
sobre o qual já discorremos. O INPI, aliás, vem aplicando essa norma proibi-
tiva com acerto, como no caso “‘EBAUCHES’’301 e mais recentemente no
processo nº 818850990 para a marca MELATONIN depositado na classe
05.50, por se tratar de expressão largamente utilizada em produtos farma-
cêuticos para designar sua espécie (Revista da Propriedade Industrial de nº
1.531 de 09.05.2000).
XIX — reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com

acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar
produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar
confusão ou associação com marca alheia; (...)
Direito anterior: Lei nº 5.772/71, art. 65, item 17: “imitação, bem como
reprodução no todo, em parte ou com acréscimo, de marca alheia registrada
para distinguir produto, mercadoria ou serviço, idêntico, semelhante, relati-
301 Pedido de registro 17.649/79, relativo à marca EBAUCHES, denegado pelo INPI, cf. despa-
cho publicado na RPI de 11.10.1983, por se tratar de termo técnico da indústria relojoeira.
225
vo ou afim ao ramo de atividade, que possibilite erro, dúvida ou confusão,

salvo a tradução não explorada no Brasil.”
A Lei nº 9.279/96 disciplina com muito mais amplitude e técnica a
proibição de se registrarem sinais que interfiram com outros pré-registrados.
Esta norma representa significativo avanço em relação ao inciso XVII do art.
65 do Código de 1971, absorvendo e encapsulando, dentro da dogmática,
novos conceitos que, no decorrer do tempo, se firmaram na doutrina e na
jurisprudência no plano internacional e, também, no Brasil.
Primeiramente, a Lei nova, no inciso em discussão, incorpora o conceito
de associação, tirado da doutrina e da jurisprudência que se formou no país.
A noção de confusão derivada da natureza do produto ou serviço tornou-se
insuficiente, na atualidade, para apanhar outro fenômeno: a vinculação de
marcas a determinadas empresas, independentemente do campo de aplica-
ção dos sinais. O mundo de hoje, redesenhado pela informática e pelas
telecomunicações, não derrubou apenas fronteiras físicas, como, também,
afrouxou as linhas divisórias entre os diversos segmentos. Não que tenha
deixado de haver segmentação e que o velho princípio da especialidade das
marcas tenha perdido a sua ratio essendi. É que, por conveniência mercado-
lógica, os diversos setores podem interpenetrar-se, de forma que, hoje, o
princípio da especialidade tem valor relativo, referencial. Assim, por exem-
plo, no decorrer das últimas décadas, tornou-se comum as empresas dos mais
variados setores fazerem amplo uso de suas marcas em artigos de consumo,
como roupas e perfumes, seja com a finalidade de projetá-las, no caso de
marcas originariamente designativas de produtos ou serviços voltados para
um círculo específico, seja com o objetivo de criar toda uma linha, dirigida a
pessoas com determinado perfil, na hipótese de marcas de produtos de con-
sumo. Foi em reconhecimento a esse fenômeno que o INPI, com acerto, ao
longo da década de 1980, passou a traçar relação entre produtos da classe 3
e da classe 25; da classe 25 e da classe 14 etc.302 O que rege a vedação a
associações inverazes é a repressão ao enriquecimento sem causa, derivado
da captação de clientela com o emprego de sinais que o público acredita
serem de terceiros, por experiência prévia. Não se confunda o amparo que se
dá contra o registro — e uso — de marcas passíveis de gerar associação com
outras pré-registradas com a proteção às marcas notórias. A marca notória,
que a Lei nova denomina, com acerto, “de alto renome’, conforme veremos
adiante, sobrevoa todas as categorias de produtos ou serviços em função de
seu magnetismo. Assim, onde quer que esteja, será, inexoravelmente, asso-
ciada à sua origem. A sua proteção contra associação falsa é objetiva, não
dependendo de considerações em torno de possível relação entre os produ-
tos ou serviços fixada pelas técnicas mercadológicas da época do exame.
302 Assim, e.g., no caso FABERGÉ (pedido de registro 20.822/80, denegado cf. publicação na
RPI de 01.03.1983
226
A Lei nova conserva os conceitos de reprodução e de imitação. A repro-

dução, antes de ser conceito jurídico, específico do direito de propriedade
industrial, é conceito matemático e é conceito semiológico. Reproduzir, em
matemática, é duplicar a quantidade. O que era UM, torna-se DOIS. O que
era DOIS, torna-se QUATRO. Portanto, do unitário, passa-se para o binário;
do binário, passa-se ao quaternário. Em semiótica, a reprodução, ou réplica
duplicativa, é o transporte, para uma ocorrência, de todas as qualidades do
seu tipo. Umberto Ecco oferece, como exemplo, um cubo de madeira de
certo formato, que se produz de novo com todas as suas propriedades303. O
conceito semiológico de réplica (ou duplo) oferece a chave para a solução de
problema inquietante, do qual, aliás, bem se ocupou João da Gama Cerquei-
ra304 : a ocorrência acidental, dentro de um sinal distintivo, de parte integral
de outro. A acidentalidade da ocorrência já mostra que a marca nova não se
baseou no TIPO — e vale, aqui, recorrer à noção de protótipo, tirada da
doutrina das idéias, de Platão305— pois que falta a obediência ao modelo, ao
padrão. Além disso, falta consistência ôntica.
Importante anotar que, havendo reprodução (= ocorrência de um tipo,
de uma matriz), torna-se ilícita, quando não autorizada, porque desprovida
do mesmo valor funcional. A marca tem a função de dizer da origem e carac-
terísticas de um produto ou serviço. É sinal com determinada carga, por
assim dizer, “valorativa”. Quando exprime coisa diversa, torna-se um sinal de
trânsito com função trocada: o sinal que mandava ir para a esquerda queria
dizer, em realidade, que se deveria trafegar na direita. Torna-se moeda falsa.
Ainda que semiologicamente perfeita a reprodução, deixa de sê-lo, juridica-
mente, quando, à míngua de legitimidade para expor-se no produto ou servi-
ço, deixa de traduzir o conteúdo original, lesando o proprietário do sinal
matricial e fraudando o consumidor.
Eis porque se veda a reprodução. Quanto à imitação, ninguém melhor do
que Pontes de Miranda a definiu, pela própria etimologia do vocábulo306.
Imitar é arremedar, é captar e encapsular a essência dentro de forma extrín-
seca aparentemente diversa, mas perceptível pelos elementos anímicos da
marca, ali condensados. As modalidades de imitação são tão numerosas
quanto a imaginação do homem. A fraude não conhece limites e o campo das
marcas oferece terreno fértil para a sua prática. A Lei nova, a exemplo das
que lhe precederam, não fixa parâmetros e bem faz o legislador, pois que se
trata de conceitos a serem fixados pela doutrina e pelas jurisprudências ad-
ministrativa e judicial.
303 In La Production des Signes, edição de 1992 da Librarie Générale Française.

304 In Tratado da Propriedade Industrial, vol 2 p.912, ediçao da RT, de 1982.
305 Ver Phaidros, notadamente seção 30.c, edição bilíngue da Ernst Heimeran Verlag, de Muni-
que, 1964.
306 In Tratado de Direito Privado, vol XVII, p. 243.
227
Cabe observar, ainda, que, na esteira da Lei anterior, a Lei nº 9.279/96

não condiciona a recusa ao registro à prova de confusão efetiva. Basta que a
identidade ou semelhança entre os sinais em controvertidos seja de molde a
possibilitar a confusão ou a associação para se afaste o pedido do segundo
pretendente ou que se lhe proíba o uso, em caso de litigância. A norma
proibitiva é, portanto, profilática. Cabe indagar se a prova de inexistência de
confusão ou associação no mercado serviria de fundamento para se afirmar a
registrabilidade, em que pese a proximidade entre os sinais. Em nosso sentir,
a demonstração de que as marcas em disputa, em pleno uso quando da pos-
tulação ao registro, não dão lugar à confusão ou à associação torna irrazoável
a alegação de irregistrabilidade. É que o habitat natural das marcas é o mer-
cado e o que ali se passa é de vital importância para a avaliação de colidência.
O INPI e o Judiciário não só podem como, também, devem tomar em consi-
deração o comportamento do mercado por força até do próprio art. 6, quin-
quies C‘1 da Convenção da União de Paris, que exige a apreciação de aspec-
tos fáticos, inclusive o tempo de duração de uso da marca pretendida.
XX — dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto,

salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de
suficiente forma distintiva; (...)
Direito anterior: Lei nº 5.772/71, art. 65, item 19: “dualidade de marcas
de um só titular, para o mesmo artigo, salvo quando se revestirem de sufi-
ciente forma distintiva.”
O dispositivo, que retoma a norma proibitiva contida no item XIX do
Código de Propriedade Industrial de 1971, é de interpretação inequívoca. O
avanço em relação à lei revogada reside na ressalva, decorrente de raciocínio
em sentido contrário, das marcas idênticas, porém, de natureza diversa. A
ressalva não é desimportante, pois, ao longo da vigência do Código de 1971,
o INPI, por muitas vezes, se recusou a registrar, ao argumento de dualidade,
marcas gerais (impropriamente denominadas “genéricas”) idênticas a marcas
específicas do mesmo titular.
XXI — a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acon-

dicionamento ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito
técnico; (...)
XXII — objeto que estiver protegido por registro de desenho indus-
trial de terceiro; (...)
Direito anterior: Lei nº 5.772/71, art. 65, itens 7 e 18: “formato e envol-
tório de produto ou mercadoria”, “marca constituída de elemento passível
de proteção como modelo ou desenho industrial.”
Estes dois incisos merecem comentário conjunto, na medida em que
cuidam da espinhosa questão do registro de marca consistente na forma do
228
produto. Dando um disciplinamento mais científico à matéria, o inciso XXI

não proíbe o registro da forma DE produto, mas, isto sim, da forma DO
produto ao qual a marca se presta a se fixar. A vedação é correlata à proibição
de se registrarem palavras ou quaisquer outros sinais que se ressintam de
poder distintivo, ou porque constituam o próprio nome do produto, ou por-
que dele sinalizem atributos. Ora, a forma necessária, comum ou vulgar do
produto é desprovida de qualquer poder distintivo, pois que não possui qual-
quer plus particularizante, definidor, que estreme o produto do concorrente
dos produtos dos demais competidores. Ademais disso, é intuitivo que o
eventual registro de sinais dessa ordem lesaria o direito dos demais concor-
rentes, que são livres para exibir, como bem lhes aprouver, a própria forma
que o produto tem, por essência, ou adquiriu por utência geral.
A Lei, porém, não repudia o registro de quaisquer outras formas que não
aquelas que se considerem necessárias, comuns ou vulgares. E tanto a vonta-
de do legislador é no sentido de admitir o registro de formas de produtos não
enquadrados nessas hipóteses, que faz ressalva indireta àquelas formas que
não se revistam de suficiente distintividade. Daí se tira que a forma de um
produto é registrável na medida em que distintiva, id est, e que se desvie dos
padrões prefixados. Uma forma engenhosa para certo produto seria, portan-
to, suscetível de proteção exclusiva.
O inciso XXII, por seu turno, ocupa-se, também, do registro de formas
de produtos, mas enfrenta situação diversa: a existência de direitos de tercei-
ros em relação à forma pretendida. Se a forma constituir desenho industrial
de terceiro, o seu registro se chocaria com o espaço jurídico alheio.
XXIII — sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca

que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de
sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território
nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que asse-
gure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir
produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar
confusão associação com aquela marca alheia; (...)
Direito anterior: a Lei nº 5.772/71 desconhece disposição similar. A

proteção contra registro fraudulento fundamentava-se na aplicação sistemá-
tica das regras do Direito comum, que o INPI passou a levar em conta a partir
do parecer.
Esta norma assinala uma revolução filosófica no disciplinamento das
condições de aquisição de título de propriedade sobre marcas. Não que sob
o império do Código revogado fosse juridicamente possível desconsiderar a
sinceridade de um requerimento de registro e a sua verdadeira causa finalis.
O Código de 1971 simplesmente não se ocupava do assunto, remetendo a
matéria para o Direito comum. A Lei então vigorante regulava a constituição
de direitos a partir do princípio de que o requerimento não é fraudulento e
229
que, se fraude houvesse, seria contra direitos pré-constituídos no país, daí as

proibições do inciso 17 do art. 65 daquele diploma legal, substituídas por
aquelas arroladas no inciso XIX do art. 124 da Lei nova. É lamentável que o
INPI, durante muitos anos, não tenha atentado para esse assunto, interpre-
tando o Código de Propriedade Industrial como a única fonte de direito na
esfera das marcas, ignorando que aquela lei — como, também, a que a subs-
titui — nada mais é do que mais uma especialização do Direito Privado,
assim como a matemática, a física, a geografia, nada mais são do que filhas da
filosofia. O panorama mudou nos últimos anos, e os novos ventos resultaram
no Ato Normativo 123, que introduziu as diretrizes de análise de marcas.
O inciso XXIII da Lei nº 9.279/96 representa um avanço significativo,
na medida em que transporta para a seara do sistema jurídico de aquisição da
propriedade das marcas aspectos metajurídicos. Não é que, em virtude do
inciso XXIII, o sistema de proteção às marcas deixe de ser atributivo. Conti-
nua a sê-lo, o que deflui de simples análise sistemática do corpo legislativo
como um todo. O inciso XIII funciona como válvula reguladora, tendo como
causa finalis a repressão à fraude à lei. Não seria preciso, pela boa técnica —
e nisso, ironicamente, bem andou o Código pretérito — que o legislador
manifestasse expressamente o desejo de evitar a fraude. Basta que se beba na
fonte do Direito comum. O brocardo romano fraus omnia corrumpit é abso-
luto, imperando como um dos sustentáculos de todo o edifício do Direito.
Esse é o axioma máximo que orienta a exegese de qualquer ato jurídico. Se o
ato tem como causa o desiderato de lesar, indiretamente, direito alheio,
desjuridiciza-se, tombando à margem do Direito. A experiência ruinosa, po-
rém, que o país viveu, ao longo de muitos anos, em decorrência de incom-
preensível desprezo a esses postulados elementares de Direito, tornou reco-
mendável que a Lei nova, ditada pelo espírito de ampla proteção às marcas,
frutos que são de investimento e trabalho, contra o enriquecimento sem
causa, chamasse para dentro de seu domínio o princípio de que não se pode
apropriar, como se sua fosse, marca sabidamente de terceiro.
Maior, ainda, o avanço, quando se leva em conta que o TRIPS não exige
dos países signatários a introdução de regra com esse elastério. O TRIPS
contenta-se com o amparo às marcas de alto renome e às marcas notoriamen-
te conhecidas. A Lei nº 9.279/96 vai muito além, tocando no fundo do poço
para apanhar as situações de fraude não dependentes de prova de notorieda-
de.Com isso, resolve problema que a maioria das leis não resolve e que é, sob
prisma diverso, e até certo ponto, equacionado pelos princípios da common
law no Direito anglo-saxônico. Nos países que se orientam pelo direito con-
suetudinário, o uso é a grande fonte de Direito. Não o sendo no Brasil, salvo
na hipótese inovadora do art. 129, §1º da Lei nº 9.279/96, há que se recorrer
à noção de fraude à lei, quando presentes os pressupostos, solução que, de
abrangência muito maior, compreende também as situações de pré-utência.
A norma ora objeto de discussão, muito mais do que fixar, no domínio da
propriedade industrial, o repúdio a atos de fraude, contém mecanismo de
230
grande conteúdo pragmático: inverte o ônus da prova de má-fé, facilitando,

com isso, a repressão a requerimentos espúrios que, de outra forma, pode-
riam permanecer impunes diante da complexidade ou até impossibilidade de
coleta de provas concludentes. O dispositivo parte do princípio lógico de que
os empresários atuantes em determinado setor não poderiam, razoavelmen-
te, desconhecer a existência de certas marcas. Não se confunda, de forma
alguma, o amparo estatuído neste inciso com a tutela das marcas de alto
renome e notoriamente conhecidas, matéria da qual nos ocuparemos adian-
te. É inexigível e despiciendo, para incidência da regra do inciso em apreço,
o caráter notório do sinal controvertido. O fato que provoca a incidência da
norma proibitiva é a conduta maliciosa do pretendente ao registro, por ser
pessoa do ramo de negócio e ter acesso ao que se passa no mercado. A norma
está em perfeita sintonia com a feição que hoje tem o mundo. Com a veloci-
dade dos meios de comunicação e, notadamente, com o primado da INTER-
NET, caíram as fronteiras: o que ocorre em um país — e isso inclui desfiles
de moda, feiras e notícias — pode tornar-se perceptível imediatamente em
outro continente. Além disso, o trânsito das pessoas pelo mundo é, atual-
mente, muito maior. O dispositivo em ribalta capta, por exemplo, situações
como a da marca KOOKAI. Aquele sinal, recém-lançado na França, ganhou
rápida projeção naquele país, porém, não suficiente para beneficiar-se da
tutela especial reservada às marcas notoriamente conhecidas no âmbito do
art. 6 bis. Apercebendo-se do seu valor econômico potencial, dele procurou
apropriar-se uma empresa local e o INPI, com acerto, à luz dos novos concei-
tos, ceifou o requerimento, acolhendo pretensão da sociedade francesa307.
Seção III
Marca de Alto Renome
Art. 125 — À marca registrada no Brasil considerada de alto reno-

me será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.
Art. 125
Direito anterior: Lei nº 5.772/71, art. 67: “A marca considerada notória
no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste Código, terá assegura-
da proteção especial, em todas as classes, mantido o registro próprio para
impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que
haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias
ou serviços ou ainda prejuízo para a reputação da marca. Parágrafo único: O
uso indevido de marca que reproduza ou imite marca notória registrada no
Brasil constituirá agravante de crime previsto na lei própria.”
307 Registro 812.881.362,cancelado cf. decisão publicada na Revista da Propriedade Industrial

de 19.04.1994.
231
A nova Lei dá às marcas de alto renome tratamento inteiramente diverso

daquele que lhes dispensava o Código revogado. De fato, a Lei nº 5.772/71,
em seu art. 67, sob o nomen juris de marca notória, concedia amparo especial
aos sinais que, pré-registrados no país em relação a determinados produtos
ou serviços, houvessem atingido tamanho grau de projeção no território na-
cional, que, independentemente de sua ligação com o segmento originário,
seriam reconhecidos pelo público em geral, de qualquer categoria socioeco-
nômica. Aquele dispositivo só dava agasalho a marcas dessa natureza que
fossem objeto de registro prévio no Brasil, e, uma vez verificado o fenômeno
da notoriedade, tal como definido na norma, mandava que se outorgasse
registro especial, condicionado à vigência do título ordinário.
Muito se criticou a sistemática do Código de 1971 e com razão. A noto-
riedade é um fato do qual se irradiam conseqüências no plano do Direito.
Como fato, escapa a toda e qualquer tentativa de fixação no tempo e no
espaço.308 Um sinal distintivo pode ter notoriedade nos moldes da Lei ante-
rior, mas efêmera. Há marcas que perduram, atravessando as décadas, como
COCA-COLA, MERCEDES e muitos outros sinais. Outras há que se apa-
gam em poucos anos ou meses ou vão definhando no decorrer das décadas
até atingir a decrepitude e não exalar qualquer vestígio da antiga magia.
Aliás, magia talvez seja o termo correto, que as marcas notórias, no sentido
que lhe dava o Código revogado, equivalente, como se verá, ao conteúdo
semântico do termo “marca de alto renome”, são sinais que exercem magne-
tismo próprio, sobrevoando todas as categorias de produtos ou serviços e
conservando o poder de distinção ainda que desvinculados da sua função
originária.
O Código de 1971 exigia mais ainda do que a verificação do fenômeno
(= notoriedade) e a expedição de registro próprio, dependente da vigência
do título ordinário. A regra do art. 67 do antigo diploma continha, como
pressuposto de incidência, a constatação de que o emprego não autorizado
308 O que não quer dizer que a notoriedade não dependa, para seu reconhecimento, de elemen-
tos probatórios, tendo sentido diverso daquele que o direito processual empresta ao termo “fatos
notórios”. Nessa direção, o acórdão do antigo Tribunal Federal de Recursos nos autos da Apelação
em Mandado de Segurança 101.948-RJ, com ementa publicada no DJ de 10.03.1988, referente
ao caso “GAROTO”. Vale transcrever parte do voto de Sua Excelência o Ministro Eduardo
Ribeiro, apreciando a matéria:
“A hipótese não se identifica com a do fato notório que independe de prova. Este constitui
conhecimento próprio da cultura de um certo povo, ou pelo menos de dada região, de tal modo
que se pode afirmar, sem receio de erro, tratar-se de alguma coisa de todos sabida. Assim, por
exemplo, a ninguém razoavelmente se haveria de exigir prova de que no dia 25 de dezembro
comemora-se o nascimento de Cristo.
A notoriedade de marcas não se rege pelos mesmos parâmetros. Não se requer conhecimen-
to comum tão difundido que permita afirmar que ninguém, vivendo em certa comunidade, possa
ignorá-lo. (...)”.
232
do sinal declarado notório seria suscetível de gerar confusão ou denegrimen-

to da sua imagem.
A lei substitui, como vimos, o termo “marca notória” por “marca de alto
renome”. Ao proceder assim, o legislador acompanha a terminologia assente
na doutrina. Muita confusão reina, pois, nesse terreno, decorrente, em gran-
de parte, da flacidez dos conceitos. Notoriedade é termo plurissêmico, e
plurissêmicos também são os termos “marca famosa”, “marca de alto reno-
me”, “marca notoriamente conhecida”. Fala-se, muita vez, de marca “notó-
ria” quando, em realidade, o que se quer dizer é “marca notoriamente conhe-
cida” e vice-versa. Fala-se, freqüentemente, de “marca famosa”, sem se pre-
cisar se trata de marca “notória” no sentido de “marca de alto renome” ou de
marca “notoriamente conhecida”. Essa Babel terminológica tem tido graves
conseqüências jurídicas.309 A essa confusão terminológica não ficou imune,
também, o Judiciário.310
Por marca de alto renome, parece-nos claro que a Lei nº 9.279/96 se
refere aos sinais antes impropriamente denominados “notórios”. Na sistemá-
tica da nova Lei, a tutela mais ampla a esses sinais depende da verificação do
fenômeno no momento em que se dá a controvérsia. Não se cogita de decla-
ração a priori, não se exige que, antes do litígio, a marca tenha sido objeto de
juízo oficial a respeito da latitude de seu conhecimento.
De fato, a Lei da Propriedade Industrial vigente não fixa prazo para
argüição de alto renome, mas este pode ser suscitado em diversos momentos
durante o procedimento de registro de marcas perante o INPI, bem como
em juízo.
São hipóteses para se ter o alto renome de uma marca apreciado pelo
INPI a oposição contra pedido de registro (art. 158) ou o pedido de nulidade
de registro (art. 168) que reproduza ou imite a marca legítima, pleiteando,
incidentalmente no procedimento de oposição ou nulidade, o reconheci-
mento do alto renome da marca.
Nesse sentido, dispõe a resolução no. 110 de 27 de janeiro de 2004, em
seus artigos 1 a 4, sobre o requerimento da proteção.
309 Cabe mencionar, nesse tocante, as discussões travadas durante os trabalhos da comissão de
estudos sobre marca notória (Questão 100), designada pela AIPPI, durante a reunião do Comitê
Executivo de Barcelona em 1990.. A comissão, integrada por especialistas de nomeada, enfren-
tou, no início das discussões, enormes dificuldades exatamente pela falta de precisão terminoló-
gica. O Judiciário, no Brasil e em outros países, vem, igualmente, confundindo os conceitos,
tratando, não raro, de marca notória quando, em realidade, a hipótese é de marca notoriamente
conhecida.
310 Nessa confusão incorreu, com o devido respeito, a sentença que dirimiu controvérsia em
torno da pretendida notoriedade da marca “ITAÚ” pertencente à Companhia Cimento Portland
Itaú. Diz a sentença monocrática, ao analisar a questão, que “(A) notoriedade deve ser aferida
dentro do círculo dos consumidores do produto, mormente quando este é restrito a determinado
tipo de indústria (...) “ (Ação Ordinária 7.055.943, ajuizada perante a 7ª Vara Federal do Rio de
Janeiro, julgada em 12.03.1987, cf. publicação de 05.05.1987.
233
É certo que, em hipóteses como as relatadas anteriormente, a apreciação

do alto renome, de natureza material, deve anteceder o exame do procedi-
mento apresentado, na medida em que a sua conclusão será decisiva para
qualquer um dos procedimentos, seja no de oposição, seja em sede de nuli-
dade administrativa.
Assim, se reconhecido o alto renome311, o INPI resolve pelo indeferi-
mento do pedido de registro ou pela anulação do registro que imite ou repro-
duza a marca anterior.
Em contrapartida, se o INPI decidir, incidentalmente, no procedimento
de oposição ou de nulidade, que a marca sobre a qual fora fundada a oposição
ou a nulidade não merece a proteção especial conferida pelo art. 125, deve-
se decidir, em princípio, pelo improvimento de qualquer um desses procedi-
mentos, uma vez verificada a impossibilidade de confusão, associação ou
erro.
No que concerne à desconstituição do reconhecimento do alto renome,
verifica-se que há dois momentos oportunos para se pleitear a sua revisão
durante o processo de registro de marcas. O primeiro, ao se apresentar recur-
so contra o indeferimento de pedido de registro arquivado com base no art.
125, admitido na forma e prazo prescritos no art. 212, caput, da LPI, e, o
segundo, quando da apresentação de manifestação ao procedimento admi-
nistrativo de nulidade fundado no mesmo artigo, na forma prevista no art.
170 da LPI. A resolução no. 110/04 normaliza os procedimentos para a
impugnação para a proteção nos artigos 6º. ao 9º, valendo lembrar que, como
sói acontecer no momento da constituição do reconhecimento do alto reno-
me, o interessado deve também apresentar provas312.de que o alto renome
de uma marca pereceu, ao se alegar perante o INPI a extinção do fenômeno
do alto renome.
311 Processo de nulidade conhecido e provido, anulado o registro nº 817659463, para a marca
“TICKETRONIC”, nominativa, classe 41 (41-20,41-40), em nome de Shell International Petro-
leum Company Limited, com base nas marcas de alto renome “TICKET” e “TR TICKET RES-
TAURANTE”, registros 006592546 (nominativa, classe 40.15) e 810978784 (mista, classe
40.15).. Decisão publicada na Revista da Propriedade Industrial nº 1513 de 04 de janeiro de
2000. Parecer do INPI: (...) no que se refere a segunda requerente, tendo em vista que, segundo
o art. 125 da LPI, “à marca considerada de alto renome será assegurada proteção especial em
todos os ramos de atividade”, entendemos que a convivência entre as marcas TICKETRONICS
X TR TICKET RESTURANTE poderia causar associação por parte do público usuário, com
relação a origem dos serviços, visto que destinam-se a segmentos de mercado afins e genéricos, ou
seja, “serviços de intermediação”. Ademais, a marca requerida reproduz o elemento característi-
co da marca da requerente, TICKET, o que confirma a impossibilidade de coexistência entre
ambas.. Isto posto, entendemos que o registro objeto do Processo Administrativo de Nulidade
deva ser declarado nulo, com base nos arts. 124, inciso XIX, LPI/1996, art. 125.
312 Artigo 10 da resolução no. 110/04 — O impugnante da proteção especial de que trata o
artigo 125 da LPI deverá apresentar ao INPI, por ocasião do recurso ou da manifestação em
processo administrativo de nulidade, as provas cabíveis à demonstração da insubsistência do alto
renome da marca.
234
A perda do atributo do alto renome da marca tem fundamento na regra

geral de Direito — “perece o direito perecendo seu objeto” e, conseqüente-
mente, se demonstrado o perecimento do alto renome, não há que se falar
em indeferimento de pedido ou nulidade de registro com base em marca que
não mais faz jus à proteção conferida pelo art. 125.
Além das hipóteses aqui mencionadas, para postular-se o reconhecimen-
to ou a revisão da outorga da proteção especial, seria forçoso cogitar outras
oportunidades para argüição de alto renome ou de seu perecimento durante
o procedimento de registro de marcas perante o INPI, uma vez compreendi-
do que o alto renome deve ser apreciado em momentos de controvérsia e não
mais a priori, conforme determinava o revogado Código da Propriedade In-
dustrial.
É importante lembrar, no entanto, que o reconhecimento do alto reno-
me pode ainda ser argüído em qualquer fase processual — em juízo313 —
sendo oportuno o momento da ação de nulidade contra registro concedido ao
arrepio da Lei da Propriedade Industrial.
Contrario sensu, o momento oportuno para se pleitear o reconhecimen-
to na via judicial do perecimento do alto renome de uma marca seria aquele
onde se visa manter registro ou restaurar pedido que reproduza ou imite
marca de suposto alto renome.
Algum nervosismo parece existir pela inexigibilidade dos pressupostos,
antes fixados pelo Código de 1971, de possibilidade de confusão e/ou prejuí-
zo à imagem do sinal a ser protegido. Não nos parece autorizada a conclusão
de que o silêncio da Lei nova implique um elastério irrazoável. A possibilida-
de de confusão ou associação é corolário da própria notoriedade (= alto
renome) conquistada pela marca. Se não se verificar associação ou confusão,
é que, a rigor, a marca, na verdade, notória não é314. O detrimento para o
sinal é circunstância meramente agravante. Ainda que não se dê, não se
admite o uso ou o registro de sinal conflitante a outro que seja de alto reno-
me, pelo simples fato da possibilidade de confusão ou associação. Assim,
parece-nos desarrazoada a crítica de que a Lei nova estira o âmbito de prote-
ção da marca de alto renome.
a
313 Ver nesse sentido a decisão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 2 Região,
publicada no DJ de 19/12/2000, pp. 865-6. Processo nº 199902010418821 —
Ementa: Propriedade Industrial — Reconhecimento de Marca como de Alto Renome —
Proteção Diferenciada — Art. 125, da Lei nº 9.279/96 — Reconhecimento da Procedência do
Pedido — Art. 269, II, Do Cpc — Remessa Necessária Improvida — Sentença Integralmente
Mantida. 1 — E assegurada proteção especial à marca considerada de alto renome, registrada no
Brasil, proteção esta que alcança todos os ramos de atividade a ela vinculados. Este é o princípio
contido no art. 125, da Lei nº 9.279/96. 2 — A pretensão nao foi contestada pelo INPI, que se
manifestou, reconhecendo ser a marca DAKOTA de alto renome e, por isso, merecedora da
proteção conferida pelo art. 125, da Lei nº 9.279/96.
314 É difícil imaginar, por exemplo, que marcas como “MARLBORO” ou “NESTLÉ” pudessem
ser utilizadas em qualquer outro segmento sem provocar associação ou confusão.
235
O princípio que informa a proteção às marcas de alto renome é a repres-

são ao enriquecimento sem causa ou ao aproveitamento parasitário, este úl-
timo considerado fraude à Lei em aplicação contrario sensu do art. 160, I, do
antigo Código Civil, havendo uma série de decisões do INPI nesse senti-
do315. Como se viu, as marcas notórias são verdadeiros magnetos, aptos a
atrair clientela pelo simples fato de sua presença, independentemente dos
produtos ou serviços a que se destinavam na origem. Pelo seu valor distintivo
muito mais alto, é natural que o direito lhes conceda amparo especial. Trata-
se de proteção objetiva: apurada a qualidade da marca, não há que se cogitar
da questão de saber se de seu emprego não autorizado deriva enriquecimento
ilícito. Basta o fato notoriedade para que se presuma o uso indevido.
Indagação inquietante, subjetiva, pois, é o grau de conhecimento neces-
sário à qualificação de um sinal distintivo como sendo de alto renome. A Lei
não o define e bem agiu o legislador, porquanto se ingressa, aqui, em terreno
arenoso, onde não convém o estabelecimento de parâmetros matemáticos.
Quando se fala de marca de alto renome, fala-se de marca viva, que pulsa no
mercado, e, nesta hipótese, conclusiva é a voz do mercado. É o mercado que
diz quando um sinal pode beneficiar-se do adjetivo. Não é por outra razão,
aliás, que o INPI, além dos dados de que se ocupa o Ato Normativo 7/002,
de 5.11.1980, vem levando em conta, como elemento fático concludente,
pesquisa de mercado de onde decorra que o sinal objeto do pleito atingiu
nível de conhecimento que o qualifique. Esse requisito, aliás, já foi afastado
pelo Judiciário316, mas constitui dado de acentuado relevo para apreciação
da matéria.
Cumpre lembrar que, além da pesquisa de mercado, todos os meios de
prova serão admitidos, desde que lícitos, para se demonstrar o alto renome
315 Indeferido o pedido de registro nº 814051375 conforme decisão publicada na Revista da

Propriedade Industrial nº 1.553 de 10.10.2000, marca “MONROE”, classe 25 (25-10, 25-20,
25-60), em nome de Móveis Vip Ltda., com base no prestígio e renome da marca “MONROE”,
de Monroe Auto Equipment Company, detentora do registro nº 003049965, nominativa, classe
07.60 e do registro nº 810709880, mista, classe 07.60. Parecer do INPI: (...) Como sabemos, o
aproveitamento parasitário da fama, do prestígio ou do renome do signo distintivo alheio consiste
no exercício regular do direito, também chamado de fraude à Lei, contrário ao que dispõe o artigo
160, iniciso I, do Código Civil.(...) O INPI não pode efetivar registros que constituam exercício
irregular de direito ou impliquem desvio de função dos princípios norteadores do direito de
propriedade industrial. Sendo assim, consideramos ser o presente caso (esta vírgula tira o sentido
da oração) situação típica de aproveitamento parasitário, comportamento este proibido pelo
direito marcário e, que o examinador do INPI, ao tomar conhecimento, deve aplicar o inciso I do
artigo 160 do Código Civil, combinado com o artigo 64 do CPI, por aproveitamento parasitário e
fraude à Lei.
316 Ver o voto de Sua Excelência o Ministro Armando Rolemberg no acórdão do Tribunal
Federal de Recursos nos autos da Apelação Cível 93.213/RJ (ementa publicada no DJ de
26.03.1987).
236
de uma marca, conforme determina o art. 332 do Código de Processo Civil

e segundo o art. 30 da Lei nº 9.784 de 09 de janeiro de 1999.
A resolução no. 110/04 enumera, no artigo 5º, algumas provas que pdoe-
rão ser apresentadas em caráter suplemenmtar, sendo importante fixar que
a referida lista de possíveis provas não é taxativa consituindo apenas um
conjunto de elementos meramente informativos.
A notoriedade, no sentido que lhe dá o dispositivo em ribalta sob o
nomen juris alto renome, admite gradação, sem perda da qualidade. Assim,
um sinal distintivo pode ser mais largamente difundido do que outro que
mereça, também, aquele predicado. A prefixação de percentuais, porém,
parece-nos, como antecipado anteriormente, inconveniente, pela natureza
do fenômeno317 Não que a aferição de notoriedade deva subsumir-se a crité-
rios mágicos, herméticos, mas a percepção do julgador, conjugada, evidente-
mente, com os dados coligidos nos autos, desempenha papel significativo,
daí, aliás, o INPI submeter a análise a uma comissão318, não admitindo juízo
monocrático. Sob o regime do Código revogado, a decisão quanto à notorie-
dade irradiava conseqüência jurídica de amplo alcance não apenas pela der-
rogação do princípio da especialidade, como, também, pela duração dos efei-
tos, pois, uma vez declarado notório o sinal, passava a desfrutar dessa condi-
ção pelo tempo do registro básico. A Lei nova aliviou acentuadamente o peso
do julgamento, pois o juízo de notoriedade se confina ao litígio, ainda que,
sem dúvida, a decisão possa influir em outras controvérsias, sobretudo quan-
do coevas ou quando ainda não transcorrido um lapso de tempo considerável.
Com a resolução no. 110/04, o INPI passa a promover a anotação do alto
renome da marca no Sistema de Marcas, sendo mantida pelo prazo de 5
(cinco) anos (art. 14). De acordo com o parágrafo único do referido artigo, o
titular da marca de alto renome ficará dispensado de novas provas durante
esse período, ressalvados os casos em que o INPI julgar necessário a produ-
ção de novas provas.
Ao analisar a questão quando da reunião do Comitê Executivo em Bar-
celona em 1990319 a AIPPI distinguiu entre marcas que se tornaram notoria-
mente conhecidas em determinado segmento, ainda não registradas no país
em que se instaura o litígio, e marcas de alto renome que atingiram um poder
317 O INPI entendeu que a marca FRIGIDAIRE é notória no sentido do art. 67 do Código
revogado, satisfazendo-se com o percentual de 63% apurado por instituto de pesquisa, tomando
em conta, em particular, a vastidão do território brasileiro (despacho publicado na RPI de
23.08.1988., em relação ao processo de notoriedade 812.498.010)
318 A resolução no. 110/04 estipula em seu artigo 11 e seguintes, que uma COMISSÃO ESPE-
CIAL apreciará as oposições e os processos administrativos de nulidade com fundamento no alto
renome (artigo 125, LPI), composta de três membros efetivos e dois suplenete.
319 Questão 100, sobre proteção de marcas não registradas, porém, notoriamente conhecidas e
proteção de marcas reputadas, cujo comitê de trabalho foi presidido pelo Dr. José Antonio B.L.
Faria Correa no curso daquele evento, em Barcelona.
237
de atração autônomo320. A resolução que se tirou dos trabalhos da comissão

concluiu pela necessidade de proteção objetiva desses sinais, que transcen-
dem a função a que se prestavam originariamente. Naquela ocasião, era re-
cente a edição de uma diretiva do Conselho da Comunidade Econômica
Européia que, em seu art. 5, item 2, expande o âmbito de proteção de marcas
que tenham adquirido reputação em determinado país membro da União
Européia321.
A Lei não se ocupa, por outro lado, da notoriedade regional, a ser equa-
cionada pelas regras relativas à concorrência desleal. A notoriedade, pois,
tomado o termo em sua acepção laica, admite faixas espaciais. Marcas há que
desenvolvem notoriedade restrita a certo território, quer se trate de região,
estado, cidade ou mesmo um bairro322 O emprego do termo “notoriedade”
exige, portanto, a máxima cautela, para que se não incorra em confusões
terminológicas, suscetíveis de induzir a erro de julgamento.
Além dos fundamentos declinados retro, a proteção mais ampla que se
confere às marcas notórias atrela-se à própria garantia de manutenção das
funções dos sinais distintivos, assunto analisado nos comentários relativos ao
art. 124, inciso X da Lei nova, nesta publicação. Como visto, a marca é um
símbolo que representa o somatório de diversas características de um produ-
to ou serviço, permitindo ao público identificar e selecionar aquilo que dese-
ja. Se o símbolo apregoa características falsas, porque usado sem a chancela
de seu titular, deixa de desempenhar sua função: de sinal distintivo de um
produto ou serviço, converte-se em instrumento de engodo, sendo o seu
emprego desleal em relação à concorrência e lesivo ao consumidor pelo de-
feito comunicacional que contém — que as marcas são, nada mais, nada
320 “For some marks which have acquired a high reputation in particular jurisdiction, such as to
give them an autonomous attractive power in themselves, protection ought to be given against use
or registration for any goods or services without the need to prove any undue advantage or detri-
ment as mentioned above.”
321 First Council Directive, de 21.012.1988, art. 5, 2, in verbis: “Any Member State may also
provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent
from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in
relation to goods or services which are not similar to those for which the trademark is registered,
where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due
cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the
trade mark”.
A hipótese não é, stricto sensu, de marca notória (= de alto renome) no sentido objetivo que
dá o art. 67 do Código revogado e do art. 125 da Lei nova, mas, isto sim, de auferimento de
benefício indevido a partir da fama de um sinal distintivo, independentemente do nível de
projeção que esse tenha alcançado. A jurisprudência do INPI apanhou o fenômeno com a aplica-
ção do arti. 2º, alínea “d” do Código revogado.
322 A notoriedade do restaurante denominado “BAR LUIZ”, na cidade do Rio de Janeiro, e.g.,in-
fluenciou a decisão do INPI no sentido de proclamar a registrabilidade do nome do estabeleci-
mento a despeito da preexistência da marca “SÃO LUIZ”, inicialmente invocada pelo órgão
como fato obstativo (Registro 760332541, decisão publicada na RPI de 5.07.1983).
238
menos, do que veículos de comunicação de predicados (em sentido neutro)

dos produtos ou serviços aos quais se ligam. Se tudo isso é verdade em
relação às marcas ordinárias, muito mais o é quanto às marcas de alto reno-
me, que, pela sua condutividade, atraem o consumidor onde quer que figu-
rem. Não é por outro motivo que o caráter notório da marca representa fato
agravante do crime de violação323.
O acentuado poder distintivo e o conseqüente valor econômico das mar-
cas de alto renome impõem maior rigor no exame de pedidos de registro de
sinais que com elas apresentem semelhança, pois é intuitivo que a possibili-
dade de confusão, associação ou, no mínimo, diluição, toma proporções mui-
to maiores. O nível de rigidez na apuração de conflito, em nosso sentir, deve
ser crescente na medida em que se conjuguem o dado semelhança e o dado
identidade / similaridade / afinidade / relatividade entre os segmentos, e
decrescente na medida em que a marca nova, que se pretende similar, vise a
ramo de negócio sem qualquer ligação324.
Na avaliação de conflito, há que tomar em consideração, além disso, a
singularidade do sinal distintivo e a posição de exclusividade de que gozava
antes de se tornar notória, pois marcas há que, apesar do alto renome que
adquiriram, já conviviam com outras que lhe fossem semelhantes ou até
mesmo idênticas325. Não se trata, cabe ressaltar, de dados absolutos, até
porque, no campo das marcas, é imperioso que se considere todo o quadro
fático e, aqui mais uma vez, a fala do mercado.
No que tange aos nomes de domínio em nível.br, cujo procedimento de
registro independe de publicação, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Es-
tado de São Paulo — FAPESP —, responsável pelo mencionado procedimen-
to de registro, não tem seguido judiciosamente as determinações da Resolu-
ção nº 001/98 segundo a qual são proibidos os registros de nomes de domínio
contendo marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas. Isto ocorre,
em parte, em função da lista de marcas notórias atualmente em poder da
referida instituição estar desatualizada, onde só constam aquelas marcas de-
claradas notórias na vigência da Lei anterior. Torna-se imperiosa, portanto, a
comunicação pelo INPI à FAPESP assim que reconhecido o alto renome (art.
125) ou a notoriedade (126) de uma marca, para os fins do disposto na alínea
“b” do inciso III do art. 2º do Anexo I da Resolução nº 001/98, do comitê
323 Art. 196, inciso II da Lei nº 9.279/96.

324 Cabe sublinhar que essa afirmação nada tem que ver com o princípio da especialidade. Esse
princípio é embasado pela excepcional qualidade das marcas de alto renome como ferramentas
de captação de clientela. Porém, quando não se cuida de marca idêntica ou que reproduza o sinal
de alto renome parcialmente ou por inteiro, com acréscimo de outro elemento, e os segmentos
são distantes, é possível que não exista interferência, fato a ser aquilatado em cada caso específi-
co.
325 Basta lembrar que convivem as marcas PHILIPS, para lâmpadas, e PHILIPS, para cremes
dentais, ambas de alto renome.
239
gestor da Internet no Brasil. A ausência de comunicação entre o INPI e a

FAPESP tem levado muitos ao Judiciário, a fim de ter cancelados domínios
contendo marcas de alto renome e/ou notoriamente conhecidas, como ocor-
reu com a FIAT e os domínios ‘fiatpalio.com.br’ e ‘fiatsiena.com.br’326.
O artigo 16 da resolução no. 110/04 determina a anotação do alto reno-
me nas entidades competentes para o registro de nomes de domínio no
Brasil, para os fins e efeitos do disposto na alínea
“b”, do inciso III, do artigo 2º da resolução 001/98, do Comitê Gestor
da Internet no Brasil.
Seção IV
Marca Notoriamente Conhecida
Art.126 — A marca notoriamente conhecida em seu ramo de ativida-

de nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para
Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, inde-
pendentemente de estar previamente depositada ou registrada no Bra-
sil. Art. 126
§1º — A proteção de que trata este artigo aplica-se também às mar-
cas de serviço.
§2º — O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca
que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente co-
nhecida.
O legislador de 1996 transpôs para o próprio corpo da Lei a regra da

Convenção da União de Paris, dando amparo aos sinais que, mesmo sem
prévio registro no país, se tenham tornado notoriamente conhecidas como já
pertencentes à pessoa física ou jurídica domiciliada em país partícipe do
convênio internacional. A rigor, a Lei não precisaria invocar e chamar para
dentro de seu âmago uma norma de tratado que, em pleno vigor no Brasil,
integra o Direito nacional, tendo sido inúmeras vezes aplicado pelos tribu-
nais327.
326 Deciciu a 6ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em Agravo de Instru-
mento nº. 2245024 — interposto por Fiat Automóveis S/A contra a FAPESP: Propriedade
Industrial — Direito de marca “FIAT” com registro no INPI — Registro dos nomes de “domí-
nios” fiatpalio.com.br e fiatsiena.com.br perante a Fapesp por terceiro, não detentor dos direitos
das marcas “FIAT”, “PALIO” e “SIENA” — Impossibilidade — Obrigação da Fapesp de abster-se
do registro de nomes de “domínios” que possam induzir terceiros a erro — Inteligência do art. 2,
III, b, do Anexo I da Resolução nº 001/98 do Comitê Gestor da Internet no Brasil.
327 Ver, e.g., o acórdão da 4ª Turma do antigo Tribunal Federal de Recursos nos autos da
Apelação Cível 92.04.21788-0/SC, publicado no Diário da Justiça de 10.03.1993, à p.7.279, em
que se disputava a marca “RCI”, indevidamente registrada pela ré-apelante. Diz o v. aresto que
“integradas ao direito interno, pelo decreto 19.056, de 31.12.1929, as proibições constantes da
240
A atitude do legislador tem, porém, razão de ser, justificando-se por

dados históricos e pelo afã de consolidar o arsenal de mecanismos inibidores
da usurpação de marcas. De fato, o INPI, durante longos anos, afastou a
aplicabilidade do art. 6 bis da Convenção de Paris, sustentando, dentre ou-
tros fundamentos, sua incompatibilidade com o sistema atributivo consagra-
do pelo Direito brasileiro e vendo no art. 67 do Código revogado a única
hipótese de resguardo às marcas notórias328. Ora, não há antinomia alguma.
A norma do art. 6 bis nada mais é do que uma proteção objetiva contra a
fraude ao sistema atributivo, constituindo mecanismo regulador de situações
abusivas. Não fere o sistema, antes lhe garante a sobrevivência e seriedade. O
órgão, no decorrer do tempo, fruto de vasta jurisprudência confirmatória da
plena vigência da norma em debate, reviu sua postura sobre a matéria, pas-
sando a aplicá-la, desde que presentes os pressupostos329. Ao transplantar o
comando do art. 6 bis para dentro da própria Lei de Propriedade Industrial,
o legislador inibe, desde o nascedouro, qualquer exegese contrária à aplicabi-
lidade do dispositivo, sublinhando a garantia contra apropriação indébita de
marcas nessas condições330.
A adoção da norma do art. 6 bis da Convenção da União de Paris é,
ainda, preconizada pelo TRIPS331 Aquele acordo multilateral, que integra o
tratado de criação da Organização Mundial do Comércio consagra, como
instrumento de repressão à pirataria de marcas, o referido art. 6 bis. Ao
fazê-lo, fixa três diretrizes exegéticas: a) o dispositivo aplicar-se-á também às
marcas de serviços; b) a notoriedade aferir-se-á no círculo interessado332,333e
Convenção da União de Paris devem ser entendidas como “proibições legais” para os efeitos do
art. 64 do Código de Propriedade Industrial (...)”.
328 Incorreu, assim, na confusão conceitual de que já se falou retro, pois o termo marca notória,
tal como definido no art. 67 da antiga Lei não eqüivale ao termo marca notoriamente conhecida
empregado pela Convenção da União de Paris.
329 O INPI fez, aliás, mais, na medida em que institucionalizou a aplicação do art. 6 bis da
Convenção da União de Paris nas diretrizes de análise fixadas pelo Ato Normativo nº 123/92,
atualmente em revisão tendo em vista o advento da Lei de 1996.
330 Como ocorreu com o pedido de registro nº 812722876, para a marca “UNLIMITED”, classe
25 (25.10, 25.20, 25.30), em nome de Umen Indústria e Comércio, indeferido com base na
marca notoriamente conhecida “THE LIMITED” (Reg. nº 812654706, classe 25), tendo em vista
o arti. 6 bis da Convenção da União de Paris, conforme publicação veiculada na Revista da
Propriedade Industrial nº 1.320, de 19.03.1996.
331 Art. 16, itens 2 e 3. Diz, expressamente o item 2: “2. O disposto no Artigo 6 bis da Conven-
ção de Paris (1967) aplicar-se-á, mutatis mutandis, a serviços. Ao determinar se uma marca é
notoriamente conhecida, os Membros levarão em consideração o conhecimento da marca no
setor pertinente do público, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele Membro,
como resultado de promoção da marca.”
332 Esse é, aliás, o critério proposto pela AIPPI em sua Resolução sobre a Questão 100, relativa
às marcas notórias, aprovada pelo Comitê Executivo daquela entidade em Barcelona em 1990.
333 Nessa direção, o acórdão do antigo Tribunal Federal de Recursos nos autos da Apelação Cível
90.02.19566-4/RJ, que, confirmando a sentença monocrática, anulatória de registro da marca
241
c) a regra convencional atingirá a hipótese de o uso ou registro para outros

serviços, na medida em que se verifique associação ou prejuízo para o titu-
lar334.
O Brasil, antes do advento do TRIPS, atendia ao dispositivo, na medida
em que já era signatário da Convenção da União de Paris, tendo aderido ao
texto de Estocolmo335. Além disso, como se viu, os tribunais, e, desde alguns
anos, o próprio INPI, já aplicavam a regra do art. 6 bis, quando incidente ao
suporte fático. Há quem entenda que o item 3 do art. 16, que constitui um
plus ao dispositivo da Convenção da União de Paris336, não se acha atendido
pela Lei que o país editou com vistas a implementar os compromissos assu-
midos como decorrência da assinatura do TRIPS. Sem razão, a nosso ver. A
Lei nº 9.279/96, como se viu, não só atende como, até mesmo, transcende os
preceitos do tratado. A causa finalis do dispositivo em exame, modificativo
da dimensão do art. 6 bis da Convenção da União de Paris é reprimir o
benefício gracioso, indireto, parasitário337, que decorreria da associação de
um sinal distintivo a outro, independentemente de não serem similares ou
idênticos os produtos. Ora, já antes do advento da Lei nº 9.279/96 a lei
brasileira conhecia ferramentas jurídicas suficientes para coibir o fenômeno
do parasitismo, uma dentro da própria estrutura normativa da propriedade
industrial —— o art. 2º, alínea “d” do Código de Propriedade Industrial de
1971338 — outra, no Direito comum — o art. 159, e.g., do Código Civil, e a
“SOTHEBY’ promovido por leiloeiro nacional, entendeu que é “irregistrável a marca “SOTHE-
BY” por leiloeiro brasileiro, por se tratar de marca notoriamente conhecida no ramo e nome
comercial.” (acórdão publicado em 5.03.1991, à p. 3.632.)
334 Esse dispositivo acha-se em linha com a diretiva do Conselho da Comunidade Econômica
Européia, artigo 5, item 2.
335 Decreto nº 635, de 21.08.1992, publicado em 24.08.1992.
336 In verbis: “3. O disposto no Artigo 6 bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, mutatis
mutandis, aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja
registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma
conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que
esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada”.
337 Ver, nesse sentido, decisão do INPI no processo nº 816262640, referente à marca “TU-
BORG”, classe 25 (25.40, 25.50, 25.60), em nome de Calçados Tobago Ltda., arquivado com
base na marca notoriamente conhecida “TUBORG”, de CARLSBERG A/S, famosa cervejaria. A
decisão do r. Instituto foi fundamentada na aplicação contrario sensu do art. 160, I, do Código
Civil de 1916, que trazia a noção de fraude à lei. Apesar de os produtos não serem idênticos ou
mesmo semelhantes, verificou-se a possibilidade de confusão se exibida a marca notoriamente
conhecida de cervejas em roupas de origem distinta.
338 Vale mencionar o parecer da Procuradoria do INPI.sobre a matéria (PROC/91/91, de
22.11.1991), dando pela plena aplicabilidade do artigo 6 bis da Convenção da União de Paris e
dos mecanismos jurídicos de repressão a pedidos de registro espúrios. Vale transcrever os seguin-
tes trechos da conclusão daquele trabalho (item 63, p.16):
“(a) Não há e nem poderia haver qualquer impedimento na mesma lei interna (Código da
Propriedade Industrial) para a aplicação do artigo 6º, bis da Convenção da União de Paris;
242
noção de fraude à lei. A Lei nº 9.279/96 introduz, ainda, o conceito de

associação (art. 124, inciso XIX, in fine) e a proibição de se registrar marca
sabidamente de terceiro (art. 124, inciso XXIII), além de manter o papel do
INPI como órgão repressor da concorrência desleal, no seu âmbito de com-
petência (art. 2º, inciso V, correspondente ao art. 2º, alínea “d” do velho
Código ). Essas normas constituem, a nosso ver, anteparos muito mais ambi-
ciosos do que o comando do TRIPS, na medida em que, ao vislumbrar o
problema pela angulação correta, tocam-lhe a raiz. O que interessa e preocu-
pa o Direito não é, pura e simplesmente, o fato notoriedade, mas, isto sim, a
lesão que se pode verificar ao direito de terceiro. A relevância da notorieda-
de, como fato, vem de sua aptidão para o desencadeamento de situações
indesejadas pelo legislador, todas resultantes em beneficiamento indébito,
daí a proteção objetiva de que desfrutam e — caindo no domínio do sollen —
d e vem desfrutar as marcas com essa qualidade. Todavia, inde-
pendentemente da notoriedade ou do grau de notoriedade — que se trate de
conhecimento mundial, nacional, regional, municipal ou distrital — o direito
reprime comportamentos lesivos aos direitos do proprietário de um sinal
distintivo. Essa é, a nosso ver, a correta dimensão do problema, bem situado
pela legislação e, sobretudo, pela jurisprudência brasileira, tanto judicial
quanto, nos últimos anos, administrativa339.
Questão inquietante, que muita polêmica tem suscitado, é o lugar onde
se deve verificar o fenômeno para que nele incida a norma convencional.
Impressionados com o texto do art. 6 bis da Convenção da União de Paris,
que, na sua redação original, pelo uso do locativo, cuida de notoriedade no
país onde se postula a proteção, alguns chegam a entender que a marca deva
ali ser usada. Sem razão, em nosso sentir. O dispositivo em discussão fala de
notoriedade, sic et simpliciter, e notoriedade é conhecimento. O tratado é
indiferente à forma pela qual a marca se projeta e, assim, não poderia o
intérprete alargá-lo para incluir uma condicionante de sérias conseqüências.
A exigência de pré-uso, aliás, tem sido taxativamente arredada pela jurispru-
dência dos tribunais340.
“(b) Como órgão responsável pela aplicação das normas que regulam a Propriedade Indus-
trial, e sendo a Convenção de Paris subscrita pelo Brasil, cabe ao INPI aplicá-la imperativamente
(...)”
339 Sobre o princípio informativo do artigo 6 bis, é interessante notar a sentença do Dr. Paul Erik
Dyrlund, da 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro, julgando ação proposta por O’Neill Inc. contra
Gold Hot Artigos Esportivos Ltda. e o INPI. Diz, ali, o magistrado que “o escopo do artigo 6 bis
é a repressão à concorrência desleal, que é princípio que permeia a legislação dos países civiliza-
dos, constituindo, no Brasil, mecanismo expressamente previsto para proteger a propriedade
industrial (art. 2º, d, da lei 5.772/71).”(sentença publicada no DORJ-III de 28.07.1995, nos
autos da ação ordinária 88.0016679-2).
340 Vários acórdãos têm isso nessa direção, dentre os quais o julgado da 1ª turma do Tribunal
Regional Federal da 2ª região nos autos da Apelação Cível 89.02.00805/3 — RJ, publicado no
Diário da Justiça de 20.08.1991, à p. 19.304, onde se discutia a possibilidade de se registrar a
243
Apesar de o dispositivo em questão não exigir o depósito ou registro

prévio da marca que se visa proteger, cumpre lembrar que o art. 158, §2º,
deste diploma, condiciona o conhecimento do procedimento de oposição,
nulidade administrativa ou ação de nulidade, fundamentados no art. 126, ao
depósito ao pedido de registro dentro de 60 dias a contar da data da apresen-
tação do procedimento de oposição e nulidade ou ajuizamento da ação de
nulidade, sob pena de arquivamento do procedimento junto ao INPI ou
extinção do processo na via judicial.
Aliás, a exemplo do que ocorre com as marcas de alto renome (art. 125),
os momentos oportunos para se pleitear o reconhecimento incidental da
notoriedade de uma marca em seu segmento de mercado são, justamente, a
oposição (art. 158), o procedimento de nulidade administrativa (art. 169) ou
a ação de nulidade (art. 173), devidamente fundamentados no art. 126 ante-
riormente transcrito.
Quanto à341 desconstituição do reconhecimento da notoriedade, verifi-
ca-se que os momentos oportunos para se pleiteá-la são todos aqueles em
que se defende a registrabilidade de uma marca frente à marca notoriamente
conhecida.
Cabe anotar, por fim, que o avanço das telecomunicações e da informá-
tica tornou desarrazoado o apego excessivo à noção de territorialidade, pois,
seja pela televisão, seja pela INTERNET, o que ocorre em um país alcança,
simultaneamente, os demais. Pelo mesmo motivo, as marcas se projetam
com muito mais desembaraço e rapidez, muitas, até, se engolfando no mar
de sinais distintivos que se acotovelam no mundo, após efêmera glória. As-
sim, a preocupação obstinada com o critério de territorialidade torna-se in-
sustentável em nossos dias, incompatível que é com a realidade em que
vivemos, além de danosa, por servir de pretexto teórico para a prática de atos
de verdadeira fraude à Lei, facilitados justamente pela velocidade dos meios
de comunicação. Atualmente, pois, não é preciso que um empresário se
desloque do Brasil para buscar novas marcas recém-lançadas na Europa, na
América do Norte ou em outros continentes. Basta ligar a INTERNET, em
marca “UNO A ERRE”, proclamada como sendo de conhecimento notório. Vale transcrever o
seguinte excerto do aresto:
“(...) A marca notória, preenchidos os requisitos da lei brasileira, tem ampla proteção em
nosso País, aplicando-se ao caso concreto a Convenção de Paris. A marca “UNO A ERRE “,
embora a empresa estrangeira, aqui, não houvesse se constituído, é conhecida mundialmente no
ramo de pedras preciosas. A empresa nacional, antes de implementadas e ultimadas as negocia-
ções para realizar a joint venture, não poderia, sem autorização, fazer o registro, requerendo, para
si, uma marca a ser utilizada em nome comum.”
341 Nesse sentido, ver decisão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal — 2ª Região, que
confirmou a irregistrabilidade da marca “FORD MODELS” em nome de Class Modelos e Promo-
ções S/C Ltda., destinada a assinalar serviços enquadrados na classe 40 (40.25, 40.60), tendo em
vista a marca notoriamente conhecida FORD MODELS, de FORD MODELS, INC. Publicação
no DJ-2, 27.09.02, p.317.
244
casa, e terá imediato acesso ao mundo. O Direito não pode desconhecer essa
nova moldura do mundo, sob pena de tornar-se inócuo, não desempenhando
o seu grande papel de balizar a conduta humana.
Capítulo II
PRIORIDADE
Art. 127 — Ao pedido de registro de marca depositado em país que
mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que
produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de priori-
dade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invali-
dado nem prejudicado por fatos ocorridos nestes prazos.
Art. 127
O texto do caput inspira-se no art. 4º da Convenção da União de Paris
(CUP), que estabelece: “Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de
patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou mo-
delo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países
da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países,
do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.”342, 343
A finalidade desse dispositivo é assegurar ao titular da marca a data de
depósito original, de modo que nenhum fato ocorrido durante o prazo con-
vencional de seis meses344, contados da data do depósito do pedido cuja
prioridade é reivindicada, possa impedir seu registro no Brasil.
Ficam, contudo, ressalvados os direitos de terceiros, anteriores à data do
depósito do pedido que serve de base ao direito de prioridade.
Considera-se para efeito desse dispositivo como dando origem ao direito
de prioridade qualquer pedido efetuado em um dos países membros da CUP
342 Art. 4
A. 1) — Redação dada pelo Decreto 1.263, de 10 de outubro de 1994, que ratifica a
declaração de adesão aos artigos 1º a 12 e ao artigo 28, alínea 1, do texto da Revisão de Estocolmo
da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP).
343 A Convenção da União de Paris equipara os nacionais de cada um dos países da União para
efeitos de proteção da propriedade industrial. Nenhuma condição de domicílio ou de estabeleci-
mento no país em que a proteção é requerida pode ser exigida para os nacionais de países da
União para o gozo de qualquer dos direitos de propriedade industrial. Ressalvam-se expressamen-
te as disposições das legislações de cada um dos países da União relativas ao processo judicial e
administrativo e à competência, bem como à escolha de domicílio ou à designação de mandatário,
eventualmente exigidas pelas leis de propriedade industrial — CUP Art. 2º 1) a 3).
344 Art. 4º
C 1) — Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para as invenções
e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas
de fábrica ou de comércio (Decreto nº 1.263/94 — CUP).
245
que produza efeito de depósito nacional, segundo as leis do respectivo país.

Vale dizer, qualquer pedido de registro em condições de estabelecer a data
de depósito em um dos países membros da CUP ou em organização interna-
cional dela partícipe345, independentemente do resultado ulterior do pedi-
do346, é hábil a gerar direito de prioridade.
Os países membros da Organização Mundial da Propriedade Industrial
(OMPI) e da Organização para Harmonização Internacional de Marcas
(OHIM), sediada em Alicante, são também membros da CUP, de modo que
um pedido de registro depositado em qualquer destes países é hábil a gerar
direito de prioridade.347
Para efeito de exame de colidência, a data do depósito do pedido de
registro formulado no Brasil segundo o art. 127 da Lei nº 9.279/96 deverá
corresponder à data da prioridade por ele reivindicada.
345 CUP, Art 4

A. 3) — Deve entender-se por pedido nacional regular qualquer pedido efetuado em condi-
ções de estabelecer a data em que o mesmo foi apresentado no país em causa, inde-
pendentemente do resultado ulterior do pedido.
346 À vista do disposto no art 4 A. 3) fine c/c art. 6 2) da CUP, mesmo que o pedido de registro
original não venha posteriormente a ser concedido a registro, por exemplo por falta de pagamento
de taxas oficiais nos países em que exigidas, ou por outro motivo, tal não invalida a prioridade
reivindicada em outro país membro, uma vez que são consideradas marcas independentes. O
destino de uma não determina o da outra.
347 Atualmente, depósitos efetuados nos 157 países membros da CUP poderão ter sua priorida-
de reivindicada no Brasil. Os países membros da OHIM são os membros da União Européia e da
CUP, logo poderão igualmente ter prioridade reivindicada no Brasil por força da CUP.
Países membros da CUP (por ordem alfabética, em inglês): Albania, Algeria, Antigua and
Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Bar-
bados, Belarus, Belgium, Benin, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria,
Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Canada, Central African Republic, Chad, Chile,
China, Colombia, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic,
Democratic People’s Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Domini-
ca, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Estonia, Finland, Fran-
ce, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-
Bissau, Guyana, Haiti, Holy See, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran (Islamic
Republic of), Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan,
Lao People’s Democratic Republic, Latvia, Lebanon, Lesotho, 1989 Liberia, Libyan Arab Jama-
hiriya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Mau-
ritania, Mauritius, Mexico, Monaco, Mongolia, Morocco, Mozambique, Netherlands, New Zea-
land, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru,
Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Fede-
ration, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, San
Marino Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, South
Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Repu-
blic, Tajikistan, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Togo, Trinidad and Tobago, Tuni-
sia Turkey, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United
Republic of Tanzania, United States of America, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Viet Nam,
Yugoslavia, Zambia, Zimbabwe.
246
Por outro lado, houve alteração substancial em relação ao dispositivo

constante do art. 68, §1º do antigo Código da Propriedade Industrial (CPI —
Lei nº 5.772/71), ampliando seus efeitos e adequando o dispositivo legal à
nova realidade fático-jurídica introduzida pela Lei nº 9.279/96348.
O legislador atual referiu-se expressa e intencionalmente a “nenhum
fato ocorrido nestes prazos”349, substituindo a antiga redação do parágrafo
único do art. 68 do CPI, que dispunha simplesmente que durante o prazo de
prioridade o pedido não seria invalidado por “igual depósito da marca por
terceiros”.
Assim, o art. 127 da Lei nº 9.279/96 passou a abranger não só os pedidos
de registro formulados no Brasil por terceiros durante o período convencio-
nal, como também outros fatos, os quais não poderão fundamentar quaisquer
direitos de terceiros, tais como uso da marca.350
Conseqüentemente, o dispositivo legal referido anteriormente mantém
implicação direta com as proibições de registro elencadas no art. 124, incisos
V, XII, XVII, XIX, e XXII da Lei de Propriedade Industrial351, as quais não
se aplicam a pedidos com reivindicação de prioridade se os direitos de tercei-
ros ali mencionados tiverem sua origem no intervalo de tempo correspon-
dente ao prazo convencional.
A título exemplificativo, um pedido de registro formulado com reivindi-
cação de prioridade não poderá ser invalidado ou indeferido com base em
nome comercial de terceiros, adotado ou registrado posteriormente à data da
prioridade reivindicada; obra literária, artística ou científica e título de obra
protegido por direito de autor, se o direito de autor tiver origem em data
posterior à da prioridade reivindicada; por desenho industrial de terceiro ou
348 Lei nº 5.772/71, Art. 68 — Para os efeitos deste Código, considera-se marca estrangeira a
que, depositada regularmente em país vinculado a acordo internacional do qual o Brasil seja
signatário ou partícipe, for também depositada no Brasil dentro do prazo de prioridade estipulado
no respectivo acordo sob reserva de direitos de terceiros, e desde que seja assegurada reciproci-
dade de direitos para o registro de marcas brasileiras, naquele país.
§1º Durante esse prazo a prioridade não será invalidada por igual depósito da marca, por
terceiros.
349 A expressão adotada é semelhante à utilizada pela CUP no art. 4 B, primeira parte.
350 Em relação às marcas de indústria e comércio, a CUP indica, como não impeditivo ao
registro, outro pedido de registro apresentado durante o prazo convencional ou o uso da marca no
interregno da prioridade. Tal menção é meramente exemplificativa. Nestes comentários relata-
mos, também exemplificativamente, outras situações previstas em nossa legislação, que não
poderão fundamentar direito de terceiros ou posse pessoal a fim de invalidar pedido de registro
formulado com reivindicação de prioridade, tal como o nome comercial registrado após a data de
depósito original, cuja prioridade é requerida no Brasil. Os direitos de terceiros anteriores ao
pedido de registro que serve de base ao direito de prioridade são ressalvados nos termos da Lei nº
9.279/96 e do art. 4 B in fine da CUP.
351 Ver comentários ao art. 124, incisos V, XII, XVII, XIX, XXII e XXIII da Lei nº 9.279/96
neste livro.
247
pedido de registro de terceiros para marca coletiva ou de certificação, depo-

sitados em data posterior à prioridade reivindicada, excetuado o disposto no
art. 154 da Lei nº 9.279/96 e, ainda, pelo uso anterior por pessoa de boa-fé,
se iniciado durante o período de prioridade.
Um pedido de registro depositado com prioridade poderá, contudo, ser
recusado no Brasil por força dos demais dispositivos legais, os quais dizem
respeito a proibições absolutas ao registro, tais como reprodução de cunho
oficial, brasão, armas, medalha, bandeiras, emblema, distintivo e monumen-
to oficiais, públicos, nacionais ou estrangeiros ou internacionais, falsa indica-
ção de origem, sinais contrários à moral e aos bons costumes, dentre ou-
tros.352
Não obstante, necessárias algumas considerações acerca da proibição
contida no inciso XXIII do art. 124 da Lei de Propriedade Industrial à luz do
disposto no art. 127 da mesma Lei.
À primeira vista poderia parecer, em razão do texto da CUP ou do antigo
Código da Propriedade Industrial, que um pedido de registro efetuado com
reivindicação de prioridade não poderia ser invalidado por pedido de registro
nas condições do inciso XXIII do art. 124 da LPI, formulado durante o prazo
convencional.
Contudo, por se tratar de presunção de má-fé, a proibição contida no
inciso XXIII poderá legitimamente dar margem à recusa do pedido, caso a
marca cuja prioridade é pleiteada na forma do art. 127 da LPI imite ou
reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não
poderia desconhecer em razão de sua atividade353. Isso, porque o proibitivo
legal pressupõe o conhecimento prévio da marca de terceiro, não estando tal
conhecimento limitado ao Brasil.
Portanto, provando-se que antes do depósito no país de origem da prio-
ridade, em razão de sua atividade, o depositante tinha conhecimento da
marca (art. 124, XXIII) ou que esta é notoriamente conhecida no ramo
como sendo de terceiros (art. 126), perfeitamente aplicável à hipótese os
respectivos proibitivos legais, mesmo que o pedido de registro de terceiro
seja posterior à prioridade reivindicada. Desnecessário ressaltar que a ques-
tão envolve essencialmente matéria de prova.
Por outro lado, verifica-se certa confusão conceitual entre as implicações
resultantes do art. 127 e o disposto nos arts. 125 e 126 da Lei de Propriedade
Industrial, conseqüentemente com o disposto no art. 6 bis da Convenção da
União de Paris. Tais dispositivos legais, contudo, não se confundem ou se-
352 Maiores comentários sobre proibições ao registro nesta obra, no item referente ao art. 124 e
respectivos incisos.
353 Não confundir com marca notoriamente conhecida, objeto do art.o 126 da Lei nº 9.279/96
— Ver maiores comentários sobre o tema nesta obra, arts.124, inciso XXIII e 126.
248
quer se correlacionam, na medida em que tratam de situações bastante di-

versas.
A reivindicação de prioridade não é uma obrigação do titular da marca,
mas mera faculdade que lhe é conferida por lei, em razão de tratados inter-
nacionais ratificados pelo Brasil.
O fato de o titular da marca não fazer uso da faculdade prevista no art.
127 da Lei nº 9.279/96 não invalida sua pretensão ao registro, pois não
implica, como muitos pretendem, renúncia à sua marca no território nacio-
nal. Tem como conseqüência única a não derrogação da imunidade assegura-
da ao depósito (princípio da anterioridade) em relação a fatos ocorridos
dentro do prazo convencional, tal como anteriormente descrito.
O não exercício da faculdade conferida pelo art. 127 não invalida os
direitos do titular da marca notoriamente conhecida, na forma do art. 126 da
Lei de Propriedade Industrial, pois esta derroga princípio diverso, qual seja o
da territorialidade354. A proteção conferida pelo art. 126 da LPI, em decor-
rência do art. 6 bis da CUP, independe de depósito ou registro prévio no
Brasil.355
Tal como já mencionado, os dispositivos legais em foco (arts. 127 e 126
da LPI) não se anulam, sequer se correlacionam. A reivindicação de priorida-
de não constitui requisito para oposição com base no art. 126 da LPI.
§1º — A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito,

podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras
prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.
Este dispositivo enseja a possibilidade de agrupar em um único pedido

de registro nacional vários pedidos de registro feitos em outros países mem-
bros da CUP, ampliando, portanto, a relação de produtos ou serviços inicial-
mente especificada, desde que, como exige a Lei, os demais pedidos de
registro, cuja prioridade suplementará o pedido nacional, tenham sido for-
mulados em data anterior à apresentação do pedido de registro no Brasil. A
suplementação da prioridade pressupõe a identidade da marca reivindicada
e dos requerentes dos pedidos, variando, portanto, apenas em relação aos
produtos ou serviços reivindicados.
§2º — A reivindicação da prioridade será comprovada por docu-

mento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do
pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será
de inteira responsabilidade do depositante.
354 Maiores comentários sobre marca de alto renome e marca notoriamente conhecida nesta
obra, arts. 125 e 126.
355 Para o exercício deste direito, contudo, a LPI exige o depósito, na forma do art. 158, §2º.
249
A documentação necessária para dar sustento à reivindicação de priori-

dade no Brasil é a mesma antes exigida pelo Código da Propriedade Indus-
trial de 1971356, com pequena alteração, que reflete o posicionamento do
legislador no sentido de uma melhor adequação à CUP e à liberalização em
relação aos documentos oriundos dos órgãos oficiais responsáveis pelo regis-
tro de marcas em cada um dos países membros (os correspondentes INPIs
nacionais).
O documento de prioridade referido neste artigo corresponde normal-
mente à uma certidão ou fotocópia do pedido de registro ou do registro,
autenticada pelo órgão oficial responsável pelo registro de marcas no país do
depósito cuja prioridade é reivindicada, contendo obrigatoriamente o núme-
ro, a data e a reprodução do pedido ou do registro.
Contudo, em vez de exigir a tradução juramentada do documento de
prioridade, na íntegra, a Lei nº 9.279/96 derrogou, em âmbito administrati-
vo, para efeito de reivindicação de prioridade, o disposto na Lei de Registros
Públicos nº 6.015/73357, passando a exigir apenas uma tradução simples, cujo
teor é de responsabilidade do depositante.358
Embora não expressamente mencionado neste parágrafo, a legalização
consular do documento de prioridade é dispensada por força do art. 4 D, 3)
da CUP. Exige-se apenas a autenticação do documento pela Autoridade res-
ponsável pelo registro de marcas no país de origem.
§3º — Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação po-

derá ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do depósito, sob pena de
perda da prioridade.
De modo geral o art. 127 da Lei nº 9.279/96 manteve o mesmo trata-

mento dispensado ao assunto pelo antigo Código da Propriedade Industrial
(Lei nº 5.772/71) também no que diz respeito à possibilidade de apresenta-
ção posterior do documento comprobatório da prioridade reivindicada359.
356 Lei nº 5.772/71,

Art. 68,- (...)
§2º — A reivindicação de prioridade deverá ser comprovada mediante documento hábil do
país de origem sempre acompanhado de tradução na íntegra, contendo o número, a data e a
reprodução do pedido ou do registro. (grifos nossos).
357 A tradução juramentada continua a ser exigida nos demais casos, para prova em Juízo — Lei
nº 6.015, de 31.12.1973, arts. 129, §6º e 148 c/c art. 157 do CPC.
Art. 157 — Só poderá ser junto aos autos documento redigido em língua estrangeira quando
acompanhado de versão em vernáculo, firmada por tradutor juramentado.
358 A exigência de tradução juramentada foi igualmente dispensada em outros dispositivos da
LPI e em diversos procedimentos relativos ao depósito de marcas, na forma do Manual do
Usuário instituído pelo Ato Normativo nº 154/99.
359 A documentação necessária é a indicada nos §§2º e 4º deste mesmo artigo.
250
Houve alteração, contudo, em relação ao prazo360, anteriormente de 120

dias, conferindo assim uma diferença de alguns dias em sua contagem atual,
de quatro meses.
O prazo da Lei nº 9.279/96 excede o prazo mínimo de três meses pre-
visto no art. 4 D, 3) da Convenção.
A não comprovação da prioridade mediante apresentação de cópia au-
tenticada do pedido, revestido das formalidades exigidas por Lei, na forma
do parágrafo anterior, acarreta a perda do direito de prioridade. Tal fato,
contudo, não invalida o pedido de registro, que passará a ter o mesmo trata-
mento dispensado aos pedidos de registro nacionais, valendo como data de
depósito para todos os efeitos da Lei a data em que for depositado no Brasil.
§4º — Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento

correspondente deverá ser apresentado junto com o próprio documento
de prioridade.
A prioridade poderá ser cedida juntamente com o pedido de registro que

deu origem ao pedido nacional ou independentemente deste, em relação a
um, alguns ou a todos os países, bem como à mesma ou a diferentes pessoas.
Em qualquer dos casos a Lei exige que sua comprovação junto ao INPI seja
feita simultaneamente à apresentação do documento de prioridade. Tal
comprovação é feita mediante o respectivo instrumento de cessão ou uma
declaração de cessão, acompanhados de tradução simples e dispensada a
legalização consular, a exemplo do que ocorre com o próprio documento de
prioridade. As formalidades do documento de cessão de prioridade regem-se
pela lei do país onde houver sido firmado.361
Note-se que a Lei nº 9.279/96 não prevê sanção específica para a não
apresentação do documento comprobatório da cessão da prioridade dissocia-
do do próprio documento de prioridade, como exigido no §4º deste artigo. A
nosso ver, a perda da prioridade seria pena excessiva nesta circunstância,
devendo-se antes ter a cessão como não havida ou não anotada. Não excluí-
mos, contudo, a possibilidade de controvérsia, na medida em que a lei nacio-
nal é omissa a este respeito e a CUP remete às legislações nacionais a deter-
minação das conseqüências da omissão das respectivas formalidades, as
quais, entretanto, não poderão exceder a perda do direito de prioridade.362
360 Lei nº 5.772/71,

Art. 68 — (...)
§3º — A apresentação desse comprovante, quando não tiver sido feita juntamente com o
depósito, deverá ocorrer em até 120 (cento e vinte dia)s, contados da data do mesmo depósito,
sob pena de perda da prioridade reivindicada. (grifos nossos). Obs.: Coloquei o em para fazer
sentido.
361 Ato Normativo INPI nº 154/99, p. 20, item 9.
362 CUP,
Art. 4 D. (...)
251
Artigo 127 — caput (...)

Logo no início da página 258 do nosso livro há menção a duas notas de
rodapé (274 e 275). Eu adicionaria, aqui, uma terceira nota de rodapé (276),
renumerando as subsequentes.
Sob a nota de rodapé 276 eu faria os seguintes comentários:
No que tange às marcas, a redação do art. 4 A. 1 da Convenção da União
de Paris contempla a possibilidade de reivindicação de prioridade com base
em pedido de registro de marca de fábrica ou de comércio.
De acordo com a doutrina prevalente, marcas de fábrica ou de comércio
seriam aquelas destinadas a assinalar produtos de um determinado fabrican-
te ou comerciante dos produtos de outra origem. Com esteio nesse entendi-
mento, houve dúvida se as marcas destinadas a assinalar serviços, e não pro-
dutos, estariam dentro do escopo do art. 4 A. 1 da CUP. Essa dúvida foi
aguçada pelo texto do art. 6 sexies do mesmo diploma, pois ele determina
aos países membros que protejam as marcas de serviço, dispensando-os, en-
tretanto, da obrigatoriedade de prever o registro dessas marcas.
O art. 15, §4 do TRIPS em consonância com o art. 62, §3º do mesmo
diploma puseram fim a quaisquer dúvidas porventura ainda existentes, de-
terminando que:
Art. 15 (4) — A natureza dos bens ou serviços para os quais se aplique
uma marca não constituirá, em nenhum caso, obstáculo a seu registro.
Art. 62 (3) — O artigo 4 da Convenção de Paris (1967) será aplicado,
“mutatis mutandis”, a marcas de serviço.
Capítulo III
DOS REQUERENTES DE REGISTRO
Art. 128 — Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou

jurídicas de Direito público ou de Direito privado.
Art. 128
Houve alteração redacional que tornou o dispositivo anterior mais claro
em relação ao seu correspondente no antigo Código da Propriedade Indus-
trial (Lei nº 5.772/71, art. 62 e parágrafo único)363. Como o Código de 71
(4) Para a declaração de prioridade nenhuma outra formalidade poderá ser exigida no mo-
mento da apresentação do pedido. Cada país da União determinará quais as conseqüências da
omissão das (o quê?) previstas no presente artigo, as quais não poderão exercer a perda do direito
de prioridade.
363 Lei nº 5.772/71,
Art. 62 — Só podem requerer registro de marca as pessoas de direito privado, a União, os
Estados, os Territórios, Municípios, o Distrito Federal e seus órgãos de administração direta ou
indireta.
Parágrafo único. As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativa
à atividade que exerçam efetiva e licitamente, na forma do artigo 61.
252
limitava a obtenção de registro de marca às pessoas de Direito privado à

União, aos Estados, aos Territórios, aos Municípios, ao Distrito Federal e
seus a órgãos da administração direta ou indireta, dava margem à dúvida
quanto a se as pessoas naturais poderiam ser titulares de registro de marca. A
inclusão do termo pessoas físicas ou jurídicas, veio a elidir definitivamente
qualquer questionamento.
§1º — As pessoas de direito privado só podem requerer registro de

marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo
direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente,
declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da
lei.
A primeira parte deste dispositivo reproduz integralmente o parágrafo

único do art. 62 do Código de 1971. Assim, o exercício de atividade de
forma lícita e efetiva continua sendo requisito essencial para a obtenção de
registro.
A não observância deste dispositivo dá ensejo à nulidade do registro, cuja
declaração pode ocorrer em âmbito administrativo, por intermédio de pro-
cesso de nulidade, instaurado ex officio pelo INPI ou a requerimento de
pessoa com legítimo interesse, ou pelo Poder Judiciário, mediante ação pró-
pria, proposta igualmente pela referida autarquia ou qualquer pessoa com
legítimo interesse.364
A Lei não esclarece, contudo, a quem caberia a prova do não exercício de
atividade e, conseqüentemente, da falsidade da declaração prestada em a-
ções de nulidade fundadas neste dispositivo legal. Prevalecem, portanto, os
critérios gerais da lei adjetiva civil, segundo os quais cabe à parte que argüi a
nulidade fazer prova de suas alegações, ou seja, ao autor o ônus da prova
quanto ao fato constitutivo de seu direito.365
Outrossim, a segunda parte do dispositivo referido, introduzida pela Lei
nº 9.279/96, elidiu de vez qualquer dúvida quanto à possibilidade de empre-
sas controladoras ou holding virem a ser titulares de registros de marca no
Brasil. Para tanto, a Lei exige a declaração expressa da condição de controla-
dora, ou seja, de que o exercício da atividade se dá por meio de empresas
controladas direta ou indiretamente pela depositante.
A ausência ou incorreção nesta declaração, a exemplo da que diz respeito
ao exercício de atividade pelo depositante ou cessionário, também sujeita o
registro à nulidade, sem prejuízo das sanções de natureza criminal e da ação
cível para reparação de danos causados ao prejudicado pelo registro indevida-
mente obtido.366
364 Lei nº 9.279/96, arts. 165 e 168 a 175

365 Código de Processo Civil, arts. 333 e 396.
366 Código Penal, art.? e Código Civil, art. 159.
253
Na medida em que a LPI, a exemplo do CPI de 1971, não exige expres-

samente que a comprovação do exercício de atividade pelo depositante seja
feita por documento hábil, deixou a critério do INPI regular qual a documen-
tação necessária para instruir o requerimento de registro.
A inclusão, na parte final do dispositivo, da frase “declarando no próprio
requerimento, esta condição, sob as penas da lei” vem sendo interpretada no
sentido de que a comprovação da atividade pelo depositante (e pelo cessio-
nário do pedido ou do registro, vez que sujeito aos mesmos requisitos relati-
vos ao exercício de atividade que o depositante da marca por força do art.
134 da LPI) teria sido substituída por simples declaração.
Não obstante, em relação às pessoas naturais, o INPI vem exigindo a
apresentação de cópia do documento comprobatório da atividade exercida,
expedido pelo órgão competente367, o que leva à indagação de se a exigência
de declaração em relação a atividade exercida pelo depositante não se aplica-
ria tão-somente às hipóteses de empresa controladora ou holding, cuja ativi-
dade seja exercida por empresas controladas direta ou indiretamente. Tal
interpretação, contudo, não se coaduna com o diferente tratamento adminis-
trativo adotado em relação às pessoas jurídicas, podendo-se concluir que a
exigência em relação às pessoas físicas seria ilegal.
§2º — O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por

pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer
atividade distinta da de seus membros.
Em razão de sua própria natureza, o pedido de registro que visa identifi-

car produtos ou serviços provindos de membros de determinada entidade só
poderá ser efetuado por entidade jurídica representativa da coletividade,
estando seu uso sujeito às condições previstas nos estatutos sociais ou regu-
lamento de utilização da entidade368.
A pessoa jurídica responsável pela marca coletiva poderá, ou não, exer-
cer atividade distinta da de seus membros. Como o dispositivo legal em
questão corresponde à mera faculdade, nada impede que a entidade repre-
sentativa da coletividade tenha atividade igual a de seus membros.
§3º — O registro da marca de certificação só poderá ser requerido

por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou
serviço atestado.
367 Manual do Usuário, instituído pelo Ato Normativo do INPI nº 154/99, de 21.12.1999, p.
26.
368 Ver comentários aos arts. 123, inciso III, 147 e 149 a 154 desta obra.
254
O dispositivo legal referido visa garantir a idoneidade da marca de certi-

ficação e sua imparcialidade em relação às empresas que fabricam, comercia-
lizam ou de modo geral têm interesse comercial nos produtos ou serviços
objeto da certificação369.
§4º — A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplica-

ção dos dispositivos constantes deste Título.
A LPI inovou em relação à Lei anterior, que não continha dispositivo

semelhante.
A lógica jurídica por trás da referida determinação reside, de um lado, na
igualdade de tratamento dispensado pela CUP aos nacionais de cada um dos
países membros, evitando que a reivindicação de prioridade venha conferir
tratamento mais vantajoso aos estrangeiros no que tange à obrigação especí-
fica, contida na legislação brasileira, de exercício efetivo de atividade relacio-
nada ao objeto do pedido de registro.
Qualquer dúvida porventura existente quanto à dispensa de exercício de
atividade na forma da lei brasileira restou dirimida pela disposição expressa
contida neste parágrafo.
Com a introdução deste dispositivo, os titulares de pedidos de registro
com reivindicação de prioridade passaram a ter a obrigação de declarar sua
atividade na forma do art. 128 da LPI, sob pena de nulidade do registro. Em
caso de renúncia ou perda do direito de prioridade pelos motivos elencados
no art. 127 §3º da LPI, tal declaração de atividade, já constante dos autos
administrativos, dá respaldo à continuidade automática do pedido de regis-
tro como exclusivamente nacional.
Capítulo IV
DOS DIREITOS SOBRE A MARCA
Seção I
Aquisição
Art. 129 — A propriedade da marca adquire-se pelo registro valida-

mente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado
ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado
quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 127 e
148.
Art. 129
369 Sobre marcas de certificação, ver comentários aos arts. 123, inciso II e 148 a 154 nesta obra.
255
O dispositivo trata da aquisição de direitos sobre a marca e confirma, a

exemplo dos Códigos anteriores, o sistema atributivo como o modo pelo qual
o titular assegura o direito de propriedade sobre o signo distintivo.
Isto significa que, no Brasil, o direito de uso exclusivo sobre a marca e a
conseqüente prerrogativa de impedir terceiros de utilizarem sinais iguais ou
semelhantes em meio a produtos ou serviços congêneres são adquiridos atra-
vés de um registro validamente expedido, e não pelo uso, conforme se dá nos
países adeptos do sistema declarativo, como os Estados Unidos da América.
A exclusividade sobre a utilização da marca, portanto, em regra, cabe a
quem primeiro a registra perante o INPI. Por outro lado, atento à umbilical
ligação entre os direitos de propriedade industrial e os princípios repressores
da concorrência desleal, instituiu o legislador algumas exceções à regra geral.
Assim, embora considere o registro uma formalidade obrigatória para a
obtenção da propriedade sobre o signo distintivo e dos seus respectivos coro-
lários, a Lei confere diversas ferramentas de proteção aos titulares de marcas
ainda não registradas perante o órgão competente. É o que se depreende pela
análise dos já comentados arts. 124, inciso XXIII, e 126, do parágrafo único
do presente dispositivo e do art. 130, comentado adiante.
§1º — Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósi-

to, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou seme-
lhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, seme-
lhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.
Uma das maiores inovações da nova Lei está no §1º deste artigo, que
introduziu o denominado “direito de precedência”, segundo o qual o utente
de boa-fé pode, sob determinadas condições, fazer prevalecer o uso anterior
sobre pedido de registro depositado, impugnando-o com base no uso ante-
rior.
Dispositivo semelhante já se encontrava nos Códigos de 1945, de 1967
e de 1969 (respectivamente, Decreto-lei nº 7.903/45, art. 96; Decreto-lei
nº 254/67, art. 82; Decreto-lei nº 1.005/69, art. 104), de modo que durante
o período de vigência daqueles diplomas legais vigorou no Brasil o, impro-
priamente chamado, “sistema misto” de proteção à marca. Na verdade, este
dispositivo não constitui um modo de aquisição do direito, mas tão-somente
o reconhecimento do uso anterior, de boa-fé, como capaz de obstar o registro
com violação dos princípios que regem a propriedade industrial.
Já o Código de 1971, que vigorou por mais de duas décadas, modificou
o regime até então vigente, suprimindo o dispositivo que conferia o direito
de precedência, o que acabou por incentivar uma verdadeira indústria de
depósitos, cujos interessados não tinham direito à marca pretendida, trazen-
do para o Brasil uma imagem negativa como um país que não assegurava uma
proteção adequada à propriedade industrial, já que a norma inscrita no art.
256
123 da revogada Lei nº 5.772/71 não se mostrou eficaz na repressão à con-

corrência desleal.
Para reivindicar o direito de precedência previsto no dispositivo, o inte-
ressado deve cumprir alguns requisitos. O principal é demonstrar que já
utilizava, de boa-fé, marca idêntica ou semelhante para distinguir ou certifi-
car produto ou serviço idêntico ou afim há, pelo menos, seis meses, na data
do pedido de registro no Brasil ou da prioridade.
Mas qual a amplitude do uso que deve ser comprovada? A doutrina e a
jurisprudência são uníssonas no sentido de que o uso deve se dar em escala
comercial. Utilizações esporádicas ou casuais, portanto, não são suficientes
para conferir a prerrogativa inerente ao direito de precedência, sendo estri-
tamente necessário que o requerente prove que vem utilizando a marca em
meio a uma atividade comercial devidamente estabelecida.
Do contrário, correr-se-ia o risco de se criar uma indústria de “reserva de
marcas”, na qual utentes meramente nominais ou casuais poderiam impug-
nar pedidos de registro de terceiros que efetivamente pretendem estabele-
cer um comércio sobre o signo distintivo, o que, além de não se coadunar
com os ideais de justiça, estaria em pleno desacordo com os princípios nor-
teadores do Direito marcário.
Outro requisito a ser cumprido pelo requerente é a efetivação do depó-
sito de um pedido de registro para a marca sobre a qual se reivindica direito
de precedência. Embora a obrigatoriedade de tal depósito não tenha sido
expressamente prevista pelo legislador, entendemos que ela está implicita-
mente contida na sistemática vigente.
Adotar entendimento diverso seria não só distorcer a norma contida no
dispositivo, como também olvidar-se da regra geral que, como visto, preco-
niza o sistema atributivo de direitos. Logo, se o requerente não comprovar o
depósito após o oferecimento da impugnação, esta não deve sequer ser co-
nhecida pelo INPI.
Questão controversa diz respeito ao momento em que o direito de pre-
cedência deve ser exercido. Alguns doutrinadores entendem que, por ser um
mero direito de precedência, deva ele ser exercido obrigatoriamente antes
da concessão do registro, ou seja, quando do oferecimento da oposição ou
mesmo via ação judicial que ataque o deferimento do pedido370. No enten-
370 Nossas cortes já enfrentaram situações em que o deferimento do pedido de registro foi
atacado com base no direito de precedência, valendo citar, a título de exemplo, trechos do
seguinte julgado: “(...) A aplicação da nova lei nos presentes autos assegura à Autora o direito de
precedência ao registro, conforme exegese do seu art. 129. Assim, como restou comprovado nos
autos que a Autora usava a marca “CORT-TRAT SM” (fls. 45/56) desde 1991, portanto antes do
depósito da Ré perante o INPI (em 22 de fevereiro de 1994 — fl. 79), possui precedência àquele
registro perante o INPI. Desta forma, o ato administrativo que manteve, em grau de recurso, o
deferimento do pedido de registro da Ré, nº 817725890, não se respaldou no ditame legal, vez
que não foi dado o direito de precedência ao registro à Autora. (...)” (Ação Ordinária e Ação
257
der dessa corrente, portanto, não há que se falar em requerimento de nulida-

de administrativa ou em ação declaratória de nulidade de registro já concedi-
do com base no referido direito.
Corrente diversa, todavia, sustenta que a existência de um direito de
precedência potencialmente exercitável vicia um registro eventualmente
concedido, o que daria ensejo à apresentação de um requerimento de nulida-
de administrativa com base no artigo 168 ou mesmo a busca da declaração da
nulidade em juízo, respaldada, entre outras coisas, no inciso XXXV, do art.
5º, da Constituição Federal de 1988, que proíbe a lei de excluir atos da
apreciação do Poder Judiciário.
Não obstante a efervescência do tema, ainda não há julgado que tenha
enfrentado diretamente a questão. De qualquer forma, em face do atual
estágio do mercado de consumo, onde, a cada dia, mais marcas são utilizadas
como elemento de atração da clientela, inevitavelmente surgirão conflitos
cuja solução dependerá da interpretação jurisprudencial, o que nos leva a
crer que nossas cortes e o próprio INPI logo terão que se posicionar a res-
peito.
§2º — O direito de precedência somente poderá ser cedido junta-

mente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta rela-
ção com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.
O §2º do presente dispositivo trata da cessão dos direitos de precedência

e estabelece que a transferência é possível, desde que feita juntamente com
o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha relação direta com o uso da
marca.
Da interpretação da norma, depreende-se que os direitos de precedência
são transmissíveis. O sucessor do utente da marca de boa-fé, portanto, sub-
roga-se em todos os direitos e prerrogativas conferidas ao sucedido, não
podendo terceiros questionar sua legitimidade para exercê-los.
O dispositivo também deixa claro que a cessão dos direitos de preferên-
cia só é válida se for feita juntamente com a transmissão do negócio identifi-
cado pelo sinal. Tal condição vem sendo objeto de calorosas discussões, che-
gando alguns a vislumbrar em tal norma uma aproximação à regra utilizada
nos países adeptos do sistema declarativo, onde a marca não pode ser cedida
desassociada do fundo de comércio371.
Cautelar nºs 9700210693 e 9700633004, 15ª Vara Federal da Seção Judiciário do Rio de Janeiro,
Juiz Augusto Guilherme Diefenthaeler, Publicado no D.O. de 01/06/2001, p. 49)
371 Tal regra, juntamente com os fundamentos sobre os quais se alicerça, foram muito bem
explicados por uma corte norte-americana: “A sale of a trademark divorced from its good will is
characterized as an “assignment in gross”. If one obtains a trademark through an assignment in
gross, divorced from the good will of the assignor, the assignee obtains the symbol, but not the
reality. Any subsequent use of the mark may be in connection with a different business, a different
258
Para outros, ao impor tal condição, incorreu o legislador em verdadeiro

contra-senso, pois, no nosso sistema, registros marcários podem ser perfeita-
mente cedidos sem a respectiva transmissão do fundo de comércio. Ora, se
o registro pode ser cedido sem a transferência do fundo de comércio, então
por que condicionar a cessão dos direitos de precedência à transmissão do
negócio?
A verdade é que preocupou-se o legislador em reprimir o “tráfico de
direitos de precedência”, impossibilitando, por exemplo, que mediante a
simples aquisição daqueles direitos determinada empresa se revestisse da
prerrogativa de impugnar pedido de registro em nome de um terceiro.
Assim, não obstante sua discutível eficácia — já que, como visto, nada
impede que a marca seja cedida após a concessão do registro —, pode tal
norma, em determinadas circunstâncias, senão reprimir, ao menos dificultar
o referido tráfico, justificando-se, por esta razão, sua inserção em nosso orde-
namento.
Seção II
Da Proteção Conferida pelo Registro
Art. 130 — Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegura-

do o direito de:
I — ceder seu registro ou pedido de registro;
II — licenciar seu uso;
III — zelar pela sua integridade material ou reputação.
Art. 130
O art. 130, em especial o seu inciso III, foi criado em um momento
muito oportuno uma vez que o processo de concessão de um registro de
marca tem demorado cerca de três anos no Instituto Nacional da Proprieda-
de Industrial. Se, por um lado, a lentidão desse processo administrativo traz
prejuízos aos depositantes de marcas, por outro, o art. 130, III, confere
alguns direitos aos titulares de pedidos de registro que podem atenuar esse
dano.
Os dois primeiros incisos tratam do direito de ceder o registro ou pedido
de registro (inciso I) e do direito de licenciar o uso da marca (inciso II), o que
não traz grandes novidades com relação ao diploma anterior. O terceiro inci-
so, por sua vez, introduz uma nova tutela no Direito Marcário pátrio, pois
possibilita a proteção das marcas contra a diluição.
good will and a different type of product. The continuity of the thing symbolized by the mark is
broken. Use of the mark by the assignee in connection with a different good will and different
product may result in a fraud on the purchasing public, who reasonably assume that the mark
signifies the same nature and quality of goods or services, whether used by one person or another”
(Marshak v. Green, 746 F. 2d 927, 223 U.S.P.Q. 1099, 1100, 2d Cir. 1984).
259
Diluição: conceito e tipos

No que tange ao inciso III do art. 130, a preocupação do legislador em
amparar a integridade material e a reputação da marca legitima-se no poder
de atração dos sinais distintivos e em seu valor no fundo de comércio das
empresas.
Ao individualizar um produto, distinguindo-o das mercadorias concor-
rentes, a marca garante ao empresário o retorno do seu investimento. A
marca é o instrumento que permite ao empresário adquirir a preferência e a
fidelidade do consumidor.
Atualmente, com a pluralidade de produtos e serviços existentes, a qua-
lidade não é suficiente para garantir a liderança de mercado e fixar determi-
nada marca na memória dos consumidores. Com efeito, a unicidade, a repu-
tação e a consistência no uso do sinal podem ser fatores determinantes.
A unicidade porque, se um sinal é único, única será a fonte que sobrevirá
à mente do consumidor. A reputação porque é o conceito do sinal no merca-
do que atrairá ou afastará o consumidor leigo ao efetuar a sua primeira com-
pra, e que cativará ou não sua fidelidade. A consistência no uso porque mui-
tos consumidores fixam na memória a imagem fotográfica da marca, sendo
certo que o uso de configurações diferentes para um mesmo sinal dificulta
sua lembrança ou confunde o público. Esses três elementos, portanto, in-
fluenciam diretamente o poder de venda da marca e, conseqüentemente, o
seu valor no fundo de comércio da empresa.
O inciso III do art. 130, sem dispositivo correspondente no antigo Códi-
go da Propriedade Industrial, vem, oportunamente, munir o titular de regis-
tro ou pedido de registro de marca com uma importante arma contra atenta-
dos à unicidade, consistência ou reputação do seu bem imaterial. Em outras
palavras, essa norma tem por fim evitar a diluição da marca.
Diluição de marca é uma ofensa à integridade de um signo distintivo,
seja moral ou material, por um agente que não necessariamente compete
com o titular do sinal. O efeito da diluição de marca é a diminuição do poder
de venda do sinal distintivo, seja pela lesão à unicidade, à consistência no uso
ou à sua reputação.
No Direito norte-americano, em que os estudos sobre a diluição de mar-
ca se desenvolveram com intensidade, a doutrina reconhece três tipos de
diluição: a maculação (tarnishment), a ofuscação (blurring) e a adulteração
de marca, que podem perfeitamente ser transportados para o Direito pátrio.
A maculação constitui uma ofensa à integridade moral de uma marca. É
uma conduta que causa dano à reputação do sinal, seja pela associação desse
signo com um produto ou serviço de baixa qualidade, seja pela sugestão de
um vínculo do sinal com um conceito moralmente reprovado pela sociedade.
A ofuscação consiste na perda do “brilho” ou da força distintiva de uma
marca. É entendida como uma violação à unicidade do sinal, a partir do
momento em que uma mesma expressão passa a identificar produtos de
fontes diversas. É importante destacar que, em casos de ofuscação, não é
260
relevante a possibilidade de confusão entre as marcas ou suas fontes. A ques-

tão que se impõe soberana é a proteção ao bem jurídico contra a perda da sua
força distintiva, presente na unicidade do sinal.
O terceiro e último tipo de diluição consiste no uso da marca por tercei-
ros, de forma adulterada. Em outras palavras, faz-se uso de sinal diverso
daquele idealizado pelo titular e fixado na mente dos consumidores, o que,
conseqüentemente, diminui o poder de venda da marca. Nesse caso, presen-
te está a lesão à consistência no uso da marca por parte do seu titular, sendo
certo que o uso do sinal em outra formatação por terceiros prejudica a fixa-
ção de uma imagem única na memória do consumidor, o que, indiretamente,
afeta negativamente a força distintiva desse signo.
O inciso III do art. 130 tem por objetivo evitar o que se chama de
maculação e, ao mesmo tempo, garante a tutela à integridade (estrito senso)
material dos sinais distintivos, ou seja, combate a ofuscação e o uso de marca
adulterada.
Diluição x Princípio da Especialidade
Não obstante o direito do titular de marca à integridade do seu bem
imaterial, existem limites ao seu direito de exclusividade, que visam garantir
a função social da propriedade e a livre concorrência. Nesse contexto, a
proteção contra a diluição de marca deve ser harmonizada com o princípio da
especialidade das marcas. A resposta para o limite entre a aplicação do prin-
cípio da especialidade das marcas e a teoria da diluição de marca encontra-se
na fama e na arbitrariedade do sinal: quanto mais famosa e arbitrária for uma
marca, mais ela deve encontrar amparo contra a diluição.
Diluição x Sistema Atributivo de Direito
Como se denota do caput do art. 130 da LPI, os direitos emanados por
esse dispositivo de Lei não amparam apenas os titulares de registro de marca,
mas também acolhem os titulares de pedidos de registro.
Nada mais coerente do que a extensão da cobertura legal contra a dilui-
ção aos depositantes de marcas, uma vez que os titulares de pedidos de
registro de marca não podem ficar vulneráveis à degradação do poder de
venda do seu sinal distintivo ao longo do processo administrativo de registro.
Com efeito, de que valeria a concessão do registro, depois de decorridos anos
do depósito, se, na época da concessão, o poder distintivo da marca se encon-
trasse deteriorado pelo uso por terceiros?
O direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca nas-
ce, portanto, com a apresentação de pedido de registro perante o INPI.
Diluição x Princípio da Territorialidade
Ademais, nada obsta, também, a aplicação da exceção ao princípio da
territorialidade em combinação com a teoria da diluição de marca. Interpre-
tando sistematicamente os arts. 130, I, 126 e 158, §2º da Lei da Propriedade
Industrial, conclui-se que a marca notoriamente conhecida também pode ser
objeto de ações administrativas ou judiciais contra o perigo de diluição, con-
261
tanto que o autor da demanda deposite um pedido de registro para sua

marca, no país, dentro de 60 dias após início do litígio.
Requisitos formais e materiais
Em atenção aos fundamentos da teoria da diluição de marca, pode-se
enumerar alguns elementos que devem ser observados em uma ação desta
natureza. São eles:
a) a existência de registro ou pedido de registro, perante o INPI, para a
marca que se pretende proteger contra a diluição. Vale lembrar que a ausên-
cia de registro ou de pedido de registro de marca pode ser temporariamente
sanada caso o sinal distintivo em questão seja notoriamente conhecido, rece-
bendo a proteção especial do art. 126 do referida Lei, situação em que o
pedido de registro deverá ser depositado em 60 dias do início da lide.
b) a possibilidade de dano moral ou material à marca. Nota-se que o
legislador preocupou-se em “zelar” pela integridade material ou reputação da
marca, e não em “recompor” a integridade. Entende-se, portanto, que o
mero “perigo de dano” é suficiente para sustentar a ação de diluição.
c) a arbitrariedade da marca. Se uma marca é fantasiosa, ou seja, se ela
foi inventada e não existe em qualquer idioma, razão não há para que outra
empresa adote o mesmo signo. Deve-se proteger ao máximo a unicidade
desse sinal no mercado. Por outro lado, se a marca foi escolhida entre os
verbetes do vernáculo, a tutela contra a diluição não deve incidir com tanta
intensidade, em respeito ao princípio da novidade relativa e ao princípio da
especialidade das marcas. Isso não significa que marcas evocativas não este-
jam protegidas contra a diluição, mas a aplicação dessa teoria para produtos
ou serviços que não guardem afinidade entre si estará condicionada à fama do
sinal no mercado.
d) o renome da marca. Quanto mais famosa for uma marca, maior deve
ser sua proteção contra a diluição, independente de sua arbitrariedade. O
fato é que marcas de renome são facilmente reconhecidas pelo consumidor,
transcendendo barreiras geográficas, socioeconômicas e mercadológicas. Em
outras palavras, essas marcas possuem um poder de atração maior do que
sinais distintivos comuns e, portanto, merecem uma proteção além da ordi-
nária. Sua distintividade ímpar, alcançada pelo renome, deve ser resguardada
contra a diluição. Para se aferir o renome de uma marca, é importante consi-
derar o tempo de uso, a extensão geográfica e mercadológica do uso, a natu-
reza do produto ou serviço identificado, a extensão e a duração da publicida-
de e, se possível, o grau de reconhecimento do público com relação ao sinal.
Art. 131 — A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca
em papéis, impressos e propaganda e documentos relativos à atividade
do titular.
Art. 131
Este dispositivo afasta qualquer dúvida de que a proteção conferida às
marcas compreende não só o uso do sinal diretamente no produto ou serviço
262
reivindicado, mas também o uso em outros documentos ou meios de comu-

nicação.
Deve-se frisar que o art. 131 não exaure as hipóteses de proteção da
marca com relação à mídia. Ao revés, após citar alguns meios específicos, o
legislador amplia a tutela ao uso da marca a quaisquer “documentos relativos
à atividade do titular”.
Art. 132 — O titular da marca não poderá:

I — impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais dis-
tintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na
sua promoção e comercialização; Art. 132
II — impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para
indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais
de concorrência;
III — impedir a livre circulação de produto colocado no mercado
interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o dis-
posto nos §3º e 4º do art. 68; e
IV — impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou
literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comer-
cial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.
Neste dispositivo, o legislador tratou de especificar as hipóteses em que

o titular da marca não pode exercer o direito decorrente do registro, incor-
porando na Lei vigente o conceito do “justo uso”, especificando determina-
das práticas como lícitas e não infringentes do direito do titular da marca
registrada (em “As Importações Paralelas e a Tutela Jurídica das Marcas”,
monografia de Roberta Xavier da S. Calazans, PUC-RJ, 1999).
No inciso I, dispõe que o titular da marca registrada não pode impedir
que comerciantes ou distribuidores utilizem a marca do fabricante junta-
mente com as suas marcas na divulgação e na promoção dos produtos.
O inciso ora em análise faculta ao comerciante divulgar determinado
produto que seja vendido em seu estabelecimento, expondo-o em conjunto
com sua marca, mesmo que não tenha propriedade ou autorização de uso da
marca divulgada. Assim, um magazine que venda produtos de diversas mar-
cas, poderá divulgar seu estabelecimento por meio de um site de internet,
veiculando fotos dos produtos encontrados em sua loja em conjunto com sua
marca original.
Este dispositivo, entretanto, precisa ser interpretado com extremo cui-
dado, pois pode dar a falsa impressão de que o uso da marca seria livre e a
critério do comerciante. Não é bem assim, porque, a prevalecer a interpreta-
ção literal, a marca do fabricante poderia servir de instrumento para impul-
sionar os negócios do comerciante, passando uma falsa idéia de relação ou
associação com o fabricante.
263
Portanto, o inciso I do art. 132, deve ser usado com muita cautela de
modo a não figurar ato de concorrência contrário aos usos honestos em ma-
téria industrial ou comercial, bem como qualquer outro dispositivo da pre-
sente Lei, emanado do art. 129, comentado anteriormente.
No inciso II, reitera-se a preocupação do legislador em impor limitações
aos próprios limites de “uso justo” de marcas de terceiros. Este inciso trata
especificamente da permissão conferida ao fabricante de acessórios, destina-
dos a equipar um bem principal, de indicar a destinação do produto por este
comercializado.
Cumpre ressaltar, que este inciso, in fine, enfatiza a importância de se
zelar pelas práticas leais de concorrência de modo a não promover a vanta-
gem indevida àquele que não tem a titularidade da marca, bem como garantir
que sua integridade material e reputação sejam preservadas.
Desse modo, o fabricante poderia indicar que seu acessório destina-se ou
é compatível com produtos das marcas “X”, “Y” ou “Z”. No entanto, não
poderá passar a imagem de que tal produto é um acessório oriundo do mes-
mo fabricante do veículo e de seus componentes.
Tomamos como exemplo a indústria automobilística, onde temos a
montadora concorrendo com fabricantes de acessórios compatíveis com seus
veículos. Não poderá a montadora, titular da marca “ZZZ”, de um determi-
nado carro, impedir que o fabricante de acessórios indique que seu produto
se destina a equipar o veículo “ZZZ”. No entanto, extrapola-se tal limite de
“uso justo” de marca alheia quando o fabricante de acessórios busca, por
qualquer meio, divulgar seu produto como se original da montadora fosse.
Ou mesmo, que este use a marca “ZZZ” como chancela de qualidade de seu
produto, de forma a criar associação, perante os consumidores, com a mon-
tadora, legítima titular dos diretos sobre a marca “ZZZ”.
O inciso III contém uma das inovações introduzidas com a Lei de Pro-
priedade Industrial a respeito de um tema que já reclamava um tratamento
legal para resolver os conflitos gerados em torno do que se convencionou
chamar de importação paralela.
Ao dispor que o titular da marca não poderá impedir a livre circulação de
produto colocado no mercado interno com o seu consentimento, o legislador
introduziu no sistema brasileiro o conceito da exaustão dos direitos sobre a
marca, segundo o qual, após a primeira venda do produto no mercado, o
direito sobre a marca se esgota, de modo que o titular da marca não poderá
mais invocar o direito de exclusividade para impedir as vendas subsequentes.
É como, hoje, se vem tentando conciliar, de um lado, os direitos decor-
rentes do registro da marca, e, de outro, os interesses do comércio pela livre
circulação das mercadorias, confrontados diante da necessidade do mundo
atual de estabelecer até onde vai (ou pode ir) o direito de exclusividade
conferido ao titular da marca.
Com a Lei comentada, o Brasil incorporou, no que diz respeito às mar-
cas, o conceito da exaustão de direitos em nível nacional, com expressa
264
ressalva das situações previstas nos §§3º e 4º do seu art. 68, exigindo, em
ambos os casos, o consentimento do titular para que a comercialização ocor-
ra.
O inciso IV permite a citação de marca registrada em discurso, em texto
de obra científica ou literária ou qualquer outra publicação sem conotação
comercial e sem prejuízo para o aspecto distintivo da marca. A não ser em
casos extremos, em que a citação da marca contenha ou faça alguma alusão
que o seu titular considere prejudicial à sua reputação, o direito decorrente
do registro não teria tal alcance.
Cumpre ressaltar que, ao nosso ver, o legislador não se limitou a permitir
mencionado “uso justo” em obras científicas e literárias. Ao ampliar para
“qualquer outra publicação” admite-se o “uso justo” em qualquer forma de
mídia, nas mais diferentes manifestações, o que alberga a citação em obra
audiovisual, bem como na fotográfica.
O que importa para a caracterização da citação justa de marca alheia é a
ausência de conotação comercial ou prejuízo ao caráter distintivo da citada
marca, de forma a evitar práticas de concorrência desleal.
Outro tema controverso, trazido pelo artigo em análise, é a possibilidade
de concorrente citar marca de outro em peça publicitária. Primeiramente,
conforme devidamente abordado nos comentários ao art. 131, a proteção
conferida pela Lei ora em estudo abrange o uso em papel, impressos, propa-
ganda e documentos relativos à atividade do titular.
O dispositivo trazido pelo inciso IV do presente art. 132 veda o uso
comercial ou qualquer forma de uso que traga prejuízo para seu caráter dis-
tintivo372.
Mais ainda, o recém-promulgado Código Civil, Lei nº 10.406/2002, ao
disciplinar os direitos da personalidade, em seu art. 17, veda o uso não auto-
rizado de nome alheio em propaganda comercial. Aplica-se tal artigo em
conjunto com o art. 55 do mesmo diploma legal, que reza que se confere às
pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos de personalidade.
Em outras palavras, veda-se o uso não autorizado do nome comercial de
determinada empresa em propaganda com caráter comercial.
Tais dispositivos mostram a harmonização do ordenamento jurídico pá-
trio na repressão às diversas formas de concorrência desleal, seja valendo-se
da fama de marca alheia para auferir lucro indevido, seja no denegrimento da
imagem do concorrente perante o público consumidor.
Para coroar o entendimento doutrinário anterior, cita-se verbete 227,
súmula/STJ reconhecendo que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
Neste sentido, julgado de recurso especial nº 331.517 — GO
(2001/0080766-0) o Exmo. Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha (Relator) en-
372 Sobre a tutela do caráter distintivo da marca ver comentários ao art. 130, III.
265
tendeu ser devida a indenização por dano moral resultante de publicidade

ofensiva à reputação da parte Autora.
No entanto, também existem outros interesses a serem defendidos pelo
ordenamento em seu zelo pelas boas práticas de concorrência como o uso da
propriedade de acordo com sua função social, a defesa do princípio econômi-
co da livre concorrência e os direitos de garantia e proteção ao consumidor.
A Carta Magna pátria estabelece como cláusula pétrea, no art. 5, inciso
XXIII, que a propriedade atenderá a sua função social. Assim, antes de en-
tender a propriedade sobre um bem de forma restritiva, deve-se ater à im-
portância social desta, estabelecendo limites para seu uso exclusivo.
Mais adiante, no art. 170, inciso IV, do mesmo diploma legal, a livre
concorrência é prevista como pilar da ordem econômica, incentivando a bus-
ca por clientela visando à distribuição de recursos a preço mais baixo.
Neste sentido, em apelação cível nº 309.876-6 da comarca de Lagoa da
Prata, MG, s Quarta Câmara Cível do Tribunal de Alçada do Estado de
Minas Gerais, proferida em 11.10.2000, negou-se provimento a recurso in-
terposto contra sentença que acolheu argumento afastando hipótese de lesão
à honra ou à imagem de estabelecimento por meio de propaganda compara-
tiva de preços, diante do princípio econômico da livre concorrência.
Em seu voto, o relator, Exmo. Dr. Juiz Alvimar de Ávila, considerou o
que segue:
“(...) viável a apelada ter divulgado preços mais baixos do que os que os
eram anteriormente por ela praticados, uma vez que a propaganda visa
aos consumidores, e a empresa que tiver o menor preço, com certeza,
venderá mais obtendo maiores lucros.
Não há nos autos qualquer acontecimento que justifique a indenização

por dano moral, uma vez que as partes agiram dentro do limite da livre
concorrência, fazendo com que houvesse redução de preços de produ-
tos, o que é economicamente saudável para o mercado e consumidores.
Inexiste a alegada concorrência desleal, pois não há no panfleto divulga-

do pela apelada (f. 18) qualquer afirmação falsa e mesmo porque, o
primeiro a fazer comparação de preços foi o próprio apelante, o que deu
à apelada a oportunidade de reduzir os seus preços e proclamar que
cobre qualquer preço da concorrência.
Com esses fundamentos, nego provimento ao recurso.”
Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078 de 11 de

setembro de 1990, elenca como direito básico do consumidor:
Artigo 6º — São direitos básicos do consumidor:
(...)
266
III — a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e ser-

viços, com especificação correta de quantidade, características, qualidade e
preço, bem como os riscos que apresentem.
Sabe-se que a publicidade é o principal veículo de comunicação entre o
consumidor e seu fornecedor. Então, é necessário considerar esta como fonte
de informação ao consumidor, sopesando seu direito à liberdade de escolha
com aqueles que garantem o uso exclusivo de sinais indicativos de procedên-
cia dos produtos ou serviços contratados, por exemplo, a marca ou o nome
empresarial.
Afinal, a liberdade de escolha entre o produto ou serviço de uma empre-
sa e o de seu concorrente, depende indiscutivelmente da completa informa-
ção acerca das qualidades e vantagens existentes entre os produtos ou servi-
ços sob cotejo.
O CONAR (Conselho Nacional de Auto-Regulação Publicitária) apro-
vou, em 1978, sua auto-regulamentação, a qual, até o presente momento,
tem dirimido satisfatoriamente conflitos existentes na seara publicitária. Seu
art. 32 lista as ocasiões em que a publicidade comparativa age em prol do
desenvolvimento econômico do país, e logo em sua alínea “A” estabelece
como o objetivo fulcral da publicidade comparativa o esclarecimento, se não
mesmo a defesa do consumidor.
De fato, referida regulamentação tem poder coercitivo limitado, pois
não tem a pretensão de se equiparar à lei limitando-se as decisões proferidas
pelos tribunais do próprio CONAR. Contudo, pode ser usada como bússola
na difícil tarefa de sopesar a função social da propriedade, insculpida como
cláusula pétrea de nossa Carta Magna, em seu art. 5º, inciso XXIII.
Os demais países, em especial aqueles considerados industrialmente de-
senvolvidos, encaram o uso de marca alheia em peças publicitárias de forma
menos rígida, quando comparando com a legislação pátria.
Nos EUA, a Federal Trade Comission reconhece esta técnica como be-
néfica por considerar que a comparação auxilia os consumidores a julgar qual
mercadoria atende melhor seus anseios.
O limite estabelecido pela legislação norte-americana, bem como pelas
cortes daquele país é de garantir que as comparações sejam identificáveis,
verdadeiras e leais.
A Diretiva 97/55/EC, de 6 de outubro de 1977, do Parlamento Europeu
e do Conselho da União Européia, que adita a Diretiva 84/450/EEC (relativa
à propaganda enganosa) disciplina tal matéria de forma a também permitir a
publicidade comparativa, desde que (i) não seja enganosa; (ii) compare pro-
dutos e serviços semelhantes; (iii) compare objetivamente uma ou mais ca-
racterísticas representativas e relevantes de modo confiável, permitindo, in-
clusive, a inserção de preço; (iv) não provoque a possibilidade de confusão
com produtos concorrentes ou marcas e nomes; (v) não denigra os produtos
do concorrente, seus sinais distintivos e atividades; (vi) não tire vantagem de
267
modo desleal da reputação do concorrente; e (vii) não apresente produtos ou

serviços como imitações ou réplicas de produtos protegidos.
Capítulo V
DA VIGÊNCIA, DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES
Seção I
Da Vigência
Art. 133 — O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez)

anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por perío-
dos iguais e sucessivos.
Art. 133
O artigo sob análise trata do tempo de duração de um registro de marca
a partir de sua concessão pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial
— INPI — e que, a rigor, não suscita dúvidas e prescinde de maiores comen-
tários.
Com efeito, desse dispositivo extrai-se claramente que um registro de
marca pode ser mantido indefinidamente por seu respectivo titular enquanto
for de seu interesse, bastando, para isso, promover a sua prorrogação a cada
decênio, no prazo previsto, observadas as disposições legais relativas às
condições de uso da marca.
A Lei anterior — Código da Propriedade Industrial de 1971 —,em seu
art. 85, empregava terminologia menos precisa, estabelecendo que o mesmo
prazo de 10 anos de vigência se contava não da data de concessão do registro,
mas sim da data da efetiva expedição do respectivo certificado de registro.
A redação dada pela Lei atual nos parece mais adequada, na medida em
que não deixa qualquer margem de dúvida quanto à data a ser considerada na
contagem de prazo para a adoção de medidas administrativas e judiciais pelas
partes interessadas.
De importância ressaltar que o prazo de vigência fixado pela legislação
interna está em harmonia com as disposições do TRIPS, em seu art. 18,
segundo o qual o prazo de duração mínimo deve ser de sete anos373.
§1º — O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o

último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do
pagamento da respectiva retribuição.
373 TRIPS — (...)

Art. 18 — Duração da Proteção: o registro inicial de uma marca, e cada uma das renovações
do registro, terá a duração não inferior a sete anos. O registro de uma marca será renovável
indefinidamente.
268
Esse dispositivo estabelece o início do prazo dentro do qual o titular

deve promover a prorrogação decenal do registro.
Trata-se, portanto, de uma norma cogente, ou seja, condição sine qua
non para que o registro de marca continue irradiando os seus efeitos legais.
A palavra “deverá” veio, a rigor, corrigir uma imprecisão da redação dada
pelo Código da Propriedade Industrial de 1971, que em seu art. 85, §1º,
utilizava a expressão “somente poderá”.
Entendemos que a redação da Lei atual é tecnicamente melhor, pois,
conforme destacado anteriormente, a prorrogação do registro é precondição
a ser observada para a manutenção dos direitos do respectivo titular.
§2º — Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o

termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis)
meses subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.
A incorporação desse dispositivo, que não era previsto na vigência do

CPI de 1971, na prática não criou uma inovação; ao contrário veio harmoni-
zar a legislação nacional com norma já prevista na Convenção da União de
Paris — CUP, art. 5 bis374, da qual o Brasil é um dos signatários, e que
igualmente prevê o prazo adicional de seis meses para pagamento da retribui-
ção.
Na linha do prenunciado no referido dispositivo da CUP, a legislação
nacional prevê o pagamento de retribuição adicional quando do pagamento
fora do prazo ordinário, sendo que o INPI atualmente fixou esse valor adicio-
nal em, aproximadamente, 50% a mais sobre o valor da retribuição normal.
De fundamental importância ressaltar que o cumprimento desse prazo
adicional “independe” de notificação prévia por parte do INPI, na forma que
regulamentado no Ato Normativo nº 131/97, de 23 de abril de 1997375.
Portanto, a contagem do prazo adicional a partir do dia imediatamente sub-
seqüente ao dia do término da vigência do registro é “automática”, cabendo
à parte interessada zelar pela sua observância.
§3º — A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto

no art. 128.
374 CUP — (...)

Artigo 5 bis — Uma prorrogação de prazo, de no mínimo seis meses, será concedida para o
pagamento das taxas previstas para a manutenção dos direitos de propriedade industrial, median-
te o pagamento de uma sobretaxa, se a legislação nacional assim dispuser.
375 AN 131/97, folha 11: se não efetuado no prazo estabelecido no item anterior, o pedido de
prorrogação de vigência do registro poderá, ainda, ser formulado no prazo de 06 (seis) meses,
contados a partir do dia imediatamente subseqüente ao dia do término da vigência do registro,
independentemente de qualquer notificação por parte do INPI.
269
A ressalva desse dispositivo diz respeito aos pressupostos que o titular

deve preencher já quando do requerimento de depósito da marca, sobretudo
no tocante à necessidade de que o depositante exerça, de forma direta ou
indireta, atividade lícita e compatível com os produtos ou serviços protegi-
dos pela marca.
Isso significa, em resumo, que, quando da prorrogação de um registro,
seu titular deve ainda fazer jus aos requisitos elencados no art. 128 e §§.
Cumpre ressaltar que toda e qualquer ressalva feita com base no presente
dispositivo deve estar limitada à abrangência de referido 128 e seus §§.
Seção II
Da Cessão
Art. 134 — O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos,

desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal
registro.
Art. 134
Muito embora sejam a propriedade e o uso da marca, ab initio, exclusi-
vos de seu titular, nada impede a sua utilização por terceiros ou, simplesmen-
te, a sua alienação. Daí, o surgimento dos contratos de licença de uso de
marcas e de cessão.
Nos contratos de licença de uso de marcas o titular autoriza terceiro a
utilizar a sua marca, da qual o licenciado não é titular. Já nos contratos de
cessão de marcas, transferem-se todos os direitos de propriedade, posse e
uso a outrem.
Além da marca registrada, aquela depositada também pode ser objeto de
cessão por seu titular. A cessão do registro e/ou pedido de registro de marca
pode ser a título gratuito ou oneroso, sub-rogando-se o cessionário em todos
os direitos do cedente. Para tanto, determina a atual legislação que o novo
titular preencha todos os requisitos legais de um requerente de um novo
pedido de registro de marca. Em outras palavras, é imperativo que a sua
atividade coincida com os produtos ou serviços identificados pela marca que
lhe está sendo cedida.
A partir da data da assinatura do contrato de cessão pelas partes não
pode o cedente impedir o livre uso da marca pelo cessionário. Não obstante,
recomenda-se a averbação da cessão junto ao INPI, de modo a conferir-lhe
publicidade.
Do contrário, permanece o cedente com a legitimidade ativa para se
voltar contra terceiros que infrinjam os seus direitos. Ademais, a averbação
dos contratos de cessão é importante na medida em que, tornando-se públi-
co, é mais fácil evitar, por exemplo, aqueles casos em que o cedente, de
má-fé, efetua nova cessão da(s) marca(s) a outrem.
O cedente deve informar ao cessionário, através de declaração escrita no
próprio contrato, sobre todos os vícios da marca, como, por exemplo, o não
270
uso por período superior a cinco anos e/ou sua penhora. Caso tais informa-
ções sejam omitidas, o cessionário pode pedir a devolução da quantia paga,
nos casos de cessão onerosa, e, possivelmente, até pleitear indenização por
perdas e danos.
Importante, por fim, ressaltar que os efeitos da cessão abrangem todo o
território nacional e, no caso de marcas registradas em países diversos, o
titular pode cedê-la para um titular diferente em cada país376.
A novidade introduzida pela atual Lei em comparação com a legislação
revogada377 é que a documentação para formalização da cessão de marcas
encontra-se agora prevista nas Diretrizes de Análise de Marcas, em seu item
5, quando anteriormente estava elencada nos arts. 87, 88 e 89 do antigo
diploma legal.
Art. 135 — A cessão deverá compreender todos os registros ou pedi-

do, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a
produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancela-
mento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.
Art. 135
A finalidade desse dispositivo legal está diretamente relacionada com as
normas proibitivas do registro, que reproduza ou imite marca alheia registra-
da para identificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetí-
veis de causar confusão ou associação com marca alheia378.
O motivo é a impossibilidade de convivência de marcas idênticas ou
semelhantes, para a mesma atividade, em nome de dois pólos diversos da
concorrência379. Com efeito, sendo o objetivo primordial da legislação a pro-
teção do empresário, visando resguardá-lo de atos que possam desviar a sua
clientela380, não se poderia admitir que, ao transferir determinadas marcas a
terceiros, o antigo titular mantivesse sob a sua titularidade outras marcas
idênticas ou semelhantes, para produtos ou serviços do mesmo segmento
mercadológico ou segmento afim.
Além disso, pode-se dizer que, em segundo plano, esse dispositivo legal
visa também proteger o consumidor, pois a ordem pública exige que a sua
boa-fé não seja iludida pela fraude.
A única exceção a essa regra é a hipótese de empresas pertencentes a um
mesmo grupo econômico, já que, tendo essas empresas controle comum e os
mesmos interesses, não haveria erro, dúvida ou confusão suscetíveis de pre-
judicar a concorrência e o consumidor.
376 Art. 5º, §3º da Convenção da União de Paris.

377 Código da Propriedade Industrial, Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.
378 Art. 124, inciso XIX, da LPI.
379 BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à Propriedade Industrial, vol. I, p. 265.
380 Parecer/INPI/PROC/DICONS — AD nº 69/93 — publicado na RPI 1200 de 30.11.93.
271
A atual Lei mantém, assim, o princípio da universalidade da cessão cons-

tante do art. 89381, da legislação revogada, a que se fez menção retro, corri-
gindo apenas uma imprecisão anterior que previa o cancelamento ex officio
dos registros ou pedidos de registro não transferidos. De fato, só há que se
falar em cancelamento em caso de registros já concedidos; no tocante aos
pedidos de registro, o termo mais adequado é arquivamento.
Seção III
Das Anotações
Art. 136 — O INPI fará as seguintes anotações:

I — da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessio-
nário; (...)
Art. 136
Para que a cessão de marcas seja oponível erga omnes, deverá ser anotada
pelo INPI, com a respectiva publicação na Revista de Propriedade Industrial.
A publicidade é um requisito essencial para que um beneficiário da cessão
possa fazer valer os seus direitos sobre a marca contra terceiros382.
Além da qualificação completa do cessionário exigida na Lei, para a ins-
trumentalização do processo de anotação de transferência algumas obriga-
ções devem ser cumpridas, conforme previsto pelas Diretrizes de Análise de
Marcas, a que se fez menção anteriormente. Na regulamentação, o INPI lista
as condições para que se efetive tal ato e formalidades que devem ser obser-
vadas nos documentos comprobatórios das transferências, observando-se, no
que couber, as diferentes formas de transferência de direitos.
Os seguintes documentos são, destarte, indispensáveis para a anotação
da cessão de direitos:
a) requerimento de transferência, devidamente preenchido pelo cessio-

nário;
b) comprovante de pagamento da retribuição correspondente;
c) instrumento comprobatório da cessão, que deverá conter a qualifica-

ção completa do cedente, do cessionário e das testemunhas e suas res-
pectivas assinaturas, o número do pedido ou do registro, a marca cedida
e a data na qual foi firmado o documento;
d) instrumento comprobatório da cessão de prioridade, se for o caso;
381 BARBOSA, Denis Borges, ob.cit., p. 265.

382 LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V., ob. cit., p. 280.
272
e) procuração, se for o caso;
f) tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a

legalização consular, incluindo o de prioridade;
g) certificado de registro original ou segunda via deste, ou cópia do re-

querimento desta última, ou ainda, declaração de que está sendo reque-
rida, em caso de cessão de registro.
Destaca-se, nesse diapasão, a necessidade de apresentação do CPF dos

signatários do documento de cessão, quando se tratar de empresas brasilei-
ras. Imprescindível, ainda, a comprovação de que os signatários do documen-
to de cessão detêm, na forma do contrato ou estatuto social da empresa, os
poderes necessários para assinar documentos que se refiram à alienação de
bens das empresas.
Consoante disposto também nas Diretrizes de Análise de Marcas, nos
casos de:
• cessão por incorporação ou fusão — é necessário documento compro-

batório da incorporação ou fusão, devidamente arquivado no órgão com-
petente.
• cessão for por cisão — deverá ser apresentada documentação infor-

mando a empresa que passará a ser a titular das marcas.
• cessão por sucessão legítima ou testamentária — o documento de

transferência para o espólio deverá ser assinado pelo inventariante.
Quanto ao herdeiro, a quem couber no formal de partilha o direito sobre
a marca, deverá observar as prescrições do art. 128 desta Lei, para fins
de manutenção dos direitos.
• cessão em decorrência de falência — é indispensável a apresentação de

alvará judicial autorizando a cessão dos direitos relativos à marca e de
documento de cessão devidamente assinado pelo Síndico da Massa Fali-
da ou pelo Curador Fiscal nomeado judicialmente, observadas ainda as
formalidades legais.
II — de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou

registro; e (...)
O legislador trata aqui das hipóteses em que, por determinação de auto-

ridade administrativa ou judicial, como também por lei ou convenção, o
titular da marca venha ser privado de exercer, de forma plena, os direitos que
lhe foram anteriormente outorgados.
273
Trata-se de gravames que podem incidir sobre os bens móveis em geral;

in casu, as marcas, cujos ônus reais estão regulamentados, no ordenamento
pátrio, no Título II, do Novo Código Civil, que trata dos direitos reais.
Conforme o art. 1.225 do Novo Código Civil Brasileiro, são direitos
reais:
I — a propriedade;
II — a superfície;
III — as servidões;
IV — o usufruto;
V — o uso;
VI — a habitação;
VII — o direito do promitente comprador do imóvel;
VIII — o penhor;
IX — a hipoteca;
X — a anticrese.
A despeito da discussão doutrinária atual quanto à natureza da enumera-

ção do artigo citado, se meramente exemplificativa ou taxativa383, no que
tange ao direito de marcas, releva identificar que se trata de bens reais ima-
teriais.
Além do próprio direito de propriedade atribuível ao titular da marca,
podem recair sobre ela os direitos na coisa alheia, também chamados de
direitos limitados, de usufruto e penhor, previstos no Título VI e X, respec-
tivamente, do Novo Código Civil Brasileiro. Ficam afastadas as demais figu-
ras, por incompatíveis com sua natureza móvel e incorpórea e, para efeitos da
presente análise, o direito de uso puro e simples, já que se discute aqui as
modalidades jurídicas de projeção sobre a seara comercial.
Apenas a título elucidativo, vale definir as duas modalidades de ônus que
podem recair sobre o registro de marca.
Ab initio, vale destacar que direito real é aquele que recai sobre a coisa e
que independe, para o seu exercício, de prestação de quem quer que seja.
383 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil — Direito das Coisas, São Paulo, Ed. Saraiva, p. 8. “A
matéria é objeto de acesa controvérsia, dividindo-se os escritores brasileiros em dois campos
antagônicos.
A opinião tradicional, vinda do direito romano, é a de só serem reais os direitos como tal
considerados pela lei, ponto de vista que informa a maioria das legislações modernas e recebe o
aplauso de grande número de juristas.
Todavia, talvez inspirado na orientação da jurisprudência francesa, um grupo considerável de
civilistas tem acolhido a tese contrária, sustentando ser livre às partes atribuírem realidade a
direitos resultantes de convenções havidas entre elas. Entendem esses escritores não haver empe-
cilhos de ordem legal que vedem o estabelecimento de outros direitos reais, além dos enunciados
no art. 1.225 do Código Civil, desde que não contravenham à ordem pública e aos bons costu-
mes.”
274
Os direitos reais podem ser classificados doutrinariamente em direitos

reais sobre a coisa própria e direitos reais sobre a coisa alheia. O direito real
na coisa própria (jura in re propria) é o domínio, pois confere ao seu titular a
possibilidade de usar, gozar e dispor da coisa, assim como reavê-la de quem
a detém de forma injusta. O direito real sobre a coisa alheia (jura in re
aliena) é aquele que recai em bens sobre o domínio de outrem.
Entre os direitos reais sobre a coisa alheia (iura in re aliena), são aplicá-
veis à marca, como afirmado, o penhor e o usufruto. O penhor, que vem
narrado no art. 1.431 do NCC384 é definido por Clóvis Beviláqua como o
direito real que submete uma coisa móvel ou mobilizável ao pagamento de
uma dívida385
O usufruto, que vem disposto no art. 1.390 do NCC pode ser definido,
nas palavras de Beviláqua, como o direito real, conferido a uma pessoa, du-
rante certo tempo, que autoriza a retirar da coisa alheia os frutos e utilidades
que ela produz386.
O ônus real de garantia consubstanciado no penhor, assim como o direito
real de usufruto, que possa recair sobre a marca pode advir de ato de vontade
do particular titular do domínio, por negócio jurídico, ou por decisão judicial
que verse sobre o direito em tela, reconhecendo sua existência ou aplicabili-
dade.
Portanto, cabe ao INPI, quando motivado pela parte interessada, muni-
da de documentação hábil, ou por determinação judicial, proceder às anota-
ções pertinentes no processo correspondente, de qualquer limitação ou ônus
que recaia sobre o registro.
Vale destacar que o legislador foi infeliz ao dispor sobre a incidência de
limitação ou ônus sobre os pedidos de registro. De fato, como não se pode
deter o direito de propriedade sobre os pedidos de registro, já que sujeitos a
exame pelo INPI, não se pode falar, destarte, em domínio. Por conseguinte,
se não há domínio, não há que se falar em limitação ou ônus sobre os pedidos
de registro. Não fica afastada, porém, a possibilidade de o depositante ofere-
cer determinado pedido de registro como garantia. Deve apenas estar ciente
aquele que o recebe nesta condição de que, por constituir expectativa de
direito, poderá não se consolidar.
III — das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou

titular.
384 Art. 1431 do NCC — Constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse que, em
garantia do débito ao credor ou a quem o represente, faz o devedor ou alguém por ele, de uma
coisa móvel, suscetível de alienação.
385 Clóvis Beviláqua, Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, 9ª ed. Rio de Janeiro, v. III,
obs. 1 do art. 768, CC/1916.
386 Clóvis Beviláqua, ops. cit., obs. 1 ao art. 713.
275
Igualmente à cessão de marcas já mencionada, as alterações de nome,

sede ou endereço do depositante ou titular deverão ser averbadas perante o
INPI. Para tanto, faz-se necessária a apresentação de documentação compro-
batória de tais modificações.
Em caso de empresa brasileira, quando não for possível juntar o original,
deve ser apresentada uma cópia do novo documento que comprove a altera-
ção, desde que devidamente autenticada, além da cópia do cartão CNPJ
atualizado, e, para as empresas estrangeiras, o documento deverá ser notari-
zado.
Juntamente com o pleito de alteração de nome, sede ou endereço nos
casos de registros de marcas, o requerente deverá apresentar o original do
certificado de registro ou solicitar segunda via junto ao INPI, para que, de-
pois de averbada, o referido Instituto possa fazer a devida anotação em tal
documento. Em se tratando de pedido de registro, a averbação será feita
diretamente no correspondente certificado de registro, quando de sua expe-
dição.
Verifica-se que não há inovações neste artigo, quando comparado com a
Lei revogada. No entanto, como já ocorrera na Lei anterior, o legislador
desprezou a oportunidade de conceituar o termo sede ou endereço, o que já
deu azo à interpretações distintas.
Um conceito bastante adequado sobre tal instituto é o de que sede cons-
titui o lugar principal onde determinada empresa realiza os seus negócios
mercantis387. Já com relação ao vocábulo endereço deve-se observar que tal
expressão não é conhecida no mundo jurídico, preferindo-se os termos resi-
dência ou domicílio, conforme se refira ao local de moradia ou ao local de
permanência definitiva da pessoa física.
Art.137 — As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a

partir da data de sua publicação.
Arts. 137 e 138
Sendo o INPI o órgão oficial para o recebimento, processamento e ano-
tação das cessões, limitações ou ônus que recaiam sobre o pedido de registro
e/ou registro, assim como das alterações de nome, sede ou endereço do
depositante ou titular, somente a partir de sua publicação na Revista de
Propriedade Industrial, é que produzirão efeitos perante terceiros.
O legislador nesse dispositivo legal veio conferir o efeito erga omnes à
anotação do INPI, ou seja, a partir deste momento a decisão proferida pelo
citado órgão alcançará a todos.
Art. 138 — Cabe recurso da decisão que:

I — indeferir anotação de cessão;
387 J.X. Carvalho de Mendonça, Tratado de Direito Comercial, vol. 3, 5ª ed., p. 102.
276
II — cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos termos do art.

135.
Neste dispositivo, em seus dois incisos, o legislador apenas constatou um

direito previsto em sede constitucional, consistente na possibilidade de a
parte recorrer a todas as instâncias recursais administrativas contra o ato
administrativo que lhe negou a pretensão388.
De fato, todos os atos administrativos que atingem direitos de particula-
res estão sujeitos a reexame, na própria órbita administrativa ou na judicial.
Hely Lopes Meirelles define os recursos administrativos, em acepção ampla,
como “todos os meios hábeis a propiciar o reexame de decisão interna pela
própria Administração”389.
Assim sendo, os atos administrativos proferidos pelo INPI estão sujeitos
a recurso, cujo prazo previsto na própria legislação é de 60 dias, contados de
sua publicação na Revista de Propriedade Industrial, conforme estatuído no
art. 212.
Na hipótese prevista no inciso I, quando é negada a anotação de cessão
da marca, sendo irrelevante no caso as razões da decisão, indeferindo o pedi-
do de anotação, o remédio legal à disposição das partes é o recurso adminis-
trativo. No inciso II, o legislador contemplou o cabimento de recurso quando
a autoridade administrativa entender aplicável a norma do art. 135, a que se
fez menção anteriormente, ou seja, quando o cedente deixa de incluir na
cessão todos os casos de marcas idênticas ou semelhantes, que protegem
produtos ou serviços de segmento idêntico, semelhante ou similar.
Vale sempre lembrar que não obstante se esgotem todas as vias cabíveis
em sede de procedimento administrativo, conforme o art. 215 da legislação
em tela, resta indubitável a possibilidade do prejudicado de submeter o exa-
me do tema à apreciação inafastável do Poder Judiciário390.
Nesse diapasão, inclusive, merece destaque outro comentário impres-
cindível sobre o assunto, do Mestre Hely Lopes Meirelles:
“Os recursos administrativos são um corolário do Estado de Direito e

uma prerrogativa de todo administrado ou servidor atingido por qual-
quer ato da Administração. Inconcebível é a decisão administrativa única
e irrecorrível, porque isto contraria a índole democrática de todo o julga-
mento que possa ferir direitos individuais e afronta o princípio constitu-
388 Art. 5º, inciso XXXIV, a, CF — são a todos assegurados, independentemente do pagamento
de taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direito ou contra ilegalidade ou
abuso de poder.
389 Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, Ed. Malheiros 21ª ed.,
p. 580, apud Toshio Mukai, Direito Administrativo Sistematizado, Ed. Saraiva, 2ª ed., p. 505.
390 Art. 5º, inciso XXXV, CF — a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito.
277
cional da ampla defesa, que pressupõe mais um grau de jurisdição. Deci-

são única e irrecorrível é a consagração do arbítrio, intolerado pelo Direi-
to.”391
Seção IV
Da Licença de Uso
Art. 139 — O titular de registro ou o depositante de pedido de regis-

tro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo
de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natu-
reza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.
Art. 139
Além de outros direitos que lhe são próprios, a propriedade da marca
reserva ao seu titular o direito de licenciar o seu uso a terceiro autorizado,
conforme disposto no inciso II do art. 130 desta Lei.
A licença de marca pode ser conceituada como um ato bilateral em que
o titular de uma marca (licenciante) outorga a um utente (licenciado) o
direito de utilizar a marca e explorá-la em um determinado território, con-
forme os termos e condições da contratação estabelecidos pelas partes, sem
que ocorra a transferência de titularidade da marca e sem prejuízo do exercí-
cio do direito de controle de qualidade sobre as especificações, natureza e
características dos produtos e serviços identificados pela marca licenciada.
Por envolver uma autorização de uso de um bem móvel, conforme determi-
nação do art. 5º da Lei nº 9.279/96, a licença é equiparada a um contrato de
locação de coisas (bens móveis).
Ao contrário do que dispunha o caput do art. 90 da Lei nº. 5.772/71, o
atual artigo não especifica os requisitos básicos para a validade dos contratos
de licença de marcas. Assim, entende-se que a forma pela qual o contrato foi
realizado (oral ou escrita), bem como os termos e condições contratuais, não
obedece a requisitos previamente estabelecidos em lei, sendo válido e eficaz
entre as partes o contrato sob a forma oral392.
Os seguintes requisitos devem estar expressos em contratos de licenças
de marcas, para que possam ser averbados e produzam efeitos perante tercei-
ros:
a) especificação do número do pedido ou do registro das marcas efetua-

do perante o INPI;
391 idem, ob.cit., p. 505.

392 Nesse sentido, prevalece o disposto no art. 107 do Novo Código Civil, segundo o qual “a
validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressa-
mente a exigir.”
278
b) determinação da forma de licença (exclusiva ou não) e se admite

sublicenciamento. Caso o contrato admita a sublicença de marcas, deve
ser expresso nesse sentido. Na ausência de qualquer estipulação, o subli-
cenciamento é vedado;
c) informações atinentes a objeto, bem como condições de remuneração

ou os royalties;
d) prazo de vigência e de execução do contrato e demais cláusulas e

condições da contratação.
Com relação ao prazo de averbação de um contrato de licença de marca,

admite-se tanto o prazo determinado como indeterminado. Atualmente, o
prazo contratual pode estar vinculado ao prazo de vigência do registro objeto
do contrato, sendo que, se o contrato for gratuito, o próprio INPI concede a
averbação indefinidamente, constando do Certificado de Averbação que o
prazo corresponde à vigência das marcas licenciadas.
Com o advento da Lei nº 9.279/96, implementou-se uma série de inova-
ções no licenciamento de marcas, eliminando-se as limitações impostas à
liberdade de contratar, especialmente quanto às restrições ao pagamento de
royalties previstas no art. 90 da Lei nº 5.772/71. Tornou-se admissível, as-
sim, a estipulação de cláusulas limitadoras do território de uso das marcas
licenciadas, bem como o pagamento e remessa de valores decorrentes de
marcas em vigência por prorrogação ou cujo registro não tivesse sido conce-
dido em observância à prioridade prevista na Convenção da União de Pa-
ris393.
Além disso, a Lei nº 9.279/96 eliminou a obrigatoriedade de estipulação
contratual expressa da indicação do titular da marca (licenciante) como o
único responsável pelo controle efetivo sobre as especificações, natureza e
qualidade dos produtos e serviços identificados pelas marcas licenciadas,
assegurando ao titular da marca o direito, e não a obrigação, de exercer o
controle de qualidade dos produtos fabricados e/ou comercializados pelo
licenciado.
Em termos práticos, a obrigação solidária do licenciante de zelar pela
qualidade dos produtos ou serviços licenciados pode ser depreendida, de
forma indireta, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), como decor-
rência da responsabilidade solidária de qualquer parte integrante da cadeia
de fornecimento de produto ou serviço.
393 Não obstante a eliminação das regras limitadoras do §4º do art. 90 da Lei nº 5.772/71, o INPI
não autoriza o pagamento e a remessa ao exterior de remuneração decorrente de uso de marca
cujo registro está em processo de nulidade ou cancelamento.
279
Cumpre mencionar as palavras de Ada Pellegrine Grinover, Antônio

Vasconcellos e Benjamin, Daniel Fink, José Geraldo Filomeno, Kazuo Wata-
nabe, Nelson Nery Júnior e Zelmo Denari, co-autores do anteprojeto do
Código de Defesa do Consumidor, a saber394:
“Quando alude ao ‘fornecedor’, o Código pretende alcançar todos os
partícipes do ciclo produtivo-distributivo, vale dizer, todos aqueles que de-
senvolvem as atividades descritas no art. 3º do CDC.
(...) O dispositivo contempla as três categorias clássicas de fornecedores:
• fornecedor real, compreendendo o fabricante, o produtor e o constru-

tor;
• fornecedor presumido, assim entendido o importador do produto in-

dustrializado ou in natura;
• fornecedor aparente, ou seja, aquele que apõe seu nome ou marca no

produto final.” (grifos nossos)
Segundo esse entendimento, o licenciante seria também enquadrado no

conceito de fornecedor estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor,
podendo ser diretamente acionado pelos consumidores, ainda que em decor-
rência de produtos vendidos ou serviços prestados por um licenciado.
No que se refere à remuneração, o licenciado somente poderá computar
e remeter royalties ao exterior pela licença de marcas devidamente registra-
das junto ao INPI. Dessa forma, a licença de pedidos de registro não permite
o cômputo ou a remessa de remuneração ao licenciante, segundo entendi-
mento do INPI e da doutrina majoritária, tendo em vista que pedidos de
registro de marca representam mera expectativa de direito. No mesmo sen-
tido, se ocorrer a extinção do registro ou for iniciado processo administrativo
de nulidade, os efeitos da averbação cessarão ou ficarão suspensos, respecti-
vamente.
Parágrafo único — O licenciado poderá ser investido pelo titular de

todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus
próprios direitos.
Esse parágrafo veio confirmar expressamente a possibilidade de o licen-

ciado atuar em juízo na defesa da marca licenciada, desde que expressamen-
te autorizado pelo licenciante.
394 Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, Ed.
Universitária, 5ª ed., Rio de Janeiro, 1998, pp. 144 e 145.
280
A Lei de Propriedade Industrial anterior — Lei nº 5.772/71 — não

tratava especificamente da possibilidade de o licenciado ser constituído par-
te legítima para a propositura de ação judicial. Discutia-se, então, a legitimi-
dade do licenciado para proceder em juízo em nome próprio, mesmo quando
autorizado contratualmente, sob a alegação de que não estaria legalmente
autorizado a agir na defesa de direito alheio. Nessa perspectiva, algumas
decisões judiciais foram expedidas no sentido de recusar ao licenciado a
tutela jurisdicional por estar pleiteando direito alheio em nome próprio,
ainda que expressamente autorizado pelo licenciante no contrato.
Com o advento deste parágrafo único, ficaram dirimidas quaisquer con-
trovérsias relativas à capacidade processual do licenciado de proceder em
juízo, em defesa dos direitos do licenciante, tal como defesa da marca licen-
ciada contra violação de terceiros, desde que contratualmente autorizado
pelo licenciante no contrato, que precisará estar averbado no INPI para legi-
timar o licenciado nesse sentido.
Note-se, todavia, que o licenciado poderá, em qualquer caso, atuar como
assistente do licenciante em processos judiciais, com o objetivo de auxiliar o
licenciante na defesa dos seus interesses sobre a marca licenciada, na condi-
ção de assistente, independentemente de consentimento contratual expres-
so.
Além de poder atuar em juízo na defesa dos direitos do licenciante,
conforme previsto no contrato, o licenciado possui outros direitos que inde-
pendem de autorização contratual. Dentre eles, encontra-se o direito do
licenciado exclusivo de impor ao próprio titular da marca licenciada o seu
uso, no território especificado no contrato, tendo em vista que no Direito
brasileiro a licença de uso exclusiva afasta do próprio titular o direito de
utilizar a marca no território contratual concedido com exclusividade ao
licenciado.
Art. 140 — O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para

que produza efeitos em relação a terceiros.
Art. 140
Com base neste artigo, os contratos de licença de marcas continuam
sujeitos à averbação prévia no INPI para serem exeqüíveis perante terceiros.
Essa exigência legal foi estabelecida primeiramente com o Decreto-lei nº
6.214, de 20 de janeiro de 1944395, quando exigiu-se a averbação dos contra-
tos de licença de marcas no Departamento Nacional da Propriedade Indus-
395 Art. 7º. Os titulares de marcas registradas no Brasil poderão autorizar o uso das mesmas a
terceiros, devidamente estabelecidos, mediante contrato de exploração, revestido de formalida-
des legais. (crase não pode ser usada antes de masculino)
281
trial (DNPI) — órgão antecessor do INPI — para que pudesse produzir

efeitos entre as partes e perante terceiros396.
A já revogada Lei nº 5.772/71 restringiu os efeitos da averbação, no
entanto, à eficácia perante terceiros, tendo sido complementada, posterior-
mente, pelo Ato Normativo nº 15, de 13 de setembro de 1975, já igualmente
revogado. Este Ato estabeleceu requisitos básicos para a averbação dos con-
tratos de transferência de tecnologia e correlatos no INPI. Além disso, o
referido Ato Normativo determinou ser a averbação condição para:
a) a legitimação de pagamentos decorrentes dos contratos de licença de

uso de marca;
b) o enquadramento do licenciado para realizar a dedutibilidade fiscal

dos valores pagos e/ou remetidos; e
c) a comprovação do efetivo uso da marca no Brasil, para afastar sua

caducidade. A averbação já não é mais necessária para este efeito.
Em termos práticos, além dos efeitos gerais especificados nos comentá-

rios ao art. 211, a averbação prévia é necessária para:
a) garantia da exclusividade de uso da marca pelo licenciado no território

nacional (ou em determinado território dentro do Brasil, se o contrato
assim estabelecer). Este efeito tem importância essencialmente para os
contratos que regulem o direito ao uso exclusivo da marca pelo licen-
ciado;
Neste caso, a finalidade da averbação é tão-somente dar conhecimento a

terceiros de que existe o direito de exclusividade em relação ao uso da(s)
marca(s) objeto(s) do contrato, garantindo este direito exclusivo ao licen-
ciado.
Com isso, o INPI não averbará outro contrato de licença para o mesmo
pedido ou registro de marca, caso já tenha sido objeto de um contrato exclu-
sivo anterior. Ainda, no caso de cessão de direitos sobre a marca licenciada,
não poderá o cessionário alegar desconhecimento da licença, devendo, assim,
respeitar a contratação.
396 Cumpre ressaltar, porém, que a averbação dos contratos não seria ainda necessária para fins
de remessa de remuneração ao exterior decorrente da licença e dedutibilidade fiscal, o que
ocorreu somente com a Lei nº 5.772/71.
282
Quanto à natureza da averbação, situa-se no plano da eficácia dos atos ou

contratos, como diz Pontes de Miranda, e não no plano de validade397. As-
sim, a averbação de um contrato de licença de marca não é a essência ou
requisito indispensável à formação do ato, como seria, por exemplo, no caso
de transmissão do domínio sobre um imóvel. Se assim desejasse na hipótese
de contratos de licença de uso de marca, a Lei deveria ser taxativa, o que não
é o caso. Portanto, o contrato de licença de marca já é válido entre as partes
desde a sua assinatura, embora só seja eficaz perante terceiros após a sua
averbação no INPI.
b) Legitimação do licenciado para figurar como parte em ações judiciais

relativas à marca licenciada, seja isoladamente, se o contrato assim per-
mitir, seja como litisconsorte do licenciante (Observar comentários ao
art. 139, parágrafo único).
A produção de efeitos em relação a terceiros alcança a esfera judicial, na

medida em que nasce para o licenciado, a partir da averbação, a legitimidade
de insurgir, investido nos poderes outorgados a ele pelo licenciante por meio
do contrato, contra terceiros que estejam de alguma forma interferindo nos
direitos que lhe foram concedidos.
Cumpre ressaltar, ainda, o efeito adicional da averbação no INPI, refe-
rente à possibilidade de efetivação da remessa de royalties ao exterior e o
enquadramento dos pagamentos feitos pelo licenciado para fins de dedutibi-
lidade fiscal em contratos de licença onerosos.
O INPI, nesse passo, atua em conjunto com o Banco Central e com a
Receita Federal, respectivamente, averbando contratos de licença de marcas,
auxiliando o Banco Central e a Receita Federal no controle cambial relativo
à saída de divisas em pagamento de royalties, bem como exercendo função
de fiscalização para que a dedução fiscal obedeça aos limites estabelecidos
pela Portaria do Ministério da Fazenda nº 436, de 30 de dezembro de 1958.
O INPI não tem interferido no montante a ser remunerado e remetido
pelo licenciamento de marcas, desde que os valores estipulados estejam em
conformidade com aqueles praticados nos mercados nacional e internacio-
nal. Portanto, permite-se que as partes contratantes estabeleçam a remune-
ração adequada como contraprestação pela utilização da marca.
No entanto, em pagamentos decorrentes de contratos celebrados entre
a matriz no exterior e sua subsidiária no Brasil ou empresa brasileira contro-
lada e sua controladora no exterior, o INPI vem entendendo que a remune-
ração não poderá exceder o percentual de dedução fiscal dos pagamentos de
397 Miranda, Pontes de. Tratado de Direito Civil. vol. XVI, (1956). Revista dos Tribunais. p.
357.
283
royalties, que no caso de licença de marcas é equivalente a 1% do preço de

venda líquido dos produtos contratuais, conforme estabelecido na Portaria
nº 436/58, do Ministério da Fazenda398.
Além disso, a remuneração é permitida somente para os contratos cele-
brados e averbados no INPI posteriormente a 31 de dezembro de 1991 (Lei
nº 8.383/91).
Antes dessa data, não eram permitidos pagamentos decorrentes de li-
cença de uso de marcas entre empresas com vinculação societária, quando a
contratante estrangeira possuía a maioria do capital com direito a voto da
empresa brasileira, nos termos do já revogado art. 14 da Lei nº 4.131/62399.
Em virtude de um entendimento interno restritivo, o INPI vem conside-
rando que o pagamento de royalties só é possível quando a marca não tenha
sido utilizada pela empresa brasileira anteriormente a 31 de dezembro de
1991 e desde que a marca não tenha sido objeto de contrato de licença
averbado antes desta data.
Deve-se ressaltar, ainda, que somente as marcas devidamente registra-
das no INPI podem gerar royalties, pois pedidos de registro de marcas carac-
terizam mera “expectativa de direito”. Quando pedidos, os requisitos de
registrabilidade (marcas distintivas visualmente perceptíveis e que não este-
jam compreendidas nas proibições legais) estão sendo ainda analisados pelo
INPI.
Diferentemente do que ocorre com pedidos de patentes, pagamentos
por pedidos de registro de marcas não podem ser sequer computados para
remessa após a concessão. Tal diferença se deve ao fato de que a vigência da
patente retroage à data de depósito no momento da concessão, o que não
ocorre no caso de marcas e inviabiliza a possibilidade de pagamento.
Conseqüentemente, remessas decorrentes do uso de pedido de registro
de marcas constituem disponibilização indevida das divisas brasileiras e, por-
tanto, são vedadas.
Por isso, quando uma marca licenciada tem seu registro concedido, a
remuneração somente poderá ser calculada com base na comercialização dos
produtos feita a partir da data da concessão.
398 O artigo 14, da Lei nº 4.131/62 não permitia o pagamento de royalties de filial ou subsidiária
brasileira a sua matriz no exterior. Com o advento da Lei nº 8.383/91, art. 50, a restrição foi
eliminada, tendo o INPI adotado um posicionamento restritivo no sentido de que os pagamentos
devem ser fixados de acordo com o limite máximo de dedutibilidade fiscal nos contratos entre
empresas brasileiras e suas respectivas controladoras estrangeiras.
399 Art. 14. Não serão permitidas remessas para pagamentos de “royalties”, pelo uso de patentes
de invenção e de marcas de indústria ou de comércio, entre filial ou subsidiária de empresa
estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no exterior ou quando a maioria do capital da
empresa no Brasil, pertença aos titulares do recebimento dos “royalties” no estrangeiro. (grifos
nosssos)
284
VALORES REMETIDOS NOS ÚLTIMOS ANOS A TÍTULO

DE LICENÇA DE USO DE MARCAS (US$ MILHÕES)400
Ano Licença de Marca

1993 01
1994 02
1995 05
1996 14
1997 14
1998 13
1999 37
2000 31
2001 28
§1º — A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir

da data de sua publicação.
Em face de o INPI ser um órgão da administração pública, está adstrito

ao cumprimento dos princípios gerais de Direito público e administrativo,
dentre eles o Princípio da Publicidade de seus atos, tornando-os de conheci-
mento público e eficazes em relação a terceiros. A publicidade dos atos do
INPI ocorre com a publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI).
No tocante ao licenciamento de marcas, os efeitos a serem produzidos
perante terceiros, a partir da publicação da averbação na RPI, são:
a) a garantia de exclusividade do uso da marca pelo licenciado no terri-

tório contratual, se o contrato contemplar uma licença de uso exclusiva;
b) a legitimidade do licenciado para figurar como parte em ações judi-

ciais relativas à marca, se o contrato assim permitir; e,
c) a efetivação da remessa de pagamentos ao exterior e o reconhecimen-

to da dedutibilidade fiscal de tais pagamentos.
Tendo em vista que a Diretoria de Tecnologia do INPI (DIRTEC) emite

um certificado de averbação do contrato, no qual constam os dados relevan-
400 Fonte: Banco Central do Brasil.
285
tes do licenciamento anteriormente à sua publicação, a remessa e a conse-

qüente dedutibilidade fiscal não obedecem, na prática, à necessidade de
publicação na RPI, e podem ser realizadas após a emissão de um certificado
de averbação e o conseqüente registro do contrato no Banco Central (BA-
CEN).
Cumpre salientar que os efeitos da publicidade dos atos da DIRTEC não
afetam o direito das partes contratantes de iniciar a utilização da marca,
conforme os termos e condições contratuais, e computar a remuneração
variável, que iniciará de acordo com a determinação contratual.
Contudo, os efeitos do contrato em relação a terceiros só começam a
fluir após a publicação da averbação na Revista da Propriedade Industrial.
A contar da data da publicação começa a fluir um prazo de 60 (sessenta)
dias para que terceiros interessados se manifestem contrariamente à averba-
ção do contrato de licença de marca.401
Os efeitos da contratação, entretanto, retroagirão à data de protocolo do
contrato no INPI. Cabe ressaltar que o INPI vem adotando um posiciona-
mento restritivo no sentido de considerar que mesmo no caso de produção
de efeitos entre as próprias partes, há a incidência desse dispositivo. Ou seja,
no caso de previsão contratual de pagamentos entre as partes, a data de início
de vigência do contrato não é observada, de modo que a data de protocolo do
contrato é tida pelo INPI como a data de início do contrato para fins de
produção de todos os seus efeitos, mesmo aqueles tipicamente relacionados
às obrigações das partes. Dessa forma, as empresas vêm encontrando dificul-
dades em remeter royalties devidos entre a data de assinatura do contrato e
a data de seu protocolo no INPI, uma vez que tal período não será devida-
mente reconhecido por esse órgão, ainda que o protocolo tenha se dado no
mesmo exercício fiscal da assinatura do contrato pelas partes. Exceção a este
entendimento do INPI ocorre quando o contrato de licença de marca é apre-
sentado para averbação em até 60 dias contados da data de assinatura. Neste
caso, o INPI tem considerado como data inicial da averbação a própria data
de assinatura do contrato pelas partes. Neste aspecto, observar os nossos
comentários ao art. 211.
§2º — Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença

não precisará estar averbado no INPI.
Esse dispositivo veio corroborar o entendimento já consagrado pelos tri-

bunais, e finalmente aceito pelo INPI após várias decisões administrativas
401 Art. 224, da Lei nº 9.279/96:

“Não havendo expressa estipulação nesta Lei, o prazo para a prática do ato será de 60
(sessenta) dias.”
286
serem reformadas judicialmente, no sentido de dispensar a averbação do

contrato de licença de marcas no INPI para efeito de validade de prova de
uso pelo licenciado no caso de procedimento de caducidade do registro por
falta de uso apresentado por terceiro402.
Tal dispositivo consagra esse princípio, evitando alterações políticas das
regras que regem os procedimentos de caducidade, como aconteceu com o
advento do hoje revogado Ato Normativo nº 15, de 15 de setembro de 1975,
ou com a omissão da antiga Lei nº 5.277/71.
Art. 141 — Da decisão que indeferir a averbação do contrato de

licença cabe recurso.
Art. 141
Semelhante disposição já era contida na Lei nº 5.772/71, especificamen-
te no seu art. 91, prevendo o prazo de 60 dias para a interposição de recurso.
Com a nova redação deste artigo, não se encontra expressamente fixado
o prazo para o interessado interpor recurso contra a decisão de indeferimen-
to. Não obstante, o mesmo prazo de 60 dias deverá continuar sendo observa-
do por força do art. 212, que o determina como geral para a interposição dos
recursos previstos nesta Lei, sempre que não for expressamente fixado prazo
diverso.
Como já previa o art. 108 da antiga Lei nº 5.772, a decisão do recurso
ficará a cargo do Presidente do INPI, nos termos do §3º do art. 212.
Cumpre observar que este artigo trata apenas de recurso contra decisão
denegatória de concessão de averbação de contrato de licença. Entretanto, a
prática nos tem demonstrado ser totalmente possível e cabível o mesmo
recurso em face do indeferimento de disposições contratuais, não obstante
tenha o INPI procedido com a averbação do contrato, caracterizando, assim,
indeferimento parcial do pleito inicial. Nesse sentido, o INPI vem aceitando
recursos tanto contra o indeferimento total da averbação quanto em relação
ao seu indeferimento parcial, com base neste artigo.
Cumpre mencionar que o INPI dificilmente indefere a averbação dos
contratos que lhe são apresentados, salvo quando não envolvem transferên-
cia de tecnologia, que logicamente representa condição essencial para a aver-
bação.
Nos demais casos o INPI normalmente emite reiteradas exigências, até
que as partes as cumpram satisfatoriamente e modifiquem eventuais cláusu-
las previstas no contrato por meio de aditamento contratual.
402 Ato Normativo 124, de 4 de setembro de 1994, que institui as Diretrizes de Análise de
Marcas e cria a Comissão de Revisão.
287
LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Arts. 142, 143, 144, 145 e 146
Capítulo VI
DA PERDA DOS DIREITOS
Art. 142 — O registro da marca extingue-se:

I — pela expiração do prazo de vigência;
II — pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos
produtos ou serviços assinalados pela marca;
III — pela caducidade; ou
IV — pela inobservância do disposto no art. 217
Art. 143 — Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa

com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão,
na data do requerimento:
I — o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou
II — o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco)
anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com
modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original,
tal como constante do certificado de registro.
§1º — Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da
marca por razões legítimas.
§2º — O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60
(sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justifi-
car seu desuso por razões legítimas.
Art. 144 — O uso da marca deverá compreender produtos ou servi-

ços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o regis-
tro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a
marca foi comprovadamente usada.
Art. 145 — Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o

uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em pro-
cesso anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos.
Art. 146 — Da decisão que declarar ou denegar a caducidade cabe-

rá recurso.
Arts. 142, 143, 144, 145 e 146
A Lei nº 9.279/96 mantém a figura da caducidade por falta de utência
como causa de extinção do registro, prevendo-a no inciso III do art. 142.
Introduz algumas alterações, porém, que merecem exame.
Primeiramente, o art. 143 alarga os prazos de que dispõe o titular para
iniciar o uso ou retomá-lo, se interrompido, fixando-os em cinco anos. Ao
fazê-lo, ajusta-se à tendência internacional e adapta-se ao comando do art. 19
288
do TRIPS. De fato, os prazos que até então vigoravam, de dois anos, pare-
cem-nos insuficientes para o lançamento ou relançamento de um sinal distin-
tivo no mercado. A implementação do uso de um sinal distintivo pressupõe
investimento expressivo, implicando inúmeros procedimentos que, em cer-
tas áreas, incluem a obtenção de licença junto ao órgão competente. Exigir
que, registrada a marca, o titular, em apenas dois anos, a utilize efetivamen-
te, é demandar, na maioria das vezes, esforço hercúleo. Bem agiu, portanto,
o legislador de 1996.
O art. 143, em seu inciso II, por outro lado, dá melhor redação à hipóte-
se de emprego do sinal com modificações de suas características, substituin-
do o texto desajeitado do art. 84 do Código revogado.
A Lei nova, além disso, substitui a figura da força maior, excludente da
caducidade, pelo conceito de justificação por razões legítimas. Essa noção
vem do art. 5 da Convenção da União de Paris e melhor convém ao direito
das marcas. O instituto da força maior, tal como erigido pelo Direito Civil
brasileiro, não se ajusta com perfeição ao universo das marcas, campo emi-
nentemente econômico, onde qualquer mudança conjuntural pode tornar
impraticável a manutenção de determinada marca no mercado, salvo em
condições artificiais. Aliás, nisso reside a grande falha do sistema anterior,
mas, antes de tudo, a incompreensão da jurisprudência que prevaleceu até
certo momento histórico. As marcas são ferramentas de captação de cliente-
la e desempenham, ou, antes, devem desempenhar função prática no merca-
do, servindo de instrumento de reconhecimento, por parte do público, dos
produtos ou serviços que lhe convêm. Quando uma marca é mantida no
mercado apenas para satisfazer requisitos rígidos de uso, perde ela a sua
função original tornando-se meramente artificial. Inútil a mantença de mar-
cas que marcas já não mais são. Melhor que se lhes interrompa o uso, mas que
se lhes assegure a conservação do registro, para reinício de utilização em
época mais favorável. Com muito acerto, portanto, obrou, a nosso ver, o
legislador, introduzindo conceito mais moderno, coerente com o que se pas-
sa na realidade do comércio e não na fria teoria do papel.
O art. 143 enuncia que “caducará” o registro nas hipóteses que, a seguir,
se descrevem nos incisos I e II. O dispositivo encerra um comando para que
o Estado, advindo requerimento fundamentado, e desde que presentes os
pressupostos, extinga o título que concedeu. Ressaltam, desde logo, duas
diferenças essenciais em relação ao tratamento que o Código de 1971 dava à
matéria: a) o Estado só pode agir quando provocado; b) a provocação depen-
de de interesse legítimo.
Foi feliz o legislador, na medida em que, de fato, a questão de saber se
um sinal distintivo que foi registrado por órgão administrativo está ou não em
uso interessa apenas àqueles que sobre sinal idêntico ou semelhante detêm
algum interesse. Pouco se dá ao consumidor se, dentre as marcas registradas
pelo INPI, muitas haja que não mais se usem ou que nunca tenham sido
usadas. O sistema anterior só se entendia à luz de uma concepção essencial-
289
mente dirigista, em que o Estado, por puro vício de exercício de poder,

intervinha em situações sem qualquer injunção com o bem-estar da socie-
dade.
Manda a Lei nova que, para impulsionar o procedimento de caducidade,
o requerente demonstre legitimidade de interesse. A intenção é louvável,
mas a formulação jurídica foge ao rigor científico. A legitimidade é conceito
qualificativo de pretensões cujo mérito já se verificou, após exame da proce-
dência ou desprocedência do pleito. Não é “pressuposto”. Qualquer um
pode postular perante o Estado, direito esse assegurado pela Carta Constitu-
cional. O caráter legítimo do requerimento só se visualizará quando do exa-
me da pretensão. A expressão “legítimo interesse” é, portanto, trôpega,
como, aliás, bem lembra Pontes de Miranda, devendo ser entendida apenas
como pré-exclusão de interesses contra legem.. O que o legislador, em nosso
sentir, quis dizer, é que o órgão administrativo não poderá ACOLHER a
pretensão que, após exame da postulação, se evidencie espúria. Bem agiu o
legislador, evitando situações de fraude como as que proliferaram no país até
certo momento, quando o instituto da caducidade era utilizado não para
desobstruir pedidos de registro sinceros, mas para garantir a apropriação de
marcas sabidamente de terceiros. O que se pretende evitar, com a nova
figura, é a prática de fraude à lei. A extinção de título de propriedade sobre
marca não pode servir a interesses não amparados pela lei. A sua causa finalis
é evitar que sinais distintivos inertes, que não desempenhem a sua real fun-
ção, impeçam a ocupação de outros, que lhes sejam idênticos ou semelhan-
tes, de boa-fé. A caducidade não é instituto destinado a garantir a apropria-
ção indébita de marcas notoriamente conhecidas ou cuja origem o preten-
dente conhecia ou não poderia, razoavelmente, desconhecer.
A Lei não define — e com razão — os atos que hão de constituir uso. O
uso é noção intuitiva: usar é exercitar, pôr em funcionamento. Ao uso, que é
uma atividade (= ação), contrapõe-se o desuso, que é, em essência, uma
atitude neutra (= omissão). Ambos, uso e desuso, são fatos jurígenos, geran-
do conseqüências no campo do Direito.
Usar, no sentido que o direito de propriedade industrial empresta a esse
verbo, é projetar a marca para o mundo, para que ela, antes mera potenciali-
dade, passe a exercer a função a que se destina. A Lei anterior, ao prever a
extinção do registro como sanção para o desuso, empregava o termo uso
efetivo. A Lei nova não repete o adjetivo, falando apenas de uso, sem qual-
quer qualificação. Muito embora o adjetivo “efetivo” dê acento à realidade
do uso, nem por isso nos parece autorizada a conclusão de que a sua ausência
leve à aceitação de qualquer uso. É que, em função de sua categoria ôntica,
as marcas só podem ser consideradas em uso quando “ionizem” os bens ou
serviços a que se destinem, carregando, simbolicamente, informações sobre
eles e comunicando-as ao público. O fio condutor do exame de suficiência de
uso é a atuação do titular no sentido de pôr a sua marca diante do público.
290
Fixada essa noção, cabe pesquisar critérios que orientem a valoração da prova
de uso nas diferentes hipóteses. Em artigo que publicamos na Revista da
ABPI, identificamos os seguintes parâmetros:
1) No que concerne à quantificação de uso
a) Faixa de preço — Não se pode esperar que um produto de preço

elevado, destinado ao topo da pirâmide socioeconômica, tenha a mesma
escala de uso. Sendo a demanda mais restrita, é natural que o volume de
vendas seja significativamente menor.
b) Natureza do produto — Produtos há que, por sua natureza, possuem

um raio de abrangência limitado. É o caso, e.g., de bens de capital, como
maquinaria para a indústria pesada. Seria irrazoável que se exigisse, para
produtos com essas características, freqüência de uso idêntica à de bens
de consumo.
c) Envergadura da empresa — Uma empresa de porte modesto, com

capacidade de produção limitada, em regra, não poderia exibir o mesmo
volume de vendas que competidores com dimensões maiores.
2) No que concerne à natureza da documentação
Qualquer meio de prova admitido pelo Direito brasileiro é aceitável

como evidência de uso. Dos documentos, há que decorrer a efetiva produção
e/ou venda dos produtos identificados pelo sinal controvertido. Tratando-se
de produtos de origem externa, cabe a exigência da prova de internação.
Se a marca for de serviço, a prova torna-se mais complexa, na medida em
que o serviço consiste, em essência, na prática de atos sistêmicos por parte
do prestador, atos que podem ou não se manifestar materialmente, deixando
vestígios físicos, como os serviços de engenharia civil. O princípio fundamen-
tal é o de que os documentos comprobatórios do uso devem tornar evidente
que a marca constitui a ferramenta de identificação desses atos perante o
público, e isso pode defluir de catálogos, faturas, propostas e contratos de
prestação de serviços.
3) Quanto à licitude
É indiscutível que, para produzir efeitos no mundo jurídico, o uso há de

ser lícito. De atos ilícitos, pois, não poderia derivar nenhuma conseqüência
jurídica. Assim, o uso de marca por meios irregulares surtiria efeitos apenas
no mundo fático, não alcançando o mundo do Direito. É o caso, e.g., de
produtos importados de maneira informal, ou produzidos localmente sem
obediência à legislação pertinente.
291
4) Quanto à pessoa do utente
O direito deve ser exercido pelo seu titular ou com seu consentimento
(licença). Como fruto de interpretação manifestamente equivocada, o INPI,
no passado, ainda exigia que a licença, para ser eficaz, ali estivesse averbada
quando do procedimento de caducidade. A exigência não tinha qualquer
esteio legal, pois que o Código então vigente não a continha, e as normas
restritivas de conduta não admitem exegese extensiva. Por inconstitucional,
a postura do INPI foi afastada pelos tribunais em algumas ocasiões e o pró-
prio órgão a reviu, editando, para isso, ato específico. O que a Lei dizia era
que o registro (aliás, averbação) do contrato é condição de eficácia perante
terceiros, querendo dizer, em última análise, que o usuário (= licenciado) só
pode opor seu direito a terceiros depois de averbada a licença. O registro é,
portanto, de interesse do usuário. Temendo interpretações inusitadas quan-
do aos efeitos da averbação, como aquela que condicionava a admissibilidade
de provas de uso produzidas em nome de licenciado à prévia averbação de
contrato, a nova Lei, no § 2º de seu art. 140, diz, expressamente, que, para
eficácia (o termo que emprega, indevidamente, é “validade”, quando se trata
de eficácia) de prova de uso, a averbação de contrato é desnecessária. La-
mentável, porém, conveniente, que o legislador tenha tido de declarar, ex-
pressamente, o que decorre de interpretação normal de regra que manda
averbar apenas para produção de efeitos perante terceiros.
5) Quanto ao local do uso
Válido que é o registro de marca em todo o território nacional, o uso em

qualquer parte do país torna-se eficaz, desde que sério. Assim, a industriali-
zação ou comercialização de produtos que exibam o sinal em qualquer recan-
to do país é bastante, na medida em que atenda aos demais critérios enuncia-
dos.
Dúvida houve, no passado, e sem razão, quanto à eficácia da industriali-
zação local para fins de exportação. A questão acha-se, hoje, superada, reco-
nhecendo-se a plena suficiência do uso dessa natureza para afastamento da
caducidade. É que, em se tratando de marca de produto, o registro, em
princípio, ampara-lhe o uso exclusivo para a industrialização e comercializa-
ção, o que torna ainda mais irrazoável a objeção anterior.
É oportuno anotar que o Brasil assinou, juntamente com os seus parcei-
ros do Mercosul, um tratado de harmonização que, dentre outras vantagens,
prevê a suficiência do uso em qualquer dos países integrantes do tratado para
dirimir procedimento de caducidade instaurado em algum deles. Essa nor-
ma, uma vez eficaz, representará grandes benefícios aos titulares, diminuin-
do o ônus da manutenção dos registros.
292
6) Quanto à periodicidade
A Lei nova manda que se comprove o uso, a pedido de interessado, nos

cinco anos que precedem o requerimento. Surge a questão de saber se o uso
do sinal em qualquer momento do qüinqüênio basta para se desautorize a
decretação da caducidade ou se, ao revés, apenas o emprego constante, atra-
vés do período em debate, seria apto a impedir a extinção do título.
A Lei limita-se a exigir a demonstração do uso dentro do período, sem
mais. Há que se proceder, assim, à interpretação teleológica, pesquisando-se
a vontade do legislador. Para isso, é preciso tomar o mesmo fio condutor de
que se falou anteriormente: a manifestação volitiva do titular da marca no
sentido de dar ao sinal a destinação que há de ter, ou seja, a de elemento de
identificação de produtos ou serviços efetivamente postos à disposição do
público. É fácil concluir, a partir desse postulado, que a periodicidade não
tem um valor absoluto, sendo função de outros aspectos, já enunciados an-
tes, tais como a natureza do produto ou serviço, o perfil do público, o preço,
a envergadura da empresa. É intuitivo que, de ordinário, não se cogitaria de
vendas freqüentes de navios cargueiros ou de produtos tipicamente sazonais.
Idêntico raciocínio é aplicável a produtos luxuosos e de preço acessível ape-
nas a um círculo restrito, como, e.g., automóveis especiais, como aqueles
designados pela marca “Jaguar”. Mais acertado do que a noção de “peri-
odicidade” é, em nosso sentir, o conceito de “regularidade” de uso, demons-
trativo de que o titular, realmente, tem ânimo de manter viva a presença do
sinal.
Questão complexa é a suficiência de vendas apenas no início ou no final
do período investigado. Se a lei é omissa, o titular não poderia, em princípio,
ser punido ao argumento de que uma faixa do período permaneceu in albis.
A solução, a nosso ver, reside na verificação, até certo ponto objetiva mas, em
determinado grau, subjetiva, de que o uso foi efetivo, ou seja, sério, exterio-
rizando a vontade do titular no sentido de imprimir à marca o destino que,
por princípio, deve ter. Essa verificação deve tomar como base os documen-
tos acostados aos autos, já que o universo no qual o examinador transita é o
processo que tem em mãos.
Inovação que merece registro é a figura da caducidade parcial, introduzi-
da no art. 144 da Lei nova. Não que o Código de 1971 vedasse a possibilida-
de de se extinguir, por caducidade, o direito do titular em relação a alguns
produtos ou serviços. Embora não a explicitasse, a Lei revogada, interpretada
sistematicamente, comportava essa instituição, de latitude menor mas útil,
uma vez que franqueia o registro do sinal controvertido em relação a produ-
tos que, com os demais amparados pelo registro, não mantêm relação neces-
sária. Exatamente pela utilidade desse instituto, a Lei nova cuidou de prevê-
lo, dando, assim, poder ao órgão de, presentes os pressupostos, aplicá-lo. É
evidente que a caducidade parcial só produz os efeitos liberatórios desejados
pelo requerente à medida que os produtos extirpados do registro não tenham
293
relação com os remanescentes. Aliás, o próprio art. 144, ora em exame,

dispõe expressamente nessa direção.
A Lei nova, em seu art. 145, põe fim à espiral de requerimentos de
caducidade, geralmente espúrios, determinando que deles não deverá co-
nhecer o órgão se o uso da marca tiver sido comprovado ou se o desuso tiver
sido justificado em processo anterior, instaurado há menos de cinco anos.
Questão inquietante, sobre a qual reina alguma controvérsia, é a nature-
za dos efeitos que decorrem do ato declarativo da caducidade. Alguns atri-
buem efeitos ex tunc à decisão do órgão que, deliberando, em caráter defini-
tivo, sobre o procedimento de caducidade, dá por extinto o registro objeto
da contenda. Sem razão, a nosso ver. A tese, pois, não nos parece resistir a
uma exegese sistemática do instituto, tal como delineado pela lei brasileira.
Ao estabelecer um procedimento específico, com previsão de debates entre
as partes e recurso administrativo, o legislador torna evidente que o despa-
cho deferitório da pretensão à caducidade tem carga constitutiva negativa e
não puramente declaratória: não “declara” um fato passado, com irradiação
de efeitos para o passado, desde a época do requerimento mas, isto sim,
decide, para o futuro, sobre a vigência do título que, atingido pela caducida-
de após verificação do pressuposto — o desuso, fato do passado, de conteúdo
negativo que, obviamente, precede o despacho — é desconstituído e, a partir
desse momento, perde a existência e eficácia. Por idêntico motivo — exis-
tência de um contencioso complexo — é forçoso concluir-se que o recurso
administrativo do despacho que dá pela caducidade tem efeito suspensivo,
mantendo a vigência do título até desate da questão.
O procedimento destinado à extinção de registro por caducidade acha-
se traçado no § 2º do art. 143 e nos arts. 145 e 146. A Lei manda que,
protocolado o requerimento e desde que, obviamente, dele tenha conhecido
o órgão, o titular será intimado para dizer nos autos, comprovando o uso ou
apresentando razões que justifiquem a inação. A Lei mantém, assim, a tradi-
ção de inverter o ônus da prova, à vista da dificuldade de se produzir prova
negativa. Ainda que, do ponto de vista puramente pragmático, o sistema
tenha razão de ser, não é ele de todo incensurável filosoficamente, na medida
em que se desvia de postulado dos mais caros do Direito Processual. Uma
das grandes conquistas da civilização é o estabelecimento da presunção de
que, até prova em contrário, todo sujeito de direito age de acordo com as
regras em vigor na sociedade. Apesar das dificuldades da prova negativa, não
seria desarrazoado exigir-se do requerente,ao menos, indícios de omissão do
titular. A Lei, por outro lado, não diz como se dará a intimação, mas do caput
do art. 226 se extrai que ela será veiculada no órgão oficial do INPI.
Pela gravidade dos efeitos da caducidade, o despacho que defere a pre-
tensão se acha sujeito a recurso administrativo que, como opinamos retro, há
de ter eficácia suspensiva, não só devolvendo a matéria para a segunda instân-
cia como, também, assegurando a plena vigência do título até desate da
controvérsia. Confirmado o despacho pela segunda instância do órgão, de-
294
creta-se a extinção do título, decisão da qual só cabe remédio judicial, obser-

vando-se a prescrição qüinqüenal.
Não tendo a caducidade, como se viu anteriormente, efeitos ex tunc, a
sua decretação não atinge pretensões que a precedam, notadamente aquelas
que digam respeito a perdas e danos devidas por emprego desautorizado
enquanto vigente o registro.
Capítulo VII
DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO
Art. 147 — O pedido de registro de marca coletiva conterá regula-

mento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da
marca. Art. 147
Parágrafo único — O regulamento de utilização, quando não acom-
panhar o pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta)
dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.
O instituto da marca coletiva foi uma novidade tardiamente incorpora-

da, de uma forma específica, à nossa legislação, como se pode notar do art.
123, inciso III, da Lei nº 9.279/96, de onde se extrai a sua definição legal,
qual seja: “são aquelas empregadas para identificar produtos ou serviços de
membros de uma determinada entidade”.
Essa mesma definição já havia sido utilizada pelo renomado mestre
Gama Cerqueira403, por intermédio de sua magnífica obra:
“As marcas coletivas são as pertencentes a sindicatos, corporações e ou-
tras associações de produtores ou comerciantes, destinando-se a assinalar os
produtos da indústria ou comércio de seus associados.”
No campo internacional constata-se que a interpretação sobre as marcas
coletivas é semelhante à definição disposta em nossa legislação, como ocor-
reu na publicação realizada na Revista da OMPI que definiu as marcas cole-
tivas como sendo signos que permitem distinguir a origem geográfica, o ma-
terial, modo de fabricação ou outras características comuns dos produtos e
serviços de diferentes empresas que utilizam a marca coletiva404.
No entanto, antes de aprofundar o entendimento sobre as marcas coleti-
vas, nada melhor do que, num primeiro plano, conhecermos a sua origem
histórica. As marcas coletivas tiveram sua proteção reconhecida no âmbito
internacional por intermédio da Revisão de Washington de 1911, que visan-
do atender aos anseios dos países signatários, incorporou novos institutos,
403 Tratado da Propriedade Industrial. 2.ed. ver. atual. Por Luiz Gonzaga do Rio Verde e João
Casimiro Costa Neto. São Paulo: Rev.Tribunais, 1982, p. 795.
404 Revista de la Ompi (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) — Ginebra, julio-se-
tiembre de 2002.
295
além de complementar e aprofundar os artigos já protegidos pela Convenção

de Paris de 1883.
A proteção conferida às marcas coletivas foi regulada através do art. 7 bis
da Convenção de Paris, que assim dispõe:
Artigo 7 bis
1) Os países da União se comprometem a admitir o registro e a proteger

as marcas coletivas pertencentes a coletividades cuja existência não seja
contrária à lei do país de origem, ainda que essas coletividades não pos-
suam estabelecimento industrial ou comercial.
2) Cada país será juiz das condições particulares em que a marca coletiva
será protegida e poderá recusar a proteção se essa marca for contrária ao
interesse público.
3) Entretanto a proteção dessas marcas não poderá ser recusada a qual-

quer coletividade cuja existência não contraria a lei do país de origem em
virtude de não se achar estabelecida no país onde a proteção é requerida
ou de não se ter constituído nos termos da legislação desse país.
Como se pode notar, o art. 7 bis destaca a proteção sobre as marcas

coletivas, porém, não faz uma definição legal sobre a matéria. Tudo indica
que ao mencionar no escopo do texto de que o uso da marca coletiva deve ser
aplicado de acordo com a legislação pertinente de cada país, o legislador
pretendeu apenas alertar aos países signatários sobre a importância de confe-
rir proteção às marcas coletivas em suas respectivas legislações.
Após a inclusão do texto sobre as marcas coletivas na Convenção de
Paris, vários países se aproveitaram desse momento para incluir tal proteção
em suas legislações. Vale citar alguns países que adotam a proteção às marcas
coletivas, quais sejam: Estados Unidos, Alemanha, França, Espanha e Brasil.
Ao contrário do que ocorre no Brasil, os países europeus, em sua grande
maioria, e os Estados Unidos da América, por intermédio de um conglome-
rado de associações ou cooperativas de uma determinada região utilizam a
marca coletiva, resultando em uma marca comum e proporcionando uma
maior divulgação e reconhecimento de seus produtos e/ou serviços perante
o mercado interno e externo.
Em muitos países, como a França, as marcas coletivas são utilizadas para
divulgar produtos característicos de determinada região. Nesse sentido, sob
a ótica comercial, a marca coletiva pode atuar como função de potencializar,
aprimorar e aperfeiçoar o desenvolvimento econômico de determinada re-
gião. Mesmo estando de certa forma entrelaçadas, não se deve confundir
marcas coletivas com a proteção conferida às indicações geográficas, matéria
tratada em nossa atual legislação no título IV (arts. 176 a 182). Para conhe-
cimento do leitor, verificam-se a seguir alguns dos exemplos de marca cole-
tiva obtidos na França:
296
Retomando o entendimento das marcas coletivas no Brasil, mesmo não

existindo na Lei anterior (Lei nº 5.772/71) uma previsão específica sobre
marcas coletivas, havia um resquício de surgimento desta, quando o legisla-
dor, no art. 61, inciso III, identificou como marca de serviço aquela usada
por profissional autônomo, entidade ou empresa para distinguir os seus ser-
viços ou atividades. As entidades, nada mais são do que as cooperativas,
associações ou sindicatos que via de regra são as titulares das marcas coleti-
vas. Por isso, nada impede de se afirmar que as marcas coletivas no Direito
brasileiro surgiram por intermédio do tratamento usado para as marcas de
serviço.
Com efeito, a marca caracterizada como coletiva era registrada nas sub-
classes 41.50, 41.60 e 41.70 da antiga classificação brasileira, que se refe-
riam aos serviços de representação de classe profissional e assistência à pro-
fissão; serviços de caráter desportivo, recreativo, social e cultural, sem fina-
lidade lucrativa; serviços de caráter comunitário, filantrópico e beneficente,
tendo em vista que essa categoria marcária, tem como titular uma entidade
coletiva ou uma associação sem fins lucrativos. Para o caso de os titulares
terem efetiva atividade comercial, eram tais marcas incluídas nos itens espe-
cíficos relativos aos serviços ou produtos correspondentes.
Vale esclarecer que com as inovações trazidas pela a nova Lei da Proprie-
dade Industrial, o registro deste tipo de marca veio vigorar oficialmente,
conforme os arts. 123, incisos II e III, 128, §§2º e 3º, e 147 a 154.
Ao contrário da marca de certificação, que será analisada no artigo se-
guinte, a marca coletiva não está vinculada a um controle da qualidade ou
conformação técnica de um produto ou serviço, como a marca de certifica-
ção. Para usá-la, basta que a pessoa seja filiada à entidade coletiva titular do
respectivo sinal, pois, na realidade, o seu objetivo é indicar que o usuário
pertence à entidade titular, como é o caso, por exemplo, de um membro de
cooperativa ou associação.
Do ponto de vista comercial, a marca denominada coletiva é mais vulne-
rável ao uso impróprio do que a marca de certificação, por ser essa última
somente usada caso o utente se submeta a uma inspeção quanto à veracidade
297
e eficácia do produto ou serviço, conduzida, normalmente, por uma institui-

ção competente.
Na visão do mercado consumidor, a marca coletiva pode trazer grandes
benefícios, como a indicação correta da procedência de origem do produto
comercializado, reconhecimento imediato do produto e, por fim, a garantia
de que o produto provém de uma qualidade já conhecida.
O mecanismo de controle da utilização da marca coletiva decorre, assim,
do regulamento de utilização, que é necessário e indispensável para que se-
jam estabelecidas as regras de autorização padronizada de uso pelos mem-
bros da coletividade. Nesse documento, devem estar fixadas as condições a
serem preenchidas pelos membros para poderem usufruir desse sinal. Andou
bem o legislador ao fazer exigência expressa desse documento no momento
do depósito pela entidade.
Conforme a Resolução do INPI nº 051/97, de maio de 1997, quem
requerer o registro de marca coletiva pode exercer atividade distinta daquela
exercida por seus membros, devendo enquadrar os respectivos pedidos nas
classes dos produtos ou serviços provindos de seus membros. Nesse sentido,
abre-se em relação a tais marcas uma exceção ao princípio da atividade efeti-
va e lícita do depositante.
De acordo com o Ato Normativo nº 131, de 23 de abril de 1997, o INPI
confirma a possibilidade da transformação de pedidos de registro e registros
já existentes relativos a marca de produto ou serviço em marcas coletivas,
desde que atendam às exigências previstas na Lei nº 9.279/96, notadamente
aquelas estabelecidas nos seus arts. 123, inciso III, e 147.
Quanto aos pedidos de registro apresentados na vigência da antiga Lei, que
se encontrem em andamento, o requerimento de transformação poderá ser
apresentado até o início do exame, em primeira ou segunda instância adminis-
trativa. Na ausência de tal requerimento, o pedido de registro sofrerá exigência.
Já a transformação de um registro deverá ser requerida por ocasião da
prorrogação de sua vigência.
O requerimento de transformação deve ser instruído com a documenta-
ção específica exigida pelo INPI para a marca coletiva, ou seja, o regulamento
de utilização.
Exemplos de marcas coletivas no Brasil e no exterior:
298
Art. 148 — O pedido de registro da marca de certificação conterá:

I — as características do produto ou serviço objeto de certificação; e
II — as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.
Parágrafo único — A documentação prevista nos incisos I e II deste
artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no
prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do
pedido.
Art. 148
Tal como a marca coletiva, a de certificação também ganhou proteção
nacional com o advento da Lei nº 9.279/96.
Contudo, em outros países como Austrália, Estados Unidos, Inglaterra,
Quênia, Malásia e Suíça, a proteção às marcas de certificação já é conferida
há muito mais tempo.
Sua origem é verificada no Trade Marks Act de 1905 do Reino Unido,
que previa em seu art. 62 “a possibilidade de registro a special trade marks
quando uma associação ou pessoa se encarregava de examinar e controlar
produtos resguardando sua origem, as matérias que o compunham, seu modo
de fabricação, qualidade, pureza e/ou precisão com que eram fabricados, ou
características outras, certificando, através de uma marca isolada ou em co-
nexão com outra do produto, o resultado de aludido exame ou controle.”405
Na Revisão de Washington de 1911 da Convenção de Paris de 1883 e na
Revisão de Estocolmo de 1967, que incorporou o termo “marca coletiva” em
seu texto, a marca de certificação não foi mencionada.
Apesar de as marcas de certificação e coletivas possuírem similaridade
conceitual, as mesmas não se confundem. Isto porque, a marca de certifica-
ção visa atestar a conformidade de determinado produto ou serviço com
especificações particulares exigidas ou estabelecidas por uma entidade, ser-
vindo como uma garantia de conformidade técnica, enquanto a marca coleti-
va, conforme já analisado no artigo anterior, se destina a identificar a origem
de produtos e serviços de uma mesma coletividade.
Entretanto, doutrinadores como Douglas Gabriel Domingues, aponta
como uma das espécies de marca coletiva a “marca de qualidade, que assegu-
ra haver o produto sido fabricado com determinada matéria-prima ou sub-
metido a um certo tratamento”.406
No campo internacional, também encontramos quem entenda que a
marca de certificação seja uma categoria da marca coletiva, como é o caso de
Albert Chavanne, que faz diferença entre as marcas coletivas propriamente
ditas e as marcas coletivas de certificação.407
405 Douglas Gabriel Domingues, Marcas e Expressões de Propaganda, Forense, [ano], p.179.
406 Douglas Gabriel Domingues, Marcas e Expressões de Propaganda, Forense, [ano], p.184.
407 Mélanges offerts à Albert Chavanne — droit pénal proprieté industrielle, Litec, 1990, p. 243.
299
É interessante notar que o termo “marca de certificação” é muitas vezes

tratado no Brasil como “selo de garantia” ou “marca de conformidade”. Em
outros países, tal como a Suíça, as marcas de certificação são denominadas de
“marcas de garantia”. Antigamente, as marcas de certificação eram denomi-
nadas no Reino Unido como marcas de padronização.
Porém, a marca de certificação é um tipo específico de marca, com
regulamentação própria. Tanto é verdade, que o art. 124, XII, veda o registro
de marca que seja reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado
como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no
art. 154, a ser tratado mais adiante.
Quanto à sua definição, a marca de certificação vem disposta no art. 123,
inciso II, da Lei de Propriedade Industrial vigente, que a define como “aque-
la usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determi-
nadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade,
natureza, material utilizado e metodologia empregada”.
A Seção 45 do Trademark Act dos Estados Unidos define a marca de
certificação como aquela usada por qualquer pessoa, diferente de seu titular,
ou aquela cujo titular possui intenção de boa-fé em permitir que uma pessoa
diversa do titular use a dita marca no comércio, para certificar materiais
regionais ou de outra natureza, modo de fabricação, qualidade, exatidão, ou
outras características dos produtos ou serviços desta pessoa ou que o traba-
lho ou atividade sobre os produtos ou serviços foi realizado pelos membros
de um sindicato ou outra organização.
Já o doutrinador Jaime Delgado, do México, divide as marcas de certifi-
cação em dois grupos: as de certificação pública e as de certificação privada.
Para Delgado, as primeiras têm por objeto defender a produção nacional
contra a falsificação no estrangeiro. Já as segundas, se referem àquelas mar-
cas cujo objeto não é identificar os produtos de um determinado fabricante
ou comerciante, mas para garantir a qualidade ou tipo ou uniformidade de
um produto ou serviço determinado se provier de um ou de vários fabrican-
tes ou comerciantes.408
Assim, os sinais de certificação têm função de garantia ou chancela quan-
to à conformação dos produtos ou serviços aos padrões e normas técnicas
fixados pelo titular. Desse modo, exercem esses sinais papel institucional de
grandes conseqüências, sobretudo aos olhos do consumidor, que neles depo-
sitará confiança.
Conseqüentemente, em caso de dano ao consumidor, este poderá res-
ponsabilizar a entidade encarregada pelas medidas de controle quando as
características do produto ou serviço certificados não forem atendidas.
408 Estudios de Propriedad Industrial, ASIPI, Estudio y Regimen de las denominaciones de

origen de las Marcas Colectivas y las de Certificación, pp. 360 e 362.
300
É, nesse quadro, de extrema importância a definição da responsabilida-

de, das características e normas exigidas dos produtos ou serviços objetos da
certificação, bem como a definição das medidas de controle que serão adota-
das pelo titular, para assegurar a contínua conformação pelos usuários quanto
aos padrões exigidos, de modo a permitir que, em caso de desvio ou insufi-
ciência, possa a entidade, de pronto, fazer cessar sua utilização.
Ademais, com o objetivo de garantir a isenção devida à entidade que
atesta, a marca de certificação somente poderá ser requerida por pessoa sem
interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado, nos
termos do art. 128, §3º, da Lei nº 9.279/96. Segundo o mestre Denis Borges
Barbosa, a certificação presume objetividade e distanciamento.409
Não é dever do INPI a inspeção da veracidade e nem a avaliação da eficácia
do produto ou serviço de acordo com as especificações definidas no regulamen-
to. Cumpre ao órgão apenas assegurar-se da existência de tais critérios.
Este controle cabe à entidade outorgante da marca de certificação, que
deverá verificar se os produtos e/ou serviços que levam a marca conferida
permanecem atendendo aos padrões exigidos.
Tamanha é a importância da marca de certificação, “que tem o condão
primordial de assegurar (...) ao consumidor que o produto (...) que tiver em
sua embalagem a marca de certificação é somente obtido através da obser-
vância de rígidos padrões de qualidade e controle”410, que a Lei, em seu art.
196, inciso II, prevê aumento de um terço à metade das penas de detenção
contra quem comete crime de alteração, reprodução ou imitação de marca
de certificação.
Em função da natureza de aprovação oficial do produto ou serviço por
parte da entidade titular, o INPI determinou que o referido sinal de identi-
ficação deverá ser requerido na classe 42 da Classificação Internacional para
serviços de certificação, conforme Comunicado do INPI publicado na RPI nº
1523, de 14.03.2000.
Como já mencionado com relação às marcas coletivas, de acordo com o
Ato Normativo nº 131, de 23 de abril de 1997, o INPI confirma a viabilidade
da transformação de pedidos de registro e registros já existentes relativos à
marca de produto ou serviço em marcas de certificação, desde que atendam
às exigências previstas na Lei nº 9.279/96, notadamente aquelas estabeleci-
das nos seus arts. 123, inciso II, e 148.
Os procedimentos para o requerimento da transformação de marcas de
produto ou serviço em marcas de certificação são os mesmos aplicáveis às
marcas coletivas. No entanto, nos documentos a serem apresentados em
409 Uma Introdução à Propriedade Intelectual, vol. I, Editora Lumen Juris, 1997, p. 269.
410 Hélio Fabbri Júnior, “Marcas Tridimensionais, de Certificação e Coletivas sob a Perspectiva
da Nova Legislação de Propriedade Industrial, Revista da ABPI, XV Seminário Nacional de
Propriedade Intelectual, Anais 1995, p. 58.
301
conjunto devem constar a descrição das características do produto ou serviço

e as medidas de controle em vez do regulamento de utilização requerido para
as marcas coletivas.
Exemplos de marca de certificação:
• O selo APROVADO instituído pela Associação Brasileira de Odonto-

logia foi registrado muito tempo antes de a marca de certificação ser
regulamentada em lei e destina-se a prestar “serviços de proteção ao
consumidor, notadamente uma garantia quanto à eficácia de produtos
de higiene oral e produtos odontológicos submetidos a testes”, conforme
disposto no certificado de registro correspondente.
• A Associação Brasileira da Indústria de Café lançou em 1989 o Progra-

ma de Autofiscalização e Controle de Pureza do Café, o SELO DE PU-
REZA ABIC. Este selo é “concedido às marcas de café que, tendo amos-
tras coletadas aleatória e permanentemente nos pontos-de-venda de
todo o país por auditores independentes e analisadas nos laboratórios do
Instituto Adolpho Lutz, têm a sua pureza comprovada.”411
• O FSC (sigla em inglês para Forest Stewardship Council, que significa

Conselho de Manejo Florestal), é um “selo verde” que atesta que a ma-
deira (ou outro insumo florestal) utilizada num produto é oriunda de
uma floresta manejada de forma ecologicamente adequada, socialmente
justa e economicamente viável, e no cumprimento de todas as leis vi-
gentes412.
411 Informações obtidas na Internet através da URL http://www.abic.com.br.

412 Informações obtidas na Internet através da URL http://www.fsc.com.br.
302
• O INMETRO exerce serviço de regulamentação metrológica, verifica-

ção e fiscalização de instrumentos de medição e mercadorias pré-medi-
das, manutenção e disseminação dos padrões das unidades de medida,
referenciando-os, direta ou indiretamente aos padrões internacionais413.
• A International Organization for Standardization, organização não go-

vernamental, confere a certificação ISO com o objetivo de promover o
desenvolvimento de padronização e atividades correlatas em todo o
mundo para facilitar a troca internacional de produtos e serviços e de-
senvolver a cooperação nos âmbitos das atividades intelectuais, científi-
cas, tecnológicas e econômicas414.
Art. 149 — Qualquer alteração no regulamento de utilização deverá

ser comunicada no INPI, mediante petição protocolizada, contendo to-
das as condições alteradas, sob pena de não ser considerada.
Art. 149
O escopo desse texto repisa a importância de o regulamento de utiliza-
ção estar em perfeita consonância com as regras, condições, características e
produtos que determinada entidade visa usufruir com sua marca coletiva.
A importância do regulamento de utilização é observada em diversas
legislações, como, por exemplo, na Itália e Suíça.
Na Itália a matéria está regulada no Decreto Legislativo nº 480, de
04.12.1992, art. 2º, que dispõe que o pedido para registro de marca coletiva
deve vir obrigatoriamente acompanhado pelo regulamento de utilização que
envolve o uso da marca coletiva, o controle da mesma e as relevantes sanções
que devem ser aplicadas no caso de não estar em conformidade com o regu-
lamento.415
Já na Suíça a norma de utilização está inserida na Lei Federal de Proteção
das Marcas e Indicações de Origem, de 28.08.1992, que reza na seção 23 que
o requerente de registro de marca (4) coletiva ou de garantia deve apresentar
413 Informações obtidas na Internet através da URL http://www.inmetro.gov.br.

414 Informações obtidas na Internet através da URL http://www.iso.ch.
415 4 WIPO NATIONAL SEMINAR ON TRADEMARKS (Rio de Janeiro — 09/10.06.1994).
303
perante o órgão competente o regulamento para uso da marca. O regulamen-

to das marcas de garantia deve designar as características comuns dos produ-
tos e serviços e serve também para o efetivo controle do uso da marca e
aplicação de penalidades. O regulamento de utilização para marca coletiva
deve designar as entidades que possuem o direito de uso da marca.
Desse modo, a omissão de uma alteração decorrente do regulamento de
utilização pode representar no futuro uma condição prejudicial ou até mes-
mo irreversível à entidade titular da marca coletiva.
Ressalta que nesse artigo a terminologia utilizada pelo legislador indica
que essa exigência aplica-se somente às marcas coletivas.
Portanto, o INPI, como órgão responsável pela proteção conferida às
marcas coletivas, deve estar sempre atualizado quanto às condições previstas
para as pessoas autorizadas ao uso, objetivando o exame, em especial, nos
procedimentos de caducidade que possam vir a ocorrer com o registro.
Art. 150 — O uso da marca independe de licença, bastando sua

autorização no regulamento de utilização.
Arts. 150 e 151
Não tendo o uso da marca coletiva, mais das vezes, o objetivo de recolhi-
mento de royalties em favor do titular, mas, simplesmente, a função de
identificar a filiação à coletividade, o regulamento de utilização é o único
instrumento em que se fixam as regras e os limites dos membros no uso de
tal sinal. Caso do regulamento de utilização decorra alguma obrigação pecu-
niária por parte do utente para com o titular, os pagamentos resultantes
devem estar previstos no regulamento, devendo ele ser registrado junto à
Diretoria de Contratos do INPI para fim de remessas de pagamentos ao
exterior e dedução fiscal das remunerações efetuadas.
Art. 151 — Além das causas de extinção estabelecidas no art. 142, o

registro da marca coletiva e de certificação, extingue-se quando:
I — a entidade deixar de existir; ou
II — a marca for utilizada em condições outras que não aquelas
previstas no regulamento de utilização.
Tendo em vista que a legitimidade para obtenção de um registro de

marca coletiva ou de certificação será da entidade, não há como e nem razão
para se manter o registro de uma marca dessa natureza após o desapareci-
mento da entidade respectiva. Exceto na hipótese de transferência para ou-
tra entidade que assuma iguais compromissos, não faz sentido a marca conti-
nuar sendo usada por membros da coletividade ou por pessoas autorizadas ao
uso, se a entidade que estipulou o regulamento de utilização ou medidas
impostas de controle a serem seguidas, base das marcas de certificação e
coletiva, não mais existir.
304
O registro de marca coletiva só pode ser requerido mediante a apresen-

tação do regulamento de utilização que rege as condições previstas para a
identificação da coletividade. Caso a marca seja utilizada em condições não
previstas pelo regulamento de utilização como apresentado pela entidade
coletiva titular, seu uso estará sendo feito de forma imprópria e sujeitando os
consumidores a risco de erros. Por isso, o legislador houve por bem punir a
entidade que permita usos em descompasso com o regulamento, forçando,
assim, o efetivo controle de seus membros e a atualização do regulamento.
Nesse caso, o registro do sinal em questão estará sujeito a sua extinção por
não cumprimento das normas conforme o art. 149.
Art. 152 — Só será admitida a renúncia ao registro de marca coleti-

va quando requerida nos termos do contrato social ou estatuto da pró-
pria entidade, ou, ainda, conforme o regulamento de utilização.
Arts. 152, 153 e 154
Este dispositivo prende-se ao fato de que, diversamente do que ocorre
com a marca individual, a marca coletiva tem por finalidade a identificação
da coletividade, com repercussão no universo de todos os membros da enti-
dade e, portanto, justifica-se maior controle quanto à renúncia do direito de
modo a não prejudicar os seus membros sem que haja previsão expressa nos
atos constitutivos ou no regulamento. Não pode, assim, a titular decidir por
conta própria a renúncia do registro, em contraposição aos interesses cole-
tivos.
Art. 153 — A caducidade do registro será declarada se a marca

coletiva não for usada por mais de uma pessoa autorizada, observado o
disposto nos arts. 143 a 146.
Por se tratar de uma marca de interesse coletivo ou grupal, não faria

sentido manter-se um registro nesta categoria quando só utilizado por um
membro, perdendo assim o propósito de sua permanência. Deve-se sempre
assegurar que tal categoria acha-se efetivamente reservada aos grupos ou
coletividades, não podendo ser manipulado para encobrir direitos indivi-
duais.
Desta forma, será declarada a caducidade do registro de marca coletiva
se usada tão-somente por uma pessoa ou, ainda, se não houver pessoa autori-
zada pelo período de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 143.
Art. 154 — A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido

usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registra-
das em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos,
contados da extinção do registro.
305
Neste caso, há estreita ligação com o art. 124, inciso XII, que dispõe não
ser registrável como marca a “reprodução ou imitação de sinal que tenha sido
registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o
disposto no art. 154”. Assim, tanto é vedado o registro por terceiros das
marcas de certificação ou coletivas vigentes, como também daquelas cujos
registros tenham sido extintos, por qualquer razão, ainda que venham, antes
do vencimento do prazo aqui previsto, a ser requeridas até mesmo por mem-
bros da coletividade ou por pessoas autorizadas ao uso.
Tanto a marca coletiva como a de certificação tem como função identi-
ficar um grupo, no primeiro caso, ou garantir institucionalmente determina-
das características do produto ou serviço correspondente, protegendo o con-
sumidor, no segundo caso. Dentro dessas condições, é natural que, logo após
a extinção do registro, os consumidores ainda associem o referido sinal com
aquelas entidades. Natural, portanto, fixar-se um prazo de desassociação,
dentro do qual não se permitirá a reapropriação por terceiros, como medida
de proteção aos consumidores, pois, de outro modo, poderiam eles incorrer
em erro, atribuindo ao novo requerente as qualidades associadas à entidade
titular.
Bibliografia
1. Mélanges offerts à Albert Chavanne — droit pénal — propiété industrielle. Litec —
1990. p. 243.
2. Symposium on the International Protection of Geographical Indications. Funchal
(Madeira, Portugal) — October 1993 — World Intellectual Property Organiza-
tion.
3. Revista de la Ompi (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) — Gene-
bra, julio-setiembre de 2002.
4. 4 WIPO NATIONAL SEMINAR ON TRADEMARKS (Rio de Janeiro —
09/10.06.1994.
Capítulo VIII
DO DEPÓSITO
Art. 155 — O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e,

nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:
Art. 155
Como previa o Código da Propriedade Industrial de 1971 (Lei nº
5.772/71), este artigo estabelece que por meio de um pedido de registro, o
depositante somente poderá pleitear a proteção para uma marca em uma
única classe de produto ou serviço..
306
Em suma, a LPI continua a afastar a possibilidade de pedidos “multiclas-

se”. Assim, cada pedido de registro deverá referir-se tão-somente a produtos
ou serviços inseridos em uma única classe.
O requerimento a ser apresentado e preenchido pelo depositante cons-

titui-se de modelo estabelecido pelo INPI, instituído pelo Ato Normativo nº
159/2001, com a indicação legível do requerente ou de seu procurador,
acompanhada de sua qualificação, devendo, ainda, ser preenchido em três
vias originais, datilografado ou manuscrito e sem rasuras.
Nele serão especificados, primeiramente, os dados relativos ao docu-
mento de arrecadação correspondente, tais como seu número, código de
serviço, valor pago e data do pagamento, conforme instruções da Diretoria
de Administração Geral do INPI.
Logo abaixo deverão ser indicados os dados referentes ao depositante, a
saber CPF, em caso de pessoa física, CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica
ou número do INPI, em sendo requerente estrangeiro; nome ou razão social;
endereço completo; telefone; fax e endereço eletrônico, sendo estas três
últimas informações de preenchimento facultativo.
No que diz respeito aos dados da marca pleiteada, há que se especificar
a sua forma de apresentação (nominativa, mista, figurativa ou tridimensio-
nal) e a sua natureza (de produto, de serviço, coletiva ou de certificação,
conforme definições do art. 123 desta Lei). A indicação da classe em que se
enquadram os produtos ou os serviços pleiteados é obrigatória. Nesse senti-
do, cumpre ressaltar que o INPI adotou, em 03.01.2000, a Sétima Edição da
Classificação Internacional (Nice) de Produtos e Serviços para o Registro de
Marcas por meio do Ato Normativo 150/99. A Oitava Edição da Classifica-
ção Internacional entrou em vigor no Brasil em 2 de janeiro de 2002 por meio
da Resolução nº 083/2001. Com a adoção desta classificação, foi alterado o
princípio até então estabelecido pela Classificação Nacional (AN 051/81),
passando a ser obrigatória a especificação dos produtos ou serviços assinala-
dos pela marca pretendida, em campo específico do requerimento consoante
disposto no item 3 da Resolução nº 083/2001. Ademais, em se tratando de
marca mista ou figurativa, deve ser efetuada a classificação dos elementos
figurativos, conforme disciplina a Classificação Internacional de Elementos
Figurativos, adotada pelo Brasil também a partir de 03.01.2000 (AN
151/99). É mister salientar que tal classificação será de responsabilidade do
requerente, cabendo ao técnico ou ao analista de marcas apenas a tarefa de
verificar a classificação, procedendo a eventuais retificações que se fizerem
necessárias, independentemente do conhecimento do depositante. A classi-
ficação divide os elementos figurativos em categorias, divisões e seções, sen-
do possível que cada pedido de registro indique até cinco possibilidades de
classificação.
307
As informações referentes à eventual reivindicação de prioridade (Ver

art. 127 desta Lei), devem ser indicadas no requerimento.
Os demais documentos a serem anexados devem ser assinalados no re-
querimento, dentre os quais destacamos a procuração, que deve ser juntada
no caso de o interessado não requerer o depósito pessoalmente.
O requerimento destina, ainda, um campo à declaração de atividade do
depositante (Ver art. 128, §1º desta Lei). Neste sentido, ao dispensar a
apresentação de prova de atividade no país de origem, acompanhada de tra-
dução juramentada, conforme estabelecia o Manual do Usuário instituído
pelo Ato Normativo nº 094, de 05.12.1988, a LPI buscou simplificar os
procedimentos até então adotados, beneficiando, principalmente, os reque-
rentes estrangeiros.
Se for o caso, há que se fornecer os dados relativos ao procurador (agente
da propriedade industrial ou advogado regularmente inscrito na Ordem dos
Advogados do Brasil). O requerimento deverá, por derradeiro, ser datado e
assinado.
II — etiquetas, quando for o caso; e (...)
A apresentação de etiquetas se faz necessária quando se tratar de marcas

figurativas ou mistas, em duas ou três dimensões, devendo ser observadas as
quantidades e especificações definidas pelo INPI. O Manual do Usuário
anexo ao AN 160/2001 estabelece que as dimensões de todas as etiquetas
devem ser de 6x6cm com margem de 0,5cm em todos os lados e em fundo
branco, com a figura e parte nominativa da marca impressas em preto. Ha-
vendo reinvindição de cores, estas serão indicadas em todas as etiquetas com
um traço fino que parte do campo ocupado pelas cores, terminando com a
indicação da cor. Atualmente, também são aceitos formulários com figuras
digitalizadas, desde que sejam respeitadas as regras gerais previstas pelo
INPI.
III — comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depó-

sito.
Deverá ser anexado ao requerimento de registro de marca o comprovan-

te original de pagamento da retribuição relativa ao depósito, no valor estipu-
lado pelo INPI. O pagamento das retribuições é realizado nos bancos previa-
mente designados pelo INPI, devendo a guia de pagamento com a autentica-
ção bancária ser anexada ao requerimento de que trata o inciso I deste artigo.
Parágrafo único — O requerimento e qualquer documento que o

acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando
houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá
ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias
subseqüentes, sob pena de não ser considerado o documento.
308
Esta Lei apresenta uma inovação em relação à prática adotada na vigência

do Código da Propriedade Industrial anterior (Lei nº 5.772/71), ao dispen-
sar o requerente da apresentação de tradução juramentada de documentos.
Além de os documentos em língua estrangeira poderem ser apresentados
com a sua tradução simples, o Ato Normativo nº 160/2001, expedido pelo
INPI em 14/12/2001, determina que está igualmente dispensada a sua lega-
lização consular.
O prazo de 60 dias para apresentação de documento obrigatório para
instrução do pedido será contado a partir do primeiro dia subseqüente ao dia
do depósito, independentemente de notificação ou exigência por parte do
INPI. A sua não apresentação tempestiva acarretará o não conhecimento do
documento. No caso do instrumento de mandato, a sua não apresentação no
prazo fixado por este artigo implicará o arquivamento definitivo do pedido
de registro (Ver art. 216, §2º desta Lei). Já no que diz respeito à apresenta-
ção do documento de prioridade subseqüentemente ao depósito, este, ex-
cepcionalmente, poderá ser apresentado em um prazo de quatro meses a
contar da data do depósito, sob pena de perda da prioridade (Ver art. 127,
§3º desta Lei). Caso os documentos sejam apresentados tempestivamente,
mas posteriormente seja verificada alguma irregularidade nos mesmos, o
INPI formulará a exigência cabível (Ver art. 159 desta Lei).
Art. 156 — Apresentado o pedido, será ele submetido a exame for-

mal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, consi-
derada a data de depósito a da sua apresentação.
Arts. 156 e 157
Quando do recebimento do pedido de registro, será feito um exame
formal pelo INPI, que deverá abranger, somente, a verificação do correto
preenchimento de todos os campos do requerimento, da apresentação dos
documentos necessários para a instrução do pedido, a saber, etiquetas (se for
o caso) e comprovante de pagamento da retribuição correspondente ao de-
pósito e, ainda, da juntada dos documentos assinalados no campo “Docu-
mentos Anexados” do requerimento. Caso todas as exigências legais tenham
sido satisfeitas, será conferido um número específico de protocolo ao pedido
e considerada a data de depósito aquela da sua apresentação.

artigo 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante,
sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado,
ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo deposi-
tante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.
Após o protocolo do pedido, o requerente deverá retornar ao INPI de

modo a receber a 3ª via do requerimento protocolizada ou tomar conheci-
mento de eventuais exigências formuladas, caso não tenham sido satisfeitos
309
os requisitos exigidos em lei, a saber, o correto preenchimento do requeri-

mento e a apresentação dos documentos necessários à instrução do pedido.
O Manual do Usuário anexo ao AN 160/2001 determina que o prazo para o
requerente retornar ao INPI é de 15 dias a contar do dia imediatamente
subseqüente à data de entrega do pedido à Recepção. As eventuais exigên-
cias formuladas deverão ser cumpridas pelo requerente em cinco dias. Caso
a exigência são seja cumprida de forma tempestiva ou a contento, será inva-
lidada a data de apresentação do pedido, para fins de prioridade de depósito.
Se, a partir do dia subseqüente à data de entrega do pedido à Recepção
decorrerem 60 dias sem que o requerente retorne ao INPI, o pedido será
cancelado e as vias do requerimento inutilizadas, conforme estabelece o AN
160/2001 em seu Manual do Usuário.

Se cumprida tempestivamente a exigência proferida em exame formal

pelo INPI, será convalidado o número de protocolo conferido ao pedido de
registro quando do seu recebimento e considerada a data do depósito aquela
da sua apresentação.
Capítulo IX
DO EXAME
Art. 158 — Protocolizado, o pedido será publicado para apresenta-

ção de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 158
Esse artigo obedece ao princípio da publicidade dos atos administrativos,
determinando que os pedidos de registro deverão ser publicados para fins de
oposição por parte de possíveis terceiros interessados. Tal publicação ocorre-
rá na Revista da Propriedade Industrial (RPI), editada semanalmente pelo
INPI. A oposição deverá ser apresentada no prazo de 60 dias, a contar da data
de sua publicação do pedido de registro na aludida revista.
Cumpre notar que, consoante o Código da Propriedade Industrial (Lei
nº 5.772/71), a publicação de um pedido na Revista da Propriedade Indus-
trial pressupunha um exame prévio e se traduzia pela publicação de sua
viabilidade a registro416.
416 Art. 79. O exame verificará se o pedido está de acordo com as prescrições legais, tecnica-
mente bem definido e se há anterioridades ou colidências.
§1º Por ocasião do exame, serão formuladas as exigências julgadas necessárias, inclusive no
que se refere à apresentação de novo exemplar descritivo, clichê e outros documentos. (crase
necessária)
310
Nos termos da atual Lei de Propriedade Industrial, a publicação do pe-

dido não pressupõe um exame, devendo ser a palavra publicação entendida
em sua acepção original, ou seja, tornando público o depósito da marca a
quem interessar possa. A supressão do exame de registrabilidade nesta fase
teve como finalidade agilizar o processamento, estabelecendo, assim, uma
significativa diferenciação em relação à sistemática anterior.
A postergação do exame do pedido para uma fase posterior à publicação
para fins de oposição, além de ter reduzido uma das etapas do processo de
registro da marca, trouxe consigo a vantagem de permitir ao examinador que
aprecie possíveis oposições e respectivas contra-razões417.
§1º — O depositante será intimado da oposição, podendo se mani-

festar no prazo de 60 (sessenta) dias.
Uma vez atendidas as formalidades previstas, a saber, oferecimento

tempestivo de petição contendo os fundamentos da impugnação, acompa-
nhada da respectiva procuração e apresentação de comprovante do recolhi-
mento das taxas, a oposição será publicada na Revista da Propriedade Indus-
trial para que o titular do pedido de registro atacado, querendo, com base no
princípio da ampla defesa e do contraditório, assegurado pela Constituição
da República Federativa do Brasil, pelo art. 5º, inciso V418, apresente mani-
festação.
A não apresentação de manifestação sobre oposição, contudo, não confi-
gura revelia e nem significa que as alegações feitas pela opoente serão repu-
tadas verdadeiras pelo examinador. A manifestação enseja, contudo, que o
examinador aprecie a oposição levando em consideração os argumentos das
§2º A exigência não cumprida ou não contestada no prazo de 60 (sessenta) dias acarretará o
arquivamento do processo, encerrando-se a instância administrativa.
§3º Considerada improcedente a contestação oferecida à exigência, o processo será arquiva-
do.
§4º Verificada a viabilidade do registro, será publicado o clichê para apresentação, no prazo
de 60 (sessenta) dias, de eventuais oposições, dando-se ciência ao depositante.
§5º Salvo o disposto no §2º deste artigo, do despacho que conceder, denegar ou arquivar o
pedido de registro, e que não ficará condicionado a eventuais manifestações sobre oposições
oferecidas, caberá recurso no prazo de 60 (sessenta) dias.
417 Cumpre notar que em países como Canadá, Colômbia, Filipinas, Peru e a República da
África do Sul o exame prévio do pedido antecede a sua publicação para fins de oposição por parte
de terceiros. Alguns outros países, tais como Itália, Cuba, Coréia do Norte, Líbano, Sérvia e
Montenegro (antiga Iugoslávia) não prevêem o oferecimento de oposição em sua legislação mar-
cária.
418 Art. 5º — Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
V — é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por
dano material, moral ou à imagem; (...)
311
partes e não apenas aqueles contidos na oposição. Em casos específicos, em-

bora não sendo obrigatória, sua apresentação poderá tornar-se imprescindí-
vel na defesa da marca.
§2º — Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de

ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no
art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a inter-
posição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.
Esse dispositivo legal prevê a necessidade de o opoente comprovar, em

até 60 (sessenta) dias da apresentação da oposição, o depósito da marca no
Brasil, caso a oposição tenha sido fundamentada em marca que o requerente
não poderia deixar de conhecer (art. 124, XXIII) ou naquela notoriamente
conhecida (art. 126). O não cumprimento de tal dispositivo acarretará o não
conhecimento da oposição. Tal dispositivo constitui uma inovação com rela-
ção à Lei anterior (Lei nº 5.772/71 — art. 79).
Tendo a oposição ou o pedido de nulidade administrativa do registro
sido fundamentado em marca que o requerente não poderia deixar de conhe-
cer em razão de suas atividades comerciais (art. 124, XXIII)419 ou em marca
notoriamente conhecida nos termos do art. 6 bis da Convenção da União de
Paris (art. 126)420, a opoente ou requerente da nulidade fica obrigada a
comprovar o depósito no Brasil da marca que apontara como suposta anterio-
ridade impeditiva ao registro da marca publicada ou concedida. O depósito
da marca da opoente ou do requerente da nulidade deverá ser efetuado
dentro de 60 dias a contar da data do protocolo da referida oposição. Me-
diante a comprovação de depósito da marca no Brasil, a opoente ou reque-
rente da nulidade atesta a legitimidade para impugnação do pedido de regis-
tro. Não o fazendo, o examinador não conhecerá da oposição, por ausência
de um requisito essencial. Esse dispositivo constitui uma inovação em rela-
ção ao Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71 — art. 79), que
não continha qualquer dispositivo nesse sentido.
419 Art. 124 — Não são registráveis como marca: (...)

XXIII — sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente
evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou
domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que
assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço
idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca
alheia.
420 Art. 126 — A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art.
6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de
proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.
§1º — A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.
§2º — O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou
imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.
312
Cumpre notar, aliás, que durante a vigência do referido código, titulares

de marcas podiam, em tese, impedir o registro de marca idêntica ou seme-
lhante a sua, sem jamais ter que registrá-la no Brasil. A ausência de um
dispositivo legal nesse sentido favorecia o titular da marca estrangeira, na
medida em que, sem a registrar no Brasil, jamais estaria sujeito a um proce-
dimento de caducidade por falta de uso da marca, nos termos do art. 94 do
Código da Propriedade Industrial421. Suprida essa lacuna da Lei, fica vedada
a criação de uma espécie de bloqueio erguido por parte de empresas sem
interesse efetivo no Brasil.
Art. 159 — Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta,

findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual pode-
rão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de
60 (sessenta) dias.
Art. 159
O texto em questão está vinculado às disposições do art. 158, que prevê
a publicação do pedido para apresentação de oposição após a sua protocoliza-
ção e representa uma inovação importante contida na LPI, já que, ao contrá-
rio do sistema vigente na Lei anterior (CPI — Lei nº 5.772/71) transfere o
exame regular do processo para a fase posterior à publicação do pedido de
registro e, com isto, além de ganhar em agilidade, traz o benefício de propor-
cionar ao examinador, de imediato, os subsídios decorrentes de eventuais
protestos de terceiros interessados.
Tal alteração no cronograma a ser seguido para a execução das diversas
fases do processo de registro da marca traz, aliás, uma grande contribuição ao
usuário, pois permite avaliar com muito mais rapidez a maior ou menor
dificuldade que terá na obtenção do registro, evitando, muitas vezes, o pro-
longamento desnecessário de expectativas, reduzindo custos e muitas vezes
evitando investimentos que podem resultar em grandes prejuízos.
A supressão de etapas no decorrer do processo de registro de marcas,
aliás, representa uma tendência mundial, que, em alguns países chega ao
extremo de suprimir totalmente o exame, o que, de certa forma, anula o
benefício da agilidade por proporcionar situações que implicam necessidade
de longos e custosos processos de anulação de registros, e até mesmo proces-
sos judiciais de infração de marca registrada de terceiros.
O INPI prevê na Resolução nº 083/2001, publicada em separata na Re-
vista da Propriedade Industrial nº 1.616, de 26.12.2001, que, após decorri-
421 Art. 94. Salvo motivo de força maior, caducará o registro, “ex officio” ou mediante requeri-
mento de qualquer interessado, quando o seu uso não tiver sido iniciado no Brasil dentro de dois
anos contados da concessão do registro, ou se for interrompido por mais de dois anos consecuti-
vos.
313
do o prazo para apresentação de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo

para manifestação, o pedido de registro será objeto de exame.
Isto significa que o examinador só dará início ao exame do pedido de
registro após decurso do prazo para apresentação de oposição, bem como de
manifestação sobre oposição, caso o pedido de registro tenha sido impugna-
do por terceiros.
Superada essa fase, o examinador dará início ao exame do pedido, po-
dendo fazer publicar exigência, que deverá ser cumprida pelo depositante da
marca no prazo de 60 dias, a contar de sua publicação na Revista da Proprie-
dade Industrial.
Cumpre notar, que tais exigências, cujo cumprimento pode-se dar me-
diante apresentação de petição, preferencialmente acompanhada de docu-
mentos nesse sentido, têm por finalidade regularizar o processo.
Concluído o exame no que diz respeito ao enquadramento técnico, e
estando o processo conforme, o examinador passará à análise de eventuais
oposições apresentadas e, na ausência de oposições, examinará o resultado
das buscas de anterioridades procedidas internamente e somente então se
pronunciará sobre a registrabilidade ou não da marca requerida a registro,
levando em consideração as proibições contidas no art. 124 e as condições
especiais de proteção contidas nos arts. 125, 126 e 129, §1º.
Trata-se de uma importante inovação na legislação, na medida em que o
exame do pedido de registro nos termos do antigo Código da Propriedade
Industrial se dava imediatamente após o depósito da marca, quando o exami-
nador do INPI decidia se declarava a viabilidade do pedido ou se o indeferia
ex officio. Caso o pedido fosse declarado viável, iniciava-se um prazo de 60
dias para o oferecimento de oposição por parte de terceiros interessados. Em
caso de indeferimento ex officio, iniciava-se um prazo de 60 dias para que a
depositante recorresse da decisão.
Além disso, o texto do art. 159, caput, deixa claro que, antes de proce-
der ao exame de uma possível anterioridade impeditiva, o examinador pode-
rá formular exigência, a ser cumprida pela depositante da marca no prazo de
60 dias a partir de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial.
§1º. Não respondida a exigência o pedido será definitivamente ar-

quivado.
A ausência de resposta, isto é, a perda do prazo para cumprimento de

exigência por parte da titular do pedido importará o arquivamento definitivo
do pedido de registro, encerrando-se a esfera administrativa.
Essa decisão é irrecorrível e só poderá vir a ser revertida mediante ajui-
zamento de uma ação judicial.
§2º. Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contest-

ada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.
314
Cumpre observar, aliás, que a atual Lei de Propriedade Industrial trouxe

uma inovação nesse sentido, pois permite o prosseguimento do exame do
pedido e verificação de possíveis colidências, ainda que a exigência não tenha
sido cumprida de forma adequada.
Por outro lado, o art. 221422 e seu §1º, da Lei de Propriedade Industrial
também contém uma inovação com relação à Lei anterior, já que prevê a
“justa causa” para evitar o arquivamento do processo em situações semelhan-
tes.
Na ausência de exigência ou, se for o caso, após o seu cumprimento, o
examinador dará prosseguimento ao exame do pedido de registro, a fim de
decidir se a respectiva marca é ou não é registrável.
Art. 160 — Concluído o exame, será proferida a decisão, deferindo

ou indeferindo o pedido de registro.
Art. 160
Superadas as fases processuais anteriores, o examinador decidirá se a
marca pode ou não ser registrada, fazendo publicar na Revista da Proprieda-
de Industrial o deferimento ou indeferimento do respectivo pedido de re-
gistro.
Na ausência de oposição, o examinador apreciará o resultado da busca de
anterioridade para, então, decidir se há incidência em algum dos incisos do
art. 124 ou nos arts. 125423, 126 e 129, §1º424 desta Lei, caso em que deter-
minará o indeferimento ex officio do pedido de registro.
Se a marca apontada como impeditiva na busca de anterioridade ainda
estiver em fase de exame ou se for objeto de procedimento de caducidade
por falta de uso ou de ação judicial, o examinador determinará o sobresta-
mento do exame do pedido mais recente, até que seja publicada decisão final
no pedido de registro ou registro que constitui potencial empecilho ao seu
prosseguimento.
422 Art. 221 — Os prazos estabelecidos nesta Lei são contínuos, extinguindo-se automat-
icamente o direito de praticar o ato, após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou
por justa causa.
§1º — Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu
de praticar o ato.
423 Art. 125 — À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada prote-
ção especial, em todos os ramos de atividade.
424 Art. 129 — A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, confor-
me as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território
nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.
§1º — Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo
menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou
serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. (boa-fé tem hífen)
315
Além disso, o examinador poderá pronunciar-se pelo indeferimento do

pedido de registro, se o depositante da marca não estiver em condições de
atender aos requisitos previstos no art. 128, §§1º, 2º, 3º e 4º.425
Em caso de indeferimento do pedido de registro, o examinador deverá
apontar, ainda, o dispositivo legal que fundamentou sua decisão.
Publicado o indeferimento, assiste ao titular do pedido de registro o
direito a recurso no prazo de 60 dias, no qual deverá convencer o examinador
do INPI de que a base legal apontada na decisão não é aplicável ao caso.
Não tendo o examinador, contudo, vislumbrado qualquer óbice ao regis-
tro da marca, fará publicar na Revista da Propriedade Industrial o deferi-
mento do pedido de registro, notificando o requerente do registro para efe-
tuar o pagamento das taxas finais referentes à expedição do certificado de
registro da marca e à proteção do 1º decênio do registro.
Capítulo X
DA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO
Art. 161 — O certificado de registro será concedido depois de defe-

rido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspon-
dentes.
Art. 161
O certificado de registro é o título oficial que comprova a concessão pelo
Estado do Direito de propriedade sobre a marca conferido ao seu titular. A
sua expedição está condicionada ao deferimento do pedido de registro e à
comprovação do recolhimento da retribuição relativa à expedição do certifi-
cado e à proteção ao primeiro decênio do registro.
O deferimento é o ato pelo qual o INPI decide sobre o pedido formulado
pelo depositante. Do deferimento do pedido de registro não cabe recurso
por parte de terceiros, conforme estabelece o art. 212 da LPI.
Tal fato constitui uma inovação com relação à antiga Lei nº 5.772/71,
que, em seu art. 83, previa a possibilidade de se interpor recurso contra
425 Art. 128 — Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito
público ou de direito privado.
§1º — As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade
que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta
ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.
§2º — O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica repre-
sentativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus Membros.
§3º — O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse
comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.
§4º — A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos cons-
tantes deste Título.
316
deferimento. A supressão de tal peça processual visa dar celeridade ao pro-

cessamento do exame de marcas.
O deferimento poderá se dar com ou sem restrições. O deferimento
com restrições, como, por exemplo, com alguma ressalva de uso não exclusi-
vo de alguma expressão, é considerado pelo INPI como um indeferimento
parcial do pedido de registro pleiteado. Por esse motivo, é admitida a inter-
posição de recurso contra o deferimento com restrição (ou indeferimento
parcial), dentro do prazo de 60 (sessenta) dias da data da publicação do
deferimento, por parte do próprio depositante, de acordo com o que dispõe
a Resolução nº 083/2001 que normaliza o processamento dos depósitos de
pedidos de registro de marca.
Conseqüentemente, da parte indeferida do pedido de registro cabe recur-
so no prazo estabelecido pelo art. 212 desta Lei. Não sendo apresentado re-
curso contra o indeferimento parcial ou, se interposto e não conhecido, o INPI
publicará a concessão do registro, de acordo com a decisão de primeira ins-
tância.
Caso o recurso seja conhecido, este será publicado e passará a fluir um
prazo de 60 dias para apresentação de contra-razões por parte de interessa-
dos. Findo tal prazo, o recurso será examinado.
Na fase de exame do recurso, o INPI poderá proferir exigências, que
deverão ser cumpridas no prazo de 60 dias, contados da data de sua publi-
cação,
Concluída a fase de exame de recurso contra o indeferimento parcial, o
INPI publicará decisão, mantendo ou reformando a decisão recorrida. Poste-
riormente, será publicada a concessão do registro, consoante decisão de se-
gunda instância, com a condição de o depositante ter comprovado o paga-
mento da retribuição correspondente à expedição do certificado de registro
e ao primeiro decênio de sua vigência. Da data da publicação da concessão do
registro, começará a fluir o prazo para a expedição do certificado de registro,
terá início a contagem do prazo decenal de vigência do registro, bem como os
prazos para a apresentação de nulidade administrativa (art. 169 da LPI),
interposição de ação de nulidade (art. 174 da LPI) e requerimento de cadu-
cidade (art. 143 da LPI).
Art. 162 — O pagamento das retribuições, e sua comprovação, rela-

tivas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua
vigência, deverá ser efetuado no prazo de 60 (sessenta) dias contados
do deferimento.
Art. 162
Esse artigo estabelece o prazo legal para comprovação do recolhimento
das retribuições para expedição do certificado de registro e proteção ao pri-
meiro decênio do registro, que deverá ser de 60 dias da publicação do defe-
rimento. A comprovação do pagamento se dá por meio de preenchimento de
317
folha de petição de marca e de guia de recolhimento, estabelecidas pelo

Manual do Usuário do INPI, instituído pelo Ato Normativo nº 160/2001.
O comprovante de pagamento de retribuição deve corresponder à taxa
da expedição do certificado de registro e do seu primeiro decênio de vigên-
cia. Em caso de titulares constituídos por pessoas físicas ou sem fins lucrati-
vos, é norma da Diretoria de Administração Geral do INPI a concessão de
redução de 50% no valor da taxa relativa à proteção ao primeiro decênio do
registro.
Parágrafo único — A retribuição poderá ainda ser paga e compro-

vada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto neste artigo, inde-
pendentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição
específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.
O dispositivo ora comentado constitui outra inovação da Lei, pois esta-

belece um período de graça de 30 dias para o pagamento e a comprovação da
referida taxa oficial, independentemente de notificação, mas mediante paga-
mento de retribuição adicional. O não pagamento e a não comprovação do
recolhimento no prazo estabelecido por esse dispositivo acarretarão o arqui-
vamento definitivo e irrecorrível do pedido de registro, encerrando-se a ins-
tância administrativa.
Apesar de a antiga Lei nº 5.772/71 somente prever a possibilidade do
pagamento da taxa respectiva no prazo de 120 dias da data da publicação do
deferimento, era prática do INPI publicar uma notificação na Revista da
Propriedade Industrial — RPI, na qual o requerente era instado a comprovar
o recolhimento da taxa no prazo de 60 dias.
Art. 163 — Reputa-se concedido o certificado de registro na data da

publicação do respectivo ato.
Arts. 163 e 164
Uma vez concedido o registro, tal concessão será publicada na RPI, em
obediência ao referido princípio da publicidade dos atos administrativos. A
vigência do registro por dez anos será contada da mencionada publicação,
sendo que de tal data passarão, igualmente, a fluir os aludidos prazos para
apresentação de pedido nulidade administrativa (art. 169 da LPI), ação de
nulidade perante a Justiça Federal (art. 174) e instauração de procedimento
caducidade por falta de uso efetivo da marca (art. 143 da LPI).
Art. 164 — Do certificado deverão constar a marca, o número e data

do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou
serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira.
Tal dispositivo estabelece os dados que deverão constar do certificado

de registro e repete, quase na íntegra, o art. 83, 1 2º, da Lei nº 5.772/71. Na
318
ausência ou no caso de incorreção de um destes dados, deverá ser requerida,

por meio de papeleta, a correção do certificado de registro e a expedição de
novo certificado, corretamente preenchido.
Capítulo XI
DA NULIDADE DO REGISTRO
Seção I
Disposições Gerais
Art. 165 — É nulo o registro que for concedido em desacordo com as

disposições desta Lei. Art. 165
Parágrafo único — A nulidade do registro poderá ser total ou par-
cial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsisten-
te poder ser considerada registrável. Da inteligência do art. 165 de-
preende-se que o legislador optou claramente pelo conceito da nulidade,
e não da anulabilidade, para fulminar registros de marcas concedidos
pelo INPI em desacordo com as disposições desta Lei.
O preceito cominado no art. 165 desse diploma fundamenta-se nas hi-

póteses de nulidade dos atos jurídicos constantes do art. 166 do Código
Civil, enquanto as hipóteses de anulabilidade estão previstas no art. 171
daquele diploma.
A nulidade também é denominada pela doutrina de nulidade absoluta,
ao passo que a anulabilidade convencionou-se chamar de nulidade relativa.
Ato jurídico nulo (nulidade absoluta) é aquele que, não obstante reunir
aparentemente todos os elementos essenciais à sua existência, carrega vício
fatal, irremediável, “recusando-lhe a ordem jurídica os efeitos desde o seu
nascimento, que produziria, se fosse perfeito”.,
Observa-se, então, que o reconhecimento da nulidade de um registro de
marca e, forçosamente, do ato administrativo que lhe deu vida (art. 129 da
Lei de Propriedade Industrial), tem efeito ex tunc, isto é, a nulidade retroage
para atingir o ato desde seu nascedouro. Esse preceito encontra-se explicita-
do no art. 167 da Lei de Propriedade Industrial, onde se afirma que a decla-
ração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido
que, mais à frente, deságua no registro nulo. Nesse caso, como bem observa
João da Gama Cerqueira, a propriedade da marca não chega a existir, para os
efeitos legais, operando a declaração de nulidade tal qual uma condição reso-
lutiva, extinguindo o direito ao uso exclusivo da marca exercido com funda-
mento em registro nulo e produzindo os seus efeitos erga omnes.
A nulidade pode ser declarada administrativamente, nos termos dos
arts. 168 e seguintes da Lei em estudo ou em juízo, por meio de ação que
319
pode ser proposta pela própria Administração (INPI) ou por qualquer pessoa
com legítimo interesse no prazo de cinco anos contado da concessão do
registro, de acordo com os arts. 173 e 174 desse diploma.
Portanto, existem dois remédios jurídico-processuais para se suscitar a
nulidade de um registro, um, perante a própria administração pública, outro,
perante o Judiciário.
O procedimento de nulidade administrativa pode ser instaurado a re-
querimento de qualquer pessoa com legítimo interesse ou do próprio INPI.
A possibilidade de o INPI autotutelar seus atos, anulando aqueles registros
para marcas concedidos ao arrepio da lei, tem seu fundamento no caput do
art. 37 da Constituição Federal, segundo o qual a administração pública
direta, indireta ou funcional obedecerá, dentre outros, ao princípio da legali-
dade. Sendo ilegal e, portanto, nulo o registro concedido em desacordo com
a Lei de Propriedade Industrial, nos termos do art. 165, há que se aplicar o
princípio da legalidade, anulando-o.
As súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal corroboram o ex-
posto, assim determinando:
Súmula 346 — A administração pública pode declarar a nulidade dos
seus próprios atos.
Súmula 473 — A administração pública pode anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam
direitos ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respei-
tados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial.
Como visto, toda vez que o INPI conceder registro para marca infringin-
do alguma norma legal e, notadamente, alguma das normas da lei específica,
o ato concessivo é nulo. As causas que dão ensejo à nulidade podem ser
divididas em quatro modalidades.
A primeira diz respeito à nulidade declarada por impropriedade de seu
objeto. Essa impropriedade pode decorrer do fato de o sinal não reunir os
requisitos essenciais capazes de caracterizá-lo como marca (novidade, veraci-
dade e caráter lícito) ou, ainda, de o sinal caracterizar um objeto apto à tutela
jurídica diversa, por exemplo, um modelo de utilidade, desenho industrial
ou sinal de propaganda.
A segunda hipótese de nulidade é a de lesão a direitos de terceiros,
implicando ofensa, notadamente, a diversos dos incisos do art. 124, incisos I
a XXIII, da Lei de Propriedade Industrial.
A terceira hipótese de nulidade do registro advém da falta de cumpri-
mento de alguma formalidade legal por parte do INPI, indispensável ao regu-
lar processamento do pedido de registro.
A quarta modalidade relaciona-se com a qualidade do titular, que, não
estando no ramo de negócio objetivado pela marca, não tem legitimação para
postular-lhe o registro nos termos do §1º do art. 129 da Lei.
320
Reza a Lei, ainda (art. 165, parágrafo único), que a nulidade dos registros
pode ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a
parte subsistente da marca ser considerada validamente registrável. Nesse
caso, há que se fazer a anotação no respetivo certificado de registro, indican-
do-se que a proteção legal se restringe tão-somente à parte considerada váli-
da.
Por fim, a nulidade do registro, em sede administrativa, deve ser suscita-
da dentro de 180 dias a contar da publicação da concessão de registro da
Revista da Propriedade Industrial (art. 169 da LPI). Em sede judicial, a ação
de nulidade deve ser proposta dentro de cinco anos contados da data de
concessão do registro atacado (art. 174 da LPI), em linha com o art. 6 bis, 2),
da CUP, ressalvados os casos em que comprovada a má-fé (art. 6 bis, 3), da
CUP). A jurisprudência de nossos tribunais vem confirmando esses parâme-
tros legais. Findo esse prazo, entende a maioria da doutrina que há prescri-
ção, ou seja, a nulidade revalida-se. Nas palavras de José dos Santos Carvalho
Filho “entende-se que o interesse público que decorre do princípio da estabi-
lidade das relações jurídicas é tão relevante quanto a necessidade de restabe-
lecimento da legalidade dos atos administrativos, de forma que deve o ato
permanecer seja qual for o vício de que esteja inquinado”.
Art. 166 — O titular de marca registrada em país signatário da

Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial
poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adju-
dicação do registro nos termos do art. 6º septies (I) daquela Convenção.
Art. 166
Art. 6 septies da Convenção da União de Paris:
(1) Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países

da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em
seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito
de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei
do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a
menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento.
(2) O titular da marca terá o direito de, com as reservas do subparágrafo

1, se opor ao uso da sua marca pelo seu agente ou representante, se não
tiver autorizado esse uso.
(3) As legislações nacionais têm a faculdade de prever um prazo razoável

dentro do qual o titular de uma marca deverá fazer valer os direitos
previstos no presente artigo.
(4) Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países

da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em
321
seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito
de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei
do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a
menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento.
A ação de adjudicação prevista na atual Lei de Propriedade Industrial —

LPI (as leis anteriores não acolhiam essa hipótese), que em nada se asseme-
lha ao instituto da adjudicação do Direito Civil, é cabível, em caráter alter-
nativo à ação de nulidade de patente (art. 49) ou de registro de marca (art.
166), sempre que na aquisição de tais direitos o adquirente tiver agido com
má-fé. Portanto, essa ação tem por objetivo pôr no lugar do usurpador a
pessoa que tem direito à marca ou à patente, retirando-lhe a posse em favor
do verdadeiro titular do direito formativo gerador do domínio.
Embora, como visto, o art. 166 da LPI faça referência ao art. 6 septies da
CUP — Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Indus-
trial, segundo o qual a adjudicação terá lugar nas hipóteses em que o agente
ou representante do titular, sem autorização desse, pedir o registro da marca
em nome próprio, nosso entendimento é o de que, não apenas nessas hipóte-
ses, mas em todas as outras em que caracterizada ou evidenciada a má-fé do
adquirente, será cabível a ação de adjudicação, em alternativa à ação de
nulidade, se assim julgar conveniente o autor da ação. Esse entendimento
também é esposado por especialistas como Gert Egon Dannemann e Lélio
Denícoli Schmidt.
Considerando, pois, que a caracterização da má-fé é condição sine qua
non para o cabimento da ação de adjudicação, não resta dúvida, como aliás
afirma Gert Egon Dannemann em seu art. “(A) Ação de Adjudicação na
Nova Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96)”, de que é facultado
ao autor da ação o requerimento de liminar, sem audiência da parte contrá-
ria, para suspensão dos efeitos do registro adjudicando (ou da patente) com
relação a ele — autor, até que julgado definitivamente o mérito da demanda.
De fato, se a prova da má-fé, ao menos em parte, deve ser feita a priori, para
que a ação seja conhecida, não há como afastar o cabimento da liminar men-
cionada.
Um dos pontos polêmicos da ação de adjudicação tem sido com relação
à competência. Seria tal ação de competência da Justiça Federal ou da justiça
comum dos Estados? Sem embargo do respeito que merece a corrente segun-
do a qual a competência seria da justiça comum, capitaneada por Lélio Dení-
coli Schmidt, abraçamos a tese de que é da Justiça Federal a competência
para processar e julgar as ações de adjudicações de privilégio tutelado por
patente ou registro de marca.
A primeira corrente, que defende a competência da justiça comum, o faz
ao argumento de que não há necessidade de o INPI participar da demanda,
na medida em que não poderá pleitear para si a adjudicação do registro de
marca. Também não se poderá exigir do INPI a adjudicação, uma vez em que
322
não é ele quem está ocupando indevidamente a posição de titular do registro.

No entanto, essa corrente admite que, na ação de adjudicação, a validade ou
invalidade, i.e., a nulidade do registro é apreciada, ainda que incidenter tan-
tum. Assim, se a ação de adjudicação ao ser julgada procedente, reconhece,
implicitamente, a nulidade do registro (ou da patente) concedido, i.e., a
invalidade do ato administrativo que o concedeu por força do requisito da
legalidade, devendo a administração se curvar a tal decisão em face do prin-
cípio constitucional do controle judicial, seria injurídico que a causa fosse
decidida sem a participação do INPI.
De fato, a nulidade do registro ou da patente necessariamente será apre-
ciada na respectiva ação de adjudicação. Pontes de Miranda já prelecionava
que na hipótese de a patente ser concedida à pessoa ilegítima, “ou a) o
inventor ou seu sucessor propõe apenas a ação de nulidade e aguarda a deci-
são para pedir a patente, o que nem sempre é prudente; ou b) propõe a ação
de ineficácia relativa e a imissão, uma vez que a patente seria nula como
patente conferida ao falso inventor ou sucessor do inventor ou seu sucessor
como titular.”
Trata-se, pois, de nulidade relativa (não com relação ao mérito da paten-
te, mas quanto à sua titularidade), não havendo, dessa forma, como afastar a
competência da Justiça Federal, já que, nessa hipótese, o Instituto Nacional
de Propriedade Industrial (INPI) deverá necessariamente participar do fei-
to, gozando de justiça e foro privilegiados, nos moldes do art. 109 da Consti-
tuição Federal.
A situação no caso de registro de marca não é diferente. Na ação de
adjudicação não se irá discutir a validade objetiva do registro, i.e., se ele
preenche as condições impostas na lei, mas a validade subjetiva ou nulidade
relativa do registro quanto à sua titularidade. Em outras palavras, a sentença
proferida na ação de adjudicação declara a ineficácia relativa do registro
concedido em favor do réu (usurpador), atraindo, igualmente, portanto, a
competência da Justiça Federal, na medida em que o INPI necessariamente
será chamado a participar do feito para defender ou não a legalidade do ato
concessivo do registro.
Quanto ao prazo para propositura da ação de adjudicação, no caso de
registro de marca, acreditamos que os cinco anos (estabelecidos no art. 174
da LPI para a ação de nulidade) ficam afastados. Isso porque, como dito
anteriormente, a má-fé é pré-requisito do pedido de adjudicação. Em sendo
assim, a ação torna-se imprescritível, nos moldes do disposto no art. 6 bis, 3),
da Convenção de Paris, verbis:
Art. 6 bis
(1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o regis-

tro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido
do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que
constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer
323
confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do regis-

tro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo
já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada
para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte
essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhe-
cida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.
(2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos, a contar da

data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da
União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser
requerida a proibição de uso.
(3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição

de uso de marcas registradas ou utilizadas de má-fé.
Note que a regra anterior não se refere somente às marcas notoriamente

conhecidas, mas qualquer marca registrada ou utilizada de má-fé. De efeito,
perfeitamente aplicável à hipótese de ação de adjudicação.
No caso das patentes, em razão do prazo do privilégio concedido, seria
impossível que a ação em tela fosse imprescritível. Entretanto, interpretan-
do-se extensivamente a regra do art. 56 e seu §1º, podemos afirmar que a
ação para adjudicação de patente poderá ser proposta a qualquer tempo de
sua vigência.
Finalmente, vale observar que o artigo sob exame (juntamente com os
arts. 45, 56 e 129, §1º, da LPI) consagra o direito de preferência do pré-
utente, característica própria do regime declarativo de proteção de sinais
distintivos, que se funda no pré-uso, na posse anterior da marca. A possibili-
dade legal de o pré-utente da marca anular ou adjudicar o registro concedido
indevidamente a terceiros, nos permite afirmar, pois, que o sistema de regis-
tro de marcas instituído pela Lei nº 9.279/96 é misto. É certo que as carac-
terísticas predominantes de nosso sistema são, sem dúvida, do regime atribu-
tivo, segundo o qual a proteção da marca se baseia no registro. Ou seja,
aquele que primeiro registrar terá o direito sobre o sinal. Todavia, não resta
dúvida de que o reconhecimento dos direitos do pré-utente ou possuidor da
marca nas hipóteses anteriores, conferem ao nosso sistema características do
regime declarativo.
A regra adotada por esta Lei, consignada nos artigos sob exame, na ver-
dade, está em consonância com a farta doutrina, bem como com os princípios
mundialmente aceitos sobre a matéria.
Art. 167 — A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da

data do depósito do pedido.
Art. 167
A previsão legal, neste caso, prima pela coerência, na medida em que
aquele que deposita uma marca perante o Instituto Nacional da Propriedade
324
Industrial possui mera expectativa de direito, direito esse que somente irá
consolidar-se com a conversão do pedido em registro — naturalmente, desde
que decisão posterior não venha decretar a sua nulidade. Em consonância
com essa sistemática, a declaração de nulidade do registro terá, necessaria-
mente, que retroagir à data do depósito do pedido. De outro modo, poderia
surgir, no período compreendido entre a data do depósito e a data de publi-
cação da declaração da nulidade do registro, um suposto direito em favor do
requerente. Como bem referido nos comentários ao art. 165, o legislador
deixou absolutamente claro que a nulidade do registro terá efeito ex tunc,
afastando, assim, eventuais dúvidas quanto à possível validade do registro em
algum momento.
A mera expectativa de direito que assiste ao depositante de uma marca
depreende-se, ainda, dos arts. 189 e 190 e seus respectivos incisos. Com
efeito, tais dispositivos determinam que a tipificação dos crimes contra as
marcas se dá apenas nos casos em que ocorrerem violações de marcas regis-
tradas. Uma vez que o exame de registrabilidade constitui pressuposto es-
sencial para a concessão de um registro, não poderia haver a configuração de
um crime quando o direito supostamente ofendido nem sequer se materiali-
zou.
O Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71) estabelecia, em
seu art. 98, a nulidade do “registro efetuado contrariando as determinações
deste Código”. A legislação anterior, portanto, já determinava que a nulidade
do registro de marca operava-se ex tunc, estabelecendo, assim, a necessária
segurança jurídica.
A Convenção da União de Paris — CUP — (com a revisão de 1967
realizada em Estocolmo), por ser o diploma legal mais antigo em matéria de
Propriedade Industrial, merece um estudo nesse sentido, ainda que breve.
Em seu art. 6 nº 1 a CUP estabelece, inicialmente, que cada país membro
determinará, por meio de sua respectiva legislação nacional, as condições de
depósito e de registro das marcas de indústria e comércio. As disposições do
texto convencional que nos interessam mais objetivamente nesse contexto
são aquelas contidas no art. 6 bis nº 1426. Esse dispositivo, muito embora
contemple a possibilidade de “invalidação” do registro e não de nulidade,
está em harmonia com a LPI, na medida em que faculta aos países membros
426 Art. 6 bis

Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativa-
mente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado, e a proibir o uso de marca de
fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabele-
cer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere
que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente
Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte
essencial da marca constituir reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetí-
vel de estabelecer confusão com esta.”
325
a fixação das condições que reputarem mais adequadas para o depósito e o

registro de marcas.
Seção II
Art. 168 — A nulidade do registro será declarada administrativa-

mente quando tiver sido concedido com infringência do disposto nesta
Lei
Art. 168
Consoante o art. 168, caberá instauração de processo administrativo de
nulidade sempre que um registro de marca for concedido em contrariedade
aos dispositivos da Lei de Propriedade Industrial.
Assim, a nulidade de um registro de marca será declarada no âmbito
administrativo, quando o ato concessório da autoridade competente consis-
tir em infração, violação ou desobediência aos dispositivos da referida Lei.
O processo administrativo de nulidade, que substitui o procedimento de
Revisão Administrativa contemplado pelo art. 101 do revogado Código da
Propriedade Industrial é remédio jurídico pelo qual a própria autoridade
competente revê decisões concessórias de registro de marca proferidas em
desacordo com o disposto na Lei de Propriedade Industrial, podendo anulá-
las e, conseqüentemente, determinar o cancelamento do registro concedido.
Desta forma, a Lei nova mantém o poder do Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial, órgão responsável pela constituição de direitos relativos
à propriedade industrial, rever, em instância administrativa, seus próprios
atos concessivos praticados em violação à legislação em vigor.
No entanto, há que se ressaltar que a decretação da nulidade na esfera
administrativa assume uma importância maior na legislação em estudo quan-
do comparada à Revisão Administrativa prevista no antigo Código da Pro-
priedade Industrial, mais precisamente no art. 101 e seus §§. Como se de-
preende do §3º do art. 101, o interessado poderia, ainda, recorrer da decisão
proferida em sede de Revisão Administrativa. Sob a égide da Lei de Proprie-
dade Industrial, a decisão sobre o pedido de nulidade encerra a instância
administrativa, restando ao interessado somente a via judicial para prosseguir
em sua postulação. Em decorrência disso, a opção pela instauração de pro-
cesso de nulidade administrativa, como último remédio existente antes de
acionado o Poder Judiciário, deve ser cuidadosamente considerada por aque-
les que se sentirem prejudicados em razão de atos concessórios praticados
pelo INPI.
Uma vez suprimida a possibilidade de interposição de recurso da decisão
que acolheu ou negou provimento ao pedido de nulidade administrativa, o
exame de registrabilidade, isto é, a sua tramitação, foi consideravelmente
reduzido. Essa supressão deve ser considerada como um aprimoramento in-
troduzido em nossa legislação, na medida em que tornou mais célere o pro-
326
cedimento administrativo e proporcionou maior segurança jurídica. Na siste-

mática anterior, ainda que a Revisão Administrativa tivesse efeito apenas
devolutivo, a situação de incerteza prolongava-se por mais tempo, em face,
mesmo, da possibilidade de interposição de recurso ao ministro da Indústria
e Comércio.
A eliminação da etapa recursal no processo de Revisão Administrativa,
aliada ao fato de que o recurso contra o deferimento de pedido de registro de
marca igualmente foi abolido, resultou em uma valorização considerável dos
dois instrumentos de impugnação remanescentes: a oposição e a nulidade
administrativa.
A supressão de etapas no procedimento administrativo para que lhe fos-
se dada mais celeridade, resultou de um especial cuidado quando da elabora-
ção da Lei de Propriedade Industrial. O abreviamento do processo adminis-
trativo fazia-se necessário não apenas em prol dos usuários do sistema de
registro de marcas. Buscava-se, ainda, equiparar a nossa legislação à de outros
países em que o exame de registrabilidade mostrava-se mais ágil.
A esse respeito, vale fazer uma análise comparativa, confrontando-se a
nossa sistemática com a de alguns países, tendo sido escolhidas as legislações
da Argentina e da Alemanha.
Consoante a legislação argentina, o procedimento administrativo prevê o
oferecimento de oposição quando da publicação do pedido. Uma vez apre-
sentada oposição, as partes devem, necessariamente, tentar resolver o confli-
to de forma amigável ou por meio da mediação. Não sendo alcançado um
acordo, o depositante terá que submeter a questão à apreciação do Poder
Judiciário. Será declarado o abandono do processo, caso as partes não ve-
nham a firmar um acordo e o depositante não ingresse em juízo tempestiva-
mente. A hipótese de declaração de abandono está prevista, ainda, na hipó-
tese de haver perempção na ação promovida pelo requerente da marca. Uma
vez concedido o registro, este somente poderá ser questionado na esfera
judicial num prazo de dez anos.
Como se vê, o exame de marcas na Argentina é caracterizado por poucas
etapas e confere enorme importância à apresentação de oposição, num pro-
cedimento em que as partes são compelidas a, pelo menos, negociar.
A legislação de marcas alemã difere sobremaneira. Uma vez depositado
o pedido, o seu registro é concedido, desde que não fique caracterizada a
incidência em nenhuma das proibições absolutas (Absolute Schutzhindernis-
se). Proibição absoluta é aquela que impede o registro da marca in limine..
Denominações genéricas, de uso necessário, descritivas, assim como bandei-
ras e brasões são considerados irregistráveis em caráter absoluto consoante a
legislação germânica. A sistemática alemã, portanto, não confere ao deposi-
tante de uma marca mera expectativa de direito, mas o direito em si.
Terceiros poderão apresentar oposições dentro de três meses contados
da data da publicação da concessão do registro. O depositante poderá, em
sua defesa, alegar que a marca supostamente impeditiva não vem sendo uti-
327
lizada, cabendo ao opoente comprovar o uso efetivo, desde que decorridos

cinco anos da concessão do registro de sua marca. A oposição poderá ser total
ou parcialmente provida, daí resultando que a nulidade do registro poderá
ser total ou parcial. A nulidade parcial afetará determinados produtos ou
serviços, que serão, assim, excluídos do escopo de proteção do registro. A
possibilidade de nulidade parcial de um registro está em consonância com o
sistema “multiclasse”, vez que na Alemanha um único registro poderá abran-
ger diversas classes de produtos e/ou serviços.
Como se percebe, o registro de marcas nos países cuja legislação foi
brevemente comentada anteriormente caracteriza-se por um número redu-
zido de etapas processuais. Isso confere, em menos tempo, a necessária segu-
rança jurídica àqueles que buscam no sistema de marcas um dinamismo
condizente com o dia-a-dia das empresas e com as regras impostas pelo
mercado.
Art. 169 — O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício

ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse,
no prazo de 180 (cento e oitenta dias) contados da data da expedição do
certificado de registro.
Art. 169
Por este dispositivo legal, o próprio INPI poderá instaurar procedimento
administrativo de nulidade, a fim de rever seu ato concessório de registro,
quando contrário às disposições legais, sendo essa modalidade denominada
de ex officio. A esse respeito, cumpre fazer referência aos comentários conti-
dos nesta obra em relação ao art. 165 da LPI, onde são transcritas as súmulas
346427 e 473428 do Supremo Tribunal Federal. Conforme se depreende de
tais súmulas, é pacífico o entendimento de que à administração pública é
facultada a revisão de seus atos.
Poderá, ainda, figurar no processo administrativo de nulidade qualquer
pessoa em condições de comprovar a sua legitimação para propor seja o
registro declarado nulo. Essa é a hipótese que com maior freqüência ocorre
na prática, visto que a instauração ex officio de processo de nulidade constitui
exceção.
Os requisitos a serem atendidos acham-se delineados na Resolução de nº
083/2001 e são os seguintes:
1. apresentação tempestiva do pedido (instauração no prazo de 180 dias

contados da data da concessão do registro);
427 Súmula 346 — A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.
428 Súmula 473 — A administração pública pode anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos,
a apreciação judicial.
328
2. comprovação do pagamento da respectiva retribuição;
3. fundamentação legal e
4. legítimo interesse.
Quando fundamentar seu pedido no art. 124, inciso XXIII, ou no art.

126 da Lei da Propriedade Industrial, o requerente do processo administra-
tivo de nulidade deverá comprovar o depósito do pedido de registro de sua
marca junto ao INPI, dentro do prazo de 60 dias, contados a partir da apre-
sentação do requerimento da nulidade administrativa, independentemente
de notificação ou exigência por parte daquela autarquia, sob pena de não ser
conhecido.
A exigência de um depósito a ser efetuado em nome do requerente do
pedido de nulidade em caso de argüição dos arts. 124 inciso XXIII e 126 está
contida no art. 158 §2º da LPI. Sob a égide das legislações anteriores, nota-
damente do Código da Propriedade Industrial, percebeu-se que muitas em-
presas adotavam, tão-somente, medidas adequadas a ensejar a recusa de um
pedido ou a nulidade de um registro. Abstinham-se, no entanto, de depositar
a própria marca. Tal atitude denotava um interesse um tanto questionável
pelo nosso sistema de marcas, na medida em que este era utilizado para
atender às conveniências daqueles que, embora comprovassem o melhor di-
reito, não confirmavam, por meio de um depósito no Brasil, a sua real inten-
ção de atuar no mercado. Em suma, a Lei de Propriedade Industrial não dá
amparo àqueles que se insurgem contra um pedido ou um registro de marca
movidos, em verdade, pela intenção de estabelecer uma reserva, um blo-
queio, mas não pelo real interesse em investir no mercado brasileiro.
Quando a fundamentação legal de seu pedido for o art. 129, §1º, da Lei
da Propriedade Industrial, o requerente deverá comprovar o depósito do
pedido de registro de sua marca junto ao INPI.
O art. 129 §1º da LPI protege o usuário anterior de boa-fé429. A prova
mais contundente do uso anterior consiste de faturas/notas fiscais contendo
menção à marca em questão e cuja emissão tenha ocorrido há pelo menos
seis meses da data do depósito do pedido questionado. Nesse sentido, a
orientação contida nas Diretrizes de Análise de Marcas acerca do Uso Efeti-
vo se aplica, mutatis mutandi, à comprovação de Uso Anterior430.
429 Art. 158 — Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo
de 60 (sessenta) dias.
430 4.3.5.3 — Meio de prova
(...)
5. As provas constituídas de Notas Fiscais, que não poderão ser os originais da primeira via,
deverão conter informações relacionadas com o objeto do registro, seu titular ou seu licenciado
ou autorizado.
329
Quando invocar o art. 125, do referido diploma legal, o requerente de

processo administrativo de nulidade deverá instruir seu pedido com provas
do alto renome de sua marca, bem como com o comprovante da retribuição
específica deste requerimento, sob pena de igualmente não ser conhecido.
Embora a Lei de Propriedade Industrial contemple proteção para a mar-
ca de alto renome, não houve, ao menos até o momento, uma regulamenta-
ção para essa categoria. Assim, o reconhecimento terá caráter incidental, ou
seja, uma determinada marca que serviu de fundamento a um pedido de
nulidade poderá ser tida como de alto renome naquele processo específico.
O dispositivo ora comentado determina ser de 180 dias o prazo para que
seja requerida a instauração de procedimento administrativo de nulidade,
prazo esse que é de 180 dias contados a partir da expedição do certificado
registro pelo INPI. Entende-se por expedição do certificado de registro a
publicação na Revista da Propriedade Industrial do despacho de código 400,
cujo texto é “Comunicação de Concessão de Registro, fixando-se a data desta
Revista da Propriedade Industrial para início de sua vigência. O certificado
de registro estará à disposição do Titular na Recepção do INPI, após 60
(sessenta) dias a contar desta data. Poderá, a pedido, ser remetido a qual-
quer delegacia ou Representação do INPI/MDIC.”.
A Revisão Administrativa, contemplada pelo antigo Código, previa o
prazo de seis meses contados a partir do mesmo momento processual. Assim,
ao determinar o cômputo do prazo em dias, a nova Lei vem promover a
uniformização da contagem dos prazos administrativos de que trata.
Cumpre salientar que a nova Lei não estipula a fundamentação legal para
instauração do processo administrativo de nulidade, como era previsto pelo
art. 101, caput, da Lei nº 5.772/71, que regulava a Revisão Administrativa.
Segundo o citado artigo, a violação dos arts. 62, 64, 65, 66 e 76 era a
condição para se requerer a revisão administrativa de um ato concessório de
registro.
Tal imposição legal gerou discussões doutrinárias e mereceu críticas.
Contudo, contrariamente ao que se discutia, a previsão de tais artigos não
limitava o direito do requerente da Revisão Administrativa, vez que o art. 64
do Código da Propriedade Industrial, dispunha serem registráveis como mar-
ca sinais que não estivessem compreendidos nas proibições legais, abrangen-
do, assim, os artigos não mencionados e o ordenamento jurídico como um
todo.
(..)
10. Em se tratando de marca mista, figurativa ou tridimensional, será admitido como prova
de uso complementar, qualquer documento de natureza não fiscal, devidamente datado, que
contenha a marca conforme originalmente registrada.
330
Acertadamente, a nova Lei não manteve tal redação, sendo suscetíveis

de serem revistos todo os atos concessórios contrários às disposições da Lei
da Propriedade Industrial.
Art. 170 — O titular será intimado para se manifestar no prazo de

60 (sessenta) dias.
Arts. 170 e 171
Obedecendo aos princípios da publicidade dos atos administrativos, da
ampla defesa e do contraditório, a instauração do processo administrativo de
nulidade será publicada na imprensa oficial, qual seja, a Revista da Proprie-
dade Industrial (RPI), ficando o titular do registro impugnado intimado a
apresentar suas contra-razões no prazo de 60 dias.
É importante salientar que o remédio jurídico em tela não tem efeito
suspensivo, i.e. a instauração do processo administrativo de nulidade não
suspende os efeitos do registro impugnado, permanecendo o seu titular, até
o término do processo, no pleno gozo de seus direitos.
Tal dispositivo encontra-se de acordo com a Lei nº 9.784, de
29.01.1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administra-
ção pública federal, e que em seu art. 2º, inciso X, determina sejam observa-
dos, dentre outros, os critérios de garantia dos direitos à comunicação, à
apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de
recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de
litígio.
O art. 61 da referida Lei nº 9.784/99, por sua vez, estabelece que, salvo
disposição legal em contrário, o recurso administrativo não tem efeito sus-
pensivo. Vale notar que a Lei nº 9.784/99 se aplica in casu tão-somente de
forma subsidiária, tendo em vista a existência de lei própria.

não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo presi-
dente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.
A manifestação ao pedido de nulidade não é procedimento obrigatório,

constituindo faculdade do titular do registro objeto do processo administra-
tivo de nulidade, em observância ao princípio do contraditório e da ampla
defesa, de acordo com o já exposto. Trata-se, ainda, de um direito do admi-
nistrado, previsto no art. 3º, inciso III, da referida Lei nº 9.784/99.431
431 O art. 3º da Lei nº 9.784/99 estabelece:

Art. 3º O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de
outros que lhe sejam assegurados:
ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de
seus direitos e o cumprimento de suas obrigações;
ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interes-
331
Desta forma, superada a fase de manifestação, o pedido de nulidade em

sede administrativa será examinado e decidido por instância superior àquela
que proferiu a decisão recorrida, representada pelo Presidente do INPI.
A decisão deverá ser motivada, com indicação dos fatos e dos fundamen-
tos jurídicos, toda vez que afetar direitos e interesses dos administrados, ou
importar anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administra-
tivo.
A decisão deverá, ainda, ser explícita, clara e congruente, podendo con-
sistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores parece-
res, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte inte-
grante do ato. A Lei admite, ainda, que na solução de vários assuntos da
mesma natureza seja utilizado meio mecânico que reproduza os fundamen-
tos das decisões, desde que não haja prejuízo aos direitos ou garantias dos
interessados.432
Na fase de exame, o INPI tem a prerrogativa de formular exigências
necessárias à instrução e à decisão do processo administrativo de nulidade. A
exigência será publicada na RPI, devendo ser cumprida no prazo de 60 dias
Resolução nº 083/2001, art. 159 §1º da Lei nº 9.279/96, ora em exame, e
em conformidade com os arts. 39 e 40 da Lei nº 9.784/99433.
A decisão, que deverá ser igualmente publicada na Revista da Proprieda-
de Industrial, poderá determinar a manutenção do registro anulando, ou
declarar sua nulidade. Conforme dispõe o art. 165 do diploma legal ora em
estudo, poderá ser declarada a nulidade parcial ou total do registro.
Contrariamente ao determinado pelo antigo Código da Propriedade In-
dustrial, que estabelecia um prazo de 60 dias (art. 101, §2º da Lei nº
5.772/71), a lei em exame não prevê prazo para que o INPI profira sua
decisão. No entanto, no capítulo que trata do dever de decidir (art. 49), a Lei
nº 9.784/99, anteriormente mencionada, determina que, uma vez concluída
sado, ter vista dos autos, obter cópia de documentos nele contidos e conhecer as decisões profe-
ridas;
formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de
consideração pelo órgão competente;
fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação,
por força de lei.
432 Cf. art. 50 e §§ da Lei nº 9.784/99.
433 Art. 39 — Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas
pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se data,
prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender
relevante à matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão.
Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessá-
rios à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração
para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
332
a instrução do processo administrativo, a administração tem o prazo de até

30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período, expressamente
motivada. Do mesmo modo, no capítulo concernente ao recurso administra-
tivo e à revisão (art. 59), a referida Lei estabelece que, não havendo prazo
diferente fixado em lei, o recurso administrativo deverá ser decidido no
prazo máximo de 30 dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão
competente, prorrogável por igual período ante justificativa explícita.
Não é cabível qualquer recurso contra a decisão proferida em processo
administrativo de nulidade, encerrando-se, portanto, a instância administra-
tiva.
A Lei em estudo, com isso, afasta-se da sistemática do antigo Código da
Propriedade Industrial, que previa a possibilidade de recurso contra a deci-
são proferida em sede de Revisão Administrativa. Tal recurso, previsto pelo
§3º do art. 101, era cabível no prazo de 60 dias, contados da publicação da
decisão na RPI, e dirigido ao ministro da Indústria e Comércio.
Vale dizer, o Processo Administrativo de Nulidade é a última oportuni-
dade, no âmbito administrativo, de o terceiro interessado oferecer impugna-
ção a um registro de marca.
Art. 172 — O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o

registro.
Art. 172
Por este artigo, o legislador impõe o prosseguimento do processo admi-
nistrativo de nulidade ainda que seu objeto, qual seja, o registro, tenha sido
extinto.
Tal dispositivo encontra-se também em consonância com o art. 51 §2º
da Lei nº 9.784/99, que estabelece que a desistência ou renúncia do interes-
sado não prejudica o prosseguimento do processo, se a administração consi-
derar que o interesse público assim o exige.
Assim, prosseguirá o processo administrativo de nulidade ainda que o
registro anulando tenha sido declarado extinto por falta de renovação do
período decenal de proteção, pela declaração de caducidade, pela renúncia
do titular do registro ou, ainda, quando o titular estrangeiro deixar de manter
procurador hábil no país. (Ver causas de extinção do registro de marca, art.
142 desta Lei).
Essa regra decorre da natureza dos efeitos da nulidade.
De fato, a decisão que dá pela nulidade de um registro tem efeitos ex
tunc, alcançando todos os atos que desencadearam a concessão do título. Por
isso mesmo, tem conseqüências em relação ao passado, inclusive quanto ao
dever de indenizar terceiros prejudicados pelo exercício de um direito con-
siderado espúrio, sendo irrelevante a circunstância, meramente acidental, de
sua extinção por qualquer dos fatos extintivos estabelecidos pela lei.
333
Seção III
Art. 173 — A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por
qualquer pessoa com legítimo interesse. Arts. 173, 174 e 175
Parágrafo único — O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade,
determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso
da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.
Art. 174 — Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nuli-
dade do registro, contados da data da sua concessão.
Art. 175 — A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da
Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.
§1º — O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60
(sessenta) dias.
§2º — Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI
publicará anotação, para ciência de terceiros.
Com a nova sistemática adotada pela Lei nº 9.279/96, não é mais possí-
vel a interposição de recurso administrativo contra o ato concessivo de regis-
tro de marca. Entretanto, se o registro for concedido em desacordo com as
condições estabelecidas na referida Lei, poderá ser decretada sua nulidade
(art. 165). A decretação poderá ocorrer na esfera administrativa, por meio
do processo administrativo de nulidade (art. 168 a 172), que tem, evidente-
mente, caráter rescisório, do qual não se pretende aqui tecer maiores comen-
tários.
Por outro lado, encerrada ou não a instância administrativa, o INPI ou
qualquer pessoa com legítimo interesse poderá promover a ação de nulidade
do registro concedido ao arrepio da lei. Cumpre ressaltar que se trata de
nulidade e não de anulabilidade, insanável pelo juiz, e só podendo ser decre-
tada em processo com rito ordinário.
Do enunciado do artigo extrai-se que a ação de nulidade de registro de
marca se reveste tanto de caráter público e como de caráter privado. Quando
a Lei prevê expressamente a legitimidade do INPI para interpor ação de
nulidade de seu próprio ato concessivo do registro, em razão da ilegalidade
desse ato, está outorgando ao INPI a titularidade da ação civil pública para
controle jurisdicional objetivo da administração pública, no que diz respeito
aos atos administrativos concessivos de registros de marcas. De fato, os direi-
tos de propriedade industrial, de acordo com a Constituição Federal, art. 5º,
XXIX, e com o art. 2º da Lei nº 9.279/96, refletem o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do país, daí porque o interesse
público e a legitimidade do INPI para pleitear o controle judicial da legalida-
de de seus próprios atos.
334
Além do INPI, como dito, qualquer pessoa com legítimo interesse pode
propor a ação de nulidade. O legítimo interesse de que trata o artigo em tela
é, sem dúvida, de direito material. Para alguns, o legítimo interesse está na
realização do direito objetivo, já que a legalidade do ato administrativo cons-
titui bem comum e é de interesse geral. Aliás, o Código de Defesa do Con-
sumidor (Lei nº 8.078/90), art. 4º, inciso VI434, e a Lei Antitruste (Lei nº
88.884/94), art. 21435, cujas normas são de ordem pública, dão a dimensão
do interesse público e coletivo na proteção dos direitos de propriedade in-
dustrial. Nesse aspecto, como afirma o Professor Andréa Ferreira436, trata-se
de uma “ação coletiva de nulidade do ato administrativo de registro de mar-
ca”. Para outros, o interesse é a realização de um direito primordialmente
subjetivo, de caráter eminentemente privado. Em nossa opinião, ambos os
aspectos estão presentes em maior ou menor grau, dependendo dos funda-
mentos da demanda.
As ações de nulidade de registro de marca podem ter os mais diversos
fundamentos, na medida em que são nulos os registros concedidos em desa-
cordo com os dispositivos da Lei ora comentada, em especial se contrariar as
proibições de seu art. 124. Assim, o registro pode ser nulo tanto porque o
sinal protegido é de uso comum ou vulgar, ou termo técnico usado na indús-
tria, como porque a marca protegida é considerada imoral ou, ainda, porque
reproduz moeda ou brasão oficiais etc. Os exemplos são vários. Entretanto,
na prática, o mais usual é depararmo-nos com a ação individual de nulidade
de registro de marca, pela qual o titular de determinado domínio (seja direi-
to de autor, registro de marca ou outros símbolos distintivos, nome comer-
cial etc.) pleiteia ao Judiciário a nulidade de registro concedido pelo INPI a
um terceiro, por entender que tal registro está infringindo seu direito. As-
sim, o titular de determinada marca pode requerer a nulidade de registro
para marca idêntica ou semelhante concedido a outrem, para assinalar pro-
dutos idênticos, semelhantes ou afins. Também o titular dos direitos decor-
rentes de uma obra intelectual tem legitimidade para atacar o registro de
434 Art. 4º — A Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus
interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transferência e harmonia
das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (...)
VI — coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo,
inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas
e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores; (...)
435 Art. 21. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese
prevista no artigo 20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica: (...)
XVI — açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelec-
tual ou de tecnologia; (...)
in “As duas espécies de ações de nulidade de registro marcário”, Revista Forense, vol. 346,
pp. 143/159.
436 in Tratado do Direito Privado, Tomo XVII, Editor Borsoi, 1956, pp. 121/ 123.
335
marca que constitua o título dessa obra ou um de seus personagens. Ou,

ainda, uma empresa pode requerer a nulidade de registro de marca que
reproduza ou imite a expressão característica de seu nome comercial etc.
Não se trata apenas de ataque a um concorrente, mas de choque entre direi-
tos subjetivos, oriundos ou não de registros de marcas. A nulidade pode ser
total ou parcial, atingindo tão-somente parte da marca. De qualquer forma,
o que está se atacando é a propriedade, um direito real. O registro é nulo não
só pela ilegalidade do ato administrativo que o concedeu, mas pela própria
inexistência do direito formativo do registro e, ipso facto, de sua proprieda-
de.
E em se tratando de um direito real, a eficácia da sentença que decretar
a nulidade do registro será ex tunc, e produzirá efeitos erga omnes. A nulida-
de dos registros concedidos em desacordo aos requisitos legais é absoluta
(salvo nos casos das ações de adjudicação), de efeito, retroativa é a eficácia
da sentença proferida nas ações de nulidade. Esse entendimento é adotado
pacificamente pela doutrina, ainda que controversa a natureza da sentença,
i.e., se declaratória ou desconstitutiva. Com relação ao aspecto da natureza
da sentença proferida nas ações de nulidade, filiamo-nos à corrente capita-
neada por Pontes de Miranda437, segundo a qual a carga preponderante é a
constitutiva negativa (ou descontitutiva), com forte carga mandamental,
pois sua eficácia de maior impacto é a desconstituição do registro da marca,
e, ipso facto, do ato administrativo que o outorgou. Em seguida, como força
acessória, verifica-se a carga declarativa.
A retroatividade da eficácia da decisão, obviamente, repercute na esfera
da responsabilidade civil, desaguando na condenação de eventual indeniza-
ção por perdas e danos. Condenado o titular do registro nulo ao pagamento
de indenização, poderá ressarcir-se, mediante ação regressiva contra o INPI,
caso não tenha postulado o registro de má-fé. Embora essa seja uma conse-
qüência lógica da retroatividade da sentença, a jurisprudência não é pacífica
sobre o tema (Ver, a título de exemplo, as seguintes decisões: TFR, AC nº
20057-SP, DJ de 06.11.1970, p. 5.414 e TRF-2ª R., EIAC nº 94.02.04622-
4, DJ-II de 02.12.1997, p. 104.225, Resp. 373.870, DJ-I de 0.07.2002, p.
348).
Quanto à previsão legal do parágrafo único do art. 173, vale observar que
se trata de uma inovação da Lei nº 9.279/96, com relação às leis anterio-
res438. Tal inovação veio, na verdade, atender ao princípio da economia pro-
cessual, permitindo ao autor da ação poupar tempo e dinheiro, bem como à
437 O Código de Processo Civil de 1939, previa em seu art. 333, a concessão de liminar para
suspensão dos efeitos da patente, nos autos da ação de nulidade de patente, na mencionava a
respeito do registro de marca.
438 In “Antecipação de Tutela e Medidas Cautelares em Propriedade Industrial, Anais ABPI
1999, pp. 21/28.
336
Justiça Federal se livrar de inúmeras medidas cautelares para obtenção, em

caráter liminar, da suspensão dos efeitos do registro, cuja nulidade seria ou
estava sendo pleiteada em ações de rito ordinário. Antes da entrada em vigor
da nova Lei, para obtenção da referida liminar, o autor da ação de nulidade
era obrigado a propor medida cautelar inominada, preparatória ou incidental,
nos moldes dos arts. 796 e seguintes, do Código de Processo Civil.
A tutela em questão, prevista no referido parágrafo único, é, sem dúvida,
de caráter cautelar, como, aliás, decorre do próprio texto da Lei. Não há,
pois, que se cogitar da hipótese de tutela antecipada. Aliás, como afirmou o
insigne Desembargador Federal José Eduardo Carreira Alvim, em palestra
proferida no XIX Seminário Nacional de Propriedade Industrial439, a Lei nº
9.279/96, só consagra provimentos cautelares. De efeito, os requisitos pro-
cessuais próprios de que fala o referido parágrafo único, são os mesmos exi-
gidos para a concessão de liminar nas medidas cautelares previstas no Código
de Processo Civil, ou seja, o fumus boni juris e o periculum in mora440.
De qualquer forma, após a Lei nº 10.444/2002, que alterou a redação do
art. 273 do Código de Processo Civil, nele incluindo o §7º441, cujo efeito
prático foi equipar o pedido providência cautelar com tutela antecipada,
excluídas, evidentemente, as medidas cautelares nominadas, essa discussão
perdeu sua eficácia.
Ainda sobre o tema, vale observar que aquela liminar acautelatória pode
ser concedida total ou parcialmente. Há casos em que órgão julgador suspen-
de os efeitos do registro anulando apenas com relação ao autor da ação (e em
algumas hipóteses também com relação a seus representantes). Isso vale
dizer que o titular do registro objeto da ação de nulidade pode opô-lo a
qualquer terceiro, com exceção do autor da ação. Em outros casos o órgão
439 Art. 798, do Código de Processo Civil.

440 Art. 14. Independentemente da ação penal, o prejudicado poderá intentar ação para proibir
o infrator a prática do ato incriminado, com cominação de pena pecuniária para o caso de trans-
gressão do preceito. (...)
§2º — Independentemente de ação cautelar preparatória, o juiz poderá conceder medida
liminar proibindo o infrator a prática do ato incriminado, nos termos deste artigo.
441 Art. 84 — Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer,
o Juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o
resultado prático equivalente ao do adimplemento. (...)
§3º — Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia
do provimento final, é lícito ao Juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia,
citado o réu.
§4º — O Juiz poderá, na hipótese do §3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, inde-
pendentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando
prazo razoável para o cumprimento do preceito.
§5º — Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o
Juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas,
desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial.
In “Eficácia dos Registros de Marca”, Revista da ABPI nº 23, pp. 47/49.
337
julgador suspende os efeitos do registro anulando, mas não impõe ao seu

titular a abstenção do uso da respectiva marca. Entretanto, estando suspen-
sos seus efeitos, o respectivo registro não pode ser oposto ao autor da ação,
que terá atingido, ao menos em parte, seus objetivos. Muitas vezes é o que
basta, como ocorre, por exemplo, no caso de uma empresa estrangeira neces-
sitar internar imediatamente seus produtos no país.
Em qualquer hipótese, todavia, a previsão legal da concessão da cautela
nos próprios autos da ação ordinária (também prevista em outras leis especí-
ficas, tais como a de software442 e o Código de Defesa do Consumidor443) é
um avanço de grande utilidade prática, representando, como dito, enorme
economia para as partes e para a própria justiça.
No que diz respeito ao prazo para propositura da ação de nulidade, não
houve qualquer alteração com relação às leis anteriores. Tampouco o novo
Código Civil (Lei nº 10.406/2002) acarretou qualquer mudança nesse senti-
do, até porque, in casu, trata-se de lei especial ou específica, que não pode
ser revogada por lei geral, de acordo com o art. 2º da LICC.
Esse prazo qüinqüenal tem como dies a quo a data da publicação da
concessão do registro na RPI — Revista da Propriedade Industrial, órgão
oficial do INPI (nesse sentido, ver decisão proferida pelo extinto TFR, nos
autos da AC nº 85.776, publicada no DJ de 23.05.1985, em que eram partes
a Sociedade Comercial e Importadora Hermes S.A. e Hermés Société Ano-
nyme).
Passado esse prazo e não proposta a ação de nulidade, o registro se con-
valida, segundo o entendimento dominante da doutrina, exceto, evidente-
mente, nas hipóteses em que o registro para a marca questionada tiver sido
obtido de má-fé.
Entretanto, para alguns autores, essa convalescença jamais se dá, pois em
sendo nulo o registro não haveria como convalescer, o que só ocorreria na
hipótese de anulabilidade do registro (registro anulável). Nesse sentido, al-
guns autores defendem, até, a imprescritibilidade da ação de nulidade.
Sem embargo do respeito que merece o entendimento anterior, o fato é
que ele não pode prevalecer, tendo em vista a conseqüente instabilidade
jurídica que acarretaria, justamente o que o instituto da prescrição visa afas-
tar. Ora, a lei estabelece todo um procedimento administrativo para aquisi-
ção de um registro e, ainda, um prazo de cinco anos para a respectiva ação de
nulidade. Entender-se que, mesmo escoados todas os prazos, o titular ainda
estaria sujeito à decretação de ineficácia de seu registro, seria semear o pâni-
co nas relações e situações jurídicas perfeitas e acabadas. De efeito, é com-
pletamente descabido invocar, como matéria de defesa, a invalidade do títu-
442 Lei n. 9.609, de 19 de fevereiro de 1998.

443 In “O INPI na Ações de Nulidade de Marca ou Patente: Assistente, Litisconsorte ou Fiscal
da Lei?, Revista da ABPI nº 26, pp. 38/39.
338
lo sobre o qual se apóia uma eventual ação criminal (art. 205, da LPI) e/ou
cível, propostas em razão de sua violação, caso já coberto pelo manto da
prescrição. A nulidade do registro só poderá ser questionada perante a Justi-
ça Federal, com a participação do INPI. Em litígios daquela natureza, onde
se discute a violação da marca, há que se fazer uma análise sobre o raio de
proteção da marca e a existência ou não da invasão do espaço jurídico do
autor, pelo uso da expressão controvertida nas condições pretendidas pelo
réu.
É certo que determinadas nulidades, que afetam o interesse público
(como o caso, por exemplo, de marca imoral ou contra os bons costumes),
são insanáveis. Entretanto, cabe à justiça equilibrar tais interesses, até em
observância ao princípio constitucional do direito adquirido. Para evitar
maiores delongas sobre a matéria que, aliás, não é o ponto central do dispo-
sitivo ora comentado, e mesmo porque o contexto desta obra que se preten-
de apenas de referência não permite maiores discussões, reportamo-nos ao
excelente artigo do Dr. José Antonio B. L. Faria Correa, publicado na Revista
da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, nº 23 (10).
Há que se chamar a atenção, por fim, para o fato de que a Lei fala
expressamente em nulidade de registro (e não em anulabilidade). São nulos
os registros concedidos em desacordo com a LPI. Anuláveis seriam os regis-
tros concedidos, por exemplo, após publicação defeituosa da marca, ou da
classe etc. De qualquer forma, em qualquer dessas hipóteses, o prazo para
propositura da ação de desconstituição do registro é de cinco anos.
Todavia, não se pode deixar de comentar a hipótese clara de imprescri-
tibilidade da ação de nulidade de registro de marca, que é aquela prevista no
art. 6 bis, 3), da CUP, ou seja, as marcas registradas de má-fé. Isso, inde-
pendentemente da notoriedade do sinal que será oposto à marca cujo regis-
tro se pretende anular. A matéria, aliás, não é nova para nossos tribunais,
embora a jurisprudência ainda não seja farta (Ver AC nº 98.02.46202-0 —
TRF-2ª R, DJ-II de 19.06.2001, p. 103)
Este artigo não encontra correspondente na Lei anterior. O antigo Códi-
go da Propriedade Industrial não mencionava a competência do foro nem a
participação do INPI nas ações de nulidade. Independentemente da previsão
na Lei específica anterior, a jurisprudência há muito já se firmara no sentido
de que a ação de nulidade de registro de marca (ou de patente) deve ser
proposta perante a Justiça Federal. Isso porque, em sendo o INPI autarquia
federal, possui foro privilegiado, nos termos do art. 109, I, da Constituição
Federal. Trata-se, portanto, de competência absoluta ratione personae, não
podendo ser modificada. De fato, “(A) competência fixada em norma cons-
titucional é exaustiva e taxativa, não podendo ser modificada por lei ordiná-
ria ou exegese ampliativa ou restritiva” (STJ-2ª Seção, CC 1.361-PE, rel.
Min. Athos Carneiro, v.u., DJU de 06.05.91, p. 5.639).
Ainda que o INPI venha intervir no feito como assistente litisconsorcial,
o que não é o caso, como se verá adiante, ainda assim a competência seria da
339
Justiça Federal. Nessa hipótese, não ocorreria qualquer nulidade pelo fato de
o INPI ter atuado como assistente litisconsorcial e não como litisconsorte,
pois os poderes processuais do assistente litisconsorcial são quase tão amplos
quanto os do litisconsorte, estando, inclusive, sob o regime da unitariedade.
De efeito, nenhum prejuízo sofreria o INPI.
Quanto à competência territorial, a jurisprudência dominante é no sen-
tido de que o INPI deve ser demandado no foro da cidade do Rio de Janeiro,
onde tem sua sede (a regra do art. 100, IV, a) e b)), prevalecendo sobre a do
art. 94, §4º, ambos do CPC), conforme comentários de Theotonio Negrão.
Todavia, existe farta jurisprudência no sentido de que, embora a princípio o
INPI deva ser demandado no foro da Seção do Judiciário do Rio de Janeiro,
onde a autarquia tem sua sede, na hipótese de a ação ser proposta também
contra outro(s) réu(s), o autor poderá ajuizá-la no domicílio deste(s), se
assim preferir.
Como mencionado anteriormente, nas ações de nulidade de patente ou
de registro de marca, o INPI, quando não for autor, há de integrar o feito na
qualidade de litisconsorte passivo. O direito em discussão nessas ações, de a
empresa ré ser titular de um privilégio tutelado por patente ou de registro de
marca, e, portanto, deles usufruir com exclusividade, decorre de ato pratica-
do pela referida autarquia federal. A ação, pois, engloba tanto os direitos
patrimoniais do registro de marca ou de patente, quanto o ato administrativo
que o concedeu.
Por outro lado, a possibilidade jurídica da ação de nulidade de registro de
marca ou de patente proposta contra o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial e o particular, reflete, em última análise, a garantia constitucional
de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos administrativos praticados ao
arrepio da lei (art. 5º, XXXV), já que o objetivo final da ação é o reconheci-
mento da validade ou invalidade do ato administrativo, por força do requisito
da legalidade.
O âmbito da lide das ações de nulidade extrapola o direito de proprieda-
de, desaguando na ineficácia do ato administrativo que o outorgou. Não se
pode decretar a nulidade de um registro de marca sem considerar inválido o
ato do INPI que o concedeu. Tanto o registro de marca como o respectivo
ato concessivo são, ambos, válidos ou nulos. Nesse passo, não há como afastar
do INPI a qualidade de litisconsorte passivo, necessário e unitário.
De fato, ao conceder, em favor de particular, direito de propriedade
industrial, a administração, por meio de seu órgão competente, o INPI adota
um posicionamento, resultado da manifestação de sua vontade. Destarte,
torna-se ela responsável pela validade e eficácia desse direito, de que é bene-
ficiário o respectivo titular. Portanto, a responsabilidade do INPI no caso da
constituição de direito de propriedade industrial que infringe disposição le-
gal é direta, e, como tal, é ele entidade diretamente interessada na ação de
nulidade. Nada impede, é certo, que, uma vez em juízo, o INPI venha a rever
seu entendimento, reconhecendo a procedência do pedido do autor.
340
Como já mencionado nos comentários ao art. 173, os efeitos da sentença

proferida nas ações de nulidade, qualquer que seja a posição adotada quanto
à sua natureza — declarativa ou descontitutiva, são retroativos, i.e., ex tunc.
Portanto, uma vez reconhecida a invalidade do registro de marca ou de pa-
tente, o seu titular estaria sujeito a indenizar perdas e danos, inclusive aque-
las relativas ao período anterior ao reconhecimento da nulidade, embora a
jurisprudência não seja pacífica. Nessa hipótese, o titular desse registro de
marca (ou patente) teria ação regressiva contra o INPI, se o bem não foi
pleiteado e obtido de má-fé. A responsabilidade do INPI é, pois, objetiva,
impondo-se-lhe a posição de réu na respectiva ação de nulidade.
Assim, a ação de nulidade de registro de marca atinge não só o particular,
beneficiário do direito, mas, também, a administração, prolatora do ato gera-
dor desse direito. O primeiro, com vistas à defesa de seu patrimônio, e a
segunda, interessada na convalidação do ato praticado, pelo Poder Judiciário.
Uma vez decretada, pelo Poder Judiciário, a nulidade do registro de uma
marca, é ao INPI que cabe, em cumprimento à sentença, desconstituir tal
registro.
Ora, se os efeitos da sentença, acarretam para o INPI a obrigação de
rever seu posicionamento para, submetendo a sua vontade ao crivo jurisdi-
cional, proceder à necessária retratação, que importa a prática de outro ato
desfazendo o anterior, conforme previsto no §2º do dispositivo sob exame,
claro está que tal autarquia é parte com legítimo interesse na ação, forman-
do, juntamente com o titular do direito, um litisconsórcio necessário, no
pólo passivo da relação processual.
Por outro lado, no concernente à propriedade industrial, dentre cujos
objetivos primeiros se situam a proteção à lealdade comercial, o desenvolvi-
mento industrial e, em especial, a proteção ao consumidor e ao seu direito de
livre escolha entre os produtos e serviços existentes no mercado, os efeitos
do direito concedido a particular irradiam-se por toda a coletividade. Por
isso, há nessa área um forte controle do Estado decorrente dos deveres de
assegurar a correta utilização das ferramentas afetas ao desenvolvimento in-
dustrial e comercial, e de zelar pelo respeito aos interesses da comunidade.
Aliás, não foi por outra razão que o legislador atribuiu ao INPI, o exame dos
pedidos de registro de marca e de patente, ou seja, o dever de apurar se tais
pedidos não esbarram em proibição legal. Ora, se a administração, no caso
representada pelo INPI, pratica ato declarativo de sua vontade, após todo
um procedimento administrativo, como se poderia negar ao Instituto a qua-
lidade de réu?
Apesar de todas as considerações anteriores, existe uma corrente, certa-
mente que minoritária tanto na doutrina como na jurisprudência, segundo a
qual a participação do INPI nas ações de nulidade de registro ou de patente
é a de mero assistente. Entendemos equivocada tal corrente. E isso, não
somente pelos motivos já expostos até o momento, mas também por uma
razão bem simples: não existe assistência coativa. É ponto pacífico na doutri-
341
na que a assistência, seja simples ou litisconsorcial, é uma forma de interven-

ção voluntária. De efeito, como poderia o INPI ser intimado para, obrigato-
riamente, intervir no feito? Caso realmente a qualidade do INPI nas ações de
nulidade fosse a de mero assistente, poderia a autarquia se negar a participar
da demanda. Nessa hipótese, o juiz federal deveria, necessariamente, reco-
nhecer sua incompetência absoluta para processar e julgar a ação e determi-
nar a remessa dos autos à Justiça Estadual, já que dispensável a presença do
assistente. Não há dúvida, porém, tanto na doutrina como na jurisprudência,
de que as ações de nulidade de registro de marca ou de patente devem ser,
obrigatoriamente, propostas perante a Justiça Federal, nos termos do art.
109, da Constituição Federal, o que também afasta a procedência da tese de
assistência do INPI.
Por último, podemos concluir que, se no passado era discutível a legiti-
midade do INPI como réu nas ações de nulidade, apesar de a jurisprudência
dominante sempre ter se manifestado nesse sentido, hoje, à luz do dispositi-
vo em exame, não há mais espaço para qualquer discussão. O art. 175 (bem
como o art. 57) reputam como imperativa e indispensável a presença do
INPI nas ações de nulidade. Considerando, pois, como visto, que a assistên-
cia é forma de intervenção voluntária, não há como afastar a legitimidade
passiva do INPI.
Aliás, se o INPI (mesmo na vigência da Lei anterior), está legitimado a
propor a demanda, legitimidade ativa expressamente reconhecida pela Lei,
como poderia, caso não sendo autor, ser considerado mero assistente? Citan-
do Barbosa Moreira, leciona Lélio Denícoli Schmidt444:
“Há de se aplicar aqui uma vez mais a lição de Barbosa Moreira, quando
observa que, ‘se a posição jurídica de uma pessoa é tal que lhe permita pedir
de outrem algo para si, ou que permita a outrem pedir algo dela — em suma:
se a sua posição é tal que se haja de deduzir em juízo relação jurídica de que
ela mesma seja titular — não tem sentido apontar-lhe, para ingresso na causa,
a porta da assistência.’ Não se vai na posição de valete em lugar onde já se foi
rei.”
Encerrados os comentários acerca da legitimidade passiva do INPI nas
ações de nulidade, vale chamar a atenção para o §1º do artigo em questão,
que estabelece o prazo para a resposta dos réus nessas ações. Como se obser-
va, o prazo estabelecido é de 60 dias, constituindo mais uma novidade da
nova Lei.
444 Art. 116. A pessoa domiciliada no estrangeiro deverá constituir e manter procurador, devi-
damente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-la e receber citações
judiciais relativas aos assuntos atinentes à Propriedade Industrial, desde a data do depósito e
durante a vigência do privilégio ou do registro.
Parágrafo único. O prazo para contestação de ações em que a citação se fizer na forma deste
artigo será de 60 (sessenta) dias.
342
A Lei anterior (Lei nº 5.772/71), no capítulo que tratava da nulidade dos

registros de marca, não mencionava prazo para resposta dos réus nas ações de
nulidade, o que vale dizer que os prazos eram aqueles estabelecidos no Códi-
go de Processo Civil. Apenas com relação às empresas estrangeiras aquela Lei
previa exceção, concedendo-lhes prazo de 60 dias, conforme o art. 116,
parágrafo único445, inserido no Capítulo VI, que tratava “Da Procuração”.
A Lei nº 9.279/96, portanto uniformizou o prazo para resposta, passando
a ser de 60 dias tanto para as empresas estrangeiras como para as nacionais, e
também para o INPI.
Em seu §2º, o artigo ora comentado determina ao INPI que, uma vez
transitada em julgado a decisão proferida na ação de nulidade de registro de
marca, o órgão proceda à devida publicação na Revista da Propriedade Indus-
trial. Embora a Lei nº 5.772/71 não contivesse tal dispositivo, não é de nosso
conhecimento que, no passado, tenham ocorrido maiores dificuldades para o
cumprimento dessa obrigação. Na maioria das vezes o INPI, por iniciativa
própria, procedia e ainda procede à devida publicação. Pontes de Miranda,
inclusive, prelecionava que, diante da carga mandamental da sentença des-
constitutiva do registro, não haveria sequer necessidade de requerimento
nesse sentido. Deveras, trata-se de uma obrigação de fazer, cuja execução, na
hipótese do não cumprimento, deve seguir as regras contidas nos arts. 632 e
seguintes do Código de Processo Civil.
Sobre esse aspecto, não é ocioso mencionar que, se a própria Lei prevê
expressamente, como decorrência da ação de nulidade de registro, a obriga-
ção do INPI de cumprir a decisão judicial, fazendo publicar na Revista da
Propriedade Industrial a nulidade ou a confirmação do registro sub judice na
demanda, evidentemente que sua posição na ação, quando não for autor, é a
de réu, formando um litisconsórcio passivo necessário e unitário com o titu-
lar do registro.
445 ob. cit., p. 122.
343
344
Título IV
DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS
Art. 176 — Constitui indicação geográfica a indicação de procedên-

cia ou a denominação de origem.
Art. 176
A preocupação com as indicações geográficas sempre esteve presente
nas legislações brasileiras que tratavam de propriedade industrial. Basta lem-
brar que o Brasil foi um dos 12 países a aderir ao Acordo de Madri relativo à
repressão às falsas indicações de procedência, assinado em 1891, que ressal-
va o interesse sempre presente de coibir a proliferação destes delitos.
O Decreto nº 16.264, de 19.12.1923, criou a Diretoria Geral da Pro-
priedade Industrial e, em seu art. 80, item 4, restringia:
Art. 80 — Não podem gozar da protecção deste regulamento as marcas

de indústria e de commercio que contiverem:
(...)
4º — indicação de localidade ou estabelecimento que não seja da prove-

niencia do producto ou artigo, quer a essa indicação esteja junto um
nome supposto ou alheio, quer não;
Já o código de 1945 (DL nº 7.903, de 27.08.1945) previa que:
Art. 3º — A proteção da Propriedade Industrial se efetua mediante:
(...)
c) a repressão de falsas indicações de proveniência;
Art. 95: Não podem ser registrados como marca de indústria e de comér-
cio:
(...)
7º — o nome ou indicação de país, região, localidade, ou estabelecimen-

to de notório conhecimento como centro de fabricação ou extração de
345
produtos, esteja ou não junto a essa indicação um nome suposto ou

alheio;
Cabe destacar que este mesmo Código regulamentava, em seus arts. 100
a 103, as “indicações de proveniência” e sua utilização. Como se pode obser-
var, a matéria, nesse diploma, era mais bem abordada do que no Código em
vigor.
O Código de Propriedade Industrial, em vigor até 1997 (Lei nº
5.772/71), previa, em seu art. 2º, letra “c” a repressão às falsas indicações de
procedência.
No art. 65, itens 9 e 10, este Código coibia o registro como marca de
nome ou indicação de lugar de procedência e sua imitação suscetível de
confusão, bem como a falsa indicação de procedência. Em seus arts. 70 a 72,
sob a denominação de “indicações de procedência”, o Código se ocupava dos
“ (...) nome(s) de lugar notoriamente conhecido como centro de extração,
produção ou fabricação de determinada mercadoria ou produto”, incluindo
num mesmo conceito as indicações de procedência propriamente ditas e as
denominações de origem, sem que seja feita a distinção cabível.
Já na Lei que ora se comenta, as indicações geográficas estão bem regu-
lamentadas, merecendo todo um título exclusivo, o que reflete a crescente
preocupação e importância deste assunto. O art. 2º, item IV, mantém a
repressão às falsas indicações geográficas, já contemplada pelo art. 2º, letra
“c’ do Código em vigor.
O art. 176 define como “indicação geográfica” as indicações de proce-
dência e as denominações de origem, que são adequadamente definidas nos
arts. 177 e 178, respectivamente.
Cabe ressaltar que este tratamento vai além da definição disposta no
TRIPS. O art. 22, 1, do TRIPS define como indicação geográfica “as indica-
ções que identifiquem um produto como originário do território de um
Membro, ou região ou localidade deste território, quando determinada qua-
lidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atri-
buída à sua origem geográfica”, sem que uma definição mais precisa seja
estabelecida, como em nossa legislação. Ora, esta definição é a mesma en-
contrada no art. 178 a seguir, que fala sobre as denominações de origem.
Questão relacionada, mas que não está atualmente coberta pelo conceito
de indicação geográfica, são os nomes de produtos típicos de um país ou
região, mas que não são nomes geográficos. Um exemplo seria “cupuaçu”
que é o nome indígena de uma fruta brasileira, mas não é um nome geográfi-
co. As normas que regulam a concorrência desleal têm aplicação nesses ca-
sos. Art. 177
Art. 177 — Considera-se indicação de procedência o nome geográfi-
co de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha
tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de
determinado produto ou de prestação de determinado serviço. Este ar-
346
tigo define de modo preciso o que vem a ser uma indicação de procedên-
cia. Como se observa, esta indicação consiste no nome geográfico de
local conhecido pela fabricação, produção ou extração de determinado
produto ou de prestação de determinado serviço, sem que necessaria-
mente as condições geográficas daquela região tenham contribuído
para esse renome. A cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, por exem-
plo, pode ser considerada como indicação geográfica para artigos de
malharia, em vista da grande concentração de fábricas do setor ali
sediadas.
Art. 178 — Considera-se denominação de origem o nome geográfico
de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe pro-
duto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva
ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e hu-
manos.
Arts. 178 e 179
Aqui, tem-se a definição precisa da “denominação de origem”. Como a
indicação de procedência, a denominação de origem consiste no nome geo-
gráfico de local conhecido pela fabricação, produção ou extração de determi-
nado produto ou de prestação de determinado serviço. Ocorre que, neste
caso, os fatores naturais e humanos da região necessariamente influem na
qualidade ou nas características do produto ou serviço, diferentemente do
que ocorre na indicação de procedência. Para que determinada indicação
geográfica possa ser considerada “denominação de origem”, é mister que o
clima, o solo ou alguma outra característica exclusiva daquela região tenham
influência direta no produto ou, ainda, que um notório saber da população da
região seja imprescindível à confecção daquele produto. Nesta categoria en-
quadram-se, obviamente, os vinhos, pois é notória a influência do solo das
regiões no produto resultante das vindimas da região. Como exemplo desta
influência temos o vinho do Porto, elaborado unicamente com uvas colhidas
em pequena região demarcada às margens do rio Douro, em Portugal, cujo
solo pedregoso e rico em xisto proporciona características únicas àquele vi-
nho. Igualmente são “denominações de origem” a região de Parma, na Itália,
onde as condições especiais do solo, aliadas às técnicas seculares de trabalho,
proporcionam o presunto de Parma, ou o queijo Parmiggiano.
Art. 179 — A proteção estender-se-á à representação gráfica ou figu-

rativa da indicação geográfica, bem como à representação geográfica
de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja
indicação geográfica.
O art. 179 traz importante acréscimo ao estender a proibição à repre-

sentação gráfica ou figurativa da indicação, fazendo expressa referência à
representação geográfica. Ou seja, este artigo impede, por exemplo, que
empresa vinícola coloque no mercado determinado tipo de vinho, estampan-
347
do no rótulo o mapa da França. Ou, ainda, que fabricantes de uísque sediados

fora da Escócia lancem mão da figura de tocadores de gaita de foles em seus
rótulos. Sobre o assunto, ver, também, nossos comentários ao art. 193,
adiante.
Art. 180 — Quando o nome geográfico se houver tornado de uso

comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação
geográfica.
Arts. 180, 181 e 182
O art. 180 ressalva o uso da indicação quando ela se tornou de uso
comum, designando produto ou serviço. Enquadra-se nesta definição, por
exemplo, o queijo Prato, que é produzido em todo o mundo sob este nome,
e não somente na região italiana de Prato. Outro exemplo, desta vez nacio-
nal, é do queijo-de-minas, oriundo daquele Estado brasileiro e hoje produzi-
do em todo o país sob esta denominação.
Art. 181 — O nome geográfico que não constitua indicação de pro-

cedência ou denominação de origem poderá servir de elemento caracte-
rístico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa
procedência.
O art. 181, embora pareça óbvio, é didático, evitando interpretações

como a da súmula nº 2 das extintas juntas de análise e julgamento do INPI,
já revogada e que dispunha:
“O nome de lugar e o gentílico são irregistráveis como marca, sejam ou

não referentes a lugar notoriamente conhecidos como centro produtor,
em face do que dispõem os arts. 65, itens 9, 10 e 20; 70 e 72 do CPI.”
Essa súmula, resultante de interpretação, a nosso ver, inadequada da

legislação anterior, gerou o indeferimento indevido de diversos pedidos de
registro para nomes geográficos que não tinham nenhuma relação com os
produtos e, portanto, perfeitamente registráveis como marca de indústria e
comércio.
A regra do presente artigo deve ser interpretada juntamente com a proi-
bição geral do inciso IX do art. 124 que proíbe o registro como marca de
indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que
possa falsamente induzir indicação geográfica.
Art. 182 — O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores

e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em
relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de
qualidade.
348
O art. 182 determina quem pode usar as indicações geográficas. Como

se observa do texto legal, unicamente os produtores e prestadores de serviço
estabelecidos na região podem apor em seus rótulos, etiquetas ou notas fis-
cais a menção da indicação geográfica, estando os infratores sujeitos às pena-
lidades previstas nesta Lei, em seu art. 192 e seguintes. O uso de uma deno-
minação de origem é vedado mesmo aos produtores localizados na região
coberta pela indicação geográfica, caso não atendam os requisitos de qualida-
de do regulamento da denominação de origem. A utilização da origem geo-
gráfica do produto nesses casos deve ser realizada com cautela para não
causar a impressão de ser a denominação de origem. As regras que vedam a
concorrência desleal se aplicam nessa hipótese para dirimir conflitos.
Parágrafo único — O INPI estabelecerá as condições de registro

das indicações geográficas.
O parágrafo único deste artigo determina ao INPI que estabeleça condi-

ções de registro para as indicações geográficas, obviamente em nome dos
produtores estabelecidos nas regiões em questão.
As condições de registrabilidade das indicações geográficas se encon-
tram dispostas no Ato Normativo nº134/97 e na Resolução nº 75/2000.
349
350
Título V
DOS CRIMES CONTRA
A PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Capítulo I
DOS CRIMES CONTRA AS PATENTES
Art. 183 — Comete crime contra patente de invenção ou de modelo

de utilidade quem: Art. 183
I — fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de
modelo de utilidade, sem autorização do titular, ou
II — usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção,
sem autorização do titular.
Pena — detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.
Não apenas há na Lei nº 9279/96 diferenças quanto aos atos considera-

dos como infração nas esferas civil e criminal, como também se prevêem
diferentes penalidades na esfera criminal, na dependência do tipo de ato
praticado, i.e., para os atos do art. 183 (fabricar produto ou usar um meio ou
processo patenteado), que devem ser considerados como atos de exploração
direta de uma patente, as penalidades são maiores do que aquelas relativas
aos atos do art. 184, que são aqueles relacionados à exploração indireta da
patente. Em síntese, a exploração indireta apenas é possível se algum ato de
exploração direta tenha sido previamente praticado, quer pela mesma pes-
soa, quer por terceiros; por exemplo, a venda de um produto patenteado
(art. 184) é necessariamente precedida da fabricação desse produto (art.
183).
Os objetos materiais dos crimes em referência, ou seja, a coisa sobre as
quais recai a conduta delituosa, são a patente de invenção e o modelo de
utilidade.
Importante destacar na leitura do caput desse artigo que, embora a Lei
garanta proteção no âmbito criminal às patentes validamente concedidas
pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, atendendo ao disposto no
art. 38 da presente Lei, entendemos que o simples deferimento das patentes
de invenção e modelo de utilidade também garante a proteção desse artigo.
351
A tipificação do crime de violação de patente é possível através da carta

patente validamente expedida, ou de documento hábil que comprove o de-
ferimento da invenção, como, por exemplo, a publicação do deferimento da
patente na Revista da Propriedade Industrial, nesse caso, acompanhado do
relatório descritivo da invenção.
A essencialidade da carta patente ou relatório descritivo para instrução
da ação criminal justifica-se pela necessidade de o julgador averiguar a abran-
gência do que está protegido e o limite de sua proteção, e somente nesses
documentos será possível tal aferição.
A fim de tornar possível o melhor entendimento dos elementos que
constituem os tipos penais inseridos nos arts. 183 e 184, podemos individua-
lizá-los e classificá-los, de forma mais pragmática e completa.
O sujeito ativo, aquele que comete o crime, pode ser qualquer pessoa
física ou jurídica, sendo que o sujeito passivo será sempre o detentor do
privilégio advindo da concessão da patente de invenção ou do modelo de
utilidade violado.
Importante destacar que no caso de a pessoa jurídica ser o sujeito ativo
do crime aqui capitulado, a persecução penal irá contra seus responsáveis
legais, pois que, de modo genérico, apenas as pessoas físicas são passíveis de
condenação na esfera penal.
O tipo objetivo, ou melhor, os elementos concretos do tipo penal em
epígrafe, cujo significado se extrai da mera observação, pressupõem (i) a
fabricação do produto que seja objeto da patente invenção ou do modelo de
utilidade (inciso I), ou a utilização de meio ou processo objeto da patente de
invenção (inciso II) e (ii) a inexistência de autorização do titular do privi-
légio.
O tipo subjetivo é representado pelos elementos que necessitam ser
interpretados pelo juiz em cada caso concreto. Na hipótese presente, os
únicos elementos subjetivos do tipo penal, que caracterizam a conduta do
infrator, são o dolo, natural e genérico, e a culpa.
O crime culposo ocorrerá, por exemplo, quando o sujeito ativo, em razão
da inobservância do dever de cuidado objetivo, ou seja a mesma conduta que
teria um homem prudente, diligente e de discernimento, por negligência,
imprudência ou imperícia, deixar de atentar para o fato de que determinado
objeto que fabrica, ou determinado meio ou processo de que se utiliza infrin-
ge as reivindicações de patente concedida a outrem.
Quanto à época da consumação, classificam-se os delitos ora em comen-
to como crimes de mera conduta, ou seja, os quais se consumam no exato
momento em que a conduta é praticada. Nestes crimes o tipo penal descreve
apenas uma ação, não existindo resultado, nem, muito menos, nexo de cau-
salidade entre conduta e resultado. Em assim sendo, certo é que o tipo penal
não admite crime tentado, uma vez que se realiza num só ato, sendo, portan-
to, impossível a interrupção da execução por circunstâncias alheias à vontade
do sujeito ativo.
352
Por tratar de delitos que atingem primordialmente aspectos da intimida-

de da vítima, o direito de ação, que continua a pertencer ao Estado, é trans-
ferido, no caso, para o próprio detentor do privilégio e a ação penal que se
aplica é, portanto, a ação penal de natureza privada, que se inicia mediante
queixa-crime. Neste tipo de atuação o Ministério Público funcionará como
fiscal da lei, podendo, inclusive, aditar a queixa para corrigir imperfeições
formais, mas não para inclusão de co-réu ou de fato novo.
Faz-se de grande relevância, neste ponto, destacar que, em se tratando
de crimes contra patentes de invenção e modelos de utilidade, é freqüente,
na prática, a utilização de medidas preparatórias de vistoria e busca e apreen-
são, previstas no art. 240 do Código de Processo Penal, com o intuito de
colher indícios de cunho oficial sobre a autoria e materialidade, a fim de
caracterizar o corpo de delito dos crimes praticados e identificar — mediante
a elaboração de laudo pericial técnico por peritos nomeados pelo juízo com-
petente — os respectivos autores e/ou responsáveis.
Por fim, vale destacar a classificação doutrinária geral dos crimes previs-
tos no art. 183, de acordo com as circunstâncias principais que os caracteri-
zam. Podem ser identificados como crimes comissivos (representados por
uma ação), permanentes (se prolongam no tempo por vontade do agente), de
mera conduta, de dano (de efetiva lesão ao bem jurídico), comuns (podem
ser praticados por qualquer pessoa), simples (protegem um único bem) e de
ação vinculada (a Lei descreve expressamente o meio de execução).
No que tange aos incisos do presente artigo, suas leituras são bastante
simples, traduzindo exatamente a vontade do legislador, ao determinar que
a fabricação e o uso de meio ou processo patenteado constituem crime.
Art. 184 — Comete crime contra patente de invenção ou de modelo

de utilidade quem: Art. 184
I — exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta
ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com
violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido
por meio ou processo patenteado; ou
II — importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de
modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no país,
para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado
no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu con-
sentimento.
Pena — detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.
Da mesma forma do artigo anterior, o presente artigo deixa clara a ne-

cessidade da patente de invenção ou modelo de utilidade concedido ou de-
ferido, para garantia no âmbito criminal, sendo da mesma forma necessária a
carta patente, no caso de patente concedida, ou publicação de deferimento
353
da patente de invenção ou modelo de utilidade na Revista da Propriedade

Industrial, nesse caso, acompanhado do relatório descritivo da invenção, no
caso de patente apenas deferida, para tipificação do crime de violação, pois
somente com estes documentos poderão ser conferidos a abrangência e os
limites da proteção.
A classificação disposta nos comentários ao art. 183, sobre os elementos
que constituem o tipo penal, se aplica de forma quase que idêntica ao art.
184, exceto pela diferença dos tipos objetivos e subjetivos e pelo fato de o
inciso I do art. 184 descrever crimes múltiplos ou de ação ou conteúdo
variado, posto que possuem um tipo alternativo misto. Na verdade, são cri-
mes em que a Lei descreve várias condutas separadas pela conjunção “ou”.
Mister, entretanto, ressaltar que a prática de mais de uma conduta prevista
no tipo penal, em relação à mesma vítima, constitui crime único.
Dessa forma, o tipo objetivo do art. 184 pressupõe (i) a exportação ou a
venda ou o oferecimento à venda ou o possuir em estoque ou a ocultação ou
o recebimento de produto fabricado com violação à patente de invenção ou
de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado (inciso
I), (ii) a importação de produto que seja objeto da patente de invenção ou do
modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado, bem como
(iii) não ter sido colocado no mercado externo pelo titular da patente, ou do
modelo de utilidade, ou com o seu consentimento (inciso II).
Importante chamar atenção para a relevância da violação da patente para
fins econômicos, entendendo nesse sentido não apenas a necessidade de
obtenção de lucro direto com a utilização do objeto da infração, mas sim a
obtenção de qualquer tipo de vantagem econômica com este. Sendo assim,
basta a existência do objeto da infração, mesmo que não esteja sendo utiliza-
do, mas adquirido de outro que não seja o titular da invenção ou licenciado
seu, para tipificar a infração.
Da mesma forma, é importante destacar que a importação do produto
objeto da patente não é caracterizada, apenas, pelo fim comercial ou quanti-
dade considerável. No nosso entendimento, a simples entrada de produto
estrangeiro em território brasileiro, mesmo que para uso próprio ou estoque,
caracteriza o tipo penal importar.
Por sua vez, o tipo subjetivo do art. 184 é composto, a exemplo do art.
183, pelo dolo, natural e genérico, e pela culpa, que caracterizam a conduta
do agente e, ainda, pelo especial fim de agir, ou seja, a finalidade específica
descrita no tipo, que se faz presente no tipo em análise na intenção de utili-
zação com fins econômicos do produto contrafeito.
O crime culposo ocorrerá, neste caso, por exemplo, quando o sujeito
ativo, em razão da inobservância do dever de cuidado objetivo, deixar de
atentar para o fato de que determinado objeto vendido ou recebido, infringe
as reivindicações da patente concedida à outrem.
354
Quanto à importação de produto obtido em outro país por processo

patenteado no Brasil, o inciso II do art. 184 corresponde, em parte, ao art. 5
quater da Convenção de Paris446.
A exceção de que dispõe o inciso II, quanto à importação de produto
colocado no mercado externo pelo titular ou com seu consentimento, deixa
claro que a importação paralela não é considerada como crime, não obstante
o titular tenha o direito de tomar medidas judiciais na esfera civil para impe-
di-la, conforme lhe faculta o art. 42, tendo em vista que a exaustão geral de
direitos, sobre o que dispõe o art. 43, inciso IV, aplica-se apenas aos produtos
colocados no mercado interno. Portanto, a importação paralela é tratada
como ilícito civil, porém não como ilícito criminal. Tal distinção não parece
contrapor-se ao disposto no art. 5 quater da Convenção de Paris447, uma vez
que se o produto é fabricado pelo titular da patente ou seu licenciado no
Brasil e por ele colocado no mercado interno, então a exaustão geral de
direitos assegura a terceiros que venham a adquirir esse produto o direito de
praticar atos subseqüentes de exploração desse produto.
Pelo princípio geral de que todo crime constitui também um ilícito civil,
qualquer dos atos de que dispõem os arts. 183 e 184 facultaria ao titular da
patente a proposição de medidas judiciais tanto pela via criminal quanto pela
via civil. Contudo, há uma aparente indefinição quanto à aplicação também
aos incisos I e II do art. 184 da restrição imposta pela expressão “diretamen-
te” no art. 42, inciso II. O art. 42 define, globalmente, os direitos conferidos
pela patente, dispondo em seu inciso II, conforme já discutido anteriormen-
te, que, no que concerne ao produto obtido por processo patenteado, a pro-
teção conferida pela patente restringir-se-ia aos produtos diretamente obti-
dos. Fosse essa a única discrepância entre os arts. 42, por um lado, e 183 e
184, por outro lado, poder-se-ia argumentar, sem grande hesitação, que hou-
ve no art. 184 uma omissão involuntária da referida expressão448 e que esse
artigo deveria ser interpretado à luz do art. 42, como se também a incluísse.
Apesar de tal fato não descartar essa hipótese, observa-se que, enquanto o
art. 42 dispõe sobre os atos de produzir, usar, colocar à venda, vender ou
446 Art. 5 quater — Quando um produto for introduzido num país da União no qual exista uma
patente protegendo um processo de fabricação desse produto, o titular da patente terá, com
referência ao produto introduzido, todos os direitos que a legislação do país de importação lhe
conceder, em virtude da patente desse processo, com referência aos produtos fabricados no
próprio país.
448 A expressão “diretamente” foi introduzida no P.L. 115/93 no Senado Federal, em vista da
aprovação pelo Congresso da Rodada Uruguai do GATT em dezembro de 1994. O texto original
remetido pela Câmara dos Deputados não incluía essa expressão. Ao fazê-lo, contudo, no art. 42,
aparentemente olvidou-se o legislador de adaptar de modo correspondente às disposições sobre
os crimes, o que redundou na discrepância entre os referidos dispositivos. Tal fato, contudo, não
invalida os arts. 183 e 184 à luz de TRIPS, visto que os requisitos mínimos estipulados nesse
Acordo são, de todo modo, atendidos pelo art. 42.
355
importar, o inciso I do art. 184 prevê ainda os atos de exportar, expor ou

oferecer a venda, ter em estoque, ocultar ou receber. Desse modo, o art. 42
parece não poder, genericamente, ser utilizado como base para a interpreta-
ção do art. 184, sob pena de se considerar como inaplicável praticamente a
totalidade de seu inciso I.
Art. 185 — Fornecer componente de um produto patenteado, ou ma-

terial ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que
a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, ne-
cessariamente, à exploração do objeto da patente.
Art. 185
A classificação do tipo penal do art. 185 é idêntica à do art. 183, exceto
pelo tipo objetivo que, por óbvio, é diferente e pelo tipo subjetivo que se
assemelha com o do art. 184, em razão do especial fim de agir.
Assim é que o tipo objetivo do art. 185 pressupõe (i) o ato de fornecer
componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento e que
(ii) a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, neces-
sariamente, à exploração da patente.
Como elemento subjetivo, conforme já referido, há o especial fim de
agir representado pela finalidade de realizar um processo patenteado, ou
fornecer componente de um produto patenteado.
Este artigo dá ao titular o direito de impedir que terceiros pratiquem
atos também com relação a um componente ou parte, cuja aplicação final
necessariamente resultará no uso da invenção ou modelo de utilidade paten-
teado, ainda que esse componente ou parte não seja separadamente reivindi-
cado. Por exemplo, se em uma patente se reivindica um sistema de freio para
veículos tendo, entre outras características, uma sapata de freio que é espe-
cialmente projetada para esse sistema de freio, então terceiros não podem
fabricar e vender essa sapata de freio sem a autorização do titular, ainda que
a sapata não seja reivindicada por si só na patente. Ao que parece, embora
haja alguma controvérsia a respeito, isto também se aplica na circunstância
em que a sapata vendida pelo terceiro não autorizado tem por finalidade
substituir uma sapata de um sistema de freio colocado no mercado pelo
próprio titular449, não obstante as disposições relativas à exaustão de direi-
tos. Em outras palavras, de acordo com uma interpretação possível do art.
449 Essa interpretação parece ser mais consistente se levarmos em conta que no Projeto de Lei
originalmente aprovado na Câmara dos Deputados (P.L. 824/91), o arti. 42 incluía ambas as
disposições relativas à infração indireta e relativa aos componentes da invenção [originalmente
como inciso III do art. 42]. Assim, no projeto 824/91 era mais claro que a matéria de que dispõe
o atual art. 185 não deveria ser considerada como também tratando da infração indireta ou por
contribuição, visto que não haveria sentido em se incluir, no mesmo artigo, duas disposições
tratando da mesma matéria.
356
185, não é necessário que o usuário final infrinja a patente para que as
disposições deste artigo sejam aplicáveis contra aquele que fornece um com-
ponente da invenção a esse usuário. Além disso, quando o art. 185 se refere
ao fato de que a aplicação final do componente induz, necessariamente, à
exploração do objeto da patente, isto claramente visa somente estabelecer o
propósito do componente, de tal modo que a materialização de tal explora-
ção não é necessária para que tal artigo seja aplicável.
Tal possibilidade dificilmente seria reconhecida na vigência da Lei nº
5.772/71, cujo art. 15 estabelecia que qualquer particularidade do invento,
para ter assegurada proteção isoladamente, deveria ser requerida ou reivindi-
cada em separado.
Esta disposição inspirou-se na legislação de patentes norte-americana450,
porém focaliza a questão dos atos praticados com relação a componentes da
invenção de uma maneira distinta: enquanto a respectiva disposição na legis-
lação norte-americana prevê que um terceiro não autorizado praticando tais
atos pode ser considerado como um infrator por contribuição, do presente
art. 185 pode-se inferir que esse terceiro é considerado como um infrator
direto.
De fato, a legislação norte-americana parece não ter o propósito de apli-
car-se à situação em que uma pessoa fabrica e vende um componente de uma
invenção para a substituição de um componente defeituoso ou gasto do pro-
duto de terceiro, produto esse que foi legitimamente adquirido do titular ou
de seu licenciado, i.e., o propósito de 35 U.S.C. parece ser o de dar ao titular
o direito de impedir que outros fabriquem e comercializem componentes a
alguém que irá, então, praticar atos de infração. Em conseqüência, os tribu-
nais norte-americanos são, por vezes, defrontados com a necessidade de dis-
tinguir entre um reparo ou conserto, que é permitido, e uma “reconstrução”
do produto patenteado, o que seria um direito exclusivo do titular451. Em
450 35 U.S.C. — §271. Infringement of patent (...)

(c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States
a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or
apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention,
knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such
patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing
use, shall be liable as a contributory infringer.
451 ”Sequential replacement of worn-out or broken parts is not impermissible reconstruction,
since each instance of part replacement constitutes required repair, and since replacement of
such broken or worn-out parts, whether of same part repeatedly or different parts successively,
is no more than owner’s lawful right to repair”. (CAFC, April 6, 1994) — FMC Corp. v. Up-
Right Inc. — 30 USPQ2d — 1994 — p. 1.361.
“Distinction between infringing reconstruction and permissible repair is not affected by
whether replaced element of combination is “essential” or “distinguishing” part of invention, by
cost significance of replaced or repaired item, or by duration of its lifespan; replacement of
disposable laser delivery system in plaintiff’s patented two-piece laser surgery device with defen-
357
outras palavras, quando uma pessoa fabrica, sem consentimento do titular da

patente, componentes da invenção patenteada e os vende para alguém que
adquiriu a invenção do titular de forma legítima, os tribunais norte-america-
nos devem decidir se esse ato tem o propósito de apenas substituir compo-
nentes defeituosos ou gastos da invenção, o que constitui um permitido
reparo, ou reconstruir a invenção, o que é considerado como infração direta.
Conforme será novamente comentado com relação à exaustão de direitos,
uma diferenciação reparo/reconstrução não parece ser relevante à luz da
nova Lei.
Embora não expressamente previsto na legislação alemã, decisões judi-
ciais naquele país sustentam que a simples fabricação de um componente,
que é especialmente adaptado para a invenção e que não pode ser empregado
para outros fins, também pode ser considerada como infração direta da pa-
tente sob certas circunstâncias452.
Também na decisão do caso “Lock Systems”453, a Suprema Corte aus-
tríaca, embora negando proteção em separado para uma chave, onde a inven-
ção reivindicada era um sistema de chave, afirmou que o uso de uma parte de
um dispositivo definido em uma reivindicação pode resultar em uma infra-
ção quando o objeto da reivindicação é realizado por aquela parte454. Se tal
caso devesse ser decidido à luz das disposições da nova Lei, poderia se consi-
derar que houve prática de infração direta nos termos do art. 185, se tais
chaves necessariamente conduzissem à exploração da invenção, i.e., do siste-
ma de chaves. Além disso, haveria infração indireta se um juiz entendesse
que a pessoa que fabrica e vende as chaves estava contribuindo para que
terceiros praticassem os atos do caput do art. 42.
Com relação à proposta original do artigo anterior455, o propósito dessa
disposição reside em assegurar ao titular da patente o direito de obter bene-
dant’s delivery system, and adaptor allowing its use with plaintiff’s re-usable laser, thus constitu-
tes permissible repair unless it effects “reconstruction” such that new product is created. (DC
EPa, September 17, 1992) — Surgical Laser Technologies Inc. v. Surgical Laser Products Inc. —
25 USPQ2d — 1993 — p. 1806.
452 Georg Benkard — Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz — 9. Auflage — 1993 — pp. 418-
419.
453 “If the essence of an invention is concerned with a specific key system with a particular
arrangement of profiles for a key hierarchy but not in the shape of a single key, then a single key
blank cannot infringe the patent, even though its shape could be manufactured to pass for a key in
the protected combination of keys.” — IIC — vol. 20 — nº 1/1989 — p. 81.
454 “The use of one part of a device defined in a claim can result in an infringement when the
subject-matter of the claim is realized by that part (...)” — Nota: texto em inglês, conforme
publicado em IIC; ver supra nota 33. A mesma frase continua como segue: “(...) the remainder of
the claim being for obvious and economically usefull supplements, which display no particulari-
ties.”
455 Nota: a proposta original de emenda que fizemos em relação ao PL 824/91, durante sua
tramitação na Câmara dos Deputados, residia em incluir-se no art. 42 um inciso III com o
358
fícios econômicos no Brasil com exclusividade no que se refere à fabricação

e comercialização da invenção como um todo ou parte dela, desde que essa
parte não sirva para outros propósitos. Assim, um terceiro não autorizado
pelo titular, estaria também impedido de, por exemplo, fabricar no Brasil e
exportar para outros países partes da invenção, ou todo o produto patentea-
do em estado desmontado, ainda que essas partes apenas venham a ser incor-
poradas ao produto final — que é claramente identificável como a invenção
patenteada — ou que o produto final seja montado em outro país, onde não
exista uma patente correspondente e onde, conseqüentemente, não ocorre-
ria infração. Neste particular, mesmo se os componentes da invenção são em
si conhecidos e podem ser individualmente empregados para outros propósi-
tos que não obter um produto patenteado, o trecho “induza necessariamen-
te, à exploração do objeto da patente” deveria ainda assim ser aplicado, se os
componentes são vendidos ou embarcados em um conjunto ou “kit” com
instruções que resultarão, necessariamente, na montagem do produto paten-
teado.
É relativamente claro que a questão relativa às subcombinações ou infra-
ção parcial não é abrangida pelo art. 185, quando ele se reporta a um compo-
nente da invenção patenteada. Identificam-se aqui duas questões que, em
princípio, não se confundem: (a) subcombinações existem quando o produto
de um terceiro não inclui todas as características de um produto ou processo
patenteado, apesar do que pode se concluir pela existência de infração sob
certas circunstâncias e (b) um componente é uma parte que pode ser destaca-
da do invento reivindicado como um todo. As perguntas que se colocam em
cada caso são as seguintes:
(a) embora o produto de um terceiro não contenha todas as característi-

cas do invento como reivindicado, constitui a característica que falta
uma característica de fato essencial ao invento? Caso negativo, isso é, se
aquela característica que falta não é essencial, então a sua inclusão na
reivindicação pode ser considerada como uma restrição indevida e o
produto pode ser considerado como uma infração da patente.
(b) o componente de um terceiro serve ou se destina a outros propósitos

que não obter o invento patenteado? Caso negativo, então pode se con-
siderar, com base no art. 185, que o fornecimento não autorizado desse
componente constitui infração da patente.
seguinte teor: “III — componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para

realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipa-
mento induza, necessariamente, à exploração da invenção ou do modelo objeto da patente.” Essa
proposta foi incorporada ao art. 42 na Câmara e, posteriormente, deslocada, com ligeiras altera-
ções, para o art. 185 no Senado Federal.
359
Art. 186 — Os crimes deste Capítulo caracterizam-se ainda que a

violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à
utilização de meios equivalentes ao objeto da patente.
Art. 186
O art. 186 pode ser classificado como verdadeira norma complementar
ou explicativa, aplicável a todos os artigos precedentes, com o intuito de
ampliar a sua esfera de incidência.
Além da questão da equivalência, esse artigo trata de disposição aparen-
temente desnecessária, quanto ao fato de que o produto acusado de infração
não precisa conter as características de todas as reivindicações da patente.
Não obstante tratar de disposição relativamente óbvia para aqueles versados
no sistema de patentes, ela pode ser útil quando um juiz com poucos conhe-
cimentos sobre o sistema de patentes se defronta com uma ação de infração.
Em realidade, esse trecho do artigo deriva de outro em que se previa que os
crimes caracterizar-se-iam ainda que a violação não atingisse “à totalidade da
reivindicação”, o que poderia ser interpretado como uma perigosa generali-
zação do conceito de infração parcial. O texto anterior resultou, portanto, de
uma emenda redacional, em que se considera o princípio básico de que basta
que o produto acusado esteja de acordo com a ou uma das reivindicações
independentes da patente para que se caracterize a infração.
Quanto à equivalência, a presente disposição é obviamente vaga, poden-
do levar a controvérsias quanto a sua abrangência e quanto às formas de
determinação da equivalência. Assim, diretrizes gerais, como aquelas conti-
das em antiga versão do Tratado de Harmonização da OMPI456 sobre a equi-
valência, podem ser de grande interesse, bem como comentários sobre deci-
sões judiciais em outros países que têm tradição na aplicação desse concei-
to457. Naquela versão do Tratado de Harmonização ficam evidentes as duas
formas mais usuais de se determinar a equivalência458: (a) o teste tripartite e
456 Documento PLT/DC/69 de 29 de janeiro de 1993.

457 P.ex., a essência do conceito de infração por equivalência tem sido aplicada em decisões
judiciais nos EUA ao menos desde cerca de 1850, originando-se na decisão de Winans v. Den-
mead, 15 How. 330 (referência como citada em 85 USPQ — p. 330).
458 Article 21 — Extent of Protection and Interpretation of Claims [...]
(2) [Equivalents]
(a) Notwithstanding paragraph (1)(b), a claim shall be considered to cover not only all the
elements as expressed in the claim but also equivalents.
(b) An element (“the equivalent element”) shall generally be considered as being equivalent
to an element as expressed in a claim if, at the time of any alleged infringment, either of the
following condition is fulfilled in regard to the invention as claimed:
(i) the equivalent element performs substantially the same function in substantially the same
way and produces substantially the same result as the element as expressed in the claim, or
(ii) it is obvious to a person skilled in the art that the same result as achieved by means of the
element as expressed in the claim can be achieved by means of the equivalent element.
(c) Any Contracting Party shall be free to determine whether an element is equivalent to an
360
(b) a equivalência óbvia, a respeito do que serão feitos comentários mais

detalhados adiante.
Geralmente falando, de acordo com o conceito de infração por equiva-
lência, se uma dada característica ou elemento de um produto ou processo
utilizado por um terceiro não autorizado não corresponde literalmente aos
termos de uma dada reivindicação da patente, ainda assim existirá infração
se essa característica ou elemento possa ser considerado como tecnicamente
equivalente a uma característica ou elemento da reivindicação. Por exemplo,
se uma reivindicação define um dispositivo que, entre outras características,
contém um pino de fixação e o dispositivo de um terceiro contém todas as
demais características da reivindicação, porém, em lugar de um pino, empre-
ga um parafuso, pode-se considerar que há infração com base na equivalên-
cia, uma vez que um pino e um parafuso podem ser considerados como
equivalentes óbvios.
Embora a equivalência seja geralmente aplicada na base de uma compa-
ração elemento a elemento, que deveria constituir a regra geral para efeitos
dessa Lei, o texto do art. 186, onde lê “meios equivalentes ao objeto da
patente”, parece também suportar uma consideração mais global sobre a
equivalência, i.e., em teoria, não seria necessário que cada elemento de uma
invenção reivindicada encontrasse um correspondente direto ou um corres-
pondente equivalente no produto de terceiros, sendo suficiente que tal pro-
duto possa ser globalmente considerado como equivalente à invenção reivin-
dicada, ou seja, ao objeto da patente. Embora existam, efetivamente, discus-
sões sobre a possibilidade de aplicar a equivalência dessa forma, uma compa-
ração elemento a elemento é bastante mais usual. Além disso, quanto à com-
paração elemento a elemento, observe-se que isso é enfatizado em oposição
a uma comparação global entre a invenção pleiteada e o produto ou processo
acusado, ou seja, uma investigação sobre equivalência não deve ter como
ponto de partida a determinação do conceito inventivo básico subjacente à
reivindicação em detrimento dos próprios termos específicos da reivindica-
ção. Ainda, dito de outra forma e nos termos da minuta do Tratado de
Harmonização, as reivindicações não devem ser consideradas como meras
diretrizes, permitindo que a proteção se estenda àquilo que, mediante consi-
deração do relatório descritivo e desenhos por um técnico no assunto, o titular
idealizou, porém não reivindicou.
Por outro lado, a regra citada tampouco deve ser tomada de modo dema-
siadamente restrito: um único elemento no dispositivo acusado não precisa,
necessariamente, corresponder a um único elemento da reivindicação de
element as expressed in a claim by reference to only the condition referred to in subparagraph

(b)(i) or to only the condition referred to in subparagraph (b)(ii), provided that, at the time of
depositing its instrument of ratification of or accession to this Treaty, it so notifies the Director
General.
361
uma patente. Pode-se considerar que há equivalência mesmo se um único

elemento do dispositivo acusado corresponde ou realiza a mesma função que
dois ou mais elementos de uma reivindicação459 ou vice-versa. Além disso,
pode-se determinar que há equivalência quando uma função, que é definida
em uma reivindicação como sendo realizada por um certo elemento, não é
encontrada nesse mesmo elemento no dispositivo acusado, mas é efetiva-
mente realizada por algum outro elemento nesse dispositivo460.
É relativamente óbvio que o primeiro passo na determinação da aplicabi-
lidade da equivalência reside em investigar-se se isso é de fato necessário,
i.e., se a terminologia literal das reivindicações já não é suficiente para esta-
belecer uma clara situação de infração461. Esse primeiro passo, a interpreta-
ção da reivindicação, reside em determinar-se o significado legal dos termos
das reivindicações, o que se alcança mediante interpretação baseada no rela-
tório descritivo e que também pode ser fundamentada por informações adi-
cionais do estado da técnica disponível, o histórico de processamento e o
significado geral das palavras das reivindicações no campo técnico em ques-
tão462.
A admissão de infração não-literal é necessária para evitar uma injusta
perda de proteção devida à redação inadequada das reivindicações de uma
patente, bem como evitar que um terceiro não autorizado se beneficie inde-
vidamente de tal patente463, 464. Uma vez que se pretende que as reivindica-
459 “It was legal error to hold that the aligning and charging steps must be performed by separate
elements in the apparatus. One to one correspondence of components is not required and elements
or steps may be combined without ipso facto loss of equivalency [...] An apparatus claim describing
a combination does not require that the function of each be performed by a separate structure in
the apparatus. The claimed and accused devices must be viewed and evaluated as a whole.”
CAFC, March 31, 1989) — Sun Studs Inc. v. ATA Equipment Leasing Inc. — 10 USPQ2d —
1989 — p. 1347.
460 Stephen M. Bodenheimer, Jr. e John Beton — “Infringement by equivalents in the United
States and Europe: A comparative analysis” — Mitteilungen der deutschen Patentanwälte — Heft
4/93 — p. 101.
461 “In determining whether accused device or composition infringed valid patent, resort must be
had in first instance to words of claim; if accused matter falls clearly within claim, infringement is
made out and that is the end of it.” (SupCt — May 29, 1950) — Graver Tank and Mfg. Co., Inc.
et al. v. The Linde Air Products Company — 85 USPQ — 1950 — p. 328.
462 “Infringement by equivalents in the United States and Europe: A comparative analysis” —
Stephen M. Bodenheimer, Jr. and John Beton — Mitteilungen der deutschen Patentanwälte —
Heft 4/ — p. 100.
463 “The essence of the doctrine [of equivalents] is that one may not practice a fraud on a patent.”
— (SupCt — May 29, 1950) — Graver Tank and Mfg. Co., Inc. et al. v. The Linde Air Products
Company — 85 USPQ — 1950 — p. 330; ver referência à mesma citação em Texas Instrument,
Inc. v. ITC (CAFC, November 19, 1986) — 231 USPQ — 1986 — p. 835.
464 “[P]atentee’s competitors [...] are ingenious in acting in such a way that they remain outside
the literal wording of the patent claims.” — Jan J. Brinkhof — “Some Thoughts on Equivalents” —
IIC — vol. 22 — Special Issue — 1991 — p. 911.
362
ções sejam aplicáveis ao longo de um período de 20 anos, que é a vigência de

uma patente nos termos da nova Lei, a interpretação literal de uma reivindi-
cação pode tornar-se inapropriada devido à contínua inovação tecnológica,
que também conduz a alterações na terminologia técnica465.
De acordo com a referida versão do Tratado de Harmonização da
OMPI466, um primeiro elemento de um produto de terceiros pode ser con-
siderado como equivalente a outro expresso em uma reivindicação de paten-
te se, no momento da alegada infração467:
• o elemento equivalente realiza substancialmente a mesma função,

substancialmente da mesma forma e produz substancialmente o mesmo
resultado que o elemento expresso na reivindicação, ou
• é óbvio para uma pessoa versada na técnica (técnico no assunto) que o

mesmo resultado alcançado por meio do elemento como expresso na
reivindicação pode ser alcançado por meio do elemento equivalente.
O primeiro critério, também conhecido como teste tripartite, tem sido

amplamente utilizado pelos tribunais norte-americanos468, onde, não obstan-
te, se reconhece não ser essa a única maneira para determinar equivalên-
cia469. O segundo critério está mais de acordo com o padrão de decisões dos
tribunais alemães470, 471. Uma vez que a Lei nº 9279/96 não estabelece o
465 Ver “Infringement by equivalents in the United States and Europe: A comparative analysis”
— Stephen M. Bodenheimer, Jr. e John Beton — Mitteilungen der deutschen Patentanwälte —
Heft 4/93 — p. 99.
467 É importante observar que o momento que serve de referência no tempo para determinação
de uma equivalência é o momento da infração, contrariamente a correntes que sustentam que
uma eventual equivalência deveria ser avaliada tendo como referência o momento do depósito do
pedido. Isto porque um dado equivalente técnico pode se tornar conhecido e usual, apenas anos
após o depósito do pedido de patente e nem por isso deve deixar de ser considerado como um
equivalente para fins de determinação de infração.
468 Este teste de três etapas tornou-se bem conhecido a partir da decisão do caso Graver Tank
and Mfg. Co., Inc. et al. v. The Linde Air Products Company, pela Suprema Corte dos Estados
Unidos — 85 USPQ — 1950 — p. 328.
469 “Comparison of function/way/result is acceptable way of showing that structure in accused
device is ‘substantial equivalent’ of claim limitation, but such comparison is not only way to do so;
how equivalency to required limitation is met necessarily varies from case to case due to many
variables, such as form of claim, nature of invention defined by it, and kind of limitation that is
not literally met.” — Malta v. Schulmerich Carillons Inc. (CAFC, December 26, 1991) — 21
USPQ2d — p. 1.161.
470 “Der Schutzbereich eines Patents ist nach §14 PatG 1981 jedenfalls nicht weiter als der
Schutzbereich eines Patents nach dem vormals geltenden Recht. Er erfasst keine äquivalenten
Abwandlungen, die auf erfinderischer Tätigkeit beruhen.” (O escopo de proteção de uma patente
de acordo com §14 PatG 1981, de qualquer modo, não é mais amplo do que o escopo de proteção
de uma patente de acordo com a legislação anterior. Ele não abrange quaisquer alterações equiva-
363
critério a ser aplicado na determinação da equivalência, em princípio qual-

quer dos critérios anteriores deveria ser aceito pelos tribunais brasileiros,
i.e., qualquer um que, nas circunstâncias, melhor se aplique para demonstrar
que há de fato equivalência. De acordo com Bardehle472, contudo, o segundo
critério deve ser priorizado, uma vez que em circunstâncias específicas um
equivalente óbvio, que preenche a definição de acordo com o segundo crité-
rio, pode ser considerado como não sendo um equivalente de acordo com o
primeiro critério473. Por outro lado, se a equivalência não é óbvia, o teste de
três etapas do primeiro critério pode constituir a alternativa mais satisfatória
para investigar a equivalência. Uma sugestão para uma regra geral para a
determinação de equivalência reside em, primeiramente, aplicar-se o segun-
do dos critérios citados, investigando-se se o elemento alegado como sendo
equivalente obviamente atinge o mesmo resultado que o elemento de uma
reivindicação e, se o resultado for negativo, i.e., se a equivalência não é óbvia,
então aplicar-se o teste tripartite (primeiro critério), que demanda uma in-
vestigação mais exaustiva.
Quanto à extensão da aplicabilidade do conceito de equivalência a um
produto sob investigação quanto à infração, um grande número de fatores
deve ser levado em consideração474, embora não haja regras fixas a esse
respeito475. Contudo, duas restrições básicas residem em que a equivalência
não pode estender-se476:
lentes que resultem de atividade inventiva.) — BGH, Urt. v. 17. março de 1994 — X ZR 16/93
— Zerlegvorrichtung für Baumstäume.
471 “For the determination of the scope of protection [...] it is decisive whether the average person
skilled in the art was able to determine the equally effective means of the alledged infringement
from the claims using the description and the drawings and based on his professional knowledge
[...].” (Federal Supreme Court, DE, 1986) — IIC — vol. 18 — nº 6/1987 — p. 799.
472 Heinz Bardehle — “Equivalents and International Patent Law Harmonization” — AIPLA
Q.J. — vol. 20 — nº 2/1992.
473 Bardehle refere-se ao exemplo do parafuso e do pino como meios de fixação equivalentes.
Embora se tratem de equivalentes óbvios para um especialista versado na técnica, estritamente
falando eles alcançam o mesmo resultado (fixação) de maneiras diferentes.
474 “In the United States [...] [t]hese factors include the patent specification and drawings, the
prosecution history of the patent, all the claims of the patent, the understanding in the art as to
the meaning of the terms used in the claims of the patent, the overall function and results of the
claimed invention, the overall function and results of the item accused of infringement, all
limitations in the patent claims, the scope and content of the prior art, and the determination
whether the patentee created any ‘estoppel’ during the course of prosecuting the patent applica-
tion before the U.S.P.T.O.” — “Infringement by equivalents in the United States and Europe: A
comparative analysis” — Stephen M. Bodenheimer, Jr. and John Beton — Mitteilungen der
deutschen Patentanwälte — Heft 4/93 — p. 100.
475 “There is no abstract guide to determining when a modified device crosses the boundary with
respect to the reasonable scope of patent claims.” — Texas Instrument, Inc. v. ITC (CAFC,
November 19, 1986) — 231 USPQ — 1986 — p. 839.
476 Loctite Corp. v. Ultraseal Ltd. (CAFC, December 17, 1985) — 228 USPQ — 1986 — p.
364
• a um produto acusado que pertença ao estado da técnica e
• para permitir que o titular recupere certa proteção, da qual ele abriu
mão durante o processamento de seu pedido de patente.
Na decisão de “Molded Curbstone”477, a Suprema Corte alemã admitiu

que dispor duas pedras adjacentes entre si para formar um canal entre ambas
poderia, em princípio, ser considerado como uma solução equivalente à pe-
dra reivindicada tendo um canal previsto através dela. Todavia, a equivalên-
cia não poderia estender-se à concretização do réu, se essa última for consi-
derada como não representando uma invenção patenteável em relação ao
estado da técnica478, i.e., se ela puder ser considerada com resultando de
forma óbvia da técnica anterior por uma pessoa versada na técnica. Essa
defesa proporcionada pela Suprema Corte para o réu acusado de infração
passou a ser referida como “defesa da infração óbvia”479, que representa um
critério útil para determinar a extensão da equivalência: se uma concretiza-
ção que se alega infringir uma reivindicação de patente resulta de forma
óbvia do estado da técnica, essa concretização não deve ser considerada
como estando no escopo de tal reivindicação. Por outro lado, se a referida
concretização não for óbvia à luz do estado da técnica, pode-se considerar
que há infração por equivalência se essa concretização deriva de forma óbvia
dos ensinamentos da patente, contanto, é claro, que o escopo pretendido seja
razoavelmente suportado pelos termos das reivindicações. A elaboração de
tabelas comparativas, conforme já mencionado, pode ser uma ferramenta
útil na determinação do grau de obviedade da concretização acusada com
relação ao estado da técnica ou aos ensinamentos da patente.
Outra questão que afeta a extensão da proteção por equivalência reside
no histórico de processamento do pedido de patente. Afirmações feitas pelo
titular durante o exame de seu pedido ou durante procedimentos de reexa-
me (processo de nulidade administrativa ou judicial) devem ser levadas em
consideração, particularmente se tais afirmações tiveram por finalidade res-
tringir a interpretação das reivindicações para justificar sua patenteabilidade
frente ao estado da técnica480.
96; decisão também reportada em Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland Inc. (CAFC, November
6, 1987) — 4 USPQ2d — 1987 — p. 1.739.
477 Decisão pela Suprema Corte alemã (Bundesgerichtshof — DE): IIC — vol. 18 — nº 6/1987
— p. 795 com comentários por B. Geissler; ver também 1991 R.P.C. — nº 24 — p. 597.
478 Como “estado da técnica” aqui se alude ao estado da técnica relativo à patente cuja infração
se verifica. O conceito subjacente reside em que uma concretização que pode ser inferida de
forma evidente do estado da técnica não é patenteável e, portanto, não poderia ser considerada
como estando no escopo da patente, sob pena de a patente ser considerada nula.
479 Ver comentários por B. Geissler à referida decisão — IIC — vol. 18 — nº 6/1987 — p. 803.
480 “Patent owner’s statements during prosecution of its reissue applications, in which it sought
patent protection for buried cable irrigation system and argued that burried cable steering is
365
Entre outros, reporta-se à importância do grau de novidade em relação

ao estado da técnica, i.e., o escopo de proteção assegurado pela patente deve,
em princípio, ser proporcional ao grau de novidade, de tal modo que inventos
pioneiros devem suportar uma maior gama de equivalentes do que simples
aperfeiçoamentos481.
Uma vez que a equivalência está, em grande extensão, ligada ao resulta-
do obtido, embora pequenas diferenças qualitativas quanto ao resultado al-
cançado pelo elemento equivalente possam ser insuficientes para excluir
infração, um resultado inesperado pode representar uma defesa válida contra
uma alegação de infração por equivalência482. Genericamente falando, con-
tudo, nem resultados melhores nem performance inferior constituem, por si
só, uma defesa para afastar a hipótese de infração por equivalência483, embo-
ra possam, de fato, representar fatores adicionais de consideração em uma
investigação global.
Em casos de aperfeiçoamentos, pode ser relevante na determinação de
infração por equivalência verificar-se se: a) a parte acusada desenvolveu ou
aperfeiçoou ainda mais a invenção patenteada mediante proposição de meios
efetivamente novos ou se b) ela apenas usou os ensinamentos da patente em
conexão com elementos equivalentes disponíveis no mercado e que pode-
riam ser facilmente reconhecidos como equivalentes por um técnico no as-
sunto. No caso a), a infração será menos evidente, uma vez que a parte
acusada tem seu próprio mérito, enquanto em b) há uma maior tendência a
se reconhecer a infração, uma vez que a parte usou apenas de habilidade
comum a um técnico no assunto ao combinar os ensinamentos da patente
com recursos técnicos disponíveis. Mais uma vez, contudo, não se pode con-
siderar tais regras como fixas e isoladamente aplicáveis.
Ainda no mesmo sentido, um aspecto que pode adquirir alguma relevân-
cia na avaliação de uma eventual equivalência entre elementos de um produ-
to acusado e as reivindicações de uma patente reside na existência de uma
segunda patente para o produto acusado. Apesar do fato de o produto acusa-
‘completely different’ from system used by patent in suit, preclude its contention that accused’s
buried cable system is equivalent either under 35 USC 112 or under doctrine of equivalents.”
(CAFC, January 7, 1993) — Valmont Industries Inc. v. Reinke Manufacturing Co. Inc. — 25
USPQ2d — 1993 — p. 1451
481 “[...] [T]he claim[‘s] elements may be treated as examples of a class which may be extended
more or less broadly as the disclosure warrants, the prior art permits, and the originality of the
discovery makes desirable.” (2d. Cir., 1929) — Claude Neon Lights, Inc. v. E. Machlett & Son —
3 USPQ — p. 222.
482 “Of course, if A + B + C’ were patented because of unexpected results, those unexpected
results might prompt a finding of no equivalence.” — Atlas Power Co. v. E.I. du Pont de Nemours
& Co. (CAFC, December 27, 1984) 224 USPQ — 1985 — p. 417.
483 Stephen M. Bodenheimer, Jr. e John Beton — “Infringement by equivalents in the United
States and Europe: A comparative analysis” — Mitteilungen der deutschen Patentanwälte — Heft
4/93 — p. 101.
366
do ser também objeto de uma patente mais recente não descaracterizar por
si só uma infração de outra patente mais antiga, a existência de tal segunda
patente pode ser relevante no caso de infração por equivalência. Isso porque
no caso de a novidade da segunda patente consistir na aplicação de determi-
nados elementos equivalentes àqueles da primeira patente, então pratica-
mente se afasta a hipótese de que esses elementos são equivalentes óbvios
dos elementos da primeira patente. Contudo, se, por um lado, há que se
verificar se a primeira patente foi devidamente considerada durante o exame
do pedido que resultou na segunda patente, por outro lado, resta ainda o
teste tripartite para determinar se, apesar de não serem equivalentes óbvios,
esses elementos do produto acusado, ainda assim, podem ser considerados
como elementos equivalentes aos da primeira patente.
Defrontada, em uma ação de infração, com a questão da equivalência
relativa a aperfeiçoamentos não óbvios, a Suprema Corte alemã484 forneceu
a seguinte orientação:
“A abrangência de proteção de uma patente (...), em qualquer caso, não
é maior do que a abrangência de proteção de uma patente de acordo com o
direito vigente anteriormente. Ela não abrange alterações equivalentes, que
derivam de atividade inventiva.”485
Se, por um lado, a conclusão anterior pode ter derivado da aplicação do
critério de equivalente óbvio, por outro lado, o simples fato de que se obteve
uma invenção em si patenteável não deve, sem mais considerações, afastar a
hipótese de infração por equivalência486. Em tais casos, o segundo dos crité-
rios propostos naquela versão do Tratado de Harmonização da OMPI (equi-
valência óbvia) pode ser inapropriado para determinar a equivalência, uma
vez que, por própria definição, uma invenção (a segunda invenção) não é
óbvia em relação ao estado da técnica (primeira invenção), ou, nesse caso, o
dispositivo aperfeiçoado e em si patenteável, acusado de infração, não seria
óbvio em relação ao dispositivo anteriormente patenteado. O primeiro crité-
rio, i.e., o teste tripartite função/maneira/resultado será, então, mais apro-
priado para determinar se há infração por equivalência.
Não obstante alguns autores tenham expressado opinião diferente, é
importante para a justa aplicação do conceito de equivalência que ela seja
determinada à luz da tecnologia disponível no momento da infração, visto
que um dado equivalente pode tornar-se usual ou mesmo conhecido apenas
484 BGH. Urt. v. 17.03.1994 — X ZR 16/93.

485 “Der Schutzbereich eines Patents ist nach §14 PatG 1981 jedenfalls nicht weiter als der
Schutzbereich eines Patents nach dem vormalls geltenden Recht. Er erfasst keine äquivalenten
Abwandlungen, die auf erfinderischer Tätigkeit beruhen”.
486 Ver decisão de Texas Instrument, Inc. v. ITC (CAFC, November 19, 1986) — 231 USPQ
— 1986 — p. 835; referência é feita também a Atlas Power Co. v. E.I. du Pont de Nemours &
Co. (CAFC, December 27, 1984) 224 USPQ — 1985 — p. 417.
367
vários anos após o depósito do pedido de patente487. Por exemplo, se um

pedido de patente depositado no início da década de 1980 reivindica um
dispositivo usando um condutor elétrico metálico, com base na tecnologia
então conhecida, um dispositivo semelhante produzido na década de 1990
utilizando a tecnologia de cerâmica supercondutora pode ser considerado
como tecnicamente equivalente ao condutor reivindicado, ainda que condu-
tores cerâmicos tratem de tecnologia que não estava disponível na data de
depósito do pedido de patente em questão. A indagação deverá ser se, no
momento da infração, a cerâmica supercondutora deve ser considerada como
um equivalente técnico óbvio ao condutor metálico reivindicado, ou se
preenche o teste de equivalência tripartite. Bardehle488 refere-se ao exemplo
clássico do transistor: quando o transistor foi criado e tornou-se um substitu-
to técnico para a válvula amplificadora comum, diversas patentes para circui-
tos elétricos reivindicavam válvulas amplificadoras entre seus componentes,
uma vez que não havia qualquer outro componente amplificador à época dos
respectivos depósitos. Se a noção de equivalência fosse restrita aos equiva-
lentes técnicos existentes na data de depósito dos pedidos que resultaram
posteriormente nas patentes sob análise, qualquer pessoa teria o direito de
“copiar” as invenções patenteadas mediante mera substituição das válvulas
amplificadoras por transistores, o que representaria uma situação injusta
para com os titulares dessas patentes.
Embora a equivalência deva ser determinada no momento da infração,
quando alguma restrição ao escopo de proteção (estoppel), devida a declara-
ções feitas pelo titular durante o processamento de seu pedido, está sendo
considerada, também pode ser atribuída diferente relevância a equivalentes
conhecidos à época do depósito ou do processamento e a equivalentes que
apenas se tornaram conhecidos posteriormente, uma vez que o titular apenas
podia deliberadamente abdicar da proteção a equivalentes que lhe eram co-
nhecidos nessa época. Quanto aos equivalentes desenvolvidos posteriormen-
te, devido cuidado deve ser tomado quando se cogita da aplicação de uma
restrição desse tipo, se a inclusão desses equivalentes no escopo das
reivindicações as tornariam inválidas frente ao estado da técnica e se isso
representaria uma forma eqüitativa de interpretar as reivindicações.
487 “It is not required that those skilled in the art knew, at the time the patent application was
filed, of the asserted equivalent means of performing the claimed invention; that equivalent is
determined as of the time infringement takes place.” (CAFC, November 19, 1986) — Texas
Instrument, Inc. v. ITC — 231 USPQ — 1986 — p. 835; referência é feita também a Atlas
Power Co. v. E.I. du Pont de Nemours & Co. (CAFC, December 27, 1984) 224 USPQ — 1985
— p. 417 e a American Hospital Supply Corp. v. Travenol Laboratories, Inc. (CAFC, September
26, 1984) — 223 USPQ — 1984 — p. 583.
488 Heinz Bardehle — “Equivalents and International Patent Law Harmonization” — AIPLA
Q.J. — vol. 20 — nº 2/1992.
368
Como resultado dos comentários tecidos, como diretrizes gerais, po-

dem-se formular as seguintes indagações quando se investiga uma possível
infração por equivalência:
1. O dispositivo acusado pertence ao estado da técnica?
(S) (+/-) (N)
2. O dispositivo acusado pode ser depreendido de maneira óbvia do
estado da técnica?
(S) (+/-) (N)
3. Após interpretação das reivindicações, há infração literal?
(S) (+/-) (N)
4. Elementos ou características que não infringem literalmente repre-
sentam equivalentes óbvios àqueles reivindicados?
(S) (+/-) (N)
5. Teste tripartite de equivalência: o elemento acusado
— realiza substancialmente a mesma função que o elemento da reivindi-
cação?
(S) (+/-) (N)
— realiza a função substancialmente do mesmo modo que o elemento da
reivindicação?
(S) (+/-) (N)
— produz substancialmente o mesmo resultado que o elemento da rei-
vindicação?
(S) (+/-) (N)
Elementos que não infringem literalmente atendem ao teste tripartite?
(S) (+/-) (N)
6. O titular desistiu da proteção da concretização acusada durante o
processamento?
(S) (+/-) (N)
7. A patente se refere a uma invenção pioneira?
(S) (+/-) (N)
8. O dispositivo acusado representa em si um aperfeiçoamento?
(S) (+/-) (N)
9. O dispositivo acusado é em si uma outra invenção?
(S) (+/-) (N)
10. O dispositivo acusado resulta da contribuição pessoal da outra parte?
(S) (+/-) (N)
11. O dispositivo acusado resulta da mera combinação de meios conhe-
cidos e dos ensinamentos da patente?
(S) (+/-) (N)
12. O dispositivo acusado apresenta resultados inesperados?
(S) (+/-) (N)
Dentre as questões expostas, respostas conclusivas sobre as questões 1 a
6 podem ser determinantes quanto à situação de infração, enquanto as ques-
tões 7 a 12 são de caráter subsidiário. Em princípio, uma resposta afirmativa
369
a qualquer questão de 1 a 5, nessa seqüência, torna desnecessária a continua-

ção da investigação, seja por afastar a hipótese de infração (questões 1 e 2),
seja por torná-la clara (questões 3 a 5)489. Respostas afirmativas às questões
7 e 11 e respostas negativas às questões 6, 8 a 10 e 12 afetam as investigações
no sentido de conduzir a uma conclusão de infração por equivalência. Evi-
dentemente, dependendo das circunstâncias, não será possível simplesmen-
te responder “sim” ou “não” a algumas das questões, quando respostas incer-
tas (+/-) terão que ser dadas. Além disso, algumas respostas, como à questão
6, demandam investigação exaustiva quanto ao efetivo escopo de proteção.
Uma consideração final sobre a equivalência reside em que, não obstante
todas as regras ou testes disponíveis, a maneira com que uma equivalência
será determinada varia de caso para caso. Assim, a adoção de qualquer crité-
rio específico único para a determinação de equivalência, pode resultar em
indevida restrição no conceito de equivalência, em detrimento da correta
determinação dos direitos do titular da patente.
Capítulo II
DOS CRIMES CONTRA OS DESENHOS INDUSTRIAIS
Art. 187 — Fabricar, sem autorização do titular, produto que incor-

pore desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa
induzir em erro ou confusão.
Art. 187
Na essência, embora com algumas modificações, a disposição em análise
equivale, em parte, àquelas expressas nos incisos I e II, do art. 171490 do
Código da Propriedade Industrial instituído com o Decreto-lei nº 7.903/45.
Primeiramente, a tipificação se limita aos desenhos industriais registra-
dos obedecendo, assim, aos novos conceitos incorporados na nova legislação
que não prevê mais a proteção em separado aos modelos industriais, em vista
489 Quanto à questão 3, podem haver exceções se a reivindicação é considerada como sendo
excessivamente ampla.
490 Art. 171 — Violar direito assegurado por patente de desenho ou modelo industrial:
I — reproduzindo, sem autorização do concessionário ou cessionário, desenho ou modelo
industrial que é o objeto de patente;
II — explorando, sem autorização do concessionário ou cessionário, desenho ou modelo
industrial de privilégio alheio;
III — importando, vendendo, expondo à venda, ocultando ou recebendo, para o fim de ser
vendido, objeto que é imitação ou cópia de desenho ou modelo industrial privilegiado;
Pena — detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa de 500 (quinhentos) a 5.000 (cinco
mil) cruzeiros.
370
da fusão das antigas categorias de patentes de modelo industrial e desenho

industrial em uma categoria única de registro de desenho industrial.
Em segundo lugar, diferentemente da legislação anterior que definia
como crime cometido contra os desenhos industriais a sua “reprodução”
desautorizada, a atual penaliza a “fabricação” desautorizada dos mesmos.
Conquanto as duas legislações empreguem verbos diferentes para carac-
terizar a ação criminosa do agente (reproduzir e fabricar), tendemos a admi-
tir, após consultar os léxicos mais categorizados, possuírem ambos sentidos
equivalentes.
O artigo ora comentado definiu como crime praticado contra os dese-
nhos industriais registrados não somente a fabricação desautorizada de pro-
duto que os incorpore, como também a sua “imitação substancial que possa
induzir em erro ou confusão”.
Esse conceito parece-nos extremamente subjetivo porque difícil a fixa-
ção dos limites do que venha a ser ou não uma “imitação substancial”. O que
aos olhos de uns pode parecer uma imitação substancial de características
tuteladas por um registro outorgado pelo INPI, para os de outros a impressão
pode ser diferente, considerados os produtos cotejados inconfundíveis.
O Mestre Gama Cerqueira em sua obra Tratado da Propriedade Indus-
trial491, ao comentar o art. 171, inciso III do Decreto-lei nº 7.903/45, obser-
va que para a configuração da imitação incriminada é necessário que recaia
parcialmente sobre “elementos característicos ou características de novida-
de”, portanto, não sobre “elementos conhecidos ou vulgares” do desenho.
É bem verdade que em relação à Lei revogada, a nova deu um sentido
mais preciso à imitação ao adicionar a esta o adjetivo “substancial”, signifi-
cando dizer que se do confronto dos produtos aquele julgado infringente
apresentar as características essenciais do registrado, a ofensa estará caracte-
rizada492.
A disposição do art. 187 da nova Lei se ocupa, somente, da fabricação,
não, assim, da exploração, como fazia o inciso II, do art. 171 do Decreto-lei
nº 7.903/45. As diversas formas de exploração incriminadas pela nova Lei
constam do art. 188, logo em seguida comentado.
No que tange às penas cominadas, sobretudo a de privação da liberdade
(detenção), a nova Lei foi mais rigorosa do que a anterior aumentando a
mínima de um mês para três meses e a máxima de seis meses para um ano.
Por motivos óbvios o legislador da Lei nº 9.279/96 não fixou o valor da
multa pecuniária, deixando para o juiz o poder de fixá-lo, ao seu critério.
O crime previsto no presente artigo pode ser classificado como crime
comissivo (representado por uma ação), permanente (se prolonga no tempo
491 Vol. II, Tomo I, Parte III, edição de 1952/Revista Forense, p. 420.
492 Ver comentários mais detalhados acerca da determinação da extensão da proteção conferida
pelo registro de desenho industrial junto ao parágrafo único do art. 109.
371
por vontade do agente), de mera conduta, de dano (de efetiva lesão ao bem
jurídico), comum (pode ser praticado por qualquer pessoa), simples (prote-
ge um único bem) e de ação vinculada (a lei descreve expressamente o meio
de execução).
Da mesma forma que na patente de invenção faz-se de grande relevância
destacar que é freqüente, na prática, com intuito de colher indícios de cunho
oficial, sobre a autoria e materialidade, a fim de caracterizar o corpo de delito
do crime praticado, a utilização de medidas preparatórias de vistoria e busca
e apreensão, previstas no art. 240 do Código de Processo Penal, visando
identificar, mediante a elaboração de laudo pericial técnico por peritos no-
meado pelo juízo competente, os respectivos autores e/ou responsáveis pelo
ilícito.
O objeto material do crime em referência, ou seja, a coisa sobre a qual
recai a conduta delituosa, é o desenho industrial, sendo o sujeito ativo aquele
que comete o crime, podendo ser qualquer pessoa física ou jurídica, enquan-
to que o sujeito passivo será sempre o detentor do privilégio advindo da
concessão do desenho industrial violado.
O tipo objetivo ou, melhor, os elementos concretos do tipo penal em
epígrafe, cujo significado se extrai da mera observação, pressupõe (i) a fabri-
cação do produto que seja objeto de desenho industrial e (ii) a inexistência
de autorização do titular do privilégio.
O tipo subjetivo é representado pelos elementos que necessitam ser
interpretados pelo juiz em cada caso concreto. Na hipótese presente, os
únicos elementos subjetivos do tipo penal, que caracterizam a conduta do
infrator, são o dolo, natural e genérico, e a culpa.
O crime culposo ocorrerá, por exemplo, quando o sujeito ativo, em razão
da não inobservância do dever de cuidado objetivo (negligência, imprudência
ou imperícia), deixar de atentar para o fato de que determinado objeto que
fabrica infringe um desenho industrial concedido à outrem.
Quanto a época da consumação, classifica-se o delito ora em comento
como crimes de mera conduta, ou seja, o qual se consuma no exato momento
em que a conduta é praticada. Nos crimes de mera conduta o tipo penal
descreve apenas uma ação, não existindo resultado, nem, muito menos, nexo
de causalidade entre conduta e resultado. Em assim sendo, certo é que o tipo
penal não admite crime tentado, uma vez que se realiza num só ato, sendo,
portanto, impossível a interrupção da execução por circunstâncias alheias à
vontade do sujeito ativo.
O direito de ação é do próprio detentor do privilégio e a ação penal que
se aplica é a ação penal de natureza privada, que se inicia mediante queixa-
crime, atuando o Ministério Público apenas como fiscal da lei, podendo,
inclusive, aditar a queixa para corrigir imperfeições formais, mas não para
inclusão de co-réu ou de fato novo.
372
Art. 188 — Comete crime contra registro de desenho industrial

quem: Art. 188
I — exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta
ou recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore
ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que
possa induzir em erro ou confusão; ou
II — importa produto que incorpore desenho industrial registrado
no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão,
para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado
no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento.
Apenas a título de curiosidade vale notar que o artigo imediatamente

anterior ao em análise inicia tipificando a prática incriminada, enquanto o
outro, em seu caput, possui redação de caráter meramente informativo.
O art. 188 e seus incisos da Lei nova, em essência, abrangem práticas
condenadas nas disposições constantes dos incisos II e III, do art. 171493 do
Decreto-lei nº 7.903/45, exceto no que diz respeito à alternativa neste últi-
mo prevista (“imitação ou cópia de desenho privilegiado”).
Enquanto o art. 187 da nova Lei pune somente a fabricação desautoriza-
da, os dois incisos do art. 188 compreendem os diversos atos de mercancia
de produtos que incorporem as características de outros protegidos via regis-
tros concedidos pelo INPI, bem assim consistentes em imitações substan-
ciais capazes de induzir em erro ou confusão. Segundo o mesmo princípio
aplicado aos arts. 183 e 184, também os arts. 187 e 188 tratam de forma
diversa, quanto às respectivas penalidades, aqueles atos de exploração direta
e os atos de exploração indireta494.
Sobre o conceito “imitações substanciais” ver comentários relativos ao
art. 187.
Demais disso, o inciso II, do art. 188 da nova Lei reflete a preocupação
do legislador em descriminalizar a importação de objetos fabricados no exte-
rior pelo próprio titular do registro ou por terceiros com seu consentimento,
aplicando aos mesmos o princípio da exaustão dos direitos decorrentes da
proteção outorgada.
No que tange às penas de privação de liberdade (detenção) fixadas nesse
artigo, releva salientar que são mais brandas que as previstas no artigo ime-
diatamente anterior (um a três meses de detenção). A pena máxima, no
particular, é inclusive menor do que a prevista para os crimes alinhados no
art. 171 da legislação anterior que a fixava em seis meses. Relativamente à

494 Ver comentários mais detalhados no art. 183.
373
multa, como pena alternativa à de detenção, valem os mesmos comentários

tecidos com relação ao artigo precedente.
O tipo subjetivo do crime disposto no presente artigo é composto pelo
dolo, natural e genérico, e pela culpa, que caracterizam a conduta do agente
e, ainda, pelo especial fim de agir, ou seja, a finalidade específica descrita no
tipo, que se faz presente no tipo em análise na intenção de utilização com fins
econômicos do produto contrafeito.
O tipo objetivo pressupõe (i) a exportação ou a venda ou o oferecimento
à venda ou o possuir em estoque ou a ocultação ou o recebimento de produto
fabricado com violação a desenho industrial, (ii) a importação de produto
que seja objeto de desenho industrial, bem como (iii) não ter sido colocado
no mercado externo pelo titular da patente, ou do modelo de utilidade, ou
com o seu consentimento.
Por fim, a classificação disposta nos comentários ao art. 187, sobre os
elementos que constituem o tipo penal, se aplica da mesma forma ao art.
188, exceto pela diferença dos tipos objetivos e subjetivos e pelo fato de o
inciso I do art. 188 descrever crimes múltiplos ou de ação ou conteúdo
variado, posto que possuem um tipo alternativo misto. Na verdade, são cri-
mes em que a Lei descreve várias condutas separadas pela conjunção “ou”.
Mister, entretanto, ressaltar que a prática de mais de uma conduta prevista
no tipo penal, em relação a mesma vítima, constitui crime único.
Capítulo III
DOS CRIMES CONTRA AS MARCAS
Art. 189 — Comete crime contra registro de marca quem:

Art. 189
Como verificado ao longo dessa obra, a primeira legislação pátria voltada
à proteção das marcas foi o Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875,
surgido 45 anos depois da primeira lei brasileira sobre os privilégios de inven-
ção. Apesar de ser aparentemente tardio, o Decreto de 1875 era surpreen-
dentemente abrangente e bem construído e desde o início demonstrava a
preocupação do legislador nacional quanto aos crimes de violação de marca
registrada.
Nesse tocante, é relevante mencionar que a notória causa dos falsificado-
res de rapé ÁREA PRETA, patrocinada por Rui Barbosa, foi o estopim para a
criação da legislação marcária, uma vez que faltava ao país a tipificação penal
dos crimes contra registros de marca. A derrota de Rui Barbosa em segunda
instância veio demonstrar que o Código Criminal do Império não continha
qualquer previsão legal de crimes de violação de marca registrada. Não sendo
possível aplicar-se a analogia para a tipificação de crimes, princípio esse basi-
lar do Direito brasileiro (nullum crimen sine lege), Rui Barbosa viu naufragar
374
sua causa contra os falsificadores de rapé, mas, também, viu nascer uma
legislação específica sobre a matéria, que veio ao encontro dos anseios da
sociedade comercial da época.
As disposições penais do Decreto de 1875, vale notar, vieram inaugurar
a incensurável tradição pátria de se punir criminalmente os falsificadores de
marca registrada, reconhecendo-se, assim, a gravidade de tal conduta e as
conseqüências que tem para a sociedade como um todo.
O Decreto de 1875, assim como toda a legislação posterior, exigia o
registro de marca validamente expedido no Brasil (na época, pelo Tribunal
do Comércio), para que fosse autorizada a ação criminal. A tipificação penal,
ainda que deficiente, era suficientemente abrangente para permitir uma ade-
quada proteção aos titulares de marcas registradas. Caracterizava-se como
crime a contrafação de marcas registradas, o uso de marcas contrafeitas, a
aposição dolosa nos produtos de sua manufatura de marcas de terceiros, a
venda e a exposição à venda de produtos contendo marcas contrafeitas. Ou-
trossim, punia-se a mera imitação de marca registrada, de forma que pudesse
levar o consumidor a erro e o uso dessas marcas imitadas.
As penas para a reprodução de marca registrada eram de um a seis meses
de prisão simples e multa de 5 a 20% do dano causado ou que poderia ter
sido causado.
O Decreto posterior, nº 3.346, de 14 de outubro de 1887, trouxe algu-
mas alterações na tipificação dos crimes contra marca registrada, de forma a
melhor defini-los. Diferentemente do Decreto de 1875, o Decreto de 1887
não mais mencionava contrafação como crime. Em seu lugar, passou a utilizar
a denominação mais correta e objetiva, até nos dias de hoje adotada: a repro-
dução. Assim, tornou-se clara a contraposição de reprodução e imitação,
somente a segunda forma prescindindo da possibilidade de confusão pelo
consumidor.
Em 1904, a Lei nº 1.236, de 24 de setembro, foi promulgada. No entan-
to, não trouxe essa Lei nenhuma modificação substancial quanto à tipificação
penal dos crimes contra marca registrada. No entanto, visível era a importân-
cia da punição como crime a conduta de reprodução e imitação de marca
registrada, na medida em que dois terços da Lei eram dedicados à tipificação
dos crimes e à normas adjetivas criminais. As penas também eram maiores,
variando de seis meses a um ano de prisão e multa.
Após 1904 até a promulgação do Código Penal, de 7 de dezembro de
1940, não houve modificações na esfera dos crimes contra a marca registra-
da, ocorrendo apenas a gênese do Decreto nº 16.264, de 1923, que em nada
substancial alterava a Lei de 1904. Em iniciativa infeliz, o Código Penal
absorveu para o corpo de seu texto, a tipificação e a apenação desses crimes,
retirando-as da lei especial. Tal absorção fez com que os crimes contra a
violação de marcas se tornassem diluídos e de importância menor dentro do
contexto do Código. As penas também diminuíram, passando a ter um míni-
mo de três meses e máximo de um ano, e multa. No entanto, a figura da
375
manutenção em estoque recebeu o destaque que merecia, de forma a apenar

toda a cadeia da reprodução ou imitação indevida de marca registrada.
O primeiro Código da Propriedade Industrial, Decreto-lei nº 7.903, de
27 de agosto de 1945, consolidou a legislação nacional sobre a matéria, nova-
mente trazendo para a Lei especial a tipificação e a apenação dos crimes
contra marca registrada. As disposições penais do Código de 1945 atravessa-
ram décadas, somente vindo a ser revogadas pela Lei objeto da presente obra,
em 1996.
O art. 175 do Decreto-lei nº 7.903 tentou consolidar todas as figuras dos
crimes de violação de marca registrada, no que foi bem-sucedido. A pena se
manteve idêntica à do Código Penal, com a sutil, porém importante modifi-
cação no sentido da alternatividade das penas (detenção ou multa). Essa
alteração, sem dúvida alguma, enfraqueceu o poder coercitivo da norma pe-
nal, facilitando a impunidade dos infratores que, a partir de então, podiam
ser apenados somente com multa, cujo valor jamais condizia com sua ativida-
de criminosa. Perdeu o legislador de 1945 a oportunidade de tornar ainda
mais rigorosa a punição dos criminosos em área do Direito cuja importância
para a sociedade como sua força motriz é incomensurável.
Mais adiante, em 1967 e 1969, os efêmeros Decretos-lei nºs 254 e 1.005
foram silentes em relação a toda a matéria criminal. No entanto, ausente a
revogação expressa do Código de 1945 e não sendo as disposições penais lá
contidas contrárias aos Decretos-lei, pode-se afirmar que os detentores de
marcas registradas continuaram com proteção, também na esfera criminal.
Ademais, o Código da Propriedade Industrial de 1971, Lei nº 5.772, de
21 de dezembro, manteve expressamente em vigor, dentre outros, o art. 175
do Código de 1945, fato esse que corrobora a tese de que não houve uma
vacatio legis quanto aos crimes contra marcas registradas entre 1967 e 1971.
Dessa forma, a legislação penal manteve-se intocada por mais de 50
anos, só vendo a ser alterada com a promulgação da Lei nº 9.279/96.
O caput do art. 189 da Lei atual tem redação certeira e objetiva, tornan-
do claro que somente a marca registrada pode ser violada no âmbito criminal.
Como marca registrada, deve ser entendida aquela que está em conformida-
de com o art. 129 da Lei sob exame. Dessa forma, somente o registro valida-
mente expedido em território nacional é que permite a tipificação do crime
de violação de marca registrada, em quaisquer de suas categorias.
O certificado de registro de marca expedido pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial ou cópia do despacho de concessão do registro são,
pois, documentos essenciais para a instrução da ação criminal nos crimes
contra registros de marca.
O legislador preocupou-se, também, em não restringir a definição de
marca registrada, de forma a permitir que todas as marcas previstas na Lei nº
9.279/96 fossem contempladas: marcas de produto, de serviço, de certifica-
ção e coletivas. Essa linha, aliás, já vinha sendo seguida pela legislação preté-
rita.
376
Vale notar que o caput do art. 175 do Código de 1945 tinha redação vaga
e imprecisa: “Violar direito de marca de indústria ou de comércio”. Quer
parecer que o legislador do pós Segunda Grande Guerra, tentou fugir da
redação uniforme da legislação penal brasileira, sem afirmar no caput a con-
duta vedada e se utilizando de gerúndio nos incisos.
A Lei atual trouxe de volta a forma e o rigor da lei penal brasileira e
permitiu maior definição sobre a vontade do legislador, especialmente no
tocante à clareza de que o crime é contra o registro de marca e não uma vaga
“violação a direito de marca”.
I — reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, mar-

ca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou
O art. 189, em seu inciso I, prevê os crimes de reprodução e imitação de

marca registrada.
A reprodução consiste em cópia de marca cujo registro tenha sido con-
cedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Essa cópia pode
ser integral ou parcial e o inciso em questão foi claro nesse sentido, seguindo
a disposição do art. 124, XIX. O Código de 1945 continha disposição idên-
tica nesse tocante. No entanto, trata-se de um rigorismo da lei, pois não é
necessário que se indague se a reprodução é parcial ou integral para que ela
se verifique. A figura da reprodução é auto-explicativa e torna-se redundante
a redação do inciso.
Entretanto, a redundância apontada anteriormente nem de longe apaga
os méritos que a redação desse inciso merece na medida em que ele corrigiu
erro grave contido na legislação anterior. No Código de 1945, a reprodução
indevida é que era tipificada como crime. Agora, a reprodução sem autoriza-
ção do titular veio substituir a linguagem defeituosa. Ora, a definição de
reprodução indevida passa, forçosamente, pela análise subjetiva da conduta,
o que não se coaduna com a prática penal brasileira. Reproduzir indevida-
mente alguma coisa necessita de uma aguçada verificação do que vem a ser
“indevidamente” e tal providência pode dificultar a persecução penal.
A reprodução sem autorização do titular é de grande objetividade e fácil
aferição. Caberá ao agente do crime a comprovação de uma autorização pro-
veniente da vítima. Sem ela, estará caracterizado, ab initio, o cometimento
do crime. Evidentemente, não é só esse o fator determinante da culpabilida-
de do agente, mas a certeza da redação tornou tarefa menos espinhosa a
persecução criminal.
Vale notar, também, que a reprodução independe de seu reflexo na
sociedade. Explica-se: o legislador não colocou como condição para a tipifi-
cação do crime a provocação de confusão e a indução do consumidor em
erro. É forçoso concluir que, se houve reprodução, seja ela total ou parcial, a
marca se confunde com a original e tal fato, por si só, já permite a tipificação
377
do crime. Não há que se indagar, in casu, sobre a possibilidade de confusão;

ela é presumida e é conseqüência imediata e inexorável da reprodução.
Da mesma forma, não interessa indagar se a reprodução se deu com
objetivo de se obter vantagens econômicas. A Lei não exigiu esse intuito para
que o crime contra registro de marca se caracterizasse. Basta, assim, que
tenha havido a reprodução.
Interessante notar que a redação da Lei não ligou expressamente o crime
de reprodução de marca registrada aos produtos e/ou serviços que a marca
reproduzida identifica. A redação é suficientemente abrangente para se per-
mitir a simples reprodução de qualquer marca, mesmo se houver a intenção
de usá-la em indústria não relacionada à da marca registrada. O espírito da lei
é claro: punir a reprodução integral ou parcial sem se argüir sobre a forma
como será utilizada a marca reproduzida. Pune-se a reprodução, não interes-
sando os fins colimados.
Diferentemente do crime de reprodução, a imitação de marca registrada
somente pode ser tipificada como crime se for passível de induzir em confu-
são. Vê-se, aí, um cunho extremamente subjetivo à norma penal, mas que,
porém, é de extrema importância para se evitar abusos por parte do titular
da marca registrada. Não se poderia admitir a tipificação como crime da
mera imitação, assim como na reprodução, pois o mero significado da palavra
imitação já impede sua utilização sem uma comparação entre as marcas,
comparação essa que, por certo, segue a ótica de quem faz a análise. Assim,
determinada marca pode ser uma imitação de outra na visão do titular do
registro mas, na visão do consumidor, pode ser absolutamente distinta e não
passível de levá-lo à confusão.
O crime de imitação de marca registrada se iguala ao crime de reprodu-
ção na medida em que também não se faz necessária a verificação da intenção
do infrator, tampouco da aposição da marca em qualquer produto ou mate-
rial.
A consumação dos crimes de reprodução e imitação de marca registrada
se dá quando da mera reprodução ou imitação, não havendo que se cogitar
sobre os objetivos do contrafator, aplicação da marca a qualquer produto ou
prejuízo para a vítima.
Não há como se negar o acerto do legislador nesse tocante, uma vez que
ele impediu a ausência de figura típica penal na etapa que dá gênese a todo o
processo posterior de colocação no mercado dos frutos da atividade ilegal.
Muito se discute se cabe tentativa nos crimes de reprodução e imitação
de marca registrada.
No balizado entendimento de João da Gama Cerqueira:
“Ao contrário do que acontece nos crimes contra os privilégios de inven-
ção, não se aplicam aos crimes contra as marcas os princípios relativos à
tentativa. Só o crime consumado é punível, pois a natureza dos crimes contra
as marcas exclui a hipótese de tentativa, a qual se verifica quando, iniciada a
execução, o crime não se consuma, por circunstâncias alheias à vontade do
378
agente (CP, art. 12, nº II). A ação delituosa do infrator, ou se limitará a atos
preparatórios, que escapam à sanção penal, ou constituirá crime consumado.
Nos crimes de reprodução, imitação e usurpação não se pode conceber o
começo de execução, impedida de consumar-se por circunstâncias alheias à
vontade do agente. Dos atos preparatórios à consumação do delito, o infrator
passa em circunstâncias tais que impossível se torna a tentativa. Figure-se a
reprodução ou imitação de certa marca. Preparada a cópia ou o desenho da
marca imitada, feito o respectivo clichê, inicia-se a impressão. O interessado,
prevenido do que se passa, requer a diligência de busca e apreensão e inter-
rompe o trabalho apenas começado. Ter-se-ia verificado a tentativa? Acha-
mos que não. O crime consumou-se, desde que se começou a imprimir as
marcas e até o momento em que se prepararam os desenhos e os clichês.
Antes disso haveria somente atos preparatórios, não passíveis de pena.” (in
Tratado da Propriedade Industrial, p. 1.105/1.106, 2ª ed., v. 2, Revista dos
Tribunais, 1982)
A lição anterior, porém, não encerra a questão, uma vez que o saudoso
mestre não atentou para o fato de que os atos de elaboração de clichês e
desenhos antes da efetiva reprodução da marca em outros produtos, material
publicitário e demais materiais podem caracterizar a tentativa, se a atividade
for interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente. Esse é o
entendimento do penalista Julio Fabbrini Mirabete, apesar de ele próprio
reconhecer as divergências doutrinárias existentes (Manual de Direito Penal,
p. 385, 12ª ed., v. 2, Atlas, 1997). Entende essa segunda corrente doutrinária
que os crimes sob análise são plurissubsistentes, podendo ser fracionados em
diversos momentos diferentes, ainda que essa divisão seja de complexa ca-
racterização.
II — altera marca registrada de outrem já aposta em produto colo-

cado no mercado.
Trata-se de figura penal inédita na legislação brasileira relacionada com a

Inovou o legislador ao tipificar como crime a alteração de marca registra-
da de terceiros já aposta em produto colocado no mercado. Entretanto, a
referida inovação veio beneficiar os titulares de marcas registradas e os con-
sumidores, que vinham sofrendo com a adulteração da marca, impedindo a
perfeita identificação do produto.
Novamente, faz-se mister que a alteração ocorra em relação a uma marca
efetivamente registrada. Outrossim, o inciso somente contempla a alteração
de marca em produto, não em serviço. Apesar dessa aparente restrição, o
legislador visava garantir a incolumidade do produto que alcança o consumi-
dor, sendo muito remota a alteração de marca em eventuais serviços a serem
prestados. No entanto, talvez essa restrição não fosse necessária, especial-
mente se for levado em consideração o avanço tecnológico de hoje em dia e
379
o aumento da oferta de serviços por meios eletrônicos, que permitem com

maior facilidade a alteração da marca. No entanto, houve, sem dúvida, um
avanço legislativo nesse tocante.
Indispensável notar que não há, também, qualquer restrição quanto ao
fim colimado pelo infrator ao alterar a marca registrada. Basta a alteração
para que o crime se consume, não sendo necessário verificar-se a possibilida-
de de confusão para o consumidor ou o intuito do agente de obter vantagens
econômicas.
A tentativa, nesse caso, torna-se de difícil caracterização, na medida em
que a alteração é um ato instantâneo, independente de atos preparatórios
que permitam, como no caso dos crimes de reprodução e imitação de mar-
cas, a confecção de clichês e desenhos. No entanto, no caso de alterações
com alto grau de sofisticação, talvez seja possível verificar-se a tentativa.
Ocorre, porém, que a linha divisória entre os meros atos preparatórios, não
puníveis, e a tentativa, no caso de alteração, é por demais tênue.
Apesar dessa inovação, o legislador parece não ter tipificado como crime
o uso de marca registrada reproduzida, imitada ou alterada sem o consenti-
mento do titular, assim como era no Código de 1945. Somente os atos pri-
mários de reprodução, imitação e alteração são apenados de acordo com a
nova lei, além daqueles outros previstos no artigo a seguir.
Tal exclusão não é sem sentido. Ao contrário, procurou o legislador evi-
tar que meros consumidores que, porventura, venham a adquirir produtos
contendo marcas de terceiros reproduzidas, sejam alvo de ações penais. Com
a clara tipificação dos atos primários e a efetiva aplicação da Lei, torna-se
realmente desnecessário manter o simples uso de marca registrada alheia
reproduzida, imitada ou alterada, como crime.
O legislador, infelizmente, deixou transcorrer uma oportunidade de de-

monstrar que os crimes de reprodução, imitação ou alteração de marca regis-
trada devem ser tratados como graves ofensas à sociedade. A manutenção da
alternatividade da pena, permitindo ao magistrado a escolha entre a deten-
ção e a multa enfraquece, sem sombra de dúvidas, a força do presente artigo,
de forma a denotar certa tolerância com esses crimes, levando-os a serem
classificados como sendo de menor potencial ofensivo.
É importante salientar, porém, que o fato de a pena máxima ser de um
ano não sujeita o processo judicial aos Juizados Especiais Criminais, uma vez
que, como será visto mais adiante, por serem crimes que deixam vestígios, a
reprodução, a imitação e a alteração de marca registrada sujeitam-se a proce-
dimento especial. Dessa forma, conforme preceitua o art. 61, in fine, da Lei
nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, estão esses crimes excluídos da apre-
ciação dos Juizados Especiais Criminais.
380
Se caracterizadas as circunstâncias agravantes previstas no art. 196, as

penas poderão ser aumentadas de um terço à metade.
Tendo em vista que a pena máxima é de um ano, a prescrição, antes de
transitar em julgado a sentença final, se dá em quatro anos, a teor do inciso
V do art. 109 do Código Penal.
Somente se admite a figura dolosa nos crimes elencados, uma vez que
não há expressa determinação de que a modalidade culposa é admitida. O
elemento subjetivo é a vontade de reproduzir, imitar ou alterar a marca
registrada de terceiros.
O dolo é genérico, pois basta o agente ter a vontade de realizar o fato
descrito em Lei, não havendo necessidade, como já afirmado, de haver um
fim específico.
Por ser crime comum, o sujeito ativo do crime pode ser qualquer pessoa
que pratique uma das condutas mencionadas. O sujeito passivo, ou vítima
será sempre o titular da marca registrada que tenha sido reproduzida, imita-
da ou alterada indevidamente. O titular da marca poderá ser pessoa física ou
jurídica.
Os crimes de reprodução, imitação e alteração de marca registrada são
crimes instantâneos uma vez que eles se encerram com a consumação. Caso
o infrator inicie o processo de estocagem de produto contendo a marca re-
produzida, então outro crime estará sendo praticado, crime esse tipificado
no artigo seguinte. Este segundo crime pode se protrair no tempo, caracteri-
zando, assim, sua permanência.
Art. 190 — Comete crime contra registro de marca quem importa,

exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:
Art. 190
Além das condutas primárias de reprodução, imitação e alteração de
marca registrada, o legislador achou por bem ampliar o escopo de aplicação
da lei penal para também incluir as condutas que normalmente são conse-
qüências imediatas dos crimes previstos no artigo anterior.
Essa enumeração é exaustiva, em virtude do princípio da reserva legal,
não sendo permitida sua extensão ou interpretação por analogia. As condutas
típicas do caput desse artigo são, unicamente, a importação, exportação,
venda, oferecimento ou exposição à venda, ocultação ou manutenção em
estoque. O legislador manteve sua tradição com a ampliação do alcance da lei
penal em crimes contra marcas registradas, permitindo que toda a cadeia da
contrafação seja apenada na esfera criminal.
O Código de 1945 somente tipificava como crime a venda, exposição à
venda e manutenção em depósito. A lei atual foi muito além, em resposta aos
anseios da sociedade, prevendo que também é crime importar, exportar,
oferecer à venda e ocultar produto assinalado com marca ilicitamente repro-
duzida ou imitada. Outrossim, o legislador dedicou um artigo em separado
para tais condutas, diferentemente da Lei anterior, permitindo, assim, maior
381
clareza de interpretação. Isso torna bem evidente o fato de que reproduzir,

imitar ou alterar marca registrada é uma espécie de crime e os demais são
outros crimes diferentes, ainda que possam vir a ter alguma conexão.
Assim, aquele que teve a conduta ilícita de reprodução, imitação ou
alteração de marca registrada alheia pode não ser o responsável pela conduta
de, por exemplo, venda de produto contendo marca ilicitamente reproduzi-
da. O sujeito ativo de um crime pode, perfeitamente, ser diferente daquele
do outro crime.
As condutas em questão não necessitam ser reiteradas. Um ato isolado é
suficiente para caracterizar o crime. As quantidades de produtos vendidos,
importados, exportados, oferecidos ou expostos à venda e mantidos em es-
toque é absolutamente irrelevante, na medida em que a lei é silente quanto
a esse aspecto, no que está correta.
Da mesma forma, não há que se discutir sobre a intenção do infrator. A
Lei não exigiu conduta específica para que seja tipificado o crime. Pouco
importa, no caso de oferecimento ou exposição à venda, por exemplo, que o
infrator obtenha sucesso e consiga efetivamente vender os produtos com
marca contrafeita. Basta o mero oferecimento ou exposição à venda para se
aplicar o artigo em questão.
Ainda sobre exposição à venda, cabe deixar claro que não é necessária a
exposição pública dos produtos. É suficiente que haja sua disponibilização
aos consumidores, de qualquer forma, para caracterizar-se o delito.
No caso de importação, basta o ato em si, desde que os produtos impor-
tados tenham sido efetivamente contrafeitos em sua origem ou em qualquer
ponto da cadeia de importações/exportações que porventura exista.
I — produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou

imitada, de outrem no todo ou em parte; ou
As condutas descritas se aplicam especificamente a produtos que te-

nham sido identificados com marca ilicitamente reproduzida ou imitada,
integral ou parcialmente, de titularidade de terceiros.
Interessante notar que o legislador se utilizou, no presente inciso, de
linguagem mais imprecisa e, portanto, mais abrangente. No lugar de “sem
autorização do titular”, frase utilizada no artigo anterior, houve a utilização
do termo ‘ilicitamente’. O resultado dessa alteração não tem reflexos maio-
res na tipificação do crime mas carrega consigo um maior grau de subjetivi-
dade à matéria, permitindo espaço para interpretações sobre o que vem a ser
‘ilícito’.
No entanto, mesmo ainda com alguma imperfeição, o inciso deve ser
visto como uma evolução extraordinária, quando comparado com a alínea a)
do inciso IV do art. 175 do Código de 1945, que previa a questão da seguinte
forma: “artigo ou produto revestido de marca abusivamente imitada ou re-
produzida no todo ou em parte”. Desnecessário afirmar que o termo ‘abusi-
382
vamente’, tendo em vista seu enorme grau de subjetividade, não contribui

para uma leitura clara do comando legal, permitindo diversas interpretações
que, muitas vezes, levava à absolvição do agente ou à extinção da punibilida-
de por prescrição intercorrente. Agora, a exclusão do termo ‘abusivamente’
tornou o inciso extremamente preciso e objetivo.
O objeto da contrafação, ou seja, a ‘marca ilicitamente reproduzida ou
imitada, de outrem no todo ou em parte’ deve ser interpretado em conjunto
com o caput do artigo. Em outras palavras, a marca importada, exportada,
vendida, oferecida ou exposta à venda, ocultada e mantida em estoque deve
ser devidamente registrada segundo o art. 129 da Lei da Propriedade Indus-
trial.
Assim, como no artigo anterior, a reprodução e imitação poderão ser
totais ou parciais, de forma a tornar abrangente a tipificação penal.
A consumação do delito se dá com apenas uma das condutas, no momen-
to em que ela ocorre. No entanto, as condutas de oferecimento à venda,
ocultação e manutenção em estoque de produto assinalado com marca ilici-
tamente reproduzida ou imitada se protraem no tempo, sendo consideradas
como crimes permanentes, somente se exaurindo quando o agente cessa sua
conduta.
Somente se admite a figura dolosa nos crimes citados, tendo em vista a
inexistência de expressa determinação de que a modalidade culposa é admi-
tida. O elemento subjetivo é a vontade de importar, exporta, vender, ofere-
cer ou expor à venda, ocultar e ter em estoque produto assinalado com marca
ilicitamente reproduzida.
O dolo é genérico, pois basta o agente ter a vontade de realizar o fato
descrito em Lei, não havendo necessidade de haver um fim específico.
Por ser crime comum, o sujeito ativo do crime pode ser qualquer pessoa
que pratique uma das condutas citadas. O sujeito passivo, ou vítima, será
sempre o titular da marca registrada que tenha sido aposta em produto im-
portado, exportado, vendido, oferecido ou exposto à venda, ocultado ou
mantido em estoque. O titular da marca poderá ser pessoa física ou jurídica.
Por serem crimes plurissubsistentes, torna-se possível a figura da tenta-
tiva.
II — produto de sua indústria ou comércio contido em vasilhame,

recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.
Esse dispositivo é inédito na legislação brasileira concernente aos crimes

contra as marcas e fecha de forma brilhante todo o âmbito da proteção
criminal, não permitindo que qualquer etapa ou forma de utilização indevida
de marca alheia fique de fora da tipificação penal.
Trata o referido inciso da utilização de vasilhame, recipiente ou embala-
gem de terceiros para acondicionar produtos de fabricação ou comercializa-
ção do agente. Tal conduta vem atender a um vazio legislativo de extrema
383
importância não só para o titular da marca registrada, mas, sobretudo, para o

consumidor.
O vasilhame, recipiente ou embalagem do produto são suas formas de
exteriorização. É a maneira mais usual de o consumidor reconhecer o produ-
to que tenciona adquirir, funcionando quase que como uma garantia da pro-
cedência da mercadoria. Reconhecida a embalagem, o consumidor partirá,
automaticamente, para a aquisição do produto, uma vez que, na maioria das
vezes, não terá oportunidade de abri-la, verificar seu conteúdo e certificar-se
que realmente é aquele que procura.
Dessas circunstâncias fáticas decorre o brilhantismo do legislador. A ti-
pificação como crime a importação, exportação, venda, oferecimento ou ex-
posição à venda, ocultação e manutenção em estoque de produto da indús-
tria ou comércio do agente contido em receptáculo contendo marca legítima
de terceiros torna mais difícil o reaproveitamento de embalagens.
Vale notar que o legislador foi cuidadoso ao mencionar ‘indústria e co-
mércio’, permitindo medidas em foro criminal tanto contra o fabricante,
como em relação ao comerciante que se enquadrar na situação típica. Como
corolário, um poderá ser incriminado independentemente do outro.
O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa enquanto que o passivo somen-
te pode ser o legítimo titular da marca registrada. A consumação se dá com
quaisquer dos atos mencionados no caput do artigo, podendo ser crime per-
manente nas hipóteses de oferecimento ou exposição à venda, ocultação e
manutenção em estoque.
O dolo é genérico pois não interessa ao magistrado indagar o fim inten-
cionado pelo agente, bastando que haja a vontade de agir da forma descrita.
A tentativa é possível.
Da mesma forma que no artigo anterior, as penas são alternativas, permi-

tindo-se ao magistrado, assim, a escolha entre a detenção e a multa o que,
conforme já afirmado, enfraquece o poder coercitivo da norma penal. A pena
de detenção, também, foi drasticamente diminuída de forma a demonstrar
que os crimes de reprodução, imitação e alteração de marca registrada alheia
são mais importantes do que os crimes acessórios previstos nesse artigo.
Igualmente ao artigo anterior, os crimes em questão não se sujeitam ao
processo judicial dos Juizados Especiais Criminais, uma vez que são crimes
que deixam vestígios, sujeitando-se a procedimento especial. Dessa forma,
conforme preceitua o art. 61, in fine, da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de
1995, estão esses crimes excluídos da apreciação dos Juizados Especiais Cri-
minais.
Se caracterizadas as circunstâncias agravantes previstas no art. 196, as
penas poderão ser aumentadas de um terço à metade.
384
Tendo em vista que a pena máxima é de três meses, a prescrição, antes

de transitar em julgado a sentença final, se dá em dois anos, a teor do inciso
VI do art. 109 do Código Penal.
Capítulo IV
DOS CRIMES COMETIDOS POR MEIO DE MARCA,
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO E SINAL
DE PROPAGANDA
Art. 191 — Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro

ou confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estran-
geiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em
parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou
sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins
econômicos.
Art. 191
Trata-se de nova redação dada ao art. 179 do Código de 1945 e tem
como objetivo proteger o Estado da reprodução ou imitação de seus símbolos
em marcas, títulos de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de
propaganda.
A Lei, em seu art. 124, inciso I, proíbe o registro de brasão, armas,
medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, na-
cionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação,
figura ou imitação. Não obstante essa proibição, já comentada nessa obra,
tratou o legislador de tipificar como crimes a reprodução ou imitação desses
símbolos, reforçando a proteção aos símbolos oficiais.
A proteção se dá na mesma medida do inciso I do art. 124, na medida em
que se verifica que não só os símbolos nacionais são protegidos, mas também
os estrangeiros e internacionais. Não há, por óbvio, necessidade de produção
do registro do símbolo como marca para autorizar a persecução criminal.
Certamente o legislador teve a intenção de proteger o consumidor, evi-
tando que o uso de símbolos oficiais em marcas, nomes comerciais, insígnia,
título de estabelecimento e sinal de propaganda emprestem um condão ‘ofi-
cial’ ao produto ou serviço assinalado. Da mesma forma, o Estado quis se ver
protegido, inibindo a utilização de seus símbolos de forma que possa levar a
crer que há, de alguma forma, uma chancela governamental.
No entanto, pecou o legislador quando da redação final do caput do
artigo na medida em que, da forma como foi escrito, caracteriza uma involu-
ção legislativa. Há uma gritante incongruência que vai de encontro com toda
a sistemática da Lei objeto da presente obra. Trata-se da exigência de indu-
ção em erro ou confusão não só para o caso de imitação de símbolo oficial,
mas também para o caso de reprodução. Conforme anteriormente salienta-
385
do, nos casos de reprodução, não cabe indagar se há ou não confusão ou

mesmo possibilidade de confusão ou de indução em erro do consumidor. Na
reprodução presume-se a confusão, na medida em que há cópia servil.
Assim, a colocação da vírgula após o verbo ‘imitar’ parece ter sido um
erro do legislador e a interpretação do art. 191 deve ser condizente com a
sistemática da legislação brasileira de marcas. Entretanto, em se tratando de
matéria criminal, torna-se delicada a interpretação não literal dos comandos
legais, sob pena de se estar pervertendo o princípio da reserva legal.
Vale ressaltar que houve preocupação em penalizar também o mero uso
das reproduções ou imitações, desde que haja intuito de se obter vantagens
econômicas.
Assim, em relação à mera reprodução ou imitação de símbolos oficiais, é
irrelevante indagar o objetivo do infrator. No caso do uso, há que se pergun-
tar o intuito. Há, no primeiro caso, dolo genérico e, no segundo, dolo especí-
fico, onde o agente tem a vontade de realizar o fato com um objetivo especial
(in casu, de obter vantagem econômica). No Código de 1945, mesmo no
caso de uso, não era necessário o dolo específico, como agora se exige.
A consumação se dá quando da reprodução, imitação ou uso, sendo con-
siderados crimes instantâneos, por sua natureza.
O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, valendo destacar, porém que,
diferentemente dos arts. 189 e 190, a proteção se dá ao Estado, podendo, em
muitas circunstâncias, o próprio industrial ou comerciante ser o agente. O
sujeito passivo, por sua vez, é o Estado cujo símbolo esteja sendo reproduzi-
do, imitado ou usado.
A tentativa é admissível nos caso de reprodução e imitação. No caso do
uso, o crime é instantâneo, podendo apenas haver atos preparatórios que
fogem à pretensão punitiva.
As penas são alternativas, permitindo-se ao magistrado a escolha entre a

detenção e a multa. A pena de detenção manteve-se igual à do artigo ante-
rior.
Assim como nos artigos anteriores, os crimes em questão não se sujeitam
ao processo judicial dos Juizados Especiais Criminais, uma vez que são cri-
mes que deixam vestígios, sujeitando-se a procedimento especial. Dessa for-
ma, conforme preceitua o art. 61, in fine, da Lei nº 9.099, de 26 de setembro
de 1995, estão esses crimes excluídos da apreciação dos Juizados Especiais
Criminais.
No entanto, conforme o art. 199 da Lei da Propriedade Industrial, os
crimes previstos nesse artigo somente se punem mediante ação penal públi-
ca. Somando-se a isso o fato de que a pena máxima não é superior a um ano,
tem-se que é permitida a aplicação do art. 89 da Lei nº 9.099/95 (suspensão
condicional do processo).
386
Não há circunstâncias agravantes específicas na Lei sob exame.

Tendo em vista que a pena máxima é de três meses, a prescrição, antes
de transitar em julgado a sentença final, se dá em dois anos, a teor do inciso
VI do art. 109 do Código Penal.
Parágrafo único — Incorre na mesma pena quem vende ou expõe ou

oferece à venda produtos assinalados com essas marcas.
No espírito de ampliação do tipo penal, o legislador previu que a venda,

exposição e oferta à venda dos produtos assinalados com as marcas mencio-
nadas no caput do art. 191 serão passíveis de serem apenadas com detenção
de um a três meses, ou multa.
Demonstrando que talvez esse artigo não tenha sido discutido com o
vagar necessário, o legislador parece ter se esquecido das figuras da ocultação
e manutenção em estoque dos produtos contendo as marcas incriminadas.
Essas figuras são constantes nos arts. 189 e 190 retro comentados, assim
como nos demais artigos voltados aos crimes contra a Propriedade Industrial.
Não se justifica, assim, a omissão em questão.
O dolo, nos casos citados, é genérico, não sendo necessário um objetivo
específico do infrator. Os sujeitos passivo e ativo são idênticos aos do caput
e a tentativa é admissível, por serem crimes plurissubsistentes.
A consumação se dá quando da prática do ato, mas pode protrair-se no
tempo nos casos de exposição e oferta à venda, hipóteses em que os crimes
são permanentes.
Capítulo V
DOS CRIMES CONTRA INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS
E DEMAIS INDICAÇÕES
Art. 192 — Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à

venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográ-
fica.
Art. 192
Dentro do Título V, referente aos crimes contra a propriedade indus-
trial, o Capítulo V concerne especificamente os crimes contra as indicações
geográficas e demais indicações.
O texto contemplado no art. 192 define como “crime contra indicação
geográfica” o que antes era tratado unicamente como crime de concorrência
desleal, pois o texto é equivalente ao item IV do art. 178 do citado Código
de 1945.
Como se observa, o legislador foi cuidadoso, ao tipificar como crime
contra indicações geográficas qualquer menção não verdadeira de indicação,
387
abrangendo aquele que importa, fabrica, exporta, vende, expõe ou oferece à

venda ou mesmo tem em estoque o produto ostentando tal indicação.
Também com relação aos crimes contra indicações geográficas, o legisla-

dor estabeleceu penas alternativas, classificando estes crimes como sendo de
menor potencial ofensivo. Ademais, há uma redução drástica da pena de
detenção, ao se comparar com a pena aplicada aos crimes cometidos contra
registro de marca, atribuindo àqueles uma importância significativamente
maior.
Art. 193 — Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo,

fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda,
termos retificativos, tais como “tipo”, “espécies”, “gênero”, “sistema”,
“semelhante”, “sucedâneo”, “idêntico”, ou equivalente, não ressalvando
a verdadeira procedência do produto.
Arts. 193 e 194
Este artigo suscita polêmica e remete aos comentários anteriores, acerca
do art. 180 que ressalva a utilização de nomes geográficos “tornados de uso
comum”. Enquadra-se nesta definição, por exemplo, o queijo “tipo ched-
dar”, muito popular nos Estados Unidos e produzido em todo o mundo sob
esta denominação, a despeito de sua origem primitiva, a região inglesa de
Cheddar.
A rigor, a punição prevista neste artigo só caberá quando o fabricante,
importador, exportador, vendedor, expositor não ressalvar a verdadeira pro-
cedência do produto.
Este procedimento já era observado pelo Código de 1945, pois este
texto é equivalente ao item V do já mencionado art. 178 daquele Código.
Cabe destacar que este artigo vai de encontro ao que dispõe o acordo de
TRIPS em seu art. 23, item 1, que trata da proteção adicional às indicações
geográficas para vinhos e destilados. O texto do acordo é taxativo, ao proibir
o uso de indicações de vinhos e destilados, mesmo que acompanhadas das
expressões “tipo”, “estilo” e semelhantes, não importando se a verdadeira
origem do produto esteja ali indicada.
Repetem-se aqui as penas alternativas, cabendo mais uma vez os comen-

tários anteriores a este respeito.
Art. 194 — Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento,

insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma
388
que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à

venda produto com esses sinais.
Com este artigo, o legislador tipifica como crime não só as falsas indica-
ções geográficas, mas também outros tipos de indicações de procedência não
verdadeiras, caracterizadas pelo uso indevido de marca, nome comercial ou
outro sinal que indique uma origem que não corresponde à realidade.
Da mesma forma que nos artigos anteriores deste Capítulo, as penas são
alternativas, permitindo ao magistrado a eleição entre detenção e multa.
Verificou-se ao longo do Capítulo que o Brasil, desde há muito, contem-
pla proteção às indicações geográficas, prevendo punição àqueles que, por-
ventura, venham a fazer uso ilícito ou desautorizado destas.
Como já previam as legislações anteriores sobre a matéria, sem prejuízo
da ação criminal, a Lei assegura ao prejudicado a possibilidade de intentar
ações na esfera cível contra os infratores, prática que tem se revelado mais
comum no âmbito das indicações geográficas.
Dentre as diversas decisões proferidas por nossos tribunais em disputas
envolvendo indicações geográficas, cabe citar a ação promovida pela associa-
ção alemã para a proteção dos vinhos nacionais, Stabilisierungsfonds für
Wein, contra sociedade brasileira que utilizava em seus produtos a indicação
“Schwartze Katz”, do distrito alemão de Zell. A decisão unânime da Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de o Rio Grande do Sul é objetiva, ao
decidir pela inviabilidade de utilização da expressão pela indústria brasileira,
por se tratar de produto internacionalmente conhecido e expressão indicati-
va de região de cultivo em outro país (AC 591040688, decisão publicada no
DJRS de 26/10/1992.)
Capítulo VI
DOS CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL
Art. 195 — Comete crime de concorrência desleal quem: (...)

Art. 195
Em termos de concorrência desleal, deve-se inicialmente observar os
princípios estabelecidos pela Constituição Federal de 1998, no tocante à
ordem econômica, cabendo destacar a livre concorrência e a defesa do con-
sumidor (art. 170, incisos IV e V) e a repressão ao abuso de poder econômico
e à concorrência desleal (art. 173, §4º).
Percebe-se que o Estado, ao contrário de proibir a concorrência, quer e
incentiva a competição como forma de fomento e desenvolvimento indus-
389
trial, comercial e tecnológico. Mas para que a competição sobreviva, abusos

no mercado devem ser coibidos e reprimidos por regras coercitivas.
Tal como na legislação anterior (Decreto-lei nº 7.903/1945), a Lei nº
9.279/1996 cuidou de elencar os crimes de concorrência desleal.
A Lei atual, sob o rótulo de “crimes de concorrência desleal”, além de
listar praticamente todos alinhados na Lei anterior, tipificou alguns previstos
em títulos específicos nesta última, como por exemplo os crimes cometidos
“pelo uso de expressão ou sinal de propaganda alheios” (no inciso IV) e
aqueles cometidos “pelo uso indevido de nome comercial, título de estabe-
lecimento e insígnia alheios” (no inciso V), e, outros anteriormente não pu-
nidos, tais como os definidos no inciso XII e §1º, (violação de segredos de
fábrica e de negócio cometidos por empregador, sócio ou administrador da
empresa a partir de desvios dos mesmos praticados por terceiros), no inciso
XII (venda, exposição ou oferecimento à venda de produto supostamente
objeto de pedido e/ou patente e desenho industrial registrado) e no inciso
XIV (divulgação, exploração ou utilização, sem autorização, de resultados de
testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço con-
siderável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como
condição para aprovar a comercialização de produtos).
A exemplo do que ocorreu com o Decreto-lei nº 7.903/1945, o legisla-
dor da Lei nº 9.279/1996, partiu de conceitos consagrados na Convenção da
União de Paris, de 1883, para a proteção da propriedade industrial (art. 10
bis), para tipificar os atos de concorrência desleal, adaptando-os à nova reali-
dade. Não os definiu, tal como na legislação anterior, mantendo-se fiel à
doutrina esposada por nossos mais importantes tratadistas, Gama Cerqueira,
Nelson Hungria e Celso Delmanto.
Celso Delmanto, em seu livro Concorrência Desleal (Editora da Univer-
sidade de São Paulo — José Bushatski — Editor, 1975, p.10), afirma que a
significação da terminologia “concorrência desleal” é facilmente explicada e
entendida, mas até hoje não foi dada uma definição simples e perfeita.
Gama Cerqueira, compartilhando da posição anterior, acrescenta que,
além da imprecisão das definições doutrinárias, “a realidade excede os con-
ceitos, surgindo sempre novas formas de concorrência, antes insuspeitadas,
que não se enquadram nas definições propostas, superando as suas previsõ-
es.” (Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, Título X, Capítulo II, edição
Revista Forense — 1982, p. 1.269)
Ao nosso ver, um apropriado conceito para concorrência desleal pode ser
encontrado no art. 10 bis, 2) da Convenção da União de Paris, que assim
estabelece: “Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concor-
rência contrário aos usos honestos em matéria industrial e comercial.”
Delmanto procura explicar o que venha a ser concorrência desleal por
intermédio de frases colhidas, das quais merecem destaque (ob. cit., pp. 10
e 12): a primeira consistindo na resposta dada por um aluno do insigne pro-
fessor norte-americano, Edward S. Rogers, que ao ser por este indagado
390
sobre a definição dos crimes de concorrência desleal, explicou-lhe tratarem-

se de “truques sujos (dirty tricks) que os juízes procuram impedir”, e a
segunda, cristalizada em frase do jurista H. Nims, para quem “a todos cabe o
direito de aproveitar os raios de sol, mas não de usá-los para queimar a casa
do vizinho”, para mais a frente definir a concorrência desleal como o “uso de
meios ou métodos incorretos para modificar a normal relação de competi-
ção.”
Ainda a propósito da conceituação do termo concorrência desleal faze-
mos referência a um acórdão unânime da 10ª Câmara Criminal do Tribunal
de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, proferido nos autos da apelação
criminal nº 366.203-2, publicado na Revista dos Tribunais nº 594, pp.
357/359, abril de 1985, segundo o qual “pressupõe sempre competição, uso
de meios desonestos ou desleais usados pelo rival e prejuízos por ele causa-
dos à outra parte”.
I — publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de

concorrente, com o fim de obter vantagem;
II — presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação,
com o fim de obter vantagem; (...)
A Convenção da União de Paris ao delinear os contornos da concorrência

desleal já incorporava tais regras penais:
“Art. 10º bis
(3) Deverão proibir-se particularmente (...)
2º As falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacre-
ditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial
de um concorrente. “
Uma leitura apressada dos dois primeiros incisos desse artigo pode cau-
sar a impressão de que cogitam de definir o mesmo crime.
Contudo, alguns de nossos mais consagrados autores ao se ocupar da
análise dos delitos objeto desses incisos apontaas diferenças — sutis — exis-
tentes entre um e outro.
A começar por Delmanto em sua obra citada, que os chama de “publici-
dade falsa” e “falsa informação”, respectivamente.
Nelson Hungria, em seus Comentários ao Código Penal (volume VII, 4ª
edição, Forense-1980, pp. 381 a 383), intitula esses crimes como “publicida-
de difamatória contra concorrente (dénigrement, Anscharzung)” e “presta-
ção ou divulgação lucrandi animo, de falsa informação acerca de concorren-
te”, respectivamente, e explica que a diferença entre ambos reside no fato de
que o primeiro “se consuma com o ato de publicidade” da falsa informação
ao passo que a consumação do outro se dá sem o “emprego de especial meio
de publicidade, bastando a comunicação oral a mais de uma pessoa”, “indife-
rente se feita a particular ou autoridade pública”.
391
Gama Cerqueira ao comentar os dois incisos nas suas versões expressas

no Decreto-lei nº 7.903/1945, diverge dos dois autores citados ao observar
“que as duas hipóteses previstas mal se distinguem, pois em ambas se trata
de falsa afirmação ou informação acerca do concorrente, suscetível de cau-
sar-lhe prejuízo, divulgada ou prestada com o fim de obter vantagem indevi-
da ou com intuito de lucro” (Tratado da Propriedade Industrial, vol. II,
Tomo II, Parte III, edição Revista Forense —1956, p. 395). Mais adiante,
Gama Cerqueira esclarece que “a falsa informação envolve falsa afirmação,
como esta envolve aquela, do mesmo modo que uma informação capaz de
causar prejuízo ao concorrente equivale a uma afirmação feita em seu detri-
mento” (ob. cit., p. 395).
Note-se que as tipificações penais ora em comento se caracterizam pela
veiculação de informação falsa com o claro intuito de induzir o consumidor
em erro.
Com efeito, diz o Professor Fábio Ulhoa Coelho: “Normalmente, quan-
do a concorrência desleal se traduz no ato de obter informações, essas são
verdadeiras, já que as inverídicas dificilmente poderão ser úteis à definição
de uma eficiente estratégia empresarial. Entretanto, quando a deslealdade
diz respeito à veiculação de informações, costumam ser essas falsas, no sen-
tido de promover o aumento indevido da reputação do infrator, ou o com-
prometimento da imagem da vítima.” (Curso de Direito Comercial, vol. I,
São Paulo, Editora Saraiva, 2002, pp. 191 e192).
III — emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio

ou alheio, clientela de outrem; (...)
Esse inciso tipifica talvez o mais freqüente dos crimes de concorrência

desleal, o de “desvio de clientela”.
Consuma-se de variadas formas. Celso Delmanto, citando Nelson Hun-
gria, esclarece consistir “na desleal aplicação de golpes baixos”, que são varia-
díssimos como ele exemplifica: fazer reclame dos próprios artigos ou produ-
tos, dizendo-os melhores que os do concorrente (designado nominalmente
ou de modo iniludível); imitar o aspecto da fachada do vizinho estabeleci-
mento do concorrente e os seus processos de propaganda in loco, de modo a
induzir a freguesia a um quid pro quo; usar os sinais não registrados do con-
corrente (se registrados, o crime será outro); orientar para o seu próprio
estabelecimento, mediante aliciamento exercido por mandatários postados
junto ao estabelecimento do concorrente, a clientela deste etc.” (ob. cit., p.
82).
Ainda Delmanto em sua magnífica obra citada lembra existirem outras
modalidades de fraude enquadradas nesse dispositivo legal, começando pela
confusão com os produtos do concorrente, imitando a “aparência extrínseca
do produto do competidor, de um modo que o seu se apresente semelhante
392
aos olhos dos consumidores e estes o comprem, pensando ser o artigo daque-
le concorrente” (ob. cit., pp. 83 e 84).
Prosseguindo, Delmanto esclarece que o crime de desvio de clientela
pode ser cometido, também, “através de indicações ou informações mentiro-
sas, dadas ao público consumidor, por exemplo, o industrial fabrica vinagre
artificial, como sendo produzido com uvas naturais; ou espelhos de vidro,
como se o fossem de cristal etc.” (ob. cit., p. 93); “da imitação de catálogos,
circulares, listas etc.” (ob. cit., p. 93); através da “imitação de fachadas e
vitrines” (ob. cit., p. 93); por meio da “alteração, supressão ou imitação de
cartazes e anúncios” (ob. cit., p. 95), através de “imitação de filmes publici-
tários, slogans e jingles e outros meios de publicidade” (ob. cit., p. 96).
A estes devem ser acrescentadas as imitações de embalagens para acon-
dicionar produtos, prevalecendo-se, no conjunto, do emprego das cores pre-
dominantes nas do concorrente, observando disposição igual ou semelhante
destas; uso, nelas, de dizeres e sinais (não registrados) idênticos ou seme-
lhantes, colocados ou dispostos de forma a torná-los confundíveis com as do
rival.
O registro malicioso e indevido de domínio por indivíduo que reproduz
marca ou nome comercial de estabelecimento alheio, com o claro intuito de
confundir usuário ou consumidor, prejudicar ou obter vantagens pecuniárias
dos titulares das respectivas marcas e nomes comerciais também se insere
nesta modalidade, não obstante a aplicação combinada com o art. 195, inciso
V e art. 209 da Lei nº 9.279/1996.
Como bem observa, mais uma vez, o professor Fábio Ulhoa Coelho, em
seu artigo “O estabelecimento virtual e o endereço eletrônico” (Tribuna do
Direito, nov. 1999, p.32):
“A adoção de núcleo de endereço que possa induzir o internauta em erro
quanto à identidade do empresário titular do estabelecimento virtual confi-
gura concorrência desleal (LPI, art. 209). O prejudicado tem direito, além da
indenização por perdas e danos, à prestação jurisdicional cautelar que autori-
ze medidas registrarias e técnicas capazes de obstar a prática desleal”.
Os atos abrangidos por essa modalidade de concorrência desleal são in-
contáveis, sendo impossível catalogá-los.
Nossas Cortes de Justiça, em diversas ocasiões, já tiveram a oportunida-
de de interpretar a disposição em análise, sobrelevando aí os seguintes acór-
dãos:
• Das Câmaras Conjuntas Criminais do Tribunal de Alçada de São Paulo

na revisão criminal nº 37.374, que julgou: “o fato de não estar a sigla
registrada na OMPI, impede a configuração do delito previsto no art.
175, nº II do respectivo Código (crime de violação de marca registrada).
Não, porém, o de concorrência desleal, que se consuma, entre outros
modos, pelo uso de sinais distintivos não registrados do concorrente”
(Revista dos Tribunais nº 363, pp. 207 a 219, janeiro de 1966)”;
393
• unânime da Sexta Câmara Cível do Estado da Guanabara na apelação

cível nº 64.269, que fixou: “não se confunde com a liberdade de fabrica-
ção e de comércio a imitação servil de modelos de determinado fabrican-
te; o que caracteriza a concorrência desleal não são o desvio e captação
da clientela alheia, que estão presentes na concorrência leal, honesta,
mas a prática de má-fé, do embuste, do ardil vicioso. Pouco importa não
sejam os símbolos, imitador e imitado, iguais e coincidentes no sentido
geométrico e pictórico, de figura e área, bastando que surja a repre-
sentação intelectual de um símbolo motivador de preferência” ( Revista
Forense nº 234, pp. 138 a 141, abril de 1971);
• unânime da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Alçada Criminal

do Estado de São Paulo na apelação em queixa-crime nº 118.365, deci-
dindo: “Concorrência Desleal. Desvio de Clientela. Reprodução de pro-
duto industrial alheio não protegido por patente ou registro. Irrelevân-
cia. Condenação. A configuração do delito de concorrência desleal inde-
pende da violação de patente ou privilégio legal. Assim, responde pela
infração quem, reproduzindo produto industrial alheio, ainda que não
produzido por patente ou registro, lança-o no mercado, em forma apta a
confundir a clientela da vítima” (Revista de Direito Mercantil nº 42, pp.
98 a 101, abril/junho de 1981);
• unânime da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado

de São Paulo nos autos da apelação cível nº 205.792-1, com a ementa:
Concorrência Desleal. Tutela Jurídica. Defesa da Clientela. Semelhança
de Embalagens. Confusão dos Produtos. Concorrência desleal caracteri-
zada. Verba devida a título de perdas e danos” (Jurisprudência do Tribu-
nal de Justiça nº 161, pp. 153 e 154, outubro de 1994).

do Paraná nos autos da apelação cível nº 86.382-5, com a seguinte emen-
ta: “Ação Condenatória de obrigação de fazer, com pedido de multa
cominatória e antecipação de tutela c/c pedido de indenização por danos
morais. Controvérsia que envolve a utilização do nome de domínio “Ayr-
ton Senna” na rede eletrônica internet. Procedência parcial do pedido.
Apelação. Abstenção de domínio corretamente determinada. Honorá-
rios advocatícios devidos integralmente pelo apelante e reduzidos para
20% sobre o valor da causa. Provimento parcial” (Acórdão nº 17308, pp.
143 a 148, publicado do D.O.E de 10.4.2000).

de São Paulo nos autos do agravo de instrumento nº 226.201-4, que
definiu: “Ação cominatória — Indeferimento de pedido de antecipação
dos efeitos da tutela — Site na Internet — Registro de nome de domínio
394
na Internet que pode induzir a erro o consumidor — Exploração comer-

cial de site que caracteriza concorrência desleal — Violação em tese,
direito de utilização de marcas e símbolos de agremiação desportiva —
Clube de futebol, a teor da Lei 9.615/98, equiparação à empresa, inclu-
sive para efeito de exploração comercial de marcas e símbolos — Ante-
cipação dos efeitos da tutela concedido — Recurso provido. (Ementa nº
253253 — Relator: Paulo Hungria — 20.11.2001)
Eis aí alguns exemplos de modalidades de desvio de clientela, isto é, de

uso de imitações de sinais distintivos não registrados como marca; imitação
do arrengement ou get up (aspecto particular) do produto do concorrente;
passing off (passar como se outro produto fosse ou fingir de); registro fraudu-
lento de domínio, condenados pelos tribunais brasileiros.
Digna de nota também, a decisão unânime proferida pela 3ª turma do
STJ, nos autos do recurso especial nº 70.015 — SP, que fixou que “o criador
de modelo industrial não protegido, não pode opor-se ao seu uso por tercei-
ro” sob alegação de prática de concorrência desleal. Acrescenta, ainda, o
acórdão, que “a concorrência desleal supõe o objetivo e a potencialidade de
criar-se confusão quanto à origem do produto, desviando-se clientela”
(RSTJ, 97/195-8, setembro 1997).
IV — usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de

modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;
O art. 195, IV não traz nenhuma grande inovação legal, pois que a práti-
ca de tal delito já era prevista na antiga Lei de Propriedade Industrial, Lei nº
5.772/71, que, por seu turno, mantinha em vigor por meio de seu art. 128, o
art.177, incisos I e II do Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945.
No entanto, há que notar que o crime contra expressão ou sinal de
propaganda antes elencado em capítulo próprio (capítulo IV do Decreto-lei
nº 7.903, de 27.08.45) foi agora englobado pelo legislador dentro do rol
daqueles crimes tipificados como concorrência desleal, isso porque a atual
Lei de Propriedade Industrial não mais confere registro às expressões ou
sinais de propaganda.
Assim, se o art. 177, do Decreto-lei nº 7.903 de 27.08.45, somente
considerava como crime a violação de direito assegurado pelo registro de
expressão ou sinal de propaganda, a nova Lei entende como violação enqua-
drada como prática de concorrência desleal, o uso sem a devida autorização
ou a imitação de expressão ou sinal de propaganda alheios.
Em outras palavras, para a configuração do crime de concorrência desleal
nesta modalidade, independente do registro, basta que haja a utilização, sem
autorização, ou a imitação de expressões ou sinais de propaganda, capaz de
causar confusão.
395
Importante ressaltar que a não exigibilidade do registro para as expres-

sões ou sinais de propaganda, não significa que não há mais qualquer prote-
ção, a não ser na esfera da concorrência desleal. Os sinais e expressões de
propaganda quando dotados de originalidade e criatividade encontram ampla
proteção dentro do campo do direito autoral.
E mais, no modelo antigo, exigia-se o registro. Agora, tanto na seara da
concorrência desleal, como para a obtenção de proteção na esfera do direito
autoral, não há exigência de qualquer formalidade, qualquer registro. É exa-
tamente o que preceitua o art. 18, da Lei de Direito Autoral, Lei nº
9.610/98, ao desvincular a proteção a qualquer registro em órgão governa-
mental.
Dentro desse contexto, aquele que usar indevidamente, ou seja, sem
autorização, expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imitar, criando
confusão entre produtos, serviços ou estabelecimentos, estará cometendo
crime de concorrência desleal e, eventualmente, violando direito autoral.
Entendemos, ainda, que o uso indevido ou imitação de expressões e
sinais de propaganda, cujos registros foram mantidos em vigor pelo prazo de
vigência restante, não podendo ser prorrogados tal como previsto no art. 233
da nova Lei, também estão incluídos no inciso IV do art. 195, pois segundo
esta, a nova Lei os registros vigorarão com todos os seus efeitos até a expira-
ção do seu prazo de vigência.
Em todos os delitos atinentes à concorrência desleal, o tipo subjetivo
para sua configuração é o dolo, não se admitindo, de tal feita, a forma cul-
posa.
Nesse inciso, temos duas formas de configuração do ilícito. A primeira é
com a simples utilização, sem autorização, da expressão ou sinal de propa-
ganda. Aqui, basta a verificação da vontade do agente, que deve ser livre e
consciente, em utilizar indevidamente e sem qualquer autorização, expres-
são ou sinal de propaganda alheio, para a configuração do crime. Não há,
portanto, a necessidade da conduta do agente repercutir perante os consumi-
dores, de modo a confundi-los. Aqui, portanto, a consumação do crime se
verifica com a mera utilização indevida da expressão ou sinal de propaganda
alheio, independentemente de qualquer repercussão.
Já na segunda hipótese, em que falamos de imitação, e não em utilização
da própria expressão ou sinal, não basta que o agente tenha a vontade livre e
consciente de concorrer deslealmente. É necessária a existência de possibili-
dade de confusão entre o sinal ou expressão que está utilizando, quando
comparado com o violado.
A confusão é elemento essencial do crime de imitação e a não verificação
de sua existência elide o crime, tornando a conduta do agente atípica.
Portanto, na imitação, os artifícios, a fraude utilizados pelo agente, hão
que causar confusão sob pena de não se caracterizar o crime deste inciso.
Observa-se que o legislador não tratou das formas ou hipóteses em que
haveria a imitação, deixando a sua verificação a critério do magistrado. Por-
396
tanto, qualquer forma de imitação, desde que capaz de causar confusão, deve
ser reprimida.
As hipóteses de imitação de determinada expressão ou sinal de propa-
ganda são muito bem comentadas por Celso Delmanto em sua obra Crimes
de Concorrência Desleal, editado em 1975 pela Editora da Universidade de
São Paulo, onde já lecionava com maestria sobre o assunto. À página 96
daquele livro, o autor cita como exemplo a campanha publicitária de deter-
minada marca de refrigerante que tem como centro de atração um famoso
artista. Nesse caso, o concorrente desleal utiliza-se de um sósia daquele ar-
tista e dele se serve para imitar a propaganda já veiculada ou, ainda, em filme
publicitário semelhante, com a participação do mesmo artista com a inten-
ção de denegrir, sub-repticiamente, o produto de concorrente.
V — usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento

ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em esto-
que produto com essas referências; (...)
Tal inciso, assim como o anteriormente comentado, possuía similar no

Decreto-lei nº 7.903/45, cujo art. 176 definia os crimes contra o nome co-
mercial, o título de estabelecimento e a insígnia.
Como se observa, portanto, a Lei atual cuidou de manter na íntegra e no
rol dos crimes de concorrência desleal o disposto naquele artigo do Decreto-
lei nº 7.953/45, sendo que antes mesmo de comentar o seu conteúdo, faz-se
mister distinguir os conceitos nome comercial, estabelecimento comercial e
insígnia.
Gama Cerqueira em seu Tratado da Propriedade Industrial, (volume II,
Editora Revista dos Tribunais/1982), já dizia que o conceito do nome comer-
cial não se acha ainda perfeitamente fixado, quer pela doutrina, quer na
legislação (ob. cit. p. 1.147). De toda sorte, e fazendo alusão a Ouro Preto,
Gama Cerqueira diz que entende-se por nome comercial a “denominação
sob a qual exerce alguém o gênero de indústria ou de comércio a que se
dedica”.
Comentando o art. 114 do Decreto-lei nº 7.903/45, Gama Cerqueira
observa que títulos de estabelecimentos “eram as denominações que servi-
riam para distinguir o estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, ou
relativo a qualquer atividade lícita”, enquanto as “insígnias eram os emble-
mas ou quaisquer outros sinais, destinados ao mesmo fim” (ob. cit. pp. 1.241
e 1.242)
Aqui também, o uso indevido de nome comercial ou de suas espécies,
título de estabelecimento ou insígnia, a venda, exposição, oferta para venda
e estoque de produtos com tais referências constituem crime de concorrên-
cia desleal.
Ainda, a primeira modalidade de crime contemplada pelo inciso V, do
art. 195, da Lei nº 9.279/96 consiste no uso indevido, ou sem autorização do
397
nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios. Trata, portan-

to, expressamente de sua usurpação. Conclusão lógica, por outro lado, é que
a imitação de nome, título ou insígnia não constituem crime de concorrência
desleal, mas ilícito civil reparável por meio de ação civil própria.
Sobre o assunto, válida a transcrição da ementa do julgamento do Recur-
so Especial nº 0003938-0/1996 (registrado sob número 86308/RS), onde o
Superior Tribunal de Justiça — STJ, analisou a questão da utilização de
insígnias semelhantes:
EMENTA. Concorrência Desleal. Denominação. Insígnia.

1. Para a constatação da homofonia, capaz de gerar confusão entre as
denominações das empresas, é preciso considerar a totalidade do nome,
não bastando a identidade na primeira sílaba.
2. Inexistente similitude entre insígnias de cores diversas, uma com em-

blema (desenho de uma palheta de pintor) e a outra apenas nominativa.
Tal julgado corrobora a tese demonstrada, ou seja, a impossibilidade de

reconhecimento do crime quando não houver identidade entre insígnias ou
denominação das empresas, reconhecendo, de tal feita, a ineficácia da imita-
ção para consideração do ilícito penal esculpido nesse inciso.
A segunda modalidade, qual seja, a venda, exposição, oferta para venda
ou estoque de produtos com o nome comercial, título de estabelecimento ou
insígnia de terceiro constituem igualmente crimes.
Muito embora a segunda parte desse inciso faça referência somente à
utilização em produtos, não há como não reconhecermos que o concorrente
desleal que utiliza insígnias, nome comercial, título de estabelecimento
alheios, sem a devida autorização, para identificar seus serviços, também está
praticando conduta típica.
Tal afirmativa esta consubstanciada não na análise extensiva do disposto
na segunda parte desse inciso, mesmo porque, é vedada tal forma de inter-
pretação no Direito Penal, ou seja, para criar condutas típicas que não foram
definidas pelo legislador.
A tipicidade da conduta daquele que emprega tais artifícios para empre-
go em sua prestação de serviços (e não produtos) está abrangida pela primei-
ra parte do inciso, que veda, expressamente, a utilização indevida, inde-
pendentemente da forma de sua configuração.
Assim, seja para identificação de serviços, produtos, ou qualquer outra
forma possível, desde que sem autorização, portanto indevidamente, estará
o agente sujeito às sanções impostas.
Também somos da opinião que a prática desse delito se estende analoga-
mente aos serviços prestados pelo concorrente desonesto e identificados
com nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios.
398
Nossas cortes proferiram decisões acerca da usurpação de nome comer-

cial, valendo destacar a seguinte:
Nos autos da apelação cível nº 27.770, publicada no Diário Oficial do
Estado de Santa Catarina em 08.05.1988, a Primeira Câmara Cível do Tri-
bunal de Justiça de Santa Catarina assim decidiu em julgamento de
19.04.1988:
EMENTA — Nome Comercial. Concorrência desleal. Identidade de si-

glas que gera confusão, vedando a empresa mais nova o uso da mesma
sigla. O nome comercial é objeto de propriedade que não pode ser usur-
pado. Há proteção legal até pela legislação comum.
Importante frisarmos que para a caracterização do ilícito penal deste

inciso, a possibilidade de confusão (seja pelos comerciantes, em suas rela-
ções, seja pelo consumidor) não é conditio sine qua non, muito embora toda
forma de concorrência desleal pressuponha a existência de uma fraude ou
artifício capaz de desviar, atrair clientela alheia.
Nesse tipo penal, não se exige, portanto, a confusão. Para a sua caracte-
rização basta a comprovação da utilização indevida ou não autorizada de
nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios (a qualquer
título), ou ainda a venda, exposição ou oferecimento à venda, bem como a
manutenção em estoque, de produto com tais referências.
VI — substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto

de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;
Tal delito já era elencado pelo Decreto-lei 7.903/45 dentro do rol dos
crimes de concorrência desleal (art. 178, VI).
A exegese mais apurada do art. 195, VI, nos leva a concluir, assim como
o fez em parte Gama Cerqueira em sua obra citada, que o crime de concor-
rência desleal descrito anteriormente se refere àquela situação em que “o
concorrente desleal se aproveita do trabalho alheio ao lançar no mercado
como de sua produção ou fabricação, mercadorias ou artigos produzidos ou
fabricados por outrem, beneficiando-se com as vantagens resultantes da boa
qualidade do produto e sua aceitação pelos consumidores” (ob. cit. p.
1.296).
O saudoso Mestre Gama Cerqueira afirmava em sua consagrada obra
que somente haveria crime se o agente fosse também produtor.
Aqui ousamos discordar, com a devida vênia, do insuperável mestre.
Quer nos parecer, que essa não foi a intenção do legislador infraconstitucio-
nal ao editar o dito preceito.
Entendemos que a utilização da expressão “em produto de outrem” não
implica, obrigatoriamente, a necessidade de o agente ser produtor, não se
tratando de uma qualidade especial do agente, para a configuração do delito.
399
Portanto, o sujeito ativo desta modalidade delitiva será qualquer pessoa

que substitua pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem,
o nome ou razão social deste, sem consentimento, podendo a conduta ser
perpetrada tanto por produtores, distribuidores, revendedores, comercian-
tes em geral, e até mesmo por qualquer outra pessoa (jurídica, obviamente)
ainda que não exerça a mercancia ou atividades industriais, como, por exem-
plo, uma empresa voltada para promoções que aposta seu nome em produto
de outrem, sem a devida autorização.
Avançando um pouco mais, somos da opinião que aquele que concorre
deslealmente não precisa necessariamente ser também produtor. Basta, so-
mente, que ocorra a substituição do nome ou razão social no produto ou
serviço prestado.
Aqui cabe uma crítica ao legislador. Ao definir claramente o campo de
incidência da norma penal, ou seja, em “produtos”, entendemos que a tutela
jurídica tratada somente alcança esta forma de violação por não se tratar de
mera enumeração exemplificativa, mas verdadeiramente taxatividade.
Conseqüência será a impossibilidade de, com base neste inciso, punir, na
esfera criminal, a conduta daquele que substitui o nome ou razão social em
relação a serviços prestados.
Isto não significa que o agente que perpetrar tal conduta estará pratican-
do conduta atípica. Tal hipótese se amolda perfeitamente às hipóteses pre-
vistas no inciso III do presente artigo.
Analogamente, também entendemos que a substituição de nome ou ra-
zão social pode perfeitamente se dar com relação a serviços prestados.
VII — atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distin-

ção que não obteve; (...)
Da mesma forma, o inciso VII, do art. 195, é quase que reprodução

integral do dispositivo correspondente na Lei revogada (art. 178, VII).
Esse dispositivo tem origem tanto no antigo Código de Propriedade In-
dustrial (Lei nº 5.772/71), que proibia o registro de marca que contivesse
“medalha de fantasia passível de confusão com a concedida em exposição,
feira, congresso, ou a título de condecoração” (art. 65, XI), como no Código
de 1945, que determinava que as recompensas industriais que fizessem parte
de marcas, títulos de estabelecimentos, insígnias e expressões de propaganda
deveriam ser registradas. Tipificava, ainda, como crime o referido Código a
concorrência desleal decorrente do uso ilegítimo dessas recompensas.
Cuida, portanto, tal inciso, de prática de propaganda ou publicidade
desonesta, onde o concorrente desleal trata, por meio da propaganda, de
atribuir a si uma recompensa ou distinção que não obteve.
Nas palavras de Celso Delmanto entende-se por recompensa “o prêmio
ou galardão que se dá a alguém ou alguma coisa” (ob. cit. p. 153). A distin-
400
ção, por seu turno é o “ato que distingue, diferencia, entre seus pares ou
similares” (ob. cit. p. 153).
Prática bastante comum — onde os titulares de prêmios ou recompensas
deles se utilizam por meio de propaganda para recomendar ao público a
qualidade de seus produtos ou serviços — pode causar por parte do concor-
rente desleal atos com o objetivo de angariar clientela alheia, por intermédio
de chamariz inexistente ou não verídico.
Aliás, tal norma não visa apenas atingir a relação de concorrência entre os
comerciantes, industriais. Está intrinsecamente relacionada com a tutela das
relações de consumo à medida que o consumidor também é afetado substan-
cialmente (como na maioria dos casos de concorrência desleal) por ser atraí-
do por “título” (entenda-se recompensa ou distinção) ostentado indevida-
mente, o que incrementa e potencializa significativamente o poderio do con-
corrente desleal, seja comercial ou industrial, em detrimento de seus concor-
rentes (aqui configurando a concorrência desleal).
Aliás, subsidiariamente, pode-se invocar o próprio Código de Defesa do
Consumidor, que em seu art. 67, condena a prática de propaganda enganosa
ou abusiva, cujo tipo objetivo se enquadra também na conduta daquele que
pratica o delito descrito nesse inciso, sendo, portanto, possível inclusive a
caracterização do concurso formal.
Excluiu a nova Lei, entretanto, as expressões “de indústria, comércio ou
ofício”. Em nossa opinião, tal exclusão se dá simplesmente pelo fato de a
falsa atribuição poder ocorrer em qualquer área.
Casos típicos de inverídica auto-atribuição são a reprodução de meda-
lhas em garrafas de bebidas e azeite ou ainda por meio da utilização de
expressões como “escolhidos”, “consagrados pela preferência”, “carro do
ano” etc. (Celso Delmanto in ob. cit. p. 149).
Ainda, de acordo com Delmanto, o concorrente desleal que comete esse
tipo de crime pode se referir àquele que:
• confere a si próprio uma honraria que a terceiro pertence;
• atribui-se uma distinção que não é de ninguém;
• ou um prêmio fictício que não é de ninguém;
• ou, ainda, abusa do que realmente recebeu, aditando ou desvirtuando

o seu verdadeiro sentido (ob. cit. p. 150).
O agente de tal crime será o concorrente desleal que tenha feito uma
auto-atribuição inverídica. Os sujeitos passivos, por seu turno, serão tanto o
titular da distinção ou recompensa ou, ainda, quaisquer outros que tenham
com o concorrente desleal uma relação de concorrência.
401
VIII — vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólu-

cro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para
negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou
falsificado, se o fato não constitui crime mais grave; (...)
Por sua vez, o inciso VIII, do art. 195 também repete quase que integral-
mente o disposto pela Lei anterior (art. 178, VIII).
Uma excelente análise do crime previsto no artigo mencionado é, sem
dúvida, feita por Celso Delmanto. Diz com bastante acerto esse grande tra-
tadista à página 161 de sua obra Crimes de Concorrência Desleal (Ed. da
USP, 1975), que na norma ora debatida que, como dito, quase que total-
mente reproduzida pelo legislador da Lei nº 9.279/96, encontram-se incluí-
das duas formas de concorrência desleal, sendo que ambas têm em comum o
uso de recipiente ou invólucro de outrem, que não o do agente criminoso.
Segundo os ensinamentos daquele especialista, o crime ora sob análise, equi-
vale, em última análise ao preenchimento (remplissage, refil).
Nesse passo, ainda segundo aquele mestre a norma em foco comporta
dois crimes, senão, vejamos:
Na primeira hipótese, o concorrente desleal vende ou expõe à venda, na
embalagem de outrem, produto adulterado ou falsificado que, por sua vez,
pode pertencer a qualquer pessoa, inclusive ao verdadeiro e legítimo criador
da embalagem. Nesse caso, o conteúdo da embalagem é, necessariamente,
adulterado ou falsificado.
Note-se que se entende por invólucro, tudo aquilo que é utilizado para
envolver e, por embalagem qualquer dispositivo acondicionador do produto,
dentro do contexto citado, uma vez que os mesmos devem ser utilizados no
mercado de tal forma e constância que o consumidor comum os associe
imediatamente ao produto neles contidos e, por conseqüência, à sua origem.
De se lembrar que se no invólucro ou embalagem, que contém o produto
adulterado ou falsificado pelo agente criminoso, constar marca registrada de
terceiro, estar-se-á, também, cometendo o crime previsto no art. 190 da Lei
em vigor.
Tamanha é a necessidade de se coibir a pratica dos crimes sob comento
que, no caso dos produtos alimentícios, farmacêuticos, saneantes e afins, foi
promulgada a Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998, alterando os dispositivos
já constantes do Código Penal, equiparando-os aos crimes hediondos, com
previsão de pena de reclusão, que varia de dez a 15 anos, além de multa,
senão vejamos:
Art. 273 — Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado

a fins terapêuticos ou medicinais.
Pena — reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa.
402
Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à
venda, tem em depósito para vender, ou, de qualquer forma, distribui ou
entrega a consumo o produto falsificado corrompido, adulterado
Parágrafo 1º A — Incluem-se entre os produtos a que se refere este

artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos,
os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico.
Por sua vez, o art. 275 do Código Penal, sobre o invólucro ou recipiente
com falsa indicação estabelece que:
Art. 275 — Inculcar, em invólucro ou recipiente de produtos alimentí-

cios, terapêuticos ou medicinais, a existência de substância que não se
encontra em seu conteúdo ou que nele existe em quantidade menor que
a mencionada.
Pena — reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
Pode-se, ainda, sobre este crime, arriscar a estabelecer uma diferencia-

ção entre adulteração e falsificação, isto, admitindo-se que na primeira, o
autor do delito promova alguma espécie de alteração que poderá modificar,
por exemplo, a qualidade ou o benefício do produto e, na segunda, o que
ocorre, na verdade, é a colocação de outro produto que nada tem a ver com
o legítimo. Por exemplo, em uma embalagem de colírio encontrar-se-á água!
Na segunda hipótese, o concorrente desleal igualmente vende ou expõe
à venda na embalagem ou recipiente de terceiro determinado produto. A
diferença crucial é que se trata de conteúdo da mesma espécie, isto é, não
adulterado ou falsificado, porém produzido por terceiro “que não o usuário
primitivo da embalagem”, segundo o Mestre Delmanto. De outra forma, não
se estaria diante de utilização de mercadoria da mesma espécie, mas, sim de
mercadoria e embalagens originais.
Aqui também, se à embalagem ou recipiente que contenha produto da
mesma espécie do próprio agente criminoso, estiver aposta marca registrada
de terceiro, estar-se-á incorrendo no crime do art. 190 da Lei em vigor.
Especial atenção, por fim, deve ser dada à oração final do inciso sob
análise: “se o fato não constitui crime mais grave”. Com efeito, trata-se de
condição imposta pelo legislador para a aplicação da pena, eis que aqui o
delito é, sem dúvida, subsidiário e, assim, caso o concorrente desleal prati-
que outro crime, além desse, e ao qual seja imputada pena mais grave, so-
mente por esse último ele será punido.
Tal entendimento tem como base o sistema de aplicação da pena na
hipótese de concurso de crimes. Segundo os ensinamentos do grande pena-
lista Júlio Fabbrini Mirabete em seu Manual de Direito Penal, volume I, às
páginas 307 e seguintes “é possível que, em uma mesma oportunidade ou em
ocasiões diversas, uma mesma pessoa cometa duas ou mais infrações penais
403
que, de algum modo, estejam ligadas por circunstâncias várias. Quando isso
ocorre, estamos diante do chamado concurso de crimes (concursus delicto-
rum), que dá origem ao concurso de penas”.
Ainda, segundo Mirabete, há vários sistemas teóricos para a aplicação da
pena nas diversas formas de concursos de crimes. O primeiro deles refere-se
ao cúmulo material, segundo o qual recomenda-se a soma das penas de cada
delito que compõe o concurso.
O segundo, refere-se ao cúmulo jurídico, de acordo com o qual a pena a
ser aplicada deve ser mais grave do que a cominada para cada delito cometi-
do, sem que as mesmas sejam somadas.
O terceiro sistema é o da absorção, onde só se aplica a pena do delito
mais grave, excluindo-se os demais.
O último sistema, o da exasperação, é aquele em que se aplica a pena do
delito mais grave, aumentada de certa quantidade a sanção em decorrência
dos outros crimes.
A grande crítica ao sistema da absorção, adotado pelo legislador, é o fato
de que o mesmo deixa impune a prática de vários crimes.
IX — dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de

concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe
proporcione vantagem; (...)
Na essência o dispositivo em exame repete o inciso IX, do art. 178 do

Decreto-lei nº 7.903/45.
Aqui, o foco é dirigido à corrupção ativa do empregado que é subornado
pelo concorrente desleal a fim de o favorecer com informações, por exem-
plo, sobre preços, mercadorias defeituosas, estratégias de marketing etc.
Segundo Celso Delmanto (in Crimes de Concorrência Desleal, Ed. da
USP, 1975, p. 182): “a infração é formal, encontrando sua consumação no
ato da dação ou da promessa.”
Nesse passo, a aceitação do suborno caracteriza o crime, não sendo ne-
cessário que o empregado pratique o ato que lhe foi encomendado, mas, com
certeza, pressupõe que o empregado permaneça no emprego, pois, se ex-em-
pregado estará obrigado a guardar apenas os “segredos” que lhe foram confia-
dos.
A jurisprudência no assunto é rara, mas, podemos citar uma decisão da
douta Terceira Câmara do E. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São
Paulo,, nos autos da apelação nº 324755-7, no seguinte sentido:
“CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL — Concorrência

desleal
Acusado que suborna empregado de indústria congênere, dele obtendo

projetos de máquinas que passou a fabricar — Delito de perigo de natu-
404
reza formal — Condenação mantida — Inteligência do art. 178, IX, do

Dec.-lei 7.903/45.
Desnecessária à configuração do crime de concorrência desleal, na mo-

dalidade descrita no art. 178, IX, do Dec.-lei 7.903/45, tenha o agente
a iniciativa de corromper o empregado do concorrente. Tratando-se de
crime de perigo, integra-se o tipo com a simples dação ou oferta de
dinheiro, ou outra utilidade, visando à vantagem indevida, ainda que em
aquiescência à proposta do empregado infiel.” (RT. 598/351, Ago.
1985).
Como se vê, a decisão citada considera até mesmo desnecessário que o

agente ativo tenha a iniciativa, eis que desde que houve a entrega, no caso os
projetos, e tenha ocorrido a “dação ou oferta de dinheiro, ou outra utilidade,
visando à vantagem indevida”, consumado restou o crime.
X — recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga

ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar
vantagem a concorrente do empregador; (...)
Consiste numa repetição, quase ipsis litteris, do inciso X, do art. 178 do

Decreto-lei nº 7.903/45.
O presente inciso prevê a forma de corrupção passiva do empregado de
concorrente. Neste caso, o empregado se deixa subornar, recebendo dinhei-
ro ou outra utilidade ou aceitando promessa de paga ou recompensa. Em
troca, o empregado proporciona ao concorrente do empregador vantagem
indevida, deixando de lado o dever de lealdade e fidelidade no emprego.
O objetivo do legislador não é outro senão punir tanto o concorrente que
corrompe, quanto o empregado que se deixa corromper.
Segundo Celso Delmanto (ob. cit. p. 202): “A recompensa é dada ou
prometida ao agente com finalidade especial: para que ele proporcione van-
tagem não devida. Sem tal fim, não haverá o crime do presente inciso.”
O momento consumativo situa-se no ato de aceitar a vantagem ilícita
prometida. Nesse passo, mesmo que o empregado não proporcione a vanta-
gem indevida e mesmo que não tivesse a pretensão de cumprir o acordado, o
crime se caracteriza pela simples aceitação da recompensa seja ela pecuniária
ou não.
Trata-se de crime formal e de perigo concreto.
Há aqui, pois, a figura do dolo específico que está na vontade do subor-
nado receber a recompensa, seja ela qual for.
XI — divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conheci-

mentos, informações ou dados confidenciais na indústria, comércio ou
prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam do conhecimento pú-
405
blico ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve

acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o tér-
mino do contrato;
De início, registre-se que a lei anterior, Decreto Lei nº 7903/45, no seu

art. 178, dividia essa espécie de concorrência desleal em duas, isto é, no seu
inciso XI, tipificava o crime de “violação de segredo de fábrica” e no seu art.
XII, o de “segredo de negócio”.
Segundo Celso Delmanto:
“A diversidade está em ser o primeiro um método ou meio de fabrica-

ção, com caráter essencialmente técnico-industrial. Já o segundo, diz
respeito à movimentação geral dos negócios.” (ob. cit., p. 220)
A atual legislação, agrupou os dois tipos penais num mesmo inciso, sem
no entanto descaracterizar o ensinamento acima. Neste passo, apesar da
substituição do “nomen juris” “segredo de fábrica ou negócio” por “informa-
ções ou dados confidenciais utilizáveis na indústria no comércio ou prestação
de serviços” a norma penal não sofreu qualquer modificação.
O sujeito ativo do crime em questão (autor do delito) “só pode ser
quem, por suas relações de serviço contratual, divulga, explora ou utiliza
segredo de fábrica ou negócio, que por tais circunstâncias especiais lhe foi
confiado ou veio a ter conhecimento. Devemos incluir todas as relações
derivadas do contrato de trabalho, de prestação de serviços, que por dever de
lealdade e fidelidade obrigam à custódia do silêncio495“
Por outro lado, pode-se dizer que o sujeito passivo direto é o titular do
segredo juridicamente tutelado, podendo-se destacar o industrial ou comer-
ciante. Indiretamente, o sujeito passivo passa a ser o público consumidor do
produto ou serviço que se utilize das informações ou dados confidenciais
violados.
A ação típica consiste em divulgar, explorar ou utilizar segredo de fábrica
ou negócio, sendo tais práticas imputadas diretamente ao empregado do
titular do direito jurídico violado.
Importante frisar que “qualquer que seja a forma ou meio empregado
para revelar o segredo, é essencial que um terceiro venha a conhecer os
segredos de fábrica e de negócio de seu titular. É necessário que o destinatá-
rio da comunicação tenha condições de transmitir o conhecimento, ainda
que não o compreenda ou seja incapacitado para pôr em ação o objeto do
segredo. Não se requer que o destinatário da comunicação seja pessoa deter-
495 COSTA, Álvaro Mayrink, Direito Penal — Parte Especial. 5ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense,
2001. p. 1.306.
406
minada (v.g.: publicação em revista). Trata-se de crime de perigo consuman-

do-se com a prática da conduta típica dos verbos reitores. É óbvio que para a
consumação é necessário que o segredo chegue ao conhecimento de outra ou
outras pessoas. O desvalor da ação está no obrar do sujeito ativo, e o desvalor
do resultado ocorre quando colocada em perigo a capacidade competitiva da
empresa no instante em que sua competidora é ciente do conteúdo do segre-
do496.
A modalidade de concorrência desleal tipificada no inciso em comento é
punida a título de dolo. Neste caso, portanto, o agente deve ter a vontade
livre e consciente de divulgar, explorar ou utilizar informações ou dados
confidenciais, não havendo a necessidade de um especial fim de agir (dolo
específico).
XII — divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conheci-

mentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por
meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou
Ao presente inciso aplicam-se as mesmas características da teoria do

tipo, dos requisitos do crime, da qualificação do crime, da teoria da ação
inerentes ao inciso anterior.
Todavia, cabe esclarecer que o inciso em comento não se limita a tratar
da divulgação, exploração ou utilização de conhecimentos, informações ou
dados confidenciais no âmbito de relação contratual ou empregatícia.
Neste passo, tem-se que houve uma significativa ampliação quanto ao
sujeito ativo do crime que, pela redação do inciso XII, pode ser qualquer
pessoa.
Por outro lado, de sorte a compensar e justificar a maior abrangência
conferida pela exclusão das situações inerentes à relação contratual ou em-
pregatícia, tal inciso limitou o desvalor da ação aplicando-se-lhe a necessida-
de de a informação ser obtida por meios ilícitos ou mediante fraude. Conse-
qüentemente, o agente do crime somente será punido se tiver obtido as
informações sigilosas mediante uso de “grampos” telefônicos, escutas, grava-
ções desautorizadas entre locutores, ou por meio de ameaça, furto, apropria-
ção indébita, dentre outros crimes previstos em nossa legislação penal.
XIII — vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser

objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial
registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comer-
cial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser; (...)
496 FERNADES, Miguel Bajo, Derecho penal económico aplicado a la actividad empresarial,
Madrid, 1978. p. 306.
407
A norma em análise constitui uma inovação no Direito brasileiro. À pri-

meira vista, poderia ser considerada como equivalente àquela expressa no
art. 173 do Decreto-lei nº 7.903/1945, que previa o que Gama Cerqueira
chama de “falsa indicação da qualidade de privilegiado” (in Tratado de Pro-
priedade Industrial, vol II, tomo I, parte II, Revista Forense, edição 1952, p.
344).
Contudo, contrariamente ao art. 173 do Decreto-lei nº 7.903/45, o dis-
positivo em análise tipifica como crime de Concorrência Desleal aquele que
vende, expõe ou oferece à venda produto não objeto de pedido de patente ou
não tutelado como patente ou registro de desenho industrial, ou, ainda, men-
cionando-o em anúncio de papel comercial, como depositado ou patenteado,
ou registrado, sem o ser.
Na conformidade com a legislação revogada, a prática punida consistia
na menção da indústria ser patenteada, sem sê-lo (a tecnologia poderia ser
até objeto de pedido de patente em andamento), ou, tendo sido, no momen-
to da menção, a patente ter se extinguido pelo decurso do prazo, ter sido
anulada ou declarada caduca.
Tem-se como princípio do presente dispositivo não só a proteção dos
titulares de patentes de invenção e modelo de utilidade, mas também o
consumidor, que não deverá ser induzido a adquirir produto falsificado.
O sujeito ativo do presente crime pode ser tanto pessoa física como
jurídica, e o sujeito passivo o detentor do privilégio.
O tipo objetivo pressupõe (i) venda, exposição ou oferecimento de obje-
tos não protegidos por patente de invenção ou modelo de utilidade, median-
te declaração falsa de depósito, concessão e/ou registro desses objetos, e (ii)
sua colocação em anúncio ou papel comercial.
O tipo subjetivo do crime aqui disposto, também poderá ser classificado
em doloso ou culposo.
Como se trata de disposição nova, desconhecemos julgados que a te-
nham interpretado.
XIV — divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resulta-

dos de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva
esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades gover-
namentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.
§1º — Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o
empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas
tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.
§2º — O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação
por órgão governamental competente para autorizar a comercialização
de produto, quando necessário para proteger o público.
408
O dispositivo sob análise contém regra inédita na legislação de proprie-

dade industrial.
Sua incorporação à Lei nº 9.279/96 tem por objetivo coibir a espionagem
industrial, tipificando como crime a conduta de divulgação, exploração ou
utilização, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não
divulgados apresentados a entidades governamentais durante o processo de
aprovação para a comercialização de produtos.
De fato, empresas que se dedicam, por exemplo, à fabricação e/ou co-
mércio de produtos farmacêuticos e agroquímicos, cada vez mais realizam
vultosos investimentos na área de pesquisa, de forma a criar produtos mais
eficazes e aperfeiçoar toda a sua linha de produção.
Em vista de exigências impostas por determinados órgãos vinculados aos
Ministérios da Saúde e da Agricultura, as empresas farmacêuticas e agroquí-
micas são obrigadas a apresentar testes e dados (geralmente confidenciais)
sobre as diversas características do produto inovador como condição para a
concessão de licença para a sua comercialização.
Ocorre que, alguns concorrentes inescrupulosos conseguem ter acesso
aos testes e dados confidenciais exigidos pelos órgãos competentes, passando
a utilizá-los com o objetivo de obter licenças para a comercialização de pro-
dutos similares não testados, o que, ao certo, caracteriza conduta altamente
lesiva aos consumidores e aos titulares dos produtos originalmente criados ou
aperfeiçoados.
Ressalte-se que a Lei nº 10.603, de 17 de dezembro de 2002, em parte,
contribuiu para reduzir a ocorrência das condutas reprováveis contidas no
artigo em tela ao criar prazos que impedem os órgãos competentes de conce-
der registros posteriores, que se utilizem de dados e informações fornecidas
originariamente. A razão para tal parcialidade reside no fato de a referida Lei
ter excluído da proteção os dados relativos a produtos farmacêuticos.
Pelas razões elencadas anteriormente, percebe-se que a norma penal
constante do inciso XIV, do art. 195 da Lei nº 9.279/96 foi criada oportuna-
mente de forma a evitar uma das mais danosas modalidades de concorrência
desleal que é a espionagem industrial.
Analisando-se o crime tipificado no artigo em comento, verifica-se que o
seu momento consumativo ocorre com a prática das condutas elencadas no
texto, independentemente de qualquer resultado material, sendo, pois, con-
siderado um crime formal.
Quanto ao sujeito ativo, tem-se que o crime é próprio, pois o seu agente
será necessariamente o desleal competidor. Todavia, em situações menos
comuns, o crime pode ser cometido com a ajuda de terceiros co-autores ou
partícipes. Por outro lado, na figura do sujeito passivo está o titular do bem
jurídico protegido que tem seus testes e dados divulgados, explorados ou
utilizados sem autorização.
Somente se admite a figura dolosa nos crimes citados, uma vez que não
há norma penal expressa admitindo a modalidade culposa. A tentativa é
409
admissível porquanto nas três condutas caracterizadoras do tipo objetivo

verifica-se a existência de um iter criminis passível de interrupção.
Por fim, o concurso de agentes é igualmente possível, ainda que se trate
de um crime próprio.
Capítulo VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 196 — As penas de detenção previstas nos Capítulos I, II e III

deste Título serão aumentadas de um terço à metade se: Art. 196
I — o agente é ou foi representante, mandatário, preposto, sócio ou
empregado do titular da patente ou do registro, ou, ainda, do seu licen-
ciado; ou
II — a marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto renome,
notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva.
Para a dosimetria das penas correspondentes aos delitos tipificados nos

capítulos I, II, III, IV, V e VI do Título referente aos Crimes contra a Pro-
priedade Industrial, compete ao Juiz considerar as agravantes previstas nos
incisos I e II deste artigo, podendo aumentá-las em um terço à metade.
Assim, tipificado o crime, bem como fixada a pena correspondente, o
juiz poderá ainda aumentá-la, em um terço à metade, tendo como referência
a pena-base inicialmente estipulada.
No entanto, segundo a regra contida neste artigo, para que seja aumen-
tada, não é necessário que a pena tenha sido estipulada no máximo legal
permitido.
O inciso I do art. 196 permite um aumento da pena, se o agente é ou foi
representante, mandatário, preposto, sócio ou empregado do titular da pa-
tente ou do registro, ou ainda, seu licenciado.
Ou seja, se o infrator, comprovadamente, mantinha qualquer vínculo
contratual tácito ou expresso com o ofendido, o agente não poderá alegar
boa-fé, de maneira a atenuar a fixação da pena.
Para os fins deste artigo, entende-se por representante toda e qualquer
pessoa física, cujo nome esteja inserido nos atos constitutivos de uma pessoa
jurídica, in casu, titular do direito; mandatário, todo aquele a quem foram
outorgados poderes para representar o titular do direito, judicial ou extraju-
dicialmente; preposto, todo aquele que executa uma determinada tarefa ou
função, por conta e/ou ordem do titular do direito ofendido; sócio, todo
aquele que tenha parte no capital de uma empresa ou cujo nome faça parte
dos atos constitutivos dessa e, finalmente, empregado, todo aquele que man-
tém ou manteve vínculo empregatício com o titular do direito ofendido.
410
Nos termos do inciso II do art. 196, o juiz poderá aumentar a pena a ser
aplicada ao agente, se a infração tiver sido contra marcas de alto renome,
notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva, definidas nos arts. 125,
126, 123, incisos II e III desta Lei, respectivamente.
Para os fins deste artigo, entende-se por Marcas de Alto Renome aquelas
previstas no art. 125, desta Lei, merecedoras que são de proteção em todas
as classes de produtos ou serviços.
Marcas Notoriamente Conhecidas, previstas no art. 126 desta Lei, são
aquelas dotadas igualmente de alto grau de conhecimento, porém restrito ao
segmento de mercado dos produtos e/ou serviços que identifica.
Marcas de Certificação, conceituada no art. 123, inciso II, são aquelas
usadas para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determi-
nadas normas técnicas, principalmente no que se refere à qualidade e natu-
reza do material utilizado e metodologia empregada.
Marca Coletiva, por seu turno, é aquela prevista no art. 123, inciso III,
destinada a identificar produtos ou serviços oriundos de membros de uma
mesma entidade (ex.: marca de uma cooperativa).
Art. 197 — As penas de multa previstas neste Título serão fixadas,

no mínimo, em 10 (dez) e, no máximo, em 360 (trezentos e sessenta)
dias-multa, de acordo com a sistemática do Código Penal.
Parágrafo único — A multa poderá ser aumentada ou reduzida, em
até 10 (dez) vezes, em face das condições pessoais do agente e da mag-
nitude da vantagem auferida, independentemente da norma estabeleci-
da no artigo anterior.
Art. 197
Tal qual no Código Penal, o caput do art. 197 determina que as penas de
multa previstas no Título referente aos Crimes contra a Propriedade Indus-
trial, serão fixadas, no mínimo, em 10 (dez) e, no máximo, em 360 (trezen-
tos e sessenta) dias-multa.
Segundo a sistemática do Código Penal (art. 49 e §§), o valor do dia-
multa deverá ser fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a um trigésimo do
salário-mínimo vigente.
A fixação da pena em dias-multa compete ao juiz, que não poderá des-
prezar os parâmetros fixados na Lei, observando o sistema bifásico para a
individualização da pena. A primeira, objetiva, refere-se ao fato, levando-se
em conta a gravidade da infração, fixando-se então o número de dias-multa.
A segunda, subjetiva, relaciona-se ao agente e ao valor de cada dia-multa e aí
então deverá considerar a situação econômica do réu, conforme estipulado
no art. 60 do Código Penal. Isso, porém, não significa que outros parâmetros,
tais como o lucro auferido pelo agente, poderão deixar de ser apreciados para
sua fixação.
411
O aumento ou diminuição da pena é de livre arbítrio do juiz que, levando

em consideração as condições pessoais do agente e a magnitude da vantagem
auferida, poderá aumentar ou diminuir a sanção em até dez vezes.
Ou seja, ainda que já tenha sido fixada no máximo previsto no caput do
artigo, se o juiz vier a considerar que a pena é ineficaz, poderá aumentá-la em
até dez vezes. Se, porém, a considerar excessiva, poderá, da mesma forma,
reduzi-la a, no máximo, um décimo de seu valor, mesmo que essa tenha sido
arbitrada no mínimo determinado em Lei.
Conforme o §2º do art. 49 do referido Código, o valor da multa será
atualizado por ocasião da execução, seguindo os índices de correção monetá-
ria. Porém, com o advento da Lei nº 9.268/96, foi esvaziado o conteúdo
desse parágrafo, transformando-o em norma penal desprovida de qualquer
efeito. Se alguma atualização tiver pertinência, tem ela seu termo inicial na
data do trânsito em julgado da sentença e essa correção só poderá ser efetua-
da de acordo com os índices estabelecidos para toda e qualquer dívida ativa
da Fazenda Pública.
Levando-se em conta que a correção monetária não possui natureza pu-
nitiva, mas consiste em mera atualização do capital corroído pela inflação,
sua incidência se dá a partir da data do fato, a teor, inclusive do disposto no
art. 398 do Novo Código Civil:
Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o de-
vedor em mora, desde que o praticou.
De forma a pacificar a controvérsia que esse assunto suscitava, o STJ
editou a Súmula 43 que diz incidir correção monetária sobre dívida por ato
ilícito a partir do efetivo prejuízo:
Súmula 43. Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir
da data do efetivo prejuízo.
Com relação ao pagamento da multa, estatui o art. 50 do Código Penal
que a multa deverá ser paga dentro dos dez dias subseqüentes ao trânsito em
julgado da sentença condenatória. Porém, tendo sido aplicada em sentença
condenatória transitada em julgado, a multa perde o caráter de sanção, trans-
formando-se em mera dívida de valor, sendo-lhe, então, aplicada a legislação
pertinente à dívida da Fazenda Pública, com todas as conseqüências cíveis
que essa acarreta.
Cumpre aqui ressaltar que a norma estatuída no §1º do art. 60 do Códi-
go Penal não se aplica aos Crimes Contra a Propriedade industrial, uma vez
que a Lei de Propriedade Industrial é norma especial, valendo-se sobre a
norma geral, qual seja, o Código Penal. Art. 198
Art. 198 — Poderão ser apreendidos, de ofício ou a requerimento do
interessado, pelas autoridades alfandegárias, no ato de conferência, os
produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas
ou que apresentem falsa indicação de procedência.
412
O comando legal contido no art. 198, da Lei nº 9.279/96, faculta as

autoridades alfandegárias497 a apreender, ex officio, ou a requerimento do
interessado498, produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou
imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência.
Na verdade, tal artigo tem por objeto neutralizar mais uma fonte de
produtos contrafeitos. Isso, pois, além dos produtos nacionais assinalados
com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou contendo falsa indicação de
procedência, o legislador procurou classificar como ilícitos, também, produ-
tos contendo as mesmas características, mas, porém, de fabricação estrangei-
ra, introduzidos no país por meio de importação.
A redação do art. 198 constitui quase que reprodução total do art. 185,
do Decreto-lei nº 7.903/45, que vigorou durante a vigência da Lei nº
5.772/71. A única alteração marcante está na faculdade agora conferida às
autoridades alfandegárias para procederem à apreensão de mercadorias con-
tendo marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa
indicação de procedência.
Entretanto, pode-se afirmar que a essência do art. 198, tem amparo legal
no art. 9º, da CUP — Convenção da União de Paris, que em sua redação,
impõe que os produtos ilicitamente assinalados com marca de fábrica e de
comércio ou, ainda, com nome comercial, sejam apreendidos pelas autorida-
des competentes. Conforme se depreende da simples leitura da redação do
art. 9º da CUP, não se confere nenhuma faculdade às autoridades alfandegá-
rias para apreenderem produtos contrafeitos, sendo, pois, imperativo o pro-
cedimento ex officio.
497 Entende-se por “Autoridade Alfandegárias” os agentes da Secretaria da Receita Federal que
operam nas áreas fronteiriças, portos e aeroportos. Sua definição pode ser obtida pela combina-
ção do art. 14 do Decreto nº 91.030/85 e dos arts. 1º e 2º da Lei nº 9.003/95:
Art. 14. A estrutura dos serviços aduaneiros, bem como a fixação de jurisdição territorial e a
distribuição da competência dos órgãos aduaneiros ou das unidades da Secretaria da Receita
Federal, de qualquer nível, com atribuições em matéria aduaneira, serão reguladas pelo Ministé-
rio da Fazenda.
Art. 1º. A Secretaria da Receita Federal, órgão central de direção superior de atividade
específica do Ministério da Fazenda, diretamente subordinada ao Ministro de Estado, tem por
finalidade a administração tributária da União.
Art. 2º. Constituem área de competência da Secretaria da Receita Federal os assuntos
relativos à política e administração tributária e aduaneira, à fiscalização e arrecadação de tributos
e contribuições, bem assim os previstos em legislação específica.
498 Como interessado entende-se o proprietário da marca falsificada, alterada ou imitada ou de
marca que tenha sido alvo de falsa indicação de procedência. Sobre tal conceito, vale observar a
regra contida no item 2, do art. 10, da CUP, que assim dispõe: Art. 10 — 2) Será, em qualquer
caso, reconhecido como parte interessada, quer seja pessoa física ou jurídica, o produtor, fabri-
cante ou comerciante empenhado na produção, fabricação ou comércio desse produto e estabe-
lecido quer na localidade falsamente indicada como lugar de procedência, quer na região em que
essa localidade estiver situada, quer no país falsamente indicado ou no país em que se fizer uso da
falsa indicação de procedência.
413
O teor do art. 9º da CUP, por sua vez foi introduzido no art. 51 do

Acordo TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), pas-
sando a constituir mais um importante dispositivo de combate às importa-
ções de produtos contrafeitos. Tal artigo, em particular, contém não somen-
te matéria de cunho substantivo, mas, ainda, dispositivos de natureza proce-
dimental a serem aplicados pelos países membros.
Há que se esclarecer que a ausência de obrigatoriedade por parte das
autoridades alfandegárias brasileiras para procederem à apreensão de merca-
dorias contrafeitas contribui para tornar relativa a efetividade de tal norma.
Conforme frisado anteriormente, a obrigatoriedade de apreensão de
produtos contrafeitos pelas autoridades alfandegárias vigorava na antiga re-
dação do art. 185, do Decreto-lei nº 7.903/45, que regulava os crimes contra
a propriedade industrial. Todavia, com o advento da Lei nº 9.279/96 ora em
vigor, tal comando legal foi alterado, passando a apenas facultar tal procedi-
mento.
Da mesma forma, o art. 544 do Decreto nº 4.543/2002 incorporou ipsis
literis a redação do art. 198, da Lei nº 9.279/96, mantendo a referida facul-
dade e contribuindo para enfraquecer a efetividade da norma legal.
Todavia, ainda que facultada a apreensão pelas autoridades alfandegá-
rias, percebe-se que a entrada em vigor dos Decretos nºs 4.543/2002 e
4.765/2003, que regulam administrativamente os procedimentos de verifi-
cação, apreensão e perdimento de mercadorias contendo marcas falsificadas,
alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência per-
mitiu que as autoridades alfandegárias brasileiras passassem a agir com mais
freqüência nesses casos, afastando quaisquer dúvidas quanto ao procedimen-
to a ser adotado.
De fato, os Decretos nºs 4.543/2002 e 4.765/2003 são plenamente
compatíveis com a legislação norte-americana sobre a matéria (Lanhan Act
— Sections 42 e 43 b e Tariff Act — section 526), bem como incorporam
dispositivos de cunho procedimental, nos moldes instituídos pelo Acordo
TRIPS. Os referidos Decretos ainda incorporam dispositivos semelhantes ao
Código da Propriedade Intelectual francês (art. 716-8), vez que da mesma
forma prevêem normas de ordem procedimental para apreensão de merca-
dorias importadas, caracterizadas por infração de marcas registradas. Por
fim, importante mencionar que a legislação aduaneira nacional introduz dis-
positivo fundamental, que, a exemplo da legislação australiana (Copyright
Law, de 1968), prevê a apreensão de produtos contendo violação de direito
autoral.
Contudo, não é sempre que as autoridades alfandegárias possuem as
informações necessárias para apreender mercadorias contrafeitas. Por vezes,
é fundamental que o titular dos direitos, por meio de petição requerendo
providências das autoridades alfandegárias, comprove a propriedade sobre a
marca, apresentando certificado de registro ou publicação do despacho de
concessão publicado na Revista da Propriedade Industrial, procuração e de-
414
mais documentos que evidenciem a sua legitimidade para requerer providên-

cias perante as autoridades alfandegárias.
Além disso, a falta de investimentos em tecnologia e pessoal qualificado
permite que somente parte do problema seja identificada. Atualmente, esti-
ma-se que pelo menos 40% dos casos de importação de mercadorias conten-
do marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indica-
ção de procedência deixem de ser identificados pelas autoridades alfandegá-
rias pelas razões elencadas anteriormente.
Art. 199 — Nos crimes previstos neste Título somente se procede

mediante queixa, salvo quanto ao crime do art. 191, em que a ação penal
será pública.
Art. 199
A princípio todas as ações penais são públicas, de responsabilidade do
Estado, uma vez que é o grande responsável por tornar possível a vida em
sociedade, chamando para si o poder de punir por intermédio do exercício da
ação penal condenatória.
O legislador entendeu que nos crimes cometidos contra a Propriedade
Industrial, como já ocorria anteriormente à vigência dessa lei (arts. 524 e
seguintes do Código de Processo Penal), após a realização das diligências
preliminares e a homologação do laudo pericial deverá ser proposta pelo
ofendido a ação principal, que será privada, uma vez que somente este últi-
mo é o titular do direito lesado, ou seja, a persecutio criminis se dará median-
te propositura de uma queixa-crime.
É importante lembrar que o que diferencia a ação penal pública da priva-
da é o jus persequendi in juditio, onde a legitimidade é do ofendido, ou seja,
o que distingue a ação penal privada da pública é o interesse de agir. Será
denominada denúncia a ação principal proposta pelo Ministério Público após
a investigação do delito, ou queixa-crime, se de iniciativa do ofendido.
O Código de Processo Penal em seu art. 24 estabelece que os crimes de
ação pública, ou seja, aqueles praticados em detrimento do patrimônio ou
interesse da União, Estado e Município e demais previstos em lei, serão
sempre promovidos mediante denúncia do Ministério Público, titular da
ação penal pública.
Por esse motivo, o legislador incluiu uma exceção ao princípio da priva-
cidade da ação penal, em matéria de propriedade industrial, ou seja, quando
o objeto do crime compreender armas, brasões ou distintivos oficiais nacio-
nais, estrangeiros ou internacionais, nos termos do art. 191, da Lei de Pro-
priedade Industrial, esta se processará mediante ação penal pública.
De forma idêntica, nos termos da nova redação dada pela Lei nº 10.695,
de 01.07.2003, ao art. 186 e §§ do mesmo códex do Código Penal, os crimes
de violação de direitos autorais, tipificados no art. 184 (que igualmente rece-
beu nova redação pela Lei citada), caberá ao Ministério Público a titularidade
da competente ação penal, iniciada mediante denúncia.
415
Em se tratando de ação penal privada, normalmente será precedida de

uma busca e apreensão criminal, para que se possa fazer o corpo de delito,
por meio de um laudo pericial, que será peça obrigatória para a propositura
da competente queixa-crime pelo ofendido, seguindo as exigências contidas
nos arts. 525 e 526 do Código de Processo Penal.
Com relação ao prazo para a propositura da ação, deverá ocorrer dentro
do prazo de seis meses da distribuição da medida cautelar de busca e apreen-
são, uma vez que cabe ao ofendido exercer o seu direito de queixa dentro dos
seis meses subseqüentes ao conhecimento do fato, de acordo com o art. 38
do Código de Processo Penal e até 30 dias após a publicação da sentença
homologatória do laudo pericial como é determinado pelo art. 529 do referi-
do Codex, sob pena de não ser admitida tendo em vista ter o ofendido decaí-
do do seu direito de queixa.
Em se tratando de queixa-crime, outra norma legal que deve ser lembra-
da, é a contida no art. 44 do Código de Processo Penal, que exige constar,
além do nome do querelado, um breve resumo do fato delituoso no instru-
mento de mandato conferido ao patrono.
Art. 200 — A ação penal e as diligências preliminares de busca e

apreensão, nos crimes contra a propriedade industrial, regulam-se pelo
disposto no Código de Processo Penal, com as modificações constantes
dos artigos deste Capítulo.
Art. 200
O art. 200 da Lei nº 9.279/96 dispõe sobre o modus operandi nos casos
de crimes contra a propriedade industrial. Na verdade, tal artigo revela a real
intenção do legislador em confirmar a existência de procedimentos comple-
mentares àqueles previstos originalmente no Código de Processo Penal499.
De fato, tal artigo se reporta aos procedimentos previstos nos arts. 527 e
seguintes do Código de Processo Penal, prevendo, todavia, que sua aplicação
será vinculada às modificações introduzidas pela Lei de Propriedade Indus-
trial500.
499 Um acórdão unânime da 5ª. Turma do STJ, proferido nos autos do Habeas Corpus no.
12.815-SP., julgou que “ a não inclusão na queixa, dentro do prazo decadencial de todos os
co-réus — embora possível — importa em renúncia tácita do direito de ação quanto aos excluí-
dos. Por força do princípio da indivisibilidade da ação penal (art. 49 CPP), deve tal renúncia
produzir efeitos em relação aos demais possíveis autores do crime. Nos crimes contra a proprie-
dade imaterial o prazo do artigo 529 do CPP prepondera, por ser específico, sobre o disposto nos
artigos 38 do CPP e 103 do CP (DJ-1, 19/11/2001, pág. 293).
500 Em acórdão unânime da 14ª. Câmara do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São
Paulo, proferido no Habeas Corpus no. 323.628/6, o entendimento de que nos crimes contra a
propriedade imaterial, o prazo para o oferecimento de queixa-crime é de 30 dias, contados a
partir da intimação ao ofendido da homologação do laudo pericial, sob pena de decadência, nos
termos do artigo 529 do CPP, que é especial e prevalece em relação à norma geral do artigo 38,
também do CPP (RT, 758/557-559, dezembro 1998).
416
Isso quer dizer que, além das diligências preliminares de busca e apreen-
são (nos casos de crimes classificados dentre aqueles que deixam vestígios),
previstas nos arts. 527 e seguintes do Código de Processo Penal, poderá o
titular do direito violado requerer ao juiz que aplique, de forma suplementar,
as modificações introduzidas na Lei nº 9.279/96501.
Apesar de a Lei de Propriedade Industrial abranger matérias de Direito
substantivo e adjetivo das esferas cível e penal e, ainda, diante de sua posição
no quadro de hierarquia de leis, que possibilitaria a revogação dos artigos
compreendidos no Código de Processo Penal (pela aplicação do princípio lex
posteriori derogat priori), ainda assim, nenhum artigo daquele diploma legal
restou revogado pela Lei nº 9.279/96.
Se criadas modificações aos dispositivos legais do Código de Processo
Penal, tais modificações, no entanto, não se prestam a revogar o disposto nos
arts. 527 e seguintes daquele diploma legal. Sua previsão tem por escopo
tão-somente adicionar um novo procedimento em complementação aos refe-
ridos artigos, visando modernizar e adaptar os procedimentos até então apli-
cados ao novo contexto dos crimes contra a propriedade industrial502.
Exemplo disso seria a modificação introduzida no art. 202 da Lei nº
9.279/96, que, conforme adiante restará demonstrado, complementa de for-
ma inovadora a abrangência da apreensão nos casos de crimes contra a pro-
priedade industrial classificados dentre aqueles que deixam vestígios.Art. 201
Art. 201 — Na diligência de busca e apreensão, em crime contra a
patente que tenha por objeto a invenção de processo, o oficial do juízo
será acompanhado por perito, que verificará, preliminarmente, a exis-
501 Isso, pois, as diligências preliminares de busca e apreensão de que tratam os arts. 527 e
seguintes do CPP, de acordo com a doutrina e jurisprudência predominantes, têm por escopo
tão-somente a apreensão de exemplares dos produtos contrafeitos para a formação do corpo de
delito (nos casos específicos de crimes contra a propriedade industrial que estejam classificados
dentre aqueles que deixam vestígios). Tal abrangência é, pois, diametralmente oposta àquela
instituída pelo art. 202 e incisos, que permite a apreensão não só de exemplares, mas também de
toda a produção criminosa.
502 Sobre o tema, Lélio Denícoli Schmidt, em artigo publicado na Revista da ABPI, nº 43, de
1999 (A Busca e Apreensão nos Crimes Contra a Propriedade Industrial: Requisitos para a
Concessão e Responsabilidade pela Execução, nº 2.5, p. 32 e 33), assim aborda o tema: “No caso
de eventual antinomia de normas, a Lei 9.279/96, a exemplo do que já ocorria com o DL
7.093/45, prevalece sobre o CPP, por ser mais especial e posterior em relação a ele.” A própria
Lei destaca isto, lendo-se no art. 200 da LPI que “a ação penal e as diligências preliminares de
busca e apreensão, nos crimes contra a propriedade industrial, regulam-se pelo disposto no
Código de Processo Penal, com as modificações constantes dos artigos deste Capítulo”. O mesmo
já dispunha o art. 182 do DL 7.093/45. A parte final destas normas não deixa dúvidas quanto à
prevalência das mesmas em relação ao CPP. É importante compreender este aspecto, pois tanto
o DL 7.903/45 quanto a Lei de Propriedade Industrial deram à busca e apreensão funções mais
amplas do que a originalmente contemplada pelo CPP, procurando não só caracterizar a materia-
lização do delito, mas também e sobretudo impedir a sua continuidade.”
417
tência do ilícito, podendo o juiz ordenar a apreensão de produtos obti-

dos pelo contrafator com o emprego do processo patenteado.
Esse artigo veio modernizar e tornar mais rápida a realização da diligên-

cia de busca e apreensão quando o crime envolver patente que tenha por
objeto a invenção de processo.
O Código de Processo Penal, estabelece, em seu art. 527 que, em pro-
cessos que tenham por objeto crimes contra a propriedade imaterial, a dili-
gência de busca e apreensão deverá ser realizada por dois peritos e dois
oficiais de justiça.
Doravante, o art. 201, concedendo agilidade e economia ao processo,
exige apenas a presença de um perito e de um oficial de justiça, tornando
mais rápida a realização da diligência e reduzindo os honorários periciais à
metade.
A outra novidade trazida pela Lei de Propriedade Industrial é que o
perito deverá, antes da realização da apreensão, confirmar a existência do
ilícito, quando então o juiz determinará a apreensão dos produtos obtidos
pelo contrafator com o emprego do processo patenteado.
Nas apreensões criminais, o oficial do juízo, acompanhado do perito, ao
contrário das apreensões cíveis, nas quais é permitida a apreensão da totali-
dade do material contrafeito, deverá apreender exemplares dos produtos
obtidos pelo infrator, já que o objetivo da apreensão é a elaboração do laudo
pericial para a formação do corpo de delito, medida essa necessária e prepa-
ratória para a posterior propositura da competente ação penal.
Art. 202 — Além das diligências preliminares de busca e apreensão

o interessado poderá requerer: Art. 202
I — apreensão de marca falsificada, alterada ou imitada onde for
preparada ou onde quer que seja encontrada, antes de utilizada para
fins criminosos; ou
II — destruição de marca falsificada nos volumes ou produtos que
a contiverem, antes de serem distribuídos, ainda que fiquem destruídos
os envoltórios ou os próprios produtos.
Em primeiro lugar, faz-se conveniente frisar que o artigo em apreço

constitui quase que uma reprodução fiel do art. 184, do Decreto-lei nº
7.903/45. Somente uma pequena modificação foi introduzida no inciso II,
com o objetivo de atualizar o momento crítico o qual deve anteceder a des-
truição da mercadoria contrafeita503.
503 A antiga redação do art. 184, do DL 7.903/45 previa a destruição da marca falsificada ou
imitada, antes de ser despachada nas repartições públicas. Na concepção do antigo legislador, tal
momento significava a fase mais crítica à qual deveria anteceder a destruição da mercadoria
418
Conforme frisado anteriormente (art. 200), ainda que expressamente

não revogue o disposto nos arts. 527 e seguintes do Código de Processo
Penal, a redação do caput do art. 202 e seus incisos I e II contém regra
complementar ao procedimento original previsto na lei adjetiva penal.
Ao dispor sobre o procedimento a ser adotado em casos de apreensão de
marca falsificada, alterada ou imitada, torna-se evidente que o referido artigo
possui natureza processual e não de Direito substantivo, já que da mesma
forma institui o modus operandi para a apreensão, no âmbito criminal, de
marca falsificada, alterada ou imitada. Sendo assim, é correto asseverar que,
pela sua própria natureza especial, seria possível, caso fosse o interesse do
legislador, que a Lei de Propriedade Industrial revogasse expressamente o
disposto nos arts. 527 e seguintes do Código de Processo Penal (lex specialis
derogat generali).
Contudo, da análise pormenorizada do caput do artigo em tela, depreen-
de-se que procedimento de maior abrangência foi criado com o objetivo de
complementar as diligências preliminares previstas no Código de Processo
Penal, não tendo havido, pois, qualquer revogação, ainda que a Lei de Pro-
priedade Industrial prevaleça sobre o Código de Processo Penal (posteriores
leges ad priores pertinent, nisi contrarieae sunt).
Ao que parece, o objetivo de tal ressalva foi permitir a coexistência de
dois procedimentos de abrangências distintas, a fim de que o titular do direi-
to violado pudesse, conforme suas necessidades, escolher qual deles possui-
ria mais eficácia na resolução do ilícito na esfera penal.
Assim, não obstante possa o titular da marca falsificada, alterada ou
imitada requerer a busca e apreensão apenas de exemplares para fins de
comprovação do corpus delicti, poderá também, alternativamente, se lhe for
conveniente, requerer a apreensão e a destruição da marca falsificada, altera-
da ou imitada, onde quer que seja encontrada, antes de utilizada para fins
criminosos.
Ultrapassada a análise do caput do art. 202, conveniente frisar que os
objetivos primordiais a serem alcançados com a atual redação dos incisos I e
II do referido artigo consistem em evitar que os produtos ilícitos possam ser
reintroduzidos no mercado e, ainda, evitar a continuação do crime mediante
a destruição da marca falsificada, alterada ou imitada.
A amplitude prevista no inciso I do referido artigo fica evidente quando
o legislador admite a apreensão de marca falsificada, alterada ou imitada,
onde for preparada ou onde quer que seja encontrada. Ora, como local de
preparo entende-se a sede da empresa na qual o produto é gerado, produzi-
contrafeita. A nova redação da LPI confere mais atualidade ao procedimento, quando institui
como sendo o momento mais adequado para tal destruição aquele que antecede a sua distribui-
ção.
419
do, ficando, pois, saliente que a apreensão será efetivada na sede industrial
da empresa e ali serão apreendidos todos os exemplares ilícitos.
Sobre esse ponto, nem se venha argumentar que não houve comando
expresso da Lei para tanto. Se o dispositivo trata de normas procedimentais
alternativas, obviamente que tais normas não possuem a mesma limitação
das diligências preliminares do Código de Processo Penal, pois se assim o
fosse, estar-se-ia diante de caso de duplicidade de normas com objetivo idên-
tico. Afinal, lex prospicit, non respicit.
Além disso, a permissão legal para apreensão de marca falsificada, alte-
rada ou imitada, onde quer que seja encontrada, se contrapõe ao caráter
restrito da medida preparatória de busca e apreensão, na qual, via de regra,
somente se processa no local indicado pelo requerente. Tal permissivo legal
garante ao titular do direito a possibilidade de proceder à apreensão da marca
falsificada, alterada ou imitada, também, nos demais locais em que essa pos-
sa ser encontrada (loja de fábrica, depósito, distribuidor, gráfica, entre ou-
tros), ficando, pois, evidente a intenção do legislador em autorizar o caráter
itinerante do mandado de busca e apreensão.
Sobre a possibilidade de apreensão da marca falsificada, alterada ou imi-
tada, antes de utilizada para fins criminosos, é importante asseverar que tal
locução permite ao titular do direito requerer ao juiz a apreensão de todos os
elementos utilizados no crime, antes que este se consume.
Conforme anteriormente frisado, a apreensão da totalidade dos produ-
tos contrafeitos tem por fim retirá-los definitivamente de circulação, impe-
dindo a continuidade da infração, bem como evitando que o próprio contra-
fator possa estar incurso novamente no mesmo crime. Assim, portanto, tal
artigo traduz a intenção do Estado em impedir a perpetuação de tais crimes,
por intermédio do emprego de meios eficazes para coibir o infrator a cessar
de uma vez por todas a prática delituosa, evitando, deste modo, um novo
julgamento e a nova condenação do infrator (delictum iteratum gravius est).
A grande justificativa para tal abrangência da norma contida no art. 202
remonta ao fato de que cada exemplar de produto contrafeito ou falsificado
constitui, só por si, uma ilicitude própria e independente das demais, de tal
maneira que a apreensão parcial dos produtos contrafeitos significaria a con-
tinuidade da infração, já que a sua cessação somente ocorreria em relação a
alguns exemplares de um todo correspondente à produção ilícita504.
504 A maior abrangência na apreensão criminal de produtos contrafeitos, que permita a apreen-
são de toda a produção fraudulenta é compartilhada por José Carlos Tinoco Soares (Código da
Propriedade Industrial — Comentários à Lei 5.772/71 e ao DL 7.903/45, nº 279, p. 297, Ed.
Resenha Tributária, 1974, Hermano Duval (Concorrência Desleal, nºs 47 a 49, pp. 419 a 425, Ed.
Saraiva, 1976) e Lélio Denícoli Schmidt (A Busca e Apreensão nos Crimes Contra a Propriedade
Industrial: Requisitos para a Concessão e Responsabilidade pela Execução, nº 2.5, pp. 32 e 33,
Revista da Propriedade Industrial nº 43, 1999).
420
No que tange à destruição da marca falsificada, alterada ou imitada,

pode-se dizer que o objeto de tal comando legal se confunde com o da
apreensão da totalidade dos produtos contrafeitos. Isso, pois, aquilo que se
procura evitar com essas duas regras é exatamente o retorno dos produtos
contrafeitos ao mercado e a não reiteração do crime, por parte de seu agente.
Tal dispositivo se justifica pelo fato de que concluída a perícia técnica
que reconheceu a prática de crime contra a propriedade industrial e homolo-
gado tal laudo pelo juiz, a partir desta fase, os produtos passam a ficar dispo-
níveis para a destruição, vez que a esta altura, a sua finalidade maior para o
processo penal já terá sido cumprida, qual seja, a comprovação da materiali-
dade do crime505.
A destruição de marca falsificada nos volumes ou produtos que a conti-
verem, ainda que fiquem destruídos os envoltórios ou os próprios produtos,
evidencia o caráter abrangente de tal comando legal. Isso, pois, ainda que
somente a marca (equivalente ao corpus misticum do direito autoral) seja
falsificada, alterada ou imitada, caso os produtos que a contenham (corpus
mechanicum) não possam ser dela separados, serão igualmente destruídos,
objetivando, desta forma, a retirada definitiva, do mercado, de toda a produ-
ção ilícita.
Sobre o momento a ser procedida a destruição da marca falsificada nos
volumes ou produtos que a contiverem, cumpre salientar que o inciso II, do
art. 202 da Lei nº 9.279/96 é expresso quando autoriza tal procedimento
antes da distribuição dos produtos ilícitos. Tal comando legal vem reforçar o
posicionamento de que a destruição de produtos contrafeitos somente pode
ter lugar após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Como tal artigo dispõe sobre matéria de Direito Adjetivo Penal, seria
interessante que englobasse a possibilidade de apreensão de mercadorias
contrafeitas pela polícia judiciária, no caso de requerimento por parte do
titular do direito em sede de inquérito policial. Nesse passo, e igualmente
importante, seria a inclusão de dispositivo legal que permitisse a realização
de perícia (nos casos de crimes contra a propriedade industrial classificados
dentre aqueles crimes que deixam vestígios), por parte do Instituto de Cri-
minalística506.
505 Neste sentido: Julio Fabrini Mirabete (Código de Processo Penal Interpretado, p. 603, Ed.
Atlas, 1995), J. Frederico Marques (Elementos do Direito Processual Penal, vol. III, n. 857, p.
319) e E. Magalhãs Noronha (Curso de Direito Processual Penal nº 165, p. 305, Ed. Saraiva,
1979)
506 Sobre tal ponto, conveniente frisar que o mesmo art 6º, inciso VII, do Código de Processo
Penal, ordena que a Polícia Judiciária deverá determinar o exame de corpo de delito ou quaisquer
outras perícias, caso seja necessário. Tal dispositivo evidencia de forma cristalina que a realização
de perícia em sede de inquérito policial, nos casos de crimes contra a propriedade industrial são
plenamente cabíveis, já que constituem procedimentos comuns no âmbito da Polícia Judiciária.
421
Tal dispositivo se faz amplamente necessário, já que, apesar de serem

plenamente cabíveis a investigação e apreensão de mercadorias em sede de
inquérito policial, conforme expressamente autorizado pela combinação dos
arts. 6º, inciso II e 240, §1º, alínea c do Código de Processo Penal, pela
constância com que vem sendo requerida e aplicada a regra contida nos arts.
527 e seguintes do Código de Processo Penal, tem levado os nossos magistra-
dos e a nossa doutrina a considerarem como única alternativa o procedimen-
to constante da lei adjetiva penal.
A ausência de tal dispositivo constitui verdadeiro desperdício de todo
um aparato existente na polícia judiciária, valendo citar o Instituto de Crimi-
nalística e, ainda, representa inaplicabilidade do princípio da economia pro-
cessual, já que, a exigência de honorários periciais (para dois peritos) e a
necessidade de mais de uma diligência para a apreensão das mercadorias (a
primeira para recolher exemplares dos produtos, e a outra para a efetiva
apreensão da mercadoria contrafeita), tornam o procedimento moroso, one-
roso e inócuo para o legítimo titular do direito violado.
Por fim, cumpre ressaltar que, apesar de os dispositivos constantes do
art. 202 e incisos, da Lei nº 9.279/96 somente se reportarem ao campo das
marcas, tais procedimentos também são passíveis de aplicação análoga no
que tange às patentes, conforme expressamente autorizado pelo art. 3º, da
lei adjetiva penal507.
Art. 203 — Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comer-

ciais legalmente organizados e que estejam funcionando publicamente,
as diligências preliminares limitar-se-ão à vistoria e apreensão dos
produtos, quando ordenadas pelo juiz, não podendo ser paralisada a
sua atividade licitamente exercida.
Art. 203
O presente artigo é bastante claro em sua redação, pois veio retificar a
imprecisão da redação do art. 186 do Decreto-lei nº 7.903/45, que muita
controvérsia gerou, pois deixava de conferir proteção expressa à atividade
licitamente exercida pelo requerido na diligência preliminar de busca e
apreensão.
Além do mais, com a nova redação, resta implícito que o juiz poderá
determinar, além da vistoria e apreensão de produtos, a paralisação de ativi-
dades que entenda estarem sendo ilicitamente exercidas pelo agente, já que
507 Sobre o tema, e Lélio Denícoli Schmidt (A Busca e Apreensão nos Crimes Contra a Proprie-
dade Industrial: Requisitos para a Concessão e Responsabilidade pela Execução, nº 2.5, p. 32,
Revista da Propriedade Industrial nº 43, 1999) assim entende: “Embora o artigo 202 da LPI aluda
apenas a marca falsificada, o mesmo procedimento há de ter lugar nos casos de violação de
patente, por analogia, que como já visto em matéria de processo penal é expressamente admitida
(art. 3º do CPP).”
422
o artigo sob exame somente impede que o juiz ordene a paralisação de ativi-
dades licitamente exercidas pelo referido agente.
Dessa forma, o suposto agente do dano não sofreria uma abusiva busca e
apreensão de produtos que não estivessem enquadrados entre aqueles, obje-
to da infração, mantendo seu comércio/indústria em funcionamento, restan-
do ao juiz ordenar, apenas, a cessação do exercício das atividades causadoras
da diligência de busca e apreensão.
Art. 204 — Realizada a diligência de busca e apreensão, responderá

por perdas e danos a parte que a tiver requerido de má-fé, por espírito
de emulação, mero capricho ou erro grosseiro.
Art. 204
A proteção da propriedade industrial reclama o uso de medidas enérgi-
cas com a busca e apreensão tanto nas ações cíveis quanto nas criminais. O
perigo do abuso dessas medidas é uma preocupação antiga do legislador que
já incluía no art. 187 do Decreto-lei nº 7.903/45 dispositivo visando à repa-
ração dos prejuízos causados com o procedimento de busca e apreensão re-
querido e realizado de má-fé, ou por espírito de emulação, mero capricho ou
erro grosseiro.
No âmbito internacional, o acordo do TRIPS, destaca no art. 48 a garan-
tia de reparação dos prejuízos sofridos em decorrência do abuso de ordem
judicial ou medidas cautelares como um dos remédios mínimos e necessários
para que os ordenamentos jurídicos garantam uma justa e eqüitativa prote-
ção à propriedade intelectual.
DECRETO Nº 1.355, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1994.

Art. 48
Indenização do Réu
1. As autoridades judiciais terão o poder de determinar que uma parte,

a pedido da qual tenham sido tomadas medidas e que tenham abusado
dos procedimentos de aplicação de normas de proteção de direitos de
propriedade intelectual, provenha à parte que tenha sido equivocada-
mente objeto de ordem judicial ou de medida cautelar compensação
adequada pelo prejuízo em que incorreu por conta desse abuso. As auto-
ridades judiciais terão também o poder de determinar ao demandante
que pague as despesas do réu, que podem incluir honorários de advo-
gado.
2. Os membros só poderão isentar autoridades e funcionários públicos

de estarem sujeitos a medidas apropriadas de reparação relativas à apli-
cação de qualquer lei sobre a proteção ou a observância de direitos de
propriedade intelectual, quando as ações tiverem sido efetuadas ou pre-
tendidas de boa-fé, no contexto da aplicação daquela legislação.
423
A Lei de Propriedade Industrial manteve a tradição do Decreto de 1945,

bem como adaptou-se ao acordo TRIPS, mediante o ora comentado art. 204,
que pode ser utilizado na defesa do acusado em processo criminal ou réu, no
processo na esfera cível.
A boa-fé é um dos princípios fundamentais em que se inspira a legislação
processual brasileira (art. 14, II, CPC). O processo não é atividade privada,
eis que, inobstante as partes defendam interesses particulares, o Estado tem
o dever de buscar a pacificação social, mediante justa composição do litígio.
Assim, a má-fé não pode ser tolerada, conferindo a lei processual civil
poderes ao juiz para, até mesmo, coibi-la de ofício (art. 129, CPC). É essen-
cial que se proteja não só o interesse das partes, mas, fundamentalmente, a
lisura do processo e o prestígio da Justiça.
Realizada, pois, a diligência de busca e apreensão por requerimento de
quem tinha conhecimento do engano no ato ou intenção de fraude, resultará
no dever deste de indenizar a parte prejudicada pelos prejuízos causados, na
forma da lei. Trata-se de regra geral prevista também pelo Código de Proces-
so Civil (art. 16, CPC).
Os atos praticados por espírito de emulação (rivalidade, competição) ou
o mero capricho são também revestidos de má-fé. Talvez por tratar o Código
de Processo Civil (art. 17, CPC) de definir o litigante de má-fé, tenha o
legislador preferido dar destaque, especificando outras hipóteses.
Quanto ao erro grosseiro, apesar de não revestido de má-fé ou ação
voluntária, também resulta no dever de indenizar por parte de seu agente,
inclusive por força da regra geral disposta no art. 159 do Código Civil, dada
a negligência ou imprudência do ato.
Importante destacar que o Código de Processo Civil, que pode ser apli-
cado supletivamente em casos penais, prevê que o requerente do procedi-
mento cautelar de busca e apreensão responde ao requerido pelo prejuízo
que lhe causar na execução da medida, também na hipótese da sentença, no
processo principal, lhe ser desfavorável (art. 811, I CPC).
Art. 205 — Poderá constituir matéria de defesa na ação penal a

alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A
absolvição do réu, entretanto, não importará a nulidade da patente ou
do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente.
Art. 205
Esse dispositivo repete disposição da legislação revogada (art. 188 do
Decreto-lei nº 7.903/45) e concede ao querelado, em queixa-crime instau-
rada em virtude de infração de patente ou registro, a possibilidade de defesa
alegando nulidade da patente ou do registro (de marca ou de desenho indus-
trial), o que, em princípio, somente caberia em ação cível ordinária perante
a Justiça Federal, incluindo-se o Instituto Nacional de Propriedade Indus-
trial no pólo passivo.
424
Com efeito, no momento próprio, o querelado poderá alegar em sua

defesa a nulidade da patente, do registro de desenho industrial, ou mesmo
de registro de marca. Contudo, é importante ressaltar-se que tais alegações
devem ser devidamente comprovadas no curso do processo.
Dessa forma, poderá o juiz competente para julgamento da ação penal,
convencido da procedência de tal argumento, acolher a defesa do querelado
e absolvê-lo fundamentando-se na nulidade, o que não significa, de forma
alguma, que tal decisão tenha o condão de determinar a anulação da patente
ou do registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Para
que seja alcançado tal fim, deverá o interessado interpor a competente ação
ordinária perante a Justiça Federal, nos moldes já comentados.
A fim de exemplificar a matéria, é possível traçar um paralelo com a
alegação de usucapião como matéria de defesa em ação reivindicatória. Mes-
mo que o juiz, acolhendo esse argumento, reconheça a usucapião para absol-
ver o réu, a propriedade do imóvel terá que ser postulada mediante ação
própria.
Outra consideração importante a ser feita diz respeito à influência do
prazo prescricional previsto no art. 174 desta Lei, na aplicação do artigo ora
comentado. Depreende-se da leitura do presente dispositivo que, aparente-
mente, a intenção do legislador foi permitir a alegação de nulidade em sede
de defesa, independentemente do prazo de cinco anos ou mesmo da expira-
ção do prazo de vigência da patente. Isso, porque o acolhimento de tal alega-
ção pelo juiz não implica declaração da nulidade com efeitos erga omnes,
tendo somente o condão de absolver o querelado naquela específica ação
penal.
Finalmente, embora o presente artigo se refira, especificamente, à ação
penal, cabe remeter aos termos mais abrangentes do art. 56, §1º, no que se
refere às patentes, que permite a argüição da nulidade da patente a qualquer
tempo, como matéria de defesa, inferindo-se daí que a regra se aplica igual-
mente às ações na esfera civil.
Art. 206 — Na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a defesa

dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem
como confidenciais, sejam segredo de indústria ou de comércio, deverá
o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado
o uso de tais informações também à outra parte para outras finalida-
des.
Art. 206
Norma processual extravagante, o art. 206 da Lei de Propriedade Indus-
trial é de suma importância para a efetiva proteção de direitos de Proprieda-
de Industrial, na medida em que garante o segredo de justiça para as informa-
ções confidenciais das partes envolvidas em litígios.
No campo da Propriedade Intelectual a necessidade de garantir a efeti-
vidade do processo por meio do deferimento do segredo de justiça na condu-
425
ção do feito já era reconhecida na revogada Lei nº 7.646/87 que trata da

proteção intelectual sobre programas de computador que dispunha:
Art. 39.
§3º. A ação civil proposta com base em violação dos direitos relativos à
propriedade intelectual sobre programas de computador, correrá em se-
gredo de justiça.
A proteção de informações confidenciais referentes a programas de

computadores em litígios foi renovada na atual Lei de software, Lei nº
9.609/98, em seu art. 14 §4º que contém disposição semelhante ao do art.
206 da Lei de Propriedade Industrial.
É preciso ter em vista que o segredo de justiça dentro do ordenamento
jurídico brasileiro constitui uma exceção ao princípio da publicidade dos atos
processuais, tal como disposto no inciso LX, do art. 5º da Constituição Fede-
ral e pelo art. 155 do Código de Processo Civil.
Título II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
Capítulo I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS
E COLETIVOS
Art. 5º — Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segu-
rança e à propriedade, nos termos seguintes
LX — a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quan-

do a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;
Art. 155. Os atos processuais são públicos. Correm, todavia, em segredo

de justiça os processos:
I — em que o exigir o interesse público;
II — que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges,

conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores.
Parágrafo único. O direito de consultar os autos e de pedir certidões de

seus atos é restrito às partes e a seus procuradores. O terceiro, que
demonstrar interesse jurídico, pode requerer ao juiz certidão do disposi-
426
tivo da sentença, bem como de inventário e partilha resultante do des-

quite.
A integração do art. 206 da Lei de Propriedade Industrial com o princí-

pio da publicidade exposto na Constituição e no Código Processual Civil
ocorre pelo fato de que o interesse social ou público exige que a prestação
jurisdicional seja eficaz.
Se, por um lado, a publicidade dos atos é um dos princípios basilares que
regem a prestação jurisdicional, não se pode esquecer que a efetividade do
processo constitui igualmente garantia de operacionalização da justiça.
Nesse sentido, há que se pesar na balança de conveniências da justiça os
possíveis conflitos na aplicação dos princípios da publicidade e efetividade
processual.
Os percucientes ensinamentos do eminente constitucionalista Celso Ri-
beiro Bastos a respeito da integração dos arts. 815, 823 e 841 do CPC, que
cuidam de procedimentos cautelares, combinados com o art. LX da Consti-
tuição Federal são perfeitamente aplicáveis em relação ao art. 206 da LPI:
(...) “Ocorre, entretanto, que, agindo da maneira por que o fez, evocou
inteiramente para si a definição destas hipóteses excepcionadoras. Há,
aqui, portanto, uma reserva constitucional. No Código de Processo Ci-
vil, todavia, vamos encontrar algumas ressalvas que, ao menos ao primei-
ro súbito de vista, não se acomodam facilmente aos dois permissivos
constitucionais para segredo de justiça.
Referimo-nos aos arts. 815, 823 e 841, que cuidam de procedimentos

cautelares, como arresto, seqüestro e busca e apreensão, respectivamen-
te, voltados à proteção do crédito particular do credor.
Ao primeiro vislumbre essas situações não são amparáveis pela ressalva

constitucional. Muito certamente haverá uma polêmica, uma vez que
não serão poucos os que de qualquer forma continuarão a sustentar que
as medidas em pauta poderão continuar a ser processadas debaixo do
sigilo processual.
E é bom que se diga que no fundo estarão com boa dose de razão os que
assim pensarem. E que nada obstante estas medidas estarem voltadas à
proteção de interesses particulares, não é menos certo, todavia, que está
presente por detrás da preservação de sua eficácia o próprio interesse na
manutenção da eficiência da jurisdição. De fato, não é fácil imaginar-se
que a publicitação de medidas de sorte que estamos cuidando só poderá
levar a uma precipitação da dilatação dos bens pelo devedor, o que,
visualizando sob a ótica de um interesse mais amplo da coletividade, só
427
poderá traduzir-se em um prejuízo consistente na valia do Judiciário no

fazer valer as leis.
Portanto sem se negar que as portas estejam abertas para uma eventual
polêmica, o interesse social a que se refere a Constituição pode ser de-
tectado na espécie, desde que não se encare o tema à luz do direito
material protegido, mas sim sob a ótica da própria eficácia da jurisdição,
que é, sem dúvida um interesse social de alta relevância. “ (Comentários
a Constituição do Brasil de 1988, 2º vol., arts. 5 a 17, Editora Saraiva,
pp. 287 e 288)
A lição anterior é acompanhada pelo Mestre Pontes de Miranda que

aborda a questão do segredo de justiça de forma bastante clara e direta:
“O segredo de justiça pode ser ordenado sempre que se trate de matéria

que humilhe, rebaixe, vexe ou ponha a parte em situação de embaraço,
que dificulte o prosseguimento do ato, a consecução da finalidade do
processo, ou possa envolver revelação prejudicial à sociedade, ao Estado
ou ao terceiro.
(...)
Hoje em dia, os respeitáveis interesses do Estado em que se ignore a

posição de certos serviços estratégicos, bem como os dos particulares a
respeito de invenções ou simples trabalhos em andamento, são tão dig-
nos de proteção quanto o decoro e a moralidade pública.” (Comentários
ao Código De Processo Civil art. 155, Atuação legil. Sérgio Bermudes,
Rio de Janeiro, Ed. Forense, 1996, 3ª ed., v. III, pp. 52 e 53”)
O art. 206 da Lei de Propriedade Industrial visa exatamente assegurar a

consecução da finalidade do processo, pois na sua ausência as partes, temen-
do pela divulgação de suas informações sigilosas, ficariam impedidas de rea-
lizar a prova de seus direitos necessária para o deslinde da questão levada à
apreciação do Poder Judiciário.
É importante notar que a Lei defende o interesse de qualquer das partes
e não somente do autor, de proteger a confidencialidade das informações
reveladas em juízo sendo vedado o uso de tais informações para outras fina-
lidades.
Embora o art. 206 seja dirigido à defesa dos interesses em juízo, é perfei-
tamente possível e desejável sua aplicação analógica aos procedimentos ad-
ministrativos.
Uma última observação é a de que a determinação do segredo de justiça
pelo juiz no caso de informações confidenciais é imperativa — ver a utiliza-
ção do tempo verbal “deverá” e não “poderá”.
428
Art. 207 — Independentemente da ação criminal, o prejudicado po-

derá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Códi-
go de Processo Civil.
Art. 207
O art. 207 da Lei de Propriedade Industrial não traz nenhuma inovação
legal. Na verdade, trata-se de uma reprodução do princípio já disposto no art.
189 do vetusto Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945 (Código da
Propriedade Industrial) e de mera ratificação dos incisos LIV e LV do art. 5º
da Constituição da República, ou seja, dos princípios do due process of law e
da ampla defesa, também podendo ser considerado como uma adequação aos
arts. 1.525 do Código Civil revogado (atual art. 935 do novo Codex), que
estipula ser a responsabilidade civil independente da criminal, e 65 do Códi-
go de Processo Civil, que prevê a possibilidade da ação para ressarcimento do
dano ser proposta no juízo cível, contra o autor do crime e, se for caso, contra
o responsável civil.
É importante ressaltar que essa independência entre a coisa julgada no
cível e a sentença penal tem seus limites. O próprio art. 1.525 do Código
Civil estabelece não ser possível questionar mais sobre a existência do fato,
ou quem seja o seu autor, na esfera cível, quando estas questões se acharem
decididas no crime. Por sua vez, o art. 65 do Código de Processo Penal
esclarece que faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter
sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estri-
to cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Salvo
nessas hipóteses, a sentença penal não tem força de coisa julgada na esfera
cível, razão pela qual nada impede que o prejudicado intente ações cíveis,
independente da preexistência, ou da simultaneidade, de ações criminais
versando sobre a mesma violação.
Dessa forma, cumpre destacar quais as ações cíveis cabíveis na forma do
Código de Processo Civil, que o prejudicado poderá intentar no âmbito da
propriedade industrial e da concorrência desleal.
Conforme salientado ao longo da presente obra, a Lei de Propriedade
Industrial prevê, expressamente, a possibilidade do ingresso de ação declara-
tória de nulidade de uma patente ou de um registro de desenho industrial ou
de marca concedidos contra legis (arts. 56/57, 118 e 173 a 175, respectiva-
mente), bem como de ação judicial para requerer a adjudicação de uma
patente ou de um registro de desenho industrial ou de marca (arts. 49, 112,
par. 2º e 166, respectivamente).
Contudo, como já dito, o art. 207 dessa Lei autoriza o prejudicado a
ingressar com outras ações cíveis que considerar cabíveis na forma da lei
adjetiva civil. Pontes de Miranda, em seu memorável Tratado de Direito
Privado, Editor Borsoi, 1956, Rio de Janeiro, dedicou um capítulo inteiro
(Capítulo II), do Tomo XVII, para discorrer sobre as ações oriundas do
Direito de propriedade industrial. Além das ações declaratórias, supra men-
cionadas, e da ação para adjudicação (por ele denominada de “ação de resti-
429
tuição”), Pontes de Miranda acrescenta a possibilidade do ingresso, na esfera

cível, de ações de reivindicação, de indenização, de abstenção e preceito
cominatório, possessórias e cautelares.
Como a presente obra não tem por escopo esgotar essa matéria, cabe,
apenas, salientar alguns pontos controversos sobre as ações cíveis no âmbito
da propriedade industrial. Primeiramente, vale ressaltar que alguns aspectos
acerca das ações indenizatórias, de abstenção e das medidas cautelares serão
devidamente abordados ao longo dos comentários aos arts. 208, 209 e 210 da
Lei de Propriedade Industrial.
A ação de reivindicação, por sua vez, segundo Pontes de Miranda, é
plenamente viável se os objetos em que houve infração da patente estão com
o infrator ou foram alienados a quem não lhes adquiriu a propriedade, bem
como para afastar da posse do bem incorpóreo, que foi registrado, o usurpa-
dor e a entregar ao reivindicante o sinal distintivo, bem incorpóreo (ob. cit.,
p. 215).
No entanto, a grande polêmica gira em torno do cabimento das ações
possessórias no âmbito da propriedade industrial e intelectual. Pontes de
Miranda salienta que o bem industrial — bem incorpóreo —, como o bem
intelectual, é suscetível de posse. Assim, segundo o doutrinador, nesse caso,
as pretensões e as ações possessórias podem ser exercidas (ob. cit., p. 220).
Os tribunais pátrios vêm, ao longo dos anos, adotando postura similar àquela
defendida por Pontes de Miranda. Diversos são os julgados admitindo o uso
de ações possessórias para a proteção dos direitos relativos à propriedade
industrial, como se observa das ementas a seguir, verbis:
“Não há como se negar proteção à posse pleiteada por interdito proibitó-

rio se a autora é comprovadamente antecessora no uso e posse da marca
comercial e permanece com a mesma, tendo alcançado o registro após
tramitação tumultuada de longos anos no âmbito administrativo. Negar-
lhe tal direito à proteção seria o mesmo que negar o próprio direito”.
(apl. cív. n. 66.446-1, 1ª CCTJSP — rel. des. Luis de Macedo, ac. unân.,
RT 626/45-52 de dezembro de 1987).
“A propriedade intelectual pode ser protegida por interdito possessó-

rio”. (agr. instr. 694/93, 4ª CCTJRJ — rel. des. Fernando Whitaker,
maioria, DORJ —III, 18/11/93, p. 223).
Contudo, a doutrina e a jurisprudência não são uníssonas no que concer-

ne a essa temática. Alguns doutrinadores discordam taxativamente do uso
das ações possessórias para a defesa da propriedade industrial. Entre os que
atacam a tese sustentada por Pontes de Miranda, vale citar o Professor Luiz
Guilherme Marinoni, que em estudo publicado na Revista dos Tribunais
768, pp. 21-38, datada de outubro de 1999, salienta ser inviável a proteção
possessória aos bens imateriais, à luz da doutrina brasileira, “uma vez que
430
pela concepção do Direito Civil, que vem do próprio Direito romano, se

pode dizer, embora com alguns percalços históricos, consistentes em esten-
der os remédios possessórios a direitos pessoais, que a posse tem sido, sem-
pre, entendida como reportada a coisa material, corpórea e tangível, que é o
objeto material do direito das coisas”.
Segundo Marinoni, a admissão do uso da ação possessória para a tutela
do direito à marca, por exemplo, decorreu da necessidade prática de se
conferir tutela preventiva e, portanto, adequada e efetiva a tais direitos. A
inexistência de uma ação preventiva, capaz de dar tutela adequada aos direi-
tos que não se compadecem com o ressarcimento da pecúnia, de acordo com
Marinoni, é que obrigou os tribunais a admitirem o uso da ação possessória
para a proteção do direito à marca, patente etc.
Sobre esse ponto de vista, cabe citar acórdão do Superior Tribunal de
Justiça no recurso especial nº 7.196-RJ, em que foi relator o Ministro Wal-
demar Zveiter, julgado, em 10 de junho de 1991, pela 3ª Turma, no qual
aquela Corte salientou que “I — A doutrina e a jurisprudência assentaram
entendimento segundo o qual a proteção do direito de propriedade, decor-
rente de patente industrial, portanto bem imaterial, no nosso Direito pode
ser exercida através das ações possessórias. II — O prejudicado, em casos
tais, dispõe de outras ações para coibir e ressarcir-se dos prejuízos resultantes
de contrafação de patentes de invenção. Mas tendo o interdito proibitório
índole iminentemente preventiva, inequivocamente é ele o meio processual
mais eficaz para fazer cessar, de pronto, a violação daquele direito.”
Ocorre que, diante das recentes mudanças no Código de Processo Civil
e da promulgação da nova Lei de Propriedade Industrial as ações possessórias
teriam perdido sua função na proteção da propriedade industrial, especial-
mente com o advento da tutela inibitória. De fato, aparentemente será essa
a tendência dos tribunais pátrios, especialmente após a edição da Súmula
228 do Superior Tribunal de Justiça, publicada em 08 de outubro de 1999,
que entende ser inadmissível o interdito proibitório para a proteção do direi-
to autoral. Apesar de não tratar de propriedade industrial, a referida Súmula
vem corroborar uma inclinação crescente da doutrina e da jurisprudência.
Entretanto, independente da existência de novos mecanismos proces-
suais para a proteção da propriedade industrial, faz-se mister relembrar que
não existe nenhuma proibição legal para o uso das ações possessórias na
defesa dos direitos ligados à propriedade industrial, valendo trazer lição do
Ministro Moacir Catunda, ainda à época do extinto Tribunal Federal de
Recursos, quando ao julgar a apelação cível nº 33. 9979-SP, relembrou que
“a ocorrência de ‘vacatio legis’ não torna ilegal o uso dos interditos possessó-
rios para a defesa dos direitos pessoais, e também porque os direitos de
invenção constituem direitos de propriedade, de natureza real, passiva de
proteção por via dos interditos possessórios, com características de ação or-
dinária.” (apl. cív. nº 33979-SP, TFR-5T, rel. Ministro Moacir Catunda, ac.
unân., RTFR, 86/35-46 de junho de 1982).
431
Art. 208 — A indenização será determinada pelos benefícios que o

prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.
Art. 208
O caput do art. 927 do novo Código Civil (Lei nº 10.406/2002), deter-
mina que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo”.
Nesse diapasão, as regras dos arts. 186, 187 e 927 do novo Código Civil
(Lei nº 10.406/2002) estão em absoluta consonância com a norma insculpi-
da no art. 208 da Lei de Propriedade Industrial onde o prejudicado tem o
direito de receber indenização por atos de violação de direitos de proprieda-
de industrial e concorrência desleal, a ser determinada pelos benefícios que
teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.
Apesar de o art. 210 da Lei de Propriedade Industrial apresentar três
critérios distintos para determinar os lucros cessantes a que teria direito o
prejudicado no âmbito da propriedade industrial, é o art. 208 que, efetiva-
mente, traduz o verdadeiro espírito dos “lucros cessantes”, na forma prevista
no Novo Código Civil. O art. 402 do mencionado Codex estatui que “salvo
as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao
credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmen-
te deixou de lucrar”, sendo que o artigo seguinte prevê que “ainda que a
inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os
prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem
prejuízo do disposto na lei processual”.
Além do dano patrimonial emergente, o Código Civil vislumbra a possi-
bilidade da parte lesada ser indenizada na quantia que razoavelmente deixou
de lucrar, ou seja, nos lucros cessantes. Dessa forma, ao determinar a repara-
ção do dano por meio de indenização correspondente aos benefícios que o
prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, o art. 208 aca-
bou por contemplar, exclusivamente, os lucros cessantes.
Entretanto, é de suma importância ressaltar que a norma do art. 208 não
limita a indenização por danos patrimoniais, no âmbito da propriedade in-
dustrial, aos lucros cessantes, visto que o caput do art. 209 ressalva ao preju-
dicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos
causados por ato de violação de direitos de propriedade industrial e atos de
concorrência desleal. Ademais, o já comentado art. 207 prevê a possibilidade
de o prejudicado intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do
Código de Processo Civil.
Diante de tais fatos, nada impede ao prejudicado ingressar com ação
indenizatória para requerer o ressarcimento pelas perdas e danos pelos pre-
juízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e
concorrência desleal e os lucros cessantes, na forma prevista no Código de
Processo Civil e na própria Lei de Propriedade Industrial (arts. 209, caput e
210).
432
Talvez a maior dificuldade nas ações indenizatórias no âmbito da pro-

priedade industrial resida na comprovação do dano sofrido pelo prejudicado,
ou seja, demonstrar que, de fato, o proprietário do direito lesado sofreu
perdas e danos em virtude da contrafação praticada por terceiro. Nesse sen-
tido, João da Gama Cerqueira, em seu memorável Tratado da Propriedade
Industrial, vol. 1, Editora Revista dos Tribunais, 2ª ed., p. 284, salienta que
“a prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto,
especial referência. Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de
direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa
quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os juizes
exigi-la com muita severidade. Os delitos de contrafação de marcas registra-
das lesam forçosamente o patrimônio do seu possuidor, constituindo uma
das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em
todos os países, destacam-na como delito específico. Freqüentemente, po-
rém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca
não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão, não
sendo raros os casos em que se verifica o seu aumento. Não se deve concluir,
entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos,
porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou
na sua estabilização em determinado nível. O que o bom senso indica é que
o dono da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrên-
cia criminosa do contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou
imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir
o consumidor, consegue vender os seus produtos, o que leva à presunção de
que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do
dono da marca.”
Resumindo a lição de Gama Cerqueira, diante da dificuldade em provar
o dano patrimonial, deve o julgador, ao analisar as ações ressarcitórias no
campo da propriedade industrial e da concorrência desleal, limitar a fase
probatória à simples existência da violação, visto que as perdas e danos são
decorrência natural da contrafação.
Cumpre destacar que já existem diversos julgados dos tribunais pátrios,
seguindo essa linha de entendimento, valendo destacar os seguintes:
“Direito de Propriedade Industrial. Uso Indevido de Marca Registrada.

Perdas e Danos. Presunção. Dispensa Prévia de Prova de Prejuízo. O
simples uso indevido de marca comercial registrada, constituindo viola-
ção do direito de propriedade industrial, obriga, só por si, à satisfação de
perdas e danos, cujo valor será apurado em liquidação. O mero fato do
uso indevido já está causando prejuízo, posto colocar em risco, no mer-
cado a credibilidade da marca registrada.” (Embargos Infringentes nºs
81/97, TJ/RJ, rel. des. Gustavo Leite, publ. no DO — RJ de 14/08/97).
433
“O direito à indenização foi recusado ao autor sob a alegação de que não

provara a existência do dano. Acontece que, a meu Juízo, o dano decorre
do uso indevido de modelo patenteado, e esse fato está amplamente
reconhecido. A questão relativa ao direito à indenização, pois, não envol-
ve matéria de fato, mas se constitui numa conseqüência de direito: reco-
nhecidos os fatos do registro e da utilização do modelo pela ré, na fabri-
cação de suas mesas dobráveis, tem o titular do registro direito à indeni-
zação, pois a ofensa ao seu patrimônio consistiu no desrespeito ao privi-
légio. A resposta afirmativa pode ser dada independentemente de exa-
me de outros fatos, o que ficará para a fase de definição dos valores da
indenização a que tem direito o autor.” (Resp. nº 15.424-0/SP, STJ, rel.
Min. Ruy Rosado de Aguiar, publ. no DJ-I de 13.02.95, p. 2.242).
Além dos danos patrimoniais, é possível, ainda, ser ressarcido o prejudi-

cado pelos eventuais danos morais sofridos, decorrentes de atos de violação
a seus direitos de propriedade industrial. Na verdade, não existe nenhuma
proibição legal que justifique o descabimento da indenização por dano moral,
quando a questão versar sobre propriedade industrial e concorrência desleal.
Sobre o assunto, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos
da apelação cível 3.863/99, admitiu o ressarcimento por danos morais sofri-
dos pelo prejudicado que teve sua marca violada, verbis:
“Marca de Indústria e Comércio — Contrafação — Dano Moral — Ob-

rigação de Indenizar — Sentença Confirmada.
Cautelar e Ordinária. Marca. Violação. Meio utilizado capaz de gerar

confusão no consumidor que passa a adquirir um produto de qualidade
inferior, por preço mais acessível, na suposição de estar comprando um
outro de grande publicidade. Indenização cabível, com as conseqüências
daí advindas. Alegações inconsistentes da defesa. Verbas bem encontra-
das. Sentença mantida.” (Ap. Cív. 03863/99, 8ª CCTJ/RJ, rel. des. Per-
lingeiro Lovisi, ac. unân., julg. em 18/05/1999, ementário 31/99 — nº
26 — 04/11/1999).
O Superior Tribunal Regional, recentemente, também admitiu o ressar-

cimento por danos morais sofridos pelo prejudicado que teve sua marca
violada, verbis:
“Direito Comercial e Processo Civil. Recurso especial. Ação de conheci-

mento sob o rito ordinário. Propriedade industrial. Marca. Contrafação.
Danos materiais devidos ao titular da marca. Comprovação. Pessoa jurí-
dica. Dano moral.
• Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de

condenação do falsificador em danos materiais deriva diretamente da
434
prova que revele a existência de contrafação, independentemente de ter

sido, o produto falsificado, efetivamente comercializado ou não.
• Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não

possui como fundamento tão-somente a comercialização do produto fal-
sificado, mas também a vulgarização do produto, a exposição comercial
(ao consumidor) do produto falsificado e a depreciação da reputação
comercial do titular da marca, levadas a cabo pela prática de falsificação.
• A prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito

à imagem do titular da marca, o que autoriza, em conseqüência, a repa-
ração por danos morais.
• Recurso especial a que se dá provimento.” (Recurso Especial nº

466.761—RJ, 2002/0104945—0, 3ª Turma do STJ, rel. Ministra Nancy
Andrighi, ac. unân., julg. em 03/04/2003).
Por fim, vale repisar não ser lógico restringir a indenização no campo da
propriedade industrial apenas à hipótese prevista no art. 208. Isso porque,
como já comentado, a reparação civil decorrente da violação dos direitos de
propriedade industrial e dos atos de concorrência desleal compreende as
perdas e danos, os lucros cessantes e os danos morais. Concluindo: o art. 208
poderia ter sido facilmente suprimido da Lei de Propriedade Industrial, sem
qualquer prejuízo material, já que seu texto, além de ser impreciso, foi re-
produzido na íntegra no inciso I do art. 210 da mesma Lei.
Art. 209 — Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas

e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de
direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não
previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação, ou os negócios
alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais
ou prestadores de serviços, ou entre os produtos e serviços postos no
comércio.
Art. 209
O art. 209, em seu caput, ressalva ao prejudicado o direito de haver
perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação
de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal. Essas
“perdas e danos” não se confundem com os lucros cessantes estipulados no
art. 210, mas têm intrínseca relação com a “indenização” estipulada no ante-
riormente comentado art. 208.
Cumpre destacar que o legislador, nos arts. 208, 209 e 210 da Lei de
Propriedade Industrial, estabelece regras para as ações indenizatórias visan-
do ao ressarcimento de danos causados por atos que violem os termos da
presente Lei.
435
Conforme ressaltado na breve análise ao art. 208, apesar de aparentar

uma regra absoluta, ou seja, que toda a tutela ressarcitória, quando tiver por
objetivo reparar o autor dos danos causados por atos praticados contra seus
direitos de propriedade industrial, deve ficar adstrita aos benefícios que o
prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, o referido texto
de Lei não é uma norma limitadora. Isso porque, o caput do art. 209 amplia
esse conceito, ao conceder ao prejudicado o direito de haver perdas e danos
em ressarcimento de prejuízos causados por atos violadores da propriedade
industrial e atos de concorrência desleal.
Vale lembrar que o legislador apresentou a regra constante do art. 209
como sendo uma “ressalva” (fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver
perdas e danos...). Assim, torna-se fácil concluir que, além da indenização
prevista no art. 208, está ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas
e danos em ressarcimento de todos os eventuais prejuízos causados pelo ato
ilícito, não limitado ao simples benefício que o prejudicado teria auferido se
a violação não tivesse ocorrido.
Outro importante aspecto do caput do art. 209 a ser analisado são os atos
classificados como “violadores”, e que ensejam reparação por perdas e danos,
ou seja, que ensejam a tutela ressarcitória. Afirma o legislador que o prejudi-
cado tem o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos
causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de
concorrência desleal não previstos nesta Lei. Os atos violadores de direitos
de propriedade industrial são facilmente identificáveis. São aqueles atos que
violam os direitos de propriedade sobre uma patente, desenho industrial,
marca ou indicação geográfica. Entretanto, no que tange aos atos de concor-
rência desleal, o legislador estabelece como passíveis de ressarcimento por
perdas e danos, “atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, ten-
dentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre
estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre
os produtos e serviços postos no comércio”508.
Será que era desejo do legislador, de fato, excluir do âmbito do art. 209
os atos de concorrência desleal previstos na Lei de Propriedade Industrial, ou
seja, aqueles relacionados no art. 195? Provavelmente não, já que os atos
descritos no art. 209 estão inseridos nos diversos incisos do art. 195 da Lei
de Propriedade Industrial, que trata, exatamente, dos crimes de concorrên-
cia desleal. De toda forma, nada impede que o prejudicado por atos de
concorrência desleal efetivamente previstos na Lei de Propriedade Industrial
busque em juízo a tutela ressarcitória, aplicando-se, subsidiariamente, a le-
508 A 3ª. Turma do STJ., em decisão unânime proferida nos autos do recurso especial no.
70.015-SP., fixou que “o criador de modelo industrial não protegido, não pode opor-se ao seu uso
por terceiro” sob alegação de prática de concorrência desleal. Acrescenta, ainda, o acórdão, que
“a concorrência desleal supõe o objetivo e a potencialidade de criar-se confusão quanto à origem
do produto, desviando-se clientela” (RSTJ, 97/195-8, setembro 1997).
436
gislação civil em vigor, como, aliás, autorizado pelo próprio art. 207 da Lei de
§ 1º — Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano

irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a susta-
ção da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, median-
te, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.
§ 2º — Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca
registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercado-
rias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a
marca falsificada ou imitada.
Até o advento da Lei nº 10.444/2002, que deu nova redação ao §3º do

art. 273 do Código de Processo Civil e acrescentou mais dois parágrafos a
este mesmo art. (§6º e §7º), muito se discutia sobre a natureza das tutelas
previstas nos dois parágrafos do art. 209 da LPI.
Na edição anterior, com respaldo na melhor doutrina e jurisprudência,
sustentamos que as tutelas previstas nos dois parágrafos do art. 209 não
poderiam, em hipótese alguma, ser equiparadas à tutela antecipada, descrita
no art. 273 do Código de Processo Civil, eis que “ainda que fundada na
urgência (CPC 273, I), a tutela antecipada não tem natureza cautelar, posto
que sua finalidade precípua é adiantar os efeitos da tutela de mérito, de sorte
a propiciar sua imediata execução, objetivo que não se confunde com o da
medida cautelar (assegurar o resultado útil do processo de conhecimento ou
de execução ou, ainda, viabilidade do direito afirmado pelo autor).”
Atualmente, a questão apresenta contornos mais definidos. O novo §7º,
do art. 273 do CPC dispõe expressamente que: “Se o autor, a título de
antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o
juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar
em caráter incidental do processo ajuizado.”
O referido parágrafo consagra, agora, regra que para muitos doutrinado-
res já existia, mesmo antes de expressa previsão legal. Da leitura do aludido
dispositivo dessume-se que quando o autor requerer a título de antecipação
de tutela providência cautelar, esta poderá ser concedida em caráter inciden-
tal no processo ajuizado.
Inegavelmente esse dispositivo tem grande alcance e significa, em última
análise, que o autor poderá formular pedidos de natureza cautelar no próprio
processo de conhecimento. Segundo Luiz Rodrigues Wambier e Teresa Ar-
ruda Alvim Wambier, “o autor pode pretender, no processo principal, tanto
antecipações de efeitos da providência jurisdicional pleiteada quanto provi-
dências diferentes dos efeitos da sentença mas com ela conectadas, por que
sejam pressupostos para a sua exeqüibilidade”. (In, Breves Comentários à 2ª
Fase da Reforma do Código de Processo Civil, ed. Revista dos Tribunais, ano
2002, pp. 58/59).
437
Com efeito, ainda que o autor qualifique o seu pedido como sendo um
“pedido de tutela antecipada”, pode ocorrer que o requerimento tenha índo-
le substancialmente cautelar, e mesmo assim deverá ser analisado pelo ma-
gistrado, à luz do princípio da fungibilidade, da economia processual e da
instrumentalidade das formas.
Se a finalidade das medidas de natureza cautelar é garantir a possibilida-
de de eficácia da providência jurisdicional final, elas existem justamente para
ensejar a aplicabilidade plena do princípio constitucional da inafastabilidade
jurisdicional. Sem dúvida, qualquer restrição à concessão de medidas dessa
natureza esbarra na própria Constituição Federal, comprometendo, por vias
transversas, o próprio direito material em jogo.
Como se vê, ganha especial importância o consagrado princípio da fungi-
bilidade. A partir de agora, nos casos onde a parte formula pedido de anteci-
pação de tutela com evidente índole cautelar e vice-versa, o magistrado não
poderá deixar de observar o standard jurídico que disciplina que as razões de
ordem formal não podem criar obstáculos para que a parte obtenha a seu
favor provimento cujo sentido e função sejam o de gerar condições à plena
eficácia da providência jurisdicional pleiteada.
Na lição do doutrinador Eduardo Talamini, (In, Tutela Relativa aos De-
veres de Fazer e de Não Fazer, ed. RT, ano 2001, pp. 366/368), “nesses
casos, em que há disputa séria e objetivamente exteriorizada acerca da natu-
reza da medida de urgência, parece ser o caso de o juiz, ainda que pessoal-
mente convencido de que a via adequada era outra que não a adotada pelo
requerente, relevar esse aspecto formal e passar à análise dos demais requisi-
tos para a concessão da providência. Os princípios que norteiam tal solução
são os mesmos que dão suporte à teoria da fungibilidade em matérias de
recursos (efetividade da tutela, instrumentalidade das formas, economia
processual, proteção à boa-fé). Desse modo, em certos casos, possibilitar-se-
á a antecipação da tutela, apesar de ter sido requerida mediante a instauração
de um autônomo processo cautelar, bem como em situações excepcionais,
será viável a concessão da tutela meramente conservativa no bojo do próprio
processo principal, a despeito de não se tratar de uma das hipóteses em que
isso é expressamente autorizado pela lei. Não se trata de fazer tábula rasa da
disciplina positiva, que distingue claramente a via de requerimento e obten-
ção de duas tutelas de urgência. Se a lei existe e não padece de nenhum
defeito de constitucionalidade, cumpre observá-la, ainda que se discorde da
opção feita pelo legislador. Por isso, a fungibilidade entre as duas vias de
pleito e concessão de tutelas de urgência deve ficar restrita aos casos; a) de
dúvida objetiva acerca da natureza da medida, tal como acima delineado; b)
ou de extrema urgência na concessão da providência para afastar dano gra-
ve.”
Ou seja, nas zonas de penumbra, deverá sempre se decidir em favor dos
valores fundamentais. A tendência que já existia, no que tange à fungibilida-
de de medidas que têm a urgência como pressuposto, sob o risco de ineficá-
438
cia da prestação jurisdicional, fica, agora, confirmada, pelo advento do §7º,

do art. 273 do CPC, que permite expressamente a fungibilidade entre a
medida cautelar e a medida antecipatória de tutela.
Com relação ao §1º, do art. 209 da LPI, este, expressamente, autoriza o
magistrado a conceder liminar, antes mesmo da citação do réu, para sustar a
violação ou o ato que a enseja, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil
reparação. Ou seja, a tutela tem por escopo impedir a continuidade da viola-
ção, enquanto está pendente de julgamento o pedido indenizatório (perdas e
danos — pedido principal). Por se tratar de uma ação indenizatória, a conti-
nuidade da violação poderia gerar a impossibilidade de o autor ser ressarcido
no futuro, diante da eventualidade do processo se delongar demasiadamen-
te, aumentando, ainda mais, o débito do réu e inviabilizando a eficácia da
tutela de mérito.
Por sua vez, o §2º, do art. 209 da Lei de Propriedade Industrial determi-
na que, nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registra-
da, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos,
objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada
ou imitada.
Na verdade, as tutelas previstas no art. 209 têm por finalidade inibir a
continuidade da prática do ato ilícito, enquanto pendente a ação indenizató-
ria. Esse conceito foi nitidamente extraído do art. 461 do Código de Proces-
so Civil (introduzido pela Lei nº 8.052, de 13.12.94) que trata das ações
obrigacionais. O referido texto legal esclarece que o juiz determinará provi-
dências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento da
obrigação de fazer ou não fazer, inclusive liminarmente, caso haja justificado
receio de ineficácia do provimento final (§3º), inclusive, com a imposição de
multa diária para o devido cumprimento da tutela (§4º). Além disso, poderá,
ainda, o magistrado determinar, de ofício ou a requerimento, as medidas
necessárias para a efetivação da tutela específica, tais como a busca e apreen-
são, a remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras, impedimento de
atividade nociva, além de requisição de força policial (§5º).
Com a entrada em vigor da Lei nº 10.444/2002, tem-se definitivamente
o entrosamento dos arts. 273, 461 e 461-A do CPC. Seguem o mesmo
regime os processos que têm por escopo compelir o réu a cumprir obrigação
de fazer e não fazer, entregar coisa, podendo haver antecipação de tutela em
todos os casos. Estando o juiz munido de poderes significativos (art. 461, §5º
e §6º), poderá deferir a liminar, de modo que, para o réu, pareça mais conve-
niente cumprir a obrigação espontaneamente do que se sujeitar a atos de
pessoas e coisas, como, por exemplo, à busca e apreensão de bens, à remoção
de pessoas e coisas, ao desfazimento de obras, ao impedimento de atividade
nociva.
No entanto, apesar da quase identidade dos institutos, cumpre relem-
brar que o art. 461 da Lei de Ritos é específico para as ações que tenham por
objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer e de entregar coisa,
439
enquanto que o art. 209 da Lei nº 9.279/96 trata das ações indenizatórias no
âmbito da propriedade industrial.
Cumpre ainda ressaltar que o §1º, do art. 209 da Lei de Propriedade
Industrial não exige a comprovação da “verossimilhança”, mas tão-somente
de dano irreparável ou de difícil reparação, cumulado com a mera “fumaça
do bom Direito”, sendo que o §2º é silente quanto aos requisitos para a
concessão da busca e apreensão.
Com efeito, as duas tutelas previstas no art. 209 têm por escopo, exata-
mente, impedir a continuidade do ato violador até o julgamento do mérito da
ação indenizatória e apreender mercadorias contendo ilicitamente marca re-
produzida ou imitada de propriedade de outrem, liminarmente.
Visa-se à proteção da marca, do invento ou do direito autoral, não se
exigindo a demonstração da probabilidade do dano, mas somente a configu-
ração do perigo da prática de ato provavelmente contrário ao Direito.
Assim, nada impede que o autor busque, além do ressarcimento pelas
perdas e danos causados pelo ato de violação de direitos de propriedade
industrial e atos de concorrência desleal, uma ordem liminar para que o réu
interrompa os atos ilícitos que vem praticando.
A própria Lei da Propriedade Industrial abre oportunidade para a tutela
adequada dos direitos por ela protegidos, ao dispor, no seu art. 207, que,
“Independente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cí-
veis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil”.
Por fim, cumpre destacar que as tutelas previstas nos dois parágrafos do
art. 209, por serem de caráter de extrema urgência, devem ser analisadas
pelo magistrado, liminarmente e inaudita altera parte, com base nos requisi-
tos legais da aparência do bom Direito e do perigo na demora da prestação
jurisdicional. Do contrário, seria um enorme contra-senso agraciar, v.g, o
violador de uma marca registrada, com a abertura prévia do contraditório,
pois, no momento que o mesmo tomasse conhecimento da existência de um
pedido liminar para buscar e apreender seus produtos contrafeitos, com toda
certeza iria procurar ocultá-los ou comercializá-los rapidamente, o que invia-
bilizaria, por completo, a efetividade da tutela de remoção do ilícito. Em
hipótese alguma estaria o magistrado, nesse caso, ferindo os princípios cons-
titucionais da ampla defesa e do due process of law, já que o próprio legislador
inseriu a expressão “liminarmente” no corpo do art. 209. Cabe ao juiz verifi-
car a presença dos pressupostos para a concessão liminar das tutelas requeri-
das na ação e, se entender necessário, determinar, ainda, a prestação de
caução em dinheiro ou garantia fidejussória do autor, como previsto no pró-
prio texto legal.
Vale lembrar que o art. 835 do CPC estabelece que o autor, nacional ou
estrangeiro que residir fora do Brasil ou dele se ausentar na pendência da
demanda, prestará, nas ações que intentar, caução suficiente às custas e ho-
norários de advogado da parte contrária, se não tiver no Brasil bens imóveis
440
que lhes assegurem o pagamento. Da mesma forma, também poderá ser

exigida caução do nacional que não possua bens para garantir eventual su-
cumbência ao final da ação, ou que não tenha condições de repor as coisas no
statu quo ante, no caso de revogação de liminar.
Art. 210 — Os lucros cessantes serão determinados pelo critério

mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:
I — os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não
tivesse ocorrido; ou Art. 210
II — os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do
direito; ou
III — a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular
do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse
legalmente explorar o bem.
Como salientado durante a análise do art. 208 da Lei de Propriedade

Industrial, o art. 210 apresenta três opções para a apuração dos lucros cessan-
tes nas ações de ressarcimento por violação de direitos de propriedade indus-
trial e atos de concorrência desleal. A novidade do art. 210 reside, exatamen-
te, no fato de o legislador ter conferido ao prejudicado o direito de optar pelo
critério que lhe parecer mais favorável para determinar os lucros cessantes.
Em vista disso, apresenta uma lista tríplice, devendo o prejudicado eleger um
dentre os três critérios previstos no referido texto legal.
O art. 402 do novo Código Civil (Lei nº 10.406/02) classifica os lucros
cessantes como sendo o que razoavelmente deixou o prejudicado de lucrar.
Somente o inciso I, do art. 210 da Lei de Propriedade Industrial (reproduzi-
do pelo art. 208 da mesma Lei) seguiu o espírito da classificação introduzida
pelo Codex Civil, ao afirmar que os lucros cessantes poderão ser determina-
dos pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse
ocorrido, ou seja, o que efetivamente deixou de lucrar o prejudicado devido
à violação. Os demais incisos apresentam novas condições para a apuração
dos lucros cessantes.
O Código de Processo Civil é claro ao dispor, em seu art. 286, que o
pedido deve ser certo ou determinado. Por sua vez, o art. 264 da lei adjetiva
civil prevê que, feita a citação do réu, é defeso ao autor modificar o pedido
ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, sendo que, após a fase de
saneamento do processo, o pedido não poderá ser alterado, nem com consen-
timento. Dessa forma, cabe ao prejudicado que desejar a condenação do réu,
com fulcro no art. 210 da Lei de Propriedade Industrial, eleger, em seu
pedido inicial, qual dos critérios previstos nos três incisos do referido texto
legal será adotado para a apuração dos lucros cessantes. No caso do prejudi-
cado, em seu pedido inicial, não eleger o critério mais favorável, entre os três
apresentados no art. 210 da Lei de Propriedade Industrial, para determinar
441
os lucros cessantes, deverá ser aplicado o critério disposto no art. 402 do

Novo Código Civil.
Independentemente do critério eleito pelo prejudicado, os lucros ces-
santes somente serão efetivamente apurados na fase de liquidação de senten-
ça, como previsto no art. 603 do Código de Processo Civil (“procede-se a
liquidação, quando a sentença não determinar o valor...”). Isso porque, na
esmagadora maioria dos casos, a sentença que condena o réu ao pagamento
de lucros cessantes é ilíquida, devendo o quantum debeatur ser apurado
mediante a liquidação por arbitramento (arts. 606 e 607 do Código de Pro-
cesso Civil). Assim, será nomeado um perito, que irá apurar os lucros cessan-
tes a que tem direito o prejudicado, com base em um dos critérios previstos
no art. 210 da Lei de Propriedade Industrial, previamente indicado no pleito
inicial. Julgada a liquidação, o prejudicado promoverá, então, a execução dos
lucros cessantes, citando, pessoalmente, o devedor para pagamento (art. 611
do Código de Processo Civil).
Talvez a única exceção, que dispensaria a liquidação por arbitramento,
seja na hipótese de o prejudicado ter optado pelo critério previsto no inciso
III, do art. 210 para apurar os lucros cessantes. Nesse caso, o prejudicado
poderá fornecer, independente de perícia técnica, todos os elementos neces-
sários para a apuração do quantum debeatur, já que os lucros cessantes serão
determinados pela remuneração que o autor da violação teria pago ao titular
do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legal-
mente explorar o bem. Vale lembrar que o único legitimado para determinar
qual o real valor dessa licença é o próprio prejudicado, tomando por base
licenças por ele anteriormente concedidas para terceiros.
Por fim, cumpre destacar que, quando na sentença há uma parte líquida
e outra ilíquida, é licito ao credor promover simultaneamente a execução
daquela e a liquidação desta, como autorizado no art. 586 da Lei de Ritos. Ou
seja, nada impede que o prejudicado promova a liquidação dos lucros cessan-
tes e, concomitantemente, execute o réu pelas perdas e danos (caso já quan-
tificado o valor dessa condenação na sentença).
442
Título VI
DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
E DA FRANQUIA
Art. 211 — O INPI fará o registro dos contratos que impliquem

transferência de tecnologia, contratos de franquia e para produzirem
efeitos em relação a terceiros.
Art. 211
Este artigo concede ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI) o direito de averbar contratos de transferência de tecnologia e de
franquia e similares, que implicam a exploração de direitos da propriedade
industrial.
Tais contratos encontram-se especificados no Ato Normativo nº 135, de
15 de abril de 1997, a saber:
• Contratos de Exploração de Patentes;

• Contratos de Uso de Marcas;
• Contratos de Aquisição de Conhecimentos Tecnológicos;
• Contratos de Prestação de Assistência Técnica e Científica; e
• Contratos de Franquia.
À exceção do contrato de franquia, esses contratos já eram contempla-

dos nos Atos Normativos nºs 15, de 11 de setembro de 1975, e 120, de 17
de dezembro de 1993, que antecederam o Ato Normativo nº 135, respecti-
vamente, sendo os mais usuais desde a década de 1970 para o intercâmbio
tecnológico internacional.
A franquia, entretanto, foi inserida no rol dos contratos averbáveis so-
mente em 1992, com a Resolução nº 35, de 29 de junho de 1992, que foi
posteriormente sucedida pelo Ato Normativo nº 115, de 30 de setembro de
1993. Tal período corresponde exatamente à época em que a importância do
contrato de franquia começou a se destacar na economia nacional. Essa regu-
lamentação representou enorme avanço para o sistema de franquia, pois teve
o mérito de permitir a remessa da remuneração derivada de tais contratos ao
exterior, bem como de regulamentar critérios mínimos de validade dos con-
tratos de franquia.
443
Da mesma forma que consagrou a manutenção da franquia na listagem

dos contratos sujeitos à averbação, o Ato Normativo nº 135 retirou os con-
tratos de compartilhamento de custos e/ou cooperação em programas de
pesquisa e desenvolvimento da mesma listagem.
Os contratos de compartilhamento de custos regulam a cooperação de
duas ou mais empresas na pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Os cus-
tos do projeto são rateados entre as entidades participantes e os possíveis
resultados decorrentes das pesquisas beneficiam a todos os financiadores do
projeto, sem qualquer outro pagamento pela disponibilidade das tecnologias
resultantes da pesquisa contratada.
Tais contratos foram objeto de averbação perante o INPI durante o pe-
ríodo compreendido entre 1993 e 1997, quando esteve em vigor o Ato Nor-
mativo nº 116, de 27 de outubro de 1993.509
Com a emissão do Ato Normativo nº 135, que permanece em vigor, foi
expressamente revogado o Ato Normativo nº 116 e os contratos de compar-
tilhamento de custos deixaram de estar incluídos no rol dos contratos aver-
báveis pelo INPI.
Esses contratos passaram a figurar à margem dos contratos de transfe-
rência de tecnologia, não sendo mais averbáveis pelo INPI, que passou a
recusar novas averbações ou mesmos prorrogações dos contratos existentes.
Diante disso, os pagamentos decorrentes de contratos de compartilha-
mento de custos e/ou cooperação em programas de pesquisa e desenvolvi-
mento deixaram de ser aceitos pelo Banco Central, caracterizando um retro-
cesso na legislação. Cumpre mencionar que os referidos contratos permitiam
às empresas brasileiras participar da realização de pesquisas internacionais,
patrocinadas por empresas estrangeiras de alto renome, compartilhando os
respectivos custos, bem como os seus benefícios.
Na prática, os contratos de compartilhamento de custos foram reforma-
tados e vêm sendo averbados ou prorrogados pelo INPI na modalidade de
contratos de transferência de tecnologia, sempre que as partes são capazes de
demonstrar ao INPI a importância da aquisição da tecnologia para o desen-
volvimento do país e do setor econômico correspondente.
509 Ato Normativo nº 116 — “1. O INPI averbará os contratos de participação nos custos de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico que estabeleçam fluxo de tecnologia entre empresas
domiciliadas no país, adiante denominadas receptoras, e centros de pesquisa, ou empresas, com
capacidade de geração de tecnologia, no país ou no exterior, adiante denominadas fornecedoras,
inclusive entre empresas com vinculação societária entre si.
“2. Em contrapartida da participação nos custos do desenvolvimento de pesquisas e tecnolo-
gias, a fornecedora se obriga a fornecer à receptora os resultados das pesquisas que efetuar, ou
tecnologias que vier a desenvolver, inclusive licença plena relacionada a todos os direitos que
porventura venham a incidir sobre tais desenvolvimentos, consoante programa estabelecido de
comum acordo e explicitado no contrato de participação.” (esclarecer de quem são os grifos)
444
A prerrogativa do INPI de averbação dos contratos que impliquem trans-

ferência de tecnologia e exploração de direitos da propriedade industrial
decorre da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, que investiu o INPI de
poderes para intervir nesses contratos com o objetivo de promover o desen-
volvimento tecnológico nacional, de maneira bastante ampla, a saber:
“Art. 2º — O Instituto tem por finalidade principal executar, no âmbito

nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em
vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.
Parágrafo único — Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem

cometidas, o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômi-
co do país, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de
tecnologia e estabelecer melhores condições de negociação e utilização
de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da
assinatura, ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênios e
acordos sobre propriedade industrial.” (grifos nossos)
Antes da referida lei, que foi referendada pela Lei nº 5.772, de 21 de

dezembro de 1971 (antigo Código de Propriedade Industrial), em seus arts.
30, 90 e 126, os contratos de licença de marcas e exploração de patentes
estavam sujeitos à averbação no Departamento da Propriedade Industrial
(DNPI), órgão que antecedeu o atual INPI.
Os contratos de transferência de tecnologia, por sua vez, dependiam de
registro na Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), que corres-
ponde hoje ao Banco Central do Brasil.
Deve-se ressaltar que a interferência estatal nos contratos de transferên-
cia de tecnologia, incluindo os contratos de licença de direitos da proprieda-
de industrial, é característica marcante desde a Lei nº 3.470, de 28 de no-
vembro de 1958 (Lei do Imposto de Renda), que estabeleceu o limite máxi-
mo de 5% da receita bruta com o produto fabricado ou vendido para deduti-
bilidade fiscal.
Em seguida, o Ministério da Fazenda emitiu a Portaria nº 436, de 30 de
dezembro de 1958, que limitou a dedução fiscal de acordo com o setor
tecnológico envolvido na contratação.
Antes de 1958, não havia restrições estatais à contratação de tecnologia
estrangeira, que representava pressuposto básico para a industrialização do
país.
Em 1962, foi promulgada a Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962,
que, ao disciplinar o capital estrangeiro e a remessa de lucros para o exterior,
inseriu no sistema as seguintes limitações:
• Controle geral de todas as remessas para o exterior pela SUMOC;
445
• Limitação temporal de cinco anos, prorrogáveis por um período adicio-

nal de cinco anos, para a dedutibilidade fiscal das despesas com transfe-
rência de tecnologia;
• Proibição de remessa de pagamentos derivados de contratos de licença

de marcas e de exploração de patentes entre filial ou subsidiária e sua
matriz com sede no exterior, quando o controle do capital da empresa
brasileira pertencer à parte contratante estrangeira.
Como afirmado por Astrid Berkmeier510, “o destinatário das regras era a

empresa estrangeira, porque até 1970 haviam remetido mais de 70% do total
das remessas brasileiras em tecnologia. A cota de remessa da filial à matriz foi
de 52% de todas as remessas em tecnologia.”
Tais normas tinham como objetivo primordial impedir a remessa de di-
videndos sob o manto da transferência de tecnologia.
Essa política restritiva adotada pelo Brasil estava em consonância com as
normas editadas pelos países latino-americanos na década de 1960, em geral,
a fim de evitar que o licenciamento de direitos de propriedade industrial
pelos países mais avançados tivesse o condão de torná-los dependentes da
tecnologia estrangeira.
Com a criação do INPI, em 1970, o controle dos contratos passou a ser
ainda mais rigoroso, tendo como pressuposto impedir a inclusão de cláusulas
demasiadamente onerosas para a parte brasileira, com evidente cerceamento
da liberdade das partes de contratar.
Essa interferência estatal excessiva nos contratos de transferência de
tecnologia esteve alinhada à política industrial da década de 1970, com vistas
ao desenvolvimento econômico nacional. Foi adotado um posicionamento
excessivamente nacionalista, com severas restrições à importação tecnológi-
ca, acompanhado pela implementação da Segunda Fase da Política de Subs-
tituição de Importações, que privilegiava o desenvolvimento de tecnologia
nacional em detrimento da tecnologia estrangeira.
Assim, o INPI foi incumbido da missão de promover a desejada capaci-
tação tecnológica e reprimir os alegados abusos praticados pelos licenciantes
ou detentores de tecnologia estrangeira.
Com o Ato Normativo nº 15/75, foram expressamente estabelecidas
cláusulas aceitáveis e inaceitáveis para os contratos sujeitos à averbação, bem
como fixados parâmetros que tornavam a averbação um processo demasiada-
mente longo e burocrático que deveria ser necessariamente percorrido pelas
partes envolvidas, dificultando a contratação de tecnologia e de licença de
direitos de propriedade industrial.
510 Artigo intitulado “Transferência de Tecnologia. Contrato de entre autonomia privada e

intervenção econômica do Estado. O controle do mercado da tecnologia no Brasil”.
446
Sob a justificativa de primazia do interesse público sobre o privado, o

INPI exercia a função de “guardião” do desenvolvimento tecnológico e deti-
nha o poder discricionário de livre apreciação dos contratos de transferência
de tecnologia, de acordo com os termos do Ato Normativo nº 15/75.
O controle estatal excessivo sobre os contratos de transferência de tec-
nologia deu origem a ações judiciais questionando a competência do INPI
para fixar limites e diretrizes não previstos em lei e emitir exigências carece-
doras de previsão legal durante o processo de averbação.
No julgamento do Recurso Extraordinário nº 95.382, em que foi relator
o Ministro Oscar Corrêa e recorrida a empresa Royal Diamond Dielétricos
S/A, os ministros do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos,
deram provimento ao recurso impetrado pelo INPI, nos seguintes termos:
“(...) Impõe-se admitir na ponderação de motivos certa discricionarieda-

de, que não é possível eliminar, por mais que se deva exigir do órgão
responsável que atue nos limites de vinculação que a lei lhe impõe.
(...) Há de cercar-se, por isso, a averbação de tais contratos, que impli-

quem transferência de tecnologia — como prevista no art. 126 do Códi-
go de Propriedade Industrial (Lei 5.772, de 21.12.71), de especial exa-
me e avaliação: o que à empresa pleiteante parece excelente e real con-
tribuição, em know-how, ao país — sob a ótica especial, individual, em
que se coloca, e sem prejuízo da honestidade de seus propósitos — pode,
na verdade, não o representar, no exame complexo de uma realidade
muito mais ampla, na visão geral do problema, de que — presume a lei
— o INPI deve ter, como centro mesmo de todas as pretensões relativas
ao mesmo objeto.”
(...) Desta forma, exercidos dentro das prerrogativas legais do recorren-

te a fiscalização e o controle do contrato a ser averbado, em defesa de
interesses superiores aos da empresa — por mais respeitáveis que sejam,
e o são — mas subordinados ao interesse geral, de que o recorrido deve
ter, pelo próprio exercício da atividade, visão mais ampla e inde-
pendente.
(...) Ementa: Alcance da atuação do órgão especial no exame e controle

dos atos e contratos. Discricionariedade de exame, que não obsta ao
recurso ao Judiciário, mas se exerce amplamente, em defesa do interesse
do desenvolvimento econômico do país. In casu: exigências dentro dos
limites regulares de atuação. Recurso extraordinário conhecido e provi-
do.” (grifos nossos)
Em comentário paralelo à decisão, o ilustre Professor Newton Silveira

assim afirmou:
447
“(...) A situação de dependência tecnológica do país e os abusos perpe-

trados por meio de contratos carregados de cláusulas restritivas de con-
corrência tornaram indispensável a transformação do INPI em órgão
responsável pela aplicação da política econômica na área e fiscalização e
aprovação dos contratos de transferência de tecnologia.
(...) Mas o tempo de implementação da nova política já passou (o Código

já tem 13 anos de vigência e o Ato Normativo quase 10) e a excessiva
regulamentação vem emperrando a contratação de tecnologia.
(...) Em que pesem as boas intenções do INPI e a importância da função

que exerce, não se pode ignorar o excessivo intervencionismo burocrati-
zante (...)”
A partir da década de 1990, o país começou a experimentar a gradativa

desregulamentação da área. A Lei nº 8.383, de 31 de dezembro de 1992,
veio permitir a possibilidade de remessa de pagamentos por transferência de
tecnologia e licenciamento de marcas e patentes entre empresas estrangeiras
e suas controladas brasileiras.
O Ato Normativo nº 120, de 17 de dezembro de 1993, reduziu substan-
cialmente a discricionariedade do INPI no exame dos contratos, estabele-
cendo expressamente que o INPI limitará sua análise à verificação da situa-
ção das marcas e patentes licenciadas, bem como à informação quanto aos
limites aplicáveis de dedutibilidade fiscal e de remissibilidade em moeda
estrangeira, afastando do INPI a prerrogativa de recusar a averbação com
base em alegada violação à lei de defesa do poder econômico.511
511 Art. 4º do Ato Normativo 120/93: (...)

“No processo de averbação de que trata este Ato Normativo, o INPI limitará sua análise à
verificação da situação das marcas e patentes licenciadas, para cumprimento dos dispositivos dos
artigos 30 e 90 (e seus §§) do Código da Propriedade Industrial, bem como à informação quanto
aos limites aplicáveis — de acordo com a legislação fiscal e cambial vigente — de dedutibilidade
fiscal para fins de apuração de imposto de renda, e de remissibilidade em moeda estrangeira, dos
pagamentos contratuais.
§1º. Não serão objeto de análise ou de exigência por parte do INPI os dispositivos contidos
nos atos ou contratos de que trata este Ato Normativo não especificamente relacionados aos
aspectos elencados no “caput” deste artigo, inclusive aqueles que se refiram a preço, condições de
pagamento, tipo e condições de transferência de tecnologia, prazos contratuais, limitações de uso,
acumulação de objetos contratuais, legislação aplicável, jurisdição competente e demais cláusu-
las.” (grifos nossos).
Art. 5º do Ato Normativo no. 120/93: (...)
“§2º Não poderá, destarte, o INPI, recusar averbação com base em alegada violação de
legislação repressora de concorrência desleal, legislação “antitrust” (é junto) ou relativa a abuso
de poder econômico, de proteção ao consumidor e outras, facultada ao INPI a opção de alertar as
partes quanto aos aspectos legais pertinentes.” (grifos nossos).
448
A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, veio finalmente afastar eventuais

questionamentos sobre a possibilidade de o INPI decidir sobre aspectos não
relacionados à propriedade industrial, pois o art. 240 alterou a redação do
art. 2º da Lei nº 5.648/70, eliminado definitivamente a atribuição do INPI
de “acelerar e regular a transferência de tecnologia e estabelecer melhores
condições de negociação e utilização de patentes”.
Dessa forma, os contratos de transferência de tecnologia passariam a ser
analisados de acordo com o Código Civil, que fixa os aspectos necessários à
sua validade, e com os parâmetros fixados na Lei nº 9.279/96.
A despeito da limitação legal, do princípio da legalidade dos atos admi-
nistrativos e do princípio da liberdade das partes de contratar, o INPI conti-
nuou a intervir nos contratos de transferência de tecnologia e a ressaltar
durante o processo de averbação certos aspectos que, no seu entendimento,
violam a Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994 (Lei de Defesa da Ordem
Econômica), a Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994 (Lei de Franquia),
a Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei do Software), Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), entre ou-
tras.
Além disso, foram consolidados internamente certos entendimentos do
INPI que não se encontram escritos ou regulamentados em qualquer precei-
to legal.
Embora carecedores de respaldo jurídico, tais entendimentos se encon-
tram consolidados internamente e são de difícil negociação na via adminis-
trativa.
Atualmente, o INPI vem adotando os seguintes entendimentos:
• Estabelecimento da data de protocolo do pedido de averbação no INPI

como termo inicial da averbação, independentemente da data prevista
no contrato como prazo inicial.
Deste entendimento resulta para a empresa licenciada a impossibilidade

de remeter pagamentos derivados de vendas ou faturamento compreendidos
entre a data fixada no contrato e o dia de sua apresentação ao INPI para
averbação.
Tal entendimento se encontra embasado na tese de que o ato praticado
pelo INPI rege-se pela lei geral de registros públicos512, que estabelece que
o registro de documentos, depois de findo o prazo concedido para a solicita-
ção do registro, produzirá efeitos a partir da data de apresentação perante o
órgão competente para efetuar o registro.
Com essa justificativa, o INPI vem estabelecendo a data de protocolo do
pedido de averbação como marco inicial da averbação, quando o contrato não
512 Arts. 127 e 130 da Lei nº 6.015/73.
449
é apresentado no prazo de 60 dias da data de sua assinatura. Como a Lei nº

9.279/96 não fixa prazo específico para a apresentação de contratos para
averbação no INPI, aplica-se o prazo geral de 60 dias fixado no art. 212 da
mesma Lei.
• Aplicação dos limites de dedutibilidade fiscal fixados na Portaria nº

436/58 do Ministério da Fazenda como limites de remessa de remune-
ração em contratos envolvendo empresas com vinculação societária, em
que a parte estrangeira mantém, direta ou indiretamente, o controle do
capital com direito a voto da contratante brasileira.
O INPI amplia drasticamente o teor da legislação fiscal para entender

que o limite de dedutibilidade previsto na Portaria nº 436/58 representa
também uma limitação da remessa de pagamentos nesses casos.
Tratando-se de empresas independentes e desvinculadas, o INPI con-
corda que não há limite legal para o estabelecimento da remuneração, mas
em caso de contratos envolvendo a empresa brasileira e a sua controladora
estrangeira, o INPI exige que a remuneração contratual não exceda o percen-
tual fixado na Portaria nº 436/58 para a dedutibilidade fiscal.
Os percentuais de dedutibilidade fiscal da referida Portaria variam de 1
a 5%, dependendo da área tecnológica envolvida. Contudo, esses percentuais
encontram-se absolutamente defasados, pois privilegiam setores econômicos
que precisavam ser fomentados na década de 1950, como a indústria naval e
automobilística, bem como transportes em ferrovias, mas não se encontram
em consonância com a realidade econômica atual.
Cumpre destacar que não há na Lei qualquer dispositivo expresso impe-
dindo a remessa de pagamentos acima de tais limites, quer entre contratan-
tes desvinculadas ou com vínculo societário, representando esse entendi-
mento uma posição restritiva do INPI.
• Aplicação do limite temporal máximo de dedutibilidade fiscal fixado

no §3º do art. 12 da Lei nº 4.131/62513 para contratos de transferência
de tecnologia como limite de validade de tais contratos.
513 Art. 12. As somas das quantias devidas a título de “royalties” pela exploração de patentes de
invenção, ou uso de marcas de indústria e de comércio e por assistência técnica, científica,
administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas, nas declarações de renda, para o efeito do
art. 37 do Decreto nº 47.373 de 7 de dezembro de 1959, até o limite máximo de cinco por cento
(5%) da receita bruta do produto fabricado ou vendido.
§3º As despesas de assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes, somente
poderão ser deduzidas nos cinco primeiros anos do funcionamento da empresa ou da introdução
de processo especial de produção, quando demonstrada sua necessidade, podendo este prazo ser
prorrogado até mais cinco anos, por autorização do Conselho da Superintendência da Moeda e do
Crédito. (grifos nossos).
450
Com base nesse entendimento, o INPI sustenta que contratos de trans-

ferência de tecnologia (não incluídos neste conceito a licença de marcas e
patentes, assistência técnica e franquia) só podem ser averbados pelo prazo
máximo de cinco anos, prorrogáveis por mais cinco, desde que demonstradas
as vantagens da contratação e a sua necessidade para a manutenção da com-
petitividade da empresa brasileira.
Com base nesse entendimento, o INPI só concede a prorrogação de
contratos de transferência de tecnologia quando apresentadas justificativas
técnicas que, no entendimento do INPI, sejam suficientes para a renovação
do prazo contratual.
Todavia, o prazo de averbação máximo desses contratos não poderá ex-
ceder o período total de dez anos.
• Não aceitação de cláusulas de confidencialidade perpétua em contra-

tos de transferência de tecnologia, admitindo um período máximo que
varia de cinco a dez anos após o término do contrato para a manutenção
da confidencialidade.
Neste aspecto, o INPI vem ignorando o disposto no inciso do XI do art.

195 da Lei nº 9.279/96, que garante a manutenção de sigilo das informações
transmitidas mediante relação contratual, mesmo após o término do contra-
to.
• Não aceitação de cláusulas que importem retorno da tecnologia após o

término ou rescisão do contrato de transferência de tecnologia.
Como a Lei nº 9.279/96 não trata especificamente da proteção ligada à

tecnologia não patenteada, o INPI sustenta que o know-how objeto dos con-
tratos de fornecimento de tecnologia não foi considerado como um direito
de propriedade.
O Acordo TRIPS estipula que os países membros devem conferir prote-
ção legal às informações confidenciais que importem segredo de negócio,
mas não exige que tais informações sejam tratadas como direito de proprie-
dade, como ocorre com os países que adotam a Common Law.
Dessa forma, o INPI vem adotando há anos uma posição restritiva no
sentido de não considerar o know-how um direito passível de licença, susten-
tando que tecnologia não patenteada é objeto de simples divulgação e aquisi-
ção de direitos.
Nesse sentido, a parte receptora adquire a tecnologia e, ao término do
contrato, pode livremente continuar a utilizá-la.
Conseqüentemente, cláusulas estipulando o retorno do know-how ou
proibindo a parte receptora de utilizar a tecnologia após o término ou resci-
são do contrato não são aceitas pelo INPI.
451
• Não aceitação de remuneração por vários direitos separadamente,

como pagamentos pela licença de marca e por transferência de tecnolo-
gia, por exemplo.
O INPI entende que não pode haver remuneração pela transferência de

tecnologia e pela licença de marcas ao mesmo tempo, envolvendo os mesmos
produtos contratuais.
Havendo um contrato de transferência de tecnologia oneroso celebrado
entre as mesmas partes e abrangendo os mesmos produtos, não é permitida
remuneração pela licença de marcas, separadamente, e vice-versa.
Tal entendimento é sustentado sob a alegação de que a licença de marcas
é acessória do fornecimento da tecnologia, havendo duplicidade de paga-
mento caso fossem remuneradas separadamente.
Nesses casos, o INPI requer que um dos direitos seja concedido a título
gratuito.
O mesmo entendimento é aplicado pelo INPI na hipótese de remunera-
ção pela licença de patentes e pelo fornecimento de tecnologia para os mes-
mos produtos.
Em certos casos, quando se requer a averbação de contratos de transfe-
rência de tecnologia sob a vigência de patentes ou pedidos de patentes em
nome da contratante estrangeira abrangendo tecnologia relacionada ao obje-
to contratual, o INPI chega a exigir a celebração de uma licença de explora-
ção gratuita das referidas patentes ou pedidos.
• Exigência de que o valor de peças, produtos, equipamentos e compo-

nentes importados seja deduzido do preço líquido de venda para cálculo
dos royalties devidos.
O INPI sustenta que seria indevida a cobrança de royalties sobre peças,

produtos, equipamentos e componentes importados, já que houve pagamen-
to e remessa no momento da importação destes produtos.
Nesse sentido, haveria duplicidade de pagamento caso os produtos im-
portados fossem computados para o cálculo dos royalties.
Sob essa justificativa, é comum o INPI exigir que a definição do preço
líquido de venda, ou da respectiva base de cálculo dos royalties no contrato,
preveja a dedução das partes e componentes importados para a fabricação
dos produtos contratuais.
Apesar da definição de “preço líquido de venda” fixada pela Receita
Federal, por meio da Instrução Normativa nº 51, de 03 de novembro de
1978514, não alcançar a dedução desejada pelo INPI, este aspecto é de difícil
negociação na via administrativa.
514 “4. A receita líquida de vendas e serviços é a receita bruta de vendas e serviços, diminuída:
a) das vendas canceladas;
452
• Não aceitação de limitações à exportação pela empresa nacional, salvo

com motivos justificados e em determinados casos concretos.
• Exigência de concordância da licenciada para cancelamento da averba-

ção, em casos de rescisão antecipada pela licenciante, mediante apresen-
tação de notificação rescindindo o contrato nos termos das suas cláusulas
de rescisão.
O INPI vem solicitando a apresentação de distrato no qual a licenciada

consinta expressamente com a rescisão contratual, para promover o cancela-
mento da averbação, chegando a contatar diretamente a licenciada em certos
casos para confirmar formalmente a rescisão.
• Licença gratuita de marcas licenciadas anteriormente a 31 de dezem-

bro de 1991. Neste aspecto, favor observar nossos comentários aos arts.
139 e 140.
• Não aceitação de contratos onerosos entre filial e a sociedade estran-

geira autorizada a funcionar no país.
Mesmos após a liberação dos pagamentos decorrentes de contrato entre

empresa brasileira e sua controladora estrangeira, persiste a proibição da
remessa de royalties entre a filial e sua matriz com sede no exterior.
Cumpre distinguir aqui entre controlada e controladora, que são empresas
distintas, e filial e sua matriz, que representam a mesma empresa, com autori-
zação para funcionar no Brasil. A proibição só alcança a segunda hipótese.
Apesar de legalmente questionáveis, todos esses entendimentos encon-
tram-se consolidados pelo INPI e a averbação só é concedida quando o con-
trato está em conformidade com tais posicionamentos. Em vista da decisão
judicial já mencionada confirmando a discricionariedade do INPI para deci-
dir sobre matéria de propriedade industrial, as partes contratantes parecem
estar desencorajadas de questionar em juízo qualquer desses entendimentos.
O INPI exige que o contrato seja assinado pelas partes e duas testemu-
nhas, que devem rubricar todas as páginas do contrato, incluindo eventuais
anexos. A assinatura da parte estrangeira precisa ser reconhecida em cartório
e legalizada no Consulado brasileiro. Além disso, o contrato deve especificar
claramente o nome completo e cargo dos representantes das partes, bem
como local e data de assinatura, sob pena de rejeição no exame formal do
INPI.
As partes devem apresentar os seguintes documentos juntamente com o
pedido de averbação no INPI:
b) dos descontos, abatimentos concedidos incondicionalmente; e

c) dos impostos incidentes sobre as vendas.”
453
• uma via original do contrato ou duas vias autenticadas, que devem ser
acompanhadas de tradução simples para a língua portuguesa quando o
contrato for celebrado em idioma estrangeiro;
• formulários oficiais próprios, que atualmente correspondem ao “Re-

querimento de Averbação de Contratos e Faturas” e à “Ficha Cadastro
de Entidade”. O primeiro dispõe sobre termos gerais da contratação,
enquanto o segundo requer a apresentação de informações internas da
parte brasileira, para fins estatísticos do INPI. A Ficha Cadastro não
precisa ser apresentada quando a licenciada é pessoa física e nenhum dos
dois formulários será requerido em caso de averbação de contrato cele-
brado entre partes estrangeiras;
• comprovação de recebimento da circular de oferta de franquia reque-

rida pela Lei nº 8.955/94 em caso de contrato de franquia.
• carta justificativa explicitando os motivos e benefícios da contratação

em caso de contrato de transferência de tecnologia;
• comprovante do recolhimento da retribuição devida.
O contrato de transferência de tecnologia não patenteada (ou know-

how) é o contrato pelo qual uma parte contratante, denominada cedente,
transfere à outra, a cessionária, as informações técnicas necessárias à fabrica-
ção de determinado produto, cuja tecnologia não é protegida por patente.
Este contrato deverá conter os seguintes dados mínimos para ser passível
de averbação:
• definição da tecnologia não patenteada envolvida no contrato (know-

how), especificando as informações técnicas a serem transmitidas à em-
presa brasileira e a sua forma de transmissão;
• especificação do prazo contratual, que não poderá exceder cinco anos,

prorrogáveis por mais cinco;
• estabelecimento da remuneração contratual, que poderá importar em

pagamentos fixos ou em um percentual sobre o preço líquido de venda
dos produtos, devendo observar os limites fixados na Portaria nº 436/58
em caso de contrato envolvendo empresas com vinculação societária,
sendo a estrangeira controladora da empresa brasileira;
• especificação da parte contratante responsável pelo pagamento do im-

posto de renda devido sobre as remessas. Na ausência de estipulação
contrária, a empresa estrangeira é a responsável.
454
O contrato de serviços de assistência técnica e científica, por sua vez, é

aquele pelo qual uma das partes, a contratada, presta à outra, a contratante,
determinados serviços técnicos que importam transferência de tecnologia,
por envolverem a comunicação de informações relacionadas a determinado
método ou sistema e a transmissão de ensinamentos à contratante para a
realização da tarefa.
Esses contratos envolvem a prestação de serviços técnicos ligados à área
de produção industrial e geralmente correspondem a serviços de engenharia.
Para a averbação desta espécie contratual ou da respectiva fatura confir-
mando a prestação dos serviços, o INPI requererá as seguintes informações:
• especificação dos serviços a serem prestados;
• prazo para a prestação dos serviços;
• especificação do valor total a ser pago, bem como do valor ho-

mem/hora ou homem/dia a ser pago pela prestação dos serviços pelos
técnicos estrangeiros;
• detalhamento do corpo técnico envolvido na contratação e apresenta-

ção do cronograma de serviços que justifique o pagamento da remunera-
ção total fixada no contrato;

contrária, a empresa estrangeira é a responsável.
Note-se que tais serviços são distintos da categoria de “serviços técnicos

profissionais”, que compreende contratos envolvendo serviços ligados à área
jurídica, financeira, contábil, econômica, administrativa e de marketing, que
têm como característica primordial o fato de não envolverem transferência
de tecnologia.
O Banco Central tem atuado em conformidade com a flexibilização eco-
nômica, permitindo a remessa dos valores decorrentes da prestação de “ser-
viços técnicos profissionais”, sem a necessidade de averbação ou registro
prévio do contrato em qualquer órgão governamental, incluindo o INPI, des-
de que os serviços “não configurem transferência de tecnologia, produção
intelectual ou uso de patente, que estão sujeitos à averbação prévia no INPI”
(Circular nº 2.796/98).
Para a categoria de serviços técnicos profissionais, inexiste qualquer li-
mitação quanto à remessa de remuneração para a parte estrangeira, mesmo
quando haja vinculação e controle societário entre as empresas.
Quanto à dedução fiscal dos valores decorrentes dos contratos de servi-
ços técnicos profissionais, constitui entendimento doutrinário predominante
455
que tais valores são integralmente dedutíveis, ao contrário do que ocorre

com a remuneração dos serviços de “assistência técnica” (transferência de
tecnologia), cujos valores de dedução estão limitados pela Portaria nº
436/58.
Cumpre ressaltar que a dedução integral dos valores decorrentes de
contratos de serviços técnicos profissionais estará condicionada ao preenchi-
mentos dos requisitos técnico-jurídicos essenciais, quais sejam: (i) indispen-
sabilidade dos serviços para a empresa local (contratante dos serviços) e para
a manutenção de sua fonte produtora; (ii) necessidade de serem revestidos
de natureza usual e normal à atividade da empresa local; (iii) comprovação da
efetiva prestação dos serviços à empresa local; e (iv) compatibilidade dos
valores cobrados com o valor normal de mercado.
No que se refere ao contrato de franquia, sua definição encontra-se esta-
belecida na Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994515.
Por envolver o licenciamento de diversos direitos da propriedade indus-
trial, bem como a prestação ser serviços de assistência técnica e fornecimen-
to da tecnologia relacionada à operação, o contrato de franquia recebe um
tratamento privilegiado do INPI, marcado por uma análise mais liberal e
maior respeito à vontade das partes na contratação.
Durante a averbação, o INPI exige basicamente as seguintes informa-
ções, entre outras:
• especificação do número de registro ou pedido da(s) marca(s) fran-

queada(s) perante o INPI;
• especificação do número da patente ou do pedido de patente, se for o

caso;
• informações sobre a possibilidade ou não de concessão de subfranquias

pelo franqueado brasileiro;

contrária, a empresa estrangeira é a responsável;
• informações sobre a remuneração contratual.
515 Art. 2º. Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o
direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclu-
siva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de
implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo
franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado
vínculo empregatício.
456
Como já estabelecia o hoje revogado Ato Normativo nº 120/93, a aver-

bação é condição de validade dos atos ou contratos perante terceiros e para
fins cambiais e de dedutibilidade fiscal dos pagamentos envolvidos.
Logo, pode-se afirmar que a averbação de contratos no INPI acarreta
essencialmente os seguintes efeitos:
• produção de efeitos perante terceiros: embora o contrato já produza

efeitos entre as partes desde o dia da formação do vínculo jurídico com
o consentimento mútuo, só produzirá efeitos em relação a terceiros após
a averbação junto ao INPI, que dará publicidade ao contrato.
• garantia de remessa de remuneração à parte estrangeira: a averbação do

contrato perante o INPI permite ainda a remessa de remuneração à
parte estrangeira. Não seria possível o registro do contrato perante o
Banco Central do Brasil, para a emissão do Registro Declaratório Eletrô-
nico (RDE), caso o contrato não estivesse previamente averbado junto
ao INPI.
• permissão para o franqueado efetuar a dedutibilidade fiscal dos valores

remetidos, de acordo com os limites fixados na Portaria nº 436/58, emi-
tida pelo Ministério da Fazenda. O Regulamento do Imposto de Renda
que compila as leis fiscais aplicáveis no Brasil (Arts. 351 a 355 do Decre-
to nº 3.000/2000) estabelece que a dedutibilidade fiscal dos pagamen-
tos remetidos ao exterior pelo licenciado só é possível após a averbação
do contrato perante o INPI.
Além dos efeitos apontados anteriormente, existe ainda um outro efeito

produzido indiretamente pela averbação de contratos no INPI, que diz res-
peito à presunção de que o contrato averbado não viola a legislação de con-
corrência (Lei nº 8.884/94).
Esse entendimento decorre de um Convênio de Cooperação Técnica
celebrado entre o INPI e o CADE em 1997, no qual foram conferidos pode-
res ao INPI para analisar os aspectos anticoncorrenciais dos contratos de
propriedade industrial. Na cláusula 2.3 do referido Convênio516, foi estabe-
lecido que o INPI tem a atribuição de encaminhar ao CADE os contratos que
contenham cláusulas limitadoras da livre concorrência.
516 2. Ao INPI cabe:

(...)
2.3 Encaminhar ao CADE, via Secretaria de Direito Econômico — SDE/MJ, contratos de
transferência de tecnologia, know-how ou licença, que contenham cláusulas que de alguma forma
possam limitar ou prejudicar a livre concorrência ou a difusão tecnológica, para apreciação nos
termos do art. 54 da Lei nº 8.884/94.
457
Diante disso, a averbação de um contrato perante o INPI cria a presun-

ção de que aquele contrato não viola, em princípio, a Lei nº 8.884/94 (Lei de
Defesa da Ordem Econômica).
Note-se que a averbação de contratos junto ao INPI só produzirá efeitos
perante terceiros a partir da publicação do Certificado de Averbação do
contrato na Revista da Propriedade Industrial, conforme disposto no art.
226 da Lei nº 9.279/96, quando propiciará o conhecimento do contrato
pelos interessados diretos ou por qualquer terceiro.
Como afirma o especialista Hely Lopes Meirelles em seu livro Direito
Administrativo Brasileiro, 16ª ed., pp. 81 e 82, “a publicidade não é elemen-
to formativo ou constitutivo do ato”. Ou seja, o contrato já produz seus
efeitos entre as partes desde o termo inicialmente ajustado no contrato, mas
só produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da publicação da sua
averbação na Revista da Propriedade Industrial.
No caso de contratos entre partes domiciliadas no Brasil, com pagamen-
tos em moeda corrente no país, a averbação é dispensável para permitir a
dedutibilidade fiscal dos valores pagos. Esse entendimento decorre da inter-
pretação dos arts. 52 e 71 da Lei nº 4.506/64, que regularam de maneira
abrangente a matéria atinente à dedutibilidade fiscal decorrente dos contra-
tos de licenciamento de direitos da propriedade industrial e transferência de
tecnologia.
Este entendimento é confirmado por algumas decisões judiciais517 no
sentido de dispensar a averbação para fins fiscais quando os pagamentos são
feitos no país, em moeda em curso, entre partes aqui domiciliadas.
517 Acórdão da 5ª Turma do antigo Tribunal Federal de Recursos da 4ª Região, nos autos da
Apelação ao Mandado de Segurança 109.706/RS, publicada no Diário da Justiça de 03.12.1987,
à p. 27450. Ementa: Tributário. Imposto de renda. Dedução. Registro prévio dos contratos de
transferência de assistência técnica no INPI. Empresa domiciliada no território. Descabimento.
RIR/80, Instrução Normativa 005/74. CTN, art. 99. I — Incensurável a r. sentença monocrática
que dispôs que “a simples leitura do disposto pelo art. 126 do Código de Propriedade Industrial,
permite-se verificar que, em tal dispositivo não se cria obrigação alguma de natureza tributária.
Nele se exige, tão só para os fins do art. 2º da Lei nº 5.648/70, o registro dos contratos de
transferência de tecnologia do INPI. Assim, ver-se em tal norma, art. 126 do CPI, uma norma de
natureza tributária, é ir além do que expressamente previu o legislador”, porque as restrições
tocantes à debutibilidade só são cabíveis às empresas domiciliadas no exterior. II — Normas
hierarquicamente inferiores não alcançam disposições de texto hierarquicamente superior.
(RIR/80, Instrução Normativa 005/74, CTN, art. 99). III — Caracterizado o justo receio, impõe-
se a concessão do mandado de segurança. IV — Remessa Oficial e apelação desprovidas.
Acordão: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas: Decide a
Quinta Turma do Tribunal Federal de Recursos, por unanimidade, negar provimento à apelação
e à remessa oficial, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado. Custas, como de lei. Brasília-DF., em 28 de outu-
bro de 1987 (data do julgamento).
Acórdão da 3ª Turma do antigo Tribunal Federal de Recursos da 4ª Região, nos autos da
Apelação ao Mandado de Segurança 8904163706/SC, publicado no Diário da Justiça d e
458
Assim, o contrato nessas condições seria fiscalmente reconhecido inde-

pendentemente de averbação prévia do INPI. Além disso, não são aplicáveis
nesses casos os limites de dedutibilidade fiscal impostos pela Portaria nº
436/58, do Ministério da Fazenda.
TABELA 1
GASTOS COM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA COMPARADOS
COM A IMPORTAÇÃO DE BENS DE CAPITAL E BENS DE CONSUMO
(US$ Milhões)518
Ano Transferência de Importação

Tecnologia
1990 32 1.999
1991 26 2.152
1992 31 1.622
1993 40 2.341
1994 48 2.776
1995 222 4.461
1996 379 4.661
1997 514 5.370
1998 597 4.156
1999 480 4.466
2000 619 5.425
2001 505 5.099
2002 —- 4.176
Conforme se observa na tabela anterior, as remessas decorrentes de con-

tratos de transferência de tecnologia sofreram significativo aumento com a
liberalização iniciada na década 1990.
06.02.1991, à p. 1408. Ementa:Tributário. Imposto sobre a renda. Dedutibilidade de despesas

derivada de contrato de transferência de tecnologia. Exigência contida no art. 233, §3º, do
RIR-80. Ilegalidade. 1. Se o código da propriedade industrial não exige o registro no INPI, a não
ser para os efeitos da Lei nº 5.648-70, do contrato em apreço, é ilegal a exigência de um decreto
(RIR-80) no sentido de prever tal registro como requisito para a dedução das despesas no imposto
de renda. 2. Apelação e remessa de oficio improvidas.
518 Fonte: Banco Central do Brasil
459
Não obstante, o valor gasto com importação de bens de bens de capital e

bens de consumo ainda é infinitamente superior ao montante das remessas
referentes à importação de tecnologia.
TABELA 2
GASTOS COM FRANQUIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
(US$ MILHÕES)519
Ano Franquia Assistência Técnica

1998 3 387
1999 4 426
2000 12 401
2001 10 429
As remessas derivadas de contratos de franquia internacional chegaram

a triplicar no ano de 2000, com a entrada de diversas franquias estrangeiras
no mercado. A franquia representa hoje cerca de 10% do Produto Interno
Bruto (PIB) nacional520. Contudo, as franquias nacionais ainda ocupam a
maior parte da movimentação financeira do setor.
Os pagamentos com assistência técnica estrangeira, por sua vez, sofre-
ram pequeno aumento e se encontram razoavelmente estabilizados desde
1998.
Parágrafo único — A decisão relativa aos pedidos de registro de

contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data do pedido de registro.
Pela primeira vez, foi estabelecido prazo para o INPI examinar os contra-
tos submetidos à sua aprovação, com o objetivo de evitar demoras excessivas
durante o processo de averbação.
O prazo de 30 dias foi expressamente fixado na Lei para o INPI se
manifestar sobre pedidos de averbação de contratos.
Contudo, esse prazo se renova a cada apresentação de petição de cum-
primento de exigências durante o processo de averbação, não representando
garantia alguma de que o Certificado de Averbação será emitido nesse pe-
ríodo.
519 Fonte: Banco Central do Brasil.

520 Fonte: Associação Brasileira de Franchising — ABF.
460
Na prática, os contratos recebem inicialmente um protocolo geral e le-

vam aproximadamente uma semana para receber um novo protocolo na Di-
retoria de Transferência de Tecnologia (DIRTEC), iniciando-se a contagem
do prazo previsto neste artigo apenas após o segundo protocolo, conforme
disposto na Resolução nº 94, emitida pelo INPI em 19 de fevereiro de 2003
e publicada em 05 de março de 2003, data em que entrou em vigor.521
Em virtude disso, a manifestação do INPI tem levado aproximadamente
40 dias contados da data de apresentação do contrato para averbação.
Deve-se ressaltar que não é estabelecida qualquer sanção para o caso de
descumprimento do prazo por parte do INPI, sendo este um prazo impró-
prio.
Não obstante, este artigo teve o mérito de acelerar os exames por parte
do INPI, existindo agora um prazo legal para a sua manifestação sobre con-
tratos submetidos ao seu exame.
Em caso de desobediência a este preceito legal, cabe recurso administra-
tivo ao presidente do INPI, de acordo com o §3º do art. 212, requerendo a
averbação automática do contrato ou a sua análise imediata pelo INPI, bem
como mandado de segurança e/ou ação ordinária de perdas e danos na hipó-
tese de tal descumprimento acarretar qualquer impossibilidade de realização
da prestação contratual ou prejuízos às partes.
521 Art. 1º O início do prazo previsto no parágrafo único, do art. 211, da Lei nº 9.279/96, será
contado a partir da data da aceitabilidade do efetivo pedido de registro, na Diretoria de Transfe-
rência de Tecnologia — DIRTEC, por intermédio da Seção de Apoio Técnico — SAATEC,
quando receberá numeração sistêmica.
461
462
Título VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Capítulo I
DOS RECURSOS
Contrariamente ao Código de 1971, a LPI introduziu disposições espe-
cíficas relativas aos recursos, em capítulo especialmente criado para discipli-
nar os recursos administrativos cabíveis contra atos e decisões emanados das
autoridades do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
Os recursos administrativos, na opinião de Hely Lopes Meireles, “são
um corolário do Estado de Direito e uma prerrogativa de todo administrado
ou servidor atingido por qualquer ato da Administração”. De fato, ao inadmi-
tir decisões únicas e irrecorríveis, o nosso ordenamento jurídico confere se-
gurança às relações jurídicas, atendendo, pois, a uma exigência da índole
humana, que não se conforma com uma única opinião, evitando destarte a
possibilidade de decisões injustas ou ilegais.
Os recursos contra as decisões das autoridades do INPI, assim como
ocorre nos demais órgãos da administração pública, são interpostos volunta-
riamente pelo administrado, por meio de petição escrita, observados os prin-
cípios administrativos da publicidade e do formalismo. Tais recursos são
decididos pelo Presidente da autarquia, em atenção ao princípio do controle
hierárquico, consagrado no Direito Administrativo Brasileiro.
Art. 212 — Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de

que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60
(sessenta) dias.
Art. 212
Em boa hora, este artigo da LPI unificou a estrutura dos recursos das
decisões proferidas na vigência da Lei, inclusive quanto ao prazo para a sua
interposição, o que, no Código de 1971, era regulado de forma dispersa. Sob
esse aspecto, têm-se os exemplos dos arts. 37 e 160 da LPI, que não mencio-
nam expressamente a possibilidade de interposição de recurso naquelas hi-
póteses, uma vez que a previsão a respeito dos recursos está inscrita no art.
212.
463
Há que ressaltar, outrossim, que a LPI reestruturou em parte a sistemática

do procedimento administrativo, abolindo a possibilidade de, por intermédio
do recurso, como então previsto no Código de 1971, terceiro interessado im-
pugnar o deferimento de pedido de registro de marca, de patente e de desenho
industrial. Esta faculdade, nos termos da LPI, é hoje exercida, no caso das mar-
cas, em sede de oposição. No que tange às patentes, o terceiro interessado pode
apresentar subsídios ao exame, conforme previsto no art. 31 da LPI.
Meireles, Hely Lopes, in Direito Administrativo Brasileiro, 23ª ed., Edi-
tora Malheiros, p. 550.
“Ainda com relação às marcas, especificamente, findo o prazo de oposi-

ção, terceiros só poderão intervir por intermédio do procedimento ad-
ministrativo de nulidade ou, em sede judiciária, mediante ação judicial
visando à nulidade do registro concedido.”
Tais alterações constituem, no plano prático, importante inovação no pro-

cesso administrativo, resultando em maior celeridade no exame dos processos
pelo INPI, uma vez que restou eliminada uma das alternativas de impugnação
do pedido de registro, traduzindo-se em evidente economia processual.
§1º — Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolu-

tivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame da
primeira instância, no que couber.
Outra inovação trazida pela LPI é a determinação explícita dos efeitos

do recurso, como se vê deste art. 212, §1º. Anteriormente, o silêncio da lei
gerava incerteza quanto aos efeitos, suscitando decisões contraditórias, já
que no Direito Administrativo Brasileiro, o efeito suspensivo do recurso é a
exceção e não a regra.
A importância prática dessa inovação, muito bem-vinda, é evidente, so-
bretudo no que se refere à necessidade de exaustão da via administrativa
para recorrer ao Poder Judiciário, visando ao reexame do ato impugnado.
Assim, os recursos contra as decisões das autoridades do INPI são rece-
bidos no duplo efeito: suspensivo e devolutivo. Do efeito suspensivo decor-
rem duas conseqüências de ordem prática:
a) no que toca ao prazo prescricional: paralisa a fluência do prazo de

cinco anos para o ajuizamento da ação perante o Poder Judiciário, o qual
somente se iniciará a partir da data da publicação da decisão do recurso;
b) no que toca ao acesso ao Poder Judiciário: impossibilidade de ação

judicial contra o ato enquanto pendente de julgamento o recurso.
Inexistente qualquer dúvida quanto ao efeito suspensivo do recurso e à

ineficácia do ato impugnado administrativamente, o administrado, em tese,
464
carece de interesse processual para formular a mesma pretensão em juízo

(enquanto pendente o recurso). Teoricamente, não se consumaram, ainda,
nem a lesão ao direito nem a ocorrência dos pressupostos para a dedução de
pretensão em juízo. Poderá o administrado, no entanto, desistir do recurso
administrativo para que a questão seja submetida ao Poder Judiciário.
§2º — Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento

definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de
patente, de certificado de adição ou de registro de marca.
O dispositivo elenca as hipóteses de descabimento de recurso contra

determinadas decisões, quais sejam, aquela que determina o arquivamento
definitivo de pedidos de patentes ou de registro de marcas e a que defere
pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.
Com relação à primeira hipótese, parece não haver dúvida. O processo
no INPI é administrativo e, como tal, a decisão que determina o seu arquiva-
mento induz à “coisa julgada administrativa”, ou, como ensina de Hely Lopes
Meireles, à preclusão administrativa, tornando-a definitiva e inatacável no
âmbito interno e assegurando segurança e estabilidade jurídica às relações
entre o INPI e o administrado. Ressalvados, aqui, obviamente, os atos ilegais
(contra legem), que podem ser apurados independentemente de recurso e
declarados nulos a qualquer tempo.
Com relação à decisão que defere os pedidos de registro de marca, me-
rece destaque a possibilidade de o administrado interpor recurso administra-
tivo quando o ato deferitório impõe limitações ao pedido com as quais o
administrado não concorda. Neste caso, ao desatender a pretensão do admi-
nistrado, o que a administração pública faz equivale a deferir parcialmente o
pedido formulado, contra o qual a lei específica prevê remédio recursal. Em
outras palavras, não atendida na totalidade a pretensão do administrado,
cabe recurso contra a parte do pedido negada.
§3º — Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encer-

rando-se a instância administrativa.
O artigo centralizou a competência para julgar os recursos, agora confe-

rida unicamente ao Presidente do INPI. Anteriormente, determinados re-
cursos eram julgados pelo ministro da Indústria e Comércio, o que acarretava
inevitável demora nos processos administrativos.
Art. 213 — Os interessados serão intimados para, no prazo de 60

(sessenta) dais, oferecerem contra-razões ao recurso.
Art. 213
Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o
dispositivo prevê o prazo de 60 dias para o interessado apresentar contra-ra-
zões ao recurso. A intimação a que se refere o texto legal é a publicação da
465
notícia do recurso na Revista da Propriedade Industrial, atendido o princípio

da publicidade. Obviamente, há que se provar o legítimo interesse daquele
que oferece contra-razões, sob pena de não conhecimento da petição.
Art. 214 — Para fins de complementação das razões oferecidas a

título de recurso, o INPI poderá formular exigências, que deverão ser
cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dais.
Parágrafo único — Decorrido o prazo do caput, será decidido o re-
curso.
Arts. 214, 215 e 216
Como qualquer processo administrativo, o recorrente deve acostar à
peça recursal a documentação comprobatória das razões alegadas, bem como
a tradução simples dos documentos em idiomas estrangeiros, para futura
apreciação do órgão julgador. No entanto, a LPI facultou ao INPI formular
exigências para a complementação das razões oferecidas, que deverão ser
cumpridas em 60 dias, sob pena de o recurso sequer ser conhecido.
Art. 215 — A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera ad-

ministrativa.
Complementando o disposto no art. 212, §3º, surge, novamente, a figura

da coisa julgada administrativa, em que a decisão do recurso, na vigência da
Lei nº 9.279/96, é final e irrecorrível. Em verdade, verifica-se o fenômeno da
exaustão administrativa, no qual a decisão emanada do Presidente do INPI
não mais poderá sofrer alteração na esfera administrativa, podendo ser revis-
ta somente por via judicial.
Capítulo II
DOS ATOS DAS PARTES
Art. 216 — Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes
ou por seus procuradores, devidamente qualificados.
Da leitura desse dispositivo extrai-se que todos os atos relativos à aqui-

sição e á manutenção de direitos da propriedade industrial previstos na pre-
sente Lei devem ser praticados pelas próprias partes interessadas diretamen-
te ou por seus respectivos procuradores, mediante instrumento de mandato
que os qualifique devidamente e lhes conceda os poderes necessários para
tais atos.
Assim, a presente Lei da Propriedade Industrial manteve a mesma siste-
mática do Código de 1971 ( art. 115, 1ª parte), que determinava que, para a
conservação dos direitos de propriedade industrial, as partes, quando não
466
pleiteando em nome próprio diretamente, deveriam estar representadas por

procuradores habilitados pelo devido instrumento legal. No tocante ao ter-
mo “devidamente qualificados” a que se refere o dispositivo sob análise, este
diz respeito à indicação no mandato do nome completo, número de CPF,
cargo, nacionalidade e endereço do signatário da procuração, conforme tem
sido a exigência do INPI. Regulamentada a profissão de agente da proprieda-
de industrial, somente estes profissionais, além dos advogados, estão habili-
tados a atuar perante o INPI como procurador (ver Decreto-lei nº 8.933, de
26.01.1946, e Ato Normativo n/ 141/98).
Vale comentar ainda que a procuração poderá ser outorgada pela parte
interessada com poderes gerais para os atos administrativos junto ao INPI ou
com poderes específicos para a prática de apenas determinados atos em
nome do outorgante.
§1º — O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocó-

pia autenticada, deverá ser em língua portuguesa, dispensados a lega-
lização consular e o reconhecimento de firma.
A exemplo do caput do artigo, o §1º manteve a disposição do Código de

1971 (artigo 115, 2ª parte) no sentido de ser dispensado o reconhecimento
de firma do signatário nas procurações apresentadas em nome das partes
interessadas nacionais, como também a legalização consular pelas partes es-
trangeiras, atendendo, assim, ao objetivo maior de simplificação do procedi-
mento.
Além disso, incluiu a expressa menção de que o documento de procura-
ção apresentado no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá estar
em língua portuguesa. No caso específico de interessado estrangeiro a procu-
ração poderá ser apresentada no idioma de seu país, sendo necessária, porém,
a respectiva tradução simples para o português, dispensada, portanto, a tra-
dução juramentada. Admite-se também a procuração bilíngüe, constando
uma versão necessariamente em português e outra no idioma do país do
interessado.
§2º — A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta)

dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, inde-
pendente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo
definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro
de desenho industrial e de registro de marca.
Manteve-se na LPI a exigência prevista no Código de 1971 no sentido de

que, quando não apresentada no primeiro ato da parte no processo, a juntada
da respectiva procuração deverá ser promovida no prazo de 60 dias, contado
do dia imediatamente subseqüente à prática do ato em questão, sob pena de
arquivamento definitivo dos pedidos de patente e pedidos de registro de
desenho industrial e de marca.
467
Também a exemplo do que ocorria no Código de 1971, a apresentação

de procuração, ato obrigatório e condição sine qua non para a parte repre-
sentada atuar no processo administrativo, nos termos do art. 216 comentado
anteriormente, independe de notificação ou exigência por parte do INPI. Em
resumo, o prazo para a apresentação posterior do mandato começa a correr
ato contínuo, sem qualquer necessidade de publicação oficial do INPI neste
sentido.
Os Atos Normativos nºs 127, 129 e 131, bem como a Resolução nº 75,
todos do INPI, que dispõem, respectivamente, sobre patente, desenho in-
dustrial, marca e indicação geográfica, regulam a matéria da mesma forma
que o artigo ora em exame.
No tocante especificamente à procuração prevista no art. 217 (que será
comentado a seguir), caso não seja apresentada quando da prática do primei-
ro ato da parte no processo, o INPI poderá exigi-la a qualquer momento,
mesmo após a extinção da patente, caso em que também deverá ser apresen-
tada no prazo de 60 dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.
Ressalte-se que os Atos Normativos nºs 127 e 129, nos itens 11.3 e 7.3,
respectivamente, prevêem recurso do arquivamento de que cuida esse §2º
do art. 216.
Art. 217 — A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e

manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com
poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive
para receber citações.
Art. 217
Previsto na legislação anterior (caput do art. 116 do Código de 1971), o
art. 217 tem como obrigatório que a pessoa domiciliada no exterior deve
constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no
Brasil para representá-la, tanto administrativa como judicialmente, inclusive
para receber citações, estas, evidentemente, apenas em ações relacionadas
com a propriedade industrial.
A finalidade do dispositivo é permitir que as pessoas, físicas ou jurídicas,
com domicílio fora do território nacional possam ser demandadas na pessoa
do procurador habilitado com poderes para receber citações, evitando-se o
complexo e moroso procedimento de citação por carta rogatória.
Na hipótese de pessoa domiciliada no exterior, cujos atos não sejam
praticados por procurador habilitado na forma do art. 216, deverá ser apre-
sentada procuração conforme estatuído no art. 217, ainda que o ato tenha
sido praticado pessoalmente522.
522 Ver Atos Normativos nº 127, item 11.1.1.1; nº 129, item 7.1.1.1; nº 131, item 16.3, e
Resolução do INPI nº 75, art. 14.
468
Art. 218 — Não se conhecerá da petição:

I — se apresentada fora do prazo legal; ou (...)
Art. 218
A LPI estabelece os prazos que devem ser obrigatoriamente observados
para a execução de cada ato. O alcance da norma é evidente, pois, por prin-
cípio elementar de Direito Processual, na apreciação de qualquer pleito pe-
rante a administração pública sujeito a prazo, é determinante a verificação da
tempestividade do ato.
Assim, na hipótese de não observância do prazo legal estipulado, a peti-
ção intempestiva não será sequer conhecida pelo INPI, ou seja, o seu mérito
nem chegará a ser examinado pelo INPI, salvo na hipótese de justa causa, tal
como prevista no art. 221 dessa Lei.
Caso não haja expressa estipulação na Lei, o prazo para a prática do ato
será de 60 dias, conforme determina o art. 224 da LPI, cuja contagem obser-
vará o dispostos nos arts. 222 e 223 do mesmo diploma que serão examina-
dos a seguir.
Vale ressaltar que, havendo o reconhecimento da justa causa que impe-
diu a parte de praticar o ato, o INPI poderá desvincular-se do prazo originário
já destacado e assinar prazo diferente, conforme lhe faculta o art. o §2º do
art. 221 da LPI, o qual, no entanto, não poderá ser menor que 15 dias e maior
do que 60 dias523.
II — se desacompanhada do comprovante da respectiva retribuição

no valor vigente à data de sua apresentação.
Outro requisito de admissibilidade da petição é o comprovante de reco-

lhimento das retribuições referentes ao respectivo requerimento, à medida
que praticamente todos os serviços do órgão estão sujeitos ao pagamento de
tais retribuições. Portanto, as providências a serem tomadas em qualquer
processo pendente ou concluído só ocorrerão mediante a comprovação de
pagamento do recolhimento correspondente, salvo com relação àqueles ser-
viços declarados isentos pelo INPI (exs.: desistência de pedidos de depósito,
retirada e denúncia em geral, pedido de averbação de contratos de exporta-
ção e tecnologia etc.)524.
Cabe ressaltar que, nos casos que o exigem, não basta apenas que o
interessado efetue o pagamento da retribuição junto ao banco indicado pelo
INPI, é preciso, ainda, que comprove o recolhimento mediante apresentação
da guia paga que deverá ser anexada à petição do requerimento.
523 Ver Atos Normativos nº 127, item 12.3, nº 129, item 8.3, e item 15.2 da Resolução nº 083,
de 14.12.2001, que normaliza o processamento dos depósitos de pedidos de registro de marca.
524 Ver Tabela de Retribuição de Serviços do INPI, cujos valores foram instituídos pela Portaria
MDIC nº 59, de 27/05/97.
469
O não conhecimento da petição desacompanhada do comprovante da

respectiva retribuição já era previsto no Código de 1971, em seu art. 107,
“c”, porém a nova Lei incluiu a expressa menção de que o valor da retribuição
será o vigente à data de sua apresentação. Dessa forma, o que o legislador
pretendeu foi não deixar dúvidas quanto ao valor da retribuição a ser paga no
caso de atualização de valores que, de fato, ocorrem de tempo em tempo525.
Art. 219 — Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso,

quando: Art. 219
I — apresentados fora do prazo previsto nesta Lei; (...)
Este dispositivo, previsto na legislação anterior, determina que, a peti-

ção, a oposição e o recurso não serão conhecidos se apresentados fora do
prazo legal, ressalvada hipótese de justa causa, conforme destacado no artigo
anterior. O dispositivo dispensa, a rigor, maiores comentários por sua clare-
za. É óbvio que se a parte interessada não busca assegurar ou manter os seus
direitos dentro do prazo legal estipulado em lei, sua pretensão não pode ser
acolhida pela administração.
II — não contiverem fundamentação legal; ou (...)
A petição, a oposição e o recurso deverão conter não somente o pedido

e os fatos, mas também, e, sobretudo, a fundamentação legal. Quer dizer, a
fim de trazer subsídios ao examinador, bem como embasar suas alegações, o
interessado, em petição, oposição ou recurso, deverá fundamentar-se na lei
e, se possível, apresentar provas, de preferência documentais, que consoli-
dem o seu direito ou a sua pretensão. Seguiu-se, portanto, a sistemática do
Código de 1971, cujo art. 107, “b”, disciplinava no mesmo sentido.
III — desacompanhados do comprovante do pagamento da retribui-

ção correspondente.
Da mesma forma que o art. 218, inciso II, igualmente a oposição e o

recurso não serão conhecidos se desacompanhados do comprovante do paga-
mento da respectiva retribuição526.
Conforme já comentado, o INPI presta seus serviços mediante paga-
mento de retribuições. Assim, para que o órgão tome as providências neces-
525 Ver Tabela de Retribuição citada acima e Resolução do INPI nº 052, de 12.05.1997, que
dispõe sobre a redução de valores de retribuições de serviços prestados pelo INPI a ser obtida por
pessoas físicas, microempresas (assim definidas em lei), sociedades ou associações de intuito
não-econômico e órgãos públicos.
526 No caso específico destas duas peças (oposição e recurso), a Tabela de Retribuição de
Valores do INPI em vigor não prevê qualquer isenção.
470
sárias requeridas pela parte interessada, o comprovante deve ser apresentado

com a petição, oposição ou recurso, sob pena de não conhecimento, salvo
com relação àqueles serviços expressamente declarados isentos pelo INPI.
Nunca é demais lembrar que, tanto com relação ao art. 218, como com
relação ao artigo ora em estudo, as hipóteses de não conhecimento da peti-
ção, da oposição e do recurso não são cumulativas. São, ao contrário, inde-
pendentes, de modo que não é necessária a incidência de todos os incisos;
basta apenas a configuração de uma das hipóteses para justificar a aplicação
do dispositivo legal em questão.
Art. 220 — O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que pos-
sível, fazendo as exigências cabíveis.
Arts. 220 e 221
Embora os atos das partes sempre devam seguir e conter tudo o que está
estipulado em lei, o INPI deve, sempre que possível, aproveitar o que lhe foi
apresentado e, no caso de ainda restar dúvida, oferecer a possibilidade para
que a parte esclareça e comprove o alegado. Nessa hipótese, o INPI formula-
rá as exigências pertinentes.
Essa norma atende aos princípios da verdade material, princípio básico
do Direito Administrativo, e da fungibilidade dos recursos e o da economia
processual, aplicável, por analogia, ao procedimento administrativo.
Capítulo III
DOS PRAZOS
Art. 221 — Os prazos estabelecidos nesta Lei são contínuos, extin-

guindo-se automaticamente o direito de praticar o ato, após seu decur-
so, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa.
Esse artigo, sem equivalente no Código de 1971, reproduz a essência do

art. 183 do Código de Processo Civil527, que prevê a perda do direito da
parte de praticar o ato pretendido após o decurso do prazo fixado em lei
(preclusão), salvo nas hipóteses comprovadas de justa causa.
§1º — Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade

da parte e que a impediu de praticar o ato.
Inicialmente, cumpre destacar que, neste parágrafo, o legislador seguiu

a definição do §1º do citado art. 183, da lei processual civil, não adotando as
527 Art. 183. Decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o

direito de praticar o ato, ficando salvo, porém, à parte provar que o não realizou por justa causa.
471
expressões “força maior” ou “caso fortuito”, previstas no Código Civil528.

Assim, amplia-se a justificativa de inação para qualquer causa imprevista e
alheia à vontade da parte que possa ser considerada “justa”.
Como não seria possível ao legislador enumerar exaustivamente os fatos
que constituem justa causa, cabe ao INPI, tal como o magistrado, determi-
nar, no caso concreto, se a circunstância alegada pela parte justifica a sua
inação. Este exame, naturalmente, sujeita-se aos limites fixados pelo §1º
citado anteriormente, ou seja, norteia-se pelos critérios da previsibilidade do
evento, ânimo da parte e da possibilidade de que o ato pudesse ser praticado.
Dentre os fatos que a doutrina e jurisprudência vêm considerando como
suficientes para caracterizar justa causa no processo civil, mencionem-se,
e.g.: doença do advogado529, inundação do Fórum530, enchente da cidade531,
greve de transportes sem outros meios de locomoção viáveis e revolução532.
§2º — Reconhecida a justa causa, a parte praticará o ato no prazo

que lhe for concedido pelo INPI.
Como a lei adjetiva civil, que inspirou o presente capítulo, a LPI também
é silente quanto ao procedimento a ser adotado para a comprovação da justa
causa e quanto ao prazo tal comprovação. O STF, ao dirimir a questão quanto
ao prazo533, entendeu que a comprovação da justa causa deve ser realizada
durante a vigência do prazo ou em até cinco dias após cessado o impedimen-
to, sendo certo que este é o prazo do art. 185 do CPC para a prática de
qualquer ato pela na ausência de preceito legal ou assinação pelo juiz.
Assim, por analogia, pode-se dizer que a comprovação da justa causa
deve ser realizada perante o INPI dentro do prazo do art. 224 da LPI, uma
vez cessado o fato impeditivo. Vencido o prazo do referido artigo, a compro-
vação da justa causa ainda pode ser realizada pela parte, sendo sua admissibi-
lidade um ato discricionário do INPI.
528 Parágrafo único do art. 393 da Lei nº 10.406/2002 (Novo Código Civil Brasileiro), em vigor
desde 11.01.2003, que manteve a redação do parágrafo único do artigo 1.058 do Código Civil
revogado.
529 STJ — 4ª Turma, RESP 285947/RJ, publicado no DJU da 11.06.2001; STJ — 1ª Turma,
RESP 109116/rs, publicado no DJU de 23.06.1997.
530 TAPR — 4ª Câmara, Agravo 132909701, publicado no DO de 07.05.1999.
531 Nota do Art. 183 (Art. 183: 2d) do “Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor” de Theotonio Negrão, Ed. Saraiva, 2002, p. 261: “O TJSP considerou causa justa a
‘paralisação da cidade, em face de inundação, impossibilitando a locomoção do advogado’ (JTJ
164/222)”; Ver também Ato Normativo nº 146/99, que dispõe sobre a restituição de prazo, por
motivo de força maior, em decorrência de enchente na cidade de São Paulo.
532 Pontes de Miranda in Comentários ao Código de Processo Civil, Atualização legislativa de
Sérgio Bermudes, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1996, p. 139.
533 STJ — 6ª Turma, Ag. 117-4/SP, publicado no DJU de 13.06.1994.
472
Uma vez reconhecida a justa causa, a LPI permite que o INPI fixe novo
prazo para a realização do ato pela parte, desvinculando-se, assim, do prazo
originário, conforme o §2º do artigo anterior. Caso haja omissão do Instituto
quanto ao novo prazo, o limite temporal deve ser guiado pelo art. 224 da LPI.
Por outro lado, deve-se ressaltar que a inércia da parte, sem justa causa,
induz à preclusão do direito de praticar aquele ato, mas não implica prescri-
ção de intentar ações judiciais. Em outras palavras, o decurso de um prazo
administrativo sem manifestação da parte interessada em nada prejudica a
revisão judicial de um ato do INPI, em observância ao preceito do art. 5º,
XXXV534, da Constituição da Federal de 1988.
Outro ponto que deve ser ressaltado é que a Constituição Federal, den-
tre os princípios fundamentais, prevê o direito de petição para a defesa de
direito ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art.
5º, inciso XXXIV, alínea “a”. Adiante, no art. 37, caput, a Lex Legum estabe-
lece que a administração pública deve obedecer, dentre outros, ao princípio
da eficiência, ou seja, deve fazer uso dos recursos necessários para obter
máxima qualidade na execução de suas funções.
A interpretação sistemática dos dispositivos mencionados leva a crer
que, uma vez iminente o perigo de o INPI praticar ato ilegal, nada impede
que a parte peticione àquele Instituto alertando para a possibilidade ou prob-
abilidade de erro, a fim de formar um perfeito juízo de convicção do exami-
nador e consagrar, em sua plenitude, o princípio constitucional anteriormen-
te destacado.
Neste sentido, ainda que, por exemplo, expirado um prazo para a apre-
sentação de uma oposição a um pedido de registro de marca, pode a parte
interessada oferecer ao INPI uma petição que dê subsídios ao examinador
para melhor avaliar as circunstâncias do caso. A extinção do direito de ofere-
cer a peça de oposição não implica adequação do pedido de registro aos
ditames legais e, por conseguinte, legítima é a manifestação de qualquer
interessado contra iminente ato ilegal de órgão da administração pública,
qual seja, a concessão de um registro em desacordo com a LPI.
No que tange ao assunto, Carvalho Filho535 comenta:
“alguns servidores menos esclarecidos costumam negar-se a receber

petições de administrados. Tal situação é ilegítima. O recebimento dos
pedidos é obrigatório, ainda que eventualmente contenha algum absur-
do. Cabe à Administração, no máximo, indeferir o pedido, se for o caso.
534 Art. 5º (...) XXXV — a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito.
535 José dos Santos Carvalho Filho, in Manual de Direito Administrativo, Ed. Lumen Juris, Rio
de Janeiro, 1999, p. 665.
473
Mesmo que o faça, porém, o interessado terá exercido seu direito de

petição”.
Em suma: o INPI não pode recusar-se a receber petições, de qualquer

natureza, ainda que intempestivas, sob pena de contrariar a nossa Carta Mag-
na. Isto não significa, porém, que o órgão deva necessariamente acolher o
pleito da parte interessada, pois, de igual forma, estaria incorrendo em grave
falta e colocando em risco a segurança jurídica do nosso ordenamento.
Art. 222 — No cômputo dos prazos, exclui-se o dia do começo e in-

clui-se o do vencimento.
Arts. 222, 223 e 224
Também aqui o legislador reproduziu a essência da lei processual civil
(art. 184536), cuja contagem se faz continuamente, computando-se, inclusi-
ve, os dias feriados.
O dia inicial é excluído da contagem, porém o do vencimento se inclui.
Caso este caia em feriado ou em dia de expediente em que a repartição esteja
fechada ou seu expediente encerre mais cedo que o horário normal estipula-
do, o vencimento é prorrogado até ao primeiro dia útil subseqüente, confor-
me disposto no parágrafo único do art. 184 do CPC.
Por analogia, o regime geral de contagem de prazos fixado na legislação
processual deve ser aproveitado na contagem de prazos junto ao INPI.
Art. 223 — Os prazos somente começam a correr a partir do primei-

ro dia útil após a intimação, que será feita mediante publicação no
órgão oficial do INPI.
O CPI dispunha que os prazos contavam-se a partir da publicação ou da

ciência de que tratava o seu art. 104. A LPI, mais precisa, dispõe corretamen-
te que os prazos começam a fluir a partir do primeiro dia útil após a publica-
ção na Revista da Propriedade Industrial, o órgão oficial do INPI.
Art. 224 — Não havendo expressa estipulação nesta Lei, o prazo

para a prática do ato será de 60 (sessenta) dias.
Em caso de omissão da lei quanto ao prazo para a prática de determina-

dos atos administrativos ou quando a previsão da prática de determinado ato
536 Art. 184. Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do come-
ço e incluindo o do vencimento. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 01.10.1973).
§1º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair em feriado
ou em dia em que: (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 01.10.1973) I — for determinado o
fechamento do fórum; II — o expediente forense for encerrado antes da hora normal.
474
provenha de lei extravagante, o requerente deverá praticá-lo sempre em 60

dias, na esteira do que dispõe o art. 185 do Código de Processo Civil.
O Código de 1971 previa o mesmo prazo de 60 dias para a prática de
atos referindo-se, no entanto, expressamente aos atos previstos naquele Có-
digo. Ou seja, no que se referia às providências não determinadas pelo CPI,
não havia fixação de prazos.
Sob esse aspecto, solucionando a questão, a LPI prevê a adoção de tal
prazo para a prática de quaisquer atos, inclusive aqueles que não estão pre-
vistos na Lei, sempre que não houver disposição a respeito.
A mudança se justifica porque, como corolário do direito de petição
assegurado pelo art. 5º, XXXIV da Constituição Federal, toda e qualquer
pessoa, física ou jurídica, pode apresentar requerimentos e petições perante
os órgãos da administração pública na defesa dos seus direitos ou contra
ilegalidades, independentemente de previsão em lei específica.
Como exemplos dos atos não previstos pela LPI praticados perante o
INPI tem-se o pedido de republicação de um despacho na Revista da Pro-
priedade Industrial em caso de erro material, o pedido de prosseguimento
do exame quando o pedido se encontra sobrestado em razão de um obstáculo
que não mais subsiste e petições de esclarecimentos em geral. Sendo assim,
tais atos devem obedecer ao disposto no artigo em comento e ser praticados
sempre no prazo de 60 dias.
Ressalta-se, no entanto, que a doutrina administrativa brasileira é unâni-
me em considerar que a inércia da parte não torna válido o ato administrativo
e, portanto, a parte deve praticá-los mesmo que findo o prazo previsto no
artigo.
Capítulo IV
DA PRESCRIÇÃO
Art. 225 — Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de

dano causado ao direito de propriedade industrial.
Art. 225
Pacífico é o entendimento de que os sinais distintivos e demais criações
intelectuais (marcas, característicos de nome comercial, patentes de inven-
ção etc.) estão inseridos na categoria de direitos reais, eis que sobre eles recai
o direito de propriedade, um direito real em sua expressão máxima. Em
suma, tais direitos têm seu foco voltado unicamente para um bem, no caso
um bem imaterial. A própria Constituição Federal reafirmou tal assertiva em
seu art. 5º, inciso XXIX.
Assim, é certo que a ação que visa à reparação por ofensa ou dano ao
direito de propriedade intelectual tem natureza real. O que se protege, na
475
hipótese, é exatamente a integridade moral e material da propriedade sobre

o sinal distintivo.
O mesmo não ocorre em relação às ações de abstenção de uso de marca
ou nome comercial, ações entre dois indivíduos em pólos opostos, em que o
sujeito ativo está legitimado a reclamar do sujeito passivo determinada obri-
gação, seja ela de fazer ou não fazer. Aqui, a natureza jurídica da pretensão é
claramente pessoal.
A dicotomia entre a natureza jurídica das ações que visam à reparação de
danos ao direito de propriedade intelectual (natureza real) e as de abstenção
de uso de sinal distintivo (natureza pessoal) foi precisamente delineada pela
Subprocuradoria-geral da República, em parecer exarado nos autos da Ação
Rescisória nº 512, que será posteriormente analisada, verbis:
“O direito de propriedade, é certo, corresponde a um direito real, na

esteira do elenco encartado no art. 674 do Código Civil.
O direito à marca industrial ou comercial é um direito de propriedade,

como se depreende do inciso XXIX, do art. 5º da Constituição Federal.
O direito de propriedade, como óbvio, recai sobre a res e não sobre uma
outra pessoa, como ocorre com os direitos obrigacionais. Nestes, ainda
que a relação jurídica tenha sobre objeto uma coisa, como, verbi gratia,
na compra e venda (...), não há a ocorrência de um ius in re, senão,
apenas uma obrigação a vincular as partes contratantes.
Da mesma forma, ainda que a obrigação derive do direito de proprieda-

de, como a do direito que possui o seu proprietário — credor — de que
determinada pessoa — devedor — abstenha-se da utilização do bem,
essa relação jurídica é sempre pessoal.”
Traçada a pertinente distinção entre a natureza jurídica de ambas as

pretensões, vale mencionar que quando a Lei nº 9.279/96 entrou em vigor, o
teor deste artigo estava em absoluta consonância com o disposto no art. 178
§10, inciso IX do antigo Código Civil, que previa o prazo prescricional de
cinco anos para “a ação por ofensa ou dano causado ao direito de propriedade;
contado o prazo da data em que se deu a mesma ofensa ou dano.”
Outrossim, o Novo Código Civil inovou em seu art. 206 ao estipular que
“a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo
menor”. Uma verdadeira revolução, já que o legislador não mais distingue, no
que se refere à prescrição, os direitos reais dos pessoais.
Entretanto, tal substantiva modificação no ordenamento jurídico em
nada prejudica a vigência do prazo previsto no art. 225 da Lei de Propriedade
Industrial, pois, como é de curial sabença, diante da coexistência de leis
476
prevalece a específica em detrimento da genérica. Tanto é assim que o pró-

prio legislador civil tratou de asseverar que o prazo de dez anos somente
prevalece quando a lei (entenda-se “lei específica”) não lhe tiver fixado prazo
menor.
Permanece, portanto, em pleno vigor a prescrição qüinqüenal para o
interessado reclamar em juízo a reparação por ofensa ou dano ao seu direito
de propriedade industrial.
Outrossim, em relação às ações de natureza pessoal, notadamente as de
abstenção de uso de marca e nome comercial, o Novo Código Civil trouxe
profundas modificações quanto ao prazo prescricional.
Até o ano de 1999, o Superior Tribunal de Justiça pacificara, por inter-
médio da Súmula 142, o entendimento de que o prazo prescricional para a
pretensão de abstenção de uso de marca ou nome comercial seria de 20 anos,
nos termos do que dispunha o art. 177 do Código Civil para as ações pes-
soais.
Entretanto, quando do julgamento da Ação Rescisória nº 512, o Superior
Tribunal de Justiça decidiu pelo cancelamento da Súmula 142 sem, contudo,
substituí-la por outra de conteúdo diverso. Ressurgiu, então, o debate quan-
to à natureza jurídica das ações de abstenção, tendo prevalecido, naquela
data, o entendimento de que se trata de ação real.
Independentemente de tal posicionamento que, com a devida vênia,
consideramos não ser o mais correto, a questão perdeu sua relevância com a
entrada em vigor do Novo Código Civil. Como ressaltamos, a nova Lei não
mais distingue os direitos reais dos pessoais quanto ao prazo prescricional a
ser adotado.
Diante disso, a partir de 11 de janeiro de 2003, prevalece o prazo previs-
to no art. 205 do Código Civil, prescrevendo em dez anos a pretensão de
compelir o sujeito passivo a abster-se do uso de marca ou nome comercial.
Finalmente, vale ressaltar uma outra inovação trazida pelo novo Código
Civil, desta feita quanto ao prazo prescricional para a anulação de nome
empresarial. De acordo com o art. 1167 do Código Civil em vigor, tal preten-
são passa a ser imprescritível, cabendo ao prejudicado, “a qualquer tempo”,
a propositura da “ação” cabível.
Tal artigo vem sendo duramente criticado nos meios doutrinários por
proporcionar inegável quebra da segurança jurídica, na medida em que o
ordenamento jurídico pátrio apenas concebe a existência de pretensões im-
prescritíveis quando caracterizada a má-fé do infrator. O melhor exemplo é
a ação prevista no art. 6 bis da Convenção de Paris.
O artigo traz, ainda, erro terminológico crasso, eis que a prescrição recai
sobre a pretensão e não sobre a ação, Direito Público subjetivo e universal
que pode ser exercido por qualquer cidadão a qualquer tempo, presentes ou
não as condições formais e materiais.
477
Capítulo V
DOS ATOS DO INPI
Art. 226 — Os atos do INPI nos processos administrativos referen-

tes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publi-
cação no respectivo órgão oficial, ressalvados:
I — os que expressamente independerem de notificação ou publica-
ção por força do disposto nesta Lei;
II — as decisões administrativas, quando feita notificação por via
postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e
III — os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do
conhecimento das partes.
Art. 226
Um dos princípios da administração pública é o da publicidade dos atos
administrativos (art. 37, caput da Constituição Federal Brasileira). “Publici-
dade é a divulgação oficial do ato para conhecimento público e início de seus
efeitos externos”537. Este princípio busca não somente, por meio da divulga-
ção oficial, dar efeitos externos aos atos da administração pública, mas tam-
bém visa propiciar transparência e controle da conduta interna dos seus agen-
tes pelos administrados.
Os atos administrativos geram, transferem e extinguem direitos. Como
regra geral, só produzem seus efeitos erga omnes quando dados à publicidade
por meio de órgão oficial. No âmbito da propriedade industrial, até
28.03.1972, os atos administrativos em procedimentos do INPI eram publi-
cados no Diário Oficial da União, Seção III, Subseção RPI. No dia
04.04.1972, circulou o número I da Revista da Propriedade Industrial, órgão
oficial do INPI, que desde então é editado semanalmente para publicar os
atos administrativos decorrentes dos despachos exarados nos processos per-
tinentes à propriedade industrial no Brasil. A Revista da Propriedade Indus-
trial é editada em duas seções distintas: Seção I — Patentes, Contratos,
Desenhos Industriais e Programas de Computadores e Seção II — Marcas e
Indicações Geográficas.
Os dados dispostos no site do INPI servem apenas como fonte de con-
sulta ao usuário, visto que é a Revista da Propriedade Industrial o órgão
oficial do INPI.
A Resolução nº 083, de 14.12.2001, que normaliza o processamento dos
depósitos de pedidos de registro de marca, lista em seu item 16 os dados que
devem constar em todas as publicações das Revistas da Propriedade Industrial.
Todas as publicações vêm acompanhadas de um código de despacho, a
fim de que as partes tomem ciência da decisão exarada pelo INPI no proces-
537 Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, p. 86
478
so de interesse. A tabela com o significado destes códigos está disposta nas

primeiras páginas da Revista da Propriedade Industrial.
A lei dispensa de publicação os atos que nela estiverem previstos como
independentes de notificação. Como exemplos desta situação, podemos ci-
tar:
(i) O §2º do art. 38 e parágrafo único do art. 162 da Lei de Propriedade

Industrial permitem o pagamento e a comprovação da retribuição relati-
va à expedição da carta patente e do certificado de registro de marca
posteriormente ao prazo de 60 dias contados do deferimento, inde-
pendentemente de notificação;
(ii) O §2º do art. 133 da Lei de Propriedade Industrial permite a prorro-

gação do registro de marca dentro do prazo extraordinário, ou seja, após
a expiração da data de sua vigência, independentemente de notificação;
(iii) Os arts. 16, 99 e 127 da Lei de Propriedade Industrial permitem

que a comprovação da reivindicação de prioridade seja feita posterior-
mente ao depósito do pedido de patente ou de marca, inde-
pendentemente de notificação;
(iv) As exigências formais, comunicadas pelo serviço de recepção do

INPI (protocolo) — arts. 21 e 157 da Lei de Propriedade Industrial, não
são publicadas ou notificadas, mas devem ser cumpridas sob pena de
devolução do pedido etc.
A Lei dispensa, ainda, a publicação das decisões administrativas quando

houver notificação por via postal ou ciência nos autos para uma das partes.
Não obstante a existência desta ressalva legal, o INPI há muito tempo não se
utiliza das notificações por via postal, visto que atualmente a maioria das
decisões administrativas é publicada na Revista da Propriedade Industrial.
Da mesma forma, a dispensa de publicação dos atos administrativos apli-
ca-se aos pareceres e despachos internos, consultas entre os diversos setores da
administração que, por não influírem no mérito, não devem ser necessariamen-
te do conhecimento das partes. No entanto, caso a parte solicite ou tiver inte-
resse, o INPI deve sempre disponibilizar as cópias de tais documentos.
Art. 227
Capítulo VI
DAS CLASSIFICAÇÕES
Art. 227 — As classificações relativas às matérias dos Títulos I, II e

III desta Lei serão estabelecidas pelo INPI, quando não fixadas em
tratado ou acordo internacional em vigor no Brasil.
479
As classificações a que se refere o art. 227 da Lei em análise são as de

patentes (título I), as de desenhos industriais (título II) e as de marcas (título
III), as quais passaremos a tratar separadamente a seguir, em vista das pecu-
liaridades de cada uma.
Antes, porém, de maneira geral, com relação à menção das classificações
na legislação brasileira relativa à propriedade industrial, cabe informar que
esta surgiu, pela primeira vez, com o advento do Decreto nº 16.254/1923.
Posteriormente, o Código de 1945 (Lei nº 7.903/45) dispôs sobre as
classificações em seus arts. 210 e 211. As classificações estavam dispostas
em anexos (quadros I e II).
Em seguida, o Decreto-lei nº 1.005, de 21.10.1969, no seu art. 155,
acabou por definir que as classificações dependeriam de aprovação do minis-
tro da Indústria e do Comércio, podendo ser modificadas mediante ato do
mesmo ministro, caso necessário, com classificações internacionais a que o
Brasil aderisse. O mesmo Decreto-lei, em seu art. 168, remetia a regulamen-
tação das classificações aos quadros I e II (anexos do Decreto nº 254/67).
Foi com o advento do antigo Código da Propriedade Industrial de 1971
(Lei nº 5.772, de 21.12.1971), que a classificação dos privilégios e dos regis-
tros passou a ser de competência do INPI, conforme o capítulo IV, art. 110
do referido Código.
Assim, em consonância com o Código anterior, a presente Lei sob análi-
se, confirmou a capacidade do INPI para estabelecer as classificações, excep-
cionando os casos em que as classificações forem fixadas por tratado ou
acordo internacional em vigor no Brasil.
Até o momento, o Brasil não aderiu a nenhum dos tratados/acordos
internacionais sobre o tema, com exceção do Acordo de Estrasburgo (paten-
tes).
Vale notar que o INPI tem a faculdade de adotar os termos dessas
classificações, independentemente de o Brasil ter aderido aos respectivos
tratados, a exemplo de inúmeras instituições congêneres de outros países
membros da Convenção da União de Paris (CUP). Assim é que no tocante às
marcas e aos desenhos industriais, o INPI passou a adotar as classificações
internacionais de Nice, Viena (marcas) e Locarno (desenhos industriais) in-
ternamente, sem de fato ter aderido a elas.
Cabe notar que as classificações surgiram da necessidade, cada vez mais
premente, de simplificar (e por fim até permitir) o procedimento de análise
de pedidos de patente/ de registro de marca e de desenho industrial pelo
INPI.
Com a adoção das classificações internacionais, o INPI visou modernizar
e acelerar ainda mais o exame dos pedidos, considerando que as classifica-
ções internacionais são mecanismos modernos, eficazes e atualizados en-
quanto instrumentos de indexação e recuperação de informações. Além dis-
so, houve necessidade de adequação das classificações internas às praticadas
internacionalmente, em virtude do processo de globalização da economia.
480
Cabe observar que as classificações, tanto das patentes quanto dos dese-
nhos industriais e das marcas, têm também por objetivo a ordenação dos
processos para facilitar buscas referentes a direitos anteriores, mas não têm
a função de determinar possíveis conflitos que muitas vezes transcendem os
limites estabelecidos pelas referidas classificações.
Aliás, tanto a classificação não constitui critério conclusivo para aferição
de violação de direitos de terceiros, que a própria Lei de Propriedade Indus-
trial, ao proibir, em seu art. 124, inciso XIX, o registro de sinal suscetível de
confusão com marca registrada de terceiro, fala de produto ou serviço idên-
tico, afim ou semelhante, e não de produto ou serviço enquadrado em deter-
minada classe. Portanto, o princípio da especialidade das marcas define-se
em função da natureza dos produtos ou serviços e não em função da classe a
que se destinem os sinais. Essa é, cabe anotar, a posição atual do INPI. O
órgão, no passado, via a classificação como parâmetro para aplicação do prin-
cípio da especialidade, mas, no decorrer do tempo, mudou substancialmente
a sua postura e, já há muitos anos, acolhe impugnações fundadas em direitos
sobre sinal registrado em classe diversa daquela objeto do requerimento im-
pugnado, desde que convencido de que os produtos ou serviços apresentam
relatividade, similaridade ou afinidade de modo a provocar risco de confusão
ou associação. Assim também tem agido o Judiciário538, entendendo que a
classificação tem finalidade puramente administrativa, não podendo consti-
tuir elemento definidor de colidência, até porque as marcas distinguem pro-
dutos e serviços e não classes.
Passamos agora a tratar especificamente das particularidades de cada
classificação:
Do Título I — Das Patentes
A Classificação Internacional de Patentes foi instituída em 1971 pelo

Acordo de Estrasburgo, o qual foi modificado em 1979. Atualmente539, 53
países são signatários. O Brasil aderiu ao Acordo em 07.10.1975. É uma
classificação especial utilizada internacionalmente para indexação de docu-
mentos de patentes de invenção e modelo de utilidade.
Por intermédio do Decreto Presidencial nº 76.472 de 17.10.1975 foi
promulgado o Acordo sobre a Classificação Internacional de Patentes, ante-
riormente aprovado pelo Decreto Legislativo nº 59, de 30.08.1974.
A adoção de um sistema uniforme para a classificação de patentes propi-
cia, entre outros, o estabelecimento de uma cooperação internacional mais
538 Ver decisão judicial em ação de rito ordinário nº 2002.5101500887-9, proferida pela 35ª
Vara Federal do Rio de Janeiro, publicada no DORJ-III/ Seç. II, 04.10.2002, p. 120.
539 Base 15/01/2003 — informação obtida em 14/02/2003 no site www.wipo.int.
481
estreita, favorecendo a harmonização dos sistemas jurídicos nacionais no âm-

bito da propriedade industrial.
Do Título II — Dos Desenhos Industriais
A partir de 02 de janeiro de 2001 está em vigor a Classificação Interna-

cional de Desenhos Industriais, constante do Anexo I, da Resolução
076/2000540, de 15.12.2000, que dispôs sobre essa adoção.
Essa classificação internacional advém do Tratado de Locarno, de
08/10/1968, modificado em 28.09.1979, sendo que dele são partes 41 paí-
ses (posição de 15.01.2003541).
C onseqüentemente revogou-se o Ato Normativo nº 104, de
21.12.1989, que dispunha sobre a Classificação Nacional de Modelos e De-
senhos Industriais, a qual havia sido estabelecida pelo INPI, com base no
disposto no art. 110, do antigo Código da Propriedade Industrial (Lei nº
5.772/71).
Do Título III — Das Marcas
Até 31.12.1999 o INPI adotava a Classificação de Produtos e Serviços

instituída pelo Ato Normativo nº 0051 de 27.01.1981. Essa classificação era
composta de 41 classes, sendo que cada uma era dividida em itens. Não era
obrigatória a especificação dos produtos e serviços. O depositante poderia
optar até no máximo por três itens em cada depósito.
Por meio do Ato Normativo nº 150/1999 de 09.09.1999, revogou-se o
AN nº 0051/81 e o INPI adotou, a partir de 03.01.2000, a Classificação
Internacional de Produtos e Serviços. Essa classificação, também conhecida
como a Classificação de Nice, foi instituída por acordo concluído por ocasião
da Conferência Diplomática de Nice, em 15.06.1957, revista em Estocolmo,
em 1967, e em Genebra, em 1977, e modificada em 1979. Os países mem-
bros do Acordo de Nice somam atualmente542 70. Além de 70 Estados, a
Classificação de Nice é, também, adotada por mais de 71 países e três
organizações543.
A Classificação de Nice baseia-se na classificação elaborada pelo BIRPI
— Bureau Internacional de Proteção da Propriedade Industrial — predeces-
sor da OMPI — Organização Mundial da Propriedade Intelectual — em
1935.
540 A Resolução nº 077/2000 modificou o item 2, da Resolução nº 076/2000, em vista da

necessidade de um melhor entendimento desse item.
541 Informação obtida no site www.wipo.int.
542 Base 29/11/2002 — informação obtida em 14/02/2003 no site www.wipo.int.
543 Base dez/ 2000 — informação obtida em 14/02/2003 no site www.inpi.gov.br.
482
Atualmente está em vigor no Brasil a 8ª edição da Classificação de Nice

(NCL(8)), estabelecida pelo INPI a partir de 01.01.2002, conforme Comu-
nicado publicado na RPI nº 1.614/2001, com 45 classes (de produtos e
serviços). Os instrumentos normativos pertinentes, bem como a edição em
português da NCL(8) foram publicados em separata, na RPI nº 1.615, de
18.12.2001.
No tocante ao Brasil, o Ato Normativo nº 150/99 estabelece que cada
pedido de registro só poderá se referir a uma única classe, e conter obrigato-
riamente a especificação dos produtos e serviços. Os pedidos de registro de
marca em andamento, deferidos, e os registros a serem prorrogados serão
reclassificados de acordo com as normas estabelecidas pelo INPI. É impor-
tante notar que é obrigatório, por ocasião da reclassificação, respeitar os
limites da proteção conferida anteriormente. O descumprimento poderá dar
ensejo à formulação de exigências por parte do INPI (ver art. 159, da presen-
te Lei).
O INPI também adotou pelo Ato Normativo nº 151/99, de 09.09.1999,
a Classificação Internacional de Elementos Figurativos, em vigor a partir de
03.01.2000. Esta classificação foi instituída em 12.06.1973 durante a Con-
ferência Diplomática de Viena. Atualmente, 19 Estados544 fazem parte do
Acordo de Viena, que foi modificado em 01.10.1985.
Cada pedido de registro (de marcas figurativas e mistas) poderá indicar
até cinco possibilidades de classificação, contendo Categoria, Divisão e Se-
ção principal, e conter, obrigatoriamente, os códigos de figuras, cuja indica-
ção será de responsabilidade do depositante.
Capítulo VII
DA RETRIBUIÇÃO
Art. 228 — Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada a retri-
buição, cujos (não há como manter a concordância errada) valor e pro-
cesso de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da
administração pública a que estiver vinculado o INPI.
Art. 228
O INPI, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior tem suas retribuições estabelecidas por meio da Portaria do
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo nº 59, de 27 de maio de
1997, publicada no Diário Oficial da União, Seção I, de 28 de maio de
1997, data em que entrou em vigor.
544 Base15/01/2003 — informação obtida em 14/02/2003 no site www.wipo.int.
483
A Tabela de Retribuições pelos serviços do INPI pode ser facilmente

encontrada no site deste Instituto “www.inpi.gov.br”, no ícone “Quanto
Custa?”.
A Portaria do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo nº 54,
de 09 de maio de 1997, por ter sido publicada com incorreções, oriundas de
falhas de sistema computacional, foi revogada com a publicação da Portaria
vigente (nº 59).
Antes mesmo da entrada em vigor da Portaria nº 59, ou seja, ainda
durante a vigência da Portaria nº 54, o Presidente do INPI expediu a Resolu-
ção n.º 52, de 12 de maio de 1997, que dispõe sobre a redução de valores de
retribuições de serviços prestados pelo INPI, em casos específicos.
A íntegra da mencionada Resolução também pode ser encontrada no site
do INPI, ícone “Legislação” subícone “Resoluções e Portarias”.
Os principais pontos da citada Resolução são os seguintes:
Foram reduzidas, por meio de tal Resolução, as retribuições pelos servi-
ços prestados pelo INPI (apenas aqueles especificados na Resolução), devi-
das por (i) pessoas físicas, (ii) instituições de ensino e pesquisa; (iii) socieda-
des ou associações com o intuito não econômico, bem como (iv) os órgãos
públicos, quando se referirem aos seguintes atos próprios dos depositantes
ou titulares:
i) na Diretoria de Marcas: pedido de registro; cumprimento de exigên-

cia; primeiro decênio; recurso; manifestação sobre recurso e prova de
uso;
ii) na Diretoria de Patentes: depósito de pedido; pedido de exame, ex-

ceto nos casos de desenho industrial; cumprimento de exigência; desar-
quivamento; expedição de Carta Patente ou de Certificado de Adição;
recurso; manifestação sobre recurso; restauração; anuidades; pedido de
registro de Desenho Industrial; 2º qüinqüênio de Desenho Industrial;
iii) na Diretoria de Transferência de Tecnologia: todos os itens previstos

no item “IV” da Tabela de Retribuições.
O percentual de redução das retribuições é o seguinte:
i) 50% para os serviços específicos prestados pelas Diretorias de Marcas

e de Transferência de Tecnologia;
ii) 60% para os serviços específicos prestados pela Diretoria de Patentes;
iii) 50% para os serviços do Centro de Documentação e Informação

Tecnológica, desde que estritamente destinados ao uso próprio do inte-
ressado, excluídos, assim, os casos de serviços para repasse a terceiros.
484
O desconto mencionado no item “c”, refere-se somente aos serviços de

(i) retribuição preliminar de busca isolada; por homem-hora de busca e retri-
buição preliminar de busca on-line e (ii) levantamento de dados de patentes
em CD-ROM ou em bibliografia de literatura não patenteada, por objeto de
pesquisa.
A transferência de titularidade de pedido de patentes ou de patente; de
pedido de registro ou de registro de desenho industrial; de pedido, ou regis-
tro, de marca ou programa de computador, assim como da parte receptora ou
licenciada em contrato averbado, para terceiros não beneficiados pelo esta-
belecido na Resolução nº 52, é condicionada ao prévio recolhimento de idên-
tico percentual de redução obtido, calculado sobre o valor da retribuição
do(s) item(s) respectivo(s) à data do pedido de transferência (art. 4º da
Resolução).
Cumpre mencionar que a Portaria nº 59, de 27 de maio de 1997, não
revogou a Resolução nº 52, de 12 de maio de 1997, já que, neste aspecto, é
compatível com a Portaria anterior.
A Resolução n.º 59, de 14 de julho de 1998, expedida pelo presidente
do INPI, estabelece os valores das retribuições pelos serviços de registro de
programas de computador.
A Tabela de Retribuições pelos Serviços de Registro de Programas de
Computador também pode ser encontrada no site do INPI, “Legislação”,
“Resoluções e Portarias”.
Não há determinação de prazo fixo para a revisão dos valores constantes
nas tabelas, que podem ser alterados a qualquer tempo.
Qualquer serviço solicitado ao INPI sem que a correspondente retribui-
ção esteja devidamente paga, não será realizado até que se faça e comprove o
referido pagamento.
O certificado de registro de marca, por exemplo, somente será concedi-
do após deferido o pedido de registro e comprovado o pagamento das
retribuições correspondentes, o que deve ser realizado dentro do prazo esta-
belecido no art. 162 e 162 parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial.
Caso o pagamento e a comprovação do recolhimento, a que se refere o
parágrafo anterior, não sejam realizados dentro do prazo estabelecido pelo
mencionado dispositivo, o pedido de registro será definitivamente arquiva-
do, encerrando-se a instância administrativa.
De acordo com a Resolução n.º 83/2001, expedida pelo presidente do
INPI, (i) oposições, (ii) recursos, (iii) processos administrativos de nulidade,
e (iv) requerimentos de declaração de caducidade não serão conhecidos se
desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspon-
dente.
Ainda de acordo com a Resolução n.º 83/2001, não será restituída a
retribuição devidamente paga.
485
486
Título VIII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 229 — Ao pedidos em andamento serão aplicadas as disposi-

ções desta Lei, exceto quanto à panteabilidade das substâncias, maté-
rias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substân-
cias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuti-
cos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos pro-
cessos de obtenção ou modificação, que só serão privilegiáveis nas
condições estabelecidas nos arts. 230 e 231.
Art. 229
Este artigo tem sido motivo de grande controvérsia e polêmica e foi,
inclusive, modificado pela Lei nº 10.196, de 14 de fevereiro de 2001, (ante-
riormente Medida Provisória nº 2.006 emitida em dezembro de 1999, sub-
seqüentemente reeditada sob nº 2.014 e 2.105). As versões inicial e atual
(segundo a Lei nº 10.196) do art. 229 são reproduzidas e comentadas adian-
te.
Em sua versão inicial o art. 229 ordenava a aplicação do disposto nessa
nova Lei a todos os pedidos de patente em andamento, exceto quanto à
patenteabilidade de matéria que não era patenteável no âmbito da Lei ante-
rior (Lei nº 5.772/71), em particular os pedidos de patente em andamento,
pendentes, depositados na vigência da Lei anterior e contendo matéria inci-
dente nas proibições contidas nas alíneas b) e c) do art. 9º (Lei nº 5.772/71).
Resumidamente, este artigo aplica as normas da nova Lei aos pedidos ainda
pendentes e dispõe ainda que os pedidos de patentes referentes à matéria
excluída somente seriam aceitáveis se processados em conformidade com as
regras estabelecidas nos arts. 230 e 231 da Lei (pedidos de patente comu-
mente denominados de pipeline). O artigo, em sua versão inicial, engloba
todos os pedidos pendentes nesta situação, sem fazer qualquer distinção
quanto as suas respectivas datas efetivas de depósito no Brasil.
Cabe ressaltar, por outro lado, que o Brasil aprovou — sem reservas — a
Ata Final da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do
Acordo Geral de Tarifas e Comércio — GATT — pelo Decreto Legislativo
nº 30 de 15.12.1994, publicado no Diário Oficial, em 19.12.1994, e sua
promulgação ocorreu através do Decreto nº 1.355, de 30.12.1994, publica-
do no Diário Oficial, de 31.12.1994. Em seu art. 2º, o Decreto nº 1.355
dispõe que:
487
“Art. 2º — Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.”
Assim, o art. 229 gera conflito e inconsistência com o previsto em TRIPS

considerando que:
(i) o art. 70.2 do Acordo indica que na data de sua aplicação para o
membro em questão, o Acordo gera obrigações com respeito a toda a
matéria existente que esteja protegida naquele membro na citada data,
ou que satisfaça, ou venha posteriormente a satisfazer, os critérios de
proteção estabelecidos neste Acordo;
(ii) segundo o art. 70.7 do referido Acordo, no caso de direitos de pro-

priedade intelectual para os quais a proteção esteja condicionada ao re-
gistro, será permitido modificar solicitações de proteção que se encon-
trem pendentes na data de aplicação deste Acordo para o membro em
questão, com vistas a reivindicar qualquer proteção adicional prevista
nas disposições deste Acordo;
(iii) as exceções à patenteabilidade admitidas pelo GATT/TRIPS (art.

27545) não abrangem a matéria excluída no art. 229 anterior;
(iv) o art. 70.8 do Acordo TRIPS claramente indica que, quando um país
membro, na data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC,
não conceder proteção patentária a produtos farmacêuticos nem a pro-
dutos químicos para a agricultura em conformidade com as obrigações
previstas no art. 27, deverá a partir da data de aplicação deste Acordo, os
critérios de patenteabilidade ali estabelecidos; e
545 Art. 27 — Matéria Patenteável (...)

2. Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu
território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para
proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio
ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida por
sua legislação.
a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de
animais;
b) plantas e animais, exceto microrganismos e processos essencialmente biológicos para a
produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não-biológicos e microbiológicos.
Não obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes,
seja por meio de um sistema sui generis eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto
neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da
OMC.
488
(v) segundo o §5º do art. 65 do Acordo GATT/TRIPS, um membro que

utilize o prazo de transição previsto nos §§1, 2, 3 e 4 do Acordo assegu-
rará que quaisquer modificações nas suas legislações, regulamentos e
prática feitas durante esse prazo não resultem em um menor grau de
consistência com as disposições do Acordo.
Do ponto de vista prático, diversos pedidos de patentes pendentes na

data de entrada em vigor desta Lei foram rejeitados com base nas disposições
do art. 229 e a matéria é passível de demanda judicial para dirimir as contro-
vérsias existentes.
Existe, por outro lado, a tese de que a data de aplicação de determinadas
disposições do Acordo TRIPS poderia ser postergada em conformidade com
seu art. 65546 e que, desta forma, a restrição imposta pelo art. 229 da presen-
te Lei seria viável e não conflitante com o Acordo. Decisões judiciais em
contestações referentes ao prazo de vigência de patentes apontam, predomi-
nantemente, para direção contrária a essa tese547 e, portanto, em favor da
data de aplicação de TRIPS em 1º de janeiro de 1995.
O art. 229 em sua versão modificada segundo a Lei nº 10.196 apresenta
a seguinte redação:
“Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições
desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31
de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias
ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, maté-
rias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medica-
mentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obten-
ção ou modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade
prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão considerados indeferi-
546 Art. 65 — Disposições Transitórias

1. Sem prejuízo do disposto nos §§2, 3 e 4, nenhum Membro estará obrigado a aplicar as
disposições do presente Acordo antes de transcorrido um prazo geral de um ano após a data de
entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.
2. Um País em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicação das
disposições do presente Acordo, estabelecida no §1, por um prazo de quatro anos, com exceção
dos Artigos 3, 4 e 5. (...)
4. Na medida em que um País em desenvolvimento Membro esteja obrigado pelo presente
Acordo a estender proteção patentária de produtos a setores tecnológicos que não protegia em
seu território na data geral de aplicação do presente Acordo, conforme estabelecido no §2, ele
poderá adiar a aplicação das disposições sobre patentes de produtos da Seção 5 da Parte II para
tais setores tecnológicos por um prazo adicional de cinco anos.
5. Um Membro que utilize o prazo de transição previsto nos §§1, 2, 3 e 4 assegurará que
quaisquer modificações nas suas legislações, regulamentos e prática feitas durante esse prazo não
resultem em um menor grau de consistência com as disposições do presente Acordo.
547 Ver comentários referentes ao art. 40 da presente lei.
489
dos, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludi-
dos indeferimentos.
Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e pro-
dutos químicos para a agricultura, que tenham sido depositados entre 1º de
janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabi-
lidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da
prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da conces-
são da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no
Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art. 40.” (NR)
“Art. 229-A. Consideram-se indeferidos os pedidos de patentes de pro-
cesso apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos
quais o art. 9º, alínea “c”, da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, não
conferia proteção, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos in-
deferimentos.” (NR)
“Art. 229-B. Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1º
de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9º, alíneas “b” e “c”,
da Lei nº 5.772, de 1971, não conferia proteção e cujos depositantes não
tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231, serão decididos
até 31 de dezembro de 2004, em conformidade com esta Lei.” (NR)
“Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farma-
cêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVS).” (NR)
O art. 229, como modificado pela Lei nº 10.196, faz distinção entre as
datas efetivas de depósito no Brasil dos pedidos pendentes; rejeita aqueles
com data efetiva de depósito anterior a 1995 (data de ratificação do Acordo
TRIPS) relativos às matérias listadas no artigo onde não foi usada a rota dos
arts. 230 e 231 (via pipeline) e inclui outros dispositivos não constantes de
sua versão original.
Conforme pronunciamento da Associação Brasileira de Propriedade In-
telectual (ABPI) por intermédio da Resolução de 13/01/2000, a Medida
Provisória nº 2.014, da qual deriva a Lei nº 10.196, fere dispositivos consti-
tucionais e contraria disposições do Acordo TRIPS como indicado adiante.
A começar pelo caput do artigo, existe tratamento diferenciado e discri-
minado em relação aos pedidos de patente com datas efetivas de depósito
antes de 1995 e no período de 1995-1997 (data de entrada em vigor da Lei
em sua plenitude). Em se tratando de um dispositivo transitório, pela sua
própria natureza, a norma não seria passível de modificação já que o prazo
inicialmente previsto no art. 229 (possibilidade de depósitos de pedidos de
patente via arts. 230 e 231 da Lei — pipeline) já estava esgotado quando da
publicação da MP nº 2.014. Por outro lado, ao considerar indeferidos os
pedidos de patente anteriores a 1995, haveria uma perda de bem sem o
devido processo legal, violando o que dispõe o inciso LIV do art. 50 da
Constituição Federal.
490
Em adição, permanece ainda o conflito com as disposições do Acordo

TRIPS pelas razões já abordadas em relação ao art. 229 original (ver itens (i),
(ii), (iii) e (v) anteriores).
Quanto ao previsto no parágrafo único desse artigo, fica estabelecido que
aqueles pedidos de patente relativos a produtos farmacêuticos e agrícolas
com datas efetivas de depósito entre 1995 e 14.05.1997 devem ser exami-
nados em conformidade com a Lei atual (ou seja, seriam em princípio paten-
teáveis), porém seu prazo de vigência estaria limitado ao prazo regulado pelo
caput do art. 40, não se aplicando a eles o prazo previsto no parágrafo único
desse artigo (prazo mínimo de proteção de dez anos da data de concessão).
Esse dispositivo trata dos pedidos de patente específicos listados no art. 70.8
do Acordo TRIPS mas discrimina estes em relação aos demais pedidos de
patentes pendentes ao não aplicar o prazo de proteção previsto no parágrafo
único do art. 40.
O art. 229-A indefere os pedidos pendentes reivindicando processos de
produção de produtos químicos nas áreas farmacêutica e de alimentos apre-
sentados no período de 1995 a 14.05.1997. Similarmente, existe uma perda
de bem sem o devido processo legal e violação do inciso LIV do art. 50 da
Constituição Federal, bem como conflito com as regras estabelecidas, entre
outras, nos arts. 70.2, 70.7 e 65.5 do Acordo TRIPS.
É relevante notar que as notificações de indeferimento previstas tanto
no caput do artigo e no art. 229-A em sua maioria foram feitas a partir do ano
2000. Como a data mais tardia de aplicação do Acordo, sem qualquer con-
trovérsia, foi 01.01.2000 e, de outro lado, considerando que o art. 65.4 de
TRIPS somente possibilita uma extensão de cinco anos adicionais para con-
cessão de patentes de produtos para aqueles países que estariam obrigados na
data de aplicação do referido Acordo (ano 2000) a prover proteção de paten-
te de produto que não era disponível548 (o que não é o caso do Brasil que já
confere esse tipo de proteção pela Lei atual), é razoável concluir-se que a
medida provisória perdeu sua eficácia já que recursos impetrados contra
indeferimentos proferidos com base nesses dispositivos teriam que ser ava-
liados à luz das regras de patenteabilidade definidas no Acordo sob pena de
violação de suas disposições. Porém, o INPI sistematicamente mantém seu
posicionamento com base no art. 229-A e, por conseguinte, a defesa da
patenteabilidade de reivindicações de processo contida em pedidos de pa-
tente depositados entre 01.01.1995 e 14.05.1997 também é passível de
demanda judicial.
O art. 229-B indica que pedidos de patente de produtos químicos em
geral (em geral, ou seja, farmacêutico, agrícola, alimentício e outros) deposi-
tados no período em questão serão decididos até 2004. Esses são examinados
548 Ver supra nota.
491
obedecendo-se os princípios estabelecidos nesta Lei e, desta forma, a paten-

teabilidade intrínseca destes pedidos tem sido reconhecida.
O art. 229-C é inédito e tira a competência do INPI para conceder
patentes a ele atribuída pelo art. 240 desta Lei. De outro lado, o artigo:
• estipula um requisito adicional para concessão de patentes — aparen-

temente inexistente nas legislações de outros países — além dos requisi-
tos permissíveis estabelecidos no Acordo GATT/TRIPS ratificado pelo
Brasil; discrimina um setor específico (farmacêutico) contrariando o art.
27.1 do referido Acordo;
• é inconsistente com as disposições do referido Acordo conflitando

também com o disposto em seu art. 65.5 e, por fim,
• não está em harmonia com o art. 4 quater da Convenção da União de

Paris549, pelo qual a concessão de uma patente não pode ser recusada em
função de limitações na legislação nacional à venda do produto.
Segundo os critérios atualmente utilizados pela ANVISA na autorização

da concessão da patente, aquela Agência está reexaminando os pedidos de
patente, não só em relação a aspectos formais como erros de datilografia, por
exemplo, mas também quanto ao preenchimento dos requisitos de patentea-
bilidade, entre eles novidade e atividade inventiva. Em alguns casos a ANVI-
SA já negou a anuência prevista no art. 229-C com base em alegações de falta
de novidade da matéria do pedido de patente.
Com isso a ANVISA vem atuando em uma esfera de competência que
pertence unicamente ao INPI, ou seja, está atuando fora de suas atribuições
legais440, além de inegavelmente acarretar uma duplicação desnecessária de
trabalho e um tempo maior para a concessão de patentes nessa área (farma-
cêutica), pois uma etapa adicional — fora do âmbito do INPI — é necessária
para obtenção da anuência da ANVISA após o exame e decisão do pedido de
patente pelo INPI.
Portanto, a Lei nº 10.196 está sujeita a ações judiciais relacionadas à
aplicabilidade do art. 229-C.
Do lado prático, o INPI vem aplicando o art. 229-C da seguinte maneira:
ao concluir pelo deferimento do pedido de patente, um despacho especial de
parecer técnico relacionado ao referido art. 229-C é publicado em vez do
despacho regular de “deferimento”. O deferimento propriamente dito é pu-
549 Art. 4 quater — Não poderá ser recusada a concessão de uma patente e não poderá ser uma
patente invalidada em virtude de estar a venda do produto patenteado ou obtido por um processo
patenteado sujeita a restrições ou limitações resultantes da legislação nacional. (concorda com a
venda)
492
blicado somente após o retorno da ANVISA autorizando a concessão da

patente. Este procedimento está em desacordo com o estabelecido na Lei nº
10.196, visto que essa determina que apenas a “concessão” fica sujeita à
autorização da ANVISA, pressupondo-se que o pedido deva ser encaminha-
do àquela Agência após o seu deferimento regular. Contudo, quanto ao prazo
para pagamento da taxa final de que trata o art. 38 desta Lei, uma vez que se
refere à retribuição relativa à expedição da respectiva Carta Patente, seria
razoável, nesses casos, o INPI deferir normalmente o pedido de patente,
porém com uma ressalva no sentido de que o prazo legal de 60 dias para
pagamento dessa retribuição apenas passa a correr a partir da notificação de
autorização de concessão pela ANVISA.
Art. 230 — Poderá ser depositado pedido de patente relativo às

substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos quí-
micos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios,
químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como
os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha
proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, fican-
do assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu
objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa
direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham
sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos
para a exploração do objeto do pedido ou da patente.
Art. 230
O art. 230 trata das patentes que ficaram popularmente conhecidas no
Brasil como patentes pipeline.
Em resumo, este artigo concedeu aos titulares de patentes e pedidos de
patentes estrangeiros relativos a invenções cuja patenteabilidade era proibida
pela legislação brasileira anterior, a saber, produtos químicos, produtos e
processos químico-farmacêuticos e alimentícios, o direito de ainda obter
proteção no Brasil mesmo que tais matérias já tivessem sido divulgadas e,
portanto, não mais atendessem ao requisito de novidade. Portanto, o pipeli-
nerepresenta, na realidade, uma exceção ao conceito básico de patenteabili-
dade e funcionou como uma espécie de “revalidação” de patentes requeridas
no exterior.
Assim, quem tivesse requerido uma patente em qualquer país membro
de tratados ou convenções válidas no Brasil e que na época devida não pôde
obter proteção no Brasil por se tratar de matéria não patenteável de acordo
com a antiga Lei nº 5.772/71, poderia fazê-lo com base no art. 230 desde que
atendidas as seguintes condições:
• até a data de depósito do correspondente pedido brasileiro o objeto

daquela patente não fosse colocado em qualquer mercado por iniciativa
da titular,
493
• também até a data do depósito brasileiro terceiros não houvessem

realizados sérios e efetivos preparativos para exploração daquela patente
no Brasil, e
• que o referido pedido brasileiro fosse depositado dentro de um ano a

contar da data de publicação da Lei.
Tendo em vista a natureza das invenções especificamente abrangidas por

este artigo, os pipelines só se aplicaram a patentes de invenção, não havendo,
portanto, pipelines de modelos de utilidade ou desenhos industriais.
É importante observar que para a obtenção de uma patente segundo o
art. 230, o objeto da patente-base estrangeira não poderia ter sido efetiva-
mente colocado em nenhum mercado pelo próprio titular, enquanto que a
condição relativa a possíveis preparativos para exploração de tal objeto é
restrita àqueles realizados por terceiros e em território brasileiro.
§1º — O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano

contado da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro
depósito no exterior.
Como se infere deste parágrafo, pela técnica usual de contagem de pra-

zos estipulada pelo art. 222, tendo sido publicada esta Lei em 15 de maio de
1996, desconsidera-se o dia da publicação e o prazo de um ano para depósito
de pedidos pipeline expirou, portanto, em 15 de maio de 1997.
Para todos os efeitos legais relativos ao art. 230, a “patente estrangeira”
a ser considerada como base para a concessão da patente brasileira pipeline
será aquela concedida no país onde o primeiro pedido correspondente foi
depositado.
§2º — O pedido de patente depositado com base neste artigo será

automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado
manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento
do disposto no caput deste artigo.
Uma vez publicado o pedido de patente depositado com base neste art.
230, qualquer terceiro interessado pode formalmente apresentar uma oposi-
ção à concessão da patente brasileira com argumentos que comprovem espe-
cificamente o não atendimento ao estabelecido no caput do artigo.
Portanto, durante esta fase de processamento a opoente deve apresentar
argumentos que demonstrem que o objeto da patente requerida já havia sido
efetivamente colocado no mercado pela própria titular antes da data de de-
pósito do pedido brasileiro e/ou que terceiros já haviam realizado sérios e
efetivos preparativos para exploração de tal objeto no Brasil antes da data de
depósito do pedido em questão.
494
§3º — Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as

condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da pa-
tente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a
patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.
De acordo com o §3º, fica estabelecido que para a concessão das patentes
requeridas de acordo com art. 230 não será realizado exame técnico no que diz
respeito aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
A patente brasileira será concedida se e quando uma patente correspon-
dente for concedida no país onde o primeiro pedido foi depositado e terá o
mesmo escopo de proteção, com exceção das matérias que incidirem nas
proibições previstas nos arts. 10 e 18 da LPI.
Desta forma, se uma patente pipeline foi requerida com base em um
pedido de patente originalmente depositado em um país europeu, por exem-
plo, a patente a ser considerada para efeitos de concessão futura no Brasil
deverá ser uma patente correspondente concedida e válida naquele mesmo
país da Europa. O art. 3º não permite que na situação mencionada se utilize,
por exemplo, uma patente norte-americana ou japonesa mesmo correspon-
dente àquele pedido original.
§4º — Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o

prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro
pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo pre-
visto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.
O prazo de proteção das patentes concedidas de acordo com o art. 230

é contado de forma diferente daquele considerado para patentes “convencio-
nais”. O prazo de uma patente pipeline e toma por base o prazo remanescente
de proteção da patente-base estrangeira, desde que este prazo não ultrapasse
20 anos a partir da data de depósito no Brasil pois este é o prazo previsto no
art. 40 desta Lei. Observa-se que para os chamados pipelines não existe o
prazo mínimo de proteção de dez anos contados a partir da concessão da
patente (ver art. 40 §1º).
§5º — O depositante que tiver pedido de patente em andamento,

relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou pro-
cessos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos ali-
mentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie,
bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá
apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste arti-
go, juntando prova de desistência do pedido em andamento.
O §5º se refere aos pedidos de patente brasileiros já depositados e em

processamento no INPI e cujo objeto se refere a matérias que eram proibidas
495
de acordo com a legislação anterior, ou seja, produtos químicos e produtos e

processos nas áreas químico-farmacêutica e alimentícia.
Este parágrafo ratifica o disposto no art. 229 pois, como já visto anterior-
mente, aquele artigo determina que os novos critérios de patenteabilidade da
LPI que eliminam as antigas proibições relativas às áreas química, farmacêu-
tica e alimentícia não se aplicarão aos pedidos de patente em andamento.
Todavia, o art. 229 e este §5º do art. 231 estabelecem a possibilidade de tais
pedidos em andamento serem protegidos através de um depósito pipeline e,
para tanto, todos os requisitos contidos no caput do art. 230 deveriam ser
igualmente atendidos e o titular deveria apresentar formalmente sua desis-
tência em relação ao pedido de patente anterior.
§6º — Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido

depositado e à patente concedida com base neste artigo.
Muito embora o processamento dos pedidos de patente pipeline envolva

exceções no que se refere ao exame técnico quando comparado com o dos
pedidos de patente convencionais, outros dispositivos previstos na LPI tais
como pagamentos de anuidades, por exemplo, devem ser atendidos.
Da mesma forma, uma vez concedida a patente pipeline ela passa a ser
considerada como uma patente comum para todos os efeitos da Lei.
Art. 231 — Poderá ser depositado pedido de patente relativo às

matérias de que trata o artigo anterior, por nacional ou pessoa domici-
liada no País, ficando assegurada a data de divulgação do invento,
desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por
iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem
tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos prepara-
tivos para a exploração do objeto do pedido.
Art. 231
A finalidade deste artigo foi a de estender os benefícios do pipeline aos
inventores brasileiros que também desenvolveram invenções relativas à ma-
téria não patenteável de acordo com o Código de 1971 e que, por esse
motivo, anteriormente não haviam requerido patente no Brasil. Por esta ra-
zão os pedidos de patente depositados de acordo com este artigo ficaram
popularmente conhecidos como os “pipelines de nacionais”.
Neste caso aplicam-se os mesmos requisitos para a concessão de uma
patente, ou seja, até a data de depósito do correspondente pedido brasileiro
o objeto da invenção não podia ter sido colocado em qualquer mercado por
iniciativa da titular, também até a data do depósito brasileiro terceiros não
poderiam ter realizados sérios e efetivos preparativos para exploração daque-
la patente no Brasil, e o referido pedido brasileiro deveria ser depositado
dentro de um ano a contar da data de publicação da Lei.
496
Observa-se que de acordo com o art. 231, a data-base para efeitos legais
é a data em que a invenção foi divulgada pela primeira vez, tendo em vista
que este artigo refere-se à situação de inventores brasileiros sem nenhuma
patente requerida anteriormente e, portanto, não haveria outras datas con-
cretas a considerar.
§1º — O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano

contado da publicação desta Lei.
Este parágrafo é análogo ao §1º do art. 230.
§2º — O pedido de patente depositado com base neste artigo será

processado nos termos desta Lei.
Diferentemente do que ocorre com o art. 230 que trata dos casos pipeli-
ne onde há uma patente estrangeira correspondente já concedida, a matéria
contida nos pedidos de patente depositados segundo o art. 231 nunca passa-
ram por qualquer exame, seja de ordem formal ou técnica. Por esse motivo,
tais pedidos de patente serão submetidos ao processamento normal previsto
em lei, com exceção do requisito de novidade que não será considerado de
forma absoluta visto que a matéria da invenção em questão já teria sido
divulgada.
§3º — Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o

prazo remanescente de proteção de 20 (vinte) anos contado da data da
divulgação do invento, a partir do depósito no Brasil.
Este parágrafo é bem claro e estabelece que o prazo de proteção da

patente concedida segundo o art. 231 é de 20 anos a contar da data da
primeira divulgação.
Destaca-se que da mesma forma que no art. 230, este parágrafo não
prevê um prazo mínimo de proteção contado a partir da concessão da paten-
te como ocorre com as patentes de invenção convencionais (ver art. 40 §1º).
§4º — O depositante que tiver pedido de patente em andamento,

relativo às matérias de que trata o artigo anterior, poderá apresentar
novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando
prova de desistência do pedido em andamento.
Este parágrafo é análogo ao §5º do art. 230. Art. 232

Art. 232 — A produção ou utilização, nos termos da legislação ante-
rior, de substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou proces-
sos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentí-
cios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem
497
como os respectivos processos de obtenção ou modificação, mesmo que

protegidos por patente de produto ou processo em outro país, de confor-
midade com tratado ou convenção em vigor no Brasil, poderão conti-
nuar, nas mesmas condições anteriores à aprovação desta Lei.
§1º — Não será admitida qualquer cobrança retroativa ou futura,
de qualquer valor, a qualquer título, relativa a produtos produzidos ou
processos utilizados no Brasil em conformidade com este artigo.
§2º — Não será igualmente admitida cobrança nos termos do pará-
grafo anterior, caso, no período anterior à entrada em vigência desta
Lei, tenham sido realizados investimentos significativos para a explo-
ração de produto ou de processo referidos neste artigo, mesmo que pro-
tegidos por patente de produto ou de processo em outro país.
Trata-se aqui de dispositivo relativamente similar ao previsto no art. 45

desta Lei sobre direitos de usuário anterior. O art. 232 tem relação direta
com as disposições do arts. 230 e 231. Tendo em vista que os arts. 230 e 231
possibilitam o patenteamento de matéria que não era patenteável nos termos
da lei anterior ou a “revalidação” de patentes existentes em outros países nas
condições ali estabelecidas, quem produzia ou explorava no Brasil anterior-
mente o objeto da respectiva patente tem assegurado o direito de continuar
sua exploração nas mesmas condições anteriores. Os §§1º e 2º isentam o
usuário de qualquer pagamento, passado ou futuro, mesmo no caso de a
produção/exploração não ter sido efetivamente iniciada, mas, apenas, te-
nham sido feitos investimentos significativos para tal.
Tendo em vista que uma das condições para concessão de uma patente
válida, segundo os arts. 230 e 231 desta Lei (patentes pipeline) é que o
respectivo objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado ou que
terceiros não tenham realizado no Brasil sérios e efetivos preparativos para
exploração de seu objeto, parece remota a aplicação do disposto no art. 232
já que o uso/exploração do objeto da patente ou investimento anterior para
sua produção configurariam impedimento à concessão de patentes válidas
amparadas nos arts. 230 e 231.
Por outro lado, faz-se aqui referência as disposições do art. 70.4 do
Acordo GATT/TRIPS, onde se abordam condições similares ao previsto no
art. 232, exigindo-se, porém, o pagamento de remuneração eqüitativa:
“Art. 70.4. Com respeito a quaisquer atos relativos a objetos específicos

que incorporem matéria protegida e que venham a violar direitos de
propriedade intelectual, nos termos de legislação em conformidade com
este Acordo, e que se tenham iniciado, ou para os quais o investimento
significativo tenha sido efetuado, antes da data de aceitação do Acordo
Constitutivo da OMC por aquele Membro, qualquer Membro poderá
estabelecer uma limitação aos remédios disponíveis ao titular de direito
com relação à continuação desses atos após a data de aplicação deste
498
Acordo por aquele Membro. Em tais casos, entretanto, o Membro esta-

belecerá ao menos o pagamento de remuneração eqüitativa.”
Em primeiro lugar, a tradução oficial para o português dessa disposição

de TRIPS não parece refletir integralmente seu conceito original. Há que se
considerar, em primeiro plano, que o art. 70 de TRIPS trata, de uma forma
geral, de uma situação de transição, no momento em que as disposições de
TRIPS passam a se tornar eficazes para os países em questão. Essa situação é
mais bem refletida no trecho original em inglês do art. 70.4, segundo o qual
se tratam ali dos atos em relação a objetos específicos incorporando matéria
que “become infringing under the terms of legislation in conformity with this
Agreement”, em outras palavras, aos atos que se tornam infração nos termos
da legislação em virtude de sua conformação a esse acordo.
Dentro desse conceito, nos parece que, no que diz respeito às patentes
de pipeline, há dois aspectos diferentes a considerar:
a) as patentes de pipeline que derivam de pedidos que se encontravam

pendentes na “data de aplicação”550 de TRIPS, a rigor deveriam se bene-
ficiar plenamente das disposições do art. 70 de TRIPS, inclusive quanto
ao pagamento de uma “remuneração eqüitativa”, segundo seu item 4;
b) quanto às patentes de pipeline que resultaram simplesmente da “reva-

lidação” de patentes estrangeiras e cujos objetos estariam, de outra for-
ma, em domínio público no Brasil, o art. 70.3551 de TRIPS desobriga o
país de restabelecer proteção a essa matéria, de tal modo que a necessi-
dade de aplicação nesses casos do disposto no art. 70.4 é questionável.
De todo modo, a discussão quanto à aplicação do art. 70.4 parece ser

inócua em vista do fato de que, como já mencionado anteriormente, a pró-
pria concessão da patente de pipeline está condicionada à inexistência de uso
ou exploração anterior de seu objeto.
Afora as situações anteriores, há aqueles pedidos de patente que não
foram convertidos em pedidos pipeline embora se encontrassem pendentes
por ocasião da entrada em vigor da Lei nº 9.279/96 e tivessem por objeto
matérias não patenteáveis na vigência da Lei anterior e que passaram a ser
patenteáveis nos termos da nova lei. O objeto desses pedidos tornou-se pa-
tenteável por força das determinações de TRIPS, uma vez que, como já
550 Ver comentários aos arts. 40 e 229 quanto à interpretação de que a “data de aplicação” de
TRIPS para o Brasil seria 01.01.1995.
551 Art. 70 — Proteção da Matéria Existente (...)
3. Não haverá obrigação de restabelecer proteção da matéria, que, na data de aplicação deste
Acordo para o Membro em questão, tenha caído no domínio público.
499
comentado, esse Acordo prevê que um país membro é obrigado a aplicar suas
disposições aos pedidos pendentes na “data de aplicação”. Em princípio, às
patentes concedidas a tais pedidos não convertidos em pipeline não se apli-
cam às restrições de que trata o art. 232 quanto ao uso anterior.
Art. 233 — Os pedidos de registro de expressão e sinal de propagan-

da e de declaração de notoriedade serão definitivamente arquivados e
os registros e declaração permanecerão em vigor pelo prazo de vigência
restante, não podendo ser prorrogados.
Art. 233
Como visto anteriormente, o legislador de 1996 optou por suprimir o
registro, que tinha caráter atributivo de propriedade, dos sinais de propagan-
da (art. 122 c/c art. 124, VII da Lei de Propriedade Industrial).
O sinal de propaganda pode ser definido como “toda legenda, anúncio,
reclame, palavra, combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e
característicos que se destinem a emprego como meio de recomendar quais-
quer atividades lícitas, realçar qualidade de produtos, mercadorias ou servi-
ços, ou a atrair a atenção dos consumidores e usuários” (grifamos, onde?). Tal
definição foi extraída do art. 73 do Código da Propriedade Industrial revoga-
do (Lei nº 5.771/71), que, entretanto, pode ser invocada doutrinariamente,
especialmente para melhor diferenciar tal figura das marcas.
Com efeito, nos termos da Lei em vigor, a marca é aquele sinal usado
para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de
origem diversa (art. 123, inciso I da Lei de Propriedade Industrial).
Assim, o que indicará se determinada expressão é utilizada apenas como
sinal de propaganda ou como marca é o seu uso, pois que permitirá a verifi-
cação de sua função, e não, simplesmente, a quantidade de palavras que a
compõe.
Não há qualquer previsão específica sobre os sinais de propaganda na
Convenção de Paris ou outra em vigor.
A impossibilidade de tal registro, no entanto, não significa que os sinais
de propaganda deixaram de ter qualquer amparo jurídico. Primeiramente,
porque o próprio diploma legal, em seus arts. 194 e 195, inciso IV, tipifica
como ilícito penal o emprego não autorizado de sinal de propaganda alheio.
Em segundo lugar, os sinais de propaganda, desde que originais, desfrutam
de proteção pelos princípios do Direito de Autor. Evidentemente, a questão
de saber se determinado sinal de propaganda apresenta originalidade sufi-
ciente para a tutela da legislação autoral deverá ser verificada no caso con-
creto.
Assim, o sinal de propaganda está protegido pelas regras que proíbem a
concorrência desleal, especialmente aquelas já citadas, bem como pela Lei de
Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98). Independem de registro tais proteções,
bastando comprovar-se a titularidade ou anterioridade de seu uso, conforme
o caso, por meio de sua veiculação ao público. Embora opcional, é possível
500
registrar tais expressões ou sinais perante órgãos competentes, possuindo tal

registro efeitos meramente declaratórios e não constitutivos, mas facilitando
a prova mencionada.
O art. 233 ordenou o arquivamento de todos os processos pendentes,
resguardando, até a sua expiração, os registros concedidos à época da vigên-
cia da Lei anterior.
Não poderia o legislador optar por forma diversa ao manter a vigência
dos registros anteriormente expedidos, em respeito aos mecanismos legais
do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que vedam efeito retroativo à
lei para ferir direito adquirido ou ato jurídico perfeito. A solução de fulminar
os pedidos em andamento, por outro lado, não nos parece feliz, por suas
conseqüências patrimoniais. De fato, esses pedidos, em sua maioria, foram
formulados há vários anos e, durante esse tempo, muitos depositantes, na
expectativa de terem amparo específico de um registro de propriedade in-
dustrial, investiram no lançamento de seus sinais que, com o advento da nova
Lei, passaram a ter proteção incerta, a ser verificada em juízo. De resto, não
nos parece acertada, também, a própria decisão do legislador de, simples-
mente, eliminar a possibilidade de registro de sinais de propaganda, que são
instrumentos valiosos de captação de clientela e apresentam evidente afini-
dade com as marcas. A decisão é meramente cômoda, evitando as enormes
dificuldades de definição de critérios de avaliação de registrabilidade, que
levaram o INPI a demorar muitos anos até iniciar o exame dos pedidos de
registro formulados após o advento do Código de 1971. Com isso, o Brasil
perdeu a oportunidade de ter um mecanismo prático, moderno, de proteção
a sinais que não se enquadram perfeitamente em nenhum dos instrumentos
jurídicos de proteção objetiva a criações no campo do comércio.
O art. 233 conferiu o mesmo tratamento aos pedidos de declaração de
notoriedade, ordenando que fossem arquivados todos os requerimentos for-
mulados antes da vigência da nova lei. O INPI, seguindo essas disposições,
limitou-se a publicar os pedidos que já haviam sido decididos, fulminando
qualquer requerimento que não houvesse sido examinado em tempo.
Longe de se pensar que, com esse dispositivo, as marcas notórias não
gozam mais de tutela específica da Lei de Propriedade Industrial, como
aconteceu com o registro de expressões de propaganda. Pelo contrário, a Lei
nova mantém o amparo a marcas de excepcional grau de conhecimento,
como visto anteriormente, tutelando-as no art. 125 sob o nomen juris de
marca de alto renome, resolvendo a antiga confusão conceitual entre tais
expressões e adotando um termo consagrado pela doutrina internacional.
Apenas não mais exige o reconhecimento, a priori, mediante declaração es-
pecífica emitida pelo INPI. De fato, a antiga Lei nº 5.772/71 conferia prote-
ção especial aos sinais que, registrados no país em relação a determinados
produtos ou serviços, houvessem atingido tamanho grau de projeção no ter-
ritório nacional a ponto de serem prontamente reconhecidos pelo público
em geral, independentemente de sua ligação com o segmento originário.
501
Mandava aquele diploma legal, em seu art. 67, que a notoriedade fosse de-
clarada pelo INPI, após exame dos documentos comprobatórios produzidos
pela parte interessada. A declaração de notoriedade era válida pelo prazo do
registro ao qual se referia, podendo ser prorrogada juntamente com aquele
título, desde que o órgão se convencesse de que o sinal conservava essa
qualidade à época da prorrogação.
Nas disposições da nova Lei, a tutela dos sinais, ora designados marcas de
alto renome, não mais depende de declaração prévia, mas, apenas, da verifi-
cação do fenômeno do renome no momento em que se dá a controvérsia.
Não se cogita mais de declaração anterior por parte do INPI, sendo dispen-
sado este prévio juízo oficial a respeito do seu grau de conhecimento.
O alto renome será reconhecido, assim, incidentalmente, na medida em
que for apresentada alguma medida administrativa ou judicial contra ato
infrator de terceiro, com base no alto renome de uma marca, e o INPI, no
primeiro caso, ou o Poder Judiciário, no segundo, reconhecer este status ao
dar procedência ao pedido de abstenção do uso da marca infratora. Será
conclusiva a percepção do mercado na época em que o alto renome for
invocado para proteção de um direito infringido.
Vale notar que é possível, embora não necessário, propor uma ação judi-
cial declaratória, contra o INPI, com o objetivo específico de obter uma
declaração do alto renome de uma marca.
Importante comentar, ainda, que o INPI está, no momento, cogitando
de instituir um procedimento que permita estender os efeitos do reconheci-
mento do alto renome de um sinal no âmbito de um processo de oposição ou
nulidade administrativa a outros casos similares.
Ademais, embora na maioria dos casos não venha a ser suficiente como
prova isolada, deve-se ressaltar que um registro de declaração de notorieda-
de, ainda que extinto por força do artigo ora comentado, considerando o
disposto no art. 332 do Código de Processo Civil, poderá ser utilizado para
demonstrar o reconhecimento, pelo INPI, em determinada data, do alto
renome de uma marca.
Em vista da inexigibilidade da declaração de notoriedade para o alcance
do reconhecimento do renome de uma marca, entendeu o legislador que não
faria mais sentido assoberbar a autarquia com a apreciação dos pedidos de
declaração pendentes, optando pelo arquivamento dos pedidos em curso.
Pelo princípio constitucional da irretroatividade, a Lei nova não atinge, evi-
dentemente, os registros de notoriedade já concedidos quando do início de
sua vigência, permanecendo eles em vigor pelo prazo restante de proteção.
Em que pesem os acertos do novo dispositivo legal, mais coerente seria,
tanto no caso dos pedidos de declaração de notoriedade, quanto nos pedidos
de registro de expressão de propaganda, que o legislador enfrentasse a análi-
se dos requerimentos efetuados antes da vigência da nova Lei à luz do diplo-
502
ma anterior, respeitando os princípios do direito intertemporal que reputam

válidos e eficazes os atos realizados na vigência e conformidade da Lei antiga.
Considerando a entrada em vigor desta Lei em 14/05/1997 (art. 243),
em 30/04/1997 o INPI expediu o Ato Normativo nº 137, dispondo “sobre
os procedimentos relativos à concessão de registros de expressões e de sinais
de propaganda e sobre declaração de notoriedade, bem como suas prorroga-
ções”. Interessante notar que os pedidos de registro de expressão ou sinal de
propaganda e os pedidos de declaração de notoriedade, deferidos em caráter
definitivo e com petição de comprovação de pagamento relativa à proteção
do primeiro decênio e expedição do certificado de registro ou da averbação
da notoriedade, foram reputados concedidos no dia 13/05/1997, inde-
pendentemente da data de publicação da concessão. O mesmo se deu em
relação aos pedidos de prorrogação de tais registros.
Art. 234 — Fica assegurada ao depositante a garantia de priorida-

de de que trata o art. 7º da Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971, até
o término do prazo em curso.
Arts. 234 e 235
O Código de 1971 em seu art. 7º previa o depósito de garantia de prio-
ridade para o autor da invenção que pretendesse fazer demonstrações,
comunicações a entidades científicas ou exibição do privilégio em exposições
oficiais.
O pedido de garantia de prioridade vigorava por um ano para os casos de
invenções e por seis meses para os casos de modelos e desenhos.
Dentro desses prazos deveria ser apresentado o pedido de privilégio.
Findos estes prazos e não tendo sido requerido privilégio, extinguir-se-ia
automaticamente a garantia de prioridade, considerando-se de domínio pú-
blico a invenção, modelos ou desenhos.
Esta Lei substituiu o conceito de “garantia de prioridade” pelo conceito
de “período de graça” com vantagens, como previsto no art. 12, mas assegura
ao depositante, que anteriormente à Lei tenha depositado um pedido de
garantia de prioridade, que termine os prazos estipulados pelo Código de
1971 que porventura se encontrem em curso.
Art. 235 — É assegurado o prazo em curso concedido na vigência da

Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.
Este dispositivo segue a regra básica de direito intertemporal fixada pelo

ordenamento jurídico brasileiro.
O presente artigo se refere claramente aos prazos aplicáveis no processo
administrativo que, iniciado durante a égide da Lei anterior, deve respeitar
os prazos nela prescritos. Trata-se, por exemplo, dos prazos para cumpri-
mento de exigências ou para requerer exame de pedidos de patentes. Entre-
tanto, ao prever a aplicação de tais prazos, a Lei não excluiu a possibilidade
503
de o depositante se valer dos prazos da nova Lei, quando estes lhe forem mais
benéficos, o que tem sido confirmado pela prática do INPI.
Tal entendimento foi corroborado em decisão proferida pela Exmª. Juíza
da 21ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, Liliane do Espírito
Santo Roriz de Almeida, em que afirma:
“Não se argumente que o art. 235, da LPI, ao assegurar o prazo em curso

concedido na vigência da Lei nº 5.772/71, refere-se ao prazo de vigência
das patentes.”
Aplica-se o referido dispositivo legal apenas aos prazos procedimentais

internos do órgão. Caso assim não se entendesse, estaríamos diante da absur-
da situação de a Lei nova assegurar ao titular da patente — como se isso fosse
um direito adquirido — um prazo de vigência menor do que a Lei nova
concedia, o que seria um absurdo lógico, uma vez que não há direito adquiri-
do à situação garantida por norma prejudicial, mas apenas direito adquirido a
situações garantidas por normas mais benéficas.”
Resulta daí que, ao assegurar o prazo concedido na Lei anterior, o art.
235 não restringe o benefício dos prazos mais longos determinados pela nova
Lei na hipótese em que, em 15.05.1997, já havia prazo em curso, iniciado na
vigência da Lei nº 5.772/71
Entre outros, esse princípio tem utilização prática na aplicação de novo
prazo para as patentes concedidas na vigência da Lei anterior e que ainda se
encontravam em vigor quando a nova Lei ingressou no ordenamento jurídico.
Art. 236 — O pedido de patente de modelo ou de desenho industrial

depositado na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, será
automaticamente denominado pedido de registro de desenho indus-
trial, considerando-se, para todos os efeitos legais, a publicação já fei-
ta.
Art. 236
Este parágrafo refere-se, unicamente, aos pedidos de patente de modelo
ou de desenho industrial que se encontravam pendentes na data em que a Lei
nº 9.279/96 se tornou plenamente eficaz, i.e., em 15 de maio de 1997. Esses
pedidos foram automaticamente convertidos em pedidos de registro de de-
senho industrial, nos termos da nova Lei, ficando sujeitos às respectivas
disposições, entre outras aquelas relativas ao processamento, à concessão, à
vigência e ao pagamento de qüinqüênios.
As patentes de modelo ou desenho industrial concedidas na vigência da
Lei precedente permanecem sob essa categoria e, como tal, permanecem
sujeitas ao regime de pagamento de retribuições anuais, conforme determi-
nado pelos arts. 84 a 86 da Lei de Propriedade Industrial.
O Ato Normativo nº 130, de 5 de março de 1997, contém as regras
quanto à remuneração dos pedidos pendentes na conversão para a nova cate-
504
goria de registro de desenho industrial, de acordo com o qual as designações

MI e DI para os antigos pedidos de patente de modelo e de desenho indus-
trial, respectivamente, são uniformizadas como DI para os pedidos na nova
categoria. Ademais a numeração dos antigos MI permanece inalterada e a dos
antigos DI é alterada, segundo as regras previstas naquele regulamento.
Parágrafo único — Nos pedidos adaptados serão considerados os

pagamentos para efeito de cálculo de retribuição qüinqüenal devida.
Esta disposição permite que os valores pagos a título de exame, anuida-

des e taxa final [13] sejam corrigidos monetariamente e deduzidos do valor
do respectivo qüinqüênio, haja vista que deixam de existir os serviços relati-
vos a essas taxas. Nos termos do Ato Normativo nº 130, de 5 de março de
1997, o aproveitamento das taxas pagas para fins de dedução apenas se aplica
aos serviços não realizados [14], de tal sorte que se o exame foi concluído,
não se aproveita a taxa de exame para efeitos de dedução. (Verificar o que
são estes números entre colchetes.)
Art. 237 — Aos pedidos de patente de modelo ou de desenho indus-

trial que tiverem sido objeto de exame na forma da Lei nº 5.772, de 21
de dezembro de 1971, não se aplicará o disposto no art. 111.
Arts. 237 e 238
Este artigo refere-se aos pedidos de patente de modelo ou de desenho
industrial depositados na vigência da Lei nº 5.772/71 e em relação aos quais
o exame foi realizado e, supõe-se, concluído. Para esses casos, o titular do
registro não pode requerer o exame de seu objeto nos termos do art. 111, até
porque isso seria redundante. Ademais, este artigo deixa implícito que será
respeitado o resultado do exame realizado na vigência da Lei anterior, o que,
em nosso entendimento, não exclui a possibilidade de que, tendo o exame
anterior resultado na emissão de um parecer desfavorável (etapa preparató-
ria do indeferimento propriamente dito do pedido), o INPI instaure, de
ofício, um processo de nulidade administrativa, com base no art. 113, §1º.
Art. 238 — Os recursos interpostos na vigência da Lei nº 5.772, de

21 de dezembro de 1971, serão decididos na forma nela prevista.
Este dispositivo assegurou a análise dos recursos pendentes que foram

interpostos antes do advento da nova Lei. É pacífico o entendimento de que
a Lei não tem, a priori, efeito retroativo, nos termos do art. 6º da Lei de
Introdução do Código Civil. Dessa forma, não se aplica a fatos ou atos passa-
dos, regulamentados por lei anterior, dos quais emanam efeitos produzidos
ou a produzir. A Lei nova incide no processo em curso no estado em que se
acha quando do início de sua vigência, resguardando-se a inteira eficácia dos
505
atos até então praticados. Somente os atos posteriores à Lei nova se regularão
conforme os preceitos desta.
Hipótese semelhante se verificou, após a entrada em vigor da nova Lei,
nas ações judiciais visando à anulação de registros concedidos sob a égide do
antigo Código da Propriedade Industrial. Nessa hipótese, as ações foram
decididas conforme o que previa a Lei em vigor quando da sua concessão, em
respeito ao princípio lex tempus regit actum.
Foi com muito acerto, portanto, que o legislador, em respeito aos princí-
pios que regem a lei civil no tempo, optou por ordenar que os recursos
interpostos na vigência da Lei antiga fossem julgados de acordo com tais
disposições, reservando a imediata aplicação da Lei nova tão-somente aos
atos subseqüentes ao novo dispositivo legal.
Art. 239 — Fica ao poder Executivo autorizado a promover as neces-

sárias transformações no INPI, para assegurar à Autarquia autônoma
financeira e administrativa, podendo esta: Art. 239
I. Contratar pessoal técnico e administrativo mediante concurso
público;
II. Fixar tabela de salários para os seus funcionários, sujeita à
aprovação do Ministério a que estiver vinculado o INPI; e
III. Dispor sobre a estrutura básica e regimento interno, que serão
aprovados pelo Ministério a que estiver vinculado o INPI.
Parágrafo Único — As despesas resultantes da aplicação deste arti-
go correrão por conta de recursos próprios do INPI.
Este dispositivo proporciona ao poder Executivo as condições para que

se executem as necessárias transformações no INPI, autorizando-o a contra-
tar novos técnicos, fixar a própria tabela de salários e dispor sobre a estrutura
básica e o regimento interno da autarquia.
Previamente autorizado por expresso dispositivo de lei, resta ao Poder
Executivo exercer a vontade política de prover o INPI dos meios de que
necessita para bem executar as atribuições e as funções para as quais foi
criado em 1970
No segundo semestre do ano de 1998, o INPI e o Ministério da Admi-
nistração e da Reforma do Estado (MARE) anunciaram a assinatura de um
protocolo de intenções por intermédio do qual o INPI se comprometeria a
dar conta dos 350 mil processos pendentes de exame e, em contrapartida, se
transformaria em agência executiva, como o que a autarquia ganharia maior
autonomia, independência econômica e liberdade para contratar pessoal e
adquirir equipamentos conforme as suas necessidades.
O fato foi amplamente festejado e noticiado, já que significaria a solução
de boa parte das dificuldades enfrentadas pelo INPI e pelos usuários, mas,
lamentavelmente, nada de concreto foi feito.
506
Nesse sentido, o Relatório final da C.P.I. (Comissão Parlamentar de

Inquérito) dos medicamentos datado de 30 de maio de 2000, tendo como
relator o Deputado Ney Lopes, contém à sua p. 165 recomendação específi-
ca para que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio proceda
à rápida regulamentação deste artigo, a instituição do respectivo plano de
cargos e salários e a contratação de servidores por meio de concurso público.
O mesmo relatório recomenda, ainda, que aquele Ministério dê prioridade à
transformação do INPI em Agência Executiva, conforme as Diretrizes do
Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado.
Justifica-se tal recomendação no fato de que com recursos próprios,
autonomia e estabilidade administrativa, o INPI, como Agência Executiva,
terá condições suficientes para o seu efetivo desempenho.
Art. 240 — O art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970,

passa a ter a seguinte redação:
Art. 240
“Art. 2º — O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito
nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a
sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se
quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções,
tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.”
Este dispositivo dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 5.648/70, que cria
o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, limitando o âmbito de atua-
ção da autarquia ao excluir de suas atribuições a ação de adotar “medidas
capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer
melhores condições de negociação e utilização de patentes”, atribuições para
as quais, como se viu desde a sua criação, o INPI não estava preparado.
Assim, em boa hora, o legislador retirou do INPI a competência para
regular a transferência de tecnologia, de modo que a partir da nova lei a
autarquia não pode mais interferir, como fez durante a vigência da lei revo-
gada, nos contratos de transferência de tecnologia e de exploração de paten-
tes que, por imposição da Lei nº 5.772/71, deveriam ser submetidos ao crivo
do INPI.
Retirada do INPI tal atribuição, a atuação da autarquia, em matéria de
transferência de tecnologia e dos demais contratos expressamente mencio-
nados na Lei, está hoje limitada à simples averbação do contrato para permi-
tir o pagamento previsto nos contratos e a dedutibilidade fiscal, nos termos
da legislação específica. Apesar disso, o que se tem visto, na prática, é que o
órgão mantém sua intervenção na vontade contratual das partes, não admi-
tindo determinadas cláusulas, como, e.g., estipulação de sigilo permanente,
ainda que a Lei não a proíba, estipulação de prazo indeterminado em contra-
tos de licença para uso de marca e retroação dos efeitos da averbação até
determinada data fixada pelas partes. Até o momento, essa atividade no
INPI ainda não foi objeto de decisão judicial.
507
Art. 241 — Fica o Poder Judiciário autorizado a criar juízos espe-

ciais para dirimir questões relativas à propriedade intelectual.
Arts. 241 e 242
Trata-se de norma sem similar nas leis anteriores. Foi introduzida na
vigente Lei de Propriedade Industrial por proposta encaminhada pela ABPI
— Associação Brasileira da Propriedade Industrial à Comissão Parlamentar
constituída pela Câmara de Deputados com a finalidade de discutir, emen-
dar e votar o Projeto de Lei de Propriedade Industrial, originário do Poder
Executivo.
A proposta da ABPI fundou-se em sistemas adotados por outros países, por
exemplo, na Alemanha, onde as ações versando sobre direitos da propriedade
industrial são decididas por juizes especializados, integrantes de Câmaras cria-
das pelos Tribunais de Justiça dos seus diversos Estados (Bundeslander).
A bem da verdade, tal orientação não é inédita nos tribunais brasileiros,
valendo ressaltar a incumbência privativa da Segunda Seção do extinto Tri-
bunal Federal de Recursos para julgar processos relacionados à propriedade
industrial e da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça para julgar os
feitos atinentes ao Direito Privado, incluída a propriedade industrial.
A proposta da ABPI, na ocasião, tinha por objetivo estender o sistema
adotado por aqueles dois tribunais a todas as instâncias, quer da Justiça Fe-
deral, quer das Justiças Estaduais, de sorte a atribuir a magistrados familiari-
zados com o tema a competência para julgar as ações pertinentes.
O comando legal foi efetivamente cumprido, na Justiça Federal da Se-
ção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Provimento nº
15/2000 do Senhor Corregedor-Geral da Justiça Federal da 2ª Região, que
atribuiu competência exclusiva às Varas Especializadas (35ª a 38ª) para jul-
gar as ações relativas à propriedade industrial.
O mesmo ocorreu no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
após a transformação das varas de falência em varas empresariais, que passam
a abranger, dentre outras matérias, a propriedade industrial.
Art. 242 — O Poder Executivo submeterá ao Congresso Nacional

projeto de lei destinado a promover, sempre que necessário, a harmoni-
zação desta Lei com a política para propriedade industrial adotada
pelos demais países integrantes do MERCOSUL.
Em 05.08.1995 (Decisão nº 8/95) Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai

firmaram um “Protocolo de harmonização do direito de propriedade intelec-
tual no Mercosul em matéria de marcas, indicações de procedência e
denominações de origem”. Este protocolo foi ratificado pelo Paraguai (em
01.08.1996 — Lei nº 912) e pelo Uruguai (em 14.12.1998 — Lei nº
17.052), estando em vigor entre esses dois países. A Argentina e o Brasil
ainda estão na expectativa de uma ratificação. O Brasil chegou a encaminhar
ao Senado Federal pedido para ratificação do Protocolo, mas, posteriormen-
508
te, retirou o mesmo para reexaminar sua compatibilidade com a atual legis-
lação brasileira.
Na área dos desenhos industriais chegou a ser elaborada um minuta de
Protocolo, que não chegou a ser aprovada pelos quatro países.
Art. 243 — Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação quan-
to às matérias disciplinadas nos arts. 230, 231, 232 e 239, e 1 (um) ano
após sua publicação quanto aos demais artigos.
Arts. 243 e 244
De acordo com este artigo, as únicas disposições que passaram a viger
imediatamente com a publicação da Lei nº 9.279/96 em 15 de maio de 1996
foram aquelas relativas aos pedidos pipeline, isto é, aqueles regidos pelos
arts. 230 e 231, que podiam ser depositados entre 16 de maio de 1996 e 15
de maio de 1997, além das respectivas ressalvas quanto ao uso anterior das
matérias relativas a esses pedidos (art. 232) e as disposições que autorizam o
Poder Executivo a promover as necessárias transformações no INPI, para
assegurar à autarquia autonomia financeira e administrativa. Os demais arti-
gos tornaram-se eficazes a partir de 15 de maio de 1997.
Art. 244 — Revogam-se a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, a

Lei nº 6.348, de 7 de julho de 1976, os arts. 187 a 196 do Decreto-lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940, os arts. 169 a 189 do Decreto-lei nº
7.903, de 27 de agosto de 1945, e as demais disposições em contrário.
A Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro (Decreto-lei nº 4.657, e

4 de setembro de 1942), prevê três modos de revogação de lei: a) a revoga-
ção expressa; b) a revogação lógica, por incompatibilidade entre as normas da
lei que anteriormente disciplinava a matéria; c) a revogação por implicitude,
pelo fato de a lei nova regular inteiramente a matéria tratada pelo diploma
anterior.
O primeiro modo de revogação não permite controvérsia: a lei nova é
clara, dando expressamente por revogado o diploma anterior. As duas outras
modalidades demandam trabalho hermenêutico, impondo um exame pro-
fundo das regras em confronto, para que, no segundo caso, se verifique a
efetiva incompatibilidade entre as duas estruturas normativas e, no terceiro,
a existência de um tratamento integral da matéria pela lei nova.
O legislador de 1996 tomou o cuidado de não deixar qualquer margem a
controvérsia quanto à primazia da Lei nº 9279/96, fazendo menção expressa
aos diplomas que anteriormente regulavam os vários aspectos de que hoje ela
trata, notadamente o Código de Propriedade Industrial, principal estatuto
relativo à propriedade industrial no país até então. Digna de nota, igualmen-
te, a revogação expressa de artigos do Código da Propriedade Industrial de
1945 (Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945), que vigoravam ainda
por força da Lei de 1971, bem como dos dispositivos correspondentes do
509
Código Penal (Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940). Aliás, a Lei

de 1996 usou de melhor sistemática do que a precedente, que manteve
artigos da Lei de 1945 como apêndices, dificultando o trabalho do intérpre-
te. O legislador deu por revogada, finalmente, a Lei nº 6.348, de 7 de julho
de 1976, que disciplinava o uso de recipientes de vidro.
Além da revogação expressa, o legislador, ad cautelam, ainda lançou mão
da revogação por incompatibilidade, ao afastar todas as disposições contrá-
rias, tornando inequívoca a prevalência da nova lei sobre toda e qualquer
norma anterior, inscrita em lei extravagante, e facilitando, com isso, o traba-
lho do intérprete.
Portanto, o legislador de 1996 tratou com especial cuidado as questões
de direito intertemporal, com disposições claras a respeito dos diplomas
revogados e, como visto em comentários anteriores, disciplinou minuciosa-
mente os casos de incidência da Lei nova. Art. 244
510
LISTAGEM DAS ABREVIATURAS
ABAPI Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial

ABF Associação Brasileira de Franchising
ABPI Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
AC Apelação Cível
AIPLA American Intellectual Property Association
AIPLA Q.J. AIPLA Quarterly Journal
AIPPI Association Internationale pour la Protection de la Propriété
Industrielle
AN Ato Normativo
ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária
BACEN Banco Central
CADE Conselho Administrativo de Defesa Econômica
CAFC Court of Appeals for the Federal Circuit
CC Código Civil
CcTLD Country Code Top Level Domain (Domínio de País de
Primeiro Nível)
CD ROM Compact Disc Read Only Memory
CG Comitê Gestor
CNDA Conselho Nacional de Direito Autoral
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CP Código Penal
CPC Código de Processo Cível
CPF Cadastro Pessoa Física
CPI Comissão Parlamentar de Inquérito e/ou Código da
Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71) Código de 1971
CPP Código de Processo Penal
CTN Bio Comissão Técnica Nacional de Biossegurança
CUP Convenção da União de Paris
DHE Teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade
DICONS Divisão de Consultoria da Procuradoria Geral do INPI
DIRTEC Diretoria de Tecnologia (INPI)
DJ Diário da Justiça
DL Decreto-lei
DNPI Departamento Nacional de Propriedade Industrial
DNS Domain Name System
511
DO Diário Oficial
DPN Domínio de Primeiro Nível ([TLI] — Top Level Domain)
EDA Escritório de Direitos Autorais
FAPESP Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
GATT General Trade and Tariffs Agreement (Acordo Geral de
Comércio e Tarifas)
GTLI) Generic Top Level Domain (Domínio Genérico de Primeiro
Nível)
IBRAC Instituto Brasileiro de Estudos das Relações de Concorrência
e Consumo
ICANN The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
IFIA International Federation of Inventor’s Associations
IIC International Review of Industrial Property and Copyright
INPI Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IP Internet Protocol (Protocolo d Internet)
LPI Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96)
MARE Ministério da Administração e da Reforma do Estado
MDIC Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio
MERCOSUL Mercado Comum do Sul
MP Medida Provisória
NIEO New International Economic Order
OGM Organismo Geneticamente Modificado
OHIM Organização para Harmonização Internacional de Marcas
OMC Organização Mundial do Comércio (WTO — World Trade
Organization)
OMPI Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO —
World Intelectual Property Organization)
PatG Patent Gesetz
PC Personal Computer (Computador pessoal)
PCT Patent Cooperation Treaty (Tratado de Cooperação em
Matéria de Patentes)
P&D Pesquisa e Desenvolvimento (R & D — Research and
Development)
PDTA Programa de Desenvolvimento Tecnológico na Agricultura
PDTI Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial
PL Projeto de Lei
PLT Patent Law Treaty ( OMPI)
PND Plano Nacional de Desenvolvimento
PROC Procuradoria (INPI)
RESP Recurso Especial
RPI Revista da Propriedade Industrial
RT Revista dos Tribunais
RTJ Revista do Tribunal de Justiça
SLD Second Level Domain (Domínio de Segundo Nível)
512
SNPC Sistema Nacional de Proteção de Cultivares

STF Supremo Tribunal Federal
STJ Superior Tribunal de Justiça
SupCt Supreme Court (EUA)
TFR Tribunal Federal de Recursos
TLD Top Level Domain
TRIPS Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
(Aspectos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados
ao Comércio)
UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development
UPOV Union Internationale pour la Protection des Obtentions
Végétales
USC United States Code
USPTO United States Patent and Trademark Office (Repartição
de Patentes e Marcas Norte-americana)
USPQ United Stated Patent Quarterly (EUA)
USPQ2d United States Patents Quarterly, Second Series (EUA)
WIPO World Intellectual Property Organization (0MPI —
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LEGISLAÇÃO
Brasil
LEGISLAÇÃO
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básicos e expede normas, para fins de averbação de contratos de transferência de
tecnologia e correlatos, na forma do Código da Propriedade Industrial (Lei nº
5.772;71).
ATO NORMATIVO INPI Nº 7.002. DE 1980 — Dispões sobre a declaração de
notoriedade de marcas.
ATO NORMATIVO INPI Nº 78, de 17.12.1985 — Dispõe sobre o depósito de
pedidos de privilégio de modelo industrial e de desenho industrial.
ATO NORMATIVO INPI Nº 101, DE 14.06.1989 — Dispõe sobre os documentos
básicos que integram o pedido de privilégio de invenção.
ATO NORMATIVO INPI Nº 104, de 21.12.1989 — Institui a Classificação Nacional
de Modelos e Desenhos Industriais.
ATO NORMATIVO INPI Nº 123, de 04.08.1994 — Institui as Diretrizes de Análise
de Marcas e cria a Comissão de Revisão.
ATO NORMATIVO INPI Nº 127, de 05.03.1997 — Dispõe sobre a aplicação da Lei
de Propriedade Industrial em relação às patentes e certificados de adição de
invenção.
ATO NORMATIVO INPI Nº 129, de 05.03.1997 — Dispõe sobre a aplicação da Lei
de Propriedade Industrial em relação aos registros de desenho industrial.
ATO NORMATIVO INPI Nº 131, de 23.04.1997 — Normaliza os depósitos de
pedidos de registro de marca e seu procedimento.
ATO NORMATIVO INPI Nº 132, de 23.04.1997 — Dispõe sobre a instituição de
formulários para a apresentação de requerimentos na área de marcas.
ATO NORMATIVO INPI Nº 137, de 30.04.1997 — Dispõe transitoriamente sobre
procedimentos relativos à concessão de registros de expressões e de sinais de
propaganda e sobre declaração de notoriedade, bem como suas prorrogações.
ATO NORMATIVO INPI Nº 152, de 09.09.1999 — Dispõe sobre a apresentação de
auxílio voluntário para o exame técnico, em relação a pedidos de patentes e
certificados de adição de invenção.
ATO NORMATIVO INPI Nº 154, de 28.12.1999 — Normaliza os depósitos de
pedido de registro de marca e seu processamento e institui o Manual do Usuário.
CIRCULAR DO BANCO CENTRAL Nº 2.202,de 22.07.1992 — Dispõe sobre
alterações no Regulamento do Mercado de Câmbio de Taxas Flutuantes — Atua-
lização nº 20, Programa Federal de Desregulamentação.
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Promulgada em
05.10.1988.
DECRETO Nº 2.682, de 23.09.1875.
DECRETO Nº 3.346, de 14.10.1887 — Estabelece regras para o registro de marcas
de fábrica e de commércio.
DECRETO Nº 16.264, de 19.12.1923 — Cria a Directoria Geral da Propriedade
Industrial.
DECRETO Nº 75.572, de 08.04.1975 — Promulga a Convenção de Paris para prote-
ção da Propriedade Industrial, revisão de Estocolmo, 1967.
521
DECRETO Nº 75.699, de 06.05.1975 — Promulga a Convenção de Berna para a

Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, revista em
Paris, a 24 de julho de 1971.
DECRETO Nº 76.472, de 17.10.1975 — Promulga o Acordo sobre Classificação
Internacional de Patentes.
DECRETO Nº 81.742, DE 31.05.1978 — Promulga o tratado de Cooperação em
Matéria de Patentes (PCT).
DECRETO Nº 1.263, de 10.10.1994 — Ratifica a declaração de adesão aos arts. 1 a
12 e ao art. 28, alínea 1, do texto da revisão de Estocolmo da Convenção de Paris
para a Proteção da Propriedade Industrial.
DECRETO Nº 1.355, de 30.12.1994 — Promulga a Ata Final que Incorpora os Resul-
tados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT
(incluindo do TRIPS).
DECRETO Nº 2.553, de 16.04.1998 — Regulamenta os arts. 75 e 88 a 93 da Lei nº
9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos a pro-
priedade industrial.
DECRETO-LEI Nº 2.848, de 07.12.1940 — Código Penal.
DECRETO-LEI Nº 3.689,de 08.10.1941 — Código de Processo Penal.
DECRETO-LEI Nº DE 7.903, de 27.08.1945 — Institui o Código da Propriedade
Industrial.
DECRETO-LEI Nº 254, de 28.02.1967 — Código da Propriedade Industrial
DECRETO-LEI Nº 1.005, de 21.10.1969 — Código da Propriedade Industrial.
LEI Nº 1.236, de 24.09.1904 — Modifica o Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de
1887.
LEI Nº 3.071, de 01.01.1916 — Código Civil.
LEI Nº 7.903, de 27.08.1945 — Código de Propriedade Industrial.
LEI Nº 2.354, de 29.11.1954 — Altera a legislação do Imposto sobre a Renda, e dá
outras providências.
LEI Nº 3.470, de 28.11.1958 — Altera a legislação do Imposto sobre a Renda, e dá
LEI Nº 4.131, de 03.09.1964 — Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as
remessas de valores para o exterior e dá outras providências.
LEI Nº 4.506, de 30.11.1964 — Dispõe sobre o imposto que recai sobre as rendas e
proventos de qualquer natureza.
LEI Nº 5.648, de 11.12.1970 — Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
e dá outras providências.
LEI Nº 5.772, de 21.12.1971 — Institui o Código de Propriedade Industrial, e dá
LEI Nº 5.869, de 11.01.1973 — Institui o Código de Processo Civil.
LEI Nº 5.988, de 14.12.1973 — Regula os direitos autorais, e dá outras providências.
LEI Nº 6.895, de 17.12.1980 — Dá nova redação aos artigos 184 e 186 do Código
Penal, aprovado pelo Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.
LEI nº 7.209, de 11.07.1984 — Altera dispositivos do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 — Código Penal e dá outras providências.
LEI Nº 8.078, de 11.09.1990 — Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras
providências.
LEI Nº 8.974, de 20.01.1995 — Regulamenta os incisos II e V do & 1º do art. 225 da
Constituição Federal, estabelece normas para o uso das técnica de engenharia
522
genética e liberação no meio ambiente de organismos geneticamente modifica-

dos, autoriza o Poder Executivo a criar, no âmbito da Presidência da República, a
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, e dá outras providências.
LEI Nº 9.099, de 26.09.1995 — Dispõe sobre os Juizados Especiais Civis e Criminais,
e dá outras providências.
LEI Nº 9.249, de 26.12.1995 — Altera a legislação do imposto de renda das pessoas
jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras
providências.
LEI Nº 9.279, de 15.05.1996 — Regula direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial.
LEI Nº 9.609, de 19.02.1998 — Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual
de programa de computador, sua comercialização no país, e dá outras providên-
cias.
LEI Nº 9.610, de 19.02.1998 — Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos
autorais e dá outras providências.
RESOLUÇÃO INPI Nº 51, de 23.04.1997 — Institui diretrizes provisórios de análise
de marcas.
Exterior
ALEMANHA — Ptentgesetz, 1980.

ALEMANHA — Gebrauchsmustergesetz, 1986.
ESTADOS UNIDOS — Title 17 of the United States Code (Copyrights).
ESTADOS UNIDOS — Title 35 of the United States Code (Patents).
EUROPEAN PATENT OFFICE — Convention on the grant of European patents
(European Patent Convention — EPC), Munich.
EUROPEAN PATENT OFFICE — Community Patent Convention (CPC), Luxem-
bourg, 1989.
PARECERES, DECISÕES E SÚMULAS

Brasil
ABPI — Parecer sobre a aplicação do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Proprie-
dade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS).
INPI — Parecer DIRPA Nº 01;97 — Aplicação do art. 70 do acordo TRIPS com
relação às invenções não passíveis de proteção segundo as alíneas ‘b’ e ‘c’ do art.
9º do CPI e extensão do prazo de vigência das patentes.
INPI — Parecer PROC/DICONS — AD Nº 69/93 — Aplicabilidade do item 17 do
art. 65 e art. 89 do CPI em relação a empresas de um mesmo grupo econômico.
MCT — Parecer CONJUR nº 024, de 07.05.99 — Autorização para Remessa de
Material para o Exterior — Universidade Federal do Acre — Of. PR 0130/99,
07.04.99.
STF — SÚMULA Nº 473.
STJ — SÚMULA Nº 142.
STJ — SÚMULA Nº 143.
523
Exterior
AIPPI Q 89D — Prior use.

AIPPI Q 99 — Intervention of third parties in the patent granting and amendment
procedures.
AIPPI Q 105 — Experimental use as a defence to a claim of patent infringement.
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITES — Proposal for a Council
Directive on the legal protection of biotechnological inventions (presented by
the Commission pursuant to Article 49 (3) of the EEC — Treaty).
ICC — Position Paper, June 1993 — Legal protection of Biotechnological Inventions.
WIPO — Document PLT;DC;3, Dcember 21, 1991 — Diplomatic Conference for
the Conclusion of a Treaty Supplementing the Paris Convention for the Protec-
tion of Industrial Property as Far as Patents are Concerned (Patent Law Treaty).
WIPO — Document HL; CE; VIII; 3, February 15, 1990 — Committe of Experts on
the Harmonization of certain Provisions in Laws for the Protection of Inventions
— Draft Treaty on the Harmonization of Patent Laws; Draft Regulations under
the Draft Treaty.
SITES DA INTERNET
NETNAMES.COM. The International Domain Name Registry, NetNames Interna-
tional Ltd. Disponível em: http://netnames.com. Acesso em 11 out. 2000.
THE NATIONAL ACADEMIES. Advisers to the Nation on Science, Engineering and
Medicine. National Academy of Sciences, National Academy of Engineering.
Institute of Medicine and National Research Council. Disponível em
http://www.greatachievements.org. Acesso em 11 out 2000.
524
ÍNDICE REMISSIVO
ÍNDICE REMISSIVO
A Acessível ao público (artigo 11 pará-

grafo 1º)
Abuso de direitos patentários (artigo Agência Nacional de Vigilância Sani-
68) tária (ANVISA) (artigo 229-C)
Abuso de poder econômico (artigo Algarismos, não registrabilidade
68 e parágrafo 3º) como marca (artigo 124, II)
Abusos (artigo 68 e parágrafo 3º) Anotações (artigos 59, 60, 136, 137
Ação de adjudicação das patentes e e 138)
dos registro de desenhos indus-
Antecipação de publicação (artigo
triais (artigos 49 e 118)
Ação de adjudicação dos registros de 30 parágrafo 1º)
marcas e das indicações geográ- Anuidades (artigo 38 e parágrafos 1º
ficas (artigo 166) e 2º)
Ações criminais e cíveis de concor- Apelido ou pseudônimo (artigo 124,
rência desleal (artigos 199, 200, inciso XVI)
203, 204, 205, 206, 207, 208, Aplicação industrial (artigos 8º, 9º e
209 e 210) 15)
Ação de nulidade das patentes e dos Apreensão (artigos 198, 200, 201,
registros de desenhos industriais 202, 203 e 204)
(artigos 56, 57 e 118) Apreensão pelas autoridades alfan-
Ação de nulidade dos registros de degárias (artigo 198)
marcas e das indicações geográ- Armas e brasões (artigo 124, II)
ficas (artigos 165, 166, 167, Atividade inventiva (artigos 8º e 13)
173, 174 e 175) Ato inventivo (artigos 9º e 14)
Ação criminal pela violação dos re-
Atos das partes (artigos 216, 217,
gistros de marcas e das indicaçõ-
218, 219 e 220)
es geográficas (artigos 199, 200,
Atos do INPI (artigo 226)
202, 203 e 205)
Ação negatória cível para proibir a Autor(es) (artigos 6º e parágrafos,
prática de atos ofensivos aos re- 7º)
gistros de marcas e das indica- Averbação (artigos 62 e parágrafos
ções geográficas (artigo 207) 1º e 2º e artigos 140 e 141)
Ação cível de perdas e danos pela
violação dos registros de marcas B
e das indicações geográficas (ar-
tigos 207, 208, 209 e 210) Bens móveis (artigo 5º)
525
LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ÍNDICE REMISSIVO
Bons costumes (contrário aos), não Concepções abstratas (artigo 10 in-

patenteabilidade (artigo 18) ciso II)
Busca e apreensão (artigos 200, 202 Concessão das patentes e dos regis-
e 204) tros de desenhos industriais (ar-
tigo 38, 39, 107 e 108)
C Concorrência desleal; tipificação
dos crimes (artigo 195 e incisos
Caducidade das patentes e dos dese- I a XIV e parágrafos 1º e 2º)
nhos industriais (artigos 78 e in- Configuração visual distintiva (arti-
ciso III, 80, 81, 82, 83, 142 inci- go 97)
so II, 143, e seus parágrafos 1º e Conjunto ornamental de linhas e co-
2º, 144, 145 e 146) res (artigo 95)
Caducidade dos registros de marcas Cores (artigo 124, inciso VIII)
e das indicações geográficas (ar- Considerações técnicas (artigo 100
tigos 143, 144, 145 e 146) inciso I)
Campo de aplicação (artigo 105 inci- Conteúdo indivisível (artigos 22 e
so V) 23)
Cancelamento administrativo das Contratos de licença das marcas (ar-
patentes (artigo 50) tigos 139, 140 e 141)
Característica distintiva preponde- Contratos de licença dos pedidos de
rante (artigo 104) patente e das patentes e dos de-
Caráter privado (artigo 43 inciso I) senhos industriais (artigos 61,
Carta-patente (artigo 38) 62 e 63)
Certidão de depósito; vide também Crimes contra as indicações geográ-
recibo (artigo 21 e seu parágrafo ficas (artigos 192, 193 e 194)
Crimes contra os registros de marcas
único)
(artigos 189 e 190)
Certificado de adição de invenção
Crimes cometidos por meio de mar-
(artigos 76 e 77) cas, título de estabelecimento e
Cessão dos direitos de prioridade sinal de propaganda (artigo 191)
dos pedidos de patente (artigo
16 parágrafo 2º) D
Cessão dos pedidos de patente e das
patentes e dos desenhos indus- Data, não registrabilidade como
triais (artigos 58, 59 e inciso I ) marca (artigo 124, inciso II)
Cessão dos registros de marcas (arti- Data do depósito dos pedidos de pa-
gos 134 e 135) tente (artigo 20)
Co-autoria de invenção (artigos 6º Denominações ou sinais de caráter
parágrafo 3º e 7º) genérico, necessário, comum,
Combinação (artigo 97 parágrafo vulgar ou simplesmente descri-
único) tivos (artigo 124, inciso VI)
Comprovante de pagamento (artigo Dependência de patentes (artigo 70
19 inciso VI) e inciso I e parágrafos 1º, 2º e
Conceito inventivo (artigos 9º e 14) 3º)
526
Depósito dos pedidos de patente e Efeitos suspensivos dos registros de

dos desenhos industriais (artigos marcas (artigo 173 parágrafo
19, 20, 21, 101, 102 e 103) único)
Depósito dos pedidos de registro das Efeito técnico novo ou diferente (ar-
marcas (artigos 155, 156 e 157) tigo 21)
Descobertas (artigo 10 inciso I) Emergência nacional 9artigo 71)
Desdobramento (artigos 26, 27 e 28) Empregado (artigos 88, 89, 90, 91,
Desenhos ou fotografias (artigos 19 92, 93 e 121)
inciso IV, 41 e 101 inciso IV) Engenharia genética (artigo 18 inciso
Direito de prioridade dos pedidos de III e parágrafo único)
patente (artigos 16 e 17) Estado da técnica (artigos 11 pará-
Direito de prioridade dos pedidos de grafo 1º e 12)
registro de marcas (artigo 127 e Exame de mérito dos pedidos de re-
seus parágrafos) gistro de desenhos industriais
Direitos do empregado autores de (artigo 111)
invenções e desenhos industriais Exame dos pedidos de registro de
(artigos 88, 89, 90, 91, 92, 93 e marcas e de indicações geográfi-
121) cas (artigos 158, 159 e 160)
Direitos de propriedade industrial Exaustão dos direitos conferidos pe-
(artigos 5º e 209) las patentes (artigo 43 inciso IV)
Direitos de usuário anterior (artigo Exaustão dos direitos conferidos pe-
45 e parágrafos 1º e 2º) los registros de marcas (artigo
Direitos resultantes das patentes 132 inciso III)
(artigos 41 e 42) Exclusividade (artigo 42)
Direitos resultantes dos registros de Exigência (artigo 36 e seus parágra-
marcas (artigos 129, 130 e 131) fos)
Disposições Gerais (artigos 212 a Expedição dos certificados de regis-
228) tros de marcas e das indicações
Disposições finais e transitórias ( ar- geográficas (artigos 161, 162,
tigos 229 a 244) 163 e 164)
Distintivos oficiais, públicos, nacio- Exploração (artigos 61 e 68 e seu pa-
nais, estrangeiros ou internacio-
rágrafo 1º e inciso I)
nais, bem como a respectiva de-
Extinção das patentes e dos registros
signação, figura ou imitação (ar-
tigo 124, inciso I) desenhos industriais (artigos 78,
Divisão (artigos 26, 27 e 28) 79, 80, 81, 82, 83 e 121)
Domínio público (artigo 78 e pará- Extinção dos registros de marcas e
grafo único) das indicações geográficas (arti-
gos 142, 143, 144, 145 e 146)
E
F
Efeitos suspensivos das patentes e
dos registros de desenhos indus- Fabricação incompleta (artigo 68 e
triais (artigo 56 parágrafo 2º) parágrafo 1º e inciso I)
527
Falta de exploração (artigos 68 e pa- Isolado da natureza (artigo 10 inciso

rágrafo 1º e inciso I, 78, 79, 80, IX)
81, 82 e 83)
Final do exame (artigo 37) J
Finalidade experimental (artigo 43
inciso II) Justaposição (artigo 13)
First-to-file e first-to-invent (artigo
7º) L
Forma necessária comum ou vulgar
(artigo 100 inciso II) Legítimo interesse (artigos 56, 68
Forma plástica (artigo 95) parágrafo 2º, 80, 143 e 173)
Franquias (artigo 211) Lei número 10.196/2001 (artigos 43
e 229 parágrafo único, 229-A,
G 229-B e 229-C)
Letras, não registrabilidade como
Garantia de prioridade (artigo 12 in- marca (artigo 124, inciso II)
cisos I, II e III e parágrafo único) Licença compulsória das patentes
Genoma (artigo 10 inciso IX) (artigos 68, 69, 70, 71, 72, 73 e
Germoplasma (vide genoma) 74)
Licença compulsória cruzada das pa-
I tentes (artigo 70 parágrafo 3º)
Licenciamento das marcas (vide
Importação paralela – patentes (arti- contratos de licença das marcas)
go 42)
Licenciamento dos pedidos de pa-
Importação paralela – marcas (artigo
tente, das patentes e dos dese-
132 inciso III)
Indeferimento (artigo 37) nhos industriais (vide Contratos
Indenização (artigos 208, 209 e pa- de licença)
rágrafos e 210)
Infração direta (artigos 183, 184, M
185, 186, 187 e 188)
Infração por contribuição (artigo 42 Marcas; a quem compete o seu regis-
parágrafo 1º e 185) tro (artigo 128)
Indicações geográficas (artigos 176, Marcas; cessão (artigos 134 e 135)
177, 178, 179, 180, 181, 182, Marcas; direitos resultantes do regis-
192, 193 e 194) tro (artigo 109, 110 e 129, 130 e
Insígnias (artigo 191) 131)
Instituições depositárias (artigo 24) Marcas; limitações legais ao registro
Interesse público (artigo 71) ( artigo 132)
Interesse social (artigo 2º) Marcas; restrições legais ao registro
Inversão do ônus da prova (artigo 42 (artigo 124 e seus incisos)
parágrafo 2º) Marcas registráveis (artigo 122)
Inviabilidade econômica (artigo 68 Marcas de produto ou serviço (artigo
parágrafo 1º e inciso I) 123, inciso I)
528
Marcas de certificação (artigos 123 Nomeação (artigo 6º e seus parágra-

inciso II; 148, 150, 151 e 154) fos)
Marcas coletivas (artigos 123, III; Novidade (artigos 8º e 11 e seus pa-
147, 149, 150, 151, 152, 153 e rágrafos )
154) Nulidade administrativa das paten-
Marca de alto renome (artigo 125) tes (artigos 50, 51, 52, 53, 54 e
Marca notoriamente conhecida (ar- 55)
tigo 126) Nulidade parcial das patentes (arti-
Matéria de defesa, nulidade (artigos go 47)
56 §1° e 205) Nulidade administrativa dos regis-
Matéria inicialmente revelada (arti- tros de marcas e das indicações
go 17 parágrafo 1º) geográficas (artigos 165, 167,
Matéria viva (artigo 10 inciso IX) 168, 169, 170, 171 e 172)
Materiais biológicos (artigo 10 inciso Nulidade como matéria de defesa
IX) (artigos 56 §1° e 205)
Melhor forma de execução (artigo 9º) Nulidade judicial dos registros de
Melhoria funcional (artigo 9º) marcas e das indicações geográ-
Métodos comerciais (artigo 10 inci- ficas (artigos 173, 174 e 175)
so III)
Métodos de diagnósticos (artigo 10 O
inciso VIII)
Métodos matemáticos (artigo 10 in- Objeto de uso prático (artigo 9º)
ciso I) Obras literárias, arquitetônicas, ar-
Métodos operatórios (artigo 10 inci- tísticas e científicas ou qualquer
so VIII) criação estética (artigo 10 inciso
Métodos terapêuticos (artigo 10 in- IV)
ciso VIII) Oferta de licença (artigos 64, 65, 66
Microrganismos transgênicos (artigo e 67)
18 parágrafo único) OGM- Organismo geneticamente
Moral (contrário a), não patenteabi-
modificado (artigo 18 parágrafo
lidade (artigo 18 inciso I)
único)
N Oposição aos pedidos de registro de
marcas e das indicações geográ-
Nome civil ou sua assinatura, nome ficas (artigos 158 e 159)
de família ou patronímico e ima- Obra literária, artística ou científica
gem de terceiros (artigo 124, in- (artigo 124 inciso XVIII)
ciso XV) Original e originalidade (artigos 95 e
Nome artístico (artigo 124, inciso 97)
XVI)
Nome comercial (artigo 124, inciso P
V)
Nome de empresa ou empresarial Parecer de mérito nos pedidos de
(vide nome comercial) patente e de registro de dese-
529
nhos industriais (artigos 34, 35, Prestador de serviço (artigo 88)

36, 37 e 11 parágrafo único) Prioridade interna (artigo 7º)
Patente de interesse da defesa nacio- Prioridade (vide direitos de priori-
nal (artigo 75 e seus parágrafos) dade)
Patente de processo (artigo 42 inciso Processo administrativo de nulidade
I e parágrafo 2º) (vide nulidade administrativa)
Patente dependente (artigo 70 inci- Processos biológicos naturais e bio-
sos I, II e III) tecnológicos ( artigo 10 inciso
Patenteabilidade (artigo 8º) IX)
PCT (artigo 11 parágrafo 3º) Programas de computador (artigo 10
Pedido de patente (artigos 19, 20, 21, inciso V)
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29) Propriedade industrial (artigo 1º)
Pedido de registro de desenho in- Prorrogação do registro de marca
dustrial (artigos 101, 102, 103, (artigo 133 e parágrafos 1º 2º e
104 e 105) 3º)
Pedidos de registro de marcas (arti- Proteção das invenções (artigos 41 e
gos 155, 156 e 157) 42)
Pedido de retirada de pedido de pa- Prova de uso (artigo 81)
tente (artigo 29 e parágrafos) Pseudônimo ou apelido, nome artís-
Pedido de sigilo (artigo 30) tico (artigo 124 inciso XVI)
Pedido dividido (artigos 26, 27 e 28) Publicação do pedido (artigos 30 e
Pedidos internacionais(artigo 11 pa- 31)
rágrafo 3º)
Perda dos direitos dos registros de R
marca (artigos 142, 143, 144,
145, 146, 165, 166, 167, 168, Razões legítimas (artigo 69 inciso I)
169, 170, 171, 172, 173, 174 e Recibo; vide certidão de depósito
175) (artigo 21 e seu parágrafo único)
Perda da prioridade (artigo 16 pará- Reciprocidade (artigo 16)
grafo 7º) Recursos (artigos 212, 213, 214 e
Período de graça (artigo 12 incisos I, 215)
II e III) Registro das marcas; casos de extin-
Prazo de vigência das patentes e dos ção (artigo 142)
registros de desenhos industriais Registro das marcas; do depósito (ar-
(artigo 40 e parágrafo único e
tigos 155, 156 e 157)
108)
Registro das marcas; depósito do pe-
Prazo de vigência do registro de mar-
ca (artigo 133) dido e seus efeitos (artigos 155,
Prazos de prioridade (artigos 16 e 156 e 157)
parágrafos) Registro das marcas; efeito da falta
Prescrição da ação para a reparação de renovação (artigo 142, inciso
de dano causado aos direitos de I)
propriedade industrial (artigo Registro das marcas; extinção pela
225) renúncia (artigo 142, II)
530
Registro das marcas; extinção pela Sigilo (artigo 30)

caducidade por desuso (artigos Subsídios ao exame dos pedidos de
142, 143, 144, 145 e 146) patente (artigo 34 inciso I)
Regras de jogo (artigo 10 inciso VII) Suspensão dos efeitos (vide efeitos
Reivindicação de prioridade dos pe- suspensivos)
didos de patente (artigo 16 e pa-
rágrafo 1º a 8º) T
Reivindicações dos pedidos de pa-
tente (artigo 25 e 41) Taxa final (artigo 38 e parágrafos 1º
Relatório de busca 9artigo 34 inciso I) e 2º)
Relatório descritivo das invenções e Técnico no assunto (artigo 13)
dos modelos de utilidade (artigo Teorias científicas (artigo 10 inciso
24 e parágrafo único) I)
Renúncia das patentes (artigo 78 in- Termo técnico (artigo 124, inciso
ciso II) XVIII)
Requerimento das patentes (vide Titularidade (artigos 6º e 7º)
pedido de patente) Trabalhador autônomo (artigo 92)
Requisitos básicos (artigos 8º, 9º, Transferência de tecnologia (artigo
10, 11, 12, 13, 14, 15, 95, 96, 121)
97 e 98)
Reprodução das marcas; diversas U
questões (artigos 124, incisos
XII, XIX, XXIII; 126 parágrafo Único objeto (artigo 23)
2º e 129 parágrafo 1º) Unidade de invenção (artigo 22)
Restauração (artigos 84 parágrafo 2º Unidade técnico-funcional e corpo-
e 87) ral (artigo 9º)
Resultado visual novo (artigo 95) Uso anterior (artigo 45 e parágrafos)
Resumo (artigo 19 inciso V) Usuário anterior (artigo 45 e pará-
Retirada de depósito de patente (ar- grafos)
tigo 29 parágrafo 2º)
Retribuição qüinqüenal dos registros V
de desenhos industriais (artigo
120 e parágrafos) Vigência das patentes (artigo 40 e
parágrafo único)
S Vigência dos registros de desenhos
industriais (artigo 108 e parágra-
Saúde (artigo 18 inciso I) fos)
Segurança (artigo 18 inciso I) Vigência dos registros de marcas (ar-
Seres vivos naturais (artigo 18 inciso tigo 133)
II)
531

Comentario Lei Propriedade Industrial - Dannemann

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COMENTÁRIOS À LEI DA

Edição Revista e Atualizada

Evolução Histórica da Propriedade Intelectual no Brasil no Século XX ..... 1

Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 ........................................................... 9

Listagem das Abreviaturas ....................................................................... 511

Fontes de Consulta .................................................................................. 515

Índice Remissivo ...................................................................................... 525

O agente da propriedade industrial é um profissional liberal que

As primeiras normas sobre a profissão de agente da propriedade

3. Funções do agente da propriedade industrial

Desde o início do século XX, já existiam profissionais conhecidos

Embora tenhamos agora resgatada a condição de agente da pro-

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PROPRIEDADE

1900 Primeira revisão da Convenção de Paris, em Bruxelas.

1 Decreto nº 5.877, de 03.02.1906.

1933 Com o advento da Revolução de 1930, o Governo Provisório, além

6 Ver nota nº 4, supra.

tos de países inimigos domiciliados no estrangeiro.

12 Decreto-Lei nº 7.903, de 27.08.1945, revisto pelo Decreto-Lei nº 8.481, de 27.12.1945.

dos abusos do poder econômico17. Ambas tiveram reflexos sobre a

16 Lei nº 4.131, de 03.09.1962.

invenções farmacêuticas e alimentícias, cria procedimentos de tal

20 Lei nº 5.648, de 11.12.1970.

sabilidade de administrar a concessão de patentes, modelos de uti-

21 Lei nº 5.772, de 21.12.1971.

1975 Promulgação de parte da Revisão de Estocolmo da Convenção de

24 Decreto nº 75.572, de 08.04.1975.

do software, no seminário realizado pela ABPI em Porto Alegre, Rio

28 Anais do III Seminário Nacional da Propriedade Industrial, 29/30.08.1983, Porto Alegre,

LEI Nº 9.279 DE 14 DE MAIO DE 1996

Regula direitos e obrigações relativos

Art. 1º — Esta lei regula direitos e obrigações relativos à proprieda-

A Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 revoga e substitui o Código da

O outro ramo da Propriedade Intelectual é aquele que cuida dos direitos

Art. 2º — A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial,

• a Constituição teria o simples propósito de afirmar o princípio jurídi-

• a Constituição enunciaria os limites das garantias que deveriam, então,

O caput do art. 2º da Lei parece-nos elucidar a questão ao empregar a

39 Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais), e Lei nº 9.609, de 19 de

emenda contida no substitutivo do governo do então Presidente Itamar Fran-

I — concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

Os incisos I a III consagram as quatro formas de proteção para as criações

• a patente de invenção (carta patente),

Em relação ao Código de 1971, temos aqui duas inovações no tocante a

• deixam de existir categorias separadas para modelo industrial e dese-

• o desenho industrial não mais é protegido pelo regime das patentes,

IV — repressão às falsas indicações geográficas; e

O inciso IV deste artigo dispõe sobre a repressão às falsas indicações

41 Art. 70 — Para os efeitos deste Código, considera-se lugar de procedência o nome de

seja, quando a indicação do lugar de procedência de um determinado produ-

As formas de proteção à propriedade industrial previstas neste artigo

Art. 3º — Aplica-se também o disposto nesta Lei:

Os incisos I e II deste artigo espelham a aplicação à Lei de Propriedade

Art. 4º — As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicá-

Art. 5º — Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os di-

Art. 6º — Ao autor de invenção ou de modelo de utilidade será asse-

§1º — Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitima-

Este §1º corrige disposição correspondente na legislação anterior49 que

qualificação pode resultar de diversas situações, como herança, cessão volun-

§2º — A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos her-

O §2º explicita quem são os legítimos requerentes: o autor, seus herdei-

§3º — Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade

50 Do Processo Administrativo de Nulidade