PI - Apostila Completa PDF

Curso de Ps-graduao em
Direito Empresarial

PROPRIEDADE
INTELECTUAL

FGV Direito PEC

Propriedade Intelectual

2

Todos os direitos reservados a Fundao Getulio Vargas.

BibliograIia, Editora FGV, Rio de Janeiro.

1. Direitos de Autor e o Desenvolvimento Tecnologico. 2. Direitos
Conexos. 3. SoItware. 4. Marcas: conceito, natureza juridica,
aquisio, registro e perda de direitos. 5. Registro de marcas,
procedimentos administrativos e o Instituto Nacional da Propriedade
Intelectual. 6. Proteo das Marcas. 7. Proteo das Marcas. 8.
Concorrncia Desleal. 9. Concorrncia Desleal e Judiciario. 10.
Publicidade Comparativa. 11. SoItware e Patente. 12. Metodos de
Avaliao de Marcas e Formulas de Calculo Alternativos. 13.
Noes Gerais de Patentes. 14. Registro de Patentes. 15. Desenhos
Industriais.

A presente apostila tem por intuito orientar o estudo individual
acerca do tema de que trata, antecipando-se a aula que lhe e
correspondente, com a estrita Iinalidade de oIerecer diretrizes
doutrinarias e indicaes bibliograIicas relacionadas aos temas em
analise. Nesse sentido, este trabalho no corresponde
necessariamente a abordagem conIerida pelo proIessor em sala de
aula, tampouco tenciona esgotar a tematica sobre a qual versa,
prestando-se exclusivamente a Iuno de base para estudo preliminar
e reIerncia de consulta.


3
Parte I: Direito de Autor e o Desenvolvimento Tecnolgico......... 12
Casos Geradores .................................................................................................13
1. Roteiro de Estudo...........................................................................................15
1.1 Breve Historico do Direito de Autor ...................................................................................15
1.2. O Direito de Autor no Brasil ..............................................................................................18
1.3. Convenes Internacionais.................................................................................................21
1.4. A Natureza do Direito de Autor .........................................................................................22
1.5. Finalidade do Direito do Autor ..........................................................................................24
1.6. Objeto do Direito do Autor ................................................................................................25
1.7. Direitos Morais e Patrimoniais...........................................................................................26
1.7.1. Direitos Morais:...............................................................................................................26
1.7.2. Direitos Patrimoniais.......................................................................................................27
1.8. As Mudanas Frente a Era Digital .....................................................................................28
1.9. Tratados Internacionais que Ioram assinados em vista do desenvolvimento tecnologico. 30
1.9.1. Tratado da OMPI.............................................................................................................30
1.9.2. O Digital Millennium Copyright Act .............................................................................. 31
1.10. ConIlito entre o direito do autor e o direito ao acesso a cultura....................................... 31
2. Questes de Automonitoramento: ................................................................34
3. Referncias ......................................................................................................35
3.1. Legislativas.........................................................................................................................35
3.2. Jurisprudenciais..................................................................................................................35
3.3. BibliograIicas .....................................................................................................................35
3.3.1. BibliograIia Utilizada......................................................................................................35
3.4. Internet ...............................................................................................................................35
Parte II: Direitos Conexos ............................................................... 37
Caso Gerador......................................................................................................38
1. Roteiro de Aula...............................................................................................38
1.1 Direitos Conexos .................................................................................................................38
1.1.2 Introduo.........................................................................................................................38
1.2. Previso Legal dos Direitos Conexos.................................................................................38
1.3. Conceito de Direitos Conexos............................................................................................40
1.4. Fundamentos ...................................................................................................................... 41
1.5. Titulares dos Direitos Conexos ..........................................................................................42
1.6. Prazo dos Direitos Conexos ...............................................................................................48
1.7. Premissas Basicas Artistas Interpretes ............................................................................ 48


4
3. Referncias ......................................................................................................49
3.1. Legislativas.........................................................................................................................49
3.3. BibliograIica.......................................................................................................................49
3.4. Internet ...............................................................................................................................50
Parte III:Software ............................................................................ 51
Caso Gerador......................................................................................................52
1. Roteiro de Estudo...........................................................................................53
1.1. Proteo Legal e limites da proteo..................................................................................53
1.2 Formas de Comercializao de SoItware no Territorio ......................................................57
1.2.1. Licena de Uso e Locao de SoItware?......................................................................... 58
1.2.2. SoItware na Intern...........................................................................................................59
1.3. Comercializao de SoItware: Direitos e Obrigaes........................................................60
1.3.1. Das Clausulas Contratuais...............................................................................................61
1.4. Revenda de soItware ilegal ................................................................................................ 62
1.5 Punies Civeis e Penais.....................................................................................................62
1.5.1 Peso da multa ...................................................................................................................64
1.5.2 Caracteristicas do InIrator ................................................................................................66
1.5.3. Resultado do Laudo Pericial ...........................................................................................67
3. Referncias ......................................................................................................70
3.1. Legislativas.........................................................................................................................70
3.3 BibliograIicas ......................................................................................................................72
3.3.1 BibliograIia Utilizada.......................................................................................................72
3.3.2 Leituras Complementares.................................................................................................73
3.3 Internet ................................................................................................................................73
Parte IV: Marcas: conceito, natureza jurdica, aquisio, registro
e perda de direitos ............................................................................ 74
Caso Gerador......................................................................................................75
1. Roteiro de Aula...............................................................................................77
1.1. Marcas Conceito..............................................................................................................77
1.2. Tipos de Marcas .................................................................................................................80
1.3. Natureza Juridica................................................................................................................81
1.4. Funo das Marcas.............................................................................................................82
1.5. Aquisio de Direitos ......................................................................................................... 84


5
1.5.1. Direito de Precedncia ....................................................................................................85
1.5.2. Requerentes do Registro..................................................................................................86
1.5.3. Registro e o Principio da Especialidade..........................................................................87
1.5.4. Formas de Registro das Marcas ......................................................................................89
1.5.5. Direito de Prioridade .......................................................................................................90
1.6. Limitaes e Perda de Direitos...........................................................................................91
3. Referncias ......................................................................................................94
3.1. Legislativas.........................................................................................................................94
3.3. BibliograIicas .....................................................................................................................94
3.4. Internet ...............................................................................................................................95
Parte V: Registro de Marcas, Procedimentos Administrativos.... 96
e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial .......................... 96
Caso Gerador......................................................................................................97
1. Roteiro de Aula...............................................................................................98
1.1. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial..................................................................98
1.2.Procedimentos Administrativos de Registro de uma Marca .............................................100
1.2.1. Busca Previa..................................................................................................................102
1.2.2. Pedido de Registro ........................................................................................................102
1.2.3. Oposio........................................................................................................................103
1.2.4. Exigncias .....................................................................................................................103
1.2.5. Deciso..........................................................................................................................103
1.2.6. Da Expedio do CertiIicado de Registro.....................................................................103
1.2.7. Processo Administrativo de Nulidade...........................................................................104
1.2.8. Visualizao do Processo Administrativo de Registro de Marca ................................104
1.3. Processo Judicial ..............................................................................................................105
1.4. Cesso, Anotaes e Licena de Marca ...........................................................................106
1.5. Prazo de Validade e Caducidade......................................................................................108
1.6. ClassiIicao dos Produtos e Servios .............................................................................109
1.7. Observaes Gerais sobre o Processo de Registro de Marca...........................................110
1.7.1. Recursos (artigo 212 a 215 da Lei de Propriedade Industrial)......................................110
1.7.2. Ato das Partes (artigo 216 a 220 da Lei de Propriedade Industrial) .............................111
1.7.3. Prazos (artigo 221 a 224 da Lei de Propriedade Industrial) ..........................................111
1.7.4. Prescrio (artigo 225 da Lei de Propriedade Industrial)..............................................112
1.7.5. Atos do INPI (artigo 226 da Lei de Propriedade Industrial) .........................................112
1.8. Crimes contra as Marcas ..................................................................................................112
2. Questes de Automonitoramento: ..............................................................113
3. Referncias ....................................................................................................114


6
3.1. Legislativas.......................................................................................................................114
3.2. Jurisprudenciais................................................................................................................114
3.3. Bibliogrficas .............................................................................................114
3.3.1. BibliograIia Utilizada....................................................................................................114
Parte VI: Proteo das Marcas ..................................................... 115
Casos Geradores ...............................................................................................116
1. Roteiro de Estudo.........................................................................................117
1.1. Expresses, Frases e Sinais de Propaganda .....................................................................117
1.1.1. Resoluo da ABPI n 38..............................................................................................120
1.2. CONAR anterioridade e originalidade..........................................................................122
1.3. Deposito na ABP e Criticas..............................................................................................125
1.3.1. Usuario Anterior............................................................................................................129
1.4. Nulidade e Declarao de ineIicacia ................................................................................132
3. Referncias ....................................................................................................137
3.1. Legislativas.......................................................................................................................137
3.2. BibliograIicas ...................................................................................................................137
3.2.2. Leituras Complementares..............................................................................................137
3.3. Internet .............................................................................................................................137
Parte VII: Proteo das Marcas.................................................... 138
Caso Gerador....................................................................................................139
1.1. Marca Notoria ..................................................................................................................140
1.2. Marca de Alto Renome ....................................................................................................141
1.2.1. Resoluo da ABPI .......................................................................................................143
1.3. Marca Notoriamente Conhecida.......................................................................................144
1.4. A Regulamentao do Nome de Empresa ao Novo Codigo Civil Brasileiro...................149
1.4.1. Conceito de Nome Empresarial (ou Nome Comercial) ................................................152
1.4.2. Natureza Juridica do Nome de Empresa .......................................................................153
1.4.3. ConIlito entre Nomes de Empresa e Marcas: Natureza Juridica do Nome de Empresa154
1.5. Regulamentao no Novo Codigo Civil (Lei 10.401 de 10.01.2002)..............................157
1.6. Comentarios aos Arts. 1.155 a 1.168 da Lei 10.406/02 ...................................................159
1.7. A Prescrio da Ao ModiIicativa de Nome Empresarial & Ao Cabivel...................165
1.8. Concluso.........................................................................................................................167
3. Referncias ....................................................................................................168
3.1. Legislativas.......................................................................................................................168


7
3.2. BibliograIicas ...................................................................................................................168
3.2.1 BibliograIia Utilizada.....................................................................................................168
3.2.2 Leituras Complementares...............................................................................................168
Parte VIII: Concorrncia Desleal ................................................. 169
Caso Gerador....................................................................................................170
1. Roteiro de Aula.............................................................................................170
1.1. A Proteo a Livre Concorrncia.....................................................................................170
1.2 Evoluo Historica ............................................................................................................172
1.3 Concorrncia e Propriedade Intelectual ............................................................................174
1.4 Crime de Concorrncia Desleal.........................................................................................177
1.5 Concorrncia Parasitaria e Aproveitamento Parasitario....................................................186
2. Questes de Automonitoramento................................................................187
3. Referncias ....................................................................................................188
3.1. Legislativas.......................................................................................................................188
3.3. Bibliogrficas ..................................................................................................................188
Parte IX: Concorrncia Desleal e 1udicirio ............................... 190
Caso gerador.....................................................................................................191
1. Roteiro de Aula.............................................................................................192
1.2 Os Tribunais ......................................................................................................................192
1.3.Casos Praticos ...................................................................................................................195
EMENTA ..........................................................................................................199
3. Referncias:...................................................................................................210
3.1. Legislativa ........................................................................................................................210
3.2. Jurisprudncia...................................................................................................................210
3.3. BibliograIica.....................................................................................................................210
3.3.1. BibliograIia Sugerida ....................................................................................................210
3.4. Internet .............................................................................................................................211
Parte X: Publicidade Comparativa............................................... 212
Caso Gerador....................................................................................................213
1. Roteiro de Aula.............................................................................................217
1.1 Publicidade........................................................................................................................217
1.2. A Publicidade e a Concorrncia Desleal ..........................................................................221
1.3 A Publicidade e o Direito Autoral.....................................................................................221


8
1.4. Codigo Brasileiro de Auto-Regulamentao Publicitaria e o Conar Conselho Nacional
de Auto-Regulamentao Publicitaria.....................................................................................223
1.5.Publicidade Comparativa ..................................................................................................226
1.6 Decises Administrativas..................................................................................................228
3. Referncias ....................................................................................................235
3.1. Legislativas.......................................................................................................................235
3.4. Internet .............................................................................................................................236
Parte XI: Software e Patente......................................................... 237
Casos geradores ................................................................................................238
1. Roteiro de Aula.............................................................................................241
1.1. Proteo dos Metodos de Negocios e Financeiros...........................................................241
1.1.1. Proteo dos Metodos de Negocios no Brasil ...............................................................243
1.1.2. Pedidos de Patentes de Metodos de Fazer Negocios no Brasil ....................................245
1.2. Patentes de SoItware ........................................................................................................248
1.2.1. Patenteabilidade de SoItware no Brasil........................................................................248
1.3. Segredo de Negocio .........................................................................................................251
1.3.1. Historia dos Segredos de Negocio ................................................................................251
1.3.2. Know-How....................................................................................................................255
1.3.3. Formas de Transmisso Contratual dos Segredos de Negocio .....................................256
1.3.4. Patente e Segredo de Negocio.......................................................................................257
3. Referncia......................................................................................................259
3.1. Legislativa ........................................................................................................................259
3.2. Jurisprudencial .................................................................................................................259
3.3. BibliograIica.....................................................................................................................259
Parte XII: Mtodos de Avaliao de Marcas e Frmulas de
Clculo Alternativa ........................................................................ 261
1.1. Importncia da deIinio do valor econmico da marca..................................................264
1.2. A concorrncia e a sua inIluncia na marca.....................................................................265
1.3. A diIiculdade na avaliao do valor econmico de uma marca.......................................268
1.4. Avaliao econmica da marca........................................................................................269
1.5. Concluso.........................................................................................................................272


9
3. Referncias ....................................................................................................273
3.1. BibliograIicas ...................................................................................................................273
3.1.2. Leituras Complementares..............................................................................................273
3.2. Internet .............................................................................................................................273
Parte XIII: Noes Gerais de Patente........................................... 274
Caso Gerador....................................................................................................275
1.1. Conceito ...........................................................................................................................277
1.1.1. Prazos de Vigncia e Documento de Patente................................................................279
1.1.2. Requisitos de Privilegiabilidade e Criaes Industriais no privilegiaveis...................280
1.1.3. Periodo de Graa ...........................................................................................................282
1.1.4. O que no se considera inveno nem modelo de utilidade..........................................282
1.1.5. Invenes e modelos de utilidade no patenteaveis ......................................................283
1.1.6. Outros Requisitos para concesso de uma patente........................................................284
1.1.7. Requisito Adicional de patenteabilidade para invenes Iarmacuticas (ANVISA) ....284
1.1.8. TRIPS e pontos controvertidos nas areas Iarmacutica e de biotecnologia. .................285
Materia Patenteavel .................................................................................................................285
1.1.9. Patentes de Inveno, de Modelo de Utilidade e Registro de Desenho Industrial........287
1.2. Patentes no mbito internacional......................................................................................288
1.2.1. Conveno da Unio de Paris (CUP) ............................................................................288
1.2.2. Tratado de Cooperao em Materia de Patentes - PCT ................................................291
2. Questes de Auto-monitoramento:.............................................................292
3. Referncias ....................................................................................................293
3.1. Legislativas.......................................................................................................................293
3.2. BibliograIia Utilizada.......................................................................................................293
3.3. Internet .............................................................................................................................293
Parte XIV: Registro de Patentes ................................................... 294
Caso Gerador....................................................................................................295
1.1.Importncia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial ...........................................297
1.1.1. Procedimento.................................................................................................................297
1.1.2. A Importncia do Relatorio descritivo..........................................................................299
1.3. Conceito de Licena Compulsoria ...................................................................................300
1.3.1. Introduo......................................................................................................................300
1.3.2. Historico........................................................................................................................300
1.4.A Licena obrigatoria na Lei da Propriedade Industrial Brasileira...................................302
1.4.1. Exercicio abusivo do direito conIerido pela patente .....................................................303
1.4.2. Falta de Iabricao ou Iabricao incompleta do produto patenteado ou Ialta de uso
integral do processo patenteado, em territorio brasileiro.........................................................304


10
1.4.4. Ocorrncia de situao de dependncia entre duas patentes, desde que atendidas algumas
condies especiIicas deIinidas em lei....................................................................................307
1.4.5. Ocorrncia de situao de emergncia nacional ou interesse publico, deIinidas em lei308
1.5.O Devido Processo Legal ..................................................................................................313
1.6.Causas excludentes ou atenuantes de concesso...............................................................314
1.7. Do Equilibrio nas Sanes ...............................................................................................318
1.7.1. Condies de Aplicao................................................................................................319
1.7.2. Da Aplicao no Tempo................................................................................................320
1.7.3.Do Procedimento............................................................................................................320
1.8. Concluso.........................................................................................................................321
3. Referncias ....................................................................................................324
3.1. Legislativas.......................................................................................................................324
3.3.2 Leituras Complementares...............................................................................................325
3.3.Internet ..............................................................................................................................325
Parte XV: Desenhos Industriais .................................................... 326
1.1. Legislao aplicavel .........................................................................................................328
1.2. DeIinio de Desenho Industrial ......................................................................................329
1.3. Requisitos de Registrabilidade.........................................................................................329
1.4. Desenhos industriais no registraveis ..............................................................................329
1.4.1. Materia no enquadrada como desenho industrial ........................................................329
1.4.2. Materia no passivel de proteo como desenho industrial ..........................................330
1.5. Do pedido de registro.......................................................................................................331
1.5.2. Exame Iormal ................................................................................................................331
1.5.3. Exigncias Iormais ........................................................................................................332
1.5.4. Condies do pedido.....................................................................................................332
1.5.5. Possibilidade de retirada................................................................................................332
1.5.6. Publicao automatica e concesso simultnea ............................................................332
1.5.7 Outras disposies reIerentes ao processo e exame do pedido de registro ....................333
1.6. Da concesso do registro..................................................................................................335
1.7. Da vigncia do registro ....................................................................................................335
1.8. Proteo conIerida pelo registro.......................................................................................335
1.9. Do exame de merito .........................................................................................................336
1.10. Da nulidade do registro ..................................................................................................336
1.11. Processo Administrativo de Nulidade............................................................................337
1.12. Ao de Nulidade...........................................................................................................337
1.13. Da extino do registro ..................................................................................................338


11
1.14. Da cesso e das anotaes..............................................................................................338
1.15. Criaes realizadas por empregados ou prestador de servios ......................................338
1.17. Possibilidade de registro de partes de objetos................................................................340
2. Questes de Auto-monitoramento:.............................................................341
3. Referncias ....................................................................................................341
3.1. Legislativas.......................................................................................................................341
3.3 Internet ..............................................................................................................................341


12

Parte I: Direito de Autor e o
Desenvolvimento Tecnolgico

PROPRIEDADE
INTELECTUAL

FGV Direito PEC


13
Sumrio de Aula Direito de Autor e o Desenvolvimento Tecnolgico

Casos Geradores
1) Liberdade de Expresso e Pesquisa CientiIica

Todos tm conhecimento de que as obras intelectuais ja eram utilizadas e protegidas mesmo
antes do aparecimento da era digital.

No entanto, com o desenvolvimento tecnologico cada vez maior, as novas Iormas de
utilizao das obras intelectuais permitiram a reproduo e a distribuio de obras protegidas
por direitos autorais em questo de segundos.

Hoje, qualquer pessoa que detenha um computador com acesso a Internet tem a possibilidade
de Iazer o download de uma serie de obras, sejam elas literarias, IonograIicas e/ou
audiovisuais, sem realizar o pagamento de direitos autorais a seus titulares, uma vez que no
ha um meio de proteo eIicaz para impedir tais atividades.

Preocupados com esta situao, centenas de empresas IonograIicas, de computadores e
dispositivos eletrnicos criaram nos Estados Unidos uma organizao chamada SDMI (Secure
Digital Music Iniciative), com o objetivo de desenvolver uma tecnologia que procura veicular
um Iormato seguro de proteo de direitos autorais.

No ano de 2000, a SDMI patrocinou um evento chamado 'Hack SDMI Challenge. Este
evento Ioi uma competio publica que desaIiou a todos para tentar derrotar o 'sistema de
tecnologia de controle das musicas digitais.
O proIessor Edward Felten, junto com seu grupo de estudos da Universidade de Princeton,
descobriu que a tecnologia da SDMI no era segura, ao desvendar a tecnologia de proteo
autoral oIerecida pela SDMI no seu desaIio de hacking.

Apos esse evento, o proIessor Edward Felten e seu grupo escreveram uma pesquisa
explicando o que aprenderam desta experincia.


14
Quando a industria IonograIica descobriu a existncia desta pesquisa, a mesma ameaou o
grupo de cientistas dizendo que, se houvesse a sua publicao, eles soIreriam um processo por
violao de direitos e arcariam com os danos causados. Caso o proIessor Felten publicasse
seus resultados, poderia ser processado sob a lei americana Digital Millennium Copyright Act
(DMCA).

Esta lei Iaz com que seja um crime tentar contornar dispositivos de proteo anticopia. Sob
presso da organizao, o proIessor havia desistido de divulgar seus resultados sobre como
quebrou a proteo da SDMI.

Analisando este caso Irente as leis brasileiras:
Como esta questo seria resolvida?
Voc acha que o Brasil deveria adotar medidas mais restritas ao combate a pirataria?

Na sua opinio, o que deve prevalecer, o direito ao acesso a inIormao ou o direito do autor?

2) Caso Mickey Mouse
Os direitos de autor (copyrights) sobre o Mickey Mouse, que Iez sua estreia no cinema em
1928, estavam prestes a expirar em 2003, nos Estados Unidos. O Congresso, no entanto,
aprovou a prorrogao por mais 20 (vinte) anos, o prazo de proteo das obras protegidas por
direitos autorais, a partir de 01 de janeiro de 1923, atraves do Sonny Bono Act.

De acordo com esta lei, as obras de pessoas Iisicas passaram a ser protegidas por prazo de
vida mais 70 anos, sendo que as obras de titularidade de pessoas juridicas seriam protegidas
por 95 anos, independentemente de como tenham sido produzidas.

A Suprema Corte americana julgou, no entanto, uma ao contra esta prorrogao dos direitos
autorais por mais 20 (vinte) anos prevista no Sonny Bono Act.

Antes da lei deIendida pelo ex-deputado Iederal Sonny Bono entrar em vigor, os herdeiros
recebiam direitos pelas obras de um artista durante os 50 anos seguintes a sua morte.


15
Desta Iorma, a imagem de Mickey Mouse poderia ser utilizada livremente a partir de 2003,
como ocorreu com a imagem de Papai Noel, que caiu em dominio publico desde 1984.

Vale ressaltar que o acordo inicial, de 1928 quando Steamboat Willie`, o primeiro desenho
do ratinho, estreou , era de que sua obra estaria disponivel em 56 anos. Desde ento a Walt
Disney Co. vem conseguindo estender o prazo.

A Suprema Corte dos Estados Unidos anunciou recentemente a validade juridica dos 95 anos
de proteo de Direitos Autorais que o Congresso americano votou alguns anos atras e seus
autores perderam na corte local e na corte estadual.
A Lei 9.610/98 poderia ser aditada nos mesmos termos do Sony Bono Act, de modo a
aumentar o prazo de proteo das obras protegidas por Direitos Autorais?
O que parece ser mais importante para a sociedade: a proteo mais duradoura dos Direitos
Autorais ou a absoro das obras pelo dominio publico?

1. Roteiro de Estudo
1.1 Breve Historico do Direito de Autor

No passado, a sociedade no tinha conhecimento sobre a reproduo ilegal das obras
intelectuais, pois estas no eram consideradas um direito de propriedade. Em outras palavras,
o autor no tinha a propriedade intelectual pelo seu trabalho, ja que o mesmo era disponivel
ao publico sem qualquer proteo aos direitos de seu criador.
Para Henrique Gandelman, a preocupao com a proteo do direito autoral se deu da
seguinte Iorma:

Com Gutenberg, que inventou a impresso graIica com os tipos moveis (Seculo XV), Iixou-se
deIinitivamente a Iorma escrita, e as ideias e suas diversas expresses puderam, Iinalmente,
atingir divulgao em escala industrial. Desta Iorma, surgiu a necessidade de proteo juridica
aos direitos autorais. Ai, sim, surge realmente o problema da proteo juridica do direito


16
autoral, principalmente no que se reIere a remunerao dos autores e de seu direito de
reproduzir e, de qualquer Iorma, utilizar suas obras.
1

E, ainda, na opinio de Eliane Y. Abrao:

O surgimento da maquina de escrever, da maquina de imprimir com tipos moveis, em 1450, a
uma velocidade dezenas de vezes maior que o registro manual, Ioi o ponto de virada no
surgimento desse direito, em virtude da inIinita capacidade de reproduo de um mesmo
texto, pela maquina, dispensando novas interIerncias dos autores.
2

Da necessidade de assegurar a proteo aos autores, surgiu o primeiro texto pelo qual se
reconhecia este direito dos autores literarios. Este texto Ioi promulgado por ato da Rainha da
Inglaterra Ana, em 10 de abril de 1970, que Ioi chamado 'Copyright Act.

Jose de Oliveira Ascenso
3
aIirma que, na realidade, o que esta lei concedeu Ioi o privilegio
de reproduo: 'shall have the sole right and liberty oI printing such books. Desta maneira,
surgiu a viso anglo-americana do copyright, que nunca Ioi abandonada, pois, apos o
Copyright Act, a legislao americana incorporou tal direito em seu ordenamento.

Destaca-se que a expresso 'copyright, literalmente pode ser deIinida como um direito de
copia, sendo um direito reservado desde a concesso do primeiro monopolio a industria
editorial, a Iabricao e a comercializao de copias que propiciassem a venda de um mesmo
escrito a diversos adquirentes
4
.

No entanto, e importante ressaltar que o grande marco da aIirmao dos direitos de autor se
deu com a Revoluo Francesa, a qual aboliu os privilegios dos editores e Ioca na primazia do
autor sobre a obra.

Sobre o sistema europeu, Jose de Oliveira Ascenso conclui o que se segue:

1
GANDELMAN, Henrique. De Gutenberg a Internet. Rio de Janeiro: Ed. Record. p. 28.
2
ABRAO, Y. Eliane. Direitos de autor e direitos conexos. So Paulo: Editora do Brasil, 2002, 1 edio, p.27.
3
ASCENSO, Jose de Oliveira. Direito autoral. 2 ed. Rio de Janeiro: ed. Renovar, 1997, p. 6.
4
ABRAO, Y. Eliane. Ob. cit. P. 32.


17
O sistema continental europeu e o sistema chamado de direito de autor, assente na tutela do
criador. Este sistema coexiste no plano internacional, mediante composies muitas vezes
semnticas, com o sistema anglo-americano do copyright. Porque centrado na tutela do
exemplar, o sistema anglo-americano admite largamente que o direito de autor seja atribuido a
empresa, embora so a lei americana acolha a noo de obra coletiva
5
.

Desta Iorma, nota-se que ha dois sistemas ligados ao direito autoral: o sistema anglo-saxo, o
qual protege a obra em si, e o sistema europeu, o qual protege, alem da obra, a personalidade
do autor.

Segundo Delia Lipszyc, o copyright anglo-americano, de orientao comercial, nascido no
Estatuto da Rainha Ana, e o 'direito de autor, de orientao individualista, nascido nos
decretos da Revoluo Francesa, constituiram a origem da moderna legislao sobre direito de
autor nos paises de tradio juridica baseada na common law, no primeiro caso, e de tradio
juridica continental europeia ou latina, no segundo
6
.

Vale ressaltar que a Conveno de Berna, considerada um dos tratados mais importantes no
que tange as relaes internacionais envolvendo os direitos de autor, Ioi criada com base no
sistema europeu e que consagrou, de Iorma ampla e deIinitiva, os direitos de autor em todo o
mundo, estabelece a diviso dos direitos em direitos morais e patrimoniais.

Os direitos morais previstos na Conveno so os direitos de paternidade e o da integridade da
obra. Com relao aos direitos patrimoniais, estes esto previstos ao longo da Conveno e
dizem respeito aos direitos de autorizar a explorao, traduo, reproduo, adaptao da
obra, entre outros.

Assim, a partir de 1886, as legislaes internas dos paises que aderiram a Conveno de
Berna, que incluiu o Brasil, Ioram se aproximando do sistema europeu.

5
ASCENSO, Jose de Oliveira. Direito autoral. 2 ed. Rio de Janeiro: ed. Renovar, 1997. p. 5
6
LIPSZYC, Delia apud NETTO COSTA, Jose Carlos. Direito autoral no Brasil. So Paulo: FTD. 1998. p. 34.


18
1.2. O Direito de Autor no Brasil

A primeira constituio do pais, de 1824, no tratou dos direitos autorais em seu texto, uma
vez que o tema ainda no havia despertado interesse e importncia na sociedade.

Pode-se dizer que os direitos autorais no Brasil comearam a nascer a partir de 1827, com a
criao dos cursos juridicos no Brasil, uma vez que a Lei que criou tais cursos concedia
privilegios aos lentes sobre o compndio de suas lies. Desta maneira, se iniciou, mesmo que
de maneira embrionaria, o processo de proteo das criaes intelectuais.

No ano de 1831, o Codigo Criminal que entrou em vigor tipiIicou como crime a violao de
direitos autorais. Nesta epoca, a Constituio do Brasil, no entanto, no Iazia meno alguma
as questes ligadas ao direito de autor.

Em 1891, a Constituio do Brasil incluira os direitos de autor como direitos autorais na seo
dedicada a 'Declarao de Direitos, a qual estabelecida que 'aos autores de obras literarias e
artisticas, e garantido o direito exclusivo de reproduzi-las pela imprensa ou por qualquer outro
processo mecnico.

COM BASE NA CONSTITUIO DE 1881, SURGIU A LEI N 496, DENOMINADA
'MEDEIROS DE ALBUQUERQUE, QUE RECONHECEU OS DIREITOS AUTORAIS
SOBRE AS OBRAS LITERARIAS, ARTISTICAS E CIENTIFICAS, ESTENDENDO O
TEMPO DE PROTEO DOS DIREITOS DE AUTOR, BEM COMO VEDANDO
ALTERAES NO AUTORIZADAS DAS OBRAS, ENTRE OUTRAS MEDIDAS.
ESTA LEI, NA EPOCA, FOI A UNICA A DEFINIR, EM SEU ARTIGO 1, O QUE
SERIAM OS DIREITOS AUTORAIS:

ART. 1. OS DIREITOS DE AUTOR DE QUALQUER OBRA LITERARIA, CIENTIFICA
OU ARTISTICA CONSISTEM NA FACULDADE, QUE SO ELE TEM, DE REPRODUZIR
OU AUTORIZAR A REPRODUO DE SEU TRABALHO PELA PUBLICAO,
TRADUO, REPRESENTAO, EXECUO OU DE QUALQUER OUTRO MODO.


19
Posteriormente, o Codigo Civil de 1916 dedicou um capitulo para da materia reIerente aos
direitos autorais. Em seu artigo 48, III, classiIica o direito de autor como bem movel. Ja no
artigo 178, paragraIo 10, VII, Iixa em cinco anos o prazo para interposio de ao civil por
oIensa a direitos de autor, contando do prazo da data da contraIao. Alem disso, o Codigo
Civil de 1916, nos artigos 649 a 673, regula a materia 'Da Propriedade Literaria, CientiIica e
Artistica, nos artigos 1.346 a 1.358 dispe sobre a 'Edio, e nos artigos 1.359 a 1.362
comenta sobre 'Representao.

Com relao a previso da proteo aos direitos autorais nas demais Constituies Federais do
Brasil, ressalta-se a omisso da materia na Carta Magna de 1937. No entanto, a Constituio
de 1946 previu a proteo de tais direitos, voltando a incluir expressamente o direito aos
autores nas reprodues de suas obras.

Nota-se, ainda, que a atual Constituio Federal de 1988 consolidou a materia em seu artigo
5, incisos XXVII e XXVIII, quais sejam:

Art. 5. Todos so iguais perante a lei sem distino de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a
liberdade, a igualdade, a segurana e a propriedade, nos termos seguintes:
XXVII aos autores pertence o direito exclusivo de utilizao, publicao ou reproduo de
suas obras, transmissivel aos herdeiros pelo tempo que a lei Iixar.
XXVIII so assegurados nos termos da lei:
a) a proteo as participaes individuais em obras coletivas e a reproduo de
imagens e voz humana, inclusive nas atividades desportivas;
b) o direito de Iiscalizao do aproveitamento econmico das obras que criarem ou de
que participarem aos criadores, aos interpretes, e as respectivas representaes sindicais e
associativas.

Alguns dos textos Iundamentais reIerentes a regulamentao dos direitos do autor, no Brasil,
encontram-se abaixo discriminados:

Decreto 47.900/1924 deIiniu os direitos autorais;


20
Decreto 5.492/1928 regulou a organizao das empresas de diverses e a locao de
servios teatrais;
Decreto 20.493/1946 aprovou o regulamento do Servio de censura de Diverses Publicas;
Lei 2.415/1955 disps sobre a licena autoral para realizao de representaes e execues
publicas e para transmisses pelo radio ou pela televiso;
Lei 4.944/1966 disciplinou a proteo a artistas, produtores de Ionogramas e organismos de
radiodiIuso;
Lei 5.988/1973 regulou os direitos autorais no pais.

Dentre as legislaes acima mencionadas, e importante notar que a Lei 5.988/73 Ioi criada
para tratar, em separado, das questes de direitos autorais no Brasil.

Para Jose Carlos Costa Netto, a Lei n 5.988/73 deveria suplantar obsoletos dispositivos do
Codigo Civil de 1916. Acrescentando, tambem, que no se pode negar que a reIerida lei
consistiu num grande marco, agindo com inegavel merito no aprimoramento da tutela dos
direitos de autor e conexos no Brasil
7
.

Apos a vigncia da Lei 5.988/73, outras leis Ioram editadas tratando de materias especiIicas
ligadas ao direito do autor, tais como:

Lei 6.533/1978 regulamentou as proIisses de artista e tecnico em espetaculo de diverses;
Lei 6.615/1978 regulamentou a proIisso de radialista;
Lei 6.800/1980 alterou alguns artigos da lei 6.988/73;
Lei 6.895/1980 concedeu nova redao aos artigos 184 e 186 do Codigo Penal;
Lei 7.123/1983 revogou o artigo 93 da Lei 5.988/73;
Lei 7.646/1987 disciplinou a proteo dos programas de computador.

Atualmente, a Lei de Direitos Autorais em vigor e Lei 9.610/98, a qual trata de algumas
materias no previstas na Lei 5.988/73, principalmente pelo avano do desenvolvimento
tecnologico no pais e no mundo, necessitando de disposies que garantissem a proteo das
obras intelectuais sob as novas modalidades de utilizao.

7
NETTO, Jose Costa. Ob. cit, p. 41


21
Abaixo, encontram-se alguns artigos que Ioram acrescidos na Lei de Direitos Autorais de
1998 e que permitem a visualizao da interligao do desenvolvimento tecnologico com a
questo de proteo dos direitos autorais, tais como:

Art. 5 , inciso VI. Para os eIeitos desta Lei, considera-se reproduo a copia de um ou
varios exemplares de uma obra literaria, artistica ou cientiIica ou de um Ionograma, de
qualquer Iorma tangivel, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporario por
meios eletrnicos ou qualquer outro meio de Iixao que venha a ser desenvolvido;

Art. 29. Depende de autorizao previa e expressa do autor a utilizao da obra, por quaisquer
modalidades, tais como:
VII a distribuio para oIerta de obras ou produes mediante cabo, Iibra otica, satelite,
ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuario realizar a seleo da obra ou
produo para perceb-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem Iormula
a demanda, e nos casos em que o acesso as obras ou produes se Iaa por qualquer sistema
que importe em pagamento pelo usuario;
VIII a utilizao, direta ou indireta, da obra literaria, artistica ou cientiIica, mediante: i)
emprego de sistemas oticos, Iios teleInicos ou no, cabos de qualquer tipo e meios de
comunicao similares que venham a ser adotados;
IX a incluso em base de dados, o armazenamento em computador, a microIilmagem e as
demais Iormas de arquivamento do gnero;

No que tange a proteo dos programas de computador, a Lei 7.646, a qual tratava das
protees aos programas de computador, tambem Ioi revogada pela Lei 9.6109/98.
1.3. Convenes Internacionais

Pela necessidade de se proteger os direitos de autor no so no mbito nacional, como,
tambem, internacionalmente, principalmente devido ao avano do desenvolvimento
tecnologico, se buscou criar normas internacionais similares visando garantir uma proteo
minima aos autores estrangeiros e nacionais.

Sobre este tema, Jose de Oliveira Ascenso
8
aIirma o que se segue:

8
ASCENSO, Jose de Oliveira. ob. cit.. p 14.


22
E tipica do Direito de Autor a grande inIluncia dos instrumentos internacionais. Ao contrario
do que acontece noutros ramos do direito, essa contratao internacional no consolida o
estado normativo atingido pelas leis internas. Freqentemente as antecipa, representando um
instrumento de presso sobre estas. A evoluo da lei brasileira so se compreende assim
plenamente a luz da evoluo dos instrumentos internacionais.

Desta Iorma, listamos, abaixo, algumas das legislaes internacionais mais importantes na
proteo ao direito de autor, as quais o Brasil e signatario:

Conveno de Berna 1886;
Conveno Universal 1971;
Conveno de Roma 1961;
Conveno de Genebra 1971;
TRIPS 1994.

E importante mencionar que a Conveno de Berna de 1886, ja tratada anteriormente neste
curso, Ioi um marco para as relaes internacionais envolvendo os direitos de autor, ja que
houve uma grande adeso dos Estados a este acordo internacional, passando os criadores
intelectuais a terem suas criaes protegidas em todo o mundo. Esta conveno Ioi
Iundamental para harmonizar os direitos a serem resguardados e permitir protees minimas a
serem garantidas nas legislaes internas de cada um dos paises unionistas.
1.4. A Nature:a do Direito de Autor

O Direito Autoral e o ramo da ordem juridica que disciplina a atribuio de direitos relativos a
obras literarias e artisticas, abrangendo, alem disso, os chamados direitos conexos do direito
de autor, como os direitos dos artistas, interpretes ou executantes, dos produtores de
Ionogramas e dos organismos de radiodiIuso aIirma Jose de Oliveira Ascenso
9
.
No que tange a natureza juridica dos direitos de autor, encontramos varias teorias que
surgiram para esclarecer qual seria a sua natureza juridica, sendo tratado por uns como direito
de propriedade e, por outros, como direito da personalidade, alem de outras deIinies.

9
ASCENSO, Jose de Oliveira. Ob. cit., p 15


23
Contudo, segundo Carlos Alberto Bittar, em Iace de diIerentes Iatores e de elementos
estruturais proprios, vem o Direito de Autor sendo considerado como um Direito especial, sui
generis, que se no insere dentro das colocaes assinaladas, mas, ao reves, reclama a sua
considerao como Direito autnomo. Acrescenta o reIerido autor que a considerao como
Direito de Propriedade esta ligada ao proprio reconhecimento desse Direito e as diIiculdades
iniciais de categorizao diversa, diante da ento inIrangibilidade da classiIicao romana,
que, alias, embasou todo o trabalho de codiIicao.
10

Como se tratava de Direito sobre coisa incorporea, os direitos autorais eram deIinidos como
direitos reais.

Com a evoluo do lado pessoal do direito do autor, especialmente na jurisprudncia, e a
construo da doutrina no que se reIere aos direitos do autor como direito da personalidade,
atribuiram uma nova concepo para os direitos em tela, deIinindo-os como direitos sobre a
propria pessoa.

No entanto, estas duas colocaes Ioram, com um tempo, se enIraquecendo diante da Ialta de
embasamento para caracterizar os direitos autorais no mbito destas duas esIeras. Desta
Iorma, pode-se concluir que os direitos autorais no esto caracterizados como direitos reais,
de que se revestem apenas os direitos denominados patrimoniais, nem a dos direitos pessoais,
em que se alojam os direitos morais. Tal aIirmao se da pelo Iato dos direitos autorais se
bipartirem nos dois citados ramos de direito.

Com relao a natureza juridica dos direitos do autor, tambem e importante mencionar que
havia duas teorias sobre os direitos autorais, que eram debatidas no inicio do seculo passado:
a teoria monista e a teoria dualista. A teoria monista tem como base a natureza unica deste
direito, sejam estes direitos reais ou direitos pessoais. Ja na teoria dualista, tem como base a
natureza duplice do direito, a partir da existncia dos direitos de ordem moral paralelamente a
existncia dos direitos de ordem pessoal, os quais se inter-relacionam entre si.

10
BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. 4 ed. Rio de Janeiro: ed. Forense.2003, p. 10.


24
Guilherme C. Carboni ensina que a noo de direito de autor como um direito sui generis
decorre da teoria dualista, desenvolvida na Alemanha, no seculo XIX, e levada, a cabo,
principalmente, pelo autoralista Irancs Henri Desbois. Essa teoria nada mais e que uma
evoluo das teses anteriores sobre a natureza juridica do direito de autor. Para Desbois, a
partir do momento em que o autor decide publicar sua obra, um direito patrimonial aparece e
ira viver de uma maneira propria, porque o proprio Iato da publicao conIere ao escritor e ao
artista a possibilidade de se dedicar a uma explorao pecuniaria da obra, atraves da
reproduo ou execuo, conIorme o caso. E esse o principio da concepo dualista do direito
de autor, na qual essas prerrogativas pecuniarias e morais se desenvolvem separadamente,
mas de tal Iorma que as segundas possam, as vezes, se opor ao curso das primeiras, para que
seja assegurada a salvaguarda dos interesses espirituais do autor
11
.
1.5. Finalidade do Direito do Autor

Os direitos autorais surgiram para assegurar, ao titular de uma obra intelectual, o direito
exclusivo de utilizar e autorizar a sua reproduo, adaptao, distribuio, publicao,
apresentao e explorao econmica.

Os direitos autorais tm como Iuno proteger as criaes expressas em obras literarias,
musicais, cientiIicas e artisticas e sua proteo se da desde o nascimento da obra, Iixada em
um suporte material.

Henrique Gandelman
12
aIirma que 'o objetivo do direito autoral e proteger as obras
intelectuais por sua originalidade (no que se reIere a sua Iorma externa, ao seu corpus
mechanicum), ou sua criatividade (relacionada a sua Iorma interna, ao seu corpus mysticum).
Para Carlos Alberto Bittar, 'o objetivo do direito de autor e a disciplinao das relaes
juridicas entre o criador e sua obra, desde que de carater estetico, em Iuno seja da criao
(direitos morais), seja da respectiva insero em circulao (direitos patrimoniais), e Irente a
todos os que, no circuito correspondente, vierem a ingressar (o estado, a coletividade como
um todo, o explorador econmico, o usuario, o adquirente de um exemplar)
13
.

11
CARBONI, Guilherme C. O direito de autor na multimidia. So Paulo: ed. Quartier Latin. 2003, p. 29.
12
GANDELMAN, Henrique. Ob. cit., p. 35
13
BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. 4 ed. Rio de Janeiro: ed. Forense. 2003, p. 19


25
1.6. Obfeto do Direito do Autor

As obras protegidas so aquelas reIerentes a transmisso de conhecimentos, derivadas da
criao de espirito de seu autor.

Nota-se que o artigo 7 da Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), deIine que as obras
intelectuais protegidas so todas as criaes de espirito, expressas por qualquer meio ou
Iixadas em qualquer suporte, tangivel ou intangivel, conhecido ou que se invente no Iuturo.
Todas as obras intelectuais protegidas sero objeto de estudo detalhado da proxima aula.

Eduardo Vieira Manso, em sua obra 'Direito Autoral, aIirma que o objeto do direito autoral
e a obra intelectual, enquanto seu conteudo e a Iaculdade de utiliza-la (intelectual ou
economicamente), Iaculdade essa que se desenvolve mediante o exercicio de prerrogativas de
ordem no patrimonial ou de ordem patrimonial. Essas prerrogativas, assim, agrupando-se em
normas juridicas, distribuem-se de acordo com suas proprias caracteristicas em Ieixes de
direitos patrimoniais e morais.

O que eIetivamente distingue o direito autoral dos demais direitos e o seu objeto, a obra
intelectual, como bem suscetivel de utilizao que, no entanto, se da em duas ordens de
atividades: a utilizao intelectual, ou seja, a Iruio do proprio corpo mistico da obra,
mediante seu aproveitamento artistico, cientiIico, didatico, inIormativo ou outro dessa
natureza; e a utilizao econmica que se opera atraves de sua apresentao publica e
remunerada, atraves de sua reproduo, ou ainda, atraves da participao do autor ou seus
herdeiros na valorizao patrimonial dela, nos sucessivos atos de alienao de certos corpos
mecnicos, ou dos proprios direitos de utilizao econmica.
Jose Carlos Costa Netto
14
tambem menciona que o objeto do direito de autor e a criao ou
obra intelectual e, segundo Henry Jessen, esta obra devera preencher os seguintes requisitos:
pertencer ao dominio das letras, das artes ou das cincias;
ter originalidade;
achar-se no periodo de proteo Iixado pela lei.

14
JESSEN Henry apud NETTO COSTA, Jose Carlos. Direito autoral no Brasil. So Paulo: Ed. FTD, p. 56


26
Cumpre destacar que as obras intelectuais podem nascer de Iorma autnoma e independente,
ou podem nascer com base em obras pre-existentes.

No primeiro caso, pode-se deIinir a obra como uma obra originaria. No segundo caso, deIine-
se como uma obra derivada, tendo em vista que esta Ioi criada com base uma outra obra
originaria.

No caso das obras derivadas, Iaz-se necessario solicitar autorizao do autor da obra
originaria pre-existente. O resultado Iinal da obra derivada tambem e protegido pelo direito do
autor, que assegura, com isso, a proteo as obras originarias e as obras derivadas.
1.7. Direitos Morais e Patrimoniais

O autor, criador de uma obra musical literaria, artistica ou cientiIica, tem o direito de utiliza-la
de acordo com seus interesses, uma vez que, de acordo com a legislao de direitos autorais,
cabero ao autor de uma obra intelectual os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que
criou.

Os direitos de autor se dividem, com isso, nos direitos morais e patrimoniais. Os direitos
morais esto previstos no artigo 24 da Lei de Direitos Autorais e so aqueles que unem
indissoluvelmente o criador a obra criada, pois emanam da sua personalidade e imprimem um
estilo a ela
15
. Ja os direitos patrimoniais esto previstos no artigo 28 e 29 da reIerida lei e
podem ser deIinidos como os direitos de Iruio e de disponibilizao exclusivos do autor ou
titular da obra criada e Iixada em suporte mecnico16.

1.7.1. Direitos Morais.
Os direitos morais do autor so irrenunciaveis e inalienaveis e so aqueles direitos previstos
no artigo 24, conIorme abaixo:
o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;
o de ter seu nome, pseudnimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o
do autor, na utilizao de sua obra;

15
ABRAO, Eliane Y. Direitos de autor e direitos conexos. So Paulo: Editora do Brasil, 2002, p.74.


27
o de conservar a obra inedita;
o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modiIicaes ou a pratica de atos
que, de qualquer Iorma, possam prejudica-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputao ou
honra;
o de modiIicar a obra, antes ou depois de utilizada;
o de retirar de circulao a obra ou de suspender qualquer Iorma de utilizao ja autorizada,
quando a circulao ou utilizao implicarem aIronta a sua reputao e imagem;
o de ter acesso a exemplar unico e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder
de outrem, para o Iim de, por meio de processo IotograIico ou assemelhado, ou audiovisual,
preservar sua memoria, de Iorma que cause o menor inconveniente possivel a seu detentor,
que, em todo caso, sera indenizado de qualquer dano ou prejuizo que lhe seja causado.

Para Carlos Alberto Bittar 'os direitos autorais so os vinculos perenes que unem o criador a
sua obra, para a realizao da deIesa de sua personalidade. Como os aspectos abrangidos se
relacionam a propria natureza humana e desde que a obra e a emanao da personalidade do
autor que nela cunha, pois seus proprios dotes intelectuais -, esses direitos constituem a
sagrao, no ordenamento juridico, da proteo dos mais intimos componentes da estrutura
psiquica do seu criador

.

1.7.2. Direitos Patrimoniais
Os direitos patrimoniais de autor baseiam-se no direito de utilizar, Iruir e dispor de sua obra,
bem como o de autorizar sua utilizao ou Iruio por terceiros, dependendo de previa
autorizao do autor, a reproduo, edio, adaptao, arranjo musical, no caso de obras
musicais, traduo, incluso em Ionograma ou produo audiovisual, distribuio, incluso
em base de dados e quaisquer outras modalidades de utilizao existentes ou que venham a
ser inventadas, conIorme elencado no artigo 29, o qual estabelece que, depende de
autorizao previa e expressa do autor a utilizao da obra, por quaisquer modalidades, tais
como:
a reproduo parcial ou integral;
a edio;
a adaptao, o arranjo musical e quaisquer outras transIormaes;

16
ABRAO, Eliane Y. Ob. cit., p. 80.


28
a traduo para qualquer idioma;
a incluso em Ionograma ou produo audiovisual;
a distribuio, quando no intrinseca ao contrato Iirmado pelo autor com terceiros para uso ou
explorao da obra;
a distribuio para oIerta de obras ou produes mediante cabo, Iibra otica, satelite, ondas ou
qualquer outro sistema que permita ao usuario realizar a seleo da obra ou produo para
perceb-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem Iormula a demanda, e
nos casos em que o acesso as obras ou produes se Iaa por qualquer sistema que importe em
pagamento pelo usuario;
a utilizao, direta ou indireta, da obra literaria, artistica ou cientiIica, (...).
a incluso em base de dados, o armazenamento em computador, a microIilmagem e as demais
Iormas de arquivamento do gnero;
quaisquer outras modalidades de utilizao existentes ou que venham a ser inventadas.

Os direitos patrimoniais so aqueles reIerentes a utilizao econmica da obra, diIerentemente
do que ocorre nos direitos morais, que possuem a estrita vinculao entre a pessoa do autor e
sua criao intelectual.
1.8. As Mudanas Frente a Era Digital

O direito do autor, da Iorma como se apresenta em paises que ja desenvolveram uma
sistematizao racional e adequada nessa area juridica e, sem duvida, uma conseqncia do
progresso tecnologico dos meios de comunicao.

A multiplicidade de alternativas para utilizao das obras intelectuais ainda e hoje motivo de
investigao cientiIica, visando ao estabelecimento de normas que adequadamente protejam o
direito autoral e, paralelamente, permitam o acesso a cultura e ao conhecimento pelos
cidados.

Com o demasiado crescimento da tecnologia, Ioram surgindo novas Iormas de utilizao das
criaes intelectuais. Houve, com isso, a enorme preocupao de trazer novos elementos de
proteo e a ratiIicao dos direitos ja conquistados, a Iim de atender aos reclamos iniciados


29
com a circulao indiscriminada de bens e servios, nos quais tramitava, de Iorma
controvertida, os direitos dos titulares de direitos autorais.

Para Jose Carlos Costa Netto, 'a evoluo dos meios de comunicao e a conseqente
diversidade e aplicao do acesso publico as obras intelectuais consiste, atualmente, no
grande desaIio a deIesa da propriedade intelectual em todas as suas vertentes
17
.

O reIerido autor questiona em sua obra, ainda, que se o livro, por exemplo, passou a ser
utilizado, integral ou parcialmente, atraves de diversas Iormas como a reprograIia,
transcrio em revistas e outras publicaes e ate pela via da inIormatica, banco de dados,
adaptaes cinematograIicas o que se dizer ento das demais modalidades de obras
intelectuais, como a musical, as obras de artes plasticas, as obras cinematograIicas e todos os
titulares de direito envolvidos?

Guilherme C. Carboni menciona que, no mundo de hoje, podemos dizer que o
desenvolvimento tecnologico e um dos Ienmenos que mais diIerencia as sociedades, tanto
uma das outras, como as atuais das precedentes. As relaes entre desenvolvimento
tecnologico e mutao social, o Direito no permanece imune. Com Ieito, na esIera do direito
positivo, as ligaes entre direito de autor e desenvolvimento tecnologico e dos meios de
comunicao so evidentes. E do desenvolvimento tecnologico das Iormas de reproduo das
criaes intelectuais que surge o direito de autor
18
.

Diante do exposto, no ha duvidas de que a chamada 'Era Digital vem transIormando as
relaes sociais e, cada vez mais, ha necessidade de adaptao a esta nova realidade.

O grande desaIio e deIinir como deve ser realizada esta mudana, ja que todos tm interesse
no desenvolvimento tecnologico, mas, ao mesmo tempo, ha a preocupao de proteger os
interesses dos autores, visando ao incentivo da criao intelectual e, conseqentemente, ao
desenvolvimento da cultura, da coletividade e ao acesso a inIormao.

17
NETTO COSTA, Jose Carlos. Direito autoral no Brasil. So Paulo: Ed. FTD, 1998, p. 17.
18
CARBONI, Guilherme C. O direito de autor na multimidia. So Paulo: ed. Quartier Latin. 2003, p. 32.


30
No que se reIere a tecnologia digital, se acordo com Henrique Gandelman, esta permite,
assim, inIluir sobre reproduo e distribuio de obras ja existentes, utiliza-las para criar
outras ou para retirar inIormaes a serem acrescentadas a outras inIormaes e constituir
dados tematicos de amplo espectro. O acesso a essas tecnologias sera cada vez mais Iacilitado
ao grande publico, graas aos novos achados com a realizao de aparelhos mais soIisticados,
mais potentes e de menor custo
19
.

No mundo globalizado, as transIormaes digitais simplesmente eliminam os limites
territoriais e Iazem com que os paises adotem uma politica internacional visando a criao de
normas e procedimentos comuns a todos.

A grande questo e como proteger esta politica publica. Esta nova realidade trazida pelo
avano da Internet, por exemplo, gerou conIlitos entre as novas tecnologias desenvolvidas, os
consumidores e os titulares dos direitos de autor.

Qual seria o direito que deveria prevalecer, os direitos dos consumidores ou dos titulares dos
direitos autorais?

1.9. Tratados Internacionais que foram assinados em vista do desenvolvimento tecnologico.

1.9.1. Tratado da OMPI.
Em 1997, os Estados Unidos, junto com 160 paises, assinaram o Tratado da Organizao
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).
Este tratado de direitos autorais e uma resposta legal as questes impostas pela era digital na
industria do entretenimento, principalmente na industria musical.
Seu objetivo era a criao de mecanismos legais para proteger a industria do entretenimento
dos atos de pirataria
Os dois pontos principais abordados no Tratado Mundial de Propriedade Intelectual (World
Intellectual Copyright Treaty) so:

19
FABIANI, Mario, apud CHAVES, Antnio. Direitos autorais na computao de dados. So Paulo, LTR.
1996.


31
(i) a deIinio de reproduo e uma resposta a questo se o armazenamento de peas em meio
digital seria considerado reproduo ilegal, e
(ii) medidas tecnologicas de proteo e inIormao de administrao de direitos. 'Paises
signatarios devem providenciar proteo legal adequada e eIetiva contra a evaso de meios
tecnologicos usados por autores no exercicio de seus direitos deIinidos sob o Tratado da
Conveno de Berna, e restringir atos no autorizados pelos autores ou permitidos pela lei.

1.9.2. O Digital Millennium Copvright Act
O Digital Millennium Copyright Act DMCA tem como objetivo principal assegurar o
detentor de direito autoral o direito exclusivo de disseminar e explorar o seu trabalho.
De maneira a atingir seu objetivo e deter a pirataria, o DMCA estabeleceu dois itens
principais:
(a) Proibio de Acesso a obra protegida Seo 103 1201; e
(b) Integridade de administrao das inIormaes de propriedade intelectual Seo 1202.
Ha uma grande critica dos proIessores e estudantes universitarios, pesquisadores e
consumidores ao DMCA. Esta critica se reIere ao desrespeito a doutrina de Iair use. Alem
disso, o DMCA, segundo especialistas, impede a livre-expresso e a pesquisa cientiIica, bem
como e acusado de retardar a competio e inovao tecnologica.

1.10. Conflito entre o direito do autor e o direito ao acesso a cultura

O objetivo dos direitos autorais sempre Ioi o incentivo aos criadores das obras, para que
continuem criando obras novas, visando a melhoria e ao desenvolvimento da cultura e
atendimento aos interesses da coletividade. Com isso, a legislao de direito autoral procura
assegurar ao autor os direitos sobre sua obra, havendo este o direito exclusivo de explorao e
divulgao da mesma.

No entanto, esta concepo deve ser interpretada com algumas ressalvas, uma vez que ha
diversas utilizaes de obras que no necessitam de autorizao do autor, no sendo a sua
utilizao livre considerada como violao aos direitos deste.
Esta ideia tem como objetivo estabelecer um equilibrio: incentivar a criao artistica e, ao
mesmo tempo, limitar estes direitos para beneIiciar a coletividade.


32
Sobre as limitaes aos direitos autorais, Carlos Alberto Bittar discorre da seguinte Iorma:

Com a designao de limitaes aos direitos autorais, a lei prev, para as obras protegidas,
algumas excees ao principio monopolistico, atendendo a interesses varios de ordem publica.
Integrados ao sistema ab orige, essas limitaes, tecidas com linhas ditadas pela prevalncia
da ideia de diIuso da cultura e do conhecimento, constituem derrogaes a exclusividade do
autor, encontrando guarida tanto na Conveno, como no Direito Interno dos paises
componentes da Unio
20
.

Estas limitaes se reIerem ao prazo do monopolio (artigo 41 e 42) e a questes discriminadas
no artigo 46, 47 e 48 da Lei 9.610/98, conIorme discriminado a seguir:

Art. 41. Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1 de janeiro
do ano subseqente ao de seu Ialecimento, obedecida a ordem sucessoria da lei civil.
ParagraIo unico Aplica-se as obras postumas o prazo de proteo a que alude o caput deste
artigo.
Art. 42. Quando a obra literaria, artistica ou cientiIica realizada em co-autoria Ior indivisivel,
o prazo previsto no artigo anterior sera contado da morte do ultimo dos co-autores
sobreviventes.
ParagraIo unico Acrescer-se-o aos dos sobreviventes os direitos do co-autor que Ialecer
sem sucessores.
Art. 46. No constitui oIensa aos direitos autorais:
I a reproduo:
a) na imprensa diaria ou periodica, de noticia ou de artigo inIormativo, publicado em diarios
ou periodicos, com a meno do nome do autor, se assinados, e da publicao de onde Ioram
transcritos;
b) em diarios ou periodicos, de discursos pronunciados em reunies publicas de qualquer
natureza;
c) de retratos, ou de outra Iorma de representao da imagem, Ieitos sob encomenda, quando
realizada pelo proprietario do objeto encomendado, no havendo a oposio da pessoa neles
representada ou de seus herdeiros;

20
BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. 4 ed. Rio de Janeiro: ed. Forense. 2003, p. 69


33
d) de obras literarias, artisticas ou cientiIicas, para uso exclusivo de deIicientes visuais,
sempre que a reproduo, sem Iins comerciais, seja Ieita mediante o sistema Braille ou outro
procedimento em qualquer suporte para esses destinatarios;
II a reproduo, em um so exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista,
desde que Ieita por este, sem intuito de lucro;
III a citao em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicao, de
passagens de qualquer obra, para Iins de estudo, critica ou polmica, na medida justiIicada
para o Iim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra;
IV o apanhado de lies em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem,
vedada sua publicao, integral ou parcial, sem autorizao previa e expressa de quem as
ministrou;
V a utilizao de obras literarias, artisticas ou cientiIicas, Ionogramas e transmisso de radio
e televiso em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstrao a clientela,
desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a
sua utilizao;
VI a representao teatral e a execuo musical, quando realizadas no recesso Iamiliar ou,
para Iins exclusivamente didaticos, nos estabelecimentos de ensino, no havendo em qualquer
caso intuito de lucro;
VII a utilizao de obras literarias, artisticas ou cientiIicas para produzir prova judiciaria ou
administrativa;
Art. 47. So livres as paraIrases e parodias que no Iorem verdadeiras reprodues da obra
originaria nem lhe implicarem descredito.
Art. 48. As obras situadas permanentemente em logradouros publicos podem ser
representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, IotograIias e procedimentos
audiovisuais.

Nos incisos do artigo 46 acima mencionados, encontram-se direitos e obras originalmente
protegidas, mas que so legalmente liberadas para o uso, diante da supremacia do interesse
publico sobre o direito individual do autor.
Cumpre destacar que o rol de que trata do artigo 46 e taxativo, uma vez que e uma exceo a
regra geral de proteo ao direito do autor. Sobre este assunto, Plinio Cabral
21
observa que

21
CABRAL, Plinio. Texto In Revista da ABPI n 37. Nov/Dez -1998.


34
praticamente em todas as legislaes, os limites aos direitos de autor so expressos de Iorma
taxativa e nunca exempliIicativa. So numerus clausus. No podem estender-se alem daquilo
que o texto legal Iixou. O legislador, tratando de problema delicado, no quis dar
oportunidade a que a lei, pela interpretao aplicativa, pudesse ir alem daquilo que seria
razoavel para compatibilizar duas situaes antagnicas. Apesar disso, e justamente nessa
area que se veriIicam os maiores problemas e conIlitos.

No que se reIere as paraIrases previstas no artigo 47 acima mencionado, estas pressupem a
existncia de uma obra original e anterior, da qual resulta a obra derivada (a paraIrase). A
principio, seria necessario obter previa autorizao da obra original, como ocorre em todas as
obras derivadas. No entanto, neste caso, a lei expressamente determinou que inexiste a
obrigao de obter autorizao do autor da obra original, com exceo do descredito a obra, o
qual e proibido pela lei.

Em relao ao artigo 48, nota-se que as obras de artes plasticas e arquitetnicas situadas em
logradouro publico podem ser livremente reproduzidas por meio de pinturas, desenhadas e
Iilmadas. Pode-se dizer que logradouro publico e o espao destinado ao uso comum, como
uma rua, uma praa, uma estrada, entre outros.

No entanto, Eliane Y. Abrao ressalta que a Iinalidade dada ao uso livre da reproduo ha de
ter carater pessoal e no lucrativo, aplicando-se, neste caso, o principio da interpretao
restritiva: no caso de uso publicitario, de uma obra situada em logradouro publico, ou de uma
obra audiovisual destinada a execuo publica, por exemplo, se exige a previa autorizao do
artista que a conIeccionou ou de seus herdeiros, para integrar o anuncio ou a campanha
publicitaria.
22

2. Questes de Automonitoramento:

2.1. Como se deu a evoluo historica do direito autoral no Brasil?
2.2. Qual e a natureza juridica do direito de autor?
2.3. Qual seria a Iinalidade e objeto do direito de autor?
2.4. Explique o conIlito entre o direito de autor e o acesso a cultura.


35
2.5. Quais so as limitaes ao direito de autor?

3. Referncias
3.1. Legislativas
Constituio Federal art. 5, XVII, XVIII.
Conveno de Berna.
Lei 9.610/98 arts. 24, 28, 29, 41 e 46.

3.2. Jurisprudenciais
Embargos InIringentes n 2001.005.00714 16 Cmara Civel, rel. DeS. Ronaldo Valladares.
Ap. Civel n 358.617/SP 8 C, rel: Juiz Roberto Rubens.
Ap. Civel n 78.808.1/SP 3 C, rel. Toledo Cesar.

3.3. Bibliograficas
3.3.1. Bibliografia Utili:ada
BITTAR, Carlos Alberto. Direito Autoral. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.
ASCENSO, Jose de Oliveira. Direito Autoral. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.
NETTO, Jose Carlos Costa. Direito Autoral no Brasil. So Paulo: FTD, 1998.
SOUZA, Carlos Fernando Matias de. Direito Autoral. Brasilia: Brasilia Juridica, 1998.
WILLINGTON, Joo e OLIVEIRA, Jaury N de. A Nova Lei Brasileira de Direitos Autorais. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 1999.
ARAUJO, Edimir Netto de. Proteo Judicial do Direito de Autor. So Paulo: LTR, 1999.
BARBOSA, Denis Borges. Propriedade Intelectual Direitos Autorais, Direitos Conexos e
SoItware. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.
CARBONI, Guilherme C. O direito de autor na multimidia. So Paulo: Quartier Latin. 2003.
3.4. Internet
www.eII.org/IP/DMCA/20030102dmcaunintendedconsequences.html
http://clea.wipo.int/clea/lpext.dll?Itemplates&Inmain-hit-h.htm&2.0 Tratado de Direitos
Autorais da OMPI;

22
ABRAO, Eliane Y. Ob. cit., pp.152-153.


36
www.educause.edu/issues/dmca.html -Digital Millennium Copyright Act;
www.sdmi.org -SDMI;
www.cs.princeton.edu/sip/sdmi/ Reading between the Lines: Lessons Irom the SDMI
Challenge.


37

Parte II: Direitos Conexos

PROPRIEDADE
INTELECTUAL

FGV Direito PEC


38
Caso Gerador

1) Foi realizada uma grande produo cinematograIica, que teve um sucesso arrebatador de
bilheteria. Apos a exibio do Iilme nos cinemas, a produtora do Iilme realizou a negociao
para Iins de disponibilizao do mesmo em home-video. Desta Iorma, a produtora revisou
todos os contratos Iirmados entre a empresa produtora e os atores a Iim de checar a
possibilidade da distribuio do Iilme em home-video.

Nos instrumentos Iirmados com atores, havia esta previso de explorao econmica da obra
para home-video. No entanto, no havia dispositivo determinando (i) os suportes materiais
autorizados; nem (ii) pagamento de direitos conexos.

Diante do exposto, indaga-se:
A produtora cinematograIica podera utilizar o Iilme livremente em home-video?
Cabe pagamento de direito conexos aos atores?
Se houvesse uma clausula estipulando a cesso total dos direitos conexos dos atores, a
produtora poderia utilizar o Iilme livremente?
E possivel a utilizao do Iilme em DVD e em Iita de video cassete?

1. Roteiro de Aula
1.1 Direitos Conexos
1.1.2 Introduo

Sera analisada nas proximas aulas a questo dos direitos conexos, sob o ponto de vista
exclusivo das gravadoras e dos interpretes. Nesta aula, sera discutida apenas a questo dos
direitos conexos, especialmente no que tange aos artistas.
1.2. Previso Legal dos Direitos Conexos

Internacionalmente, podemos destacar a Conveno de Roma para a proteo dos artistas
interpretes e executantes, dos produtores de Ionogramas e dos organismos de radiodiIuso. O
Artigo 2 1 da reIerida Conveno estabelece que para os Iins da presente Conveno,


39
entende-se por 'artistas interpretes ou executantes, os atores, cantores, musicos, danarinos e
outras pessoas que representem, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem, por
qualquer Iorma, obras literarias ou artisticas.

Ja o artigo 7.1 deIine que a proteo aos artistas interpretes ou executantes prevista na
presente Conveno, compreendera a Iaculdade de impedir:
a radiodiIuso e a comunicao ao publico das suas execues sem seu consentimento,
exceto quando a execuo utilizada para a radiodiIuso ou para a comunicao ao
publico ja seja uma execuo radiodiIundida ou Iixada num Ionograma;
a Iixao num suporte material sem seu consentimento, da sua execuo no Iixada;
a reproduo sem seu consentimento de uma Iixao da sua execuo:
(i) se a primeira Iixao Ior Ieita sem seu consentimento;
(ii) se a reproduo Ior Ieita para Iins diIerentes daqueles para os quais Ioi dado
o consentimento;
(iii) quando a primeira Iixao, Ieita em virtude das disposies do artigo 15 da
presente Conveno, Ior reproduzida para Iins diIerentes dos previstos nesse
artigo;
O Artigo 13 prev que os organismos de radiodiIuso gozam do direito de autorizar ou
proibir:
a retransmisso das suas emisses;
a Iixao das suas emisses num suporte material;
a reproduo:
(i) das Iixaes das suas emisses, sem seu consentimento;
(ii) das Iixaes das suas emisses, Ieitas em virtude das disposies do artigo 15 da
Conveno, se Iorem reproduzidas para Iins diIerentes dos previstos nesse artigo;
a comunicao ao publico das suas emisses de televiso, quando se eIetue em
lugares acessiveis ao publico, mediante o pagamento de um direito de entrada;
compete a legislao nacional do pais onde a proteo deste direito e pedida,
determinar as condies do exercicio do mesmo direito.

No mbito da legislao brasileira, a Constituio Federal de 1988, em seu artigo 5, XVII e
XVII, prev que todos so iguais perante a lei sem distino de qualquer natureza, garantindo-


40
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a
liberdade, a igualdade, a segurana e a propriedade, nos termos seguintes:

XXVII aos autores pertence o direito exclusivo de utilizao, publicao ou
reproduo de suas obras, transmissivel aos herdeiros pelo tempo que a lei
Iixar.
XXVIII so assegurados nos termos da lei:
a) a proteo as participaes individuais em obras coletivas e a reproduo de
imagens e voz humana, inclusive nas atividades desportivas;
b) o direito de Iiscalizao do aproveitamento econmico das obras que
criarem ou de que participarem aos criadores, aos interpretes, e as respectivas
representaes sindicais e associativas;

No que tange a Lei de Direitos Autorais brasileira (Lei n 9.610/98), esta dispe, logo em seu
artigo 1, que a mesma regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominao os
direitos de autor e os que lhes so conexos. A Lei de Direitos Autorais estabelece que as
normas relativas aos direitos de autor aplicam-se, no que couber, aos direitos dos artistas,
interpretes ou executantes, dos produtores IonograIicos e das empresas de radiodiIuso. Os
direitos conexos esto previstos em um capitulo proprio da Lei de Direitos Autorais, nos
artigos artigo 89 a 95.
1.3. Conceito de Direitos Conexos

Carlos Alberto Bittar preceitua os direitos conexos da seguinte Iorma:

Os direitos conexos so reconhecidos em Iuno da premissa de que o direito
de autor protege a Iorma concedida pelo autor e do entendimento de que a sua
eIetivao em nada mais interIere com os direitos do autor da obra original ou
da reIerncia. Com o mesmo raciocinio, alias, se justiIicam as derivaes de
obras primigenas, como anotamos. Amparam, pois, de um lado, criaes
intelectuais no plano artistico (as dos artistas, interpretes e executantes, que
inserem elementos em suas apresentaes) e que auxiliam na divulgao da
obra interpretada, em seu contexto reprodues ou utilizaes no autorizadas.


41
De outro lado resguardam interesses econmicos de categorias que atuam na
Iixao e na colocao de obras intelectuais ao publico, empregando enormes
capitais ao mesmo tempo em que tambem contribuem para diIuso dessas
obras. O reconhecimento desses direitos visa, nesses casos, a evitar a captao
e a produo no autorizadas de programas, Ionogramas, cassetes e demais
Iormas de apresentao e Iixao de obras, que prejuizos sensiveis causam ao
respectivo sistema
23
.

Para Eliane Y. Abro
24
, os direitos conexos podem ser deIinidos como direitos de conteudo
no autoral aos quais se reconheciam direitos patrimoniais equiparados aos direitos de autor,
pelo Iato de seus titulares atuarem e diIundirem obras autorais.

Pode-se dizer que os direitos conexos so os direitos vizinhos aos direitos de autor, uma vez
que so ligados a estes, apesar de serem considerados independentes.

1.4. Fundamentos

O desenvolvimento tecnologico permitiu a comunicao das obras em ambientes variados,
atraves da Iixao de sons e imagens, o que antigamente no era possivel, pois a interpretao
artistica concebida unica e exclusivamente ao vivo.

Em relao ao nascimento da necessidade de proteo dos artistas, Jose de Oliveira Ascenso
dispe o que se segue:

Enquanto a interveno do artista teve carater necessariamente Iugaz,
conIundindo-se com a propria atuao Iisica do homem e so perdurando
porventura na memoria dos circunstantes, no tinha grande sentido em Ialar em
proteo do artista uma vez que abolidos privilegios injustiIicados, como o
do aludido direito ao papel. Mas quando a interpretao passa a poder ser
comunicada a ambiente diIerente ou Iixada para transmisso em diIerido, o

23
BITTAR, Carlos Alberto. Ob.cit.
24
ABRO, Eliane Y. Ob.cit. p. 193.


42
problema muda de Iigura. Ento, no ja ha apenas a obra literaria ou artista a
merecer proteo: ha tambem uma interpretao de um artista dado, que pode
ser utilizada vezes seguidas. Compreendendo a gravidade do problema se
considerarmos que o artista pode ter sido remunerado apenas para uma
exibio publica. Seria injusto que ele no tivesse participao nas posteriores
utilizaes da gravao do espetaculo que porventura se Iizessem.
25

Segundo Antnio Chaves, a transmisso e a comunicao das execues atraves do radio e a
possibilidade de perpetua-las por meio de gravaes IonograIicas, alterando proIundamente o
exercicio de suas atividades proIissionais imps a necessidade de uma proteo adequada a
atividade dos artistas interpretes ou executantes
26
.

Com isso, nota-se que apreciao da interpretao artistica deixa o ambiente unico e Iugaz das
representaes pessoais e, atraves da Iixao, se perpetua, permitindo sua ampla
comunicao. Com isso, procurou-se proteger os artistas em decorrncia da possibilidade de
Iixao de suas interpretaes. Cumpre destacar que os produtores IonograIicos e empresas de
radiodiIuso buscaram a mesma proteo.

1.5. Titulares dos Direitos Conexos

Os titulares dos direitos conexos so os artistas (interpretes e executantes), os produtores
IonograIicos e as empresas de radiodiIuso. Sera tratada com maiores detalhes a questo dos
direitos conexos dos atores.

Sobre a questo dos titulares dos direitos conexos, Eliane Y. Abrao estabeleceu que se segue:

Na diIiculdade de conceituar as obras dos interpretes, os especialistas
internacionais os situaram na categoria impropria de titulares de direitos
conexos, lado a lado da industria responsavel pela Iixao e divulgao de suas
interpretaes. Impropria porque, sendo verdadeiros autores de suas

25
ASCENSO, Jose de Oliveira. Direito autoral. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. 2 ed. p. 464.
26
CHAVES, Antnio. Direitos conexos. So Paulo: Ed. LTR 1999, p. 49.


43
interpretaes e execues, nada os diIerencia de um arranjador de obra
musical ou de tradutor ou adaptador, a quem a lei reconhece autoria, No e o
caso dos produtores de Ionogramas e organismos de radiodiIuso, que
majoritariamente no so pessoas Iisicas. Ademais, exercem atividade
completamente diIerente da dos artistas, dos quais dependem para a produo e
divulgao de suas obras, muito embora tambem contribuam com aspectos
criativos na produo dos suportes.

Artistas
Os artistas so deIinidos, de acordo com os dicionarios, como a pessoa que proIessa as belas-
artes, as que interpretam uma obra musical, teatral, cinematograIica, coreograIa. Interpretar,
por sua vez, e explicar o que e obscuro ou oculto, esclarecer, explanar
27
.

Ja o interprete, segundo Edy Campos Silveira, e o artista que imprime a realizao da obra
artistica a sua concepo pessoal da interpretao esboada pelo autor, compositor,
imprimindo-a de conIormidade com os aspectos particulares de sua personalidade artistica, e
executante e o artista que, embora no deixe de dar a execuo ema certa parcela
interpretativa que no pode ser dispensada, esta sujeito a interpretao pessoal de outrem,
como ocorre na orquestra sinInica, por exemplo, em que no obstante serem os musicos da
orquestra, na generalidade, verdadeiros mestres, esto sujeitos ao comando do regente
28
.

Walter Moraes, em sua tese acadmica, chega a concluso de que os artistas poderiam ser
classiIicados em trs categorias: a do autor, a do musico e a do bailarino, que corresponderiam
aos trs gneros das artes dinmicas, a poesia, a musica e a dana. O reIerido autor conclui
que artista e todo aquele que atua esteticamente uma criao do espirito
29
.
Segundo a Lei de direitos Autorais, so considerados como artistas interpretes ou executantes
todos os atores, cantores, musicos, bailarinos ou outras pessoas que representem um papel,
cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem em qualquer Iorma obras literarias ou
artisticas ou expresses do Iolclore.

27
CHAVES, Antnio. Direitos conexos. So Paulo: Ed. LTR 1999, p.40.
28
Edy Campos Silveira apud CHAVES, Antnio. Ob.cit., p. 44.
29
MORAES, Walter, apud ABRO, Eliane Y. Ob. cit., p. 194.


44
Esta deIinio esta em consonncia com a deIinio disposta na Conveno de Roma,
ressaltando que a Lei de Direitos Autorais brasileira incluiu as expresses de Iolclore no que
se reIere as interpretaes dos artistas.

O artigo 90 elenca os direitos dos artistas interpretes e executantes, que tm o direito
exclusivo de, a titulo oneroso ou gratuito, autorizar ou proibir:
A Iixao de suas interpretaes ou execues;
A reproduo, a execuo publica e a locao das suas interpretaes ou execues
Iixadas;
A radiodiIuso das suas interpretaes ou execues, Iixadas ou no;
A colocao a disposio do publico de suas interpretaes ou execues, de maneira
que qualquer pessoa a elas possa ter acesso, no tempo e no lugar que individualmente
escolherem;
qualquer outra modalidade de utilizao de suas interpretaes ou execues.

O artigo 91 trata da Iaculdade que as empresas de radiodiIuso tm de realizar Iixaes de
interpretao ou execuo de artistas que as tenham permitido para utilizao em determinado
numero de emisses, Iacultando sua conservao em arquivo publico, dispondo, ainda, que a
reutilizao subseqente da Iixao, pelas empresas de radiodiIuso, no Pais ou no exterior,
somente sera licita mediante autorizao escrita dos titulares de bens intelectuais incluidos no
programa, devida uma remunerao adicional aos titulares para cada nova utilizao.

A Lei de Direitos Autorais prev, em seu artigo 92, que cabe aos interpretes os direitos morais
de integridade e paternidade de suas interpretaes, inclusive depois da cesso dos direitos
patrimoniais, sem prejuizo da reduo, compactao, edio ou dublagem da obra de que
tenham participado, sob a responsabilidade do produtor, que no podera desIigurar a
interpretao do artista.

Vale destacar a Lei n 6.533/78 ('Lei dos Artistas), a qual regula o exercicio das proIisses
de Artista e de Tecnico em espetaculos de diverses e da outras providncias, regulamentada
pelo Decreto 82.385 de 1978.


45
Para os eIeitos desta Lei, e considerado artista, o proIissional que cria, interpreta ou executa
obra de carater cultural de qualquer natureza, para eIeito de exibio ou divulgao publica,
atraves de meios de comunicao de massa ou em locais onde se realizam espetaculos de
diverso publica. Esta deIinio e reproduzida no Decerto 82.335 de 1978.

A reIerida Lei n 6.533 tambem conceitua o tecnico em espetaculos de diverses, que pode
ser considerado como o proIissional que, mesmo auxiliar, participa, individualmente ou em
grupo, de atividade proIissional ligada diretamente a elaborao, registro, apresentao ou
conservao de programas.

E importante mencionar a questo da cesso universal dos direitos autorais e conexos
decorrentes dos servios dos artistas, uma vez que esta lei, em seu artigo 13, proibe a cesso
ou promessa de cesso de direitos autorais e conexos decorrentes da prestao de servios
proIissionais, sendo os direitos autorais e conexos dos proIissionais devidos em decorrncia
de cada exibio da obra.

Cumpre destacar que no so so os autores que recebem proteo em razo de direitos
conexos, mas tambem os dubladores, em decorrncia do 'acrescimo intelectual realizado as
respectivas obras pela nova voz que e aposta a tais obras. O caso da Iamilia do dublador
Marcelo Gastaldi, que Ialeceu em 1995, por exemplo, mostra a luta pelo recebimento de tais
direitos pelos dubladores. O reIerido dublador interpretou a voz dos personagens mexicanos
'Chaves e 'Chapolim e no Ioi devidamente remunerado em decorrncia da exibio do
programa.

Outro caso seria o da Editora Nova Cultural Ltda, sucessora da Abril S/A Cultural, a qual esta
obrigada a indenizar a atriz Ida Gomes e AlIredo Martins de Oliveira por direitos autorais.

Ida Gomes, AlIredo Martins de Oliveira e a Associao dos Atores em Dublagem, Cinema,
Radio, Televiso, Propaganda e Imprensa, ajuizaram a ao de indenizao contra a editora
alegando que Ioram dubladores dos personagens denominados 'Bernardo e 'Medusa, da
obra inIantil 'Bernardo e Bianca em Misso Secreta, um dos classicos da Disney.


46
Os autores argumentaram que o Iilme Ioi gravado em portugus em 1977, na Gravao
Tecnisom Ltda. e que, na ocasio, receberam os valores correspondentes a Iixao de suas
interpretaes, sem, todavia, Iornecer qualquer autorizao de cesso a terceiros, transIerncia
para outro suporte material, comercializao em livro ou qualquer outra Iorma de divulgao.
Alem disso, argumentaram que a editora colocava a venda, desde 1978, publicaes com a
historia de 'Bernardo e Bianca, acompanhada de disco que reproduz trechos da gravao
original com a omisso de seus creditos nos discos.

A primeira instncia julgou improcedente o pedido, considerando que Ioram cedidos os
direitos autorais para a Tecnisom.

InconIormados, Ida Gomes, AlIredo Martins e a editora apelaram. O Tribunal de Justia de
So Paulo, em deciso unnime, deu parcial provimento ao apelo dos autores para condenar a
editora a pagar os danos morais.

Os ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justia mantiveram, por unanimidade,
a deciso do Tribunal de Justia de So Paulo.

Dos Produtores Fonogrficos
Segundo o artigo 93, o produtor de Ionograma tem o direito exclusivo de, a titulo oneroso ou
gratuito, autorizar-lhes ou proibir-lhes:
a reproduo direta ou indireta, total ou parcial;
a distribuio por meio da venda ou locao de exemplares da reproduo;
a comunicao ao publico por meio da execuo publica, inclusive pela radiodiIuso;
quaisquer outras modalidades de utilizao, existentes ou que venham a ser
inventadas.

Ja o artigo 94 da Lei de Direitos Autorais estabelece que cabera ao produtor IonograIico
perceber dos usuarios a que se reIere o art. 68, e paragraIos, desta Lei os proventos
pecuniarios resultantes da execuo publica dos Ionogramas e reparti-los com os artistas, na
Iorma convencionada entre eles ou suas associaes.


47
Ao analisar o papel e direitos dos produtos IonograIicos, Iaz-se necessario analisar deIinio
de Ionograma, conIorme artigo 5, IX da Lei de Direitos autorais:

X- Ionograma: toda Iixao de sons de uma execuo ou interpretao ou de
outros sons, ou de uma representao de sons que no seja uma Iixao
incluida em uma obra audiovisual.

Para Jose Carlos Costa Netto
30
, normalmente e o produtor de Ionogramas que organiza
operacional e tecnicamente essas criaes e atividades que iro constituir o Ionograma. O
autor ainda acrescenta que essa titularidade dos produtos IonograIicos decorre, basicamente,
da atuao de natureza operacional e econmica que resulta na realizao da Iixao
IonograIica.

Empresas de Radiodifuso
O artigo 95 dispe sobre o direito exclusivo das empresas de radiodiIuso de autorizar ou
proibir a retransmisso, Iixao e reproduo de suas emisses, bem como a comunicao ao
publico, pela televiso, em locais de Ireqncia coletiva, sem prejuizo dos direitos dos
titulares de bens intelectuais incluidos na programao.

O objeto do direito de radiodiIuso se reIere a emisses, transmisses e retransmisses.
ConIorme artigo 5, XII da Lei de Direitos Autorais, pode-se deIinir radiodiIuso da seguinte
Iorma:

Art. 5, XII. radiodiIuso a transmisso sem Iio, inclusive por satelites, de
sons ou imagens e sons ou das representaes desses, para recepo ao publico
e a transmisso de sinais codiIicados, quando os meios de decodiIicao sejam
oIerecidos ao publico pelo organismo de radiodiIuso ou com seu
consentimento.

30
NETTO COSTA, Jose Carlos. Direito autoral no Brasil. So Paulo: ed. FTD. 1998.p. 179.


48
No caso em questo, nota-se que a proteo das emisses se da independente de gravao em
qualquer suporte material, uma vez que os proprios sinais so o suporte das emisses de radio
e TV, diIerentemente do que ocorre na proteo aos produtores IonograIicos.

1.6. Pra:o dos Direitos Conexos

No que tange ao prazo de proteo dos direitos conexos, o artigo 96 da Lei de Direitos
autorais dispe que e de setenta anos o prazo de proteo aos direitos conexos, contados a
partir de 1 de janeiro do ano subseqente a Iixao, para os Ionogramas; a transmisso, para
as emisses das empresas de radiodiIuso; e a execuo e representao publica, para os
demais casos.

1.7. Premissas Basicas Artistas Interpretes

Seguem, abaixo, algumas premissas que devem ser levadas em considerao quando do
estudo dos direitos conexos, especialmente os dos artistas atores:

Aos direitos conexos aplicam-se, no que couber, as disposies da Lei 9.610/98, cujo
artigo 1 dispe que a lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominao
os direitos de autor e os que lhes so conexos;
E vedada a cesso ou promessa de cesso de direitos autorais e conexos do artista, de
acordo com o artigo 13 da Lei dos Artistas. E importante ressaltar que qualquer disposio
contratual neste sentido sera considerada nula;
A Iixao e utilizao de interpretao artistica prescindem de previa e expressa
autorizao;
Por Iora do disposto no art. 4 da Lei 9.610/98, as condies para explorao econmica
da obra (que conte com participao de artistas) devem ser previa e expressamente
pactuadas;
Para toda e qualquer utilizao Iutura da obra deve corresponder uma remunerao, a
titulo de pagamento de direitos conexos do artista;
Responsabilidade solidaria, no caso de violao a direitos autorais e conexos de artista,
quando da contratao atraves de terceiros (cooperativa, p. ex.);


49
A proteo conIerida aos direitos conexos e de 70 anos, a contar de 1 de janeiro do ano
subseqente a Iixao (Ionogramas), transmisso (radiodiIuso) e a realizao do
espetaculo.

2.1. O que so os direitos conexos?
2.2. Quais so os titulares de direitos conexos no Brasil?
2.3. Quais so as premissas basicas que devem ser levadas em considerao quando dos
estudos dos artistas?

3. Referncias
3.1. Legislativas
Constituio Federal art. 5, XVII, XVIII.
Conveno de Roma arts. 2; 3; 6.1; 7.1; 7.2; 13.
Lei 9.610/98 arts. 1 a 4, 5, XII e XIII; 89; 90, I a V; arts. 91 a 96.
Lei 6.533/78 arts. 1, 2, I; 3; 5; 13.

Apelao Civel n 7812/95 1 Cmara Civel, Rel: Des. Luiz Carlos Guimares;
Apelao Civel n 19385/02- 11 Cmara Civel, Rel. Des. Jose de Samuel Marques.
Apelao Civel n 060.906-4/9 entre TV Globo Ltda. e TVSBT Canal 4 de So Paulo S.A.
Agravo Regimental n 225.882.4/1-01 Sbt x Globo
Processo n 000.02.037415-1- 7 Vara Civel de So Paulo. MTV Brasil Ltda. (autora) e
Marcos Chaib Mion e Radio e TV Bandeirantes Ltda. (reus).
Recurso Especial 148781/SP, 4 Turma, rel. Ministro Barros Monteiro, j. 02/09/2004.
3.3. Bibliografica
ABRO, Eliane Y. Direitos de autor e direitos conexos. So Paulo: ed. Editora do Brasil,
2002.
ASCENSO, Jose de Oliveira Ascenso. Direito de Autor e Direitos Conexos. Coimbra
Editora, 1992.


50
BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. Rio de Janeiro: 3 ed., Forense, 2001, pp. 152
161.
CHAVEZ, Antonio. Direitos Conexos. LTR Editora, 1999.
LIPSZYC, Delia. Derecho de Autor v Derechcos Conexos. Ediciones UNESCO, 1993.
NETTO COSTA, Jose Carlos. Direito autoral no Brasil. So Paulo: ed. FTD. 1998.

3.4. Internet
www.minc.gov.br- Textos: 'Economia Da Cultura e 'Diagnostico Governamental da cadeia
Produtiva do Audiovisual Secretaria do Audiovisual.


51

Parte III: Software

PROPRIEDADE
INTELECTUAL

FGV Direito PEC


52
Caso Gerador

MicrosoIt Corporation, que detem mundialmente a propriedade de diversos programas de
computador, ajuizou ao judicial contra Associao Universitaria Santa Ursula, com o
objetivo de: (i) compelir a re de se abster de utilizar e reproduzir programas de computador
cuja titularidade lhe pertence e que estaria sendo utilizada de Iorma indevida, para que, ao
Iinal, Iosse obrigada a destruir as copias ilegais detectadas pela pericia, condenando-a a
suportar os custos relativos a legalizao de programas ilegais encontrados na vistoria e
incidncia de multa diaria em valor nunca inIerior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), alem de
perdas e danos materiais.

ConIorme consta no relatorio do acordo proIerido pela 12 Cmara Civel, a Re no
comprovou a regularidade do direito a utilizao dos programas de software, nos termos do
art. 9 da Lei 9.609/98, ou seja, no apresentou a licena respectiva ao programa em uso e a
nota Iiscal que prova a data da aquisio do programa e da sua origem.

Para se isentar de qualquer responsabilidade, a Re deveria ter apresentado tais documentos.
Na ausncia desses, tornou-se impossivel para os peritos determinarem se os programas
relacionados ao laudo pericial estavam licenciados.

A sentena julgou procedente em parte o pedido, determinando a re a cessao imediata do
uso e reproduo indevida dos programas de computador da Autora; condenando-a, ainda, ao
pagamento de uma indenizao a ser apurada em liquidao por arbitramento, nos termos do
art. 103, da Lei 9.610/98.

No tocante ao pagamento indenizatorio, a Re, em sede de apelao, alega que o art. 103 da
Lei 9.610/98 no podera ser aplicado, uma vez que ainda que tivessem sido copiados os dez
programas de computador, o quantum debeatur jamais poderia exceder o valor da aquisio
Iace a natureza compensatoria e, no punitiva, do dano material.


53
Sobre o caso gerador acima, pergunta-se:

1 Como a Lei 9.609/98 trata da indenizao por danos materiais? E a Lei de Direitos
Autorais?
2 O artigo 103, 1, da Lei 9.610/98 e taxativo?
3 Quais so as questes que devero ser levadas em conta para decidir pela aplicabilidade
ou no do art. 103, 1, da Lei 9.610/98?
4 No caso acima descrito, a 12 Cmara Civel reIormou a deciso de 1 grau, no que tange o
calculo da condenao, por entender que no caso em tela, o citado artigo no deveria ser
aplicado Iace as caracteristicas especiIicas dos programas de computador, sob pena do valor
indenizatorio superar ao preo da aquisio dos programas, o que levaria ao enriquecimento
sem causa. Voc concorda?

1.1. Proteo Legal e limites da proteo

O programa de computador e todo o escrito destinado a processamento de dados,
compreendendo todo o conjunto de instrues para o citado Iim (textos, manuais,
codiIicaes). No ha, pois, como se conIundir o software, com o respectivo suporte ou
hardware (disquete, Iita, ou chip), que se constitui o respectivo corpo Iisico, ou mecnico.
Assim como o disco e o suporte da musica
31
.

Nesse sentido, nos ensina Arnold Wald: 'O software e a expresso de ideias de uma pessoa,
que so exteriori:adas em um confunto de informaes, veiculadas em um bem tangivel, que
pode ser um disquete, um disco optico ou mesmo o disco rigido do computador. Destarte, o
que se protege atraves da propriedade intelectual no e este corpo em que a ideia e veiculada
(corpus mechanicum), mas sim a exteriori:ao da ideia, o corpus misthicum, que e um bem
intangivel
32
.

31
http://www.alIa-redi.org/upload/revista/103101--13-55-artigo-WEB-2001.doc
32
Wald, Arnoldo. Da natureza juridica do soItware, in Gomes, Orlando et alli. A proteo juridica do soItware.
Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 20


54
A proteo juridica do soItware esta regulada pela Lei 9.609/98 (Lei de SoItware).
Subsidiariamente aplica-se o regime dos direitos autorais (Lei 9.610/98), nos termos do artigo
2 do citado diploma legal.

'Art. 2 O regime de proteo a propriedade intelectual de programa de computador
e o conferido as obras literarias pela legislao de direitos autorais e conexos
vigentes no Pais, observado o disposto nesta Lei.

Ao contrario do que ocorre no regime dos direito autorais, a Lei 9.609/98 traz para o
programa de computador uma aproximao do sistema do covright, no sentido de que aIasta
os direitos morais, excetuando apenas os direitos de paternidade e contra alteraes no-
autorizadas que impliquem deIormao, mutilao ou outra modiIicao ao programa e
oIendam a honra ou reputao do autor, conIorme o disposto no artigo 2, 1:

' 1 - No se aplicam ao programa de computador as disposies relativas
aos direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor de
reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito do autor de
opor-se a alteraes no-autori:adas, quando estas impliquem deformao,
mutilao ou outra modificao do programa de computador, que prefudiquem
a sua honra ou a sua reputao`.

A titularidade do programa de computador nem sempre e daquele que o cria. Na obra Ieita sob
os eIeitos de um contrato de trabalho, os direitos so conIeridos ao empregador, salvo
disposio em contrario, consoante o artigo 4 da Lei 9.609/98:

'Art. 4 Salvo estipulao em contrario, pertencero exclusivamente ao
empregador, contratante de servios ou orgo publico, os direitos relativos ao
programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigncia de
contrato ou de vinculo estatutario, expressamente destinado a pesquisa e
desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de servio
ou servidor sefa prevista, ou ainda, que decorra da propria nature:a dos
encargos concernentes a esses vinculos`.


55
Como ressalva dessa regra, o paragraIo 2 do reIerido artigo dispe que o programa
pertencera ao empregado que o criou se Ieito sem relao com o contrato de trabalho e sem a
utilizao dos recursos, inIormaes tecnologicas, materiais, instalaes ou equipamentos do
empregador
33
.

Assim como no Direito Autoral, o titular de programa de computador tem a faculdade de
registra-lo ou no perante o INPI. Jefamos o que dispe o artigo 3, da Lei n 9.609/98.

Art. 3 Os programas de computador podero, a criterio do titular, ser
registrados em orgo ou entidade a ser designado por ato do Poder Executivo,
por iniciativa do Ministerio responsavel pela politica de cincia e tecnologia.

Em 20 de abril de 1998, o Governo Federal, atraves do Decreto n 2.556 - que dispe sobre a
proteo da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercializao no Pais
- regulamentou o previsto no art 3 da Lei n 9.609/98, nos seguintes termos:

' art. 1 Os programas de computador podero, a criterio do titular dos
respectivos direitos, ser registrados no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial INPI.
1 O pedido de registro estabelecido neste artigo devera conter, pelo menos,
as seguintes informaes.
I - os dados referentes ao autor do programa de computador e ao titular, se
distinto do autor, sefam pessoas fisicas ou furidicas,
II - a identificao e descrio funcional do programa de computador, e
III - os trechos do programa e outros dados que se considerar suficientes para
identifica-lo e caracteri:ar sua originalidade, ressalvando-se os direitos de
terceiros e a responsabilidade do Governo.
2 As informaes referidas no inciso III do paragrafo anterior so de
carater sigiloso, no podendo ser reveladas, salvo por ordem fudicial ou a
requerimento do proprio titular.

33
Lupi, Andre Lipp Pinto Basto. 'Proteo Juridica do SoItware EIicacia e Adequao; Editora Sintese, 1998,
Porto Alegre, pagina 42.


56
Como se veriIica, a Lei 9.609/98 deixou a criterio do interessado o registro perante o INPI.
Contudo, e imprescindivel ter-se em mente que a propria lei quando trata da proteo eIetiva
dos direitos autorais criou duas condicionantes ao eIetivo exercicio ou proteo, em seu artigo
2, paragraIo 2:

' 2 Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de
computador pelo pra:o de cinqenta anos, contados a partir de 1. de faneiro
do ano subseqente ao da sua publicao ou, na ausncia desta, da sua
criao`.

Tais documentos so Iundamentais nas questes relativas a pirataria de programas, pois sera
sobre tal documentao que se Iara exame de merito, por peritos num procedimento
necessario para as decises das aes judiciais. Por isso, e crescente o entendimento de que
devem ser trazidas para registro as partes principais do programa Ionte. As inIormaes que
Iundamentam o registro so sigilosas, os documentos so colocados dentro de um envelope
especial e Iicam guardados em arquivo de segurana do INPI, no sendo dado conhecimento
de seu teor, sequer a Iuncionarios do setor encarregado pelo registro. A revelao so ocorrera
a requerimento do titular ou por ordem judicial
34
.

Ressalte-se que a documentao do programa constante do registro e de inteira
responsabilidade do criador que almeja a proteo de sua obra. Para proceder com o registro,
o criador do programa de computador no precisa depositar todas as inIormaes ou o
programa inteiro. Basta que apresente os dados reIerentes ao autor do programa de
computador e ao titular, se distinto do autor; identiIicao e descrio Iuncional do programa
de computador e os trechos do programa e outros dados que se considerar suIicientes para
identiIica-lo e caracterizar a sua originalidade, conIorme nos ensina Lupi
35
.
Nesse sentido, e recomendavel o registro para que se possam dar maiores garantias e deIesas
ao direito do titular do programa de software e, ainda, servir de prova mais segura da autoria.

34
35
Op. Cit., pagina 45.


57
No tocante a durao da proteo do registro, no caso do software, Iace a rapidez de sua
obsolescncia, a proteo soIre maior limitao temporal. A durao da tutela dos direitos
relativos ao programa de computador e de 50 anos, contados a partir de 1 de janeiro do ano
subseqente ao da sua publicao ou na ausncia desta, da sua criao, nos termos do artigo
2, 2 , da Lei de Software.

Cessando a reIerida proteo, a criao cai em dominio publico, sendo dispensavel qualquer
autorizao do autor para o exercicio de qualquer direito relativo ao programa de computador.

1.2 Formas de Comerciali:ao de SoItware no Territorio

A Iorma de colocao dos softwares no mercado se da por meio de contratos de licenciamento
Iirmados entre o usuario Iinal e o detentor da tecnologia demonstrando uma vinculao
permanente entre este e o produto comercializado. Para tanto, e imprescindivel a autorizao
Iormal do titular do direito autoral para que o licenciamento tenha eIeito e possibilite a sua
utilizao pelo usuario Iinal, que, por exemplo, adquiriu um programa em disquete ou CD-
ROM
36
.

Ressalte-se que a Iormalizao juridica da utilizao do programa depende de certos Iatores
como o tipo de software, ou ainda da sua Iorma de comercializao
37
. A titulo de exemplo
citamos o software por encomenda e software de prateleira (canned software).

No soItware por encomenda, o vinculo criado entre as partes contratantes (titular e usuario
Iinal) e de natureza pessoal. Isto porque, neste caso, o programa e produzido em Iuno das
necessidades especiIicas do usuario, mediante previa encomenda deste. Consequentemente, a

36
37
WEIKERSHEIMER, Deana. Comercializao de SoItware no Brasil. Rio de Janeiro : Editora Forense, 2000,
p. 35 . 'De toda maneira, cumpre enfati:ar que a nova lei manteve a tese fa vigente de que a comerciali:ao de
software no se opera pela mera tradio, ou sefa, com a transferncia da propriedade, pois, como fa visto,
existe a vinculao permanente do produto com o seu titular dos direitos, sefa qualquer for o mecanismo pelo
qual o mesmo adquiriu tal prerrogativa. Assim, no ha que se falar em compra e venda de software e sim, em
licena de uso. No ha, portanto as figuras do vendedor e do comprador. A relao se ultima sempre entre o
titular de direitos e o usuario final, ainda que a forma de apresentao do produto tenha se alterado para
competir nesse novo mercado.`


58
licena de utilizao ao reIerido produto sera determinada pelo comum acordo entre as partes
que assinam o contrato, que podero, livremente, negociar e estipular suas condies.

No segundo caso, quando o programa de computador e produzido tendo-se em vista a
generalidade de usuarios conhecido como software de prateleira - este e gravado em serie,
em diIerentes Iormatos (discos, disquetes, Iitas), e so mantidos em estoques para
disponibilizao dos interessados em usar o software. A Iormalizao da licena de utilizao
tambem e imprescindivel. Nesses casos, por exemplo, a Iormalizao pode se dar atraves de
um contrato de adeso impresso no exterior da embalagem na qual o software e oIerecido no
varejo, com a advertncia de que a abertura do envelope implica automaticamente na adeso
das condies e clausulas contratuais
38
.

Um ponto importante a ser abordado reIere-se ao engano, por vezes cometido, ao se conIundir
a realizao do programa com a reproduo do programa de computador, esta ultima vedada
pelo Direito Autoral. A realizao do programa nada mais e do que sua execuo. Consiste na
liberdade de carregar ou rodar um programa em um computador. Por outro lado, quando as
instrues so movidas e armazenadas (copiadas) de uma area de memoria para outra area de
memoria, estamos diante de uma reproduo de software, que e proibida por lei sem a previa
autorizao do autor.

1.2.1. Licena de Uso e Locao de Software?

Recentemente, surgiram questionamentos em torno da melhor maneira de se Iormalizar uma
relao juridica entre o autor e o usuario Iinal de software. Por exemplo, uma das indagaes
reIere-se a Iormalizao de contratos de locao comercial para a utilizao de programas de
computador. E possivel? Analisemos a questo.

A Lei 9.609/98 deixa claro de que o programa de computador e um bem juridico imaterial,
estando juridicamente protegido pelo regime de Direitos Autorais, conIeridos as obras
literarias. A conseqncia legal desta classiIicao e, sob este aspecto, que o software e tido
como um bem inIungivel, ou seja, que no pode ser substituido por outro de mesma especie.


59
Contudo, tecnicamente, o software pode ser deIinido como um conjunto organizado de
instrues em linguagem de computador de modo a atender aos Iins determinados e desejados
pelos usuarios. Alega-se que, o usuario que adquire o direito ao uso de um software, utiliza-se
apenas do software aplicativo, ou seja, a parte executavel do programa de computador que e
substituivel por outros programas que solucionem os mesmos problemas especiIicos e com a
mesma qualidade (caracteristica de bem Iungivel deIinida em nosso Codigo Civil). Em
contrario, o sistema Ionte do programa de computador, que no e substituivel (inIungivel),
permanece em poder do titular dos direitos autorais no sendo liberado a terceiros.

Resulta disso que o software executavel que e cedido ao usuario, por ser um bem Iungivel,
no pode ser objeto de contrato de locao, mas sim de cesso ou licena de uso, isto porque o
a locao de um bem para outra pessoa por determinado tempo, para uso e gozo, somente se
aplica para bens inIungiveis
39
.

1.2.2. Software na Intern
Cumpre rapidamente mencionar que, no cenario atual, a crescente distribuio e
comercializao de softwares pela Internet e uma realidade de importncia para o mundo
juridico.

As Ironteiras e barreiras alIandegarias utilizadas na comercializao de produtos tangiveis no
possuem a mesma eIicincia quando comparadas a distribuio de um bem imaterial como o
software atraves de computadores interligados em todo o planeta, disponibilizando uma
enorme base de inIormao, que a cada dia amplia numa velocidade surpreendente.
Negociaes pela Internet, demonstram a inadequao dos instrumentos de controle das
transaes comerciais de softwares
40
. Inexiste uma Ierramenta eIicaz de controle de copias dos
programas de computador distribuidos na rede
41
.

38
39
40
'O nosso ordenamento furidico e moldado para disciplinar as relaes sociais advindas da relao com o
tempo (momento em que ocorre o fato gerador) espao (competncia/furisdiao) e a massa (a tangibilidade),
contudo, quando esse elementos no esto presentes, ficam as relaes caracteri:adas como no incidentes no
ordenamento furidico, em obedincia ao principio da legalidade.` ARAGO, Luciano Oliveira. A Tributao
na Rede. In : SILVA JUNIOR, Roberto Roland Rodrigues (Org.). Internet e Direito. Rio de Janeiro : Lumen
Juris, 2001, p.147.


60
Com exemplo, podemos citar a disponibilizao de um programa de computador na
homepage do titular dos direitos autorais do software produzido. Este pode oIerecer o produto
atraves de comandos de download que, por mais Iiscalizados que sejam, possuem limites de
veriIicao, alem das diIiculdades tecnicas em se coibir a livre utilizao por terceiros, que
sem previo conhecimento do titular podem duplicar ilegalmente o software.

Conclui-se que, em virtude das questes acima descritas, a distribuio de software pela
Internet deve ser bem planejada pela empresa produtora e/ou pelo autor do software, devendo
atentar-se para os riscos de pirataria. Ademais, no que se reIere ao contrato de licenciamento
de uso, a proteo pelo Direito Autoral deve ser mantida, aplicando-se as regras, clausulas e
condies abaixo analisadas.
1.3. Comerciali:ao de Software. Direitos e Obrigaes

A Lei 9.609/98 deIine 'Contrato de cesso de direitos de comerciali:ao de Software`,
como sendo o contrato entre o titular dos direitos autorais que deseje ampliar os pontos de
comercializao do seu produto e terceiros. O contrato deve ser escrito, com a Iinalidade
precipua e exclusiva de, em nome do Iornecedor, proceder a comercializao do produto, e
com isto, realizar remessas periodicas de pagamento em Iuno dos negocios realizados,
baseados em percentuais contratualmente Iirmado ou em Iuno do preo Iixo.

Observe-se, porem, que a Lei 9.609/98, em seu art. 8 e taxativa. 'Aquele que comerciali:ar
programa de computador, quer sefa titular dos direitos do programa, quer sefa titular dos
direitos de comerciali:ao, fica obrigado, no territorio nacional, durante o pra:o de
validade tecnica da respectiva verso, a assegurar aos respectivos usuarios a prestao de

41
'Agrega-se a problematica da dimenso da Internet, da gama de pessoas a que atinge e da velocidade com que
propaga arquivos e inIormaes, o Iato desta ser um meio de comunicao 'virtual. Esta caracteristica diIiculta
a determinao de criterio espaciais e temporais de ocorrncia de Iatos, como a reproduo indevida de uma
obra, muitas vezes no sendo possivel identiIicar a origem de um arquivo, bem como o momento de sua criao.
A Ialta de regulamentao deste novo suporte material tambem agrava a situao juridica dos autores que tm na
Internet as suas obras veiculadas, aplicando-se ate a presente data somente a Lei n. 9.610/98 e a Lei n. 9.609/98,
as quais se mostram insuIicientes para resguardar os direitos envolvidos. A soma das caracteristicas acima
mencionadas demonstra que a Internet e um meio de comunicao de diIicil Iiscalizao e de escassa
regulamentao tornando propicia a violao de direito autorais. GOMES DOS SANTOS, Ligia Carvalho.
Direito s Autorais na Internet. In: Internet O Direito na Era virtual. 2
a
.ed. Rio de Janeiro : Editora Forense,
2001, 360


61
servios tecnicos complementares relativos ao adequado funcionamento do programa,
consideradas as suas especificaes.`

1.3.1. Das Clausulas Contratuais
Diante da extenso das responsabilidades da empresa produtora do software e da empresa
que comercializara perante o usuario/cliente Iinal, e Iundamental que o contrato de cesso de
direitos de comercializao de software
42
:

estipule com clareza limites para a cesso de direitos, deixando claro que sera
exclusivamente para distribuio e comercializao do software que esta sendo
contratada a empresa que ira comercializar;
vede a possibilidade da empresa contratada de nomear terceiros, para
subcontratar a comercializao;
obrigue contratualmente a empresa que comercializar o produto de
inIormatica adoo das mesmas condies Iixadas na licena de uso da
empresa produtora;
determine com preciso a quem competira e quem dara a garantia ao usuario
Iinal, bem como que ira prestar os servios de manuteno, nos casos de
daniIicao do produto;
Iixe em que termos sero realizados o treinamento para comercializao do
produto, se havera custos ou no;

Frise-se que a atual Lei de Software declara nulas todas as clausulas que limitem a produo a
distribuio/comercializao, ou ainda que, eximam qualquer dos contratantes por eventuais
aes de terceiros decorrentes de vicios, deIeitos ou violao de direito autoral. E ainda, em se
tratando de Comercializao de Software de origem externa, determina taxativamente que o
contrato devera estipular a responsabilidade quanto a tributos e encargos exigiveis
43
.

Muitos so os problemas que podem advir de contratos de cesso de comercializao mal
redigidos e grandes sero as indenizaes por eventuais prejuizos a terceiros.

42
43
Op. Cit.


62
1.4. Revenda de software ilegal
A nova Lei de Software e mais rigorosa do que a anterior
44
, estipulando em seu artigo 12, o
seguinte :

Art. 12. Jiolar direitos de autor de programa de computador.

Pena - Deteno de seis meses a dois anos ou multa.
1. Se a violao consistir na reproduo, por qualquer meio, de programa de computador,
no todo ou em parte, para Iins de comercio, sem autorizao expressa do autor ou de
quem o represente:
Pena - Recluso de um a quatro anos e multa.
2. Na mesma pena do paragrafo anterior incorre quem vende, expe a venda,
introdu: no Pais, adquire, oculta ou tem em deposito, para fins de comercio, original
ou copia de programa de computador, produ:ido com violao de direito autoral.

Do ponto de vista da legislao, e revenda ilegal de software todo o programa que no estiver
autorizao do titular dos direitos autorais para distribuio e licenciamento de programas, as
penalidades se aplicam tanto para programas nacionais ou estrangeiros.
45

O crime de revenda ilegal se consuma com o ato de publicidade ou republicidade, no sendo
necessario o dano eIetivo, bastando o dano potencial.

1.5 Punies Civeis e Penais

Como visto acima, a Lei n. 9.609/98 (Lei do Software) elenca, em seu artigo 12, as punies
criminais para os casos de violao de direitos de autor de programa de computador. Contudo,
a lei no aborda por completo a questo da punio na seara civel.

44
A Lei 7646/87 em seu artigo 37, estipulava como contraIao de direito autoral de programa de computador
aquele que importar, expor, manter em deposito, para Iins de comercializao, programa de origem externa no
cadastrado, conIerindo-lhe pena de deteno de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.
45
A legislao anterior (art. 37 Lei 7646/87) era mais rigida ao dispor que, mesmo que o titular do programa
autorizasse contratualmente empresa a revender soItware, se este programa no estivesse devidamente
Iormalizado junto a SEI., ter-se-ia o enquadramento de revenda ilegal.


63
Tendo em vista que o art. 2 da Lei n. 9.609/98 equipara o regime de proteo dos programas
de computador ao direito autoral, para as medidas previstas do art. 14, 1, do citado diploma
legal, as punies civeis devem ser interpretadas a luz dos artigos 102 e 103 da Lei 9.610/98
(Lei dos Direitos Autorais)
46
. Vejamos:

'Art. 102. O titular cufa obra sefa fraudulentamente reprodu:ida, divulgada ou de
qualquer forma utili:ada, podera requerer a apreenso dos exemplares reprodu:idos
ou a suspenso da divulgao, sem prefui:o da indeni:ao cabivel.
'Art. 103. Quem editar obra literaria, artistica ou cientiIica, sem autorizao do titular,
perdera para este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-a o preo dos que
tiver vendido.
ParagraIo unico. No se conhecendo o numero de exemplares que constituem a edio
Iraudulenta, pagara o transgressor o valor de trs mil exemplares, alem dos
apreendidos.

Em 2003, o Superior Tribunal de Justia ja teve oportunidade de se pronunciar acerca do
quantum debeatur nos casos de danos materiais por pirataria e comercio irregular, deixando
claro que o soItware esta sujeito a proteo conIerida as obras intelectuais. No acordo, da
lavra da Min. Nancy Aldrighi
47
, determinou-se que o valor indenizatorio seguiria a norma
contida no paragraIo unico do artigo 130, acima transcrito, ao inves do artigo 159 do Codigo
Civil (atual art. 927 da Lei 10.406/02).

Tendo em vista a diIiculdade na veriIicao do numero exato das instalaes e usos de cada
programa realizado pelo inIrator, a deciso acima reIlete a opinio majoritaria acerca da
aplicabilidade do art. 130, paragraIo unico, da Lei dos Direitos Autorais, inclusive porque o
artigo 2 da Lei de Software permite tal interpretao.

Contudo, esse posicionamento no e unnime, existindo julgados que, no caso de quantidade
de copias ilegais no parque de soItware de uma empresa pode ser devidamente apurada no
laudo pericial, ou quando os elementos Iaticos da ao permitem demonstrar que a violao

46
Op. Cit., pag. 46
47
R. Esp. 443.119/RJ Min. Nancy Aldrighi, 3 Turma, 08/05/2003 RDDP 6/205.


64
Ioi de menor porte, alguns tribunais tm entendido pela no aplicao das sanes civeis
previstas no reIerido artigo, conIorme aIirma Dirceu
48
.

Dirceu entende que tais decises so norteadas pelo principio da razoabilidade e
proporcionalidade
49
. Vale destacar, conIorme suas palavras, que: 'a furisprudncia patria,
inclusive, por diversas ve:es fa referendou o entendimento de que o quantum compensatorio
em casos de violao por uso (sem comerciali:ao) pode ser analisado caso a caso e, ate
mesmo, aferido pela autoridade fudicial competente sob criterios totalmente diferentes
daqueles adotados pela atual corrente maforitaria`
50
.

Segundo esse autor, alguns especialistas na materia acreditam que o art. 103, paragraIo unico,
da Lei 9.610/98 seria aplicavel apenas nos casos em que o inIrator revende programas ilegais
e no deveria ser utilizado para aIerir indenizaes quando o inIrator e apenas usuario. E,
ainda, que tal interpretao teria origem em trs pilares: o peso da multa; a caracteristica do
inIrator e no resultado do laudo pericial.

1.5.1 Peso da multa
A aplicao aos inIratores da multa de 3 mil vezes o valor da licena de software poderia,
muitas vezes, ocasionar o enriquecimento ilicito, o qual e vedado pelo nosso ordenamento
juridico.

Seria, de Iato, injusto que o Iabricante do software arrecadasse muito mais do inIrator do que
ganharia vendendo o seu produto.

Esse Iator devera ser apreciado pelos magistrados, a Iim de que a luz do principio da
proporcionalidade, possa ser alcanada a Iinalidade da reparao indenizatoria.

48
Rosa, Dirceu Pereira de Santa. 'Indenizao por Violao de Programas de Computador: 3 mil vezes ou 3 mil
duvidas?, Revista da ABPI n. 75 Mar/Abr 2005 ; paginas 46-50.

50
Processo 98001048951-3 37 Vara Civel Rio de Janeiro; Apelao Civel n. 19.884/99, 6 Cmara Civel,
TJRJ e AGA 162.419-RJ


65
Certamente quando se esta em jogo copias ilegais de programas como Windows XP,
MicrosoIt OIIice, dentre outros, o valor indenizatorio a ser recebido pelos seus titulares sera
alto, dado o preo desses soItwares no mercado.

Nesse sentido, valemo-nos da posio adotada pelo Tribunal de Justia do Rio de Janeiro: 'no
que tange ao calculo da indeni:ao, devem ser observadas as caracteristicas especificas dos
programas de computador, no podendo a indeni:ao ultrapassar ao valor da aquisio do
programa, sob pena de enriquecimento sem causa.(...) A indeni:ao por dano material no
tem carater punitivo mas compensatorio`.
51

Assim, aplicar a norma do art. 103, paragraIo unico, da Lei 9.610/98 poderia causar ate
mesmo o Iechamento de uma empresa de pequeno/medio porte.

Nesse passo, esclarece Dirceu: 'Tendo em mente a incidncia destes valores, diversos
fulgados corroboram a tese de que a indeni:ao deve ser calculada de acordo com o valor
de mercado dos programas encontrados, na verso que foi efetivamente constatada pela
pericia (ou sefa, o valor no deve ser aferido com base na verso mais recente
52
). E tambem
encontramos decises onde o valor da indeni:ao foi multiplicado por outros coeficientes, a
criterio do fui:, para alcanar o desefado efeito punitivo ou compensatorio
53
.`
E, ainda, aIirma que existem outros julgados que consideram ate mesmo inadmissivel Iixar o
valor indenizatorio com base em estimado proveito econmico, por considerar que tal
indenizao teria carater punitivo, o que exige a prova do prejuizo
54
.

Por Iim , sobre a questo do peso da multa, ressalte-se que a ABES entende que a doutrina se
dividiria em apenas duas correntes acerca da indenizao nos casos de violao de programa
de computadores de terceiros, conIorme inIorma Dirceu: 'A maforitaria entenderia que, se o
numero de licenas pirateadas for identificavel, o ressarcimento deve ser proporcional ao
que se deixou de pagar, ou sefa, 3 mil ve:es o numero de copias reprodu:idas ilegalmente. E,
a minoritaria, levando em conta que a legislao no definiu clarmente essa conduta,

51
Ap. Civ 2001.001.27116, 10 Cmara Civel, TJRJ.
52
Processo 2001.039.00078-6 vara unica, Paracambi. 'avaliado o preo de mercado do ultimo ano de
fabricao, corrigiso monetariamente pela UFIR, e com incidncia de furos legais a partir da citao`
53
Ap. Civ. 129.911-2; TJSC; Ap. Civ. 0297335-7


66
aplicaria o indice de 3 mil ve:es pelo software pirateado para cada infrator, independente do
numero de copias reprodu:idas`
55
.

1.5.2 Caracteristicas do Infrator
Em alguns casos, veriIica-se que o inIrator no agiu com ma-Ie e que sua Ialha Ioi apenas no
ter em mos os necessarios documentos comprobatorios da aquisio das licenas.

Certo e que a Ialta de desconhecimento do usuario no e motivo para o no cumprimento da
lei. Nesse passo, vale citar que o Superior Tribunal de Justia ja se pronunciou, em caso
semelhante envolvendo direitos autorais, se posicionou claramente pelo ressarcimento em
quantia superior ao que seria normalmente cobrado pela autora para a aquisio do produto
legitimo, seja usuario ou revendedor. Pelo voto do Ministro Eduardo Rabelo, restou claro que
tal condenao teve por objetivo o desestimulo do comportamento dos inIratores
56
.

Castelo Branco
57
deIende que os artigos 13 e 14 da Lei de Software no se aplicam em todos
os casos de violao de software, uma vez que as empresas que no esto exercendo o
comercio de copias ilegais no se encaixaram na posio de 'inIrator, mas sim na de
'consumidores Iinais, nos termos do artigo 2 da Lei 8.078/90 (Codigo de DeIesa do
Consumidor).

Dirceu, por sua vez, entende que essa posio seria radical, merecendo ressalvas, ja que o uso
de programas de computador irregulares, ou sem autorizao, e um dos tipos da violao
prevista no artigo 12, da Lei do SoItware.

Nesse sentido, ao comentar o retro-mencionado artigo, aIirma Tarcisio Queiroz Cerqueira
58
:
'A conhecida pirataria de software, ou sefa, a copia no autori:ada de um programa, para
uso ou comerciali:ao, guardadas as excees existentes no texto da lei, no constitui, a

54
Ap. Civ. 0306615-1, 6 Cmara Civel, TAMG
55
Vanzuita, Fernanda e Rinalldi, Renato, 'Pirataria Levada a Serio Integrao dos Poderes, disponivel em
http://global.bsa.org/brazil/press/newsreleases/2003-08-20.1765.phtml
56
RESP 150467/RJ (RSTJ 111/203)
57
Branco, Guilherme Castelo, 'SoItware: a Discusso sobre Pirataria e os Abusos Processuais, Jus Navigandi,
Teresina, a. 7, n. 63, mar. 2003, in http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id3817.
58
Queiroz Cerqueira, Tarcisio: 'Comentarios a Lei 9.609, disponivel em
http://www.tarcisio.adv.br/artigos/comentarios.htm


67
rigor, a unica violao de direitos de autor de programa de computador. Da forma como se
l, pode ser entendido como violao e, conseqentemente, pode ser enquadrado como
crime, entre outros atos. a divulgao do todo ou partes do programa e da sua
documentao, qualquer alterao no programa feita sem consentimento do autor, sefa esta
alterao a retirada ou substituio de trechos ou rotinas, ou telas, com o proposito de
adulterar, descaracteri:ar e tornar irreconhecivel o programa original, o uso do programa
de forma diversa daquela estipulada em contrato, ou mesmo, inexistindo qualquer contrato,
sem autori:ao expressa e previa do autor`.

A legislao brasileira ja trata de Iorma diIerente quem utiliza software pirata e aquele que o
comercializa, estipulando penas diIerentes no primeiro e no segundo caso.

Por isso, na opinio de Dirceu, nasce a discusso da aplicao ou no da multa aquele que
utilizou indevidamente o programa de computador (sem destino a mercancia), tal como
prevista no paragraIo unico do artigo 103, da Lei dos Direitos Autorais.

1.5.3. Resultado do Laudo Pericial
Nas aes de violao de programas de computador, a concesso de medidas liminares
inaudita altera parte permite que se realizem vistorias de surpresa na empresa inIratora,
possibilitando a analise de eventuais copias Iraudulentas antes mesmo que o possivel inIrator
tente destrui-las.

Realizada a pericia e apurada a quantidade de copias irregulares encontradas, algumas
decises consideram apenas estes dados para calcular o quantum debeatur. Assim, se o laudo
comprova a existncia de uma ou duas copias, o prejuizo para a proprietaria do software no e
o mesmo que se existissem 50 ou 100. Como se v, novamente o principio da
proporcionalidade e da razoabilidade deve estar na mente do julgador.


68
Concluso

Os computadores entraram na vida cotidiana das pessoas numa velocidade de avano
tecnologico impressionante. Basta dizer que, seja hardware ou software, o tempo entre o
desenvolvimento e a comercializao se reduz no raras vezes a 1 ou 2 anos.

O impacto do software nas relaes sociais passou a exigir uma analise juridica. InIelizmente,
veriIicamos uma certa Iragilidade do ordenamento juridico de regulamentao e de eIicacia da
lei no que tange a condenao pelo Poder Judiciario com relao aos crimes cometidos
atraves de computador.

A pirataria e assunto que esta Irequentemente em pauta na midia. Inegavel que a disseminao
da pirataria traz enormes prejuizos no so para as empresas de software, bem como para o
Estado e a sociedade, uma vez que aIeta diretamente o recolhimento de impostos, e a politica
externa do Brasil. Os reIlexos da pirataria de software no atingem somente as empresas que
vendem e desenvolvem software, mas tambem, a arrecadao de impostos e a gerao de
empregos. Portanto, a pirataria consiste em uma mazela social que deve ser combatida
intensivamente.

Apesar da moderna legislao de propriedade intelectual, em consonncia com os tratados
internacionais sobre o tema, o governo brasileiro tem diIiculdade em combater a pirataria,
inclusive de programas de computador. E, em conseqncia, o Brasil e alvo de retaliaes de
paises lideres na produo mundial e comercializao de software, como os Estados Unidos.

No obstante, vale destacar as diversas campanhas de impacto realizadas produzidas pela
Associao Brasileira de empresas de Software (ABES), da Business Software Alliance (BSA)
e outras entidades, que contribuem para a diminuio da pirataria, bem como para a
conscientizao do consumidor brasileiro quanto aos maleIicios dessa pratica, conIorme
destaca Dirceu Pereira de Santa Rosa
59
.

59
'Indenizao por Violao de Programas de Computador: 3 mil vezes ou 3 mil duvidas?, Revista da ABPI
n. 75 Mar/Abr 2005


69
Nesse contexto preocupante, a sociedade clama pela identiIicao e punies daqueles que
comercializam e dos que utilizam o software irregular.

Os nossos tribunais brasileiros ainda encontram diIiculdades em diIerenciar os diversos tipos
de inIratores de direitos sobre programas de computador e, ainda, em quantiIicar o quantum
debeatur devido pelo inIrator.

Como ja inIormado anteriormente, a opinio do Supremo Tribunal Federal no reIlete uma
unanimidade nas decises judiciais no que tange a multa de 3 mil vezes, prevista no art. 103,
da Lei dos Direitos Autorais.

Cumpre ressaltar que o relatorio da ABES
60
trata da necessidade de alterao da Lei 9.609/98
para que seja incluido os criterios para o calculo da indenizao.

Na opinio de Dirceu, 'melhor seria deixar ao arbitrio do magistrado a aplicao das
multas, apos a analise dos fatos. Em casos de pirataria velada, que se aplique exemplarmente
a multa de 3 mil ve:es. E em situaes menos graves, que se evitem as trs mil duvidas
sobre o quantum indeni:atorio fusto e sefa desenvolvido um criterio mais claro`.

Tais questes merecem ser discutidas para que a indenizao possa ser arbitrada de Iorma
razoavel e proporcional, a Iim de desestimular a conduta desses inIratores.


1) Quais so as correntes doutrinarias existentes acerca da reparao civel reIerente aos danos
provocados pela utilizao desautorizada e comercializao ilegal de soItware?
2) Qual e o prazo de proteo do software?
3) E obrigatorio o registro de software? Qual a importncia do registro? Qual orgo e
competente para eIetuar o seu registro?
4) Nos casos de violao de soItware de terceiro, como a Lei 9.609/98 trata a punio na seara
civel e penal?

60
http://www.abes.org.br/gruptrab/antipiratariaconsumo/relatoIipiratariasaswbr-cni.pdI.


70
5) Quais so as principais Iormas de comercializao do software?

3. Referncias
3.1. Legislativas
Lei 9.610/98 art. 130, paragraIo unico,
Lei 9.608/98 art. 2; 'caput, 1; art. 2; 3; 12; 14
Decreto n 2.556 art. 1, 1 e 2

STJ, RESP n 443119/RJ, rel: Min. Nancy Andrighi, j. em 08/05/2003.

Direito civil. Recurso especial. Ao de conhecimento sob o rito ordinario. Programa de
computador (soItware). Natureza juridica. Direito autoral (propriedade intelectual). Regime
juridico aplicavel. ContraIao e comercializao no autorizada. Indenizao. Danos
materiais. Fixao do quantum. Lei especial (9610/98, art. 103). Danos morais. Dissidio
jurisprudencial. No demonstrao.

- O programa de computador (soItware) possui natureza juridica de direito autoral (obra
intelectual), e no de propriedade industrial, sendo-lhe aplicavel o regime juridico atinente as
obras literarias.
- Constatada a contraIao e a comercializao no autorizada do soItware, e cabivel a
indenizao por danos materiais conIorme dispe a lei especial, que a Iixa em 3.000
exemplares, somados aos que Ioram apreendidos, se no Ior possivel conhecer a exata
dimenso da edio Iraudulenta.
- E inadmissivel o recurso especial interposto com Iulcro na alinea 'c' do permissivo
constitucional se no restou demonstrado o dissidio jurisprudencial apontado.
- Recurso especial parcialmente provido.

TJRJ, Apelao Civel n 2004.001.11584, rel: Des. Miguel Angelo Barros, j. em 28/09/2004.
DIREITO AUTORAL SOFTWARE - BUSCA E APREENSAO VISTORIA - MEDIDA
CAUTELAR


71
Processual Civil. Direitos autorais sobre "soItware". Medida cautelar requerida como de busca
apreenso e vistoria. Natureza meramente "ad perpetuam rei memoriam". Pretenso da re' de
realizar pericia sob contraditorio. Despacho que alega ter atendido ao mandamento
constitucional com exame de dois CD-ROM pelo Instituto de Criminalistica. Sentena de
procedncia da cautelar. Apelao com preliminar de cerceamento de deIesa e ausncia de
pressupostos para a cautelar. 1. Se na inicial a autora requereu a cautelar apenas para o Iim de
entrar no estabelecimento da re' e examinar que programas ("soItware") estavam sendo usados
nos computadores por esta utilizados e se eles eram licenciados ou no pela autora, tal
cautelar tem Iinalidade meramente "ad perpetuam rei memoriam", ou seja, visa apenas e
exclusivamente "IotograIar" a situao vigente naquele momento e perpetua-la para Iim de
discusso na ao principal, no havendo por isso nenhuma necessidade de se realizar em tal
processo uma pericia sob contraditorio, ate porque nele nada vai ser julgado ou decidido, pois
seu objetivo Ioi cumprido e esgotado com o exame (que no e propriamente uma pericia, mas
apenas um exame tecnico) realizado "ad liminem". 2. Dado a natureza volatil dos programas
de computador (que podem ser "apagados" da maquina com grande rapidez e sem deixar
vestigios), aIigura-se presente o "periculum in mora" e sendo a autora apelada publica e
notoriamente a detentora dos direitos autorais sobre os programas de computador vendidos
sob a marca "Windows", aIigura-se presente o "Iumus boni juris", o que autoriza a detentora
dos direitos autorais a manejar a medida cautelar destinada apenas a entrar no estabelecimento
da re' e examinar que programas estavam sendo usados nos computadores de propriedade da
mesma. 3. Se a cautelar tem cunho meramente "ad perpetuam rei memoriam" e nela no se
pediu nada mais que a procedncia para o Iim de tornar deIinitiva a liminar que autorizasse
"inaudita altera parte" o exame dos computadores, no se justiIica a condenao da re' em
custas e honorarios, ainda mais no absurdo percentual de 20 sobre o valor da causa. 4.
Preliminares que se rejeita e Apelao a que se da' provimento parcial.

TJRJ, Agravo de Instrumento n 2002.002.21508, rel. Des. Ronald Valladares, j. em
13/05/2003
SOFTWARE - MEDIDA CAUTELAR - BUSCA E APREENSAO - PROCEDNCIA

Agravo de instrumento. Medida cautelar de busca, apreenso e vistoria, visando a proteo de
programas de computador (soItwares), como direito do autor. Constituio Federal, art. 5.,


72
XXVIII, "b" e lei 9609/98, art. 14. A concesso de providencia acauteladora de direito, a
justiIicao dos requisitos "Iumus boni iuris" e "periculum in mora", no gera oIensa ao
contraditorio, ainda que deIerida "inadudita altera pars". Os titulares de programas de
computador tem o direito de Iiscalizar o aproveitamento econmico de terceiros pela
utilizao de suas obras. E, providencia como a adotada nos autos, constitui Iorma pela qual
se pode materializar a reIerida Iiscalizao, observado o devido processo legal.

TJRJ, Agravo de Instrumento n 2002.002.06817, rel. Des. Luiz Felipe Haddad, j. Em
09/06/2003
TJRJ, Agravo de Instrumento n 2001.002.18374, rel. Des. Albano Mattos Correa, j. em
19/05/2003
TJRJ, Apelao Civel n 2001.001.22357, rel. Des. Ruyz Alcntara, j. em 16/04/2003
3.3 Bibliograficas
3.3.1 Bibliografia Utili:ada
ASCENSO, Jose de Oliveira. Direito Autoral. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.
ATHNIENSE, Alexandre. 'Analise jurisprudencial sobre ContraIao de SoItwares, in
Revista de Direito Autoral, n02 (Ievereiro/2005); pp. 79/100.
BITTAR, Carlos Alberto. Contornos atuais do direito do autor. So Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 1992.
CABRAL, Plinio. Revoluo Tecnologica e Direito Autoral Ed. Sagra 1998.
CERQUEIRA, Tarcisio Queiroz. Software. Direito Autoral e Contratos. Rio de Janeiro:
Fotomatica. 1993.
GANDELMEN, Henrique. De Gutemberg a Internet Direitos Autorais na era digital Ed.
Record. 1997.
LUPI, Andre Lipp Pinto Basto. Proteo Juridica do Software Eficacia e Adequao; Porto
Alegre: Editora Sintese, 1998.
ROSA, Dirceu Pereira de Santa. 'Indenizao por Violao de Programas de Computador: 3
mil vezes ou 3 mil duvidas?, Revista da ABPI n. 75 Mar/Abr 2005 ; paginas 46-50;
WALD, Arnoldo. Da nature:a furidica do software, in Gomes, Orlando et alli. A proteo
furidica do software. Rio de Janeiro: Forense, 1985, pp. 20 e ss.


73
WEIKERSHEIMER, Deana. Comerciali:ao de Software no Brasil. Rio de Janeiro: Editora
Forense, 2000.

3.3.2 Leituras Complementares
GOMES DOS SANTOS, Ligia Carvalho. 'Direitos Autorais na Internet, in Internet O
Direito na Era virtual. Rio de Janeiro : Editora Forense, 2001, pp. 360 e ss.
SILVA JUNIOR, Roberto Roland Rodrigues (Org.). Internet e Direito. Rio de Janeiro :
Lumen Juris, 2001, pp.147 e ss.
3.3 Internet
http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id3817.
http://global.bsa.org/brazil/press/newsreleases/2003-08-20.1765.phtml
http://www.tarcisio.adv.br/artigos/comentarios.htm
http://www.abes.org.br/gruptrab/antipiratariaconsumo/relatoIipiratariasaswbr-cni.pdI.


74

Parte IV: Marcas: conceito,
natureza jurdica, aquisio,
registro e perda de direitos

PROPRIEDADE
INTELECTUAL

FGV Direito PEC


75

Caso Gerador

Marcas Heterodoxas
61

Marca e todo sinal idneo a identiIicar um produto ou servio, de determinado empresario, de
outros oIerecidos no mercado. Integra um sistema de sinais que permite a comunicao
imediata entre o polo que oIerece um produto ou servio (titular, Iabricante, distribuidor) e o
polo a quem se dirige (o consumidor em sentido lato). A marca, na atualidade, e a Ierramenta
simbolica que recompe o elo perdido entre o consumidor e o Iabricante, que se avizinhavam
Iisicamente, nos tempos imemoriais quando produtores e comerciantes apregoavam seus
produtos nas praas centrais das cidades, mas que, hoje, so separados por um enorme
abismo, constituindo categorias abstratas.

A noo de marca transmitida ao longo dos seculos e de um sinal perceptivel pela vista
humana. Qualquer cidade do planeta, sobretudo no mundo ocidental, oIusca o seu visitante
com uma exuberante heraldica de marcas que procuram seduzi-lo com a promessa das
caracteristicas encapsuladas em cada simbolo, desde marcas de alto renome, com trnsito
livre pelo mundo, ate sinais de abrangncia regional ou local. A noo de visibilidade das
marcas reIlete-se na exigncia de perceptibilidade visual, inscrita na Lei de Propriedade
Industrial brasileira, em seu artigo 122, para sua aptido ao registro, pre-condio que segue
na esteira das leis precedentes.

Com essa condicionante, a legislao brasileira parece no admitir o registro direto de sinais
acessiveis aos demais sentidos humanos que no a viso, condenando ao ostracismo as marcas
que apelam para outros canais sensoriais: as marcas olIativas, gustativas, sonoras e tacteis. A
limitao decorre, em parte, das diIiculdades de natureza tecnico-burocratica, bem como a
enorme complexidade de avaliao de sua registrabilidade absoluta e relativa. A atitude de,
simplesmente, Iugir aos problemas, em lugar de equaciona-los, no e, porem, saudavel ao
desenvolvimento de um campo do direito, e o Brasil, com essa postura, ja muito soIreu nas

61
Jose Antonio B.L. Faria Correa - Publicado no Jornal Jalor 12 de junho de 2003.


76
mais diversas areas. Alem disso, ao ignorar a existncia de marcas que escapam ao cnone da
perceptibilidade visual, a lei expe-se ao risco de obsolescncia, em um mundo volatil, de
constante metamorIose, sacudido diariamente por um vulco em permanente erupo que
atende pelo nome de inIormatica.

A constante busca de atrair o consumidor em um ambiente cada vez mais competitivo leva o
empresario a modular os seus sinais de comunicao com a clientela (marcas), saindo dos
parmetros tradicionais. A marca tradicional, Iundamentalmente visual, e como o sistema
tonal, estruturado na escala diatnica. A marca, por assim dizer, heterodoxa, e como um
sistema modal ou em certos casos de absoluta ruptura com a tradio dodecaInica.

Assim, empresas ha que se Iazem presentes no mercado no por meio de sinais captados
necessariamente pelos olhos do seu publico alvo, mas por seu olIato, por seu tato, por seu
paladar, por seu ouvido. Ha marcas consistentes em Iragrncias, que o publico associa a
determinado anunciante; ha marcas consistentes em sons, percebidos pelo ouvido, ainda que
suscetiveis de serem expressos em notao musical.

Saindo dessa orbita, nosso mundo revolto concebe, hoje, marcas que se expressam por
movimentos, gestos, predios, Iisionomias e atitudes humanas. O movimento de um atleta que
tenha adquirido projeo na midia pode, por exemplo, converter-se em elemento de
identiIicao de um produtor. A evoluo das tecnicas mercadologicas no recomenda a
estagnao do tratamento das marcas em estruturas rigidas inaptas a acompanhar a dinmica
do mercado. Melhor teria sido a adoo de norma semelhante a do artigo 1.052 da lei
americana, segundo o qual o Iator concludente para aIerio de registrabilidade e o
Iuncionamento da marca para os propositos a que se presta, sem qualquer discriminao
quanto ao seu modo de maniIestao.

Diante da leitura do texto acima, indaga-se:

Quais so seus comentarios sobre as marcas heterodoxas?


77
1. Roteiro de Aula
1.1. Marcas Conceito

O artigo 5, inciso XXIX, da Constituio da Republica Federativa Brasileira de 1988 dispe
que a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilegio temporario para sua
utilizao, bem como proteo as criaes industriais, a propriedade e ao direito de uso
exclusivo de marcas e outros signos distintivos.

Neste sentido, Ioi promulgada a Lei n 9.279 de 1996 (Lei de Propriedade Industrial), em
vigor desde 15.05.1997, que visa a regular os direitos e obrigaes relativos a propriedade
industrial no Brasil, disciplinando as normas reIerentes as marcas, patentes, desenhos
industriais e concorrncia desleal.

ConIorme o artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial, marcas so todos os sinais distintivos
visualmente perceptiveis, no compreendidos nas proibies legais.
Esta deIinio segue os conceitos e principios previstos nas convenes internacionais, tais
como a Conveno de Paris e o TRIPS.

De acordo com o artigo 15.1 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comercio (TRIPS), 'podera constituir marca qualquer sinal, ou
combinao de sinais, capaz de distinguir bens e servios de um empreendimento daqueles de
outro empreendimento.

Com relao a deIinio de marca, Denis Borges Barbosa
62
comenta o que se segue:

(...) marca e o sinal visualmente representado, que e conIigurado para o Iim
especiIico de distinguir a origem dos produtos e servios. Simbolo voltado a
um Iim, sua existncia Iatica depende da existncia destes dois requisitos:
capacidade de simbolizar, e capacidade de indicar uma origem especiIica, sem
conIundir o destinatario do processo de comunicao em que se insere: o

62
BARBOSA, Denis Borges. Uma introduo a propriedade intelectual.Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2003. p.
803.


78
consumidor. Sua proteo juridica depende de um Iator a mais: a
apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um simbolo exclusivo, ou
legalmente univoco, em Iace do objeto simbolizado.

Para Joo da Gama Cerqueira, marca e todo sinal distintivo aposto Iacultativamente aos
produtos e artigos das industrias em geral para identiIica-los e diIerencia-los de outros
idnticos ou semelhantes de origem diversa
63
.

Embora Carvalho de Mendona no a deIina especiIicamente, o reIerido autor entende que 'a
marca de comercio no e, propriamente Ialando, marca distintiva da mercadoria quanto a
origem, e uma marca representativa da atividade mediadora do comerciante e, como a de
industria ou de comercio, tambem reveladora do trabalho, da capacidade e da probidade de
seu titular.
64

Com relao as proibies legais a que se reIere o artigo 122, a Lei de Propriedade Industrial
elenca, no artigo 124, uma serie de situaes em que o sinal que no podera ser registrado
marca:

I braso, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento
oIiciais, publicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a
respectiva designao, Iigura ou imitao;
II letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suIiciente
Iorma distintiva;
III expresso, Iigura, desenho ou qualquer outro sinal contrario a moral e aos
bons costumes ou que oIenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra
liberdade de conscincia, crena, culto religioso ou ideia e sentimento dignos
de respeito e venerao;
IV designao ou sigla de entidade ou orgo publico, quando no requerido o
registro pela propria entidade ou orgo publico;

63
CERQUEIRA, Joo da Gama. Tratado de propriedade industrial, t. I, pp. 365-366.
64
MENDONA, Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro, Freitas Bastos, 1963.


79
V reproduo ou imitao de elemento caracteristico ou diIerenciador de
titulo de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de causar
conIuso ou associao com estes sinais distintivos;
VI sinal de carater generico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente
descritivo, quando tiver relao com o produto ou servio a distinguir, ou
aquele empregado comumente para designar uma caracteristica do produto ou
servio, quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e epoca de
produo ou de prestao do servio, salvo quando revestidos de suIiciente
Iorma distintiva;
VII sinal ou expresso empregada apenas como meio de propaganda;
VIII cores e suas denominaes, salvo se dispostas ou combinadas de modo
peculiar e distintivo;
IX indicao geograIica, sua imitao suscetivel de causar conIuso ou sinal
que possa Ialsamente induzir indicao geograIica;
X sinal que induza a Ialsa indicao quanto a origem, procedncia, natureza,
qualidade ou utilidade do produto ou servio a que a marca se destina;
XI reproduo ou imitao de cunho oIicial, regularmente adotada para
garantia de padro de qualquer gnero ou natureza;
XII reproduo ou imitao de sinal que tenha sido registrado como marca
coletiva ou de certiIicao por terceiro, observado o disposto no art. 154;
XIII nome, prmio ou simbolo de evento esportivo, artistico, cultural, social,
politico, econmico ou tecnico, oIicial ou oIicialmente reconhecido, bem como
a imitao suscetivel de criar conIuso, salvo quando autorizados pela
autoridade competente ou entidade promotora do evento;
XIV reproduo ou imitao de titulo, apolice, moeda e cedula da Unio, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territorios, dos Municipios, ou de pais;
XV nome civil ou sua assinatura, nome de Iamilia ou patronimico e imagem
de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
XVI pseudnimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artistico
singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou
sucessores;


80
XVII obra literaria, artistica ou cientiIica, assim como os titulos que estejam
protegidos pelo direito autoral e sejam suscetiveis de causar conIuso ou
associao, salvo com consentimento do autor ou titular;
XVIII termo tecnico usado na industria, na cincia e na arte, que tenha
relao com o produto ou servio a distinguir;
XIX reproduo ou imitao, no todo ou em parte, ainda que com acrescimo,
de marca alheia registrada, para distinguir ou certiIicar produto ou servio
idntico, semelhante ou aIim, suscetivel de causar conIuso ou associao com
marca alheia;
XX dualidade de marcas de um so titular para o mesmo produto ou servio,
salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de
suIiciente Iorma distintiva;
XXI a Iorma necessaria, comum ou vulgar do produto ou de
acondicionamento, ou, ainda, aquela que no possa ser dissociada de eIeito
tecnico;
XXII objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de
terceiro; e
XXIII sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o
requerente evidentemente no poderia desconhecer em razo de sua atividade,
cujo titular seja sediado ou domiciliado em territorio nacional ou em pais com
o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento,
se a marca se destinar a distinguir produto ou servio idntico, semelhante ou
aIim, suscetivel de causar conIuso ou associao com aquela marca alheia.

1.2. Tipos de Marcas
O artigo 123 da Lei de Propriedade Industrial, por sua vez, diIerencia as marcas em trs tipos,
quais sejam: (i) marcas de produto ou servio, (ii) marca de certiIicao e (iii) marca coletiva,
deIinindo-as da Iorma que se segue:
Marca de produto ou servio: aquela usada para distinguir produto ou servio de outro
idntico, semelhante ou aIim, de origem diversa;


81
Marca de certificao: aquela usada para atestar a conIormidade de um produto ou servio
com determinadas normas ou especiIicaes tecnicas, notadamente quanto a qualidade,
natureza, material utilizado e metodologia empregada; e
Marca coletiva: aquela usada para identiIicar produtos ou servios provindos de membros
de uma determinada entidade.

1.3. Nature:a Juridica
Ha muita discusso acerca da natureza juridica dos direito da propriedade industrial, incluindo
a natureza juridica das marcas. Alguns aIirmam se tratar de um direito pessoal, equivalente a
proteo que se da aos direitos da personalidade de qualquer pessoa. Outros alegam se tratar
de bem imaterial, de carater patrimonial. Ha, ainda, uma outra corrente que entende ter a
propriedade industrial um carater dualista, ou seja, com elementos pessoais e, tambem
patrimoniais.

No Brasil, ha o entendimento de que se trata de uma propriedade imaterial, de cunho
incorporeo. Alem disso, Iaz-se necessario ressaltar que a Lei de Propriedade Industrial, em
seu art. 5, considerou os direitos da propriedade industrial como bens moveis, para eIeitos
legais.

A Constituio Federal de 1988, em seu artigo 5, assegurou aos autores de inventos
industriais privilegio temporario para sua utilizao, bem como proteo as criaes
industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos,
tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnologico e econmico do Pais.

Embora se tratando de objetos de criao no corporea, Iruto da atividade intelectual do
homem, a maioria dos autores aIirma que as marcas so consideradas como um direito de
propriedade.

Desta Iorma, entende-se que a marca e deIinida como direito de propriedade e tal conceito
esta expresso na Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 129:


82
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se com o registro validamente
expedido, conIorma as disposies desta lei, sendo assegurado ao titular seu
uso exclusivo em todo o territorio nacional (...)

O direito de propriedade e o mais amplo dos direitos reais. 'E um direito complexo, se bem
que unitario, constituindo num Ieixe de direitos consubstanciados nas Iaculdades de usar,
gozar, dispor e reivindicar a coisa que lhe serve de objeto
65
.

Gama Cerqueira acrescenta que 'deIinindo a propriedade como o direito de usar, gozar e
dispor dos bens, e de reav-los de quem injustamente o possua, o Codigo Civil emprega a
palavra bens, cuja signiIicao e mais lata do que a expresso coisa, compreendendo no so as
coisas corporeas, como as incorporeas.
66

1.4. Funo das Marcas
(i) Funo Distintiva:
No que tange a Iuno das marcas, estas se caracterizam por preencher a Iuno precipua de
distinguir os produtos e servios aos quais se apem, de outros produtos ou servios idnticos.
De acordo com a autora Mait Cecilia Fabbri Moro
67
, a Iuno distintiva e considerada a mais
relevante pela maioria dos autores, bem como pela legislao atual.

Sobre o assunto, Pontes de Miranda comenta o que se segue:

A marca tem de distinguir; se no o Iaz, no e sinal distintivo, no assinala o
produto, no se lhe podem mencionar elementos caracteristicos. ConIundir-se-
ia com as outras marcas registradas, ou apenas em uso, antes ou apos ela. A
distino da marca ha de ser em relao as marcas registradas ou em uso, e em
si mesma; porque ha marcas a que Ialta qualquer elemento caracteristico,
marcas que so vulgaridades notorias.
68

65
GOMES, Orlando. Direitos Reais, 10 edio, Ed. Forense, p. 85.
66
CERQUEIRA Gama. Tratado de Propriedade Industrial, vol. I, parte I, p. 147.
67
MORO, Mati Cecilia Fabbri. Direito das marcas. So Paulo: Editora revista dos Tribunais. p. 36.


83
Alem da Iuno distintiva da marca, nota-se que ha outras Iunes que a marca tem por
Iinalidade, tais como a Iuno de identiIicao de origem, a Iuno de garantia da qualidade, a
Iuno econmica e a Iuno de propaganda.

(ii) Funo de identificao de origem:

A Iuno de identiIicao de origem tem o intuito de indicar a origem dos produtos,
permitindo ao titular destes distinguir suas mercadorias ou seus produtos/servios de outros,
idnticos ou semelhantes, de procedncia diversa, conIorme artigo 123, I da Lei 9279/96.

(iii) Funo de garantia de qualidade:

Observamos, por conseguinte, a Iuno de garantia da qualidade dos produtos, pois os
consumidores, atraves da identiIicao da marca de uma empresa, concluiro, de Iato, que os
produtos tm a mesma origem, possuindo uma qualidade constante.

Segundo Albert Robin, a proteo das marcas e o reconhecimento legal da Iuno psicologica
dos simbolos. Se e verdade que vivemos por simbolos, no e menos verdadeiro que por eles
compramos mercadorias. A marca e um atrativo de comercializao que induz um comprador
a escolher o que quer. O dono da marca explora esta propenso humana Iazendo todo esIoro
para impregnar a atmosIera do mercado com o poder atrativo de um simbolo congenial
69
.

O poder sugestivo da marca representa indubitavelmente a sua principal Iuno do ponto de
vista econmico. A doutrina reconhece esta importncia da Iuno econmica, sendo ela
imprescindivel para o Iuncionamento do mercado e das empresas em geral.

(iv) Funo de Propaganda:

Vimos a entender que a marca pode ser considerada como qualquer sinal, marca, simbolo ou
palavras, pelo qual o produto e conhecido e distinguido no mercado consumidor. Esta Iuno

68
MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado, parte especial, Borsoi, 1956, p. 7.
69
ROBIN Albert. Comparative Advertising. A Skeptical Jiew, in Trademark Reporter, vol. 69, n 4, agosto de
1997, p. 364.


84
de propaganda ou publicidade decorre do Iato de ser a marca um dos principais veiculos de
propaganda dos produtos por ela cobertos, servindo para recomenda-lo e para atrair a ateno
dos consumidores. A publicidade e o meio pelo qual o publico toma conhecimento de uma
marca.

Atraves da compra dos produtos e satisfa:endo os consumidores, presume-se que estes voltem
a compra-los devido ao conhecimento da marca. Esta fora atrativa e utili:ada para obter,
manter e aumentar a clientela, exercendo, com isso, a proteo no sentido de se evitar o
enfraquecimento do seu carater distintivo.
1.5. Aquisio de Direitos
A aquisio do direito sobre uma marca depende da legislao de cada pais, uma vez que ha
paises que atribuem direito sobre a marca pelo seu simples uso e outros que exigem
determinadas Iormalidades de registro para Iins de obter o direito sobre uma marca.

O sistema que atribui direito sobre a marca pelo seu simples uso e denominado declarativo. Ja
o sistema em que o direito sobre uma marca somente e reconhecido por meio de registro e o
sistema atributivo de direitos, visto que e o registro que atribui a propriedade de uma marca ao
interessado.

O sistema misto e o sistema que tem caracteristicas do sistema declarativo e, tambem, do
sistema atributivo. Com relao a este sistema misto, Mait Cecilia Fabbri Moro
70
comenta
que, na pratica, veriIica-se a predominncia de um ou do outro sistema puro, que no
prejudica a diviso teorica mencionada acima (sistema atributivo e sistema declarativo).

No Brasil, para que uma pessoa Iisica ou juridica seja titular de uma marca, deve-se haver o
registro da mesma junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI.

O artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial estabelece que a propriedade da marca adquire-
se pelo registro validamente expedido, conIorme as disposies desta Lei, sendo assegurado
ao titular seu uso exclusivo em todo o territorio nacional. Nota-se que este e o sistema
atributivo de direitos, onde o registro atribui propriedade sob uma marca. No entanto, este


85
principio atributivo e excepcionado pelo direito de precedncia que sera estudado no item a
seguir.

Desta Iorma, pode-se dizer ento que, no Brasil, observa-se um sistema misto. Em regra, a
aquisio do direito sobre uma marca se Iaz pelo registro, mas, excepcionalmente, a prova
anterior do uso e suIiciente (direito de precedncia). E, portanto, um sistema misto com
predominncia do sistema atributivo.
71

1.5.1. Direito de Precedncia
O registro de uma marca e concedido aquele que primeiro solicitar o seu registro. Esta e uma
regra caracteristica do principio atributivo para a aquisio do direito marcario, conIorme
mencionado acima. No entanto, esta regra e limitada e excepcionada pelo direito de
precedncia, previsto o artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial. Diz o reIerido artigo:

Art. 129 (...)
1 Toda pessoa que, de boa Ie, na data da prioridade ou deposito, usava no Pais, ha pelo
menos 6 (seis) meses, marca idntica ou semelhante, para distinguir ou certiIicar produto ou
servio idntico, semelhante ou aIim, tera direito de precedncia ao registro.
2 O direito de precedncia somente podera ser cedido juntamente com o negocio da
empresa, ou parte deste, que tenha direta relao com o uso da marca, por alienao ou
arrendamento.

Sobre o assunto, Ricardo Luiz
72
comenta o que se segue:

A marca continua sendo adquirida atraves de um competente registro. Entretanto, em Iace de
um pedido em trmite, pode ser oposto um direito, pertencente a um determinado titular,
eventualmente com valor patrimonial, decorrente do uso, de Iorma regular e de boa-Ie, de
uma marca, entretanto, desprovida do necessario registro. A esse utente, procurou a lei

70
MORO, Mati Cecilia Fabbri. Ob.cit, 2003, p.53.
71
MORO, Mati Cecilia Fabbri. Ob. cit. p. 54.
72
SICHEL, Ricardo Luiz. Palestra: ~Direito De Precedncia - Anais do XXI Seminrio Nacional da
Propriedade Intelectual, 2001.


86
proteger, estabelecendo a possibilidade de impedir o pedido de registro de marca similar, que
assinale produto ou servio idntico ou aIim, no impondo outras obrigaes, to-somente
vedando o registro de uma marca que lhe seja similar e que assinale o produto ou servio
idntico ou aIim. As regras de colidncia, no caso em especie, so idnticas aquelas utilizadas
quando do conIlito entre uma marca registranda e um registro anterior.

E importante mencionar a questo referente ao momento para argio desse direito de
precedncia, uma ve: que a lei e silente sobre o assunto. Muitos indagam sobre a
possibilidade de restringir a alegao desse direito de precedncia to somente na fase de
oposio ou mesmo apos o registro da marca em face do terceiro, argindo, com isso, um
processo administrativo de nulidade, com base no direito de precedncia. Para o autor
Ricardo Lui: Sichel, por exemplo, a existncia dessa precedncia vicia um registro
eventualmente concedido, fato esse ensefador do processo administrativo de nulidade, a teor
do artigo 168 da Lei n 9.279/96.

Com relao a cesso mencionada no paragraIo segundo do artigo 129, segundo Ricardo Luiz
Sichel, a Lei de Propriedade Industrial e silente no tocante a natureza dessa cesso, somente
estabelecendo que a mesma dar-se-a concomitantemente com o negocio da empresa. Para o
autor, trata-se, evidentemente, de uma modalidade de cesso de direitos cujos parmetros
encontram-se estabelecidos pelo Codigo Civil, especiIicamente na parte relacionada a
contratos, na medida que uma parte a cessionaria cede, gratuitamente ou onerosamente, o
direito de uso da marca a um terceiro (contratado ou cessionario). Assim, estar-se-iam
aventando as Iiguras do contrato de compra e venda, da doao ou da transmisso
hereditaria.
73

1.5.2. Requerentes do Registro
O artigo 128 da Lei de Propriedade Industrial dispe sobre as pessoas aptas a requerer o
registro de uma marca. Segundo este artigo, podem requerer registro de marca as pessoas
Iisicas ou juridicas de direito publico ou de direito privado.
No entanto, o paragraIo unico do artigo 128 estabelece uma limitao ao registro por parte das
pessoas juridicas de direito privado, prevendo que as pessoas de direito privado so podem

73
SICHEL, Ricardo Luiz. Ob. cit.


87
requerer registro de marca relativo a atividade que exeram eIetiva e licitamente, de modo
direto ou atraves de empresas que controlem direta ou indiretamente. Desta Iorma, e
necessario que exista perIeita compatibilizao entre o ramo de atividade do depositante e os
produtos ou servios reivindicados no pedido de registro.

No que se reIere ao registro de marca coletiva, este somente podera ser requerido por pessoa
juridica representativa de coletividade, a qual podera exercer atividade distinta da de seus
membros.

Com relao ao registro da marca de certiIicao, este somente podera ser requerido por
pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou servio atestado.

1.5.3. Registro e o Principio da Especialidade
Nota-se que a marca e imprescindivel para o sucesso de uma empresa, sendo um Iator de
identiIicao e valorizao no mercado. Ela e incorporada no patrimnio de seus titulares,
chegando a ser o bem mais valioso do patrimnio de uma empresa.

ConIorme argumenta Mariana Barbosa, 'num mundo altamente competitivo, onde
praticamente qualquer categoria de produto, a partir de um certo nivel de preo, Iunciona com
a mesma eIicincia, a marca e uma das poucas armas que restam as empresas para garantir a
lucratividade. Valoriza-la e cada vez mais essencial
74
.

Uma marca pode ser to valiosa quanto o resultado Iinanceiro que ela pode gerar, atraindo
consumidores no pelos seus produtos em si, mas pelo seu grau de identiIicao no mercado.
A marca e tida como uma 'caracteristica marcante no processo de conquista de mercados e
clientes das economias globalizadas
75
.

O registro de uma marca e muito importante para a sua proteo, em virtude do explicitado no
artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial, o qual prev que a propriedade da marca adquire-
se pelo registro validamente expedido, conIorme ja estudado nesta apostila.

74
BARBOSA, Mariana. 'Quanto Custa o Nome?. In Jornal Jalor, 16.05.2001.
75
BRANT, Leonardo. Cultura e Investimento Social, site rits.org.br - 22.05.2001.


88

Este registro e realizado atraves do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que tem por
Iuno executar, no mbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial,
inclusive as normas relativas ao registro de marcas tendo em vista a sua Iuno social,
econmica, juridica e tecnica.

O INPI e uma autarquia Iederal criada em pela Lei n 5648, de 11 de Dezembro de 1970,
sendo o orgo responsavel pela concesso dos registros de marcas, patentes, modelos de
utilidade e desenho industrial no Brasil.

O principio basico que norteia o sistema de concesso de marcas em nosso Pais e o principio
da especialidade, visando a limitar o campo de extenso da proteo marcaria de acordo com
o segmento mercadologico no qual a mesma se insere.

A luz deste principio, conclui-se que e possivel a convivncia de marcas semelhantes no
mercado, e ate idnticas, por parte de empresas diIerentes, sem qualquer vinculao entre si.
Este principio e Iundamental para a distino das marcas e dos nomes de dominio, como se
vera a seguir.

Com relao ao principio da especialidade das marcas, Paul Mathely ensina que:

A regra da especialidade e substancial, uma vez que advem, direta e
necessariamente, da natureza e Iuno da marca. De Iato, uma marca no
consiste num signo apropriado em si mesmo, mas num signo apropriado em
Iuno da aplicao a um objeto ou servio especiIico, estando nesta relao
identiIicador/identiIicado, presente a Iuno primordial de distinguir.
76

O Supremo Tribunal de Justia pronunciou-se aIirmando que 'a marca deve distinguir-se
suIicientemente das ja existentes, mas tratando-se de produtos ou industria diversa, no
importa que ela seja idntica a outra ja em uso.
77

76
MATHELY, Paul. Le Noveau Droit Franais de Marques, 1994, p. 171.
77
Recurso Especial n 9.380/ SP, 10.06.1991.


89
De acordo com Mait Cecilia Fabbri Moro
78
, a regra da especialidade como principio do
direito marcario inIlui em toda a sua regulamentao, mas e ressaltada, dentre outros artigos,
no artigo 124, inciso XIX, em que se impede 'a reproduo ou imitao, no todo ou em parte,
ainda que com acrescimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certiIicar produtos ou
servio idntico, semelhante ou aIim, suscetivel de causar conIuso ou associao com marca
alheia. Segundo a autora, quando o legislador Iala em 'produto ou servio idntico,
semelhante ou aIim, esta limitando o direito de marca no campo de sua especialidade. Esta
Iorma de limitao, pode-se dizer, e a mais justa, pois depende de uma analise caso a caso, no
que se analisa a possibilidade de conIuso ou associao de marcas.
No entanto, para Gama Cerqueira, o principio da especialidade no e absoluto, nem neste
assunto podem Iirmar-se regras absolutas, pois se trata sempre de questes de Iato, cujas
circunstncias no podem ser desatendidas quando se tem de decidir sobre a novidade das
marcas e as possibilidades de conIuso. Quando se trata de industrias ou gneros de comercio
inteiramente diversos, a questo da coexistncia das marcas idnticas ou semelhantes
Iacilmente se resolve
79
.

E importante mencionar que o principio da especialidade soIre algumas excees no que
tange as marcas de alto renome e as marcas notoriamente conhecidas, de acordo com o artigo
125 e 126 respectivamente, da Lei 9.279 de 1996, as quais sero objeto de estudo nas
proximas aulas.

1.5.4. Formas de Registro das Marcas
As marcas podem ser registradas sob a Iorma nominativa, mista, Iigurativa ou tridimensional,
de acordo com deIinio abaixo
80
:
Nominativa: E constituida por uma ou mais palavras no sentido amplo do alIabeto
romano, compreendendo, tambem, os neologismos e as combinaes de letras e/ou algarismos
romanos e/ou arabicos.
Figurativa: E constituida por desenho, imagem, Iigura ou qualquer Iorma estilizada
de letra e numero, isoladamente, bem como dos ideogramas de linguas tais como o japons,
chins, hebraico, etc. Nesta ultima hipotese, a proteo legal recai sobre o ideograma em si, e

78
MORO, Mait Cecilia Fabbri. Ob. cit. p.71.
79
CERQUEIRA, Jose da Gama. Ob. cit. vol. I, p. 37.


90
no sobre a palavra ou termo que ele representa, ressalvada a hipotese de o requerente indicar
no requerimento a palavra ou o termo que o ideograma representa, desde que compreensivel
por uma parcela signiIicativa do publico consumidor, caso em que se interpretara como marca
mista.
Mista: E constituida pela combinao de elementos nominativos e elementos
Iigurativos ou de elementos nominativos, cuja graIia se apresente de Iorma estilizada.
Tridimensional: E constituida pela Iorma plastica (estende-se por Iorma plastica, a
conIigurao ou a conIormao Iisica) de produto ou de embalagem, cuja Iorma tenha
capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de qualquer eIeito tecnico.

1.5.5. Direito de Prioridade
O artigo 127 da Lei de Propriedade Industrial estabelece que, ao pedido de registro de marca
depositado em pais que mantenha acordo com o Brasil ou em organizao internacional, que
produza eIeito de deposito nacional, sera assegurado direito de prioridade, nos prazos
previstos na reIerida Conveno de Paris, no sendo o deposito invalidado nem prejudicado
por Iatos ocorridos nesses prazos.

Este principio do direito da prioridade e previsto no artigo 4 da Conveno da Unio de
Paris, da qual o Brasil e signatario, como segue abaixo:

A (1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de
inveno, de deposito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial,
de registro de marca de Iabrica ou de comercio num dos paises da Unio, ou o
seu sucessor, gozara, para apresentar o pedido nos outros paises, dos direito de
prioridade durante os prazos adiante Iixados.

Segundo a Lei de Propriedade Industrial, a reivindicao da prioridade devera Ieita ser no ato
de deposito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades
anteriores a data do deposito no Brasil, devendo ser comprovada por documento habil da
origem, contendo o numero, a data e a reproduo do pedido ou do registro, acompanhado de
traduo simples, cujo teor sera de inteira responsabilidade do depositante.

80
Fonte: www.inpi.gov.br


91
Sobre o prazo para apresentao da reivindicao de prioridade, a Conveno de Paris, em seu
artigo 4 (C) dispe da Iorma abaixo:

(1) Os prazos de prioridade acima mencionados sero de doze meses para
invenes e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos
industriais e para as marcas de Iabrica ou de comercio

Cumpre destacar que, se no eIetuada por ocasio do deposito, a comprovao da prioridade
devera ocorrer em ate 4 (quatro) meses, contados do deposito, sob pena de perda da
prioridade. Tratando-se de prioridade obtida por cesso, o documento correspondente devera
ser apresentado junto com o proprio documento de prioridade.

1.6. Limitaes e Perda de Direitos

As limitaes aos direito de propriedade das marcas encontram-se discriminadas no artigo
132 da Lei de Propriedade Industrial, o qual discrimina que o titular da marca no podera:
impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes so
proprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoo e comercializao;
impedir que Iabricantes de acessorios utilizem a marca para indicar a destinao do
produto, desde que obedecidas as praticas leais de concorrncia;
impedir a livre circulao de produto colocado no mercado interno, por si ou por
outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos 3 e 4 do art. 68; ou
impedir a citao da marca em discurso, obra cientiIica ou literaria ou qualquer outra
publicao, desde que sem conotao comercial e sem prejuizo para seu carater
distintivo.

Com relao a perda dos direitos marcarios, ao artigo 142 preceitua que o registro da marca
extingue-se:
pela expirao do prazo de vigncia;
pela renuncia, que podera ser total ou parcial em relao aos produtos ou servios
assinalados pela marca;
pela caducidade; ou


92
pela inobservncia do disposto no art. 217 da reIerida Lei, que dispe sobre a Ialta de
constituio de procurador no pais pela pessoa domiciliada no exterior.

O prazo de validade de registro de uma marca e de dez anos, contados a partir da data de
concesso, sendo prorrogavel, a pedido do titular, por periodos iguais e sucessivos. Em caso
contrario, sera extinto o registro e a marca estara, em principio, disponivel.

No tocante a renuncia dos direitos, Pontes de Miranda explica sobre as Iormalidades da
renuncia:

Pode dar-se a renuncia a propriedade industrial, expressa em documento habil
ou o no uso, considerado abandono, com a declarao da caducidade de que
cogitam os arts 152-155 do Decreto Lei 7.903
81
.

No que tange a caducidade da marca, o artigo 143 da Lei de Propriedade Industrial dispe o
que se segue:

Art. 143 Caducara o registro, a requerimento de qualquer pessoa com
legitimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concesso, na data do
requerimento:
I o uso da marca no tiver sido iniciado no Brasil; ou
II o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos
consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com
modiIicao que implique alterao de seu carater distintivo original, tal como
constante do certiIicado de registro.

Desta Iorma, o titular do registro de uma marca deve utiliza-la para mant-la em vigor, sob
pena extino do registro.

81
MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado - Parte Especial, Tomo XVII, 4 ed., So Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 1983, pp. 15-16.


93
O prazo para inicio de uso e de 05 (cinco) anos, contados da data da concesso do registro.
Uma vez requerida a caducidade da marca, cabera ao detentor do registro provar a sua
utilizao.

E possivel, no entanto, que a caducidade seja concedida apenas parcialmente, de acordo com
o artigo 144 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 144. O uso da marca devera compreender produtos ou servios constantes
do certiIicado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relao aos no
semelhantes ou aIins daqueles para os quais a marca Ioi comprovadamente
usada.

Com relao a comprovao de uso, o artigo 145 da Lei de Propriedade Industrial dispe que
no se conhecera do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou
justiIicado seu desuso em processo anterior, requerido ha menos de 5 (cinco) anos. Da deciso
que declarar ou denegar a caducidade cabera recurso.

Vale ressaltar, ainda, a questo da cesso dos pedidos de registro ou dos registros de marcas
como caso de perda de direitos sobre estas.

O artigo 134 estabelece que o pedido de registro e o registro podero ser cedidos, desde que o
cessionario atenda aos requisitos legais para requerer tal registro. Contudo, o artigo 135 da
Lei de Propriedade Industrial prev que a cesso devera compreender todos os registros ou
pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou servio
idntico, semelhante ou aIim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos
pedidos no cedidos.

Diante do exposto, nota-se que a hipotese de cesso parcial de marcas iguais ou semelhantes
relativas a produtos ou servios idnticos, semelhantes ou aIins, levam, tambem, a perda dos
pedidos de registros ou registros que no Ioram transIeridos do cedente ao cessionario.


94
2.1. O que e uma marca?
2.2. Qual a natureza juridica das marcas?
2.3. O que e o direito de precedncia?
2.4. Quem pode requerer o registro de marcas?
2.5. O que e o principio da especialidade das marcas?
2.6. Quais so as Iunes das marcas?
2.6. Como ocorre a perda de direito sobre as marcas?

3. Referncias
3.1. Legislativas
Conveno de Paris.
Constituio Federal.
Lei 9.279/96 arts. 122 a 146, 148 a 174.

Apelao n 91.02.00480-1 2 Vara Federal do Rio De Janeiro, Relator: Juiz Federal
Guilherme Calmon Nogueira da Gama.
Apelao n 145247 TRF, Relator: Juiz Sergio Schwaitzer.
Apelao Civel n 2001.02.01.011704-0 TRF 2 Regio. Dj. Data 08/11/2001, Relator: Juiz
Rogerio Carvalho.
Apelao Civel n 90.02.00412-5 2. Regio Dj Data: 05/03/1992, Relator: Juiz Chalu
Barbosa.
Recurso Especial n 60090 / SP; Rel. Eduardo Ribeiro. J. 21/05/1996.

3.3. Bibliograficas
BARBOSA, Denis Borges. Uma Introduo a Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2003.


95
SICHEL, Ricardo Luiz. Palestra: 'Direito De Precedncia - Anais do XXI Seminario Nacional
da Propriedade Intelectual, 2001.
CERQUEIRA, Joo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. 2 ed. So Paulo: Revistas
dos Tribunais. 1982.
SILVEIRA, Newton. 'A Marca e a TransIerncia de Tecnologia. In Revista de Direito
Mercantil, 1977.
SOARES, Jose Tinoco. Comentarios ao Codigo da Propriedade Industrial. So Paulo: Resenha
Universitaria, 1981;
DANNEMANN, Siemsen. Bigler & Ipanema Moreira. Comentarios a Lei de Propriedade
Intelectual e Correlatos. Renovar, 2001.
MENDONA, Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. Freitas Bastos, 1963.
MORO, Mati Cecilia Fabbri. Direito das marcas. So Paulo: Editora revista dos Tribunais.
3.4. Internet
www.inpi.gov.br
www.wipo.org.


96

Parte V: Registro de Marcas,
Procedimentos Administrativos
e o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial

PROPRIEDADE
INTELECTUAL

FGV Direito PEC


97
Caso Gerador

A empresa americana XXX, apos diversos estudos, pesquisas e testes, desenvolveu um
produto de suco de laranja diIerenciado e com um sabor completamente natural e saboroso.
Apos o resultado positivo do projeto, a empresa XXX, com pouca disponibilidade Iinanceira
para continuar o projeto, procurou a empresa HHH, para que esta investisse na Iinalizao do
Projeto e para que realizasse a Iabricao em larga escala, a exportao e distribuio dos
produtos em outros paises, especialmente nos EUA, Brasil e Argentina.

Tendo em vista o interesse da empresa XXX no mercado americano, brasileiro e argentino,
esta mencionou a empresa HHH que iria registrar a marca do produto de suco de laranja nos
reIeridos paises.

Apos a analise do reIerido projeto, a empresa HHH se interessou pelo investimento na
comercializao do produto nos reIeridos paises.

Marcada uma reunio entre as empresas, estas negociaram diversos termos e condies antes
da aceitao do projeto.

A empresa HHH, dentre as exigncias realizadas, requereu que a marca do suco de laranja
Iosse de propriedade das duas empresas (empresa XXX e empresa HHH).

A empresa XXX, sem recursos para continuar o projeto sozinha, aceitou a proposta da
empresa HHH.

Diante do exposto, as empresas XXX e empresa HHH solicitaram um parecer de seu
escritorio, para Iins de registro da marca no Brasil, indagando o que se segue:

Como se da o registro de uma marca no Brasil?
Quanto tempo perdura o processo de registro de uma marca?
E possivel que uma marca seja registrada por dois titulares?


98
1. Roteiro de Aula
1.1. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial
ConIorme mencionado na apostila anterior, o registro de uma marca e realizado atraves do
Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que tem por Iinalidade principal executar, no
mbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua Iuno
social, econmica, juridica e tecnica, bem como pronunciar-se quanto a convenincia de
assinatura, ratiIicao e denuncia de convenes, tratados, convnios e acordos sobre
propriedade industrial.

O INPI e uma autarquia Iederal criada pela Lei n 5648, de 11 de Dezembro de 1970, sendo o
orgo responsavel pela concesso dos registros de marcas, patentes, modelos de utilidade e
desenho industrial no Brasil.

O INPI Ioi criado em substituio ao antigo Departamento Nacional de Propriedade
Industrial, agregando as tareIas tradicionais de concesso de marcas e patentes a
responsabilidade pela averbao dos contratos de transIerncia de tecnologia e,
posteriormente, pelo registro de programas de computador, contratos de Iranquia empresarial,
registro de desenho industrial e de indicaes geograIicas.
82

O Decreto n 68.104 de 22 de janeiro de 1971 regulamenta a Lei n 5.648. No entanto,
algumas normas do reIerido Decreto Ioram revogadas pelo Decreto n 5.147 de 21 de julho de
2004, o qual dispe sobre a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em
Comisso e das Funes GratiIicadas do INPI.

A Lei n 9.279 de 14 de maio de 1996 regula todos os direitos e obrigaes relativos a
propriedade industrial e dispe, em seu artigo 226, incisos I a III, sobre os atos
administrativos do INPI reIerentes a propriedade industrial, conIorme abaixo:

82
Fonte: www.inpi.org. br.


99
Art. 226 Os atos do INPI nos processos administrativos reIerentes a
propriedade industrial so produzem eIeitos a partir de sua publicao no
respectivo orgo oIicial, ressalvados:
I os que expressamente independerem de notiIicao ou publicao por Iora
do disposto nesta Lei;
II as decises administrativas, quando Ieita notiIicao por via postal ou por
cincia dada ao interessado no processo; e
III os pareceres e despachos internos que no necessitem ser do conhecimento
das partes.

Segundo Marcos Cesar Botelho
83
, o INPI e o orgo estatal regulador da propriedade industrial
no Brasil, sendo que, no mundo capitalista moderno, onde o capital assume importncia
primordial e, por outro lado, tecnologia e sinnimo de capital, a existncia e atuao do INPI
e de grande valia para as relaes econmicas. O INPI, portanto, mediante medidas objetivas,
busca acelerar e regular a transIerncia de tecnologia, dando melhores condies de
negociao e utilizao de patentes.

Todavia, e importante esclarecer que a atividade administrativa do INPI no tira o direito de
acesso ao Judiciario para a soluo de questes pertinentes a propriedade industrial.
Alias, deve-se mencionar o principio do amplo acesso ao Judiciario, exarado na Constituio
Federal, artigo 5, inciso XXXV. Neste sentido, a deciso abaixo transcrita e bem elucidativa:

DIREITO COMERCIAL MARCAS E PATENTES DIREITO AO USO
EXCLUSIVO DE NOME PRELIMINARES DE PRESCRIO E
CARNCIA DE AO ART. 5, INC. XXXV, DA CONSTITUIO
FEDERAL A hipotese trata do direito ao uso do nome 'Gidees, sendo que
duas entidades, uma norte-americana e uma brasileira, asseveram assistir-lhes o
direito exclusivo do uso do nome, em vista de serem as precursoras, em mbito
nacional, da prestao de trabalhos atinentes a atividades religiosas.
Improcedem as preliminares suscitadas pela segunda apelante. A de carncia de

83
BOTELHO, Marcos Cesar. Da propriedade industrial e intelectual. Teresina: Jus Navigandi, a. 6, n. 58, ago.
2002.


100
ao, ante a natureza das atividades exercidas pelas ora apeladas, estando assim
protegidas pelos arts. 8 da Conveno de Paris, e 5, XXIX, da Constituio
Federal. A de prescrio em vista do que estatui a Sumula n 106, do Superior
Tribunal de Justia. E sabido que o nome das sociedades civis e equiparado,
para Iins de proteo, aos nomes comerciais, sendo inclusive, tal norma
disciplinada pela Constituio Federal, art. 5, XXIX. Resta assim evidente que
o direito pretendido encontra respaldo no so nos dispositivos da Conveno de
Paris art. 8 , como tambem no art. 124, V, do atual Codigo da Propriedade
Industrial Lei n 9.279/96 que assegura a exclusividade do registro da
marca. Desassiste razo as assertivas do INPI, ja que a Constituio Federal
art. 5, XXXV , no aIasta da apreciao do Poder Judiciario nenhuma leso
ou ameaa a direito, sendo sempre admissivel a analise dos atos e
procedimentos administrativos de qualquer especie. Recurso do Instituto
Nacional de Propriedade Industrial improvido. Recurso de Gidees
Missionarios da Ultima Hora GMUH improvido. (TRF 2 R. AC
97.02.07233-6 RJ 1 T. Rel. Juiz Ricardo Regueira DJU 25.04.2000)
(griIo nosso).

1.2.Procedimentos Administrativos de Registro de uma Marca
O procedimento de registro de marca esta disposto nos artigos 155 a 175 da Lei de
Propriedade Industrial, conIorme as etapas discriminadas a seguir.

Cumpre destacar que o processo de registro tem durado, atualmente, aproximadamente 48
(quarenta e oito) meses, contados desde a data do deposito ate a data da concesso deIinitiva
do registro.

Durante esse periodo, o depositante possui apenas uma expectativa de direito, iniciando a
utilizao da marca depositada, aplicada para a identiIicao de seus produtos ou servios.

E importante mencionar, ainda, que o registro de marca junto ao INPI garante a proteo da
mesma apenas no territorio nacional. Essa limitao territorial e prevista na Conveno de


101
Paris
84
, a qual estabelece que a proteo conIerida pelo Estado atraves do registro de marca ou
de patente tem validade somente nos limites territoriais do pais que a concede.

Diante disso, os titulares de marcas no Brasil, no caso de terem interesse em registrar suas
marcas em outros paises, devem requerer este registro em cada pais, separadamente, de
acordo com a legislao local. No havendo este registro no exterior, a proteo da marca Iica
limitada ao territorio nacional.

ConIorme ja analisado na aula passada, e assegurado aos Estados signatarios da Conveno
de Paris, dentre eles o Brasil, o direito de prioridade de uma marca. Com isso, aqueles que
tiverem depositado pedidos de registro de marca em seus paises gozam de prioridade para
depositar sua marca em outros paises unionistas, de Iorma a garantir que esses pedidos
ulteriormente depositados no sero invalidados por Iatos veriIicados entre a data do deposito
de marca no pais de origem e a data de deposito nos outros paises. O prazo para requerer o
direito de prioridade e de 06 (seis) meses, contados da data da apresentao do primeiro
pedido.

Tendo em vista a diIiculdade e o alto custo de se obter a proteo da marca em varios paises,
e de modo a Iacilitar e uniIicar os registros de marca, Ioi criado o Protocolo de Madri, que
possibilita a proteo da marca em varios paises, atraves de um registro unico. O Brasil, no
entanto, ainda no aderiu a este protocolo e, com isso, no ha meios de os titulares de marca,
no Brasil, requererem este registro unico para a proteo de marca em diversos paises
diIerentes.

84
A Conveno da Unio de Paris, de 1883, da qual o Brasil e signatario, deu origem ao hoje denominado
Sistema Internacional da Propriedade Industrial, e Ioi a primeira tentativa de uma harmonizao internacional
dos diIerentes sistemas juridicos nacionais relativos a propriedade industrial. A Conveno de Paris Ioi elaborada
de modo a permitir razoavel grau de Ilexibilidade as legislaes nacionais, desde que Iossem respeitados alguns
principios Iundamentais. Tais principios so de observncia obrigatoria pelos paises signatarios. Cria-se um
'territorio da Unio, constituido pelos paises contratantes, onde se aplicam os principios gerais de proteo aos
Direitos de Propriedade Industrial.


102
1.2.1. Busca Previa
O procedimento de registro geralmente se inicia com uma busca previa, que, embora no seja
obrigatoria, e importante para Iins de veriIicao de eventuais marcas anteriormente
registradas, idnticas ou semelhantes, no mesmo ramo de servio ou produto que o
interessado pretende registrar sua marca.

1.2.2. Pedido de Registro
Apos tal busca, eIetua-se o pedido de registro de marca junto ao INPI, por meio de Iormulario
proprio, no qual so prestadas inIormaes e Iornecidos dados sobre a marca e o requerente.

O pedido de registro de marca devera reIerir-se a um unico sinal distintivo e uma unica classe,
e conter, obrigatoriamente, a especiIicao dos produtos e servios identiIicados pela
ClassiIicao Internacional de Produtos e Servios e, segundo disposto nos atos normativos
do INPI, contera:
o requerimento;
procurao, no caso de o interessado no requerer pessoalmente;
documentao especiIica para cada tipo de marca (ex. etiquetas, Iicha para busca
do elemento Iigurativo, descrio das caracteristicas do produto ou servio, etc);
comprovante de pagamento;
no caso de marca Iigurativa, a incluso do requerente na ClassiIicao
Internacional de Elementos Figurativos de Marcas.

Apos esta Iase, o pedido sera submetido a exame Iormal preliminar e, se devidamente
instruido, sera protocolizado junto ao INPI.

O pedido que no atender formalmente as exigncias legais, principalmente o disposto no
artigo 155 da Lei de Propriedade Industrial, mas que contiver dados suficientes relativos ao
depositante, sinal marcario e classe, podera ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI,
que estabelecera as exigncias a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob
pena de ser considerado inexistente. Cumpridas as exigncias, o deposito sera considerado
como efetuado na data da apresentao do pedido.


103
1.2.3. Oposio
Posteriormente ao protocolo, o pedido de registro e publicado na Revista da Propriedade
Industrial, para Iins de garantir a publicidade do pedido e para que terceiros eventualmente
oIeream oposio ao registro da reIerida marca, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar de
sua publicao. O depositante sera intimado da oposio, podendo se maniIestar no prazo de
60 (sessenta) dias.

1.2.4. Exigncias
Decorrido o prazo de oposio, ou se interposta esta, Iindo o prazo de maniIestao sera Ieito
o exame, durante o qual podero ser Iormuladas exigncias, que devero ser respondidas no
prazo de 60 (sessenta) dias.

Se a exigncia no Ior respondida, o pedido sera deIinitivamente arquivado. Mas, em sendo
respondida a exigncia, ainda que a mesma no seja cumprida, ou contestada a sua
Iormulao, dar-se-a prosseguimento ao exame.

1.2.5. Deciso
Concluido o exame, sera proIerida deciso, deIerindo ou indeIerindo o pedido de registro.
Se a deciso Ior pelo indeIerimento do pedido, cabera interposio de recurso no prazo de 60
(sessenta) dias. A deciso do recurso se dara pelo Presidente do INPI e, em havendo a
manuteno do indeIerimento, encerrar-se-a a instncia administrativa. No entanto, no
cabera recurso da deciso pelo deIerimento do pedido, devendo ser eIetuado e comprovado,
no prazo de 60 (sessenta) dias, o pagamento das retribuies relativas a expedio do
certiIicado e ao primeiro decnio de vigncia do registro.

Findo o prazo mencionado, a retribuio podera ainda ser paga e comprovada dentro de 30
(trinta) dias, mediante o pagamento de retribuio especiIica, sob pena de arquivamento
deIinitivo do pedido. Em havendo o recolhimento, e publicada a concesso do registro.

1.2.6. Da Expedio do Certificado de Registro
O certiIicado de registro sera concedido depois de deIerido o pedido e comprovado o
pagamento das retribuies correspondentes.


104
As retribuies so relativas a expedio do certiIicado de registro e ao primeiro decnio de
sua vigncia, que devero ser pagas no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deIerimento.

A Lei ainda permite que a retribuio seja paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias apos o
prazo acima previsto, independentemente de notiIicao, mediante o pagamento de
retribuio especiIica (com maior valor), sob pena de arquivamento deIinitivo do pedido.

Reputa-se concedido o certiIicado de registro na data da publicao do respectivo ato.

No certiIicado devero constar a marca, o numero e data do registro, nome, nacionalidade e
domicilio do titular, os produtos ou servios, as caracteristicas do registro e a prioridade
estrangeira, se Ior o caso.

1.2.7. Processo Administrativo de Nulidade
Vale ressaltar que a deciso sobre a concesso do registro pode ser revista
administrativamente.

O processo de nulidade podera ser instaurado de oIicio ou mediante requerimento de qualquer
pessoa com legitimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da
expedio do certiIicado de registro, sendo o titular intimado para se maniIestar no prazo de
60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo Iixado no artigo anterior, mesmo que no apresentada a maniIestao, o
processo sera decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instncia administrativa.

1.2.8. Jisuali:ao do Processo Administrativo de Registro de Marca
85

85
Fonte: www.inpi.gov.br


105

1.3. Processo Judicial
A Lei prev ainda a ao de nulidade, que podera ser proposta pelo INPI ou por qualquer
pessoa com legitimo interesse, em ate cinco anos da data de concesso do registro. Os prazos
previstos so contados da data de publicao dos despachos na RPI Revista da Propriedade
Industrial.


106
1.4. Cesso, Anotaes e Licena de Marca
E Iacultado ao depositante ou titular da marca realizar o licenciamento ou cesso da marca
depositada ou registrada e, para isto, o INPI deve ser notiIicado desta licena ou cesso. O
reIerido orgo tambem deve ser notiIicado se houver alteraes de nome, sede ou endereo do
depositante ou titular da marca.

Cesso de marca:
A cesso de uma marca esta regulada nos artigos 134 e 135 da Lei de Propriedade Industrial,
os quais dispem o que se segue:
O pedido de registro e o registro podero ser cedidos, desde que o cessionario atenda aos
requisitos legais para requerer tal registro.
A cesso devera compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas
iguais ou semelhantes, relativas a produto ou servio idntico, semelhante ou aIim, sob pena
de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos no cedidos.
A Lei manteve o principio da universalidade da cesso constante no Codigo de Propriedade
Industrial de 1971, o qual dispunha que todos os registros e pedidos de marcas iguais ou
semelhantes relativas a mesma atividade devero ser repassadas em bloco.
A razo para permanncia deste principio e de que no seria possivel a convivncia de marcas
idnticas ou semelhantes para assinalar os mesmos servios ou produtos em nome de
diIerentes titulares.

Anotaes:
Segundo o artigo 136 da Lei de Propriedade Industrial, o INPI Iara as seguintes anotaes:
I da cesso, Iazendo constar a qualiIicao completa do cessionario;
II de qualquer limitao ou nus que recaia sobre o pedido ou registro; e
III das alteraes de nome, sede ou endereo do depositante ou titular.
As anotaes produziro eIeitos em relao a terceiros a partir da data de sua publicao,
cabendo recurso da deciso que indeIerir anotao de cesso, cancelar o registro ou arquivar o
pedido, nos termos do artigo 135 da reIerida Lei.

Licena de marca:
O artigo 139 da Lei de Propriedade Industrial dispe que o titular de registro ou o depositante
de pedido de registro podera celebrar contrato de licena para uso da marca, sem prejuizo de


107
seu direito de exercer controle eIetivo sobre as especiIicaes, natureza e qualidade dos
respectivos produtos ou servios.

Sobre o reIerido artigo, Denis Borges Barbosa
86
dispe o que se segue:

Permanece, agora como direito e no dever, a Iorma que era no CPI/71, a
hipotese de o licenciante controlar a qualidade dos produtos e servios do
licenciado. Na redao da lei anterior, tinha-se um claro dispositivo de proteo
ao consumidor, alias sistematico no campo da Propriedade Industrial.

Alem disso, o licenciado podera ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em
deIesa da marca, sem prejuizo dos seus proprios direitos.

O contrato de licena devera ser averbado no INPI para que produza eIeitos em relao a
terceiros, que contara a partir da data de sua publicao.

Para eIeito de validade de prova de uso, o contrato de licena no precisara estar averbado no
INPI.

No entanto, vale ressaltar que o artigo 147 do Codigo de Propriedade Industrial de 1945
(Decreto Lei n 7.903/45) estabelecia que a averbao era condio de eIicacia do contrato.
Segundo Denis Borges Barbosa
87
, para a averbao, nada se exigia no texto legal. A pratica
era examinar aspecto Iormal do contrato, inclusive da previa existncia de outras licenas
conIlitantes e, ento, proceder a averbao. Dai em diante, o contrato adquiria eIicacia
(entenda-se eIicacia absoluta entre as partes e perante terceiros). O autor acrescenta que a
averbao prevista no Codigo de Propriedade Industrial de 1971, o qual revogou as
disposies do Codigo de 1945, tinha outros pressupostos e eIeitos do que a exigida sob a lei
de 1945:

86
BARBOSA, Denis Borges. Uma Introduo a Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2003, p.
1055.
87
BARBOSA, Denis Borges. Ob. cit. p. 1056.


108
(i) A averbao no se destinava a dar eIicacia absoluta ao contrato, pois, pelo Codigo de
1972, a eIicacia ja existia antes da averbao. O que carecia era eIicacia relativa a terceiros (a
oponibilidade).
(ii) A doutrina, a pratica administrativa e ate a jurisprudncia passaram a exigir que a licena
estivesse averbada para ensejar prova de uso.
(iii) No se averbava a licena de marcas se esta no satisIizesse certos requisitos, que no
eram de simples legalidade estrita, mas de direito econmico
88
.

A Lei de Propriedade Industrial atual (1996), no entanto, manteve em seu eIeito de
oponibilidade contra terceiros, mas eliminou o requisito de que seja Ieita a averbao para
eIeitos de prova de uso.

E importante mencionar, ainda, que a reIerida Lei prev a possibilidade de interposio de
recurso da deciso que indeIerir a averbao do contrato de licena.

1.5. Pra:o de Jalidade e Caducidade

ConIorme ja estudado anteriormente, o prazo de validade do registro de marca e de dez anos,
contados a partir da data de concesso. Esse prazo e prorrogavel, a pedido do titular, por
periodos iguais e sucessivos. Em caso contrario, sera extinto o registro e a marca estara, em
principio, disponivel.

O titular do registro de marca deve utiliza-la para mant-la em vigor, sob pena de instaurao
de um processo de nulidade. O prazo para inicio de uso e de 5 anos, contados da data da
concesso do registro. Uma vez requerida a caducidade da marca, cabera ao detentor do
registro provar a sua utilizao.

88
O artigo 90 do Codigo de Propriedade Industrial de 1971 que so se averbaria, a licena que contiver a
obrigao de o licenciante exercer controle de qualidade; cuja remunerao seja Iixada de acordo com a
legislao monetaria e cambial, e que no imponha quaisquer restries a comercializao e industrializao,
inclusive exportao.


109
1.6. Classificao dos Produtos e Servios

Como Ioi visto na aula passada, o principio basico que norteia o sistema de concesso de
marcas em nosso Pais e o principio da especialidade, o qual tem como Iinalidade limitar o
campo de extenso da proteo marcaria de acordo com o segmento mercadologico onde a
mesma se insere.

Desta Iorma, conclui-se que e possivel a convivncia de marcas semelhantes no mercado, e
ate idnticas, por parte de titulares diIerentes, sem qualquer vinculao entre si, desde que se
destinem a assinalar produtos e/ou servios diIerentes.

Para que esta convivncia seja possivel, o INPI segue a classiIicao internacional de
produtos e servios, a qual deve ser indicada no momento do pedido de registro de marca. A
indicao da classe a que corresponde o produto e/ou servios limitara o mbito de utilizao
das marcas.

A titulo exempliIicativo, se um interessado pretende registrar sua marca para o produto de
calados, a classe atual em que deve ser registrada e a classe 25.

Desta Iorma, caso um terceiro tenha interesse em registrar a mesma marca em um ramo
completamente diIerente (em produtos de sucos classe 32, por exemplo), este titular podera
registra-la, tendo em vista que so ramos de produtos distintos, atendendo, com isso, ao
principio da especialidade.

As unicas excees a este principio so as marcas notoriamente conhecidas e as marcas de
alto renome, que sero objeto de estudo nas proximas aulas.

Cumpre destacar que a Lei de Propriedade Industrial atual no menciona expressamente que a
proteo ocorre na respectiva classe em que a marca e registrada. No entanto, o INPI se utiliza
desta classiIicao como um Iacilitador no registro das marcas no reIerido orgo.

Ate 01 de janeiro de 2000, o INPI adotava uma classiIicao nacional instituida pelo Ato
Normativo 51 de 1981. No entanto, em 03 de janeiro de 2000, o INPI passou a adotar a


110
ClassiIicao Internacional de Produtos e Servios (chamada ClassiIicao de Nice), em sua
7 edio, que Ioi instituida por um Acordo concluido por ocasio da ConIerncia
Diplomatica de Nice, em 15 de junho de 1957 e revista em Estocolmo, em 1967, e em
Genebra, em 1977.

A partir de janeiro de 2002, o INPI passou a adotar a 8 edio dessa classiIicao, que
contem 45 classes de produtos e servios.

Cada um dos paises signatarios do Acordo de Nice obriga-se a aplicar a ClassiIicao de Nice
para o registro de marcas, quer como sistema principal, quer como sistema auxiliar, assim
como Iazer Iigurar nas publicaes oIiciais dos seus registros os numeros das classes da
ClassiIicao Internacional a que pertenam os produtos e servios para os quais as marcas
so registradas.

1.7. Observaes Gerais sobre o Processo de Registro de Marca
1.7.1. Recursos (artigo 212 a 215 da Lei de Propriedade Industrial)
Salvo expressa disposio em contrario, cabe recurso das decises de que trata a Lei de
Propriedade Industrial, que devera interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

Efeitos dos recursos: Os recursos sero recebidos nos eIeitos suspensivo e
devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de
primeira instncia, no que couber.
Competncia para decidir os recursos: Os recursos sero decididos pelo
Presidente do INPI, encerrando-se a instncia administrativa.
Contra-razes: Os interessados sero intimados para, no prazo de 60 (sessenta)
dias, oIerecerem contra-razes ao recurso.
Exigncias: Para Iins de complementao das razes oIerecidas a titulo de
recurso, o INPI podera Iormular exigncias, que devero ser cumpridas no prazo
de 60 (sessenta) dias.
Deciso: A deciso do recurso e Iinal e irrecorrivel na esIera administrativa.


111
1.7.2. Ato das Partes (artigo 216 a 220 da Lei de Propriedade Industrial)
Os atos previstos nesta Lei sero praticados pelas partes ou por seus procuradores,
devidamente qualiIicados.

Instrumento de procurao: O instrumento de procurao, no original, traslado
ou Iotocopia autenticada, devera ser em lingua portuguesa, dispensados a
legalizao consular e o reconhecimento de Iirma.
Apresentao da procurao: A procurao devera ser apresentada em ate 60
(sessenta) dias contados da pratica do primeiro ato da parte no processo,
independente de notiIicao ou exigncia, sob pena de arquivamento, sendo
deIinitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho
industrial e de registro de marca.
Pessoa domiciliada no exterior: A pessoa domiciliada no exterior devera
constituir e manter procurador devidamente qualiIicado e domiciliado no Pais,
com poderes para representa-la administrativa e judicialmente, inclusive para
receber citaes.
Peties: No se conhecera da petio: (i) se apresentada Iora do prazo legal; ou
(ii) se desacompanhada do comprovante da respectiva retribuio no valor
vigente a data de sua apresentao. Alem disso, no sero conhecidos a petio, a
oposio e o recurso, quando: (i) apresentados Iora do prazo previsto nesta Lei;
(ii) no contiverem Iundamentao legal; ou (iii) desacompanhados do
comprovante do pagamento da retribuio correspondente.

1.7.3. Pra:os (artigo 221 a 224 da Lei de Propriedade Industrial)
Contagem dos prazos: (i) Os prazos estabelecidos nesta Lei so continuos,
extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato, apos seu decurso,
salvo se a parte provar que no o realizou por justa causa. (ii) No cmputo dos
prazos, exclui-se o dia do comeo e inclui-se o do vencimento. (iii) Os prazos
somente comeam a correr a partir do primeiro dia util apos a intimao, que sera
Ieita mediante publicao no orgo oIicial do INPI


112
1usta Causa: reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio a vontade da parte
e que a impediu de praticar o ato. Reconhecida a justa causa, a parte praticara o
ato no prazo que lhe Ior concedido pelo INPI.
Observao: No havendo expressa estipulao nesta Lei, o prazo para a pratica
do ato sera de 60 (sessenta) dias.

1.7.4. Prescrio (artigo 225 da Lei de Propriedade Industrial)
Prescreve em 5 (cinco) anos a ao para reparao de dano causado ao direito de propriedade
industrial.

1.7.5. Atos do INPI (artigo 226 da Lei de Propriedade Industrial)
Os atos do INPI nos processos administrativos reIerentes a propriedade industrial so
produzem eIeitos a partir da sua publicao no respectivo orgo oIicial, ressalvados:
os que expressamente independerem de notiIicao ou publicao por Iora do
disposto nesta Lei;
as decises administrativas, quando Ieita notiIicao por via postal ou por cincia
dada ao interessado no processo; e
os pareceres e despachos internos que no necessitem ser do conhecimento das
partes.

1.8. Crimes contra as Marcas
Cumpre destacar que a Lei de Propriedade Industrial estabelece o que e considerado crime as
marcas e suas respectivas penas, conIorme abaixo:

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:
I reproduz, sem autorizao do titular, no todo ou em parte, marca registrada,
ou imita-a de modo que possa induzir conIuso; ou
II altera marca registrada de outrem ja aposta em produto colocado no
mercado.
Pena deteno, de 3 (trs) meses a 1 (um) ano, ou multa.


113
Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende,
oIerece ou expe a venda, oculta ou tem em estoque:
I produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de
outrem, no todo ou em parte; ou
II produto de sua industria ou comercio, contido em vasilhame, recipiente ou
embalagem que contenha marca legitima de outrem.
Pena deteno, de 1 (um) a 3 (trs) meses, ou multa.

Alem disso, o artigo 191 da reIerida Lei determina os crimes cometidos por meio de marca,
titulo de estabelecimento e sinal de propaganda, in verbis:

Art. 191. Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou
conIuso, armas, brases ou distintivos oIiciais nacionais, estrangeiros ou
internacionais, sem a necessaria autorizao, no todo ou em parte, em marca,
titulo de estabelecimento, nome comercial, insignia ou sinal de propaganda, ou
usar essas reprodues ou imitaes com Iins econmicos.
ParagraIo unico. Incorre na mesma pena quem vende ou expe ou oIerece a
venda produtos assinalados com essas marcas.

2.1. O que e o INPI?
2.2. Qual e o objetivo do INPI?
2.3. O que e preciso conter no pedido de registro de uma marca?
2.4. Qual o prazo para que terceiros oIeream oposio a uma marca?
2.5. Como deve ser a cesso de uma marca no Brasil?
2.6. Qual a Iuno de averbao de uma licena de marca?
2.7. Como se da o processo de registro de uma marca junto ao INPI?
2.8. Qual o prazo para interpor processo administrativo de nulidade de uma marca?
2.9. E possivel a interposio de um processo judicial de nulidade de marca? Comente a
resposta.


114
3. Referncias
3.1. Legislativas
Conveno de Paris.
Constituio Federal.
Lei n 5.648 de 1971.
Decreto n 68.104 de 22 de janeiro de 1971.
Decreto n 5.147 de 21 de julho de 2004.
Lei 9.279/96 art. 122 a a 174.

AC 97.02.07233-6 TRF 2 R., RJ 1 T. Rel. Juiz Ricardo Regueira j. 25.04.2000.
AC 243770 TRF 2 R., RJ 4 T. Rel. Juiza Lana Regueira.
Embargos InIringentes na Apelao Civel. Processo n: 91.02.00537-9, TRF 2 R., RJ
Plenario, j. 12/05/1994.

3.3. Bibliogrficas
BARBOSA, Denis Borges. Uma Introduo a Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen
Juris. 2003.
CERQUERIA, Joo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. 2 ed. So Paulo: Revistas
dos Tribunais. 1982;
DANNEMANN, Siemsen. Bigler & IPANEMA Moreira. Comentarios a Lei de Propriedade
MENDONA, Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. Freitas Bastos, 1963.
MORO, Mati Cecilia Fabbri. Direito das marcas. So Paulo: Editora revista dos Tribunais.
SICHEL, Ricardo Luiz. Palestra: 'Direito De Precedncia Anais do XXI Seminario
Nacional da Propriedade Intelectual.
SILVEIRA, Newton. 'A Marca e a TransIerncia de Tecnologia. In Revista de Direito
Mercantil, 1977;
SOARES, Jose Tinoco. Comentarios ao Codigo da Propriedade Industrial. So Paulo: Resenha
Universitaria, 1981.


115

Parte VI: Proteo das Marcas

PROPRIEDADE
INTELECTUAL

FGV Direito PEC


116
Casos Geradores

1) A Tele Centro Sul Participaes (atual Brasil Telecom) ajuizou ao judicial contra a
Embratel pelo uso do slogan 'Faz um 21, que e daqui. A Brasil Telecom alega a
anterioridade por ter criado a expresso '14, o DDD daqui e, por conseguinte, pleiteia que a
concorrente deixe de usar o seu slogan.
Pergunta-se:
a) Ha originalidade nas expresses acima?
b) Tais expresses poderiam ser registradas como marca no Codigo de Propriedade Industrial
de 1971? E na atual Lei 9.279/96?
c) Essa disputa poderia ser apreciada pelo CONAR?
d) Quais as possiveis protees legais das expresses de propaganda?
e) Quais as vantagens de um deposito da expresso '14, o DDD daqui na ABP?

B) A ajuizou ao judicial contra B para que este cesse o uso da marca 'WYZ. Em sede de
contestao, B pugna pela improcedncia do pleito autoral, com base no uso da marca
'WYZ por mais de seis meses em cidade do interior do Estado de So Paulo. B no tem
qualquer pedido/registro de marca no INPI.
Pergunta-se:
a) B pode invocar o direito de precedncia como materia de deIesa em ao judicial?
b) Quando e como deveria ter agido B, para invocar o direito de precedncia?

C) Vnia Maria Ferro ajuizou ao declaratoria contra Pars Processamento de Produtos de
Dados Ltda. pleiteando, em sintese: (i) a declarao de que o termo X2 e de livre uso, para
identiIicar caracteristicas tecnicas de produtos relacionados a transmisso de dados, tais como
modems; (ii) a declarao da nulidade dos registros para a marca X2, da Apelada, visto que,
por guardarem estreita relao com o produto que visa a assinalar, so eivados de vicio
insanavel, ou alternativamente determinar ao primeiro reu que promova a apostila 'sem
direito exclusivo a expresso X2 nos registros supra concedidos pelo INPI a PARS; e, ainda,
(iii) a condenao da re em perdas e danos causados a autora pela turbao de sua atividade
proIissional, inclusive quanto ao dano moral resultante do uso abusivo da ao penal relativa a
registros de marca evidentemente nulos.


117
Em 1 instncia, o magistrado entendeu que a verdadeira pretenso da Autora com a reIerida
ao judicial seria anular os registros da Re, cuja ao autnoma ja estaria prescrita, conIorme
o disposto no art. 174, da LPI. Assim, ao proIerir sentena, declarou extinto o processo com
apreciao do merito Iace a prescrio.

Em sede de Apelao, o INPI pleiteou a reIorma da sentena para que Iosse declarado o termo
X2 de livre uso, para identiIicar caracteristicas de produtos relacionados a transmisso de
dados. A Autora tambem interps recurso de apelao visando a anulao da deciso, que
teria sido citra petita e, ainda, sustentou a no ocorrncia da prescrio, posto ser o registro
nulo de pleno direito.

Da analise da deciso supra, pergunta-se:
a) Voc concorda com a deciso do magistrado de primeiro grau? Como voc analisa a
questo da prescrio x insegurana juridica x registro nulo de pleno direito (a expresso X2
no pode ser apropriada para identiIicar produtos relacionados a transmisso de dados, por ser
de uso/bem comum)?
b) Considerando que a marca X2 concedida a Re era descritiva para produtos relacionados a
transmisso de dados, o pedido da Autora no que tange a declarao de nulidade deveria ser
mantido, ou deveria ser pleiteada a declarao de ineIicacia dos registros?

1.1. Expresses, Frases e Sinais de Propaganda
Atraves do Decreto n 24.507, de 29/04/1934, aprovou-se o regulamento para concesso de
patentes de desenho e modelo industrial, para o registro do nome comercial, do titulo de
estabelecimento e para a represso a concorrncia desleal. No Titulo II do reIerido Decreto,
Ioi inserida a proteo as Irases de propaganda.

Inicialmente, muitas construes doutrinarias passaram a tratar marca e expresses de
propaganda como se Iossem institutos idnticos:


118
Estas legendas aproximam-se das denominaes empregadas como marca, podendo ser
consideradas como 'marcas verbais e registradas com esse carater, desde que satisIaam aos
requisitos essenciais daquelas marcas.89

Podemos aIirmar, resumidamente, que as expresses de propaganda visam a divulgar
determinado produto/servio, enquanto que as marcas visam a identiIica-los.

Tinoco Soares, em seu artigo para a Revista da ABPI, ressalta as lies de Pontes de Miranda,
quanto a deIinio de expresso/sinal de propaganda:

e sinal distintivo que tem por fim 'recomendar` a atividade do
estabelecimento, ou do gnero de industria ou comercio, ou 'realar` as
qualidades dos produtos ou mercadorias do estabelecimento ou do gnero de
industria ou comercio, ou 'atrair` a ateno dos adquirentes ou
consumidores.90

A deIinio da marca, bem como a sua Iinalidade, Ioram dadas pelo legislador, conIorme se
atesta pela leitura dos arts. 122 e 123, da Lei da Propriedade Industrial.

Em que pese a diIerena do conceito de marca e expresso de propaganda, muitas vezes ha
uma zona cinzenta que torna diIicil identiIicar se estamos diante de slogan ou marca:

Sinais ha, porem, que se situam na zona Ironteiria entre slogans e marcas. Isso ocorre porque
slogans e marcas preenchem Iunes comuns. So circulos secantes, no concntricos, porque
os sinais publicitarios no so simples especies de marca, mas, isto sim, elementos de
identiIicao do produtor ou prestador de servios com aIeio propria, ainda que tenham
algumas Iunes comuns, outras possuem que lhes so proprias e que lhes do cunho
independente. O sinal de propaganda no visa a identiIicar o produto, a ponto de o publico
emprega-lo para denominar aquele bem em particular, com aquelas caracteristicas. Todavia,

89
Cerqueira, Joo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Ed. Forense, 1946, vol I, p. 422.
90
Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, Parte Especial, tomo XVII, 4ed., Ver. Trib. 1983, p. 157 in
Soares, Tinoco. 'Expresses, Frases e Sinais de Propaganda. In Revista da ABPI n 64; Maio/Junho 2003, pp.
16-20.


119
quando Iigura sobre o proprio produto, torna-se inIactivel por vezes negar-lhe verdadeira
Iuno de marca. Nessa hipotese, desempenha ambos os papeis e torna-se apto ao registro a
titulo de marca, sem enquadrar-se na norma proibitiva do artigo em debate91.

Com o advento do Codigo da Propriedade Industrial, pelo Decreto Lei n 7.903, de
27/08/1945, a proteo as expresses ou sinais de propaganda Ioi regulada da seguinte Iorma.
Vejamos:

Art. 121 Entende -se por expresso ou sinal de propaganda toda legenda, anuncio, reclame,
frase, combinao de palavras, desenho, gravura originais e caracteristicos que se destinem
a emprego como meio de recomendar as atividades comerciais, industriais ou agricolas,
realar as qualidades dos produtos e atrair a ateno dos consumidores.

Nos dispositivos subseqentes, restou determinado quem poderia requerer o registro das
mesmas, onde podem ser empregadas, limite da proteo do registro e, ainda, o que no
poderia ser suscetivel de registro como expresso ou sinal de propaganda.

A ultima alterao do Codigo da Propriedade Industrial se deu com o advento da Lei n 5.772,
de 21/12/1971, que manteve a proteo dos registros dos sinais de propaganda, praticamente
nos moldes acima apontados.
Em maio de 1996, a entrada em vigor da Lei n 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial)
excluiu de seu mbito o registro de expresses e sinais de propaganda92, conIorme se veriIica
pela redao de seus artigos 124, VII e 233:

Art.124 No so registraveis como marca. (...)
JII sinal ou expresso empregada como meio de propaganda

91
Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. 'Comentarios a Lei da Propriedade Industrial e Correlatos.
Rio de Janeiro/So Paulo: Renovar; 2001 Paises, tais como Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, Honduras, a
marca pode ser igualmente constituida por 'Irases publicitarias para produtos ou servios.


120
Art. 233 Os pedidos de registro de expresses ou sinal de propaganda sero
definitivamente arquivados e os registros permanecero em vigor pelo pra:o de vigncia
restante, no podendo ser prorrogados.

Apesar dos dispositivos legais, podemos notar que a linha de entendimento do INPI acerca da
materia, no raras vezes, e controvertida. Exemplo: A Unilever N.V depositou o pedido de
registro para as marcas nominativas 'CARTE DÒR A QUALIDADE QUE FAZ A
DIFERENA (816992690 e 816992703) para assinalar, respectivamente, produtos previstos
na classe 35:30 e 33:10-20.

O primeiro pedido Ioi levado a registro em 01/04/1997 (RPI 1374, de 01/04/1997), ou seja,
posterior a vigncia da Lei 9.279/96. A rigor, com base na norma do art. 233, tal registro no
poderia vir a ser prorrogado, o que, no entanto, veio a ocorrer em 16/06/1998.

Surpreendentemente, no caso do pedido de registro para a mesmissima marca, este Ioi
arquivado com base no citado art. 233 da LPI.

Na opinio de Tinoco Soares, andou mal o legislador ao excluir tal proteo, entendendo que
este 'deveria manter um registro que sempre Ioi eIiciente para enobrecer e realar as
qualidade de produtos e de servios, sem qualquer justiIicativa plausivel, resolveu, por
determinao expressa na Lei n 9.279/96, abolir o registro das expresses e sinais de
propaganda, determinando sumariamente o arquivamento dos processos em andamento e
extinguindo os registros pela decorrncia do seu prazo legal93.
Tendo sido abolido o registro especiIico, a proteo das expresses e sinais de propaganda Ioi
remetida ao direito autoral e a concorrncia desleal94.

1.1.1. Resoluo da ABPI n 38
Acolhendo a recomendao Iormulada por sua Comisso de Marcas, em 18 de agosto de 2002
a Assembleia Geral da ABPI aprovou Resoluo n 38.

93
Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, Parte Especial, tomo XVII, 4ed., Ver. Trib. 1983, p. 157 in
Soares, Tinoco. 'Expresses, Frases e Sinais de Propaganda. In Revista da ABPI n 64; Mai/Jun. 2003, p. 19.
Comete crime concorrncia desleal quem: IV usa expresso ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de
modo a criar conIuso entre os produtos ou estabelecimentos.


121
A citada Resoluo surgiu em razo do desabrigo das expresses e sinais de propaganda pela
Lei de Propriedade Industrial vigente e, por conseguinte, do surgimento de varias diIiculdades
na interpretao quanto a correta diIerenciao entre marca e sinais, Irases e expresses de
propaganda, para Iins de obteno do registro marcario.

Tal resoluo, ainda, em trmite no Senado Federal, concluiu que:
(i) No ha na lei qualquer restrio para o numero de palavras ou expresses a serem
utilizadas na composio de uma marca. O art. 15, 1, do TRIPs destaca o que e registravel
como marca qualquer combinao de palavras e sinais (sem limitao de numero, portanto)
que exeram Iuno distintiva;
(ii) Muitas vezes, a diIerenciao entre marca e os sinais, Irases e expresses de propaganda
somente se da atraves da Iuno distintiva ou sugestiva que Ior respectivamente
desempenhada por cada qual, atraves do uso em concreto que lhe e dado. E o caso, por
exemplo, das expresses que, a despeito de aparentarem ser sinais, Irases ou expresses de
propaganda, so usadas, identiIicadas e registradas como marcas95;
(iii) Se a combinao de palavras constante do pedido de registro de marca corresponder ao
elemento caracteristico do nome empresarial do titular do pedido, claramente destina-se a
desempenhar Iuno marcaria e seu registro no podera ser indeIerido com base no art. 124,
VII, da Lei 9.279/96;
(iv) O uso da marca no pode ser erigido como requisito para a apresentao de um pedido de
registro de marca, seja porque o art. 124 da Lei 9.279/96 no o exige, seja porque o art. 15,
3, do TRIPs claramente o impede;
(v) Quando um determinado sinal no Ior intrinsecamente capaz de distinguir os bens e
servios a que se reIere, os 1 e 3 do art. 15 do TRIP`s autorizam que os paises membros
condicionem a concesso do registro ao carater distintivo que dito sinal tiver adquirido atraves
do uso. Estes dispositivos, no entanto, no so auto-aplicaveis: sua eIicacia depende do
exercicio, pelo legislador nacional, da Iaculdade a ele conIerida pelo TRIP`s96;

95
E o caso da marca I CAN`T BELIEVE IT`S YOGURT, objeto do registro n. 817.332.626, de propriedade de I
Can`t Believe it`s Yogurt, Ltd., bem como da marca CONTEM 1G, objeto dos registros ns. 813.474.140 e
819.500.038 (concedidos ou prorrogados ja sob a vigncia da Lei 9.279/96), de propriedade de Contem 1G Com.
e Ind. de Cosmeticos Ltda.
96
Art. 15.1 (...) Quando os sinais no Iorem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e servios
pertinentes, os Membros podero condicionar a possibilidade do registro ao carater distintivo que tenham


122
(vi) No pode o INPI antecipadamente indeIerir um pedido de registro de marca pela
presuno ou receio de que o mesmo venha no Iuturo a ser usado unicamente como sinal,
Irase ou expresso de propaganda;
(vii) Caso se veriIique, apos a concesso do registro, que o titular da marca passou a usa-la
unicamente como sinal, Irase ou expresso de propaganda, o registro podera ser extinto;
(viii) A despeito de sua revogao, o art. 73 da Lei 5.772/71 continua suscetivel de ser
doutrinariamente invocado para conceituar o que seja sinal, Irase ou expresso de propaganda,
devendo ser reputada como tal 'toda legenda, anuncio, reclame, palavra, combinao de
palavras, desenhos, gravuras, originais e caracteristicos que se destinem a emprego como
meio de recomendar quaisquer atividades licitas, realar qualidades de produtos, mercadorias
ou servios, ou a atrair a ateno dos consumidores ou usuarios;
(ix) Embora, pela lei em vigor (9.279/96), no mais sejam passiveis de registro, as Irases,
expresses e sinais de propaganda continuam protegidos contra atos que venham a causar
erro, duvida ou conIuso, consistentes no seu uso indevido por terceiros. Esta proteo e
conIerida pelas normas que reprimem a concorrncia desleal, como expressamente dispe o
art. 195, IV, da Lei 9.279/96, e por outras regras do ordenamento juridico brasileiro,
notadamente as que tutelam os direitos autorais;
(x) Para o Iim de obter a proteo mencionada no item precedente, a anterioridade do uso do
sinal, Irase ou expresso de propaganda podera ser comprovada pela sua veiculao na midia,
bem como pelos respectivos registros perante os orgos competentes.

1.2. CONAR anterioridade e originalidade
O CONAR Conselho Nacional de Auto-Regulamentao Publicitaria97 nasceu de uma
ameaa ao setor: no Iinal dos anos 70, o governo Iederal pensava em sancionar uma lei
criando uma especie de censura previa a propaganda.

A criao do departamento para controle da publicidade exigiria a contratao de algumas
centenas de Iuncionarios. Diante das implicaes burocraticas nasceu a auto-regulamentao,
sintetizada num Codigo, que teria a Iuno de zelar pela liberdade de expresso comercial e

adquirido pelo seu uso. Art. 15.3 Os Membros podero condicionar a possibilidade do registro ao uso da
marca. (...).
97
http://www.conar.org.br/


123
deIender os interesses das partes envolvidas no mercado publicitario, inclusive os do
consumidor.

Com o tempo, o Codigo ganhou reconhecimento das autoridades Iederais, convencendo-as a
engavetar o projeto de censura previa e conIiar que a propria publicidade brasileira era
madura o bastante para se auto-regulamentar.

Com o sucesso, Ioi Iundado o CONAR, Conselho Nacional de Auto-regulamentao
Publicitaria, uma ONG encarregada de Iazer valer o Codigo Brasileiro de Auto-
Regulamentao Publicitaria. Desde ento e ate esta data, o Conar ja instaurou mais de 4.000
processos eticos e promoveu um sem-numero de conciliaes entre associados em conIlito.
Rapido e inimigo do excesso de Iormalismo, o CONAR revela-se um tribunal capaz de
assimilar as evolues da sociedade, reIletir-lhe os avanos, as particularidades, as nuanas
locais.

O CONAR decide, dentre outros temas, acerca da criatividade e originalidade da propaganda
publicitaria. Vejamos duas decises deste orgo que aborda a originalidade de expresses de
propaganda, pautado no principio etico publicitario, qual seja a leal concorrncia:

Representaes ns 156/90 e 182/90
Denunciante: Setembro Comunicao Mercadologica
Denunciados: anuncios 'Perolas no Brasil tm nome e sobrenome e 'Cerveja tem nome
Anunciantes: respectivamente, ReIko Metais Ltda. e Cia. Antartica Paulista Industria
Brasileira de Bebidas.
Agncias: tambem respectivamente, Candeia Promoes e Propaganda Ltda. Progres
Propaganda e Promoes Ltda.
Relator: Conselheira Neuza Santana

A representao oIerecida pela Setembro Comunicao Mercadologica objetivou anuncios de
Anunciantes diIerentes. No Conar essa denuncia Ioi desdobrada em dois processos, a Iim de
possibilitar deIesas e apreciaes isoladas.


124
Segundo a reclamante, tanto a ReIko Metais Ltda. (e Agncia), ao veicular anuncios com o
'slogan 'Perolas no Brasil tm nome e sobrenome, quanto a Antartica (e sua Agncia) ao
divulgar a expresso publicitaria 'Cerveja no Brasil tem nome, estariam se utilizando de uma
sua criao, anterior, preparada para a propaganda de produtos da Cia. de Fiao e Tecidos
Cedro e Cachoeira: 'Algodo do Brasil tem nome e sobrenome.

A relatora do processo examinou separadamente as queixas e concluiu, em cada caso, de
Iorma diIerente.

Entendeu reprovavel e digno de alterao anuncio com a divisa 'Perolas no Brasil tm nome e
sobrenome pela extrema parecena com a publicidade comprovadamente anterior da
Denunciante.

No outro processo, no entanto, no encontrou a inIrao.

Para comear, a deIesa ali apresentada demonstrou que a Irase empregada pelo Anunciante (e
Agncia) e diIerente da indicada na representao. E 'Cerveja tem nome e no 'Cerveja no
Brasil tem nome. Alem disso, o seu espirito leva a raciocinios diIerentes daqueles
decorrentes da expresso da Denunciante.

Em ambos os casos, as maniIestaes da Sra. relatora Ioram acolhidas pelos demais
integrantes da Cmara.

Ao decidir sobre expresses de propaganda, o CONAR analisa a originalidade e anterioridade
desta, como se pode atestar mais claramente na Representao n 043/87:

Denunciante: Rino Publicidade Ltda.
Denunciada: campanha '...E AGORA?
Anunciante: Cerma/Cerpa
Agncia: De Carli Blase & Associado Propaganda e Promoes
Representao n 044/87
Denunciante: Rino Publicidade Ltda.


125
Denunciada: campanha do produto DanÙp
Anunciante: LPC Industrias Alimenticias
Agncia: Alcntara Machado, Periscinoto Ltda.
Relator: Conselheiro Rubens da Costa Santos
Embora processadas em separado, por se tratarem de anunciantes diIerentes, as duas
representaes tiveram como suporte a mesma tese (plagio). A denunciante, na propaganda do
produto 'VELHO BARREIRO, utiliza-se, na sua essncia, da abordagem
'problema/soluo, onde, apos situaes imprevistas, e lanada a pergunta 'E AGORA, O
QUE E QUE EU FAO?. Tambem de maneira inesperada e proposta a soluo 'TOMA UM
VELHO BARREIRO....

Segundo a denuncia essa tematica Ioi aproveitada nas campanhas do produto CERVEJA
CERMA e do produto DANÙP.

Analisadas todas as razes e documentos contidos na denuncia e nas deIesas apresentadas, a
Cmara entendeu, em substncia, que as expresses 'E AGORA? e 'E AGORA O QUE E
QUE EU FAO? so comumente utilizadas pela populao ante situaes de inopino,
Iicando de diIicil caracterizao a sua propriedade. Alem disso, a Cmara julgou existirem
diIerenas muito signiIicativas e capazes de classiIicar os anuncios, em seu todo, como
independentes e com personalidades proprias, no viabilizando, em conseqncia, a hipotese
de plagio ou qualquer outra inIrao etica.

1.3. Deposito na ABP e Criticas
Como a Lei da Propriedade Industrial vedou o registro de slogans como registro de marca,
especialistas no tema tentaram solucionar essa questo, por meio de um deposito na ABP98.

A inteno do registro de sinais de propaganda na ABP, antes da sua publicao/divulgao, e
proteger e preservas os direitos das Agncias Publicitarias, aIastando o risco de plagio ou o
uso de ma-Ie por terceiros.

98
Procedimento do deposito indicado no site http://www.abp.com.br/entidade/indexperguntas.php


126
O registro acima no so evidencia a antecedncia, mas tambem serve como Iorma no
burocratica de presuno de autoria quanto a criao de campanha publicitaria. Tal sistema
trabalha como base de dados que arquiva campanhas publicitarias por 6 meses, podendo ser
renovavel por periodo igual e sucessivo.

Ressalte-se que como no ha limitao e deIinio legal do que pode vir a ser registrado como
expresso de propaganda, pela regulamentao da ABP, as agncias, a principio, podem
arquivar campanhas, incluindo a parte audiovisual e musicas correlatas.

O material arquivado e conIidencial, somente podendo ter acesso a Agncia que a depositou,
por meio de uma senha. Assim, a presuno de titularidade e Iirmada pela data do registro
criado.

Saliente-se que a ABP no avalia o material depositado, tal registro e meramente declaratorio.

A analise do merito quanto ao uso indevido de expresso e propaganda alheia e de
competncia do CONAR ou da Justia, que podera ou no reconhecer a anterioridade da
criao da expresso de propaganda com base no registro da ABP.

Para atestar o uso indevido, o suposto criador devera comprovar a anterioridade da criao ou
uso regular da expresso de propaganda e que a empresa que reproduz e imita o slogan atua
no mesmo segmento mercadologico.
O registro de expresses de propaganda pode ser eIetuado:

(i) Registro de Titulos e Documentos A sua veracidade no devera ser contestada por
terceiros; (Ie publica e maior Iormalidade e mais barato que o registro da ABP)
(ii) Pedido de registro marcario Ainda que o registro no venha a ser concedido, o titular do
pedido de registro podera insurgir contra terceiro que utiliza a mesma expresso de
propaganda com base no art. 130, III, da Lei 9.279/96.

Atualmente, o registro da ABP pode ser considerado uma Iorma de produzir evidncia.
Contudo, na opinio do Dr. Gabriel Leonardos, a melhor opo seria o registro das expresses


127
de propaganda nas duas Iormas anteriormente indicadas, pelas razes que sero mais adiante
indicadas.

Apesar de no haver previso legal para o registro de expresses de propaganda, o nosso
ordenamento juridico (Lei dos Direitos Autorais, Direito da Concorrncia, Lei da Propriedade
Industrial, Direito do Consumidor) no e silente acerca da materia.

O Consultor da Associao Brasileira da Propriedade Industrial, Dr. Joo Luiz Faria Netto,
abordou o tema no dia 17/07/2003, em reunio mensal da ABPI, esclarecendo o surgimento e
a inteno do deposito da expresso de propaganda na ABP99:

A ABP levou ao governo a ideia da auto-regulamentao, que, em principio, seria para ajudar
o INPI, que ja no tinha mais condies de atender a demanda, maior que a sua capacidade. A
Advocacia Geral da Unio AGU solicitou a criao do decreto presidencial que estendesse a
ABP a capacidade de receber em deposito a criao publicitaria. (...)

Queriamos oIerecer ao anunciante brasileiro a proteo daquilo que ele produziu, que a
agncia Iez por ordem e conta dele e no Ioi utilizado, e ate que tenha a condio de mercado
para ser apreciado ao publico. Dessa Iorma, se criou um sistema de proteo anual que pode
ser pedida e renovada via internet. No ha qualquer preocupao de invadir os envelopes
daquela produo, salvo no dia em que Ior necessario Iazer prova para comprovar a data de
deposito.

Ao ser concedida a palavra para a Dra. Silvia Gandelman, participante desse projeto,
esclareceu que:

A obra publicitaria pode estar protegida na lei independentemente de registro especiIico para
ela, uma vez que se trata de uma obra de arte que tem conteudo de musica, uma obra
intelectual, texto e visual. Ela teria a mesma proteo de orgo publico.

99
Boletim da ABPI Associao Brasileira da Propriedade Intelectual; Ago 2003; n 44.


128
As agncias, registradas no CENPE podem depositar na ABP a obra publicitaria, quando vo
participar da concorrncia, para garantir seguridade. Isso, segundo a Dra. Silvia e uma
tentativa de proteo para o caso da solicitao de prova judicial de anterioridade. E a
possibilidade de Iazer um deposito em sigilo e ele so ser aberto para a produo de provas.

No momento do debate, algumas criticas surgiram acerca do assunto pelos advogados Drs.
Gabriel Leonardos, Mauro J. G. Arruda e Herlon Fontes que militam nesta area100:

Para Gabriel, no ha que se conIundir trs conceitos totalmente distintos: '1. O conceito de
obra publicitaria. E uma obra que muitas vezes pode ser vertida para a Iorma escrita.
Normalmente, sera uma obra multimidia e indiscutivelmente goza de proteo do direito
autoral. 2. O segundo e o conceito publicitario e esse, a meu ver, no goza de proteo
nenhuma. A criao desse registro pela ABP parece querer criar uma proteo onde no e
possivel legalmente que essa proteo exista. 3. O terceiro instituto, que e preciso diIerenciar
claramente, e o das expresses e sinais de propaganda que no tm relao direta com
nenhum dos dois primeiros. E, ainda: 'No tenho duvida em perceber que o registro das
ideias e conceitos Iavorea as agncias de publicidade, mas me parece que cria um custo, uma
diIiculdade adicional aos anunciantes.

Na opinio de Mauro, o registro seria totalmente desnecessario. Seria uma burocratizao,
porque a lei ja da essa proteo como obra intelectual em si.

Para Herlon, se se pretende proteger a ideia quanto a sua autoria e a sua anterioridade, por que
no registrar no cartorio de titulos e documentos? Por duas razes: primeiro porque o cartorio
de titulos e documentos e publico. O conteudo e publico. Segundo: e muito mais cmodo o
esquema de auto-regulamentao no qual haja uma escala dirimir duvidas de questes
relacionadas com o conteudo que reside em ir ao Judiciario, ou qualquer coisa arbitraria. Ai,
tem o Conar para resolver esses casos.

O Dr. Gabriel Leonardos critica o registro da ABP pelas seguintes razes: (I) por seu objetivo
no contar com amparo legal; (II) pela ABP no ser entidade publica; (III) no ha exame de

100
Ob. cit. p. 6.


129
merito do registro. Assim, para ele, tal registro no tem Iora suIiciente como prova anterior
que podera ser questionada pelo CONAR e pelo Poder Judiciario.

Alem disso, com base no disposto no art. 8, I, da Lei 9.610/98, as ideias no so passiveis de
proteo. Portanto, as expresses de propaganda uma vez no exteriorizadas, no podem ser
passiveis de proteo por registro.

O Dr. Gabriel entende que o registro em Cartorio de Titulos e Documentos, apesar de mais
burocratico que o da ABP, pode servir como prova, uma vez que goza de Ie publica.

Ressalte-se que a Lei Processual Brasileira permite todo o tipo de prova legal e moral para
que seja evidenciada a prova, a Iim de permitir que o magistrado chegue a realidade dos Iatos.
Nesse sentido, no podemos ignorar a possibilidade de o deposito na ABP auxiliar o
magistrado.

Para Gabriel Leonardos, dependendo do conteudo da campanha publicitaria, e recomendavel
o registro de trechos na Biblioteca Nacional, Escola de Musica, Escola Nacional de Belas
Artes. Em recente palestra sobre o tema, conclui que a melhor maneira de proteger a
expresso de propaganda e exp-la na midia durante certo periodo de tempo para determinada
empresa, criando uma associao direta daquela com esta e com os produtos que visa
assinalar.

1.3.1. Usuario Anterior
Existem trs tipos de sistema marcarios: Atributivo, Declaratorio, Hibrido/Misto. De acordo
com o primeiro sistema, o direito de exclusividade de uso da marca nasce com o certiIicado
de registro validamente expedido pelo orgo competente. De acordo com o segundo sistema,
adotado pelos Estados Unidos, a propriedade nasce com o uso.

O Brasil adota o sistema hibrido/misto, conIorme se depreende da leitura do artigo 129 e , a
serem analisados a seguir:


130
Art. 129 A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme
as disposies desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territorio
nacional, observado quanto as marcas coletivas e de certificao o disposto nos arts. 147 e
148.

O caput do artigo 129, da Lei da Propriedade Industrial, trata dos direitos sobre a marca e do
sistema atributivo como o modo pelo qual se conIere ao titular da marca o uso exclusivo em
todo o territorio nacional e, ainda, o direito de se opor a terceiros.

Com a ressalva contida no paragraIo 1 do citado dispositivo legal, resta evidente que o nosso
ordenamento juridico adotou o sistema hibrido:

Art.129 (...)
1 Toda pessoa que, de boa fe, na data ou prioridade ou deposito, usava no Pais, ha pelo
menos 6 (seis) meses, marca idntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou
servio idntico ou semelhante ou afim, tera direito de precedncia ao registro.

Esta exceo no derroga o principio atributivo de direito, pois para que seja reconhecida a
precedncia e indispensavel o requerimento de registro para que seja conIerida a propriedade
e o uso exclusivo da marca em territorio nacional.

O direito de precedncia permite ao utente de boa-Ie, sob determinadas condies, Iazer
prevalecer o uso anterior sobre pedido de registro depositado, impugnando-o com base no uso
anterior. Ressalte-se que no ha direito de aquisio ao utente, mas to somente o seu
reconhecimento como usuario anterior.

Nas palavras de Paulo Roberto Costa Figueiredo101:

(...) o postulando devera perseguir o seu intento atraves da oportunidade unica da oposio
(LPI, artigo 158). E, antes da protocolizao desta (a oposio), devera dar entrada em pedido

101
Figueiredo, Costa Paulo Roberto. 'O Direito de Precedncia ao Registro de Marca evidentemente
conhecida`. In Revista ABPI n 45.


131
de registro da marca disputanda, em seu proprio nome, por obvio, em homenagem a
atributividade do registro. No importa que a anterioridade do proprio pedido de registro (do
utente oponente), em relao ao momento da protocolizao da oposio, seja de segundos.
Mas o pedido de registro devera ser apresentado ao protocolo do INPI antes da oposio,
cujas razes podero ser complementadas, mais tarde, para a indicao do numero e data do
pedido de registro do utente oponente. Por conseguinte, acredito no se prestarem o processo
administrativo de nulidade (LPI, artigo 168) nem a ao declaratoria de nulidade para o
exercicio do direito de precedncia ao registro.

Mesmo porque o utente ja tera sido precedido pelo requerente e desprovido de sentido o
exercicio de precedncia a registro eventualmente nulo. No havera nulidade a ser declarada.

Jurisprudncia brasileira.
a) Direito de uso da marca com base em registro previo de nome empresarial Caso BADEM
BADEM (Recurso Especial n.12.694, decidido em 22/10/91, 3 Cmara STJ) Neste caso,
restou decidido que o direito ao uso exclusivo de um nome empresarial independe de registro
perante o INPI, pelo contrario, nasce com o registro da empresa na Junta Comercial. Neste
caso, o registro previo do nome empresarial sobrepe-se ao registro dado pelo INPI.
b) Direito de uso da marca com base em reputao da marca Seo 6 bis (1) da Conveno
de Paris Caso HEAD (Ao n. 95.0018389-7, ajuizada na 7 Vara TRF/RJ). Segue o
raciocinio do julgador: Quando os pedidos de registro da marca HEAD Ioram concedidos pelo
INPI em nome da empresa Re, ja era esta marca bem conhecida no Brasil? De acordo com o
entendimento do julgador, no, pelas mesmas razes que levaram a empresa autora a no
entrar com pedido de registro junto ao INPI para proteo de sua marca. De Iato, um dos
aspectos a ser analisado na reputao de uma marca e a inteno de seu dono em proteg-la.

A empresa autora Ialhou ao provar sua inteno de transIormar suas marca bem conhecida no
Brasil e, portanto, no devia reclamar disto.

c) Direito de uso da marca com base em concorrncia desleal Caso & ELEVEN (Ao n.
000.92.829716-9, 38 Vara Civel TJ/SP) Para o julgador Iicou clara e inquestionavel a
identidade entre a marca usada pela Re e a marca ja no mercado usada pela autora desde a


132
decada de 30. De acordo com a conotao etica e moral levantada pelo caso, era necessario
analisar se o uso da marca 7 ELEVEN pela Re era correto ou no. O julgador decidiu que,
absolutamente, no era correto o uso. Mais alem, destacou que outro aspecto importante a ser
analisado se reIeria a pratica da concorrncia desleal, a ma-Ie relacionada a imitao e/ou
reproduo de marcas no registradas. De qualquer modo, o julgador acreditou haver presena
de concorrncia desleal em virtude da conIuso criada nos consumidores por causa da marca
idntica relacionada a produtos/servicos idnticos.

1.4. Nulidade e Declarao de ineficacia
A concesso de um registro de marca para a expresso PNEU para assinalar PNEUS, por
exemplo, seria um desvio de Iinalidade do INPI, uma exorbitncia tamanha que deveria ser
anulada a qualquer tempo.

Neste sentido, vale trazer a colao o entendimento de Miguel Reale, esposado em sua
obra102:

A teoria dos vicios e deIeitos dos atos administrativos, muito embora apresente caracteristicas
peculiares ao Direito Administrativo, Iunda-se em principios de Teoria Geral do Direito: as
divergncias mais proIundas, em conIronto com o Direito Civil, so as atinentes aos eIeitos da
invalidao, dada ateno que as vezes se constitui, nos dominios administrativos, entre dois
principios, so abstratamente atingidos, quais sejam, o da conIormidade estrita do ato a lei, e o
da conIormidade do ato ao interesse publico.

E ainda:

inexistente e o ato que carece de algum elemento constitutivo e permanece
juridicamente embrionario; nulo e o ato que, reunindo todos os requisitos
aparentes de uma realidade juridica, e inidneo para produzir eIeitos validos,
desde o seu nascimento; anulavel o que reune os requisitos aptos a produzir
eIeitos ate e enquanto alguem no lhe conteste a validade (Revogao e

102
Reale, Miguel. Revogao e Anulamento do Ato Administrativo, 2 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 46


133
Anulamento do Ato Administrativo, 2 ed., Rio de Janeiro, Forense, 180, p. 50
e 51)

Complementa o raciocinio, sobre a Iinalidade do ato administrativo, Hely Lopes Meirelles,
que, em sua obra de Direito Administrativo Brasileiro, 15 ed., Ed. RT, 1990, p. 128,
esclarece:

A Iinalidade do ato administrativo e aquela que a lei indica explicita ou implicitamente. No
cabe ao administrador escolher outra, ou substituir a indicada na norma administrativa, ainda
que ambas colimem Iim publico. Neste particular, nada resta para escolha do administrador,
que Iica vinculado integralmente a vontade legislativa.

Ora, da soma das doutrinas conclui-se que desprovido de cobertura legal, como, por exemplo,
conceder um elemento de dominio comum como marca, o ato do administrador e nulo ou
inexistente na origem e passivel de desconstituio a qualquer tempo. Como se sabe, o nosso
ordenamento juridico veda o ato administrativo sem Iinalidade publica ou desviado de sua
Iinalidade especiIica

Acode nesse tocante o seguinte acordo:

EMENTA-MARCA NOMINATIVA CUJO TERMO JA CONSTA DE DICIONARIO DE
INFORMATICA PARA DESIGNAR PRODUTO FABRICADO PELA APELANTE
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

As inIormaes Iazem certo que a expresso TELEFAX segundo o dicionario de inIormatica,
denota igualmente o aparelho de transmisso por Iac-simile (item 06, in Iine, Ils. 113).

Assim, e de se ter a convico de que a expresso e de uso necessario, comum e vulgar,
relacionada com o produto distinguir, o que Iica alcanada pela irregistrabilidade do item 20
do art. 65 do Codigo de Propriedade Industrial (Apelao Civel em Mandado de Segurana n
93.02.00918-1).


134
A jurisprudncia e unissona nesta direo, como se pode depreender pelas decises proIeridas
pelo Supremo Tribunal de Justia em casos analogos ao presente:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL MARCA REGISTRADA 'BANKNOTE
DENOMINAO GENERICA DE PRODUTO. DESNECESSIDADE DE ANULAO DO
REGISTRO.
I A marca registrada junto ao INPI de cunho generico, estreitamente ligada ao produto,
torna possivel o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido
comum e em conjunto com outros elementos identiIicadores, no havendo que se Ialar em
exclusividade e anulao de registro por via propria. (Resp N 128.136, julgado em
17/08/2000 Rel. Min. Waldemar Zveiter)

Assim, permanece o registro da expresso obtida pela autora, para que o use com
exclusividade como sua marca comercial, entretanto, a expresso em seu sentido comum e
generico pode ser utilizada por seus concorrentes sem a necessidade de anulao do registro.
(palavras do Min. Waldemar Zveiter)

Neste sentido, destacamos as palavras do advogado Lelio Denicoli Schmidt103:

Uma ve: que as expresses comuns, vulgares, necessarias ou genericas esto intrinsecamente
ligadas ao uso do idioma enquanto forma de substanciar ou adfetivar as coisas, integram o
vocabulario sem o qual as pessoas no podem se comunicar e se fa:er entender.
So, pois, de dominio pubico, de uso comum do povo, a exemplo do estado da tecnica de que
trata o artigo 11, caput e 1, da Lei 9.279/96.

Sobre este tema, vale trazer a lume texto explicativo classico de Jaques de Lanversin, Traite
de Droit Constitutionel, t.3., um classico texto:

A propriedade deixou de ser o direito subjetivo do individuo e tende a se tornar a Iuno
social do detentor de riqueza mobiliaria e imobiliaria; a propriedade implica para o detentor

103
Schmidt, Lelio Denicoli. 'A Invalidao das Marcas Constituidas por Expresses de Uso Generico, Vulgar,
Comum ou Necessario. In Revista da ABPI n 38, p. 15.


135
de uma riqueza a obrigao de emprega-la para o crescimento da riqueza social e para a
interdependncia social. So o proprietario pode executar uma tareIa social. So ele pode
aumentar a riqueza geral, utilizando a sua propria; a propriedade no e, de modo algum, um
direito intangivel e sagrado as necessidades sociais as quais deve responder.

A Constituio Federal aIirma expressamente que a Iinalidade do registro de marca e
conceder ao seu titular a propriedade para um signo distintivo, de Iorma exclusiva, e que
assinale, diIerencie, ou melhor, marque seus servios ou produtos no mercado.
Portanto, as expresses absolutamente descritivas, contidas nos registros das marcas da 1
Apelada, aIrontam o principio da novidade presente no direito marcario, desatendendo,
portanto, o requisito da Iinalidade do interesse publico dos atos administrativos.
Nesta linha, assim leciona o tratadista Gama Cerqueira:

...no se pode permitir que um comerciante ou industrial se aproprie dos nomes dos proprios
produtos que vende ou Iabrica, impedindo que seus concorrentes exeram o direito de
servirem deles. O uso dessas denominaes violaria, sem duvida, a liberdade de comercio,
estabelecendo o monopolio indireto da venda ou Iabricao de toda uma especie de produtos,
uma vez que Iosse licito a qualquer comerciante ou industrial apropriar-se da denominao
empregada, de modo corrente, pelo publico e pelo comercio para designa-los.

Outra conseqncia importante reside no disposto nos artigos 65 e 66 do Codigo Civil. A luz
destes dispositivos, os bens de uso comum do povo, 'tais como os mares, rios, estradas, ruas,
praas e, acrescentamos, o IDIOMA so publicos e como tal integram o patrimnio da
Unio. Ora, isto torna ditos bens inalienaveis e insusceptiveis de prescrio as aes cabiveis
contra quem quer que os queira usurpar.

Nesta trilha, vale transcrever as palavras de Jose Cretella Junior104:

tratando-se dos bens que fa:em parte da dominialidade publica, seu regime furidico
superpe-se as regras do direito de propriedade, tais como as coloca o direito civil, porque
agora esto em fogo principios especificos inalienabilidade, imprescritibilidade (...) que

104
Junior, Jose Cretella. Manual de Direito Administrativo, n 236, Ed. Forense, 1979, p. 282.


136
distinguem os bens publicos, alterando profundamente a antiga sistematica conhecida no
campo privado.

Ressalte-se que se posicionam neste sentido Jose AIoso da Silva, Maria Sylvia Zanella Di
Pietro, Celso Antnio Bandera de Mello.

A via da pretenso declaratoria tem natureza imprescritivel, conIorme leciona Pontes de
Miranda: 'A ao declarativa tipica e imprescritivel, e continua: 'As aes declarativas
embutidas, essas, pela situao em que se exercem, dependem da ao em cujo processo se
teriam de embutir. Sempre que pode ser exercida sem o embutimento, no prescrevem.
Para Gabriel Leonardos, a ao para decretar-se a nulidade de registro de marca com
Iundamento em Ialta de distintividade pode ser proposta a qualquer tempo. Idntico e o
posicionamento de Mario Augusto Soerensen Garcia e Claudia Alves, que tambem na Revista
da ABPI (Vol. 36 pp. 25-30) demonstraram que o decurso do prazo previsto para a ao de
nulidade no poderia acarretar convalescena de registros de marca indevidamente
concedidos a denominaes genericas105.

Lelio Schimdt entende que e 'irrelevante para obstar esta extino que ja tivesse sido
ultrapassado o lapso qinqenal do artigo 174 da LPI. Este dispositivo e totalmente
inaplicavel, por so se reIerir as aes que questionam os registros de marca no plano da
validade. No e esta ao cabivel na hipotese de ineIicacia superveniente, pois aqui no se
alega a invalidade do registro ao tempo de sua concesso, mas sim o seu posterior
perecimento. Esta superveniente ineIicacia pode ser suscitada tanto por meio de deIesa quanto
por intermedio de uma ao com vistas a declarar inexistncia (insubsistncia) da obrigao
de respeitar a exclusividade do registro de marca ou de indenizar os prejuizos que o
desrespeito a esta exclusividade tiver originado106.

A questo ainda e bastante controvertida e a jurisprudncia ainda esta se Iormando.

105
Schimidt, Lelio Denicoli. 'A Invalidao das Marcas Constituidas por Expresses de Uso Generico, Vulgar,
Comum ou Necessario. In Revista da ABPI n 38, p. 15.
106
Ob. cit. p. 19.


137
2.1. Qual a proteo atualmente conIerida as expresses de propaganda?
2.2. Qual a sua opinio acerca do deposito na ABP Associao Brasileira de Propaganda?
2.3. Qual e momento legal permitido para o utente de boa-Ie insurgir contra terceiro com base
na precedncia de seu uso?
2.4. Apos a concesso de registro de expresso descritiva como marca, passados 5 anos, o
terceiro que tiver interesse em utilizar aquela determinada expresso podera tomar alguma
medida legal?

3. Referncias
3.1. Legislativas
Decreto Lei n 7.903, de 27/08/1945 art. 121.
TRIPS art. 15 1 e 3.
Lei 5.772, de 21/12/1971 art. 73.
Lei 9.279/96 arts. 122, 123, 124, VII; 129, 1 e 2; 233, 195, IV.
RESOLUO ABPI N 38.
3.2. Bibliograficas
Barbosa, Denis Borges. Uma Introduo a Propriedade Intelectual, ed., Ano, 1 Vol., pp. 151-
152.
Figueiredo, Paulo Roberto Costa. 'O Direito de Precedncia ao Registro de Marca e Marca
Evidentemente Conhecida. In Revista da ABPI n 45; mar/abr 2000; pp. 36-42.
Cerqueira, Joo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Ed. Forense, 1946, vol I, p. 422.

3.2.2. Leituras Complementares
Schimidt, Lelio Denicoli 'A Invalidao das Marcas Constituidas por Expresses de Uso
Generico, Vulgar, Comum ou Necessario. In Revista da ABPI n 38, p. 15.
3.3. Internet
http://www.conar.org.br/
http://www.abp.com.br/entidade/indexperguntas.ph


138

Parte VII: Proteo das Marcas

PROPRIEDADE
INTELECUTAL

FGV Direito PEC


139
Caso Gerador

As empresas AKTIEBOLAGET VOLVO e VOLVO DO BRASIL MOTORES E VEICULOS
S.A. ingressaram em juizo contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e
EXTREMA FLEX LTDA, objetivando a nulidade do registro de n. 812097211, concedido
para a marca 'VOLVO para assinalar artigos de vestuario.

A sentena a quo entendeu que:

Com eIeito, a palavra VOLVO e parte integrante e inseparavel de seu nome comercial
protegido pela Conveno de Paris, aplicavel em territorio nacional por Iora do Decreto n.
19.056/29.

A inda que assim no Iosse, a concesso da marca VOLVO de notorio conhecimento em todo
o mundo como tradicional empresa internacional no setor automobilistico Iere as normas do
Art. 65 do Codigo da Propriedade Industrial (...) (griIamos)

A supracitada deciso Ioi conIirmada em grau recursal pela 3a Turma do Tribunal Regional
Federal da 2a Regio (Ap. Civel N 90.02.23256-0 RJ).

OBS: Tendo sido a deciso proIerida em 27 de junho de 1995, isto e, antes que a Lei n.
9.279/96 entrasse em vigor, no havia ainda o instituto do Alto Renome, instituido pelo Art.
125 da reIerida lei, mas to somente o de Marca Notoria, precursora daquela em nosso
ordenamento. Da analise da deciso supra, pergunta-se:
O ordenamento patrio conIere proteo a parte distintiva de nome empresarial de terceiros,
vedando que outrem dele se tente apropriar por meio de registro marcario. Qual a principal
diIiculdade presente no conIlito entre nome empresarial e marca?

A marcas que gozam de um determinado grau de conhecimento e popularidade assegura-se
proteo especial. Como ocorria a proteo da marca notoria e como se da a proteo da
marca notoriamente conhecida?


140
Qual a relao entre o principio da especialidade e as marcas: notoriamente conhecida e alto
renome?

Passaremos a analisar mais detidamente cada um desses dois Ienmenos, a comear pela
abordagem das marcas notorias, de alto renome e notoriamente conhecidas, passando em
seguida a analisar o nome empresarial e sua regulamentao no Novo Codigo Civil, bem
como as regras para a soluo dos conIlitos entre estes e as marcas.

1.1. Marca Notoria
Eis a norma precursora da proteo as marcas de alto renome no ordenamento patrio:

Art. 67. A marca considerada notoria no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste
Codigo, tera assegurada proteo especial, em todas as classes, mantido registro proprio
para impedir o de outra que a reprodu:a ou imite, no todo ou em parte, desde que hafa
possibilidade de confuso quanto a origem dos produtos, mercadorias ou servios, ou ainda
prefui:o para a reputao da marca.

Paragrafo unico. O uso indevido de marca que reprodu:a ou imite marca notoria registrada
no Brasil constituira agravante de crime previsto na lei propria.

Observe-se que a proteo conIerida pela Lei 5.772/71, se por um lado reconhecia proteo
especial aos sinais que, registrados no Brasil para identiIicar determinados produtos/servios,
Iossem de tal Iorma populares que o publico consumidor de qualquer categoria
socioeconmica os reconhecesse independentemente de sua ligao com o segmento
originario, atrelava-a a duas condies limitadoras: necessidade de declarao da notoriedade,
geradora de registro especiIico, submetido a procedimento proprio e de vigncia decenal igual
a do registro ordinario e demonstrao de que a utilizao no autorizada da marca declarada
notoria poderia gerar conIuso ou denegrimento de sua imagem.

As principais criticas ao sistema de proteo antigo residiam i) na impreciso do nomen juris
adotado, ii) na necessidade de declarao previa da notoriedade da marca para autorizar sua


141
evocao contra terceiros e iii) na durao decenal dessa proteo, desconsiderando o Iato de
que a popularidade da marca pode ser um Ienmeno de curta durao.

1.2. Marca de Alto Renome
Art. 125, LPI A marca registrada no Brasil considerada de alto renome sera assegurada
proteo especial, em todos os ramos de atividade.

O legislador privilegiou terminologia assente na doutrina, chamando de alto renome as marcas
que merecem proteo em todos os segmentos mercadologicos. Segundo a conceituao
lapidar de Carlos Henrique de Carvalho Froes 'e de alto renome, num pais, aquela (marca)
que, ante sua simples meno, o consumidor, qualquer que seja seu nivel, identiIica,
imediatamente, o produto ou servio que ela distingue.

A identiIicao da marca, portanto, da-se como que por reIlexo, sem a necessidade de
esIoros daqueles que so com elas conIrontados. Logo, consideram-se de alto renome as
marcas largamente diIundidas e inescusavelmente conhecidas pelo publico, de Iacil
associao ao produto correspondente, exercendo um grande Iascinio e enorme poder de
atrao diante de consumidor.

Quando comparada a norma antiga, percebe-se que o unico pressuposto de incidncia mantido
quanto as marcas de alto renome exceto claro, a prova da latitude do conhecimento da
marca em territorio nacional Ioi o da pre-existncia de registro no Brasil, reIorando, assim,
a ideia de que o instituto no se constitui em exceo ao sistema atributivo ou ao principio da
territorialidade, e, sim, exclusivamente, em exceo ao principio da especialidade.

Inteligentemente, o legislador deixou tambem de condicionar o eIeito obstativo de registros de
terceiros a possibilidade de conIuso ou denegrimento da marca considerada de alto renome,
entendendo, enIim, que a proteo devida a estes sinais e de natureza objetiva, isto e, uma vez
constatada a qualidade da marca como sendo de alto renome, a possibilidade de conIuso e de
prejuizo so presumidas. Essa presuno e juris et de jure, no admitindo, portanto, prova em
contrario.


142
No havendo mais registro proprio para a marca de alto renome, devera essa condio ser
invocada pela via incidental, como materia de ataque (Oposio, Processo Administrativo de
Nulidade) ou de deIesa (ManiIestao a Oposio, Replica a Procedimento Administrativo de
Nulidade, Recurso contra IndeIerimento). E o que prev a Resoluo n. 110/2004, a qual
regulamenta os procedimentos para aplicao do Art. 125, da Lei 9.279/96. A alegao do
alto renome sera apreciada preliminarmente a deciso de merito do procedimento em que Ior
invocado, por comisso especial, no cabendo, portanto, na esIera administrativa, juizo
monocratico quanto a esta questo.

Para aIerio do alto renome da marca, sero levados em considerao os seguintes Iatores
Art. 5o da Res. 110/2004, dentre outros:
1) data do inicio do uso da marca no Brasil;
2) publico usuario ou potencial usuario dos produtos ou servios a que a marca se aplica;
3) Irao do publico usuario ou potencial usuario dos produtos ou servios a que a marca se
aplica, essencialmente pela sua tradio e qualiIicao no mercado, mediante pesquisa de
opinio ou de mercado ou por qualquer outro meio habil;
4) Irao do publico usuario de outros segmentos de mercado que, imediata e
espontaneamente, identiIica a marca com os produtos ou servios a que ela se aplica,
mediante pesquisa de opinio ou de mercado ou por qualquer outro meio habil;
5) Irao do publico usuario de outros segmentos de mercado que, imediata e
espontaneamente, identiIica a marca essencialmente pela sua tradio e qualiIicao no
mercado, mediante pesquisa de opinio ou de mercado ou por qualquer outro meio habil;
6) meios de comercializao da marca no Brasil;
7) amplitude geograIica da comercializao eIetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no
exterior;
8) extenso temporal do uso eIetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no
mercado internacional;
9) meios de divulgao da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
10) extenso temporal da divulgao eIetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
11) valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na midia brasileira nos
ultimos 3 (trs) anos;
12) volume de vendas do produto ou a receita do servio nos ultimos 3 (trs) anos;


143
13) valor econmico da marca no ativo patrimonial da empresa.
Uma vez reconhecido o alto renome da marca, dar-se-a a respectiva anotao por parte do
INPI, valida por prazo qinqenal. Essa anotao e meramente declaratoria, jamais devendo
ser entendida como constitutiva do alto renome, e no tem carater prorrogavel. Uma vez
decorrido o prazo qinqenal, seu titular devera novamente invocar a proteo especial, pela
via incidental, apresentando prova de que a marca continua a gozar de elevado indice de
conhecimento perante o publico consumidor.

1.2.1. Resoluo da ABPI

RESOLUO da ABPI no 24, de 09 de abril de 2002
ACOLHENDO A RECOMENDAO FORMULADA PELO GRUPO DE TRABALHO
QUE EXAMINOU O TEMA, EM 5 DE ABRIL DE 2002 O COMIT EXECUTIVO E O
CONSELHO DIRETOR DA ABPI APROVARAM A RESOLUO ABAIXO
TRANSCRITA.
ASSUNTO: NOME EMPRESARIAL PROTEO NOVO CODIGO CIVIL

Considerando a necessidade de divulgar os principios que devem nortear a soluo de
conIlitos entre nomes empresariais e de analisar o tratamento dado ao tema pelo novo Codigo
Civil (Lei 10.406/02), a ABPI Associao Brasileira da Propriedade Intelectual, apos
debater o assunto no seio de um Grupo de Trabalho para tanto criado, adota a presente
resoluo para o Iim de concluir que: o direito de exclusividade inerente ao nome empresarial
reIere-se unicamente a sua expresso caracteristica, de Iuno distintiva, no abarcando as
demais expresses de livre uso que o compem, indicativas da Iorma societaria (por ex., Ltda.
o/u S.A.) ou do objeto social (Ind. e Com., Representaes etc...); havera conIlito entre dois
nomes empresariais quando houver identidade ou semelhana entre as respectivas expresses
caracteristicas, combinado com o risco de conIuso ou associao; a violao de nome
empresarial alheio e um crime de concorrncia desleal (cI. art. 195, V, da Lei 9.279/96), cuja
ilicitude requer a existncia de uma relao de concorrncia (desleal ou parasitaria). Portanto,
a proteo decorrente da exclusividade de uso do nome empresarial deve levar em conta todas
as circunstncias de Iato relativas a este uso; o titular de um nome empresarial tem direito de
preIerncia a registrar como marca a expresso caracteristica que o identiIica. Da mesma


144
Iorma, o registro de marca conIere ao seu titular um direito de preIerncia a usar a marca
como expresso caracteristica de seu nome empresarial; um nome empresarial pode colidir
com uma marca e vice-versa; os nomes de Iamilia (patronimicos) dos socios podero ser
empregados na composio do nome empresarial, desde que ja no sejam utilizados no nome
de outra empresa concorrente (cujos socios possuam nome de Iamilia idntico ou similar),
hipotese na qual a nova Iirma somente podera atuar atraves de expresso de Iantasia ou do
nome completo de seus socios; a luz do art. 8 da Conveno da Unio de Paris para a
Proteo da Propriedade Industrial (tratado internacional assinado ainda ao tempo do Imperio,
vigente no Brasil desde 1884, tendo sido adotada a reviso de Estocolmo pelo Decreto nr.
635, de 21 de Agosto de 1992) os nomes empresariais no podem estar sujeitos a qualquer
registro especial, bastando a simples adoo do nome com a constituio da empresa, no
Brasil ou no exterior, para que gozem de proteo;

1.3. Marca Notoriamente Conhecida

Art. 126 A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art.
6o.bis (I), da Conveno da Unio de Paris para Proteo da Propriedade Industrial, go:a
de proteo especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no
Brasil.
Paragrafo 1o.- A proteo de que trata este artigo aplica-se tambem as marcas de servio.
Paragrafo 2o.- O INPI podera indeferir de oficio pedido de registro de marca que reprodu:a
ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

Com o advento da nova Lei da Propriedade Industrial, promulgada em 1996, reproduziu o
legislador no texto normativo a proteo assegurada pelo Art. 6o bis da Conveno da Unio
de Paris (CUP). Andou bem o legislador ao Iaz-lo, aIastando deIinitivamente as discusses
quanto a compatibilidade entre esse instituto e o sistema atributivo adotado pelo pais e
consolidando o arsenal de mecanismos inibidores da usurpao das marcas dotadas de maior
valor distintivo.


145
O Art. 129 da L. 9.279/96 consagra a um so tempo a atributividade do registro ('A
propriedade da marca adquire-se pelo registro(...)) e, ao instituir que a proteo conIerida por
um Estado no transcende os limites de seu territorio, o principio da territorialidade.

A proteo conIerida a marca notoriamente conhecida excepciona esses dois principios na
medida em que se aplica tambem a marcas ainda no registradas/depositadas no Brasil. O uso
do 'ainda e intencional e visa chamar ateno para o Iato de que, uma vez invocada contra
terceiros a proteo prevista no Art. 126 da LPI, deve seu titular, no prazo improrrogavel de
60 dias, comprovar o deposito do pedido de registro da marca notoriamente conhecida, sob
pena do no conhecimento da oposio, nulidade administrativa ou ao de nulidade contra a
marca sobre a qual almejava prevalecer107.

Logo, o Brasil compromete-se, na qualidade de signatario da Conveno, a recusar ou
invalidar registro de sinal que constitua usurpao de sinal marcario, protegido em outro pais
convencional, quando este tiver galgado notoriedade no Brasil, dentro de seu segmento de
mercado. Para a aIerir se uma marca e notoriamente conhecida devera o INPI, portanto, levar
em considerao o grau de conhecimento da marca no Brasil e dentro de seu ramo de
atividade.

Saliente-se que a marca pode ser desconhecida do grande publico. Importante e a notoriedade
em seu ramo de atividade. Por exemplo, uma determinada marca que, embora a populao
desconhea, identiIica componentes de maquinarios agricolas, detendo um tero da produo
europeia e largamente exportada para o Brasil. Neste caso, a marca sera notoriamente
conhecida aqui e, mesmo que no tenha sido registrada pela empresa europeia no Brasil, no
podera ser registrada nem usada por terceiros.

Observe-se que o criterio determinante da proteo e to somente o conhecimento da marca
no Brasil e no seu eIetivo uso. Note-se, ainda, que o Art. 126 autoriza sua aplicao ex oIicio
por parte do Examinador.

Protocolizado, o pedido sera publicado para apresentao de oposio no prazo de 60 (sessenta) dias. (...)
ParagraIo 2o.- No se conhecera da oposio, nulidade administrativa ou de ao de nulidade se, Iundamentada
no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, no se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias apos a interposio,
o deposito do pedido de registro da marca na Iorma desta lei.


146
Alguma discusso tem havido em torno das diretrizes exegeticas traadas pelo Trade Related
Aspects oI Intellectual Property Rights (TRIPS)108 quanto ao mbito de aplicao do Art. 6o
bis da Conveno de Paris. Tal acordo explicita em seu Art. 16 que tambem ha que se Ialar
em marca notoriamente conhecida de servio, bem como que o conhecimento da marca e
exigido apenas dentro de seu circulo de interesse (segmento de mercado).

As discusses concentram-se preponderantemente sobre o inciso 3, do Art. 16, in verbis:

Art. 16, 3. O disposto no Art. 6 bis da CUP aplicar-se-a, mutatis mutandis, aos bens e
servios que no sefam similares aqueles para os quais uma marca estefa registrada, desde
que o uso dessa marca, em relao aqueles bens e servios, possa indicar uma conexo entre
aqueles bens e servios e o titular da marca registrada e desde que sefa provavel que esse
uso prefudique os interesses do titular da marca registrada. (grifou-se)

Ha quem entenda que o dispositivo exegetico supra teria o condo de estender a proteo da
marca notoriamente conhecida a qualquer ramo de atividade, constituindo, portanto, nova
exceo ao principio da especialidade.

No e a interpretao mais adequada, ao nosso ver. Primeiramente porque o Art. 16, 3, do
TRIPS Iala expressamente em marca registrada e a proteo a marca notoriamente conhecida,
conIorme acima explanado, no esta atrelada a necessidade de registro previo, no pais no qual
e pleiteada a proteo.

Em segundo lugar, lembramos que a proteo conIerida a todos os ramos de atividade, tipica
das marcas de alto renome, e uma proteo objetiva, baseada, portanto, na presuno jure et
de jure de conexo e prejuizo a marca usurpada. Ora, o inciso aqui analisado restringe-se
expressamente as situaes em que haja a probabilidade de conexo e prejuizo da marca
usurpada. Tal probabilidade e um requisito de incidncia da norma e esta sujeita a necessidade
de prova, em outras, palavras, ha que demonstra-la ou Iundamenta-la razoavelmente o titular.

108
Acordo multilateral que integra o tratado de criao da Organizao Mundial do Comercio (OMC)


147
No entendimento do Dr. Gustavo Leonardos, o escopo da reIerida norma seria no o de
ampliar a proteo da marca notoriamente conhecida a qualquer segmento de mercado, mas
de estender o comando da norma impeditiva de uso e registro de marca usurpada contida no
Art. 6o bis da CUP aos casos de conexo/associao, bem como de risco de prejuizo, no
apenas a marca notoriamente conhecida como a qualquer marca! Por obvio que, em gozando a
marca notoriamente conhecida de um grau de distintividade mais elevado, atuando com maior
magnetismo no mercado, tais circunstncias (conexo/prejuizo) so mais Iaceis de se
caracterizar. No e a toa, alias, que o conhecimento notorio de uma marca, bem como seu alto
renome, conIiguram circunstncias agravantes em crimes cometidos contra marcas:

Art. 196. As penas de deteno previstas nos Capitulos I, II e III deste Titulo sero
aumentadas de um tero a metade se.
(...) II a marca alterada, reprodu:ida ou imitada for de alto renome, notoriamente
conhecida, de certificao ou coletiva.

Cumpre, oportunamente, esclarecer o que vem a ser probabilidade de associao/conexo
entre uma marca e outra. Na conIuso ter-se-ia a hipotese do consumidor eIetivamente
equivocar-se quanto a origem do produto ou servio identiIicado pelas marcas comparadas.
Na associao ou conexo,109 a conIuso se da de Iorma mais sutil, caso em que o
consumidor, ainda que perceba terem as marcas origens diIerentes, pressupe, em virtude da
semelhana entre os sinais, o patrocinio, a aprovao, o respaldo do titular da marca usurpada
por tras do produto/servio identiIicado pela marca usurpadora.

Assim, a leitura que propomos ao Art. 16, 3 do TRIPS seria a de substituir o comando legal
contido no Art. 6o bis da CUP pela sua parte inicial, a saber:

Art. 16, 3: Os paises da Unio comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer
administrativamente, se a lei do pais o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso
de marca de Iabrica ou de comercio que constitua reproduo, imitao ou traduo (de marca
de terceiro tambem quando aquela se preste a identiIicar) bens e servios que no sejam
similares aqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em

109
consideramos sinnimos 'associao e 'conexo.


148
relao aqueles bens e servios, possa indicar uma conexo entre aqueles bens e servios e o
titular da marca registrada e desde que seja provavel que esse uso prejudique os interesses do
titular da marca registrada.

E, portanto, a norma contida no Art. 13, 3, do TRIPS um comando generico de coibio ao
aproveitamento parasitario, no apenas de marcas notoriamente conhecidas, mas tambem de
marcas ordinarias, registradas no pais em que se requer a proteo, ampliando a hipotese
protetiva dos casos de conIuso aos casos em que se conIigure CONEXO
PROBABILIDADE DE PREJUIZO.

No ordenamento interno, ha eIicientes mecanismos de coibio, no so ao enriquecimento
ilicito por associao/conexo/conIuso com marcas de maior carater distintivo, sejam elas de
alto renome ou notoriamente conhecidas, como tambem com relao a marcas ordinarias.

So eles:
na esIera administrativa (Iator impeditivo ou invalidador de registro): Art. 124, XIX e XXIII,
LPI ('...suscetivel de causar conIuso ou associao...)
na esIera civel (voltado preponderantemente para coibir o uso no autorizado da marca
usurpada): Art. 130, III, LPI (entendendo-se que a conexo possa atentar contra sua
reputao)
na esIera penal (tambem voltado preponderantemente para coibir o uso indevido da marca
usurpada): Art. 189 da LPI (coibe a hipotese de conIuso)

QUADRO COMPARATIVO

MARCA NOTORIA

MARCA DE ALTO
RENOME
MARCA NOTORIAMENTE
CONHECIDA
Art. 67, L. 5772/71.

Art. 125, L. 9.279/96.

Art. 6 bis, CUP / Art. 126,
L.9.279/96.
Exceo ao principio da
especialidade (proteo em
todas as classes de
Exceo ao principio da
especialidade (proteo em
todas as classes de
Exceo aos principios da
atributividade e
territorialidade (proteo


149
produtos/servios). produtos/servios). independentemente de previo
registro e uso no Brasil).
Declarao por meio de
registro proprio a
requerimento da parte
interessada.
Anotao de eIeitos
meramente declaratorios,
Ieita a requerimento da parte
interessada pela via
incidental.
Reconhecimento a
requerimento da parte
interessada ou de oIicio.
Prazo da proteo: decenal e
prorrogavel, acompanhando
a vigncia do registro
ordinario.
Prazo da proteo:
qinqenal e improrrogavel,
havendo necessidade de nova
prova de alto renome por via
incidental.
O reconhecimento dessa
qualidade no esta atrelado a
nenhum prazo e se da caso a
caso.
Presuno juris tantum de
conexo/prejuizo a marca
usurpada
Presuno juris et de jure de
usurpada
Presuno juris et de jure de
usurpada quanto ao seu
segmento de mercado e
presuno juris tantum de
conexo prejuizo a marca
usurpada com relao a
outros ramos de atividade
(Art. 16, 3, TRIPS)

1.4. A Regulamentao do Nome de Empresa ao Novo Codigo Civil Brasileiro
A conceituao e a regulamentao do nome comercial Ioi positivada pela primeira vez no
Decreto 916 de 24.11.1890:

Art. 2. Firma ou ra:o comercial e o nome sob o qual o comerciante ou sociedade exerce o
comercio e assina-se nos atos a ele referentes.

Neste mesmo Decreto 916/1890 tornou-se clara a necessidade de distino entre nomes
comerciais em uma mesma localidade.


150
Art. 6. Toda firma nova devera se distinguir de qualquer outra que exista inscrita no registro
do lugar.
1 Se o comerciante tiver nome idntico ao de outro fa inscrito, devera acrescentar
designao que o distinga.

A Conveno da Unio de Paris cuja reviso de Estocolmo de 1967 Ioi promulgada no
Brasil pelo Decreto n 635, de 21.08.1992, conIere proteo ao Nome Comercial,
independentemente de registro como marca, quando dispe que 'o nome comercial sera
protegido em todos os paises da Unio sem obrigatoriedade de deposito ou de registro, quer
Iaa ou no parte de uma marca de Iabrica ou de comercio (artigo 8).

A CUP no deIine como deve ser garantida a proteo ao nome de empresa.

Nos paises-membros da CUP o grau de proteo aos nomes de empresa estrangeiros varia de
acordo com o grau de proteo assegurado aos nacionais de cada pais. Trata-se do principio
do tratamento nacional (art. 2 da CUP), que e a base Iundamental da 'unio instituida por
essa conveno internacional.

Contudo, a CUP exige que essa proteo prevista nas leis nacionais opere independentemente
de registro. A criao de um registro especial com eIeitos atributivos de direito representa
uma clara violao ao art. 8 supra-citado, com conseqncias no campo do direito
internacional.

Havia um registro especial para os nomes comerciais que era previsto no CPI/45 e, apos
decadas de criticas, Ioi abolido com o CPI/69. A rejeio ao registro especial Ioi mantida no
CPI/71 e na LPI/96, no havendo qualquer razo para que ele seja agora recriado.

Ademais, como a CUP Ioi incorporada ao TRIPs (art. 2 do 'Acordo sobre Aspectos dos
Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comercio, promulgado no Brasil como
Anexo ao Acordo Constitutivo da Organizao Mundial do Comercio OMC, atraves do
Decreto n 1.355, de 30.12.1994), a subordinao da proteo do nome comercial a um


151
registro especial implicaria em descumprimento das normas da OMC, com todas as
conseqncias que dai podem advir, entre as quais se incluem sanes comerciais.

Com o advento da Constituio Federal de 1988 a proteo ao nome comercial ganhou
assento constitucional.

Art.5, XXIX A lei assegurara aos autores de inventos industriais privilegio temporario
para sua utili:ao, bem como a proteo as criaes industriais, a propriedade das marcas,
aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento economico do Pais.
Proteo ao nome comercial encontra-se tambem positivada na LPI.

Art. 124. No so registraveis como marca. (...)
J reproduo ou imitao de elemento caracteristico ou diferenciador de titulo de
estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de causar confuso ou
associao com estes sinais distintivos,

Art. 194. Usar marca, nome comercial, titulo de estabelecimento, insignia, expresso ou sinal
de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedncia que no a verdadeira, ou
vender ou expor a venda produto com esses sinais.

Art. 195. Comete crime de concorrncia desleal quem. (...)
J usa, indevidamente, nome comercial, titulo de estabelecimento ou insignia alheios ou
vende, expe ou oferece a venda ou tem em estoque produto com essas referncias,

A jurisprudncia avalia a existncia ou no de concorrncia. Por exemplo, um bar no bairro de
BotaIogo podera, eventualmente, ter o mesmo nome que um em Petropolis, mas no podera
ter o mesmo nome que uma empresa conhecida em todo o territorio nacional.

THE BRITISH BROADCASTING CORPORATION, conhecida no Brasil como a 'BBC de
Londres, no possuia 'BBC como marca registrada nem como parte integrante de seu nome


152
comercial e nem uma loja ou estabelecimento com o distico 'BBC. Ainda assim o Tribunal
de Justia de So Paulo, em deciso proIerida ainda sob a egide do CPI/1971, reconheceu que
'BBC era um sinal distintivo protegido e ordenou a empresa BBC COMUNICAO
LTDA. que modiIicasse seu nome comercial, para dele excluir a sigla 'BBC:

Conveno da Unio de Paris mesmo que o nome no esteja registrado no Brasil, a
empresa estrangeira cujo nome e usado por empresa nacional tem ao de absteno para
aIastar o respectivo uso. (ac. unnime da 2 CCiv TJSP, na AC 134.976-1, de 05.03.1991, rel.
Des. Costa de Oliveira, no publicado)

Como se pode ver, o mbito geograIico da proteo ao nome empresarial, a priori, e
indeterminado, mas se tornara determinado diante de um caso concreto.

1.4.1. Conceito de Nome Empresarial (ou Nome Comercial)
E nome sob o qual o empresario exerce suas atividades, seja a titulo individual (Iirma
individual), seja em sociedade (Iirma coletiva / denominao).

Empresario e a pessoa Iisica ou juridica que, em nome proprio, desenvolve atividade
economicamente organizada para Iins de produo e circulao de bens e servios (Art. 966
do Novo Codigo Civil). O nome, enquanto designativo do sujeito que sob ele contrai direitos
e obrigaes, e, em verdade, do empresario individual ou da sociedade empresaria e no
propriamente da empresa, a qual e entendida modernamente como sinnimo da atividade
empresaria.

A proteo ao nome empresarial tanto visa a proteger a clientela, evitando o desvio ou a
conIuso entre os consumidores, como o credito do empresario/da sociedade empresaria,
evitando o abalo de sua imagem.

O Direito possui regras para a Iormao dos nomes empresariais, tendo em vista,
principalmente, a deIinio do grau de responsabilidade dos socios pelas obrigaes
contraidas pela sociedade.


153
Assim, por exemplo, uma sociedade em nome coletivo pode chamar-se 'Faria & Cia. e todos
que com ela contratarem sabero que se trata de uma sociedade cuja responsabilidade dos
socios pelas dividas sociais e ilimitada.

Uma sociedade limitada possui a expresso 'LTDA. ao Iinal e todos sabem o que isso
signiIica para a determinao da responsabilidade dos socios pelas dividas sociais. Caso no
conste expressamente a expresso LTDA, o socio cujo nome Iigure na Iirma coletiva sera
tratado juridicamente como sendo de responsabilidade ilimitada.

O nome empresarial pode ser uma denominao ou uma Iirma. A denominao, a ser
utilizada, em regra, quando todos os socios possuem responsabilidade limitada e pelas
sociedades comandita por aes, normalmente sera um nome de Iantasia, sempre acrescido do
tipo societario, bem como do objeto social das respectiva sociedade, enquanto que a Iirma
(Iirma coletiva ou razo social), que identiIica em regra as sociedades em que pelo menos um
dos socios possuem responsabilidade ilimitada, e o nome empresarial Iormado pelo nome de
um ou mais socios, e esta deve obedecer ao principio da veracidade, seja quanto a Iigura dos
socios ou quanto a sociedade, seu objeto social. Assim, quando ha um nome de Iamilia
integrando o nome da empresa, tal nome de Iamilia deve Iorosamente pertencer a um dos
socios, sob pena de oIensa ao principio da veracidade do nome empresarial.

Caso 'LEONARDOS (STF): no e licito adotar como parte do nome empresarial um nome
de Iamilia diverso dos nomes dos socios, sob a escusa de tratar-se de elemento de Iantasia que
teria sido escolhido apenas para criar uma denominao.

1.4.2. Nature:a Juridica do Nome de Empresa
Trs correntes:
a) Classica ou subjetiva: o nome de empresa tem natureza do direito da personalidade; no
pode ser arrecadado nem penhorado. Pontes de Miranda. E a orientao adotada pelo Novo
Codigo Civil, o qual expressamente proibe a alienao do nome empresarial, em seu art.
1.164.
b) Objetiva ou moderna: o nome de empresa e um direito patrimonial; pode ser arrecadado e
penhorado. Adotada na Frana e Italia. Clovis Bevilacqua.


154
c) Mista: na especie Iirma tem natureza de direito da personalidade; na especie
denominao tem natureza patrimonial. Corrente majoritaria no Brasil durante a vigncia do
antigo CC. Rubens Requio.

1.4.3. Conflito entre Nomes de Empresa e Marcas. Nature:a Juridica do Nome de Empresa

Como sabemos, o sistema brasileiro consagra que a propriedade da marca e adquirida pelo
registro validamente expedido (artigo 129 LPI).

A marca e o nome de empresa no se conIundem, embora ambos possuam Iuno designativa.

O nome empresarial designa um empresario (individual ou sociedade empresaria), isto e, o
sujeito de direitos e obrigaes, e o distingue de outros. A marca designa produto ou servio,
diIerenciando-os de outros idnticos. Uma sociedade empresaria tem um so nome
empresarial, mas podera ter varias marcas perante o INPI.

Enquanto o nome empresarial tem uma proteo territorial limitada, a marca goza de proteo
em todo territorio nacional. Assim, deposita-se perante o INPI marca idntica ao nome
comercial, como, por exemplo, a marca e o nome comercial CARTIER.

O criterio a ser aplicado a bem de se decidir pela absteno de expresso que reproduz marca
alheia registrada em nome comercial (ou vice-versa, isto e, parte caracteristica de nome
empresarial de terceiros em marca) se da, assim como nos conIlitos entre marcas, atraves da
aIerio da existncia ou no do risco de conIuso.

Observa-se, em caso de colidncia entre ambos, a preexistncia, a anterioridade do sinal
distintivo, em respeito aos principios da veracidade e da novidade.

A proibio do arquivamento ou alterao de nome comercial ou empresarial que se deIronte
com direito marcario de terceiros Ioi mantida na Lei n 8.934/94 (arts. 34/35). Reiterou,
assim, o principio da veracidade o principio da novidade.


155
O INPI ja se maniIestou a respeito da irregistrabilidade de marcas que reproduzem o nome
comercial de terceiros. Seno, vejamos:

Ficou absolutamente claro que os nomes comerciais ja adotados no podem estar sendo
apropriados a titulo de marca por terceiros, sobretudo levando-se em considerao o requisito
basico da conIuso, ou, mais propriamente, da possibilidade de conIuso, e o da possibilidade
de associao com empresa ou sociedade de terceiros.(Gusmo, Jose DÀIIonseca, ento
Presidente do INPI, in Revista da ABPI Anais do XIV Seminario Nacional de Propriedade
Industrial 1994, pag. 56)

Entendimento Jurisprudencial:

Nome comercial que e composto por expresso registrada como marca por terceiro.
Necessidade de veriIicao da existncia de possibilidade de conIuso.

Direito Comercial. Colidncia de marca 'GAROTA (registrada no INPI) com nome
comercial (arquivamento dos autos constitutivos da sociedade na junta comercial). Proteo
juridica. Recurso provido.
II Havendo colidncia entre marca e parte do nome comercial, a Iim de garantir a proteo
juridica tanto a uma quanto a outro, determina-se ao proprietario do nome que se abstenha de
utilizar isoladamente a expresso que constitui a marca registrada pelo terceiro, de
propriedade desse, sem prejuizo da utilizao do seu nome comercial por inteiro, quer nos
letreiros, quer no material de propaganda ou documentos e objetos.
III A proteo da marca tem por objetivo a represso a concorrncia desleal, buscando
evitar a possibilidade de conIuso do consumidor que adquire determinado produto ou servio
pensando ser outro, bem como locupletamento com esIoro alheio. (Recurso Especial no
40190/RJ, publicado no DJ 29/09/97 Relator Min. Salvio de Figueiredo Teixeira griIos
nossos)

Entendimento do Sr. MINISTRO COSTA LEITE, no acordo unnime da 3 Turma do STJ,
no REsp 42.424-SP, de 08.11.94; a autora (BINNEY & SMITH INC.), titular de marca


156
anterior ('CRAYOLA), propugnou a condenao da Re a modiIicar seu nome comercial,
que incorporava tal marca como sua 'mt vedette (CRAYOLA INDUSTRIAL LTDA.).

No ha como negar que marca e nome comercial so coisas distintas, mas, dada a relao
existente entre elas no universo mercantil, e perIeitamente viavel, em nosso ordenamento
juridico, a pretenso de absteno de uso da expresso designativa da marca em nome
comercial, gozando aquela da proteo no so em razo da Conveno da Unio de Paris
como pela anterioridade do registro no INPI. Cumpre veriIicar se ha possibilidade de
conIuso. (griIos nossos)

Uso indevido de marca em titulo de estabelecimento. Indispensavel prova do dano para
Iixao de indenizao.

Marca. Titulo de estabelecimento. Prejuizo. Lucro cessante. Prova. A prova do dano (lucros
cessantes) pelo uso indevido da marca ou do nome e necessaria para o deIerimento de
indenizao a esse titulo, salvo quando do proprio Iato surge a certeza do prejuizo, como
ocorre com a colocao de produto no mercado com a marca de outrem. No caso de nome do
estabelecimento de ensino, era necessaria a prova do prejuizo, que no Ioi Ieita. Recurso
conhecido e provido. (Recurso Especial no 316275/PR, publicado no DJ 19/11/2001 Relator
Min. Ruy Rosado de Aguiar griIos nossos)

Nome comercial. Denominao social. Marca. O titular da marca no tem o direito de inclui-
la na sua denominao social, se outra sociedade ja esta registrada na Junta Comercial com o
mesmo nome. Recurso conhecido e provido. (Recurso Especial no 35806/SP, publicado no DJ
24/08/1998 Relator Min. Barros Monteiro griIos nossos)

QUADRO COMPARATIVO
NOME EMPRESARIAL MARCA
IdentiIica o sujeito de direitos e obrigaes IdentiIica o produto ou servio, objeto do
direito de propriedade
Regulamentao pelo Novo Codigo Civil Regulamentao pela Lei 9.279/96
Natureza juridica: direito subjetivo Direito patrimonial, de propriedade sobre


157
(controvertido). Firma coletiva seria
inalienavel, enquanto denominao seria
alienavel. Nome empresarial e
expressamente inalienavel, por Iora do Art.
1.164 do NCC
bem incorporeo. Alienavel.
Proteo ao nacional se da com o registro de
atos constitutivos. Proteo ao internacional
independe de registro no Brasil (Art. 8
CUP)
A proteo se da com o registro no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
mbito de proteo variavel (municipal,
estadual, nacional, internacional) a depender
do espectro de atuao da empresa, bem
como de seu grau de conhecimento
mbito de proteo nacional
ConIlitos entre nomes empresariais e marcas regem-se pelo principio da especialidade e da
anterioridade
1.5. Regulamentao no Novo Codigo Civil (Lei 10.401 de 10.01.2002)

Inicio da decada de 1970, quando Ioi redigido o anteprojeto do Codigo Civil e que nessa
parte inIelizmente jamais Ioi modiIicado: naquela epoca, ainda tinham alguma aceitao nos
meios juridicos brasileiros algumas noes equivocadas a respeito da proteo aos nomes
comerciais, notadamente as seguintes:
(a) o nome comercial dependeria de estar registrado em algum orgo oIicial para gozar de
proteo; e
(b) o nome comercial deveria ser protegido apenas no mbito geograIico estadual, uma
vez que as empresas so constituidas atraves do registro em orgos estaduais (as Juntas
Comerciais, no caso de sociedade comerciais, e os Cartorios de Registro Civil de Pessoas
Juridicas ou cartorios com Iunes equivalentes, cujos nomes variam em cada Estado , no
caso de sociedade civis).
A impresso de que era necessario algum registro especial para que houvesse proteo havia
sido reIorada pelo art. 119 do ento vigente CPI/71, que dispunha:


158
Art. 119. O nome comercial ou de empresa e o titulo de estabelecimento continuaro a go:ar
de proteo atraves de legislao propria, no se lhes aplicando o disposto neste Codigo.

Contudo, o unico eIeito do mencionado art. 119 tinha sido o de regular as conseqncias da
extino do registro especial dos nomes comerciais, criado em 1890 (a despeito da proibio
expressa no art. 8 da Conveno da Unio de Paris), e realizado perante o Departamento
Nacional da Propriedade Industrial DNPI (substituido em 1970 pelo atual Instituto Nacional
da Propriedade Industrial INPI), de Iorma paralela ao registro das marcas de industria e
comercio. Tal registro especial ja havia sido extinto em 1969, atraves do Decreto-Lei n
1.005, de 21.10.1969 (CPI/69), mas diversos registros antigos ainda estavam em vigor em
1971 (quando Ioi promulgado o CPI/71), de tal Iorma que os paragraIos do reIerido art. 119
do CPI/71 visavam apenas a regular a extino desse registro especial.
Consolidando-se o entendimento de que o CPI/71 no impedia a proteo aos nomes
comerciais (ao contrario, assegurava-a ao dispor no art. 65, 5, que nenhuma marca poderia ser
registrada se inIringisse direito sobre nome comercial alheio), estava aberto o caminho para
que a doutrina e a jurisprudncia prescrevessem os limites e as condies dessa proteo.

Com eIeito, a partir do leading case no STJ que Ioi o caso RESET (REsp n 6169-AM,
julgado em 25.05.1991), passou a ser paciIico que o mbito geograIico da proteo ao nome
comercial poderia ser nacional, e que o direito de exclusividade nasce do simples
arquivamento dos atos constitutivos da empresa no registro proprio.

As dezenas de decises judiciais cuidando do assunto nos ultimos 30 anos consolidaram a
proteo devida aos nomes de empresas, incluindo a proteo as denominaes e Iirmas das
sociedades civis, das associaes sem Iins lucrativos e das sociedades estrangeiras. Assim, a
maioria das duvidas que existiam sobre a materia ja haviam sido dissipadas no Iinal da decada
de 1990, e, em especial, ja tinham sido deIinitivamente resolvidos aqueles dois problemas
cruciais do inicio da decada de 1970.

Com eIeito, consagraram-se os entendimentos que, em primeiro lugar, no ha necessidade de
qualquer registro especial para que o nome de empresa seja protegido, e, em segundo lugar,
que o mbito geograIico de proteo pode ser internacional, nacional, regional, estadual ou


159
ate mesmo municipal, dependendo da area de atuao da empresa dona do nome anterior, uma
vez que se exige uma relao de concorrncia (eIetiva ou potencial) entre as partes para que
exista o ilicito de violao de nome empresarial.

1.6. Comentarios aos Arts. 1.155 a 1.168 da Lei 10.406/02
Art. 1.158, 2 A denominao deve designar o obfeto da sociedade, sendo permitido nela
figurar o nome de um ou mais socios.

O trecho griIado do artigo ora comentado traz de volta a regra do Decreto (com Iora de lei)
n 3.708, de 10.01.1919 (art. 2), o qual exigia que as denominaes das sociedades limitadas
dessem a conhecer o objeto social. O novo Codigo Civil reintroduz essa anacrnica exigncia,
que havia sido abolida em 1994, seja em relao as Iirmas quanto as denominaes, pela nova
Lei de Registro Publico de Empresas Mercantis (Lei n 8.934, de 18.11.1994 art. 35, III).
No ha, em nossa opinio, nenhuma justiIicativa para essa regra anacrnica que tolhe a
liberdade dos empresarios na escolha do nome de sua empresa.

Art. 1.160. A sociedade anonima opera sob denominao designativa do obfeto social,
integrada pelas expresses 'sociedade anonima` ou 'companhia`, por extenso ou
abreviadamente.

Volta-se a obrigatoriedade da indicao do objeto social na denominao das sociedades
annimas, que era prevista no art. 295 do Codigo Comercial de 1850. Tal regra ja havia sido
abandonada entre nos desde o Decreto (com Iora de lei) n 916, de 24.10.1890. A atual LSA
(Lei n 6.404, de 15.12.1976) traz em seu art. 3 regras para a Iormao do nome comercial
das sociedades por aes (regras estas que esto agora sendo revogadas pelo novo Codigo
Civil), que no careciam de qualquer alterao.

Art. 1.165. O nome de socio que vier a falecer, for excluido ou se retirar, no pode ser
conservado na firma social.

Este dispositivo leva ao pe da letra o principio da veracidade da Iirma social das sociedades
limitadas. Contudo, atualmente (art. 3, 1, da Lei 6.404/76 LSA) ja e possivel manter-se o


160
nome de Iundadores e ex-acionistas nas sociedades por aes (esta regra, quanto as
sociedades por aes, esta sendo mantida pelo paragraIo unico do art. 1.160 do novo Codigo
Civil), bem como os nomes de socios Ialecidos nas sociedades de advogados (art. 16, 1 da
Lei 8.906/94 Estatuto da OAB).

Com eIeito, parece-nos que nada justiIica que, nos dias de hoje, essa possibilidade seja vedada
as sociedades limitadas, inclusive porque a sociedade cria um goodwill, uma reputao
associada aquela Iirma, e se em vida o de cujus autorizava o uso de seu nome como integrante
da Iirma social, no parece razoavel que na ausncia de maniIestao expressa em vida pelo
de cujus (que pode ocorrer inclusive atraves de ato de ultima vontade) se presuma que essa
autorizao seria por ele revogada. No ha nenhum prejuizo a memoria ou a reputao do de
cujus com a continuao do uso de seu nome, enquanto que a obrigao da sociedade de
modiIicar a Iirma acarreta problemas praticos consideraveis, alem da ja mencionada perda da
reputao por ela granjeada.

Alias, o novo Codigo Civil, em seu art. 14, contempla como direito da personalidade a
Iaculdade de dispor em vida sobre o destino do corpo apos a morte. Idntico tratamento deve
se dar em relao ao nome, que tambem e incluido como um dos direitos da personalidade (cI.
art. 16).

O Estatuto da OAB prev que a continuao do uso do nome do socio Ialecido depende deste
ter dado autorizao em vida para tanto. Entendemos que esse rigor e desnecessario Iace a
importncia que a manuteno do nome comercial, sem qualquer modiIicao, tem para a
moderna economia de mercado, e, por conseguinte, sugerimos que o art. 1.165 do novo
Codigo Civil seja modiIicado para passar a conter a regra diametralmente oposta, ou seja, 'o
nome de socio que vier a Ialecer, Ior excluido ou se retirar, pode ser conservado na Iirma
social, salvo maniIestao contraria em vida.

Art. 1.166. A inscrio do empresario, ou dos atos constitutivos das pessoas furidicas, ou as
respectivas averbaes, no registro proprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites
do respectivo Estado.


161
O dispositivo e equivocado. A possibilidade de haver proteo em mbito geograIico que
ultrapasse a Ironteira dos Estados no cria qualquer inconveniente, porque a jurisprudncia
reconhece que as Juntas Comerciais somente tm o dever de realizar ex-oIIicio buscas de
anterioridades com relao aos nomes de empresas arquivados perante elas proprias.

Discusses relativas a nomes comerciais corriqueiramente so resolvidas perante o Poder
Judiciario, uma vez que as Juntas no podem atrasar o processo de arquivamento de atos
constitutivos com base em discusses relativas ao nome. Assim, preserva-se o dinamismo
necessario as atividades comerciais, ao mesmo tempo em que se assegura o exercicio do
direito ao nome por quem deseja impugnar o nome empresarial adotado por terceiro.

A nova norma relativa ao mbito geograIico de proteo parece-nos a mais polmica e
lamentavel deste capitulo e cristaliza um entendimento que era signiIicativo (embora no
majoritario) na decada de 1970 e que ja Ioi totalmente superado pelo desenvolvimento
cientiIico do assunto pelo menos desde a decada de 1980 e, notadamente, a partir da deciso
do STJ de 1991 acima mencionada.

A ideia de limitar a proteo a esIera estadual e to ultrapassada que no inicio da decada de
1990, durante os debates parlamentares que resultaram na Lei 8.934/94, de Registro Publico
de Empresas Mercantis chegou a ser aprovada uma redao que assegurava a proteo
nacional aos nomes comerciais, em dispositivo que em boa hora Ioi vetado pelo Presidente da
Republica. Com eIeito, os 1 e 2 do art. 33 da Lei 8.934/94 do projeto de lei aprovado
pelo Congresso Nacional, no eram adequados ao nosso Direito, tal como estavam redigidos:

DISPOSITIVOS VETADOS DA LEI 8.934/94:
1 A proteo (ao nome empresarial) abrange todo o territorio nacional.
2 A extenso da proteo a jurisdio das demais Juntas Comerciais sera Ieito atraves de
comunicao expedida pela Junta originaria, de oIicio. (nossos os parnteses)
O 1 consagrava uma proteo nacional quando ha casos em que a proteo em todo o
territorio brasileiro sera excessiva. A guisa de exemplo, podemos citar um Iicticio e modesto
'botequim que tenha adotado o nome 'Bar So Judas Tadeu, no bairro de Vila Isabel, no
Rio de Janeiro. Esse estabelecimento, como tantos outros, seria totalmente desconhecido por


162
pessoas que no residem naquele bairro, de tal Iorma que no seria justiIicado que seu nome
gozasse de proteo alem dos limites do bairro. Por outro lado, em outros casos, o territorio
nacional sera pouco diante do mbito geograIico internacional da proteo a que um nome
aIamado Iizer jus (conIorme decidiu o Judiciario nos casos 'SOTHEBY`S, 'PARFUM
ROCHAS e diversos outros). Por tais motivos, o 1 era, ao nosso ver, inexato, e parece-nos
que Ioi beneIica sua supresso atraves do veto presidencial.

Deve-se ressaltar, ainda, que nas razes de veto aos 1 e 2 do art. 33 (publicadas no
D.O.U. de 21.11.1994, a pag. 17.514), no havia maiores comentarios a supresso do 1,
que e, aparentemente, considerada uma conseqncia do veto ao 2. Com eIeito, jamais se
vislumbrou nas razes de veto qualquer inteno de limitar a esIera estadual o mbito
geograIico de proteo ao nome comercial.

O veto presidencial ao 2, por seu turno, Ioi determinado pela inexistncia de interesse
publico na determinao de que a Junta originaria comunicasse ex-oIIicio as demais, de todo
o pais, os nomes de empresas que recebeu para arquivamento. Tal providncia exigiria
esIoros e despesas gigantescas de todas as Juntas, primeiro para enviar as comunicaes e,
em seguida, para receb-las, pois teriam que cataloga-las, Iicha-las etc., para que tais
comunicaes tivessem alguma utilidade.

As razes de veto acima mencionadas, portanto, estavam corretas quando asseveraram que
apenas poucas empresas dentro do imenso universo daquelas que apresentam seus atos a
registro Iariam jus a proteo alem das Ironteiras de suas cidades ou, no maximo, de seus
Estados.

As mesmas razes de veto, porem, estavam erradas quando mencionavam que as grandes
empresas cujo interesse potencial se amplia 'ja so atendidas, mediante requerimentos, para
extenso daquela proteo a outros Estados. Tais requerimentos so atualmente regulados
pela Instruo Normativa 53/96 do DNRC Departamento Nacional do Registro do
Comercio, conIorme comentamos a seguir.


163
Art. 1.166. Paragrafo unico. O uso previsto neste artigo estender-se-a a todo o
territorio nacional, se registrado na forma da lei especial.

Em primeiro lugar, a expresso 'o uso e incorreta; o correto seria dizer 'o direito de uso
exclusivo. Contudo, como se vera adiante, a simples exigncia de um registro a ser criado
por lei especial, alem de indesejavel, viola compromissos internacionais assumidos pelo
Brasil no art. 8 da Conveno da Unio de Paris.

Tal registro 'especial e inadequado porque no atende aos interesses dos empresarios
brasileiros. No ha necessidade de criao de mais um registro com eIeitos constitutivos de
direito (com mais burocracia e mais despesas), pois o nome de empresa ja goza, atualmente,
de uma proteo bastante satisIatoria, independentemente de qualquer registro. A rigor, o
registro 'especial previsto neste artigo ja existe atualmente por meio da Instruo Normativa
53/96 do DNRC Departamento Nacional do Registro do Comercio e e Ieito em cada uma
das Juntas Comerciais do estado no qual o empresario deseja garantir a proteo de seu nome
comercial.

Alias, o Decreto n 1.800, de 30.01.1996 (que regulamentou a Lei 8.934/94, de Registro
Publico de Empresas Mercantis), em seus arts. 61 e 62 trouxe regras para a proteo do nome
comercial nas vias administrativas, tendo conIirmado o entendimento de que as Juntas
Comerciais estaduais esto obrigadas a realizar exames de colidncias apenas entre as
empresas registradas no mesmo Estado. Evidentemente, como a proteo ao nome comercial
e materia de direito privado sujeita a reserva de lei, este simples decreto no teria, jamais, o
condo de limitar a proteo a esIera estadual, conIorme pretenderam alguns comentaristas
deste diploma regulamentar. Assim, este decreto devia ser interpretado de acordo com as
limitaes que lhe so inerentes, ou seja, ela apenas regula a atuao administrativa das Juntas
Comerciais, e nada mais.

O registro opcional que existe atualmente com base na mencionada Instruo Normativa do
DNRC no e utilizado pelos empresarios em decorrncia de: (i) sua irrelevncia juridica; (ii)
das despesas em que o mesmo implica (conseqncia da necessidade de contratao de
proIissionais para realizar o registro em cada um dos Estados brasileiros); e (iii) do insucesso


164
de tal registro em produzir sequer os timidos eIeitos que ele propugna, conIorme passamos a
explicar.

Com eIeito, os atuais registros especiais nas Juntas Comerciais deveriam servir para que as
Juntas indeIerissem ex-oIIicio Iuturos pedidos de arquivamento de atos constitutivos de
empresas com nomes conIlitantes com aqueles anteriormente registrados perante as mesmas
Juntas. Contudo, a despeito da existncia de um registro anterior, a imensa maioria das Juntas
Comerciais nega-se a realizar exames de colidncia em Iace da necessidade (verdadeira) da
celeridade do exame dos requerimentos de atos constitutivos de novas empresas, que e um
imperativo da atividade econmica empresarial moderna.

Ou seja, percebe-se que o sistema de proteo em um mbito geograIico indeterminado a
priori, mas determinavel diante do caso concreto, que Ioi desenvolvido pela jurisprudncia
brasileira a partir da decada de 1980 opera de Iorma eIiciente e atende aos anseios das Juntas
Comerciais no sentido de elas no terem maiores responsabilidades com relao ao exame de
colidncias de nomes comerciais novos, com nomes comerciais ou marcas mais antigas.

Alias, a nova Lei de Propriedade Industrial (Lei n 9.279, de 14.05.1996 LPI/96) adotou o
principio de que a violao ao direito sobre o nome comercial depende sempre da avaliao
das circunstncias de Iato para ser caracterizado, devendo ser examinados principalmente o
ramo de atividade industrial, comercial ou de servios na qual a empresa atua, bem como a
area geograIica onde ela possui consumidores. Este principio decorre da opo do legislador
em tipiIicar a violao de nome comercial dentre os crimes de concorrncia desleal, pois,
como se sabe, para tais crimes no ha ilicito se no existir uma relao eIetiva de
concorrncia.

Devemos lembrar que a exigncia de um registro especial para que o nome de empresa passe
a gozar de proteo em todo o territorio nacional conIigura uma clara violao ao art. 8 da
CUP (Conveno da Unio de Paris, cuja reviso de Estocolmo de 1967 Ioi promulgada
no Brasil pelo Decreto n 635, de 21.08.1992), que proibe se subordine a proteo do nome
comercial a qualquer registro.


165
1.7. A Prescrio da Ao Modificativa de Nome Empresarial & Ao Cabivel

A) Prescrio:

Art. 1.167. Cabe ao prefudicado, a qualquer tempo, ao para anular a
inscrio do nome empresarial feita com violao da lei ou do contrato.

Cria-se, com esse dispositivo, uma ao perpetua?

O STJ, depois de ter anunciado que havia 'paciIicado sua jurisprudncia atraves da edio da
sumula 142 (que tratava de marcas, mas era igualmente aplicavel aos nomes comerciais),
adotando a prescrio vintenaria para as aes de cessao de uso, posteriormente revogou tal
sumula e atualmente parece tendente a adotar o prazo de 10 (dez) anos para tais aes (trata-
se do prazo prescricional das aes reais), muito embora ainda haja quem sustente que
segundo o Codigo Civil de 1916 o prazo aplicavel deveria ser o de 5 (cinco) anos.

Enquanto esteve em vigor, a sumula 142 ensejou criticas, dentre diversos outros motivos,
porque havia quem achasse excessivo o prazo de 20 anos; contudo, o novo Codigo Civil
alongou ainda mais tal prazo, tornando perpetua a ao de anulao do nome comercial,
prolongando ad inIinitum a incerteza juridica dos empresarios.

Assim Iicara a redao desse dispositivo, se Ior aceita pelo Congresso Nacional a Resoluo
adotada pela ABPI, que ora transcrevemos junto de sua justiIicativa:

Art. 1.167. Prescreve em 10 (dez) anos, contados da data da publicao oIicial
do registro, a ao para a modiIicao de nome empresarial e a reparao dos
danos causados, salvo nos casos de ma-Ie, quando a ao podera ser ajuizada a
qualquer tempo`.

1USTIFICATIVA DA ABPI:
Em prol da segurana juridica que ha de imperar nas relaes sociais, a
imprescritibilidade deve limitar-se aos casos de ma-Ie. E o que dispem a


166
resoluo Q 23 da AIPPI Association Internationale pour la Protection de la
Propriete Intellectuelle, o art. 6 bis, item 3, da Conveno da Unio de Paris
para a Proteo da Propriedade Industrial, e o art. 54 da Lei 9.784/99.
O prazo prescricional aplicavel as demais hipoteses deve ser de 10 (dez) anos.
JustiIica-se uma aluso expressa a tal prazo, para aIastar diIiculdades de
interpretao com o prazo prescricional de 3 (trs) anos previsto no art. 206,
3
o
, inciso V, do novo Codigo Civil.
Por Iim, o artigo ressalta a necessidade da concesso do registro ser
eIetivamente publicada, o que atende ao principio da publicidade e contribui
para uma maior segurana juridica quanto ao inicio do cmputo do prazo.

Com eIeito, o prazo prescricional de 10 (dez) anos seria tambem consentneo com o prazo
estipulado no o art. 205 do novo Codigo Civil para as aes de absteno de uso de nome
empresarial, que e igualmente de 10 (dez) anos.

B) A Ao Cabivel:
O art. 1.167 do novo Codigo Civil tem o deIeito adicional de mencionar a ao cabivel como
sendo 'anulatoria de inscrio do nome empresarial, o que novamente demonstra que Ioi
redigido na decada de 1970, pois naquela epoca entendia-se que o registro na Junta Comercial
da constituio da empresa, com a adoo do nome ilicito (ou o registro da alterao
contratual na qual o nome era modiIicado para que se passasse a usar um nome ilicito), era
um ato administrativo anulavel, tendo em vista que eivado de ilicitude. Entretanto,
rapidamente a jurisprudncia percebeu que a anulao do registro na Junta Comercial trazia
outras conseqncias graves, sem nenhuma conexo com o problema envolvendo o nome
empresarial.

Com a anulao do registro na Junta Comercial, a empresa deixava de existir, conIigurando
verdadeira sociedade irregular, ou de Iato, impondo sanes Iiscais a seus socios e criando
insegurana para terceiros que, entrementes, haviam com ela contratado. Por tais motivos, a
jurisprudncia evoluiu no sentido de negar a necessidade da anulao do registro na Junta
Comercial (o STJ, inclusive, paciIicou o entendimento de que as Juntas Comerciais so partes
ilegitimas para Iigurar em aes de modiIicao de nome comercial REsp 14.018-MG, ac.


167
unnime da 3 Turma em 11.02.1992, rel. Min. Claudio Santos caso 'DELANO in D.J.
de 30.03.1992, pag. 3.988), bastando para a satisIao do autor da ao que Iosse provido o
pedido a que o reu Iosse condenado a modiIicar o nome (condenao de obrigao de Iazer),
impondo-se-lhe uma multa cominatoria diaria elevada, para o caso de transgresso do preceito
transitado em julgado.

Nesse mesmo diapaso, passou a ser admitido, nos casos de revelia ou desaparecimento dos
socios (situao comunissima em casos de violao de marcas aIamadas), que a deciso
condenando a empresa a modiIicar o nome comercial Iosse averbada na Junta Comercial
competente, com a ordem de que a Junta se abstivesse de realizar quaisquer novos registros
daquela empresa enquanto no Iosse modiIicado o nome comercial segundo o que Iora
determinado em juizo.

Percebe-se, assim, que a sugesto Ieita pela ABPI e a mais acertada: deve haver um prazo
prescricional determinado, ressalvando-se a imprescritibilidade apenas para os casos de ma-
Ie, e a ao cabivel e a de modiIicao do nome empresarial, e no a de anulao do registro
na Junta Comercial.

1.8. Concluso
Em concluso a todo o acima exposto, percebe-se que no havia necessidade de nova
regulamentao da proteo ao nome de empresa. As normas do novo Codigo Civil so
inocuas, porque repetem dispositivo idntico ja em vigor em outra lei, ou indesejadas, porque
ignoram o desenvolvimento da legislao e da jurisprudncia a partir da decada de 1970.

A manterem-se inalterados os dispositivos aqui comentados, o Poder Judiciario
notadamente o STJ podera vir a modiIicar proIundamente a orientao que adotou nos
ultimos anos no sentido de assegurar a proteo ao nome de empresa de acordo com a area
geograIica onde a mesma possui consumidores, a qual pode ser ate mesmo nacional ou
internacional. Com base no art. 1.166 do novo Codigo Civil tal proteo podera Iicar limitada
de jure a esIera estadual, causando risco de conIuses para os consumidores e prejuizos para
os empresarios. Igualmente graves e desastrosas so a previso da criao de um registro
especial para os nomes empresariais, bem como a determinao de que a ao de anulao da


168
inscrio do nome passa a ser imprescritivel, independentemente de ter havido ma-Ie na
adoo do nome.

2.1. Como o titular de uma marca aIamada podera vir a obter uma declarao de alto renome?
2.2. Explique 2 mudanas trazidas no mbito da proteo do nome empresarial, pela Lei
10.406/02, com implicaes diretas no direito da propriedade intelectual.
2.3. Como devera o magistrado analisar a questo do conIlito de marca e nome empresarial
diante do art. 8 bis da CUP Conveno da Unio de Paris, da construo jurisprudencial e
do disposto no art. 1.166 do Codigo Civil Brasileiro em vigor?
2.4. Critique o art. 1.167 do Codigo Civil em vigor.

3. Referncias
3.1. Legislativas
Constituio Federal de 1988 art. 5 XXVII.
Lei 9.279/96 arts. 124, 125, 126.
Lei 10.406/02 arts.1.155 a 1.168.
Resoluo ABPI 110/2004.
3.2. Bibliograficas
LEONARDOS, Gabriel F. Critica a Regulamentao do Nome de Empresa no Novo Codigo
Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Monsen Leonardos & Cia, 2002.
RODRIGUES, Maria Alice Castro. 'Marca de Alto Renome. In Revista da ABPI n. 72;
Setembro/Outubro de 2004; pp. 3-22.

SOARES, Jose Carlos. 'Novo Codigo Civil: Pessoas Juridicas, Empresario, Sociedade,
Estabelecimento, Nome Comercial e/ou Nome Empresarial, Perdas e Danos e Prescrio. In
Revista da ABPI n. 58; Maio/Junho de 2002, pp. 51-58.
ROCHA, Fabiano de Bem. 'A Ao Judicial Para a Obteno Do Reconhecimento Do Alto
Renome De Marca. In Revista da ABPI n. 48; Setembro/Outubro de 2000; pp. 41-44.


169

Parte VIII: Concorrncia Desleal

PROPRIEDADE
INTELECTUAL

FGV Direito PEC


170
Caso Gerador

DECISO 1URISPRUDENCIAL
Concorrncia Desleal. Salo de cabeleireiro. Ao Indenizatoria.
A circunstncia de terem a Segunda e o Terceiro Reus, apos deixarem seu emprego de
cabeleireiros na empresa Autora, constituido a sociedade Primeira Re e se estabelecido, no
mesmo ramo, na mesma galeria onde esta localizada a loja da Autora, contratando, ainda, dois
ex-empregados desta, no caracteriza, por si so, a pratica dos atos de concorrncia desleal
previstos no artigo 195, incisos III e IX, da Lei da Propriedade Industrial (Lei n 9.279, de 14-
05-96), sendo indispensavel que Iique comprovada a pratica concreta de atos Iraudulentos
visando o desvio de clientela, prova essa que no Ioi Ieita na hipotese dos autos, no tendo a
parte Autora reIutado a aIirmao Ieita pelos Reus de que, alem dos litigantes, existem varios
outros sales de cabeleireiro estabelecidos na mesma galeria. E publico e notorio que os
Ireqentadores de sales de cabeleireiro ou de barbeiro em grande parte se habituam aos
servios dos proIissionais que os assistem, Ireqentando os sales em Iuno desses
proIissionais, sendo comum acompanha-los quando mudam de estabelecimento, no se
podendo assim considerar com a captao ilicita o Iato de clientes pessoais da Segunda e do
Terceiro Reus, assim como dos outros ex-empregados da Autora que Ioram trabalhar na
Primeira Re, tenham passado a Ireqentar o estabelecimento desta. Conhecimento e
provimento da Apelao para julgar improcedente o pedido de perdas e danos.

(Apelao Civel, processo n 2003.001.05498 TJRJ, 16 Cmara Civel, Des. Mario Robert
Mannheimer, j. em 17/02/2004).

1. Roteiro de Aula
1.1. A Proteo a Livre Concorrncia
A concorrncia e uma atividade beneIica e estimulante da inteligncia, da prosperidade
individual e coletiva, propiciando o desenvolvimento econmico e social do pais. Neste
sentido, a livre concorrncia e considerada, no Brasil, a base da atividade econmica,
conIorme artigo 170, inciso IV da Constituio Federal de 1988, in verbis:


171
Art. 170 A ordem econmica, Iundada na valorizao do trabalho humano e
na livre iniciativa, tem por Iim assegurar a todos existncia digna, conIorme os
ditames da justia social, observados os seguintes principios:
IV livre concorrncia;

Desta Iorma, nota-se que a ideia central e o estimulo e a proteo da livre concorrncia,
mediante observncia das leis do mercado e das normas juridicas aplicaveis.

Sobre a ordem econmica do pais, Iaz-se necessario mencionar o artigo 174 da Constituio
Federal, o qual dispe que o Estado, como agente normativo e regulador da atividade
econmica, exercera Iunes de Iiscalizao, incentivo e planejamento, sendo este
determinante para o setor publico e indicativo para o setor privado.

E importante citar, ainda, a Lei 8.884 de 1994, que, segundo o artigo 1, dispe sobre a
preveno e a represso as inIraes contra a ordem econmica, orientada pelos ditames
constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrncia, Iuno social da propriedade,
deIesa dos consumidores e represso ao abuso do poder econmico.

Desta Iorma, a reIerida lei estabelece as bases para deIesa da concorrncia (art.
1), atua na represso as praticas adversas ao mercado (artigos 20 e 21) ou no
controle preventivo das concentraes (art. 54).

Carlo Barbieri Filho, em obra monograIica sobre o assunto, conceitua a concorrncia e
demonstra sua importncia numa economia de mercado: 'A concorrncia e elemento
Iundamental para o democratico desenvolvimento da estrutura econmica. E ela a pedra de
toque das liberdades publicas no setor econmico. Concorrncia e disputa, em condies de
igualdade de cada espao com objetivos licitos e compativeis com as aspiraes nacionais.
Consiste, no setor econmico, na disputa entre todas as empresas para conseguir maior e
melhor espao no mercado.
110

110
FILHO, Carlo Barbieri apud LEONARDOS, Luiz e LICKS. Otto B. 'A concorrncia como principio basilar
da sociedade brasileira e o monopolio concedido pela patente como a exceo ao principio da livre
concorrncia.


172
1.2 Evoluo Historica
Segundo Hermano Duval
111
, a proteo a concorrncia teve origem na Inglaterra, durante o
seculo XVIII. Ja no seculo XIX, na Inglaterra, os estatutos de 1854 e 1873, atraves do writ of
infunction
112
, conIeriram ao agredido, contra o rival desleal, uma proteo tipicamente
processual.

A jurisprudncia dos Estados Unidos, por sua vez, teve o primeiro tratamento da concorrncia
desleal em 1882, com o caso Singer Mfg. Co. v Loog L.R.

Inversamente, na Frana, a proteo contra os atos de concorrncia desleal sempre teve como
Iundamento a teoria dos atos ilicitos, seguindo o regime da responsabilidade civil.

No Brasil, a regulao da concorrncia desleal adveio do artigo 10 bis da Conveno de Paris,
do qual o Brasil e signatario, promulgada pelo Decreto n 11.385 de 1914, mas so ingressou
no direito interno pelo artigo 39 do Decreto n 24.507/1934.

Diz o artigo 10 bis da Conveno:

Artigo 10.-bis
1) Os paises da Unio obrigam-se a assegurar aos nacionais dos paises da
Unio proteo eIetiva contra a concorrncia desleal.
2) Constitui ato de concorrncia desleal qualquer acto de concorrncia contrario
aos usos honestos em materia industrial ou comercial.
3) Devero proibir-se especialmente:
1 Todos os atos susceptiveis de, por qualquer meio, estabelecer conIuso com
o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um
concorrente;
2 As Ialsas aIirmaes no exercicio do comercio, susceptiveis de desacreditar
o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um
concorrente;

111
DUVAL, Hermano.Concorrncia desleal. So Paulo: Saraiva, 1976. p. 6.


173
3 As indicaes ou aIirmaes cuja utilizao no exercicio do comercio seja
susceptivel de induzir o publico em erro sobre a natureza, modo de Iabrico,
caracteristicas, possibilidades de utilizao ou quantidade das mercadorias.

No mbito dos tratados internacionais, e importante citar o acordo TRIPS, o qual, em seu
artigo 39, dispe o que se segue:

1. Ao assegurar proteo eIetiva contra competio desleal, como disposto no
ARTIGO 10bis da Conveno de Paris (1967), os Membros protegero
inIormao conIidencial de acordo com o paragraIo 2 abaixo, e inIormao
submetida a Governos ou a Agncias Governamentais, de acordo com o
paragraIo 3 abaixo.
2. Pessoas Iisicas e juridicas tero a possibilidade de evitar que inIormao
legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros,
sem seu consentimento, de maneira contraria a praticas comerciais honestas,
desde que tal inIormao:
a) seja secreta, no sentido de que no seja conhecida em geral nem Iacilmente
acessivel a pessoas de circulos que normalmente lidam com o tipo de
inIormao em questo, seja como um todo, seja na conIigurao e montagem
especiIicas de seus componentes;
b) tenha valor comercial por ser secreta; e
c) tenha sido objeto de precaues razoaveis, nas circunstncias, pela pessoa
legalmente em controle da inIormao, para mant-la secreta.
3. Os Membros que exijam a apresentao de resultados de testes ou outros
dados no divulgados, cuja elaborao envolva esIoro consideravel, como
condio para aprovar a comercializao de produtos Iarmacuticos ou de
produtos agricolas quimicos que utilizem novas entidades quimicas, protegero
esses dados contra seu uso comercial desleal. Ademais, os Membros adotaro
providncias para impedir que esses dados sejam divulgados, exceto quando
necessario para proteger o publico, ou quando tenham sido adotadas medidas

112
Em suma, no direito ingls e norte-americano, o writ of infunction equivale, ou tem a natureza juridica da
antiga 'ao cominatoria, do direito brasileiro. E determinao do Poder Judiciario ao particular, consistindo
em um 'Iacere, ou em um 'non Iacere. Fonte: site do Ministerio Publico do Ceara.


174
para assegurar que os dados sejam protegidos contra o uso comercial desleal.

1.3 Concorrncia e Propriedade Intelectual
Tanto na esIera internacional, como na lei interna, a concorrncia tem merecido ateno
especiIica como Iundamento da propriedade intelectual, pois a liberdade concedida a livre
concorrncia e limitada, muitas vezes, pelas regras reIerentes a propriedade intelectual.

A limitao a livre concorrncia ocorre devido a necessidade de proteo dos bens de
propriedade intelectual, que tambem so considerados como Iatores imprescindiveis para o
desenvolvimento do pais.

Atraves da propriedade intelectual, o Estado concede incentivos e privilegios para que
autores, inventores ou quaisquer outras pessoas Iisicas ou juridicas, divulguem seus
trabalhos, inventos e novas tecnologias. Esta divulgao torna-se beneIica para o pais, pois
aumenta a competitividade entre as empresas, estimulando o desenvolvimento tecnologico.

Em dispositivos autnomos para os direitos autorais e para a propriedade industrial, se
estabelecem preceitos de proteo aos bens e investimentos da propriedade intelectual que se
contrapem essencialmente a tutela da concorrncia livre.

Destarte, cumpre destacar, abaixo, a proteo que e concedida pela Constituio Federal de
1988 no tocante a propriedade industrial:

Art. 5 (...)
XXIX a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilegio
temporario para sua utilizao, bem como proteo as criaes industriais, a
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos,
tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnologico e econmico
do pais.

O artigo 219 da Constituio cita, ainda, que o mercado interno sera incentivado de Iorma a
viabilizar o desenvolvimento cultural e socio-econmico, o bem-estar da populao e a


175
autonomia tecnologica do pais. Nota-se que este dispositivo se compatibiliza, tambem, com as
regras relativas a propriedade industrial, especialmente as patentes, uma vez que os
instrumentos de proteo da propriedade industrial so exatamente mecanismos de controle
do mercado interno. Uma patente, por exemplo, restringe a concorrncia em Iavor do seu
titular, impedindo que os demais competidores usem da mesma tecnologia.

A Lei de Direitos Autorais, por sua vez, estabelece o que se segue:

Art. 5 (...)
XXVII aos autores pertence o direito exclusivo de utilizao, publicao ou
reproduo de suas obras, transmissivel aos herdeiros pelo tempo que a lei
Iixar;
XXVIII so assegurados, nos termos da lei:
a) a proteo as participaes individuais em obras coletivas e a reproduo da
imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
b) o direito de Iiscalizao do aproveitamento econmico das obras que criarem
ou de que participarem aos criadores, aos interpretes as respectivas
representaes sindicais e associativas (...).

Diante do exposto, nota-se claramente que a proteo a propriedade intelectual garante
determinados direitos aos seus criadores/inventores, em especial o monopolio e exclusividade
de explorar determinados bens por um determinado periodo de tempo.

Assim sendo, tanto a regulao especiIica da propriedade industrial quanto aos demais
dispositivos da Constituio Federal reIerentes a tecnologia explicitam como principio
constitucional o Iavorecimento do desenvolvimento tecnologico do pais.

Sobre o assunto, Antnio Fonseca
113
observa que os direitos de propriedade intelectual
conIerem ao titular o poder de excluir outros de explorar o objeto, por exemplo, da patente ou
direito autoral. Esse comportamento, em principio, no e incompativel com os principios do

113
FONSECA, Antnio. 'Concorrncia e Propriedade Intelectual. In Revista do Instituto Brasileiro de Estudos
das Relaes de Concorrncia de Consumo vol. 5 n 7.


176
direito da concorrncia. A pratica revela, todavia, a ocorrncia de abusos eventuais,
responsaveis pela mudana de um estado de interao para tenso entre os dois ramos do
direito.

Neste sentido, ha praticas que podem ser caracterizadas como concorrncias nocivas, que
chegam a ameaar os direitos e a originalidade do seu criador, caracterizando-se, assim, como
concorrncia desleal, a qual no encontra respaldo juridico algum e e considerada crime.

Segundo deIinio de Celso Delmanto, concorrncia desleal se caracteriza pelo 'uso de meios
ou metodos incorretos para modiIicar a normal relao de competio
114
.

Acrescenta-se a deIinio de concorrncia desleal discriminada no acordo unnime da 10
Vara Criminal do Tribunal de Alada Criminal do Estado de So Paulo:

Pressupe sempre competio, uso de meios desonestos ou desleais usados pelo
rival e prejuizos por ele causados a outra parte
115
.

A represso a concorrncia desleal encontra-se discriminada na Lei n 9.279, de 14 de maio
de 1996 (Lei da Propriedade Industrial LPI), que dispe o seguinte:

Art. 2 A proteo dos direitos relativos a propriedade industrial, considerado o
seu interesse social e o desenvolvimento tecnologico e econmico do Pais,
eIetua-se mediante:
V represso a concorrncia desleal.

Alem disso, o artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial estabelece as aes que so
consideradas como crimes de concorrncia desleal, conIorme sera analisado no item a seguir.
A reIerida lei mantem a tradio brasileira de dar tratamento duplo a concorrncia desleal: ha
atos tipicos, classiIicaveis como crime, e ha um vasto campo para represso do ilicito
simplesmente civil, conIorme previsto nos artigos 207 a 209, a seguir estudados.

114
DELMANTO, Celso. Crimes de Concorrncia Desleal. So Paulo: Jose Bushatsky-EDUSP, 1975, p. 12.
115
Acordo Apelao criminal n 366.203-2, publicado na Revista dos Tribunais n 594, pp. 357-359 Ionte:
Dannemann Simsen Bigler &Ipanema Moreira.


177
1.4 Crime de Concorrncia Desleal
As praticas tipiIicadas como crimes de concorrncia desleal, no regime legal anterior, eram
previstas no artigo 178 do Decreto-Lei n 7.903, de 2 7/8/45, mantido em vigor pelo artigo
128 da Lei n 5.772, de 21/12/71. Atualmente, encontram-se elencadas no artigo 195 da Lei n
9.279, de 14/5/96:

Art. 195 Comete crime de concorrncia desleal quem:
I publica, por qualquer meio, Ialsa aIirmao, em detrimento de concorrente,
com o Iim de obter vantagem;
II presta ou divulga, acerca de concorrente, Ialsa inIormao, com o Iim de
obter vantagem;
III emprega meio Iraudulento, para desviar, em proveito proprio ou alheio,
clientela de outrem;
IV usa expresso ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar
conIuso entre os produtos ou estabelecimentos;
V usa, indevidamente, nome comercial, titulo de estabelecimento ou insignia
alheios ou vende, expe ou oIerece a venda ou tem em estoque produto com
essas reIerncias;
VI substitui, pelo seu proprio nome ou razo social, em produto de outrem, o
nome ou razo social deste, sem o seu consentimento;
VII atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distino que no
obteve;
VIII vende ou expe ou oIerece a venda, em recipiente ou involucro de
outrem, produto adulterado ou IalsiIicado, ou dele se utiliza para negociar com
produto da mesma especie, embora no adulterado ou IalsiIicado, se o Iato no
constitui crime mais grave;
IX da ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente,
para que o empregado, Ialtando ao dever do emprego, lhe proporcione
vantagem;
X recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou
recompensa, para, Ialtando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a
concorrente do empregador;


178
XI divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizao, de conhecimentos,
inIormaes ou dados conIidenciais, utilizaveis na industria, comercio ou
prestao de servios, excluidos aqueles que sejam de conhecimento publico ou
que sejam evidentes para um tecnico no assunto, a que teve acesso mediante
relao contratual ou empregaticia, mesmo apos o termino do contrato;
XII divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizao, de conhecimentos ou
inIormaes a que se reIere o inciso anterior, obtidos por meios ilicitos ou a
que teve acesso mediante Iraude; ou
XIII vende, expe ou oIerece a venda produto, declarando ser objeto de
patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que no
o seja, ou menciona-o, em anuncio ou papel comercial, como depositado ou
patenteado, ou registrado, sem o ser;
XIV divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizao, de resultados de testes
ou outros dados no divulgados, cuja elaborao envolva esIoro consideravel
e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condio
para aprovar a comercializao de produtos.

Pena deteno, de 3 (trs) meses a 1 (um) ano, ou multa.

ParagraIo 1- Inclui-se nas hipoteses a que se reIerem os incisos XI e XII o
empregador, socio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipiIicaes
estabelecidas nos mencionados dispositivos.
ParagraIo 2- O disposto no inciso XIV no se aplica quanto a divulgao por
orgo governamental competente para autorizar a comercializao de produto,
quando necessario para proteger o publico.

Analisadas as hipoteses do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial, percebe-se o dolo
como elemento subjetivo comum a todas elas, dolo esse especiIico, movido o agente,
invariavelmente, pelo desejo de prejudicar o concorrente ou de obter vantagem indevida. Em
sendo assim, na seara criminal, no comporta a modalidade culposa. Trata-se de crime
comum, comissivo, podendo ser praticado de maneira instantnea ou continuada, inserindo-se
o bem ou interesse protegido na esIera da concorrncia justa ou leal entre pessoas no


179
mercado.
116

As questes ligadas a co-autoria, Iorma de aplicao das penas de deteno previstas no artigo
195, aplicao de multas, entre outras devero ser reguladas de acordo com as normas
constantes no Codigo Penal Brasileiro.

Segundo Paulo Roberto Costa Figueiredo
117
, a vista da tipiIicao dos crimes e do principio da
reserva legal, do ponto de vista criminal, a lista do artigo 195 e taxativa, no sentido de que
apenas os atos nele previstos podem ser reprimidos criminalmente, descabida a analogia.
Demais praticas delituosas detectadas no mercado podero gerar to-somente reparao civil,
mediante a aplicao dos artigos 207 a 210 da Lei n 9.279/96 combinados com o artigo 159 do
Codigo Civil.

No contexto da indenizao civil, os artigos da Lei 9.279 de 1996, acima mencionados,
estabelecem que, independentemente da ao criminal, o prejudicado podera intentar as aes
civeis que considerar cabiveis na Iorma do Codigo de Processo Civil.

A indenizao sera determinada pelos beneIicios que o prejudicado teria auIerido se a violao
no tivesse ocorrido, Iicando ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em
ressarcimento de prejuizos causados por atos de violao de direitos de propriedade industrial e
atos de concorrncia desleal no previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputao ou os
negocios alheios, a criar conIuso entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores
de servio, ou entre os produtos e servios postos no comercio.

Com relao ao aspecto processual, podera o juiz, nos autos da propria ao, para evitar dano
irreparavel ou de diIicil reparao, determinar liminarmente a sustao da violao ou de ato
que a enseje, antes da citao do reu, mediante, caso julgue necessario, cauo em dinheiro ou
garantia Iidejussoria.

Alem disso, nos casos de reproduo ou de imitao Ilagrante de marca registrada, o juiz

116
FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa ~Crimes de Concorrncia Desleal Crimes de Violao de Segredo
de Fabrica e de Negocio. In Revista da ABPI N 49.
117
FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Ob. cit.


180
podera determinar a apreenso de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens,
etiquetas e outros que contenham a marca IalsiIicada ou imitada.

Segundo a reIerida lei, os lucros cessantes sero determinados pelo criterio mais Iavoravel ao
prejudicado, dentre os seguintes:

os beneIicios que o prejudicado teria auIerido se a violao no tivesse ocorrido; ou
os beneIicios que Ioram auIeridos pelo autor da violao do direito; ou
a remunerao que o autor da violao teria pago ao titular do direito violado pela
concesso de uma licena que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Mesmo com as normas ditadas pelas legislaes aplicaveis, Denis Borges Barbosa
complementa que a elaborao jurisprudencial tem desenhado os exatos termos desta tutela da
concorrncia desleal. Segundo o autor, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, examina a
materia da lealdade na concorrncia a partir da noo de liberdade, escoando, assim, o
principio do artigo 170, IV, da Constituio Federal. E nos conIins dessa liberdade, na
liberdade alheia de tambem concorrer, que se desenha a tutela da concorrncia leal,
presumindo que cada concorrente aja em um exercicio legal e honesto do direito proprio,
entendendo-se como tal o que se tem como correto ou normal no mundo dos negocios. Sobre o
assunto, o reIerido autor acrescenta que no e a lei que deIine os limites da concorrncia, mas
as praticas, localizadas no tempo, lugar, e no mercado especiIico dos demais concorrentes, que
vo precisar o que e licito ou ilicito. Quando cada concorrente entra num mercado especiIico,
encontra ai certos padres de concorrncia, mais ou menos agressivos, que vo deIinir sua
margem de risco.
118

Abaixo, encontra-se uma breve analise dos crimes previstos no artigo 195:

I publica, por qualquer meio, Ialsa aIirmao, em detrimento de concorrente, com o
Iim de obter vantagem;
II presta ou divulga, acerca de concorrente, Ialsa inIormao, com o Iim de obter
vantagem;


181
Segundo a obra de Dannemann Simsen Bigler &Ipanema Moreira
119
, estes dois tipos podem
causar a impresso de que cogitam deIinir o mesmo crime. No entanto, alguns de nossos mais
consagrados autores ao se ocuparem da analise dos delitos, apontam algumas diIerenas
existentes entre os mesmos. A reIerida obra cita a diIerena que Delmanto apontou entre estes
dois incisos, sendo o primeiro a publicidade Ialsa e o segundo a Ialsa inIormao.

A 'vantagem a qual se reIere o inciso II deve ser entendida como termo abrangente e no
apenas como lucro, tendo na Ialsidade da inIormao a sua principal caracterizao.

III emprega meio Iraudulento, para desviar, em proveito proprio ou alheio, clientela
de outrem;

Este crime se caracteriza essencialmente pelo desvio da cliente utilizando-se de meio
Iraudulento.

Cumpre destacar que a clientela e o elemento essencial do Iundo de comercio e das atividades
comerciais, sendo disputadissima pelas empresas no mercado e, diante de tal importncia,
surgem inumeras praticas Iraudulentas que podem ser utilizadas para atrair os consumidores.

As Iormas de desvio de clientela so inumeras, tais como imitaes de sinais caracteristicos
do concorrente (desde que no sejam registrados como marca, os quais possuem crime
proprio tipiIicado na Lei de Propriedade Industrial), imitar o produto do concorrente, utilizar o
mesmo lav out do concorrente, entre outras atividades.


Segundo obra de Dannemann Simsen Bigler &Ipanema Moreira
120
, o crime contra expresso
ou sinal de propaganda Ioi agora englobado pelo legislador dentro do rol daqueles crimes

118
BARBOSA, Denis Borges. ob cit. pp. 287 e 291.
119
MOREIRA, Dannemann Simsen Bigler & Ipanema. Propriedade intelectual no Brasil. Rio de Janeiro: PVDI
Design, 2000, p. 372.
120
MOREIRA, Dannemann Simsen Bigler &Ipanema. ob. cit., p. 375.


182
tipiIicados como concorrncia desleal tendo em vista que a atual Lei de Propriedade
Intelectual no mais conIere registro a expresses ou sinais de propaganda.

Vale ressaltar que todas as criaes de espirito, Iixadas em um suporte material, possuem a
proteo como direito autoral, no sendo diIerente com as expresses de propaganda, as quais
podem tambem ser protegidas por meio do direito do autor, desde que tenham tais
caracteristicas e que sejam originais, sujeitando-se, com isso, as penalidades impostas tambem
pela lei autoral.

Muito se discute, hoje em dia, sobre a concorrncia desleal nas campanhas publicitarias de
cerveja, teleIonia movel, entre outras.

No entanto, estas questes ligadas a publicidade comparativas sero objeto de estudo das
proximas aulas.

V usa, indevidamente, nome comercial, titulo de estabelecimento ou insignia alheios
ou vende, expe ou oIerece a venda ou tem em estoque produto com essas reIerncias;

Os casos citados neste inciso tratam-se de usurpao de signos distintivos alheios. Este inciso
se reIere somente a produtos. Contudo, ha o entendimento de que a pratica deste delito
tambem se estende analogicamente aos servios prestados pelo concorrente desonesto e
identiIicados com nome comercial, titulo de estabelecimento ou insignia alheios.
121

VI substitui, pelo seu proprio nome ou razo social, em produto de outrem, o nome
ou razo social deste, sem o seu consentimento;

Este crime e cometido quando terceiros, independentemente de serem produtores de produtos
proprios, substituem nomes ou razo social dos verdadeiros titulares por seus proprios signos
distintivos na tentativa de obter vantagens em decorrncia de outro concorrente no mercado.

VII atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distino que no obteve;

121


183
Este inciso se reIere as atividades de publicidade e de autopromoo que o concorrente desleal
se utiliza para Iins de levar vantagem no mercado em cima de seus concorrentes.

VIII vende ou expe ou oIerece a venda, em recipiente ou involucro de outrem,
produto adulterado ou IalsiIicado, ou dele se utiliza para negociar com produto da
mesma especie, embora no adulterado ou IalsiIicado, se o Iato no constitui crime
mais grave;

No caso em tela, tem-se a abordagem de dois crimes: (i) utilizao de involucro ou
embalagem de outro para Iins de comercializao de produto adulterado ou IalsiIicado; e (ii) a
comercializao de um produto que encontra-se a venda ou a exposio na embalagem de um
outro produto.

De acordo com a obra de Dannemann Simsen Bigler &Ipanema Moreira
122
, no ha de se
conIundir embalagem com involucro. O primeiro se reIere a qualquer dispositivo pata
acondicionar determinado produto, sendo o segundo considerado como tudo aquilo utilizado
para envolver. Alem disso, a reIerida obra dispe que, dada a importncia do crime em
comento, Ioi promulgada a Lei 9.677 de 1998 que alterou alguns dispositivos do Codigo
Penal, equiparando o ato de IalsiIicar, adulterar e alterar produtos sanitarios aos crimes
hediondos.

IX da ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o
empregado, Ialtando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;
X recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa,
para, Ialtando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do
empregador;

Os incisos IX e X do artigo 195 so crimes que tratam da corrupo ativa ou passiva dos
empregados, especialmente em decorrncia da conIiana depositada aos mesmos, os quais se
utilizam desta posio a Iim de desviar cliente para si ou para concorrente, aceitando
vantagens de adversarios em virtude da posse de inIormaes privilegiadas.

122
MOREIRA, Dannemann Simsen Bigler &Ipanema. Ob. cit., p. 375.


184
XI divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizao, de conhecimentos, inIormaes ou
dados conIidenciais, utilizaveis na industria, comercio ou prestao de servios,
excluidos aqueles que sejam de conhecimento publico ou que sejam evidentes para um
tecnico no assunto, a que teve acesso mediante relao contratual ou empregaticia,
mesmo apos o termino do contrato;
XII divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizao, de conhecimentos ou inIormaes
a que se reIere o inciso anterior, obtidos por meios ilicitos ou a que teve acesso
mediante Iraude; ou

O inciso XI trata dos casos de segredo industrial, os quais o concorrente desleal divulgou,
explorou ou utilizou, sem autorizao, inIormao conIidencial que obteve por meio
contratual ou atraves de relao empregaticia.

Segundo Paulo Roberto Costa Figueiredo
123
, ao contrario dos ilicitos previstos
nos incisos IX e X do artigo 195, onde desponta o contrato de trabalho como
elemento essencial para a sua conIigurao, no crime indicado pelo inciso XI o
agente pode estar vinculado ao sujeito passivo atraves de um contrato qualquer,
na maioria das vezes o de prestao de servios. De qualquer Iorma, ainda ai se
percebe o agir com abuso de conIiana.

O autor ainda complementa que os aspectos importantes so a criminalizao da
conduta mesmo se exercida apos o termino do contrato e a necessidade de que os
dados e inIormaes divulgados, explorados ou utilizados desautorizadamente,
tenham relevncia econmica, isto e, no sejam do dominio publico nem
evidentes ou vulgares para um tecnico no assunto.

Ja o inciso XII tipiIica como crime aquele que explora ou utiliza-se, sem autorizao,
inIormaes conIidenciais, obtidas por meios ilicitos ou a que teve acesso mediante Iraude.
Este dispositivo, segundo Dannemann Simsen Bigler &m Ipanema Moreira
124
, constitui uma

123
FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Ob.cit.
124
MOREIRA, Dannemann Simsen Bigler & Ipanema. Ob. cit., p. 384.


185
inovao no direito brasileiro, pois, ate ento, aquele que divulgava, elaborava ou utilizava
conhecimentos ou inIormaes indevidamente desviadas de um concorrente no era apenado.
De acordo com o paragraIo primeiro do artigo 195, as hipoteses previstas neste inciso tambem
se aplicam ao empregador, ao socio ou ao administrador da empresa.

XIII vende, expe ou oIerece a venda produto, declarando ser objeto de patente
depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que no o seja, ou
menciona-o, em anuncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou
registrado, sem o ser;

Este crime tem como objetivo coibir o concorrente desleal de se utilizar de inIormaes
Ialsas a respeito de patente ou desenho industrial, aIirmando ter a titularidade de tais bens de
propriedade intelectual, dos quais o concorrente desleal no possui.

XIV divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizao, de resultados de testes ou outros
dados no divulgados, cuja elaborao envolva esIoro consideravel e que tenham sido
apresentados a entidades governamentais como condio para aprovar a
comercializao de produtos.

Para Dannemann Simsen Bigler & Ipanema Moreira
125
a incorporao deste inciso na Lei de
Propriedade Industrial veio atender, principalmente, a reivindicaes de empresas que se
dedicam ao Iabrico e/ou comercio de produtos Iarmacuticos e agroquimicos, que titulares de
patentes em vigor no pais deIrontavam-se com problemas causados por concorrentes que
usando seus testes, exames toxicologicos, enIim, dados conIidenciais, exigidos e
apresentados as autoridades competentes do Ministerio da Saude e do Ministerio da
Agricultura como condio para a concesso de comercializao daqueles seus produtos
tutelados por patentes que obtinham licenas para colocar no mercado local produtos
similares atraves desses meios.

Importante observar, ainda, que o paragraIo segundo do artigo 195 prev que este inciso no
se aplica a divulgao realizada por orgo governamental competente de inIormaes

125
MOREIRA, Dannemann Simsen Bigler & Ipanema. ob. cit., p. 385.


186
conIidenciais para autorizar a comercializao de produto, quando necessario para proteger o
publico.

1.5 Concorrncia Parasitaria e Aproveitamento Parasitario
A expresso 'Parasitismo ou 'aproveitamento parasitario e utilizada para reIorar o carater
danoso desta modalidade de concorrncia. Pode-se dizer que a concorrncia desleal e gnero,
sendo a concorrncia parasitaria, uma especie. Desta Iorma, segundo Waldemar Zveiter
126
,
diversas so as Iormas de exteriorizar o gnero 'concorrncia desleal: atraves de desvio da
clientela, dumping, truste, monopolio, plagio, condutas tipiIicadas no artigo 195 da Lei de
Propriedade Industrial, concorrncia parasitaria, entre outras.

Com relao a diIerena entre concorrncia parasitaria e o aproveitamento parasitario,
Marcelo Leite da Silva Mazzola
127
comenta que, embora sejam classiIicaes onde o
personagem do parasita e trao marcante e caracteristico, as modalidades no se conIundem,
apenas se tangenciam.

Segundo o reIerido autor, na concorrncia parasitaria, o concorrente procura inspirao nas
realizaes de outro empresario, ou objetiva tirar proveito do seu Iundo de comercio e de suas
inovaes no plano tecnologico, artistico ou comercial, sem estar agindo em maniIesta
violao aos direitos do empreendedor. Numa viso isolada, os atos desse parasita no
constituiriam atos ilicitos, mas sua constncia, repetio e a nitida inteno de copiar a linha
de produo e criao alheia, isto e, a propria direo tomada pelo pioneiro, evidenciam uma
situao de concorrncia parasitaria. Diz-se que na concorrncia parasitaria no se agride de
modo ostensivo, direto ou Irontal, mas de Iorma indireta, sutil e soIisticada. O que a
caracteriza e o Iato de tais atos no se enquadrarem na noo classica e convencional de
concorrncia desleal, onde a Iinalidade precipua e o desvio de clientela, e no 'sugar o
trabalho, o esIoro, o investimento e a criao alheia.

E por esta razo que muitos doutrinadores aIirmam que a concorrncia parasitaria e especie

126
ZVEITER, Waldemar. Concorrncia desleal parasitismo. ReciIe: Novembro/2000.
127
MAZZOLA, Marcelo Leite da Silva. 'As entrelinhas da indenizao nos casos de parasitismo. In Revista da
ABPI- julho/agosto de 2004.


187
do gnero concorrncia desleal, sendo o aproveitamento parasitario uma especie do gnero
enriquecimento ilicito. Hoje em dia, a represso a concorrncia desleal no pressupe mais a
competio direta no mercado, podendo abranger, tambem, qualquer situao de possibilidade
de prejuizo ao negocio da pessoa ou da empresa, ainda que no haja desvio de clientela.

O autor acrescenta que, diIerentemente da concorrncia parasitaria, o aproveitamento
parasitario pode ser conceituado como o ato de um comerciante ou industrial que, mesmo sem
inteno de causar dano, tira ou procura tirar proveito da criao de obra artistica, literaria ou
intelectual de terceiro, ou do renome alheio adquirido legitimamente, sem que haja identidade
ou aIinidade entre os produtos e os servios das empresas, pressupondo uma relao de no
concorrncia. Nessa modalidade, o parasita se aproveita de um elemento atrativo de clientela
de terceiro (que no e seu concorrente), sem necessariamente prejudicar e desviar
consumidores deste, se enriquecendo ilicitamente graas ao esIoro, trabalho, investimento e
criao alheia.

O autor conclui que a diIerena principal entre os institutos da concorrncia parasitaria e do
aproveitamento parasitario e que na primeira existe o desvio de clientela, ja que os envolvidos
so concorrentes, enquanto na segunda o que a evidencia e a tentativa do inIrator de se
beneIiciar graciosamente do trabalho, do investimento e da criao de terceiro, que no atua
no mesmo ramo do parasita.

2. Questes de Automonitoramento
2.1. O que e a concorrncia desleal?
2.2. Como se deu a evoluo historica do direito da concorrncia?
2.3. Qual o principio adotado pela Constituio Federal em relao a esta materia?
2.4. Qual seria o objetivo da Lei 8.884/94?
2.5. Quais so os crimes de concorrncia desleal?
2.6. Um crime contra marca pode ser caracterizado crime de concorrncia desleal?
2.7. Qual a diIerena entre concorrncia parasitaria e aproveitamento parasitario?


188
3. Referncias
3.1. Legislativas
Lei n 9279/96.
Lei n 8884/94.

Agravo de Instrumento, Processo: 2004.002.15063. 5 Cmara Civel TJRJ, Des. Roberto
Wider. j. em 21/09/2004.
Apelao Civel, processo n 2003.001.05498 TJRJ, 16 Cmara Civel, Des. Mario Robert
Mannheimer, j. em 17/02/2004.
Apelao Civel n 511/90- TJRJ 3 Cmara Civel. Relator: Des. Darcy Lizardo de Lima;
Apelao Civel n 30.822-1 TJSP- 4 Cmara Civel. Relator: Ney Almada;
Apelao Civel n 638/88 TJRJ 6 Cmara Civel. Relator: Basileu Ribeiro Filho;
Apelao Civel n 71.967- 1 Cmara Civel. Relatora: Juiza Maria Stella Rodrigues;
Apelao Civel n 258.298 TJSP- 3 Cmara Civel. Relator: Tomaz Rodrigues.
3.3. Bibliogrficas
BARBOSA, Denis Borges. Uma Introduo a Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Editora
Lumen Juris. 2003.
CERQUERIA, Joo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. 2 ed. So Paulo: Revista dos
Tribunais. 1982.
DANNEMANN, Gert Egon, 'A Concorrncia Desleal Uma Pesquisa Sobre as Decises
Judiciais dos Tribunais Brasileiros. In Revista da ABPI n 61;
DIAS, Jose Carlos Ja:. 'Os Principios da Legalidade e da Competncia e os Limites de
Atuao do INPI no Direito da Concorrncia`. In Revista do Instituto Brasileiro de Estudos
das Relaes de Concorrncia e de Consumo vol. 5.
FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. 'Crimes de Concorrncia Desleal Crimes de Violao de
Segredo De Fabrica e de Negocio. In Revista da ABPI N 49;
FONSECA, Antnio. 'Concorrncia e Propriedade Intelectual. In Revista do Instituto
Brasileiro de Estudos das Relaes de Concorrncia de Consumo vol. 5 n 7;


189
LEONARDOS, Luiz; LICKS, Otto B. 'A concorrncia como principio basilar da sociedade
brasileira e o monopolio concedido pela patente como a exceo ao principio da livre
concorrncia.
MARQUES, Fernando de Oliveira. 'Abuso de Patente e concorrncia. In Revista do Instituto
Brasileiro de Estudos das Relaes de Concorrncia de Consumo vol. 9 n 4, 2002.
MOREIRA, Dannemann Simsen Bigler & Ipanema. Propriedade intelectual no Brasil. Rio de
Janeiro: PVDI Design, 2000.


190

Parte IX: Concorrncia Desleal e
1udicirio

PROPRIEDADE
INTELECTUAL

FGV Direito PEC


191
Caso gerador

Noticia 'Juiza manda Nizan Idenizar Fischer em R$ 600 mil no caso Zeca Pagodinho O
Globo data: 24 de maio de 2005.

Leia a noticia e responda aos seguintes questionamentos:
1. Em sua opinio, houve concorrncia desleal por parte da agncia AIrica?
2. Discorra e indique o embasamento legal para a alegao de crime de concorrncia
desleal.
3. Quais seriam os seus argumentos para a deIesa da agncia AIrica?


192
1. Roteiro de Aula
1.2 Os Tribunais
Abaixo, seguem alguns resultados quanto as decises dos tribunais brasileiros a respeito da
concorrncia desleal, tendo como base a pesquisa realizada ate o ano de 2002 por Gert Egon
Dannemann, em sua obra 'A Concorrncia Desleal - Uma Pesquisa Sobre as Decises
Judiciais dos Tribunais Brasileiros
128
.

O reIerido autor aIirma que a pesquisa no se preocupou em analisar ou comentar o merito
das decises levantadas, mas to-somente dar uma ideia do volume de recursos decididos,
indicando se a Iavor ou contra o pleito daqueles que se julgaram lesados com a pratica de atos
de concorrncia desleal.

Gert Egon Dannemann acrescenta, ainda, que certamente a pesquisa no abrangeu todos os
acordos proIeridos por nossos tribunais ate o ano de 2002, pois a base de dados consultada se
resume a apontar aqueles do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justia,
Tribunais de Justia dos Estados de So Paulo, Guanabara, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Parana, Minas Gerais e Goias e Tribunais de Alada Civil e Criminal do
Estado de So Paulo.

Segundo a pesquisa, Ioram encontrados mais de 100 acordos Iazendo meno a expresso
'concorrncia desleal, ao artigo 178 e seus incisos do Decreto-lei n 7.903/1945, bem como
ao artigo 195 e seus incisos da Lei n 9.279/1996.

Entretanto, muitos deles no apreciaram atos de concorrncia desleal enquadrados nos incisos
desses dois artigos, seno de violao de marcas registradas e de patentes concedidas. Tais
acordos no Ioram levados em conta na pesquisa, que se centrou unicamente nos atos
deIinidos naqueles dois artigos.

Eis os resultados da pesquisa, indicado o delito a que se reIerem os acordos apurados, com a

128
DANNEMANN, Gert Egon, 'A Concorrncia Desleal - Uma Pesquisa Sobre as Decises Judiciais dos
Tribunais Brasileiros - Revista da ABPI n 61 (nov/dez 2002).


193
citao das disposies legais que os tipiIicam, isto e, tanto do Decreto-Lei n 7.903/45 como
da Lei n 9.279/96.

Publicidade Ialsa (inciso I do Decreto-Lei 7.903/45 e inciso I da Lei n 9.2 79/96): Ioi
encontrado apenas um acordo, proIerido pelo Tribunal de Alada do Estado da
Guanabara, desacolhendo a ao.
Delito de desvio de clientela (inciso III do artigo 178 do Decreto Lei 7.903/45 e inciso
III do artigo 195 da Lei n 9.279/96): Ioram apurados cinqenta acordos, sendo trinta
e sete acolhendo as aes e treze desacolhendo, ou seja, 74 contra 26. Desses
cinqenta acordos, vinte e um Ioram proIeridos pelo Tribunal de Alada Criminal do
Estado de So Paulo; dez pelo Tribunal de Justia do Estado de So Paulo; doze pelo
Tribunal de Justia do Estado do Rio de Janeiro; dois pelo Supremo Tribunal Federal;
dois pelo Tribunal de Justia do Estado do Rio Grande do Sul; um pelo Tribunal de
Justia do Estado de Santa Catarina; um pelo Tribunal de Justia do Estado de Goias e
um pela Corte de Apelaes do Estado de So Paulo no ano de 1936.

Delito de preenchimento (inciso VIII do artigo 178 do Decreto Lei 7.903/45 e inciso
VIII do artigo 195 da Lei n 9.279/96): dos trs acordos apurados, todos acolheram a
argio da oIensa, portanto 100. Dois Ioram julgados pelo Tribunal de Alada do
Estado de So Paulo e um pelo Tribunal de Justia do Estado de So Paulo. Um dos
dois casos julgados pelo Tribunal de Alada do Estado de So Paulo interpretou o
inciso VIII do artigo 195 da Lei n 9.2 79/96, sendo que os demais dois interpretaram
o inciso VIII do artigo 178 do Decreto-Lei 7.903/45.

Corrupo ativa de empregado (inciso IX do artigo 178 do Decreto-Lei 7.903/45 e
inciso

IX do artigo 195 da Lei n 9279/96): Ioram apurados quatro acordos, sendo
todos do Tribunal de Alada Criminal do Estado de So Paulo. Desses quatro
acordos, trs desacolheram as aes, enquanto um a acolheu, portanto 75
desIavoraveis e 25 Iavoraveis.

Violao de segredos de Iabrica e de negocio (incisos XI e XII do artigo 178 do
Decreto-Lei 7.903/45 e XI e XII do artigo 195 da Lei n 9.279/96): Ioram apurados


194
cinco acordos, sendo trs do Tribunal de Alada Criminal do Estado de So Paulo e
dois do Tribunal de Justia do Estado de So Paulo. Quatro deles acolheram as aes e
apenas um desacolheu, portanto 80 contra 20. O unico acordo que julgou pelo
desacolhimento Ioi proIerido pelo Tribunal de Justia do Estado de So Paulo.

Violaes capazes de prejudicar a reputao ou os negocios alheios, a criar conIuso
entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de servios, ou entre
produtos postos no comercio (paragraIo unico do artigo 178 do Decreto-Lei 7.903/45
e artigo 209 da Lei n 9.279/96): Ioram apurados oito acordos, a saber: trs do
Tribunal de Justia do Estado de So Paulo, dois do Superior Tribunal de Justia, um
do Tribunal de Justia do Estado da Guanabara, um do Tribunal de Justia do Estado
do Rio de janeiro e um do Tribunal de Justia do Estado de Santa Catarina. Desses,
quatro acolheram as aes e os outros quatro desacolheram, portanto 50 a 50. Dos
quatro Iavoraveis, dois Ioram proIeridos pelo Tribunal de Justia do Estado de So
Paulo, um pelo Tribunal de Justia do Estado de Santa Catarina e um pelo Tribunal de
Justia do Estado da Guanabara. Dos quatro desIavoraveis, dois Ioram proIeridos pelo
Superior Tribunal de Justia, um pelo Tribunal de Justia do Estado de So Paulo e
um pelo Tribunal de Justia do Estado do Rio de Janeiro.

CONCLUSES:

A grande maioria dos acordos revelados ao cabo da pesquisa diz respeito ao delito de
desvio de clientela.
Diante da insistncia do governo norte-americano, de entidades e associaes dos
EUA durante a tramitao do projeto que resultou na Lei n 9.2 79/96, no sentido do
Brasil prever uma proteo mais eIicaz aos segredos de Iabrica e de negocio,
surpreendeu-me o baixo numero de acordos revelados pela pesquisa, isto e, cinco.
Uma viso global da pesquisa revela um alto indice de casos julgados em Iavor dos
oIendidos.
O maior numero de incidncias do delito de concorrncia desleal concentrava-se no
Estado de So Paulo, onde esta localizada a maioria das industrias brasileiras.
06 acordos interpretaram incisos do artigo 195 da Lei n 9.279/96, tendo em vista


195
que a lei entrou em vigor em maio de 1997 no que tange a materia e a lentido da
maquina judiciaria brasileira para dar soluo deIinitiva a esse tipo de ao.

1.3.Casos Praticos

Tendo em vista que as questes de concorrncia desleal ja Ioram abordadas nas aulas
passadas, seguem, abaixo, algumas decises de nossos tribunais sobre a materia:

I) Apelao Cvel n: 115.270.4/0-00 - Piracicaba
Apelante.: Mximo Martins da Cruz Engenharia e Comrcio Ltda.
Apelada.: Construmxima Construes e Empreendimentos Ltda.

CONCORRNCIA DESLEAL - PEDIDO DE ABSTENO DO USO DA PARTICULA
'MAXIMA NO NOME E IMPRESSOS JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
NO CAUSA CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRNCIA DE HOMOFONIA
ENTRE A MARCA REGISTRADA PELA AUTORA ('MAXIMO) E O NOME DA RE
('CONSTRUMAXIMA) AO IMPROCEDENTE RECURSO IMPROVIDO.
ACRDO
ACORDAM, em Oitava Cmara Direito Privado de Ferias 'Janeiro/2001 do Tribunal de
Justia do Estado de So Paulo, proIerir a seguinte deciso: 'negaram provimento ao recurso.
v.u., de conIormidade com o relatorio e voto do Relator, que integram este acordo.
RELATRIO
Maximo Martins da Cruz Engenharia e Comercio Ltda. interps a presente apelao contra
respeitavel sentena (Ils. 169/173), com relatorio adotado, que julgou improcedente ao de
absteno de uso de nome proposta contra Construmaxima Construes e Empreendimentos
Ltda.
Irresignado, apela o vencido (Iis. 176/182), requerendo a reIorma da deciso, alegando, em
sintese, que havia necessidade de produo de provas, sendo incabivel o julgamento
antecipado da lide e que o nome da re conIunde-se Iacilmente com a marca registrada
'Maximo de sua propriedade.
Recurso tempestivo, bem processado, com resposta (Ils. 187/198), sustentando a manuteno
da sentena recorrida.


196
E o relatorio.
A alegao de inIrao ao contraditorio e a ampla deIesa pelo julgamento antecipado da
lide (artigo 5, inciso LV, da Constituio Federal), no comporta acolhida, pois a materia no
necessita de amplitude probatoria, vislumbrando-se apenas o estudo sobre a interIerncia ou
no do nome pela re nos negocios da autora e a ocorrncia de concorrncia desleal, cuja
deciso requer exame apenas dos nomes e registros, documentao esta ja apresentada,
prescindindo da produo de outras provas.
No mais, o Magistrado bem apreciou os Iatos, dando-lhes a correta soluo.
A questo e singela, porquanto Iirmada apenas na utilizao da expresso 'Construmaxima
em Iace da marca 'Maximo registrada pelo autor.
Como bem colocado na r. sentena, citando aresto a respeito, os nomes, para que se constate a
homoIonia, necessitam da identiIicao completa entre si. A praa da marca registrada como
particula suIixial do nome usado pela re, ainda mais, no Ieminino, toma as marcas
inconIundiveis.
No havendo conIuso sonora ou visual dos termos 'Maximo e 'Construmaxima, no
comporta acolhimento a alegao de concorrncia desleal, Iicando mantida a bem lanada
sentena, por seus Iundamentos.
Posto isto, nega-se provimento ao apelo.
Ribeiro dos santos
Relator

II) Tribunal de 1ustia do Estado de So Paulo
Apelao Cvel n 117.353-4/3-
Apelante: Duarte Silva Indstria e Comrcio de Mveis para Escritrio Ltda.
Apeladas: Ebid Editora Pginas Amarelas Ltda. e Outra
Voto n 13879

AO INDENIZATORIA SENTENA QUE A JULGA IMPROCEDENTE
ANUNCIO PUBLICADO POR EQUIVOCO, QUE NO CAUSOU PREJUIZO ALGUM A
AUTORA RECURSO NO PROVIDO.
ACRDO


197
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAO CIVEL n 117.353-4/3, da Comarca
de SO PAULO, em que e apelante DUARTE SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA., sendo apeladas EBIDEDITORA PAGINAS
AMARELAS LTDA. e OUTRO:
ACORDAM, em Primeira Cmara de Direito Privado de Ferias 'Janeiro/ 2001 do Tribunal
de Justia do Estado de So Paulo, proIerir a seguinte deciso: 'NEGARAM PROVIMENTO
AO RECURSO., de conIormidade com o relatorio e voto do Relator, que Iicam Iazendo
parte integrante do presente julgado.
So Paulo, 30 de janeiro de 2001.
RELATRIO
1. E ao ordinaria com preceito cominatorio cumulada com perdas e danos, julgada
improcedente pela sentena de Iis. 122/124.
Apelou a autora, alegando: a) em sua deIesa, a re conIessou a ao, demonstrando o ato ilicito
e o dano; b) o MM. Juiz, ao proIerir a sentena, distorceu os Iatos e a prova; c) a sentena
negou a aplicao do artigo 159 do Codigo Civil e, em especial o artigo 5, V, X e XXIX, da
Constituio Federal, pois restou comprovada a ocorrncia de danos morais; d) esta patente a
violao da imagem (marca e nome dos produtos) em publicidade ou anuncio veiculado
indevidamente; e) clientes seus eram desviados para a empresa que consta do anuncio; I)
restando comprovado que a re lhe causou enormes prejuizos com a publicao do malIadado
anuncio em seu veiculo de publicidade 'paginas amarelas, sem qualquer autorizao, deve
ser reIormada a sentena.
Recurso respondido e preparado.
E o relatorio.
2. Na pagina 1.410 da edio 98, comemorativa dos 50 anos de atividade, a empresa-re
publicou, no Guia de Negocios Moveis para Escritorios, publicidade relativa a 'Intelligent
Line Ltda. 03330-00 1 Av. Alvaro Ramos, 2102, teleIone 292.3568 (Iis. 16).
Em 25.06.98, a empresa Sposito & Gomes Ltda. enviou a Duarte Silva Moveis Para Escritorio
Ltda. a correspondncia de Ils. 17, inIormando que o anuncio no Iora autorizado por
qualquer pessoa que a representasse, tendo sido publicado a sua revelia.

Na seqncia, mais precisamente em 06.07.98, a Duarte Silva ajuizou ao com preceito
cominatorio cumulada com perdas e danos, alegando enormes prejuizos, com desvio de


198
clientela, concorrncia desleal e transtornos para esclarecer que o anuncio no Iora Ieito pelos
Iabricantes da linha de moveis 'Intelligent Line (Iis. 04).

Ao contestar a ao (Iis. 34/4 1), a Editora Paginas Amarelas Ltda. reconheceu que o anuncio,
como se de uma empresa Iosse, decorreu de um lapso na pesquisa, em Iace de inIormaes
teleInicas colhidas no local. Juntou o documento de Ils. 51/51, para provar que a empresa
localizada na Av. Alvaro Ramos 2.102, teleIone 292.3568, e vendedora autorizada dos
produtos de Iabricao da autora.

A ao Ioi julgada improcedente, a autora recorreu e, na petio de 17.07.00 (Iis. 156/159), a
re noticiou contrato celebrado entre as partes, no dia 26.10.99, que autorizava a publicao do
anuncio em trs guias, autorizao que entendeu incompativel com o recurso.
Incompatibilidade negada as Ils. 168/169.

EIetivamente, o contrato de publicao celebrado entre as partes, apos os Iatos que deram
origem ao processo, jamais poderia caracterizar a hipotese do artigo 503 do CPC, no
signiIicando aceitao, expressa ou tacita, da sentena.

Superada essa questo preliminar, resta saber se o equivoco conIessado pela re era suIiciente
para autorizar o pedido de indenizao por danos morais e materiais, incluindo a absteno do
uso do nome e marca 'Intelligent Line, pena de multa diaria.

Em que pese a inconIormidade, penso, como o douto magistrado sentenciante, que o
equivoco, reconhecido com elogiavel correo, no causou prejuizo algum a autora, sequer se
podendo ou se devendo cogitar de concorrncia desleal entre uma empresa que se dedica a
moveis para escritorio e outra que cuida de anuncios de teleIones.

Concorrncia desleal haveria se a empresa localizada na Avenida Alvaro Ramos 2.102 tivesse
autorizado o anuncio e usado, indevidamente, a marca 'Intelligent Line. Ao contrario, ela
no o Iez, embora Iosse revendedora autorizada, circunstncia detectada pela re e conIessada
pela autora a Ils. 101.


199
A evidncia, a prova dos autos, restrita a documental, no conIirmou qualquer prejuizo, muito
menos 'enormes. Nem 'o desvio de clientes, uma vez que seria realmente estranho em se
considerando a atividade da re.

Na verdade, se o anuncio de Iis. 16 se reIeriu a marca 'Intelligente Line Ltda., como se Iosse
uma empresa, com endereo a Av. Alvaro Ramos 2.102, o mesmo de uma revendedora
autorizada, no ha Iaias em ato ilicito ou reparao de danos morais e materiais, e sim em
vantagem da autora e da Sposito & Gomes Ltda., que tiveram publicidade sem nada pagar.
3. Pelo exposto, nego provimento ao recurso para manter, integralmente, a bem lanada
sentena recorrida.

III) Apelao Cvel n 511/90- T1R1 - 3 Cmara Cvel
Apelantes: Caves Neto Costa S.A.R.L e Comesa Comrcio e Importao Ltda.
Apelada: Cointreau & Cie S/A
Relator: Des. Darcy Lizardo de Lima
EMENTA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL CONCORRNCIA DESLEAL AINDA QUE
FABRICADOS E EMBALADOS NO EXTERIOR, OS PRODUTOS IMPORTADOS, PARA
QUE AQUI NO PAIS POSSAM SER COMERCIADOS SOB PROTEO DE MARCA E
APRESENTAO, DEVEM, QUANTO A ESSAS, OBTEREM O REGISTRO
COMPETENTE NO INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL,
NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 69, 64 E 68 DA LEI 5.772, DE
21.12.71- CODIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Se o produto da autora acha-se ao
resguardado dos registros eIetivados, ao contrario do da primeira apelante e se o desta, por
evidente similitude pode gerar engano para o consumidor, causando prejuizo a outrem,
impositiva ha de ser a modiIicao de seu visual, devendo a segunda apelante abster-se de
importar dito produto enquanto tal no se Iaa No ha que se Ialar em indenizao por
prejuizos, danos materiais e lucros cessantes quando tais no possam ser admitidos como de
Iato ocorrentes Apelos providos em parte.
ACRDO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelao acima, em que so partes as supra
indicadas, ACORDAM por unanimidade, os Desembargadores da 3 Cmara Civel do


200
Tribunal de Justia do Estado do Rio de Janeiro, integrado neste o Relatorio de Iolhas 346/47,
em dar parcial provimento as apelaes interpostas, para excluir da sentena a parte em que
condenou as res a pagarem prejuizos, danos materiais e lucros cessantes, Iicando, neste
particular, reIormada, persistindo, contudo, quanto ao mais decidido.

Cuida-se da aIirmativa da concorrncia desleal, provinda da similitude da embalagem dos
produtos comercializados, no caso, os licores Cointreau e Triplice, aquele, Iabricado na
Frana e este em Portugal.

A Cointreau & Cie S/A, no Brasil, cuidou de Iazer os registros de seu produto junto ao
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, na conIormidade do previsto no Codigo de
Propriedade Industrial, a Iim de se resguardar do privilegio de uso de sua embalagem, no so
quanto ao Irasco, na sua Iorma, como tambem, nos seus rotulos, sinais, etiquetas e cores.

A proposito, dispem os artigos 59, 64 e 68 do Codigo de Propriedade Industrial (Lei 5.772,
de 21.12.71):

Art. 59: Sera garantida no territorio nacional a propriedade da marca e o seu uso exclusivo
aquele que obtiver o registro de acordo com o presente Codigo, para distinguir seus produtos,
mercadorias ou servios, de outros idnticos ou semelhantes, na classe correspondente a sua
atividade.
Art. 64: So registraveis como marca os nomes, palavras, denominaes, monogramas,
emblemas, simbolos, Iiguras e quaisquer outros sinais distintivos que no apresentem
anterioridades ou colidncias com registros ja existentes e que no estejam compreendidos
nas proibies legais.
Art. 68: Para os eIeitos deste Codigo, considera-se marca estrangeira a que, depositada
regularmente em pais vinculado a acordo internacional do qual o Brasil seja signatario ou
participe, Ior tambem depositada no Brasil dentro do prazo de prioridade estipulado no
respectivo acordo, sob reserva de direitos de terceiros, e desde que seja assegurada
reciprocidade de direitos para o registro de marcas brasileiras, naquele pais.
1. Durante esse prazo a prioridade no sera invalidada por igual deposito da marca, por
terceiros.


201
2. A reivindicao de prioridade devera ser comprovada mediante documento habil do pais
de origem, sempre acompanhado de traduo, na integra, contendo o numero, a data e a
reproduo do pedido ou do registro.
3. A apresentao desse comprovante quando no tiver sido Ieita juntamente com o
deposito, devera ocorrer ate cento e vinte dias contados da data do mesmo deposito, sob pena
de perda da prioridade reivindicada.
A Iabricante do Cointreau cuidou de promover os depositos e registro do seu Irasco e daquilo,
em sua parte exterior, que identiIicava o produto.
Obteve os registros e patentes respectivos.

A Iirma Caves Neto Costa S.A.R.L., produtora do licor Triplice, tambem providenciou o
deposito e os registros de seu Irasco e de seus rotulos.

Apenas quanto a um dos rotulos alcanou deIerimento. (Il 292).
Menos pelo seu Irasco, embora bem assemelhado com o do licor Cointreau, e mais pelo seu
conjunto, com pertinncia a cores da embalagem, dizeres, Ieitio e posio dos rotulos, no ha
duvida de que o licor Triplice, pela sua apresentao e semelhana, pode se conIundir com o
licor Cointreau, sobretudo ao longe e ate mesmo ao ser comprado por adquirente menos
avisado.
Urge que a Caves Neto Costa S.A.R.L., d novo visual ao seu licor Triplice a ser exportado
para o nosso pais e que o Iaa de Iorma a no ensejar qualquer conIuso no espirito do
consumidor ou adquirente do licor Cointreau, que tem aqui a sua apresentao deIinida e ao
abrigo de regular registro no INPI.
A Iirma Comesa Comercio e Importao Ltda. no devera, enquanto no se introduzirem as
alteraes necessarias na embalagem do licor Triplice, importa-lo nem comercializa-lo em
nosso Pais.
Prejuizos, danos e lucros cessantes so devem ser cometidos a alguem, se de Iato restarem
comprovados no bojo do processo, na sua Iase cognitiva.
O seu quantitativo e que Iicara para a Iase de execuo.
Na hipotese, tal no se veriIicou e nada, a proposito e de concreto, Iicou provado, tudo se
situando no terreno da mera possibilidade.


202
Assim e por isso, entendo que a parte da sentena que condenou as res, ora apelantes, a
pagarem mencionados encargos, no deve persistir.
A tanto, parcialmente, dou provimento aos apelos interpostos, Iicando conIirmada a sentena
quanto ao mais, inclusive no que tange a nus sucumbenciais.
Custas 'ex-lege.
Rio de janeiro, 27 de novembro de 1990.
RELATRIO
Cointreau & Cie S/A, no juizo da 5 Vara Civel da Capital, ingressou com ao de rito
ordinario contra Caves Neto Costa S.A.R.L e Comesa Comercio e Importao Ltda, alegando
pratica de concorrncia desleal e objetivando a condenao das res, a primeira, para que
modiIique 'a apresentao de seu produto adotando outra que no se conIunda com a
apresentao do produto da Autora, nem em sua Iorma externa, nem em sua combinao
colorida, nem nos elementos que a integram e, tambem, 'a no reproduzir, no todo ou em
parte, nem a imitar as marcas registradas pela Autora, sob pena, em ambas as hipoteses, de
pagar multa equivalente a 100 N.F.T.N. 'por unidade do produto vendido e a segunda, para
se abster de importar o produto da 1 re, nas condies acima e 'sob a mesma cominao,
pedindo ainda, ao Iinal, a condenao das res a pagarem os prejuizos que lhe causaram, 'tanto
por danos materiais, quanto por lucros cessantes ...
A ao mereceu procedncia integrar, concluindo o culto julgador monocratico, em seguida
enIatizar que, na especie e de Iorma incontestavel, Iicou caracterizada a concorrncia desleal,
que 'de eIeito, e insoIismavel a imitao, no sendo indispensavel a semelhana integral: e
bastante a possibilidade de passar um produto por outro, pela impresso de conjunto da sua
apresentao ao consumidor, Iacilitando a compra de um pelo outro. (sic-Il. 294).
InconIormadas em apelos tempestivos, pretendem as res a reIorma da sentena, insistindo em
inexistir, na hipotese, a aIirmada concorrncia desleal, o que impora a improcedncia da ao,
pedindo ainda a primeira re, se assim no Ior entendido, que se reIorma a dita sentena 'para
retirar a parte condenatoria reIerente a indenizao pelos prejuizos, danos materiais e lucros
cessantes, dado que 'no agiu de ma-Ie, culpa, dolo, ou simulao ..., conIorme aprovou.
Em resposta, pugnou a apelada pela conIirmao da sentena, tendo tambem se pronunciado
acerca da petio e documento oIertados pela primeira, quando ja nesta instncia o processo.
E o relatorio.
Ao insigne Revisor.


203
Rio de janeiro, 2 de agosto de 1990.
Des. Darcy Lizardo de Lima- Relator

IV) Apelao Cvel n 30.822-1 - T1SP- 4 Cmara Cvel
Apelantes: Colgate Palmolive Ltda e Bombril S.A- Indstra e Comrcio
Apeladas: as mesmas
Relator: Ney Almada

ACRDO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAO CIVEL n 30.822-1, da Comarca
de So Paulo, que so apelantes e reciprocamente apeladas Colgate Palmolive Ltda e Bombril
S.A- Industria e Comercio:
ACORDAM, em Quarta Cmara Civel do Tribunal de Justia do Estado de So Paulo, por
votao unnime, negar provimento ao agravo retido e ao recurso da re, provendo, em parte, o
das autoras.
A r. sentena de Ils. 342 e seguintes, relatorio adotado, julgou ao de preceito cumulada com
perdas e danos parcialmente procedentes, para condenar a re a se abster de usar em seu
produto Fort` rotulos que reproduzem ou imitem aqueles utilizados pela Colgate Palmolive
Ltda., passando a adotar outros que no lancem conIuso com o produto Ajax, sob pena de
multa diaria de 100.000,00. Sucumbncia reciproca.
Recorrem as autoras (Ils. 356), em sintese, vindicando as perdas e danos negadas pelo r.
julgado de primeiro grau, com reiterao da tese de que soIreram prejuizo. Tambem
propugnam por custas, despesas e verba advocaticia. Tambem a re maniIesta pela apelao a
Ils. 63, reiterando agravo retido contra o saneador que rejeitou questo previa (inepcia da
inicial) e, preliminarmente, sustenta ter sido o decisorio 'ultra petita, uma vez que a patente
recaiu no dominio publico, reduziu a condenao a que a re se abstivesse 'de usar em seu
produto Fort` rotulos que reproduzam ou imitem aqueles utilizados pela Colgate Palmolive
Ltda. (Ils. 352). O provimento as contem no 'petitum, tanto que as autoras, em seu recurso,
querem ampliao ou, ao menos, alterao que lhes enseje tutela de maior dimenso ao
produto que Iabricam.
No que tange ao merito da controversia, tem-se admitir a justeza e propriedade do decisorio
'a quo. A similitude entre as apresentaes objetivas dos produtos e maniIesta, repontando,


204
plenamente, do mais sumario exame visual que se Iaa sobre as IotograIias comparativas, que
ilustram os presente autos. Bem notado, outrossim, que para o consumidor medio, no aIeito a
pormenores ou a tecnicalidades diIerenciadoras dos detergentes, a conIuso entre ambos e
extremamente viavel. Vale, a tal respeito, a observao de que a dona-de-casa, ao percorrer as
galerias dos supermercados hodiernos, geralmente, o Iaz empunhando uma lista de itens a
constituirem o objeto de sua demanda e, premida pelo tempo, ao menos nas cidades de
movimento mais trepidante, no se detem muito no exame de embalagem de produtos, o que
Iacilita a incurso nos dominios do erro, a conta do qual compra um pelo outro. E desse ponto
de vista que se deve colocar quem analise a lide para apurar a conIigurao de concorrncia
desleal, ainda que so no plano civil e comercial, sem matizao juridico-penal.
(...)
Finalmente, mantida Iica a r. sentena igualmente no que diz com os nus da sucumbncia,
cuja partilha se harmoniza com a proporo em que as partes obtiveram bem de vida por
Iora do julgado.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, negam provimento assim ao agravo retido como a
apelao da re, dando-o, parcialmente, ao das autoras.
Custas, na Iorma regular.
O julgamento Ioi presidido pelo Sr. Desembargador Moretzsohn de Castro e dele tambem
participou o Sr. Desembargador Alves Barbosa, ambos com votos vencedores.
So Paulo, 20 de maior de 1983
Ney Almada- Relator.

V) Apelao Cvel n 638/88 - 6 Cmara Cvel T1R1
Relator: Basileu Riberio Filho
Apelantes: Laboratrio Sedabel Ltda e Laboratrio Americano de Farmacoterapia S/A
Apelados: os mesmos

EMENTA
EMBALAGEM DE MEDICAMENTO CUJA SEMELHANA COM A DE OUTRO, DE
MESMA FINALIDADE E EXPOSTO A VENDA HA LONGOS ANOS, PROPICIA
CONFUSO POR PARTE DO CONSUMIDOR.


205
Ao para proibir o reu de usar tal embalagem julgada procedente. Alegao do apelante
Iundada na obteno do registro no INPI das marca mista. Improcedncia da alegao pois a
sentena se reIere exclusivamente a embalagem em que Iigura a marca mista em questo mas
no ao uso desta por qualquer outro meio. ReIorma parcial da sentena para conceder ao autor
direito a perdas e danos.

ACRDO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelao Civel n 638/88, em que so
Apelantes: 1) Laboratorio Sedabel Ltda 2) Laboratorio Americano de Farmacoterapia S/A e
Apelados: os mesmos, ACORDAM os juizes da Sexta Cmara Civel do Tribunal de Justia
do Estado do Rio de Janeiro, em sesso de 21/4/88, por unanimidade, em negar provimento ao
primeiro recurso, dando-se ao segundo.
Relatorio a Ils. 588/589. Como se v do relatorio, a autora pediu a condenao das res a se
absterem de usar a embalagem, o rotulo, o recipiente e o conta-gotas; pediu, tambem, perdas e
danos.
A sentena condenou o reu pretendendo a improcedncia total da ao ou que seja proIerida
nova sentena apos a deciso pelo INPI do recurso oIerecido pela apelada contra o pedido de
registro.
A autora por sua vez recorre adesivamente para obter perdas e danos.
O recurso da re, data venia, no merece provimento. A pretenso de que a ao seja julgada
improcedente e a evidncia inatendivel. Caracterizou-se de maneira incontestavel que a
similitude de embalagem para produtos de mesma Iinalidade propiciava a conIuso por parte
do consumidor e o desvio da clientela que caracteriza ate a concorrncia desleal.
Nem teria sido necessaria a pericia nesta hipotese em que se aplica a perIeio da lio de
Joo da Gama Cerqueira citada a Ils. 3 e 4 do Agravo em apenso, com a devida vnia do
Acordo de Ils. 113.
Quanto ao argumento extraido do pedido de registro da marca de Iantasia, data venia,
tampouco procede; seja ou no concedido em instncia Iinal o registro em questo, o Iato
nenhuma inIluncia tera sobre a deciso ora recorrida. O registro em questo, como se v de
Ils. 536, e de marca Iantasia impressa no involucro, mas a sentena no proibiu ao reu o uso
dessa marca a no ser na embalagem do produto por Iora da inegavel semelhana com a do
produto mais antigo do laboratorio do autor.
Por tais razes nega-se provimento a primeira apelao.


206
Quanto ao recurso adesivo, merece o mesmo, provimento, eis que o prejuizo causado pelo uso
da embalagem em questo se insere nos principios da reparao civil por ato ilicito em que o
autor do dano responde ainda que por simples culpa. No caso, essa culpa e evidente diante da
no menos evidente semelhana das embalagens. As perdas e danos sero apurados em
execuo.
Rio de janeiro, 28 de abril de 1998.
Ds. Basileu Ribeiro Filho, Presidente e Relator.

VI) Apelao Civel n 71.967- 1 Cmara Civel
Relatora: Juiza Maria Stella Rodrigues
Apelantes: Laboratorio Wantuil S.A e Laboratorio Bruneau S.A e outro
Apelados: os mesmos

EMENTA
CONCORRNCIA DESLEAL. NO SE CONFUNDE LIBERDADE DE FABRICAO E
COMERCIO COM IMITAO SERVIL DE MODELOS DE DETERMINADO
FABRICANTE; DESTINANDO-SE ESTA A PRODUZIR O DESVIO DESLEAL DA
CLIENTELA EM BENEFICIO DO CONCORRENTE, CONFIGURA-SE O ILICITO, QUE
GERA A OBRIGAO DE INDENIZAR. PENA COERCITIVA PARA OBRIGAR O
DEVEDOR A CUMPRIR O PRECEITO.

VII) Recurso Especial n 101059-R1
Recorrente: Florasil Produtos Vegetais Framecuticos Ltda.
Recorrido: Kanitz 1900 Cosmticos Ltda.
Relator: Ruy Rosada de Aguiar.

MARCA. DANO. PROVA.
RECONHECIDO O FATO DE QUE A RE INDUSTRIALIZAVA E COMERCIALIZAVA
PRODUTO "SABO DA COSTA", MARCA REGISTRADA DA AUTORA, QUE
TAMBEM FABRICAVA E VENDIA O MESMO PRODUTO, DEVE-SE ADMITIR


207
CONSEQUENTEMENTE A EXISTENCIA DE DANO, POIS A CONCORRNCIA
DESLEAL SIGNIFICOU UMA DIMINUIO DO MERCADO.
RESTABELECIMENTO DA SENTENA, NA PARTE EM QUE DEFERIRA A
INDENIZAO DE 5 SOBRE O VALOR DE VENDA DO PRODUTO, NOS CINCO
ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AO, FICANDO RELEGADA PARA A
LIQUIDAO A SIMPLES APURAO DESSE VALOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VIII) Recurso Ordinrio n 15.638-SP
Recorrente: Ricaro Carrara Neto e Outro
Recorrido: Tribunal de alada Criminal do Estado de SP
Relator: Ministro Gilson Dipp

CRIMINAL. RHC. CONCORRNCIA DESLEAL. TRANCAMENTO DA AO PENAL.
INEPCIA DA QUEIXA. NO VERIFICAO. INEXISTNCIA DE PROVAS.
IMPROPRIEDADE DO MEIO ELEITO. AUSNCIA DE JUSTA CAUSA NO-
EVIDENCIADA DE PLANO. RECURSO DESPROVIDO.
I - Queixa-crime que imputou a paciente a pratica de delitos de concorrncia desleal.
II - No e inepta queixa que atende aos requisitos do art. 41 do CPP, expondo o Iato
criminoso, com suas circunstncias, qualiIicando o acusado, classiIicando o crime e
oIerecendo rol de testemunhas, alem de vir instruida com documentos.
III - O habeas corpus constitui-se em meio improprio para a analise de alegaes que exijam
o reexame do conjunto Iatico-probatorio como a apontada ausncia de provas do ilicito- se
no demonstrada, de pronto, qualquer ilegalidade nos Iundamentos da exordial
acusatoria.
IV - A Ialta de justa causa para a ao penal so pode ser reconhecida quando, de pronto, sem a
necessidade de exame valorativo do conjunto Iatico ou probatorio, evidenciar-se a atipicidade
do Iato, a ausncia de indicios a Iundamentarem a acusao ou, ainda, a extino da
punibilidade, hipoteses no veriIicadas in casu.
V - Recurso desprovido.


208
IX) Apelao Cvel n 6555-9/188.
Apelante: Vipi Modas Ltda. e Outra.
Apelado: Calypso Bay Arrendamento de Marcas e Patentes Ltda.
Relator: Vitor Barboza Lenza.

EMENTA:
APELAO CIVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CONCORRNCIA
DESLEAL. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRNCIA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS A PROPOSITURA DA AO.
ERQUERIMENTO DE NULIDADE DE NULIDADE DE PERICIA. PRECLUSO.

1. O proprietario da marca tem legitimidade para pleitear em Juizo a sua proteo, a Iim de
inibir a concorrncia desleal.
2. Considerando que a concorrncia desleal se materializa atraves de varios atos do
comerciante, tem legitimidade para Iigurar no polo passivo da ao de indenizao, a Iim de
responder pelos atos praticados durante sua gesto, a pessoa juridica que transIeriu a marca
apontada como similar.
3. No se considera documento essencial a propositura da ao a alterao contratual, visto
que aludido documento reIere-se a prova com que se pretende demonstrar a verdade dos Iatos
alegados na inicial. A prova documental no se esgota com a petio inicial. Assim, no ha
que se Ialar em indeIerimento liminar da pea inicial se o se documento e suscetivel de
posterior exibio, eis que a prova indispensavel no equivale a documento essencial.
4. Se satisIatorias as provas, com elementos suIicientes para embasar o convencimento do
julgador, correto o julgamento antecipado do lide, aIastando-se o alegado cerceamento de
deIesa.
5. A parte interessada na decretao da nulidade de atos processuais, devera alega-la na
primeira oportunidade em que lhe couber Ialar nos autos, sob pena de precluso. Operada
esta, no pode a partir discutir a materia em primeiro ou segundo grau.
6. Entende-se como concorrncia desleal o conjunto de condutas do empresario quem
Iraudulentamente ou desonestamente, busca aIastar a Ireguesia do concorrente. Desta Iorma,
para se aIerir se existe a concorrncia desleal, deve-se salvar em conta no so a similitude
Ionetica das marcas conIrontadas, mas todo e qualquer ato de competio mercantil contrario


209
aos usos honestos capazes de criar conIuso, por qualquer meio, com o estabelecimento, os
produtos ou a atividade industrial ou mercantil do concorrente, seja, por similitude visual,
local onde os produtos so comercializados, as embalagens, disposio, etc. Assim,
constatada a possibilidade de gerar a conIuso de marcas entre o publico consumidor,
mantem-se a deciso que determinou ao proprietario da marca mais recente que modiIique as
caracteristicas dos estabelecimentos onde so comercializados seus produtos, bem como
repare as perdas e danos causados pelos atos de deslealdade.
Apelao conhecida e parcialmente provida.

X) Recurso Especial 70015/SP, 3 Turma.
Ministro Eduardo Ribeiro (1015).
j. em 03/06/1997.

EMENTA
MODELO INDUSTRIAL NO PATENTEADO. CONCORRENCIA DESLEAL. O
CRIADOR DE MODELO INDUSTRIAL, NO PROTEGIDO POR PATENTE, NO
PODE OPOR-SE A SEU USO POR TERCEIRO. A CONCORRENCIA DESLEAL SUPE
O OBJETIVO E A POTENCIALIDADE DE CRIAR-SE CONFUSO QUANTO A
ORIGEM DO PRODUTO, DESVIANDO-SE CLIENTELA.

XI) Agravo de Instrumento, processo n 2003.002.00668
T1R1, 15 Cmara Cvel
Des. Henrique Magalhes de Almeida
j. em 09/06/2004

AO DE CUMPRIMENTO. CLAUSULA DE EXCLUSIVIDADE PARA A
DISTRIBUIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PRETROLEO. ANTECIPAO DE
TUTELA. CONCORRNCIA DESLEAL. FRAUDE AO CONSUMIDOR COM O
EFETIVO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAES CONTRATUAIS, QUE INDUZEM,
AO MESMO, O ENTENDIMENTO DE QUE O REVENDEDOR ESTA SOB A
BANDEIRA DA DISTRIBUIDORA QUE INSTALOU OS POSTO DE GASOLINA.
UTILIZAO INDEVIDA DAS CORES IDENTIFICADORAS DA DISTRIBUIDORA


210
CARACTERIZADORA DE MA-FE EM RELAO AOS CONSUMIDORES.
DEFERIMENTO DA ANTECIPAO DE TUTELA COMO MEIO DE COIBIR TAIS
PRATICAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Quais as concluses que podemos tirar diante da analise das decises proIeridas por nossos
tribunais?

3. Referncias:
3.1. Legislativa
Lei 9.279/96
3.2. Jurisprudncia
Indicadas acima.
3.3. Bibliografica
3.3.1. Bibliografia Sugerida
PEREIRA, Marco Antnio Marcondes, 'Concorrncia Desleal por meio da Publicidade, Rio
de Janeiro: Juarez de Oliveira, 2001;
BARBOSA, Denis Borges, Texto: 'Bases Constitucionais Da Propriedade Intelectual RPI
n 59 jul/ago de 2002,;
BARBOSA, Denis Borges. Uma Introduo a Propriedade Intelectual, 21. Ed., Editora
Lumen Juris, 2003;
MOREIRA, Dannemann Simsen Bigler &Ipanema. Propriedade intelectual no Brasil.
Rio de 1aneiro: PVDI Design, 2000
LEONARDOS, Luiz; LICKS, Otto B. ~A concorrncia como princpio basilar da
sociedade brasileira e o monoplio concedido pela patente como a exceo ao princpio
da livre concorrncia.
FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. ~Crimes de Concorrncia Desleal - Crimes de
Violao de Segredo De Fbrica e de Negcio - Revista da ABPI N 49;
DANNEMANN, Gert Egon, 'A Concorrncia Desleal - Uma Pesquisa Sobre as Decises
Judiciais dos Tribunais Brasileiros Revista da ABPI n 61;


211
DIAS, Jose Carlos Ja:. 'Os Principios da Legalidade e da Competncia e os Limites de
Atuao do INPI no Direito da Concorrncia` - Revista do Instituto Brasileiro de Estudos
das Relaes de Concorrncia e de Consumo vol. 5.
BARBOSA, Denis Borges. ~Uma Introduo Propriedade Intelectual - Lmen 1ris.
Rio de 1aneiro, 2003;
CERQUERIA, Joo da Gama. 'Tratado da Propriedade Industrial. 2 ed. So Paulo, Revistas
FONSECA, Antnio, 'Concorrncia e Propriedade Intelectual. Revista do Instituto
Brasileiro de Estudos das Relaes de Concorrncia de Consumo vol. 5 n 7;
MARQUES, FERNANDO DE OLIVEIRA. 'ABUSO DE PATENTE E CONCORRNCIA
REVISTA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS DAS RELAES DE
CONCORRNCIA DE CONSUMO VOL. 9 N 4, 2002.

3.4. Internet
www.conar.org.br
www.inpi.gov.br


212

Parte X: Publicidade
Comparativa

PROPRIEDADE
INTELECTUAL

FGV Direito PEC


213
Caso Gerador

DECISO 1URISPRUDENCIAL
Apelao Civel n 599 025 921, 2 Cmara de Ferias Civel Pelotas
Apelantes: Instituto de Idioma Pelotense, Americanbras Instituto de Idiomas Ltda.,
Panamericano Curso de Idiomas Ltda., Centro de Cultura Americana de Pelotas Ltda., Centro
de Estudos Especiais em Lingua Inglesa, Jandir Benedito Venturini, Lilian Oxley Machado
Venturini, Belotio e Hax Ltda., e Elena Cristina Engers
Apelada: British House Servios de Lingua Inglesa
Relator: Jorge Luiz Dallàgnol

AO COMINATORIA POR CONCORRNCIA DESLEAL. PROPAGANDA
ENGANOSA. A propaganda comparativa entre escolas de lingua inglesa somente se mostra
enganosa ou Ialsa, de modo a conIigurar a concorrncia desleal, quando Iornecer inIormaes
incorretas ou diIamar os concorrentes intencionalmente. Apelao desprovida.

VOTO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
1. Cuida-se de ao cominatoria por concorrncia desleal manejada por Instituto de Idiomas
Pelotense Ltda. e outros contra British House Servios de Lingua Inglesa Ltda., onde os
autores noticiaram acerca de suas atuaes no ramo dos cursos de linguas estrangeiras,
dizendo que sempre conduziram de modo leal a luta pela clientela. ReIeriram que, com o
inicio da atividade da re, esta passou a alterar a natureza da concorrncia, utilizando-se de
meios de propaganda e publicidade caracteristicos de concorrncia desleal, ilicita e
denegritoria. Postularam liminar, com Iixao de multa pecuniaria em caso de
descumprimento e, no merito, a procedncia da demanda, determinando a re que no
publicasse ou divulgasse publicidade atentatoria ao renome de seus concorrentes.
Citada, contestou a re, alegando que as acusaes se basearam somente em suposies, sem
que nada Iosse provado. Salientou que em nenhum momento sua inteno Ioi de prejudicar os
concorrentes, de modo que no ha como Ialar em propaganda enganosa ou ilicita diante da
qualiIicao de seus proIessores, e pelo Iato de que Ioram, as veiculaes, elaboradas por
proIissionais que se utilizaram de tecnicas explicitas para alcanar o objetivo. EnIatizou que o


214
principio da livre concorrncia e uma garantia constitucional (art. 170, inc. IV). Pediu a
improcedncia da ao (Ils. 49/62). Anexou documentos (Ils. 64/186). Replica as Ils. 187/193,
acompanhada de documento (Il. 194). Foi indeIerida a liminar (Il. 195). A re juntou novos
documentos (Ils. 199/226), sobre os quais se maniIestaram os autores (Ils. 228/229).
Realizada audincia, no houve acordo (Il. 236).
As partes acordaram para que os autos Iossem remetidos ao CONAR a Iim de que emitisse
opinio sobre o conIlito, tendo sido apresentados quesitos (Ils. 265/269). A entidade escusou-
se em atender o pedido pelas razes expostas as Ils. 275/277. Durante a instruo, Ioram
colhidos depoimentos pessoais (Ils. 302/304) e os debates orais substituidos por memoriais,
que vieram aos autos as Ils. 304/318. ProIerida sentena, restou julgada improcedente a
demanda, Iorte, o julgador, no entendimento de que as propagandas nominadas pelos autores,
que conIigurariam concorrncia desleal e denegridora, dizem respeito a chamada publicidade
comparativa, que no se constitui nem conIigura pratica de concorrncia desleal, salvo
quando seja enganosa e Ialsa, o que no e o caso das veiculadas pela demandada.
Por outro lado, o decisor salientou que a propaganda comparativa somente conIiguraria
procedimento ilicito na medida em que se puder qualiIica-la como enganosa ou Ialsa e, Iora
disso, tudo o mais e ilicito para alcanar o objetivo obvio de qualquer empresa. Sucumbentes,
Ioram os autores condenados, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e
honorarios advocaticios Iixados em 15 sobre o valor da causa (Ils. 320/325).
InconIormados, apelam os autores, sustentando que os anuncios utilizados pela apelada, bem
como a publicao de um texto de seu socio, caracterizam agresso a concorrncia, sendo
Ialsa a aIirmao de que os seus proIessores sejam treinados para o ensino de ingls, vez que
se utiliza de estrangeiros, contratados como free lancers, e somente Ioi comprovado o
treinamento de dois proIessores, dos demais no. Salientaram que a publicidade utilizada pela
recorrida no se caracteriza como comparativa, sendo que poucos juristas so pela sua licitude
e, mesmo aqueles que a admitem, ressaltam que somente se legitima quando a comparao e
Ieita a proposito de Iatos objetivos e passiveis de comprovao empirica. Alegam estar
caracterizada a concorrncia desleal, vez que nem todos os seus proIessores possuem o
treinamento divulgado. Pugnam, pois, pelo provimento do recurso, com a inverso dos nus
sucumbenciais (Ils. 326/337). Contra-arrazoado (Ils. 341/345), subiram os autos a esta Corte.
2. Almejam, os apelantes, o reconhecimento de que a propaganda veiculada pela apelada se
caracteriza como enganosa, de modo que conIigurada concorrncia desleal.


215
Tenho que no merece reparo a bem lanada sentena.
Inicialmente, no tocante aos artigos assinados por Jaimis Silveira socio da apelada, entendo
que ele no representa a apelada, e, aqui, cabe transcrever o exemplo reIerido pelo decisor
monocratico: 'Formulo um exemplo para reIutar a argumentao dos autores: se alguem,
socio de uma banca de advocacia os chamados advogados associados publica um artigo ou
emite uma opinio sobre determinada materia juridica, e logico, claro e evidente que ele no
esta Ialando pelos colegas de escritorio, devendo aquela maniIestao ser reputada como
conceito pessoal, isolado, salvo se assinada por todos os socios da banca.
Portanto, no reIerente aos artigos do socio da apelada no ha como Ialar em concorrncia
desleal ou tampouco, caso de propaganda enganosa, pois se tratam de maniIestaes
independentes (Ils. 36, 41 e 42). Com relao a caracterizao dos anuncios veiculados pela
apelada (Ils. 34, 37/40) como propaganda enganosa (pelo Iato de conterem inIormaes Ialsas
acerca da qualiIicao dos proIessores) e ensejadora de concorrncia desleal (vez que
denegridoras da imagem dos Iranqueados ou por no serem todos os proIessores contratados
qualiIicados), inexistente, nos autos, prova de tais intenes.
No caso sob exame, reIiro alguns dos clichs: Se voc no vier a British House, vai aprender
ingls onde?; Se estas cansado de cursinhos que nada ensinam, e de qualidade duvidosa, vem
para a British House; Se no e British House no e ingls; e, ainda, no somos curso
Iranqueado.
Com eIeito, no vislumbro propaganda enganosa, vez que ausente possibilidade ou inteno
capaz de causar leso aos consumidores, de modo que para sua caracterizao cumpre
comprovar a presena de culpa grave.
Acerca desta questo, a 3 Turma do egregio STJ, julgando o Resp. 92.395-RS, tendo coma
relator o Min. Eduardo Ribeiro, assim decidiu:
'Publicidade enganosa. A divulgao, inIormada por culpa grave, de publicidade
maniIestamente enganosa, pode acarretar a responsabilidade pelo ressarcimento de eventuais
danos aos consumidores.
O argumento, constante na sentena, de que se cuida, meramente, de publicidade comparativa,
prospera. Ademais, para que ocorra a deturpao da propaganda comparativa e necessario que
haja inIormao incorreta ou oIensa a concorrente.
Neste sentido, a jurisprudncia desta Corte, quando do exame da Apelao Civel n 591051
560, 5 Cmara Civel, relator o Des. Ruy Rosado de Aguiar Junior, cuja ementa Consigna:


216
'Publicidade. Propaganda Comparativa Chuveiro Eletrico- Utilizao de um modelo
Iacilmente identiIicavel com o chuveiro eletrico produzido pela Lorenzetti, em comparao
com o aquecedor a gas Iabricado pela re, com o proposito de deprecia-lo junto ao publico
consumidor. Propaganda comparativa inaceitavel.
E no corpo do aresto, merecem meno seus lucidos Iundamentos:
'O anuncio da re de uma Iorma de propaganda comparativa, admitida no nosso sistema, mas
que deve atender a certos parmetros. Para o julgamento desses criterios serve como
orientao o estatuido no Codigo de Auto-Regulamentao Publicitaria, em cujo art. 32 esto
estabelecidos os requisitos e proibies. Nessa ordem de ideias, o anuncio comparativo da
autora no atendeu ao disposto na alinea i`, que Iixa como seu objetivo o esclarecimento ou
mesmo deIesa do consumidor, pois ele da inIormao incorreta sobre a capacidade dos
aparelhos de provocar major ou menor vazo de agua. Tambem inIringiu o disposto na alinea
1`, ao denegrir a imagem do produto de outra empresa, (...).
Por derradeiro, quanto a alegao de concorrncia desleal, no pode ser acatada, visto que
inconsistente, pois ha Iarta prova nos autos acerca da qualiIicao do corpo docente da
apelada, de maneira que inexiste irregularidade na divulgao (Ils. 199/226).
A proposito, cabe transcrever a lio de Fabio Ulhoa Coelho, in 'Manual de Direito
Comercial, 8 ed., p. 24: 'Tanto a concorrncia regular, quanto a desleal, reunem os
elementos que a teoria classica da responsabilidade civil elegeu para caracterizar a obrigao
de indenizar (dolo, dano e relao causal). Contudo, somente uma dessas modalidades de
concorrncia desleal esta apta a gerar responsabilidade civil.
Ora, no havendo nos autos demonstrao dos elementos que compem o suporte Iatico da
concorrncia desleal, incabivel a condenao da apelada a indenizar os apelantes.
Nestes termos, nego provimento a apelao. Des. Orlando Hermann Junior De acordo com o
relator. A Dra. Lucia de Castro Boller. De acordo com o relator.
Participaram do julgamento, alem do Desembargador signatario, os eminentes
Desembargador e Juiza de Direito Convocada Orlando Heemann Junior e Lucia de Castro
Boller.


217
1. Roteiro de Aula
1.1 Publicidade

O Codigo Brasileiro de Auto-Regulamentao Publicitaria, que tem como principal objetivo a
regulamentao das normas eticas aplicaveis a publicidade, em seu art. 8, apresenta a
publicidade como 'toda atividade destinada a estimular o consumo de bens e servios, bem
como promover instituies, conceitos ou ideias, como de bens e servios, bem como
promover instituies, conceitos ou ideias.

O reIerido Codigo estabelece, ainda, que no so objeto de regulao (i) as atividades de
relaes publicas e 'Publicity, por serem ambas distintas tanto da publicidade quanto da
propaganda, e (ii) a propaganda politica e a politico-partidaria.

No meio publicitario, costuma-se conceituar publicidade como 'uma tecnica de comunicao
de massa, paga com a Iinalidade precipua de Iornecer inIormaes, desenvolver atitudes e
provocar aes beneIicas para os anunciantes, geralmente para vender produtos ou
servios.
129

E importante Irisar que os termos propaganda e publicidade no so sinnimos. Segundo
Valeria Falco
130
, a propaganda deriva do latim propagare, que signiIica 'reproduzir por
meio de mergulhia, ou seja 'enterrar o rebento no solo. Em outras palavras, propagare quer
dizer enterrar, mergulhar, plantar, isto e, a propagao de principios, teorias ou doutrinas.
Propaganda tem carater mais ideologico, sejam tais ideias politicas, religiosas, civicas entre
outras. Ja o termo publicidade tem um carater comercial, negocial e se apresenta com intuito
de vender produtos ou servios junto ao publico consumidor.

A publicidade pode ser dividida em institucional ou promocional: institucional quando se
anuncia a propria empresa, ou seja, a marca, sendo certo que a publicidade promocional busca
vender produtos e anunciar servios.

129
PEREIRA, Marco Antnio Marcondes apud SANTÀNNA, Armando. Propaganda. Teoria, Tecnica e
Pratica, 3 ed. So Paulo: Pioneira, p.76.


218
Expresses e sinais de propaganda
O conceito de sinal e expresso de propaganda encontrava-se disposto no artigo 73 da Lei
n 5.772/71, in verbis:

Art. 73: Entende-se por expresso ou sinal de propaganda toda legenda,
anuncio, reclame, palavra, combinao de palavras, desenhos, gravuras,
originais e caracteristicos que se destinem a emprego como meio de
recomendar quaisquer atividades licitas, realar qualidades de produtos,
mercadorias ou servios, ou a atrair a ateno dos consumidores ou usuarios.

131
, na atual legislao, a deIinio continua aplicavel, eis
que, no contexto da concorrncia desleal, a Iuno dos sinais e expresses de propaganda
continua intacto: alerta-se, apenas, o titulo de proteo, que passa de exclusivo, atraves do
registro, a no exclusivo mas tutelado no contexto da concorrncia; ou igualmente exclusivo
no contexto do Direito Autoral.

O reIerido autor ainda comenta a Iuno da expresso ou sinal de propaganda, como se
segue:

Destina-se a expresso ou sinal de propaganda a recomendar quaisquer
atividades licitas, realar qualidades de produtos, mercadorias ou servios, ou
atrair a ateno dos consumidores ou usuarios. Perante a marca, cuja Iuno
classica e a de distinguir as mercadorias ou servios de um empresario Irente
aos de outro, a propaganda se prope a incitar o publico ao consumo, ou a
valorizao da atividade do titular.
Em outra palavras, enquanto a marca denota, da nome, enIim indica um artigo
ou servio, exercendo a Iuno Iatica de que Iala Jakobson,a propaganda
estimula, incentiva, na Iuno de conao. A marca e um nome, a propaganda
um imperativo, implicando numa estrutura logica mais complexa.

130
FALCO, Valeria. A publicidade em face do codigo de defesa do consumidor. So Paulo: Saraiva, 201. P.
10.
131
BARBOSA, Denis Borges. Ob. cit. p. 900.


219
As marcas geralmente tambem so usadas tambem nas expresses de propaganda para Iins
de Iixar a imagem do produto, servio junto ao publico. No entanto, quando se analisa a
propaganda como um todo, percebe-se que a marca pode estar inserida dentro deste processo,
sendo apenas um elemento deste conjunto.

E importante, ainda, veriIicar o tratamento que a Lei de Propriedade Industrial estabeleceu
para as expresses e sinais de propaganda, conIorme a seguir:

De acordo com o artigo 124, inciso VII da reIerida Lei, que no so registraveis como
marca os sinais ou expresses empregadas como meio de propaganda, eliminando, com isso, a
possibilidade de registro dos mesmos.

A obra de Dannemann Simsen Bigler &Ipanema Moreira
132
dispe que, ao contrario do
que ocorria na Lei n 5.772/71, a Lei n 9.279/96 elimina o registro de sinais de propaganda,
pois a nova lei preIeriu a posio mais cmoda de, pura e simplesmente, eliminar o registro.
No que os sinais de propaganda sejam relegados ao desamparo, ate porque as proprias
disposies penais da lei vedam o emprego de sinal de propaganda alheio, conIorme artigo
194 a seguir discriminado:

Art. 194. Usar marca, nome comercial, titulo de estabelecimento, insignia,
expresso ou sinal de propaganda ou qualquer outra Iorma que indique
procedncia que no a verdadeira, ou vender ou expor a venda produto com
esses sinais.

Sobre o tratamento concedido aos sinais e expresses de propaganda pela Lei de
Propriedade Industrial, Denis Borges Barbosa
133
aIirma que a Lei de 1996, ao eliminar a
proteo exclusiva das expresses e sinais de propaganda, existentes nas leis anteriores, no

132
MOREIRA, Dannemann Simsen Bigler &Ipanema. Propriedade intelectual no Brasil. Rio de 1aneiro:
PVDI Design, 2000. p. 230.
133
BARBOSA, Denis Borges. Uma Introduo a Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris.
2003. p. 899.


220
extinguiu, no entanto, a sua tutela, o que se Iaz abundantemente, com remisses no artigo 124,
inciso VII, acima mencionado, no artigo 131 e nos artigos 193, 194 e 195, IV e VI. Os
reIeridos artigos dispem o que se segue:

Art. 131. A proteo de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papeis,
impressos, propaganda e documentos relativos a atividade do titular.

Art. 193. Usar, em produto, recipiente, involucro, cinta, rotulo, Iatura, circular,
cartaz ou em outro meio de divulgao ou propaganda, termos retiIicativos, tais
como 'tipo, 'especie, 'gnero, 'sistema, 'semelhante, 'sucedneo,
'idntico, ou equivalente, no ressalvando a verdadeira procedncia do
produto.

Art. 194. Usar marca, nome comercial, titulo de estabelecimento, insignia,
expresso ou sinal de propaganda ou qualquer outra Iorma que indique
procedncia que no a verdadeira, ou vender ou expor a venda produto com
esses sinais.

Art. 195. Comete crime de concorrncia desleal quem:
VII atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distino que no
obteve;

E importante mencionar que as expresses e sinais de propaganda tambem podem ser
protegidos via concorrncia desleal ou pelo direito autoral, desde que estejam em
conIormidade com os termos e condies impostos pela Lei 9.610/98 (Lei de Direitos
Autorais).


221
1.2. A Publicidade e a Concorrncia Desleal

Primeiramente e importante destacar o artigo 4 do Codigo Brasileiro de Auto-
Regulamentao Publicitaria, o qual estabelece que todo anuncio deve respeitar os principios
de leal concorrncia geralmente aceitos no mundo dos negocios.

Em atendimento ao acima disposto, aquele que realizar a concorrncia desleal atraves das
aes previstas nos incisos IV e VII do artigo 195, para Iins de realizao de propaganda de
seus produtos ou servios esto sujeitos as penas ali previstas.

Diante disso, veriIica-se que a publicidade deve observar os principios que regem a
concorrncia leal, sujeitando-se as penas previstas na Lei de Propriedade Industrial no caso de
utilizao ou imitao de sinal se propaganda de terceiro que cause conIuso de
estabelecimentos (inciso IV), alem do caso de atribuio de uso, em sua propaganda de
recompensa ou prmio que no obteve (inciso VII).

1.3 A Publicidade e o Direito Autoral
Marco Antonio Marcondes Pereira
134
, citando Jose Ascenso, ensina que a publicidade pode
ser considerada uma obra intelectual protegida pela legislao de direito autoral, na medida
que estampe uma qualidade criativa do autor, que vai alem da comunicao de um Iato
comum. Observado este trao de distintividade entre a obra publicitaria e da mensagem
meramente comercial.

Observado este trao de distintividade entre a obra publicitaria e da mensagem meramente
comercial, reconhecem-se direitos autorais na publicidade, em todas as suas maniIestaes
(anuncios, cartazes, 'jingles, Iilmes, 'Iilmlets, Iotos, 'spots, 'slogans e demais
criaes).
135

Tal proteo pelo direito autoral ocorre em virtude do disposto no artigo 7 da Lei de Direitos
Autorais (Lei n 9.610/98), a qual estabelece que so obras intelectuais protegidas as criaes

134
PEREIRA, Marco Antonio Marcondes. Concorrncia desleal por meio de publicidade, Ed. Juarez de
Oliveira, 2001.


222
do espirito, expressas por qualquer meio ou Iixadas em qualquer suporte, tangivel ou
intangivel, conhecido ou que se invente no Iuturo. A reIerida lei ainda cita exemplos de obras
intelectuais protegidas, tais como:
os textos de obras literarias, artisticas ou cientiIicas;
as conIerncias, alocues, sermes e outras obras da mesma natureza;
as obras dramaticas e dramatico-musicais;
as obras coreograIicas e pantomimicas, cuja execuo cnica se Iixe por escrito ou por
outra qualquer Iorma;
as composies musicais, tenham ou no letra;
as obras audiovisuais, sonorizadas ou no, inclusive as cinematograIicas;
as obras IotograIicas e as produzidas por qualquer processo analogo ao da IotograIia;
as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litograIia e arte cinetica;
as ilustraes, cartas geograIicas e outras obras da mesma natureza;
os projetos, esboos e obras plasticas concernentes a geograIia, engenharia, topograIia,
arquitetura, paisagismo, cenograIia e cincia;
as adaptaes, tradues e outras transIormaes de obras originais, apresentadas
como criao intelectual nova;
os programas de computador;
as coletneas ou compilaes, antologias, enciclopedias, dicionarios, bases de dados e
outras obras, que, por sua seleo, organizao ou disposio de seu conteudo, constituam
uma criao intelectual.

Diante disso, a obra publicitaria, qualquer que seja a sua Iorma (como obra musical,
audiovisual, obra de desenho, entre outras) ganhara proteo legal como obra intelectual
desde que seja uma criao dotada de originalidade, distintividade e atenda as condies
estipuladas na reIerida Lei de direitos Autorais.

135
PEREIRA, Marco Antonio Marcondes. Ob. cit.


223
A proteo autoral na obra publicitaria envolve e protege todos os seus criadores que tenham
participado para a criao da obra, no caso de obra coletiva
136
, na medida em que lhes so
assegurados os direitos morais de autor ou patrimonial, estes em razo da relao contratual
com o organizador da obra coletiva, a quem cabe a explorao econmica da obra.

Sobre a relao das obras publicitarias com o direito autoral, pode-se concluir que:

(...) a publicidade enquanto obra complexa representa um Ieixe de direitos
protegiveis pelo direito autoral, mas enquanto pura mensagem comercial de
produtos ou servios do anunciante, com contornos singelos da abordagem da
massa consumidora, tem proteo nas regras de concorrncia desleal, as quais
podem atingir qualquer pessoa que tenha atingido em desconIormidade com a
boa-Ie ou correo proIissional. Noutras palavras, o minimo que se conIere a
publicidade comercial contra a imitao e a represso pela concorrncia
desleal.
137

Cumpre destacar, ainda, que o Codigo Brasileiro de Auto-Regulamentao Publicitaria
estabelece, em seu artigo 38, que 'em toda a atividade publicitaria sero respeitados os
direitos autorais nela envolvidos, inclusive os dos interpretes e os de reproduo.

Ja o artigo 41 do reIerido Codigo dispe que este 'Codigo protege a criatividade e a
originalidade e condena o anuncio que tenha por base o plagio ou imitao, ressalvados os
casos em que a imitao e comprovadamente um deliberado e evidente artiIicio criativo.

1.4. Codigo Brasileiro de Auto-Regulamentao Publicitaria e o Conar Conselho Nacional
de Auto-Regulamentao Publicitaria
138

O Codigo Brasileiro de Auto-Regulamentao Publicitaria nasceu de uma ameaa ao setor: no
Iinal dos anos 70, o governo Iederal pensava em sancionar uma lei criando uma especie de
censura previa a propaganda.

136
Lei 9.610: considera-se obra coletiva a criada por iniciativa, organizao e responsabilidade de uma pessoa
Iisica ou juridica, que a publica sob seu nome ou marca e que e constituida pela participao de diIerentes
autores, cujas contribuies se Iundem numa criao autnoma.
137
PEREIRA, Marco Antonio Marcondes. Ob. cit.


224
Se esta lei Iosse implantada, nenhum anuncio poderia ser veiculado sem que antes recebesse
uma aprovao previa.

A criao do departamento para controle da publicidade exigiria a contratao de algumas
centenas de Iuncionarios. As implicaes burocraticas seriam inimaginaveis ainda assim
despreziveis diante do retrocesso que tal controle representaria para um pais que
reconquistava a duras penas seu direito a liberdade de expresso.

Diante dessa ameaa, pensou-se em uma auto-regulamentao, sintetizada num Codigo, que
teria a Iuno de zelar pela liberdade de expresso comercial e deIender os interesses das
partes envolvidas no mercado publicitario, inclusive os do consumidor. A ideia brotou
naturalmente a partir do modelo ingls e ganhou Iora pelas mos de alguns dos maiores
nomes da publicidade brasileira.

A misso revelou-se um sucesso em Brasilia e no resto do Brasil. Num espao de poucos
meses, anunciantes, agncias e veiculos subordinaram seus interesses comerciais e criativos
ao Codigo, solenemente entronizado durante o III Congresso Brasileiro de Propaganda, em
1978. Nunca mais o abandonariam.

Logo em seguida, era Iundado o CONAR, Conselho Nacional de Auto-regulamentao
Publicitaria, uma organizao encarregada de Iazer valer o Codigo Brasileiro de Auto-
Regulamentao Publicitaria. Desde ento e ate esta data, o CONAR ja instaurou mais de
quatro mil processos eticos e promoveu um sem-numero de conciliaes entre associados em
conIlito.

O CONAR atende a denuncias de consumidores, autoridades, dos seus associados ou ainda
Iormuladas pela propria diretoria. Feita a denuncia, o Conselho de Etica do CONAR o orgo
soberano na Iiscalizao, julgamento e deliberao no que se relaciona a obedincia e
cumprimento do disposto no Codigo se reune e a julga, garantindo amplo direito de deIesa
ao acusado. Se a denuncia tiver procedncia, o CONAR recomenda aos veiculos de

138
Fonte: www.conar.org.br.


225
comunicao a suspenso da exibio da pea ou sugere correes a propaganda. Pode ainda
advertir anunciante e agncia.

O Conselho de Etica esta dividido em seis Cmaras, sediadas em So Paulo, Rio, Brasilia e
Porto Alegre e e Iormado por 132 conselheiros, entre eIetivos e suplentes, recrutados entre
proIissionais de publicidade de todas as areas e representantes de consumidores. No
participam do Conselho pessoas investidas em cargos publicos por nomeao ou eleies,
bem como candidatos a cargo eletivo em qualquer nivel. Todos trabalham para o CONAR em
regime voluntario.

O CONAR e a instituio que Iiscaliza a etica da propaganda comercial veiculada no Brasil,
norteando-se pelas disposies contidas no Codigo Brasileiro de Auto-Regulamentao
Publicitaria.

Os preceitos basicos que deIinem a etica publicitaria so:

todo anuncio deve ser honesto e verdadeiro e respeitar as leis do pais;
deve ser preparado com o devido senso de responsabilidade social, evitando acentuar
diIerenciaes sociais;
deve ter presente a responsabilidade da cadeia de produo junto ao consumidor;
deve respeitar o principio da leal concorrncia; e
deve respeitar a atividade publicitaria e no desmerecer a conIiana do publico nos
servios que a publicidade presta.

O rito processual do CONAR e extremamente rapido e simpliIicado:

Formulada a denuncia e veriIicada a sua procedncia, a diretoria do CONAR sorteia
um relator entre os mais de cem membros do Conselho de Etica.
O anunciante e inIormado da denuncia e pode enviar deIesa por escrito.
O Conselho de Etica reune-se para examinar os processos eticos.
As partes envolvidas podem comparecer as reunies e apresentar seus argumentos
perante os conselheiros.


226
Encerrado os debates, o relator anuncia seu parecer, que e levado a votao. A deciso
e imediatamente comunicada as partes e, se Ior o caso, aos veiculos de comunicao. Ha duas
instncias de recursos.
1.5.Publicidade Comparativa

A publicidade comparativa pode ser conceituada como aquela que o anunciante compara seu
produto ou servio com o(s) dos(s) concorrente(s). No entanto, a publicidade que tem como
objetivo denegrir a imagem de terceiros e vedada, visto que busca alcanar vantagem em
prejuizo concorrente
139
.

Segundo Fabio Fernandes, publicidade comparativa e qualquer Iorma de publicidade que, de
Iorma explicita ou implicita, identiIica um concorrente ou bens ou servios oIerecidos por um
concorrente.
140

A publicidade comparativa e permitida quando no e uma publicidade enganosa, devendo
comparar produtos ou servios do mesmo universo, que permite comparar caracteristicas
relevantes que possam ser comprovadas. Alem disso, a publicidade comparativa no deve
pode provocar conIuso no mercado entre os concorrentes ou entre seus signos distintivos,
sob pena de acarretar a concorrncia desleal.

ConIorme artigo 32 do Codigo Brasileiro de Auto-Regulamentao Publicitaria, a publicidade
comparativa e aceita desde que observados alguns requisitos.
Diz o artigo 32:

Artigo 32 Tendo em vista as modernas tendncias mundiais e atendidas as normas
pertinentes do Codigo da Propriedade Industrial, a publicidade comparativa sera aceita,
contanto que respeite os seguintes principios e limites:
a. seu objetivo maior seja o esclarecimento, se no mesmo a deIesa do consumidor;
b. tenha por principio basico a objetividade na comparao, posto que dados subjetivos, de
Iundo psicologico ou emocional, no constituem uma base valida de comparao perante o

139
CHAISE, Valeria Falco. A publicidade em face do Codigo de Defesa do Consumidor. pp. 15 e 16


227
Consumidor;
c. a comparao alegada ou realizada seja passivel de comprovao;
d. em se tratando de bens de consumo a comparao seja Ieita com modelos Iabricados no
mesmo ano, sendo condenavel o conIronto entre produtos de epocas diIerentes, a menos que
se trate de reIerncia para demonstrar evoluo, o que, nesse caso, deve ser caracterizado;
e. no se estabelea conIuso entre produtos e marcas concorrentes;
I. no se caracterize concorrncia desleal, denegrimento a imagem do produto ou a marca de
outra empresa;
g. no se utilize injustiIicadamente a imagem corporativa ou o prestigio de terceiros;
h. quando se Iizer uma comparao entre produtos cujo preo no e de igual nivel, tal
circunstncia deve ser claramente indicada pelo anuncio.

Para Alberto Camelier
141
, este regramento do artigo 32 no concorreu ou no se
incompatibilizou com as demais leis, especialmente o antigo Codigo de Propriedade Industrial
de 1971 e as praticas de concorrncia utilizadas ate ento. No entanto, com ao advento da Lei
de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), respeitados estudiosos da materia tm entendido
que, a partir de sua plena vigncia, a simples meno ou citao da marca do concorrente na
propaganda seria capitulada como uso indevido ou desautorizado de marca alheia, tendo em
vista o artigo 131 da reIerida Lei, o qual dispe o que se segue:

Art. 131. A proteo de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papeis, impressos,
propaganda e documentos relativos a atividade do titular.

No entanto, para Jose Carlos Tinoco Soares
142
, esse artigo 131 peca pela total Ialta de clareza
e no deixa de ser inconseqente por si so, visto que da impresso que a marca, no
importando se para assinalar produtos ou servios, deva ser utilizada primordialmente em
papeis, impressos, propaganda e documentos relativos a atividade do titular. A simples
incluso da palavra 'propaganda, na redao do artigo 131 acima citado, no pode ter o
alcance que se pretende dar, sob pena de deturpar a mens legislatoris, vale dizer a inteno do

140
FERNANDES, Fabio. Propaganda comparativa. Anais do XIX Seminario Nacional da Propriedade
Intelectual, 1999.
141
CAMELIER, Alberto. 'Propaganda Comparativa e a Lei de Propriedade Industrial 9.276/96. In Revista da
ABPI n 45.


228
legislador. O que no se admite e a concorrncia parasitaria, ou o uso indiscriminado de
marca alheia para criar um leverage, alavancando as vendas dos produtos comparando.

1.6 Decises Administrativas
Seguem, abaixo, 02 (duas) decises do CONAR com relao a propaganda comparativa, a
titulo exempliIicativo:
Denunciante: Volkswagen do Brasil S.A.
Denunciado: anuncio 'A primeira coisa que voc precisa saber na hora de comprar um carro e
quanto ele vale e quanto ele custa (midia impressa).
Anunciante: FIAT AUTOMOVEIS S.A.
Relator: Cons Luis Marcelo Dias Sales
O anuncio estabeleceu comparaes entre os produtos automoveis Fiat, Chevette, Brasilia e
Volkswagen 1.300, com vantagem para o primeiro nos itens 'Custo de manuteno em
30.000 km (cr$/km), 'Consumo a velocidade de 80 km (km/litro), 'Capacidade do porta-
malas (litro) e 'Distncia de Irenagem a 80 km/h (metro). A denunciante entendeu que tal
publicidade era prejudicial a imagem de seus produtos e que os dados de pesquisa, revelados
em seu texto, no Ioram tecnicos ou cientiIicos e nem obtidos atraves de testes com a
superviso ou o acompanhamento dos Iabricantes concorrentes ou organismos oIiciais.
O sr. relator do processo maniIestou-se em trs oportunidades. Preliminarmente, solicitou do
Anunciante o seguinte:
'Ha dois pontos que precisam ser enIocados no presente processo: a chamada propaganda
'comparativa e as 'inIraes a lei 4680/65 e Decreto 57690/66, inclusive o codigo de etica
e as normas padro.
A propaganda comparativa e uma tecnica moderna e avanada, hoje utilizada em larga escala
nos Estados Unidos e outros paises e ainda engatinhando no Brasil. No vamos aqui tecer
nenhuma tese sobre propaganda comparativa, mas apenas destacar alguns conceitos
universalmente aceitos e consagrados.
A propaganda comparativa e uma tecnica valida e atual, desde que respeitadas as normas
eticas do negocio da propaganda. Entende-se ai, que os produtos comparados devem ser

142
SOARES, Jose Tinoco. Lei de patentes, marcas e direitos conexos. Ed: RT. P. 216.


229
expostos de igual maneira, sem prejudicar o concorrente. Os textos devem ser inIormativos e
exatos, evitando-se soIismas, ou dubia interpretao.

A propaganda comparativa e, na realidade, um instrumento do consumidor, pois atraves dela
ele tera opes de deciso.

Quanto a inIrao a legislao da propaganda propriamente dita, e, em especial, aos artigos
especiIicamente citados, no me parece cristalina a aIirmao Ieita pela Volkswagen.

Na realidade, no houve diIamao (artigo 17, letras 'd e 'e do Decreto 57690/66) nem
depreciao do concorrente, como tambem no houve a apresentao de maneira capciosa de
elementos de pesquisa ou estatistica, inIringindo-se o Codigo de Etica em seu item 11-16, sem
a meno da Ionte de origem.

A propaganda da Fiat cita como Ionte 'as revistas especializadas. Ela apresenta os dados
sobre os veiculos comparados em igualdade de exposio e no mesmo padro.

E necessario, entretanto, que se ressalve ou se analise a veracidade ou a autenticidade dos
numeros.

Ai sim, podera ter razo a Volkswagen em sua preocupao e em sua posio.

A indicao como Ionte 'revistas especializadas podera gerar duvidas. Estes numeros
podero ter sido colhidos de varias revistas em varias edies diIerentes. Sabemos todos que
nos chamados testes de veiculos, os dados de desempenho variam muito, em razo do proprio
carro, das condies, etc.

Embora no possa aIirmar categoricamente, pois no Ioi Ieita uma pesquisa em todas as
revistas especializadas, podera a Fiat ter colhido apenas os numeros que lhe do melhor
posio em diIerentes edies, de diIerentes revistas especializadas.
Dai o perigo da inIormao como Ioi Ieita.


230
Em razo disto, sugiro que seja oIicializado a Fiat, para que inIorme a Conar a Ionte exata
(revista, data de edio e pagina), na qual Ioram colhidos os dados.

Por outro lado, em proximos anuncios deste tipo, devero ser citados nominalmente o veiculo
e a edio respectiva.

Obtidos tais inIormes, prosseguiu o sr. relator:

'A Fiat, em seu esclarecimento, procurou demonstrar a maneira como obteve
os dados apresentados na propaganda comparativa.

Pela seriedade do assunto, Iiz uma pesquisa nas Revistas Quatro Rodas, edies de abril 78,
maio 78, julho 78, agosto 78, setembro 78, outubro 78, novembro 78, dezembro 78, janeiro
79, Ievereiro 79, maro 79, abril 79 e maio 79, cujas xerox do indice de materias incorporo ao
presente processo.

Os dados basicos comparados Ioram tirados de varias edies trazendo, inegavelmente,
melhores beneIicios para o anunciante.

Entretanto, quanto ao item 'custo de manuteno, parece-me que a inIormao prestada pela
Fiat no esta clara ou exata.

Ela diz textualmente no processo que 'Com relao ao comparativo do custo de manuteno,
Ioram consultados os dados do ultimo teste de 3.000 km de cada veiculo. Considerando que
estes testes Ioram publicados em periodos diIerentes e que teriamos uma distoro provocada
pelo eIeito da inIlao, beneIiciando os produtos em datas mais antigas, e conseqentemente
prejudicando os de datas mais recentes, Ioram usados os indices oIiciais da Fundao Getulio
Vargas para inIlacionar todos os dados ate dezembro de 1978, colocando desta Iorma os
valores em igualdade de condies...
Acontece, entretanto, que no periodo de abril de 78 ate maio de 79, no constam os testes de
3.000 km aludidos, a exceo do teste do Chevette (edio junho 78) com o custo no
inIlacionado de Cr$ 1,2047/km.


231
Esta evidncia nos deixa realmente preocupados quanto a veracidade de todas as inIormaes.

Face ao exposto, a no ser que a Fiat apresente provas em contrario, proponho que a ela seja
oIiciado, no sentido da paralisao desta propaganda, advertindo-a do perigo e dos danos que
isto pode causar.

E, Iinalmente, recomendou a Advertncia do Anunciante, em voto acolhido por unanimidade
pela Cmara. |...|.

Denunciante: Atlantis do Brasil Comercio e Industria Ltda.
Denunciada: campanha publicitaria do produto 'Thunder
Anunciante: Family Comercio e Industria de Produtos de Limpeza Ltda.
Agncia: Enio, Associados Propaganda Ltda.
Relator em 1 Instncia: Cons Custodio Piedade Miranda
Relator do Recurso Ordinario: Cons Enio Vergueiro
Em primeira instncia a maniIestao do sr. relator Ioi acolhida apenas em parte. A Cmara
concordou com o merito mas, por maioria de votos, discordou de sua proposta de sustao da
veiculao do anuncio. O voto vencedor, propondo a alterao do anuncio ('as embalagens
exibidas no anuncio no deveriam lembrar as de concorrentes; deveria, tambem, ser evitada a
Irase 'Vale por todos na limpeza do banheiro) Ioi do Cons Piero Fioravanti.
O pronunciamento do sr. relator Ioi este:
1. RELATORIO
Trata-se de uma Representao instaurada pela Iirma ATLANTIS BRASIL COM. E IND.
LTDA., contra a Iirma FAMILY COM. E IND. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,
titular do produto 'Thunder, destinado a limpeza de banheiros, com o Iundamento de que o
comercial que vem sendo veiculado para a propaganda do produto, em horario nobre, inIringe
o disposto nos arts. 1, 4, 27 e 32 do Codigo de Auto-Regulamentao Publicitaria.
O comercial que vem minuciosamente descrito na Representao estaria enaltecendo as
qualidades do produto 'Thunder em detrimento de seus concorrentes, inclusive do produto
'Veja Banheiro do Autor, que teria sido lanado em meados de 88, anteriormente ao
'Thunder, lanado em janeiro de 1989 e que seria em tudo similar aquele. (...)


232
Requerida a Medida Liminar, Ioi esta indeIerida porque no se veriIicava, no caso, nenhuma
das hipoteses do art. 30 do Regimento Interno, nem mesmo o do inciso III por no se tratar de
hipotese sumulada em jurisprudncia do Conar.
Citada, a denunciada apresentou tempestivamente a sua deIesa, anexando documentos dentre
os quais se destaca uma pesquisa realizada por MAQ MARKETING APLICAO DE
QUESTIONARIO LTDA., para avaliao dos produtos para banheiro e cozinha.
A deIesa nega existncia de concorrncia desleal porque no houve denegrimento a marca,
embora reconhea a visualizao comparativa dos produtos, alegando que se trata de
apresentao rapida e simbolica de categorias de produtos.
AIirma a veracidade da perIormance do produto 'Thunder tanto do ponto de vista tecnico,
quanto do ponto de vista do consumidor e critica o metodo analitico usado na representao,
quando nos termos do art. 17 do Codigo o que interessa e veriIicar o impacto do anuncio a
partir de uma analise global.
VOTO
No comercial que vem de ser apreciado, pretende-se que o produto 'Thunder so por si
substitui e exerce as Iunes (de limpeza, desinIeco, desodorizao) que seriam atributo,
individualizado, de cada um dos produtos concorrentes. A Irase Iinal atesta bem esta
concluso.
Posta em duvida a veracidade desta aIirmao pelo Autor, na representao, incumbia ao
denunciado o nus de comprova-la, com documentos que atestassem a verdade cientiIica
desta aIirmao. No nos parece que uma pesquisa encomendada pela denunciada e levada a
eIeito junto a donas de casa, por empresa especializada, tenha o mesmo valor.
Conseqentemente, em nossa opinio, a propaganda e, neste ponto, enganosa, violando os
arts. 1 e 27 do Codigo de Etica.
Mas o que mais choca, no comercial, e o desprezo votado aos produtos concorrentes (e
elucidativo o gesto do personagem, do desprezo com que se desIaz desses produtos, um a um,
jogando-os no cho) que, se no identiIicados pela marca, so-no pelas embalagens que, no
obstante passarem velozmente, deixam ver a marca a que essas embalagens esto associadas.
Note-se que as embalagens so reais e no simbolicas, caracterizando-se por ai a concorrncia
desleal, com que se inIringiu o art. 4 do Codigo.


233
A propaganda comparativa, para ser permitida, tem de obedecer aos requisitos do art. 32 e o
comercial em exame, como Iica evidente do que se exps, inIringe, no minimo, as letras c), d)
e I) do art. 32 do Codigo.
Finalmente, no nos parece tambem que o anuncio obedea aos ditames do art. 6 do Codigo,
quando ali se aIirma: so Thunder tem a revolucionaria tecnologia americana.
Com esta aIirmao que, no minimo, e oIensiva do orgulho nacional, no se pode dizer que o
anuncio esteja em consonncia com os objetivos da educao e cultura nacionais, como
determina o citado artigo 6.
Por todo o exposto, o nosso voto e no sentido de recomendar a sustao da veiculao do
comercial.
O Anunciante, no entanto, no aceitou a deciso.
Interps o Recurso Ordinario, que, segundo praxe no Conar, devolve a questo por inteiro, a
apreciao do Conselho de Etica.
Desta vez deu-se o contrario do ocorrido em 1 instncia. O sr. relator do Recurso concordou
com o ali decidido e ratiIicou a proposta de Alterao do anuncio. A Cmara, no entanto,
decidiu recomendar a sustao da veiculao do Anuncio.
O sr. relator do Recurso Ordinario assim se maniIestou:
RELATORIO
Trata-se de uma representao instaurada pela Iirma ATLANTIS BRASIL COM. E IND.
LTDA. contra a Iirma FAMILY COM. E IND. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,
titular do produto 'THUNDER, destinado a limpeza de banheiros, com Iundamento de que o
comercial que vem sendo veiculado para a propaganda do produto, em horario nobre, inIringe
o disposto nos artigos 1, 4, 27 e 32 Codigo Brasileiro de Auto-Regulamentao Publicitaria.
O comercial que vem minuciosamente descrito na representao estaria enaltecendo as
qualidades do produto 'THUNDER em detrimento de seus concorrentes, inclusive do
produto 'VEJA BANHEIRO do autor, que teria sido lanado em meados de 88,
anteriormente ao THUNDER, lanado em janeiro de 1989 e que seria em tudo similar aquele.
Requerida a medida liminar, Ioi esta indeIerida porque no se veriIicava, no caso, nenhuma
das hipoteses do art. 30 do Regimento Interno, ou sejam, hipoteses que se recomendassem a
imediata sustao da veiculao do anuncio.


234
Citada, a denunciada apresentou tempestivamente a sua deIesa, anexando documentos dentre
os quais se destaca a pesquisa realizada por MAC MARKETING APLICAO DE
QUESTIONARIO LTDA., para avaliao dos produtos para banheiro e cozinha.
A deIesa nega a existncia de concorrncia desleal porque no houve denegrimento a marca,
embora reconhea a visualizao comparativa/produtos, alegando que se trata de apresentao
rapida e simbolica de categorias de produtos.
AIirma a veracidade de perIormance do produto THUNDER tanto do ponto de vista tecnico,
quanto do ponto de vista do consumidor e critica o metodo analitico usado na representao,
quando nos termos do art. 17 do Codigo o que interessa e veriIicar o impacto do anuncio a
partir de uma analise global.
O relator de 1 instncia, Cons Custodio da Piedade Miranda, recomendou a SUSTAO da
veiculao do anuncio por entender que o que mais choca no comercial seria o desprezo
votado aos produtos concorrentes, como o personagem se desIazendo dos produtos, um a um,
jogando-os ao cho. Se tais produtos no Iorem identiIicados pela marca, seriam, no entender
daquele relator, reconhecidos pelas embalagens, no obstante passarem elas velozmente.
Assim, alem da propaganda, como comparativa, ter inIringido o art. 32, letras 'c, 'd e 'I
do Codigo, ela caracterizaria a concorrncia desleal, inIringindo ento o art. 4 do mesmo
Codigo.
A Cmara, no entanto, no acolheu as concluses e por maioria recomendou apenas a
ALTERAO do anuncio decidindo que o comercial deveria omitir a embalagem que se
associasse e evitar em seu texto a expresso 'vale por todos na limpeza de seu banheiro. Foi
nessa ocasio voto vencedor o Cons Piero Fioravanti.
O anunciante denunciado, no entanto, no se conIormou com o decidido e interps
tempestivamente o Recurso Ordinario, Iundamentado nos artigos 40 e seguintes do
Regimento Interno.
Nesse recurso, Iaz algumas consideraes preliminares. Alias, no devero prosperar, como
por exemplo, a invocao de que a deciso deveria ter Iundamento no art. 50, letra 'd do
Codigo (que prev a divulgao publica do Conar como pena acessoria) ao inves do mesmo
artigo, letra 'b (que prev a alterao, como acertadamente o Ioi). No merito, alega o
recorrente em resumo que o anuncio no desrespeitou as leis, no Ialtou a verdade e nem
restou consubstanciado que induziria o consumidor a engano.


235
Seria, isto sim, publicidade comparativa e mesmo sem a identiIicao dos demais produtos
promoveu eIetivamente uma comparao. Portanto o anuncio deveria ser inteiramente
liberado.
E em resumo o relatorio.
PARECER
Concordo inteiramente com as razes elencadas pelo relator de 1 instncia a Ils. 72 a 73, que
repito nesta oportunidade, delas discordando no entanto apenas quanto as suas concluses.
Fico neste particular com a deciso de 1 instncia que recomendou a alterao do anuncio,
com Iundamento nos artigos 1, 27 'caput e 1, 2, artigos 32 e 50, letra 'b do Codigo
Brasileiro de Auto-Regulamentao Publicitaria.

2.1. O que e publicidade?
2.2. Qual a diIerena entre publicidade e propaganda?
2.3. O que seriam expresses ou sinais de propaganda?
2.4. Como se da a Iorma de proteo as expresses ou sinais de propaganda?
2.5. Quais os requisitos para aceitao da propaganda comparativa?
2.6. O que e o CONAR?
2.7. Como se deu o surgimento do CONAR?
2.8. Como se da o processo administrativo do CONAR?

3. Referncias
3.1. Legislativas
Lei n 9.279/96.
Lei n 9.610/98.
Lei n 8.884/94.
Apelao Civel n 92.02.20623-6/RJ TRF, Relator: Juiz Federal convocado Andre Jose
Kozlowski.
Apelao Civel n 599 025 921, 2 Cmara de Ferias Civel Pelotas.


236
Recurso Especial n 67.173-6- PE, Relator: Sr. Ministro Costa Leite.
Apelao em Mandado de Segurana n 106.806 RJ, Relator: Sr. Ministro Armando
Rolemberg.
Apelao em mandado de segurana n 1063.304-DF, Relator: Sr. Ministro Carlos M.
Velloso.

3.3. BibliograIicas
3.3.1. BibliograIia Utilizada
BARBOSA, Denis Borges. 'Bases Constitucionais Da Propriedade Intelectual. In RPI n 59
jul/ago de 2002.
. Uma Introduo a Propriedade Intelectual, 21. Ed., Editora Lumen
Juris, 2003.
CAMELIER, Alberto. 'Propaganda Comparativa e a Lei de Propriedade Industrial 9.276/96. In
Revista da ABPI n 45.
CERQUEIRA, Joo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. 2 ed., RT, Volume II.
FALCO, Valeria. A publicidade em Iace do codigo de deIesa do consumidor. So Paulo:
Saraiva, 201.
FERNANDES, Fabio. Palestra: 'Propaganda Comparativa Anais do XIX Seminario Nacional
de Propriedade Intelectual, 1999.
GUSMO, Jose Roberto DàIIonseca. 'A Gnese do Direito de Propriedade Intelectual
Anais do XVIII Seminario Nacional de Propriedade Industrial, 1998.
JUNIOR, Vidal Serrano Nunes. Publicidade Comercial, Proteo e Limites na Constituio de
1988. Editora Juarez de Oliveira. 2001.
PEREIRA, Marco Antnio Marcondes. Concorrncia Desleal por meio da Publicidade. Rio de
Janeiro: Juarez de Oliveira, 2001.
3.4. Internet
www.conar.org.br
www.inpi.gov.br


237

Parte XI: Software e Patente

PROPRIEDADE
INTELECTUAL

FGV Direito PEC


238
Casos geradores

1) Processo: 2002.03.00.041873-6 AG 164808 - TRF 3 Regio
Agravante: Oracle do Brasil Sistemas Ltda.
Agravado: Unio Federal (Fazenda Nacional)
Relator: Newton de Lucca/4 Turma

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Oracle do Brasil Sistemas Ltda. contra a R.
deciso proIerida pela MM Juiza da 3 Vara de So Paulo que, nos autos do mandado de
segurana n 2002.61.00.0022360-6 indeIeriu o pedido de liminar requerido pela ora
agravante, para Iins de ser suspensa a exigibilidade da CIDE incidente sobre pagamentos
realizados a partir de Ievereiro deste ano, a autores de obras intelectuais, como programas de
computador.

Dentre varios argumentos, sustenta que, no caso de comercializao de soItwares, no se trata
de pagamento e rovalites, mas sim de remunerao por direito autoral; assevera, igualmente,
que a incidncia da reIerida contribuio sobre Iatos que no implicam transIerncia de
tecnologia desvirtua o carater Iinalistico da contribuio, alem de oIender os principios da
razoabilidade, adequao e segurana juridica; argumenta por derradeiro que a instituio da
reIerida exao somente poderia dar-se mediante a edio de lei complementar, nos termos do
artigo 149 da Constituio Federal.

E o breve relatorio.

Quanto a esse ultimo o argumento da necessidade de lei complementar sobre a materia a
jurisprudncia ja se encontra paciIicada no sentido de que a instituio de contribuio de
interveno de dominio econmico no se sujeita a regra do artigo 154, inciso I da CF, tendo
em vista a expressa ressalva constante no artigo 149 do texto constitucional. Ou seja, a
exigncia de lei complementar so se reIere as contribuies destinadas 'a garantir a
manuteno ou expanso da seguridade social, o que no e o caso dos autos. A lei
complementar a que alude o artigo 146, III da CF diz respeito as normas Ierais. Isso implica a
desnecessidade de que as normas no gerais tais como, exempliIicativamente, as que


239
cuidam da base de calculo, do Iato gerador, e dos demais elementos deIinidores do tributo
estejam previstas em lei complementar, sempre que se tratar de contribuio de interveno
no dominio econmico, como e a hipotese sub fudice.

Discutiveis alguns dos outros argumentos esgrimados pela recorrente, pelo menos em sede de
cognio sumaria.

No que tange a remunerao pela licena de uso dos soItwares, parece assistir razo a
agravante ao aIirmar que a legislao aplicavel a especie nada dispe acerca da incidncia da
CIDE sobre essas remessas.

O programa de computador, com eIeito corriqueiramente designado por soItware no jargo
empresarial, to aIeito aos anglicismos de toda a especie acha-se amparado pelo direito
autoral, conIorme estabelecido pela Lei n 9.79, de 14/5/96. Tal diploma, sem seu artigo 10,
V, exclui-o expressamente da possibilidade de patenteamento e do regime juridico da
propriedade intelectual. Acrescente que a atual Lei de InIormatica (n 9.609/98),
disciplinadora do regime de proteo da propriedade intelectual do programa do computador,
estabeleceu que ele seria o mesmo outorgado as obras literarias, artisticas ou cientiIicas (art.
2). Finalmente, a atual Lei n 9.610/98 nada mais Iez do que corroborar a tendncia anterior
de considerar o soItware e demais criaes do mundo da inIormatica como alvo de proteo
do direito autoral (artigo 7, inciso XII).

No se tratando, portanto, de pagamento de rovalties, nenhuma imposio legal existe no
sentido de obrigar a agravante ao recolhimento da contribuio em tela, sob pena e aIronta ao
principio da estrita legalidade tributaria.

Isso posto, deIiro o pedido de eIeito suspensivo. Cumpra-se o artigo 527, inciso V do CPC.
Comunique-se por Iax. OIicie-se a MM. Juiza a quo dos termos da presente deciso para que
tome as medidas cabiveis a sua implementao. In.
Proceda a Subsecretaria da Quarta Turma a necessaria conIerncia entre o conteudo do
documento Iisico e o do eletrnico, antes do encaminhamento a Imprensa Nacional,
certiIicando-se.


240
So Paulo, 6 de novembro de 2002.
Newton de Lucca.

2) Apelao Cvel. Processo n: 2002.001.25013 - T1R1
Apelantes 1: Walter 1oaquim Rodrigues de Almeida e Outro
Apelantes 2: Francesco Messasalma e Outros
Apelantes 3: Wiltec Empreendimentos Tecnolgicos Ltda.
Apelados: Os mesmos.
rgo 1ulgador: Terceira Cmara Cvel
Des. Roberto de Abreu e Silva
1ulgado em 03/06/2003

RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGREDO E TECNOLOGIA INDUSTRIAL.
APROPRIAO INDEVIDA. SUB-ROGAO LEGAL COMPENSAO DE CREDITO.
Retrata o contexto probatorio dos autos, notadamente da prova pericial que os produtos
industrializados por ambas as empresas, originam-se do mesmo projeto e base tecnologicas,
evidenciando a apropriao por ato ilicito de segredo industrial de produo de arteIatos
pirotecnicos assinalados, praticados pelos reus. Tal conduta conIigura violao da norma do
artigo 159 do Codigo Civil, implementando a obrigao de reparar perdas e danos. As
circunstncias do credito resultar das condies estabelecidos numa negociao subjacente
Irustrada, envolvendo uma associao de capital e tecnologia com outra empresa, no retira da
sociedade apelante 3 o direito de sub-rogar-se no valor do credito por ela honrado perante o
credor originaria, assegurado como liquida e certo pela ordem juridica civil.


241
1. Roteiro de Aula
1.1. Proteo dos Metodos de Negocios e Financeiros
A importncia da proteo dos metodos Iinanceiros e de negocios e indiscutivel nos dias
atuais, principalmente em Iuno do desenvolvimento e da rapidez dos meios de
comunicao, em especial a Internet, que valorizaram metodos eIicientes para a realizao de
negocios, seja no mundo comercial ou Iinanceiro.

A expresso 'metodo pode ser conceituada, segundo Clovis Silveira
143
, como o
'procedimento, tecnica ou meio de Iazer alguma coisa de acordo com plano, 'processos
organizado, logico, sistematico, 'conjunto de processos racionais, 'procedimento tecnico,
entre outros conceitos.

Na opinio de Antonio Carlos Souza de Abrantes
144
, pode-ser aIirmar que metodos de Iazer
negocios incluem:

identiIicao dos clientes e produtos/servios de que necessitam (metodos de pesquisa
de opinio e de mercado);
anuncio aos clientes, mostrando os produtos oIertados (publicidade, marketing,
sistemas de catalogao, programas de incentivo, gerenciamento de cupons);
transaes com dinheiro ou creditos (processamento de creditos ou emprestimos,
sistemas de pontos de venda, transIerncia de Iundos, operaes bancarias,
processamento de impostos, planejamento de investimentos, leiles, bolsa de valores,
comercio pela internet, gerenciamento de vendas a varejo ou atacado, controle de
investimentos, sistemas de vendas casadas);
rastreamento de recursos, dinheiro e produtos (gerenciamento de recursos humanos,
contabilidade, inventario, seguros, planos de saude, sistema de reserva em hoteis).

O autor Clovis Silveira
145
aIirma ainda que, geralmente, um metodo de Iazer algo em um
campo tecnico, com proposito de atingir um resultado concreto, e logicamente organizado no

143
SILVEIRA, Clovis. 'Patentes de Metodos em Internet, Revista da ABPI n 64, maio/julho de 2003, p. 56.
144
ABRANTES, Antonio Carlos Souza de; ANDRADE, Elvira.'Criterios de Patenteabilidade de Metodos de
Fazer Negocios. Revista da ABPI N 62 - Jan./Fev. de 2003.


242
tempo, em etapas e passos estruturados numa programao de atividades que utilizam
recursos humanos e tecnologicos e consomem recursos Iinanceiros, inIormaes e se apoiam
em tecnologia (redes de comunicao, soItware, hardware, bancos de dados, entre outros).

De acordo com Denis Borges Barbosa
146
, tem se tornado comum, na pratica americana,
patentes relativas a soluo de problemas nas areas Iinanceiras ou de seguros, inclusive por
uso de soItware especiIico. Para o autor, tal tendncia se solidiIicou a partir da deciso no
caso 'State Street
147
, que aceitou privilegiar um metodo de selecionar certos numeros para
calcular base de calculo de papeis do mercado Iinanceiro para eIeitos de imposto de renda.

No reIerido caso, o Federal Circuit Court of Apeals dos Estados Unidos decidiu, em 23 de
julho de 1998, que invenes relacionadas a programas de computador e metodos de negocios
podiam ser objeto de patente.

Sinteticamente e de Iorma simplista, o autor Pedro de Paranagua Moniz
148
comenta que, no
caso 'State Street, o reu da ao detinha uma patente para um sistema de processamento de
dados, consistente de um soItware para gerenciamento de um Iundo mutuo de aes. A
argio da no patenteabilidade girou em torno do paragraIo 101 da lei americana (35
U.S.C- United State Code):

'quem inventar ou descobrir qualquer processo, maquina, manufatura ou
composio de material novos e util ao melhoramento a partir daqueles,
pode obter uma patente para tal, sufeita as condies e requerimentos
deste titulo`.

Para o autor, o uso repetitivo da expresso 'qualquer, indica, de Iato, a inteno do
Congresso em no colocar qualquer restrio em relao a materia para qual uma patente

145
SILVEIRA, Clovis. ob. cit. p. 56.
146
BARBOSA, Denis Borges. 'Uma Introduo a Propriedade Intelectual Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2003.
p. 350.
147
State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc., 149 F. 3d 1368 (Fed. Circ. 1998), cert.
denied., 119 S. Ct. 851 (1999).
148
MONIZ, Pedro de Paranagua 'Aspectos Polmicos da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro: Editora
Lumen Juruis, 2004. p. 179.


243
pode ser obtida. Portanto, impropria e a leitura de limitaes no mbito do paragraIo acima
mencionado.

Na deciso do caso 'State Street, Ioi estabelecido que um processo no pode ser considerado
como no patenteavel simplesmente porque contem uma lei da natureza ou um algoritmo
matematico. O que se deve ter em mente no e apenas se a reivindicao adentra numa das
quatro categorias de materia patenteavel, mas sim, as caracteristicas essenciais,
particularmente, a utilidade pratica.

Vale ressaltar que, antes do 'State Street, os metodos de negocios vinham sendo
protegidos por segredo de negocio, sendo que a utilizao cada vez mais Ireqente de
soItwares para operacionalizar os sistemas de negocios levou ao incentivo ao pleito de uma
proteo como patente.

Como conseqncia, nos seis meses seguintes, os depositos destes tipos de patente
cresceram 40 nos Estados Unidos e o USPTO (United States Patent and Trademark Office)
- orgo americano responsavel pelo registro de patentes - decidiu criar uma nova classiIicao
denominada processamento de dados: Iinanas, pratica de negocios, administrao e
determinao de custo e preo.
149

Com relao a Europa, e importante mencionar que o artigo 52 da Conveno Europeia de
Patente no considera metodos de negocios e programas de computador como invenes e,
para registro de uma patente, esta deve ser considerada uma inveno que seja suscetivel de
aplicao industrial. No entanto, segundo o EPO (European Patent Office), ha inumeras
patentes que utilizam de programas de computador que ja Ioram concedidas
150
.

1.1.1. Proteo dos Metodos de Negocios no Brasil
O artigo 8, inciso I e II da Lei de Direitos Autorais n 9.610/98, dispe que no so objeto
de proteo como direitos autorais as ideias, procedimentos normativos, sistemas, metodos,

149
SILVEIRA, Clovis. ob. cit, p. 60.
150
Idem.


244
projetos ou conceitos matematicos como tais, bem como os esquemas, planos ou regras para
realizar atos mentais, jogos ou negocios.

A Lei de Propriedade Industrial n 9.279/96, por sua vez, estabelece, em seu artigo 10, inciso
III que no se considera inveno nem modelo de utilidade esquemas, planos, principios ou
metodos comerciais, contabeis, Iinanceiros, educativos, publicitarios, de sorteio e de
Iiscalizao.

No entanto, apesar das proibies legais acima mencionadas, a proteo de tais metodos,
entendidos em sentido amplo como metodos para se Iazer negocios, se reveste de uma
importncia maior nos dias atuais para o Brasil uma vez que, segundo numeros
151
levantados
pela Credicard, Ibope eRatings e pelos institutos Boston Consulting Group e IBGE, os
brasileiros devem gastar R$ 3,8 bilhes em comercio eletrnico este ano, com um incremento
de 78 em relao a 2001. Levantamento
152
da Cmara Brasileira de Comercio Eletrnico
(Camara-e.net) mostra que o ano de 2001 indicava que 38 das empresas adotavam a Internet
como Ierramenta de negocios, enquanto que, este ano, a soma alcana 52, um crescimento
de 37 no periodo. Compreende-se, portanto, o interesse de muitos grupos em consolidar
suas posies por um enforcement do direito patentario na area de comercio eletrnico, por
exemplo.
153

Com relao aos metodos de negocios Iinanceiros no Brasil, Gabriel Di Blasi
154
entende que,
em principio, estes tambem no so considerados como inveno, de acordo com o inciso III,
do artigo 10, da Lei n 9.279/96. No entanto, como a concesso de patentes nessa area e uma
tendncia mundial, o Brasil criou uma comisso interministerial que examina e recomenda a
patenteabilidade para os pedidos relativos a metodos Iinanceiros, examinando caso a caso.

Cumpre destacar, ainda, que o artigo 27 do Acordo TRIPS, ja estudado nas aulas anteriores,
do qual o Brasil e signatario, estabelece que qualquer inveno, de produto ou processo, em

151
http://www.bcg.com/mediacenter/mediapressreleasesubpage53.asp
http://epoca.globo.com/nd/0625compras.htm ver http://ce.mdic.gov.br
152
Revista Epoca, 20 de agosto de 2002
153
ABRANTES, Antonio Carlos Souza de; ANDRADE, Elvira. ob. cit.
154
Di BLASI, Gabriel Oliveira, ob.cit.


245
todos os setores tecnologicos, sera patenteavel. Diante do exposto, nota-se que o artigo proibe
restries quanto a patentes no setor tecnologico.

1.1.2. Pedidos de Patentes de Metodos de Fa:er Negocios no Brasil
Um levantamento de pedidos de patente relativos a metodos de Iazer negocios Ioi realizado,
no ano de 2003, por Antonio Carlos Souza de Abrantes e Elvira Andrade tomando-se como
base pareceres de examinadores e a busca de palavras chave no site do INPI com a leitura de
resumos, conIorme veriIica-se a seguir:

De um total de 379 (trezentos e setenta e nove) pedidos identiIicados 257 (duzentos e
cinqenta e sete) so de nacionais e 122 (cento e vinte e dois) de estrangeiros. O numero de
pedidos depositados por ano na area em media Ioi de 4,8 na decada de 80, saltando para
media 26 (vinte e seis) pedidos por ano, na decada de 90, sem contudo observar-se um
aumento exponencial signiIicativo.

Grfico 1 - Nmero total de depsitos de patentes relativas a mtodos de fazer negcios no perodo 1988-
2000.

Enquanto os pedidos nacionais (a maior parte depositada em nome de pessoas Iisicas) mantm
um lento crescimento, observa-se um crescimento signiIicativo dos pedidos estrangeiros (a
maior parte depositados por empresas) a partir de 1996, a grande maioria destes sendo
depositados via PCT.


246

Grfico 2 - Nmero total de depsitos de patentes relativas a mtodos de fazer negcios no perodo 1988-
2000. As marcas quadradas representam pedidos nacionais, as marcas circulares representam pedidos
estrangeiros

Do total de 379 (trezentos e setenta e nove) pedidos, apenas 53 (cinqenta e trs) Ioram
examinados, sendo 120 (cento e vinte) arquivados e 206 (duzentos e seis) aguardando exame
(pedidos com depositos de 1995 em diante). Dos pedidos examinados, a taxa de pareceres
Iavoravel (deIerimentos ou exigncia tecnica) e em torno de 26. Dos 122 (cento e vinte e
dois) pedidos estrangeiros, 26 (vinte e seis) Ioram analisados, sendo 12 (doze) deIeridos
(46), enquanto que, dos 257 (duzentos e cinqenta e sete) pedidos nacionais, apenas 27
(vinte e sete) Ioram analisados sendo que, apenas 1 com parecer Iavoravel. Muitos destes
pedidos nacionais tiveram parecer desIavoravel (indeIerimento ou cincia de parecer) por
insuIicincia descritiva ou por no descrever nenhuma caracteristica tecnica. O pedido
estrangeiro, mais adaptado aos criterios de exame, ao descrever um sistema mais vinculado
aos elementos Iisicos do sistema e de certa Iorma atenuando o peso do metodo Iinanceiro
pleiteado, consegue maior taxa de aprovao. De 10 (dez) pedidos com patente equivalente
concedida na Europa, 6 (seis) tiveram pareceres Iavoraveis a concesso de patente no INPI
(60). De 20 pedidos com patente equivalente concedida nos EUA, 09 (nove) tiveram
pareceres Iavoraveis a concesso de patentes no INPI (45).

Este dado mostra que os criterios de exame do INPI, so um pouco mais restritivos que a
Europa e Estados Unidos. Dos pedidos estrangeiros apenas 12 (doze) Ioram arquivados (10)
enquanto que, dos nacionais 108 (cento e oito) Ioram arquivados (42), este dado sugere que
na maioria das vezes, os inventores nacionais no tm interesse comercial na inveno e
desistem da continuidade do processo administrativo, sequer solicitando pedido de exame.
Para um total de 53 (cinqenta e trs) pedidos analisados, apenas 3 (trs) apresentaram
recursos, todos de nacionais, onde Ioram mantidos os indeIerimentos.


247
A analise dos pareceres expedidos pelo INPI e a analise comparativas com as decises
judiciais da Europa e Estados Unidos e repercusses maniIestadas por diIerentes criticos,
permitiram aos autores da pesquisa
155
acima realizada extrair alguns criterios de exame, ate
aqui adotados pela DIRPA/INPI:

Um metodo de Iazer negocios, no podera ser objeto de patente, ainda que sejam
atingidos resultados comerciais signiIicativos tais como aumento de vendas e
produtividade.
Um metodo de Iazer negocios no e patenteavel independentemente de ser
reivindicado como sistema ou metodo. Um metodo Iinanceiro implementado em um
sistema Iisico conhecido da tecnica no adquire patenteabilidade simplesmente por ser
reivindicado como sistema.
A mera automao ou a implementao na Internet de um metodo de Iazer negocios,
no garante que este objeto seja passivel de patenteabilidade.
A mera automao de um metodo ja existente, que envolva agentes humanos, no e
passivel de patenteabilidade, por Ialta de atividade inventiva.
Um metodo de Iazer negocios implementado em computador ou na Internet, sera
passivel de patenteabilidade, desde que se demonstre que o metodo sobrevive sem o
elemento Iinanceiro/comercial/contabil presente. Assim, um metodo de criptograIia
aplicado em contas bancarias e passivel de proteo, enquanto um metodo de compras
on line no o seria.
O Iato de uma criao ser aplicada a um sistema conhecido ou que este envolva
soItware, no e suIiciente para garantir a sua patenteabilidade, posto que, se a
atividade inventiva, que a destaca do estado da tecnica, se concentrar em aspectos
Iinanceiros, esta sera considerada como um metodo de Iazer negocios.
Aparelhos, desde que novos e dotados de atividade inventiva, so passiveis de
patenteabilidade, ainda que aplicados ao campo a que se reIere o artigo 10, III da Lei
de Propriedade Industrial. Um sistema ser implementado por hardware ou por
soItware, a principio, no e relevante para aIerio de sua patenteabilidade. O
importante sera a existncia de um eIeito tecnico novo.

155
ABRANTES, Antonio Carlos Souza de; ANDRADE, Elvira. ob. cit.


248
1.2. Patentes de Software

156
, o caso inaugural em materia de patentes de soItwares Ioi o
caso 'Diamond v. Diehr, julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1981 (450
U.S. 175- 1981). Este caso enIrentou e resolveu o impasse ao conIirmar que uma
reivindicao versando sobre uma materia que e legalmente patenteavel no torna
impatenteavel so por usar uma Iormula matematica ou um programa de computador. O
reIerido autor ainda acrescenta o que se segue:

Como tribunal fixou sempre que uma reivindicao contendo uma
formula matematica leva a cabo ou aplica essa formula numa
estrutura ou em um processo na qual, considerado como um todo,
a formula esta desempenhando uma funo que a lei de patentes
tem o proposito de proteger (por exemplo, transformando ou
redu:indo um bem a um estado diferente, ou a uma coisa diversa,
tal reivindicao podera ser patenteada).

Na Europa, o ja citado artigo 52 da Conveno Europeia de Patentes no considera como
inveno metodos de Iazer negocios em si, ate mesmo pelo Iato de muitas destas criaes no
possuirem o requisito da aplicao industrial.

Ao contrario do que ocorre na Europa, nos Estados Unidos no ha uma proibio direta a
patenteabilidade de programas de computador. Segundo Antonio Carlos Souza de Abrantes, a
maior parte das patentes tem sido validada nas cortes e muitas destas so patentes do setor de
soItware.

1.2.1. Patenteabilidade de Software no Brasil
Os soItwares so protegidos pela Lei 9.609/98, a qual os deIine, em seu artigo 1, como a
expresso de um 'conjunto organizado de instrues em linguagem natural ou codiIicada
contida em suporte Iisico de qualquer natureza, de emprego necessario em maquinas
automaticas de tratamento de inIormao, dispositivos, instrumentos ou equipamentos

156
BARBOSA, Denis Borges. ob.cit. p. 357;


249
periIericos, baseados em tecnica digital analoga, para Iaz-los Iuncionar de modo e para Iins
determinados.

Desta Iorma, os soItwares so considerados como obras intelectuais, onde seus criadores
possuem o direito de utilizar, Iruir e dispor dos mesmos, tendo o direito exclusivo de
utilizao.

No que tange a possibilidade dos soItwares serem objeto de patente, o art. 10, inciso V, da
Lei de Propriedade Industrial dispe que no se constitui inveno nem modelo de utilidade
os programas de computador em si.

O programa de computador, com isso, para ser patenteado devera ser deIinido de maneira
que no caracterize o programa em si, i.e., em linguagem de programao. Isso geralmente e
alcanado mediante a deIinio do processo de Iuncionamento do programa, em suas varias
etapas ou associando-se algumas etapas de processo com algum outro elemento, como uma
maquina operada pelo programa. Supe-se que todo o programa de computador capaz de
rodar numa maquina estaria em um 'campo tecnico.
157

Desta Iorma, para que uma inveno relativa a soItware seja objeto de patente, devera estar
resolvendo um problema de natureza tecnica que no seja restrita a uma soluo de codigo
Ionte, que no diga respeito unicamente a Iorma como este programa de computador e escrito,
isto e, ao programa de computador em si.
158

No Brasil, nota-se que no ha possibilidade de se patentear o programa de computador em si,
ou seja, as Iuncionalidades do soItware, como um processador de textos, ou um navegador,
pois isso inibiria a concorrncia.

157
BARBOSA, Denis Borges. ob.cit. p. 359;
158
ABRANTES, Antonio Carlos Souza de, 'DesmistiIicando as patentes de soItware, Revista da ABPI n 73,
nov/dez. 2004, p. 19


250
Gustavo Moraes
159
observa que as patentes de soItware so mais um recuso contra a pirataria e
que as patentes concedidas pelo INPI no reivindicam proteo ao programa em si, mas aos
dispositivos que quando programados realizam uma tareIa especiIica, bem como seus
processos de Iuncionamento e conclui: 'acredita-se que a aceitabilidade desta categoria de
reivindicaes diIicilmente poderia ser questionada, desde que, obviamente, seja nova e
inventiva, pois um computador ja programado pode ser emulado por circuitos internos Ieitos a
partir de componentes eletrnicos discretos encontrados em qualquer loja especializada. Tais
circuitos, apesar de complicadissimos e naturalmente anti-econmicos, no teriam sua
patenteabilidade contestada a priori, por no serem suscetiveis de aplicao industrial.

Segundo Antonio Carlos Souza de Abrantes
160
, os dados mostram que os sistemas de patente
tm sido pouco utilizado pelas empresas brasileiras de soItware. Das empresas lideres no setor
de soItware no Brasil, segundo relatorio da Finep, apenas a Microsiga, Datasul e Everysistems
possuem patentes depositadas no INPI, sendo apenas uma de cada empresa, ao passo que as
duas maiores empresas estrangeiras do setor no Brasil, MicrosoIt e Computer Associates,
possuem respectivamente 175 (cento e setenta e cinco) e 58 (cinqenta e oito) patentes
depositadas.

Se ha um programa desenvolvido para a realizao de um processo industrial novo, que Iaz
parte integrante desse processo, o resultado da combinao de um elemento abstrato (aspectos
Iuncionais do software) com um elemento tangivel (processo industrial novo) produz um
eIeito tecnico novo e traz uma contribuio signiIicativa para o estado da tecnica, esse
conjunto podera ser protegido pela patente.

159
MORAES Gustavo apud ABRANTES, Antonio Carlos Souza de, 'DesmistiIicando as patentes de soItware,
Revista da ABPI n 73, nov/dez. 2004, p. 14.
160
ABRANTES, Antonio Carlos Souza de, 'DesmistiIicando as patentes de soItware, Revista da ABPI n 73,
nov/dez. 2004, p. 15.


251
1.3. Segredo de Negocio
ConIorme ja analisado em aulas anteriores, ao detentor de uma inveno e garantido o direito
de escolha com relao a preservao da inveno em sigilo ou registrar tal inveno como
patente, caso todos os requisitos de patenteabilidade sejam atendidos. A inveno que no Ior
registrada como patente, podera ser protegida por meio do segredo de negocio.

Faz-se necessario mencionar que, assim como no caso dos sistemas de patentes, as normas
que tutelam os segredos industriais ou de negocio tambem constituem Iatores de incentivo a
investimentos em atividades de pesquisa, uma vez que os segredos de negocios tambem
pretendem proteger o resultado de tais pesquisas.

Desta Iorma, apos a abordagem de muitos temas ligados a patentes, conIorme visto no
comeo deste material e nas apostilas anteriores, sero abordadas, abaixo, questes inerentes
ao segredo de negocio.

Os segredos de negocio podem consistir em conhecimentos tecnicos, experincias, Iormulas,
processos de Iabricao, metodos, listas e inIormaes de clientes, tecnicas de
comercializao, marketing, custos, Iormao de preos e outras especies de dados,
conIidenciais relativos ao desempenho de atividades empresariais. Em todos os casos, tratar-
se-a de um elemento corporeo sigiloso suscetivel de aplicao pratica que conIere uma
vantagem competitiva a seu detentor enquanto do conhecimento restrito, motivo pelo qual
devem ser adotadas medidas protetivas rigorosas contra a sua revelao
161
.

Esta apostila adotara o termo 'segredo de negocio para abranger o segredo industrial,
segredos comerciais, trade secret (EUA).

1.3.1. Historia dos Segredos de Negocio

A primeira lei de represso a concorrncia desleal de 1934 ja Iazia meno aos segredos de
negocio, impondo punies tanto para a divulgao de segredo de 'industria quanto para a de

161
SILVEIRA, Joo Marcos. 'A Proteo Juridica dos Segredos Industriais e de Negocio. Revista da ABPI n
53, jul/ago 2001.


252
'comercio; tanto a Iormula cabalistica quanto o dado sobre a diviso de trabalho ou ate
mesmo a lista de clientes.
Na mesma linhagem, o Decreto n 7.903, de 27 de agosto de 1945, nossa lei vigente ate 1997
sobre crimes contra a propriedade industrial e de concorrncia desleal, previa em seu artigo
178, incisos XI e XII, a represso penal da utilizao ou divulgao no autorizada de segredo
de industria havido em conseqncia de servio a terceiro, durante a durao do vinculo de
trabalho ou servio, e tambem a de segredo de empresa, mesmo apos o termino do vinculo
162
.

Desta Iorma, segundo Denis Borges Barbosa
163
, a captao de inIormaes empresariais, sem
penetrao num recinto, por exemplo, para obter dados sigilosos, no era ilicito penal. Nada
impedia, penalmente, que um competidor instalasse um sensor de grande potncia, capaz de
escutar ao longe as decises de uma diretoria de empresa, nem a IotograIia aerea de uma
instalao industrial reservada. A unica proteo viria da ao civil, com base no artigo 178,
paragraIo unico do Dec.Lei 7.903/45, como um ato de concorrncia ilicita.

Atualmente, os incisos XI e XII do artigo 195 da Lei 9.279/96 dispem que so considerados
crimes de concorrncia desleal (i) o ato de quem divulga, explora ou utiliza-se, sem
autorizao, de conhecimentos, inIormaes ou dados conIidenciais, utilizaveis na industria,
comercio ou prestao de servios, excluidos aqueles que sejam de conhecimento publico ou
que sejam evidentes para um tecnico no assunto, a que teve acesso mediante relao
contratual ou empregaticia, mesmo apos o termino do contrato (inciso XI); ou (ii) divulga,
explora ou utiliza-se, sem autorizao, de conhecimentos ou inIormaes a que se reIere o
inciso anterior, obtidos por meios ilicitos ou a que teve acesso mediante Iraude (inciso XII).

Como Ioi estudado em aulas anteriores, nota-se que o inciso XI trata dos casos de segredo
industrial, os quais o concorrente desleal divulgou, explorou ou utilizou, sem autorizao,
inIormao conIidencial que obteve por meio contratual ou atraves de relao empregaticia.
Ja o inciso XII tipiIica como crime aquele que explora ou se utiliza, sem autorizao,
inIormaes conIidenciais, obtidas por meios ilicitos ou a que teve acesso mediante Iraude.
Este dispositivo, segundo Dannemann Simsen Bigler & Ipanema Moreira
164
, constitui uma

162
DELMANTO, Celso. 'Crimes de Concorncia Desleal. Edusp/Bushanski, 1975
163
BARBOSA, Denis Borges. ob. cit. p. 664.
164


253
inovao no direito brasileiro, pois, ate ento, aquele que divulgava, elaborava ou utilizava
conhecimentos ou inIormaes indevidamente desviadas de um concorrente no era apenado.
Segundo Joo Marcos Silveira, o texto dos incisos XI e XII do artigo 195 da Lei de
Propriedade Industrial, ao excluir expressamente da proteo as inIormaes conIidenciais
'que sejam evidentes para um tecnico no assunto, permite inIerir-se, especialmente no caso
de segredos consistentes em inovaes tecnologicas, que estas deveriam atender ao requisito
da atividade inventiva tal qual previsto no artigo 13 da mesma lei. Essa interpretao, levada
as ultimas conseqncias, levaria a concluso de que, na esIera tecnologica, apenas invenes
patenteaveis seriam suscetiveis de proteo como segredo de negocio. Tal interpretao,
contudo, discrepa do quanto aceito atualmente pela doutrina e pela jurisprudncia patrias e no
direito comparado, alem de conIlitar com a norma do artigo 39, item 2, aliena 'a do TRIPS,
que apenas exige que a inIormao a ser protegida seja secreta 'no sentido de que no seja
conhecida em geral, nem Iacilmente acessivel a pessoas de circulos que normalmente lidam
com o tipo de inIormao em questo.
165

De acordo com o paragraIo primeiro do artigo 195, as hipoteses previstas neste inciso tambem
se aplicam ao empregador, ao socio ou ao administrador da empresa.

Vale ressaltar, no entanto, que a tutela prevista no reIerido artigo 195 do CPI/96 esta inserida
apenas em um contexto de concorrncia.

Quando no ha tal concorrncia, Denis Borges Barbosa
166
comenta que deve ser aplicado o
disposto no Codigo Penal:

Art. 153 - Divulgar alguem, sem fusta causa, conteudo de
documento particular ou de correspondncia confidencial, de que e
destinatario ou detentor, e cufa divulgao possa produ:ir dano a
outrem.
Pena - deteno, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.
1o- A. Divulgar, sem fusta causa, informaes sigilosas ou

165
SILVEIRA, Joo Marcos. ob. cit. p. 23.
166
BARBOSA, Denis Borges. ob. cit. p. 665.


254
reservadas, assim definidas em lei, contidas ou no nos sistemas de
informaes ou banco de dados da Administrao Publica.
(Paragrafo unico renumerado pela Lei n 9.983, de 14.7.2000).
Pena deteno, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
2o Quando resultar prefui:o para a Administrao Publica, a
ao penal sera incondicionada. (Paragrafo acrescentado pela Lei
n 9.983, de 14.7.2000).
Art. 154 - Revelar alguem, sem fusta causa, segredo, de que tem
cincia em ra:o de funo, ministerio, oficio ou profisso, e cufa
revelao possa produ:ir dano a outrem.
Pena - deteno, de 3 (trs) meses a 1 (um) ano, ou multa.
Paragrafo unico - Somente se procede mediante representao.

No tocante aos Iuncionarios publicos e demais servidores da Administrao, cabe ainda
lembrar o disposto no capitulo pertinente do Codigo Penal:

Art. 325 - Revelar fato de que tem cincia em ra:o do cargo e que
deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelao.
Pena - deteno, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa, se o
fato no constitui crime mais grave.
1o Nas mesmas penas deste artigo incorre quem. (Paragrafo
acrescentado pela Lei n 9.983, de 14.7.2000).
I permite ou facilita, mediante atribuio, fornecimento e
emprestimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas
no autori:adas a sistemas de informaes ou banco de dados da
Administrao Publica, (Alinea acrescentada pela Lei n 9.983, de
14.7.2000).
II se utili:a, indevidamente, do acesso restrito. (Alinea
acrescentada pela Lei n 9.983, de 14.7.2000).
2o Se da ao ou omisso resulta dano a Administrao Publica
ou a outrem. (Paragrafo acrescentado pela Lei n 9.983, de
14.7.2000).


255
Pena recluso, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

1.3.2. Know-How

Em nosso pais, uma corrente doutrinaria equipara segredo industrial e o know how,
considerando-os sinnimos, opinando que este ultimo teria por objeto apenas conhecimentos
secretos. Por outro lado, alguns escritores entendem que o segredo de Iabrica ou de negocio
no se conIunde com know how, pois, enquanto os segredos de negocio so detidos por um
titular, o know how pode consistir em uma tecnica ou procedimento de dominio de varias
empresas.

Para Elisabeth Kasznar Fekete
167
, o termo know how e um americanismo que apareceu em
1916. Contudo, ao termo know how, os juristas e proIissionais do ramo preIerem a expresso
mais especiIica trade secret. Essa dualidade de termos, know how e trade secret, acompanha-
se Ireqentemente de uma diIerente concepo entre os juristas americanos. Na grande
maioria, os autores e a jurisprudncia do pais, entretanto, consideram as expresses know how
e trade secret como estritamente sinnimas.

A reIerida autora acrescenta ainda que algumas deIinies do know how Iormuladas pela
doutrina brasileira baseiam-se na situao vantajosa do seu detentor perante os concorrentes,
como o que o considera 'o corpo de conhecimentos tecnicos, relativamente originais e
secretos, ou pelo menos escassos, que permitem, a quem os detenha uma posio privilegiada
no mercado. Conseqentemente, o contrato de know how seria aquele que 'uma parte,
mediante o pagamento de uma soma, Iornece a outra inIormaes tecnologicas escassas, de
Iorma a possibilitar-lhe uma posio privilegiada no mercado.
168
Outros consideram como
um valor patrimnio intelectual, imaterial.

169
, o know how e o corpo de conhecimentos, tecnicos e de
outra natureza, necessarios para dar a uma empresa acesso, manuteno ou vantagem no seu

167
FEKETE, Elisabeth Kasznar, 'O Regime Juridico do Segredo de Industria e Comercio no Direito
Brasileiro. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003, p.48.
168
FEKETE, Elizabeth Kasznar. ob. cit. p. 54.
169
BARBOSA, Denis Borges, ob.cit p. 650.


256
proprio mercado. Esta vantagem poderia ser obtida por outras Iormas: concentrao de meios
Iinanceiros, situao legal privilegiada, capacitao dos dirigentes, acesso a Iontes de materia
prima, poder politico, etc.

No seu entendimento, compe o know how a habilidade tecnica do operario ou artiIice: o tour
de main, o virtuosismo individual. Tal componente, porem, e intransmissivel, inseparavel da
pessoa que detm este tipo de arte. Integra, tambem, o know how a experincia tecnica, a
aquisio pessoal, mas transmissivel, no trato continuo com um metodo de produo, aquela
parcela da arte que o mestre ensina ao aprendiz, e que pela assistncia pessoal do tecnico se
repassa ao contratante de transIerncia de tecnologia.

1.3.3. Formas de Transmisso Contratual dos Segredos de Negocio

A principal Iorma de transmisso de segredos de negocio se da por Iora contratual atraves do
contrato de transIerncia de tecnologia, que ja Ioi estudado em aulas anteriores. No entanto,
este contrato sera analisado neste capitulo sob a otica do objeto contratual.

Este instrumento tem por objeto a transIerncia de inIormaes tecnicas que no encontram-
se patenteadas, cuja proteo se da atraves da conIidencialidade.

Paul Demin
170
distingue o que denomina 'contrato de know how, tendo em mente o know
how sigiloso, do contrato de assistncia tecnica, entendendo tratar-se o primeiro de uma
locao de bem movel e o segundo de uma locao de servio. Segundo o autor belga, a
determinao da natureza do contrato deve ser Ieita em se considerando os elementos de cada
caso concreto, tratando-se de assistncia tecnica quando o contrato (i) tiver por objeto
inIormaes de conhecimento geral no setor de atividade pertinente, (ii) impuser a empresa
'assistente uma obrigao de Iazer e uma obrigao de resultado e (iii) estabelecer que os
conhecimentos restaro adquiridos pela empresa 'assistida uma obrigao de Iazer quando
da expirao ou resciso do contrato. Por outro, estaremos diante de um contrato de know how
quando o ajuste (i) impuser ao concedente uma obrigao de dar, no havendo interIerncia
deste na aplicao das Iormulas nem garantia de resultado, (ii) estabelecer que o concedente

170
DEMIN, Paul apud SILVEIRA, Joo Marcos, ob. cit. p. 22.


257
podera vedar o uso do know how em caso de expirao ou ruptura do contrato e (iii) tiver por
objeto Iormulas ou processos desconhecidos no setor de atividade em questo e que devam
ser mantidas em sigilo pelo concessionario.

Faz-se necessario, ainda, diIerenciar os contratos com obrigaes de conIidencialidade, dos
contratos de transIerncia de tecnologia. Os primeiros se reIerem a revelao de inIormaes
tecnicas ou comerciais para uso restrito em atividades como discusses de negocio,
negociaes contratuais preliminares ou avaliao de produtos e geralmente no comportam
nus ou remunerao, inexistindo a obrigao de pagar royalties. Ja os contratos de
transIerncia de tecnologia concedem ao beneIiciado o direito de explorar inIormaes
conIidenciais para Iins comerciais, mediante pagamento de uma determinada quantia global
e/ou royalties
171
.

1.3.4. Patente e Segredo de Negocio
Por Iim, e importante mencionar que, conIorme acima disposto, ha invenes que gozam de
todos os requisitos de patenteabilidade, mas que, em alguns casos, no so protegidas por
patentes, mas sim por segredo de negocio.

Diante do exposto, abaixo se encontra um quadro comparativo elaborado por Edward P.
White
172
a respeito da opo de se proteger uma inveno por patente ou por segredo
industrial:

SEGREDO DE NEGCIO PATENTE
A proteo como segredo de negocio
no se sujeita a limitao temporal,
persistindo enquanto perdure o sigilo.
A patente vigora por um periodo de 20
anos.
O segredo de negocio pode ser
licitamente desvendado por terceiros
mediante engenharia reversa.
A patente assegura a seu titular um
direito de exclusividade pela durante todo
o seu periodo de vigncia. Por outro lado,
com a patente da-se a publicao da

171
FEKETE, Elizabeth Kasznar. ob. cit. p. 219.
172
WHITE, Edward P. apud SILVEIRA, Joo Marcos, ob. cit. p. 21.


258
inveno, que pode consistir em um
processo ou Iormula cuja utilizao seja
impossivel de ser detectada no produto
Iinal.
O segredo de negocio pode abranger
materia no patenteavel.
Uma inveno, para ser patenteada,
deve atender aos requisitos da novidade,
atividade inventiva e aplicao industrial.
Os custos de um segredo de negocio
podem ser mantidos em patamares
previsiveis compativeis com o nivel de
proteo necessario, mas podero variar
em razo das circunstncias e sero
realizadas despesas permanentes com
vistas a manuteno.
Patentes tm custos relativamente
previsiveis, mas podem ser de mais cara
obteno e podem demandar
investimentos muito expressivos,
especialmente se requeridas em diversos
paises.
O detentor de um segredo de negocio
possui direitos sem limitao territorial.
O titular da patente possui direitos
apenas onde a patente Ior obtida.
O detentor de um segredo de negocio
pode sujeitar-se a consideravel gama de
restries que podem ser-lhe impostas
enquanto licenciante.
O titular de uma patente deve tomar
precaues especiais para que no
conIigure uma inIrao da ordem
econmica ou exercicio abusivo de
direito.
Segredos de negocio podem ser
licenciados, cedidos ou transIeridos.
Patentes podem igualmente ser objeto
de licena, cesso ou transIerncia.
Os segredos de negocio podem ser tidos
como menos valiosos ante a inexistncia
de um direito exclusivo.
O direito exclusivo de Iabricao,
utilizao e comercializao e a proteo
mais eIetiva das leis de patentes as tornam
mais valiosas para alguns.

2.1. Qual a previso legal a respeito das patentes de metodos de Iazer negocio no Brasil?
2.2. Os metodos de Iazer negocio so protegidos pela legislao autoral?


259
2.3. Qual a previso legal a respeito das patentes de soItware no Brasil?
2.4. O soItware e protegido pela legislao autoral?
2.5. O que e segredo de negocio?
2.6. Como se da a proteo do segredo de negocio no Brasil?
2.7. Qual a Iorma de transmisso dos segredos de negocios?

3. Referncia
3.1. Legislativa
Lei 9.279/96
Lei 9.610/98
Lei 9.609/98
Codigo Penal

3.2. Jurisprudencial
AG 164808. Processo: 2002.03.00.041873-6, Rel. Newton de Lucca/4 Turma- TRF 3
Regio.
Apelao Civel. Processo n: 2002.001.25013, TJ/RJ, Des. Roberto de Abreu e Silva
Julgado em 03/06/2003.
AI n 70003360567, 14Cmara Civel, TJ RS, rel. Des. Joo Armando Bezerra, j. em
14.03.02.

3.3. Bibliografica

ABRANTES, Antonio Carlos Souza de; ANDRADE, Elvira. ~Critrios de
Patenteabilidade de Mtodos de Fazer Negcios. Revista da ABPI N 62 - 1an./Fev. de
2003.
Di BLASI, Gabriel. OLIVEIRA, Mauricio Lopes- Mesa-Redonda 'Proteo a Metodos de
Fazer Negocios.


260
BARBOSA, Denis Borges. ~Uma Introduo Propriedade Intelectual - Lmen 1ris.
Rio de 1aneiro, 2003;
CERQUERIA, Joo da Gama. 'Tratado da Propriedade Industrial. 2 ed. So Paulo, Revistas
SOARES, Jose Tinoco. 'Comentarios ao Codigo da Propriedade Industrial. So Paulo:
Resenha Universitaria, 1981;
DANNEMANN, Siemsen. Bigler & Ipanema Moreira. 'Comentarios a Lei de Propriedade
Intelectual e Correlatos. Renovar, 2001;
DI BLASI JUNIOR, Clesio Gabriel, GARCIA, Mario A. Soerensen, MENDES, Paulo
Parente M.: A Propriedade Industrial Os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais
analisados a partir da Lei n 9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense, 1997.
SILVEIRA, Clovis. 'Patentes de Metodos em Internet, Revista da ABPI n 64, maio/julho de
2003.
MONIZ, Pedro de Paranagua 'Aspectos Polmicos da Propriedade Intelectual, Rio de
Janeiro: Editora Lumen Juruis, 2004.
FEKETE, Elisabeth Kasznar, 'O Regime Juridico do Segredo de Industria e Comercio no
Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003.


261

Parte XII: Mtodos de Avaliao
de Marcas e Frmulas de Clculo
Alternativa

PROPRIEDADE
INTELECTUAL

FGV Direito PEC
|


262
Caso Gerador:
173

Visando a avaliar o valor ativo da marca, de titularidade da empresa X, realizamos pesquisa:
(i) detalhada com a sua clientela; (ii) na base de dados do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial acerca de seus pedidos e registros marcarios de sua titularidade e, ainda, (iii)
obtivemos dados cedidos pela propria empresa e pelo escritorio que cuida dos seus interesses
da Propriedade Industrial. Como resultado, obtivemos os seguintes dados:

1) Data da Iundao da empresa: 1912;
2) Capital aberto: 1921;
3) Numero de clientes: 350.000;
4) Percentual de Iaturamento de gases: 87 nos periodos de 1987/1989;
5) Percentual dos investimentos realizados no setor de gases na media do periodo
1987/1989: 78;
6) Percentual dos lucros liquidos no setor de gases na media do periodo 1987/1989: 86;
7) Numero de produtos: 12, pela peculiaridade dos ramos de atividade, com clientela Iiel;
8) Produtos gerados: gases (75 do Iaturamento) que so insubstituiveis e reIoram a
capacidade de gerao de lucros e poderes de mercado da empresa;
9) Valor medio das receitas brutas entre 1987/1990: US$ 684 milhes;
10) Valor medio do lucro liquido entre 1987/1987: US$ 62 milhes;
11) Valor medio dos novos investimentos em ativo Iixo entre 1987/1989: US$ 59 milhes;
12) Valor medio dos dividendos pagos entre 1987/1989: US$ 30 milhes;
13) Indicadores medios econmico-Iinanceiros no periodo 1987/1989: liquidez corrente
1,35; endividamento 36,4 e rentabilidade 26,2;
14) Gastos em propaganda e imagem institucional no periodo 1987/1989: US$ 13
milhes;
15) Valor dos gastos projetados em propaganda entre 1991/1994: US$ 17 milhes;
16) A marca no e considerada nem tampouco registrada como notoria;
17) O alcance geograIico da marca e do produto e total: atinge todo o pais;

173
O caso gerador Ioi apresentado no artigo de Kasznar, Istvan. 'Avaliao Econmico-Financeira de uma
Marca Generica: Estudo Pratico; R. Bras. Merc. Capitais; Rio de Janeiro: v. 16; n.42; pp. 7-14.


263
18) Ha 8 marcas concedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial para a
empresa X;
19) Das 250 pessoas entrevistadas:
54,80 conhecem a marca de titularidade da empresa X (sendo que a maioria no
soube responder); 47,37 dos produtos so oxignio (produto insubstituivel); 41,58
consideram a imagem da empresa muito boa; 20,79, excelente; 27,05, boa (o
restante se dividiu entre Regular; ruim ou no responderam); 75,26 sabem que a
empresa X e uma multinacional; 50 a consideram moderna; 44,77, agil, sendo que
47,34 no responderam; 39,47 consideram a empresa moderna, sendo que 60,53
no responderam; 50 consideram a empresa ativa (42,11 no responderam);
65,79 consideram a empresa com dinheiro (34,21 no responderam); 52,63
consideram que a empresa esta em Iase de crescimento, (47,37 no responderam);

A partir dos dados acima, pergunta-se
174
:
1) Com base nas inIormaes disponiveis para o periodo 1987/1990, voc seria capaz de
montar uma tabela que mostre as partes integrantes do GOOD-WILL?
2) Com a projeo dos valores econmico-Iinanceiros para o periodo 1991/2000 e o
valor medio esperados da marca da empresa X, aplicando-se o redutor e adotando as
regras Iinanceiras, o que sera obtido?
3) Da combinao dos resultados da pergunta 1 com a pergunta 2, obteremos o valor
parcial do GOOD-WILL da marca da empresa X. Para se chegar a esse resultado,
quais Ioram os criterios relevantes a serem apreciados?
4) Quais so os outros dados capazes de completar a expresso do GOOD-WILL?
5) Do resultado do valor do intangivel da empresa X, podemos perceber que ele e Iruto
principalmente de quais Iatores? Qual seria o valor da marca X?
6) Qual a importncia do estudo do valor desses ativos intangiveis?

174
Ver tabelas.


264
1.1. Importancia da definio do valor economico da marca
Nos mais remotos processos de comercializao, as marcas tinham por Iuno a identiIicao
da origem dos produtos ou servios. As marcas determinavam o vinculo de propriedade das
mercadorias, ja que identiIicavam a procedncia das mesmas, estabelecendo basicamente a
responsabilidade dos produtores.

Atualmente, as transIormaes sociais intensiIicadas pela evoluo tecnologica e a
globalizao das economias tornaram o mundo das marcas cada vez mais competitivo. E as
marcas, por sua vez, alem de reIletirem a situao econmica de determinada empresa,
Iacilitam e determinam as parcerias comerciais.

O instituto marcario no visa apenas a proteger o interesse privado, ou seja, os investimentos
do empresario. Pode-se aIirmar que a Iinalidade publica encontra-se presente. As marcas
desempenham relevante papel de divulgao e manuteno de um produto/servio na mente
dos consumidores, indicando, assim, a procedncia do produto/servio, bem como seus niveis
de qualidade.

Inegavel, portanto, que a preIerncia do consumidor e guiada por determinada marca e que,
portanto, o direito do consumidor devera sempre ser observado.

Assim, resta evidente a importncia desse ativo intangivel para as empresas, que acaba por
determinar a sua politica de investimentos. Cumpre ressaltar que as empresas esto adotando
estrategias de marketing para lanar e zelar pelas suas marcas no mercado.

AIinal, o valor econmico delas traduz o renome da empresa e a aceitao de seus
produtos/servios prestados no mercado.


265
1.2. A concorrncia e a sua influncia na marca
A marca e Iator indispensavel para o sucesso das empresas e consiste em ativos Iinanceiros
estrategicos capazes de inIluenciar consumidores, parceiros, colaboradores. A marca mobiliza
interesse dos investidores e pode transIormar a perIormance da organizao e seu resultado
Iinanceiro.

Por essa razo, a gesto das empresas esta cada vez mais interessada em saber a contribuio
das marcas no sucesso de seus negocios.

E importante ressaltar que o marketing e a publicidade continuam a ter papel relevante na
construo da marca, mas a partir de uma perspectiva de resultado. O bom gerenciamento da
marca no se limita a atuao de marketing e publicidade. A boa gesto passa pela
administrao de seu impacto na estrategia, estrutura e cultura da empresa, como Iorma de,
consistentemente, garantir a promessa e proposta aos consumidores, mantendo-os Iieis.

Assim, a marca passou a ser tratada no mais como mera imagem, ganhando destaque na
operao e na organizao da empresa.

As marcas, por serem intangiveis, se bem gerenciadas, podem ter vida util inIinita e so
capazes de criar barreiras contra a concorrncia e vantagem competitiva de longo prazo.
Apenas para evidenciar a importncia do tema, destacamos a disputa das empresas pela
Iidelidade do consumidor no mercado brasileiro, conIorme artigo extraido da Folha Top of
Mind 2004
175
:

175
http://www1.Iolha.uol.com.br/Iolha/especial/2004/topoImind/Ij2110200409.shtml


266
'Batendo na trave desde 2001, a Casas Bahia Iinalmente ultrapassou
a C&A e a Lojas Americanas na categoria lojas de
departamento/magazine, tornando-se a primeira marca a ocupar
isoladamente o ponto mais alto do ranking desde 1998, ano em que
esse segmento Ioi incluido no Top oI Mind. A empresa abriu quatro
pontos percentuais de vantagem em relao ao segundo colocado e
Ioi lembrada por 10 dos entrevistados.
Ate o ano passado, a diIerena entre as trs era de apenas um ponto,
com vantagem para a C&A. Ainda que continue no limite do empate
tecnico a margem de erro e de dois pontos percentuais para mais
ou para menos-, o primeiro lugar Ioi assegurado pela Casas Bahia
graas aos numeros do 'awareness, no qual so consideradas as
outras marcas citadas pelo entrevistado, alem daquela que lhe veio
primeiro a cabea.
Em supermercados, a disputa continua acirrada, com Extra e
CarreIour em primeiro.
A categoria tnis Ioi substituida por materiais esportivos, com a
brasileira Penalty e a norte-americana Nike dividindo o lugar mais alto do ranking. Nas
demais, o primeiro lugar Ioi mais uma vez conIirmado para Suvinil, em tintas, e Orient, em
relogios.

No ano em que a Casas Bahia assumiu a ponta, suas principais concorrentes mantiveram-se
no mesmo patamar do levantamento anterior: C&A (6), Lojas Americanas (5) e
Pernambucanas (2). As baixas porcentagens evidenciam a disputa nesse segmento, no qual
mais de 50 marcas so citadas e os grandes nomes rivalizam com marcas regionais.


267

A estrategia da Casas Bahia para Iixar sua marca entre os consumidores e investir muito, e
sempre, em propaganda.

Praticamente todos os dias e possivel assistir a comerciais da empresa nas emissoras de TV. A
grande maioria deles com o ator Fabiano Augusto, garoto-propaganda oIicial da companhia.
Num mercado to pulveri:ado quanto o de lofas de departamento, o desafio e grande. E
preciso estabelecer contato direto e constante com o consumidor, aIirma Silvio Mattos,
presidente da Y&R, agncia de publicidade que atende a conta da Casas Bahia.

Para garantir que a lembrana da marca se traduza em vendas, a ordem e transIerir para as
lojas a linguagem criada nos comerciais. Os filmes so marcados pela simpatia e pela
ateno ao cliente, e e isso que ele precisa encontrar na hora do atendimento nas lofas, diz
Mattos. A politica tem dado resultado. A previso da empresa e de Iechar o ano com
Iaturamento de R$ 8 bilhes, superando os R$ 6 bilhes conquistados em 2003.
Com o Ioco em moda, a holandesa C&A tem na top model Gisele Bndchen sua garota-
propaganda oIicial. A meta da empresa e mostrar ao consumidor que e possivel seguir as
tendncias da moda nacional e internacional, com produtos de qualidade, a preos
competitivos, inIorma a assessoria de imprensa da companhia. As roupas usadas pela modelo
esto sempre entre as mais vendidas e procuradas na C&A, que possui 97 lojas em 19 Estados
brasileiros.


268
O CarreIour tambem passou por um processo de reposicionamento no Iinal de 2003, no qual
Ioram investidos R$ 10 milhes e que resultou na troca da assinatura. No lugar de Carrefour,
Sempre o Melhor Preo entrou Carrefour, E La que a Gente Jai Encontrar. A mudana foi
feita para ampliar a percepo da marca, explica Rodrigo Lacerda, diretor de marketing da
empresa. Alem do preo mais baixo que esta no DNA da marca, a ideia e mostrar que o
supermercado e tambem uma area de convivncia agradavel.`

Como se v, a competio por mercado evidencia a importncia da atuao dos proIissionais
de marketing e a necessidade de se criar uma marca Iorte.

ConIorme veiculado na Revista FAE Business, n.7, nov. 2003, a 'Brand Finance de Londres
identiIicou que, em alguns setores da economia da Europa e EUA, o ativo intangivel pode
representar ate 96 do valor de mercado das empresas. Mostram ainda que mais de 72 do
valor das empresas em Bolsa no esto reIletidos nos respectivos balanos ou relatorios
Iinanceiros.

1.3. A dificuldade na avaliao do valor economico de uma marca
Maria Elizabeth Broxado esclarece que 'tem sido apregoada por tecnicos da area econmica a
diIiculdade existente para deIinio e avaliao dos bens intangiveis. No caso de marcas,
muitos so os valores agregados que colaboram para estabelecer o valor do mercado das
mesmas.
176

De Iato, a avaliao do valor econmico de uma marca no e assunto to simples, uma vez
que estamos diante de um bem intangivel. Para chegarmos a determinado valor, torna-se
imperiosa a analise de diversos Iatores, os quais sero estudados na presente aula.

Dada a importncia das marcas e as inumeras alteraes societarias com Iuso e aquisio, os
modelos de valorao de marcas Ioram desenvolvidos para representar o valor econmico de
um ativo intangivel.

176
Broxado, Maria Elisabeth. 'XXI Seminario Nacional da Propriedade Intelectual P&D e Marca como
Instrumentos de Desenvolvimento da Empresa Experincia Brasileira; anais 2001, Publicao Associao
Brasileira da Propriedade Intelectual.


269
1.4. Avaliao economica da marca
Denis Barbosa Moreira, ao tratar dos signos distintivos aIirma: 'O conhecimento, a criao ou
o nome da coisa? De toda a magica de uma inveno nova, medicina que cura, maquina que
voa; de toda obra de arte eterna ou Iilme milionario; o que mais vale e o nome da coisa.
Assim diz quem vence na concorrncia, produz para todos os mercados, e mantem a mais
elevada taxa de retorno: de todas as modalidades de proteo da propriedade intelectual, a
marca tem sido considerada pelas empresas americanas a de maior relevncia.
177

De certo, como nos ensina o autor citado, e inegavel que a marca tem um valor concorrencial
maior ou menor em Iuno da Iama, antigidade, qualidade ou simples investimento em
propaganda.

Para eIeitos de avaliao de uma marca, Istvan Kasnar
178
nos ensina que devemos considerar
as variaveis (metriIicaveis e no metriIicaveis) mais utilizadas pelos paises signatarios do
Acordo de TariIas Aduaneiras, no mbito do GATT.

Segundo o autor, as variaveis metriIicaveis tm origem nos proprios dados da sociedade
empresarial, onde predomina o teor econmico-Iinanceiro. Com base na evoluo media
dessas variaveis durante um periodo minimo de 3 anos e, considerando o cenario de negocio
para os proximos anos (usualmente 10 anos), pode-se chegar ao valor atual dos resultados
Iuturos daquela sociedade em termos de atividade produtiva.

Para tanto, so utilizados os classicos metodos de Theil
179
e Shannon
180
, que consideram que a
hipotese avaliativa sera mais Iorte quanto mais Iraca e abrangente Ior sua deIinio sobre um
evento.

A inIormao recebida atraves dos dados econmico-Iinanceiras extraidos da contabilidade da
empresa nos anos mais recentes e calculada como uma Iuno de probabilidade decrescente:

177
Barbosa, Denis Borges. Uma Introduo a Propriedade Intelectual, 1 vol. P. 139.
178
Kasznar, Istvan. 'Avaliao Econmico-Financeira de uma Marca Generica: Estudo Pratico; R. Bras. Merc.
Capitais; Rio de Janeiro: v. 16; n.42; pp. 7-14.
179
Theil, R. 'On the use oI InIormation Theory Concepts in the Analysis oI Financial Statements, 1969.
180
Shannon, O. A Mathematical Theorv of Communication. 1948


270
quanto menor Ior a probabilidade de se receber uma mensagem, tanto mais elevado sera o
valor das inIormaes reveladas quando recebidas.

Geralmente, explica Istvan, em seu artigo ja citado, usa-se o valor medio das variaveis
utilizadas, assim como a sua taxa de crescimento ao longo dos ultimos anos e em moeda
constante.

O valor da marca sera proporcional a situao econmico-Iinanceira da empresa. Para tanto,
podemos destacar as seguintes variaveis relevantes para se chegar a esse valor. Vejamos:

(i) Lucro Liquido apos Juros e Imposto de Renda (L);
(ii) Novos Investimentos na Formao Bruta de Capital Fixo (I);
(iii) Receitas Totais (RT);
(iv) Distribuio de Dividendo aos Acionistas (D);
(v) As taxas de crescimento medio das variaveis anteriores, respectivamente L,
I, RT e D;
(vi) Os coeIicientes de Liquidez (Ativo Circulante Passivo Circulante);
(vii) Endividamento (Emprestimo de Curtos Prazo Exigivel de Longo Prazo/
Passivo Total) e
(viii) Rentabilidade Patrimonial (Lucro Liquido apos Juros e Imposto de Renda/
Patrimnio Liquido).

Quanto maior Iorem as trs primeiras variantes, assim como a velocidade de expanso L, I e
RT, maior sera o valor da marca de uma empresa. Da mesma Iorma, o valor do ativo
intangivel sera maior quanto maior os coeIicientes de Liquidez e Rentabilidade e menor o
coeIiciente de Endividamento.
No tocante as variaveis no-metriIicaveis, Istvan cita as mais relevantes:

(i) alcance geograIico da marca;
(ii) alcance setorial que leva em considerao o numero e classe dos pedidos de
registro e registros no Instituto Nacional da Propriedade Industrial e a notoriedade
da marca;


271
(iii) alcance e memoria historica que leva em considerao a data da Iundao da
empresa e da divulgao de seus produtos assinalados pela marca em questo no
mercado e, ainda, o potencial de diIuso da marca nos anos subseqentes
considerando o valor ja existente;
(iv) alcance da imagem com ou sem midia que levam em considerao o numero de
clientes, inclusive aqueles potenciais, gastos com a publicidade institucional e
valores projetados para os proximos dez anos; quais so as classes que conhecem/
no conhecem e possuem duvida quanto ao conhecimento da marca;
importncia/relevncia do produto no mercado considerando substitubilidade/
complementariedade e a demanda Iirme/Ilutuante;
(v) nivel de controle e participao da empresa, de seus produtos e servios, e de
sua(s) marca(s) no mercado em que atua considerando:
(a) monopolio, oligopolio, concorrncia imperIeita.
(b) quanto maior Ior o grau de monopolio da empresa, medido pelo metodo
Lorenz, tanto mais indissociavel sera o produto ou servio Iornecido da marca.
Isto e, ambas 'andaro juntas. Isto signiIica que o valor da marca conIunde-se
neste caso totalmente com o valor da propria empresa, constituindo-se em seu
patrimnio. Ja no caso da Iirma atuar em regime concorrencial, a marca sera
mais comercializavel, assumindo valor independente do patrimnio da
organizao.
(c) nivel de aceitao de, ao vender uma marca, em sendo monopolista ou
oligopolista, repassar ou abrir lealmente uma parte do mercado comprador-
cativo ao novo dono da marca. Sendo nulo o nivel de aceitao, o valor da
marca reduzira drasticamente. Se esse item Ior negociavel, o valor da marca
aumentara;
(d) interIerncia governamental nos preos, no mercado, nos insumos e nos
resultados da empresa; e
(e) capacidade de enIrentar a concorrncia internacional e reIorar interesses
empresariais locais.

Como vimos no caso gerador, so esses Iatores que esto identiIicados em uma equao
matematica, que traduz o valor econmico da marca e da empresa.


272
Ha muito, as marcas deixaram de ser peas exclusivas do marketing e da comunicao. As
marcas so ativos intangiveis que movimentam bilhes de dolares em operaes de Iuses e
aquisies, sendo ate peas de intrincadas operaes Iinanceiras, dadas em garantia nos
bancos.

Reservadas as discusses sobre os metodos de avaliao, o reconhecimento tardio dos ativos
intangiveis pelos empresarios brasileiros ja causou enormes prejuizos.

Nos casos em que os potenciais compradores e investidores insistam em pagar ou remunerar
menos do que valem os ativos intangiveis, e oportuno entender as diIerenas entre aquilo que
os empresarios pensam que eles valem e aquilo que o mercado percebe como o seu valor real
(de liquidez). Eis um dos sentidos praticos dos servios de avaliao de marcas e demais
intangiveis.

A avaliao de uma marca e Iundamental para conhec-la e, ainda, para avaliar riscos e
oportunidades de negocio.

1.5. Concluso
A medida que os ativos corporativos se tornam cada vez mais intangiveis, torna-se necessario
medir sua perIormance. Como visto, para medi-la, e preciso analisar diversas inIormaes
detalhadamente para, atraves de um tratamento contabil e Iinanceiro, permitir o retorno sobre
o investimento em marcas.

Os proIissionais de marketing esto usando modelos de avaliao de marca cada vez mais
soIisticados para auxilia-los em seus planos de divulgao da marca.
Como se pode veriIicar pelo estudo aqui exposto sobre o tema, a marca no se limita a
questo de imagem, mas e em si mesma o ponto nodal do sucesso das empresas, razo pela
qual o estudo do seu valor e imprescindivel.

Portanto, resta Iundamental o estudo e a avaliao da marca para auxiliar as empresas a
reconhecer o valor de sua marca; a compreender como ela gera valor ao negocio e, ainda,
como ela pode continuar gerando no Iuturo.


273
2.1. Voc seria capaz de citar 10 criterios para calculo do valor de determinada marca no
mercado?
2.2. Qual a importncia de deIinir o valor desse bem intangivel?
2.3. Qual e o valor de mercado de um servio de avaliao de marca?
2.4. Quais os modelos contabeis e projetivos de balano so realmente eIicazes, na avaliao
de uma propriedade intelectual? Haveria modelos alternativos superiores? D ao menos duas
sugestes alternativas.

3. Referncias
3.1. Bibliograficas
KASZNAR, Istvan Karoly. 'Alca e a Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI
n. 58 Mai/Jun 2002, pp. 30-49.
KASZNAR, Istvan Karoly. 'Avaliao Econmico-Financeira de uma Marca Generica: Estudo
Pratico. Rio de Janeiro: Revista Brasileira de Mercado de Capitais; v. 16; n. 42; pp. 7-14.
3.1.2. Leituras Complementares
BARBOSA, Denis Borges. Uma Introduo a Propriedade Intelectual. 1 vol. P. 139.
'XXI Seminario Nacional da Propriedade Intelectual Vitoria/ES P&D e Marca como
Instrumentos de Desenvolvimento da Empresa Experincia Brasileira; anais 2001,
Publicao Associao Brasileira da Propriedade Intelectual; Palestrante: Caleb. S. Pereira da
Silva.
NUNES, Gilson. 'Gesto Estrategica da marca. In Revista FAE Business, n.7, nov. 2003.
3.2. Internet
http://www1.Iolha.uol.com.br/Iolha/especial/2004/topoImind/Ij2110200409.shtml;
http://www.jrbrands.com.br/PDFs/capital1.pdI


274

Parte XIII: Noes Gerais de
Patente

PROPRIEDADE
INTELECTUAL

FGV Direito PEC


275
Caso Gerador
Caso 1:

Patente de Inveno PI 9607626-7 depositada em 07/03/1996

Reivindicando a prioridade unionista US 402087 de 10/03/1995

Fase nacional do PCT/US1996/003155 depositado em 07/03/1996

Entrada na Iase nacional brasileira: 05/09/1997

Patente Concedida em 25/05/2004

Titulo: Novos compostos Iarmacuticos de n
aItila

Reivindicaes originais contidas no pedido de patente:

1. Composto de Iormula I

- Composio Iarmacutica compreendendo um composto de acordo com a reivindicao 1 ou
um sal Iarmaceuticamente aceitavel do mesmo e, opcionalmente, uma quantidade eIicaz de
estrognio ou de progestina, em combinao com um veiculo, diluente ou excipiente
Iarmaceuticamente aceitavel.


276
- Processo para aliviar os sintomas de sindrome pos-menopausica que compreende
administrar a uma mulher em necessidade de tal tratamento uma quantidade eIicaz de um
composto da reivindicao 1 ou um sal Iarmaceuticamente aceitavel do mesmo.

Com base nas inIormaes acima, pergunta-se:

1) Qual a data determinante para a pesquisa sobre o estado da tecnica, ou seja, sobre o que ja
era conhecido a respeito da materia dessa patente com vistas a analise dos requisitos de
novidade e atividade inventiva? E se no houvesse nenhuma reivindicao de prioridade
unionista, qual a data a ser considerada para eIeitos de novidade e atividade inventiva?

2) Todas as reivindicaes originais do pedido de patente PI 9607626-7 poderiam ter sido
consideradas patenteaveis de acordo com a Lei 9279/96?

Caso 2:
Patente de Inveno PI 9305489-0 depositada em 16/04/1993
Reivindicando as prioridades unionistas JP 4/122837 de 17/04/1992; JP 4/349791 de
02/12/1992
Fase nacional do PCT/JP1993/000494 depositado em 16/04/1993
Patente Concedida em 05/09/2000
Titulo: Processo para produzir uma planta tendo resistncia contra virus
Reivindicaes originais contidas no pedido de patente:
- Processo para produzir uma planta tendo resistncia contra virus de RNA, compreendendo
integrar uma seqncia de DNA, que codiIica uma proteina tendo uma atividade enzimatica
especiIicamente rompendo um RNA de Iilamento duplo, em um cromossomo de uma planta e
Iazendo a seqncia de DNA se expressar nas celulas de plantas.
- Planta tendo resistncia a virus de RNA, em que uma seqncia de DNA, que codiIica uma
proteina tendo uma atividade enzimatica especiIicamente rompendo um RNA de Iilamento
duplo, e integrada em seu cromossomo e expressada no mesmo.


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Com base no caso acima descrito, pergunta-se:
1) Neste caso, qual a data a ser considerada para a pesquisa sobre o estado da tecnica para
avaliao dos requisitos de novidade e atividade inventiva ?
2) Todas as reivindicaes originais do pedido de patente PI 9607626-7 poderiam ter sido
consideradas patenteaveis de acordo com a Lei 9279/96?
3) Qual o prazo de validade desta patente?

1.1. Conceito
A lei que regula os direitos e obrigaes relativos a propriedade industrial no Brasil e a Lei
n. 9279 de 14 de maio de 1996, publicada em 15 de maio de 1996, doravante reIerida como
'LPI.

Toda a materia tratada na LPI tem por base o artigo 5, inciso XXIX, da Constituio Federal
de 1988, que conIirma o direito a propriedade industrial mediante privilegio temporario
concedido pelo Estado e protegido pelas disposies legais.
Em seu artigo 2, a LPI deIine as especies de criaes industriais passiveis de proteo no
Brasil e o tipo de proteo a ser concedido. Assim, o reIerido artigo 2 da LPI estabelece (i) a
concesso de patentes de inveno e de modelo de utilidade, (ii) a concesso de registro de
desenho industrial e (iii) a concesso de registro de marca.

Alem disso, este mesmo artigo 2 estabelece que proteo de direitos de propriedade
industrial conIeridos pela LPI tambem se eIetua (iv) pela represso as Ialsas indicaes
geograIicas e (v) pela represso a concorrncia desleal.

Por patente, entende-se um privilegio temporario, que o Estado concede para uma pessoa, seja
ela Iisica ou juridica, devido a criao de algo novo, e que, ainda, seja suscetivel de trazer
beneIicios a sociedade.

Nas palavras de Denis Borges Barbosa
181
patente, na sua Iormulao classica signiIica:

181
Barbosa Borges, Denis. 'Uma introduo a Propriedade Intelectual; pp. 90


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um direito, conIerido pelo Estado, que da ao seu titular a exclusividade da
explorao de uma tecnologia. Como contrapartida pelo acesso publico ao
conhecimento dos pontos essenciais do invento, a lei da ao titula da patente um
direito limitado no tempo, no pressuposto de que e socialmente mais produtiva
em tais condies a troca de exclusividade de Iato (a do segredo da tecnologia)
pela excluso temporaria do direito.

Como ja Ioi mencionado, a Constituio Federal consagra que a lei assegurara aos autores de
inventos industriais privilegio temporario para sua utilizao, tendo em vista o interesse
social e o desenvolvimento tecnologico e econmico.

Para o alcance do privilegio, existem dois limites constitucionais, alem do limite temporal:
ele se exerce sobre a propria soluo tecnica que o justiIica, e no sobre outros elementos da
tecnologia ou sobre outros segmentos de mercado e, ainda, que o privilegio no podera ser
abusado, devendo ser observado pelo seu titular o principio da Iuno social da propriedade.

E importante destacar que no tm proteo como patente a simples descoberta de leis ou
Ienmenos naturais, as criaes esteticas, criaes abstratas, como planos de contabilidade,
regras de jogo, metodos matematicos, esquemas, principios ou metodos comerciais,
contabeis, Iinanceiros, educativos, parte de seres vivos naturais e materiais biologicos tal
como encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, e os processos biologicos naturais.
A proteo do privilegio se da quando a inveno e alcanada por meio de ao humana,
interveno na natureza.
As 'invenes constituem criaes industriais destinadas a resoluo de problemas tecnicos
e, para que possam ser reconhecidas como tais para eIeitos de concesso de uma patente,
devem atender aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicao industrial.

Os 'modelos de utilidade, por sua vez, so deIinidos na LPI como objetos de uso pratico, ou
suas partes, que tambem sejam suscetiveis de aplicao industrial e que apresentem nova
Iorma ou disposio, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria Iuncional no seu uso
ou em sua Iabricao.


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Podemos dizer, portanto, que de acordo com a lei brasileira os 'modelos de utilidades
podem ser considerados como 'pequenas invenes relacionadas especiIicamente ao
Iormato ou conIigurao de objetos, sendo que no requerem um grau de atividade inventiva
to grande quanto as 'invenes propriamente ditas.

Tambem como visto acima, a LPI prev basicamente dois tipos distintos de proteo para as
criaes industriais: PATENTES, para as invenes e modelos de utilidade e REGISTROS,
para desenhos industriais e marcas.

Resumidamente, pode-se dizer que a concesso de uma patente envolve um processamento
mais demorado, que requer um exame tecnico mais proIundo determinado pelos proprios
requisitos de patenteabilidade que devem ser preenchidos por uma inveno ou um modelo de
utilidade.

1.1.1. Pra:os de Jigncia e Documento de Patente

O Codigo de Propriedade Industrial anterior previa, em relao aos prazos de vigncia das
patentes, 15 (quinze) anos para as patentes de inveno e as de modelo de utilidade, e de 10
(dez) anos para o modelo industrial e desenho industrial, sempre contados da data do
deposito.

Todavia, com o Treatv Related Aspects of Intellectual Propertv (TRIPs), Ioram adotados os
prazos de 20 anos para a patente de inveno e de 15 anos para o modelo de utilidade.
Neste sentido o artigo 40 do Codigo de Propriedade Industrial (CPI), prescreve:

Art. 40. A patente de inveno vigorara pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de
modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data do deposito.
ParagraIo unico. O prazo de vigncia no sera inIerior a 10 (dez) anos para a
patente de inveno e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a
contar da data de concesso, ressalvada a hipotese de o INPI estar impedido de


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proceder ao exame de merito do pedido, por pendncia judicial comprovada ou
por motivo de Iora maior".

Assim, de acordo com o artigo 40 da LPI, as patentes de inveno so validas no Brasil por
20 anos contados da data de deposito ou 10 anos da concesso da patente, o que Ior maior. Ja
as patentes de modelo de utilidade so validas por 15 anos da data de deposito no Brasil ou 7
anos da concesso da patente, o que Ior maior.

O documento de patente e composto por:
- Relatorio Descritivo. descrio do campo da inveno, do estado da tecnica, das
caracteristicas e dos efeitos novos obtidos pela inveno ou modelo de utilidade.
- Reivindicaes. delimitam o escopo de proteo da patente
- Desenhos
- Resumo

1.1.2. Requisitos de Privilegiabilidade e Criaes Industriais no privilegiaveis
So trs os requisitos basicos de patenteabilidade para uma inveno ou modelo de utilidade:

Aplicao Industrial: Para serem considerados patenteaveis, a inveno ou o modelo de
utilidade devem ser considerados como 'suscetiveis de aplicao industrial, ou seja, seu
objeto deve se reIerir a materia que possa ser utilizada ou produzida por qualquer tipo de
industria. A deIinio de 'aplicao industrial para eIeitos de proteo por patente
encontra-se no artigo 15 da Lei 9279/96:

Art. 15 - A inveno e o modelo de utilidade so considerados suscetiveis de
aplicao industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer
tipo de industria.

O conceito de industria como acima reIerido deve ser entendido no seu sentido mais
amplo, compreendendo toda e qualquer area de produo de bens e servios. Neste


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conceito de industria incluem-se, por exemplo, areas cuja produo no se realiza dentro
de uma 'Iabrica propriamente dita, tal como a area de agricultura.

Novidade: Segundo o artigo 11 da LPI, tanto a inveno como o modelo de utilidade so
considerados novos se no estiverem compreendidos pelo 'estado da tecnica. Vejamos o
que dispe o reIerido artigo:
Art. 11 - A inveno e o modelo de utilidade so considerados novos quando
no compreendidos pelo estado da Tecnica.
1 - O estado da tecnica e constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao
publico antes da data de deposito do pedido de patente, por descrio escrita ou
oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvando o
disposto nos art. 12, 16 e 17.
2 - Para Iins de aIerio da novidade, o conteudo completo de pedido
depositado no Brasil, e ainda no publicado, sera considerado estado da tecnica
a partir da data de deposito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a
ser publicado, mesmo que subseqentemente.
3 - O disposto no paragraIo anterior sera aplicado ao pedido internacional de
patente depositado segundo tratado ou conveno internacional em vigor no
Brasil, desde que haja processamento nacional.
3) Atividade ou Ato inventivo: O artigo 13 da LPI estabelece que uma determinada inovao e
dotada de atividade inventiva sempre que ela no possa ser considerada evidente ou obvia
para um tecnico no assunto quando analisada a luz dos ensinamentos ha conhecidos do
'estado da tecnica. Da mesma Iorma, um modelo de utilidade e dotado de ato inventivo
sempre que, para um tecnico no assunto, no decorra de maneira comum ou vulgar do
'estado da tecnica (Artigo 14 da Lei 9279/96).

Assim podemos dizer que para uma inveno ou um modelo de utilidade serem
considerados patenteaveis no basta que seu objeto seja novo, isto e, no basta que nunca
tenha sido descrito exatamente como tal. E Iundamental que ele apresente algum eIeito
tecnico que no possa ser considerado obvio ou evidente para um especialista no assunto,


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quando comparado a tudo o que ja existia no estado da tecnica antes da data de deposito do
respectivo pedido de patente.

Como visto, para a avaliao dos requisitos de novidade e de atividade ou ato inventivo e
essencial que se determine o 'estado da tecnica relativo a cada inveno ou modelo de
utilidade.

O 'estado da tecnica esta deIinido no artigo 11, paragraIo 1, da LPI e e constituido por tudo
aquilo tornado acessivel ao publico antes da data de deposito do pedido de patente, seja por
descrio escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, salvo
algumas excees, que mais adiantes sero analisadas.

1.1.3. Periodo de Graa
Uma das excees mais relevantes com relao a avaliao do 'estado da tecnica encontra-se
deIinida no artigo 12 da LPI e e chamada 'periodo de graa. Este dispositivo legal beneIicia
principalmente pequenos inventores e empresas que muitas vezes, seja por Ialta de um
conhecimento mais proIundo sobre o sistema de patentes, seja por necessidade de obter
maiores recursos para continuar seus projetos, divulgam suas invenes antes de eIetuarem o
deposito dos respectivos pedidos de patente.

O periodo de graa garante ao inventor um prazo de 12 meses contados a partir da primeira
divulgao da inveno ou modelo de utilidade para que ele possa depositar seu pedido de
patente, sem que essa divulgao seja considerada como pertencente ao estado da tecnica e,
conseqentemente, sem que ela prejudique a 'novidade de usa inveno.

1.1.4. O que no se considera inveno nem modelo de utilidade
Como ja vimos, alem do requisito de 'novidade a inveno ou modelo de utilidade deve,
igualmente, atender aos requisitos de atividade inventiva e de aplicao industrial. Assim
sendo, simples descobertas ou concepes meramente teoricas ou artisticas que no atendam a
pelo menos um destes requisitos no so considerados como 'inveno e ou mesmo como
'modelo de utilidade.


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A deIinio legal do que no se pode considerar como inveno ou modelo de utilidade
encontra-se no artigo 10 da LPI e no que se reIere as areas de medicamentos e de
biotecnologia destacamos os seguintes incisos:

Art. 10 - No se considera inveno nem modelo de utilidade:
........
VIII - tecnicas e metodos operatorios ou cirurgicos, bem como
metodos teraputicos ou de diagnostico, para aplicao no corpo
humano ou animal; e
IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biologicos
encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o
genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos
biologicos naturais.

1.1.5. Invenes e modelos de utilidade no patenteaveis
Embora uma determinada inveno ou modelo de utilidade atenda aos trs requisitos basicos
de patenteabilidade (novidade, atividade ou ato inventivo e aplicao industrial), tais criaes
podem ser consideradas como no patenteaveis em determinado pais por representar materia
expressamente proibida na sua lei especiIica. Esse tipo de proibio e resultante de
posicionamentos politicos ou IilosoIicos e naturalmente variam de pais para pais.

No Brasil, a deIinio de invenes e modelos de utilidade no patenteaveis esta contida no
artigo 18 da LPI.

Tais proibies praticamente se resumem a:

materias consideradas contrarias a moral e a ordem publica, de Iorma geral
a produtos e processos relativos a area de transIormao do nucleo atmico;
e
aos seres vivos e suas partes, ressalvando-se a patenteabilidade dos
microorganismos cuja composio genetica tenha sido modiIicada.


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1.1.6. Outros Requisitos para concesso de uma patente
Alem de preencher os requisitos basicos de patenteabilidade e tambem de no incidir nas
proibies especiIicas dos Artigos 10 e 18, para que um pedido de patente possa ser deIerido e
preciso atender a outras exigncias legais. Uma destas exigncias trata de 'suIicincia
descritiva de uma inveno.

O Artigo 24 da LPI estabelece que o relatorio descritivo deve apresentar o objeto da inveno
de Iorma clara e suIicientemente, de modo a possibilitar sua realizao por tecnico no
assunto. Quando se trata de material biologico, por exemplo, nem sempre uma descrio
escrita e suIiciente para permitir uma identiIicao e um entendimento completo do reIerido
material, seja um microrganismo, uma celula, uma seqncia de DNA, etc.

Sempre que isso ocorrer e considerando que o material biologico seja essencial para a pratica
de uma determinada inveno, o pedido de patente deve ser complementado com um
deposito de tal material biologico em uma instituio especializada e autorizada para esta
Iinalidade (Artigo 24, paragraIo unico). No Brasil, ainda no temos instituies oIicialmente
autorizadas e, portanto, o INPI atualmente aceita a indicao de instituies autorizadas
internacionalmente.

1.1.7. Requisito Adicional de patenteabilidade para invenes farmacuticas (ANJISA)
Em 14.02.2001, entrou em vigor no Brasil a Lei 10.196 (anteriormente Medida Provisoria
2006, reeditada como Medidas Provisorias 2014 e 2105) que alterou a LPI e acrescentou um
novo artigo que estabelece requisito adicional para concesso de patentes na area
Iarmacutica, que e a 'anuncia previa da ANVISA (Artigo 229-C).

Ou seja, para que uma patente relacionada a produtos ou processos Iarmacuticos seja
concedida no Brasil, apos o pedido de patente ter sido examinado com relao a todos os
requisitos de patenteabilidade descritos nos paragraIos anteriores, o INPI notiIica o Iinal do
exame 'tecnico e este pedido de patente e ento enviado para aprovao da Anvisa. Na
pratica, a Anvisa tem normalmente reavaliado o pedido de patente para veriIicar se realmente
sua materia no incide em nenhuma das proibies legais, as vezes Iazendo algumas


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exigncias Iormais e 'devolvendo o pedido de patente com sua concordncia para que a
patente seja concedida.

1.18. TRIPS e pontos controvertidos nas areas farmacutica e de biotecnologia.

O TRIPS - Trade Related Aspects oI Intellectual Property Rights - entrou
plenamente em vigor no Brasil em 1 de faneiro de 1995 depois que a Ata final
da Rodada do Uruguai de Negociaes Comerciais Multilaterais (GATT) foi
incorporada na integra ao direito brasileiro atraves do Decreto Legislativo n
30 de 15 de De:embro de 1994, e da sua promulgao pelo Decreto n 1.355
de 30 de de:embro de 1994. Esses decretos entraram em vigor na data de sua
publicao (19 e 31 de de:embro de 1994, respectivamente).

Existem varios pontos controversos quando se avalia a LPI e a Lei 10.196 em relao ao
TRIPS, muitos dos quais tm sido questionados atraves de aes judiciais. Trataremos a
seguir apenas de alguns que dizem respeito mais especiIicamente as invenes
Iarmacuticas e que envolvem biotecnologia. Neste sentido, estudaremos a seguir o artigo
27 do Acordo TRIPS:
AR1ICO 27
Materia Patenteavel

1. Sem prejuizo do disposto nos paragraIos 2 e 3 abaixo, qualquer inveno, de
produto ou de processo, em todos os setores tecnologicos, sera patenteavel, desde que
seja nova, envolva um passo inventivo e seja passivel de aplicao industrial. Sem
prejuizo do disposto no paragraIo 4 do Artigo 65, no paragraIo 8 do Artigo 70 e no
paragraIo 3 deste Artigo, as patentes sero disponiveis e os direitos patentarios sero
usuIruiveis sem discriminao quanto ao local de inveno, quanto a seu setor
tecnologico e quanto ao Iato de os bens serem importados ou produzidos localmente.
2. Os Membros podem considerar como no patenteaveis invenes cuja explorao
em seu territorio seja necessario evitar para proteger a ordem publica ou a moralidade,
inclusive para proteger a vida ou a saude humana, animal ou vegetal ou para evitar


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serios prejuizos ao meio ambiente, desde que esta determinao no seja Ieita apenas
por que a explorao e proibida por sua legislao.
3. Os Membros tambem podem considerar como no patenteaveis.
a) metodos diagnosticos, teraputicos e cirurgicos para o tratamento de seres
humanos ou de animais,
b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biologicos
para a produo de plantas ou animais, excetuando-se os processos no-biologicos e
microbiologicos. No obstante, os Membros concedero proteo a variedades
vegetais, sefa por meio de patentes, sefa por meio de um sistema sui generis efica:,
sefa por uma combinao de ambos. O disposto neste subparagrafo sera revisto
quatro anos apos a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

(1) Segundo o inciso primeiro do Artigo 27, os direitos patentarios devem ser usuIruieis para
qualquer inveno sem que haja discriminao quanto ao local de inveno, quanto a seu setor
tecnologico e quanto ao Iato de os bens serem importados ou produzidos localmente.
Considerando o Artigo 229-C da Lei 10.196 que estabeleceu a anuncia previa da ANVISA
para concesso de patentes Iarmacuticas, especialistas entendem que haveria uma
discriminao em relao a esta area tecnologica uma vez que as invenes desta area
especiIica estariam sujeitas a um requisito adicional, sem respaldo no TRIPS.
(2) De acordo com a alinea (b) do art. 27.3 do TRIPS, plantas e animais per si no so
patenteaveis, com exceo de microorganismos, assim como tambem no o so os processos
essencialmente biologicos para a produo de plantas ou animais. No que diz respeito as
plantas e aos animais em si (seres vivos), isto, em parte, esta de acordo com o Artigo 18, III,
da LPI. Todavia com a expresso 'parte dos seres vivos a lei brasileira vai alem do que o
Acordo TRIPS prev e torna-se mais restritiva.
(3) Outro aspecto relevante e que nossa legislao proibe a concesso de patentes para
materiais biologicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados o que tambem no
esta previsto no TRIPS e representa um aspecto muito importante para os pesquisadores visto
que o isolamento de certos materiais tais como, por exemplo, seqncias especiIicas de DNA
ou determinados genes, envolve um consideravel esIoro e muitas vezes inclui uma atividade
inventiva, caso em que no poderiam ser considerados como mera 'descoberta.


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(4) tambem com relao aos microorganismos, a lei brasileira contem uma restrio adicional
em comparao com o TRIPS na medida em que permite a patenteabilidade apenas de
microrganismos 'transgnicos, o que, em principio, tambem seria excessivo em comparao
com o TRPS. Por outro lado, a LPI deIine o que deve ser entendido como microorganismo
transgnico para os eIeitos do Artigo 18, ou seja, 'so os organismos, exceto o todo ou parte
de plantas ou animais, que expressem mediante interveno humana direta em sua
composio genetica, uma caracteristica normalmente no alcanavel pela especie em
condies naturais.

Na pratica, porem, entende-se que qualquer tecnica que acarrete uma alterao genetica de um
microorganismo e que seja obtida atraves de interIerncia humana tornaria tal
microorganismo 'transgnico para os eIeitos da lei e portanto patenteavel.

1.9. Patentes de Inveno, de Modelo de Utilidade e Registro de Desenho Industrial
Quem tem direito de requerer, funto ao INPI, a proteo para uma inveno,
um modelo de utilidade ou um desenho industrial?

A LPI estabelece em seus artigos 6 e 94 que a obteno de uma patente ou de um desenho
industrial e um direito do legitimo autor, desde que preenchidas as condies legais. Por outro
lado, tais artigos estabelecem em seus paragraIos seguintes a presuno legal de que aquele
que eIetivamente requer a patente ou o registro esta legitimado a obt-los, seja por que e o
proprio autor, ou por que Ioi por aquele 'autorizado.

A 'autorizao acima mencionada pode ocorrer, por exemplo, a partir de uma cesso
voluntaria da inveno, ou pode ser resultante de um contrato de trabalho que contenha
previso especiIica de que os resultados advindos da atividade inventiva do empregado sejam
de propriedade da empresa.

Salienta-se que a patente ou o registro pode ser requerido por uma ou mais pessoas Iisicas ou
juridicas em regime de co-propriedade e sendo um bem movel, tal propriedade passara aos
legitimos herdeiros ou sucessores.


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Portanto, a pessoa Iisica ou juridica que Iormalmente requerer a patente ou o registro perante
o INPI sera considerada como a legitima proprietaria da inveno, do modelo de utilidade ou
do desenho industrial e havendo no Iuturo qualquer questionamento a respeito da legitimidade
de tal propriedade o INPI poderia requerer comprovao atraves de documentao pertinente.

No caso de invenes realizadas durante a vigncia de um contrato de trabalho, existem 3
situaes possiveis:

Pertencem totalmente ao empregador: quando decorrerem de contrato de trabalho cuja
execuo ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou
resulte esta da natureza dos servios para os quais Ioi o empregado contratado;

Pertencem totalmente ao empregado: quando por ele desenvolvidos, desde que desvinculado
do contrato de trabalho e no decorrente da utilizao de recursos, meios, dados, materiais,
instalaes ou equipamentos do empregador.

Propriedade comum: quando resultar da contribuio pessoal do empregado e de recursos,
dados, meios, materiais, instalaes ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa
disposio contratual em contrario.
1.2. Patentes no mbito internacional
Por que requerer patente no exterior ?
. avaliao de mercado
. explorao 'direta` em determinado pais
. exportao para determinado pais
. possibilidade de licena em determinado pais

1.2.1. Conveno da Unio de Paris (CUP)
Tratado multilateral mais antigo sobre propriedade industrial Ioi assinado em 20 de maro de 1883.
Foi originalmente assinado por 11 paises dentre eles o Brasil.
Aspectos mais relevantes para os objetivos desta aula:


289
a) Em seu Artigo 2, a CUP determina:

1) Os nacionais de cada um dos paises da Unio go:aro em todos os outros
paises da Unio, no que se refere a proteo da propriedade industrial, das
vantagens que as leis respectivas concedem a atualmente ou venham a
conceder no futuro aos nacionais, sem prefui:o dos direitos especialmente
previstos na presente Conveno. Em conseqncia, tero a mesma proteo
que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus
direitos, desde que observem as condies e formalidades impostas aos
nacionais.

2) Nenhuma condio de domicilio ou de estabelecimento no pais em que a
proteo e requerida pode, porem, ser exigida dos nacionais de paises da Unio
para o go:o de qualquer dos direitos de propriedade industrial.

3) Ressalvam-se expressamente as disposies de legislao de cada um dos paises
da Unio relativas ao processo fudicial e administrativo e a competncia, bem
como a escolha de domicilio ou a designao de mandatario ,eventualmente exigida
pelas leis de propriedade industrial

Portanto, a CUP da igualdade de tratamento a todos os cidados dos paises que aderiram a
Conveno.
b) O Artigo 3 estabelece:

So equiparados aos nacionais dos paises da Unio os nacionais dos paises no
participantes da Unio domiciliados ou que possuam estabelecimentos industriais
ou comerciais efetivos e reais no territorio de um dos paises da Unio.

Este artigo permite que depositantes de pedidos de patente que normalmente no teriam direito aos
beneIicios da Conveno de Paris possam Iaz-lo desde que atendida a condio de domicilio ou
estabelecimento legal em um pais contratante.
c) Artigo 4 da Conveno de Paris:


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A.1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de inveno, de
deposito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, [...] go:ara ,
para apresentar o pedido nos outros paises da Unio, do direito de prioridade
durante os pra:os adiante fixadas.
[...]
B. Em conseqncia, o pedido apresentado ulteriormente num dos outros paises da
Unio, antes de expirados estes pra:os no podera ser invalidado por fatos
verificados nesse intervalo, como por exemplo outro pedido, publicao da
inveno ou sua explorao, oferecimento a venda de exemplares do desenho ou do
modelo [...], e esses fatos no podero fundamentar qualquer direito de terceiros
ou posse pessoal. Os direitos adquiridos por terceiros antes do dia do primeiro
pedido que serve de base ao direito de prioridade so reservados nos termos da
legislao interna de cada pais da Unio.

Prazos para reivindicao de prioridade:
12 meses para invenes ou modelos de utilidade
06 meses par desenhos ou modelos industriais
os prazos acima correm a partir da data de apresentao do primeiro pedido; o dia da
apresentao no e contado.

Ex: Prazo para deposito no Brasil reivindicando prioridade de um pedido apresentado em um pais
signatario da Unio em 10 de maio de 1997:

PI ou MU 10 de maio de 1998

MI ou DI 10 de novembro de 1997

D.1) Quem quiser prevalecer-se de um pedido anterior devera formular declarao em que
indique a data e o pais desse pedido. Cada pais fixara o momento ate o qual esta
declarao devera ser efetuada.


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Estas indicaes sero mencionadas nas publicaes emanadas da autoridade
competente, particularmente nas patentes e suas descries.

Os paises da Unio podero exigir daquele que fi:er uma declarao de prioridade a
apresentao de uma copia do pedido (descrio, desenhos, etc.) entregue anteriormente.
A copia autenticada pela autoridade que houver recebido esse pedido estara isenta de
qualquer legali:ao e podera, em qualquer caso, ser apresentada, sem onus, em qualquer
momento no pra:o de trs meses a contar da data de apresentao do pedido ulterior.
Podera exigir-se que sefa acompanhada de certificado da data da apresentao, expedido
pela mesma autoridade.

Para a declarao de prioridade nenhuma outra formalidade podera ser exigida no
momento da apresentao do pedido. Cada pais da Unio determinara quais as
conseqncias da omisso das formalidades previstas no presente artigo, as quais no
podero exceder a perda do direito da prioridade.

1.2.2. Tratado de Cooperao em Materia de Patentes - PCT
Este tratado, que Ioi concluido em Washington em 19.6.1970, comeou a vigorar no Brasil em
1978.

Principais vantagens: simpliIicao e economia relativas a obteno de proteo de invenes
quando se necessita eIetuar o deposito de pedidos de patente em varios paises.

Atraves do PCT, um unico pedido de patente e depositado, designando-se todos os paises membros
do tratado. Aquele pedido de patente - chamado Pedido Internacional PCT e valido para todos os
paises em questo e para todos os eIeitos legais, a data do deposito do Pedido Internacional sera
considerada a data de deposito dos pedidos das Iases nacionais a serem apresentadas
posteriormente.

Uma vez depositado o pedido internacional PCT, o depositante ganhara mais tempo para
eIetivamente apresentar os pedidos de patente correspondentes nos varios paises, pois o prazo
passa a ser de 30 meses a contar da data de prioridade. Portanto, o depositante tera mais 18 meses


292
alem dos 12 meses de acordo com a Conveno da Unio de Paris para ratiIicar os pedidos de
patente nos respectivos paises. Essa ja e uma das grandes vantagens do sistema 'PCT.

Alem disso, durante o processamento internacional, o Pedido PCT sera submetido a uma Pesquisa
Internacional que gerara um parecer sobre a patenteabilidade no que se reIere aos aspectos de
novidade e atividade inventiva. Caso seja de interesse do depositante, tambem podera ser requerido
um Exame Preliminar Internacional e na Fase de Exame Internacional a Autoridade encarregada
podera emitir outros pareceres sobre a patenteabilidade do pedido no que diz respeito a novidade,
atividade inventiva e aplicao industrial, sendo que a requerente podera se maniIestar a respeito
de tais pareceres. Finalmente, a Autoridade emitira o Relatorio de Exame Preliminar Internacional
cuja copia sera emitida a todos os paises eleitos.

Dessa Iorma, ao Iinal do processamento internacional de um pedido PCT, a depositante tem
melhores condies de avaliar as chances de concesso da patente e pode decidir com mais clareza
em quantos e quais paises deseja requerer proteo para aquela materia.

Vale salientar que o sistema PCT no concede patentes nem tampouco indeIere um pedido de
patente: apos o processamento internacional os pedidos de patente devero ser depositados nos
diversos paises escolhidos, onde tramitaram normalmente de acordo com a legislao da cada um
daqueles paises.

Tambem e importante Irisar que nenhuma disposio do PCT podera restringir os direitos previstos
pela Conveno da Unio de Paris e, portanto, um pedido PCT deve cumprir, por exemplo, os
mesmos prazos e Iormalidades para a reivindicao de prioridade.

2. Questes de Auto-monitoramento:
1- Conceitue Patente. Quais so os tipos?
2- Quais so os requisitos de patenteabilidade de uma patente de inveno e de uma M.U.?
3 A partir da LPI, qual o prazo de vigncia da patente de inveno e do modelo de utilidade
na lei vigente?


293
3. Referncias
3.1. Legislativas
Constituio Federal de 1988
Lei 9.279/96
TRIPS

3.2. Bibliografia Utili:ada
BARBOSA, BORGES DENIS. 'DIREITO AUTORAL DUVIDAS E CONTROVERSIAS. So Paulo,
Editora Harbra, 2000, pagina (s); 335-626;
DANNEMANN, SIEMSEN BIGLER & IPANEMA. 'COMENTARIOS A LEI DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. Rio de Janeiro/ So Paulo, Renovar, 2 ed., 2001, pagina (s). 39-188;
Di Blasi, Gabriel; Garcia, Mario Soerensen; Mendes, Marques Paulo Parente. 'A Propriedade
Industrial, Editora Forense Rio de Janeiro, 2002, pagina (s) 1-119;
CERQUEIRA, JOO DA GAMA. 'TRATADO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL; VOL. I; EDITORA
REVISTA DOS TRIBUNAIS; So Paulo, 1982, pagina (s) 185-631.

3.3. Internet
http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id3151
www.inpi.gov.br/patentes/oquee/elaboracao.htm?tr14
www.abapi.com.br/RJProgramaXIXPropInd2005.htm


294

Parte XIV: Registro de Patentes

PROPRIEDADE
INTELECTUAL

FGV Direito PEC


295
Caso Gerador
Em 24 de junho do corrente ano, o governo brasileiro pediu, pela primeira vez, a quebra de
patente do medicamento Kaletra, usado no tratamento da aids e atualmente importado do
laboratorio americano Abott.

Formado pela associao dos principios ativos ritonavir e lopinavir, o Kaletra e usado em
todas as Iases do tratamento da doena. Com a deciso, o laboratorio publico brasileiro
Farmanguinhos, da Fundao Oswaldo Cruz, vai produzir o medicamento generico Iormado
pelos dois principios ativos.

A portaria em que o governo declara o anti-retroviral como medicamento de interesse publico
e adota seu licenciamento compulsorio sera publicada em edio extra do Diario Oficial da
Unio deste sabado. O laboratorio Abott tem dez dias para contestar a deciso do governo
brasileiro.

O ministro da Saude, Humberto Costa, disse que a deciso do Brasil em adotar o
licenciamento compulsorio, quebrando a patente do Kaletra, trara ao pais uma economia de
R$ 130 milhes anuais. O laboratorio Farmanguinhos so comercializara o generico dentro de
um ano, prazo para a realizao de testes. O governo pagara ao laboratorio 3 de royalties,
com base na produo do remedio.

Costa ressaltou que o Brasil esta respaldado na legislao internacional para quebrar a patente
- direito de propriedade de uma empresa sobre invenes cientiIicas. Segundo ele, o acordo de
propriedade intelectual da Organizao Mundial do Comercio (OMC) permite que qualquer
pais Iaa uso da patente de um medicamento sem a autorizao do dono, em circunstncias
urgentes e de interesse publico.

Alem disso, o ministro enIatizou que a quebra de patente pode ser usada sempre que Ior para
distribuio gratuita de medicamento, portanto, o Brasil no vai exportar o generico do
Kaletra e a produo do Farmanguinhos no sera vendida.


296
Atualmente, o Kaletra e adquirido a US$ 1,17 a unidade, o que representa R$ 2,78. O
Farmanguinhos vai produzir o generico do Kaletra a R$ 1,61, ou US$ 0,68. Dos 170 mil
brasileiros atendidos pela distribuio de medicamentos do Programa Nacional de Doenas
Sexualmente Transmissiveis e Aids, 23,4 mil tomam o Kaletra.

O anti-retroviral representa 30 do oramento da compra de medicamentos para tratamento
da aids. Em 2005, o Brasil vai gastar R$ 945 milhes na compra de anti-retrovirais, sendo que
o custo do Kaletra sera de R$ 257 milhes desse todo. O medicamento apresenta eIicacia em
pacientes que no respondem bem a outros anti-retrovirais, por bloquear a reproduo do
virus HIV.

O laboratorio Abott disse estar "extremamente desapontado" com a deciso do governo
brasileiro de iniciar o processo para a quebra de patente do anti-retroviral Kaletra.

De acordo com o laboratorio, "A descoberta e o desenvolvimento de tratamentos inovadores
depende de um retorno sensato para os investimentos realizados nos tratamentos existentes.
Sem inovao e novas terapias, no Iinal, so os proprios pacientes que perdem", diz o
laboratorio.

Com base no caso acima, pergunta-se:
1- A quebra da patente e bom para o Brasil? No ha outra saida?
2 A medida adotada pelo governo brasileiro trara conseqncias negativas? Quais?
3 A Abott devera distribuir gratuitamente os medicamentos no Brasil?
4 Quais seriam as medidas alternativas dos depositantes que tivessem seus pedidos de
patente negados pela Anvisa?


297
1.1. Importancia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Como vimos o INPI e o orgo estatal regulador da propriedade industrial no Brasil. Ora, no
mundo capitalista moderno, onde o capital assume importncia primordial e, por outro lado,
tecnologia e sinnimo de capital, a existncia e atuao do Instituto Nacional de Propriedade
Industrial e de grande valia para as relaes econmicas
182
.

Esse instituto tem como objetivo, regular a propriedade industrial em Iuno de seu carater
social, tecnico, juridico e econmico", de Iorma a, por outro lado, resguardar o direito do
proprio desenvolvimento econmico do pais.

O INPI, portanto, mediante medidas objetivas, busca acelerar e regular a transIerncia de
tecnologia, dando melhores condies de negociao, utilizao de patentes. Cabe-lhe, ainda,
o pronunciar sobre a convenincia, tratados, convnios, acordo e denuncias sobre a
propriedade industrial.

1.1.1. Procedimento
Apresentado o pedido de patente (que deve conter requerimento, relatorio descritivo,
reivindicaes, desenhos, resumo e comprovante de pagamento), este sera submetido a exame
Iormal e, se devidamente instruido, sera protocolizado, considerada a data de deposito a da
sua apresentao.
Etapas do processo:
Deposito do pedido de patente.
Apos 18 meses e publicado o pedido de patente na Revista de
Propriedade Industrial. Neste tempo, o processo e sigiloso (o sigilo se trata de
um direito do depositante, pois a inexistncia de tal previso, com conseqente
publicao imediata da materia, poderia resultar na perda da possibilidade de
requerer patentes em paises no signatarios de tratados internacionais, que
asseguram um prazo de prioridade, durante a qual a previa publicao sobre o
invento no prejudica nem invalida o pedido depositado durante este periodo.


298
Acrescenta-se o Iato de que o pedido de patente e, via de regra, depositado no
inicio da Iase de projetos e estudos sobre o respectivo produto ou processo, de
tal modo que pode no interessar ao depositante a divulgao sobre o invento,
ate que os preparativos para iniciar sua explorao comercial estejam mais
adiantados).
Ate 36 meses da data de deposito e necessario o pedido de exame da
patente.
Para melhor esclarecer ou deIinir o pedido, o depositante podera eIetuar
alteraes ate o requerimento do exame.
Publicado o pedido e ate o Iinal do exame e possivel a apresentao de
subsidios por terceiros (documentos e inIormaes para enriquecer o exame).
Esta e a Iase que terceiros podem 'contestar a registrabilidade da patente.
Ao longo do processo o examinador pode solicitar: objees, buscas de
anterioridade e resultados de exame, documentos necessarios a regularizao
do processo e etc.
Apos esta etapa, e elaborado um parecer pelo examinador, decidindo
pela patenteabilidade ou no do pedido; pela Iormulao de exigncias E
necessario maniIestao do depositante no prazo de 90 dias, contados da
Iormulao da exigncia.
Concluido o exame, sera proIerida a deciso Iinal, deIerindo ou
indeIerindo a patente.
No caso de indeIerimento: cabe recurso no prazo de 60 dias, que sera decidido
pelo Presidente do INPI art. 212.
No caso de deIerimento: comprovao do pagamento 90 dias.
A patente e concedida no ato de publicao da patente.
No ha possibilidade de terceiros recorrerem da deciso que deIere o
pedido de patente, mas Iica a possibilidade de se requerer a nulidade
administrativa ou judicial da patente.
Contribuio anual: Sera devida a partir do 24 ms da data de deposito
do pedido.

182
http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id3151


299
Este pagamento devera ser realizado dentro dos primeiros 3 meses de
cada periodo anual.
1.1.2. A Importancia do Relatorio descritivo
Elemento crucial da Iuncionalidade do sistema de patentes, o relatorio descritivo tem por
Iinalidade expor a soluo do problema tecnico em que consiste o invento. Normalmente, o
relatorio inclui a descrio do problema, o estado da arte, ou seja, as solues ate ento
conhecidas para resolv-lo, e a nova Iorma de soluo - indicando em que esta altera o estado
da arte.

Os limites tecnicos da patente, circunscritos pelas reivindicaes, so os existentes no
relatorio descritivo. Assim, a propriedade intelectual pertinente esta necessariamente contida
no relatorio, embora no tenha que ser to ampla quanto este. O primeiro objetivo do relatorio
e, desta Iorma, a deIinio do espao reivindicavel.

A exigncia de novidade Iaz com que seja necessaria ampla divulgao dos inventos
patenteados, geralmente impedindo a concesso de outras patentes sobre o mesmo objeto. A
publicao do relatorio descritivo satisIaz a este proposito, ao incorporar a inIormao ao
estado da arte.

O relatorio ainda preenche a Iinalidade de diIuso tecnologica que justiIica o sistema de
patentes, dando acesso publico ao conhecimento da tecnologia. Com a publicao, os
documentos relativos ao invento tornam-se de livre acesso, possibilitando aos oponentes do
pedido os meios de contestarem o privilegio ou a utilizao dos conhecimentos em questo.

Alem disso, Iindo o prazo de proteo, o relatorio deve servir para a explorao industrial do
invento.

A lei 9.279/96, enIatizando um requisito indispensavel para o uso social da patente, exige que
o relatorio devera descrever clara e suIicientemente o objeto, de modo a possibilitar sua
realizao por tecnico no assunto, e indicar, precisamente, a melhor Iorma de execuo.


300
O outro aspecto que deve ser levado em conta no procedimento de concesso e o dever da
revelao completa do estado da arte do objeto citado no pedido. O dever de Iixar o estado da
arte, citando por exemplo as patentes que o circunscrevem, tomado como pressuposto ate da
validade do privilegio, e a Iorma de evitar que as patentes permaneam opacas aos
interessados que no se constituem em verdadeiros competidores tecnologicos, reparando
assim pelo menos em parte uma das maiores objees que se Iazem a Iuncionalidade do
sistema de patentes num pais em desenvolvimento

1.3. Conceito de Licena Compulsoria
1.3.1. Introduo
O instituto da licena compulsoria de patentes no Brasil tem sido encarado como uma
panaceia por uns, que buscam soluo rapida e Iacil para problemas que no se enquadram na
deIinio do instituto, e como algo apavorante por outros, que se sentem ameaados por
aquilo com o que sempre conviveram sem o saber.

O instituto da licena compulsoria de patentes e hoje regulado na legislao brasileira pelos
artigos 68 a 74 da Lei n 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial LPI), e pelo Decreto n

3.201/99, que regulamenta o artigo 71 da mencionada lei (casos de licenciamento
compulsorio de patentes em situaes de emergncia nacional e interesse publico).

Este instituto, que e uma exceo legal ao direito conIerido pela patente ao seu titular,
autoriza e estabelece regras para a explorao da patente por terceiros no voluntariamente
autorizados pelo titular, mediante a veriIicao de determinadas condies previstas em lei.

1.3.2. Historico
O artigo 5, XXIX, da Constituio Federal de 1988 deixa claro que a concesso de patentes,
juntamente com todos os aspectos da proteo aos direitos de propriedade intelectual, e
Ierramenta de desenvolvimento social, econmico e tecnologico do pais e, como tal, sera
regulada por lei. E de se notar a condicionante abaixo sublinhada na transcrio do dispositivo
constitucional mencionado:

'Art. 5


301
XXIX a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilegio
temporario para sua utili:ao, bem como proteo as criaes industriais, a
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos,
tendo em vista interesse social a o desenvolvimento tecnologico e economico
do pais.`

A primeira parte do texto constitucional, estabelece em Iavor daqueles autores um direito de
exclusividade, ou seja, um direito que tem o titular de uma patente de excluir terceiros no
autorizados de praticarem a inveno protegida por sua patente. Ja a segunda parte, acima
sublinhada, exige do texto legal salvaguardas que assegurem que aquele privilegio temporario
no sirva de entrave a consecuo do objetivo maior de atendimento ao interesse social e
desenvolvimento do pais, que deve ser Iomentado pela concesso das patentes.

E justamente neste duplo objetivo da regra constitucional que encontra o legislador
autorizao para estabelecer na lei especiIica excees ao direito conIerido pela patente.
Destas excees, que assumem varias Iormas, a mais discutida e, sem duvida, o instituto da
licena compulsoria das patentes.

A licena compulsoria e a possibilidade, regulada em lei, de que terceiros obtenham, a revelia
da vontade primeira do titular, uma licena para explorar a inveno objeto da patente.

No direito de patentes, este instituto esta presente nos mais antigos tratados internacionais
sobre a materia, pois que desde os primordios da normatizao dos direitos de propriedade
sobre as invenes houve o reconhecimento de que poderiam ocorrer abusos daqueles direitos
e que salvaguardas deveriam ser introduzidas na legislao.

Assim e que o texto da Conveno da Unio de Paris CUP de 20 de marco de 1883, em
seu artigo V (na Reviso de Haia de 6 de novembro de 1925, originalmente ratiIicada pelo
Brasil), ja previa que:

'A introduo, que fi:er o proprietario da patente, no pai: onde tiver sido
expedida a patente, de obfectos fabricados em um ou em outro dos pai:es da


302
Unio, no importara em caducidade.
Ape:ar disso, cada um dos pai:es contractantes tera a faculdade de adoptar as
medidas legislativas necessarias a preveno dos abusos que puderem resultar
do exercicio do direito exclusivo conferido pela patente, por exemplo, por falta
de uso effectivo.
Essas medidas no podero prever a caducidade da patente, a no ser que a
concesso de licenas obrigatorias no seja suIiciente para prevenir esses
abusos. (griIo nosso)

O Brasil aderiu Iormalmente aquela reviso da CUP atraves do Decreto n 19.056, de 31 de
dezembro de 1929, a qual vigeu ate a ratiIicao pelo pais da Reviso de Estocolmo, de 14 de
julho de 1967, incorporada ao ordenamento domestico pelo Decreto n 635, de 21 de agosto
de 1992, e cujo texto Ioi ainda mais explicito quanto ao cabimento da licena compulsoria
como Iorma de prevenir abusos do direito conIerido pela patente, como se v da transcrio
do artigo 5(A) (2), ora em vigor:

'Cada pais da Unio tera a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo
a concesso de licenas obrigatorias para prevenir os abusos que poderiam
resultar do exercicio do direito exclusivo conferido pela patente, como, por
exemplo, a falta de explorao.`

O TRIPs (Trade-Related Aspects oI Intellectual Property Rights Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual Relativos ao Comercio) conIirma em seus artigos 30 e 31 a
possibilidade da concesso de licenas obrigatorias como Iorma de coibir abusos de direito
(haja vista que o artigo 2, itens 1 e 2, de TRIPs expressamente reitera a validade do artigo 5 da
CUP Reviso de Estocolmo assim como as obrigaes assumidas pelos paises,
enquanto membros da CUP).

1.4.A Licena obrigatoria na Lei da Propriedade Industrial Brasileira
O instituto da licena compulsoria deve ser interpretado restritivamente, ou seja, aplicado
apenas aos casos especiIica e expressamente deIinidos em lei.


303
Assim e que o legislador brasileiro deIiniu, nas disposies supramencionadas da LPI, os
casos em que e autorizada a aplicao da licena compulsoria, bem como as regras de tal
aplicao.

Antes de adentrar-se no estudo detalhado de cada uma daquelas hipoteses legais de concesso
de licena compulsoria de patentes existentes em nossa LPI, cabem alguns comentarios
adicionais sobre a Iundamentao legal para a incluso de tal exceo na legislao de
patentes de um pais.

Tendo o Brasil aderido e ratiIicado a CUP sem qualquer reserva quanto a esta
disposio, o mesmo ocorrendo com o Acordo TRIPs que, como vimos, reitera
a aceitao daquela regra, no parece razoavel interpretar o instituto da licena
compulsoria de nossa LPI de Iorma diversa, que no como um mecanismo
destinado a coibir abusos praticados atraves da patente, e aplicavel apenas e
to-somente aos casos ali relacionados.

1.4.1. Exercicio abusivo do direito conIerido pela patente

A Lei 9.279/96) relaciona varias hipoteses que autorizam a concesso de
licena obrigatoria de uma patente. Estas hipoteses, previstas no caput do artigo
68 da LPI, atendem ao espirito da Conveno da Unio de Paris CUP que,
como anteriormente visto, autoriza aos paises da Unio a concederem licenas
compulsorias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercicio do
direito exclusivo conIerido pela patente.
O dispositivo tambem deixa claro que a caracterizao da situao de abuso
deve ser declarada por deciso administrativa ou judicial, que, dependendo da
hipotese, seria dada, no mbito administrativo, pelo orgo da Administrao
Publica envolvido na situao de abuso ou competente para sobre ela opinar.
No caso de ser alegado o abuso de poder econmico, como Iundamento do
pedido de licena obrigatoria, a entidade competente para emitir deciso seria o
Conselho Administrativo de DeIesa Econmica CADE, orgo judicante
vinculado a Secretaria de Direito Econmico SDE do Ministerio da Justia.


304
Por outro lado, o paragraIo 3 deste artigo 68 dispe que:

' 3 No caso de a licena compulsoria ser concedida em razo de abuso de poder
econmico, ao licenciado, que prope Iabricao local, sera garantido um prazo,
limitado ao estabelecido no artigo 74, para proceder a importao do objeto da licena,
desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com seu
consentimento.

Este paragraIo 3 tem por aparente Iinalidade conceder um periodo de graa (no
caso de uma licena concedida por abuso de poder econmico) ao licenciado,
para que possa dar inicio ao eIetivo exercicio da licena a ele concedida. O
texto da disposio contem, entretanto, uma qualiIicao ou condio atribuida
ao licenciado ('que prope fabricao local`), a qual esta Iora do Ioco do
paragraIo, que e o saneamento de uma situao especiIica de abuso de poder
econmico praticado atraves da patente. A questo da Iabricao local, por
outro lado, e causa adicional e distinta de concesso de licena compulsoria,
sendo comentada adiante. Alem disso, ao permitir que o licenciado importe o
objeto da licena, introduz uma exceo a exceo, ou seja, concede permisso
que, desde o inicio, e negada ao proprio titular da patente. E isto, em contexto
diIerente do objetivo desta parte do paragraIo, que visa sanar uma situao de
abuso de poder econmico.
Na pratica, no se tem noticia no Brasil de deciso, seja administrativa, seja
judicial, que declare uma situao de exercicio abusivo dos direitos oriundos de
uma patente ou de abuso de poder econmico atraves de uma patente. Com
isto, no se tem o beneIicio do conhecimento do entendimento dos tribunais
sobre esta materia, tomando mais diIicil a interpretao desta norma.

1.4.2. Falta de fabricao ou fabricao incompleta do produto patenteado ou falta de uso
integral do processo patenteado, em territorio brasileiro

No se entende esta exigncia de fabricao local como autorizada por qualquer
um daqueles tratados internacionais que, como visto, permitem a licena


305
obrigatoria por Ialta de explorao da inveno e, mesmo assim, apenas quando
esta Ialta se der em razo ou como resultado de abuso do direito de exclusividade
conIerido pela patente.
Ou seja, a CUP visou prevenir a situao em que alguem obtem uma patente que lhe garante
exclusividade na explorao de uma inveno no territorio de um pais-membro e, apesar disto
e de Iorma injustiIicada, no a explora ao mesmo tempo em que impede terceiros de o Iazer,
deste modo negando a sociedade o beneIicio de nova tecnologia ou produto.

O ponto neIralgico aqui reside na diIerena entre as palavras 'explorao, constante dos
textos dos mencionados tratados internacionais
183
, e 'Iabricao, adotada pelo legislador
brasileiro de 1996 no inciso I do paragraIo 1 do mencionado artigo 68 da LPI.

A palavra 'explorao, nos ensinam os dicionarios
184
, tem a conotao de desenvolver um
negocio, com vistas a obter lucro. Em nenhum momento a palavra e associada aos atos de
Iabricao, manuIatura, produo industrial ou similares. De Iato, a palavra 'Iabricao e
deIinida no Dicionario Houaiss da Lingua Portuguesa, no sentido econmico, como,
'conjunto dos processos tecnicos aplicados a materia-prima, para toma-la um bem util.

Ou seja, palavras diIerentes com signiIicados diIerentes.

O Acordo TRIPs, por sua vez, alem de reiterar, em seu artigo 2, a manuteno da
aplicabilidade da CUP, vai mais alem e, em seu artigo 27.1
185
, proibe qualquer discriminao
na proteo conIerida pelas patentes em razo do objeto da patente ter sido Iabricado
localmente ou importado.

183
O texto original em lingua Irancesa da Conveno da Unio de Paris e o que deve ser utilizado para a soluo
de duvidas de interpretao, quando decorrentes de traduo. Aquele texto Irancs utiliza as palavras
'explotation e 'exploiter, que possuem o mesmo signiIicado de suas equivalentes em portugus
184
Dicionrio Houaiss da Lingua Portuguesa (Editora Objetiva, I edio); Aovo Dicionrio Aurlio da
Lingua Portuguesa (Editora Nova Fronteira, 2 edio revista e ampliada).
185
TRIPs. Article 27 Patentable Subject Matter
I. Subject to the provisions oI paragraphs 2 and 3, patents shall be available Ior any inventions, whether products
or processes, in all Iields oI technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable oI
industrial application. Subject to paragraph 4 oI Article 65, paragraph 8 oI Article 70 and paragraph 3 oI this
Article, patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place oI invention,
the Iield oI technology and whether products are imported or locally produced.


306
Assim, conclui-se que a LPI conIlita tanto com a CUP como com o Acordo TRIPs neste
ponto.
1.4.3. Comerciali:ao que no atender as necessidades do mercado

Esta situao, deIinida no inciso II do paragraIo 1 do artigo 68 da LPI, deve ser entendida,
novamente, dentro do contexto da autorizao dada pela CUP para a adoo pelos paises-
membros de medidas destinadas a prevenir abusos decorrentes do exercicio dos direitos
oriundos da patente.
Assim, caso alguem obtenha patente para uma inveno e, alem de no explorar ou explorar
de Iorma limitada sua inveno, tambem se recuse a conceder licena para que terceiros a
explorem e, alem disto, o objeto da patente seja algo que a sociedade necessite, ento Iicaria
conIigurado o abuso e, por conseguinte, autorizada a concesso de licena obrigatoria.

Cabe aqui, entretanto, uma observao, ainda sobre a conIigurao de uma situao de abuso,
para que autorizada a licena compulsoria: sera o simples Iato de que a demanda do mercado
no e atendida, uma razo legitima para a concesso da licena obrigatoria? Em outras
palavras, isto automaticamente conIigura abuso do direito conIerido pela patente?

No caso de uma patente para um medicamento destinado a tratar uma doena rara ou de
natureza pendncia, onde o titular se recusa a Iabricar ou Iabrica em quantidade que no
atende a demanda do mercado, e Iacil caracterizar tal comportamento como abusivo.

Por outro lado, considere-se a situao em que alguem obtem uma patente para um novo
brinquedo que, colocado no mercado, prova ser um sucesso comercial, com pedidos chovendo
sobre o Iabricante. Este, contudo, no tem condies de atender toda a demanda do mercado
e, por razes pessoais, tambem no Iaz questo de ampliar sua capacidade produtiva ou
licenciar outros Iabricantes. A Ialta de atendimento a demanda do mercado poderia, neste
caso, ser considerada um abuso do direito conIerido pela patente e, como tal, ensejar uma
licena compulsoria? Estaria isto dentro da mens legis da CUP?


307
1.4.4. Ocorrncia de situao de dependncia entre duas patentes, desde que atendidas
algumas condies especificas definidas em lei

Tal hipotese e regulada pelo artigo 70 da Lei de Propriedade Industrial
186
.
Uma patente e considerada dependente de outra quando a sua explorao invade os limites da
proteo conIerida por outra patente, ou seja, a explorao de uma implica necessariamente a
inIrao da outra. Isto pode resultar em prejuizo para a sociedade, que Iica privada de uma
nova tecnologia, objeto da patente mais recente, em Iace da patente mais antiga. Obviamente,
aplicam-se aqui as mesmas duvidas extremadas no paragraIo imediata mente anterior, no que
toca a caracterizao ou no do abuso exigida pela CUP.

Um exemplo possivel de situao de dependncia entre patentes seria o seguinte: A obtem
patente para 'novo dispositivo para Iixar roupas em varais, que posteriormente tomou-se
conhecido do publico como 'pregador de roupas, o que e composto de duas peas unidas por
uma mola e que, ao serem pressionadas uma contra a outra por uma de suas extremidades, Iaz
com que as extremidades opostas se aIastem uma da outra, contra a Iora da mola, permitindo
que, quando Ior cessada a aplicao da Iora, as extremidades livres voltem a encostar uma na
outra, prendendo entre elas uma pea de roupa em tomo de um arame ou corda de varal. B,
observando a inveno genial de A, nota que em algumas situaes, por exemplo quando sob
uma ventania ou quando a pea de roupa molhada e muito pesada, a simples presso da mola
no e suIiciente para prender a roupa, que escorrega para Iora do engajamento das
extremidades livres do dispositivo. B, ento, inventa um prendedor de roupas similar ao de A,
porem tendo um revestimento de borracha nas superIicies internas das reIeridas extremidades
livres das pernas do pregador que entram em contato com a roupa, de modo que esta ultima
no escorregue, mesmo em condies de vento Iorte ou muito peso da roupa molhada.
Obviamente, B patenteia sua inveno, mas descobre que, se Ior utiliza-la na pratica, inIringe

186
Art. 70 - A licena compulsria ser ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as
seguintes hipteses:
I Iicar caracterizada situao de dependncia de uma patente em relao a outra;
II a objeto da patente dependente constituir substancial progresso tecnico em relao a patente anterior; e
III a titular no realizar acordo com o titular da patente dependente para explorao da patente anterior.
1 Para os Iins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja explorao depende
obrigatoriamente da utilizao do objeto de patente anterior.
2 Para eIeito deste artigo, uma patente de processo podera ser considerada dependente de patente do produto
respectivo, bem como uma patente de produto podera ser dependente de patente de processo.
3 O titular da patente licenciada na Iorma deste artigo tera direito a licena compulsoria cruzada da patente


308
as reivindicaes da patente anterior de A.

Esta, ai, conIigurada uma situao de dependncia entre patentes e que poderia resultar em
uma licena compulsoria, nos termos do artigo 70 da LPI, que regula a licena compulsoria
por dependncia de patentes, onde B poderia pleitear a concesso de uma licena obrigatoria
da patente de A, que o permitisse utilizar o objeto de sua propria patente.

O inciso

II do artigo 70 da LPI, em conIormidade com TRIPs
187
estabelece como condio
para a concesso desta modalidade de licena compulsoria que o objeto da patente dependente
constitui substancial progresso tecnico em relao a patente anterior.

Tambem orientado por TRIPs
188
, o paragraIo 3 deste artigo estipula que, na hipotese de
concesso de licena compulsoria com base em situao de dependncia de patentes, o titular
da primeira patente, A no exemplo acima, teria direito a uma licena da patente de B,
conhecida como 'licena cruzada.

1.4.5. Ocorrncia de situao de emergncia nacional ou interesse publico, definidas em lei
Estas hipoteses esto previstas no artigo 71 da LPI
189
, o qual e regulado pelo Decreto 3.201, de
6 de outubro de 1999, e so autorizadas pelo artigo 8 de TRIPs
190
.

As deIinies de 'emergncia nacional e 'interesse publico constantes do mencionado

dependente.
187
TRIPs, Art. 31 (l)(i) the invention claimed in the second patent shall involve an important
technical advance oI considerable economic signiIicance in relation to the invention claimed in
the Iirst patent.
188
TRIPs, Art. 31(1) (ii) (ii) the owner oI the Iirst patent shall be entitled to a cross-licence on
reasonable terms to use the invention claimed in the second patent.
189
Art. 71 Nos casos de emergncia nacional ou interesse publico, declarados em ato do Poder
Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado no atenda a essa necessidade,
podera ser concedida, de oIicio, licena compulsoria, temporaria e no exclusiva, para a
explorao da patente, sem prejuizo dos direitos do respectivo titular. ParagraIo unico O ato de
concesso da licena estabelecera seu prazo de vigncia e a possibilidade de prorrogao.
190
Article 8 Principles
1 Members may, in Iormulating or amending their laws and regulations, adopt me sures necessary to protect
public health and nutrition, and to promote the public interest in sectors oI vital importance to their socio-
economic and technological development, provided that such measures are consistent with the provisions oI the
Agreement.
2. Appropriate measures, provided that they are consistent with the provisions oI tb Agreement, may be needed
to prevent the abuse oI intellectual property rights by rig holders or the resort to practices which unreasonably


309
Decreto 3.201/99, so:

'Emergncia nacional iminente perigo publico, ainda que apenas em parte
do territorio nacional.
Interesse publico fatos relacionados, dentre outros, a saude publica, a
nutrio, a defesa do meio ambiente, bem como aqueles de primordial
importancia para o desenvolvimento tecnologico o socioeconomico do Pais`.

Tanto o artigo 71 da LPI como o texto do Decreto 3.201/99 exigem como condio para a
concesso de licena obrigatria com base em emergncia nacional ou interesse pblico,
a declarao de tal situao, mediante ato do Poder Pblico Federal publicado no Dirio
Oficial da Unio.

Tambm, aqueles dispositivos legais exigem, como condio de admissibilidade da
concesso da licena neles prevista, a constatao de que o titular da patente no
conseguiu atender a situao de emergncia ou interesse pblico em questo.

Em duas ocasies distintas e recentes foi levantada a possibilidade de aplicar tais
dispositivos legais, porm, apenas no dia 24 de junho de 2005 o governo brasileiro
determinou a quebra da patente, como mencionado no caso gerador.

1) Na primeira ocorrncia, ao final do governo Fernando Henrique Cardoso, o ento
ministro da Sade 1os Serra, em plena campanha eleitoral para a Presidncia da
Repblica, ameaou trs laboratrios farmacuticos multinacionais, detentores de
patentes para medicamentos que compem o ~coquetel de remdios contra a AIDS,
com o que ele, de forma infeliz (embora com apelo popular), denominou de quebra das
patentes como forma declarada de forar a reduo dos preos dos remdios protegidos
por aquelas patentes. Como houve acordo, com os titulares reduzindo significativamente
os preos, a ameaa de ~quebra de patentes no se verificou.

Em que pese a Iorma desastrada e os motivos, no minimo discutiveis, empregados pelo ento
ministro da Saude, e obrigatorio reconhecer-se dois resultados meritorios que passaram a ter

restrain trade or adversely aIIe the intemational transIer oI technology.


310
inIluncia decisiva em Iuturas discusses sobre a materia e que Ioram conseguidos na esteira
daqueles esIoros de reduo de preo dos medicamentos contra a AIDS no Brasil. Foram
eles: a incluso, pela Organizao das Naes Unidas (ONU), do direito de acesso a
medicamentos pelas populaes carentes, na relao dos direitos humanos, mediante proposta
brasileira apoiada por todos os paises, com exceo dos Estados Unidos da America, que se
abstiveram; e o conteudo da Declarao de Doha, de 14 de novembro de 2001, no mbito das
negociaes para reviso do Acordo TRIPs na Organizao Mundial do Comercio (OMC),
que deixou expresso o conceito de que os direitos de propriedade intelectual sobre
medicamentos para doenas pandmicas devem ser passiveis de Ilexibilizao, para
atendimento do bem major representado pela saude publica, indo ao ponto de mencionar
expressamente a questo do preo dos medicamentos.

2) A segunda ocorrncia, que pode ser considerada mais direcionada do que a primeira e que,
sem duvida, soIreu inIluncia daquela, veriIicou-se pela publicao da Portaria n

1.360, de 23
de julho de 2003, do Ministerio da Saude, dirigida, novamente, a situao especiIica dos
mesmos trs medicamentos que Ioram alvo da ameaa de 'quebra de patente pelo governo
anterior. Desta vez, o rigor terminologico Ioi mais respeitado e no se Ialou em 'quebra de
patentes, mas, sim, em licena.

Aquela Portaria criou um Grupo de Negociao para Aquisio e Produo de
Medicamentos Anti-Retrovirais, com a dupla funo, definida na Portaria, de (I)
adequar os preos daqueles medicamentos a disponibilidade oramentria para sua
aquisio pelo governo; e (II) estabelecer entendimentos com as empresas detentoras das
patentes, para sua produo por laboratrios do governo ou por ele autorizados,
"mediante licena a ser concedida voluntariamente".

A Portaria, embora curta, contm algumas particularidades que merecem considerao
dentro deste estudo sobre licenas compulsrias.

Os consideranda da Portaria em discusso relacionam como motivao da criao do
grupo de negociao e de seus objetivos, entre outras, o direito constitucional do cidado
brasileiro de acesso gratuito, universal e eqitativo ao sistema pblico de sade; o dever
do Estado de fornecer os medicamentos indispensveis no tratamento da AIDS,


311
amparado pela Lei n 9.313, de 13 de novembro de 1996; o elevado custo dos
medicamentos anti-retrovirais e a limitao de recursos oramentrios destinados a sua
aquisio (grifo do autor); as Resolues n 2.001/33 e 2.001/51 da ONU; a Declarao de
Doha; e, finalmente, a Resoluo n

56.27, adotada na 54 Assemblia Mundial da Sade,
que reafirma a primazia dos interesses da sade pblica em face da produo e
comercializao de produtos farmacuticos.

Como pode ser visto, entre aqueles consideranda, includo um que afirma que os preos
dos referidos medicamentos so elevados e que a parcela do oramento do governo
destinada a sua aquisio limitada.

Em seu corpo, a Portaria, de forma resumida, contm apenas duas disposies
substantivas, a saber:

'(art. 2) AIirma que o Grupo criado pela Portaria promovera negociaes com
os laboratorios ali mencionados, com as Iinalidades de:
(I) adequar os preos daqueles medicamentos a disponibilidade oramentaria
para sua aquisio pelo governo; e
(II) estabelecer entendimentos com as empresas detentoras das patentes, para
sua produo por laboratorios do governo ou por de autorizados, 'mediante
licena a ser concedida voluntariamente`

Este comando da Portaria determina que o Grupo por criado ira tentar a obteno de uma
licena voluntaria para a produo dos medicamentos pelo governo ou por terceiros por de
autorizados. (art. 3) O Grupo tem um prazo de 30 dias para apresentar relatorio conclusivo de
suas atividades, quando, ento, so encerradas suas atividades.

O conteudo do item (I) do artigo 2 apenas aIirma que o Grupo tentara obter nova reduo de
preos por parte dos laboratorios, por meio de negociao.

Negociao e uma relao bilateral de natureza contratual, ou seja, com
deveres, direitos, beneIicios e concesses de ambas as partes. Tomando-se
como parmetro os Iatos ocorridos no governo anterior envolvendo os mesmos


312
medicamentos, e salutar veriIicar-se que, desta vez houve, pelo menos, uma
preocupao com a obedincia as normas que regem a materia, notadamente a
LPI que, na esteira da Conveno da Unio de Paris e do Acordo TRIPs,
determina que so podera ser requerida licena obrigatoria de uma patente, uma
vez esgotadas as negociaes para obteno de licena voluntaria ou, na
hipotese de situao de interesse publico, na constatao de que o titular da
patente no atende as necessidades que caracterizam a situao de interesse
publico considerada.
Resta saber qual seria a atitude do governo na hipotese de Iracasso daquela
rodada de negociaes que, segundo o artigo 3 da Portaria, tem prazo de 30
dias para ser concluida e que continua em curso quando da elaborao deste
estudo.
Como pode ser visto das deIinies de emergncia nacional e interesse publico
contidas no Decreto 3.201/99, e na segunda que se enquadraria uma eventual
licena obrigatoria que envolvesse patentes de medicamentos para a AIDS.
Por outro lado, parece-me que a justiIicativa para a expedio da Portaria n
1.360/03, contida em seus consideranda, cria premissa errnea para o que se
segue, quando tenta associar as Resolues da ONU, a Declarao de Doha e
os problemas decorrentes da doena no pais, de um lado, com a limitao dos
recursos oramentarios destinados pelo proprio governo a aquisio dos
medicamentos em Ioco, de outro.
Parece-me claro que o problema encontrado pelo governo para continuar a
Iornecer os reIeridos medicamentos esta no preo e na alegada ausncia de
verba para a aquisio, so restando imaginar que a situao de interesse publico
que serviria de base para esta hipotese de decretao de licena compulsoria
seria o preo do medicamento e o Iracasso em obter dos titulares uma reduo
daquele preo.
VeriIicando-se tal suposio, caberia o argumento de que a Ialta de dotao
oramentaria do Ministerio da Saude para aquisio (ou continuidade da
aquisio) dos ditos remedios, no e necessariamente uma indicao de que os
preos esto excessivamente altos. Ainda mais quando ja houve em passado
recente uma consideravel reduo daqueles preos, quando da negociao com


313
o governo anterior.

'De Iato, a menos que o preo Iixado por um Iornecedor seja realmente excessivo pelos
padres existentes, seria ilegal a imposio de licena ao Iundamento de insuIicincia de
verba governamental. A Administrao Publica no pode exigir que os administrados
operem com prejuizo, nem puni-los com a limitao de seus direitos, caso se recusem a
praticar preos incompativeis com o seu custo.
191

1.5.O Devido Processo Legal
O legislador brasileiro, enquanto Iazendo uso da autorizao concedida pelos
tratados internacionais mencionados, tambem Iixou no texto legal as regras e
condies para aplicao das varias hipoteses de licena obrigatoria.
Qualquer das Iormas de licena compulsoria acima comentadas deve ser objeto
de um requerimento ou, no minimo, de intimao ao INPI e ao titular da
patente.
A partir de tal comunicao, o titular tem o direito de maniIestar-se e existe
procedimento para cada tipo de licena compulsoria.

1. No caso de licena por abuso de direito ou abuso de poder economico ou ainda falta de
fabricao local (artigo 68), o processo seria iniciado junto ao INPI mediante petio
relacionando as condies oIerecidas ao titular, que tera 60 dias para maniIestar-se. As provas
de abuso de poder econmico ou abuso de direitos patentarios cabem ao requerente da
licena, enquanto que o nus da prova de Ialta de Iabricao local e invertido e cabe ao titular
provar que atende ao requisito (ou apresentar provas que o incluam em uma das causas de no
incidncia da licena).

Da deciso do INPI que conceder a licena cabe recurso, embora este no tenha
eIeito suspensivo da concesso da licena.

191
Jose Antonio Barbosa Lima Faria Correa.


314
1.6.Causas excludentes ou atenuantes de concesso
A LPI estabelece, em seu artigo 68, 1, I, que a licena obrigatoria por Ialta
de Iabricao local ou Iabricao local incompleta ou ainda Ialta de uso integral
do processo patenteado, podera ser evitada em caso de inviabilidade
economica, quando sera admitida a importao.
O 2

do mesmo artigo determina que a licena obrigatoria so podera ser
requerida por pessoa com legItimo interesse e que tenha capacidade tecnica e
econmica para realizar a explorao eIiciente do objeto da patente. Alem
disto, o dispositivo impe uma limitao territorial relativa ao licenciado
obrigatorio, ao dispor que sua explorao deve destinar-se predominantemente
ao mercado interno. Este dispositivo, lido em conjunto com os textos da CUP e
do TRIPs, no proibe que o licenciado exporte o produto da explorao da
patente, porem exige que ele primeiro satisIaa as exigncias do mercado
interno, razo primeira da concesso da licena obrigatoria. Tambem, de Iorma
coerente, este paragraIo elimina a exceo prevista no inciso I do paragraIo 1,
ou seja, a permisso de importao, quando Ior comprovada a inviabilidade
econmica para a Iabricao local.
O 3 do artigo 68 estabelece as regras para a licena obrigatoria obtida sob o
Iundamento do abuso de poder econmico por parte do titular, abrindo,
novamente, uma exceo que permite ao licenciado obrigatorio importar por
tempo determinado (um ano da concesso da licena obrigatoria) o objeto da
patente.
Chegamos, ento, ao 4 do artigo 68, que se reIere ao caso de licena
compulsoria concedida por Ialta de explorao local (artigo 68, I), e no caso de
licena concedida por abuso de poder econmico (artigo 68, 3), e que, em
ambos os casos, admite que o licenciado e mesmo terceiros importem o objeto
da patente, desde que a importao seja de produtos legitimos, ou seja,
colocados no mercado pelo titular ou com seu consentimento (a chamada
importao paralela).
Esta disposio, como ja mencionado acima, contem uma exceo dentro da
exceo, ou seja, a importao como Iorma de explorao da patente que, em
meu entender, e autorizada expressamente pelos tratados internacionais


315
mencionados (CUP e TRIPs) e que e indevidamente proibida ao titular da
patente, sendo, inclusive, causa de concesso de licena obrigatoria, e,
paradoxal e surpreendentemente, permitida ao licenciado obrigatorio e, ainda
mais surpreendentemente, a terceiros que nem mesmo requereram licena
obrigatoria da patente e, portanto, em tese, nem esto obrigados a comprovar
legItimo interesse ou capacitao tecnica ou econmica exigidos do proprio
licenciado.
Ora, se um terceiro consegue uma licena compulsoria sob a alegao de que o
titular no Iabrica localmente a inveno, como pode ser admitido que ele, ao
obter a licena compulsoria, seja imediatamente autorizado a importar,
autorizao esta que, desde o inicio, Ioi negada ao proprio titular da patente.
Sem Ialar na mesma autorizao dada a terceiros quaisquer, como acima
comentado.
Tal disposio equivale, em minha otica, a uma inIrao da patente com
conivncia do Estado, sendo diIicil no associar tal licena as Iamosas Cartas
de Corso concedidas pela rainha, que legalizaram a atividade de pirataria, desde
que praticada contra navios inimigos da Coroa.

No caso da licena por abuso de poder economico, a base legal para a concesso pelo INPI
teria que ser dada atraves de uma deciso obtida em processo administrativo junto ao CADE,
que emiti na deciso sobre a ocorrncia ou no do mencionado abuso. Como em qualquer
deciso administrativa, caberia recurso ao Poder Judiciario e somente apos o trnsito em
julgado da deciso judicial tomando deIinitiva a deciso do CADE e que Iicaria o INPI
autorizado a conceder a licena e o requerente desta autorizado a explorar a patente.

No que toca a condies excludentes ou atenuantes da concesso desta
modalidade de licena obrigatoria, ver os comentarios Ieitos no item 2
imediatamente anterior e que so aplicaveis tambem a esta modalidade.

No caso de licena por emergncia nacional ou interesse publico (artigo 71 da LPI), este
procedimento teria que ter inicio com a publicao no Diario Oficial de ato da autoridade
competente declarando a existncia de situao de emergncia nacional ou interesse publico.


316
Apos isso, e constatado que o titular no tem condies de atender a situao de
interesse publico, seria concedida de oIicio a licena compulsoria, ato este que,
novamente, teria que ser publicado no Diario Oficial, onde devero, ento,
constar as condies oIerecidas ao titular, o prazo da licena, etc.
O INPI seria, ento, cientiIicado da concesso de oIicio da licena obrigatoria e
intimado a Iazer as anotaes devidas, o mesmo ocorrendo quanto a alteraes
nas condies da licena e quanto a cessao da licena compulsoria.
Determina o artigo 52 do Decreto n 3.201, de 6 de outubro de 1999, que
regulamenta o artigo 71 da LPI, que o mesmo ato de concesso de oIicio da
licena deve indicar o prazo de vigncia da licena; as condies de
remunerao oIerecidas ao titular da patente; e a obrigao do titular de
Iornecer todas as inIormaes necessarias para que seja eIetivamente explorada
a patente, aI incluidas inIormaes de carater tecnico e comercial.
O paragraIo unico daquele artigo 52 determina que, no estabelecimento da
remunerao ao titular, devem ser observadas as 'circunstancias economicas e
mercadologicas relevantes, o preo de produtos similares e o valor economico
da autori:ao`. O real signiIicado pratico de tal paragraIo unico ainda esta
para ser veriIicado. De momento, causa especie e curiosidade imaginar-se em
que uma remunerao calculada com base nestes parmetros seria diIerente de
uma praticada pelo proprio titular ou por um licenciado voluntario.
A constatao da incapacidade do titular em atender a necessidade advinda da
situao de emergncia ou interesse publico deveria ser comprovada por
documentao habil, por exemplo na Iorma do relatorio Iinal da Comisso
criada pela supra comentada Portaria n

1.360/03, desde que, obviamente,
contivesse Iundamentao legal e Iatica apropriada.
A possibilidade de concesso de licenas obrigatorias para patentes existe na
legislao brasileira ha muito tempo e sua utilizao pratica tem sido minima.
Somente recentemente, no contexto de uma situao especiIica que envolve
patentes na area Iarmacutica, e que se tem Ialado mais na materia e mais a
Iundo estudadas suas implicaes.
Ocorre que, devido a natureza especiIica do campo de tecnologia em Ioco,
invenes que tem inIluncia decisiva no bem maior que e a vida humana, uma


317
dose de paixo maior do que a habitual tem permeado o raciocinio juridico, o
que traz o risco de que a materia, ha tanto tempo dormente, seja interpretada
pelos tribunais sob aquela otica demasiadamente apaixonada, em detrimento
mesmo da legalidade.

Licena Compulsoria e uma exceo ao direito de exclusividade conIerido pelas patentes aos
seus titulares. O instituto da licena compulsoria deve ser apenas aplicado nas hipoteses legais
de concesso de licena compulsoria de patentes deIinidas em nossa Lei de Propriedade
Industrial.

Este instituto serve para coibir eventuais abusos do titular da patente e, portanto, e limitativo.
Duas das questes mais controvertidas da nova Lei de Propriedade Industrial ganharam um
inesperado ponto de interseo no paragraIo 4 do artigo 68. Reproduzo-o abaixo para, a
seguir, traar alguns comentarios a respeito.

' 4- No caso de importao para explorao de patente e no caso da
importao prevista no paragrafo anterior, sera igualmente admitida a
importao por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de
processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado
diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.`

A primeira vista, a qualquer momento em que o titular esteja explorando sua patente por
importao podem terceiros realizar a chamada 'importao paralela, isto e, a importao
no autorizada de produtos que Ioram colocados no mercado em outro pais pelo titular da
patente ou com seu consentimento. Isso resulta, em realidade, em uma restrio ao direito do
titular, visto que, em regra, o titular pode usar sua patente na esIera civil para impedir a
importao paralela. Essa concluso resulta de uma leitura conjunta dos artigos 42 e 43
(IV)
192
.

192
'Art. 42- A patente conIere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir,
usar, colocar a venda, vender ou importar tom estes propositos:
I produto objeto de patente;
II processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.
Art. 43- O disposto no artigo anterior no se aplica: (...)
IV a produto Iabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado


318
De um lado, portanto, o titular pode impedir a importao do produto patenteado ou do
produto obtido |diretamente| por processo patenteado. De outro, a exausto de direitos apenas
ocorre com relao ao produto colocado no mercado interno. Conseqentemente, o titular tem
o direito de impedir que um terceiro Iaa a importao no autorizada de um produto, mesmo
se o produto Ioi colocado pelo titular ou com seu consentimento no mercado externo. Ou seja,
o titular tem o direito de impedir a importao paralela. Contudo, esse direito pode ser
exercido apenas. na esIera civil, uma vez que o artigo 184 exclui expressamente a importao
paralela do rol dos crimes contra as patentes.
2

Na medida em que o 4 do artigo 68 dispe sobre uma restrio aos direitos do titular na
circunstncia em que se aplica, ele equivale, portanto, a uma sano ou penalidade. Vejamos,
ento, de que modo essa disposio sera aplicavel.
1.7. Do Equilibrio nas Sanes
Compare-se a situao de um titular A que explora sua patente por importao, com a de
outro titular B, que no explora sua patente de Iorma alguma. Uma aplicao direta do 4
penalizaria o titular A desde a concesso da patente, enquanto o titular B apenas estara sujeito
a concesso de uma licena compulsoria apos decorridos trs anos da concesso. Assim
mesmo, a concesso da licena compulsoria esta condicionada a um processo administrativo e
no sera concedida se, por exemplo, o titular justiIicar sua inao por razes legitimas. Assim,
punir-se-ia, automaticamente, aquele titular que supre o mercado por importao, enquanto o
outro titular que no explora sua patente estara, na dependncia das circunstncias, livre de
qualquer restrio ou penalidade.

Considerando que o titular A supre o mercado (atraves da importao) e o titular no o Iaz,
haveria um evidente desequilibrio se o titular A Iicasse sujeito as sanes do 4 enquanto
sobre o titular B nenhuma restrio pesaria. Esse desequilibrio pode se concretizar no caso
especiIico em que a Iabricao local e economicamente inviavel para o titular. Tal Iato
constitui, sem sombra de duvida, razo legitima para justiIicar a inao do titular B, livrando-
o de uma licena compulsoria, enquanto no constitui Iundamento para livrar o titular A da
restrio imposta pelo 4.

interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento; (...) |griIou-se|


319
1.7.1. Condies de Aplicao

Um aspecto a ser analisado mais detidamente no 4 do artigo 68 diz respeito a Irase 'No
caso de importao para explorao de patente. Uma interpretao sistmica do artigo 68 nos
permite veriIicar que a unica hipotese em que esse artigo admite expressamente a explorao
via importao e aquela prevista no inciso I do 1, ou seja, em caso de 'inviabilidade
econmica de Iabricao local
3
.

Aparentemente, portanto, o reconhecimento da existncia da inviabilidade econmica
constitui precondio para a aplicao do 4, excetuando, naturalmente, a situao sobre a
qual dispe o 3 do mesmo artigo.

O reconhecimento da inviabilidade econmica introduz, ainda, duas outras questes: (i) qual e
o orgo competente para examinar essa questo e (ii) 'inviabilidade econmica e um
conceito absoluto ou relativo?

Quanto a primeira indagao, no me parece que o INPI seja o orgo competente para
examinar a possivel existncia de inviabilidade econmica, o que se situa no dominio das
questes econmicas. Assim, no minimo, supe-se que o INPI consultara outro orgo da
administrao publica, caso essa questo seja levantada em um processo de concesso de
licena compulsoria.

A segunda questo surge pela seguinte razo: a Iabricao do produto patenteado em territorio
brasileiro pode ser economicamente viavel para o titular que ainda necessitaria investir na
construo de uma Iabrica no Brasil, enquanto um terceiro que ja possui as necessarias
instalaes tem condies de Iabricar o mesmo produto deIorma economicamente viavel A
logica Iaz supor que a exceo relativa a inviabilidade econmica e um conceito relativo, isto
e, se para o titular a Iabricao no Brasil do produto patenteado e economicamente inviavel,
ento pode a explorao ser realizada por importao. Fosse a inviabilidade econmica um
conceito absoluto, isso e, se ele Iosse aplicavel apenas no caso de ninguem ter condies de
Iabricar o produto localmente, ento de nada adiantaria essa exceo, pois em caso de
inviabilidade absoluta a ninguem interessaria uma licena compulsoria.


320
1.7.2. Da Aplicao no Tempo

Ainda uma interpretao sistmica do artigo 68- a luz tambm dos princpios
consagrados pela Conveno de Paris (artigo 54]) - aponta para a concesso de um
~prazo de carncia de trs anos, a partir da concesso, para que o titular inicie a
explorao de sua patente, antes de sujeit-lo a alguma penalidade (licena compulsria
ou, mais adiante, a caducidade) com fundamento na falta de explorao. O ~prazo de
carncia apenas no se aplica em caso de abuso, nos termos do caput do artigo 686, o
que tambm est substancialmente de acordo com a Conveno de Paris
7
, que no
impe um prazo mnimo para concesso de licena compulsria em caso de abuso,
exceto se o abuso se d por meio da falta de exploraao
8
.

Assim, parece razoavel supor que a restrio a que se reIere o 4 do artigo 68
apenas deveria ser aplicavel apos expirado esse 'prazo de carncia, o que
parece ganhar ainda mais sentido se pudermos considerar que o 4 em
realidade prev uma licena compulsoria, porem restrita a realizao de
importao paralela. O reconhecimento de um prazo de carncia para aplicao
do 4

evitaria penalizar o titular que, logo apos a concesso, inicia a
explorao por importao enquanto se prepara para Iabricar o produto
patenteado ou usar o processo patenteado no Brasil. A importao paralela
pode, na dependncia das circunstncias, prejudicar a transio de importao
para Iabricao local na medida em que o titular perde o controle sobre as
condies de comercializao do produto patenteado no mercado brasileiro,
eliminando em boa parte as vantagens da exclusividade que a patente lhe
assegura.

1.7.3.Do Procedimento
Em vista das consideraes acima, no mbito da Lei n 9.279/96, parece-me
que a aplicao do 4 do artigo 68 Iara algum sentido no contexto das demais
disposies do mesmo artigo na seguinte circunstncia:

(i) decorridos trs anos da concesso um terceiro requer uma licena
compulsoria motivada por Ialta de explorao;


321
(ii) o titular se deIende alegando que esta explorando sua patente por
importao devido a inviabilidade econmica;
(iii) o orgo responsavel reconhece a inviabilidade econmica, admitindo que a
explorao por importao e cabivel nessa situao; e
(iv) terceiros passam a poder realizar a importao paralela nos termos do 4.
Dessa Iorma parece que se reduz o desequilibrio na aplicao das
penalidades a que estaro sujeitos aqueles titulares que exploram a patente por
importao e aqueles que no a exploram de modo algum. Em ambos os casos
o prazo de carncia sera o mesmo e a aplicao da restrio/penalidade estara
sujeita ao devido processo administrativo.
Ainda assim, um equilibrio completo no e alcanado, uma vez que se titular
que no explora sua patente, sequer por importao, justiIica sua inao pelo
mesmo Iundamento da inviabilidade econmica, ento ele estara livre da
licena compulsoria e no tera seu direito restringido, quanto a possibilidade de
impedir a importao paralela.

1.8. Concluso

Ainda que questionadas algumas das concluses acima, o que se veriIica e que o 4 do
artigo 68 esta cercado de incertezas quanto a Iorma em que seria aplicavel e, ate mesmo, se
seria aplicavel de todo, em vista das disposies de TRIPs.

O painel estabelecido analisara especiIicamente uma dentre as seis possibilidades de
licenciamento compulsorio de patente previstas na legislao brasileira, conhecida como o
'requisito de Iabricao local (local working). O requisito da Iabricao local, conIorme
estabelecido pelo artigo 68, 1, 1, da lei brasileira, prev a possibilidade de concesso de
licena compulsoria quando da no Iabricao, ou Iabricao incompleta, de todas as
reivindicaes independentes de uma patente no territorio nacional, pelo titular ou por seu
licenciado. ConIorme deIinido no artigo 68, 1, I, a importao, distribuio ou Iabricao,
ainda que quase na totalidade do objeto patenteado, no so suIicientes para satisIazer o
requerido.


322
E importante notar que tanto o painel da OMC como o artigo 68, 1, I da Lei 9.279/96 no
tratam exclusivamente de patentes de medicamentos, conIorme muitas vezes se v
equivocadamente em nossos jornais. Os quase 500 (quinhentos) casos de Ialta de explorao
local ja decididos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) nos ultimos 30
anos (o ja revogado Codigo da Propriedade Industrial, de 1971, continha dispositivo
equivalente a Lei 9.279/96), em sede de pedido de caducidade da patente ou de pedido de
licena compulsoria, demonstram que o requisito da Iabricao local jamais Ioi aplicado aos
produtos Iarmacuticos. O mais recente, contra o detentor de uma patente para tecnologia de
silos e armazenagem, ainda aguarda o julgamento do INPI, que ja se arrasta por um longo
periodo.
A OMC decidira se a exigncia da Iabricao local viola o mecanismo de licenciamento
compulsorio previsto no Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comercio, mais conhecido como TRIPS (Agreement on Trade-related
Aspects of Intellectual Propertv Rights), anexo ao acordo que criou a Organizao Mundial de
Comercio, e cujo texto integral entrou em vigor no Brasil em 1 de janeiro de 1995. O artigo
27.1 do TRIPS e categorico ao determinar que as patentes so disponiveis e os direitos
patentarios usuIruiveis sem discriminao quanto ao local de inveno, quanto a seu setor
tecnologico e quanto ao Iato de os bens serem importados ou produzidos localmente. Percebe-
se, assim, que ao menos aparentemente ha um conIlito entre o artigo 27.1 do TRIPS e a Lei de
Propriedade Industrial, o qual ja esta produzindo conseqncias no campo do direito
internacional.

O Acordo Iirmado pelos Membros da OMC estabelece varias possibilidades para a concesso
de licena compulsoria, dentre elas a emergncia nacional ou outras circunstncias de extrema
urgncia, a licena para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo
ou desleal (apos um processo administrativo ou judicial) ou em casos de uso publico no
comercial. Todas estas possibilidades so utilizadas pelos diversos Membros da OMC,
inclusive o Brasil. Entretanto, alem das possibilidades permitidas pelo Acordo da OMC, o
requisito da Iabricao ou explorao local (local working) continua sendo expressamente
exigido no Brasil para qualquer produto ou processo por patente, independente da tecnologia
ou atividade industrial. Aparentemente, o Brasil o unico pais dentre os 140 da OMC a adotar
tal pratica.


323
O Orgo de Soluo de Controversias decidiu pela instaurao do painel
uma vez que entendeu ser razoavel o entendimento que o Acordo da OMC
proibe que os paises Membros estabeleam requisitos de Iabricao local em
suas legislaes. Segundo tal entendimento, esta pratica deveria ter sido banida
pelo Brasil em 1 de janeiro de 2000.
Neste momento em que a iniciativa privada nacional trabalha para tornar o Brasil um polo
industrial e exportador para a America do Sul, a existncia de licenas compulsorias em
decorrncia da Ialta de explorao local e potencialmente danosa aos interesses nacionais,
Iace ao eIeito multiplicador que este tipo de politica pode ter junto aos nossos vizinhos. A
Argentina, por exemplo, ja esta preparando mudanas legislativas para copiar o exemplo
brasileiro. Ora, se cada detentor de patente Ior obrigado a Iabricar completamente todas as
reivindicaes independentes de suas patentes no territorio de cada pais do MERCOSUL e do
Mercado Andino, o Brasil exportara muito menos para estes paises. Neste sentido, a exigncia
de Iabricao local em cada pais do MERCOSUL retira do Brasil varias vantagens
competitivas, reduzindo a possibilidade de gerar divisas, recolher impostos e criar postos de
trabalho.

So relevantes os argumentos contra a exigncia da explorao local de uma patente: a
fabricao completa de todas as reivindicaes independentes de uma patente (conforme
exige o INPI) muitas vezes impossvel, na pratica. No se concebe, por exemplo, que
um fabricante de avies seja obrigado a fazer no Brasil desde pneus ate turbinas,
passando por lavatrios e equipamentos eletrnicos de bordo. A patente protege o
investimento em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, mas o mercado e a aptido de
cada empresa que determina como melhor fabricar um produto acabado.

O Brasil jamais conseguira tomar eIicaz uma lei que obrigue por decreto a instalao de
Iabricas em nosso territorio.

Somente a reestruturao do 'custo Brasil e uma politica governamental mais Iavorave1 ao
exportador podero alcanar estes objetivos.


324
Por fim, deve-se ressaltar que parcial e tendencioso o argumento de que o objeto do
painel estabelecido pela OMC pode afetar o bem-sucedido Programa Nacional de
Doenas Sexualmente Transmissveis. Afirmaes desta natureza desrespeitam a
legtima sensibilidade e preocupao que possuem Os portadores do vrus HIV e as
Organizaes No-governamentais (ONG). Apenas trs dos quatorze produtos utilizados
pelo programa governamental esto protegidos por patentes no Brasil e, alm disso, a
maior parte dos medicamentos utilizados no programa j so, inclusive, produzidos pelo
Governo. Embora no exista fabricao de matria-prima em laboratrios e fbricas
estatais, estes so importados de alguns paises na sia e posteriormente embalados no
Brasil.

A existncia de licenas compulsrias em decorrncia da falta da explorao local
potencialmente danosa aos interesses nacionais.

2.1. Quais so os tipos de licena compulsoria?
2.2. Qual a importncia do relatorio descritivo?
2.3. Qual a sua opinio sobre a recente quebra de patente de medicamento para a AIDS, pelo
governo brasileiro?

3. Referncias
3.1. Legislativas
Lei 9.279/96 arts. 1 a 5, 68 a 75.
Conveno de Paris.
TRIPS.
Decreto 3.201, de 06/10/99.
Portaria n 1360/2003.
Decreto n 4.830 de 04/09/2003.


325
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ABPI n 66.
GOSAIN Rana, 'The Busting` oI Patents and other Patent Developments in Brazil. In Patent
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AHLERT, Ivan B., 'Importao Paralela e Licena Compulsoria. In Revista da ABPI n 27.
LEONARDOS, Gabriel F. e LICKS, Otto B., 'Licenciamento Compulsorio de Patentes e o Painel
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COHN, Michael, 'Compulsory Licence Ior the ManuIacture oI a Hepatitis B Vaccine:
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BARBOSA, Denis Borges, Uma Introduo a Propriedade Intelectual. Lumen Juris. Rio de
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CERQUERIA, Joo da Gama, Tratado da Propriedade Industrial. 2 ed. So Paulo, Revistas
dos Tribunais. 1982.
SOARES, Jose Tinoco, Comentarios ao Codigo da Propriedade Industrial. So Paulo, Resenha
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DI BLASI JUNIOR, Clesio Gabriel, GARCIA, Mario A. Soerensen, MENDES, Paulo Parente M., A
Propriedade Industrial Os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a
partir da Lei n 9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro, Forense, 1997.
DANNEMANN, Siemsen. Bigler & Ipanema Moreira, Comentarios a Lei de Propriedade
3.3.Internet

www.aipla.org
www.aippi.org
www.wipo.org
www.abpi.org.br


326

Parte XV: Desenhos Industriais

PROPRIEDADE
INTELECTUAL

FGV Direito PEC


327
Caso Gerador
193

TIGRO, artista plastico, criou uma estatueta que despertou o interesse de seu amigo
carpinteiro TATA. Este, por sua vez, vislumbrando a possibilidade
de utilizao da mesma em seu trabalho, solicitou autorizao para ap-la
aos pes das camas que produz.

TIGRO enquanto artista, querendo ampliar as suas atividades, imaginou
outras Iormas de utilizao para a sua criao.

Inspirado na utilizao de sua obra como "pe de cama", TIGRO resolveu
proteger como desenho industrial a obra, visando a Iabricao de Abajur.

Abriu tambem uma empresa, tendo depositado, como marca tridimensional, a
sua criao, para distinguir um perIume a ser Iuturamente lanado no
mercado.

EIetuado ambos os depositos, em 19 de junho de 2000, e publicados na Revista
da Propriedade Industrial de 22 de agosto de 2000, TIGRO Ioi surpreendido
com o recebimento de notiIicaes enviadas pelas empresas DURO LTDA,
alegando ser titular do Registro de Desenho Industrial de obra semelhante
para Abajur, e A PERFUMADA LTDA, que reclama a titularidade de idntica
marca tridimensional.

Notas:
a) A estatueta Ioi criada por TIGRO em 1988.
b) A autorizao Ioi dada ao TATA em 1991.
c) A empresa DURO LTDA, depositou o DI em jan/1999
d) A empresa A PERFUMADA LTDA depositou a marca tridimensional em Iev/2000.

Com base no caso acima descrito, pergunta-se:

193
http://www.aspi.org.br/aspi/gepi14.html, acessado em 28/07/2005.


328
1 Caso o INPI conceda o registro para os Desenhos Industriais de DURO LTDA. e
TIGRO, bem como a marca tridimensional da A PERFUMADA LTDA., estaria incorrendo
em algum tipo de irregularidade?

2 Em que hipotese voc aconselharia o pedido de exame de merito do Desenho Industrial?
Qual a Iinalidade e utilidade desse exame?

3 Haveria embasamento legal para impedir o registro de marca tridimensional para
distinguir 'balas borrachudas com Iormato e sabor de um reIrigerante existente no mercado?

4 Como advogado de TIGRO apresente os Iundamentos juridicos e legais para
Iormulao de contranotiIicao, justiIicando-o.

5 Com relao a obra de arte, o criador precisaria munir-se de algum titulo de propriedade
para desconstituir direitos de terceiros, como marca tridimensional e/ou desenho industrial
concedido, que utilizem desautorizadamente sua obra?

1.1. Legislao aplicavel
A lei n. 9.279/96 regula as disposies sobre os desenhos industriais. Tambem so utilizados
os Atos Normativos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial n. 130/97, 161/02, e a
Resoluo 76/00.

Alem disso, utilizam-se as Convenes ratiIicadas pelo Brasil, quais sejam Conveno da
Unio de Paris (CUP) e TRIPS Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade
intelectual relacionados ao comercio.

Embora o Brasil no seja signatario do Acordo de Locarno, adotou a ClassiIicao
Internacional de Desenhos Industriais em 02 de janeiro de 2001, publicada na Revista de
Propriedade Industrial, Patentes, Seo I, RPI 1565 de 02/01/2001. A diviso de desenhos


329
industriais utilizava, anteriormente, uma classiIicao nacional baseada na ClassiIicao de
Locarno
194
.

1.1.2. DeIinio de Desenho Industrial

A lei n. 9.279/96 em seu artigo 95 assim deIine desenhos industriais registraveis: 'considera-
se desenho industrial a forma plastica ornamental de um obfeto ou o confunto ornamental de
linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e
original na sua configurao externa e que possa servir de tipo de fabricao industrial.`

1.3. Requisitos de Registrabilidade
So trs os requisitos de registrabilidade: originalidade, novidade e aplicao industrial.
A originalidade reIere-se ao carater proprio do objeto. Ja a novidade diz respeito a diIerena
daquilo que ja existe. Aplicao industrial, por sua vez, reIere-se a suscetibilidade de Iabricar
ou utilizar o objeto industrialmente.

1.4. Desenhos industriais no registraveis
1.4.1. Materia no enquadrada como desenho industrial
O artigo 98 da lei n 9.279/96 dispes que no se considera desenho industrial qualquer obra
de carater puramente artistico.
Neste artigo, o legislador visou a excluir as obras de arte que so protegidas pelo Direito
Autoral
195
. Sobre esse tema, e importante Irisar as diIerenas existentes entre a proteo pelo
direito autoral e a proteo pelo desenho industrial, quais sejam:

As obras artisticas no visam, em geral, a reproduo em grande escala, enquanto nos
desenhos industriais tal reproduo e, na grande maioria das vezes, o objetivo
principal do autor
196
.

194
www.inpi.gov.br, acessado em 25/07/2005.
195
DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Propriedade Intelectual no Brasil. Rio de
Janeiro: PVDI Design, 2000, p. 195
196
op. cit. p. 195


330
O direito de artista o que se tutela, precipuamente, e o direito moral, estando o direito
patrimonial em segundo plano.
O autor de obra artistica adquire direitos no momento em que ela esteja Iixada ou
expressa por qualquer meio. Qualquer proteo adicional que se garanta a uma obra
protegida pelo direito autoral tem natureza secundaria.
O prazo de durao da proteo do Direito Autoral e 70 anos, enquanto o desenho
industrial tem prazo maximo de 25 anos.
No desenho industrial aplica-se o sistema atributivo. No direito autoral aplica-se o
sistema declarativo.

1.4.2. Materia no passivel de proteo como desenho industrial
O artigo 100 da Lei 9.279/96 indica o que no se pode proteger atraves do registro de desenho
industrial.

O inciso I do reIerido artigo Iaz meno ao que for contrario a moral e aos bons costumes ou
que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de conscincia,
crena, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e venerao.

E de Iacil percepo que a legislao no estabelece o que e contrario a moral ou aos bons
costumes ou que oIenda a honra ou a imagem das pessoas, ou atente contra a liberdade de
conscincia, crena, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e venerao.
Estas excees Iicam, portanto, sujeitas a percepo subjetiva do examinador, que podera
optar por denegar o registro apenas nos casos em que o objeto do pedido incide
Ilagrantemente neste inciso
197
.

O inciso II do mesmo artigo reIere-se a forma necessaria comum ou vulgar do obfeto ou,
ainda, aquela determinada essencialmente por consideraes tecnicas ou funcionais.
A Iorma necessaria reIere-se a Iorma que o objeto deve obrigatoriamente ter e a Iorma comum
ou vulgar reIere-se aquela Iorma que no e capaz de distinguir o objeto de outros conhecidos.

197
Op. Cit. p. 196


331
Percebe-se que o legislador intentou em proteger as criaes esteticas e seus eIeitos visuais
em detrimento de Iuncionalidade tecnica. Neste ultimo caso, devera ser estudada a
possibilidade de proteger o objeto pelo registro de patente de inveno.

1.5. Do pedido de registro
De acordo com o artigo 101 da lei n. 9.279/96, o pedido de registro de desenho industrial
devera conter:

requerimento
relatorio descritivo, se Ior necessario
reivindicaes, se Ior necessario
desenhos ou IotograIias;
campo de aplicao do objeto; e
comprovante da taxa deposito.

A lei tambem exige que todos os documentos sejam apresentados em lingua portuguesa (art.
101, paragraIo unico).

1.5.1. Da prioridade
O depositante podera reivindicar prioridade quando um pedido de registro ja estiver
depositado em outro pais que mantenha acordo com o Brasil, dentro do prazo de 6 meses.

1.5.2. Exame formal
De acordo com o artigo 102 da lei n. 9.279/96, o pedido sera submetido a exame Iormal
preliminar e, se devidamente instruido, sera protocolizado, considerada a data do deposito a
da sua apresentao.
Ressalte-se que esse exame Iormal compreende a veriIicao de toda a documentao contida
no artigo 101, conIorme mencionado acima.


332
1.5.3. Exigncias formais
ConIorme disposio do artigo 103 da lei n. 9.279/96, o pedido de registro que no atender
Iormalmente toda documentao relacionada no artigo 101, mas que contenha dados
suIicientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, podera ser entregue
mediante recibo datado ao INPI, que estabelecera as exigncias a serem cumpridas em 5 dias
sob pena de ser considerado inexistente.
O procedimento de entrega do pedido de registro esta regulado pelo Ato Normativo n 129/97
do INPI.

1.5.4. Condies do pedido
O pedido de registro de desenho industrial tera que se reIerir a um unico objeto, permitida um
pluralidade de variaes, desde que se destinem ao mesmo proposito e guardem entre si a
mesma caracteristica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao maximo de 20
variaes (art. 104). O desenho devera representar clara e suIicientemente o objeto e suas
variaes, se houver, de modo a possibilitar sua reproduo por tecnico no assunto (art. 104,
paragraIo unico).

Se o depositante no atender esta disposio, o examinador pode exigir a diviso do pedido de
registro.

1.5.5. Possibilidade de retirada
Reza o artigo 105 da reIerida lei que se solicitado o sigilo, podera o pedido ser retirado em ate
90 dias contados da data do deposito, sem que o depositante soIra qualquer prejuizo.

1.5.6. Publicao automatica e concesso simultanea
Depositado o pedido de registro de desenho industrial em observncia aos artigos 100, 101 e
104, sera automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o
respectivo certiIicado de registro (art. 106).


333
1.5.7 Outras disposies referentes ao processo e exame do pedido de registro
A requerimento do depositante, por ocasio do deposito, podera ser mantido em sigilo o
pedido, pelo prazo de 180 dias contados da data do deposito, apos o que sera processado (art.
106, 1). ConIorme exposto acima, se requerido o sigilo, a lei prev a possibilidade de
retirada do pedido pelo prazo de 90 dias.

Se o pedido Ior depositado no Brasil mediante reivindicao de prioridade, o inicio do exame
Iica condicionado a apresentao do documento de prioridade.

Se as Iormalidades dos artigos 101 e 104 no Iorem cumpridas, o INPI Iormulara exigncia
que devera ser cumprida em 60 dias sob pena de arquivamento deIinitivo do pedido de
registro. O pedido de registro sera indeIerido se depositado em desacordo com as disposies
do artigo 100.

A titulo de ilustrao, abaixo encontra-se um Iluxograma que detalha todas as etapas do
pedido ao registro de desenho industrial, e todas as possiveis ocorrncias, prazos e artigos,
retirado do sitio eletrnico do INPI:


334


335
1.6. Da concesso do registro
Quando o registro Ior concedido, sera emitido certiIicado de registro, no qual devera constar
(art. 107):

numero;
titulo;
nome do autor ( 4 do art. 6);
qualiIicao (Iacultativa) e domicilio do titular;
dados da prioridade, se houver; e
prazo de vigncia e pedido completo

1.7. Da vigncia do registro
O registro vigorara pelo prazo de 10 anos, contados da data do deposito, prorrogavel por trs
periodos sucessivos de 5 anos cada, totalizando um prazo maximo de proteo de 25 anos (art.
108).
O pedido de prorrogao devera ser Iormulado durante o ultimo ano de vigncia (art. 108,
1). Se o titular perder o prazo para a prorrogao, podera Iaz-lo nos 180 dias subseqentes
ao termino da vigncia, mediante o pagamento de uma retribuio adicional (art. 108 2).
O titular do registro esta sujeito ao pagamento de retribuio qinqenal, a partir do segundo
qinqnio da data do deposito (art. 120). O pagamento do segundo qinqnio sera Ieito
durante o 5 ano da vigncia do registro (art. 120 1). O pagamento dos demais qinqnios
sera apresentado junto com o pedido de prorrogao a que se reIere o art. 108 (art. 120, 2).
O pagamento dos qinqnios podera ainda ser eIetuado dentro dos 6 meses subseqentes ao
prazo estabelecido no paragraIo segundo do artigo 120, mediante pagamento de retribuio
adicional (art. 120, 3).

1.8. Proteo conferida pelo registro
A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido (art.
109).

Quanto a extenso da proteo conIerida pelo registro, diIerentemente de patentes de
inveno ou de modelo de utilidade, que contem reivindicaes que deIinem aquilo que e


336
protegido, os registros de desenho industrial protegem objetos com o Iormato daquilo que e
ilustrado. A proteo, em geral, estende-se a objetos tendo substancialmente o mesmo
Iormato, o que inclui tambem objetos apenas ligeiramente diIerentes daqueles que so
ilustrados no registro
198
.

Dispe o art. 110 que a pessoa que de boa Ie, antes da data do deposito ou da prioridade do
pedido de registro, explorava seu objeto no Pais, sera assegurado o direito de continuar a
explorao sem nus, na Iorma e condies anteriores.

O direito conIerido na Iorma do artigo 110 so podera ser cedido juntamente com o negocio ou
empresa, ou parte deste, que tenha direta relao com a explorao do objeto do registro, por
alienao ou arrendamento.

Alem disso, o direito de que se trata o art. 110 no sera assegurado a pessoa que tenha tido
conhecimento do objeto do registro atraves de divulgao nos termos do 3 do art. 96, desde
que o pedido tenha sido depositado no prazo de 6 meses contados da divulgao.

1.9. Do exame de merito
O requerimento de exame do desenho, quanto aos aspectos de novidade e originalidade e
Iacultativo (art. 111). Quando provocado, o INPI emitira um parecer de merito, que, pode
resultar Iavoravel ou desIavoravel. No caso desta ultima hipotese, se concluir pela ausncia de
pelo menos um dos requisitos deIinidos nos arts. 95 a 98 servira de Iundamento para
instaurao de oIicio de processo de nulidade do registro.

1.10. Da nulidade do registro
Dispe o art. 112 que e nulo o registro concedido em desacordo com as disposies da lei n.
9.279/96. A nulidade produzira eIeitos a partir da data do deposito (art. 112, 1).
Se o registro Ioi requerido por outra pessoa que no o verdadeiro autor ou por legitimo
herdeiro, sucessor ou cessionario, a lei Iaculta ao autor a adjudicao (art. 112, 2).

198
Op. Cit. p. 209


337
1.11. Processo Administrativo de Nulidade
A nulidade sera declarada quanto houver desacordo com os arts. 94 a 98
O processo administrativo de nulidade podera ser instaurado de oIicio ou mediante o
requerimento de qualquer pessoa com legitimo interesse no prazo de 5 anos contados da
concesso do registro, ressalvada a hipotese do art. 111.
Suspende-se os eIeitos da concesso do registro, se a nulidade Ior apresentada ou publicada
no prazo de 60 dias da concesso.
A titulo de ilustrao, abaixo encontra-se um Iluxograma que detalha todas as etapas da
nulidade administrativa, bem como todas as possiveis ocorrncias, prazos e artigos, retirado
do sitio eletrnico do INPI:

1.12. Ao de Nulidade
Aplicam-se no que couber os arts. 56 e 57 (art. 118). Tal ao devera ser intentada na Justia
Federal.
Como materia de deIesa, ha a possibilidade de argir a nulidade (esIeras civel e penal).


338
Existe tambem a possibilidade de o juiz determinar preventiva ou incidentalmente a
suspenso dos eIeitos do registro.

A possibilidade de ajuizar uma ao de nulidade prescreve com o termino da vigncia do
desenho industrial.

1.13. Da extino do registro
O registro extingue-se:
Pela expirao do prazo de vigncia,
Pela renuncia do titular, ressalvado o direito de terceiros,
Pela Ialta de pagamento da retribuio especiIica,
Pela inobservncia do art. 217, que disciplina a necessidade de um procurador para
representar a pessoa residente no exterior.

1.14. Da cesso e das anotaes
Aplicam-se os arts. 58 a 60.
O pedido ou registro de desenho industrial podero ser cedidos total ou parcialmente.
O INPI anotara a cesso, qualquer limitao ou nus que recaia sobre o pedido ou registro de
desenho industrial e alteraes de nome, sede ou endereo do depositante ou titular.
As anotaes produziro eIeitos em relao a terceiros a partir da data de sua publicao.

1.15. Criaes reali:adas por empregados ou prestador de servios
Aplicam-se os arts. 88 a 93.
Ressalte-se que estes artigos esto nas disposies relativas as patentes, por esta razo a
existncia dos termos 'patentes , 'invenes, 'invento e so aplicados subsidiariamente as
disposies relativas a desenho industrial.
O artigo 88 trata das chamadas 'invenes de servios que so aquelas pertencentes
exclusivamente ao empregador, pois so decorrentes de contrato de trabalho cuja execuo
ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da
natureza dos servios para os quais Ioi o empregado contratado. Neste caso, a retribuio
pelo trabalho a que se reIere este artigo limita-se ao salario ajustado, mas no ha impedimento


339
para que as partes ajustem de outra maneira. Alem disso, consideram-se desenvolvidos na
vigncia do contrato a inveno ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo
empregado ate 1 (um) ano apos a extino do vinculo empregaticio.

O art. 89 estabelece que o empregador, titular da patente, podera conceder ao empregado,
autor de invento ou aperIeioamento, participao nos ganhos econmicos resultantes da
explorao da patente, mediante negociao com o interessado ou conIorme disposto em
norma da empresa. A participao reIerida neste artigo no se incorpora, a qualquer titulo, ao
salario do empregado.

Por sua vez, o art. 90 trata das 'invenes livres que so aquelas pertencentes
exclusivamente ao empregado pois Ioram desenvolvidas desvinculadas do contrato de
trabalho e no decorrente da utilizao de recursos, meios, dados, materiais, instalaes ou
equipamentos do empregador.

Ja o artigo 91 trata das chamadas 'invenes mistas atraves da qual a propriedade da
inveno sera comum, em partes iguais, quando resultar da contribuio pessoal do
empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalaes ou equipamentos do
empregador, ressalvada expressa disposio contratual em contrario. Sendo mais de um
empregado, a parte que lhes couber sera dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em
contrario. E garantido ao empregador o direito exclusivo de licena de explorao e
assegurada ao empregado a justa remunerao. A explorao do objeto da patente, na Ialta de
acordo, devera ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1(um) ano, contado da data de
sua concesso, sob pena de passar a exclusiva propriedade do empregado a titularidade da
patente, ressalvadas as hipoteses de Ialta de explorao por razes legitimas. No caso de
cesso, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condies , podera exercer o direito de
preIerncia.
As mesmas disposies acima mencionadas aplicam-se no caso de trabalhadores autnomos,
estagiarios e empresas contratantes e contratadas, bem como as entidades da Administrao
Publica, direta, indireta e Iundacional, Iederal, estadual ou municipal.


340
1.16. Desenho industrial e marca tridimensional
Primeiramente, Iaz-se necessario conceituar marca tridimensional. Pois bem, marca
tridimensional e aquela constituida pela Iorma plastica (estende-se por Iorma plastica, a
conIigurao ou a conIormao Iisica) de produto ou de embalagem, cuja Iorma tenha
capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de qualquer eIeito tecnico199.

De acordo com Renata Lisboa de Miranda de Souza Santos e Custodio AIonso200, o design
se restringe a Iorma, enquanto a marca ao conjunto composto pela Iorma, disposio, cores e
distintividade. A grande diIerena entre desenho industrial e marca Iica por conta da proteo.
O desenho industrial tem prazo de proteo limitado, caindo apos este em dominio publico,
enquanto a marca, cumprindo sempre os requisitos para prorrogao, tem sua proteo por
tempo indeterminado. Outra diIerena importante e a de que a proteo como desenho
industrial e a proteo do objeto, enquanto a da marca e a proteo da Iorma e da utilidade
(sendo submetida ao principio da especialidade). A marca esta sempre relacionada com um
produto ou servio enquanto o desenho industrial recai sobre o objeto e no sobre o produto
em si. No desenho industrial o objeto de proteo e a Iorma, a Iuno estetica,
independentemente da utilizao. A Iuno da marca tridimensional e distintiva, a Iorma
adotada deve necessariamente servir para distino, enquanto a Iuno do design e de
atratividade com o consumidor, devendo ser novo e original.

1.17. Possibilidade de registro de partes de obfetos
A viabilidade para registrar partes de objetos ocorre nos casos de partes destacaveis de
obfetos, as quais tem caracteristicas proprias, como por exemplo solados de calados.

199
http://www.inpi.gov.br, acessado em 25/07/2005.

200
SANTOS, Renata Lisboa de Miranda de Souza e Custodio AIonso. Design e marcas tridimensionais mesa-
redonda do projeto INPI/OMPI26/11/2001. Publicado no Boletim ASPI,Iev./abr., 2002, pp. 7 e 8.


341
2. Questes de Auto-monitoramento:
1) O que e desenho industrial?
2) Quais so os requisitos de registrabilidade dos desenhos industriais?
3) Disserte sobre os desenhos industriais no registraveis.
4) Quais as causas de extino do registro de desenho industrial?
5) Qual o prazo para se instaurar um processo administrativo de nulidade, de oIicio ou
mediante requerimento de terceiro?

3. Referncias
3.1. Legislativas
Lei 9.279/96 arts. 87 a 121

DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Propriedade Intelectual no
Brasil. Rio de Janeiro: PVDI Design, 2000, pp. 182-187, 189-221.
SANTOS, Renata Lisboa de Miranda de Souza e Custodio AIonso. Design e marcas
tridimensionais mesa-redonda do projeto INPI/OMPI26/11/2001. Publicado no Boletim
ASPI, Iev./abr., 2002, pp. 7 e 8.

3.3 Internet
http://www.inpi.gov.br

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