Curso de Transferencia de Tecnologia - 2023 - Bernardo Bemvindo v2

Contratos de Transferência de
Tecnologia
Bernardo Bemvindo
Coordenador de Análise de Contratos de Tecnologia
CGTEC/PR/INPI
Rio de Janeiro, 23 de Maio de 2023

Contratos de Transferência de Tecnologia
A que devemos o prazer de recebe-los?
A - Tenho interesse prático no processo de registro/ averbação de

contratos e já tenho alguma (ou muita) experiência em tais
procedimentos;
B - Tenho interesse prático no processo de registra/ averbação de

contratos e ainda não tenho experiência em tais procedimentos;
C – Tenho interesse teórico/acadêmico no assunto de Contratos de

Transferência de Tecnologia;
D – Nenhuma das alternativas me descreveu.

O ativo intangível como protagonista na economia do

conhecimento
Fonte: Ocean Tomo (https://www.evelyn.com/insights-and-events/insights/human-capital-is-indeed-capital/)

Gerenciar Ativos Intangíveis apresenta novos desafios
Fonte: AON (https://www.visualcapitalist.com/intangible-assets-driver-company-value/)

O Contrato de Transferência de Tecnologia como

ferramenta para Gestão de Ativos Intangíveis
• Garantir acesso a inovações realizadas por terceiros

• Garantir o retorno econômico de investimento em pesquisa e
desenvolvimento (P&D)
• Auxiliar na obtenção de recursos para a exploração de uma
determinada inovação
• Auxiliar na expansão internacional
• Auxiliar na expansão para novas indústrias/ setores
Registrar/ Averbar tais contratos confere alguns efeitos

desejados
Produzir efeitos perante terceiros. Esses efeitos somente
ocorrem com a averbação ou registro do contrato no INPI,
conforme os arts. 62, 121, 140 e 211 da LPI.
Permitir dedutibilidade fiscal, quando for o caso, para a

empresa receptora da tecnologia referente aos valores pagos a
título de royalties e assistência técnica, que declara o Imposto
de Renda de Pessoa Jurídica pelo lucro real, conforme o art. 50
da Lei nº 8.383, de 1991.
Facilitar as remessas de divisas ao exterior, com o pagamento

pela tecnologia negociada com empresas estrangeiras.
A validade jurídica do Contrato independe do seu

registro/averbação
- O processo de registro/ averbação não é obrigatório;
- A receita federal tem demandado o Certificado de Registro /
Averbação como forma de comprovar as dedução fiscais devidas pelo
pagamento de royalties e assistência técnica, que declara o Imposto
de Renda de Pessoa Jurídica pelo lucro real;
- O efeito em relação a terceiros dos contratos de licença é dado pelo
registro/ averbação (conforme arts. 62, 121 e 140 da Lei 9279/1996),
fazendo do processo um importante meio de garantir a segurança
jurídica da negociação.
Efeito externo da Averbação/ Registro
Subsidia 6 Fundos Setoriais que financia as atividades de ciência,

tecnologia e inovação, conforme a Lei nº 10.332, de 2001 – CIDE – 10%
dos royalties enviados ao exterior:
• Programa de Ciência e Tecnologia para o Agronegócio

• Programa de Fomento à Pesquisa em Saúde
• Programa Biotecnologia e Recursos Genéticos – Genoma
• Programa de Ciência e Tecnologia para o Setor Aeronáutico
• Programa de Inovação para Competitividade
• Fundo Verde- Amarelo
Tipos de Contratos passíveis de registro/ averbação

O INPI registra os seguinte E averba os seguinte tipos de Contratos
tipos de Contratos não amparados por direitos de propriedade:
amparados por direitos de - Uso de Marcas;
propriedade: - Cessão de Marcas;
- Fornecimento de - Exploração de Patentes;
Tecnologia;
- Cessão de Patentes;
- Serviço de Assistência
Técnica e Científica - Exploração de Desenhos de Industrias;
- Cessão de Desenhos Industriais;
- Licenciamento/ Cessão de topografia de
Circuitos Integrados;
- Franquias.
Um contrato pode conter duas ou mais das categorias acima.

Uso de Marca (UM)
Tipo de contrato que se destina a autorizar o uso efetivo, por terceiros,

de marca regularmente depositada ou registrada no INPI, devendo
respeitar o disposto nos Artigos 139, 140 e 141 da LPI.
Os contratos de Licença de Uso de Marca deverão indicar:

• o número da marca registrada ou do pedido de registro da marca
depositado no INPI,
• as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença e
• se existe permissão para sublicenciar a marca.
Cessão de Marca (CM):

• São contratos que objetivam a cessão de marca registrada ou do pedido de registro
depositado no INPI, implicando na transferência de titularidade, devendo respeitar
o disposto nos Artigos 134 a 138 da LPI.
• Para requerer a averbação de um contrato de cessão de marca é necessário que a
marca esteja regularmente depositada ou registrada no INPI, e ainda, que o titular
tenha solicitado à Diretoria de Marcas, Desenho Industrial e Indicações Geográficas
a transferência de titularidade do pedido depositado ou da marca registrada. O
número da petição de transferência de titularidade no INPI pode ser informado na
carta explicativa do requerimento de averbação.
• Os contratos de Cessão de Marca deverão indicar o número da marca registrada ou
do pedido de registro depositado no INPI. A remuneração do contrato de cessão de
pedido de registro da marca e de marca registrada é estabelecida por valor fixo,
conforme negociação entre as partes do contrato. Estes contratos são averbados
pelo prazo declarado no contrato.
Exploração de Patentes (EP)
São contratos que objetivam a licença para exploração da patente ou do

pedido de patente depositado no INPI pelo titular da patente ou pelo
depositante, devendo respeitar o disposto nos Artigos 61, 62 e 63 da LPI.
Esse tipo de contrato deve indicar:
• o número do pedido depositado ou da patente concedida pelo INPI,

• o título da patente,
• a permissão para sublicenciar a patente.
Cessão de Patentes (CP):

• São contratos que objetivam a cessão da patente ou do pedido de patente
depositado no INPI, implicando na transferência de titularidade, devendo respeitar
o disposto nos Artigo 58 e 59 da LPI.
• Para requerer a averbação de um contrato de cessão de patente é necessário que a
patente esteja regularmente depositada ou concedida pelo INPI, e ainda, que o
titular tenha solicitado à Diretoria de Patentes, Programas de Computador e
Topografia de Circuitos Integrados a transferência de titularidade da patente ou do
pedido de patente. O número da petição de transferência de titularidade no INPI
pode ser informado na carta explicativa do requerimento de averbação.
• Os contratos de Cessão de Patente deverão indicar o número e o título da patente
ou do pedido de patente depositado no INPI. A remuneração do contrato de cessão
do pedido de patente e de patente é estabelecida por valor fixo, conforme
negociação entre as partes do contrato. Os contratos são averbados pelo prazo
declarado no contrato.
Exploração de Desenho Industrial (EDI):
São contratos que objetivam a licença de exploração de desenho

industrial registrado e/ou pedido depositado no INPI, devendo respeitar
o disposto no Artigo 121 da LPI.
Os contratos de Licença de Desenho Industrial deverão indicar:
• o número do pedido ou do registro do desenho industrial pelo INPI,

• a permissão para sublicenciar o desenho industrial.
Licença de Topografia de Circuito Integrado
São contratos que objetivam a licença para exploração de topografia de

circuito integrado registrado no INPI pelo titular do registro, devendo
respeitar o disposto nos Artigos 44 a 46 da Lei nº 11.484/2007.
Os contratos de Licença de Topografia de Circuito Integrado deverão

indicar:
• o número do pedido e/ou registro depositado ou concedido pelo INPI,

• se existe permissão para sublicenciar a topografia de circuito
integrado.
Franquia (FRA)
São contratos que se destinam à concessão temporária de modelo de
negócio que envolva uso de marcas e/ou direitos de propriedade
intelectual, prestação de serviços de assistência técnica,
combinadamente ou não, com qualquer outra modalidade de
transferência de tecnologia necessária à consecução de seu objetivo.
Os contratos de franquia deverão indicar:

• o(s) número(s) do(s) pedido(s) e/ou registro(s) dos direitos de
propriedade industrial depositados e/ou concedidos no INPI,
• a descrição detalhada da franquia e
• a descrição geral do negócio.
• a Circular de Oferta de Franquia (COF) ou uma declaração de
recebimento da COF, nos termos da Lei nº 13.966/2019 (Lei de
Franquia).
Fornecimento de Tecnologia (FT)

- Negociação de um conhecimento técnico, não amparado pro direitos;
- O contrato deve prevê um conjunto de informações ou dados técnicos
que serão passados a cessionária;
- Esses conhecimentos devem ser usados para capacitar a cessionária
na fabricação de um produto específico e/ou na prestação de um
serviço
Os contratos de Fornecimento de Tecnologia deverão indicar:

• Os produtos os serviços que a cessionária será capaz de fornecer a
partir da tecnologia em questão
• Declaração do prazo de vigência do contrato (período necessário para
a tecnologia ser transferida)
• Declaração da remuneração do contratual
Fornecimento de Tecnologia de Programa de

Computador (FT)
- São registrados também na categoria FT
- Podem ser registradas somente quando há a entrega do
documentação completa, em especial o código-fonte e outros dados
técnicos necessários para absorção da tecnologia, art. 11 da Lei
9609/1997.
Fornecimento de Tecnologia: Aspectos Analisados

- Análise de anterioridade: Não podemos ter dois
Contratos com o mesmo objeto envolvendo as
mesmas partes.
- Análise da efetividade da transferência de

tecnologia, incluindo cláusulas de
confidencialidade.
- Definição clara de uma produto ou serviço;
- Atividade econômica da licenciada condizente

com as tecnologia fornecida ou os serviços
prestados.
Serviços de assistência técnica e científica (SAT)

- São contratos ou faturas envolvendo assistências técnicas/ científicas
realizadas na atividade fim da cessionária
Os contratos de Fornecimento de Tecnologia deverão indicar:

• Uma descrição dos serviços realizados.
• O prazo de realização dos serviços.
• Uma memória de cálculo onde o valor total dos serviços é
descriminado em função do número de horas trabalhadas por cada
técnico e a taxa/dia ou taxa/hora cobrada.
Serviços não passíveis de Registro

Alguns serviços são classificados como não passíveis de registro
conforme a Instrução Normativa PR/INPI N°156/2015
(https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/contratos-de-tecnologia-e-de-
franquia/arquivos/legislacao-contratos/Resolucao_156_2015.pdf). Como
por exemplo:
• Agenciamento de Compras e serviços de logística;
• Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos nacionais e sem emissão
de relatórios;
• Serviços de manutenção preventiva;
• Serviços de reparos, conserto ajuste calibração, revisão, inspeção, reforma e
recuperação;
• Serviços de montagem, desmontagem e instalação;
• Consultoria financeira, comercial e jurídica;
• Licença de uso, distribuição e aquisição de cópia única de programa de computador
Nos SAT é necessária a apresentação de uma memória

de cálculo
Os Contratos de Serviço de Assistência Técnica e Científica também
devem trazer a informações sobre os a quantidade e qualificação dos
técnicos que realizarão os serviços, o número de horas trabalhadas de
cada técnico e a taxa homem/hora cobrada pelos mesmos, geralmente
essas informações vem todas em uma tabela como essa:
Algumas considerações sobre prazos e valores

• Prazo de vigência • Valor constante no
determinada (dia, mês e ano) documento apresentado
deve constar do contrato; para averbação/registro;
• Diferente das demais
categoria os Serviços de • Despesas não passíveis de
Assistência Técnica e averbação não constam do
Científica podem ser Certificado sendo colocadas
averbados de forma em uma Carta anexa;
retroativa;
• Limitação do prazo no • A partir da IN 70/2017, o INPI
Certificado de Averbação ou não examina o contrato à luz
Registro, caso a pesquisa de da legislação fiscal, tributária
anterioridade apresente e de remessa de capital para
empecilho. o exterior.
Distribuição das Petições por Categoria
Número de Petições Analisadas por Categoria (Jan à Abr - 2023)

Fornecimento de Tecnologia - FT 116 15,2%
Serviço de Assistência Técnica e Cientítifica - SAT 58 7,6%
Uso de Marca - UM 355 46,5%
Exploração de Patentes - EP 35 4,6%
Exploração de Desenho Industrial - EDI 1 0,1%
Cessão de Marca - CM 5 0,7%
Cessão de Patentes - CP 3 0,4%
Cessão de Desenho Industrial - CDI - 0,0%
Franquia - FRA 99 13,0%
Múltiplas 80 10,5%
Consultas 12 1,6%
TOTAL 764
Estrutura Usual de um Contrato de Transferência de

tecnologia
• Partes • Identificação das Partes
• Considerações – Licenciante(s) e Licenciada(s)
(direito de propriedade);
• Definições – Cedente(s) e Cessionária(s)
• Objeto (aquisição de conhecimentos);
– Franqueador e Franqueada.
• Território • Domicílio das partes
• Confidencialidade – Ambas no Brasil;
• Remuneração – Ambas no exterior;
– Uma no Brasil e outra no exterior.
• Assistência técnica
• Prazo
• Lei aplicável
• Arbitragem
• Temos de garantia
• Aperfeiçoamento

tecnologia
• Partes
• Considerações • Intenção dos contratantes;
• Definições • Outras relações contratuais relevantes entre as
partes;
• Objeto • Contexto da contratação.
• Território
• Confidencialidade
• Remuneração
• Prazo
• Lei aplicável
• Arbitragem

tecnologia
• Partes
• Considerações
• Definições • Definições das principais matérias contratuais;
• Objeto • Glossário dos termos utilizados;
• Observação: recomendável quando a contratação
• Território é entre partes de países com línguas distintas.
• Remuneração
• Prazo
• Lei aplicável
• Arbitragem

tecnologia
• Partes
• Considerações
• Definições
• Objeto Para Contratos de Licença ou Cessão de Direitos:
• Território • Determinação dos direitos conferidos, definindo o
escopo do contrato;
• Confidencialidade • Descrição das topografias de circuitos integrados, das
• Remuneração patentes; dos desenhos industriais; dos registros de
marcas (ou seus respectivos pedidos);
• Assistência técnica • Identificação dos registros
• Prazo (números, títulos, situação junto ao INPI);
• Relação entre os direitos concedidos ou requeridos
• Lei aplicável com o objeto contratual.
• Arbitragem • Natureza da licença (exclusivo ou não exclusivo)
• Temos de garantia • Explicitar se é uma Licença ou Sublicença (a
titularidade dos direitos é da cedente?)
• Aperfeiçoamento • Explicitar se existe (ou não) o direito de sublicença;
• Estabelecer as condições para o sublicencimento.
Observação: Escopo detalhado do objeto pode estar em
anexo ao contrato, desde que referenciado.

tecnologia
• Partes
• Considerações
• Definições
• Objeto Para Contratos de Franquia:
• Território • Natureza
• Modelo de negócio para exploração do franqueado em
• Confidencialidade uma determinada localização.
• Remuneração • Necessita apresentar a Circular de Oferta de Franquia
ou termo de Consentimento
• Assistência técnica • Pedido ou Registro de Marca e/ou Pedido ou patente
• Prazo concedida/ ou outros direitos de propriedade
intelectual
• Lei aplicável • Master Franquia
• Arbitragem • Estabelecer as condições para o subfranquiamento.
• Temos de garantia • Exclusividade ou não no território
• Aperfeiçoamento • Subfranquia.

tecnologia
• Partes
• Considerações
• Definições
• Objeto Para Contratos de Fornecimento de Tecnologia:
• Território • Tecnologia não amparado por direito de propriedade
industrial
• Confidencialidade • Explicitar o conjunto de dados e informações técnicas
• Remuneração relativas à tecnologia a ser transferida;
• Indicação dos produtos/serviços que serão fabricados
• Assistência técnica ou realizados, bem como o setor industrial em que será
• Prazo aplicado a tecnologia;
• Lei aplicável
• Arbitragem

tecnologia
• Partes
• Considerações
• Definições
• Objeto Para Contratos ou Faturas de Serviço de Assistência
Técnica e Científica:
• Território • Descrição detalhada dos serviços;
• Confidencialidade • Indicação se o serviço gerou relatórios ao final;
• Remuneração • Indicação do número de profissionais e suas
respectivas qualificações
• Prazo
• Lei aplicável
• Arbitragem

tecnologia
• Partes
• Considerações
• Definições
• Objeto
• Território • O território para exploração dos direitos (fabricar,
usar e vender) deve ser explicitado.
• Confidencialidade • Observação: restrições às exportações podem
• Remuneração limitar o acesso a novos mercados.
• Prazo
• Lei aplicável
• Arbitragem

tecnologia
• Partes
• Considerações
• Definições
• Objeto
• Território
• Confidencialidade • Determinação de um horizonte temporal da
confidencialidade das informações relacionadas
• Remuneração ao objeto da contratação
• Prazo
• Lei aplicável
• Arbitragem

tecnologia
• Partes
• Considerações
• Definições
• Objeto
• Território
• Remuneração • Indicação do valor:
• Assistência técnica – gratuita (NIHIL)
– Percentual de vendas líquidas dos produtos
• Prazo – Preço fixo/preço fixo por produto
• Lei aplicável • forma do pagamento
• Arbitragem • Indicação da moeda
• conta para depósitos
• responsável pelo pagamento dos tributos/taxas

tecnologia
• Partes
• Considerações
• Definições
• Objeto
• Território
• Remuneração
• Assistência técnica • Os contratos podem prever a prestação de serviços
de assistência técnica para facilitar a absorção da da
• Prazo tecnologia ou resolver problemas de produção;
• Lei aplicável • Serviços (opcionais) destinados à facilitar a absorção
da tecnologia ou resolver problemas de produção;
• Arbitragem • Descrição da natureza dos serviços,
• Temos de garantia • Definição da remuneração (se houver);
• Aperfeiçoamento • Discriminar o valor dos serviços em função do
número de profissionais e suas respectivas
taxa/hora ou taxa/dia;

tecnologia
• Partes
• Considerações
• Definições
• Objeto
• Território
• Remuneração
• Prazo • Nos Contratos de Licença de Direito
• Lei aplicável – Identificar o início e término da vigência do
Contrato (o término é limitado pela vigência
• Arbitragem dos direitos).

tecnologia
• Partes
• Considerações
• Definições
• Objeto
• Território
• Remuneração
• Prazo • Nos Contratos de Fornecimento de Tecnologia:
• Lei aplicável – Prazo determinado declarado do contrato de
início e término (de preferência em dia, mês
• Arbitragem e ano, quando o Contrato definir a vigência
• Temos de garantia considerando um determinado “marco
temporal” especificar a previsão ou efetiva
• Aperfeiçoamento data de tal marco em Carta Justificativa)

tecnologia
• Partes
• Considerações
• Definições
• Objeto
• Território
• Remuneração
• Prazo • Nos Contratos de Franquia:
• Lei aplicável - Definido em Contratos, limitado a vigência do
Registro de Marca mais longevo
• Arbitragem

tecnologia
• Partes • Nos Contratos de Assistência Técnica e Científica:
• Considerações – Determinar o período estimado para
realização dos serviços (de preferência em
• Definições dia, mês e ano, quando o Contrato definir a
• Objeto vigência considerando um determinado
“marco temporal” especificar a previsão ou
• Território efetiva data de tal marco em Carta
• Confidencialidade Justificativa)
– Apresentar o cronograma de atividades a
• Remuneração serem realizadas pelos profissionais
• Assistência técnica envolvidos.
– O prazo de execução dos serviços deve ser
• Prazo limitado ao prazo de vigência contratual
• Lei aplicável
• Arbitragem

tecnologia
• Partes
• Considerações
• Definições
• Objeto • Partes brasileiras
• Território • Lei aplicável e o foro são do próprio país.
• Confidencialidade • Partes em países distintos
• Lei aplicável, em tese, é a do país onde serão
• Remuneração explorados os direitos de propriedade industrial
• Prazo • Observação: em geral, os contenciosos ocorrem
nos tribunais da cessionária, ainda que seja
• Lei aplicável estipula lei do país do cedente
• Arbitragem

tecnologia
• Partes
• Considerações
• Definições
• Objeto
• Território
• Remuneração
• Prazo
• Lei aplicável
• Arbitragem • A arbitragem permite a resolução de conflito entre
as partes por meio da submissão da controvérsia a
• Temos de garantia um terceiro imparcial. Isto é um processo
• Aperfeiçoamento alternativo ao contencioso judicial.

tecnologia
• Partes
• Considerações
• Definições
• Objeto
• Território
• Remuneração
• Prazo
• Lei aplicável
• Arbitragem
• Temos de garantia • Definição dos termos de garantia relacionados ao
objeto do contrato pela licenciante.

tecnologia
• Partes
• Considerações
• Definições
• Objeto
• Território
• Remuneração
• Prazo • Termos negociados para os casos de uma das
partes introduzir um aperfeiçoamento ao objeto
• Lei aplicável do Contrato.
• Arbitragem • Observar que segundo o Art. 63 da Lei 9279/96 o
aperfeiçoamento introduzido em patente
• Temos de garantia licenciada pertence a quem o fizer, sendo
assegurado à outra parte contratante o direito de
• Aperfeiçoamento preferência para seu licenciamento.”
Obrigado!
Bernardo.bemvindo@inpi.gov.br
www.gov.br/INPI/pt-br
Contratos de Transferência de
Tecnologia
Bernardo Bemvindo
CGTEC/PR/INPI
Rio de Janeiro, 24 de Maio de 2023

O papel do INPI
O direito de PI no Brasil O mandato do INPI

(LEI Nº 9.279 Art. 2º) A proteção dos direitos (LEI Nº 9.279, Art. 240) – O Art. 2º da Lei nº
relativos à propriedade industrial, 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a
considerado o seu interesse social e o ter a seguinte redação: “Art. 2º - O INPI tem
desenvolvimento tecnológico e por finalidade principal executar, no âmbito
econômico do País, efetua-se nacional, as normas que regulam a
mediante: propriedade industrial, tendo em vista a sua
I - concessão de patentes de invenção e de função social, econômica, jurídica e
modelo de utilidade; II - concessão de técnica, bem como pronunciar-se quanto à
registro de desenho industrial; III - conveniência de assinatura, ratificação e
concessão de registro de marca; IV - denúncia de convenções, tratados, convênios
repressão às falsas indicações e acordos sobre propriedade industrial”.
geográficas; e V - repressão à
concorrência desleal.
Diretriz Política (missão)

Impulsionar a inovação por meio da propriedade industrial
A área de Contratos de Tecnologia do INPI (CGTEC)
Presidência do INPI
Coordenação Geral de Contratos de Transferência de Tecnologia - CGTEC
Divisão de Serviços de Apoio Administrativo

Coordenação Coordenação
Orientação de Contratos
de Análise de de Análise de
Técnica de
Contratos I – Contratos II –
Contratos - Seção de Seção de
COTEC I COTEC II
DITEC Exame Expedição de
Formal Certificados
Preliminar e
de Contratos Publicações
A diferença entre as duas coordenações de análises

técnicas
• Assistência técnica e Fornecimento de Tecnologia

(know-how);
COTEC I
• Contratos que apresentem mais de uma
modalidade.
• Cessões e os licenciamentos de patentes,

desenhos industriais, marcas e topografia de
COTEC II circuitos integrados;
• Franquias empresariais;
Serviços oferecidos pela CGTEC

• Averbação de Contratos de Licença ou cessão de Direitos de
propriedade industrial;
• Registro de contratos de transferência de tecnologia e franquia;
• Consulta de Minuta de Contratos;
• Emissão de Certidão;
• Serviço de Fotocópia.
Tipos de Petição/Serviços relacionados a Contratos

• Consultas: Tipo de petição utilizada para solicitar análise prévia de contrato,
fatura ou aditivo, ou para solicitar esclarecimentos.
• Alteração de Certificado/ Averbação de Aditivo: Tipo de petição utilizado
para solicitar alteração em certificado vigente (pedidos que foram publicados como
registros, nova data de vencimento, etc), ou para solicitar envio de Aditivo.
• Alteração de Certificado (Dados Cadatrais): Petição utilizada para solicitar
alteração nos dados das empresas. Dados que constam em um certificado vigente.
• Retificação por erro do INPI: Tipo de petição para solicitar correção de dado
em certificado vigente, por erro do INPI.
• Recurso: Petição para solicitar, ao Presidente do INPI, recurso contra decisão
publicada.
• Certidão: Petição para solicitar uma resposta oficial do INPI acerca dos processos
existentes em que uma determinada empresa participe como contratante.
• Segunda via do Certificado: Petição para solicitar segunda via de certificado
que já foi emitido.
Continua…
Tipos de Petição/Serviços relacionados a Contratos

(continuação)
• Desistência do pedido/ Arquivamento do Processo: Tipo de petição
utilizada para o usuário solicitar a desistência de pedido que ainda não tenha
certificado ou, ainda, para solicitar arquivamento de processo com certificado.
• Cumprimento de Exigência: Petição direcionada ao envio de informações,
documentos ou procedimentos que foram solicitados em publicação de exigência
na RPI.
• Cumprimento de Exigência em Grau de Recurso: Petição direcionada ao
envio de informações e/ou documentos solicitados em publicação de exigência de
recurso na RPI.
• Prorrogação do Prazo para Cumprimento de Exigência: Petição utilizada
para solicitar extensão de prazo para cumprimento de exigência, quando não for
possível cumpri-la no prazo de 60 dias.
• Outra Petição: Tipo utilizado para qualquer solicitação que não possua petição
específica.
Sobre o pedido de Registro/Averbação

Quem deve solicitar?
Qualquer das partes contratantes.
Aonde devo solicitar?

Através de protocolo no sistema e-Contratos (https://gru.inpi.gov.br/contrato/), no portal
do INPI
Quais documentos devo observar?

Os principais são o Guia Básico de Contratos (https://www.gov.br/inpi/pt-
br/servicos/contratos-de-tecnologia-e-de-franquia/guia-básico), o Manual do Formulário
Eletrônico de Contratos de Tecnologia (https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/contratos-
de-tecnologia-e-de-franquia/manualcontratos.pdf), a Resolução INPI/PR N° 199/2017
(https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/contratos-de-tecnologia-e-de-
franquia/arquivos/legislacao-contratos/Resoluo1992017DiretrizesCGTEC.pdf) e a Instrução
Normativa INPI/PR N° 70/2017 (https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-
dicig/Resoluo1702016PeticionamentoEletrnicodoSistemaeCONTRATOS.pdf)

Quanto custa?
As taxas relativas aos Serviços Relativos a Contratos Tecnologia podem ser obtidas
acessando a Tabela de Retribuições dos serviços prestados pelo INPI
(https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/tabelas-de-retribuicao). Seguem alguns
exemplos dos serviços mais comuns:
Observações
(*) Redução de 60% no valor para pessoas físicas; Micro e pequenas empresas, cooperativas; Instituições de Ensino e Pesquisa; Entidades
sem fins lucrativos; e Órgãos públicos. Com exceção dos serviços de certidão e segunda via de certificado.
(**) Contratos ou aditivos com mais de 15 pedidos ou registros (UM, EP e/ou DI), R$ 74,00, no formulário eletrônico por pedido ou
registro adicional

Quais documentos são necessários?
• Formulário de requerimento de averbação (devidamente preenchido);
• Guia de Recolhimento da União (GRU) paga;
• Procuração;
• Carta explicativa;
• Contrato e aditivo ou fatura;
• Traduções (de toda documentação em língua estrangeira); e
• Ficha de cadastro da(s) Empresa(s) Cessionária(s) Brasileira(s).
Formulário de requerimento de averbação

• O acesso ao Formulário de Requerimento é realizado por meio do
sistema e-Contratos, a partir do número da GRU ("nosso número")
paga conforme a modalidade pretendida.
• Deve ser utilizado o login de Pessoa Física que foi cadastrado no e-
INPI "Advogado ou Pessoa Física com instrumento de procuração".
• Todos os campos devem ser preenchidos com as informações contidas
no documento a ser averbado e/ou registrado.
Carta Justificativa
• A carta justificativa tem como finalidade formalizar o pedido de
averbação e registro junto ao INPI.
• Esta carta também pode ser utilizada para apresentação de
informações relevantes a respeito do contrato e/ou da fatura, e para
apresentação de esclarecimentos ou justificativas necessárias ao
exame dos requerimentos e petições.
• A carta justificativa não é de apresentação obrigatória, mas se
apresentada precisa ser datada e assinada, identificando (nome
completo) e qualificando (cargo ocupado) o signatário.
• Embora opcional sua apresentação é altamente recomendada.
Guia de Recolhimento da União (GRU)

• Deve ser enviada a GRU e o comprovante de pagamento. Ou seja,
é imprescindível o pagamento da GRU antes de realizar o protocolo.
• Atenção para emissão da GRU com o correto serviço pretendido,
conforme Tabela de Retribuições (https://www.gov.br/inpi/pt-
br/servicos/tabelas-de-retribuicao). , pois o sistema não permite
aproveitamento de guias pagas para serviços distintos.
Contrato e aditivo ou fatura

• Os documentos apresentados para averbação e/ou registro devem conter local e
data de assinatura, e os signatários devem ser identificados e qualificados pela
indicação do cargo ocupado na empresa. Não são aceitos documentos rasurados ou
adulterados e o requerente deverá apresentar o documento a ser averbado,
digitalizado a partir do original, conforme a já citada Resolução nº 170/2016.
• Para documentos emitidos em idioma estrangeiro, devem ser enviadas traduções
(simples ou juramentada), inclusive dos textos notariais e apostilados ou
consularizados. Caso seja apresentada tradução juramentada, também deve ser
enviada digitalizada a partir da via original.
• Documentos que foram assinados no exterior devem estar notarizados e
consularizados ou apostilados, conforme o já citado Decreto nº 8660/2016. A
exceção fica para os países com acordos que dispensam legalização ou
apostilamento. Caso o documento seja assinado no Brasil, deve conter assinaturas
de duas testemunhas devidamente identificadas (nome completo) e qualificadas
(número de documento brasileiro).
Procuração
• Quando uma empresa requerente outorga poderes a um procurador
responsável, a apresentação da procuração é obrigatória e deve ser
digitalizada a partir da via original (Resolução nº 170/2016). O CPF
associado ao login que será utilizado para acessar o e-Contratos tem
que ser do procurador.
• Caso o contrato, aditivo ou fatura seja assinado por procuradores ou
por representantes diferentes de gerente, diretores e presidente, é
obrigatório o envio de procuração específica com outorga de poderes
expresso para a prática deste ato, conforme definido no artigo 661 da
Lei 10.406/02 (código civil).
• No caso de procuração emitida no exterior, esta deverá ser notarizada
(reconhecimento quanto à autenticidade da assinatura da parte
estrangeira pelo notário público daquele país) e consularizada ou
apostilada. Esta exigência segue o disposto no Decreto nº 8.660/2016.
Ficha de cadastro da(s) Empresa(s) Cessionária(s)

Brasileira(s)
• A Ficha Cadastro deve ser apresentada por toda empresa brasileira que figure como
parte cessionária em um contrato. O acesso ao seu Formulário é realizado pelo
sistema e-Contratos a partir do número de GRU emitida com código 422, isenta de
pagamento.
• Ao finalizar o protocolo da Ficha Cadastro no sistema e-Contratos, será emitido um
número para este protocolo que deverá ser guardado. Após a análise pelo INPI, o
usuário será notificado da validação ou não do documento, através do e-mail
cadastrado no e-INPI.
• A Ficha Cadastro tem validade de 2 anos contados a partir da data de validação e
deverá ser atualizada a cada vencimento, ou sempre que houver alguma alteração
nos dados e nas informações da empresa.
• Na constante busca de facilitar o acesso aos serviços públicos a Ficha Cadastro
deixará de ser exigida em breve, sendo que o dados obtidos através dela passarão a
ser obtidos junto ao Cadastro da Receita Federal.
Fluxograma do Processo de registro/ averbação
Se o pedido for considerado

inexistente o processo não é iniciado
• Os requerimentos inexistentes, identificados

pelo código de notificação 140 na Revista da
Propriedade Industrial (RPI), são aqueles cujos
documentos apresentados pelo usuário não
atendam às disposições definidas pela
Instrução Normativa nº 70/2017 e/ou
protocolo de petição fora de prazo legal e/ou
quando a GRU referente ao pagamento da
retribuição pelos serviços não for conciliada,
ou seja, não foi contabilizado o pagamento da
retribuição no INPI. Neste caso, o usuário
deve protocolar um novo requerimento,
observando os requisitos necessários para o
reconhecimento do pedido.
Com o pedido reconhecido, o processo

é iniciado
• Os requerimentos reconhecidos, identificados

pelo código de notificação 150 na RPI, seguem
para decisão da área técnica do INPI. A
decisão pode ser pelo deferimento, solicitação
de cumprimento de exigência ou
indeferimento dos requerimentos, e é
publicada em até 30 dias, contados a partir do
dia subsequente à notificação na RPI.
Os exames formais e técnicos avaliaram as

condições de registro/ averbação, dentro de 30
dias, será emitida uma das seguintes decisões:
• Deferimento: Emite-se Certificado e o fato é
notificado na RPI com o código 350.
• Exigência: Notificadas na RPI por meio do
código 145. Indeferimento: Notificação de que
o conteúdo não passível de
registro/averbação, através dos códigos 130 e
135.
No caso de deferimento
O certificado expedido pelo INPI é disponibilizado

em meio digital e para emiti-lo o usuário deve
acessar o Busca Web.
No Caso de Exigência
• O conteúdo das exigências formuladas pelo INPI é

informado aos requerentes por cartas, que são
disponibilizadas através do Busca Web.
• O prazo para cumprimento das exigências é de 60
dias corridos, contados a partir do dia
subsequente à data da publicação da notificação
na RPI.
• Caso não sejam cumpridas no prazo (ou caso não
seja solicitada pelo requerente a prorrogação do
prazo para o cumprimento das exigências), os
requerimentos são arquivados e notificados na RPI
com a publicação do código 185.
• Caso sejam respondidas o processo recomeça com
uma nova análise formal e técnica que pode
resultar em deferimento, nova exigência ou
indeferimento.
No Caso de Indeferimento
• Nestes casos, o processo é arquivado e é

emitido uma Carta comunicando sobre o
indeferimento.
• O interessado pode apresentar recurso ao
presidente do INPI em até 60 dias, contados
a partir da publicação na RPI. O recurso deve
ser feito por meio de petição, esclarecendo
as razões que fundamentam a discordância
da decisão.
• O recurso interposto é notificado na RPI por
meio do código 210 para manifestação de
terceiros no prazo de até 60 dias corridos,
contados a partir do dia subsequente à data
da publicação. A decisão do recurso é
notificada pelo código 272.
Fale Conosco
• O INPI conta com a ferramenta Fale Conosco
(http://faleconosco.inpi.gov.br/faleconosco) em uma plataforma de
atendimento integrada (https://www.gov.br/inpi/pt-br/plataforma-
integrada-de-atendimento)
• Lembre-se que não é possível anexar cópia do seu Contrato ou
Aditivo (ou suas minutas) ao enviar uma dúvida para o Fale Conosco,
se é necessário apresentar tais documentos para ilustrar sua dúvida
utilize o serviço de Consulta
• As respostas ao Fale Conosco são mais rápidas do que as Consultas
Obrigado!
A Ferramenta Busca Web -
Módulo de Contratos de Tecnologia
Bernardo Bemvindo
CGTEC/PR/INPI
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2022

Acessando o Busca Web
 https://busca.inpi.gov.br/
O Módulo de transferência de tecnologia
O que podemos procurar na base?
 Uma patente pelo seu número;

 Um registro de marca pelo seu número;
 Um setor;
 Uma tecnologia específica;
 Um método de fabricação;
 Um produto;
 Uma empresa;
 Um país;
 Misturar dois ou mais itens acima;
 Seja criativo!
Exemplo resultado de pesquisas: “injeção de combustível”
Entrando nos resultados é possível acessar
o extrato do Certificado
Exemplo resultado de pesquisas: “9708965”
(número de Patente)
Exemplo resultado de pesquisas: “Honda”
 Nos termos do Certificado:
Quase de 200 resultados
 Somente no nome da cessionária:
Número de resultados cai para aproximadamente 100

Refinando ainda mais a pesquisa: incluindo
modelo e/ ou produto
 Procurando pelo modelo “civic”:
Para esse modelo temos 39 processos
 Pelo modelo “civic” e produto “suspensão”:
Temos apenas dois resultados agora

Outra opção de acesso as informações da
base: Download das revistas
 http://revistas.inpi.gov.br/rpi/
Use os dados obtidos para fazer seu próprio
banco de dados
 As edições estão disponíveis em PDF e TXT (XML)

Acompanhe a revista para saber as
novidades mais recentes
 As edições estão disponíveis em PDF e TXT (XML)

Dúvidas sobre o Busca Web podem ser
enviadas para o Fale Conosco
Obrigado!

Curso de Transferencia de Tecnologia - 2023 - Bernardo Bemvindo v2

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Curso de Transferencia de Tecnologia - 2023 - Bernardo Bemvindo v2

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Contratos de Transferência de

Rio de Janeiro, 23 de Maio de 2023

A que devemos o prazer de recebe-los?

A - Tenho interesse prático no processo de registro/ averbação de

B - Tenho interesse prático no processo de registra/ averbação de

C – Tenho interesse teórico/acadêmico no assunto de Contratos de

D – Nenhuma das alternativas me descreveu.

O ativo intangível como protagonista na economia do

Fonte: Ocean Tomo (https://www.evelyn.com/insights-and-events/insights/human-capital-is-indeed-capital/)

Gerenciar Ativos Intangíveis apresenta novos desafios

Contratos de Transferência de Tecnologia

Fonte: AON (https://www.visualcapitalist.com/intangible-assets-driver-company-value/)

O Contrato de Transferência de Tecnologia como

• Garantir acesso a inovações realizadas por terceiros

Registrar/ Averbar tais contratos confere alguns efeitos

Permitir dedutibilidade fiscal, quando for o caso, para a

Facilitar as remessas de divisas ao exterior, com o pagamento

A validade jurídica do Contrato independe do seu

Efeito externo da Averbação/ Registro

Subsidia 6 Fundos Setoriais que financia as atividades de ciência,

• Programa de Ciência e Tecnologia para o Agronegócio

Tipos de Contratos passíveis de registro/ averbação

Um contrato pode conter duas ou mais das categorias acima.

Uso de Marca (UM)

Tipo de contrato que se destina a autorizar o uso efetivo, por terceiros,

Os contratos de Licença de Uso de Marca deverão indicar:

Cessão de Marca (CM):

Exploração de Patentes (EP)

São contratos que objetivam a licença para exploração da patente ou do

Esse tipo de contrato deve indicar:

• o número do pedido depositado ou da patente concedida pelo INPI,

Cessão de Patentes (CP):

Exploração de Desenho Industrial (EDI):

São contratos que objetivam a licença de exploração de desenho

Os contratos de Licença de Desenho Industrial deverão indicar:

• o número do pedido ou do registro do desenho industrial pelo INPI,

Licença de Topografia de Circuito Integrado

São contratos que objetivam a licença para exploração de topografia de

Os contratos de Licença de Topografia de Circuito Integrado deverão

• o número do pedido e/ou registro depositado ou concedido pelo INPI,

Os contratos de franquia deverão indicar:

Fornecimento de Tecnologia (FT)

Os contratos de Fornecimento de Tecnologia deverão indicar:

Fornecimento de Tecnologia de Programa de

Fornecimento de Tecnologia: Aspectos Analisados

- Análise da efetividade da transferência de

- Definição clara de uma produto ou serviço;

- Atividade econômica da licenciada condizente

Serviços de assistência técnica e científica (SAT)

Os contratos de Fornecimento de Tecnologia deverão indicar:

Serviços não passíveis de Registro

Nos SAT é necessária a apresentação de uma memória

Algumas considerações sobre prazos e valores

Distribuição das Petições por Categoria

Número de Petições Analisadas por Categoria (Jan à Abr - 2023)

Estrutura Usual de um Contrato de Transferência de

Estrutura Usual de um Contrato de Transferência de

Estrutura Usual de um Contrato de Transferência de

Estrutura Usual de um Contrato de Transferência de

Estrutura Usual de um Contrato de Transferência de

Estrutura Usual de um Contrato de Transferência de

Estrutura Usual de um Contrato de Transferência de

Estrutura Usual de um Contrato de Transferência de

Estrutura Usual de um Contrato de Transferência de