DIREITO

EMPRESARIAL JOO PAULO LORDELO

PROPRIEDADE INDUSTRIAL Lei 9.279/96

SUMRIO:
1. Introduo
2. Finalidade
3. Bens protegidos
4. Proteo
4.1. Prazo de Proteo
5. Anlise detalhada dos bens protegidos
5.1. Inveno
5.2. Modelo de utilidade
5.3. Desenho industrial
5.4. Marca
6. Aspectos processuais
6.1. Prazos Prescricionais
7. Prioridade
8. Formas de extino da propriedade industrial
9. Ao de nulidade (art. 57)
10. Marca x nome empresarial

1. Introduo

A propriedade industrial espcie do gnero propriedade intelectual.

A propriedade intelectual/imaterial caracteriza-se pela proteo de bens imateriais, que
resultam de atividade criativa do gnio humano e no de foras fsicas, estando subdividida em:
Direito autoral
Protege a obra em si.

Propriedade industrial
Protege uma tcnica.
Estudada pelo direito empresarial.

Relaciona-se com a propriedade literria,

cientfica ou artstica e de programas de
computador, sendo matria de direito civil.

O autor da obra tem o direito de explorar

exclusivamente sua obra, mesmo que no tenha
efetuado qualquer registro, bastando comprovar
ser o autor.

Obs: Dispe o art. 1 da Conveno de Paris que a

propriedade industrial entende-se na mais ampla
acepo e aplica-se no s indstria e ao comrcio
propriamente ditos, mas tambm s indstrias
agrcolas e extrativas e a todos os produtos
manufaturados ou naturais.

Garante a explorao, com exclusividade, do objeto

protegido quele que requerer em primeiro lugar
referido privilgio, pouco importando quem seja o
autor da inveno.

O direito decorre da criao, sendo o eventual Decorre de ato administrativo de natureza

registro meramente declaratrio.
constitutiva.

2. Finalidade

A Lei 9.279/96 tem por finalidade maior a de garantir a exclusividade de uso de determinados
bens, a exemplo da inveno, da marca etc.

O texto da LPI obediente aos preceitos e acordo internacional firmado h muito tempo pelo
Brasil, a Conveno da Unio de Paris. O Brasil , pois, um pas unionista.

Sua funo social consiste no incentivo pesquisa e desenvolvimento tecnolgico. Os
caminhos para essa proteo, utilizados por aquele que possui a exclusividade de uso sobre
determinado bem, so:
i. Produo prpria ou;
1

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ii. Licena de uso para terceiro interessado ! A remunerao decorrente da licena de uso de
bens da propriedade industrial se chama royalties.

3. Bens protegidos

Questo muito cobrada em concursos a seguinte: quais so os bens protegidos pela Lei de
Propriedade Industrial? Para responder isso, lembrar a seguinte frase: Ih, me dei mal!.
" I Inveno
" M Modelo de utilidade
" D Desenho industrial
" M Marca

A prpria LPI, ao classificar tais bens, diz que estes so MVEIS (art. 5).

Alm da proteo inveno, modelo, desenho industrial e marca, a Lei de Propriedade
Industrial tambm cuida de dois outros assuntos (art. 2):
" Represso falsa indicao geogrfica
" Represso concorrncia desleal

MUITA ATENO: Programa de computador matria de direito autoral, e no de propriedade
industrial. Assim, o programa de computador NO protegido por esta lei.

4. Proteo

Para que a proteo das propriedades industriais se efetivem, necessrio:

Propriedade Industrial

O que necessrio para a sua exclusividade

INVENO

PATENTE

MODELO DE UTILIDADE
DESENHO INDUSTRIAL

REGISTRO

MARCA

Tanto a patente quanto o registro so obtidos junto ao INPI (Instituto Nacional de
Propriedade Industrial), que uma autarquia federal com sede no Rio de Janeiro.
As aes contra o INPI so de competncia da JF, por se tratar de autarquia federal, e devem ser
ajuizadas na seo judiciria do Rio de Janeiro, local da sede do instituto. No entanto, havendo
pluralidade de rus, permitido ao autor ajuizar a ao no foro de domiclio do outro ru, se
assim preferir, nos termos do art. 94, 4 do CPC (STJ).

4.1. Prazo de Proteo

a) Inveno ! protegida pela patente, por um prazo de 20 anos (a partir do depsito).
b) Modelo ! protegido pela patente, por um prazo de 15 anos (depsito).
c) Desenho industrial ! protegido pelo registro, por um prazo de 10 anos (depsito).
d) Marca ! protegida pelo registro, por um prazo de 10 anos (a partir da concesso).
2

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Espcie de Propriedade Industrial

Exigncia para a proteo

Prazo de proteo

Inveno

Patente

20 anos (do depsito)

Modelo

Patente

15 anos (do depsito)

Desenho industrial

Registro

10 anos (do depsito)

Marcar

Registro

10 anos (da concesso)

ATENTE: O prazo da marca conta-se da concesso. Nos demais (inveno, modelo e desenho
industrial), o prazo conta-se da data do depsito.

Costuma-se perguntar em concurso quais prazos podem ser prorrogados. Veja:

i. PATENTE (inveno e modelo) ! IMprorrogvel: passado o prazo da patente, a
inveno/modelo cai em domnio pblico. o que acontece, p. ex., com o remdio genrico.
ii. REGISTRO (desenho industrial e marca) ! prorrogvel, nos seguintes termos:
o Desenho industrial: pode ser prorrogado por AT 3 VEZES, cada prorrogao com
prazo de 5 ANOS. Ou seja: o registro industrial s pode ser prorrogado por, no
mximo, 15 anos. Ao final desse prazo, o desenho tambm cai em domnio pblico.
o Marca1: no possui limite de prorrogao. NO H. A prorrogao se d de 10 EM 10
ANOS, sem limite.

Inveno

Modelo de utilidade

Desenho industrial

Marca

Patente

Patente

Registro

Registro

(INPI)

(INPI)

(INPI)

(INPI)

Prazo: 20 anos, Prazo:

15
anos, Prazo:
10
anos, Prazo:
10
anos,
contados da data contados da data do contados da data do contados da data da
do depsito.
depsito.
depsito.
concesso.
Improrrogvel

Improrrogvel

Prorrogvel em at 3
No possui limite de
vezes,
cada
prorrogao (tendo,
prorrogao c/ prazo
cada uma, 10 ANOS).
mximo de 5 anos.

5. Anlise detalhada dos bens protegidos
5.1. Inveno (muito cobrado em provas de concurso)
I. Conceito

No existe um conceito de inveno. Nem a lei nem a doutrina conceituam a inveno. Mas
pode-se dizer que o produto da inteligncia humana que objetiva criar bens at ento
desconhecidos, para aplicao industrial. No se confunde com a descoberta.

Muita ateno: o tema tem cado de maneira assustadora em concursos.

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Atente: Embora no diga o que inveno, a LPI diz o que no inveno.

Convm destacar o que mais tem cado em concurso:

Art. 10. No se considera inveno nem modelo de utilidade:
I - descobertas, teorias cientficas e mtodos matemticos;
II - concepes puramente abstratas;
III - esquemas, planos, princpios ou mtodos comerciais, contbeis, financeiros, educativos,
publicitrios, de sorteio e de fiscalizao;
Exemplo: um planejamento tributrio no inveno.
IV - as obras literrias, arquitetnicas, artsticas e cientficas ou qualquer criao esttica;
Obs.: esses bens integram os direitos autorais.
V - programas de computador em si; # Tambm integram os direitos autorais.
VI - apresentao de informaes;
VII - regras de jogo;
VIII - tcnicas e mtodos operatrios ou cirrgicos, bem como mtodos teraputicos ou de
diagnstico, para aplicao no corpo humano ou animal; e
IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biolgicos encontrados na natureza, ou
ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os
processos biolgicos naturais.

Dica: em regra, no podem ser patenteados esquemas, regras, concepes abstratas, teorias
cientficas, arte, programas de computador e seres vivos.

II. Requisitos da inveno patentevel (art. 8)

Art. 8 patentevel a inveno que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicao
industrial.

a) NOVIDADE (art. 11) ! Novo aquilo que no est compreendido no estado da tcnica2
quando do pedido da patente. Ou seja: no pode ser de conhecimento do pblico antes da data
de depsito do pedido da patente, por descrio escrita ou oral, por uso ou qualquer outro
meio, no Brasil ou no exterior. Ex: urna eletrnica.
Art. 11. A inveno e o modelo de utilidade so considerados novos quando no compreendidos no estado
da tcnica.
1 O estado da tcnica constitudo por tudo aquilo tornado acessvel ao pblico antes da data de
depsito do pedido de patente, por descrio escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou
no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.
2 Para fins de aferio da novidade, o contedo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda no
publicado, ser considerado estado da tcnica a partir da data de depsito, ou da prioridade reivindicada,
desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqentemente.
3 O disposto no pargrafo anterior ser aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo
tratado ou conveno em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Para aferio unicamente da novidade, o contedo completo de pedido de patente (ou de
registro) depositado no Brasil, e ainda no publicado, ser considerado como includo no estado da
tcnica a partir da data de depsito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado,
mesmo que subseqentemente (2).

Todos os conhecimentos a que pode ter acesso qualquer pessoa, especialmente, os estudiosos de um assunto em particular, no Brasil ou no exterior.

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No se compreende no estado da tcnica a divulgao da inveno ou do modelo de utilidade,
seja pelo inventor, pelo INPI ou por terceiros mediante informaes obtidas do inventor, se isso
ocorrer nos 12 meses que antecederem a data do depsito trata-se do chamado perodo de graa3.

b) ATIVIDADE INVENTIVA (art. 13) ! A atividade inventiva sempre que, para um especialista no
assunto, no decorra, de maneira bvia ou evidente, do estado da tcnica. Exige-se um real
progresso, um avano.
Art. 13. A inveno dotada de atividade inventiva sempre que, para um tcnico no assunto, no decorra
de maneira evidente ou bvia do estado da tcnica.

c) APLICAO INDUSTRIAL ! S pode ser inveno algo possvel de ser industrializado. Se a

inveno, para ser produzida, depende de material ainda no inventado, no poder ser
patenteada. Indstria, aqui, interpretada de maneira ampla. Fabio Ulha Coelho traz um
exemplo interessante: motor de um carro que s funciona com um combustvel que no existe
na face da Terra. No se trata de inveno, por no poder ser industrializado.

d) NO IMPEDIMENTO ! Os impedimentos de inveno esto todos no art. 18:

a) O que for contrrio moral, bons costumes, segurana, ordem e sade.
b) Tudo que for resultado de transformao do ncleo atmico.
c) Seres vivos, no todo ou em parte, exceto os microorganismos transgnicos (muito cobrado!),
desde que presentes os requisitos da patenteabilidade e que no sejam mera descoberta.
LEMBRAR: Microorganismos transgnicos podem ser patenteados.
Art. 18. No so patenteveis:
I - o que for contrrio moral, aos bons costumes e segurana, ordem e sade pblicas;
II - as substncias, matrias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espcie, bem como a
modificao de suas propriedades fsico-qumicas e os respectivos processos de obteno ou modificao,
quando resultantes de transformao do ncleo atmico [tudo que for resultado de transformao do
ncleo atmico] e
III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgnicos que atendam aos trs
requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicao industrial - previstos no art. 8 e
que no sejam mera descoberta.
Pargrafo nico. Para os fins desta Lei, microorganismos transgnicos so organismos, exceto o todo ou
parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante interveno humana direta em sua composio
gentica, uma caracterstica normalmente no alcanvel pela espcie em condies naturais.

III. Licena Compulsria

A licena compulsria est prevista no art. 71 da Lei de Propriedade Industrial. Cuida-se do
que popularmente se chama de quebra de patente.
Art. 71. Nos casos de emergncia nacional ou interesse pblico, declarados em ato do Poder Executivo
Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado no atenda a essa necessidade, poder ser
concedida, DE OFCIO, licena compulsria, TEMPORRIA e NO EXCLUSIVA, para a explorao da patente,
sem prejuzo dos direitos do respectivo titular. (Regulamento)
Pargrafo nico. O ato de concesso da licena estabelecer seu prazo de vigncia e a possibilidade de
prorrogao.

A lei 9.279/96, em seu art. 12, considera no ferir a novidade a divulgao do invento, quando ocorrida durante os doze meses que precederem a data
de depsito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida pelo prprio inventor (o chamado perodo de graa), pelo INPI em publicao oficial
do pedido de patente depositado (por outras pessoas, que no o inventor, obviamente) ou por terceiros, com base em informaes obtidas direta ou
indiretamente do inventor ou em decorrncia de atos por este realizados.

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Com efeito, em caso de interesse pblico ou emergncia nacional, se o titular da patente no
atender necessidade existente, ser concedida uma licena obrigatria.
a) Hipteses:
"

Interesse pblico, e o titular no atenda necessidade.

"

Emergncia nacional, e o titular no atenda necessidade.

Isso deve ser declarado por ato do Poder Executivo Federal. Recentemente, o Lula editou o
Decreto n. 6.108/2007, declarando interesse pblico aos coquetis de AIDS.

b) Requisitos:
"

Essa licena no possui exclusividade ! Qualquer interessado pode produzir.

"

Ela temporria (no caso do Decreto 6.108/07, 5 anos).

ATENTE: no ter prejuzo o titular da patente (embora, logicamente, no venha a ter o lucro
que esperava ter), pois dever ser indenizado. Confira o Decreto aludido:
Art. 1 Fica concedido, de ofcio, LICENCIAMENTO COMPULSRIO por interesse pblico das Patentes nos
1100250-6 e 9608839-7.
1 O licenciamento compulsrio previsto no caput concedido sem exclusividade e para fins de uso
pblico no-comercial, no mbito do Programa Nacional de DST/Aids, nos termos da Lei n 9.313, de 13 de
novembro de 1996, tendo como prazo de vigncia cinco anos, podendo ser prorrogado por at igual
perodo.
2 O licenciamento compulsrio previsto no caput extinguir-se- mediante ato do Ministro de Estado da
Sade, se cessarem as circunstncias de interesse pblico que o determinaram. [...]
Art. 3 O titular das patentes licenciadas no art. 1 est obrigado a disponibilizar ao Ministrio da Sade
todas as informaes necessrias e suficientes efetiva reproduo dos objetos protegidos, devendo a
Unio assegurar a proteo cabvel dessas informaes contra a concorrncia desleal e prticas comerciais
desonestas.
Pargrafo nico. Aplica-se o disposto no art. 24 e no Ttulo I, Captulo VI, da Lei n 9.279, de 14 de maio de
1996, no caso de descumprimento da obrigao prevista no caput.
Art. 4 A explorao das patentes licenciadas nos termos deste Decreto poder ser realizada diretamente
pela Unio ou por terceiros devidamente contratados ou conveniados, permanecendo impedida a
reproduo de seus objetos para outros fins, sob pena de ser considerada ilcita.
Art. 5 Nos casos em que no seja possvel o atendimento situao de interesse pblico com o produto
colocado no mercado interno, ou se mostre invivel a fabricao, no todo ou em parte, dos objetos das
patentes pela Unio ou por terceiros contratados ou conveniados, poder a Unio realizar a importao do
produto objeto das patentes, sem prejuzo da remunerao prevista no art. 2.
Art. 6 Caber ao Ministrio da Sade informar ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, para
fins de anotao, o licenciamento compulsrio concedido por este Decreto, bem como alteraes e extino
desse licenciamento.

IV. Segredo Industrial

Diante de um invento ou de modelo de utilidade, no est o empresrio obrigado a deposit-
lo junto ao INPI. Se quiser, poder seu titular pode guard-lo em segredo, no disponibilizando ao
pblico os mtodos, os projetos, as composies que materializam seu invento.

Optando pela patente, o titular ter garantida sua utilizao exclusiva durante determinado
perodo de tempo, aps o qual seu invento cair em domnio pblico. Do contrrio, o segredo
industrial se eterniza em suas mos, at que algum consiga, por meios lcitos e mrito prprio, obter
o mesmo resultado.
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Nosso ordenamento protege o segredo industrial, considerando crime de concorrncia desleal
a conduta de quem divulga, explora ou se utiliza, sem autorizao, de conhecimentos confidenciais,
utilizveis na indstria, comrcio ou prestao de servios, a que teve acesso mediante relao
contratual ou empregatcia, mesmo aps o trmino do contrato, ou obtidos ilicitamente (195).

5.2. Modelo de utilidade

o objeto de uso prtico, ou parte deste, suscetvel de aplicao industrial, que apresente
nova forma ou disposio, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso
ou em sua fabricao.
Art. 9 patentevel como modelo de utilidade o objeto de uso prtico, ou parte deste, suscetvel de
aplicao industrial, que apresente nova forma ou disposio, envolvendo ato inventivo, que resulte em
melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricao.

Veja: o modelo de utilidade o instrumento, utenslio ou objeto destinado ao
aperfeioamento ou melhoria de uma inveno preexistente. Embora parea com a inveno
propriamente dita, o modelo, em verdade, dependente dela, tendo como ponto de partida um
objeto j inventado. Ex: setas e pra-brisa nos carros; churrasqueira sem fumaa; papel utilizado na
proteo dos vasos sanitrios.

5.3. Desenho industrial

Art. 95: Considera-se desenho industrial a forma plstica ornamental de um objeto ou o conjunto
ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e
original na sua configurao externa e que possa servir de tipo de fabricao industrial.

O desenho industrial traz apenas um resultado visual novo a um objeto, sem agregar
qualquer utilidade ao bem. Cuida-se de caracterstica simplesmente esttica. o chamado design; a
doutrina o chama de elemento ftil.

O desenho industrial no pode ser confundido com a obra de arte, pelo fato de estar sempre
relacionado a um objeto com funo utilitria e possibilidade de ser industrializado, enquanto a obra
de arte, em regra, no traz consigo nenhuma caracterstica funcional, mas to-somente esttica e
decorativa, e tambm no produzida em escala industrial.
QUESTO: Camisinha com sabor desenho industrial ou modelo de utilidade?
Cuida-se de modelo de utilidade, j que traz uma melhoria funcional. Camisinhas com cores diferentes so
um exemplo de desenho industrial, enquanto o aplicar de camisinha uma inveno.

OBSERVAO: O perodo de graa do desenho industrial de 180 dias (art. 96, 3):
Art. 96. O desenho industrial considerado novo quando no compreendido no estado da tcnica.
1 O estado da tcnica constitudo por tudo aquilo tornado acessvel ao pblico antes da data de
depsito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no 3
deste artigo e no art. 99.
2 Para aferio unicamente da novidade, o contedo completo de pedido de patente ou de registro
depositado no Brasil, e ainda no publicado, ser considerado como includo no estado da tcnica a partir
da data de depsito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que
subseqentemente.
3 No ser considerado como includo no estado da tcnica o desenho industrial cuja divulgao tenha
ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depsito ou a da prioridade
reivindicada, se promovida nas situaes previstas nos incisos I a III do art. 12.

5.4. Marca
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I. Conceito

Marca o sinal distintivo, visualmente perceptvel, no compreendido nas proibies legais.

No Brasil, somente pode ser registrada marca que visualmente perceptvel. Por isso,
cuidado com a pegadinha do examinador: no existe marca sonora (ex: o plim-plim da Globo no
pode ser registrado como marca).
Art. 122. So suscetveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptveis, no
compreendidos nas proibies legais.

II. Espcies (boa questo de concurso) art. 123

a) Marca de produto ou servio ! aquela usada para distinguir produto ou servio de outro
idntico, semelhante ou afim, de origem diversa. Ex: Bombril.
b) Marca de certificao ! aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou
servio com determinadas normas ou especificaes tcnicas, notadamente quanto
qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. Ex: INMETRO e ISO9001.
c) Marca coletiva ! aquela usada para identificar produtos ou servios provindos de
membros de uma determinada entidade ou coletividade. Ex: indstria brasileira dos
produtores de caf. Isso traz uma qualidade maior ao produto.

III. Requisitos da marca

a) NOVIDADE (RELATIVA) ! Neste caso, a nulidade relativa, estando relacionada ao ramo da
atividade. Adota-se, aqui, o princpio da especificidade, verificando-se a novidade com
relao ao grupo onde se enquadra o produto/servio. Sendo mais claro: o registro de uma
marca confere a proteo ao seu uso exclusivo to-somente contra seu uso em produtos ou
servios similares, de acordo com classes criadas por ato normativo do INPI.

b) NO COLIDNCIA COM MARCA NOTRIA ! A marca no pode confrontar/violar uma marca

notria. Marca notria aquela ostensivamente pblica e conhecida, de popularidade e
reconhecimento internacional.

Muita ateno: marca notria independe de registro no INPI para ter proteo legal (da
mesma forma que, no processo civil, fato notrio dispensa prova). Ex: Sony. Isso porque o Brasil
signatrio da Conveno da Unio de Paris. Por esta Conveno, os pases consignatrios devem
proteger a marca notria.

E mais: marca notria no se confunde com alto renome (art. 125). A marca notria, que no
precisa de registro, s tem proteo no seu ramo de atividade ( possvel criar, v.g., um detergente
Armani), enquanto o alto renome tem proteo especial em todos os ramos de atividade.

MARCA NOTRIA

MARCA DE ALTO RENOME

No precisa de registro para ser protegida

Precisa ser registrada

S tem proteo no ramo de atividade

Tem proteo em todos os ramos de atividade

Precisa ter reconhecimento internacional

Reconhecimento no pas

Protegida nos pases signatrios do acordo

Protegida apenas no territrio nacional

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Art. 125. marca registrada no Brasil considerada de alto renome ser assegurada proteo especial, em
TODOS OS RAMOS de atividade.
Art. 126. A marca notoriamente conhecida EM SEU RAMO de atividade nos termos do art. 6 bis (I), da
Conveno da Unio de Paris para Proteo da Propriedade Industrial, goza de proteo especial,
independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.
1 A proteo de que trata este artigo aplica-se tambm s marcas de servio.
2 O INPI poder indeferir de ofcio pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em
parte, marca notoriamente conhecida.

Atente: o STJ, em recente julgado, confundiu marca notria e marca de alto renome, entendendo
que, em ambos os casos, a proteo no seria especfica ao tipo de produto ou servio (em tese,
somente a marca de alto renome no seria especfica). Confira-se:
COLIDNCIA. MARCA. NOME COMERCIAL. LEI N. 9.276/1996. RESP 1.204.488-RS
Para a aferio de eventual colidncia entre denominao e marca, no se deve ater apenas anlise do
critrio da anterioridade, mas tambm levar em considerao outros dois princpios bsicos do direito ptrio
das marcas: o princpio da territorialidade, correspondente ao mbito geogrfico da proteo, e o princpio da
especificidade, segundo o qual a proteo da marca, salvo quando declarado pelo INPI de alto renome ou
notria, est diretamente vinculada ao tipo de produto ou servio, como pressuposto de necessidade de evitar
erro, dvida ou confuso entre os usurios. Hodiernamente a proteo ao nome comercial se circunscreve
unidade federativa de jurisdio da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa,
podendo ser estendida a todo o territrio nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas
demais juntas comerciais. A melhor exegese do art. 124, V, da LPI (Lei n. 9.276/1996) para compatibilizao
com os institutos da marca e do nome comercial que, para que a reproduo ou imitao de elemento
caracterstico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua bice ao registro da marca,
que possui proteo nacional, necessrio nesta ordem: que a proteo ou nome empresarial no
goze de tutela restrita a alguns estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo
territrio nacional e que a reproduo ou imitao sejam suscetveis de causar confuso ou associao
com esses sinais distintivos.

Confira-se tambm recente julgado do STJ, de outubro de 2012, que reconhece efeitos ex nunc
marca notria.
DIREITO EMPRESARIAL. PROTEO DE MARCA NOTRIA. EFEITOS EX NUNC.
A proteo de marca notria registrada no INPI produz efeitos ex nunc, no atingindo
registros regularmente constitudos em data anterior. O direito de exclusividade ao uso da
marca em decorrncia do registro no INPI, excetuadas as hipteses de marcas notrias,
limitado classe para a qual foi deferido, no abrangendo produtos no similares,
enquadrados em outras classes. O registro da marca como notria, ao afastar o princpio da
especialidade, confere ao seu titular proteo puramente defensiva e acautelatria, a fim de
impedir futuros registros ou uso por terceiros de outras marcas iguais ou parecidas, no
retroagindo para atingir registros anteriores. AgRg no REsp 1.163.909-RJ.

c) NO IMPEDIMENTO ! Os casos de impedimento legal esto no art. 124 da Lei de
Propriedade Industrial (ex: smbolos oficiais). A lista enorme, de modo que marcaremos o
que tem cado em concursos (ex: obra de carter puramente artstico):
Art. 124. No so registrveis como marca:
I - braso, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, pblicos, nacionais,
estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designao, figura ou imitao;
! Smbolo oficial, seja nacional ou internacional, no pode ser registrado como marca, mas pode ser utilizada
para marketing.
IV - designao ou sigla de entidade ou rgo pblico, quando no requerido o registro pela prpria entidade ou
rgo pblico;

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! Ex: no se pode registrar uma marca sob a sigla STF.

V - reproduo ou imitao de elemento caracterstico ou diferenciador de ttulo de estabelecimento ou nome
de empresa de terceiros, suscetvel de causar confuso ou associao com estes sinais distintivos;
IX - indicao geogrfica, sua imitao suscetvel de causar confuso ou sinal que possa falsamente induzir
indicao geogrfica;
X - sinal que induza a falsa indicao quanto origem, procedncia, natureza, qualidade ou utilidade do produto
ou servio a que a marca se destina;
! A falsa indicao geogrfica tambm impedimento. Ex: um perfume feito em Campinas no pode ser
chamado de francs. Um chocolate baiano no pode ser chamado de Gramado, sob pena de enganar o
consumidor.
XV - nome civil ou sua assinatura, nome de famlia ou patronmico e imagem de terceiros, salvo com
consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
XVI - pseudnimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artstico singular ou coletivo, salvo com
consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
XVII - obra literria, artstica ou cientfica, assim como os ttulos que estejam protegidos pelo direito autoral e
sejam suscetveis de causar confuso ou associao, salvo com consentimento do autor ou titular;
XVIII - termo tcnico usado na indstria, na cincia e na arte, que tenha relao com o produto ou servio a
distinguir;
XX - dualidade de marcas de um s titular para o mesmo produto ou servio, salvo quando, no caso de marcas
de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;
XXI - a forma necessria, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que no
possa ser dissociada de efeito tcnico;

6. Aspectos processuais

Veremos os aspectos judiciais e do processo administrativo junto ao INPI.

No tocante as aes judiciais, devemos observar que as aes devem ser ajuizadas na Justia
Federal e, se o INPI no for autor do processo, dever nele intervir.

O prazo geral para contestao de 60 dias.

6.1. Prazos Prescricionais

O que mais cai em prova so os prazos para ajuizar a ao e para entrar com pedido
administrativo.
ESPCIE
Patente
(inveno e modelo de
utilidade)

PRAZO
mbito administrativo: 6 meses da concesso da patente
mbito judicial: Enquanto a patente for vigente, pode-se ajuizar uma ao
discutindo aquela patente
mbito administrativo: 5 anos contados da concesso

Desenho industrial

Marca

mbito judicial: Enquanto for vigente o desenho industrial, pode-se ajuizar

uma ao discutindo-o.
mbito administrativo: 180 dias da concesso
mbito judicial: 5 anos da concesso

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I. Concesso de patente (inveno/modelo de utilidade)4

O pedido de patente deve ser apresentado ao INPI, acompanhado de: a) requerimento
(formulrio padro oferecido pelo INPI); b) relatrio descritivo; c) reivindicaes; d) desenho, se for o
caso; e) resumo; f) comprovante de pagamento da retribuio relativa ao depsito (art. 19).

Apresentado o pedido, ele submetido a exame formal preliminar (s se analisam
formalidades). Se devidamente instrudo, ser protocolizado, sendo considerada a data do depsito
a mesma da apresentao (art. 20).

Se o pedido no atender s formalidades, mas contiver dados relativos ao objeto, depositante
e ao inventor, poder ser entregue mediante recibo datado. Neste caso, o INPI estabelece as
exigncias a serem cumpridas no prazo de 30 dias, sob pena de devoluo ou arquivamento da
documentao. Cumpridas as exigncias, o depsito ser considerado como efetuado na data do
recibo.

Nas reivindicaes que se indica a verdadeira extenso do objeto da patente, com sua
descrio pormenorizada.

Obs: com o objetivo de propiciar ao depositante prazo para que realize estudo de viabilidades
do objeto do pedido, ou venha a contatar pessoas interessadas em produzi-lo, estabelece a lei que o
pedido de patente ser mantido em sigilo durante 18 meses contados do depsito ou prioridade
mais antiga, aps o que ser publicado (art. 30). possvel a antecipao da publicao, a pedido.

Somente aps a concesso da patente que o terceiro interessado poder requerer sua
nulidade, no prazo de 6 meses da concesso.

II. Registro
a) Desenho industrial

O pedido entregue mediante requerimento acrescido de relatrio descritivo, reivindicaes,
desenhos ou fotografias, descrio do campo de aplicao e comprovante de pagamento da
retribuio relativa ao depsito (art. 101). Se os desenhos ou fotografias forem suficientes,
dispensa-se o relatrio e reivindicaes.

Neste caso, o prazo de diligncias conferido pelo INPI no de 30, mas 5 dias. Cumpridas as
exigncias, como ocorre com a patente, o depsito considera-se efetuado na data da apresentao
do pedido (103).

Obs: ao contrrio do pedido da patente, o registro do desenho industrial somente correr em
sigilo caso seja requerido pelo depositante, e somente pelo prazo de 180 dias (e no 18 meses).

b) Marca

A diferena aqui a seguinte: aps o protocolo do pedido da marca perante o INPI, ser ele
publicado para apresentao de eventuais oposies por terceiros, no prazo de 60 dias (art. 158).
Havendo oposio, o depositante ser intimado para se manifestar igualmente no prazo de 60 dias.
Decorridos 60 dias do protocolo do pedido, ou aps apresentao de eventual oposio, o INPI
dever proferir deciso deferindo ou no o pedido de registro (art. 159).

Depois de expedido o certificado de registro, abre-se novamente a possibilidade de qualquer
pessoa com legtimo interesse requerer sua nulidade perante o INPI, no prazo de 180 dias. Esse
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A partir daqui, s caderno de J.

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procedimento pode ser proposto de ofcio pelo INPI. Ao titular ser ofertado prazo de defesa em 60
dias.

O INPI, ou qualquer pessoa com legtimo interesse, poder intentar, no prazo de 5 anos da
concesso, ao judicial de nulidade de registro de marca perante o foro da justia federal.

7. Prioridade

O art. 16 estabelece que ser assegurado o direito de prioridade ao pedido de patente ou
registro industrial apresentados em pas que mantenha acordo com o Brasil, ou em organizao
internacional. Dessa forma, se houver interesse do titular da propriedade industrial, devidamente
depositada em outro pas, em expandir seu direito em territrio brasileiro, dever reivindicar a
prioridade no prazo mximo de:
" 12 meses ! Em se tratando de inveno e modelo de utilidade;
" 6 meses ! Desenho industrial ou marca. Esse prazo sempre contado da data do primeiro
pedido.

O requisito de novidade, neste caso, ter como base a data de apresentao do primeiro
pedido (no exterior), e no a data em que fora apresentado no Brasil.

8. Formas de extino da propriedade industrial

a) Expirao do prazo de vigncia
b) Renncia do titular
c) Falta de pagamento dos valores exigidos pelo INPI ! Ex: retribuio anual e renovao.
d) Caducidade ! Ateno: ocorre caducidade da marca se algum deixa de us-la por mais de 5
anos. Ex: a marca Show do Milho era de uma empresa mexicana, que deixou de utiliz-la por
mais de 5 anos. J a inveno/modelo de utilidade caducam em 3 anos do desuso ou uso
abusivo.
e) Inobservncia do art. 217 da Lei 9.279 ! O titular de um registro ou patente que tem
domiclio no exterior deve ter representante no pas, com poderes para represent-lo no
mbito administrativo, judicial e para receber citaes. Se o titular no tiver representante no
pas, haver a extino do registro/patente.

9. Ao de nulidade (art. 57)

I. Introduo

No mbito da propriedade industrial, possvel o ajuizamento de ao de nulidade. Ex: ao
de nulidade de marca ou de registro.

II. Competncia
ATENTE:
" A ao de nulidade deve ser ajuizada na Justia Federal (questo do TJ/BA em 2005);
" Se o INPI no for autor da ao, dever intervir no processo.

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III. Prazo

Em relao ao prazo para ajuizamento da ao, observe:

" Patente: a ao deve ser ajuizada enquanto a patente for vigente;
" Registro: idem.
o Marca: prazo de 5 anos, contados da concesso. Obs: a ao anulatria do nome
empresarial imprescritvel.

IV. Prazo de defesa

Nestas aes, o prazo de defesa maior: 60 DIAS.

Art. 57. A ao de nulidade de patente ser ajuizada no foro da Justia Federal e o INPI, quando no for
autor, intervir no feito.
1 O prazo para resposta do ru titular da patente ser de 60 (sessenta) dias.
2 Transitada em julgado a deciso da ao de nulidade, o INPI publicar anotao, para cincia de
terceiros.

10. Marca x nome empresarial

Se a marca o sinal visualmente perceptvel que tem como funo distinguir produtos ou
servios colocados disposio do pblico consumidor, o nome empresarial, ao contrrio, identifica
o sujeito de direito que comercializa, fabrica ou produz os produtos ou presta os servios que sero,
por sua vez, diferenciados dos demais existente no mercado pela marca.

Trs so as principais diferenas entre marca e nome empresarial:

Marca

Nome empresarial

Identifica os produtos e servios.

Identifica o empresrio ou sociedade empresria.

Registrada no INPI, de mbito nacional

Registrado na Junta Comercial, de mbito estadual

protegida somente nos limites da classe de Garante exclusividade em toda e qualquer atividade
produtos ou servio em que foi registrada.
econmica.
Vigora no prazo de 10 anos, prorrogvel por Tem durao coincidente com a durao do prprio
igual perodo sucessivamente, sem fim.
empresrio.
Admite alienao

No admite alienao.

No h, em nosso ordenamento jurdico, um tratamento apropriado para o caso de existir
um nome empresarial que venha a colidir com uma determinada marca, na medida em que tais
bens jurdicos so tratados de forma estanque, em leis especficas que no do soluo ao problema.

O STF manifestou-se no sentido de dar prevalncia marca devidamente registrada no INPI
em detrimento do nome empresarial mais antigo, sob o argumento de que aquele rgo tem
eficcia em todo territrio nacional, enquanto o nome empresarial protegido to-somente no
mbito do Estado da Junta.

Esse critrio, certamente, no o mais apropriado, por permitir que pessoas de m-f
registrem marcas coincidentes com nomes empresariais antigos e consolidados. A doutrina vem
apontando, para a soluo de casos como este, a utilizao do critrio da anterioridade.
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O STJ, em 2011, proferiu a seguinte deciso sobre o assunto:

COLIDNCIA. MARCA. NOME COMERCIAL. LEI N. 9.276/1996. RESP 1.204.488-RS

Para a aferio de eventual colidncia entre denominao e marca, no se deve ater apenas anlise
do critrio da anterioridade, mas tambm levar em considerao outros dois princpios bsicos do direito ptrio
das marcas: o princpio da territorialidade, correspondente ao mbito geogrfico da proteo, e o princpio da
especificidade, segundo o qual a proteo da marca, salvo quando declarado pelo INPI de alto renome ou
notria, est diretamente vinculada ao tipo de produto ou servio, como pressuposto de necessidade de evitar
erro, dvida ou confuso entre os usurios. Hodiernamente a proteo ao nome comercial se circunscreve
unidade federativa de jurisdio da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa,
podendo ser estendida a todo o territrio nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas
demais juntas comerciais. A melhor exegese do art. 124, V, da LPI (Lei n. 9.276/1996) para compatibilizao
com os institutos da marca e do nome comercial que, para que a reproduo ou imitao de elemento
caracterstico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua bice ao registro da marca,
que possui proteo nacional, necessrio nesta ordem: que a proteo ou nome empresarial no
goze de tutela restrita a alguns estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo
territrio nacional e que a reproduo ou imitao sejam suscetveis de causar confuso ou associao
com esses sinais distintivos.

Diante desse julgado, possvel afirmar que, para o STJ, o nome somente prevalecer sobre a
marca que venha a reproduzi-lo se observados conjuntamente os seguintes requisitos:
O nome deve estar registrado em TODOS OS ESTADOS (todas as juntas);
+
A sua reproduo/imitao deve ser suscetvel de causar CONFUSO/ASSOCIAO.
Por fim, convm atentar ao tambm recente julgado do STJ:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. RESP 1.166.498-RJ
a) No possvel conferir exclusividade ao titular de registro de marca fraca ou evocativa.
Marcas fracas ou evocativas, que constituem expresso de uso comum, de pouca originalidade ou de forte
atividade criativa podem coexistir harmonicamente, sendo descabida qualquer alegao de notoriedade ou
anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expresso de menor vigor inventivo. B)
Marcas de convivncia possvel no podem se tornar oligoplios, patrimnios exclusivos de um restrito grupo
empresarial, devendo o Judicirio reprimir a utilizao indevida da exclusividade conferida ao registro quando
esse privilgio implicar a intimidao da concorrncia, de modo a impedi-la de exercer suas atividades
industriais e explorar o mesmo segmento mercadolgico.

PRECEDENTES IMPORTANTES:
STJ, INFORMATIVO N. 517/2013
DIREITO EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE DE OBTENO DE UMA DECLARAO GERAL E ABSTRATA
DO INPI REFERENTE CARACTERIZAO DE UMA MARCA COMO DE ALTO RENOME.
legtimo o interesse do titular de uma marca em obter do INPI, pela via direta, uma declarao
geral e abstrata de que sua marca de alto renome. A denominada marca de alto renome,
prevista no art. 125 da Lei de Propriedade Industrial, consiste em um temperamento do princpio da
especialidade, pois confere marca proteo em todos os ramos de atividade. Tal artigo no
estabeleceu os requisitos necessrios caracterizao do alto renome de uma marca, de modo que a
regulamentao do tema ficou a cargo do INPI. Atualmente, a sistemtica imposta pela aludida
autarquia, por meio da Resoluo n. 121/2005, somente admite que o interessado obtenha o
reconhecimento do alto renome pela via incidental, a partir do momento em que houver a prtica,
por terceiros, de atos potencialmente capazes de violar a marca. Inexiste, portanto, um
procedimento administrativo tendente obteno de uma declarao direta e abstrata. Parte da
doutrina entende que o alto renome no dependeria de registro. Nessa concepo, a marca que
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possusse a condio de alto renome no plano ftico seria absoluta, de sorte que ningum, em s
conscincia, poderia desconhec-la. Entretanto, ainda que uma determinada marca seja de alto
renome, at que haja uma declarao oficial nesse sentido, essa condio ser ostentada apenas
em tese. O reconhecimento do alto renome s pela via incidental imporia ao titular um nus
injustificado, de constante acompanhamento dos pedidos de registro de marcas a fim de identificar
eventuais ofensas ao seu direito marcrio. REsp 1.162.281-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em
19/2/2013.

DIREITO EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIRIO RECONHECER, ANTES DA
MANIFESTAO DO INPI, A CARACTERIZAO DE UMA MARCA COMO DE ALTO RENOME.
Caso inexista uma declarao administrativa do INPI a respeito da caracterizao, ou no, de uma
marca como sendo de alto renome, no pode o Poder Judicirio conferir, pela via judicial, a
correspondente proteo especial. A lacuna existente na Resoluo n. 121/2005 que prev a
declarao do alto renome de uma marca apenas pela via incidental configura omisso do INPI na
regulamentao do art. 125 da LPI, situao que justifica a interveno do Poder Judicirio.
Entretanto, at que haja a manifestao do INPI pela via direta, a nica ilegalidade praticada ser a
inrcia da Administrao Pblica. Assim, incabvel, ao menos nesse momento, a ingerncia do
Poder Judicirio no mrito do ato omissivo, competindo-lhe, caso provocado, a adoo de medidas
tendentes a ocasionar a manifestao do INPI. REsp 1.162.281-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado
em 19/2/2013.

SNTESE:
A pessoa tem interesse em pedir DO INPI que decida se sua marca de alto renome,
declarando isso;
Se o INPI for inerte, O JUDICIRIO NO PODE INTERVIR!

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