PUC-Rio - Pós-graduação em Direito da Propriedade Intelectual

Disciplina: Proteção Jurídica das Tecnologias - Avaliação final - 2022.2

Grupo: Júlia Crenzel Hor-Meyll Alvares, Júlia Nascimento Oliveira, Julia Pinto Lemos, Juliana Nogueira
De Sá Cardoso Coelho, Laura Tanus Da Gama, Leonardo Penha De Souza

INTRODUÇÃO

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso XXIX, a proteção ao inventor por
suas criações industriais, sob a finalidade de garantir o desenvolvimento tecnológico e econômico
do país. Tal incentivo se consubstancia na apresentação da invenção à sociedade, pelo inventor, ao
passo que o Estado lhe recompensa com um direito temporário: a patente 1.
Por meio deste direito, ao titular é conferido o privilégio de impedir que terceiros explorem
economicamente, produzam, usem, coloquem à venda, vendam ou importem qualquer produto que
seja objeto de sua patente sem o seu consentimento 2, garantindo-lhe a possibilidade de ajuizar
medidas inibitórias contra aquele que irregularmente explorar o objeto patenteado 3.
Com efeito, a concessão de uma patente não representa um efetivo monopólio ao seu titular,
senão esse direito temporário e exclusivo de exploração, materializado na possibilidade de impedir
que terceiros não autorizados façam uso de sua invenção, nos termos do art. 42, da Lei nº
9.279/1996 - a Lei de Propriedade Industrial (“LPI”).
Embora a Carta da República se refira aos inventos de maneira ampla, a LPI conferiu, em
seus artigos 8º e 9º, proteção específica às patentes de invenção e aos modelos de utilidade,
respectivamente, diferenciando a natureza dos inventos.
Como leciona Jacques Labrunie 4, a invenção consiste na criação de algo até então
inexistente, não se tratando de mera descoberta de coisa já existente na natureza. Deveras,

1
AHLERT, Ivan, B; CÂMARA JR., Eduardo G. Patentes: proteção na lei de propriedade industrial. São Paulo:
Atlas. 2019, p. 2
2
SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome
empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes. Editora Manole, 2018, p. 35.
3
Neste sentido, proferiu-se sentenças nos seguintes processos: (i) Comarca de Maravilha (Santa Catarina), Vara Única,
Autos nº 042.04.001663-5; (ii) Comarca de Passo Fundo (Rio Grande do Sul), 5ª Vara Cível, Processo nº
021/1.09.0009051-5; (iii) Comarca de Maracaí (São Paulo), Foro de Maracaí, Vara Única, Processo Físico nº
0000466-05.2004.8.26.0341; (iv) Comarca de São Paulo (São Paulo), Foro Regional XII, 2ª Vara Cível, Processo nº
0715227-12.2012.8.26.0020; e (v) Comarca de Bento Gonçalves (Rio Grande do Sul), 1ª Vara Cível, Processo nº
005/1.03.0005925-5.
4
LABRUNIE, Jacques. Direito de patentes: condições legais de obtenção e nulidades. Editora Manole, 2006. P. 2 e
5.
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consubstancia-se em uma solução para um problema técnico real. A patente de invenção é, pois, o
título e o reconhecimento conferido ao titular deste ato inventivo.
Já no que tange aos modelos de utilidade, a proteção é conferida para objetos de uso prático
que apresentem - além dos requisitos previstos pela lei, que serão pormenorizados adiante - uma
melhoria funcional no uso ou na fabricação face a objeto previamente existente.

MATÉRIAS POTENCIALMENTE PATENTEÁVEIS

Considera-se matéria patenteável um invento novo, não-óbvio e com aplicação em escala

industrial, que represente uma solução técnica para um problema técnico 5. Um pedido de patente
pode ser solicitado para uma invenção ou para um modelo de utilidade. O modelo de utilidade
acoplaria a uma invenção recursos, não evidentes a um técnico no assunto, que importem em
possíveis novas formas de utilização do objeto 6. Os requisitos para solicitar uma patente para
modelo de utilidade estão dispostos no art. 9º da LPI, e destacam (i) o caráter prático de uso do
objeto, em sua totalidade ou em parte, (ii) sua aplicação industrial, (iii) nova forma ou disposição
do objeto ou parte deste, desde que atestado ato inventivo, e (iv) comprovada melhoria funcional
no uso ou no processo de fabricação.
Uma invenção, por sua vez, representa algo inteiramente inédito, não existente no mundo
até então, um processo resultante de obra do intelecto humano 7. Um pedido de patente de invenção
deve atender a três requisitos materiais e cumulativos, descritos no art. 8º da LPI: novidade,
atividade inventiva e aplicação industrial.
Para que seja cumprido o requisito da novidade, a tecnologia não pode ter sido tornada
acessível ao público. Na legislação brasileira, adota-se o entendimento de novidade absoluta, isto
é, o objeto do pedido de patente deve ser inédito a nível global, sem quaisquer limites espaciais e

5
Denis Borges Barbosa. Uma introdução à propriedade intelectual. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, p. 296-
299.
6
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 10. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. v. 1., p. 137.
7
REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1, p. 695.
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mesmo temporais, desconhecido por leigos, por especialistas, profissionais da indústria e da

comunidade científica 8. Em outras palavras, para ser considerada uma invenção nova e, portanto,
protegida no âmbito da propriedade intelectual, a criação não pode representar uma mera
transformação do que já existe, e sim superar a compreensão técnica e científica existente
anteriormente.
Destaca-se, ainda, que o caráter de divulgação de qualquer matéria que possa vir a ser
objeto de pedido de patente deve ser público e qualificado – isto é, o compartilhamento dos
pormenores diretamente com uma pessoa leiga no assunto não caracteriza anterioridade, que, como
elucidado mais adiante na presente análise, poderia resultar no indeferimento de um pedido de
depósito. Perde-se a qualidade do novo quando a divulgação é feita de maneira pública, de modo
a alcançar técnicos e pessoas competentes que possam compreender a tecnologia por trás da
invenção e que não tivessem prévio acesso e obrigação de sigilo quanto à invenção 9.
Por atividade inventiva entende-se que um técnico no assunto não poderia, por conta
própria e sem ter acesso aos pormenores da tecnologia, reproduzi-la apenas a partir de seu próprio
e prévio conhecimento, conforme descrito no art. 13 da LPI, Para que se justifique a proteção pelo
sistema de patentes, deve o inventor apresentar uma efetiva contribuição, ainda que mínima, ao
estado da arte, a que o jurista e professor Denis Borges Barbosa chama de contributo mínimo 10.
O terceiro requisito a ser auferido num pedido de patente é sua aplicação industrial.
Ademais do ineditismo e de um contributo mínimo, para merecer a proteção patentária uma
invenção precisa, ainda, produzir efeitos úteis e ser dotada de reprodutibilidade, de forma
homogênea, conforme indicado nas Diretrizes do INPI de 2016 para o exame de pedidos de
patente 11. O art. 15 da LPI define como aplicação industrial a possibilidade de utilização ou
produção de uma tecnologia por qualquer tipo de indústria.

8
NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa. 4 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005. v. 1. p.
115.
9
CHAVANNE, Albert & BURST, Jean-Jacques. Droit de Lá Propriété Industrielle. Paris: Dalloz, 1993, p. 53-55.
10
Denis Borges Barbosa. Atividade inventiva: objetividade do exame. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-
content/uploads/atividade-inventiva-como-requisito-de-objetividade.pdf.
11
INPI. Diretrizes de exame de pedidos de patente. 2016. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-
br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/bloco-ii-patenteabilidade-resolucao-169-2016.pdf.
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EXCEÇÕES: MATÉRIAS NÃO PATENTEÁVEIS

O texto da LPI não traz uma definição mais concreta ou mesmo uma lista exemplificativa
do que seria considerado matéria patenteável; entretanto, temos no art. 10 um rol taxativo do que
não se pode considera invenção e, tampouco, modelo de utilidade. São esses exemplos cotidianos
que, feita a análise do requisito da aplicação industrial, restam desprovidos de reprodutibilidade,
pelo que o legislador entende não gozarem do privilégio da exclusividade temporária concedida
pelo sistema de patentes 12. A título de exemplo, o legislador dispôs que não seriam patenteáveis
descobertas, teorias, métodos matemáticos, concepções abstratas, planos de negócio, programas
de computador em si, regras de jogo, entre outros.
Ademais, o art. 18 da LPI, de outra banda, elenca hipóteses de matérias não patenteáveis
por irem de encontro ao interesse de Estado, quais sejam: o que for contrário à moral, aos bons
costumes e à segurança e à saúde públicas, as substâncias, matérias, misturas, elementos ou
produtos de qualquer espécie etc.
Neste liame, muitas destas matérias não são protegidas por meio de patente pois ou não são
avaliadas compatíveis com a política industrial incorporada no Brasil ou já são tuteladas pelo
chamado direito de autor e, portanto, não aplicável o seu registro perante o INPI.
De acordo com Denis Borges Barbosa, a determinação de um rol de matérias não
patenteáveis se faz necessária, pois o instituto do registro de patentes foi criado e regulamentado
de modo a estimular a criação e a inovação, sem, contudo, servir de barreira de eliminação da
concorrência dentro de um país.

1. CASO CONCRETO

(i) Receita revolucionária de panqueca de banana

12
David Bainbridge. Intellectual Property. 8ª edição. Harlow: Pearson Education, 2010, p. 244.
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Quanto ao primeiro objeto analisado no caso concreto, portanto – uma receita – a lei não
faz qualquer objeção à patenteabilidade. Em princípio, a receita “revolucionária” de panqueca de
banana pode atender aos requisitos da novidade (em tese, pode se tratar de uma receita original) e
que poderia ser aplicada no mercado em escala industrial, atendendo ao último requisito. No
entanto, carecer-lhe-ia o requisito da atividade inventiva. Isso porque, em uma receita – que pode
ser considerada “revolucionária” pela sua originalidade –, não há nada que fuja ao óbvio e
convencional na perspectiva de um cozinheiro. A partir da mera receita, ademais, não se promove
um resultado inesperado, tampouco se soluciona um problema técnico cuja solução se esperava.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial tem decisões que podem servir como
diretrizes sobre o tema. No caso do pedido nº PI504791-9, por exemplo, dizia-se respeito a um
“processo de obtenção de doces de frutas com alto teor de fibra, tal como a manga, tendo este
processo o objetivo de proporcionar um produto mais leve e homogêneo, sem fibras ou ‘fiapos’”.
Analisando o pedido, a autarquia federal entendeu que não era possível atestar a atividade
inventiva frente à D1, e que um técnico no assunto poderia condensar os conhecimentos anteriores
ao conteúdo central do pedido e chegar sozinho ao mesmo objeto com êxito. Concluiu-se pela
ausência de atividade inventiva da matéria pleiteada do pedido, por ir este frontalmente contra o
disposto no art. 13 da LPI. Também no caso do pedido nº MU7900409-1 o INPI foi claro a respeito
da ausência de atividade inventiva
Não só o INPI, mas o Poder Judiciário também já enfrentou questão análoga, em caso
envolvendo as emblemáticas sobremesas da rede de restaurantes Paris 6. O Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo entendeu que a receita não consistiria em verdadeira invenção, posto que não
seria original e decorreria de maneira evidente do estado da técnica, na medida em que consistiria
em ligeira variação de fórmula já sabida, ainda acrescentando que não seria passível de aplicação
industrial (TJSP A. Cível n° 1114716 – 29.2014.8.26.0100 S. Paulo).
Desse modo, entende-se que a “receita revolucionária de panqueca de banana” não é
matéria passível de ser patenteada. Cenário diferente existiria se, por exemplo, a pretendida
concessão da patente dissesse respeito à composição ou processo de produção de um alimento,
envolvendo estudos técnicos.
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(ii) Livro com ilustrações originais e diagramas em aquarela

Em relação à pretensão de obter o registro de uma patente relacionado a um livro, sequer é

preciso analisar os requisitos de patenteabilidade acima comentados, dado que a legislação
específica, no art. 10, IV, da LPI, dispõe que não se consideram invenção nem modelo de utilidade
as obras literárias. Em consequência, a hipótese do livro e ilustrações aludidos não podem ser
objeto de processo de patente.
As obras artísticas e intelectuais são protegidas por instituto próprio, a Lei de Direitos
Autorais, de n. 9610/98. Seu art. 7º confere expressa proteção tanto ao texto quanto ao desenho
artístico do livro. Ocorre que, no Brasil, o direito autoral nasce com a própria obra intelectual e,
neste caso, o registro daquele material é facultativo. Entretanto, caso seja de interesse do criador,
e de modo inclusive a melhor salvaguardar a obra em caso de plágio e/ou usurpação do trabalho,
é recomendado o registro do material.
Caso a obra possua natureza que comporte registro em mais de um dos órgãos designados
pelo art. 17 da antiga Lei de Direitos Autorais (Lei n. 5988/73), ela deverá ser registrada naquele
com que tiver maior afinidade. No caso em comento, temos um livro de ilustrações e de diagramas
em aquarela, e, dessa forma, mais de um órgão de registro. Contudo, considerando o todo,
recomenda-se o registro do livro no Escritório de Direitos Autorais da Biblioteca Nacional e este
registro servirá como uma declaração de autoria da obra. É necessário atentar que o registro ISBN
- International Standard Book Number, muito conhecido no meio literário, não se confunde com
o registro de obra na Biblioteca Nacional. Tal fato se dá porque o ISBN não tem o condão de
proteger os direitos autorais daquela obra, apenas serve de instrumento catalográfico internacional
de modo a possibilitar a distribuição do livro às bibliotecas e às livrarias.
Em relação aos diagramas em aquarela, por tratarem de representação gráfica usada para
demonstrar um esquema simplificado ou um resumo sobre um assunto, também não se qualificam
como matéria patenteável, visto que o inciso III do art. 10 da LPI dispõe que não se considera
invenção quaisquer esquemas e planos.
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(iii) A noção de que panquecas de banana curam mau olhado

A matéria aludida neste item é igualmente excepcionado de forma expressa pela LPI,
independendo, portanto, da análise da presença dos requisitos de patenteabilidade. Isto porque a
noção de que panquecas de banana curam mau olhado consiste em concepção puramente abstrata,
que não satisfaz uma necessidade de ordem prática nem soluciona um problema de ordem técnica,
razão pela qual à hipótese incide a exceção prevista no art. 10, inciso II. Convém destacar que
“mau olhado” diz respeito, na cultura popular, à crença folclórica de que a inveja de alguém pode
vir a ocasionar a degradação do alvo da inveja ou de uma boa sorte
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Mau-olhado). Ou seja, o tratamento de mau olhado com panquecas
de banana trata de concepção abstrata, destituída de qualquer embasamento teórico ou conteúdo
prático capaz de suportar a teoria, e que visa a cura de problema de ordem não técnica, não restando
dúvidas, portanto, quanto à impossibilidade de obtenção de patente.

(iv) um equipamento que permite a qualquer pessoa, com mínimo esforço, fazer as
melhores panquecas de banana do mundo.

Quanto ao presente item, não há uma exceção legal à patenteabilidade de um equipamento,

de acordo com o art. 10 da LPI. Ademais, como um equipamento para fazer panquecas não define
um objeto de uso prático - sendo formado por um sistema complexo -, consistindo em uma solução
técnica para um problema técnico (definição de patente de invenção para Denis Barbosa 13); poderá
concluir-se favoravelmente pela patenteabilidade.
A título de exemplo, o INPI há cerca de um ano concedeu patente à titular Universidade
Federal de Campina Grande (UFCG) 14, cuja invenção consiste no processo de produção de fruta-
pão em pó desidratada em secador por atomização (método spray drying), para ser utilizada na

13
BARBOSA, Denis. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2003.
p. 297
14
https://portal.ufcg.edu.br/ultimas-noticias/3191-inpi-concede-primeira-carta-patente-a-ufcg-por-invencao-para-a-
industria-alimenticia.html
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secagem de sucos de frutas, extratos de plantas, sopas líquidas e outras suspensões. A invenção
busca atender indústrias alimentícias e estabelecimentos de ensino que usam pós desidratados que
dependem de fornecedores com matéria-prima importada, cara e de difícil acesso.
Não obstante, quanto ao equipamento objeto da presente consulta, ainda é preciso verificar
se estão presentes, como já visto acima, os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação
industrial. Caso se comprove que o equipamento efetivamente facilita, agiliza ou melhora a
produção de panquecas de banana, e que igualmente preenche tais requisitos, o objeto pode ser
considerado patenteável, ainda que o produto final seja uma panqueca de banana comum.
A aferição dos requisitos da novidade e atividade inventiva somente é possível frente ao
estado da técnica e, para tanto, é necessária a realização de buscas especializadas, a partir das
especificações técnicas do equipamento cuja patente se pretende. Além das especificações técnicas
serem imprescindíveis para viabilização das ditas buscas, também são necessárias para
cumprimento do disposto pelos arts. 24 e 25 da LPI (requisito da suficiência descritiva).
Cabe salientar, no entanto, que, visto ter havido ampla divulgação do protótipo do
equipamento em redes sociais e, inclusive, por celebridades, poder-se-ia alegar não cumprido o
requisito da novidade. É necessário verificar, desta forma, há quanto tempo ocorreu tal divulgação,
a fim de apurar o período de graça outorgado ao inventor. Esclarece-se que o período de graça,
para que a invenção não ingresse no estado da técnica, é de 12 meses contados da divulgação pelo
próprio autor, pelo INPI (através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o
consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por
ele realizados), ou por terceiros (com base em informações obtidas de maneira direta ou indireta
do inventor, ou em decorrência de atos por ele realizados), nos termos do art. 12 da LPI e seus
incisos. Caso a divulgação mencionada já ultrapasse esse período de um ano, não será cumprido o
requisito da novidade, impedindo a patenteabilidade do invento.
Não obstante, ainda que haja o efetivo depósito do pedido de patente para o equipamento,
restaria a possibilidade alternativa de se buscar a proteção dos aspectos estéticos do equipamento,
por meio de registro de desenho industrial (art. 95 da LPI), sendo certo que tal depósito deve
ocorrer de modo concomitante ao registro de patente, para evitar questionamentos acerca da
prioridade.
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3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS POTENCIALMENTE NECESSÁRIAS PARA SE

AFERIR AS CHANCES DE SUCESSO DE EVENTUAL PEDIDO DE PATENTE

Especialmente quanto ao equipamento que permitiria a produção das panquecas de banana

de maneira mais facilitada, é importante que sejam fornecidos subsídios que permitam a análise
da presença dos requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação
industrial). As informações dadas até o momento não são suficientes para tal análise, na medida
em que não permitem a verificação técnica.
É preciso, ainda, conduzir uma pesquisa de anterioridade para checar se o invento está
patenteado em algum lugar do mundo. Constando a informação tecnológica nos documentos das
patentes, é possível inferir o que foi desenvolvido em determinada área, as rotas tecnológicas
usadas e outros dados relevantes para a matéria.
Outrossim, para que se possa efetivamente avançar com um eventual pedido de depósito,
é importante detalhar minuciosamente a tecnologia por trás da invenção, todos os seus pormenores,
de modo a definir expressamente o que é considerada a invenção. São essas as informações que,
segundo Gama Cerqueira, fixarão a medida do direito eventualmente concedido ao inventor 15.

15
GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial , v. II, Tomo II, atualizado por Newton Silveira
e Denis Borges Barbosa. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2010.