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5. Invenção
5.1- Definição- A invenção tradicionalmente não é definida na legislação. Com
base na doutrina, invenção corresponde à criação original do espírito humano.
5.2- Prazo de vigência da patente de invenção: art. 40, LPI
A patente de invenção tem a vigência de 20 anos contado do depósito do
pedido, assegurado o mínimo de 10 anos a contar da concessão da patente.
Se houver demora do INPI em conceder a patente, o prazo da concessão não
poderá ser inferior a 10 anos. Assim, se a patente é concedida após 8 anos da
data do depósito do pedido, o prazo é de 20 anos contado do depósito, mas se
a patente é concedida após 12 anos do depósito, assegura-se ao interessado a
exploração da patente por no mínimo 10 anos a contar da concessão,
alcançando desde a data do depósito o prazo total de 22 anos.
Patente não é prorrogável. Vencido o prazo a invenção cai em domínio público,
podendo ser explorada por qualquer pessoa, independentemente de licença.
6. Modelo de utilidade
6.1. Definição: art. 9°, LPI
O art. 9º da LPI define modelo de utilidade como o "objeto de uso prático, ou
parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou
disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu
uso ou em sua fabricação". Também chamado de pequena invenção, o modelo
de utilidade é uma espécie de aperfeiçoamento realizado em um objeto para
facilitar, melhorar ou ampliar a sua utilização.
Se o aperfeiçoamento não apresenta avanço tecnológico que os técnicos da
área reputem engenhoso, sua natureza jurídica é de mera adição de invenção
(art. 76, LPI). Se existir dúvida em relação ao enquadramento da criação
industrial como invenção ou modelo de utilidade, não existindo critério técnico
para eliminá-la, deve-se considerar o objeto uma invenção.
6.2. Prazo de vigência da patente: art. 40, LPI
A patente de modelo de utilidade tem a vigência de 15 anos a contar do
depósito do pedido, sendo assegurado o mínimo de 7 anos a contar da
concessão da patente. Da mesma forma que a invenção, se houver demora do
INPI em conceder a patente, o prazo da concessão não poderá ser inferior a 7
anos. Não é permitida prorrogação, vencido o prazo, o modelo de utilidade cai
em domínio público e pode ser explorado por qualquer pessoa.
9. A patenteabilidade de medicamentos
A atual lei não proíbe a concessão de patentes para medicamentos. As
indústrias farmacêuticas possuem a proteção legal, existindo aqui um conflito
entre os interesses das indústrias farmacêuticas e da saúde da população,
existindo mecanismos legais para buscar o equilíbrio.
15. Marcas
15.1. Definição: art. 122 (LPI)
Com base no art. 122 da LPI, marca é o sinal distintivo visualmente perceptível
que identifica, direta ou indiretamente, produtos e serviços.
15.2. Classificação das marcas
a)Legislativa: art. 123, LPI
De acordo com o art. 123 da LPI, as marcas classificam-se em:
- Marca de produto ou serviço: usada para distinguir diretamente produto ou
serviço de outro idêntico, semelhante ou afim. Exemplos: Coca-Cola, Suzuki,
Skol, CCAA, Mcdonald´s.
- Marca de certificação: usada para atestar (certificar) a conformidade de um
produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas,
notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia
empregada. Exemplos: Pró-espuma, ABIC, INMETRO.
- Marca coletiva: usada para identificar produtos ou serviços fornecidos por
membros de uma determinada entidade. Exemplos: Associação dos
Cafeicultores da Região de Ribeirão Preto, Associação de vinicultores de São
Bento do Sul.
As marcas de certificação e as coletivas são marcas de identificação indireta.
Elas possuem um regulamento de uso registrado no INPI que estabelece as
condições para o uso da marca coletiva ou de certificação. É desnecessária a
licença para o uso dessas categorias de marcas, bastando o atendimento aos
pressupostos previstos no regulamento de uso, independentemente de
qualquer registro no INPI.
b) Quanto à forma (âmbito administrativo no INPI):
Quanto à forma, as marcas são classificadas pela doutrina e pelo INPI em:
-Nominativas: marcas formadas exclusivamente por palavras, que não
possuem uma preocupação estética ou visual, o interesse restringe-se ao
nome. Exemplos: Tony e Kleber.
-Figurativas: marcas constituídas por desenhos ou logotipos, figura ou um
emblema. Exemplos: quatro círculos da Audi, raio da Zoomp, símbolo da Nike.
-Mistas: apresentam as características das duas anteriores, constituindo-se de
palavras escritas com letras especiais ou inseridas em logotipos. São as mais
utilizadas. Exemplos: Coca-Cola, Fisk, Skol, Shell.
-Tridimensional: constituída por forma especial não funcional e incomum dada
diretamente ao produto ou a seu recipiente, sendo que a forma especial
objetiva identificar diretamente o produto. O registro da marca tridimensional é
uma inovação da Lei nº 9.279/96.Exemplos: tampa da caneta BIC, seta da
caneta Parker.
15.3. Registro de marcas no INPI
a)Registro constitutivo de direito
O empresário adquire o direito ao uso exclusivo da marca com o certificado de
registro concedido pelo INPI, que é constitutivo de direito. O direito de
exclusividade será titularizado por quem requerer o registro em primeiro lugar,
não interessando quem tenha utilizado comercialmente a marca primeiro,
ressalvando-se os casos de boa-fé em que o interessado que utiliza marca pelo
período mínimo de 6 meses pode apresentar oposição no prazo de 60 dias da
publicação do pedido de registro na Revista de Propriedade Industrial de marca
colidente com a sua.
b) Requisitos para o registro da marca: art. 124, LPI
O art. 124 da LPI elenca em 23 incisos os sinais que não podem ser
registrados como marca. Com base nesse dispositivo, a doutrina sintetiza 3
requisitos que devem ser cumpridos para o registro de marcas: novidade
relativa, não colidência com marca registrada ou com marca notória e
desimpedimento.
Novidade relativa: não é necessário criar uma palavra ou um signo novos,
bastando utilizar pela primeira vez para a identificação do produto ou do serviço
uma palavra ou signo já existentes. Cometa é uma palavra já existente, a
novidade está no fato de identificar pela primeira vez uma viação como
Cometa. No caso da palha de aço, foi criada uma expressão nova (Assolam).
Quem adota a marca Arco-Íris para identificar um refrigerante poderá obter a
proteção do direito industrial apesar da expressão não ter sido criada por ele,
mas porque foi o primeiro a ter a idéia em chamar esses produtos de Arco-Íris.
Não colidência com marca registrada ou com marca notória: a marca não pode
ser confundida com outras já existentes, não podendo apresentar colidências
com a marca registrada ou com marca notória. A reprodução de uma marca
não é a forma preferida dos usurpadores, que visando dissimular o ato indevido
preferem a imitação. Imitação é a semelhança capaz de causar confusão,
enquanto na reprodução cabe um juízo de constatação, na imitação cabe um
juízo de apreciação. A identidade caracteriza a reprodução, a semelhança
caracteriza a imitação. Na imitação não se discute de reprodução total ou
parcial de marca, mas da sua simulação, do seu disfarce a fim de produzir
confusão (Exemplos: Tuboar e Turbo-ar, Bom-Bril e BomBrilho, Creolina e
Criolinha).
Em relação à marca notória, o art. 126 da LPI atribui ao INPI poderes para
indeferir de ofício pedido de registro de marca, que reproduza, imite ou traduza,
ainda que de forma parcial, uma outra marca, que notoriamente não pertence
ao solicitante. Trata-se de disposição introduzida pela atual lei, pela qual o
Brasil cumpre compromisso internacional assumido na Convenção de Paris,
em 1884, pela qual os países unionistas se comprometem a recusar ou
invalidar o registro, assim como proibir o uso de marca que constitua
reprodução, imitação ou tradução de uma outra, que se saiba pertencer a
pessoa diversa, nascida ou domiciliada em país unionista, evitando-se assim a
pirataria internacional de marcas.
Desimpedimento: o art. 124 da LPI impede o registro de vários signos que não
podem ser registrados como marca. Exemplos: brasão, armas, medalha,
bandeira, emblema, distintivo e monumentos oficiais; expressão, desenho,
figura ou qualquer outro sinal que ofendam a moral e os bons costumes ou que
ofendam a honra ou imagem de pessoas ou atentem contra liberdade de
consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e
veneração; termo técnico usado para distinguir produto ou serviço; sinal de
caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, salvo
quando revestidos de suficiente forma distintiva; indicação geográfica, sua
imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir
indicação geográfica; obra literária, artística ou científica, assim como os títulos
que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar
confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; sinal ou
expressão empregada apenas como meio de propaganda; além de outras
vedações previstas no art. 124, LPI..
c) Princípio da especialidade (especificidade)
A proteção da marca restringe-se à classe de produtos ou serviços em que é
registrada. O princípio da especialidade restringe o direito ao uso exclusivo da
marca à respectiva classe de atividade definida pelo INPI. Assim, no âmbito
material a marca apresenta uma proteção, em regra, relativa, já que podem
existir produtos ou serviços de classes diferentes utilizando denominações
iguais ou semelhantes. Exemplos: existe a marca Veja para a identificação de
uma revista e a marca Veja para a identificação de produtos de limpeza, isso é
possível porque revistas e produtos de limpeza estão em classes diferentes,
não causando confusão junto aos consumidores.
O princípio da especialidade encontra uma exceção: a marca de alto renome,
que apresenta proteção especial em todas as classes de atividades, conforme
assegura o art. 125 da LPI. A doutrina destaca como exemplos de marcas de
alto renome: Coca-Cola, McDonald´s (COELHO, v.1).
d) Requerentes do registro da marca: art. 128, LPI
De acordo com o art. 128 da LPI podem requerer o registro de marca as
pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as pessoas jurídicas de direito público.
Podem requer o registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e
licitamente, de forma direta ou por meio de sociedades que controlem direta ou
indiretamente, declarando no próprio requerimento esta condição. O registro de
marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de
coletividade. O registro de marca de certificação só poderá ser requerido por
pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço
prestado.
e) Prazo de vigência do registro da marca: art. 133, LPI
O registro da marca tem a duração de 10 (dez) anos a partir da concessão do
registro (LPI, art. 133). Ao contrário do prazo da patente, é prorrogável por
períodos iguais e sucessivos, devendo o interessado realizar a prorrogação
sempre no último ano de vigência do registro. Se o prazo de prorrogação for
perdido, admite-se que seja apresentado nos 6 (seis) meses seguintes ao
termo final do prazo de vigência, mediante o pagamento de uma retribuição
adicional.
f) Proteção territorial
O direito ao uso exclusivo da marca alcança todo o território nacional, já que o
registro da marca é realizado no INPI, autarquia federal, podendo alcançar
proteção internacional.
15.4- Marca de alto renome (art. 125, LPI) e marca notória (126, LPI)
As marcas de alto renome são as fortemente conhecidas no Brasil em toda a
sua extensão territorial, possuindo proteção em todas as classes de atividades.
A proteção territorial é nacional. O registro no INPI é essencial para assegurar
o direito exclusivo sobre o bem industrial. Segundo Ricardo Negrão,
corresponde a uma inovação brasileira, trazida pelo art. 125 da LPI.
As marcas notórias são as notoriamente conhecidas em seu ramo de atividade
e possuem proteção especial, independentemente de estarem previamente
registradas no Brasil (o registro é dispensável para a proteção). Possuem
proteção territorial internacional, alcançando os países signatários da União de
Paris (foram criadas e estão previstas no art. 6 bis, inciso 1 da Convenção da
União de Paris), mas a proteção material é restrita à respectiva classe de
atividade (princípio da especialidade). A proteção da marca notória não
depende de iniciativa da parte (oposição), podendo ser determinada de ofício
pelo INPI, ao justificar o indeferimento de concessão de registro.
15.5- Repressão ao uso indevido da marca
O art. 130 da LPI assegura ao titular da marca ou ao depositante o direito de
ceder o seu registro ou pedido de registro, licenciar o seu uso e zelar pela sua
integridade material ou reputação. Para viabilizar a proteção da marca, a LPI
disciplina algumas ações judiciais específicas:
- apreensão administrativa, de ofício ou a requerimento do interessado, pelas
autoridades alfandegárias de produtos com marcas falsificadas, alteradas ou
imitadas (art. 198, LPI);
- busca e apreensão na ocorrência de crime contra a propriedade industrial
(art.200, LPI);
- reparação de danos, que abrange os lucros cessantes por meio do critério
mais favorável ao prejudicado, considerando os benefícios que teria auferido se
a violação não tivesse ocorrido ou os benefícios que foram auferidos pelo autor
da infração, ou, ainda, a remuneração que o transgressor teria pago ao titular
do direito pela concessão de licenciamento (arts. 208 e 210, LPI).
Ricardo Negrão (2003, v.1, p.140) ressalta que além dessas medidas, o titular
do direito de propriedade industrial pode utilizar todas as ações de posse e de
tutela possessória, de abstenção de ato, indenizatórias, cautelares de busca e
apreensão.
O art. 225 da LPI prevê o prazo de 5 anos de prescrição para a ação de
reparação do dano causado ao direito de propriedade industrial (nesse sentido
a Súmula 143 do Superior Tribunal de Justiça – Prescreve em 5 anos a ação
de perdas e danos pelo uso da marca comercial).
A ação para o titular de marca impedir a utilização de marca colidente com a
sua por terceiro é objeto de Súmula do STJ – Prescreve em 20 anos a ação
para exigir a abstenção do uso de marca comercial, mas devemos lembrar que
o novo Código Civil, no art. 205 reduziu para 10 anos o prazo prescricional na
hipótese de omissão legal.
Além das sanções no âmbito civil, quem utiliza indevidamente uma marca
registrada, sujeita-se à persecução penal, prevista nos arts. 189 e 190 da LPI,
que prevêem as hipóteses caracterizadoras de crimes contra as marcas. Não
viola o direito do titular da marca o uso da marca por fabricante de acessório de
outro produto para indicar a destinação de seu produto; a citação da marca em
obra sem conotação comercial, como obra literária ou científica; a livre
circulação do produto; o uso dos sinais distintivos dos distribuidores juntamente
com o uso da marca do produto, visando à sua promoção ou comercialização.
15.6- Nulidade do registro da marca: arts. 165 a 175, LPI
O INPI pode, por equívoco, realizar o registro de marca colidente com uma já
registrada. Nesse caso, qualquer pessoa com legítimo interesse, pode no prazo
de 180 dias da expedição do certificado de registro requerer a instauração de
um processo administrativo de nulidade perante o INPI (art. 169, LPI).
Verificada irregularidade na concessão do registro pelo INPI, o processo
administrativo poderá ser instaurado de ofício pela autarquia.
Não resolvida a questão no âmbito administrativo, poderá ser proposta pelo
INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse ação de nulidade do
registro da marca (art. 173, LPI). O prazo para a propositura da ação prescreve
em 5 anos a partir da data da concessão do registro (art. 174, LPI). A ação de
nulidade do registro será ajuizada no foro da Justiça Federal, e quando o INPI
não for o autor, deverá intervir no feito (art. 175, LPI).
Como exemplo de registro de marca anulada por decisão judicial, destaca-se o
caso da Creolina, cujo titular da marca registrada conseguiu a nulidade do
registro da marca Criolinha, registrada pelo INPI na mesma classe de atividade
da Creolina. A nulidade foi justificada em razão da evidente confusão fonética.
15.7- Caducidade da marca: arts. 143 a 146, LPI
A caducidade da marca decorre da ausência de utilização da marca pelo prazo
de 5 anos, sendo que a utilização com acentuadas diferenças à marca
registrada equivale ao desuso. O registro caduca com o requerimento de
qualquer pessoa com legítimo interesse.
15.8- Extinção do registro da marca: art. 142, LPI
O registro da marca extingue-se:
-.pelo decurso do prazo de vigência do registro;
-.pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou
serviços assinalados pela marca, ressalvado o direito de terceiro;
-.pela caducidade;
-.pela ausência de representante legal no Brasil se o titular é domiciliado em
outro País.
A possibilidade da nulidade da concessão do registro da marca constitui um
fator extintivo do direito industrial. Extinto o direito industrial por qualquer
motivo, o objeto cai em domínio público, podendo qualquer pessoa utilizá-lo.
No caso de marca coletiva ou de certificação cujos registros foram extintos,
elas não poderão ser registradas em nome de terceiro antes de expirado o
prazo de 5 anos, contados da extinção do registro (art. 154, LPI).
Fontes:
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=14385. Autor: Marcelo Gazzi
Taddei. Advogado na área do Direito Empresarial.
http://www6.inpi.gov.br/patentes/instituicoes/convencao.htm#topo