SLIDE - Legislação Sanitária e Propriedade Intelectual

Legislação Sanitária e Propriedade Intelectual
Roberto Tadao Magami Junior. Procurador autárquico, data

protection officer do conselho regional de farmácia do estado
de São Paulo, advogado, professor universitário, pós-graduado
em direito público e mestre em direito administrativo pela
pontifícia universidade católica de São Paulo.
Constituição Federal
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações
industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País;
Propriedade Intelectual
O Direito Industrial (também chamado de direito de propriedade
industrial) é uma espécie do direito de propriedade intelectual,
que também abrange o direito autoral e outros direitos sobre
bens imateriais.
Quando se fala de propriedade intelectual, quer-se referir à

propriedade sobre bens imateriais de forma geral, sobre ideias,
criações etc.
Propriedade Intelectual
Em suma, o Direito de Propriedade Intelectual é gênero, do qual
são espécies o Direito industrial, intrinsecamente ligado ao Direito
Empresarial, e o Direito Autoral, mais ligado ao Direito Civil.
O Direito autoral no Brasil é tratado em duas leis: a Lei n.º 9.609/98,

que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de
programa de computador, sua comercialização no País e dá outras
providências, e a Lei n.º 9.610/98, que altera, atualiza e consolida a
legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.
Diferenças entre o Direito Autoral e o
Direito Intelectual
O direito de Propriedade Industrial e o Direito Autoral são
espécies de um gênero em comum: a Propriedade
Intelectual. Possuem em comum, portanto, a característica
de protegerem bens imateriais, direitos intelectuais.
Por outro lado, possuem diferenças significativas:
Direito Intelectual
1) A proteção dos direitos industriais depende da
concessão de registro/patente (art. 2º da Lei n.º
9.279/1996), mas a proteção dos direitos autorais
independe de registro (art. 18 da Lei n.º 9.610/98). Registro
é para marca e desenho industrial e patente é para
invenção e modelo de utilidade;
Direito Intelectual
2) Existe uma autarquia federal específica para concessão de
direitos industriais (INPI — art. 2º da Lei n.º 5.648/70), mas os
direitos autorais são registrados, facultativamente e conforme a
sua natureza, em órgãos diversos cuja criação não se deu
especificamente para isso (Escola de Música, Escola de Belas
Artes da UFRJ, Biblioteca Nacional, Instituto Nacional de
Cinema e CREA — art. 17 da Lei n.º 5.988/1973);
Direito Intelectual
3) Os prazos de proteção dos direitos autorais (art. 41 da
Lei n.º 9.610/1998) são distintos dos prazos de protecão
dos direitos de propriedade industrial (arts. 40, 108 e 133
da Lei n.º 9.279/1996).
Quais são os bens jurídicos protegidos
em termos de direito autoral?
Das Obras Protegidas
Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas
por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível,
conhecido ou que se invente no futuro, tais como:
I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;
II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza;
III - as obras dramáticas e dramático-musicais;
IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por
escrito ou por outra qualquer forma;
V - as composições musicais, tenham ou não letra;
VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as
cinematográficas;
VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer
processo análogo ao da fotografia;
VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia
e arte cinética;
IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma
natureza;
X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia,
engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;
XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras
originais, apresentadas como criação intelectual nova;
XII - os programas de computador* - Lei nº 9.609/98;
XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias,
dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção,
organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação
intelectual.
§ 1º Os programas de computador são objeto de legislação específica,
observadas as disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis.
§ 2º A proteção concedida no inciso XIII não abarca os dados ou
materiais em si mesmos e se entende sem prejuízo de quaisquer
direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou materiais
contidos nas obras.
§ 3º No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária
ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem
prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade
imaterial.
Quais são os bens jurídicos não protegidos
Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta
Lei:
I - as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou
conceitos matemáticos como tais;
II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou
negócios;
III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de
informação, científica ou não, e suas instruções;
IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos,
decisões judiciais e demais atos oficiais;
Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais
de que trata esta Lei:
V - as informações de uso comum tais como calendários,
agendas, cadastros ou legendas;
VI - os nomes e títulos isolados;
VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias
contidas nas obras.
Art. 9º À cópia de obra de arte plástica feita pelo próprio autor é
assegurada a mesma proteção de que goza o original.
Art. 10. A proteção à obra intelectual abrange o seu título, se original e
inconfundível com o de obra do mesmo gênero, divulgada
anteriormente por outro autor.
Parágrafo único. O título de publicações periódicas, inclusive jornais, é
protegido até um ano após a saída do seu último número, salvo se
forem anuais, caso em que esse prazo se elevará a dois anos.
Lei nº 9.609/98 – Proteção aos
Programas de Computador
Art. 1º Programa de computador é a expressão de um
conjunto organizado de instruções em linguagem natural
ou codificada, contida em suporte físico de qualquer
natureza, de emprego necessário em máquinas
automáticas de tratamento da informação, dispositivos,
instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em
técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo
e para fins determinados.
DA PROTEÇÃO AOS DIREITOS DE AUTOR E DO REGISTRO
Art. 2º O regime de proteção à propriedade intelectual de
programa de computador é o conferido às obras literárias pela
legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País,
observado o disposto nesta Lei.
§ 1º Não se aplicam ao programa de computador as
disposições relativas aos direitos morais, ressalvado, a
qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar a
paternidade do programa de computador e o direito do
autor de opor-se a alterações não-autorizadas, quando
estas impliquem deformação, mutilação ou outra
modificação do programa de computador, que prejudiquem
a sua honra ou a sua reputação.
§ 2º Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a
programa de computador pelo prazo de cinqüenta anos,
contados a partir de 1º de janeiro do ano subseqüente ao
da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação.
§ 3º A proteção aos direitos de que trata esta Lei
independe de registro.
§ 4º Os direitos atribuídos por esta Lei ficam assegurados
aos estrangeiros domiciliados no exterior, desde que o
país de origem do programa conceda, aos brasileiros e
estrangeiros domiciliados no Brasil, direitos equivalentes.
Art. 3º Os programas de computador poderão, a critério do titular, ser
registrados em órgão ou entidade a ser designado por ato do Poder
Executivo, por iniciativa do Ministério responsável pela política de
ciência e tecnologia. (Regulamento)
§ 1º O pedido de registro estabelecido neste artigo deverá conter, pelo
menos, as seguintes informações:
I - os dados referentes ao autor do programa de computador e ao titular,
se distinto do autor, sejam pessoas físicas ou jurídicas;
II - a identificação e descrição funcional do programa de computador; e
III - os trechos do programa e outros dados que se considerar
suficientes para identificá-lo e caracterizar sua originalidade,
ressalvando-se os direitos de terceiros e a responsabilidade do
Governo.
§ 2º As informações referidas no inciso III do parágrafo anterior
são de caráter sigiloso, não podendo ser reveladas, salvo por
ordem judicial ou a requerimento do próprio titular.
Art. 4º Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao
empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos
ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência
de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à
pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado,
contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da
própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos.
§ 2º Pertencerão, com exclusividade, ao empregado, contratado de serviço
ou servidor os direitos concernentes a programa de computador gerado sem
relação com o contrato de trabalho, prestação de serviços ou vínculo
estatutário, e sem a utilização de recursos, informações tecnológicas,
segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos
do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador
mantenha contrato de prestação de serviços ou assemelhados, do
contratante de serviços ou órgão público.
Art. 6º Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador:
I - a reprodução, em um só exemplar, de cópia legitimamente adquirida, desde que se destine
à cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico, hipótese em que o exemplar original
servirá de salvaguarda;
II - a citação parcial do programa, para fins didáticos, desde que identificados o programa e o
titular dos direitos respectivos;
III - a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força
das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e
técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão;
IV - a integração de um programa, mantendo-se suas características essenciais, a um
sistema aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do usuário,
desde que para o uso exclusivo de quem a promoveu.
Propriedade Industrial e ANVISA
O FIM DO EXAME DA ANVISA DE PEDIDOS DE PATENTES NO BRASIL
No Brasil, os pedidos de patentes das áreas farmacêutica e biotecnológica eram enviados à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para fins de obtenção de anuência prévia ao invés de serem
analisados exclusivamente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
Com o advento da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, a participação da ANVISA em tais
procedimentos chegou ao fim.
Até 1996, o Brasil não reconhecia patentes para invenções farmacêuticas. Em 1996 foi publicada a atual
Lei de Propriedade Industrial (Lei Federal 9.279/1996), admitindo a concessão de patentes
farmacêuticas, mas em fevereiro de 2001 a Lei Federal 10.196/2001 formalizou a intervenção da ANVISA
como condição precedente à concessão de tais patentes
A ANVISA, analisava os pedidos de patente à luz da saúde pública, verificando se o produto ou processo
farmacêutico contido no pedido de patente apresentava risco à saúde.
Nos casos em que os pedidos de patente eram considerados de interesse

para as políticas de medicamentos ou de assistência farmacêutica no
âmbito do SUS, a decisão por aprovação prévia da ANVISA era
usualmente acompanhada de parecer técnico quanto ao atendimento dos
requisitos de patenteabilidade e demais critérios legais.
Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a anuência prévia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) era pressuposto de validade para a concessão de patente de produto ou processo farmacêutico.
Portanto, o parecer negativo da agência reguladora, nos casos em que ficasse demonstrada a
contrariedade às políticas de saúde pública, possuía caráter vinculativo, e não apenas de subsídio para a
decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
O relator do caso ministro Luis Felipe Salomão afirmou que, a partir da Lei 10.196/2001, cujo teor alterou
a Lei da Propriedade Industrial, a concessão de patentes de fármacos foi condicionada à anuência prévia
da Anvisa. Em abril de 2017 – acrescentou –, a Anvisa e o INPI editaram a Portaria Conjunta 1, para
estabelecer os limites da competência da agência reguladora e o caráter (vinculante ou apenas
subsidiário) do respectivo parecer desfavorável à pretensão de registro de patente, mas na sua avaliação
essa condição deveria ser entendida como pressuposto de validade da outorga de patentes
farmacêuticas pelo INPI. (Recurso Especial nº 1.543.826)
Nos casos em que os pedidos de patente eram considerados de
interesse para as políticas de medicamentos ou de assistência
farmacêutica no âmbito do SUS, a decisão por aprovação prévia da
ANVISA era usualmente acompanhada de parecer técnico quanto ao
atendimento dos requisitos de patenteabilidade e demais critérios
legais. A Lei 14.195/2021, publicada em 26 de agosto de 2021,
estabeleceu o fim da anuência da ANVISA para pedidos de patentes
para produtos farmacêuticos e/ou processos.
Lei nº 9.279/96 – Propriedade Industrial
São quatro bens imateriais protegidos pelo direito industrial:
I. patente de invenção;
II. patente de modelo de utilidade;
III. registro de desenho industrial;
IV. registro de marca.
Para fins de memorização, observe que apenas estão
sujeitos a Registro bens imateriais que possuem a letra
“r” (marca e desenho industrial). Os demais (invenção e
modelo de utilidade) estão sujeitos à patente. Os direitos
industriais são concedidos pelo Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal.
Para fins de memorização, observe que apenas estão
sujeitos a Registro bens imateriais que possuem a letra
“r” (marca e desenho industrial). Os demais (invenção e
modelo de utilidade) estão sujeitos à patente. Os direitos
industriais são concedidos pelo Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal.
Lei nº 9.279/96 – Patente
A patente se refere à invenção ou ao modelo de utilidade.
Invenção é um ato original do ser humano. Alguém
projeta algo que se desconhecia. Portanto, a novidade é
condição de patenteabilidade da invenção. É preciso que
seja algo novo, não abarcado pelo estado da técnica.
Lei nº 9.279/96 – Modelo de Utilidade
Modelo de utilidade é o objeto de uso prático, ou parte deste,
suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou
disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria
funcional no seu uso ou em sua fabricação.
Perceba que na patente de um modelo de utilidade haverá uma
novidade, porém ela será parcial, visto que se trata de uma melhora
da funcionalidade do objeto. Por isso é também chamado por alguns
autores de “mini invenção” ou “pequena invenção”.
Não se consideram invenção ou modelo de utilidade
Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:
I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
I - concepções puramente abstratas;
III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis,
financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou
qualquer criação estética;
V - programas de computador em si;
Não se consideram invenção ou modelo de utilidade
Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:
VI - apresentação de informações;
VII - regras de jogo;
VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como
métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo
humano ou animal; e
IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos
encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o
genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos
biológicos naturais.
Quem pode requerer a Patente e o
Modelo de Utilidade?
Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado
o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas
condições estabelecidas nesta Lei.
§ 1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a
obter a patente.
§ 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros
ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei
ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que
pertença a titularidade.
§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade
realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente
poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante
nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos
respectivos direitos.
§ 4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a
não divulgação de sua nomeação.
Art. 7º Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção
ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter
patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo,
independentemente das datas de invenção ou criação.
Parágrafo único. A retirada de depósito anterior sem produção de
qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.
Requisitos de patenteabilidade
Novidade
Não basta que seja original, é preciso que seja desconhecida pela
comunidade científica, ou seja, não esteja compreendida no estado da
técnica.
O período de graça é uma exceção ao estado da técnica e
está disposto no art. 12 da LPI. Pode ocorrer de, antes do depósito do
registro de patente, ser necessário mostrar aquilo considerado um
invento para alguém, por exemplo, a investidores, a fim de angariar
recursos para exploração da invenção, ou à comunidade científica
para receber aprovação etc.
Novidade
Não basta que seja original, é preciso que seja desconhecida pela
comunidade científica, ou seja, não esteja compreendida no estado da
técnica.
Exceção à novidade: período de graça é uma exceção ao estado da
técnica e está disposto no art. 12 da LPI.
Por exemplo: Antes do depósito do registro de patente, pode ser
necessário mostrar aquilo considerado um invento para alguém, por
exemplo, para angariar recursos à exploração da invenção, ou à
comunidade científica para receber aprovação etc.
Novidade
Ainda, tendo havido apresentação privada, posteriormente divulgada
por terceiro sem consentimento do inventor, feito o pedido pelo
inventor 12 meses após a divulgação, não haverá estado da técnica.
Passados 12 meses, esse período de graça não mais existirá.
A regra do art. 12 da LPI serve para proteger o inventor
hipossuficiente, isto é, “o inventor individual ou a pequena empresa
que, historicamente, tendem a perder o direito de pedir patente por
divulgarem o invento antes do depósito”.
Atividade inventiva
Atividade inventiva não poderá ser de uma decorrência óbvia do estado
da técnica, que qualquer um faria. É necessário que haja um real
progresso naquela atividade. Isto é, o indivíduo deve ter atuado
de forma que este resultado alcançado não decorreria logicamente do
estado da técnica. Serve esse requisitopara distinguir a invenção de uma
mera descoberta, de modo que o direito de propriedade protege o
inventor, mas não o mero descobridor.
Uma coisa é descobrir a eletricidade, outra coisa é inventar a lâmpada.
Aplicação Industrial
É preenchido “quando a invenção ou o modelo de utilidade
possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de
indústria” (art. 15, da LPI). Em outras palavras: exige-se que o
invento seja útil e factível,
isto é, resolva um problema técnico. A lei não confere proteção
a inventos inúteis.
Licitude
Há inventos que, apesar de preencherem os requisitos de
patenteabilidade, não podem ser objeto de concessão de
patentes, em razão da ocorrência de algum impedimento legal
específico. Vide, por exemplo, o art. 18 da LPI:
Licitude
Art. 18. Não são patenteáveis:
I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à
saúde públicas;
II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer
espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os
respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de
transformação do núcleo atômico; e
III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que
atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e
aplicação industrial
Licitude
Art. 18. Não são patenteáveis:
I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde
públicas;
II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem
como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de
obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e
III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam
aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
Licitude
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos
são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que
expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição
genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie
em condições naturais.
Licitude
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos
transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de
plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção
humana direta em sua composição genética, uma
característica normalmente não alcançável pela espécie em
condições naturais.
Sistema adotado pelo Brasil para a patente
Em caso de inventos ou modelos de utilidade concomitantes, porém independentes, terá direito à

patente aquele que depositou o pedido de patente em primeiro lugar (art. 7º da LPI). O Brasil adota,
portanto, o sistema first-to-file (“o primeiro a depositar”). Apenas os EUA adotavam o sistema first-to-
invent até 2012/2013, depois adotaram o sistema first-to-file.
Quando o invento é desenvolvido por funcionários do empresário (empregados ou prestadores de
serviços, por exemplo), é preciso atentar-se para as peculiaridades do caso, a fim de determinar a
correta titularidade da patente.
Há três possibilidades distintas:
• uma situação que determinará a propriedade exclusiva da empresa sobre a patente.
• uma situação que determinará a propriedade exclusiva do empregado sobre a patente.
• uma situação que determinará a propriedade dividida entre empresa e empregado sobre a patente.
O art. 88 da LPI prevê o seguinte:
A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução
ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade
inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o
empregado contratado.
Exemplo: o farmacêutico de uma indústria, que trabalha na área de
desenvolvimento de novos produtos, tem como natureza dos serviços
prestados justamente a criação de novos produtos, assim, a titularidade
da patente é da empresa e não do farmacêutico.
Nesse caso, “salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição
pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado” (§ 1º
do art. 88). Ademais, “salvo prova em contrário, consideram-se
desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade,
cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção
do vínculo empregatício” (§ 2º do art. 88).
Essa regra visa proteger a empresa de eventual ação de má-fé do
funcionário em caso de pedido de demissão. Presume-se, nesse caso, que a
invenção foi criada sob a égide do contrato de trabalho.
Ainda que o funcionário deposite o pedido após um ano da extinção
do vínculo empregatício, a empresa pode demonstrar que a
invenção foi feita quando a pessoa ainda era empregada da
empresa e, portanto, poderá alegar que sob a vigência do contrato
de trabalho a titularidade da patente a ela pertença. Porém, nesse
caso, não haveria presunção em favor da empresa (a resolução da
questão seria por meio de um processo administrativo junto ao
INPI).
Se, porém, um empregado desenvolveu um invento totalmente desvinculado
do seu trabalho, devem-se distinguir duas situações distintas:
i. Se ele não usou recursos, meios, dados, materiais, instalações ou
equipamentos do empregador, a titularidade da patente será exclusivamente
dele (art.90 da LPI);
ii. Se ele usou recursos, meios, dados, materiais, instalações ou
equipamentos do empregador, a titularidade da patente será comum, em
partes iguais, salvo cláusula contratual em sentido contrário (art. 91 da LPI).
Prazo de proteção das patentes de invenção e de
modelo de utilidade
Após um processo administrativo, o INPI expede a patente. Essa patente
confere ao titular o direito de exploração exclusiva, mas não será ad
eternum. A patente poderá durar pelo prazo de:
a) invenção: 20 anos, contados do respectivo depósito;
b) modelo de utilidade: 15 anos, contados do respectivo depósito.
O depósito é o momento em que o pedido é protocolado no INPI. Essa é a
data do dia inicial.
modelo de utilidade
Caso o processo tenha sido demorado no INPI, a lei
assegura que o prazo de duração do direito industrial:
i. não poderá ser inferior a 10 anos para a invenção,
contados da expedição da patente;
ii. não poderá ser inferior a 7 anos para os modelos de
utilidade, contados da expedição da patente.
modelo de utilidade
Assim, se um pedido de patente de invenção for depositado em 2020 e
concedido em 2027, o prazo de proteção irá até 2040 (20 anos do depósito,
já que a contagem dos 10 anos da data da expedição da patente terminaria
em 2037). Porém, se o mesmo pedido for concedido apenas em 2035, o
prazo de proteção irá até 2045 (não poderá ser inferior a 10 anos da data da
expedição da patente).
Há situações em que o titular do direito à patente está obrigado a licenciar
esta patente a terceiros, tratando-se de licença compulsória. Os licenciados
remunerarão o dono da patente, mas não há outro caminho ao titular que
não seja o licenciamento da patente.
modelo de utilidade
Casos em que se exige a licença compulsória:
a) se os direitos concedidos pelo INPI são exercidos de forma abusiva: há
um princípio geral do direito que estabelece que ninguém poderá se valer da
própria torpeza. O exercício do direito deverá ser regular, pois do contrário
haverá uma afronta ao ordenamento;
b) se há abuso do poder econômico: aplica-se o mesmo dito acima;
c) se o titular da patente, tendo já transcorridos 3 anos da sua expedição,
não a exerce, ou comercializa o bem de forma insatisfatória: Se o sujeito não
produz, não explora por completo ou não comercializa de forma satisfatória,
será caso de licença compulsória, após esses 3 anos.
modelo de utilidade
Caso concedida a licença compulsória, o licenciado tem o prazo de 2 anos
para sua exploração de forma satisfatória. Nesse caso, persistindo a situação
de irregularidade, opera-se a caducidade da patente, caindo em domínio
público.
Veja-se que há duas situações que justificam que o bem, outrora patenteado,
caia em domínio público:
I. esgotamento do prazo da patente;
II. caducidade da patente.
modelo de utilidade
Além dessas hipóteses, existem outras situações
que ensejam a extinção da patente:
a) renúncia aos direitos industriais;
b) falta de pagamento da taxa do INPI;
c) falta de representante no Brasil.
Hipóteses de concessão de licença da patente
Licença voluntária
De acordo com o art. 61 da LPI, “o titular de patente ou o depositante poderá
celebrar contrato de licença para exploração”.
Lembre-se: os direitos industriais são considerados bens móveis, então
podem ser negociados. Pode-se licenciar a exploração de uma patente,
prática inclusive muito comum, chamada de royalty.
O art. 62 da LPI, por sua vez, determina que “o contrato de licença deverá
ser averbado no INPI para que se produzam efeitos em relação a terceiros”.
Nesse caso, o licenciado poderá explorar economicamente o objeto
patenteado, e o titular receberá, em troca, a retribuição acordada
voluntariamente.
Licença compulsória
Segundo o art. 68 da LPI: o titular ficará sujeito a ter a patente licenciada
compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva,
ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos
termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.
Em caso de abuso do poder econômico, a decisão administrativa será do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, porque tal prática é
considerada infração contra a ordem econômica punida por essa autarquia. A
licença compulsória, portanto, é uma forma de punir o titular da patente em
virtude de alguma ilicitude por ele cometida.
Por sua vez, o § 1º do art. 68 afirma que Art. 68 (...)§ 1º Ensejam, igualmente, licença
compulsória:
I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou
fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado,
ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou
II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.
Nesse caso, não há necessariamente prática ilícita por parte do titular da patente, mas mera
ausência de exploração da patente por este ou exploração que não atenda aos interesses
do mercado. Ainda, nesses casos, a licença será determinada por decisão administrativa do
INPI, após requerimento de um interessado e regular processo administrativo (art. 73, da
LPI).
Tal hipótese é denominada pela doutrina equivocadamente como
“quebra de patente”, pois tal expressão sugere que o titular perdeu a
patente, enquanto, em verdade, a pessoa continuará sendo titular da
patente, bem como permanecerá recebendo os royalties pelo seu uso
licenciado. A compulsoriedade apenas significa que não foi fruto de
um acordo/contrato. Os royalties, nesse caso, não serão acordados,
mas sim determinados pelo próprio INPI.
O art. 71 da LPI, por sua vez, tem a seguinte redação:
Art. 71 Nos casos de emergência nacional ou interesse público,
declarados em ato do Poder
Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado
não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício,
licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da
patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.
Nesse caso, a licença será determinada por Decreto do presidente da República,
que poderá agir de ofício (cite-se, por exemplo, o Decreto n.º 6.108/2007, que
concedeu licenciamento compulsório, por interesse público, de patentes referentes
ao medicamento Efavirenz, usado no combate à AIDS).
Há, por fim, as licenças compulsórias previstas no art. 70 da LPI:
Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se
verificarem as seguintes hipóteses:
I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;
II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à
patente anterior; e
III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da
patente anterior.
Acordo Trips
Após a Segunda Guerra Mundial e até 1995, o organismo competente em
matéria de propriedade intelectual era a Organização Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI) , vinculada à ONU .
A atuação da OMPI não agradava às grandes empresas, que a
consideravam um sistema pouco eficiente na proteção dos direitos de
propriedade intelectual.
O órgão não tinha a função de acompanhar o cumprimento dos acordos
firmados e não possuía poderes para impor sanções aos países que os
desrespeitassem.
Acordo Trips
Além disso, os acordos sob “administração” da OMPI não adotavam um
padrão mínimo obrigatório para ser seguido por todos os países, respeitando
mais a diversidade das leis nacionais dos signatários. Por exemplo, era
admitido que os países proibissem a concessão de patente para alguns
campos tecnológicos.
O Brasil mesmo não permitia a concessão de patente para alimentos,
produtos químico farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, nem
para os processos de obtenção destes bens.
Acordo Trips
As empresas farmacêuticas, por exemplo, desejavam que o maior número de
países seguisse normas iguais (ou muito semelhantes), que protegessem
seus inventos.
Com isso, controlariam a produção, o comércio e, portanto, o acesso a suas
invenções, garantindo os benefícios daí decorrentes. O assunto foi levado,
então, por pressão dos países desenvolvidos, para discussão no Acordo
Geral sobre Comércio e Tarifas (GATT - sigla em inglês), que anos depois “se
transformou” na OMC.
Acordo Trips
Assim, a inclusão da propriedade intelectual na esfera do comércio
internacional atendeu, sobretudo, aos interesses das grandes corporações,
que lutavam para ter o total controle de seus inventos.
A OMPI ainda existe, mas hoje seu papel limita-se à promoção do uso e à
proteção da propriedade intelectual, administrando 14 tratados internacionais
sobre o assunto , com exceção dos aspectos comerciais, que competem à
OMC.
Teor do Acordo Trips
O Acordo diz que a patente confere a seu detentor o direito exclusivo de
impedir que terceiros, sem autorização, produzam, usem e comercializem
(coloquem à venda, vendam ou importem ) uma invenção ou um modelo de
utilidade.
Para conseguir esse título, o objeto da patente - que pode ser um produto ou
um processo - tem que ser novo, envolver um passo inventivo e ser passível
de aplicação industrial. Com o TRIPS, os países membros da OMC
assumiram o compromisso de conceder patente para a invenção de um
produto ou patente para o processo (o meio de se obter o produto) em
qualquer campo, inclusive para medicamentos e alimentos - o que até então
muitas leis nacionais proibiam, por serem bens essenciais à vida.
O TRIPS admite que um país não conceda patente a uma invenção, caso
essa decisão vise proteger a ordem pública, a moralidade, a vida, a saúde
humana, animal e vegetal ou, ainda, para evitar prejuízos ao meio ambiente.
Mas, na prática, existe muita pressão dos países ricos e das grandes
corporações industriais para que sempre se reconheça o patenteamento do
maior número de produtos e processos.
O TRIPS prevê ainda um prazo de validade para as patentes, de no mínimo
20 anos, período durante o qual terceiros, sem a autorização do detentor da
patente, não poderão produzir, usar, vender ou colocar à venda, importar o
produto ou o processo patenteado .
Com isso, produtos patenteados, como os medicamentos, ficam sob o
controle de uma única empresa, que pode praticar preços altíssimos durante
esse longo período, até que a patente expire.
Só então outras empresas podem produzi-los, aumentando a concorrência
com a maior oferta do produto e a redução do preço.
O monopólio decorrente das patentes é prejudicial para os governos e os
cidadãos, especialmente dos países em desenvolvimento, como o Brasil, que
não possuem recursos suficientes para garantir o acesso da população aos
medicamentos. Além de o período de 20 anos ser excessivamente longo, as
empresas farmacêuticas ainda adotam estratégias para ampliar esse prazo -
pois, quanto maior a duração da patente, maiores serão os lucros.
Importantes alterações em 2021 na Lei 9.279/96
Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou internacional ou de interesse
público declarados em lei ou em ato do Poder Executivo federal, ou de
reconhecimento de estado de calamidade pública de âmbito nacional pelo
Congresso Nacional, poderá ser concedida licença compulsória, de ofício,
temporária e não exclusiva, para a exploração da patente ou do pedido de
patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular, desde que seu titular
ou seu licenciado não atenda a essa necessidade.
§ 1º O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a
possibilidade de prorrogação.
§ 2º Nos casos previstos no caput deste artigo, o Poder Executivo federal
publicará lista de patentes ou de pedidos de patente, não aplicável o prazo de
sigilo previsto no art. 30 desta Lei, potencialmente úteis ao enfrentamento das
situações previstas no caput deste artigo, no prazo de até 30 (trinta) dias após a
data de publicação da declaração de emergência ou de interesse público, ou do
reconhecimento de estado de calamidade pública, excluídos as patentes e os
pedidos de patente que forem objetos de acordos de transferência da tecnologia
de produção ou de licenciamento voluntário capazes de assegurar o atendimento
da demanda interna, nos termos previstos em regulamento.
§ 3º Entes públicos, instituições de ensino e pesquisa e outras entidades

representativas da sociedade e do setor produtivo deverão ser consultados
no processo de elaboração da lista de patentes ou de pedidos de patente
que poderão ser objeto de licença compulsória, nos termos previstos em
regulamento.
§ 4º Qualquer instituição pública ou privada poderá apresentar pedido para
inclusão de patente ou de pedido de patente na lista referida no § 2º deste
artigo.
§ 5º A lista referida no § 2º deste artigo conterá informações e dados
suficientes para permitir a análise individualizada acerca da utilidade de cada
patente e pedido de patente e contemplará, pelo menos:
I – o número individualizado das patentes ou dos pedidos de patente que

poderão ser objeto de licença compulsória;
II – a identificação dos respectivos titulares;
III – a especificação dos objetivos para os quais será autorizado cada
licenciamento compulsório.
§ 6º A partir da lista publicada nos termos do § 2º deste artigo, o Poder
Executivo realizará, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual
período, a avaliação individualizada das invenções e modelos de utilidade
listados e somente concederá a licença compulsória, de forma não exclusiva,
para produtores que possuam capacidade técnica e econômica comprovada
para a produção do objeto da patente ou do pedido de patente, desde que
conclua pela sua utilidade no enfrentamento da situação que a fundamenta.
§ 7º Patentes ou pedidos de patente que ainda não tiverem sido objeto de
licença compulsória poderão ser excluídos da lista referida no § 2º deste
artigo nos casos em que a autoridade competente definida pelo Poder
Executivo considerar que seus titulares assumiram compromissos objetivos
capazes de assegurar o atendimento da demanda interna em condições de
volume, de preço e de prazo compatíveis com as necessidades de
emergência nacional ou internacional, de interesse público ou de estado de
calamidade pública de âmbito nacional por meio de uma ou mais das
seguintes alternativas:
I – exploração direta da patente ou do pedido de patente no País; (Incluído
pela Lei nº 14.200, de 2021)
II – licenciamento voluntário da patente ou do pedido de patente; ou

(Incluído pela Lei nº 14.200, de 2021)
III – contratos transparentes de venda de produto associado à patente ou ao

pedido de patente. (Incluído pela Lei nº 14.200, de 2021)
(...)
§ 11. As instituições públicas que possuírem informações, dados e
documentos relacionados com o objeto da patente ou do pedido de patente
ficam obrigadas a compartilhar todos os elementos úteis à reprodução do
objeto licenciado, não aplicáveis, nesse caso, as normas relativas à proteção
de dados nem o disposto no inciso XIV do caput do art. 195 desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 14.200, de 2021)
§ 12. No arbitramento da remuneração do titular da patente ou do pedido de
patente, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, observados,
obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida, a duração da
licença e as estimativas de investimentos necessários para sua exploração,
bem como os custos de produção e o preço de venda no mercado nacional
do produto a ela associado.
§ 13. A remuneração do titular da patente ou do pedido de patente objeto de
licença compulsória será fixada em 1,5% (um inteiro e cinco décimos por
cento) sobre o preço líquido de venda do produto a ela associado até que
seu valor venha a ser efetivamente estabelecido.
§ 14. A remuneração do titular do pedido de patente objeto de licença

compulsória somente será devida caso a patente venha a ser concedida, e o
pagamento, correspondente a todo o período da licença, deverá ser
efetivado somente após a concessão da patente.
§ 15. A autoridade competente dará prioridade à análise dos pedidos de

patente que forem objeto de licença compulsória.
§ 16. Os produtos que estiverem sujeitos ao regime de vigilância sanitária

deverão observar todos os requisitos previstos na legislação sanitária e
somente poderão ser comercializados após a concessão de autorização, de
forma definitiva ou para uso em caráter emergencial, pela autoridade
sanitária federal, nos termos previstos em regulamento. (Incluído pela Lei nº
14.200, de 2021)
(...)
§ 18. Independentemente da concessão de licença compulsória, o poder
público dará prioridade à celebração de acordos de cooperação técnica e de
contratos com o titular da patente para a aquisição da tecnologia produtiva e
de seu processo de transferência.
Art. 71-A. Poderá ser concedida, por razões humanitárias e nos termos de
tratado internacional do qual a República Federativa do Brasil seja parte,
licença compulsória de patentes de produtos destinados à exportação a
países com insuficiente ou nenhuma capacidade de fabricação no setor
farmacêutico para atendimento de sua população.
(...)
Registros
O registro industrial se aplica às marcas e aos desenhos
industriais. Ambos serão registrados no INPI, que é uma
autarquia federal.
Desenho Industrial
Desenho industrial (design)
O desenho industrial diz respeito à forma dos objetos. Servirá
tanto para conferir ao objeto um ornamento ou uma aparência
harmoniosa como para distingui-lo de outros do mesmo gênero.
Diferencia-se do modelo de utilidade porque, ao contrário deste,
não guarda relação com a funcionalidade do objeto, possuindo
viés mais estético. Para ajudar a gravar, a doutrina salienta que
“o desenho industrial é ‘fútil’, o modelo de utilidade é útil”.
Desenho Industrial
Cadeira Barcelona
1929: Ludwig Mies van der Rohe e Lilly Reich.
Desenho Industrial
A cadeira Barcelona continua sendo uma das principais escolhas para saguões de escritórios corporativos e
residências de alto padrão em todo o mundo. Sua origem, no entanto, é muito mais ilustre.
Em 1929, o arquiteto alemão Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) colaborou com sua compatriota, a designer de
interiores Lilly Reich (1885-1947), no Pavilhão Alemão da Exposição Ibero-Americana de Barcelona. O pavilhão
deveria ser usado para a cerimônia de abertura da exposição e, assim, nenhum custo e nenhum esforço foram
poupados. Mármore, travertino, latão e espelhos foram usados para efeitos grandiosos, e, no interior calmo e
tranquilo, as cadeiras Barcelona, acompanhadas por otomanas, adquiriram uma presença monumental.
Essas cadeiras eram luxuosas e elegantemente modernas, combinando cromo refletivo com couro de porco cor de
mármore (as versões posteriores, em vez desse material, usaram geralmente couro bovino). Baixa, larga e
ligeiramente inclinada, a cadeira conseguia sugerir, ao mesmo tempo, conforto e formalidade, luxo e parcimônia.
Requisitos do Desenho Industrial
a) Novidade
O requisito da novidade (o mais importante), assim como ocorre com as
invenções e os modelos de utilidade, resta atendido quando o desenho
industrial objeto do pleito registral não estiver compreendido no estado
da técnica (art. 96 da LPI), sendo esse, repita-se, “constituído por tudo
aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido,
no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o
disposto no § 3º deste artigo e no art. 99” (§ 1º).
b) Originalidade
Esse requisito estará presente quando do desenho industrial resultar
uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos
anteriores” (art. 97, LPI). O resultado original “poderá ser decorrente da
combinação de elementos conhecidos” (parágrafo único). Caso não se
consiga dar ao produto uma configuração distintiva, capaz de distingui-lo
dos demais, não se estará diante de um desenho industrial registrável,
uma vez que sua função é exatamente a de distinguir aquele produto
dos demais.
b) Originalidade
Esse requisito estará presente quando do desenho industrial resultar
uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos
anteriores” (art. 97, LPI). O resultado original “poderá ser decorrente da
combinação de elementos conhecidos” (parágrafo único). Caso não se
consiga dar ao produto uma configuração distintiva, capaz de distingui-lo
dos demais, não se estará diante de um desenho industrial registrável,
uma vez que sua função é exatamente a de distinguir aquele produto
dos demais.
c) Aplicação industrial
A lei não definiu expressamente quando o desenho industrial preenche o
requisito da aplicação industrial, mas se preocupou em afirmar que “não
se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente
artístico” (art.98, LPI), deixando de fora do âmbito de proteção legal dos
desenhos industriais as obras de arte. O importante é que seja
suscetível de industrialização.
d) Licitude
Tal como em relação às patentes, a lei também enumera desenhos
industriais nãos registráveis, em razão de impedimentos legais.
Art. 100. Não é registrável como desenho industrial:
I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a
honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de
consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de
respeito e veneração;
d) Licitude
II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela
determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.
O inciso II corrobora ainda mais a distinção entre modelo de utilidade e
desenho industrial, ao prever que, se a forma alcançada for decorrente
de considerações técnicas ou funcionais, em vez de estéticas, não será
passível de registro como desenho industrial.
Prazo de Proteção do Desenho Industrial
O prazo do registro do desenho industrial é de 10 anos, contados da
data do depósito. Esse prazo de 10 anos é prorrogável por 3 períodos
sucessivos de 5 anos cada. Ou seja, o tempo do prazo do registro do
desenho industrial poderá alcançar até 25 anos (10 anos + 3 períodos
sucessivos de 5 anos). Há uma taxa quinquenal devida ao INPI, para
assegurar a vigência do desenho industrial.
Prazo de Proteção do Desenho Industrial
Assim, ao contrário do que ocorre com o prazo de vigência das patentes,
o prazo de vigência do registro de desenho industrial pode ser
prorrogado. Esse pedido de prorrogação deve ser feito no último ano da
vigência do registro (art. 108, § 1º), com comprovação do recolhimento
da taxa ao INPI. Caso não seja feito até o término da vigência, o pedido
de prorrogação poderá ser realizado nos 180 dias subsequentes, mas,
em tal caso, será devida também uma retribuição adicional (art. 108, §
2º, da LPI).
Marca
A marca é um signo distintivo de um produto ou serviço. Trata-se de um
elemento que identifica o produto ou serviço. O Brasil, ao contrário de
outros países, não previu a possibilidade de registro de marca sonora,
olfativa ou gustativa, pois a lei exige que o sinal distintivo seja
visualmente perceptível.
Distintividade da marca
A marca, assim como o desenho industrial, possui a finalidade de
identificar determinado produto ou serviço do empresário, de modo a
distingui-lo dos demais. A marca deve ser, portanto, individualizadora do
produto ou serviço que identifica. É por isso que a lei não admite (art.
124 da LPI) o registro como marca de letra, algarismo e data,
isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva
(inciso II), sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou
simplesmente descritivo (inciso VI), cores e suas denominações, salvo
se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo (inciso VIII)
etc. (o art. 124 da LPI traz um rol extenso de sinais não registráveis
como marca).
Espécies de marca
O art. 123 da LPI descreve três espécies de marca:
a) marca de produto ou serviço, que é aquela “usada para distinguir
produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem
diversa”;
b) marca de certificação, que é “aquela usada para atestar a
conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou
especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza,
material utilizado e metodologia empregada” — marca registrada por
uma empresa certificadora e todos os empresários que atenderem às
especificações ou normas técnicas poderão utilizar a marca — Ex.:
Certificados ISO; e
Espécies de marca
c) marca coletiva, que é “aquela usada para identificar produtos ou
serviços provenientes de membros de uma determinada entidade”.
Apenas atesta que o empresário é da entidade X.
Geralmente, tanto as marcas certificadoras quanto as marcas coletivas
são boas para os empresários, porque asseguram para o público
consumidor certa qualidade do produto ou serviço.
A marca de produto ou serviço “representa a noção geral de marca que
todos nós possuímos, ou seja, que são usadas pelos empresários para
identificar os produtos ou serviços que comercializam ou produzem”
(CRUZ, 2014).
Espécies de marca
Quem registra essa marca é o próprio empresário que vai usá-la, valendo
destacar que ele precisa declarar que exerce a atividade à qual se relaciona a
marca “efetiva e licitamente, de modo direto ou por meio de empresas que
controlem direta ou indiretamente” (art. 128, § 1º, LPI).
A marca de certificação, por sua vez, “é aquela que atesta a qualidade de
determinado produto ou serviço conforme normas técnicas estabelecidas por
institutos especializados, os quais podem ser de natureza governamental ou
apenas credenciados pelos órgãos oficiais competentes” (CRUZ, 2014).
Quem registra essa marca é a própria certificadora, “pessoa sem interesse
comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado” (art. 128, § 2º),
e os empresários que atenderem seus requisitos poderão utilizá-la.
Espécies de marca
Por fim, a marca coletiva é aquela que atesta a proveniência de determinado
produto ou serviço. Ela indica ao consumidor, por exemplo, que os
empresários que a utilizam são membros de determinada associação, e que
seus produtos ou serviços estão em conformidade com as regulamentações
técnicas dessa entidade (CRUZ, 2014).
Quem registra essa marca é a própria entidade, “pessoa jurídica
representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de
seus membros” (art. 128, § 3º da LPI), e estes poderão usar a marca nos
termos do regulamento (exemplo: AMORANGO, que atesta que o produtor é
membro da Associação dos Agricultores Familiares Produtores de Morango
de Nova Friburgo).
Espécies de marca
Há outra classificação das marcas, quanto a sua forma de apresentação:
As marcas nominativas são criadas a partir de palavras e/ou números ou
combinação de palavras e números, sem nenhum elemento figurativo,
podendo ser expressões já existentes ou criações originais. As marcas
figurativas (...) são aquelas constituídas por desenhos, símbolos ou figuras
que apresentam configuração gráfica decorativa, incomum, não usual
[exemplo: a estrela da Mercedes]. As marcas mistas (...) são as que se
constituem por meio da combinação das duas espécies de marcas acima
mencionadas [exemplo: Coca-Cola]
Âmbito de proteção da marca
O princípio regente do âmbito de proteção das marcas é o princípio da
especialidade ou da especificidade, segundo o qual, em regra, a marca só é
protegida na respectiva classe de produtos ou serviços em que foi registrada.
Por tal razão, por exemplo, uma loja de sapatos poderia se valer da marca CP
Iuris, em que pese já estar devidamente registrada junto ao INPI.
Esmiuçando: o INPI tem uma tabela com vários códigos, cada código
representa uma classe de produto ou serviço, cabendo à pessoa que está
registrando a marca indicar em qual (quais) classe(s) está registrando a
marca.
Espécies de marca
Uma vez registrada, a proteção da marca ficará restrita àquela classe de
produtos ou serviços. Portanto, em princípio, nada impede que uma marca
igual ou muito parecida seja registrada por outro empresário, em uma classe
diferente de produtos ou serviços.
Exemplo: Odebrecht construtora x Odebrecht café.
Quanto à abrangência territorial, a proteção do registro da marca conferido
pelo INPI vale em todo o território nacional, ao contrário da proteção conferida
ao nome empresarial, que apenas vale no(s) território(s) da(s) Junta(s)
Comercial(is) em que houve sua inscrição.
Marca de Alto Renome
A exceção a esse princípio se dá em relação às marcas consideradas de alto
renome pelo INPI, que terão proteção especial, em todos os ramos de
atividade (art. 125 da LPI).
Quem decide se uma marca é de alto renome ou não é o INPI. Até 2013 a
autarquia entendia que essa análise só podia ser feita incidentalmente, como
matéria de defesa, quando da apresentação de oposição a pedido de registro
de marca de terceiro ou no processo administrativo de nulidade de registro de
marca de terceiro.
Marca Notoriamente conhecida
Não se deve confundir a marca de alto renome com a marca notoriamente
conhecida, disciplinada no art. 126 da LPI:
a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art.
6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade
Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar
previamente depositada ou registrada no Brasil.
A diferença pode ser sintetizada da seguinte forma: a marca de alto renome
precisa ser registrada e gozará de proteção em todos os ramos de atividade,
já a marca notoriamente conhecida não precisa ser levada a registro, mas
terá proteção assegurada no mesmo ramo de atividade (observa princípio da
especialidade ou da especificidade da marca).
Marca Notoriamente conhecida
Complementando, a lei diz que o INPI “poderá indeferir de ofício pedido de
registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca
notoriamente conhecida” (§ 2º).
Cabe ressaltar o recente entendimento do STJ no sentido de que o registro
de uma expressão como marca de alto renome não impede que essa mesma
expressão seja utilizada como nome de um edifício ou empreendimento
imobiliário, uma vez que estes não representam atividades empresariais, mas
sim atos da vida civil (REsp 1.804.960-SP, 24/09/2019, DJe 02/10/2019).
Prazo de Proteção do Registro da Marca
O prazo de vigência do registro de marca é de 10 (dez) anos, contados da
data de concessão, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos,
nos termos do art. 133 da LPI. Assim, ao contrário do que ocorre com o prazo
de vigência das patentes, o prazo de vigência do registro de marca pode ser
prorrogado. Ademais, ao contrário do que ocorre com a prorrogação do prazo
de vigência do registro do desenho industrial, a prorrogação do prazo de
vigência do registro de marca não tem limite. A taxa, que é devida ao INPI, é
paga na concessão e a cada prorrogação. Feito o registro da marca, se ela
não for explorada, ou não tiver início nos 5 anos, haverá a caducidade do
registro. Caso uma marca é registrada no INPI e a empresa começa a
fabricá-lo no Brasil, mas esse produto só é vendido para o mercado externo,
nunca sendo comercializado internamente
Requisitos para o registro da marca
a) novidade relativa: significa que a marca é protegida, mas em princípio é
protegida apenas no segmento de atividade econômica explorada pelo titular.
Naquele segmento é protegida. Existem marcas que terão proteção em todos
os ramos, como as marcas de alto renome. Porém, geralmente, essa
proteção é apenas no segmento, inclusive em relação às marcas notórias
(notoriamente conhecidas);
b) não colidência com marca notória: marca notória é aquela não registrada
no INPI, mas que é tutelada pelo direito industrial, por meio da Convenção de
Paris (União de Paris). Nesse caso, a marca, ainda que não registrada no
INPI, merecerá a proteção;
c) não incida em impedimentos: não é possível registrar como marca uma
arma de fabricação do exército e nem mesmo registrar nome civil, salvo com
autorização do seu titular. Para distinguir a marca de alto renome da marca
notória, esta última não tem registro no INPI. A marca de alto renome tem.
Segundo o STJ, é possível ao titular do registro de marca, após conceder

licença de uso, impedir a utilização da marca pelo licenciado quando não
houver observância à nova padronização dos produtos e dos serviços, ainda
que o uso da marca tenha sido autorizado sem condições ou efeitos
limitadores.
Isso, porque o licenciamento de uso autoriza o titular do registro da marca a
exercer controle sobre as especificações, natureza e qualidade dos produtos
ou serviços prestados pelo licenciado.
Assim, com a licença de uso, o licenciado compromete-se, ex lege, a

preservar a integridade e a reputação da marca, obrigando-se a zelar por ela.
Ao licenciante assiste o direito de exercer controle efetivo sobre a atenção do

licenciado em relação ao zelo da marca que usa. Dessa forma, a não
observância dos padrões dos produtos e serviços pelo licenciado para o uso
da marca demonstra seu uso indevido e autoriza a tutela inibitória para
impedir a utilização.
O registro da marca, embora garanta proteção nacional à exploração
exclusiva por parte do titular, encontra limite no princípio da especialidade,
que restringe a exclusividade de utilização do signo a um mesmo nicho de
produtos e serviços. Assim, uma mesma marca pode ser utilizada por titulares
distintos se não houver qualquer possibilidade de se confundir o consumidor.
Para se verificar a possibilidade de confusão na utilização da mesma marca
por diferentes fornecedores de produtos e serviços, deve ser observada,
inicialmente, a Classificação Internacional de Produtos e de Serviços, utilizada
pelo INPI como parâmetro para concessão ou não do registro de uma marca.
É verdade que a tabela de classes não deve ser utilizada de forma absoluta
para fins de aplicação do princípio da especialidade, servindo apenas como
parâmetro inicial na análise de possibilidade de confusão.
Porém, na hipótese, embora os serviços oferecidos sejam distintos, eles são
complementares, pois têm finalidades idênticas, além de ocuparem os
mesmos canais de comercialização.
Domínio eletrônico e marca
Como já visto, o domínio identifica o estabelecimento virtual, que será
acessado pela internet a fim de comprar produtos e bens da sociedade
empresária. Quem faz o registro é a “Nick.br”, associação de direito privado.
Em virtude da inexistência de regramentos detalhados quanto ao registro de
domínios, muitas pessoas passaram a pegar marcas alheias e fazer registros
de domínio, para depois lucrar com a venda do domínio ao legítimo titular da
marca.
Domínio eletrônico e marca
Diante disso, o STJ decidiu que, no conflito entre a anterioridade na
solicitação de nome de domínio e o registro do INPI, prevalece a anterioridade
no registro da marca, e não o registro do domínio.
Em tese, quem registra primeiro a marca terá direito ao registro do domínio.
Isso evita que indivíduos registrem marcas que já existem para depois
negociar a venda desses domínios. A ordem de registro de domínio só irá
prevalecer quando os dois interessados possuírem o registro da marca com
aquele nome. Ex.: Lavanderia El Chaday é uma coisa e outra coisa são as
Bolachas El Chaday. O dono da lavanderia registrou o domínio, pagando a
taxa, tornando-se o dono do elchaday.com.br. Nesse caso, como os dois
possuem o registro da marca, prevalecerá o que registrou o domínio primeiro.
OBRIGADO!
Contatos:
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junior-42ab7719b
Telefone: 11 99281-8269
e-mail: roberto.tadao@tadaomagami.adv.br
Sítio eletrônico do escritório: https://tadaomagami.adv.br/

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Roberto Tadao Magami Junior. Procurador autárquico, data

Quando se fala de propriedade intelectual, quer-se referir à

O Direito autoral no Brasil é tratado em duas leis: a Lei n.º 9.609/98,

Nos casos em que os pedidos de patente eram considerados de interesse

Em caso de inventos ou modelos de utilidade concomitantes, porém independentes, terá direito à

§ 3º Entes públicos, instituições de ensino e pesquisa e outras entidades

I – o número individualizado das patentes ou dos pedidos de patente que

II – licenciamento voluntário da patente ou do pedido de patente; ou

III – contratos transparentes de venda de produto associado à patente ou ao

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