UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA

INSTITUTO DE QUÍMICA
Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de
Tecnologia para Inovação - PROFNIT

MÁRCIA REGO SAMPAIO DE ALMEIDA

GUIA PARA ELABORAÇÃO DE MODELOS DE CONTRATOS DE

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: ENFOQUE EM BÔNUS, MATURIDADE E
RISCOS TECNOLÓGICOS

Salvador
2018
 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA
INSTITUTO DE QUÍMICA
Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de
Tecnologia para Inovação - PROFNIT

MÁRCIA REGO SAMPAIO DE ALMEIDA

GUIA PARA ELABORAÇÂO DE MODELOS DE CONTRATOS DE

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA COM ENFOQUE EM BÔNUS,
MATURIDADE E RISCOS TECNOLÓGICOS

Projeto de Inovação apresentado como produto de

Defesa do Mestrado Profissional para requisito da
obtenção do grau de Mestre em Propriedade
Intelectual e Transferência de Tecnologia para
Inovação (PROFNIT), ponto focal UFBA - Universidade
Federal da Bahia.

Orientador: Profa. Dra. Angela Machado Rocha

Co-orientador: Prof. Dr.Rodrigo Moraes Ferreira

Salvador
2018
Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema Universitário de Bibliotecas (SIBI/UFBA),
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

A444g ALMEIDA, MÁRCIA REGO SAMPAIO DE

GUIA PARA ELABORAÇÃO DE MODELOS DE CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA: ENFOQUE EM BÔNUS,MATURIDADE E RISCOS TECNOLÓGICOS / MÁRCIA REGO
SAMPAIO DE ALMEIDA. -- SALVADOR, 2018.
85 f. : il color

Orientadora: Profª. Dra. ANGELA MACHADO ROCHA.

Coorientador: Profº. Dr. RODRIGO MORAES FERREIRA.
TCC (Mestrado Profissional - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO –
PROFNIT) -- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA. INSTITUTO DE
QUÍMICA, 2018.

1. NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - NIT. 2.ESCRITÓRIOS DE

TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA - ETT. 3. CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA. 4. MATURIDADE TECNOLÓGICA. I. UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.
INSTITUTO DE QUÍMICA. II. ROCHA, ANGELA MACHADO. III. FERREIRA, RODRIGO
MORAES. IV.TÍTULO.
Aprovada em 13 de dezembro de 2018.
 AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus por conduzir-me no desenvolvimento deste Guia, a minha

família e aos meus amigos pela compreensão nos momentos ausentes.

Ao Senai Cimatec, e em especial a Maria do Carmo Ribeiro pelo

compartilhamento dos conhecimentos e significativas contribuições no decorrer
desse trabalho.

Ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência

de Tecnologia para Inovação PROFNIT UFBA .

A Angela Rocha pelo aceite ao convite para orientar-me e guiar-me nesse

processo de aprendizado acadêmico tão enriquecedor e complexo, ao Rodrigo
Moraes, coorientador, por seu conhecimento jurídico essencial à natureza do tema
proposto, e aos membros da banca examinadora Alex Alisson e Marcelo Santana
pelas sugestões valiosas ao aprimoramento desse material.

As amizades construídas no decorrer desse processo de Dilma Coelho, Flavio

Amorim, Jilvânia Bezerra, Luís Gonçalves, Paula Jamile e Silvana Tosta.
O Senhor é o meu pastor,
nada me faltará.

(Salmo 23)
 RESUMO

Este trabalho teve como proposta a criação de um Guia para elaboração de modelos
de contratos de transferência de tecnologia com enfoque em bônus, maturidade e
riscos tecnológicos. Resultando em um instrumento que pudesse oferecer
informações de uma maneira simples e dinâmica aos agentes do ecossistema de
inovação e aos que dele fizerem uso, decorrente da observação implementada na
legislação de CT&I inseridas no novo marco legal (13.243/2016) e no decreto
(9.283/18) que o regulamentou, relacionados ao impulso do desenvolvimento
inovativo da pesquisa tecnológica e da transferência de tecnologia. Esse estudo
realizou-se por meio de uma análise comparativa das boas práticas aplicadas nos
escritórios de transferência de tecnologia em algumas partes do mundo (EUA, Reino
Unido e França), e das atividades desenvolvidas no NITs, bem como a identificação
dos métodos e estratégias adotados por eles, que os diferenciaram dos NITs
nacionais. Foi analisado o contexto histórico a partir da aprovação do Bayh Dole Act
(1980), marco regulamentar dos EUA, que serviu de inspiração para a criação das
legislações brasileiras ligadas à inovação. A metodologia utilizada foi a qualitativa,
descritiva e exploratória por meio de um mapeamento documental de legislações
nacionais e internacionais ligadas à CT&I. Foi abordada, ainda, a necessidade de
construção de uma maior segurança técnica e jurídica para com os contratos que
envolvam transferência de tecnologia, a fim de aumentarmos a capacidade e a
produtividade tecnológica, e contribuirmos para a transformação e o aprimoramento
do sistema nacional de inovação no Brasil.

Palavras-chaves: Núcleos de Inovação Tecnológica; Escritórios de Transferência

Tecnológica; Contratos de Transferência de Tecnologia; Maturidade Tecnológica.
 ABSTRACT

This paper proposes the creation of a Guide for the elaboration of models of
contracts of technology transfer with focus on bonuses, maturity and technological
risks. Resulting in an instrument that could provide information in a simple and
dynamic way to agents of the innovation ecosystem and those who make use of it,
resulting from the observation implemented in the CT&I legislation inserted in the
new legal framework (13.243/2016) and in the decree (9.283/18) that regulated it,
related to the impetus of the innovative development of technological research and
technology transfer. This study was carried out through a comparative analysis of
good practices applied in technology transfer offices in some parts of the world (USA,
UK and France) and the activities developed in NITs, as well as the identification of
the methods and strategies adopted by them that differentiate them from national
NITs. The historical context was analyzed with the approval of the Bayh Dole Act
(1980), the US regulatory framework, which served as an inspiration for the creation
of Brazilian legislation related to innovation. The methodology used was qualitative,
descriptive and exploratory through a documentary mapping of national and
international laws related to the CT&I. The need to build greater technical and legal
security for contracts involving technology transfer was also addressed in order to
increase technological capacity and productivity and to contribute to the
transformation and improvement of the national innovation system in Brazil.

Keywords: Technological Innovation Centre; Technological Transfer Offices;

Technology Transfer Agreements; Technological Maturity.
 LISTA DE QUADROS

Quadro 1. Principais Técnicas de Valoração de Tecnologia.................................28

Quadro 2. Etapas de TRL (Technology Readiness Level).....................................37
Quadro 3. Comparação entre as Modalidades dos Contratos de Exploração de
Patentes e Contratos Tecnológicos .........................................................................41
Quadro 4. Cláusulas Gerais para Contratos...........................................................43
Quadro 5. Compartilhamento das melhores práticas utilizadas nos Modelos de
contratos pelos ETTs................................................................................................44
 LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Fases da Negociação................................................................................31

Figura 2. Fluxograma de etapas para realização da Avaliação, Valoração e
Negociação de Tecnologia.........................................................................................33
Figura 3. Escala de TRL - Technology Readiness Level..........................................36
Figura 4. Fluxograma de Averbação de Contratos...................................................50
 LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Pedidos de Averbação de Contratos de Tecnologia por Categoria..........48

Gráfico 2. Evolução das Decisões de Contratos de Tecnologia...............................49
 LISTA DE ABREVIATURAS

ABDI Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

ACORDO TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights
BACEN Banco Central do Brasil
CF Constituição Federal
CGTEC Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia
CNI Confederação Nacional das Indústrias
CT&I Ciência, Tecnologia e Inovação
CTI Centro de Tecnologia da Informação
EC Emenda Constitucional
EMBRAER Empresa Brasileira de Aeronáutica
ETT Escritório de Transferência de Tecnologia
EMBRAPII Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial
FINEP Financiadora de Estudos e Projetos
FORMICT Formulário para Informações sobre a Política de Propriedade
Intelectual das Instituições Científicas, Tecnológicas e de
Inovação do Brasil
GRU Guia de Recolhimento da União
ICT Instituição Científica e Tecnológica
INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
INPI Instituto Nacional da Propriedade Industrial
ITA Instituto Técnico da Aeronáutica
MCTIC Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

NIT Núcleo de Inovação Tecnológica

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

OMPI Organização Mundial de Propriedade Intelectual
PI Propriedade Intelectual
PCT Patent Cooperation Treaty
TRL Technology Readiness Level
TT Transferência de Tecnologia
WIPO World Intellectual Property Indicators
 SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO ................................................................................................ 15
2. JUSTIFICATIVA.............................................................................................. 17
3. OBJETIVOS .................................................................................................... 19
3.1. Geral .................................................................................................... 19

3.2. Específicos........................................................................................... 19

4. METODOLOGIA ............................................................................................. 20
5. RESULTADOS ENTREGÁVEIS ..................................................................... 21
6. CAPÍTULO I - LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMPARATIVO INTERNACIONAL
DA CT&I ............................................................................................................... 22
6.1. Lei de Inovação Tecnológica - LEI 10.973/2004 ...................................... 22

6.2. Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação - LEI 13.243/2016 ......... 23

6.3. Decreto Regulamentar da LEI 13.243/16 - DECRETO 9.283/18 .............. 24

6.4. Principais Legislações e Resoluções Nacionais ligadas à Propriedade

Intelectual e à Transferência de Tecnologia .................................................... 25

6.5. LEI BAYH DOLE ACT - Public Law 96-517 ( LEI Americana) ................... 25

6.6. LEI Civil de Propriedade Intelectual “LOI Nº 92-597 DI 1ER JUILLET 1992”
(LEI Francesa) ................................................................................................. 26

7. CAPÍTULO II - AVALIAÇÃO, VALORAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DA

TECNOLOGIA ..................................................................................................... 28
7.1. Etapas de Avaliação, Valoração e Negociação de Tecnologia ................. 32

8. CAPÍTULO III - RISCO TECNOLÓGICO, BÔNUS TECNOLÓGICO E

MATURIDADE TECNOLÓGICA .......................................................................... 34
8.1. Risco Tecnológico ..................................................................................... 34

8.2. Bônus Tecnológico .................................................................................... 34

8.3. Maturidade Tecnológica ............................................................................ 35

9. CAPÍTULO IV - CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ... 39

9.1. Transferência de Tecnologia ..................................................................... 39

9.2. Modalidades de Contratos de Transferência de Tecnologia ..................... 40

9.3. Contratos Gerais e Específicos ................................................................. 43

10.CAPÍTULO V - AVERBAÇÃO DE CONTRATOS ........................................... 47
11.CONSIDERAÇÕES......................................................................................... 52
12.SUGESTÕES PARA FUTUROS ESTUDOS .................................................. 53
REFERÊNCIAS .................................................................................................... 54
ANEXO 1. INSTRUÇÃO NORMATIVA INPI /PR IN Nº 70/2017 ......................... 59
APÊNDICE 1. MODELO DE CONTRATO DE CESSÃO E LICENÇA PARA
EXPLORAÇÃO DE PATENTE ............................................................................ 65
APÊNDICE 2. MODELO DE CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
PARA FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA (KNOW-HOW) .............................. 71
APÊNDICE 3. MODELO DE CONTRATO DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÂO DE
PATENTE E FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA (KNOW-HOW) .................... 78
APÊNDICE 4. MODELO DE TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE ..... 85
 15

1. INTRODUÇÃO

Para estabelecer uma forte estrutura de inovação no cenário econômico,

científico e social de uma nação, é importante que o seu crescimento esteja
relacionado diretamente à pesquisa, ao desenvolvimento criativo, ao investimento
em legislações específicas e criação de políticas públicas que sirvam de incentivo
para fomentar a interação entre a comunidade científica e a indústria. A maneira
como o país fará uso de estratégias e decisões que influenciem na aplicação e
divulgação dos conhecimentos gerados, será o grande diferencial competitivo e
transformador dos elementos resultantes, sejam eles protegidos por Propriedade
Intelectual e/ou Transferência de Tecnologia, tornando-se uma fonte geradora de
riquezas, diferenciando assim os países desenvolvidos dos em desenvolvimento.
De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), a inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço)
novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de
marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na
organização do local de trabalho ou nas relações externas (OCDE,2004); e, segundo
o Manual de OSLO, a inovação é definida por quatro tipos de inovações que
encerram um amplo conjunto de mudanças nas atividades das empresas: inovações
de produto, inovações de processo, inovações organizacionais e inovações de
marketing (OCDE,2004).

Para o fortalecimento do sistema de inovação nacional (SNI), as discussões e

aprimoramentos relacionados às legislações ligadas à proteção intelectual e à
transferência de tecnologia contribuirão para a difusão do conhecimento e maior
participação dos agentes do ecossistema de inovação para a transformação do
cenário tecnoeconômico do país.
O governo brasileiro tem percebido a desigualdade tecnológica da sua
produção de ativos intangíveis quando comparada a outros países, e tem atuado de
maneira mais efetiva nas últimas décadas para alterar essa desvantagem
competitiva nas suas relações comerciais e contratuais; investindo, portanto, em
uma indústria mais participativa que aproxime academia e empresa, criando
ferramentas de incentivo à políticas públicas e privadas, elaborando legislações
específicas vinculadas à CT&I para incentivar a produção científica e tecnológica no
país, atento às legislações internacionais como a Bayh Dole e a Lei Francesa que
 16

impulsionaram efetivamente os processos de transferência de tecnologia nos

escritórios de transferência de tecnologia, e influenciaram positivamente na
elaboração das Leis 10.973/2004, Lei 13.243/2016 e a regulamentação do Decreto
9.283/2018.
O desenvolvimento desse trabalho remete à criação de um guia para
elaboração de modelos de contratos de transferência de tecnologia com ênfase na
Licença e Cessão para Exploração de Patentes (Apêndice 1) e no Fornecimento de
Tecnologia (Know-how/Software) (Apêndice 2), Licença para Exploração de Patente
e Fornecimento de Tecnologia (Know-how) (Apêndice 3), Termo de
Confidencialidade e Sigilo (Apêndice 4), fluxogramas e sua relação com os
processos de transferência de tecnologia e averbação de contratos, que tem como
proposta ser útil aos agentes do ecossistema de inovação com instruções básicas.
Houve ainda, a abordagem dos aspectos relacionados às análises da avaliação, da
valoração e da negociação da tecnologia, observando as etapas de maturidade da
tecnologia, com foco na TRL - Technology Readiness Level, instrumento de medição
desenvolvido pela NASA – National Aeronautics and Space Administration,
inicialmente, utilizada para fins espaciais (NASA, 2007). Posteriormente, a métrica
padronizou-se na ISO 16290 (ISO, 2013) publicada pela ABNT- Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2015), cuja implantação tem servido para
aferir a maturidade científica e tecnológica nos projetos desenvolvidos nas
academias e nas empresas, respeitando sobretudo as peculiaridades das áreas
industriais e dos setores tecnológicos envolvidos, com o objetivo de analisar a
aplicação e a transição da tecnologia específica.
 17

2. JUSTIFICATIVA

A inovação trazida neste trabalho, ressalta a importância da criação de um

Guia para elaboração de modelos que insira os aspectos da maturidade tecnológica,
dos riscos e dos bônus tecnológicos nos contratos de transferência de tecnologia,
uma vez que os modelos contratuais vigentes não enfatizam os impactos dessas
abordagens para o resultado de uma negociação mais justa e segura entre as
partes. Dentre os diversos tipos de contratos de tecnologia, foram desenvolvidos
para esse estudo alguns modelos : contrato de Licença e Cessão para Exploração
de Patentes (Apêndice 1), contrato de Transferência de Tecnologia para
Fornecimento de Tecnologia (Know-how/Software) (Apêndice 2), contrato de Licença
para Exploração de Patente e Fornecimento de Tecnologia (know how) (Apêndice 3)
e Termo de Confidencialidade e Sigilo (Apêndice 4), os quais poderão ser adaptados
de acordo com as especificidades das áreas tecnológicas comprometidas na
negociação.
No Reino Unido foi desenvolvido o Lambert Toolkit, envolvendo 07(sete)
modelos de contratos-padrão divididos da seguinte forma: 03 (três) modelos de
colaboração em pesquisa e 04 (quatro) modelos de contratos por consórcio,
utilizados por escritórios de transferência de tecnologia (ETTS) em parcerias com
empresas e universidades. Esses modelos foram criados para atender as demandas
relacionadas ao desenvolvimento tecnológico europeu, no qual a expertise do
negociador advém do mercado aquecido onde os ativos são devidamente protegidos
e respeitados, resultando em excelentes relações contratuais de transferência de
tecnologia. O Toolkit Lambert não aborda os riscos, a maturidade e nem os bônus
tecnológicos (LAMBERT TOOLKIT, 2013).

No Brasil, foram elaborados contratos de gestão pela Empresa Brasileira de

Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPII, que têm como objetivo contribuir para o
desenvolvimento da inovação na indústria brasileira através do fortalecimento de sua
colaboração com institutos de pesquisas e universidades (EMBRAPII, 2013). Os
referidos contratos abordam a maturidade tecnológica nos seus termos firmados,
cujos resultados entregáveis dos projetos desenvolvidos por pesquisa aplicada
vinculam-se entre os níveis 3 e 6 da escala TRL, não dando margem à flexibilização
contratual pela outra parte envolvida. Porém, existem situações nas quais a
tecnologia ainda não está madura o suficiente para ser transferida, o que pode
 18

impactar em uma negociação malsucedida. Em outros casos, ela nem mesmo será
transferida, e, ainda, em outras hipóteses não há interesse da outra parte em
proteger o seu ativo, optando em mantê-lo por segredo industrial.
 19

3. OBJETIVOS

3.1. Geral
• Elaborar um Guia para Elaboração de Modelos de contratos de Transferência
de Tecnologia para ser utilizado pelos agentes do Ecossistema de Inovação.

3.2. Específicos
• Desenvolver Modelos de Contratos de Transferência de Tecnologia para
Cessão e Licença para Exploração de Patentes (EP), explicitando a
maturidade, o bônus e os riscos tecnológicos associados, bem como a
avaliação e a valoração da tecnologia;
• Desenvolver Modelos de Contratos de Transferência de Tecnologia para
Fornecimento de Tecnologia (Know-how/Software) , explicitando a
maturidade, o bônus e os riscos tecnológicos associados, bem como a
avaliação e a valoração da tecnologia;
• Desenvolver Modelos de Contratos de Transferência de Tecnologia para
Licença para Exploração de Patentes (EP), explicitando a maturidade, o
bônus e os riscos tecnológicos associados, bem como a avaliação e a
valoração da tecnologia
• Criar fluxogramas dos processos de transferência de tecnologia e averbação
de contratos dos procedimentos possíveis.
 20

4. METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória por meio de

um mapeamento documental de legislações nacionais e internacionais, além das
consultas doutrinária e jurídica dos acordos contratuais de âmbito geral e
específicos, que sirvam para embasar novas e complementares informações ao que
está sendo investigado.

De acordo com Gil (2002), a pesquisa exploratória visa proporcionar maior

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir
hipóteses, sendo isso feito ao longo do trabalho.

Houve também, uma pesquisa bibliográfica de publicações científicas,

manuais e cartilhas relacionadas à Propriedade Intelectual e Transferência de
Tecnologia, bem como acordos contratuais nos quais destacam-se o LAMBERT
TOOLKIT e a EMBRAPII de âmbito geral e específico para a construção
fundamentada desse guia.
 21

5. RESULTADOS ENTREGÁVEIS

• Guia para elaboração de modelos de contratos de transferência de tecnologia:

enfoque em bônus, maturidade e riscos tecnológicos;
• Artigo enviado para a revista Periódicos FTC Diálogos e Ciência
<http://periodicos.ftc.br/index.php/dialogos/author/submission/410>
Autores Márcia Rego Sampaio de Almeida, Ângela Machado Rocha
Título TECHNOLOGY TRANSFER IN THE CONTEXT OF THE NEW
LEGAL FRAMEWORK OF CT & I: A COMPARATIVE STUDY
BETWEEN ICTs (TECHNOLOGICAL INOVATION CENTERS) AND
TTOs (Technology Transfer Offices)
Documento 410-1033-1-SM.DOCX 2018-11-04
original
Docs. sup. Nenhum(a) INCLUIR DOCUMENTO SUPLEMENTAR
Submetido
Marcia Rego Sampaio de Almeida
por
Data de novembro 4, 2018 -
submissão 12:32
 22

6. CAPÍTULO I - LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMPARATIVO INTERNACIONAL

DA CT&I

No Brasil, as legislações relacionadas à CT&I têm contribuído para o

aumento da pesquisa científica e tecnológica nos últimos anos (BARBOSA, 2012).
O arcabouço jurídico nacional advindo da Lei de Inovação, do Novo Marco
Legal e da regulamentação do Decreto 9.283/2018, trouxe uma análise mais
profunda relativas às questões que tratam das diretrizes dos NITS ligados à
inovação, à transferência de tecnologia, ao bônus tecnológico e ao risco tecnológico
nos projetos tecnológicos e termos contratuais.
Os acordos jurídicos resultantes das relações de propriedade intelectual e
transferência de tecnologia têm evoluído, gradativamente, nos projetos firmados em
parceria com o governo, a academia e a empresa, resultando em discussões mais
justas e seguras para as partes envolvidas, ressaltando sobretudo, a importância
econômica e o aumento da competitividade nos resultados aferidos oriundos das
negociações, e impactando positivamente na política de desenvolvimento de uma
nação.

6.1. Lei de Inovação Tecnológica - Lei 10.973/2004

A Lei de Inovação Tecnológica (Lei 10.973/2004) representa o Marco Legal

no Brasil para o fortalecimento do sistema nacional de inovação1, inserindo as
instituições públicas no processo de inovação, regulamentando a interação entre
instituições científicas e tecnológicas (ICTs) e empresas e estabelecendo os
incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo
(BRASIL, 2004).

A Lei 10.973/2004 prevê a obrigatoriedade das ICTs na criação do Núcleo

de Inovação Tecnológica (NIT), responsável pela gestão da sua política de inovação,
e com seis competências mínimas2 focadas, principalmente, na proteção intelectual

1
A promulgação da EC nº 85 da CF/88 determina que o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e
Inovação (SNCTI) será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados,
com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.
2
De acordo com o Art 16 da Lei 10.973/2004, são competências do Núcleo de Inovação Tecnológica: I -
zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento,
inovação e outras formas de transferência de tecnologia; II - avaliar e classificar os resultados decorrentes
 23

e na transferência de tecnologia de licenciamento das criações geradas na

instituição (BRASIL, 2004).

A referida Lei está estruturada em importantes fatores tais como ambiente

ideal para construção de parcerias entre academia, empresa e institutos de
tecnologia, além da participação mais efetiva dos institutos tecnológicos e das
empresas no processo de inovação. Ressaltando os benefícios trazidos como a
subvenção econômica, a incubação de empresas em ambientes públicos e o
compartilhamento de equipamentos, laboratórios, infraestrutura, além da
possibilidade da maior interação entre o pesquisador público-empresa, a fim de
desenvolver uma maior eficácia na realização dos projetos e, consequentemente,
melhor resultado na finalização da produção (BRASIL, 2004).

Quando a Lei 10.973/2004 foi sancionada em 02 de dezembro de 2004, a

inovação não estava prevista na Constituição Federal (CF/88); dessa forma, a
Emenda Constitucional Nº 85, de 15 de fevereiro de 2015, alterou os dispositivos
constitucionais para atualização das atividades de ciência, tecnologia e inovação nos
artigos 23, 24, 167, 200, 213, e a inserção dos artigos 218 A e 219 B com a
finalidade de estimular a inovação, a pesquisa, o desenvolvimento científico e
tecnológico no Brasil (BRASIL, 2015).

6.2. Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação - Lei 13.243/2016

Após a constatação de que a Lei de Inovação não conseguiu a efetiva

articulação prevista com o setor produtivo, foi sancionada a Lei 13.243/2016, em 11
de janeiro de 2016.

Dentre as diversas alterações trazidas pelo novo Marco Legal, destacam-se a

ênfase nas facilidades de transferência de tecnologia3 da ICT pública para o setor

de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento das disposições desta Lei; III - avaliar solicitação
de inventor independente para adoção de invenção na forma do art. 22; IV - opinar pela conveniência e
promover a proteção das criações desenvolvidas na instituição; V - opinar quanto à conveniência de
divulgação das criações desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção intelectual; VI - acompanhar o
processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição.

3
De acordo com o INPI, a Transferência de Tecnologia é definida como uma negociação econômica e
comercial, que deverá atender a preceitos legais e promover o processo de conhecimento científico e
tecnológico, protegido ou não para alavancar o desenvolvimento da inovação no país.
 24

privado; ampliação de quatro das competências do NIT, englobando os incisos do

VII ao X4 relacionados diretamente à transferência de tecnologia disposta na Lei
13.243/16. A referida Lei propõe ao NIT a possibilidade de possuir personalidade
jurídica própria; contratação direta da ICT para a realização de atividades de
pesquisa, desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico;
estabelecimentos de instrumentos para a inovação nas empresas na forma de bônus
tecnológico, do parque tecnológico e do capital intelectual (BRASIL, 2016).

Embora ainda não seja o ideal, o Marco Legal é um grande passo para
estimular que o conhecimento gerado nas instituições de ciência e
tecnologia seja melhor aproveitado pelas empresas e pela sociedade, de
forma a contribuir fortemente para o desenvolvimento econômico e social do
país. (CAMPAGNOLO, 2018).

6.3. Decreto Regulamentar da Lei 13.243/16 - Decreto 9.283/18

O Decreto 9.283/18, aprovado em 08 de fevereiro de 2018, que regulamenta

o Marco Legal da Ciência Tecnologia e Inovação (Lei 13.243/16), promoverá
alianças entre atividades científicas e o setor privado, estimulando o
desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a
inovação no país, incrementando incentivos para a promoção do ecossistema de
inovação, bem como a realização de encomendas tecnológicas, proporcionando
maior transparência e segurança jurídica nas importações e simplificando os
procedimentos de bens e insumos, tal como na celebração de convênios para a
promoção da pesquisa pública. Almeja também, desburocratizar as atividades de
pesquisa e inovação, além de incentivar a promoção de transferência de tecnologia
gerada nas ICTs, possibilitando maior facilidade para a internacionalização destas
ações. Ressaltando, ainda, a diversificação dos instrumentos financeiros de apoio à
inovação, e uma maior flexibilização no remanejamento dos recursos orçamentários
(PALVARINI, 2018).

4
Incluído pelo Art 16 da Lei 13.243/16: VII - desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de
inteligência competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação da
ICT; VIII - desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação gerada pela ICT; IX -
promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em especial para as atividades previstas
nos arts. 6o a 9o; X - negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT.
 25

6.4. Principais Legislações e Resoluções Nacionais ligadas à Propriedade

Intelectual e à Transferência de Tecnologia

 Lei 9279/96 - Regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial.

 Lei 9609/98, regulada pelo Decreto 2556/98 - Dispõe sobre a proteção da
propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e
dá outras providências.
 Lei 9610/98 - regulada pelo Decreto 8469/2015 - Altera, atualiza e consolida
a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.
 Resolução INPI PR 170/2016 - Disciplina o Peticionamento Eletrônico do
Sistema e-contratos, denominado Formulário Eletrônico, regido pela presente
Resolução e pelas regras que disciplinam o sistema e-INPI, fixadas na Resolução nº
25, de 18 de março de 2016.
 Resolução INPI PR 199/2017 - Dispõe sobre as Diretrizes de exame para
averbação ou registro de contratos de licença de direito de propriedade industrial e
de registro de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia.
 Resolução BACEN Nº 38444 e Regulamento Anexo III - Dispõem sobre o
capital estrangeiro no país e seu registro no Banco Central do Brasil, e dá outras
providências.
 Instrução Normativa INPI Nº 70/2017 - Dispõe sobre o procedimento
administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade
industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia.

6.5. Lei Bayh Dole Act - Public Law 96-517 ( LEI Americana)

A Lei Bayh Dole Act (Public Law 96-517), aprovada nos Estados Unidos em
dezembro de 1980, tornou-se um divisor de águas para o desenvolvimento
tecnológico e inovativo americano, no qual consolidou a tríplice hélice - universidade,
governo e indústria - fomentando a construção de um ecossistema de inovação forte
e desafiador, destacando-se no cenário mundial de proteção intelectual e
transferência de tecnologia, e gerando riqueza e renda para o país. O Bayh Dole foi
um marco decisivo nas relações construídas entre universidades e empresas com
foco na inovação. A referida legislação estimulou, também, o processo de parcerias
 26

firmadas entre instituições públicas de pesquisa e da indústria, envolvendo a criação

dos escritórios de transferência de tecnologias (ETTs) desenvolvidos nas
universidades, focando na capacitação de recursos humanos para atuar fortemente
nas relações contratuais de transferência de tecnologia (Public Law 96-517).

Na relação firmada entre academia e empresa, o Bayh Dole permitiu às

universidades o direito de comercializar patentes resultantes de pesquisas
financiadas pelo Governo (SAMPAT; MOWERY; ZIEDONIS, 2003), que era o
detentor dos resultados auferidos das pesquisas. Por meio desse documento, as
relações contratuais de negociação de transferência de tecnologia passaram a ser
discutidas sob outro enfoque, que ressaltava a importância da pesquisa
desenvolvida na academia e da eficácia da transformação do produto pela indústria
até a entrega da inovação à sociedade, discutindo diversas vertentes
mercadológicas como participação nos royalties, negociação ganha-ganha,
contratos firmados com foco em transferência de tecnologia, licenciamento sobre os
frutos advindos das pesquisas, comercialização de patentes, fornecimento de know-
how tecnológico, além de ganhos econômicos para os pesquisadores envolvidos
(RITTER, 2015).

Após o sucesso da Bayh Dole, a lei americana serviu de inspiração para a

elaboração de legislações acerca das proteções intelectuais e industriais em
diversos países, incluindo o Brasil.

6.6. Lei Civil de Propriedade Intelectual “Loi nº 92-597 di 1er juillet 1992” (Lei
Francesa)

Na França, a partir da Lei Civil de Propriedade Intelectual “Loi Nº 92-597 di

1er juillet 1992”, subdividiu-se em quatro fases direito autoral, direitos conexos,
direito geral de propriedade intelectual e direito de marcas e serviços, garantida
pelos Direitos Autorais e pela Propriedade Industrial.

O país direcionou os seus pesquisadores para a indústria, com a finalidade

de dimensionar a pesquisa aplicada às demandas da empresa, agregando as reais
 27

necessidades do mercado, num processo conhecido como “technology push”5 e,

com isso, priorizou os direitos patrimoniais, o que permite ao autor explorar
economicamente seus inventos. Estes, por sua vez, podem ser cedidos, vendidos ou
transferidos a terceiros para comercialização e produção, assessorados pelos
Escritórios de Transferência de Tecnologia (TAFFOREAU, 2004).

5
Technology push é quando o mercado tem um efeito mais forte sobre a inovação do que a pressão por
oferta da tecnologia (HISRICH, 2009).
 28

7. CAPÍTULO II - AVALIAÇÃO, VALORAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DA

TECNOLOGIA

A avaliação e a valoração estão diretamente relacionadas no resultado da

comercialização de uma determinada tecnologia (ELOI, 2018).
A avaliação reflete a 1ª etapa do estudo da viabilidade tecnológica definida
pela empresa. Nessa fase, a instituição realiza a prospecção tecnológica e analisa
os resultados obtidos; a partir desse cenário, decidirá quais tendências
mercadológicas irá prospectar, observando os fatores internos e externos de acordo
com sua linha de atuação, além de definir quais projetos e recursos serão
priorizados para os investimentos de curto e médio prazo.
Quanto à valoração, sua função é a de observar a demanda e a encomenda
tecnológica do mercado, analisando os riscos e as incertezas da tecnologia ofertada
e quais os impactos envolvidos diretamente no processo, ressaltando a importância
de normas regulamentadoras e possíveis investimentos suplementares, bem como a
utilização de métodos de valoração adequados, específicos a cada caso (SILVA,
2010).
De acordo com o estudo desenvolvido por ELOI (2018), cada técnica de
valoração dependerá de inúmeros fatores como tempo, investimento,
competitividade, etapa de maturidade da tecnologia elementos estes envolvidos no
processo a serem aplicados.
Existem diversas técnicas de valoração de tecnologia, que foram
desenvolvidas para auxiliar na escolha do método mais adequado às espécies de
Contrato de Cessão e Licenciamento por Royalties, conforme Quadro 1.

Quadro 1. Principais Técnicas de Valoração de Tecnologia

Contrato de Cessão (valor do projeto)

Método Descrição Vantagens Desvantagens Aplicabilidade

O valor do ativo Abordagem Desconsidera o TALVEZ

Baseado em intangível é o simples e direta. valor futuro do Para fins de
Custos valor do negócio. contabilização ou
investimento ou substituição.
criação (sunk
cost) ou o custo
previsto na
substituição.
 29

Valor estimado Valora de forma Dificuldade de SIM

Valor por com base no direta; encontrar Com limitações
Múltiplos preço de ativos Valora com base informações no as informações
comparáveis a em ativos que mercado; disponíveis no
tipo de negócio, podem ser Super estimativa mercado.
lucros, valor comparáveis de valor graças
contábil, vendas. (Benchmark) a uma tendência
Utilizado de mercado;
amplamente no As análises
mercado podem
financeiro. desconsiderar
riscos e
potencialidades
do ativo.
Valor presente Tradicional e Considera um SIM
Fluxo de Caixa dos fluxos de conhecido; ambiente Limitações
Descontado caixas futuros, Facilidade de estático; técnicas quando
descontado por aplicação e Despreza a há grande
uma taxa que adequação. flexibilidade; potencial de
reflita o risco do Dificuldade para incertezas
ativo; determinar a envolvidas;
Boa métrica para taxa de desconto Compra ou
geração de valor adequada para fusões de ativos;
utilizado por avaliação do Avaliação da
empresas de risco. performance de
consultoria. um negócio.
Adaptações de
Considera a Maior SIM
Teoria das modelos de
flexibilidade complexidade e Com limitações
Opções Reais precificação de
gerencial; esforço de técnicas quanto
opções Considera a análise; ao custo/esforço
financeiras para incerteza Desconhecido de análise;
valorar ativos quediretamente; por alguns Ambiente de
possuam opções Probabilidade de tomadores de incertezas
gerenciais. vários cenários; decisão. (patentes,
Auxilia a tomada startups, novas
de decisão por tecnologias).
parte da gestão.
Licenciamento por Royalties (receita da taxa de sucesso)

Método Descrição Vantagens Desvantagens Aplicabilidade

Utiliza referências Valora de forma Dificuldade SIM

Padrões do de mercado, direta ou indireta moderada de Com limitações
podendo incluir baseada em encontrar em relação à
setor/industriais padrões por setor, poucas premissas. informações no disponibilidade de
negociações mercado. informações.
comparáveis ou
rankings e
ratings.
 30

O benefício Baseado em Possível desafio SIM

Regra dos 25% (aumento de poucas premissas; de estimar Com limitações
receita ou Considera o benefício do em relação à
redução de custo) benefício do licenciamento; disponibilidade de
do licenciamento licenciamento. Possível informações.
é repartido da desequilíbrio
seguinte forma: (25%).
25% para o
detentor da
patente e 75%
para o licenciado.

Para uma dada Utiliza os conceitos Depende do SIM

Lucro Excedente taxa de retorno de FCD; levantamento de
Limitado pelo
esperada para o A negociação gira informação em
grau de
licenciado é em torno da taxa conjunto com as
transparência
calculado um de retorno exigida partes.
entre as partes.
valor de royalties pelo licenciado.
que zere o fluxo
de caixa previsto
com a utilização
da tecnologia
licenciada.
Abordagem que Considera o valor Maior SIM
Análise do valor considera não só econômico do complexidade e
Com limitações
do projeto e dos os benefícios licenciamento e o esforço de
técnicas quanto
esperados pelo envolvimento das análise;
aportes ao custo/esforço
projeto, mas as partes no Necessidade de
de análise.
participações desenvolvimento. levantamento
envolvidas no conjunto de
projeto de P&D informações
para o cálculo do
valor justo de
royalties a ser
pago (pode
utilizar conceitos
de opções reais).
Fonte: Adaptado de ELOI (2018).

Para as tecnologias que apresentam grande potencial de licenciamento, as

metodologias mais indicadas são Valoração por Múltiplos, valoração por Fluxo de
Caixa Descontado (FCD) e Valoração por Opções Reais e Royalties.
Quanto à negociação, recomenda-se os cuidados preliminares relacionadas
às definições das cláusulas contratuais gerais e específicas, tanto para
licenciamento, quanto para transferência de tecnologia de acordo com o acordo
jurídico firmado entre as partes, salientando a importância da proteção intelectual e o
sigilo das informações vinculadas à tecnologia resultante da pesquisa, bem como as
 31

formas de remuneração e pagamento do ativo, a fim de respaldar a segurança

jurídica da transação.
A abordagem de toda essa conjuntura poderá resultar na comercialização ou
na transferência de tecnologia do produto/processo/serviço, destacada na Figura 1.

Figura 1. Fases da Negociação

Prospecção Negociação Execução

•Pesquisadores •Contratos (cessão ou •Pós Execução

•NITs licença) Jurídicos •Gestão Ativos de PI
•TRL •Acompanhamento da
•CANVAS proteção intelectual
•Prospecção Tecnológica .Pagamento de Royalties
•Métodos de
Valoração/Royalties

Fonte : Adaptado de ELOI (2018).

Existem outras metodologias de valoração aplicáveis à propriedade

intelectual, bem como outras formas de licenciamento, porém estas não serão objeto
desse trabalho.
Em um cenário mundial no qual a inovação está atrelada ao nível de
desenvolvimento tecnológico de um país, a expertise de quantificar um determinado
valor à tecnologia será de suma importância para a realização do negócio, aliando a
este, a geração de valor e de sustentabilidade do produto/processo/serviço para
aumentar a competividade empresarial. Seguindo essa linha, variados mecanismos
de indução poderão ser utilizados para realização da proteção e da apropriação dos
 32

conhecimentos gerados, obedecendo os critérios da propriedade intelectual, e as

especificidades as quais se referem.

7.1. Etapas de Avaliação, Valoração e Negociação de Tecnologia

Alguns procedimentos foram adotados para a criação de um fluxograma que

abordassem as etapas de Avaliação, Valoração e Negociação de Tecnologia
ocorridas no NIT, tendo como base a Figura 2 :

1. O interessado envia a solicitação de busca de anterioridade para o NIT;

2. O NIT recebe a demanda;
3. O NIT realiza a busca de anterioridade e encaminha o resultado para o
interessado;
4. O interessado analisa o referido resultado da busca de anterioridade;
5. Se o Interessado decidir realizar a proteção intelectual, comunicará o NIT.
Caso negativo, encerra o processo;
6. O NIT definirá qual o termo e as cláusulas contratuais envolvidas no acordo
mais adequado ao tipo de proteção intelectual;
7. Caso ocorra a Transferência de Tecnologia, o NIT lançará um edital de
licitação para contratação de consultoria especializada em TT. Caso não haja
interesse em transferir a tecnologia, a proteção intelectual seguirá para um
banco de tecnologia.
8. A empresa de TT vencedora do processo licitatório avaliará a tecnologia em
questão;
9. A empresa de TT realizará a valoração da tecnologia, observando o método
de valoração mais apropriado à tecnologia abordada;
10. A empresa de TT realizará a negociação da tecnologia e elaborará os
contratos/acordos de TT firmados entre as partes;
11. A tecnologia é transferida.
 33

Figura 2 . Fluxograma de etapas para realização da Avaliação, Valoração e Negociação de

Tecnologia

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

 34

8. CAPÍTULO III - RISCO TECNOLÓGICO, BÔNUS TECNOLÓGICO E

MATURIDADE TECNOLÓGICA

8.1. Risco Tecnológico

O Art. 2º do Decreto 9.283/18 conceitua o Risco Tecnológico como a

possibilidade de insucesso no desenvolvimento de solução decorrente de processo,
no qual o resultado é incerto em função do conhecimento técnico-científico
insuficiente à época em que se decide pela realização da ação (BRASIL, 2018).

É a análise de decisões da empresa relacionada aos investimentos em

inovação em curto, médio e longo prazo, observando os potenciais riscos envolvidos
na transação negocial e suas prováveis consequências, uma vez que a carga fiscal
agregada à inovação é elevada, e o retorno da empresa é apenas o lucro
presumido.

Citam-se alguns tipos de riscos com base no MCTIC:

Riscos tecnológicos, incluindo cibernéticos; Cadeias de suprimento, finanças e

logística; Regulamentação e compliance; Riscos ligados aos recursos humanos
(incluindo perda de talento, fraudes e conflitos trabalhistas); Riscos geopolíticos;
Reputação e imagem; Responsabilidade dos administradores; Responsabilidade
ambiental; Catástrofes naturais; Terrorismo e violência política.

8.2. Bônus Tecnológico

O Bônus Tecnológico foi instituído pela Lei nº 13.243/2016, no inciso XIII do

Art. 2º da Lei nº 10.973/2004 como uma subvenção a microempresas e a empresas
de pequeno e médio porte, com base em dotações orçamentárias de órgãos e
entidades da administração pública, destinada ao pagamento de compartilhamento e
ao uso de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento tecnológicos, de
contratação de serviços tecnológicos especializados ou de transferência de
tecnologia, quando esta for meramente complementar àqueles serviços, nos termos
do regulamento (BRASIL, 2016).
 35

8.3. Maturidade Tecnológica

Segundo a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), o Nível

de Maturidade Tecnológica é definido como:

um sistema de medição e uma métrica sistemática empregada na avaliação

da maturidade de uma tecnologia particular, assim como na comparação da
maturidade de diferentes tipos de tecnologias, ou seja, trata-se de um
avaliador do nível de maturidade de uma tecnologia. (BRASIL, 2014)

Existem diversos modelos de maturidade tecnológica (QUINTELLA; ROCHA,

2007), que podem ser aplicados de acordo com a entidade que a utiliza e com o
setor, o qual será abordado. Para isso, será necessária uma análise real de diversos
fatores tais como - humanos, econômicos, ambientais, financeiros, além do mercado
de atuação, concorrência, fornecedores, clientes, normas e legislações - a fim de
avaliar as forças e fraquezas, oportunidades e ameaças vinculadas ao
produto/processo em que atuam, bem como os riscos e incertezas envolvidos no
processo de desenvolvimento da pesquisa científica ou tecnológica. Nesse trabalho,
será comentada uma das espécies de maturidade tecnológica denominada TRL
(Technology Readiness Level).

A métrica TRL foi desenvolvida na década de 70 pelo pesquisador Stanley

Sadin, composta inicialmente por 07 níveis de maturidade para analisar os sistemas
de hardware e software em missões espaciais (NASA, 2000). Porém em 1995, ela
foi acrescida de dois níveis no seu indicador, contemplando atualmente 09 níveis
(MANKINS, 2009; SADIN et al.,1989). A escala de maturidade tecnológica é
Figura 7 - Escala de TRL – TECHNOLOGY READINESS LEVEL
conhecida também por Níveis de Prontidão Tecnológica (MANKINS, 1995), a qual
refere-se a uma ferramenta de grande relevância que atua como uma espécie de
“termômetro” para medir o grau do risco da maturidade de uma tecnologia, descrita
na figura 3.
 36

Figura 3 . Escala de TRL (Technology Readiness Level)

Fonte: Adaptado da NASA (2000)

Nos últimos anos, o referido instrumento tem sido difundido em algumas

instituições e universidades para analisar a tecnologia resultante dos seus projetos
de pesquisa básica e/ou aplicada. A partir disso, definirá se haverá proteção
intelectual do seu ativo intangível, seja ele resultante de patente, marca, desenho
industrial, topografia de circuitos integrados ou programa de computador, e se este
será inovativo para a sociedade.

Para que o processo transcorra, se faz necessária a avaliação da tecnologia

abordada de acordo com a etapa de maturidade tecnológica a qual ela está inserida,
e as possíveis negociações contratuais firmadas entre as partes envolvidas.

A TRL além do uso da métrica conhecida mundialmente, pode ser utilizada

ainda para analisar os riscos inerentes ao processo de desenvolvimento tecnológico,
e fornecer informações relevantes voltadas à pesquisa e ao desenvolvimento para
orientação e tomada de decisão dos gestores (ALTUNOK; CAKMAK, 2010;
MANKINS, 2009).

De acordo com Mankins (1995), o TRL é um sistema de medição, que auxilia

as avaliações de maturidade de uma tecnologia em particular, bem como a
comparação dos diferentes tipos de TRL de acordo com a etapa a qual o
produto/processo se situa, conforme pode ser visto no Quadro 2.
 37

Quadro 2 - Etapas de TRL (Technology Readiness Level)

TRL DESCRIÇÃO ETAPAS
TRL 9: O sistema incorpora a nova tecnologia na sua
9 forma final e foi aplicado nas suas condições reais de
aplicação. Encontra-se pronto para comercialização.

TRL 8: Sistema qualificado e finalizado através de testes

e demonstrações.
Num sistema real, a tecnologia demonstrou estar de
acordo com as condições especificadas. No caso de ser
8 ACABAMENTO DE
uma tecnologia do setor biomédico, enquadra-se neste
TRL a terceira fase de ensaios clínicos, enquanto num INOVAÇÃO
produto de software uma demonstração pré-comercial
encaixa nesta fase.
TRL 7: Demonstração do protótipo do sistema num
ambiente operacional.
7 A segunda fase de ensaios clínicos insere-se neste TRL,
bem como o desenho final do produto e os testes com o
protótipo em dispositivos médicos.

TRL 6: Demonstração de funções críticas do protótipo em

ambiente relevante.
No setor farmacêutico, corresponde à primeira fase de
6 ensaios clínicos, enquanto no setor dos dispositivos
médicos corresponde à demonstração de segurança do
dispositivo, e no setor de software a uma versão ‘beta’.
TRL 5: Validação das funções críticas dos componentes
em ambiente relevante. DESENVOLVIMENTO
Corresponde aos ensaios pré-clínicos no setor
5 DO
farmacêutico e à validação dos componentes do sistema
ou processo em produtos de software.
PRODUTO/PROCESSO
TRL 4: Validação dos componentes da tecnologia em
ambiente de laboratório.
Nesta fase, os componentes tecnológicos básicos são
4
desenhados, desenvolvidos e integrados para verificar se
trabalham em conjunto. No caso de produtos de software,
inserem-se nesta etapa os ‘alpha tests’.
TRL 3: Estabelecimento de função crítica de forma
analítica ou experimental e ou prova de Conceito.
Esses estudos constituem uma prova de conceito
3
preliminar da tecnologia, realizada em ambiente
laboratorial. Em tecnologias biomédicas, realizam-se CONCEPÇÃO
nesta fase os testes ‘in vitro’.
DE
TRL 2: Investigação suportada por um conceito
tecnológico e/ou ideia de aplicação. INOVAÇÃO
Nesta fase, a ciência ou tecnologia já possui algum grau
2
de sustentação: foram observados alguns princípios
básicos e iniciou-se a I&D, mas as aplicações ainda são
especulativas.
TRL 1: Investigação básica ou ideia em desenvolvimento
1 Princípios básicos observados e reportados.

Fonte: Adaptado da NORMA ISO 16290 (2013).

No Brasil, algumas empresas têm incorporado aplicações de TRL aos seus

produtos e serviços tecnológicos, sendo recomendável, no início da execução, a
utilização do grau mais baixo da maturidade no nível da escala TRL, uma vez que
 38

qualquer projeto está suscetível a riscos e incertezas imprevisíveis durante seu

desenvolvimento. A inclusão nos termos contratuais dos indicadores de maturidade
tecnológica ainda é incipiente no país, por falta de difusão e conhecimento. O
resultado da análise de qual etapa a tecnologia está situada, determinará as
diretrizes a serem tomadas de acordo com as etapas desenvolvidas no projeto,
observando as especificidades inerentes das áreas tecnológicas abordadas, uma
vez que a maturidade difere de uma para outra. Dentre as instituições que aderiram
ao indicador de TRL, destacam-se o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE), o Departamento de Desenvolvimento Tecnológico da Empresa Brasileira de
Aeronáutica (EMBRAER), o Instituto Técnico da Aeronáutica (ITA) e a Confederação
Nacional das Indústrias (CNI). (ARAUJO, 2012).

A transferência de tecnologia ocorre do princípio da oferta e da demanda

tecnológica, e pode ocorrer em qualquer fase do ciclo de vida do produto ou
processo (iniciação, planejamento, desenvolvimento, execução e término). As fases
da TT não precisam estar vinculadas às etapas da TRL, pois, como foi mencionado,
a maturidade tecnológica distingue-se uma da outra de acordo com a área
tecnológica em questão. Destacam-se como exemplo, escalas de TRL específicas
para as indústrias de software (5), aeronáutica (5 a 7), farmacêutica (6), biomédica
(8) e de extração de petróleo e gás (7 a 8).
 39

9. CAPÍTULO IV - CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

9.1. Transferência de Tecnologia

A Transferência de Tecnologia retrata uma série de etapas advindas de

transferências de invenções resultantes das pesquisas científicas realizadas pelas
universidades ao setor produtivo (STEVENS; TONEGUZZO; BOSTROM, 2005).

A Transferência de Tecnologia ganhou impulso no país, a partir da Lei de

Inovação Tecnológica 10.973/2004, a qual está organizada em torno de três eixos: a
constituição de ambiente propício a parcerias estratégicas entre universidades,
institutos tecnológicos e empresas; o estímulo à participação de institutos de ciência
e tecnologia no processo de inovação; e o estímulo à inovação na empresa
(COSTA, 2013).

Entende-se por Transferência a ocorrência de cessão ou licença da

Propriedade intelectual envolvendo dois ou mais interessados, no qual uma das
partes detém a tecnologia, e a outra, necessita adquiri-la por meio de uma transação
contratual.

Para os negócios protegidos por propriedade intelectual - patentes, marcas,

direito autoral e software - os contratos podem ser firmados por meio de cessão,
licença de propriedade ou transferência de tecnologia. Para serviços e segredos
industriais, os contratos deverão ser formulados nos moldes de know-how ou de
prestação de serviços (FURTADO, 2012).

De acordo com o INPI, a cessão destina-se a transferir a titularidade a

terceiros, de forma definitiva, da propriedade intelectual regularmente depositada ou
concedida no Brasil, identificando o direito o pedido ou patente concedida
(BRASIL,2017).

A cessão poderá ser onerosa (compra e venda) ou gratuita (doação); e a

licença poderá ser por locação ou comodato, e com exclusividade ou sem
exclusividade. No caso da patente, na maioria dos casos, a negociação por
licenciamento ocorre com a patente concedida, contudo, nada impede que essa
transação ocorra quando o pedido ainda esteja no período de exame pelo órgão
responsável.
 40

Quanto à licença, o INPI autoriza por meio contratual a exploração por

terceiros da patente regularmente depositada ou concedida no Brasil, identificando o
pedido ou patente concedida, por tempo determinado.

Segundo Barbosa (2012), a transferência de tecnologia divide-se em duas

vertentes completamente distintas: a vertical e a horizontal: a transferência de
tecnologia vertical transfere a atividade científica de invenção tecnológica ao âmbito
comercial, por outro lado, a transferência de tecnologia horizontal envolve
transferência de bens imateriais e intangíveis existente de um mercado para outro,
menos desenvolvido (BARBOSA, 2012).

Para que a transferência do ativo ocorra, é necessária a realização dos

trâmites legais perante o órgão responsável, que, no caso do Brasil, trata-se do INPI.
Ressaltando-se, assim, a importância na formalização de contrato que estipule
cláusulas e condições de transferência de tecnologia vinculadas ao objeto desse
contrato (FURTADO, 2012).

9.2. Modalidades de Contratos de Transferência de Tecnologia

De acordo com o Art. 2º da INSTRUÇÃO NORMATIVA INPI/PR Nº 070, DE

11 DE ABRIL DE 2017, o instituto averbará os contratos de licença, de sublicença e
de cessão de direitos de propriedade industrial e registrará os contratos de
transferência de tecnologia e de franquia a seguir:
I - Licença de direito de propriedade industrial:
II - Cessão de direito de propriedade industrial:
III - Transferência de tecnologia:
IV - o contrato de Franquia empresarial regido pela Lei nº 8.955, de 15 de dezembro
de 1994.

Foi realizada uma análise comparativa entre as espécies de contratos de

Transferência de tecnologia abordados nesse Guia, exceto o contrato de Franquia,
de acordo com o Quadro 3.
 41

Quadro 3 - Comparação entre as Modalidades dos Contratos de Exploração de Patentes e Contratos Tecnológicos

CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS

CONTRATOS DE EXPLORAÇÃO DE PATENTES
TECNOLÓGICOS
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
LICENÇA CESSÃO
TECNOLOGIA (KNOW-HOW) TÉCNICA E SERVIÇO (SAT)
Contratos que objetivam a Contratos ou faturas de
cessão da patente ou do prestação de serviços de
pedido de patente depositado assistência técnica que
no INPI, implicando na estipulam as condições de
O contrato de Fornecimento de
transferência de titularidade, obtenção de técnicas, métodos
Tecnologia tem por finalidade a
Contratos que objetivam a devendo respeitar o disposto de planejamento e programação,
aquisição de conhecimentos e de
licença para exploração da nos Artigo 58 e 59 da Lei bem como pesquisas, estudos e
técnicas não amparados por
patente ou do pedido de 9.279/96 (BRASIL, 1996). projetos destinados à execução
direitos de propriedade industrial
patente depositado no INPI Para requerer a averbação ou prestação de serviços
concedido ou depositado no
DEFINIÇÃO pelo titular da patente ou de um contrato de cessão de especializados quando
Brasil.
pelo depositante, devendo patente, é necessário que a relacionados à atividade fim da
O contrato deverá compreender o
respeitar o disposto nos patente esteja regularmente empresa, assim como os
conjunto de informação e de
Artigos 61, 62 e 63 da Lei depositada ou concedida serviços prestados em
dados técnicos para permitir a
9.279/96 (BRASIL, 1996). pelo INPI. O número da equipamentos e/ou máquinas no
fabricação dos produtos e/ou
petição de transferência de exterior, quando acompanhados
processos.
titularidade no INPI pode ser por técnico brasileiro e/ou
informado na carta gerarem qualquer tipo de
justificativa do requerimento documento, como por exemplo,
de averbação. relatório.

Os contratos deverão conter uma

O objeto do contrato e da fatura
Os contratos de Licença de identificação dos produtos e/ou
de prestação de assistência
Patente deverão indicar o processos ou serviços no setor de
Os contratos de Cessão de técnica e científica deverá estar
número do pedido ou da atividade econômica definido no
Patente deverão indicar o relacionado com o escopo de
patente depositada ou objeto social da empresa
OBJETO número e o título da patente serviços, que impliquem
concedida pelo INPI, o cessionária, bem como a
ou do pedido de patente transferência de tecnologia por
título da patente, as tecnologia e conhecimentos
depositado no INPI. envolverem a transmissão direta
condições relacionadas à tácitos e explícitos a serem
de conhecimentos e informações
exclusividade ou não da adquiridos pela empresa
técnicas.
licença e permissão para cessionária.
sublicenciar a patente.
LICENÇA CESSÃO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
 42

TECNOLOGIA (KNOW-HOW) TÉCNICA E SERVIÇO (SAT)

Nos contratos que
envolvem patentes, as
formas de pagamento
negociadas são: percentual
As remunerações e as formas de
incidente sobre o preço
pagamento são estabelecidas de
líquido de venda dos
acordo com a negociação Nesses contratos é necessária a
produtos objeto do
contratual, usualmente apurada explicitação do custo em função
contrato; valor fixo por
com base em percentagem do número de técnicos
unidade vendida ou valor A remuneração do contrato
incidente sobre o preço líquido de estrangeiros, as qualificações
fixo. Os pedidos de de cessão do pedido de
venda do produto resultante da dos técnicos; o número de
patentes ainda não patente e de patente é
VALOR aplicação da tecnologia; ou valor horas/dias trabalhados por cada
concedidos terão a estabelecida por valor fixo,
fixo por unidade vendida ou valor técnico, o valor das diárias
remuneração suspensa até conforme negociação entre
fixo. Caso haja pagamento (taxa/hora ou dia) detalhado por
a concessão da patente. as partes do contrato.
adicional pela assistência técnica tipo de técnico e o valor total da
Quando a patente for
prestada, o contrato deverá indicar prestação do serviço, ainda que
concedida, a empresa
o número de técnicos envolvidos e estimado.
deverá solicitar ao INPI
determinar suas respectivas
alteração do Certificado de
diárias.
Averbação, retroagindo a
remuneração à data do
início do prazo do contrato
ou do aditivo no INPI.
O prazo da licença não
poderá ultrapassar o prazo Os contratos são registrados pelo
Os contratos são registrados
de vigência das patentes prazo declarado do contrato. O
Os contratos são averbados pelo prazo previsto para a
que serão licenciadas. O contrato e/ou aditivo deverá estar
pelo prazo declarado no realização do serviço ou pelo
PRAZO contrato e/ou aditivo deverá vigente no momento da
contrato. período de realização dos
estar vigente no momento apresentação do requerimento de
serviços, de acordo com o
da apresentação do registro ao INPI.
contrato.
requerimento de averbação
ao INPI.
Fonte: Adaptado do INPI (2017).
 43

9.3. Contratos Gerais e Específicos

O contrato é um acordo de vontade entre duas ou mais pessoas, físicas ou

jurídicas em prol de um interesse comum para firmar um negócio. Os contratos são
instrumentos jurídicos que visam a estruturação de cláusulas específicas para uma
melhor adequação e equilíbrio dos termos protegidos entre as partes envolvidas na
negociação (FORTEC,2012).

Na Propriedade Industrial (patentes, marcas, segredo de negócios, indicação

geográfica e desenho industrial), devido à importância econômica agregada ao
desenvolvimento de um país, se aplicam, diretamente, às normas internacionais dos
acordos gerais tais como Convenção da União de Paris, Patent Cooperation Treaty -
PCT, Convenção de Berna e Acordo Trips, nos quais grande parte dos países são
signatários dos tratados de cooperação de propriedade intelectual (propriedade
industrial, sui generis e direito autoral) para uma melhor adequação às medidas
protetivas contratuais pertinentes aos ativos gerados. Esses tratados internacionais
estão sob a gestão da Organização Mundial de Propriedade Intelectual – OMPI
(BARBOSA, 2012).

Para a elaboração de cláusulas gerais nos contratos, via de regra, segue a

sugestão elaborada pelo FORTEC (2012), sendo permitido os ajustes necessários a
cada caso com alteração ou inserção de cláusulas, conforme Quadro 4.

Quadro 4. Cláusulas Gerais para Contratos

CONTRATO DE [TÍTULO]

Preâmbulo - qualificação das partes, executores e intervenientes

- considerando
- definições de termos e expressões
- comunicações
Cláusula - objeto
- exclusividades
- territorialidade
Cláusula - preço
- condições de pagamento
- garantia de pagamento
Cláusula - propriedade intelectual
Cláusula - confidencialidade
Cláusula - garantia
- responsabilidades
Cláusula - prazo
Cláusula - extinção
Cláusula - cláusula penal
Cláusula - alteração contratual
- autonomia das cláusulas
 44

- transferência
Cláusula Lei aplicável
Cláusula - foro ou cláusula compromissória de arbitragem
Cláusula Local e data
Assinaturas dos contratantes e intervenientes
Assinaturas e CPF de duas testemunhas
Fonte: FORTEC (2012).

Os modelos de acordos contratuais de Transferência de Tecnologia

elaborados por alguns dos escritórios internacionais de pesquisa e desenvolvimento
servirão de parâmetro para orientar os agentes e especialistas em negociação,
quanto aos critérios de pesquisa, desenvolvimento e inovação implantados
naqueles, e como adaptá-los à realidade local de acordo com a proteção intelectual
definida no contrato.

De acordo com Elizabeth Ritter (2015), o conhecimento compartilhado dos

métodos e procedimentos aplicados às melhores práticas utilizadas pelos escritórios
de transferência de tecnologia mundiais agilizará o fluxo dos processos, bem como
a segurança jurídica dos contratos firmados entre as partes, conforme Quadro 5.

Quadro 4 - Compartilhamento das melhores práticas utilizados nos modelos de contratos

pelos ETTs.

MODELO PAÍS OBJETIVOS DIFERENCIAL LEGISLAÇÕES

 Criar uma  Não existe um Federal

ferramenta de modelo padrão Technology
transferência de definido pelo Transfer Act of
tecnologia; C.R.A.D.A; 1986 (Public Law
99-502 - Oct.
6
C.R.A.D.A -  Otimizar  Acordos 20,1986)
Cooperative recursos pelas firmados entre
Research and EUA partes; empresa Stevenson-
Development privada e Wydler
Agreements agências do Technology
governo. Innovation Act
 Permitir a
comercialização Lei Bayh Dole Act
da tecnologia. (Public Law 96-
517)

6
Acordos cooperativos de Pesquisa e Desenvolvimento.
 45

MODELO PAÍS OBJETIVOS DIFERENCIAL LEGISLAÇÕES

 Proteger a  Ajuste de
informação do implementação
parceiro; nos contratos;
 Firmar acordo  Parceria de
de projetos
confidencialidad desenvolvidos
e por até 5 anos entre
do resultado da Universidades Manual de
Reino Unido
Lambert pesquisa; e Empresas Orientação
Agreements  Compartilhar a por meio da Lambert Toolkit
PI, resultante do ferramenta
esforço Lambert
conjunto; Agreement (5
 Permitir a tipos de
retenção de contratos para
direitos atender
exclusivos de diferentes
patente ou de situações);
licenciamento;  Apoiar o
 Facilitar profissional nas
negociações negociações
entre para definir:
colaboradores  A titularidade e
potenciais; direitos de uso
 Reduzir o tempo dos resultados
e o esforço do projeto;
requerido para  Contribuições
assinatura dos financeiras e
acordos; outras
 Prover exemplos contribuições
de boas feitas pelo
práticas. parceiro
comercial;
 O uso dos
resultados pela
universidade,
para fins
acadêmicos.
 Criar acordos, Regras Gerais ou
que disponham Guias Acordos no
sobre direitos e Específicos; âmbito da
Países membros obrigação das Acordos de Programa FP7 e
Acordos da da Comunidade partes envolvidas Coordenação; Horizon 2020 da
Comunidade Europeia Definição dos Comunidade
Europeia  Definir a forma termos de Europeia
de proteção e propriedade
utilização do intelectual que
conhecimento e que integrarão as
tecnologia de cláusulas do
cada uma das Acordo de
partes envolvidas Coordenação
7
(Background ,
8
Sideground e
9
Foreground )

7
Background - conhecimento das partes, anterior ao início do projeto
8
Sideground - produção do conhecimento, por qualquer uma das partes, fora do projeto
 46

MODELO PAÍS OBJETIVOS DIFERENCIAL LEGISLAÇÕES

 Ajustar os  Não existe um
modelos de modelo padrão Lei 9.279/96
termos e acordos definido pelo
contratuais NIT, devido a Lei 9.610 /98
desenvolvidos diversidade dos
nos escritórios modelos Lei 10.973/2004
NIT - de acordo e jurídicos;
Núcleo de Inovação Brasil cooperação de Lei 13.243/2016
Tecnológica pesquisa e  Morosidade
desenvolvimento nos trâmites IN 70/17 INPI
internacional às jurídicos e
realidades administrativos; Decreto 9.283/18
nacionais.
 Os gestores do
NIT não têm
legitimidade
para assinatura
de
instrumentos
jurídicos.

Fonte: Adaptado de Ritter (2015).

9
Foreground conhecimento desenvolvido pelas partes durante o projeto
 47

10. CAPÍTULO V - AVERBAÇÃO DE CONTRATOS

Para ocorrer a transferência de tecnologia, será necessária a averbação de

contratos pelo INPI, referindo-se a todos os contratos que impliquem transferência
de tecnologia, sejam entre empresas nacionais, sediadas ou domiciliadas no
exterior. Quaisquer das partes envolvidas no acordo poderá requerer a averbação
do contrato. A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de
sua publicação na Revista de Propriedade Industrial (Artigos 61, 62, 68, 121, 139,
140 e 211 da Lei 9.279/96) (BRASIL,1996).

A Instrução Normativa INPI/PR Nº 70/2017, de 11/04/2017, dispõe sobre o

procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de
propriedade industrial e de registros de contratos de transferência de tecnologia e de
franquia. Com a vigência da Instrução Normativa nº 70/2017, o escopo da análise
dos contratos e faturas está centrado no objeto contratual, realizados por meio da
Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia (CGTEC). (BRASIL,2017).

Em sua quarta edição publicada pelo INPI (2019), o Boletim Mensal de

Propriedade Industrial tem como principal objetivo fornecer uma visão geral sobre os
serviços prestados pelo Instituto, apresentados por fonte de dados de estatísticas
preliminares, obtidos a partir dos pedidos protocolados e outras informações
relevantes sobre o uso da propriedade industrial no Brasil (BRASIL, 2019).

Conforme o referido boletim, os pedidos de averbação de contratos de

tecnologia por categoria (Uso de Marcas, Exploração de Patentes, Fornecimento de
Tecnologia, Serviço de Assistência Técnica e Franquia) descritos no período de
2014 a 2018, reuniu as seguintes estatísticas apresentadas, conforme Gráfico 1.
 48

900 Gráfico
Gráfico1 1. Pedidos
- Pedidos de de Averbaçãode
Averbação de Contratos
Contratos dede
Tecnologia por Categoria
Tecnologia por Categoria
800

700

600

500

400

300

200

100

0
2014 2015 2016 2017 2018

Uso de Marcas Patentes e Desenho Industrial Fornecimento de Tecnologia

Serviço de Assistência Técnica Franquia

Fonte: Adaptado do INPI (2018)

Em dezembro de 2018 foram requeridos 31 pedidos de contratos de uso de

marcas, o que representa expansão de 19,2% em relação a dezembro/2017. Com
relação a contratos de exploração de patentes e desenhos industriais não foram
depositados pedidos em dezembro/2018, o que corresponde a uma retração de
100,0% em relação a dezembro/2017. Por sua vez, foram requisitados somente 9
pedidos de contratos de fornecimento de tecnologia em dezembro de 2018, o que
representa redução de 52,6% em relação a dezembro/2017. Quanto aos contratos
de serviço de assistência técnica, foram solicitados 6 pedidos em dezembro/2018,
uma diminuição de 33,3% sobre igual período do ano anterior. No que tange aos
contratos de franquia foram apresentados 2 pedidos no mês de dezembro/2018,
representando redução de 85,7% em relação a dezembro/2017 (BRASIL, 2018).

Ainda de acordo com Boletim, observou-se a evolução das decisões dos

pedidos relacionados aos contratos de tecnologia (depósitos, decisões, averbações,
indeferimentos, arquivamentos e inexistente) no intervalo temporal de 2014 a 2018,
de acordo com o Gráfico 2.
 49

Gráfico 2. Evolução das Decisões de Contratos de Tecnologia

8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

2014 2015 2016 2017 2018

Fonte: Adaptado do INPI(2019).

Dentre o período analisado, o ano de 2014 foi o que obteve o melhor

desempenho no mencionado estudo, alcançando 1.710 depósitos, 1.899 decisões e
1.771 averbações de contratos de tecnologia. Para 2015, houve uma redução para
todos os dados avaliados: 1.400 depósitos, 1.672 decisões e 1.383 averbações. Em
2016, o resultado alcançado foi inferior aos dois anos anteriores: 1.027 depósitos,
1.377 decisões e 1.245 averbações. Em 2017 houve uma diferença mínima nas
estatísticas: 1.166 depósitos, 1.380 decisões e 1.107 averbações, continuando no
cenário de 2018: 1.2017 depósitos, 1.268 decisões e 1.085 averbações.

A averbação/registro de contrato de tecnologia é de suma importância para:

1. Gerar bancos de dados;
2. Estabelecer pesquisas setoriais;
3. Gerenciar desenvolvimento tecnológico;
4.Possibilitar formulação de política de transferência de tecnologia;
5.Possibilitar acompanhamento dos dispêndios nacionais em ciência e
tecnologia.

Para a realização de averbação dos contratos no INPI, algumas etapas são

necessárias para efetivar o procedimento, conforme descrito no Fluxograma de
Averbação de Contratos, de acordo com a Figura 4.
 50

1. Criar senha no portal INPI (http//: www.inpi.gov.br);

2. Realizar ficha-cadastro no e-contratos;
3. Gerar a GRU (Guia de Recolhimento da União) com o código do serviço
específico observado na tabela, e comprovante de recolhimento da retribuição
devida;
4. O solicitante demandar ao NIT a documentação para averbar o contrato no
INPI (original e cópia do contrato ou do instrumento representativo do ato,
devidamente legalizado, procuração, assinaturas e CPF, representante legal e
duas testemunhas, tradução juramentada quando redigido o contrato em idioma
estrangeiro);
5. O NIT recebe a demanda e analisa a documentação, conforme Res. 199/2017
(INPI);
6. Se a documentação estiver incompleta, devolve ao solicitante. Se estiver ok,
gera a GRU sob o código do serviço específico (GRU cod.400 ou 401 a depender
do tipo de contrato);
7. Carta explicativa justificando o pedido de averbação com assinatura do
solicitante;
8. NIT formaliza o pedido de averbação no e-contratos/INPI e anexa o
comprovante de pagamento da GRU, item 6; acrescida da documentação item
4).
9. NIT acompanha publicação do processo, semanalmente, às terças-feiras na
RPI/INPI;
10. Se houver exigência, o NIT encaminha as informações ao solicitante;
11. O solicitante responde a manifestação exigida;
12. O NIT gera a GRU de acordo com o código do serviço da exigência, que
poderá ser paga ou isenta de taxa;
13. O NIT formaliza o cumprimento de exigência no e-contratos;
14. Se não houver exigência, o NIT aguarda a emissão do certificado de
averbação pelo INPI, conforme prazos de Res.199/2017 (INPI);
15. O INPI publicará a expedição do certificado através da RPI, e o NIT gerará o
certificado de registro digital e encaminhará ao solicitante.
 51

Figura 4 - Fluxograma de Averbação de Contratos

Fonte: Almeida; Ribeiro (2018).

 52

11. CONSIDERAÇÕES

Por meio desse trabalho, percebeu-se que, após a criação da Lei de Inovação
Tecnológica (10.976/2004) e, posteriormente, com os avanços trazidos pelo Marco
Legal (Lei 13.243/16) e o Decreto (9.823/18), que o regulamentou, houve uma
evolução no desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no Brasil.
Entretanto, os atores envolvidos no ecossistema da inovação precisam estar
engajados nesse propósito de melhoria contínua da CT&I no país, demandando o
apoio e atuação dos NITs nas atividades que lhe são próprias, explícitas nas
legislações vigentes. O investimento no aprimoramento das ICTs será de
fundamental importância para fomentar parcerias entre a academia, o governo e a
indústria, aliada à capacitação constante de recursos humanos em propriedade
intelectual, observando as melhores práticas desenvolvidas nos escritórios de
transferência de tecnologia mundiais, analisando os métodos de avaliação, de
valoração e de negociação utilizados pelos ETTs para a elaboração de contratos
resultantes de pesquisa científica e tecnológica, aliados aos estudos da análise de
maturidade tecnológica com suas métricas de inovação relacionadas aos processos
resultantes.

Também foi abordado nesse guia, a proposta de avaliar as estratégias

utilizadas nas metodologias de valoração para cessão e licenciamento de patente,
fornecimento de tecnologia (know-How) considerando os royalties e outras técnicas
apresentadas, que possam ser adequadas às diversidades das áreas industriais,
além de oferecer uma negociação mais justa e maior segurança jurídica aos
envolvidos nos contratos de transferência de tecnologia. Ressaltando, que os
contratos resultantes de transferência de tecnologia no Brasil deverão ser averbados
no INPI, para que produzam efeitos em relação a terceiros, com o intuito de
alavancar a produtividade e aumentar a competividade brasileira dos seus bens
intangíveis no cenário tecnológico mundial.
 53

12. SUGESTÕES PARA FUTUROS ESTUDOS

 Monitoramento e atualização das legislações nacionais vigentes relativas à

Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia;
 Estudos adicionais deverão ser implementados em pesquisas para averiguar
a atuação dos NITS nacionais no âmbito dos contratos de transferência de
tecnologia e os resultados obtidos após o Decreto 9.283/18;
 Observação da efetividade da utilização da maturidade, bônus e riscos
tecnológicos nos acordos contratuais de transferência de tecnologia;
 Análise dos movimentos de desenvolvimento inovativo e melhoria dos
arcabouços jurídicos para CI&T;
 Acompanhamento dos indicadores de PI&TT resultados dos programas de
financiamento de políticas públicas para os projetos de inovação.
 54

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Márcia R. S. de; RIBEIRO, M. do C.O. SENAI-BA. Centro Integrado de

Manufatura e Tecnologia – CIMATEC. Metodologia SENAI CIMATEC
de Desenvolvimento Integrado de Produto e Tecnologia. Salvador: SENAI-
BA/CIMATEC, 2018.

ALTUNOK, T.; CAKMAK, T. A technology readiness levels (TRLs) calculator

software for systems engineering and technology management tool. Advances in
Engineering Software, v. 41, n. 5, p. 769–778, 2010.

ARAUJO, Claudiano S. Lessons learned of the planning and execution of technology

innovation projects with academic partnership: aerospace industry case study.
Product: Management & Development, v.10, n. 10. 2012. Disponível em: <
https://www.researchgate.net/publication/274693385_Lessons_learned_on_the_plan
ning_and_execution_of_technology_innovation_projects_with_academic_partnership
_aerospace_industry_case_study>. Acesso em: 11 jul. 2018.

BARBOSA, Denis B. Contratos em propriedade intelectual. UFRJ, 2012. Disponível

em
<www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/.../contratos_propriedade_intelectu
al>. Acesso em: 23 jan. 2018.

BORGES NETO, Mario. Arco digital: desafios para o avanço da Ciência Brasileira.
Minas Gerais: Universidade Federal de Santa Maria, 2018. Disponível em:
<http://coral.ufsm.br/arco/sitenovo/?p=318>. Acesso em: 10 jun. 2018.

BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço. Instituto Nacional de

Propriedade Industrial. Tipos de contratos de transferência de tecnologia. 2017.
Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/tipos-de-
contratos.> Acesso em: 18 fev. 2018.

BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço. Instituto Nacional de

Propriedade Industrial. Boletim Mensal de Propriedade Industrial. Estatísticas. Rio
de Janeiro 2019. Disponível em: < http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas.
>Acesso em: 16 jan. 2019.

BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço. Instituto Nacional de

Propriedade Industrial. Instrução Normativa INPI/PR nº 70/2017. Dispõe sobre o
procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de
propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de
franquia. Vigente a partir de 1º de julho de 2017. Disponível em <
www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1/IN702017. > Acesso em: 23 Jan. 2018.

BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço. Instituto Nacional de

Propriedade Industrial. Resolução PR 199/2017. Dispõe sobre as diretrizes para
averbação ou registro de contrato de licença de propriedade industrial e de registro
de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia. Disponível
 55

em: < www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1/Resoluo1992017. Acesso em: 29 Jul.

2018.
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de
1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9610.htm>.
Acesso em: 29 Jul. 2018.

BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço. Instituto Nacional de

Propriedade Industrial. Resolução PR 170/2016. Disciplina o Peticionamento
Eletrônico do Sistema e-contratos, denominado Formulário Eletrônico, regido
pela presente Resolução e pelas regras que disciplinam o sistema e-INPI, fixadas
na Resolução nº 25, de 18 de março de 2016. Disponível em:
<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/legislacao-transferencia-de-
tecnologia>. Acesso em: 29 Jul. 2018.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Decreto 9.283, de 07 de fevereiro

de 2018. Regulamenta a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 13.243,
de 11 de janeiro de 2016, o art. 24, § 3º, e o art. 32, § 7º, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, o art. 1º da Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990, e o art. 2º, caput,
inciso I, alínea "g", da Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, e altera o Decreto nº
6.759, de 5 de fevereiro de 2009, para estabelecer medidas de incentivo à inovação
e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à
capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento
do sistema produtivo nacional e regional . Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9283.htm>.
Acesso em: 09 mar. 2018.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei 10.973, de 02 de dezembro de

2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no
ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004 2006/2004/Lei/L10.973.htm>. Acesso
em: 10 mar. 2018.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei 13.243, de 11 de janeiro de 2016.

Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação
científica e tecnológica e à inovação. Disponível em:
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm>. Acesso em: 24
jan. 2018.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.

Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 14 fev. 2018
CAMPAGNOLO, Jorge. MCTIC atua para implementar Marco Legal de Ciência e
Tecnologia. Disponível em: <http://anprotec.org.br/site/2018/03/apos-
regulamentacao-mctic-atua-para-implementar-marco-legal-de-ciencia-e-tecnologia/
>. Acesso em 26 Mar.2018.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. EC N0 85, de 15 de fevereiro de

2015. Altera e adiciona dispositivos na Constituição Federal para atualizar o
tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação. Disponível em: <
 56

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc85.htm >. Acesso

em 22 Jun.2018.
BRASIL. BANCO CENTRAL DO BRASIL. Resolução BACEN nº 3.844, de 23 de
março de 2010 e Regulamento Anexo III -Dispõe sobre o capital estrangeiro no País
e seu registro no Banco Central do Brasil, e dá outras providências (Royalties,
Serviços Técnicos e Assemelhados, Arrendamento Mercantil Operacional Externo,
Aluguel e Afretamento). Disponível em: <
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/buscaNormativo.asp. >. Acesso em 24
Jan .2018.

CAMPAGNOLO, Jorge. ANPROTEC - Associação Nacional de Entidades

Promotoras de Empreendimentos Inovadores. MCTIC atua para implementar Marco
Legal de Ciência e Tecnologia. 06 de março de 2018.
Disponível em: < http://anprotec.org.br/site/2018/03/apos-regulamentacao-mctic-
atua-para-implementar-marco-legal-de-ciencia-e-tecnologia/>. Acesso em 25
Jul.2018

ELOI, Daniel T. E. S., Santiago, L. P. Avaliar e valorar novas tecnologias:

Desmitificando Conceitos. Radar Inovação. 2008. Disponível em: <https://
https://www.redetec.org.br>. Acesso em: 15 ago.2018.

ELOI, Daniel T. Curso de Valoração de ativos intangíveis, projetos e negócios

inovadores. PRIS. Rio de Janeiro- Mai, 2018. p.50-96.

EMBRAPII – Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. 2013. Disponível

em : <https://www.embrapii.org.br/categoria/institucional/quem-somos/>. Acesso em
15 ago.2018.

FORTEC-NE- Fórum de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia da

Região Nordeste. Contratos de Transferência de Tecnologia. Instruções Básicas.
Maceió. 2012. Disponível em :
http://www.nitrio.org.br/downloads/Contratos%20Transferencia%20Tecnologia%20-
%20FORTEC.pdf. Acesso em 20 dez. 2018.

FURTADO, Gustavo G. Transferência de tecnologia no Brasil: uma análise de

condições contratuais restritivas. UFRJ. 2012. Disponível em: <
http://www.ie.ufrj.br/images/pos-
graducao/pped/defesas/Dissertao_de_Mestrado_Gustavo_G._Furtado_PPED_UFRJ
.pdf>. Acesso em : 08 jul.2018.

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4a Edição. São Paulo:
Editora Atlas S/A, 2002.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 16290:

definition of the technology readiness levels (trls) and their criteria of assessment.
2013. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/56064.htm> . Acesso em: 22
jan. 2018.
 57

LAMBERT TOOLKIT.LAMBERT AGREEMENTS. 2012 . Disponível em:

<,https://www.astp-proton.eu/lambert-toolkit-lambert-agreements/>. Acesso em 20
dez. 2018.
MANKINS, John C. Technology Readiness Levels. 2009. Disponível em:
< http://www.artemisinnovation.com/images/TRL_White_Paper_2004-Edited.pdf>
Acesso em: 10 jul. 2018.

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION. NASA. Systems

Engineering Handbook. Washington, D.C.: [s.n.], 2007. Disponível em:<
https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/nasa_systems_engineering_hand
book.pdf>. Acesso em: 14 jan.2019.

OCDE. ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO. GABINETE ESTATÍSTICO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS. 2a.
ed. Guia de OSLO: Proposta de diretrizes para coleta e interpretação de dados
sobre inovação tecnológica, 2004. Disponível em:
<http://www.finep.gov.br/images/apoio-e-financiamento/Guiaoslo.pdf>. Acesso em:
22 jan. 2018

PALVARINI, Bruno. Marco legal da ciência tecnologia e inovação. Disponível em:

<http://inova.gov.br/marco-legal-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao/>. Acesso em: 15
mar. 2018.

PUBLIC LAW 99-502. Federal Technology Transfer Act of 1986- Oct. 20,1986.
Disponível em:
https://www.govtrack.us/congress/bills/99/hr3773>. Acesso em 05 set.2018.

PUBLIC LAW 96-517. 96th Congress. An Act. To amend the patent and trademark
laws. 94 STAT. 3015. Lei Bayh Dole Act. Disponível em: <
https://history.nih.gov/research/downloads/PL96-517.pdf > . Acesso em 20 mar.2018.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Loi 82-610, du 15 juillet 1982. D’orientation et de

programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
Disponível em: <
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000691990>.
Acesso em 10 mar. 2018.

RITTER, M.E dos Santos. MODELOS de Contratos de Transferência de Tecnologia:

podemos “tropicalizar” as metodologias existentes? REDETEC. PUCRS. RJ. 2015.
Disponível em: <https://www.redetec.org.br/wp-content/uploads/2015>. Acesso em:
10 ago. 2018.

QUINTELLA, H.; ROCHA, H. Nível de maturidade e comparação dos PDPs de

produtos automotivos. Produção, v . 17, n. , 2007. p. 199-215. Disponível em: <
http://www.academia.edu/21459199/N%C3%ADvel_de_maturidade_e_compara%C3
%A7%C3%A3o_dos_PDPs_de_produtos_automotivos> . Acesso em: 11 jul. 2018.

SAMPAT, B. N.; MOWERY, D. C.; ZIEDONIS, A. A. Changes in university patent

quality after the Bayh-Dole act: a re-examination. International Journal of
Industrial Organization, Amsterdam, v. 21, 2003. p. 1371-1390. Disponivel em: <
 58

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167718703000870?via%3Dihub>
Acesso em: 11 jul. 2018.

SBRAGIA, Roberto; STAL, Eva; CAMPANÁRIO; Milton de Abreu; ANDREASSE;

Tales. Inovação. Como Vencer esse desafio empresarial. São Paulo: Clio, 2006.
SILVA, Lourença F. da. II Seminário de Propriedade Intelectual e
Empreendedorismo Tecnológico. IV Workshop de Propriedade Intelectual e
Inovação Tecnológica. Valoração de Tecnologia. Teresina, 30/09,2010. Disponivel
em:
< http://leg.ufpi.br/subsiteFiles/nintec/arquivos/files/Valora%C3%A7%C3%A3o%20d
a%20Tecnologia-Lourenca%20Fca.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2018.
STANLEY, Sadin R.; POVINELLI, Frederic P.; ROSEN, Robert. The NASA
technology push towards future space mission systems. 2002. Disponível em: <
http://adsabs.harvard.edu/abs/1989AcAau..20...73S>. Acesso em: 10 jul. 2018.

STEVENS, A.; TONEGUZZO, F.; BOSTRÖM, D. AUTM U.S. licensing survey: FY

2004 survey summary. Ottawa: Association of University Technology Managers
(AUTM), 2005. Disponível em: <
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000217&pid=S1984-
9230201400030000800032&lng=en>. Acesso em 12 jan. 2019.

STEVENSON-WYDLER. Technology Innovation Act. As Amended Through P.L.

114–329, Enacted January 6, 2017. Disponível em : <
https://legcounsel.house.gov/Comps/Stevenson-
wydler%20Technology%20Innovation%20Act%20Of%201980.pdf >. Acesso em 05
set.2018.

TAFFOREAU, Patrick. Droit de la Propriété intellectuelle: propriété littéraire et

artistique,propriété industrielle et droit international. Gualiano editer: Paris, 2004.
 59

ANEXO 1. INSTRUÇÃO NORMATIVA INPI /PR IN Nº 70/2017

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA INPI/PR Nº 070, DE 11 DE ABRIL DE 2017

Assunto: Dispõe sobre o procedimento

administrativo de averbação de licenças e
cessões de direitos de propriedade industrial
e de registro de contratos de transferência
de tecnologia e de franquia.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE

INDUSTRIAL - INPI no uso da atribuição que lhe confere o artigo 17, inciso XI, do
Anexo I do Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016:
Considerando que a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, nos artigos 62,
121, 140 e 211, prevê a averbação e registro de determinadas modalidades de
contratos;
Considerando que a expedição do Certificado de Averbação ou do
Certificado de Registro pelo INPI é um ato administrativo cuja finalidade é produzir
efeitos em relação a terceiros.

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer o procedimento administrativo de averbação de licenças

e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de
transferência de tecnologia e de franquia, na forma da Lei n° 9.279, de 14 de maio
de 1996.

CAPÍTULO I
DOS CONTRATOS AVERBADOS OU REGISTRADOS PELO INPI

Art. 2º O INPI averbará os contratos de licença, de sublicença e de cessão

de direitos de propriedade industrial e registrará os contratos de transferência de
tecnologia e de franquia a seguir:
I - Licença de direito de propriedade industrial:
a) o contrato de licença e de sublicença para exploração de patente
concedida ou de pedido de patente, conforme disposto nos artigos 61 a 63 da Lei n°
9.279, de 1996;
 60

12.1. o contrato de licença e de sublicença para exploração de registro de

desenho industrial ou de pedido de desenho industrial, conforme disposto
no artigo 121 da Lei n° 9.279, de 1996; e,
b) o contrato de licença e de sublicença para uso d e registro de marca ou de
pedido de marca, conforme disposto nos artigos 139 a 141 da Lei n° 9.279, de 1996.

II - Cessão de direito de propriedade industrial:

a) o contrato de cessão de patente concedida ou de pedido de patente,

conforme disposto nos artigos 58 a 60 da Lei n° 9.279, de 19 96;
b) o contrato de cessão de registro de desenho industrial ou de pedido de
desenho industrial, conforme disposto no artigo 121 da Lei n° 9.279, de 1996; e,
c) o contrato de cessão de registro de marca ou de pedido de marca,
conforme disposto nos artigos 134 a 138 da Lei n° 9.279, de 1996.

III - Transferência de tecnologia:

a) o contrato de fornecimento de tecnologia (“know how”) que compreende a

aquisição de conhecimentos e de técnicas não ampara dos por direitos de
propriedade industrial ou o fornecimento de informações tecnológicas, destinados à
produção de bens e serviços; e,
b) o contrato ou fatura de prestação de serviços de assistência técnica e
científica que estipula as condições de obtenção de técnicas, métodos de
planejamento e programação, pesquisas, estudos e projetos destinados à execução
ou prestação de serviços especializados.

IV - o contrato de Franquia empresarial regido pela Lei nº 8.955, de 15 de dezembro

de 1994.

Art. 3° Os contratos de exportação de tecnologia estão dispensados da

averbação ou registro no INPI.
CAPÍTULO II
DO PEDIDO DE AVERBAÇÃO OU DE REGISTRO DE CONTRATO

Art. 4º O pedido de averbação ou de registro e outras petições serão

apresentados em formulário próprio do INPI, por qualquer das partes contratantes,
instruídos com os seguintes documentos:

I - Formulário de pedido de averbação ou de registro;

II - Comprovante do recolhimento da retribuição devida, com a respectiva
Guia de Recolhimento da União (GRU);
 61

III - Procuração, observado o disposto nos artigos 216 e 217 da Lei n° 9.279,
de 1996;
IV - Contrato, fatura, ou instrumento representativo do ato, observando-se
as formalidades de atos praticados no exterior, quando aplicável;
V - Tradução para o idioma português, quando redigido em idioma
estrangeiro;
VI - Formulários Ficha Cadastro da Pessoa Jurídica ou Física contratantes;
VII - Estatuto, contrato social ou ato constitutivo da pessoa jurídica e última
alteração sobre objeto social consolidada e representação legal da pessoa jurídica
da empresa cessionária, franqueada ou licenciada, domiciliada ou residente no
Brasil;
VIII - Outros documentos, a critério da parte interessada, pertinentes ao
negócio jurídico.

§ 1º. Em caso de sublicenciamento de direito de propriedade industrial, o

requerente apresentará o contrato ou outro documento contendo a autorização
formal do titular desse direito para sublicenciamento;

§ 2º. Para os contratos de franquia, o requerente apresentará a Circular de

Oferta de Franquia ou uma declaração de recebimento da Circular de Oferta de
Franquia, nos termos art. 3º da Lei nº 8.955, de 1994;

§ 3º. Em caso de subfranqueamento, o requerente apresentará o contrato

ou outro documento contendo a autorização formal do franqueador para
subfranqueamento.

Art. 5º O pedido de averbação ou de registro conterá as seguintes

especificações:
I - Partes contratantes;
II - Modalidade contratual;
III - Objeto do contrato;
IV - Valor do contrato;
V - Moeda, valor e forma de pagamento somente para os contratos e faturas
de serviços de assistência técnica e científica;
VI - Prazo de vigência do contrato;
VII - Outras observações relacionadas ao contrato, quando for o caso.

Art. 6º O requerente da averbação ou registro será responsável pela

validade e licitude do contrato ou fatura.
Parágrafo único. Os contratos e faturas de serviço de assistência técnica e
científica serão considerados vigentes até o pagamento das contraprestações,
independentemente do tempo em que elas forem realizadas.
 62

Art. 7º No caso de averbação de contratos de licença ou cessão de direitos

de propriedade industrial, o título ou o pedido de patente ou de registro deve ter sido
concedido ou depositado no INPI.

Parágrafo único. O contrato a ser averbado pelo INP indicará o número de

cada pedido ou título concedido pelo INPI, patente ou registro, e respectivo prazo de
vigência.

Art. 8º A decisão proferida pelo INPI relativa ao requerimento de

averbação ou registro pode ser:

I - Deferimento e emissão do certificado de averbação ou de registro;

II - Formulação de exigência;
III - Indeferimento fundamentado; ou,
IV - Arquivamento.

§ 1º. O prazo para decisão é de até 30 (trinta) dias, contado a partir da data
de publicação da notificação do requerimento na Revista da Propriedade Industrial,
observado o disposto no art. 211 da Lei n° 9.279, de 1996.

§ 2º. O prazo para o cumprimento de exigência é de até 60 (sessenta) dias,

a contar da data de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial, observado
o disposto no art. 224 da Lei n° 9.279, de 1996, sob pena de arquivamento do
requerimento.

CAPÍTULO III
DAS PARTES DO CONTRATO

Art. 9º. Deve constar no contrato a identificação das partes do contrato e de

seus representantes legais, nome ou denominação e os endereços completos, com
logradouro, cidade, unidade da federação e o país.

Art. 10. O INPI observará os seguintes aspectos em relação ao domicílio ou

residência das partes:

I - A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador

devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la
administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações;
II - Nos contratos envolvendo propriedade industrial a referência será a
título concedido ou pedido de direito depositado no INPI.

CAPÍTULO IV
 63

DOS PRAZOS

Art. 11. O prazo do contrato de licença de direitos de propriedade industrial

não poderá ultrapassar a vigência desses direitos no Brasil.

Art. 12. O cancelamento da averbação ou do registro está sujeito à

apresentação de distrato ou instrumento representativo do ato assinado pelas partes
contratantes, por meio de petição a ser juntada ao respectivo processo.

CAPÍTULO V
DO CERTIFICADO

Art. 13. O Certificado de Averbação ou de Registro conterá as seguintes

especificações:

I - Número do processo de averbação ou de registro;

II - Partes contratantes;
III - Modalidade contratual;
IV - Objeto do contrato;
V - Valor declarado do contrato;
VI - Forma de pagamento declarado do contrato para os contratos ou
faturas de serviço de assistência técnica e científica;
VII - Prazo de vigência declarado do contrato;
VIII - Prazo de vigência dos direitos de propriedade industrial concedidos
pelo INPI, se houver direitos de propriedade industrial em seu objeto;
IX - Data do protocolo do pedido de averbação ou de registro no INPI;
X - Data da publicação do deferimento de averbação ou de registro na
Revista da Propriedade Industrial no INPI;
XI - Uma nota informativa com o seguinte conteúdo: “O INPI não examinou
o contrato à luz da legislação fiscal, tributária e d e remessa de capital para o
exterior”;
XII - Observações relacionadas ao contrato, quando for o caso.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 14. Aplicam-se aos contratos de licença e de cessão de registro ou de

pedido de registro de topografia de circuito integrado as normas previstas nesta
Instrução Normativa, observado o disposto nos artigos 41 a 54, da Lei n° 11.484, de
31 de maio de 2007.
 64

Art. 15. Ficam revogadas as Instruções Normativas nº 16, de 18 de março

de 2013, e nº 39, de 22 de junho de 2015.

Art. 16. Esta Instrução Normativa entrará em vigor no dia 1º de julho de

2017.
Rio de Janeiro, 11 de abril de 2017.

LUIZ OTÁVIO PIMENTEL

Presidente
 65

APÊNDICE 1. MODELO DE CONTRATO DE CESSÃO E LICENÇA PARA

EXPLORAÇÃO DE PATENTE

CONTRATO DE CESSÂO E LICENÇA

PARA EXPLORAÇÃO DE PATENTE (EP)
QUE ENTRE SI CELEBRAM A
(INSTITUIÇÃO A) E A (INSTITUIÇÃO B)

A INSTITUIÇÃO A , personalidade jurídica , com sede na endereço completo ,

cidade, estado CEP.: , inscrito no CNPJ sob o nº xxxxxx, neste ato representado
pelo XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, nacionalidade xxx , estado civil xxx,
profissão xxx, RG nº xxxx, xxx, CPF xxx, doravante denominada Licenciante , e, do
outro lado, a INSTITUIÇÂO B, com sede na xxx, n. xxx, xxx, cidade xxx, CEP xxx
inscrito no CNPJ sob o nº xxxxx, neste ato representado pelo XXXXXXXX, xxx,
nacionalidade xxx , estado civil xxx, profissão xxx, RG nº xxxx, xxx, CPF xxx,
doravante denominada Licenciada.

CONSIDERANDO:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇÕES

Conforme usado neste instrumento, os termos em letras maiúsculas terão os

significados descritos abaixo e os títulos empregados em qualquer uma das
CLÁUSULAS ou ITENS desse contrato são meramente indicativos. Para efeito
desse contrato os termos abaixo, quando utilizados no singular ou no plural terão o
significado constante na definição a seguir:

CESSÃO DE PATENTE contrato que se destina a transferir a titularidade a terceiros,

de forma definitiva, da patente regularmente depositada ou concedida no Brasil,
identificando o direito o pedido ou patente concedida.

BÔNUS TECNOLÓGICO aplicação de recursos diretos na empresa permitidas pelo

Estado, denominadas subvenções econômicas, para o pagamento pelo
compartilhamento e uso de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico, de contratação de serviços especializados ou transferência de
tecnologia.

LICENCIANTE que ou quem concede licença ou autorização oficial ou formal, por

oposição ao licenciado.

LICENCIADA que ou quem obteve licença ou autorização oficial ou formal.

 66

LICENÇA PARA EXPLORAÇÂO DE PATENTE contrato para autorizar a exploração

por terceiros, em tempo determinado, da patente regularmente depositada ou
concedida no Brasil, identificando o pedido ou patente concedida.

MATURIDADE TECNOLÓGICA é um meio de avaliar a intensidade tecnológica de

um produto, processo ou serviço de uma determinada área do conhecimento. Existe
uma métrica denominada TRL (Technology Readiness Level) desenvolvida pela
NASA na década de 80, e bastante utilizada para mensurar a tecnologia envolvida
por níveis de escala de 1 a 9.
https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/engineering/technology/txt_accordion1.h
tml

PATENTE é uma concessão pública, conferida pelo estado, que garante ao seu
titular a exclusividade ao explorar comercialmente a sua criação. Deverá ser
identificada pelo n0 do pedido de patente e data do depósito no órgão responsável.

TECNOLOGIA é o desenvolvimento do conhecimento técnico e científico, resultando

na aplicação desse estudo em uma ferramenta transformadora para uso da
sociedade.

RISCO TECNOLÓGICO é a análise de decisões da empresa relacionada aos

investimentos em inovação em curto, médio e longo prazo, observando os potenciais
riscos envolvidos na transação negocial e suas prováveis consequências, uma vez
que a carga fiscal agregada à inovação é elevada, e o retorno da empresa é apenas
o lucro presumido.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O presente contrato estabelece a forma de licença para exploração de patente da

tecnologia intitulada “..................”, cuja solicitação de patente foi depositada junto ao
xxx (nome do órgão) sob o número: ... ......... em.. ..../....../.........
A INSTITUIÇÂO A terá licença exclusiva de uso do pedido de patente de invenção
xxxx, bem como da patente definitiva.
A INSTITUIÇÂO B declara possuir pessoal qualificado e capacitado para fabricar
ditos ......................, desejando ampliar e diversificar o seu campo de atividade.

§1º As partes em comum acordo estabelecerão em qual fase ocorrerá a

transferência de tecnologia da patente sob o n0 xxx.

§2º As partes em comum acordo definirão em qual das etapas da TRL ou

maturidade tecnológica haverá a transferência de tecnologia. Caso a patente xx
alcance o nível de maturidade tecnológica xx na escala de 1 - 9, a INSTITUIÇÃO B
 67

pagará também a INSTITUIÇÃO A, sem prejuízo do pagamento integral da quantia

acima especificada, o valor de R$ xxx,00 (por extenso), em virtude do "incremento
de etapa" da tecnologia.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÔES DAS PARTES

As decisões referentes à patente, cuja titularidade passa a ser compartilhada pelas

partes através deste instrumento, serão tomadas por estas, ou, quando feita por
apenas uma delas, deverá, obrigatoriamente submetê-la à outra, sempre por escrito.

§1º. A Parte deverá responder às consultas em um prazo de até xx (por extenso)

dias corridos, contados a partir da data de recebimento da consulta. Caso este prazo
não seja atendido, considera-se a aceitação tácita da Parte à consulta feita.

§2º. A patente só poderá ser abandonada por qualquer das Partes mediante
comunicação formal à outra parte, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias
antes do vencimento de qualquer prazo estipulado pelos órgãos internacionais de
patente ou pelo INPI.

§3º. No prazo acima estipulado, a Parte remanescente deverá manifestar à outra o

seu interesse na manutenção da patente, hipótese em que esta passará a arcar
exclusivamente com todas as despesas diretas e indiretas oriundas desta
manutenção, mediante fornecimento de toda a documentação necessária à
transferência dos direitos pela Parte interessada no abandono.

§4º. A Parte que tiver conhecimento de qualquer ato que possa representar infração
à patente deverá comunicar imediatamente à outra, fornecendo as informações
necessárias para a condução de eventuais ações.

§5º. As Partes não garantem o deferimento dos pedidos de patentes pelo Instituto
Nacional de Propriedade Industrial – INPI e/ou pelos escritórios oficiais no exterior.

§6º. A LICENCIADA receberá os bônus tecnológicos decorrentes dos recursos

diretos na, denominadas subvenções econômicas, para o pagamento pelo
compartilhamento e uso de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico, de contratação de serviços especializados ou transferência de
tecnologia.

§7º. A LICENCIADA arcará com os riscos tecnológicos resultantes, caso ocorra

algum imprevisto durante a execução do projeto, uma vez que a LICENCIANTE já
transferiu a tecnologia.
 68

CLÁUSULA QUARTA - DOS DIREITOS RELATIVOS À PROPRIEDADE

INTELECTUAL

A licenciante concede à licenciada todas as fórmulas, especificações técnicas,

desenhos e todos os dados necessários à execução efetiva do objeto da patente
licenciada.

A licenciante se obriga a fornecer imediatamente à licenciada informações

detalhadas sobre qualquer aperfeiçoamento ou melhoramento por ela introduzido no
produto ou no processo objeto da licença.

A licenciante concorda que pertencerão à licenciada os direitos sobre os

aperfeiçoamentos ou melhoramentos por este introduzidos nos..........................,
comprometendo-se a licenciada a dar ciência dos mesmos à licenciante, nas
mesmas bases da licença ora concedida.

A licenciada se obriga a fazer uso efetivo da patente licenciada, fabricando e

vendendo ininterruptamente os..........................em volume e qualidade tais e
satisfazer a demando do mercado e em obediência às normas de uso efetivo
estabelecidas pelo INPI fornecendo as respectivas provas sempre que solicitadas.

A licenciada se obriga a realizar os pagamentos decorrentes das taxas relacionadas

à vigência legal da referida patente, bem como o acompanhamento, o
monitoramento e o cumprimento das exigências técnicas e formais, caso ocorra.

CLÁUSULA QUINTA – DO LICENCIAMENTO A TERCEIROS

Pelo presente, a licenciante concederá a licenciada a licença exclusiva para

fabricação no Brasil e venda dos produtos no Brasil e no exterior, podendo a
licenciada conceder sublicenças totais ou parciais a terceiros, previamente
aprovadas pela licenciante, em igualdade de condições.

A licenciada se obriga em informar imediatamente a licenciante sobre qualquer

violação ou infração dos produtos por parte de terceiros, e a licenciante deverá por
sua conta e risco, tomar as medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis, contando
com a colaboração da licenciada que aqui se obriga a dar. Caso a licenciante não
queira punir os contrafatores, por razão própria, então a licenciada poderá fazê-lo as
suas expensas.

A licenciante terá direito, através de pessoas credenciadas, durante a vigência deste

contrato, a visitar as fábricas e dependências da licenciada, para o controle da
 69

qualidade dos ..........................., e a verificação do exato adimplemento das demais

obrigações contratuais da licenciada.

CLÁUSULA SEXTA – DA EXPLORAÇÂO ECONÔMICA E TRANSFERÊNCIA

DE TECNOLOGIA

Como contraprestação pela concessão da presente licença, a licenciada se obriga a

pagar à licenciante uma importância, a título de royalties ou outro método de
valoração acordada pelas partes, correspondente a % (........... por cento) do preço
líquido das vendas dos.................................... considerando-se como
tal..................................

A licenciante obriga-se a efetuar ditos pagamentos de forma

........................................................................... devendo fornecer, juntamente com o
respectivo pagamento, um demonstrativo de cálculos com o relatório das vendas
feitas no trimestre efetuando as cabíveis retenções de fonte do Imposto de Renda
conforme a legislação vigente na data dos pagamentos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONFIDENCIALIDADE

As PARTES se comprometem a manter em segredo todos os dados e

INFORMAÇÕES TÉCNICAS, comerciais e financeiras, relativos ao presente
Contrato, sob as seguintes condições:

as partes receptoras manterão a informação confidencial, e salvo autorização

expressa por escrito, não lhes será facultado revelar nem total nem parcialmente a
informação recebida a terceiros, incluindo assessores ou consultores externos,
exceto em caso de requerimento judicial;

igualmente as PARTES se comprometem a que todas estas cláusulas sejam

respeitadas pelo pessoal envolvido na aplicação da TECNOLOGIA, que possa ter
acesso à informação confidencial por razões estritamente profissionais;

se, por omissão ou erro da LICENCIADA, houver vazamento ou acesso a

informações a terceiros, as possíveis ações judiciais correrão à conta da
LICENCIADA;

se, por omissão ou erro do LICENCIANTE, houver igualmente vazamento ou acesso

a informações a terceiros, as possíveis ações judiciais correrão à conta do
LICENCIANTE, ressalvado o caso de licenciamento a terceiros.
 70

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá duração de xxx (por extenso) anos a contar da data de sua
assinatura, respeitando o prazo de vigência da patente em questão.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO E DA DENÙNCIA

Tanto a licenciante como a licenciada poderão dar por rescindido este contrato nos
seguintes casos:

 quanto uma decisão judicial ou resolução qualquer implicar na dissolução de

uma das empresas;
 quando houver execução judicial sobre os bens imóveis da outra;
 quando uma delas for judicialmente declarada em estado de falência.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

É competente o foro ...................., para dirimir quaisquer dúvidas que resultarem da

execução deste instrumento.

E assim, por estarem justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 02

(duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

-----------------------, ----------de----- ------------------de -----------.

Assinaturas:

____________________ _____________________
Licenciante Licenciada

Testemunhas:

___________________
_____________________
Nome: Nome:
C.P.F: C.P.F:
 71

APÊNDICE 2. MODELO DE CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

PARA FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA (KNOW-HOW)

CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA DE SOFTWARE PARA
FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA
(KNOW-HOW) QUE ENTRE SI CELEBRAM
A INSTITUIÇÃO A E, DO OUTRO LADO, A
INSTITUIÇÃO B.

Este Contrato de Transferência de Tecnologia de Software para Fornecimento de

Tecnologia (know-how), celebrado entre a Instituição A, personalidade jurídica,
endereço completo, Cidade, Estado , CEP: , inscrito no CNPJ sob o nº xxxx, neste
ato representado pelo XXXXXXXX, nacionalidade xxx , estado civil xxx, profissão
xxx, RG nº xxxx, xxx, CPF xxx, doravante denominado LICENCIANTE e a empresa
XXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, com sede no estado do xxx, município
de xx, em xx, CEP, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxxx, neste ato
representada por seu XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, nacionalidade xxx , estado
civil xxx, profissão xxx, RG nº xxxx, xxx, CPF xxx, doravante denominada
LICENCIADA. O LICENCIANTE e a LICENCIADA serão doravante referidas, em
conjunto, como as PARTES e cada uma, individualmente, como a PARTE.

Considerando:

que o LICENCIANTE é o único detentor de software , que abarca a tecnologia

“XXX”, desenvolvido nas instalações da instituição xx;

que a LICENCIADA declara possuir pessoal qualificado e capacitado bem como

equipamentos e estrutura necessários para utilizar a tecnologia.

as PARTES contratantes, por este instrumento, acordam o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇÕES

Conforme usado neste instrumento, os termos em letras maiúsculas terão os

significados descritos abaixo e os títulos empregados em qualquer uma das
CLÁUSULAS ou ITENS desse contrato são meramente indicativos. Para efeito
desse contrato os termos abaixo, quando utilizados no singular ou no plural terão o
significado constante na definição a seguir:
 72

AVERBAÇÂO DE CONTRATO devem ser averbados/registrados pelo INPI (Instituto

Nacional de Propriedade Industrial) todos os contratos que impliquem transferência
de tecnologia, sejam entre empresas nacionais, ou entre empresas nacionais e
sediadas ou domiciliadas no exterior.

BÔNUS TECNOLÓGICO aplicação de recursos diretos na empresa permitidas pelo

Estado, denominadas subvenções econômicas, para o pagamento pelo
compartilhamento e uso de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico, de contratação de serviços especializados ou transferência de
tecnologia

FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA (KNOW-HOW) contrato que estipula as

condições para a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por
direitos de propriedade industrial depositados ou concedidos no Brasil (Know-how).
Incluem-se os contratos de licença de uso de programas de computador (software),
desde que prevista a abertura do código fonte, nos termos do artigo 11 da Lei nº
9.609/98.

LICENCIANTE que ou quem concede licença ou autorização oficial ou formal, por

oposição ao licenciado.

LICENCIADA que ou quem obteve licença ou autorização oficial ou formal.

MATURIDADE TECNOLÓGICA é um meio de avaliar a intensidade tecnológica de

um produto, processo ou serviço de uma determinada área do conhecimento. Existe
uma métrica denominada TRL (Technology Readiness Level) desenvolvida pela
NASA na década de 80, e bastante utilizada para mensurar a tecnologia envolvida
por níveis de escala de 1 a 9.
https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/engineering/technology/txt_accordion1.h
tml

RISCO TECNOLÓGICO é a análise de decisões da empresa relacionada aos

investimentos em inovação em curto, médio e longo prazo, observando os potenciais
riscos envolvidos na transação negocial e suas prováveis consequências, uma vez
que a carga fiscal agregada à inovação é elevada, e o retorno da empresa é apenas
o lucro presumido.

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA contratos que visam a

obtenção de técnicas para elaborar projetos ou estudos e a prestação de alguns
serviços especializados.
 73

SOFTWARE é o conjunto de componentes lógicos de um computador ou sistema

de processamento de dados; programa, rotina ou conjunto de instruções que
controlam o funcionamento de um computador; suporte lógico

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA é a transferência do conhecimento técnico ou

científico de caráter econômico ou não, de uma organização a outra, aliada a um
produto ou processo.
Transferência de Tecnologia Vertical transfere atividade científica de invenção
tecnológica no âmbito comercial.
Transferência de Tecnologia Horizontal envolve transferência de bens imateriais e
intangíveis existente de um mercado para outro, menos desenvolvido.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DO CONTRATO

O presente Contrato tem por objetivo estabelecer as condições de licenciamento à

LICENCIADA da TECNOLOGIA de “XX” em caráter não exclusivo, intransferível e
remunerada.
§1º. Caso a tecnologia do SOFTWARE “XX” alcance o nível de maturidade
tecnológica xx na escala de 1 - 9, a LICENCIADA pagará também ao LICENCIANTE,
sem prejuízo do pagamento integral da quantia acima especificada, o valor de R$
xxx,00 (xxxx reais), em virtude do "incremento de etapa".

CLÁUSULA TERCEIRA – DA OBRIGAÇÂO DAS PARTES

§1º. A LICENCIADA se obriga a fazer uso efetivo da TECNOLOGIA, exclusivamente

para industrialização de xxx, explorando ininterruptamente em volume e qualidade
de forma que satisfaçam a demanda do mercado, obedecendo às normas previstas
para uso efetivo.

§2º. O LICENCIANTE se compromete a fornecer à LICENCIADA todas as

INFORMAÇÕES TÉCNICAS necessárias à exploração da TECNOLOGIA.

§3º. O LICENCIANTE se compromete a prestar a ASSISTÊNCIA TÈCNICA

necessária para a implementação da TECNOLOGIA, desde já estipulada em
(prazo), numa carga horária máxima de xx (por extenso) horas semanais, a contar
da data em que as instalações estiverem prontas para a utilização da
TECNOLOGIA.

§4º. A LICENCIADA receberá os bônus tecnológicos decorrentes dos recursos

diretos na, denominadas subvenções econômicas, para o pagamento pelo
compartilhamento e uso de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento
 74

tecnológico, de contratação de serviços especializados ou transferência de

tecnologia.

§5º. A LICENCIADA arcará com os riscos tecnológicos resultantes, caso ocorra

algum imprevisto durante a execução do projeto, uma vez que a LICENCIANTE já
transferiu a tecnologia.

CLÁUSULA QUARTA- PROPRIEDADE INTELECTUAL

A LICENCIADA observará as seguintes disposições quanto a:

I - TITULARIDADE - a LICENCIADA reconhece e concorda que o LICENCIANTE é e

permanecerá o único proprietário detentor da TECNOLOGIA constante neste
Contrato. Todos os outros direitos não concedidos expressamente neste instrumento
estão retidos.

II - DO LICENCIAMENTO A TERCEIROS - a LICENCIADA não poderá, em hipótese

alguma, sublicenciar a TECNOLOGIA objeto deste Contrato a terceiros, sem a
expressa anuência do LICENCIANTE.

III - VIOLAÇÃO DE TERCEIROS - se a LICENCIADA tiver conhecimento de

qualquer possível violação ou apropriação indébita de direitos da tecnologia, ela
dará notificação do fato imediatamente ao LICENCIANTE. A LICENCIADA concorda
em cooperar com o LICENCIANTE para buscar os recursos judiciais para essas
violações e apropriações indébitas.

CLÁUSULA QUINTA - REMUNERAÇÃO

Quanto à remuneração, as PARTES observarão as seguintes disposições:

I - ROYALTIES - em contraprestação pelo direito de uso da TECNOLOGIA, cujo

licenciamento se constitui no objeto deste instrumento, a LICENCIADA pagará ao
LICENCIANTE o montante de R$ 000.000,00 (xxx reais) assim subdivididos:

no ato da assinatura deste instrumento, a LICENCIADA pagará ao LICENCIANTE o

valor de R$ 00.000,00 (xx reais);

o saldo remanescente, R$ 00.000,00 (xx reais), será pago em parcelas iguais de R$

000,00(xx reais), vincendas mensalmente até o décimo dia útil subsequente, a partir
do mês de utilização efetiva da TECNOLOGIA, no total de xx (xxx) parcelas.
 75

II – ATUALIZAÇÃO MONETÀRIA - os valores referentes às parcelas descritas no

item I supra, serão reajustados a cada período de 12 (doze) meses, pela média
aritmética da variação do IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, fornecido
pela Fundação Getúlio Vargas – FGV e do IPC – Índice de Preços ao Consumidor,
também fornecido pela FGV ou, na extinção de algum índice, outro índice oficial
deverá substituí-lo.

III - PAGAMENTO ATRASADO - sobre qualquer pagamento não efetuado dentro do

vencimento incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração, mais multa de
10% (dez por cento) sobre o montante do débito atualizado monetariamente com
base na variação do IGP-M da FGV, ou outro índice oficial que vier a substituí-lo.

CLÁUSULA SEXTA - CONFIDENCIALIDADE E SIGILO DAS INFORMAÇÕES

As PARTES se comprometem a manter em segredo todos os dados e

INFORMAÇÕES TÉCNICAS, comerciais e financeiras, relativos ao presente
Contrato, sob as seguintes condições:
as partes receptoras manterão a informação confidencial, e salvo autorização
expressa por escrito, não lhes será facultado revelar nem total nem parcialmente a
informação recebida a terceiros, incluindo assessores ou consultores externos,
exceto em caso de requerimento judicial;

igualmente as PARTES se comprometem a que todas estas cláusulas sejam

respeitadas pelo pessoal envolvido na aplicação da TECNOLOGIA, que possa ter
acesso à informação confidencial por razões estritamente profissionais;

se, por omissão ou erro da LICENCIADA, houver vazamento ou acesso a

informações a terceiros, as possíveis ações judiciais correrão à conta da
LICENCIADA;
se, por omissão ou erro do LICENCIANTE, houver igualmente vazamento ou acesso
a informações a terceiros, as possíveis ações judiciais correrão à conta do
LICENCIANTE, ressalvado o caso de licenciamento a terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA - LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

O LICENCIANTE não se responsabilizará pelo mau uso e/ou aplicação da

TECNOLOGIA, objeto do presente instrumento, tampouco se responsabiliza pelo
controle de qualidade da LICENCIADA.

CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA

 76

O prazo de vigência do presente instrumento é de XX (por extenso) anos, contados

a partir da data de início da utilização da tecnologia, podendo ser prorrogado
mediante assinatura de Termo Aditivo.

Parágrafo único. PRAZO PARA INÍCIO DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA - Fica

estipulado o prazo máximo de XX (por extenso) meses para a LICENCIADA iniciar a
utilização da TECNOLOGIA objeto deste instrumento. Após este prazo, mesmo que
não tenha sido iniciada a utilização da TECNOLOGIA, por culpa da LICENCIADA,
terá início a vigência do presente contrato.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO

Quanto à revisão ou rescisão contratual, as PARTES observarão as seguintes

disposições:
II - RESCISÃO POR VIOLAÇÃO - se qualquer das PARTES faltar substancialmente
com o cumprimento de suas obrigações segundo este instrumento, a PARTE
inadimplente concorda em envidar os seus esforços comercialmente razoáveis para
corrigir o inadimplemento dentro de 60 (sessenta) dias após notificação por escrito
sobre o não cumprimento da PARTE adimplente; ressalvado, contudo, que o período
para deixar de efetuar um pagamento no vencimento será de 10 (dez) dias. Se
qualquer inadimplemento não for corrigido dentro do período aplicável para a
solução, então a PARTE não inadimplente, a seu critério, pode, além de quaisquer
outros recursos que ela possa ter, rescindir este instrumento ao fim desse período
para a solução.

III - RESCISÃO POR FALTA DE USO DA TECNOLOGIA - se, após o período de 02

(dois) anos, comprovar-se a não utilização da TECNOLOGIA, objeto deste Contrato,
por parte da LICENCIADA, o LICENCIANTE poderá rescindir o presente
instrumento.

IV - MULTA POR RESCISÃO - em caso de rescisão nos termos do item IV supra,

caberá a LICENCIADA o pagamento de uma multa de até 10% (dez por cento) do
valor total deste Contrato, como ressarcimento pelos danos causados pela não
utilização da TECNOLOGIA.

V - As PARTES poderão rescindir o presente contrato, independente de motivo,

mediante aviso prévio com 30 (trinta) dias de antecedência à parte contrária,
mediante o pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor total deste
contrato. Em face do pagamento inicial de R$00,00 (xx reais), além da multa se
observará o seguinte procedimento:

sendo a rescisão promovida pela LICENCIADA, esta perderá os valores já pagos;

 77

sendo a rescisão promovida pelo LICENCIANTE, o valor inicialmente pago

(R$00.000,00) será dividido pelo número total de meses e multiplicado pelo número
de meses restantes de vigência do contrato, aferindo-se, assim, o valor a ser
devolvido pelo LICENCIANTE à LICENCIADA, atualizado pelos mesmos índices
estabelecidos no item II, da cláusula quarta, deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO

É competente o foro ...................., para dirimir quaisquer dúvidas que resultarem da

execução deste instrumento.
E assim, por estarem justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

......................, ...... de ......................... de ....

____________________________
LICENCIANTE ____________________________
Representante legal LICENCIADA
Representante legal

Testemunhas:

___________________
_____________________
Nome: Nome:
C.P.F: C.P.F:
 78

APÊNDICE 3. MODELO DE CONTRATO DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÂO DE

PATENTE E FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA (KNOW-HOW)

CONTRATO DE LICENÇA PARA

EXPLORAÇÃO DE PATENTE E
FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA
(KNOW-HOW) QUE ENTRE SI CELEBRAM
A INTITUIÇÃO A E, DO OUTRO LADO, A
INSTITUIÇÃO B.

Este Contrato de Licença para Exploração de Patente e Fornecimento de

Tecnologia Know-how, celebrado entre a Instituição A, personalidade jurídica,
endereço completo, Cidade, Estado , CEP: , inscrito no CNPJ sob o nº xxxx, neste
ato representado pelo XXXXXXXX, nacionalidade xxx , estado civil xxx, profissão
xxx, RG nº xxxx, xxx, CPF xxx, doravante denominado LICENCIANTE e a empresa
XXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, com sede no estado do xxx, município
de xx, em xx, CEP, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxxx, neste ato
representada por seu XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, nacionalidade xxx , estado
civil xxx, profissão xxx, RG nº xxxx, xxx, CPF xxx, doravante denominada
LICENCIADA. O LICENCIANTE e a LICENCIADA serão doravante referidas, em
conjunto, como as PARTES e cada uma, individualmente, como a PARTE.

Considerando:

 que o LICENCIANTE é o único detentor do pedido da tecnologia, cujo direito

de propriedade industrial decorrente da respectiva invenção, conforme Pedido
de Privilégio de Patente de Invenção protocolado junto ao Instituto nacional de
Propriedade Industrial – INPI, sob o nº xxx, com data do depósito em
xxx/xx/xxxx, referente ao “ título da patente”, desenvolvido no âmbito da “
nome da instituição”.

 que a LICENCIADA declara possuir pessoal qualificado e capacitado bem

como equipamentos e estrutura necessários para utilizar a tecnologia.

as PARTES contratantes, por este instrumento, acordam o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇÕES

Conforme usado neste instrumento, os termos em letras maiúsculas terão os

significados descritos abaixo e os títulos empregados em qualquer uma das
CLÁUSULAS ou ITENS desse contrato são meramente indicativos. Para efeito
 79

desse contrato os termos abaixo, quando utilizados no singular ou no plural terão o

significado constante na definição a seguir:
ASSISTÊNCIA TÉCNICA neste Contrato significa o acompanhamento necessário
para a implementação do processo em escala industrial.

AVERBAÇÂO DE CONTRATO devem ser averbados/registrados pelo INPI

(Instituto Nacional de Propriedade Industrial) todos os contratos que impliquem
transferência de tecnologia, sejam entre empresas nacionais, ou entre empresas
nacionais e sediadas ou domiciliadas no exterior.

BÔNUS TECNOLÓGICO aplicação de recursos diretos na empresa permitidas

pelo Estado, denominadas subvenções econômicas, para o pagamento pelo
compartilhamento e uso de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico, de contratação de serviços especializados ou transferência de
tecnologia.

FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA (KNOW-HOW) contrato que estipula as

condições para a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por
direitos de propriedade industrial depositados ou concedidos no Brasil (Know-
How). Incluem-se os contratos de licença de uso de programas de computador
(software), desde que prevista a abertura do código fonte, nos termos do artigo
11 da Lei nº 9.609/98.

INFORMAÇÔES TÉCNICAS significa dados sobre composição química,

componentes e concentrações, condições físicas como temperatura e tempo,
necessárias para a sua exequibilidade.

LICENCIANTE que ou quem concede licença ou autorização oficial ou formal,

por oposição ao licenciado.

LICENCIADA que ou quem obteve licença ou autorização oficial ou formal.

MATURIDADE TECNOLÒGICA é um meio de avaliar a intensidade tecnológica

de um produto, processo ou serviço de uma determinada área do conhecimento.
Existe uma métrica denominada TRL (Technology Readiness Level)
desenvolvida pela NASA na década de 80, e bastante utilizada para mensurar a
tecnologia envolvida por níveis de escala de 1 a 9.
https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/engineering/technology/txt_accordion
1.html
 80

PATENTE significa o pedido de patente depositado no órgão responsável, no

Brasil, o depósito é realizado no INPI – Instituto Nacional de Propriedade
Industrial.
RISCO TECNOLÓGICO é a análise de decisões da empresa relacionada aos
investimentos em inovação em curto, médio e longo prazo, observando os
potenciais riscos envolvidos na transação negocial e suas prováveis
consequências, uma vez que a carga fiscal agregada à inovação é elevada, e o
retorno da empresa é apenas o lucro presumido.

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA contrato que visa a

obtenção de técnicas para elaborar projetos ou estudos e a prestação de alguns
serviços especializados.
TECNOLOGIA significa a proteção da patente “XX”, cujo licenciamento é Objeto
desse Contrato.

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA é a transferência do conhecimento técnico

ou científico de caráter econômico ou não, de uma organização a outra, aliada a
um produto ou processo.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DO CONTRATO

O presente Contrato tem por objetivo estabelecer as condições de licenciamento à

LICENCIADA da TECNOLOGIA de “XX” em caráter exclusivo, intransferível e
remunerada.
§1º. A LICENCIADA se obriga a fazer uso efetivo da TECNOLOGIA, exclusivamente
para industrialização de xxx, explorando ininterruptamente em volume e qualidade
de forma que satisfaçam a demanda do mercado, obedecendo às normas previstas
para uso efetivo.

§2º. O LICENCIANTE se compromete a fornecer à LICENCIADA todas as

INFORMAÇÕES TÉCNICAS necessárias à exploração da TECNOLOGIA.

§3º. O LICENCIANTE se compromete a prestar a ASSISTÊNCIA TÈCNICA

necessária para a implementação da TECNOLOGIA, desde já estipulada em
(prazo), numa carga horária máxima de xx (por extenso) horas semanais, a contar
da data em que as instalações estiverem prontas para a utilização da
TECNOLOGIA.

CLÁUSULA TERCEIRA - PROPRIEDADE INTELECTUAL

A LICENCIADA observará as seguintes disposições quanto a:

 81

I - TITULARIDADE DA PATENTE - a LICENCIADA reconhece e concorda que o

LICENCIANTE é e permanecerá o único proprietário do pedido de PATENTE do
processo e da TECNOLOGIA constantes neste Contrato. Todos os outros direitos
não concedidos expressamente neste instrumento estão retidos.
II - DO LICENCIAMENTO A TERCEIROS - a LICENCIADA não poderá, em hipótese
alguma, sublicenciar a TECNOLOGIA objeto deste Contrato a terceiros, sem a
expressa anuência do LICENCIANTE.

III - VIOLAÇÃO DE TERCEIROS - se a LICENCIADA tiver conhecimento de

qualquer possível violação ou apropriação indébita de direitos da PATENTE, ela
dará notificação do fato imediatamente ao LICENCIANTE. A LICENCIADA concorda
em cooperar com o LICENCIANTE para buscar os recursos judiciais para essas
violações e apropriações indébitas.

CLÁUSULA QUARTA - REMUNERAÇÃO

Quanto à remuneração, as PARTES observarão as seguintes disposições:

I - ROYALTIES - em contraprestação pelo direito de uso da TECNOLOGIA, cujo

licenciamento se constitui no objeto deste instrumento, a LICENCIADA pagará ao
LICENCIANTE o montante de R$ 000.000,00 (xxx reais) assim subdivididos:

a) no ato da assinatura deste instrumento, a LICENCIADA pagará ao

LICENCIANTE o valor de R$ 00.000,00 (xx reais);

b) o saldo remanescente, R$ 00.000,00 (xx reais), será pago em parcelas iguais

de R$ 000,00(xx reais), vincendas mensalmente até o décimo dia útil
subseqüente, a partir do mês de utilização efetiva da TECNOLOGIA, no total
de xx (xxx) parcelas.

II - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - os valores referentes às parcelas descritas no

item I supra, serão reajustados a cada período de 12 (doze) meses, pela média
aritmética da variação do IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, fornecido
pela Fundação Getúlio Vargas – FGV e do IPC – Índice de Preços ao Consumidor,
também fornecido pela FGV ou, na extinção de algum índice, outro índice oficial
deverá substituí-lo.

III - PAGAMENTO ATRASADO - sobre qualquer pagamento não efetuado dentro do

vencimento incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração, mais multa de
10% (dez por cento) sobre o montante do débito atualizado monetariamente com
base na variação do IGP-M da FGV, ou outro índice oficial que vier a substituí-lo.
 82

CLÁUSULA QUINTA - CONFIDENCIALIDADE E SIGILO DAS INFORMAÇÕES

As PARTES se comprometem a manter em segredo todos os dados e

INFORMAÇÕES TÉCNICAS, comerciais e financeiras, relativos ao presente
Contrato, sob as seguintes condições:

a) as partes receptoras manterão a informação confidencial, e salvo autorização

expressa por escrito, não lhes será facultado revelar nem total nem
parcialmente a informação recebida a terceiros, incluindo assessores ou
consultores externos, exceto em caso de requerimento judicial;

b) igualmente as PARTES se comprometem a que todas estas cláusulas sejam

respeitadas pelo pessoal envolvido na aplicação da TECNOLOGIA, que
possa ter acesso à informação confidencial por razões estritamente
profissionais;
c) se, por omissão ou erro da LICENCIADA, houver vazamento ou acesso a
informações a terceiros, as possíveis ações judiciais correrão à conta da
LICENCIADA;

d) se, por omissão ou erro do LICENCIANTE, houver igualmente vazamento ou

acesso a informações a terceiros, as possíveis ações judiciais correrão à
conta do LICENCIANTE, ressalvado o caso de licenciamento a terceiros.

CLÁUSULA SEXTA - LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

O LICENCIANTE não se responsabilizará pelo mau uso e/ou aplicação da

TECNOLOGIA, objeto do presente instrumento, tampouco se responsabiliza pelo
controle de qualidade da LICENCIADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO

O prazo de vigência do presente instrumento é de XX (por extenso) anos, contados

a partir da data de início da utilização da tecnologia, podendo ser prorrogado
mediante assinatura de Termo Aditivo.

Parágrafo único. PRAZO PARA INÍCIO DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA - Fica

estipulado o prazo máximo de XX (por extenso) meses para a LICENCIADA iniciar a
utilização da TECNOLOGIA objeto deste instrumento. Após este prazo, mesmo que
não tenha sido iniciada a utilização da TECNOLOGIA, por culpa da LICENCIADA,
terá início a vigência do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA - REVISÃO E RESCISÃO

 83

Quanto à revisão ou rescisão contratual, as PARTES observarão as seguintes

disposições:
I – REVISÃO - se antes do término da vigência deste Contrato for concedida ao
LICENCIANTE, através da Carta-Patente pelo INPI, o direito de propriedade
industrial sobre a TECNOLOGIA ora licenciada, uma nova negociação entre as
PARTES será estabelecida com vistas à comercialização da PATENTE. Mesmo que
a LICENCIADA não adquira a PATENTE do LICENCIANTE, fica garantida à mesma
a utilização da TECNOLOGIA pelo período descrito no parágrafo único, da cláusula
sétima.

II - RESCISÃO POR VIOLAÇÃO - se qualquer das PARTES faltar substancialmente

com o cumprimento de suas obrigações segundo este instrumento, a PARTE
inadimplente concorda em envidar os seus esforços comercialmente razoáveis para
corrigir o inadimplemento dentro de 60 (sessenta) dias após notificação por escrito
sobre o não cumprimento da PARTE adimplente; ressalvado, contudo, que o período
para deixar de efetuar um pagamento no vencimento será de 10 (dez) dias. Se
qualquer inadimplemento não for corrigido dentro do período aplicável para a
solução, então a PARTE não inadimplente, a seu critério, pode, além de quaisquer
outros recursos que ela possa ter, rescindir este instrumento ao fim desse período
para a solução.

III - RESCISÃO POR FALTA DE USO DA TECNOLOGIA - se, após o período de 02

(dois) anos, comprovar-se a não utilização da TECNOLOGIA, objeto deste Contrato,
por parte da LICENCIADA, o LICENCIANTE poderá rescindir o presente
instrumento.

IV - MULTA POR RESCISÃO - em caso de rescisão nos termos do item IV supra,

caberá a LICENCIADA o pagamento de uma multa de 10% (dez por cento) do valor
total deste Contrato, como ressarcimento pelos danos causados pela não utilização
da TECNOLOGIA.
V - Uma vez rescindido o presente Contrato, todos os compromissos de sigilo aqui
assumidos, se mantêm pelo prazo de 20 (vinte) anos.

VI - As PARTES poderão rescindir o presente contrato, independente de motivo,

mediante aviso prévio com 30 (trinta) dias de antecedência à parte contrária,
mediante o pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor total deste
contrato. Em face do pagamento inicial de R$00,00 (xx reais), além da multa se
observará o seguinte procedimento:

a) sendo a rescisão promovida pela LICENCIADA, esta perderá os valores já

pagos;
 84

b) sendo a rescisão promovida pelo LICENCIANTE, o valor inicialmente pago

(R$00.000,00) será dividido pelo número total de meses e multiplicado pelo
número de meses restantes de vigência do contrato, aferindo-se, assim, o
valor a ser devolvido pelo LICENCIANTE à LICENCIADA, atualizado pelos
mesmos índices estabelecidos no item II, da cláusula quarta, deste
instrumento.
CLÁUSULA NONA - FORO

É competente o foro ...................., para dirimir quaisquer dúvidas que resultarem da

execução deste instrumento.

E assim, por estarem justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 02

(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

......................, ...... de ......................... de ....

___________________________________
LICENCIANTE __________________________________
Representante legal LICENCIADA
Representante legal

Testemunhas:

___________________
_____________________
Nome: Nome:
C.P.F: C.P.F:
 85

APÊNDICE 4. MODELO DE TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO PARA

SER UTILIZADO POR REPRESENTANTES DE
INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS, DURANTE
APRESENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS, SOB UM
POSSÍVEL LICENCIAMENTO.

Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito (a) no CPF sob o nº xx,
abaixo firmado, assume o compromisso de manter confidencialidade e sigilo sobre
todas as informações técnicas e outras relacionadas ao desenvolvimento da
tecnologia “XXXXX”, a que tiver acesso durante a apresentação realizada nas
dependências da Instituição.
Por este Termo de Confidencialidade e Sigilo compromete-se a:
1) utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso na avaliação apenas para
desenvolver atividades relacionadas ao projeto e mediante autorização e
conhecimento da Instituição;
2) não repassar o conhecimento das informações confidenciais e nem efetuar
nenhuma gravação ou cópia da documentação que tiver acesso, responsabilizando-
se por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu
intermédio, obrigando-se, assim, a ressarcir à Instituição/empresa pela ocorrência de
qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das
informações fornecidas.
Neste Termo, as seguintes expressões serão assim definidas:

“Informação Confidencial” significará toda informação revelada através da

apresentação da tecnologia, sob a forma escrita, verbal ou por quaisquer outros
meios. Inclui, mas não se limita à informação relativa às operações, processos,
planos ou intenções, informações sobre produção, instalações, equipamentos,
segredos de negócio e de fábrica, dados, habilidades especializadas, projetos,
métodos e metodologia, fluxogramas, especificações, componentes, fórmulas,
produtos, amostras, diagramas, desenho industrial, patentes, oportunidades de
mercado e questões relativas a negócios revelados no projeto da tecnologia
mencionada.

“Avaliação” significa todas e quaisquer discussões, conversações ou

negociações entre ou com as partes, de alguma forma relacionada ou associada
com a tecnologia XXXX, acima mencionada.

A vigência da obrigação de confidencialidade e sigilo, assumida por meio deste

termo, terá validade enquanto a informação não for tornada de conhecimento
público, ou mediante autorização escrita. Pelo não cumprimento do presente Termo
de Confidencialidade e sigilo, fica o abaixo assinado ciente de todas as sanções
judiciais que poderão advir.

Local, / / .
Assinatura