21 ESTG025 - 17 PI Transferncia de Tecnologia

ESTG025-17 Propriedade Intelectual
Transferência de
Tecnologia
1
CONCEITOS ELEMENTARES
Conceito de Ativos
 Definição de Ativos
– Bens econômicos, com a propriedade de manter
ou ampliar a riqueza, possuindo capacidade de
produzir valor para seus proprietários.
2
Conceito de Ativos
 Ativos Tangíveis
 Bens materiais (quadros, joias...);
 Bens de capital (máquinas, equipamentos...);
 Infraestrutura (instalações, prédios...).
 Ativos Intangíveis
 Bens imateriais que podem auferir ganhos
monetários ao seu titular (proprietário).
3
Prof.ª Drª Anne C Chinellato - Propriedade Intelectual
A Propriedade Intelectual
como um Ativo Intangível
 Direitos Autorais
– São direitos concedidos aos autores de obras
intelectuais como Obras Artísticas, Artigos Científicos,
Livros, Programas de Computador (softwares)...
 Direitos de Propriedade Industrial

– São direitos concedidos ao titular de tecnologias
industriais (patentes, marcas, desenhos industriais...)
4
Tecnologia industrial
 Conceito de tecnologia industrial
– Conjunto de conhecimentos, informações e

técnicas destinados à produção (produtos e
processos) e comercialização de bens e serviços.
– Compreende também as funções de metrologia,

normatização, regulamentação técnica, avaliação
de conformidade e tecnologias de gestão da
qualidade.
5
Tecnologia industrial
 Importância da tecnologia industrial
– Empresas
 aumento de produtividade, competitividade e
inovação.
– Sociedade
 crescimento, desenvolvimento e sustentabilidade
econômica.
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Formas da Tecnologia Industrial
 Patentes
– Patente de Invenção (PI)
“Invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade
inventiva e aplicação industrial” (Lei 9.279/1996).
– Modelo de Utilidade (MU)

“Objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de
aplicação industrial, que apresente nova forma ou
disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em
melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”.
7
 Desenho Industrial (DI)

“Forma plástica ornamental de um objeto ou o
conjunto ornamental de linhas e cores que possa
ser aplicado a um produto, proporcionando
resultado visual novo e original na sua
configuração externa e que possa servir de tipo
de fabricação industrial”.
(Lei 9.279/1996)
8
 Segredo industrial (know-how)
“Conhecimentos, informações e técnicas não

amparados por direitos de propriedade industrial,
destinados à produção e à comercialização de
bens industriais e serviços”
9
 Marcas
– Marca de produto ou serviço
usada para distinguir produto ou serviço de outro
idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.
– Marca de certificação
aquela usada para atestar a conformidade de um produto
ou serviço com determinadas normas ou especificações
técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza,
material utilizado e metodologia empregada.
– Marca coletiva
aquela usada para identificar produtos ou serviços
provindos de membros de uma determinada entidade.
10
 Serviços de Assistência Técnica e Científica

– Técnicas, métodos de planejamento, programação e
processo de produção, bem como pesquisas, estudos
e projetos, consultoria, incluindo serviços
especializados relacionados a equipamentos
adquiridos.
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 Franquia empresarial
– “Franquia empresarial é o sistema pelo qual um
franqueador cede ao franqueado o direito de uso de
marca ou patente, associado ao direito de
distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos
ou serviços”;
– cede “ também o direito de uso de tecnologia de
implantação e administração de negócio ou sistema
operacional desenvolvidos ou detidos pelo
franqueador, mediante remuneração direta ou
indireta” (Art. 2 da Lei 8.955/1994).
12
Meios de acesso à Tecnologia Industrial
 Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

– Atividade interna à empresa;
– Contratação de serviços;
– Cooperação tecnológica.
 Aquisição de Bens de capital

– Tecnologia corporificada na forma de máquinas
e equipamentos.
13
Meios de acesso à
Tecnologia Industrial
 Contratos de tecnologia
–Processo por meio do qual um conjunto de
conhecimentos, habilidades e procedimentos
aplicáveis aos processos de produção são
transferidos, por transação de caráter econômico,
de uma organização a outra, ampliando a
capacidade de inovação da organização receptora.
14
Formas de transferência
de tecnologia
 Contrato de Cessão
– Transferência de titularidade do direito de
propriedade intelectual.
 Contrato de Licenciamento
– Licenciamento / Uso do Direito de Propriedade
Intelectual de forma exclusiva ou não.
 Contrato de Transferência de Tecnologia

– Fornecimento de informações não amparadas por
direitos de Propriedade Industrial e Serviços de
Assistência Técnica e Científica.
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MODALIDADES CONTRATUAIS –
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
16
Modalidades Contratuais
Contratos de Transferência de Tecnologia
(Lei nº 9.279/96 e Ato Normativo nº135/97)
 1. LICENCIAMENTO ou CESSÃO DE DIREITOS DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EP  EXPLORAÇÃO DE PATENTE
EDI  EXPLORAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL
UM  USO DE MARCA
 2. AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS
FT  FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA
SAT  SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA
 3. FRANQUIA (FRA) (Lei 8.955/94)

17
Contratos de Exploração de Patentes

(EP), Exploração de Desenho Industrial
(EDI) e de Uso de Marcas (UM)
 São passíveis de averbação:

– Contratos de cessão de direitos: transferência
de titularidade;
– Contratos de licenciamento de direitos.
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Contratos de EP, EDI e UM

 Objeto
– Determinação dos direitos conferidos, definindo o
escopo do contrato;
– Descrição das patentes; dos desenhos industriais; dos
registros de marcas (ou seus respectivos pedidos);
– Identificação dos registros (números, títulos, situação
junto ao INPI);
– Relação entre os direitos concedidos ou requeridos
com o objeto contratual.
Observação: Escopo detalhado do objeto pode estar

em anexo ao contrato, desde que referenciado.
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 Natureza da licença
– Explicitar no contrato a exclusividade (ou não
exclusividade) do licenciamento dos direitos (patentes,
desenhos industriais, marcas...) para fabricar e/ou
comercializar os produtos objeto da contratação.
 Sublicença
– Explicitar se existe (ou não) o direito de sublicença;
– Estabelecer as condições para o sublicenciamento.
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 Prazos
– EP: Prazo da licença é limitado pela vigência das
patentes;
– EDI: Prazo da licença é limitado pela vigência do Desenho
Industrial (inicialmente 10 anos), podendo ser prorrogado
por três quinquênios;
– UM: Prazo da licença é limitado pela vigência das marcas,
podendo ser prorrogado a cada decênio.
Observação: as licenças estão condicionadas à situação
regular dos direitos junto ao INPI.
21

 Remuneração / Royalties
– Licença gratuita (NIHIL);
– Preço fixo por produto fabricado;
– Percentual de vendas líquidas dos produtos do objeto
da contratação.
Observação: além de observados os valores praticados

no mercado, devem ser respeitados os limites de
dedutibilidade fiscal estabelecidos na Lei nº 4.131/62 e na
Portaria MF nº. 436/58, conforme artigo 50 da Lei nº.
8.383/91.
22
Remuneração / Royalties: Portaria 436/1958
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Portaria nº 436, de 30 de dezembro de 1958
O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art.
74 e parágrafos 1º e 2º da Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958, relativamente à dedução de "royalties", pela
exploração de marcas e patentes, de despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou
semelhante, bem como de quotas para amortização do valor de patentes, na determinação do lucro real das
pessoas jurídicas, resolve:
a) estabelecer os seguintes coeficientes percentuais máximos para as mencionadas deduções, considerados os tipos
de produção ou atividade, segundo o grau de essencialidade:
I - "royalties", pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação, despesas de assistência
técnica, científica, administrativa ou semelhante:
1º GRUPO - INDÚSTRIAS DE BASE
TIPOS DE PRODUÇÃO Percentagens
1. Energia Elétrica
01-Produção e Distribuição.................................5%
2. Combustíveis
01-Petróleo e Derivados....................................5%
3. Transportes
01-Transportes em Ferrocarris Urbanos......................5%
4.Comunicações........................................5%
5.Material de Transportes
01-Automóveis, Caminhões e Veículos Congêneres.............5%
02-Autopeças...............................................5%
03-Pneumáticos e Câmaras de Ar.............................5%
6.Fertilizantes.......................................5%
7.Produtos Químicos Básicos...........................5%
8. Metalurgia Pesada
01-Ferro e Aço.............................................5%
02-Alumínio................................................5%
9. Material Elétrico
01-Transformadores, Dínamos e Geradores de Energia.........5%
02-Motores Elétricos para Fins Industriais.................5% 23
03-Equipamentos e Aparelhos de Telefones, Telegrafia e Sinalização...........................................5%
Portaria 436/1958 do Ministério da Fazenda
10. Materiais Diversos
01-Tratores e Combinados para Agricultura..................5%
02- Equipamentos, Peças e Sobressalentes para a Construção de Estradas..............................................5%
03-Equipamentos, Peças e Sobressalentes para as Indústrias Extrativas e de Transformação.........................5%
11. Construção Naval
01-Navios..................................................5%
02-Equipamentos de Navios..................................5%
12.Cimento.............................................5%
2º GRUPO - INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - ESSENCIAIS
TIPOS DE PRODUÇÃO Percentagens
1. Material de Acondicionamento e Embalagens...........4%
2. Produtos Alimentares............................... 4%
3. Produtos Químicos...................................4%
4. Produtos Farmacêuticos............................. 4%
5. Tecidos, Fios e Linhas..............................4%
6. Calçados e Semelhantes............................3,5%
7. Artefatos de Metais...............................3,5%
8. Artefatos de Cimento e Amianto..................3,5%
9. Material Elétrico...................................3%
(*)Inserido pela Portaria nº 113 (25.05.59),não incluída na presente coletânea.
10. Máquinas e Aparelhos
01.Máquinas e Aparelhos de Uso Doméstico Não Considerados Supérfluos............................................3%
02.Máquinas e Aparelhos de Escritórios.....................3%
03.Aparelhos Destinados a Fins Científicos.................3%
11.Artefatos de Borracha e Matéria Plástica............2%
12. Artigos de Higiene e Cuidados Pessoais
01.Artigos de Barbear......................................2%
02.Pastas Dentifrícias.....................................2%
03.Sabonetes Populares.....................................2%
13.Outras Indústrias de Transformação..................1% 24
14.Vidros e Artefatos de vidro...................4% ( * )
Portaria 436/1958 do Ministério da Fazenda
II - "royalties", pelo uso de marcas de indústria e comércio, ou nome comercial, em qualquer tipo
de produção ou atividade, quando o uso da marca ou nome não seja decorrente da utilização de
patente, processo ou fórmula e fabricação: 1% (um por cento);
b) as percentagens máximas estabelecidas incidirão sobre a renda bruta operativa, no caso das
concessionárias de serviços públicos, ou sobre o valor da receita bruta dos produtos a que se referir
o contrato de licença ou prestação de serviços de assistência;
c) nos casos de pagamento com base nos produtos fabricados, em cada ano, os coeficientes
estabelecidos como limites para as deduções referidas nos itens I e II da letra "a" serão aplicados
sobre o valor de venda dos produtos fabricados;
d) a receita bruta será reajustada, na hipótese da letra "c", incluindo-se o valor correspondente aos
produtos fabricados e não vendidos, com base no último preço de fatura, e excluindo-se as quantias
que tenham sido adicionadas à receita bruta do ano anterior por essa mesma forma;
e) serão adicionadas ao lucro real para os efeitos da tributação em cada exercício financeiro, a partir
de 1959, as diferenças apuradas:
1º - entre as importâncias dos "royalties" e demais despesas previstas no art. 74 da Lei citada,
creditadas ou pagas no ano-base, e as percentagens máximas fixadas para a respectiva dedução, na
conformidade das letras "b" e "d";
2º - entre as quotas destinadas à constituição de fundos de depreciação de patentes industriais
calculadas na conformidade do art. 68 da mesma Lei, e o limite máximo da dedução permitida, em
relação ao valor da receita bruta dos produtos vendidos, a que se referir a patente incorporada ao
patrimônio da empresa;
f) as pessoas jurídicas cujos tipos de produção não figurarem nos grupos indicados poderão
solicitar a sua inclusão, mediante requerimento dirigido ao Diretor da Divisão do Imposto de
Renda, aplicando-se, para os fins previstos, até que o façam, a percentagem mínima admitida.
GABINETE DO MINISTRO 25
Lucas Lopes
 Expectativa de direito (pedidos depositados)
– são averbados sem remuneração (UM) ou com
remuneração suspensa (EP, EDI).
– Se concedidos, a Carta Patente ou o Registro de DI, a
remuneração retroage à data da solicitação da
averbação da licença junto ao INPI.
– Se concedido o Registro de Marca, a remuneração é
permitida a partir da data de publicação do registro.
Observação: direitos de propriedade em situação

irregular não são passíveis de averbação.
26
EP  EXPLORAÇÃO DE PATENTE
UM  USO DE MARCA
 3. FRANQUIA (FRA) (Lei 8.955/94)
27
Contratos de AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS
Fornecimento de Tecnologia (FT)
 Contratos que objetivam a aquisição de

conhecimentos e de técnicas não amparados
por direitos de propriedade industrial,
destinados à produção de bens industriais e/ou
serviços.
 Perfil do objeto: conhecimento codificado na
forma de relatórios, manuais, desenhos e afins.
28
Contratos de Fornecimento de
Tecnologia (FT)
 Objeto
– Explicitar o conjunto de dados e informações
técnicas relativas à tecnologia a ser transferida;
– Indicação dos produtos/serviços que serão
fabricados ou realizados, bem como o setor
industrial em que será aplicado a tecnologia.
29
Tecnologia (FT)
 Prazo (§ 3° do artigo 12 da Lei 4.131/62)
– Contratos devem respeitar o prazo máximo
de 5 anos,
– É permitida a prorrogação por igual período
(5 anos), desde que sejam apresentadas
justificativas.
30
Tecnologia (FT)
 Remuneração
– Fornecimento gratuito (NIHIL);
– Percentual de vendas líquidas dos produtos;
– Preço fixo por produto;
– Valor fixo.
Observação: além de observados os valores praticados

no mercado, devem ser respeitados os limites de
dedutibilidade fiscal estabelecidos na Lei nº 4.131/62 e
na Portaria MF nº. 436/58, conforme artigo 50 da Lei
nº. 8.383/91.
31
Contratos de AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS
 Prestação de Serviços de Assistência

Técnica e Científica
– Serviços (opcionais) destinados à facilitar a absorção
da tecnologia ou resolver problemas de produção;
– Descrição da natureza dos serviços;
– Definição da remuneração (se houver);
• Discriminar o valor dos serviços em função do número
de profissionais e suas respectivas taxa/hora ou
taxa/dia e o valor total da prestação do serviço, ainda
que estimado.
32
Contratos de Serviços de Assistência
Técnica e Científica (SAT)
 Definição
– Contratos e/ou faturas;
– São passíveis de registro no INPI:
• serviços referentes aos métodos de planejamento e programação,
bem como pesquisas, estudos e projetos de produção;
• serviços relacionados à atividade fim da empresa;
• serviços prestados no exterior: se acompanhados por pessoal da
cessionária e/ou gerarem documentos/relatórios.
Observação
• Em relação aos serviços contratados para atender uma terceira
empresa, é importante comprovar a participação da cessionária.
• Despesas com transporte, alojamento e alimentação não são
passíveis de averbação.
33
 Objeto
– Descrição detalhada dos serviços;
– Indicação do número de profissionais e suas
respectivas qualificações.
 Localidade da realização dos serviços
– No Exterior: identificar a participação de
profissionais da cessionária nos serviços ou envio de
documentação com descrição dos serviços realizados;
– No Brasil: identificação da participação de
profissionais da cessionária nos serviços (facultativa).
34
 Remuneração
– Valor fixo
• Discriminar a remuneração em função do número de
técnicos e suas respectivas taxa/hora ou taxa/dia;
• Compreende uma estimativa (valor máximo).
Observação: além de observados os valores praticados no

mercado, devem ser respeitados os limites de
dedutibilidade fiscal estabelecidos na Lei nº 4.131/62 e na
Portaria MF nº. 436/58, conforme artigo 50 da Lei nº.
8.383/91. 35

 Prazo
– Determinar o período estimado para realização
dos serviços;
– Apresentar o cronograma de atividades a serem
realizadas pelos profissionais envolvidos.
Observação: o prazo de execução dos serviços

deve ser limitado ao prazo de vigência contratual.
36

EP  EXPLORAÇÃO DE PATENTE *
UM  USO DE MARCA
 3. FRANQUIA (FRA) (Lei 8.955/94) 37

Formas de cooperação empresarial

Franquias
• Agrupamento entre uma empresa central e um grupo de
empresas que atuam como agentes econômicos
(franqueados) que têm os direitos de uso de uma marca e
dos processos inerentes a esta marca.
• A motivação são os ganhos bilaterais resultantes da marca,

além da economia de escala obtida pelas atividades
conjuntas, como publicidade, administração,
desenvolvimento de produtos e distribuição.
• A motivação da empresa central é a ampliação do capital da

empresa.
Formas de cooperação empresarial
Franquias
• Pode apresentar divergência de interesses entre a empresa
central e as franqueadas:
Por um lado, a empresa central procura ganhos crescentes,

tanto financeiros quanto relativos à valorização da marca, ao
mesmo tempo em que sofre risco permanente de perda de
valor da marca em função de eventual uso inadequado dos
processos envolvidos, por parte dos franqueados.
• Justifica o uso dos instrumentos legais rigorosos de

acompanhamentos dos franqueados.
Contratos de Franquia (FRA)

 Contratos que se destinam à licença de uso de marcas (registro
ou pedido) e de exploração de outros direitos de propriedade
industrial, prestação de serviços de assistência técnica e
fornecimento de know-how necessário à consecução de seu
objetivo de negócio.
– A franquia permite o ingresso em uma rede de comercialização;
– O negócio é operado com a marca do franqueador e de acordo
com os padrões estabelecidos e supervisionados pelo franqueador;
– Franqueado conta com serviços de administração, marketing e
publicidade;
– Franqueado opera com limites geográficos/mercado definidos;
– Investimentos do franqueado são regulamentados pela sua
relação com o franqueador. 40

 Objeto
– Descrição detalhada dos serviços e/ou produtos;
– Determinação da localização geográfica de operação;
– Identificação dos direitos de propriedade industrial:
números, títulos, situação junto ao INPI.
Observação:
• Para efeito de averbação, deve ser apresentada a Circular
de Oferta de Franquia ou declaração do seu conhecimento.
• O objeto dos contratos de franquia podem envolver pedidos
de registro de marca, patentes e desenho industrial.
41
 Natureza da franquia
– Explicitar no contrato a exclusividade (ou não
exclusividade) do licenciamento dos direitos de
propriedade industrial (patentes, desenhos industriais,
marcas e/ou pedidos).
 Subfranqueamento
– Explicitar se existe (ou não) o direito de
subfranquear;
– Estabelecer as condições para o subfranqueamento. 42

 Prazo
– Prazo máximo concedido pela vigência dos direitos de
propriedade industrial (patentes, desenho industrial e marcas).
– Observação: as licenças estão condicionadas à situação
regular dos direitos junto ao INPI.
 Remuneração
– Taxa inicial de franquia: valor fixo;
– Taxa royalties: percentual da receita líquida;
– Taxa ou fundo de propaganda.
Observações
• O contrato de franquia pode envolver serviços específicos
que não são passíveis de averbação. Como, por exemplo, 43
SERVIÇOS DISPENSADOS DE AVERBAÇÃO -

NÃO caracterizam Transferência de Tecnologia
(Art. 211 da Lei nº 9.279/96)
 Agenciamento de compras, incluindo serviços de logística;
 Beneficiamento de produtos;
 Homologação e certificação de qualidade para exportação;
 Consultoria financeira, comercial, marketing, jurídica e licitação pública;
 Estudos de viabilidade econômica;
 Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa
brasileira e, que não gerem documentos;
 Serviços de manutenção de software sem a vinda de técnicos ao Brasil,
como help-desk;
 Licença de uso de software sem o fornecimento de código-fonte
comentado, conforme art. 11, da lei no 9.609/98;
 Aquisição de cópia única de software;
 Distribuição de software. 44
ESTRUTURA DE UM CONTRATO
DE TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA
45
Cláusulas contratuais
 Partes  Assistência técnica
 Considerações  Prazo
 Definições  Lei aplicável
 Objeto  Arbitragem
 Território  Termos de garantia
 Confidencialidade  Aperfeiçoamentos
 Remuneração
46
Partes
 Identificação das Partes
– Licenciante(s) e Licenciada(s): direito de propriedade;
– Cedente(s) e Cessionária(s): aquisição de conhecimentos;
– Franqueador e Franqueada.
 Domicílio das partes
– Ambas no Brasil;
– Ambas no exterior;
– Uma no Brasil e outra no exterior.
47
Considerações
 Intenção dos contratantes;
 Outras relações contratuais relevantes entre as partes;
 Contexto da contratação.
Definições
 Definições das principais matérias contratuais;
 Glossário dos termos utilizados.
Observação: recomendável quando a contratação é entre
partes de países com línguas distintas.
48
Objeto
 Definição do escopo da transferência de tecnologia.
Observação: o escopo detalhado pode estar em anexo ao
contrato.
Território
 O território para exploração dos direitos (fabricar, usar
e vender) deve ser explicitado.
Observação: restrições às exportações podem limitar o
acesso a novos mercados.
49
Confidencialidade
 Determinação de um horizonte temporal da
confidencialidade das informações relacionadas ao objeto
da contratação.
– Recomendação: mesmo prazo determinado no contrato
para a transferência da tecnologia (por exemplo, 5 anos
após o término do contrato).
Observação: As condições de confidencialidade também
podem envolver a proteção de informações não integrantes
do objeto de contratação.
– Por exemplo, informações adquiridas no processo de
negociação ou de transferência dos conhecimentos.
50
$ Remuneração $
 Indicação do valor;
 Indicação da forma de cálculo do valor;
 Indicação da forma do pagamento;
 Indicação da moeda;
 Indicação de conta para depósitos;
 Indicação do responsável pelo pagamento dos tributos e taxas
envolvidos.
Observação: a remuneração é estabelecida a partir de negociação e

deve levar em conta os níveis de preços praticados nacional e
internacionalmente em contratações similares.
51
Assistência técnica
 Os contratos podem prever a prestação de serviços
de assistência técnica para facilitar a absorção da
tecnologia ou resolver problemas de produção.
Observação: nesses casos, é necessária a definição

dos serviços, explicitando o custo do homem/hora ou dia
por técnico e o prazo de execução.
52
Prazo
 Identificar o início e o término da vigência do
contrato.
Observação: os contratos não podem ser por

prazo indeterminado. No limite, a vigência dos
contratos é condicionada ao prazo de vigência
dos direitos.
53
Lei aplicável
 Partes brasileiras
- Lei aplicável e o foro são do próprio país.
 Partes em países distintos
- Lei aplicável, em tese, é a do país onde serão
explorados os direitos de propriedade industrial.
Observação: em geral, os contenciosos ocorrem nos

tribunais da cessionária, ainda que seja estipulada lei
do país do cedente.
54
Arbitragem
 A arbitragem permite a resolução de conflito entre
as partes por meio da submissão da controvérsia a
um terceiro imparcial. Isto é um processo
alternativo ao contencioso judicial.
Observações
– Em geral, cada uma das partes nomeia o seu
árbitro e designam, em conjunto, o terceiro.
– A legislação brasileira não permite a arbitragem
quando uma das partes é entidade pública.
55
Termos de Garantia
 É recomendável que sejam definidos os termos de
garantia relacionados ao objeto do contrato
(tecnologia transferida) pela cedente.
Aperfeiçoamentos
 “ O aperfeiçoamento introduzido em patente
licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado
à outra parte contratante o direito de preferência
para seu licenciamento.”
(Art. 63 da lei 9.279/96.)
56
EFEITOS DA AVERBAÇÃO/
REGISTRO DO CONTRATO
57
Efeitos da Averbação / Registro
 Produzir efeitos em relação a terceiros;
 Legitimar pagamentos ao exterior;
 Permitir a dedução fiscal das

importâncias pagas.
58
Efeitos em relação a terceiros
 Os contratos de licença deverão ser averbados no

INPI para que produzam efeitos em relação a terceiros
(Arts. 62, 121 e 140 da LPI/96);
 O INPI fará o registro dos contratos que impliquem
transferência de tecnologia, contratos de franquia
e similares para produzir em efeitos em relação a
terceiros (art. 211 da LPI/96);
 Averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a
partir da data de sua publicação na Revista de
Propriedade Industrial (RPI). (§1º do Artigo 140 da
LPI/96). 59
Legitimar pagamentos ao exterior
 A Lei nº 4131/62 disciplina a aplicação do capital estrangeiro
e as remessas de valores para o exterior.
 Impõe a obrigatoriedade de registro dos contratos que
implicarem remessas para o exterior a título de royalties e
assistência técnica. (Art. 9º da Lei nº 4.131/62)
 O Registro Declaratório Eletrônico (RDE) de cada operação

efetua-se após obtenção do Certificado de Averbação
concedido pelo INPI para operações que envolvam direitos
de propriedade industrial, fornecimento de tecnologia,
prestação de serviços de assistência técnica e franquia.
(Resolução do Banco Central n° 3.844, de 23/03/2010).
60
Dedução fiscal
 A dedução dos valores pagos a título de royalties
pela exploração ou cessão de patentes ou pelo
uso ou cessão de marcas, bem como a título de
remuneração que envolva transferência de
tecnologia, somente será admitida a partir da
averbação do respectivo contrato no INPI
(Decreto nº 3000/99 do Ministério da Fazenda).
– limite máximo de 5% (cinco por cento) da receita

líquida das vendas.
61
Aspectos concorrenciais
 Observação de cláusulas relacionadas ao Direito da

Concorrência (Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994)
– Reconhecer que o negócio jurídico, tal como

estipulado, tem condições de atender à legislação
de repressão ao abuso de poder econômico.
62
MARCO LEGAL –
TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA
65
Normas em vigor
 Portaria 436/1958 do Ministério da Fazenda
 Definição dos percentuais de dedutibilidade fiscal por
setor produtivo (1-5%).
 Lei 4131/1962
 Condições de remessa de royalties para exterior.
 Lei 8383/1991
 Alteração da legislação do imposto de renda para
royalties de transferência de tecnologia nos limites
da dedutibilidade fiscal.
 Lei 8955/1994 - Lei de franquia

 Normaliza o registro da franquia.
66
Normas em vigor
 Lei 8884/1994
– Disposição sobre a prevenção e a repressão às
infrações contra a ordem econômica;
 Lei 9279/1996 – Lei de Propriedade Industrial

– Contratos relacionados à transferência de tecnologia
– Averbação/ registro – direitos perante terceiros.
 Ato normativo INPI 135/1997

– Estipula as condições de averbação;
– Serviços oferecidos pela CGTEC.
67
Acordo Internacional
 TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos

de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio)
 ARTIGO 21
“Licenciamento e Cessão”
 ARTIGO 40
“Controle de Práticas de Concorrência Desleal em
Contratos de Licenças”
68
TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA NO BRASIL
69
DIRETORIA DE CONTRATOS, INDICAÇÕES
GEOGRÁFICAS E REGISTROS (DICIG)
DECRETO Nº 7.356, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2010.
À Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros compete:
I - averbar nos títulos correspondentes os contratos de licença de direitos de
propriedade industrial;
II - registrar os contratos que impliquem transferência de tecnologia e franquia ...
III - registrar os pedidos de desenhos industriais, topografias de circuitos
integrados e programas de computador...;
IV - prestar orientação, a pedido do interessado, às micro, pequenas e médias
empresas, instituições de ciência e tecnologia e órgãos governamentais, quanto às
melhores práticas de licenciamento de direitos de propriedade industrial e outras
formas de transferência de tecnologia, inclusive quanto à emissão de licenças
compulsórias;
V - examinar as propostas e registrar as indicações geográficas...;
VI - participar das atividades articuladas entre o INPI e outros órgãos, empresas e
entidades com vistas à maior participação de brasileiros nos sistemas de proteção
da propriedade intelectual. 70
71
À Coordenação Geral de Contratos

de Tecnologia (CGTEC) compete
 Averbar e registrar contratos de licença de direitos

de propriedade industrial e aqueles que impliquem
transferência de tecnologia;
 Prestar orientação às micro, pequenas e médias
empresas, instituições de ciência e tecnologia e órgãos
governamentais, quanto às melhores práticas de
licenciamento de direitos de propriedade industrial e
outras formas de transferência de tecnologia
72
COMO AVERBAR UM
CONTRATO NO INPI?
73
Fluxograma do Pedido de Averbação
Apresentação
do Pedido
– O procedimento
Exigência
Formal
Exame
Formal
administrativo
para averbação/
Cump
.
registro de
Exig. contratos de
Exigência Exame tecnologia é
ou indef. Técnico
definido pelo Ato
Cump Normativo INPI
.
recur. n° 135/97
Arquivamento Certificado de
do processo averbação
Disponível em: http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_legislacao/
74
Procedimentos para averbação

Apresentação
do Pedido
• O pedido de averbação ou de
Exigência
Formal
Exame
Formal
registro deverá ser
apresentado por qualquer
Cump uma das partes com os
.
Exig. documentos necessários.
Exigência
ou indef.
Exame
Técnico
• Os pedidos de averbação e o
encaminhamento da
Cump documentação podem ser
.
recur. protocolados na sede do
INPI, nas Regionais e
Arquivamento Certificado de também nas representações.
75
Documentos necessários
1. Formulário de Requerimento de
Apresentação
do Pedido Averbação*.
2. Original do contrato e cópia
autenticada, ou 2 cópias
Exigência Exame
Formal Formal autenticadas (Para contratos
estrangeiros, apresentar a legalização
Cump consular).
. 3. Tradução quando redigido em idioma
Exig.
estrangeiro.
Exigência Exame
ou indef. Técnico
4. Carta explicativa justificando a
contratação (apresentação de
Cump informações completares).
. 5. Ficha-cadastro da empresa
recur.
cessionária*.
6. Comprovante do recolhimento da
do processo averbação retribuição.
* Disponível em http://www.inpi.gov.br/menu-
7. Procuração com poderes para agir
esquerdo/contrato/pasta_formularios perante o INPI. 76
Cláusulas fundamentais
(Ato Normativo nº 135/97)
Apresentação
do Pedido 1. Objeto
Exigência Exame
2. Prazo
Formal Formal
3. Remuneração
Cump
.
Exig.
Exigência Exame
ou indef. Técnico
Cump
.
recur.
77
Prazos
Apresentação
do Pedido • Exame formal
– até 4 dias
Exigência Exame (a partir do recebimento)
Formal Formal
• Exame técnico
Cump – Até 30 dias (a partir da
.
Exig. aceitação da documentação);
Exigência Exame • Cumprimento de exigência
ou indef. Técnico
– Até 60 dias (a partir do
Cump recebimento da notificação)
.
recur. • Prorrogação de prazo para o
cumprimento de exigência
do processo averbação – Até 60 dias
78
Observações
Apresentação
do Pedido
• Notificações
Exigência Exame
Formal Formal
– Publicação das decisões na Revista
da Propriedade Industrial (RPI)
Cump
. – Acompanhamento:
Exig.
SEATEC/CGTEC/INPI
Exigência Exame
ou indef. Técnico (21) 2139-3615 ou (21) 2139-3648
Cump – Ciência das decisões e Retirada de
.
recur. documentos: SEPREX(RJ), Regionais
ou Representações
79
80
Prof. Suel Vidotti – EN 2513- Propriedade Intelectual
Certificado de
Averbação
Itens publicados na
Revista da
Propriedade Industrial
81

21 ESTG025 - 17 PI Transferncia de Tecnologia

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ESTG025-17 Propriedade Intelectual

 Direitos de Propriedade Industrial

– Conjunto de conhecimentos, informações e

– Compreende também as funções de metrologia,

– Modelo de Utilidade (MU)

 Desenho Industrial (DI)

Formas da Tecnologia Industrial

 Segredo industrial (know-how)

“Conhecimentos, informações e técnicas não

Formas da Tecnologia Industrial

 Serviços de Assistência Técnica e Científica

Formas da Tecnologia Industrial

Meios de acesso à Tecnologia Industrial

 Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

 Aquisição de Bens de capital

 Contrato de Transferência de Tecnologia

 3. FRANQUIA (FRA) (Lei 8.955/94)

Contratos de Exploração de Patentes

 São passíveis de averbação:

Contratos de EP, EDI e UM

Observação: Escopo detalhado do objeto pode estar

Contratos de EP, EDI e UM

Contratos de EP, EDI e UM

Observação: além de observados os valores praticados

Observação: direitos de propriedade em situação

 3. FRANQUIA (FRA) (Lei 8.955/94)

 Contratos que objetivam a aquisição de

Observação: além de observados os valores praticados

Contratos de AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS

 Prestação de Serviços de Assistência

Observação: além de observados os valores praticados no

Contratos de Serviços de Assistência

Observação: o prazo de execução dos serviços

 1. LICENCIAMENTO ou CESSÃO DE DIREITOS DE

 3. FRANQUIA (FRA) (Lei 8.955/94) 37

Formas de cooperação empresarial

• A motivação são os ganhos bilaterais resultantes da marca,

• A motivação da empresa central é a ampliação do capital da

Por um lado, a empresa central procura ganhos crescentes,

• Justifica o uso dos instrumentos legais rigorosos de

Contratos de Franquia (FRA)

Contratos de Franquia (FRA)

Contratos de Franquia (FRA)

Contratos de Franquia (FRA)

SERVIÇOS DISPENSADOS DE AVERBAÇÃO -

Observação: a remuneração é estabelecida a partir de negociação e

Observação: nesses casos, é necessária a definição

Observação: os contratos não podem ser por

Observação: em geral, os contenciosos ocorrem nos

Efeitos da Averbação / Registro

 Produzir efeitos em relação a terceiros;

 Legitimar pagamentos ao exterior;

 Permitir a dedução fiscal das

 Os contratos de licença deverão ser averbados no

 O Registro Declaratório Eletrônico (RDE) de cada operação

– limite máximo de 5% (cinco por cento) da receita

 Observação de cláusulas relacionadas ao Direito da

– Reconhecer que o negócio jurídico, tal como

 Lei 8955/1994 - Lei de franquia

 Lei 9279/1996 – Lei de Propriedade Industrial

 Ato normativo INPI 135/1997

 TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos

À Coordenação Geral de Contratos