PROPRIEDADE

INTELECTUAL

Cristiano
Prestes Braga
 Revisão técnica:

Gustavo da Silva Santanna

Bacharel em Direito
Especialista em Direito Ambiental Nacional
e Internacional e em Direito Público
Mestre em Direito
Professor em cursos de graduação
e pós-graduação em Direito

D812p Duarte, Melissa de Freitas.

Propriedade intelectual [recurso eletrônico] / Melissa de
Freitas Duarte, Cristiano Prestes Braga ; [revisão técnica :
Jeferson Gustavo da Silva Santanna]. – Porto Alegre :
SAGAH, 2018.

ISBN 978-85-9502-323-9

1. Direito. 2. Propriedade intelectual. I. Braga, Cristiano

Prestes. II. Título.
CDU 347.77

Catalogação na publicação: Karin Lorien Menoncin CRB-10/2147

Propriedade industrial:
patentes e PCT
Objetivos de aprendizagem
Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

„„ Reconhecer o significado do Patent Cooperation Treaty (PCT).

„„ Explicar como funciona o PCT.
„„ Avaliar as vantagens e as oportunidades do PCT.

Introdução
Neste capítulo, você vai ler sobre o significado, o funcionamento e as
vantagens de usar o Patent Cooperation Treaty (PCT), traduzido como Tra-
tado de Cooperação em Matéria de Patentes, uma espécie de acordo que
possibilita a proteção de invenções em diversos países ao mesmo tempo.

Significado do PCT
Ao mesmo tempo em que os países industrializados evoluíam em termos de
inovações industriais, outros países se aproveitavam dessas inovações para
copiá-las e replicá-las nos seus respectivos territórios sem qualquer autoriza-
ção ou pagamento pelo uso dos inventos. Isso motivou a criação da chamada
Convenção da União de Paris (CUP), em 1883, cujo objetivo era estabelecer
princípios básicos e gerais para proteção dos direitos de propriedade industrial,
a serem observados pelos sistemas nacionais de proteção patentária de cada
país signatário. A sua última revisão ocorreu na reunião de Estocolmo, em
1967, e conta, atualmente, com 175 países membro na assembleia.
Embora a CUP tenha estipulado princípios básicos e gerais para harmo-
nização do sistema internacional de proteção dos direitos da propriedade
industrial, em momento algum foi alterada a condição da limitação territorial
da proteção patentária, ou seja, a invenção protegida via sistema de patente
no Brasil passou a ter validade apenas dentro do Brasil. Isso significa dizer
72 Propriedade industrial: patentes e PCT

que a inovação protegida apenas no Brasil estaria em domínio público em

outros países, passível de utilização sem qualquer prejuízo de a reprodução
ser considerada uma violação de direitos e estar sujeita às penalidades legais.
Entretanto, os países signatários da CUP podem utilizar a prioridade
unionista, que é a possibilidade de o inventor titular de um pedido de patente,
em um dos países membros, apresentar o mesmo pedido, dentro do prazo de
12 meses contados da data do depósito nacional, nos demais países da União.
O termo prioridade, portanto, remete ao compromisso dos países signatários
em respeitar a data da prioridade do depósito nacional que originou a reivin-
dicação da prioridade unionista.
Um dos entraves da prioridade unionista da CUP é o alto custo que o
inventor precisa investir para garantir a proteção nos países do seu interesse.
Dependendo do caso, esse custo inviabiliza a proteção internacional, compro-
metendo, inclusive, a estratégia de negócios para uso da tecnologia desenvolvida
com potencial mundial.
Para tentar reduzir esses custos e simplificar o procedimento para o pedido
internacional de patente, foi assinado, em Washington (Estados Unidos),
em 1970, o PCT, que é o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes. O
PCT, portanto, significa um acordo de cooperação entre os países signatários
para unificar o depósito, a pesquisa e o exame dos pedidos internacionais de
patente, além da prestação de serviços técnicos especiais, permitindo que os
seus efeitos sejam imediatos em diversos países.

Ao contrário do que pode parecer, o Sistema PCT não substituiu ou anulou o Sistema
CUP para pedidos internacionais de patente. Muitos inventores se aproveitam, na
verdade, dessas duas formas de proteção de inovações em outros países para extensão
do prazo de vigência das patentes, pois, como veremos a seguir, o pedido da PCT pode
ser realizado dentro do prazo da prioridade unionista da CUP.

O PCT é administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelec-

tual (OMPI), cuja sigla em inglês é World Intellectual Property Organization
(WIPO), e conta, atualmente, com 152 países signatários, abrangendo, assim,
quase todos os países existentes.
 Propriedade industrial: patentes e PCT 73

O Brasil foi um dos primeiros signatários do PCT, tendo incorporado

o tratado ao sistema normativo nacional apenas 1 mês após a assinatura,
mediante o Decreto nº. 81.742, de 14 de abril de 1978. Mesmo não sendo, na
época, um País com vocação tecnológica, a estratégia fazia parte do interesse
em abrir as portas do mercado internacional e alavancar, mediante a coope-
ração internacional, as melhorias do atual Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), o que, de fato, acabou se concretizando, trazendo inúmeros
benefícios para o País.

O PCT, vale referir, não interfere no regramento da fase nacional do processo de pedido
de patente, pois se destina, exclusivamente, a unificar e a facilitar a fase internacional
dos pedidos de proteção patentária. Isto é, após o ingresso na fase nacional do pedido
de patente, o interessado deverá seguir o regramento do sistema normativo do País
ou dos países escolhidos para extensão da proteção. Portanto, o PCT não constitui
uma patente internacional, mas uma fase internacional do pedido de patente, que
deverá, dentro do prazo estipulado, ser nacionalizado nos países de interesse do titular.

Como funciona o PCT

Todo titular de uma inovação que tenha nacionalidade (ou seja residente)
de um dos países signatários do tratado poderá requerer o pedido de PCT
para buscar a proteção internacional da sua patente. Para compreendermos
o funcionamento do PCT, faremos uma incursão nas seis principais fases do
processo internacional, sem adentrar nos detalhes da fase nacional, pois cada
país possui as suas peculiaridades.
O titular de uma invenção precisa, para protegê-la, requerer o depósito local
do pedido de patente, passando a contar, a partir de então, o prazo de 12 meses
para requerer o depósito com o pedido de prioridade via CUP diretamente no
local do pedido de patente originário ou para requerer o pedido de PCT. Caso
a opção seja pelo PCT, o depositante titular da invenção terá a possibilidade
de dar entrada no pedido de prioridade em outro país membro, com prazo de
30 meses para ingressar com o pedido da fase nacional nos países designados
para buscar a proteção.
74 Propriedade industrial: patentes e PCT

O referido pedido de proteção via PCT não necessita ser feito no país onde
o depósito local foi requerido, dispondo o depositante de toda a relação dos
países signatários do tratado para reivindicar a sua prioridade. O país escolhido
pelo depositante será designado como organismo receptor.
Cada pedido internacional via PCT será submetido a uma pesquisa in-
ternacional, a qual será realizada por alguma das autoridades internacionais
designadas pelos países signatários do PCT, sendo as nacionais:

„„ Austrália;
„„ Áustria;
„„ Brasil;
„„ Canadá;
„„ Chile;
„„ China;
„„ Egito;
„„ Espanha;
„„ Estados Unidos;
„„ Rússia;
„„ Filipinas;
„„ Finlândia;
„„ Índia;
„„ Israel;
„„ Japão;
„„ Coreia;
„„ Singapura;
„„ Suécia;
„„ Turquia;
„„ Ucrânia.

Além das nacionais, existem as regionais, sendo elas:

„„ Instituto Europeu de Patentes;

„„ Instituto Nórdico de Patentes;
„„ Instituto de Patentes Visegrado.

A International Searching Authority (ISA), ou Autoridade Internacional

de Busca, escolhida pelo depositante emitirá um relatório de pesquisa in-
ternacional e uma opinião escrita sobre o potencial de patenteabilidade da
invenção reivindicada internacionalmente.
 Propriedade industrial: patentes e PCT 75

O relatório emitido pela ISA conterá dados e documentos que possam

interferir no processo de patenteabilidade, como patentes e publicações cien-
tíficas relacionadas ao estado da técnica da tecnologia reivindicada. Ou seja,
a ISA vai se esforçar para descobrir o que foi revelado anteriormente e que
seja pertinente para o caso analisado.
A opinião escrita é o parecer, não vinculativo ao exame final, a respeito
do preenchimento dos requisitos de patenteabilidade. Trata-se de uma opinião
preliminar emitida por uma entidade altamente especializada, que busca exaurir
todas as possibilidades de localização do estado da técnica, de modo a dispo-
nibilizar ao depositante e ao público em geral a condição de patenteabilidade
e o estado da técnica relacionado àquela determinada invenção.

O relatório e a opinião escrita da ISA são ferramentas importantes para o depositante

analisar as suas reais chances de sucesso na obtenção da proteção patentária, evitando,
em muitos casos, custos desnecessários com o prosseguimento dos procedimentos,
por vezes, em inúmeros países, em busca de uma patente que não tem chance de
concessão.

Concluídos o relatório e a opinião da ISA e transferido até o 16º mês do prazo

contado da data da prioridade, a OMPI/WIPO fará, assim que transcorrido o
prazo de 18 meses contados da data da prioridade, a publicação internacio-
nal do pedido internacional de proteção da inovação, disponibilizando para
o público a possibilidade de acesso à opinião escrita da ISA, colocando em
evidência a tecnologia reivindicada pelo depositante.
Se não houver nenhum tipo de exigência na publicação, o depositante deverá
exercer o seu direito de escolha e dar entrada na fase nacional no pedido de
patente, devendo observar as normas específicas de cada país, lembrando
que esse direito deve ser exercido antes do término dos 30 meses estipulados
no tratado, contados da data da prioridade.
Caso o pedido de patente atenda aos requisitos legais de cada país esco-
lhido para dar entrada na fase nacional, o depositante obterá a concessão da
carta patente para dar início ao exercício do direito de exclusividade sobre a
tecnologia inovadora, cujo prazo é contado da data do depósito internacional.
76 Propriedade industrial: patentes e PCT

Todas as fases trabalhadas neste capítulo estão expressamente normatizadas no texto

do PCT, o qual pode ser acessado pelo link https://goo.gl/MYhqzE, no qual poderão
ser analisados os detalhes de cada procedimento, bem como a definição de todos os
termos utilizados no tratado.

Vantagens e oportunidades do PCT

Já foi possível perceber que a essência do PCT é disponibilizar vantagens ao
depositante de um pedido internacional de patente, evitando os riscos e os
altos custos em buscar a proteção da inovação individualmente em cada um
dos países de interesse. Entretanto, existem inúmeras vantagens com as quais
o depositante poderá se beneficiar, que poderão variar de acordo com a base
tecnológica em que estará enquadrada a inovação. Vejamos, então, algumas
delas para termos uma noção exata do espectro de abrangência do PCT.
Quando falamos que o PCT facilita o depósito do pedido internacional de
patente, é preciso lembrar que o tratado regula apenas a fase internacional do
pedido, ficando para o organismo de cada país a tarefa de realizar a análise dos
requisitos de patenteabilidade de acordo com a sua norma interna, obedecendo,
logicamente, os princípios gerais aplicáveis a todos os signatários. A facilidade,
assim, está no esforço coordenado para implementar um procedimento único
a ser seguido por qualquer depositante de qualquer país membro do PCT. Essa
simples condição evita problemas muitas vezes ocasionados pela especificidade
de cada sistema nacional.
Na carona da simplicidade, veio a economia gerada para o depositante. Antes
do PCT, ele era obrigado a efetuar o pagamento das taxas em todos os países eleitos
para a proteção da inovação, sem saber, na maioria das vezes, se a sua patente teria
sucesso e seria concedida. Com o PCT, essas taxas foram unificadas e reduzidas,
de modo que o depositante possa exercer o direito do pedido internacional de
patente e, após o relatório internacional e a opinião escrita da ISA, definir exata-
mente os países em que buscará a proteção ou até mesmo abandonar o pedido se
constatar impedimentos para a concessão das patentes pretendidas. Ao permitir
que o depositante decida sobre o futuro da sua inovação antes mesmo de pagar as
taxas para entrada na fase nacional de cada país de interesse, o PCT está evitando
investimentos desnecessários em caso de uma patente fraca, representando uma
importante vantagem quando se fala em proteção patentária em nível mundial.
 Propriedade industrial: patentes e PCT 77

Não bastasse a possibilidade de decidir previamente sobre o futuro do

pedido internacional de patente, o depositante também foi beneficiado pelo
PCT com o prazo de 18 meses adicionais ao prazo de 12 meses previsto na CUP
para dar entrada na fase nacional do pedido de patente. Não restam dúvidas
de que a opção pelo PCT se revela vantajosa se o depositante precisar de mais
tempo para analisar os territórios afetos à sua inovação ou até mesmo a busca
por parceiros comerciais locais.
O relatório internacional, como já dissemos, apresenta ao depositante uma
gama de dados e de documentos provenientes de uma exaustiva pesquisa
realizada pelos examinadores da ISA, a fim de esgotar todas as possibilidades
de conhecimento do estado da técnica no campo tecnológico da inovação
analisada. Ainda que o relatório apresente documentos que impeçam a patentea-
bilidade da inovação, o depositante terá em mãos documentos importantíssimos
provenientes de 152 países, abrindo a possibilidade de, se for o caso, melhorar
a sua inovação ou até mesmo criar uma nova. A informação é uma importante
fonte tecnológica e precisa ser muito bem aproveitada.
No mesmo sentido, segue a opinião escrita da ISA. Em que pese não ter
efeito vinculativo com a análise a ser realizada na fase nacional dos países
escolhidos, a opinião traz um parecer importante acerca da patenteabilidade
da inovação apresentada. A vantagem e a importância dessa opinião advêm
da pesquisa e do estudo profundo realizado para apresentação do relatório
internacional, facilitando, com isso, a identificação de a viabilidade, ou não,
da tecnologia analisada ser considerada passível de proteção internacional
por intermédio do sistema de patentes. Dessa forma, o depositante ainda terá
tempo para avaliar se ainda é possível aditar o pedido de patente, se é melhor
abandonar o pedido de patente, se pretende requerer o exame preliminar in-
ternacional para solicitar uma reavaliação pela ISA ou se, independentemente
de tudo isso, dará seguimento para ingressar na fase nacional, arriscando que
os organismos regionais tenham uma opinião diferente daquela eventualmente
emitida pela ISA. São diversos, portanto, os caminhos que o depositante poderá
seguir a partir da opinião escrita da ISA, a qual, diga-se de passagem, tem
um peso importante na carga decisória de muitos depositantes internacionais.
Nesse sentido, estamos, aqui, diante de mais uma vantagem do PCT: facilitar
o trabalho dos examinadores dos organismos regionais quando o pedido entra na
fase nacional. Sabemos que o relatório internacional e a opinião escrita da ISA,
emitidos na fase internacional do pedido de patente, não vinculam ou obrigam
os examinadores da fase nacional a seguir as mesmas conclusões. Todavia, a
qualidade desses documentos internacionais tem um papel importante na fase
nacional do pedido de patente, pois os examinadores, normalmente, tomam
78 Propriedade industrial: patentes e PCT

muito cuidado quando analisam os requisitos de patenteabilidade da inovação,

devendo instruir, com firmeza eventual, uma decisão que não siga a mesma
conclusão dos referidos documentos internacionais. A vantagem também é
do depositante, principalmente se a opinião escrita da ISA for favorável à sua
pretensão patentária. Se, por ventura, os examinadores regionais negarem o
pedido de patente, o depositante já tem argumentos contundentes e importantes
para buscar a revisão mediante os recursos cabíveis do local da tramitação.
O depositante que receber uma opinião escrita da ISA, indicando a possi-
bilidade de não concessão do pedido internacional de patente, ainda poderá
apresentar uma espécie de pedido de revisão dessa opinião, por meio do exame
preliminar internacional. O objetivo desse pedido é saber se a invenção
objeto do pedido de proteção preenche os requisitos de novidade, de atividade
inventiva e se é suscetível de aplicação industrial. No exame preliminar, serão
considerados todos os documentos relacionados no relatório internacional e
outros que possam ajudar na análise. Assim como a opinião escrita, o exame
preliminar não vincula ou obriga a concessão do pedido internacional de pa-
tente junto aos organismos regionais responsáveis pela análise dos requisitos
de patenteabilidade de acordo com os seus critérios específicos (se houver).

Alguns depositantes têm receio em utilizar o PCT por medo de ver a sua tecnologia
replicada indevidamente em países que dificultem o controle e o combate da viola-
ção. Contudo, o pedido internacional de patente via PCT tem como prerrogativa da
confidencialidade até a data da sua publicação internacional. Efetivada a publicação
internacional, o pedido internacional de patente se tornará disponível para consultas
e análises.

Se, por um lado, a liberdade de acesso aos documentos do pedido inter-

nacional de patente pode trazer preocupações, por outro, é possível que traga
oportunidades. A publicação internacional é uma excelente maneira de o
 Propriedade industrial: patentes e PCT 79

depositante fazer publicidade da sua inovação, pois grandes empresas, gover-

nos, universidades e entidades de pesquisa são usuárias do PCT e recebem
as publicações, abrindo espaço para possíveis parcerias para o licenciamento
dos direitos de uso da tecnologia ou até mesmo a compra, situação corriqueira
no ambiente tecnológico.
Esse leque de oportunidades é assegurado ao depositante antes da obri-
gatoriedade do pagamento das taxas exigidas quando da entrada na fase
nacional do pedido de patente. O que o PCT faz é aditar esses custos até que
o depositante tenha certeza quanto ao prosseguimento das fases nacionais e
quanto aos países com efetivo potencial para exploração da inovação objeto
do pedido de proteção.
Caso a intenção seja internacionalizar a proteção da inovação, o PCT é
uma ótima oportunidade para o depositante usufruir das vantagens e das
oportunidades criadas quando se ingressa com o pedido de proteção via PCT.

Leituras recomendadas

ABRANTES, A. C. de S. Introdução ao sistema de patentes: aspectos técnicos, institu-

cionais e econômicos. Porto Alegre: Lumen Juris, 2011.
BARBOSA, D. B. (Org.). Direito internacional da propriedade intelectual: o protocolo de
Madri e outras questões correntes da propriedade intelectual. Porto Alegre: Lumen
Juris, 2008.
BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Convenção da União de Paris. 1992.
Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>. Acesso em: 9 jan. 2017.
MALAVOTA, L. M. A construção do sistema de patentes no Brasil: um olhar histórico.
Porto Alegre: Lumen Juris, 2011.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Tratado de cooperação em
matéria de patentes (PCT). 2001. Disponível em: <http://www.wipo.int/export/sites/
www/pct/pt/texts/pdf/pct.pdf>. Acesso em: 9 jan. 2018.
 Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para
esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual
da Instituição, você encontra a obra na íntegra.
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