Academy Dl170 Module 7 PT

MÓDULO 7: CONCESSÃO DE PATENTES E REGRAS
DE APLICAÇÃO
Aviso: Este módulo requer aproximadamente 2 horas de estudo.
Resultados de aprendizagem
Após concluir este módulo, você deverá estar apto a:
1. descrever os procedimentos quase judiciais para afirmar os direitos de patente

perante o instituto de patentes;
2. identificar os diferentes meios para aplicar os direitos de patente contra

violações;
3. explicar as medidas legais disponíveis contra a violação; e
4. indicar as principais atividades da OMPI para facilitar diretamente as medidas

legais por meio dos meios alternativos de resolução de conflitos, assim como as
atividades de aplicação dos direitos no contexto internacional.
DL170 Noções Básicas das Patentes – Módulo 7 página 1 / 23

1. Processos nos institutos de patentes ou de propriedade industrial
1.1. Recursos internos contra decisões dos institutos de propriedade industrial
Os institutos de propriedade industrial têm frequentemente funções quase judiciárias na

administração dos direitos de propriedade industrial, e fornecem um fórum para processos
de contestação de direitos em consideração ou concedidos pelo instituto. Neste módulo,
começamos a estudar a aplicação dos direitos de patente a partir do momento em que um
requerente deposita um pedido patente no instituto de patentes. É comum pensarem que a
aplicação dos direitos de patente só ocorre ou começa no tribunal quando a patente é
violada ou quando há um conflito em litígio. Porém, como o direito a uma patente é um
direito que um indivíduo ou uma empresa procura obter através de um pedido ao governo,
no caso de este pedido ser rejeitado ou não ser aceito por razões com as quais o requerente
não concorda, os sistemas de patente permitem ações para contestar ou recorrer dessas
decisões
1.2 Revisão das decisões dos institutos de propriedade industrial por tribunais
As funções dos institutos de patentes na maior parte dos países são mais administrativas do
que judiciais. Porém, como os Comissários e Registradores são obrigados a interpretar a lei
a fim de efetuar apropriadamente o seu trabalho, e como os direitos das terceiras pessoas e
o interesse público devem ser levados em conta, as decisões dos institutos são geralmente
altamente respeitadas. Em vários países, o Comissário ou Registrador pode convocar
testemunhas, fazer prestar juramento, solicitar a apresentação de documentos ou artigos, e
adjudicar custos. As suas funções são, portanto, muitas vezes consideradas "quase
judiciais". Convém não esquecer, porém, que uma decisão do instituto de patentes é de
caráter administrativo, embora certas funções do Comissário ou Registrador tenham
aspectos quase judiciais.
Em termos gerais, podem ser interpostos recursos contra decisões tomadas durante ou no
fim do processo relativo a um pedido de patente de invenção. No primeiro caso, trata-se de
"recursos anteriores à concessão" e no caso de decisões tomadas depois da concessão de
uma patente de invenção, trata-se de "recursos posteriores à concessão".
1.2.1 Recursos anteriores à concessão
Cronologicamente, a primeira decisão de um instituto de patentes é a decisão de atribuir ou

não uma data de depósito. O requerente pode não concordar com a data atribuída e desejar
recorrer da decisão. Suponhamos, por exemplo, que o pagamento da taxa de pedido num
determinado país é uma das exigências para a atribuição de uma data de depósito e o
instituto de patentes e o requerente não estão de acordo sobre o momento em que a taxa de
pedido foi paga realmente. O instituto de patentes alega que a taxa de pedido foi paga dois
dias depois da data em que os documentos que constituem o pedido foram depositados,
enquanto o requerente afirma que a taxa foi paga no mesmo dia em que o próprio pedido foi
depositado. Se a invenção reivindicada no pedido tiver sido publicada no dia depois de o
próprio pedido ter sido depositado, a decisão do instituto de patentes atribuindo uma data de
depósito é crucial. Se o requerente não for capaz de convencer o instituto de patentes de
que a taxa de pedido foi paga antes da publicação da invenção, o pedido acabará por ser
rejeitado por falta de novidade da invenção. Portanto, é importante que o requerente tenha o
direito de recorrer da decisão que atribui uma data de depósito.
Outra decisão contra a qual o requerente pode recorrer no tribunal é a decisão tomada
durante o exame preliminar (ou formal), pela qual o instituto de patentes declara que o
pedido é considerado como tendo sido retirado. Uma tal decisão pode ser tomada, por
exemplo, devido ao fato de uma irregularidade formal no pedido não ter sido eliminada a

tempo, ou de a invenção reivindicada ser contrária à ordem pública ou à moralidade, o que
levanta o problema da patenteabilidade.
A decisão mais frequente contra a qual o requerente pode recorrer no tribunal é a decisão
tomada como resultado do exame substantivo do pedido, pela qual o instituto de patentes
rejeita o pedido. Uma tal decisão pode ser tomada, por exemplo, devido ao fato de a
invenção reivindicada no pedido não ser nova, não envolver uma atividade inventiva ou não
ser aplicável industrialmente. Outra razão possível de rejeição do pedido é o fato de as
reivindicações conterem irregularidades fundamentais que não foram eliminadas pelo
requerente ou a não conformidade com a matéria estatutária.
1.2.2 Recursos posteriores à concessão
Depois que é concedida uma patente de invenção, pode também haver casos em que um
recurso pode ser interposto contra uma decisão do instituto de patentes. Por exemplo, o
instituto de patentes pode ter declarado que uma patente caducou porque uma taxa anual
não foi paga a tempo. Por outro lado, o titular da patente de invenção pode alegar que a
taxa anual foi paga a tempo e, por consequência, pode desejar recorrer no tribunal contra a
declaração de caducidade. Em tal caso, o recurso envolve apenas o titular da patente de
invenção e o instituto de patentes.
Outro exemplo de "recurso posterior à concessão" seria contra a decisão do instituto de

patentes de conceder uma licença obrigatória sobre a patente. No caso de isto ser previsto
pela lei, um recurso semelhante seria também possível contra uma decisão do instituto de
patentes de recusar conceder uma licença obrigatória. Em ambos os casos, o recurso
implicaria três partes: o titular da patente de invenção, a parte que solicita a concessão de
uma licença obrigatória e o instituto de patentes.
Questão de autoavaliação
QAA: Dê exemplos de recursos anteriores à concessão e posteriores à concessão
contra decisões do instituto de patentes.
Digite aqui sua resposta:
Resposta modelo para QAA 1:
Recursos anteriores à concessão:
1. Quando o instituto de patentes rejeita um pedido por ausência de novidade.

2. Quanto o instituto de patentes rejeita um pedido de patente devido ao incumprimento
por parte do requerente de um procedimento de registro ou do pagamento de uma taxa.
3. Quando a instituto de patentes rejeita um pedido de patente por não obviedade.
Recursos posteriores à concessão:
1. Quando, após ser concedida uma patente, uma parte apresenta oposição alegando
que tem prioridade sobre a patente (no caso de pedidos internacionais, quando um pedido
de patente foi depositado e ainda está dentro do prazo de 12 meses para o registro
internacional).
2. Quando uma patente é considerada não válida devido à falta de pagamento de uma
taxa de registro, enquanto na realidade o requerente pagou a taxa e pode provar.
3. Recorrer de uma decisão nacional de conceder uma licença compulsória sobre uma
patente.
2. Aplicação de direitos de propriedade intelectual em geral
Geralmente, a proteção legal contra qualquer violação da propriedade privada não é dada
automaticamente, mas apenas quando o titular do direito ou o seu representante a procura.
Semelhantemente, os titulares de direitos de patente precisam observar regularmente os
diários oficiais de patentes e as atividades comerciais relativas ao objeto das suas patentes
se quiserem impor os seus direitos de propriedade intelectual (de patente).
Embora haja diferenças na maneira como os tribunais nacionais e regionais (tal como o
Tribunal Europeu de Justiça) aplicam os direitos dos titulares de patente, há bastante
terreno e princípios comuns na aplicação da propriedade intelectual. Existe um
reconhecimento comum das vantagens para os Estados em estabelecer mecanismos
acessíveis, suficientes e adequadamente financiados, para a proteção de direitos. É inútil
estabelecer um sistema detalhado e completo para proteger direitos de propriedade
intelectual, que aumentam o desenvolvimento nacional e a produção de riqueza, e difundir
informações a respeito desses direitos, se não for possível para os titulares de direitos impor
efetivamente os seus direitos em um mundo onde a expansão das tecnologias facilitaram a
violação de direitos protegidos numa medida nunca antes atingida. No interesse da proteção
de direitos e do estabelecimento de concorrência leal entre as empresas, os titulares de
direitos devem poder agir contra os infratores a fim de impedir mais violações e recuperar as
perdas incorridas devido a qualquer violação. Os titulares de direitos devem também poder
contar com as autoridades do Estado para tratarem de violações que resultam em produtos
de consumo defeituosos, em produtos com risco para a saúde e na privação dos criadores
do fruto das suas criações, entre outras coisas.
Todos os sistemas de propriedade intelectual precisam ser apoiados por um sistema judicial
forte para tratar dos delitos tanto civis como penais, com um número suficiente de juízes
com a formação e a experiência apropriadas. As disputas de propriedade intelectual fazem
parte das principais questões a resolver no âmbito do direito civil e o sistema judicial deve
fazer tudo o que é possível para tratar destas questões não só equitativamente, mas
também com celeridade. Muitas vezes, administrações governamentais, tais como os
institutos de PI ou as autoridades alfandegárias, são as instituições que têm uma função
predominante em casos de violação, pirataria ou contrafação. Alguns Estados adotaram
programas importantes de educação e formação para aumentar a consciência do público e a
informação dos cidadãos com inclusão de cursos de propriedade intelectual nas suas
universidades. Sem um sistema adequado tanto para aplicar os direitos como para permitir
que a concessão de direitos a outras pessoas seja contestada, o sistema de propriedade
intelectual não tem qualquer valor.
2.1 Evitar ações judiciais

Um concorrente cujas atividades são obstruídas por direitos anteriores tentará normalmente
evitar ou superar o problema de uma maneira legítima, por exemplo, criando invenções que
evitam a área protegida, no caso de existir uma patente anterior. Outra possibilidade é tentar
obter uma licença ou negociar um contrato amigável qualquer. No caso de acordos com
concorrentes, as empresas devem, naturalmente, ter o cuidado de não transgredir regras de
política concorrencial destinadas a impedir distorções da concorrência. Isto significa
normalmente que o contrato de licença não deve conter disposições anticoncorrenciais ou
desarrazoadas. As regras da concorrência baseiam-se principalmente no direito comercial.
É importante notar que, com o desenvolvimento do comércio internacional e a promoção do
comércio sem barreiras legais ou fiscais, tem sido um objetivo dos responsáveis políticos
desenvolver um direito unificado da propriedade intelectual para os territórios que desejem
unificar-se; um exemplo disto é o Espaço Econômico Europeu (EEE) constituído em 1994-5.
Uma empresa afetada pelo direito de outra empresa determinará cuidadosamente o alcance
desse direito e verificará se o mesmo é ou não válido. Isto mais uma vez salienta um ponto
da maior importância para os titulares de patentes: as reivindicações devem ser bem
redigidas e apropriadamente apoiadas pela divulgação da invenção. As reivindicações
devem distinguir claramente a matéria protegida em relação à técnica anterior e não devem
ser nem demasiado ambiciosas, nem demasiado modestas. Uma patente bem redigida será
frequentemente suficiente, por si só, para dissuadir infratores potenciais. Argumentos
semelhantes podem aplicar-se a outros direitos tais como marcas e desenhos industriais.
Cabe ao titular do direito agir como seu próprio policial. Ele deve prestar atenção aos
mercados industriais e comerciais nos quais vende os seus produtos, ou presta os seus
serviços, ou nos quais os seus processos podem ser utilizados. Deve manter-se a par das
atividades dos seus concorrentes. Se tiver conhecimento de uma violação aparente, o titular
do direito não deve deduzir imediatamente que a violação é deliberada (embora, quando o
objeto da violação é uma cópia exata ou uma contrafação, seja quase certo que a violação
terá sido deliberada). O titular do direito pode primeiro contatar o concorrente para informá-
lo da existência do seu direito.
Num certo número de países, as leis relativas às patentes, aos desenhos industriais e às
marcas, dispõem que o titular do direito não deve proferir ameaças não justificadas contra
os concorrentes ou os seus distribuidores. Por exemplo, não é permitido ameaçar instaurar
uma ação judicial se não houver razão para alegar que há violação ou quando o direito em
questão tiver expirado. O titular do direito pode enviar uma simples carta chamando atenção
para o direito, de modo que o infrator não possa mais tarde afirmar que não sabia.
A negociação é um aspecto importante da proteção e da aplicação dos direitos. Através da

negociação, um infrator bem pode ser persuadido a mudar de comportamento. Durante as
tentativas de negociação, o suposto infrator pode afirmar que não há violação; ou pode
alegar que o direito tem pouco valor e não justifica royalties significativas; ou pode
argumentar contra o contrato de licença proposto. Pode valer a pena sugerir que sejam
utilizados os serviços de um mediador ou que o problema seja resolvido por arbitragem. É
claro que é necessário que ambas as partes concordem em aceitar a decisão de um árbitro
e pode ser preciso um contrato para esse efeito.
QUESTÃO DE AUTOAVALIAÇÃO
QAA 2: Indique pelo menos três razões pelas quais a aplicação dos direitos de
propriedade intelectual é importante.
Digite aqui sua resposta.

Resposta modelo para QAA 2
A aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual é especialmente importante em

um mundo onde a expansão das tecnologias facilitaram a violação de direitos protegidos
numa medida nunca antes atingida. No interesse da proteção de direitos e do
estabelecimento de concorrência leal entre as empresas, os titulares de direitos devem
poder agir contra os infratores a fim de impedir mais violações e recuperar as perdas
incorridas devido a qualquer violação.
Os direitos de propriedade intelectual são como quaisquer outros direitos tangíveis de

propriedade que os tribunais devem poder aplicar quando ocorrem violações.
A propriedade intelectual aumenta o desenvolvimento nacional e a criação de riqueza tanto

através do comércio como das políticas de concorrência. Se os direitos não puderem ser
aplicados, os indivíduos e as nações sofrem perdas econômicas e isto depois quebrará a
cadeia da inovação se os titulares dos direitos não puderem beneficiar dos seus
investimentos.
A aplicação dos direitos de propriedade intelectual protege o público dos produtos

defeituosos e dos efeitos nocivos sobre a saúde pública onde ocorrem tais violações.
QAA 3: Quem é responsável pela aplicação dos direitos do titular de patente?

Ao titular da patente, ou aos seus representantes, pertence a tarefa de aplicar os direitos de

patente. É ao titular do direito que compete identificar qualquer violação ou contrafação do
seu direito e decidir que medidas devem ser tomadas.
É também da responsabilidade dos Estados estabelecer mecanismos acessíveis, suficientes

e adequadamente financiados, para a proteção dos direitos de patente. Os órgãos
judiciários e administrativos tais como os institutos de PI ou as autoridades alfandegárias
são instituições governamentais que têm uma função predominante em casos de violação,
pirataria ou contrafação.
2.2 Consideração da opção de aplicação dos direitos
A aplicação da propriedade intelectual contra violações é um processo demorado e oneroso.

Se apesar dos melhores esforços pelo titular da patente, como descrito acima, a violação
dos direitos de patente continuar, o que deve ou pode fazer o titular da patente? Quando
tiver concluído o estudo deste módulo, você poderá definir a melhor estratégia a adotar.
Antes de tomar uma decisão tendo em conta as opções disponíveis, é importante:
− "identificar o(s) autor(es) da violação (inclusive os fabricantes e os principais

distribuidores e não apenas os retalhistas);
− determinar a extensão da violação;
− considerar se é provável que aumente;
− calcular, se possível, quanto você perdeu ou perderá direta ou indiretamente".
A primeira oportunidade que um concorrente fabricante de produtos do mesmo tipo que os

produtos abrangidos por outro pedido de patente tem de perceber que foi depositado um
pedido de patente capaz de afetar seu negócio é na fase da primeira publicação: 18 meses
depois da data de prioridade. Os indivíduos e as empresas, especialmente os que possuem
patentes devem estar atentos às atividades dos concorrentes e ao que se passa no
mercado. Especialmente, os pedidos de patente feitos nas suas áreas de interesse devem
ser escrutinados através do acesso a publicações dos institutos de patentes e pedidos
publicados. É importante que um titular de patentes saiba se algum dos seus concorrentes
procura proteger técnicas abrangidas pelas suas patentes. É também importante saber se
eles procuram proteger tecnologia conhecida ou tecnologia patenteada por outras pessoas.
Também se pode saber que técnica anterior será considerada na fase de exame através do
relatório de pesquisa, publicado com o pedido.
2.3 Aplicação dos direitos de patente
Na maior parte dos sistemas, a patente é o direito, aplicável em um tribunal, geralmente de

impedir a fabricação, a venda ou a utilização de uma invenção patenteada. Não é, como
muitos pensam, a autorização de praticar a invenção patenteada, que pode ser sujeita a
restrições por outras razões tais como a segurança ou a saúde pública. Faz-se ao tribunal
uma solicitação de interrupção da produção não autorizada, para que o tribunal possa emitir
a ordem apropriada para pôr fim à violação. Na prática, porém, o processo não é tão simples
como parece.
2.3.1 Processos no tribunal civil
Numa ação por violação de patente em países de direito consuetudinário (common law), o
titular de patente, agindo por intermédio dos seus advogados, toma as disposições

necessárias para que uma intimação ou queixa seja enviada ao suposto infrator. Na
intimação, o titular da patente, como demandante, especifica a natureza da alegada violação
e da reparação procurada. Quase sempre, um mandado para que o alegado infrator (o
demandado) deixe de fazer o que estava fazendo, será solicitado, assim como uma
indenização por perdas e danos. O demandado normalmente manifestará o recebimento da
intimação e avisará que tenciona defender-se. Se não o fizer, o demandante pode ter direito
a uma decisão judicial final ou intermediária (que resolve o problema, mas deixa aberta a
questão da indenização etc.) sem demora. Se o demandado se defender e a questão não
for resolvida fora do tribunal através de negociações ou não for tratada sumariamente,
haverá debate e será feita a exposição, por um lado, dos pontos de acusação e alegações
do demandante e, por outro lado, dos meios de defesa ou alegações opostas.
O objetivo do debate é definir precisamente as questões em conflito e eliminar o que não é

pertinente. As duas partes apresentaram argumentos e contra-argumentos, o que pode
demorar vários meses. Uma reivindicação contrária do demandado pode ser uma alegação
de que a patente do demandante é inválida; o contrário terá de ser defendido pelo titular da
patente. Uma vez terminados os debates, o demandante apresentará um pedido de
instruções ao tribunal. Tais instruções, dadas pelo juiz, tratarão da divulgação e da inspeção
de documentos e da preparação do julgamento em geral. Um aviso de inspeção de
documentos pode ser feito às partes pelo tribunal. Podem também ser feitos interrogatórios
sob a forma de perguntas escritas que as partes devem responder sob juramento, por
exemplo prestando depoimento, antes do processo.
Vale a pena notar que só uma pequena minoria das causas chega realmente à fase do
julgamento; as outras são resolvidas antes de outra maneira, por questão de tempo,
esforços e despesas.
As causas que envolvem uma tecnologia complexa podem demorar muito tempo no tribunal
com depoimentos de peritos submetidos a exame e a interrogatórios cruzados por ambas as
partes. O juiz pode tomar várias decisões. Além de mandados judiciais, o tribunal pode
também conferir indenizações por perdas e danos resultantes da violação, ou seja
compensação por vendas e mercados perdidos devido à atividade transgressora. Uma
alternativa à indenização por perdas e danos pode ser a atribuição de uma conta de lucros
ao titular da patente. Todos os lucros do demandado provenientes da violação são
entregues ao titular da patente. O demandado pode também receber a ordem do tribunal de
entregar ao titular da patente, ou de destruir quaisquer produtos ou artigos incorporando a
invenção patenteada. Enfim, o titular da patente pode obter uma declaração de que a
patente é válida e foi violada.
2.3.2 Medidas pertinentes de aplicação dos direitos de patente
Um titular de patente deve, em primeiro lugar, definir o objeto da sua patente. É agora uma
característica de praticamente todos os sistemas de patente a exigência de que uma patente
inclua uma especificação que contenha reivindicações ou uma descrição, reivindicações ou
quaisquer desenhos necessários (conforme a terminologia da lei em questão). Na maior
parte dos sistemas, as reivindicações são decisivas, pois definem o âmbito da proteção
procurada e depois concedida através de uma patente. A especificação ou a descrição e os
desenhos podem ser utilizados para interpretar as reivindicações, que devem ser
inteiramente apoiadas por eles.
A maioria dos inventores utiliza os serviços de um jurista especializado em patentes para

redigir a especificação. Um inventor pode não compreender totalmente a especificação e,
especialmente, pode ter dificuldades em compreender as reivindicações. Mesmo que o
titular de patente tenha uma ideia do direito exclusivo que lhe é concedido no seu próprio
país, é muito raro que saiba com precisão que direitos lhe podem dar patentes

correspondentes em outras jurisdições. A primeira compreensão real do titular de patente da
extensão dos seus direitos de patente muitas vezes só é adquirida quando considera a
necessidade de aplicar os seus direitos.
Portanto, a base da aplicação dos direitos de patente é estabelecida quando a especificação

é redigida pelo inventor ou pelo jurista especializado em patentes contratado pelo inventor.
O processo de exame pelo instituto de patentes pode modificar o teor original. O inventor
tentará normalmente evitar qualquer modificação que resulte numa diminuição do âmbito da
proteção, pois qualquer redução do âmbito da proteção torna mais fácil para um concorrente
evitar violações. Se um concorrente pode facilmente lançar no mercado qualquer coisa que
seja equivalente (em oposição a idêntica) à invenção, sem violar a patente, isto pode limitar
o valor comercial da patente original. Os examinadores de patente devem tentar lembrar-se
disto quando um requerente de patente se opõe firmemente à modificação das suas
reivindicações e tenta argumentar contra a sua objeção. Embora a aceitação de uma
modificação possa levar mais rapidamente à concessão de patente, isso também pode
resultar em um direito de patente com uma utilidade comercial limitada.
2.3.3 Avaliação da validade e da violação de uma patente
Depois de ter avaliado o alcance do seu direito de patente, o titular de patente deve decidir
se há violação. Antes de assumir o risco financeiro de uma ação judicial sobre a patente –
que pode ser uma das formas de contestação judicial mais demoradas e onerosas – um
titular de patente, a não ser que seja muito rico e indiferente à despesa, deve tentar avaliar
sua probabilidade de sucesso.
A questão da violação é raramente considerada isoladamente. As patentes, como outras

formas de propriedade intelectual, não afetam só as partes num conflito; elas influenciam o
público em geral. Sendo assim, considera-se normalmente que uma patente cuja invalidade
pode ser demonstrada não pode ser aplicável. Não obstante o exame dos pedidos de
patente durante o processo de concessão, nenhum sistema de patentes garante a validade
de uma patente concedida.
Em uma ação de aplicação de uma patente, portanto, o demandado acrescentará

geralmente a qualquer argumento de não violação, mais uma defesa, muitas vezes na forma
de uma contra-alegação, segundo a qual a patente é inválida e, por isso, não aplicável
mesmo se violada. Em algumas jurisdições, as questões da violação e da validade são
debatidas em conjunto. Em outras jurisdições a questão da validade é resolvida
separadamente por um tribunal diferente, ou é submetida ao instituto de patentes.
Devido ao princípio segundo o qual nenhuma patente inválida deve ser aplicável, o
demandado em uma ação sobre patentes é geralmente autorizado a submeter provas da
invalidade em qualquer fase do processo e, em algumas jurisdições, até durante o próprio
julgamento. Disto resulta que a posição do detentor da patente durante a ação de aplicação
tem tendência a se deteriorar, pois o demandado faz pesquisas e muitas vezes encontra
provas que afetam a validade. Contudo, muito mais importante é o fato de que a defesa
muitas vezes apresenta uma contra-alegação pela revogação da patente.
Como no caso de violações de marcas, há uma série de motivos que o demandado pode
alegar para tentar impugnar a validade da patente. Para mencionar alguns, ele pode basear-
se na falta de novidade, argumentar que a invenção é evidente, que o titular da patente não
descreveu suficiente ou honestamente a maneira como a invenção funciona, que a invenção
não é útil, que a patente foi obtida na base de informações falsas, ou que foi obtida
ilicitamente de outra pessoa. Alguns desses argumentos ou todos eles estão previstos nas
leis aplicáveis. Trata-se de uma área em que podem ser importantes conhecimentos
especializados, e não é raro a reconvenção em uma ação por violação de patente demorar

mais tempo que a própria demanda. Naturalmente, a prova deve ser feita pelo demandado
que pede a revogação da patente.
Como já dissemos, a primeira tarefa do tribunal em qualquer ação por violação de patente é
determinar com precisão o limite dos direitos concedidos. Para isto, será necessário que o
tribunal defina o alcance especialmente por meio da interpretação dos termos das
reivindicações fundamentais e determine se a alegada violação é abrangida pelo âmbito da
patente assim determinado. Em geral, não é permitido citar depoimentos de peritos para
interpretar palavras capazes de significado comum. A única exceção é quando são
utilizadas palavras técnicas para as quais o tribunal pode precisar de uma explicação
técnica. Na determinação de validade, o tribunal (ou qualquer autoridade que examine a
questão da validade) deve levar em conta o mesmo âmbito de proteção que foi definido para
os fins da determinação da violação, e considerar se as provas produzidas pelo demandado
tornam a patente inválida em relação a, e na medida do âmbito de proteção reivindicado
pelo titular da patente. Quase sempre surgem diferentes questões em torno dessas duas
avaliações. O ponto de partida para ambas, porém, é geralmente sempre o texto das
reivindicações.
Exemplo
A reivindicação pode incluir como elemento uma "mola". Se o dispositivo alegadamente

contrafeito não incluir uma "mola", mas tiver em vez disso um tubo maciço de borracha que
de certo modo funciona como mola, pode isto ser uma violação? Este tipo de questão pode
ser tratado de diferentes maneiras em diferentes jurisdições, dependendo da maneira como
se desenvolveu a lei da jurisdição. Além disso, muitas vezes é necessária a assistência de
um perito para ajudar a determinar o mérito técnico de um argumento, tal como, voltando ao
exemplo acima, a afirmação de que se pode considerar que o termo "mola" abrange um
tubo de borracha.
A próxima tarefa para o tribunal é decidir se a suposta violação é abrangida pelo âmbito das
reivindicações tal como interpretadas pelo tribunal. Isto geralmente não é fácil,
especialmente se o demandado tiver sido bem aconselhado. É nesta área que são muitas
vezes requeridas depoimentos de especialistas. Além disso, em ações por violação de
patente, muitas vezes se recorre a experiências para provar a violação; estas experiências
incumbem sempre ao demandante. Nos EUA por exemplo, a primeira coisa que a maioria
dos tribunais examina encontra-se dentro do documento de patente, isto é, as
reivindicações, a especificação, os desenhos, qualquer histórico de exame entre o titular da
patente e o instituto de patentes, antes de utilizar recursos externos tais como um dicionário.
Ao mesmo tempo, considerando-se as reivindicações, não é permitido examinar o texto da
especificação de maneira a tentar torcer ou estender o significado de palavras comuns para
"apanhar" a violação. Na realidade, a primeira coisa que o tribunal deve fazer quando
interpreta a especificação é não considerar nem a alegada violação nem o que se chama
"técnica anterior".
O conteúdo técnico em muitas causas sobre patentes pode ser realmente muito complexo, e
a resolução dos pontos técnicos do conflito pode não só envolver uma ou mais testemunhas
especializadas, mas também requerer provas experimentais.
Por exemplo, em uma causa a respeito de uma suposta violação de uma patente concedida
para a invenção de um maçarico para corte por plasma, a reivindicação incluía uma
definição do que se passava dentro do maçarico durante a utilização. Para provar a
violação, foi necessária uma experiência para definir o gradiente de temperatura do gás
plasma gênico dentro do próprio maçarico. Uma sonda inserida no maçarico tem o efeito de

modificar a circulação do ar através do maçarico, o que por sua vez afeta o gradiente de
temperatura. Um meio superior de avaliação é a imagem térmica, mas a instalação é cara.
Em casos deste tipo, assim que uma das partes envolvidas na causa efetua uma série de
experiências, a outra parte sente-se obrigada a efetuar as suas próprias experiências para
verificar a validade da primeira série de experiências ou com o objetivo de refutar as
primeiras experiências.
Em vista dos argumentos, que por sua vez são apoiados por depoimentos de peritos e
provas experimentais, o tribunal concluirá se houve ou não violação. Contudo, a maior parte
das patentes contém mais de uma reivindicação. A inclusão de várias reivindicações
destina-se a aumentar a possibilidade para o titular da patente de impedir uma violação. Se
uma reivindicação for considerada inválida, o titular da patente pode mesmo assim
conseguir interromper a violação se outra reivindicação for considerada válida e a violação
tiver ocorrido a esse respeito. No caso de uma patente ter diversas reivindicações a respeito
das quais o titular da patente alega uma violação, o tribunal terá de considerar cada
reivindicação separadamente para ver se houve violação.
Semelhantes depoimentos de peritos e experiências podem ser necessários para tratar da

questão da validade. Voltando à "mola" do exemplo 1 acima, pode acontecer que o
demandado seja capaz de demonstrar que antes da data da patente, já se conhecia
utilização de um elemento com propriedades elásticas em alguns aspectos semelhantes a
uma mola. Como no caso da determinação da violação, o tribunal deverá decidir se as
informações conhecidas são suficientes para invalidar as reivindicações; e esse exercício
deverá ser executado a respeito de cada reivindicação.
2.3.4 Breve menção da “doutrina dos equivalentes”
Na prática, alguns tribunais não limitaram o alcance de proteção de uma reivindicação de

patente ao seu sentido literal. A fim de oferecer uma proteção justa e razoável ao titular da
patente contra ações que contornam a violação literal, diferenças pequenas ou não
substanciais incorporadas nos produtos rivais foram, em alguns casos, consideradas como
sendo uma violação. Uma forma de alargar o alcance de proteção para além das
formulações textuais literais das reivindicações é a chamada doutrina dos equivalentes, que
é muito aplicada nos tribunais estadunidenses. “Em poucas palavras, a doutrina determina
que não se deve permitir que o autor de uma violação continue ações em que ele faz uso da
invenção patenteada enquanto simplesmente substitui um elemento da invenção por uma
variante que é técnica e funcionalmente equivalente ao elemento contido na reivindicação
da patente, não importando se a variante usada pelo autor da violação venha a ser uma
melhora ou não. A equivalência restringe-se aos casos em que a variante ou as variantes
usadas pelo autor da violação funcionem substancialmente da mesma maneira e produzam
substancialmente o mesmo resultado que o elemento ou os elementos contidos na
reivindicação ou nas reivindicações.” 1
Nem todas as jurisdições permitem a aplicação dessa doutrina. Visto que é controverso abrir
portas para uma interpretação extensiva da interpretação de reivindicações, a aplicação da
doutrina tem sido limitada e há muitas práticas diferentes entre os Estados. A tensão entre
oferecer uma proteção eficaz aos titulares de direitos e oferecer certeza jurídica aos
concorrentes levou os tribunais a acrescentar restrições a essa doutrina, com a introdução
de condições a sua aplicação; por exemplo, quando é razoável que o requerente pudesse
ter previsto e evitado o problema por meio de uma melhor redação das reivindicações 2. Esta
doutrina destaca a importância da redação das reivindicações e de se alcançar um equilíbrio
1 http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21421en/s21421en.pdf
2 https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/01/article_0007.html

entre amplitude e clareza nas reivindicações para estabelecer o alcance da proteção de
patente.
3. Medidas legais
As medidas legais tipicamente disponíveis em ações por violações da propriedade

intelectual são: mandados judiciais, indenizações por perdas e danos e contas de lucros. A
maior parte das ações começa com um pedido de uma forma qualquer de reparação
preliminar ou intermediária, e a maioria dos casos não passa desta fase preliminar.
3.1 Reparação preliminar: o mandado judicial intermediário
As medidas legais preliminares são da maior importância para a proteção de todos os

direitos de propriedade intelectual. O período que vai do início do processo até a
determinação final da causa pode ser suficiente para que sejam feitos danos significativos
às vendas e aos lucros e à reputação de uma empresa, devido a outras explorações de
material e/ou informações. Além disso, a natureza da violação ou outro comportamento
ilícito pode ser tal que uma indenização por perdas e danos ou uma conta de lucros não seja
a reparação adequada. Uma das razões para isto é que o demandado pode não ter recursos
ou pode desaparecer. Mas essas não serão as únicas razões pelas quais, em um caso
particular, uma indenização pode não ser uma reparação adequada. Mais frequentemente,
isto deve-se à natureza do direito de propriedade intelectual em questão e da dificuldade de
fazer um cálculo preciso da perda sofrida devido a uma violação. Se, em tal caso, o
comportamento ilegítimo do demandado puder ser reprimido desde o início, o problema da
indenização pode ou desaparecer completamente, ou ser muito mais fácil de resolver.
O meio legal preliminar mais útil e mais utilizado é o mandado judicial intermediário ou
provisório, cujo principal objetivo é geralmente descrito como sendo preservar o status quo
até a audiência da ação principal. Embora preservar o status quo existente no momento do
pedido seja a ordem mais apropriada, esta não é a principal preocupação do mandado
judicial intermediário. A questão principal que interessa o tribunal quando este concede um
mandado judicial intermediário é manter a posição que mais facilmente permita que se faça
justiça quando a decisão final for tomada. Portanto, o tribunal ordenará, às vezes, que uma
posição anterior seja restaurada, ou que as partes resolvam os seus problemas de outra
maneira mais de acordo com as exigências da justiça.
Num número crescente de causas, mandados judiciais intermediários não são suficientes
para proteger direitos de propriedade intelectual contra a ameaça de continuação da
violação. Isto deve-se muitas vezes ao fato de as provas necessárias para apoiar um pedido
de reparação provisória ou final não estarem imediatamente disponíveis e não poderem ser
encontradas pelos processos normais de investigação. Em tal caso, é pouco provável que o
demandante obtenha um mandado judicial intermediário, pois não terá as provas
necessárias. Às vezes, o demandado retira ou destrói o material contrafeito. Um meio rápido
e eficaz de obter e preservar tais provas foi criado pelos tribunais no Reino Unido. A medida
concedida é uma ordem ex parte para entrar nos locais, revistá-los e recolher provas. Estas
ordens são conhecidas como ordens Anton Piller ou mandados civis de busca e podem ser
uma etapa necessária antes de se poder obter um mandado judicial intermediário
Semelhantemente, a reunião de provas e mesmo um julgamento final em favor de um

demandante podem ser inúteis se o demandado não tiver fundos para financiar qualquer
indenização decidida. Isto é um problema sério, considerando a desenvoltura crescente das
pessoas que procuram escapar das suas obrigações, a facilidade com a qual o dinheiro
circula de um país para o outro e os avanços da tecnologia. Para enfrentar este problema,
os tribunais dos países de direito consuetudinário formularam e desenvolveram a injunção
Mareva, também conhecida como bloqueio de bens, que funciona para impedir que os

demandados removam ativos da jurisdição, ou deles disponham dentro da jurisdição, de
maneira a frustrar qualquer julgamento proferido contra eles.
3.3 Mandado judicial final
No caso normal, um demandante bem-sucedido em uma ação de propriedade industrial terá

direito a um mandado judicial final. A concessão de mandados é discricionária e só usada
em situações inabituais, (por exemplo, se o demandado for o único fornecedor de um
medicamento indispensável ou, em uma causa sobre o direito de autor, se tiver havido
demora extrema). Se um mandado não fosse concedido, por exemplo, a um titular de
patente bem-sucedido, o resultado seria equivalente a permitir que o demandado obtivesse
uma licença obrigatória relativa à patente sem ter de observar as disposições estatutárias
relativas às licenças obrigatórias. Se o mandado judicial não for respeitado, o demandante
pode mover uma ação por desobediência ao tribunal, e na área da propriedade intelectual, a
experiência mostra que tais ações da parte de um demandante não são infrequentes.
3.4 Indenização por perdas e danos ou conta de lucros
A avaliação das perdas e danos em causas de propriedade industrial requer

invariavelmente, como primeiro passo, a escolha pelo demandante bem-sucedido entre uma
indenização por perdas e danos, por um lado, e uma conta de lucros, por outro lado. Estas
duas possibilidades excluem-se mutuamente, uma vez que, pela escolha de uma conta de
lucros, o demandante adota os atos do demandado como se fossem os seus próprios. A
escolha em cada caso depende dos fatos. Às vezes, por exemplo, o tempo pode ser
essencial e o próprio julgamento da responsabilidade pode ter gerado provas materiais
suficientes para permitir que o demandante adote rapidamente uma conta de lucros. Às
vezes, o demandado pode ter conseguido realizar mais vendas do produto em questão
durante o período da violação que o demandante poderia ter feito. Em tais casos, é provável
que o demandante escolha uma conta de lucros, que, a propósito, será de lucros líquidos.
Contudo, geralmente um demandante bem-sucedido pede uma investigação das perdas e

danos. Quando se faz isto, em um caso difícil, o demandante pode ter de afrontar um novo
julgamento tão substancial como o primeiro julgamento da responsabilidade. Por esta razão,
ações de propriedade industrial completamente pleiteadas raramente chegam a uma
investigação completa sobre as perdas e danos; há uma tendência para que sejam
resolvidas quando é estabelecida a responsabilidade.
O cálculo de indenizações apropriadas em causas de propriedade industrial varia bastante

entre diferentes causas. Casos em que alguém vende seus produtos como se fossem os
produtos de um concorrente e outras violações de marcas podem ser considerados juntos,
como o podem ser patentes e desenhos industriais registrados. Há opiniões divergentes
sobre a maneira correta de abordar a questão das indenizações por abuso de confiança e,
em causas sobre o direito de autor, existem disposições estatutárias especiais. Porém, não
há nenhum teste ou fórmula geralmente apropriada para avaliar perdas e danos. Em todas
estas áreas, as perdas e danos são especialmente difíceis de calcular com qualquer grau de
precisão, e os tribunais levam esta dificuldade em conta – por isso se recusam a adotar
regras gerais.
Uma maneira comum de abordar a questão é calcular as perdas e danos com base em uma
licença imaginária normalmente negociada entre partes independentes: este método pode
ser utilizado, por exemplo, quando as partes são concorrentes, e é geralmente apropriado
em causas relativas a patentes e a desenhos industriais registrados. A indenização por
violação passada é então baseada no pagamento de um royalty relativo a, por exemplo,
cada artigo em violação. No entanto, surgem problemas a este respeito – especialmente nos
casos em que o demandante nunca teria concedido uma licença. Este método também tem

sido utilizado em ações por abuso de confiança e violações do direito de autor. Outro
método, que é mais difícil de aplicar, é considerar as vendas perdidas pelo demandante;
neste caso o demandante tem direito ao total do lucro perdido.
4. Atividades da OMPI relativas à aplicação dos direitos, à arbitragem e à mediação

dos conflitos de propriedade intelectual
Um dos aspectos básicos das atividades da OMPI, mas não o menos importante, é a
transferência de know-how necessário para administrar as convenções de propriedade
intelectual que os Estados membros aceitaram. Realmente, é da maior importância que as
disposições formuladas em nível internacional sejam aplicadas em nível nacional. A
promoção da criatividade exige primeiro a gestão apropriada e a implementação das
disposições adotadas em favor dos criadores. As atividades da OMPI de cooperação para o
desenvolvimento são especialmente importantes a este respeito.
Dos últimos anos da década de 1990 até 2001, houve duas comissões da OMPI sobre a
aplicação de direitos – a Comissão Consultiva sobre a Aplicação de Direitos de Propriedade
Industrial e a Comissão Consultiva sobre a Gestão e a Aplicação do Direito de Autor e dos
Direitos Conexos nas Redes Globais de Informação. A Comissão Consultiva sobre a
Aplicação de Direitos de Propriedade Industrial realizou uma reunião em outubro de 2001,
na qual os Estados membros pediram que a Secretaria da OMPI iniciasse estudos e
atividades para promover mais eficazmente a aplicação de direitos de propriedade industrial
em todo o mundo e a identificação das boas práticas e dos processos para consegui-lo,
limitando tanto quanto possível a carga sobre as infraestruturas administrativas em termos
de tempo e custos. Em Setembro de 2002 foi decidido que estas duas comissões seriam
fundidas em uma única Comissão Consultiva de Aplicação dos Direitos (Advisory Committee
on Enforcement – ACE), responsável por todas as questões de aplicação de direitos de
propriedade intelectual. A plena adesão está aberta aos Estados membros da OMPI e/ou
das Uniões de Paris e de Berna. A sua primeira sessão foi realizada em junho de 2003, a
segunda em junho de 2004.
O site da OMPI sobre a aplicação de direitos (http://www.wipo.int/enforcement/en) contém,

entre outras coisas, informações sobre as atividades da OMPI na área da aplicação dos
direitos de propriedade intelectual, inclusive atividades de formação e coordenação. Estas
incluem os relatórios sobre a primeira e a segunda sessão da ACE, assim como respostas a
perguntas frequentes relativas à aplicação dos direitos de propriedade intelectual.
4.1 Resolução alternativa de conflitos
A resolução alternativa de conflitos refere-se a métodos de resolver conflitos de propriedade

intelectual sem que se tenha de instaurar ações judiciais. Existem muitas formas de
resolução alternativa de conflitos. As mais comuns são a arbitragem e a mediação. Os
conflitos de propriedade intelectual podem também ser resolvidos na base de opiniões de
peritos.
4.1.1 Arbitragem
A arbitragem tem uma longa história, especialmente em certas áreas do comércio. A

arbitragem é consensual: requer que as partes concordem em submeter o seu conflito a um
árbitro. As partes geralmente fazem isto pela inclusão no seu acordo de uma cláusula que
prevê a submissão de conflitos à arbitragem. As partes têm flexibilidade quanto aos poderes
que permitem ao árbitro exercer, e podem escolher os processos aplicáveis, geralmente por
referência às regras de uma instituição de arbitragem.

Considera-se geralmente que as vantagens da arbitragem são a rapidez com a qual uma
decisão pode ser alcançada, o custo mais baixo a que isto pode ser feito, a
confidencialidade do processo, o seu caráter informal e a facilidade com a qual uma
sentença arbitral pode ser aplicada internacionalmente. As vantagens de economia de
tempo e dinheiro da arbitragem provêm em parte da resolução de um conflito envolvendo
muitas jurisdições em um único fórum, em vez de vários tribunais, e na ausência de recurso
institucional. A sentença arbitral é final.
A arbitragem é um processo menos formal do que uma ação judicial, mas contém mesmo
assim alguns dos elementos de um processo judicial. Uma arbitragem contém normalmente
uma troca de argumentos escritos, inclusive declarações de testemunhas e possivelmente
de peritos, e uma audiência permitindo um debate oral, depoimentos das testemunhas e dos
peritos, e perguntas dos árbitros e das partes.
4.1.2 Mediação
Outra forma de resolução alternativa de conflitos é a mediação, às vezes chamada também

conciliação. Um mediador é uma pessoa neutra que ajuda as partes a resolver o seu
conflito. Também neste caso é necessário o acordo das partes para submeter o seu conflito
à mediação. Este caráter voluntário também se aplica depois de a mediação ter começado:
cada parte pode terminar a sua participação em qualquer altura. Se a mediação for bem-
sucedida, a resolução terá o efeito de um contrato entre as partes.
A mediação é especialmente atrativa nos casos em que as partes desejam preservar ou

desenvolver as suas relações e resolver um conflito em privado. A mediação leva em conta
os interesses respectivos das partes, mais do que as suas posições legais.
4.1.3 Determinação por perito
Especialmente em acordos de transferência de tecnologia não é inabitual que as partes

concordem em submeter quaisquer conflitos técnicos a um perito. Um tal perito será uma
terceira pessoa independente com os necessários conhecimentos técnicos na área
tecnológica em questão. Ambas as partes são vinculadas pela decisão do perito para que
este processo tenha efeito legal. A escolha cuidadosa do perito é fundamental, pois é
necessário assegurar a imparcialidade, a confiança e um alto nível de competência técnica.
4.2 Aplicação dos direitos no contexto internacional
Muitos acordos de transferência de tecnologia são internacionais. No contexto da resolução

de conflitos, isto levanta uma dificuldade importante. Se as partes de um acordo se dirigirem
aos tribunais para resolver os seus conflitos, elas devem assegurar-se de que o julgamento
será aplicável em qualquer jurisdição em que isso seja necessário.
A aplicação na jurisdição do demandado do julgamento de um tribunal obtido na jurisdição

do demandante pode ser difícil. Este problema pode ser evitado pela instauração do
processo na jurisdição do demandado, mas isto pode não ser uma opção aceitável para o
demandante, pois ele provavelmente conhece menos bem o direito, a cultura jurídica, os
tribunais e a língua dessa jurisdição. Além disso, essa opção não resolveria os problemas
levantados pela necessidade possível de aplicar tal julgamento numa terceira jurisdição
onde o demandado dispõe de recursos.
Geralmente, tais problemas de aplicação não existem em relação às sentenças arbitrais.

Segundo as disposições da largamente aceita Convenção de Nova Iorque sobre o
Reconhecimento e a Aplicação de Sentenças Arbitrais Estrangeiras (New York Convention
on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards), os Estados contratantes

são obrigados a reconhecer e a aplicar sentenças arbitrais, sem prejuízo de um número
especificado de exceções.
4.2.1 O Centro de Arbitragem e de Mediação da OMPI
Em Setembro de 1993, a Assembleia Geral da OMPI aprovou unanimemente a instituição

do Centro de Arbitragem da OMPI, agora chamado Centro de Arbitragem e de Mediação da
OMPI. O Centro oferece serviços para a resolução de conflitos de propriedade intelectual
entre partes privadas através de arbitragem e de mediação. O Centro gere também
processos administrativos especiais para a resolução de conflitos resultantes do registro de
nomes de domínio da Internet.
O Centro foi criado para ligar duas áreas que recentemente têm conhecido mudanças
consideráveis em paralelo, em vez de em combinação uma com a outra. Estas áreas são a
arbitragem ou, mais geralmente, a ADR (Alternative Dispute Resolution – resolução
alternativa de conflitos) por um lado, e a propriedade intelectual por outro lado.
O número de instituições que gerem processos de arbitragem em todo o mundo aumentou

consideravelmente, como aumentou o número de processos de arbitragem iniciados. Ao
mesmo tempo, especialmente nos Estados Unidos da América, os tipos de processos de
ADR evoluíram para além da arbitragem e mediação tradicionais para incluir novas formas
adaptadas a partir do modelo clássico de arbitragem, mini-julgamentos e várias
combinações de processos.
A base cada vez mais tecnológica da produção, a importância da imagem e do marketing

para a distribuição dos produtos e prestação dos serviços, e a proliferação e variedade dos
meios de comunicação, tudo isso contribuiu para dar uma proeminência sem precedente à
propriedade intelectual. O aumento do número de títulos de propriedade intelectual
procurados deve-se principalmente ao aumento de pedidos de origem estrangeira. Isto
reflete a internacionalização dos mercados; quando tentam penetrar numa área geográfica
mais vasta, as empresas procuram uma mais vasta proteção da sua propriedade intelectual.
O recurso crescente à proteção internacional da propriedade intelectual cria novas

possibilidades para a utilização da ADR. A existência de mais direitos levanta o potencial
para um grande número de conflitos envolvendo esses direitos. Muitas vezes, porém, as
pessoas que negociam as licenças e outras relações contratuais prestam mais atenção à
conclusão de um possível contrato comercial, do que às consequências de qualquer quebra
do contrato. Os desenvolvimentos na área da arbitragem não se refletem necessariamente
em disposições contratuais que visam a resolução eficaz de conflitos possíveis.
Além disso, a existência de uma multiplicidade de direitos nacionais e regionais que

abrangem a mesma matéria indica a necessidade de processos de resolução de conflitos
que evitam a instauração de diferentes ações judiciais nacionais. Mesmo que não haja um
grande número de ações nacionais separadas, a oposição de duas partes estrangeiras pode
exigir processos neutros de resolução de conflitos que evitam o sistema judiciário de uma
das partes.
Além da evolução recente da proteção da propriedade intelectual, muitas das vantagens

tradicionais da ADR se aplicam especialmente à propriedade intelectual. O caráter
frequentemente multi-jurisdicional dos conflitos de propriedade intelectual e a oportunidade
de resolver tais conflitos num único fórum foram mencionados acima, no presente capítulo.
Além disso, a possibilidade de escolher intermediários neutros com conhecimentos
especializados é de uma enorme importância quando se trata de matéria altamente técnica
e científica abrangida por direitos de patente, segredos comerciais ou industriais, direito de
autor e variedades de plantas. Embora existam tribunais especializados num certo número

de países e que possam pedir a assistência de peritos, pode ser mais eficaz submeter o
conflito a um tribunal arbitral composto de pelo menos um perito com conhecimentos
especializados pertinentes. Além disso, a confidencialidade da arbitragem e de outros
processos extrajudiciários oferece vantagens nos casos em que know-how ou outras
informações confidenciais podem ser expostas durante um conflito.
Os serviços que o Centro da OMPI fornece em relação aos quatro processos são
essencialmente de dois tipos. O primeiro consiste em pôr à disposição das partes os
instrumentos para a resolução de um conflito conforme um dos processos administrados
pelo Centro da OMPI. Cláusulas contratuais padrão podem ser incluídas em acordos para
submeter conflitos futuros a tais processos. Alternativamente, acordos de submissão podem
ser utilizados para submeter conflitos existentes a um dos processos, o Regulamento de
Arbitragem da OMPI, o Regulamento de Arbitragem Acelerada da OMPI, e/ou o
Regulamento de Mediação da OMPI.
O segundo tipo de serviços fornecido é derivado destes regulamentos. Os regulamentos

preveem que certas funções serão exercidas pelo Centro da OMPI a respeito da condução
do processo de resolução de conflitos, tais como as seguintes:
• assistir as partes na seleção e nomeação do(s) mediador(es) ou do(s) árbitro(s), se

necessário com referência à base de dados do Centro, que contém mais de 1.000
árbitros e mediadores de mais de 100 países, com experiência na resolução de
conflitos sobre questões comerciais, de propriedade intelectual, e de tecnologia de
informação e de comunicação;
• prover orientação a respeito das regras processuais pertinentes;
• assegurar a ligação entre as partes e o tribunal arbitral ou o mediador a fim de

assegurar a melhor comunicação possível e a eficácia processual;
• ajudar as partes a organizar quaisquer outros serviços de apoio que possam ser
necessários, tais como serviços de tradução, de interpretação ou de secretariado;
• fixar os honorários dos árbitros e dos mediadores, em consulta com eles e com as
partes;
• administrar os aspectos financeiros dos processos, pela obtenção de um depósito de

cada parte do custo estimado e pagar a partir dos depósitos os honorários dos árbitros
e dos mediadores, e quaisquer outros serviços ou facilidades, tais como os honorários
de intérpretes, se tal for necessário;
• quando os processos decorrem na OMPI em Genebra, fornecer uma sala de audiência

e salas de repouso para as partes, gratuitamente;
• quando os processos decorrem fora de Genebra, ajudar as partes a organizar salas

apropriadas e outras instalações necessárias;
• prestar outros serviços ou exercer outras funções que possam ser necessárias para
assegurar que os processos de arbitragem ou de mediação decorram com eficácia e
rapidez.
Os serviços descritos acima podem ser utilizados em qualquer parte do mundo. Embora os
Regulamentos da OMPI sejam especialmente apropriadas num contexto de propriedade
intelectual, tal como no caso de um conflito sobre licenças, estes regulamentos podem servir

para a resolução de todos os tipos de conflitos comerciais. Os processos podem ser
aplicados em qualquer sistema jurídico no mundo, em qualquer língua e no âmbito de
qualquer direito escolhido pelas partes.

QAA 4: Identifique dois métodos de resolução alternativa de conflitos.
Os meios mais comuns de resolução alternativa de conflitos no caso de violações de

propriedade intelectual são a arbitragem e a mediação.
Na arbitragem, as partes decidem submeter o conflito a um grupo de peritos que decidirão

que medidas devem ser tomadas, em vez de levar o conflito a tribunal.
Na mediação, as partes selecionam um mediador, que ajudará a resolver o conflito.
Embora ambos os métodos possam ser vinculantes, a arbitragem é normalmente vinculante,

enquanto a mediação não é vinculante.
Na arbitragem, um árbitro ou um grupo de três árbitros tomam uma decisão sobre um

conflito que foi apresentado previamente e decidirão apenas sobre os aspectos essenciais
do conflito de acordo com o direito aplicável.
A mediação, por outro lado, é mais informal, e o âmbito da discussão pode variar conforme
o interesse das partes em alcançar uma situação satisfatória para todas as partes (uma
situação "win-win").

Resumo do Módulo 7
No que diz respeito às patentes, este módulo introduziu recursos internos contra decisões
dos institutos de propriedade industrial, as medidas pertinentes para a aplicação de direitos
de patente e os meios legais disponíveis, e tratou dos principais métodos de resolução
alternativa de conflitos, assim como da questão da aplicação dos direitos no contexto
internacional.
Recursos internos contra decisões dos institutos de propriedade industrial

Em muitos sistemas de propriedade intelectual, é comum que haja um meio qualquer de
recurso interno contra a decisão de um examinador de patentes ou de marcas.
Independentemente do que esteja previsto em matéria de recurso interno, na maior parte
dos sistemas de propriedade intelectual, os tribunais têm um papel importante no exame de
recursos contra decisões do instituto de propriedade industrial e no julgamento de violações.
Em termos gerais, podem ser interpostos recursos contra decisões tomadas durante ou no
fim do processo relativo a um pedido de patente de invenção. No primeiro caso, trata-se de
"recursos anteriores à concessão". Já no caso de decisões tomadas depois da concessão
de uma patente de invenção, trata-se de "recursos posteriores à concessão".
Aplicação de direitos de propriedade intelectual em geral

O titular dos direitos deve assegurar-se de que os seus direitos são respeitados. É ao titular
dos direitos que compete agir contra as violações.
Os titulares de direitos de patente devem então poder contar com Estados para
estabelecerem mecanismos acessíveis, suficientes e adequadamente financiados, para a
proteção dos direitos. Os titulares de direitos devem ser capazes de agir contra os infratores
a fim de impedir mais violações e recuperar as perdas incorridas devido a qualquer violação.
Muitas vezes, administrações governamentais, tais como os institutos de PI ou as
autoridades alfandegárias, são as instituições que têm uma função predominante em casos
de violação, pirataria ou contrafação.
Evitar ações judiciais

Um concorrente cujas atividades são obstruídas por direitos anteriores tentará normalmente
evitar ou superar o problema de uma maneira legítima, por exemplo, criando invenções que
contornam a área protegida, no caso de uma patente anterior. Outra possibilidade é tentar
obter uma licença ou negociar um contrato amigável qualquer. Uma empresa afetada pelo
direito de outra empresa determinará cuidadosamente o alcance desse direito e verificará se
é ou não válido.
Consideração da opção de aplicação dos direitos
A aplicação dos direitos de propriedade intelectual contra violações é um processo longo e

oneroso. Portanto, antes de tomar uma decisão tendo em conta as opções disponíveis,
convêm: (i) identificar fabricantes, principais distribuidores e retalhistas que sejam autores
de violação; (ii) determinar a extensão da violação; (iii) considerar se é provável que
aumente; e (iv) calcular as perdas diretas e indiretas.
Aplicação dos direitos de patente

Processos no tribunal civil
As ações por violação de patentes envolvem: o envio de uma intimação do demandante
para o demandado, aviso de recebimento da intimação pelo demandado e aviso do
demandado de que tenciona ou não se defender, troca de argumentos e conclusões,
possíveis contra-alegações do demandado, pedido de instruções ao tribunal e, enfim,
chega-se à fase do julgamento na qual uma sentença será proferida pelo juiz.

Além de mandados judiciais, o tribunal pode também conferir indenizações por perdas e
danos resultantes da violação, ou seja compensação por vendas e mercados perdidos
devido à atividade de violação. Como uma alternativa à indenização por perdas e danos:
• pode ser atribuída ao titular da patente uma conta de lucros;

• todos os lucros do demandado provenientes da violação podem ser entregues ao
titular da patente;
• o demandado pode receber a ordem de entregar ao titular da patente, ou destruir,
quaisquer produtos ou artigos incorporando a invenção patenteada;
• o titular da patente pode obter uma declaração de que a patente é válida e infringida.
Medidas pertinentes para a aplicação de direitos de patente

Quando pensa sobre a aplicação dos seus direitos de patente, um titular de patente deve,
em primeiro lugar, definir o objeto da sua patente. Na maior parte dos sistemas, as
reivindicações são decisivas, pois definem o âmbito da proteção procurada e depois
concedida através de uma patente. A primeira compreensão real do titular de patente da
extensão dos seus direitos de patente muitas vezes só é adquirida quando considera a
necessidade de aplicar os seus direitos.
Avaliação da validade e da violação de uma patente

Depois de ter avaliado o alcance do seu direito de patente, o titular de patente deve decidir
se há violação. Antes de assumir o risco financeiro de uma ação judicial sobre a patente –
que pode ser uma das formas de contestação judicial mais demoradas e onerosas – um
titular de patente deve tentar avaliar a sua probabilidade de sucesso.
Numa ação de aplicação de uma patente, o demandado acrescentará geralmente a

qualquer argumento de não violação, mais uma defesa, muitas vezes na forma de uma
contra-alegação, segundo a qual a patente é invalida e, por isso, não aplicável mesmo se
transgredida. Devido ao princípio segundo o qual nenhuma patente inválida deve se
aplicável, o demandado em uma ação sobre patentes é geralmente autorizado a submeter
provas da invalidade em qualquer fase do processo. O ponto de partida para o tribunal
determinar o âmbito da proteção definido pela patente e se a alegada violação é abrangida
pelo âmbito da patente é quase sempre a formulação textual das reivindicações.
Medidas legais
Reparação preliminar: mandado judicial intermediário ou provisório
É o meio legal preliminar mais útil e mais utilizado, pois geralmente consiste em preservar o
status quo até a audiência da ação principal. A questão principal que interessa o tribunal
quando este concede um mandado judicial intermediário é manter a posição que mais
facilmente permita que se faça justiça quando a decisão final for tomada. Portanto, o tribunal
ordenará às vezes que uma posição anterior seja restaurada, ou que as partes resolvam os
seus problemas de uma outra maneira mais de acordo com as exigências da justiça.
Mandado judicial final

No caso normal, um demandante bem-sucedido numa ação de propriedade industrial terá
direito a um mandado judicial final. Se o mandado judiciário não for respeitado, o
demandante pode mover uma ação por desobediência ao tribunal, e no domínio da
propriedade intelectual a experiência mostra que tais ações da parte de um demandante não
são infrequentes.
Indenização por perdas e danos ou conta de lucros

No caso de uma decisão positiva favorável ao demandante, a avaliação das perdas e danos
em causas relativas a propriedade industrial requer invariavelmente, como primeiro passo, a

escolha pelo demandante bem-sucedido entre uma indenização por perdas e danos, por um
lado, e uma conta de lucros, por outro lado.
A maneira de determinar indenizações por perdas e danos apropriadas em ações de

propriedade intelectual, varia bastante, mas os métodos mais comuns são os seguintes
• cálculo das perdas baseado nos lucros feitos pelo demandado;

• cálculo das vendas perdidas pelo demandante baseado nas perdas incorridas
devido à violação;
• por analogia com as licenças: a indenização é calculada como no caso de royalties
que o demandante teria recebido do demandado se um acordo de concessão de
licença tivesse sido concluído entre eles;
• indenizações preestabelecidas ou regulamentares: embora seja muito controverso,
pois alguns pensam que se trata praticamente de medidas penais, este método tem
sido aceito por um certo número crescente de países, porque constitui uma maneira
prática de calcular indenizações por perdas e danos, que são difíceis de determinar
em casos de violação de direitos de propriedade industrial.
Atividades da OMPI relativas à aplicação dos direitos, à arbitragem e à mediação dos

conflitos de propriedade intelectual
A Comissão Consultiva da OMPI de Aplicação dos Direitos (Advisory Committee on

Enforcement – ACE) concentra-se na coordenação com certas organizações e com o setor
privado para combater atividades de contrafação e pirataria, promover a educação pública
através de assistência e coordenação de programas de formação nacionais e regionais para
todas as partes interessadas, e a troca de informações sobre questões de aplicação de
direitos através do estabelecimento de um Fórum Eletrônico.
Resolução alternativa de conflitos
A resolução alternativa de conflitos refere-se a métodos de resolver conflitos de propriedade

intelectual sem se ter de instaurar ações judiciais. As formas mais comuns de resolução
alternativa de conflitos são a arbitragem e a mediação.
Arbitragem: requer que as partes concordem em submeter o conflito a um árbitro. As partes

geralmente fazem isto pela inclusão no seu acordo de uma cláusula que prevê a submissão
de conflitos à arbitragem. As partes têm flexibilidade quanto aos poderes que permitem que
o árbitro exerça e podem escolher os processos aplicáveis, geralmente por referência às
regras de uma instituição de arbitragem.
Mediação: um mediador é uma pessoa neutra que ajuda as partes a resolver o seu conflito.
Também neste caso é necessário o acordo das partes para submeter o seu conflito à
mediação. Este caráter voluntário permite que cada parte termine a sua participação em
qualquer altura. Se a mediação for bem-sucedida, a resolução terá o efeito de um contrato
entre as partes.
Determinação por perito: em acordos de transferência de tecnologia, as partes concordam

muitas vezes em submeter quaisquer conflitos técnicos a um perito, que é uma terceira
pessoa independente com os necessários conhecimentos técnicos na área tecnológica em
questão. Ambas as partes são vinculadas pela decisão do perito para que este processo
tenha efeito legal.
Aplicação dos direitos no contexto internacional

• se as partes de um acordo se dirigirem aos tribunais para resolver os seus conflitos,
elas devem assegurar-se de que o julgamento será aplicável em qualquer jurisdição
em que isso seja necessário;
• a aplicação na jurisdição do demandado do julgamento de um tribunal obtido na
jurisdição do demandante pode ser difícil;
• geralmente, tais problemas de aplicação não existem em relação às sentenças
arbitrais. Segundo as disposições da largamente aceita Convenção de Nova Iorque
sobre o Reconhecimento e a Aplicação de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, os
Estados contratantes são obrigados a reconhecer e a aplicar sentenças arbitrais, sem
prejuízo de um número especificado de exceções.
O Centro de Arbitragem e de Mediação da OMPI

O Centro oferece serviços para a resolução de conflitos de propriedade intelectual entre
partes privadas através de arbitragem, mediação, e arbitragem acelerada, e fornece
cláusulas contratuais padrão, que podem ser incluídas em acordos para submeter conflitos
futuros a tais processos.

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MÓDULO 7: CONCESSÃO DE PATENTES E REGRAS

Após concluir este módulo, você deverá estar apto a:

1. descrever os procedimentos quase judiciais para afirmar os direitos de patente

2. identificar os diferentes meios para aplicar os direitos de patente contra

3. explicar as medidas legais disponíveis contra a violação; e

4. indicar as principais atividades da OMPI para facilitar diretamente as medidas

DL170 Noções Básicas das Patentes – Módulo 7 página 1 / 23

1.1. Recursos internos contra decisões dos institutos de propriedade industrial

Os institutos de propriedade industrial têm frequentemente funções quase judiciárias na

1.2.1 Recursos anteriores à concessão

Cronologicamente, a primeira decisão de um instituto de patentes é a decisão de atribuir ou

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1.2.2 Recursos posteriores à concessão

Outro exemplo de "recurso posterior à concessão" seria contra a decisão do instituto de

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Resposta modelo para QAA 1:

Recursos anteriores à concessão:

1. Quando o instituto de patentes rejeita um pedido por ausência de novidade.

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Recursos posteriores à concessão:

2. Aplicação de direitos de propriedade intelectual em geral

2.1 Evitar ações judiciais

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A negociação é um aspecto importante da proteção e da aplicação dos direitos. Através da

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A aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual é especialmente importante em

Os direitos de propriedade intelectual são como quaisquer outros direitos tangíveis de

A propriedade intelectual aumenta o desenvolvimento nacional e a criação de riqueza tanto

A aplicação dos direitos de propriedade intelectual protege o público dos produtos

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Ao titular da patente, ou aos seus representantes, pertence a tarefa de aplicar os direitos de

É também da responsabilidade dos Estados estabelecer mecanismos acessíveis, suficientes

2.2 Consideração da opção de aplicação dos direitos

A aplicação da propriedade intelectual contra violações é um processo demorado e oneroso.

Antes de tomar uma decisão tendo em conta as opções disponíveis, é importante:

− "identificar o(s) autor(es) da violação (inclusive os fabricantes e os principais

A primeira oportunidade que um concorrente fabricante de produtos do mesmo tipo que os

2.3 Aplicação dos direitos de patente

Na maior parte dos sistemas, a patente é o direito, aplicável em um tribunal, geralmente de

2.3.1 Processos no tribunal civil

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O objetivo do debate é definir precisamente as questões em conflito e eliminar o que não é

2.3.2 Medidas pertinentes de aplicação dos direitos de patente

A maioria dos inventores utiliza os serviços de um jurista especializado em patentes para

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Portanto, a base da aplicação dos direitos de patente é estabelecida quando a especificação

2.3.3 Avaliação da validade e da violação de uma patente

A questão da violação é raramente considerada isoladamente. As patentes, como outras

Em uma ação de aplicação de uma patente, portanto, o demandado acrescentará

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A reivindicação pode incluir como elemento uma "mola". Se o dispositivo alegadamente

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Semelhantes depoimentos de peritos e experiências podem ser necessários para tratar da

2.3.4 Breve menção da “doutrina dos equivalentes”

Na prática, alguns tribunais não limitaram o alcance de proteção de uma reivindicação de

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As medidas legais tipicamente disponíveis em ações por violações da propriedade

3.1 Reparação preliminar: o mandado judicial intermediário

As medidas legais preliminares são da maior importância para a proteção de todos os

Semelhantemente, a reunião de provas e mesmo um julgamento final em favor de um

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