Novos problemas e debates em torno da lei de patentes

MÓDULO 9: NOVOS PROBLEMAS,
CASOS IMPORTANTES E DEBATES

EM TORNO DA LEI DAS PATENTES
Aviso: Este módulo requer aproximadamente 1,5 hora de estudo.
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esse módulo, você deverá estar apto a:
1. discutir o panorama geral das patentes do ponto de vista da transferência de

tecnologia; e
2. compreender a função que desempenha a jurisprudência na definição dos

procedimentos em matéria de patentes e o seu impacto econômico-social.
DL170 Noções Básicas das Patentes – Módulo 9 página 1 / 29

INTRODUÇÃO
A esta altura, você já deve ter adquirido um sólido entendimento das seguintes questões:
razões para patentear invenções e o seu impacto econômico; a estrutura de um pedido de
patente; os critérios de patenteabilidade; a lei que rege a concessão das patentes; as
alternativas à proteção por patente; etc. Porém, o panorama das patentes transcende estas
nuances. No nível macro, o contexto social e econômico em que funciona a PI (inclusive as
patentes) pode definir tais nuances. Por isso, este módulo introduz algumas questões
práticas importantes que afetaram o panorama das patentes e ajudaram a definir políticas e
práticas sociais e econômicas repercussivas.
Em especial, este módulo concentra-se em áreas como: 1) a pesquisa universitária e a

transferência de tecnologia; 2) as exceções regulatórias e para fins de pesquisa; 3) a
tragédia dos anticomuns; 4) a qualidade das patentes; 5) as normas; e 6) alguns casos
históricos de jurisprudência em áreas específicas da tecnologia.
1. A política de ciência e tecnologia e as patentes
Invenções patenteadas são utilizadas na nossa vida de todos os dias, desde processos
químicos utilizados nos sabonetes até vários tipos de dispositivos utilizados em casa, que
envolvem a utilização de produtos ou processos patenteados. A política de ciência e
tecnologia define a direção estratégica para a transferência de tecnologia das empresas
privadas ou e das universidades para o setor privado, que desenvolve e transforma vários
resultados da pesquisa em produtos tecnológicos que são mais tarde comercializados, deste
modo criando empregos e gerando rendimentos nas diversas fases do processo e, mais
importante, gerando conhecimentos. A utilização de invenções patenteadas na pesquisa, no
contexto da pesquisa universitária, é examinada mais tarde em termos de várias políticas e
da importância de uma política nacional de ciência e tecnologia para estabelecer certas
regras e regulamentos destinados a facilitar o crescimento econômico.
A política de ciência e tecnologia pode ser definida como uma estratégia para desenvolver e
implementar medidas nessas áreas e trabalhar, para esse fim, com o setor privado, o
Estado e os governos locais, as comunidades científicas e de ensino superior, e outras
nações. Este tipo de planejamento estratégico no nível nacional incorpora institutos de PI e
organismos de transferência de tecnologia como parte de um recurso e instrumento
combinados para o avanço tecnológico. Porém, no plano mais básico, a propriedade
intelectual tem uma função significativa através das patentes, especificamente em termos de
avanço tecnológico, no nível institucional.
Instituições de ensino e pesquisa, tais como as universidades, utilizam informações sobre

patentes principalmente como uma base de conhecimentos. As patentes formam a base de
conhecimentos técnicos mais completa do mundo. Existem atualmente mais de 100 milhões
de documentos de patente, a maior parte dos quais é a primeira e única publicação do
desenvolvimento técnico descrito. Geralmente, os documentos de patente transmitem as
informações mais recentes. Isto acontece porque os requerentes tentam sempre depositar
os seus pedidos o mais cedo possível, com base no princípio de que a patente é concedida
à primeira pessoa a depositar o pedido. Como os documentos de patente divulgam
normalmente informações completas sobre as novas invenções mais cedo do que outras
fontes documentais de informações tecnológicas, estes documentos têm a maior utilidade
para quem trabalha em pesquisa ou em áreas tecnológicas que são altamente
concorrenciais, assim como para os estudantes numa área de rápidos desenvolvimentos.
Por exemplo, no caso da invenção da televisão por Baird, a patente foi publicada em 1923 e
foi divulgada cinco anos depois em outras formas de literatura.

Portanto, as instituições de ensino, tais como universidades, e as organizações de pesquisa
podem utilizar patentes e informações sobre patentes em pesquisa e desenvolvimento para
diferentes fins.
2. Transferência de tecnologia das universidades para o setor privado
Não obstante a relativamente pequena atividade acadêmica (formal) de obtenção de

patentes, a importância crescente do patenteamento de invenções acadêmicas e da
concessão de licenças relativas a estas invenções às empresas fez surgir um certo número
de preocupações comuns a muitos países da OCDE (Organização de Cooperação e
Desenvolvimento Econômico), e não só. Estas preocupações referem-se a questões tais
como o impacto das patentes sobre a missão tradicional das universidades, os efeitos sobre
a direção da pesquisa e sobre o custo e os benefícios efetivos da obtenção de patentes e da
concessão de patentes respectivamente, e os efeitos sobre a difusão e o acesso aos
resultados da pesquisa financiada com dinheiro público.
"Há muitos avanços científicos e tecnológicos nas universidades e institutos de pesquisa

que são inutilizados, alguns deles vistos apenas como realizações acadêmicas, o que pode
ser preocupante especialmente quando fundos públicos importantes foram gastos para
apoiar a pesquisa. O problema é principalmente o fato de os esforços de pesquisa não
estarem ligados à aplicação comercial dos resultados da pesquisa. O sucesso comercial
depende em grande parte de ações de continuação empreendidas pelas empresas e pela
indústria. Sem o setor comercial, pouco dinheiro pode ser recuperado pelas instituições de
pesquisa. Isto cria um desperdício de fundos de pesquisa e um círculo vicioso sistemático
de rendimentos decrescentes. As políticas governamentais devem encorajar a colaboração
e a cooperação entre as universidades, as instituições de pesquisa e a indústria, através da
concessão de licenças e outras formas de transferência de tecnologia, atividades conjuntas
de pesquisa, e a partilha de conhecimentos técnicos. Nos países em desenvolvimento, a
relação entre a pesquisa universitária e o desenvolvimento econômico nacional é
especialmente importante devido à falta de recursos para a P&D nos setores comerciais,
assim como a falta relativa de investimento estrangeiro no setor da tecnologia e no setor
público".1
2.1. O que é transferência de tecnologia?
A transferência de tecnologia é definida como um processo complexo, envolvendo um

deslocamento de conhecimentos codificados, know-how, e técnicas de gestão.2 À medida
que for avançando a transição de uma economia baseada na fabricação para uma economia
baseada no conhecimento, a função de gestão da propriedade intelectual universitária será
cada vez mais importante. Torna-se mais importante que os países desenvolvam políticas
estratégicas para promover o desenvolvimento econômico através da transferência de
tecnologia a com base na pesquisa das universidades nacionais, e à medida que as
instituições universitárias se tornarem os motores principais do desenvolvimento econômico,
a transferência de tecnologia se tornará um instrumento indispensável.
Qual tem sido o impacto da propriedade intelectual e das atividades de transferência de

tecnologia na direção da pesquisa? Estudos quantitativos parecem mostrar que a obtenção
1 Intellectual Property a power tool for economic growth, Capítulo 4, p. 94 -96

2
http://ictsd.org/downloads/2008/06/pp_3ch_05.pdf

de patentes levou as universidades a conduzir mais pesquisa aplicada.3 O fato de levar a
pesquisa universitária a reagir à economia cria um perigo para a pesquisa de base? Por um
lado, vários estudos nos EUA indicam que as universidades e os pesquisadores individuais
que conheceram os maiores aumentos de patentes são também os que obtiveram os maiores
ganhos em publicações acadêmicas e emprego para os estudantes. Por outro lado, a
frequência com a qual as patentes acadêmicas são citadas em outras patentes caiu (em
relação à média) entre o princípio dos anos 1980 e o fim dos anos 1990 e é agora inferior à
frequência de citação das patentes concedidas às empresas. Isto pode sugerir uma queda
possível da qualidade da pesquisa pública ou pelo menos na sua componente patenteada.
Alternativamente, pode refletir a inexperiência de organismos de transferência de tecnologia
recentemente instituídos.
2.2. A transferência de tecnologia e a comercialização como processo
O processo de transferência de tecnologia inclui a identificação de novas tecnologias, a

proteção de tecnologias através de patentes e do direito de autor e a formação de
estratégias de desenvolvimento e comercialização, tais como a concessão de licenças a
empresas existentes do setor privado, ou a criação de novas empresas (start-ups) baseadas
na tecnologia encontrada nas informações sobre patentes, que podem tomar várias formas
durante este processo. O processo de transferência de tecnologia pode implicar:
 a provisão de soluções de problemas técnicos;

 a identificação de tecnologias alternativas;
 a avaliação de tecnologias específicas que podem ser adquiridas;
 a identificação dos direitos no domínio público;
 a identificação do potencial de patenteabilidade de atividades de P&D nas
primeiras fases do desenvolvimento;
 a evitação do risco de duplicação de P&D;
 a resolução de conflitos possíveis relativos a patentes;
 a provisão de assistência durante o desenvolvimento e o marketing de novos
produtos;
 o exame das tendências relativas às atividades de P&D;
 a supervisão do sucesso das atividades de P&D financiadas.
Este processo é geralmente gerido por um organismo de transferência de tecnologia ou

centro de gestão. Estes centros prestam vários serviços, alguns dos quais são os seguintes:
 preparar e salvaguardar acordos de patente e de direito de autor;

 determinar a patenteabilidade (inclusive receber divulgações de patente, efetuar
pesquisas de patente, assim como depositar pedidos de patente) nacional e
internacionalmente;
 identificar e avaliar o potencial comercial de uma invenção;
 obter uma proteção por patente apropriada;
 encontrar parceiros apropriados para o desenvolvimento comercial.
No processo da transferência de tecnologia e de geração de rendimentos através da

comercialização de direitos de propriedade intelectual, várias perguntas precisam ser feitas
mesmo antes de uma invenção ser registrada. A invenção pode ser explorada com lucro;
qual é o valor da invenção; há compradores potenciais? Tudo isto requer uma avaliação do
3
University to industry knowledge transfer: literature review and unanswered questions. Ajay Aggrawal,
http://www.rotman.utoronto.ca/Ajay.Agrawal/Documents/Agrawal-IJMR.pdf

mercado para os produtos que resultarão da invenção, e a determinação do ciclo de vida do
produto. Se a invenção tiver valor, a instituição inventiva tem as seguintes opções de
comercialização e marketing:
 vender os direitos de patente;

 licenciar direitos de propriedade intelectual;
 joint venture ou colaboração;
 parques científicos ou incubadoras de empresas;
 empresas universitárias.
São também necessários vários tipos de competência para uma colaboração bem-sucedida
no processo de transferência de tecnologia. É geralmente preciso um especialista em
estratégia comercial ou em desenvolvimento empresarial, assim como especialistas em
marketing, cientistas (pesquisadores, assistentes, estudantes de pós-graduação e pós-
doutorandos, membros de sociedades científicas e pesquisadores convidados),
especialistas em produção e em finanças, e juristas especializados em propriedade
intelectual, especialmente em patentes. Estas competências seriam necessárias dentro da
instituição. Fora da instituição, há a necessidade de colaboração com patrocinadores
(indústria, governo e outras organizações) e com os institutos nacionais de patentes.
2.3. A construção de uma massa crítica em gestão de propriedade intelectual
Para criar uma ligação entre a invenção e a comercialização, as universidades

estabeleceram "organismos de transferência de tecnologia" (OTT) nos campi, ou
intermediários fora dos campi que executam um grande número de funções. Muitas
universidades bem estabelecidas têm "organismos de transferência de tecnologia" ou
centros de gestão que são responsáveis pela proteção e pelo desenvolvimento comercial
das invenções e criações, pela negociação de licenças com as empresas e pela
administração de contratos de pesquisa. Os resultados de um relatório da OCDE sobre as
patentes e as licenças nas organizações públicas de pesquisa mostram que há uma grande
diversidade na estrutura e organização dos OTT dentro dos países e entre países (por
exemplo, organismos fora ou dentro do campus, intermediários independentes, OTT
baseados no setor industrial e OTT regionais), mas a maioria parece estar integrada nas
universidades ou nas instituições de pesquisa. Muitos dos OTT estão na infância; a maior
parte tem menos de 10 anos de idade e menos de cinco empregados em tempo integral.
Mesmo assim, o número de novos OTT vem crescendo, no ritmo de um por ano e por
instituição.
Embora o número de depósitos de pedidos de patente e de patentes concedidas tenha

aumentado para as universidades, existem obstáculos ao trabalho eficaz dos OTT e à
comercialização destas patentes. Um obstáculo importante ao desenvolvimento dos OTT é o
acesso a profissionais de transferência de tecnologia. Não só o número de tais profissionais
competentes é limitado, mas também, às vezes, as políticas laborais e salariais do governo
impedem que as instituições públicas possam oferecer salários competitivos a tais
profissionais. Mesmo assim, os governos tentam agora ajudar as universidades a construir a
sua capacidade de gestão de propriedade intelectual (PI). A Dinamarca e a Alemanha
investiram milhões de euros para estimular o desenvolvimento de organismos de
transferência de tecnologia agrupados à volta de certas regiões ou setores, tais como a
biotecnologia. O governo do Reino Unido aumentou a despesa na formação em gestão da
propriedade intelectual nas universidades. Mesmo nos Estados Unidos (Ver Lei Bayh-Dole)
e no Japão, as universidades pagam taxas reduzidas de pedidos de patentes. Certas
administrações nacionais de patentes também vão ao encontro das universidades para
fornecer formação em propriedade intelectual.

2.4. A posse de PI pelas instituições não é suficiente
Encorajar as universidades a comercializar os resultados da pesquisa através da obtenção de

títulos de PI pode ser útil, mas não é suficiente para transformar os pesquisadores em
inventores. O mais importante é que as instituições e os pesquisadores individuais tenham
incentivos para divulgar, proteger e explorar as suas invenções. Os incentivos podem ser
"castigos" tais como exigências legais ou administrativas para que os pesquisadores
divulguem as invenções. Há uma falta de tais regras em muitos países, mesmo naqueles em
que as instituições podem reivindicar patentes. Regras governamentais que impedem que as
universidades conservem os royalties resultantes de contratos de concessão de licenças são
desmotivadoras para as instituições. Os incentivos podem também ser "recompensas" tais
como acordos de partilha de royalties ou participação no capital de empresas inovadoras
recém-criadas (start-ups). O reconhecimento da atividade relacionada com patentes na
avaliação e recrutamento de membros das faculdades pode também incentivar os jovens
pesquisadores. A Universidade de Tsinghua na China oferece aos seus jovens pesquisadores
prêmios pelas invenções que são comercializadas. Tendo em conta a diversidade de
instituições de pesquisa e tradições, é importante que os incentivos sejam definidos no nível
institucional, mas diretrizes nacionais podem ajudar a criar coerência e a generalizar as boas
práticas. Tão importante como os incentivos é a necessidade de clarificação e de difusão das
regras de propriedade intelectual pelas instituições de pesquisa entre os membros das
faculdades, os funcionários e os estudantes de pós-graduação, que cada vez mais participam
em atividades públicas de pesquisa.
2.5. Start-ups versus concessão de licenças a empresas existentes
Uma das questões que devem abordar os administradores de transferência de tecnologia e

os inventores é licenciar ou não uma tecnologia ou criar ou não uma start-up para
comercializá-la. Os governos e os diretores de universidades, especialmente em alguns
países europeus, têm uma tendência para favorecer a criação de empresas em vez de
estratégias de licenciamento. Isto resulta em parte do aumento de fundos de capital de risco
alimentados pelos governos destinados a promover a criação de empresas. Porém, a
pergunta essencial é: qual é o melhor canal para transferir tecnologia para o mercado? A
resposta depende efetivamente da tecnologia em questão, do mercado para tal tecnologia,
das competências técnicas do pessoal e dos pesquisadores implicados na invenção, do
acesso ao capital de risco e, enfim, da missão da instituição. Certas tecnologias com muitas
possibilidades de aplicação podem ser comercializadas através de uma start-up, por exemplo,
enquanto outras podem ser licenciadas para empresas maiores com capacidade comercial
para desenvolver a invenção e integrá-la na sua estratégia de P&D e na sua estratégia
comercial.
2.6. Licenças exclusivas versus licenças não exclusivas
Devem as universidades e outras instituições públicas de pesquisa conceder licenças

exclusivas às empresas para invenções que usufruíram de financiamento público? Os
licenciados muitas vezes exigem licenças exclusivas, que oferecem maior proteção, para que
o desenvolvimento necessário seja conduzido antes de uma invenção de uma universidade
poder ser transformada num produto comercializável. A questão é especialmente delicada
para as start-ups, que têm poucos ativos além da sua PI. Por outro lado, por definição, as
licenças exclusivas limitam a difusão das tecnologias. O relatório da OCDE mostra que os
números de licenças exclusivas e não exclusivas concedidas por organizações públicas de
pesquisa se equilibram, e que a exclusividade é muitas vezes concedida com restrições para
o adquirente de licença. As instituições de pesquisa muitas vezes incluem cláusulas dos
contratos de licença para proteger o interesse público e ter acesso à propriedade intelectual
para futuras pesquisa e descoberta. Os contratos de licença em muitas instituições incluem o

compromisso, da parte do licenciado, de explorar a invenção, especialmente se a licença for
exclusiva, e um acordo sobre etapas para assegurar que a comercialização será feita. Tais
salvaguardas podem ser utilizadas para garantir que a tecnologia seja transferida e que as
licenças de patente não sejam utilizadas simplesmente para bloquear os concorrentes.
Como as invenções universitárias se fazem em áreas mais perto da pesquisa de base, os

cientistas e os mentores de política administrativa preocupam-se com a possibilidade de a
obtenção de patentes para certas invenções bloquearem a pesquisa "a jusante". Um
exemplo são os instrumentos de pesquisa cujo patenteamento poderia inibir a difusão
devido ao aumento do custo e da dificuldade de utilização de tais instrumentos na pesquisa
aplicada. Reagindo a este problema, os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos
adotaram uma política que desencoraja a obtenção desnecessária de patentes e encoraja a
concessão de licenças não exclusivas (sobre continuum da partilha de instrumentos de
pesquisa e o resultado da pesquisa financiada publicamente: http://www.ott.nih.gov/cradas;
sobre as políticas de transferência de tecnologia: http://www.ott.nih.gov/hhs-technology-
transfer-policies; sobre os relatórios dos Institutos Nacionais de Saúde destinados aos
organismos governamentais e comentários sobre os efeitos das políticas governamentais e
o acesso ao público e a universidades: http://www.ott.nih.gov/policies-reports; sobre o
patenteamento acadêmica:
http://www.wipo.int/sme/en/documents/academic_patenting.html). Tais diretrizes estão agora
sendo adotadas por agências de financiamento e instituições de pesquisa em outros países.
2.7. A legislação sobre patentes facilita a obtenção de patentes nas universidades?
De fato, em 1980, os Estados Unidos da América promulgaram o que é geralmente

considerado uma legislação marcante: a Lei Bayh-Dole, que concedeu aos beneficiários de
fundos federais de P&D o direito de patentear invenções e conceder licenças às empresas.
A principal motivação para esta legislação foi facilitar a exploração dos resultados da
pesquisa financiada pelo governo através da transferência da propriedade do governo para
as universidades e outros contratantes que pudessem então negociar a concessão de
licenças de PI com as empresas. Embora houvesse alguma obtenção de patentes pelas
universidades nos EUA antes da adoção da Lei Bayh-Dole, isso não acontecia
sistematicamente.
No fim da década de 1990, reproduzindo a mudança de política nos EUA, muitos outros
países da OCDE modificaram os regulamentos de financiamento da pesquisa e/ou as leis
relativas à contratação de funcionários para autorizar as instituições de pesquisa a solicitar e
possuir direitos de PI e a licenciar a PI criada com financiamento público. Na Alemanha, na
Áustria, na Dinamarca e no Japão, o principal efeito destas mudanças foi a abolição do
chamado "privilégio do professor", que dava aos professores universitários o direito de
possuir patentes. O direito de propriedade foi agora transferido para as universidades e, em
troca, os inventores universitários recebem uma parte dos royalties. Na Suécia, também tem
sido debatida a questão de saber se deve ser adotada uma medida semelhante para
transferir a propriedade às instituições. Por enquanto, mantém-se o status quo e as medidas
administrativas concentram-se no desenvolvimento da capacidade das universidades de
apoiar os professores no processo da obtenção de patentes.
No Canadá, onde as regras relativas à propriedade de PI pelas universidades variam entre

as províncias, têm sido feito esforços para harmonizar as políticas pelo menos no que diz
respeito à P&D financiada através de contratos com o governo federal. Na Irlanda e na
França, onde as instituições normalmente, mas nem sempre, conservam a propriedade, o
governo escolheu uma via alternativa: a emissão de diretrizes para a gestão da PI nas
instituições a fim de promover práticas mais coerentes. Tais reformas não se limitam aos
países da OCDE. A China empreendeu recentemente reformas legislativas para autorizar as

universidades a proteger e reivindicar PI, mas a implementação de tais reformas continua a
ser problemática. Uma lição de tudo isto é que apesar da importância da legislação sobre
patentes na promoção da transferência de tecnologia, diferentes sistemas nacionais podem
requerer soluções diferentes.
No Reino Unido, esta maneira de tratar as questões relativas à propriedade das instituições
foi facilitada pela introdução dos contratos-tipo Lambert.4 Os acordos resultaram de um
processo de revisão pelo Departamento do Comércio e da Indústria. Esta revisão levou ao
desenvolvimento de alguns contratos-tipo para resolver questões de propriedade, custo,
tempo e negociação na colaboração entre universidades e empresas, bem como para
estabelecer um quadro para a negociação de colaborações entre universidades e empresas.
Esta gestão da propriedade intelectual, como resultado de política governamental direta,
estabeleceu um quadro de referência para os organismos universitários de transferência de
tecnologia simplificando, portanto, o procedimento para as universidades no Reino Unido e
fornecendo uma norma de política nacional e um quadro de referência para a transferência
de tecnologia das universidades para o setor privado.
Contratos-tipo Lambert5
Contrato de pesquisa e Termos DPI
colaboração
Contrato 1 O patrocinador tem direitos não exclusivos para utilizar em específica Universidade
área/território; não há sublicenças.
Contrato 2 O patrocinador pode negociar mais licenças relativas a uma parte da PI ou a Universidade
toda a PI da universidade.
Contrato 3 O patrocinador pode negociar uma cessão de uma parte da PI da Universidade

universidade.
Contrato 4 A universidade tem o direito de utilização para fins não comerciais. Patrocinador
Contrato 4A Cada uma das partes tem o direito de explorar alguns dos resultados obtidos Universidade
durante o projeto e obtém a cessão desses resultados. A universidade tem o e patrocinador
direito de utilização para fins acadêmicos e de pesquisa, o patrocinador para
fins de pesquisa.
Contrato 5 A universidade não pode publicar sem autorização do patrocinador. Patrocinador
Contrato 6 A universidade tem o direito de utilização para fins acadêmicos e de pesquisa. Patrocinador
A transferência de tecnologia exige um certo número de competências em várias disciplinas

e faz parte do processo central de criação de rendimento. O processo precisa ser apoiado
pela política nacional para funcionar convenientemente e, a nível institucional, exige
incentivos. As patentes e as informações sobre patentes são instrumentos essenciais para o
processo de transferência de tecnologia das universidades para o setor privado. Tornar as
universidades e outros centros públicos de pesquisa mais ativos no que diz respeito à
proteção e à exploração da sua PI significa não só promover ativamente a pesquisa pelos
estudantes e pelas faculdades, mas também definir a melhor maneira de manter relações
com clientes comerciais sem deixar de proteger o interesse público. Muitas das
preocupações ou questões relacionadas com o equilíbrio da proteção da PI com o acesso
público levarão tempo a resolver.
4
http://www.ipo.gov.uk/lambert
5Ver https://www.gov.uk/guidance/university-and-business-collaboration-agreements-lambert-toolkit
para mais informações.

A dependência crescente das instituições públicas de pesquisa de várias fontes de
financiamento, inclusive da indústria e de contratos de pesquisa, assim como a exigência da
sociedade de maiores retornos econômicos e sociais sobre o investimento na P&D pública,
fizeram da obtenção de patentes pelas universidades uma realidade com maiores
probabilidades de aumentar do que diminuir. Ao mesmo tempo, convém lembrar que a
propriedade intelectual é apenas um dos vários canais pelos quais se podem transferir
conhecimentos e tecnologia resultantes da pesquisa com financiamento público, que
incluem a publicação, o movimento de diplomados, conferências, assim como canais
informais. Enquanto as instituições de pesquisa e as empresas trabalham para encontrar
soluções para os problemas à medida que eles vão surgindo, os governos e as agências de
financiamento da pesquisa têm uma função a exercer no que diz respeito ao fornecimento
de diretrizes sobre a obtenção de patentes e a negociação de licenças e à promoção do
debate sobre estas questões.
3. Qualidade das patentes6
A qualidade é um aspecto essencial do sistema de patentes, para garantir que este preenche
a função de promover a inovação, contribuindo para a disseminação e a transferência de
tecnologia e fomentando o desenvolvimento tecnológico, social e econômico do país em
questão. Erros na concessão de patentes e nos procedimentos administrativos podem causar
incerteza jurídica e aumentar os custos para todos os usuários do sistema de patentes:
titulares de direitos, concorrentes, usuários de informações de patentes e os próprios institutos
de patentes.
Embora não haja uma definição universalmente aceita do que constitui a “qualidade das
patentes”, em geral, do ponto de vista do instituto de patentes, entende-se que o termo
compreende dois aspectos. O primeiro e mais importante é o fato de que a qualidade de
patentes diz respeito à qualidade da patente propriamente dita, isto é, uma patente que
satisfaz os requisitos jurídicos estipulados na lei aplicável, tais como: novidade, etapa
inventiva, aplicabilidade industrial e divulgação suficiente. A patente que satisfaz os requisitos
jurídicos possui uma alta presunção de validade e muito provavelmente não seria revogada
caso viesse a ser contestada. Isto gera certeza jurídica tanto para o titular da patente como
para terceiros.
O segundo aspecto do termo “qualidade de patentes” é a qualidade o processo de concessão

da patente, que diz respeito, entre outras coisas:
(i) ao processo de pesquisa e exame – o processo de pesquisa e exame deve ser exaustivo
e abrangente, em conformidade com a lei aplicável e o padrão estabelecido. O processo deve
oferecer produtos e serviços de pesquisa e exame que sejam confiáveis e coerentes. A
identificação do estado da arte e o raciocínio por trás das decisões devem ser relevantes e
abrangentes. Além disso, para garantir uma pesquisa completa sobre a técnica anterior,
durante o processo de concessão da patente, os examinadores precisam ter acesso a
ferramentas de pesquisa e a bancos de dados adequados;
(ii) tempo oportuno – cada etapa processual deve ser realizada e as ações e decisões do
instituto respectivamente efetuadas e emitidas, em tempo oportuno;
6Relatório sobre o Sistema Internacional de Patente (SCP/12/3) disponível em:

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_12/scp_12_3_rev_2.pdf

(iii) pessoal capacitado – a disponibilidade de pessoal suficientemente capacitado para
realizar as funções é importante para a qualidade do processo de concessão de patente;
(iv) comunicação e transparência – um processo e uma comunicação transparentes entre o

instituto e as partes interessadas são também importantes para a qualidade do processo de
concessão de patente. Isto pode envolver a disponibilidade pública dos resultados de
pesquisa e exame, e um bom contato e diálogo com os usuários.
Corrigir um erro pode ser algo complicado e oneroso. O fato de não reconhecer a existência
de um erro pode também acarretar custos. Por exemplo, a concessão de uma patente que
não satisfaz os requisitos jurídicos necessários pode fazer com que os concorrentes acreditem
que não podem penetrar no mercado relevante a menos que negociem uma licença com o
titular da patente, ou eles podem ter de se submeter a um litígio oneroso para obter a
revogação da patente e evitar uma ação judicial por violação. O fato de não se atualizar o
registro para mostrar que a patente foi renovada pode significar que a patente expirou, e os
concorrentes podem começar a fazer investimentos para mais tarde descobrir que a patente
ainda se encontra vigente.
Consequentemente, para garantir que a proteção de patente só é concedida para invenções

que satisfaçam totalmente os requisitos jurídicos de patenteabilidade e que as concessões
são emitidas em tempo oportuno e com eficiência de custos, vários mecanismos relacionados
com a qualidade das patentes foram criados dentro do sistema de patentes. Por exemplo:
busca e exame, observação por uma parte terceira, e mecanismos de oposição e revogação
administrativa. Além disso, outras medidas desenvolvidas pelos institutos, como guias
práticos para funcionários de institutos de patentes e seus programas de treinamento, códigos
de conduta para depositantes de patentes e sistemas de controle e gestão de qualidade
instituídos por muitos institutos. Uma cooperação extensiva também tem sido feita entre
institutos de patentes nos níveis bilateral, regional e internacional visando melhorar a
qualidade das patentes.
3.1. Contribuição de partes terceiras para a qualidade de patentes
As legislações nacionais e regionais preveem a oposição e outros mecanismos de revogação

administrativa que possibilitam a partes terceiras intervir no processo de exame de patente
antes da concessão de uma patente, ou de contestar uma patente após sua concessão.
Ainda que a configuração de tais mecanismos varie de um país para outro ou de uma região
para outra, o objetivo comum é oferecer um meio simples, rápido e barato de aumentar e
garantir a qualidade e a validade das patentes, com insumos adicionais ao processo. Esses
mecanismos oferecem também uma alternativa aos processo judiciais, em potencial, longos
e onerosos, se o instituto de patente estiver equipado para levar a cabo esses processos de
maneira efetiva e eficaz. Veja abaixo os mecanismos mais comuns.
3.1.1. Sistemas de oposição
Muitos países preveem em seus sistemas de patentes mecanismos de oposição. Os sistemas

de oposição stricto sensu oferecem a partes terceiras uma oportunidade de fazer objeção à
concessão de um patente, dentro de um certo prazo, estipulado pela lei aplicável. Em geral,
pode-se solicitar uma oposição pouco tempo antes da concessão de uma patente, ou em
alguns países, após a publicação do pedido de patente (oposição anterior à concessão) ou
depois da concessão de uma patente (oposição posterior à concessão). É possível associar
os sistemas de oposição anterior à concessão e de oposição posterior à concessão. A Índia,
por exemplo, prevê tanto um sistema de oposição anterior à concessão como um sistema de
oposição posterior à concessão.

Um dos principais objetivos do sistema de oposição é oferecer um mecanismo simples rápido
e barato, que garante a qualidade e a validade das patentes concedidas permitindo a
retificação em tempo hábil de patentes inválidas. Em geral, os processos de oposição são
procedimentos entre partes, conduzidos perante o instituto de patente e não no tribunal.
Um opositor deve alegar pelo menos um motivo de oposição entre aqueles estipulados pela
lei aplicável. Embora os motivos de oposição variem de país para país, a não conformidade
com os principais critérios de patenteabilidade – isto é, matéria patenteável, novidade, etapa
inventiva, aplicabilidade ou utilidade industrial e divulgação suficiente – são motivos que
constam em muitas leis.
3.1.2. Sistemas de reexame
O reexame é um procedimento realizado pelo instituto de patentes após a concessão de uma

patente, durante o qual a validade da patente é reexaminada a pedido do titular da patente ou
de uma parte terceira, conforme previsto pela lei aplicável.
3.1.3. Observações de terceiros
Para auxiliar o examinador no exame substantivo da patenteabilidade da invenção

reivindicada, muitos institutos de patentes oferecerem a terceiros a oportunidade de enviar
documentos relativos à técnica anterior, que eles acreditem serem relevantes para determinar
a patenteabilidade da invenção reivindicada, tais como: pedidos e patentes publicadas ou
outras publicações.
A parte terceira que tiver enviado as informações não poderá participar do exame
subsequente ou do processo de revisão. O envio de informações relevantes não desencadeia
nenhum processo específico de revisão (embora o examinador possa levar em consideração,
se apropriado, as informações apresentadas). Essas informações serão simplesmente
incluídas no arquivo que poderá ser consultado pelo público.
3.1.4. Mecanismos administrativos de revogação
Os mecanismos administrativos de revogação preveem uma revisão entre partes da validade

de uma patente; em muitos países, essa revisão não está limitada a um determinado prazo
depois da concessão da patente. Muito embora a revisão administrativa tenha elementos
quase judiciais em alguns países, trata-se de um processo diferente do ponto de vista judicial,
que em geral é iniciado somente por partes interessadas, e é inteiramente contraditório e
instaurado em tribunal. Em muitos países, assim como os processos de oposição, qualquer
pessoa, sem que esta seja necessariamente uma parte interessada, pode solicitar uma
revisão administrativa.
3.2. Cooperação internacional
Ao longo das últimas décadas, o trabalho dos institutos de patentes vem tornando-se cada
vez mais exigente em muitos aspectos. O número de pedidos de patentes depositados
globalmente cresceu, refletindo a importância da propriedade intelectual na economia global.
Pedidos de patente conexos estão sendo depositados em muitas jurisdições por requerentes
que buscam proteger suas invenções em várias delas. Em tais casos, os pedidos relacionados
com as mesmas invenções são processados separadamente, e muitas vezes
simultaneamente, por vários institutos diferentes, cada um deles conduzindo paralelamente
suas verificações, o que resulta em um grande volume de trabalho duplicado. Além disso, a

tecnologia tornou-se cada vez mais complexa, exigindo conhecimentos especializados para
se entender e avaliar a matéria dos pedidos de patentes.
Ao mesmo tempo, houve um aumento no volume de conhecimentos disponíveis, refletido no

número de patentes e de outras publicações que definem o estado da técnica. Muitas vezes,
esses conhecimentos difíceis de encontrar para os examinadores, pois estão em línguas não
dominadas por eles, se encontram em acervos estrangeiros ou devido a outras limitações às
informações disponíveis para os institutos de patentes individuais.
Equipados com recursos limitados, institutos de patentes em todo o mundo têm cada vez mais
procurado cooperações internacionais para lidar com esses desafios. Tem havido uma
cooperação extensiva entre os institutos de PI nos níveis bilateral, regional e internacional
visando reduzir a duplicação do trabalho e melhorar a qualidade das patentes. Tal cooperação
existe entre os institutos de países desenvolvidos, entre os institutos de países desenvolvidos
e de países em desenvolvimento ou ainda entre os institutos de países em desenvolvimento.
Há uma vasta gama de cooperações, que inclui: o compartilhamento de informações de
patentes e de ferramentas de pesquisa, a realização de pesquisa e exame para um instituto
por parte de outros institutos, treinamento e capacitação de pessoal por outro instituto, o
compartilhamento dos resultados do trabalho de pesquisa e exame, e a colaboração na
pesquisa e no exame da técnica anterior.
3.2.1. Compartilhamento dos resultados do trabalho de pesquisa e exame
Ao efetuar a pesquisa e o exame de patentes, alguns institutos de patentes utilizam os

relatórios de exame preparados por outros institutos para a mesma invenção, como ponto de
partida para a pesquisa e o exame nacionais. Embora cada instituto tenha, obviamente, a
responsabilidade de garantir que os requisitos de patenteabilidade são satisfeitos nos termos
de sua legislação, o esforço envolvido nesse processo pode ser reduzido consideravelmente
se o instituto puder utilizar o trabalho produzido por outros institutos, levando em conta
quaisquer diferenças significativas entre seus respectivos sistemas de patentes. Desse modo,
só se deverá realizar mais trabalho se for objetivamente necessário.
A utilização dos resultados do trabalho de pesquisa e exame de outros institutos é também

mencionado no Artigo 29(b) do Acordo TRIPS, que permite ao examinador exigir que o
depositante forneça informações sobre seus pedidos e concessões estrangeiros
correspondentes.
Foram desenvolvidos diversos quadros, mecanismos e ferramentas para o compartilhamento

dos resultados do trabalho de pesquisa e exame. Relatórios de pesquisa e exame, decisões
sobre oposições e informações sobre o estado legal, entre outras coisas, podem ser obtidos
a partir de bancos de dados nacionais ou regionais ou de plataformas regionais ou
multilaterais, tais como o sistema da OMPI de Acesso Centralizado aos Resultados de
Pesquisa e Exame (WIPO CASE). Essa plataforma permite aos institutos de patentes
compartilhar, com segurança, documentações sobre pesquisa e exame relacionadas com os
pedidos de patentes, a fim de facilitar os programas de compartilhamento dos resultados.
Além disso, foram desenvolvidas várias plataformas multilaterais para utilizar os resultados
do trabalho de pesquisa e exame produzidos por outros institutos. Alguns exemplos são: o
ASEAN Patent Examination Co-operation Program (Programa de Cooperação para o Exame
de Patentes da ASEAN) (ASPEC), cujos Estados membros são Brunei Darussalam, Camboja,
Indonésia, RDP do Laos, Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã; e o PROSUR, um
sistema de cooperação técnica entre os institutos de propriedade industrial da Argentina,
Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Suriname e Uruguai. Podem-se acessar
informações sobre os detalhes dessas e de outras iniciativas a partir da página web da OMPI

sobre Compartilhamento de trabalho e Atividades Colaborativas Internacionais para a
Pesquisa e o Exame de Pedidos de Patentes.7
3.2.2. Pesquisa e exame colaborativos
Várias iniciativas de pesquisas e exames colaborativos foram levadas a cabo por alguns
institutos. No âmbito de tais iniciativas, os examinadores de diferentes institutos de patentes
com conhecimentos complementares podem trabalhar juntos nos pedidos de patentes
correspondentes, depositados em seus institutos de patentes. Por exemplo, o Instituto de
Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO) tem dois programas piloto desse tipo, um
deles com o Instituto de Patentes do Japão (JPO) e outro com o Instituto Coreano de
Propriedade Intelectual (KIPO).8
3.2.3. Cooperação no uso da capacidade de pesquisa e exame
Ao conduzir pesquisa e exame de patente, podem ser utilizadas a perícia e os recursos para
pesquisa e exame disponíveis em outros institutos. Alguns institutos de patentes usam
recursos externos para efetuar o exame substantivo, parcial ou integralmente, ao mesmo
tempo que mantêm a autonomia do instituto de patentes para tomar uma decisão final sobre
a concessão da patente. Por exemplo, alguns institutos limitam o exame substantivo a certas
áreas tecnológicas estratégicas para o país envolvido, enquanto os pedidos relacionados com
outras áreas tecnológicas podem estar sujeitos apenas ao exame formal ou a um exame
terceirizado ou dentro ou fora do país.
Por exemplo, existe um acordo de cooperação bilateral para o uso da capacidade de pesquisa
e exame e entre o Instituto de Propriedade Intelectual da Papua Nova Guiné (IPOPNG) e o IP
Australia, segundo o IP Australia conduz os exames substantivos de pedidos de patentes em
nome do IPOPNG. Já nos termos do acordo entre o Principado de Mônaco e o Instituto
Europeu de Patentes (IEP), quando é depositado um pedido de patente nacional, e a pedido
expresso do depositante, o IEP produz um relatório de pesquisa de técnica anterior para
permitir ao depositante avaliar suas chances de obter uma patente europeia.
Outros institutos regionais de patentes também prestam assistência para a pesquisa e/ou
exame da técnica anterior de pedidos nacionais de patente depositados em certos institutos
dos Estados membros. Por exemplo, esse serviço é oferecido pelo Instituto Regional Africano
da Propriedade Intelectual (ARIPO) para a Gâmbia e a Zâmbia, bem como pela Organização
de Patentes da Eurásia (EAPO) para o Turquemenistão. Além disso, os institutos de PI da
China, Dinamarca, Egito, Hungria, Federação da Rússia e Reino Unido realizam trabalhos de
pesquisa e/ou exame para o institutos com os quais colaboram.
3.2.4. Treinamento por outros institutos de patentes
Para melhorar as competências em pesquisa e exame de patente, alguns institutos oferecem

cursos de capacitação em suas instalações ou nas instalações do beneficiário. Por exemplo,
o Instituto Espanhol de Patentes e Marcas (OEPM) oferece, para países ibero-americanos,
cursos online de capacitação em pesquisa e exame, bem como cursos presenciais de seis
meses na OEPM.
7 https://www.wipo.int/patents/en/topics/worksharing/sharing-work-products.html
8 https://www.wipo.int/patents/en/topics/worksharing/collaboration.html

3.3. Sistemas de gestão de qualidade
Muitos institutos introduziram sistemas de gestão de qualidade para garantir que possuem
procedimentos adequados para a obtenção de resultados de alta qualidade. Os sistemas de
gestão de qualidade de alguns institutos foram certificados de acordo com uma norma
reconhecida, sendo a mais comum a ISSO 9001:2000. Tais normas abrangem os processos
e sistemas de uma organização, em vez da qualidade do serviço realmente prestado, mas
são indicações de que os sistemas implementados incentivam a obtenção de resultados de
alta qualidade e medem a produção para verificar a qualidade do trabalho e resolver quaisquer
problemas, o que, por sua vez, é um incentivo para a melhora continuada dos sistemas.
As implementações efetivas de sistemas de gestão de qualidade variam enormemente de um

instituto para outro, em função do tamanho do instituto e dos tipos de trabalho envolvidos (os
sistemas de exame diferem do sistema de registro de maneira considerável em matéria de
necessidades). Os detalhes precisam ser personalizados para atender as necessidades
específicas do instituto e de seus parceiros (tais como os institutos em outros Estados) e
usuários (inclusive, os requerentes de patentes e as pessoas afetadas a que dizem respeito
os direitos nacionais ou aquelas que usam as informações publicadas). No entanto, certos
princípios gerais permeiam qualquer sistema que opera em vários níveis. Em um nível
fundamental, o instituto deve ser claro no que diz respeito a suas funções e deve oferecer os
meios necessários (pessoal, local, equipamento e capacitação) para exercer essas funções
de maneira eficaz. Os procedimentos devem ser corretamente documentados e os
mecanismos de retorno fornecidos (tanto internamente como por comunicação do cliente),
para que se identifiquem os problemas e as oportunidades, com vistas à melhoria dos
procedimentos para evitar a recorrência dos problemas. As responsabilidades do pessoal
devem ser claras e, tanto quanto possível, os objetivos devem ser mensuráveis.
4. Tragédia dos anticomuns
A inovação industrial, especialmente em ciências avançadas como a biotecnologia,

semicondutores e softwares, depende geralmente do resultado da pesquisa anterior.
O acesso a instrumentos de pesquisa, técnicas e insumos patenteados
anteriormente é, portanto, extremamente importante. Tipicamente, muitas das
invenções relacionadas com esses instrumentos de pesquisa anteriores estão
protegidos por patentes, afetando deste modo o custo de executar uma inovação e
possivelmente impedindo, em consequência disso, a inovação. Portanto, para uma
gestão eficaz do custo da pesquisa, que, por fim, afeta o preço do produto
patenteado e a rentabilidade do investimento, torna-se importante tratar da questão
da "tragédia dos anticomuns" (Heller 1998, Heller e Eisenberg 1998). Michael Heller
inventou esta frase, que descreve uma quebra de coordenação quando a existência
de muitos titulares de direitos contraria a realização de um resultado socialmente
desejável.
No mundo das patentes, com um número crescente de insumos de pesquisa, o

inovador depara-se com uma acumulação de patentes. Pode ser muito difícil
negociar efetivamente com todos os titulares de patente de uma vez, o que pode
gerar o risco de uma inovação útil não ser desenvolvida devido à falta de acordo
com os titulares de patente. Quando demasiados agentes têm direitos de exclusão
sobre a utilização de um recurso comum, este recurso tende a ser subutilizado.
Este problema é ilustrado no caso do antígeno MSPI, geralmente considerado como

o candidato mais promissor para a vacina contra a malária. O estudo conduzido pela

Comissão sobre os Direitos de Propriedade Intelectual (2002) revelou que existiam
mais de 39 famílias de patentes que abrangiam fragmentos de DNA, sistemas de
distribuição de vacinas, sistemas de produção, métodos de processamento de
fragmentos, etc. Consequentemente, um inovador que tencione trabalhar sobre uma
vacina baseada na enzima MSPI deve obter a autorização dos titulares desses
direitos de propriedade.
Outro exemplo proeminente da complexidade resultante da titularidade fragmentada

de propriedade intelectual é o caso do "Golden Rice", em que mais de 40 patentes
ou obrigações contratuais associadas com acordos de transferência de material
representam obstáculos potenciais ao seu desenvolvimento comercial (Kryder et al.,
2000).
Atualmente, as invenções relacionadas com softwares, inclusive milhares de

algoritmos e técnicas, infringem possivelmente muitas patentes. Isto explica o
aumento previsto do número de litígios sobre patentes neste setor nos próximos
anos, e a formação de uma Patent Commons por empresas envolvidas na
comunidade de softwares de código aberto.
Em geral, as opções existentes para aceder à tecnologia de outras pessoas nos

levam às organizações de direitos coletivos e incluem contratos de licenças
cruzadas, joint ventures, agrupamentos de patentes, organismos normalizadores e
mecanismos de compensação. Em suma, um agrupamento de patentes é um acordo
de cooperação entre titulares de patentes sobre os termos de licenciamento de um
subconjunto das suas patentes. Este acordo pode assumir muitas formas. Por
exemplo, numa forma frequente, a PI é objeto de licenças cruzadas entre todos os
titulares de patente. Em outra forma, uma terceira pessoa concede um ou mais
pacotes de licenças de patente a outros fabricantes mediante o pagamento de uma
taxa de licenciamento. Algumas destas opções são descritas na próxima seção.
Uma das histórias interessantes sobre o agrupamento de patentes ocorreu na

segunda década do século 20, quando era quase impossível construir um avião nos
Estados Unidos. Isso resultou de uma batalha jurídica caótica entre as dúzias de
empresas – inclusive uma pertencente a Orville Wright – que detinham patentes
para os diferentes componentes que permitiam que o avião funcionasse. Ninguém
podia fabricar um avião sem temer ser levado ao tribunal. A Primeira Guerra Mundial
pôs a indústria novamente a funcionar, porque o Congresso percebeu que era
necessário fazer alguma coisa para pôr aviões no ar. Foi criado um agrupamento de
patentes, com todas as patentes sob o controle de uma nova associação, permitindo
a concessão de licenças pelos fabricantes mediante o pagamento de uma taxa.
5. Normas e patentes
5.1. O que são normas?
As nossas vidas estão cheias de normas técnicas. Quase todos os produtos no

mercado foram desenvolvidos em conformidade com uma ou mais normas. Como
podem sugerir as normas relativas aos produtos alimentares ou aos automóveis, a
conformidade dos produtos e dos serviços com normas dão garantias sobre a sua
qualidade, segurança, fiabilidade, e efeitos sobre o meio ambiente. Visto que as

normas em matéria de tecnologia podem ser protegidas por patentes, o
estabelecimento e a implementação de normas técnicas podem envolver a gestão
de propriedade intelectual da tecnologia.
As normas são consideradas vitais para a vasta adoção de novas tecnologias no

mercado, especialmente na área da eletrônica e das telecomunicações. Para além
da garantia de qualidade, as normas facilitam o desenvolvimento de produtos
interoperáveis e compatíveis por empresas concorrentes. Permitem que
substituamos uma determinada peça de um produto por outra peça. Reduzem os
custos das transações, pois fornecem uma plataforma técnica uniforme e economias
de escala para todas as empresas envolvidas numa determinada área técnica.
Mesmo com a política de patentes sem royalties, as vantagens da normalização
pode exceder a perda de rendimentos em royalties em certos domínios da
tecnologia, uma vez que a criação de normas interoperáveis pode aumentar o
volume total do mercado.
5.2. Incorporação de tecnologia patenteada nas normas
O potencial de conflito entre as patentes e as normas aparece quando a implementação das

normas requerem a utilização de tecnologia protegida por patentes. Por um lado, o objetivo
de um organismo de normalização, que geralmente se constitui de empresas interessadas
no desenvolvimento da tecnologia, é estabelecer tecnologias normalizadas que possam ser
largamente utilizadas no mercado. Por outro lado, as empresas que possuem patentes na
área em questão têm um interesse comercial em insistir para que a sua própria tecnologia
patenteada seja integrada na norma e beneficiar de royalties. Parece, pois, que existem
interesses potencialmente conflituosos entre o titular da patente e as outras partes que
desejam utilizar ou adotar a tecnologia normalizada nas suas empresas.
Embora tanto o sistema de patentes como as atividades de normalização visem fomentar a

inovação e o uso de tecnologia, a complexidade à volta dos direitos de patente e das
normas é mais frequentemente debatida em tempos recentes. Isto pode ser devido a várias
razões, entre as quais:9 o número de normas que envolvem tecnologias patenteadas
aumenta; as empresas estão mais interessadas nos rendimentos dos seus direitos de
propriedade intelectual a fim de concorrerem internacionalmente; e um número cada vez
maior de patentes vem envolvendo-se em uma só norma devido à complexidade crescente
da tecnologia.
Se um titular de patente puder bloquear a implementação de uma norma recusando uma

licença ou exigindo royalties elevados que tornam impossível para as outras partes concluir
contratos de licenciamento, isto é evidentemente contrário ao objetivo da normalização
técnica. A fim de minimizar o risco de conflito e assegurar uma grande difusão de tecnologia
normalizada, mantendo, ao mesmo tempo, as motivações para as empresas inovarem e
participarem do processo de normalização, diversas abordagens foram adotadas para evitar
o surgimento de possíveis conflitos. Uma delas consiste em melhorar os mecanismos
autorreguladores dos organismos de normalização, aumentando a transparência e a
acessibilidade a tecnologias patenteadas. Muitos organismos de normalização
estabeleceram a sua própria política de patentes.
Em primeiro lugar, muitos organismos de normalização exigem que as partes envolvidas no

processo de normalização divulguem a existência de quaisquer patentes relevantes (e, às
9 The Guidelines for Implementation of ITU-T Patent Policy. http://www.itu.int/ITU-T/dbase/patent/index.html

vezes, também pedidos de patente) que possam abranger a norma técnica em
consideração, aos outros membros do organismo de normalização, para que este fato possa
ser levado em consideração durante o processo de normalização.
Em segundo lugar, se houver alguma patente (ou pedido de patente) que abranja a norma
em consideração, muitos organismos de normalização solicitam que o titular da patente
declare os termos de licenciamento com os quais pode concordar se a norma for adotada,
tais como termos razoáveis e não discriminatórios (licenças RAND) ou termos justos,
razoáveis e não discriminatórios (licenças FRAND). Se o titular de patente não aceitar esta
condição, a norma em consideração pode não ser adotada pelos membros da comissão ou
pode ser revisada.
Por exemplo, a União de Telecomunicações Internacional (ITU), a Organização
Internacional de Normalização (ISO) e a Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) têm
uma Política Comum de Patentes para ITU-T/ITU-R/ISO/IEC, que estabelece uma
abordagem harmonizada para a inclusão nas normas de tecnologia patenteada. A fim de
incentivar a divulgação de tecnologia patenteada antes de o processo de normalização ter
sido concluído, a política afirma que qualquer parte envolvida na normalização deve, o
quanto antes durante o desenvolvimento das normas, trazer à atenção do ITU/ISO/IEC
qualquer patente essencial ou pedido pendente conhecido que possa ser de sua
propriedade ou da propriedade de terceiros. Além disso, qualquer parte que não esteja
envolvida no processo de normalização pode assinalar quaisquer patentes essenciais ou
pedidos relevantes. Ao divulgar patentes essenciais, o titular de patente deve declarar se
está disposto a conceder uma licença gratuita ou uma licença FRAND, ou se não se dispõe
a licenciar suas patentes em nenhum dos casos.
Alguns organismos de normalização, como o W3C, adotam uma política de concessão de

licenças sem royalties (“royalty free” ou RF), segundo a qual os titulares de patentes devem
concluir contratos recíprocos de licença RF (sem royalties) com qualquer parte, em todo o
mundo, sendo ou não membros do W3C, para patentes consideradas “essenciais” para a
Recomendação em questão. Em outras palavras, o titular de patente não pode tornar a sua
tecnologia disponível mediante o pagamento de royalties, taxas ou outra consideração. A
licença RF pode estar condicionada à concessão de uma licença RF recíproca para todas as
reivindicações essenciais detidas ou controladas pelo licenciado.
Cada organismo de normalização estabelece a sua própria política de patentes tentando

alcançar um equilíbrio entre os custos e os riscos tanto para o titular da patente como para
as outras partes. Pode ser estabelecida uma política diferente conforme as características
diferentes de cada organismo de normalização, tais como a tecnologia em questão, os
participantes envolvidos, os efeitos sobre os não participantes e a capacidade do organismo
de normalização. Por exemplo, como a natureza aberta da Internet é considerada por muitas
pessoas como essencial para a continuação do seu sucesso, a comunidade da Internet
prefere as licenças RF às licenças RAND. Em geral, a maior parte dos organismos de
normalização não se encontra envolvida nem em acordos relativos a patentes (tais como a
concessão de licenças) nem na resolução de conflitos sobre a validade e o alcance das
patentes. Como quaisquer outras políticas, a política de patentes deve ser redigida de
maneira clara e sem ambiguidades.
5.3. "Pools" de patentes
Uma vez que um acordo entre as partes é concluído, as atividades de normalização devem
tentar evitar obstáculos que possam bloquear uma larga difusão da tecnologia. Há mais
atividades de normalização nas áreas técnicas, tais como a tecnologia digital e
telecomunicações, que envolvem várias patentes de maneira complexa. Uma maneira é o
que se chama um "pool" de patentes (grupo de patentes postas à disposição dos

participantes). Embora cada "pool" de patentes seja organizado de maneira diferente,
tipicamente, um "pool" permite que cada titular de patente participante utilize as patentes
postas em comum, fornece uma licença normalizada relativa a essas patentes a requerentes
que não são membros do "pool" e distribui a cada membro do "pool" uma parte dos direitos
de licença em conformidade com o acordo. Um dos "pools" de patentes com maior êxito é o
que foi estabelecido para a norma MPEG-2.
No entanto, é necessário que os "pools" de patentes sejam autorizados pelas autoridades

anti-cartel na jurisdição em que os membros do "pool" de patentes tencionam conduzir os
seus negócios. Se o consórcio for internacional é difícil estabelecer um "pool" de patentes
diante das diferentes autoridades que tratam os "pools" de patentes de maneiras diferentes
e atualmente não aplicam princípios harmonizados internacionalmente relativamente às
condições em que um "pool" de patentes é permitido. Há um risco que certas empresas
fiquem fora do processo de normalização e do "pool" de patentes. Como tratar desta
questão é atualmente um dos problemas dos organismos de normalização.
[MPEG-2 patent pool]: MPEG é uma tecnologia padrão que assegura a transmissão, o
armazenamento, e a exposição de sinais vídeo digitais que podem ser utilizados, por exemplo,
através de transmissão por satélite ou em PCs. Um "pool" de patentes foi estabelecido a fim
de assegurar uma maneira justa, razoável e não discriminatória de acessar à tecnologia
patenteada incorporada na norma. Segundo o acordo de constituição do "pool", os titulares
de patentes concedem a uma entidade administrativa, a MPEG LA, licenças relativas às suas
patentes que têm a ver com a norma MPEG-2.10 Esta entidade oferece uma licença que dá
acesso às tecnologias patenteadas incluídas no "pool" de patentes, nas mesmas condições,
a preços fixos, sob uma licença única. Além disso, a MPEG LA examina constantemente
novas tecnologias patenteadas que merecem ser incluídas no "pool". O "pool" abrange mais
de 120 "patentes essenciais" e muitas mais "patentes relacionadas".
A incorporação de tecnologia patenteada em normas conduz a conflitos potenciais entre as

patentes e as normas. Isto acontece quando a implementação de normas necessita a
utilização de tecnologia abrangida por patentes. Embora tanto o sistema de patentes como
as atividades de normalização visem fomentar a inovação e o uso de tecnologia, a interface
entre eles envolve uma grande complexidade, visto que um número crescente de patentes
se envolve em uma só norma. Uma abordagem adotada por muitas organizações de
normalização consiste em adotar uma patente que incentive a divulgação rápida de patentes
essenciais e de pedidos de patentes, e busque garantias dos titulares de patentes de que
estes se comprometerão com certos termos de licenciamento, tais como os termos
razoáveis e não discriminatórios (RAND) ou justos, razoáveis e não discriminatórios
(FRAND). Outra maneira de lidar com a situação em que diferentes titulares de patente
possuem um certo número de patentes importantes para a norma é através de um "pool" de
patentes.
6. Alguns processos históricos
Os seguintes processos dizem respeito ao patenteamento em matéria de softwares e de

genes. Os processos definem uma mudança ou modificação potencial na direção do
patenteamento e abordam a questão de como as decisões afetaram a tendência futura na
área das patentes.
6.1. Patenteamento de softwares
10
http://www.mpegla.com

A importância cada vez maior dos softwares na tecnologia da informação e também em
outras indústrias conduziu a um crescimento exponencial das invenções relacionadas com
softwares. Embora o software em si não seja patenteável, a sua aplicação pode ser
considerada patenteável se o objeto do pedido for conforme à lei aplicável e aos
precedentes jurídicos. Algumas decisões envolvendo patentes foram determinantes para
moldar o estado atual do patenteamento de softwares.
6.1.1. No Instituto Europeu de Patentes
Embora os programas de computador como tais não sejam patenteáveis, a interpretação

desta exclusão da patenteabilidade tornou-se mais amena ao longo dos anos. As primeiras
Diretrizes para o Exame no Instituto Europeu de Patentes sugeriam que uma invenção seria
não patenteável se a única novidade em comparação com o estado da técnica fosse o
programa de computador particular envolvido. Porém, nas Diretrizes alteradas em 1985 já
se declarava que, embora um programa de computador reivindicado sem mais ou como
registro em um portador seja não patenteável, a combinação de um computador conhecido
e um novo programa nele instalado pode ser patenteável se o programa fizer o computador
funcionar de uma maneira nova do ponto de vista técnico, e que, semelhantemente, um
método para utilizar um computador conhecido sob o controle de um novo programa poderia
ser patenteável. Isto significaria que, por exemplo, máquinas controladas por programas e
processos de controle e de fabricação controlados por programas poderiam normalmente
ser considerados como matéria patenteável. Em 1986, a Câmara de Recurso Técnico, a
respeito de uma invenção relacionada com um computador, decidiu que reivindicações
relativas a um processo técnico que é executado sob o controle de um programa ou
relativas a um computador configurado para operar de acordo com tal programa
(implementado quer no hardware, quer no software) não podem ser consideradas como
sendo relacionadas com um programa de computador como tal (e podem, portanto, ser
admissíveis)11.
Decisões ulteriores levam também a crer que para que uma invenção relacionada com um
computador seja patenteável, é essencial que ela conduza a um resultado técnico ou
resolva um problema técnico; para ser patenteável, a invenção tal como descrita no pedido
não deve ser um programa de computador como tal, e deve produzir um efeito técnico. Foi
também decidido que uma mistura de elementos técnicos e não técnicos pode ser
patenteável se os elementos interagirem de maneira a resolver um problema técnico. Mais
recentemente, foi decidido que reivindicações de programas de computador podem ser
aceitáveis, desde que o efeito técnico do programa de computador (software) em um
produto (hardware) ultrapasse o efeito técnico previsto no caso de uma tal interação.
Situação atual: Segundo a Convenção sobre a Patente Europeia, os programas de

computador como tal continuam a ser não patenteáveis atualmente. Isto implica que, por
enquanto, com base na jurisprudência do Instituto Europeu de Patentes, os programas de
computador como tal continuam a ser não patenteáveis, mas invenções implementadas por
computador podem ser patenteadas se envolverem uma contribuição nova e inventiva para
o estado da técnica. Portanto, a atual prática do IEP consiste num procedimento em duas
etapas. A primeira lida com o requisito do caráter técnico da invenção. Já a segunda etapa
examina as características da invenção reivindicada, pois só as características técnicas
sustentam a presença da atividade inventiva.
Essa abordagem foi definida por duas decisões muito influentes da Câmara de Recursos.
Em T 0641/00 (Duas identidades/ COMVIK) de 26/09/2002 e T 0258/03 (Método de leilão
11 Ver T 0208/84 (invenção relacionada com computador) de 15/07/1986, disponível em:

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t840208ep1.html

/HITACHI), de 21/04/200, a Câmara de Recursos decidiu que no exame da atividade
inventiva de uma invenção que, enquanto contém características técnicas e não técnicas,
apresenta um caráter técnico em geral, devem-se levar em consideração todas as
características que contribuem para aquele caráter técnico. Além disso, em T 0641/00 (Duas
identidades/ COMVIK) de 26/09/2002, a Câmara concluiu que um método envolvendo meios
técnicos, tais como o uso de um computador ou da Internet, é uma invenção na definição do
Artigo 52(1) EPC.
A Câmara de Recursos confirmou a prática apresentada em outras decisões, como a

T0930/13 (Sistema de dinheiro virtual para comércio móvel / QUALCOMM), de 02/03/2017,
confirmando que as características financeiras e/ou administrativas presentes na
reivindicação não podem sustentar a existência da atividade inventiva; e T2330/13
(Checagem de condições de seleção em um sistema de configuração de produto/ASP
/SAP), de 09/05/2018, confirmando que até mesmo se uma tarefa executada pela
reivindicação principal for de natureza não técnica, as características técnicas específicas do
método computacional que executa a tarefa podem contribuir para o caráter técnico da
invenção e podem, portanto, sustentar a existência da atividade inventiva. 12
6.1.2. Nos Estados Unidos 13
No processo de 1972 Gottschalk v. Benson 409 U.S. 63 (1972)14, a Suprema Corte dos EUA
declarou que um método, baseado num algoritmo matemático, que funcionava num "registro
de deslocamento" de um computador para converter números decimais codificados em
binário em verdadeiros números binários não era patenteável. Contudo, o processo deu uma
indicação original ao declarar que "a transformação e redução de um artigo “a um novo
estado ou coisa” é a chave para a patenteabilidade de uma reivindicação de processo que
não inclua máquinas particulares". Em termos comuns, este "teste de máquina ou
transformação" afirma que uma reivindicação de um processo pode ser considerada para
patenteação se o processo (1) for implementado com uma máquina particular, isto é,
especificamente concebida e adaptada para executar o processo de uma maneira que
reconhecidamente não é convencional nem banal; ou então (2) transforma um artigo de uma
coisa ou estado para outro.
Depois deste processo, em Parker v. Flook 437 U.S. 584 (1978)15, a Suprema Corte decidiu
que um método para atualizar um "limite de alarme" que era utilizado para assinalar
condições anormais num processo de conversão catalítica também não era matéria
patenteável porque o único elemento novo da invenção era uma fórmula matemática
utilizada para calcular o limite de alarme.
Depois destas duas decisões, pensou-se que o software de computador seria considerado
como algoritmos matemáticos, tornando-o matéria não patenteável. Porém, em 1981, em
Diamond v. Diehr 450 U.S. 175 (1981)16, a Suprema Corte decidiu que um processo
melhorado para curar borracha era patenteável, apesar de o único elemento novo ser a
regulação do tempo controlado no software por computador, num processo para moldar
borracha sintética bruta não curada em produtos curados de precisão. A Suprema Corte
declarou que, neste caso, a invenção não era simplesmente um algoritmo matemático e,
portanto, foi considerada patenteável.
12 Extraído de https://www.epo.org/news-issues/issues/ict/hardware-and-software.html#tab4
13 http://www.bitlaw.com/software-patent/history.html
14
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=409&invol=63
15
http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=US&vol=437&invol=584
16
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=450&invol=175

Depois disto, talvez uma das patentes mais importantes no domínio das invenções
implementadas por software e/ou das chamadas patentes de métodos comerciais seja a
patente da empresa Signature Financial, relacionada com "um sistema de processamento
de dados para implementar uma estrutura de investimento que foi criado para utilização do
negócio da Signature como administradora e agente contabilístico para fundos mútuos". A
patente foi objeto de processo de invalidação ou litígio entre a Signature Financial e o Banco
State Street, depois de terem falhado negociações de licença. O Banco State Street utilizava
um sistema semelhante ao sistema patenteado e tinha abordado a Signature para uma
licença a fim de evitar a violação da patente.
Em 1998 o Tribunal Itinerante Federal emitiu a sua decisão no processo State Street Bank
and Trust Company v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)17, que
esclareceu melhor a questão da patenteabilidade de software de computador nos Estados
Unidos. Neste caso, a Signature Financial tinha obtido uma patente para um método de tipo
"Hub and Spoke" (radial) para gerir fundos mútuos. Neste método, vários fundos mútuos (ou
"spokes") agrupam os seus ativos de investimento numa única carteira de investimentos (o
"hub"). O software determina então o valor de cada fundo baseado numa participação
percentual de cada um dos ativos na carteira de investimentos. Estas informações são
rastreadas diariamente, e são utilizadas para a fixação dos preços das ações dos fundos de
investimento e da responsabilidade fiscal. O Banco State Street pediu que o Tribunal
declarasse esta invenção não patenteável como simples algoritmo matemático ou como
método comercial. O Tribunal Itinerante Federal rejeitou os argumentos do Banco State
Street e, pelo contrário, defendeu a patente. O Tribunal salientou que o software ou outros
processos que produzem um resultado "útil, concreto e tangível" deveriam ser
considerados patenteáveis. Depois da decisão sobre State Street, há poucas dúvidas de
que softwares de computador e estruturas de dados podem ser considerados matéria
patenteável nos Estados Unidos.
Um dos processos mais proeminentes nos anos recentes é Bilski v. Kappos 561 U.S.
(2010)18. A invenção em questão reivindicava um método de evitar perdas num segmento da
indústria da energia através de investimentos em outros segmentos dessa indústria. A
reivindicação do método incluía maneiras de iniciar uma série de transações a uma primeira
taxa fixa, identificar participantes no mercado com uma posição de limitação do risco, e
iniciar outra série de transações a um segundo preço fixo.
As duas opiniões concordantes na decisão explicitamente rejeitaram o teste do resultado

"útil, concreto e tangível" do caso State Street. O Juiz Stevens escreveu que "seria um erro
grave assumir que qualquer coisa com um resultado “útil, concreto e tangível” pode ser
patenteada". O Juiz Breyer disse que "se tomada literalmente, a declaração [que qualquer
coisa que produz um resultado útil concreto e tangível é patenteável] cobriria casos em que
este tribunal afirmou o contrário".
A Suprema Corte rejeitou mais tarde a opinião do Tribunal Itinerante Federal em In re Bilski,
545 F.3d 943, 88 U.S.P.Q.2d 1385 (Fed. Cir. 2008)19, segundo a qual o "teste da máquina
ou transformação" é o único teste para determinar se um processo particular constitui
matéria patenteável. Em vez disso, ele deveria ser considerado como uma "pista" para esta
análise. A maioria decidiu que a invenção de Bilski não era matéria patenteável porque era
uma tentativa de apropriação de uma ideia abstrata.
Outro caso de referência envolvendo a patenteabilidade dos softwares é
17http://scholar.google.com/scholar_case?case=4678936614949330705&hl=en&as_sdt=2&as_vis=1&oi=scholarr
18
http://docs.law.gwu.edu/facweb/claw/BilskiKappos.pdf
19
www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/07-1130.pdf

Alice v. CLS Bank, 573 U.S. 208 (2014). A Suprema Corte dos Estados Unidos, numa
decisão unânime assinada pelo Juiz Thomas, determinou que as reivindicações de patentes
para a gestão do risco em transações financeiras divulgando uma ideia abstrata não
estavam habilitadas à proteção de patente nos termos do título 35 U.S.C $ 101. A Suprema
Corte também decidiu que a implementação de tais ideias em um computador as tornava
menos abstratas para a questão da patenteabilidade.
6.2. Patenteamento de genes20
Uma patente de gene é uma patente que reivindica tipicamente uma sequência genética
especificamente isolada, a sua composição química, os processos para obtê-la ou utilizá-la
para diferentes fins, como em testes de diagnóstico, uma sequência natural que foi alterada
pela junção de um promotor ou outras modificações para torná-la mais útil, ou uma
combinação de tais reivindicações.
Um dos casos em que a validade do patenteamento de genes foi contestada é o processo

Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics.
Nos anos 1990, os pesquisadores de Myriad identificaram e isolaram sequências de DNA

em dois genes que indicam que uma mulher corre um grande risco de contrair o câncer da
mama ou dos ovários. Em 1994 e 1995, a Myriad depositou pedidos de patente para os dois
genes, um chamado BRCA 1 (BReastCAncer 1) e o outro BRCA 2 (BReastCAncer 2). A
Myriad reivindicou patentes para os genes BRCA isolados juntamente com cDNA, que é um
produto sintético que reflete as seções de codificação dos genes BRCA, e "iniciadores"
utilizados em diagnósticos.
A queixa contestou reivindicações específicas relativas a genes isolados, métodos de

diagnóstico e métodos para identificar candidatos a fármacos, em algumas das patentes da
Myriad sobre o BRCA 1 e o BRCA 2.
As reivindicações específicas contestadas foram:

reivindicações 1, 2, 5, 6, 7, e 20 da patente dos EUA 5.747.282;
reivindicações 1, 6, e 7, da patente dos EUA 5.837.442;
reivindicação 1 da patente dos EUA 5.692.473;
reivindicação 1 da patente dos EUA 5.753.441; e
reivindicações 1 e 2 da patente dos EUA 6.033.857.
A Suprema Corte sempre considerou de forma consistente que as leis da natureza, as ideias
abstratas, e os fenômenos naturais não podem ser patenteados. A Associação para a
Patologia Molecular argumentou que a Myriad apenas isolou, e não modificou, um gene já
existente na natureza, e que este gene isolado executava uma função semelhante à do
gene em forma natural. Em particular, os demandantes afirmaram que as patentes são
inconstitucionais e inválidas – argumentando que os genes humanos não podiam ser
patenteados por serem "produtos clássicos da natureza" que se encontravam dentro dos
nossos corpos, e que as patentes violavam a Primeira Emenda da Constituição e inibiam
valiosos testes de diagnóstico e pesquisa. Inversamente, a Myriad argumentou que os
genes isolados e modificados para os quais detinha patentes nunca ocorriam na natureza e
consequentemente eram matéria patenteável. Além disso, a Myriad argumentou que o
Instituto das Patentes e das Marcas dos EUA tinha concedido mais de 40.000 patentes para
20Fragmentos de http://www.law.cornell.edu/supct/cert/12-398
http://en.wikipedia.org/wiki/Association_for_Molecular_Pathology_v._Myriad_Genetics;
https://dukecpg.wordpress.com/publication-list/

invenções derivadas de material genético e que as suas patentes eram "o produto da
engenhosidade humana criativa". Segundo a Myriad, os genes eram patenteáveis porque os
seus cientistas "aplicaram as suas faculdades inventivas a uma massa previamente
indistinta de matéria genética e criaram uma nova entidade química".
Em março de 2010, a instância inferior declarou21 inválidas todas as reivindicações

contestadas e declarou que "A existência do DNA numa forma "isolada" não altera nem esta
qualidade fundamental do DNA como ele existe no corpo, nem as informações que codifica.
Portanto, as patentes em questão relativas ao “DNA isolado” contendo sequências que se
encontram na natureza são insustentáveis do ponto de vista jurídico e são consideradas não
patenteáveis segundo o §101 do título 35 do U.S.C. (Código dos Estados Unidos)”.
A Myriad interpôs recurso, que foi aceito, e, em julho de 2011, o Tribunal Itinerante Federal
anulou22 a decisão da instância inferior (em parte) – reverteu o parecer segundo o qual uma
sequência de DNA isolada não era patenteável e a decisão do Tribunal de Distrito segundo
a qual os métodos de avaliação do diagnóstico de câncer não eram patenteáveis, e
confirmou a sua decisão (em parte) – concordando com a decisão do Tribunal de Distrito,
segundo a qual as reivindicações da Myriad para comparar sequências de DNA não eram
patenteáveis. O Tribunal declarou que o DNA isolado era quimicamente distinto do estado
natural de um gene no corpo e concluiu que, uma vez que as invenções da Myriad
descreviam sequências de DNA que não existiam na natureza, elas eram patenteáveis.
A Associação de Patologia Molecular solicitou a revisão do processo pela Suprema Corte e,

em março de 2012, a Suprema Corte anulou a decisão do Tribunal Itinerante Federal e
reenviou o processo para o Tribunal Itinerante Federal. Em agosto de 2012, o Tribunal
Itinerante Federal voltou a decidir em favor da Myriad e produziu um parecer quase idêntico
ao anterior. O Tribunal Itinerante Federal mais uma vez reverteu a opinião do Tribunal de
Distrito sobre as moléculas isoladas de DNA; o Tribunal Itinerante Federal concluiu que tais
moléculas eram patenteáveis segundo o §101 da Lei sobre as patentes, por serem
composições de matéria que não ocorriam naturalmente. Também reverteu a opinião do
Tribunal de Distrito a respeito de testes para descobrir medicamentos para tratar o câncer: o
Tribunal Itinerante Federal voltou a achar que estes testes eram patenteáveis. E mais uma
vez – agora reforçado pela decisão no processo Prometheus – o Tribunal Itinerante Federal
confirmou a decisão da instância inferior segundo a qual reivindicações de métodos
destinados a "comparar" ou "analisar" sequências de DNA não eram patenteáveis.
Considerou-se que tais reivindicações não incluíam quaisquer medidas transformativas e
portanto só abrangiam medidas mentais, abstratas, não patenteáveis.
Em setembro de 2012, foi solicitada a revisão do processo pela Suprema Corte, que aceitou
o recurso relativo à decisão do Tribunal Itinerante Federal. Em 15 de abril de 2013, a
Suprema Corte dos Estados Unidos ouviu os argumentos orais sobre a questão de saber se
os genes humanos podiam ser patenteados neste caso. Em 13 de junho de 2013, numa
decisão unânime23, a Suprema Corte invalidou as reivindicações da Myriad relativas a genes
isolados. O Juiz Clarence Thomas emitiu um parecer unânime (9 - 0). A Suprema Corte
considerou que as sequências genéticas que ocorriam naturalmente e os seus produtos
derivados naturais não eram matéria patenteável e o fato de simplesmente se isolarem
genes que se encontravam na natureza não os tornava patenteáveis. Segundo o §101 da
Lei sobre as patentes, a descoberta de produtos naturais não justifica uma patente. Porém,
21
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/national/20100329_patent_opinion.pdf?scp=3&sq=Myriad%20Gen
etics&st=cse
22
http://www.aclu.org/files/assets/10-1406.pdf
23
http://www.fr.com/files/uploads/MyriadDecision.pdf

a Corte também considerou que a criação de um novo produto num laboratório significava
que esse produto não era um produto da natureza. Portanto, sequências genéticas refinadas
por processos sintéticos para criar moléculas que não ocorriam naturalmente eram matéria
patenteável. Tendo em conta esta decisão, o USPTO emitiu um memorando24 destinado aos
examinadores de patentes.
Num caso semelhante ocorrido na Austrália, Cancer Voices Australia v Myriad Genetics
[2013] FCA 6525, o Tribunal considerou pela primeira vez a questão de saber se um ácido
nucleico isolado é matéria patenteável. As reivindicações da Myriad Genetics referem-se a
"um ácido nucleico isolado" abrangendo tanto DNA como RNA. Em particular, a patente
abrange as mutações no gene do câncer da mama BRCA1 associado com um risco
aumentado de câncer da mama. O Tribunal Federal da Austrália considerou que qualquer
ácido nucleico encontrado nas células, seja ele DNA, seja RNA, que tivesse sido retirado do
meio celular em que existia naturalmente (isto é, que tivesse sido isolado) era patenteável.
O Tribunal Federal Pleno julgou um recurso sobre a questão e confirmou que a invenção
era patenteável. No entanto, a Suprema Corte da Austrália anulou essa decisão, alinhando-
se com a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de que uma sequência de gene
específica não era matéria patenteável. A Suprema Corte da Austrália decidiu que o
elemento essencial da invenção reivindicada não era o “ácido nucleico isolado”, como
declarou o Tribunal Federal, mas sim as informações contidas nas sequências de genes,
que existem naturalmente no indivíduo. Portanto, a Suprema Corte da Austrália concluiu que
a extração e o isolamento dos genes não podiam ser considerados uma nova maneira de
fabricação, pois esses genes isolados continham as mesmas informações que aquelas
contidas no DNA do qual foram isoladas.
O caso tornou-se um caso histórico e definiu o panorama atual e o futuro do patenteamento

dos genes. Algumas partes interessadas acreditam que a decisão contra a Myriad foi uma
má notícia não só para a Myriad, mas também para outras empresas biofarmacêuticas, pois
estas empresas se apoiam fortemente nas patentes de genes para compensar os riscos da
inovação, necessários para lançar novos medicamentos no mercado. Ademais, isso pode
impedir o investimento na pesquisa relacionada com os genes. Por outro lado, outros
argumentam que estas patentes asfixiam a inovação impedindo que outras pessoas
empreendam pesquisas sobre o câncer, limitam as opções para os pacientes com o câncer
na procura de exames genéticos, e não são válidas porque pretendem patentear
informações genéticas que são intrínsecas a todos os humanos, e uma decisão contra a
Myriad pode promover a inovação nesta área.
24
http://www.uspto.gov/patents/law/exam/myriad_20130613.pdf
25
http://patentdocs.typepad.com/files/cancer-voices-australia-v-myriad-genetics-inc-2013-fca-65-15-february-
2013.pdf

Resumo do Módulo 9
Este módulo introduz algumas questões práticas importantes que afetaram o panorama das
patentes e ajudaram a definir políticas e práticas sociais e econômicas repercussivas.
Em especial, ele concentra-se em áreas como: 1) a pesquisa universitária e a transferência
de tecnologia; 2) as exceções regulatórias e para fins de pesquisa; 3) a tragédia dos
anticomuns; 4) a qualidade das patentes; 5) as normas; e 6) alguns casos históricos de
jurisprudência em áreas específicas da tecnologia.
1. A política de ciência e tecnologia e as patentes
A política de ciência e tecnologia define a direção estratégica nacional para a transferência

de tecnologia das empresas privadas ou e das universidades para o setor privado que
desenvolve plenamente vários resultados da pesquisa em produtos tecnológicos que são
mais tarde comercializados, deste modo criando empregos e gerando rendimentos nas
diversas fases do processo e, mais importante, gerando conhecimentos.
Instituições de ensino e pesquisa, tais como universidades, utilizam informações sobre

patentes principalmente como uma base de conhecimentos, pois elas formam a base de
conhecimentos técnicos mais completa do mundo. Existem atualmente mais de 100 milhões
de documentos de patente, a maior parte dos quais é a primeira e única publicação do
desenvolvimento técnico descrito. Portanto, instituições de ensino, tais como universidades,
e organizações de pesquisa podem utilizar patentes e informações sobre patentes em
pesquisa e desenvolvimento para diferentes fins.
2. Transferência de tecnologia das universidades para o setor privado
A transferência de tecnologia é definida como um processo complexo, envolvendo um

deslocamento de conhecimentos codificados, know-how, e técnicas de gestão. À medida
que for avançando a transição de uma economia baseada na fabricação para uma economia
baseada no conhecimento, a função de gestão da propriedade intelectual universitária será
cada vez mais importante. Torna-se mais importante que os países desenvolvam políticas
estratégicas para promover o desenvolvimento econômico através da transferência de
tecnologia produzida nas universidades de pesquisa nacionais e à medida que as
instituições universitárias se tornarem os motores principais do desenvolvimento econômico,
a transferência de tecnologia tornar-se-á um instrumento indispensável.
O processo de transferência de tecnologia inclui a identificação de novas tecnologias, a

proteção de tecnologias através de patentes e do direito de autor e a formação de
estratégias de desenvolvimento e comercialização, tais como a concessão de licenças a
empresas existentes do setor privado, ou a criação de novas empresas (start-ups) baseadas
na tecnologia encontrada nas informações sobre patentes.
Para criar uma ligação entre a invenção e a comercialização, as universidades

estabeleceram "organismos de transferência de tecnologia" (OTT) nos campi, ou
intermediários fora dos campi que executam um grande número de funções. Alguns dos
serviços prestados pelos OTT são: processar e a salvaguardar de contratos de patentes e
de direitos de autor; determinar patenteabilidade em potencial; avaliar e identificar o
potencial comercial de uma invenção; obter a proteção de patente adequada; e localizar os
bons parceiros comerciais de desenvolvimento.
No processo da transferência de tecnologia e de geração de rendimentos através da

comercialização de direitos de propriedade intelectual, várias perguntas precisam ser feitas
mesmo antes de uma invenção ser registrada: a invenção pode ser explorada com lucro?;

qual é o valor da invenção?; há compradores potenciais? Tudo isto requer uma avaliação do
mercado para os produtos que resultarão da invenção, e a determinação do ciclo de vida do
produto. Se a invenção tiver valor, a instituição inventiva tem as opções de: vender os
direitos de patente; licenciar direitos de propriedade intelectual; criar uma joint venture ou
celebrar um acordo de colaboração com outras instituições ou empresas; criar parques
científicos ou incubadoras de empresas; ou criar empresas universitárias.
A legislação relativa às patentes pode ser um meio para incentivar e facilitar o

patenteamento nas universidades e o licenciamento para empresas. A Lei Bayh-Dole, dos
Estados Unidos, é um exemplo disto. Outros países da OCDE modificaram os regulamentos
de financiamento da pesquisa e/ou as leis relativas à contratação de funcionários para
autorizar as instituições de pesquisa a depositar, deter e licenciar a PI criada com
financiamento público. No Reino Unido, esta maneira de tratar as questões relativas à
propriedade das instituições foi facilitada pela introdução dos contratos-tipo Lambert, que
resultaram de um processo de revisão pelo Departamento do Comércio e da Indústria.
3. Qualidade das patentes
A qualidade é um aspecto essencial do sistema de patentes, para garantir que este preenche
a função de promover a inovação, contribuindo para a disseminação e a transferência de
tecnologia e fomentando o desenvolvimento tecnológico, social e econômico do país em
questão. Erros na concessão de patentes e nos procedimentos administrativos podem causar
incerteza jurídica e aumentar os custos para todos os usuários do sistema de patentes:
titulares de direitos, concorrentes, usuários de informações de patentes e os próprios institutos
de patentes.
A qualidade das patentes diz respeito à qualidade da patente propriamente dita, isto é, uma
patente que satisfaz os requisitos jurídicos estipulados na lei aplicável (novidade, etapa
inventiva, aplicabilidade industrial e divulgação suficiente), bem como à qualidade do processo
de concessão.
Consequentemente, para garantir que a proteção de patente só é concedida para invenções

que satisfaçam totalmente os requisitos jurídicos de patenteabilidade e que as concessões
são emitidas em tempo oportuno e com eficiência de custos, vários mecanismos relacionados
com a qualidade das patentes foram criados dentro do sistema de patentes. Por exemplo:
busca e exame, observação por uma parte terceira, e mecanismos de oposição e revogação
administrativa. Além disso, outras medidas desenvolvidas pelos institutos, como guias
práticos para funcionários de institutos de patentes e seus programas de treinamento, códigos
de conduta para depositantes de patentes e sistemas de controle e gestão de qualidade
instituídos por muitos institutos. Uma cooperação extensiva também tem sido feita entre
institutos de patentes nos níveis bilateral, regional e internacional visando melhorar a
qualidade das patentes.
4. Tragédia dos anticomuns
Michael Heller inventou a frase "tragédia dos anticomuns" (Heller 1998, Heller e Eisenberg
1998), que descreve uma quebra de coordenação quando a existência de muitos titulares de
direitos contraria a realização de um resultado socialmente desejável. No mundo das
patentes, com um número crescente de insumos de pesquisa, o inovador depara-se com uma
acumulação de patentes. Pode ser muito difícil negociar efetivamente com todos os titulares
de patente de uma vez e isto pode criar o risco de uma inovação útil não ser desenvolvida
devido à falta de acordo com os titulares de patente. Quando demasiados agentes têm direitos
de exclusão sobre a utilização de um recurso comum, este recurso tende a ser subutilizado.

Em suma, um agrupamento (“pool”) de patentes é um acordo de cooperação entre titulares
de patentes sobre os termos de licenciamento de um subconjunto das suas patentes. Este
acordo pode assumir muitas formas. Por exemplo, numa forma frequente, a PI é objeto de
licenças cruzadas entre todos os titulares de patente. Em outra forma, uma terceira pessoa
concede um ou mais pacotes de licenças de patente a outros fabricantes mediante o
pagamento de uma taxa de licenciamento.
5. Normas e patentes
As normas são consideradas vitais para a vasta adoção de novas tecnologias no mercado,
especialmente na área da eletrônica e das telecomunicações. Para além da garantia de
qualidade, as normas facilitam o desenvolvimento de produtos interoperáveis e compatíveis
por empresas concorrentes. Reduzem os custos das transações, pois fornecem uma
plataforma técnica uniforme e economias de escala para todas as empresas envolvidas numa
determinada área técnica.
O potencial de conflito entre as patentes e as normas aparece quando a implementação das

normas requer a utilização de tecnologia protegida por patentes. Por um lado, o objetivo de
um organismo de normalização, que geralmente se constitui de empresas interessadas no
desenvolvimento da tecnologia, é estabelecer tecnologias normalizadas que possam ser
largamente utilizadas no mercado. Por outro lado, as empresas que possuem patentes na
área em questão têm um interesse comercial em insistir para que a sua própria tecnologia
patenteada seja integrada na norma e beneficiar de royalties.
Se um titular de patente puder bloquear a implementação de uma norma recusando uma

licença ou exigindo royalties elevados que tornam impossível para as outras partes concluir
contratos de licenciamento, isto é evidentemente contrário ao objetivo da normalização
técnica. A fim de minimizar o risco de conflito e assegurar uma grande difusão de tecnologia
normalizada, mantendo, ao mesmo tempo, as motivações para as empresas inovarem e
participarem do processo de normalização, diversas abordagens foram adotadas para evitar
o surgimento de possíveis conflitos. Uma delas consiste em melhorar os mecanismos
autorreguladores dos organismos de normalização, aumentando a transparência e a
acessibilidade a tecnologias patenteadas. Muitos organismos de normalização estabeleceram
a sua própria política de patentes.
Muitos organismos de normalização exigem que as partes envolvidas no processo de

normalização divulguem aos outros membros do organismo de normalização a existência de
quaisquer patentes relevantes (e, às vezes, também pedidos de patente) que possam
abranger a norma técnica em consideração, para que este fato possa ser levado em
consideração durante o processo de normalização. Além disso, se houver alguma patente (ou
pedido de patente) que abranja a norma em consideração, muitos organismos de
normalização solicitam que o titular da patente declare os termos de licenciamento com os
quais pode concordar se a norma for adotada, tais como termos razoáveis e não
discriminatórias (licenças RAND) ou termos justos, razoáveis e não discriminatórios (licenças
FRAND).
"Pools" de patentes: uma maneira de lidar com a situação em que diferentes titulares de
patentes detêm muitas patentes pertinentes à norma é o que se chama “pool” de patentes.
Embora cada "pool" de patentes seja organizado de maneira diferente, tipicamente, um
"pool" permite que cada titular de patente participante utilize as patentes postas em comum,
fornece uma licença normalizada relativa a essas patentes a requerentes que não são
membros do "pool" e distribui a cada membro do "pool" uma parte dos direitos de licença em
conformidade com o acordo.

6. Alguns processos históricos
6.1. Patenteamento de softwares
A importância cada vez maior dos softwares na tecnologia da informação e também em

outras indústrias conduziu a um crescimento exponencial das invenções relacionadas com
softwares. Embora o software em si não seja patenteável, a sua aplicação pode ser
considerada patenteável se o objeto do pedido for conforme à lei aplicável e aos
precedentes jurídicos. Algumas decisões envolvendo patentes foram determinantes para
moldar o estado atual do patenteamento de softwares.
6.1.1. No Instituto Europeu de Patentes
Embora os programas de computador como tais não sejam patenteáveis, a interpretação

desta exclusão da patenteabilidade tornou-se menos rígida ao longo dos anos. A atual prática
do IEP consiste num procedimento em duas etapas. A primeira lida com o requisito do caráter
técnico da invenção. Já a segunda etapa examina as características da invenção reivindicada,
pois só as características técnicas sustentam a presença da atividade inventiva.
Essa abordagem foi definida por duas decisões da Câmara de Recursos: T 0641/00 (Duas
identidades/ COMVIK), de 26/09/2002, e T 0258/03 (Método de leilão /HITACHI), de
21/04/200.
6.1.2. Nos Estados Unidos
Uma série de casos de referência nos Estados Unidos estabeleceram a patenteabilidade dos
softwares sob certas condições: Gottschalk v. Benson 409 U.S. 63 (1972), Parker v. Flook 437
U.S. 584 (1978); Diamond v. Diehr 450 U.S. 175 (1981); State Street Bank and Trust Company
v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998); Bilski v. Kappos 561 U.S.
(2010); Alice v. CLS Bank, 573 U.S. 208 (2014); Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327
(Fed. Cir. 2016).
O USPTO fez, portanto, vários esforços para determinar a patenteabilidade de matéria de

reivindicações de processos com base na jurisprudência. O "teste da máquina ou
transformação" continua sendo uma ferramenta investigativa e um bom ponto de partida para
determinar se uma invenção reivindicada constitui um processo patenteável. As novas
diretrizes oferecem fatores adicionais para ajudar a determinar se um método reivindicado
que não satisfaz o teste da máquina ou transformação é, não obstante isto, patenteável (isto
é, não é uma ideia abstrata), e também se um método reivindicado não é patenteável ainda
que satisfaça o teste máquina ou transformação (ou seja, constitui uma ideia abstrata).
6.2. Patenteamento de genes
Uma patente de gene é uma patente que reivindica tipicamente uma sequência genética
especificamente isolada, a sua composição química, os processos para obtê-la ou utilizá-la
para diferentes fins, tais como testes de diagnóstico, uma sequência natural que foi alterada
pela junção de um promotor ou outras modificações para torná-la mais útil, ou uma
combinação de tais reivindicações.
Um dos casos em que a validade do patenteamento de genes foi contestada é o processo

Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics.

O caso tornou-se um caso histórico e definiu o panorama atual e o futuro do patenteamento
dos genes. Algumas partes interessadas acreditam que a decisão contra a Myriad foi uma
má notícia não só para a Myriad, mas também para outras empresas biofarmacêuticas, pois
estas empresas se apoiam fortemente nas patentes de genes para compensar os riscos da
inovação, necessários para lançar novos medicamentos no mercado. Ademais, isso pode
impedir o investimento na pesquisa relacionada com os genes. Por outro lado, outros
argumentam que estas patentes asfixiam a inovação impedindo que outras pessoas
empreendam pesquisas sobre o câncer, limitam as opções para os pacientes com o câncer
na procura de exames genéticos, e não são válidas porque pretendem patentear
informações genéticas que são intrínsecas a todos os humanos, e uma decisão contra a
Myriad pode promover a inovação nesta área.
Apesar do resultado do caso Myriad e de seu efeito para a limitação da matéria patenteável
na área das patentes de genes, estas ainda existem e os pedidos relacionados com
materiais genéticos, especificamente a codificação de DNA para uma expressão
industrialmente útil dos resultados, os genes como ferramentas de diagnóstico e os genes
que controla vias biológicas continuam sendo depositados. O mais recente caso de
patenteamento de genes a ser amplamente debatido foi a tecnologia de edição genética
CRISPR-Cas9; o foco não se concentrou tanto na questão da matéria, mas nas questões de
propriedade, direito à prioridade e violação.

Novos problemas e debates em torno da lei de patentes

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MÓDULO 9: NOVOS PROBLEMAS,

CASOS IMPORTANTES E DEBATES

Aviso: Este módulo requer aproximadamente 1,5 hora de estudo.

Após concluir esse módulo, você deverá estar apto a:

1. discutir o panorama geral das patentes do ponto de vista da transferência de

2. compreender a função que desempenha a jurisprudência na definição dos

DL170 Noções Básicas das Patentes – Módulo 9 página 1 / 29

Em especial, este módulo concentra-se em áreas como: 1) a pesquisa universitária e a

1. A política de ciência e tecnologia e as patentes

Instituições de ensino e pesquisa, tais como as universidades, utilizam informações sobre

DL170 Noções Básicas das Patentes – Módulo 9 página 2 / 29

2. Transferência de tecnologia das universidades para o setor privado

Não obstante a relativamente pequena atividade acadêmica (formal) de obtenção de

"Há muitos avanços científicos e tecnológicos nas universidades e institutos de pesquisa

2.1. O que é transferência de tecnologia?

A transferência de tecnologia é definida como um processo complexo, envolvendo um

Qual tem sido o impacto da propriedade intelectual e das atividades de transferência de

1 Intellectual Property a power tool for economic growth, Capítulo 4, p. 94 -96

DL170 Noções Básicas das Patentes – Módulo 9 página 3 / 29

2.2. A transferência de tecnologia e a comercialização como processo

O processo de transferência de tecnologia inclui a identificação de novas tecnologias, a

 a provisão de soluções de problemas técnicos;

Este processo é geralmente gerido por um organismo de transferência de tecnologia ou

 preparar e salvaguardar acordos de patente e de direito de autor;

No processo da transferência de tecnologia e de geração de rendimentos através da

DL170 Noções Básicas das Patentes – Módulo 9 página 4 / 29

 vender os direitos de patente;

2.3. A construção de uma massa crítica em gestão de propriedade intelectual

Para criar uma ligação entre a invenção e a comercialização, as universidades

Embora o número de depósitos de pedidos de patente e de patentes concedidas tenha

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Encorajar as universidades a comercializar os resultados da pesquisa através da obtenção de

2.5. Start-ups versus concessão de licenças a empresas existentes

Uma das questões que devem abordar os administradores de transferência de tecnologia e

2.6. Licenças exclusivas versus licenças não exclusivas

Devem as universidades e outras instituições públicas de pesquisa conceder licenças

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Como as invenções universitárias se fazem em áreas mais perto da pesquisa de base, os

2.7. A legislação sobre patentes facilita a obtenção de patentes nas universidades?

De fato, em 1980, os Estados Unidos da América promulgaram o que é geralmente

No Canadá, onde as regras relativas à propriedade de PI pelas universidades variam entre

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Contrato 3 O patrocinador pode negociar uma cessão de uma parte da PI da Universidade

Contrato 5 A universidade não pode publicar sem autorização do patrocinador. Patrocinador

A transferência de tecnologia exige um certo número de competências em várias disciplinas

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3. Qualidade das patentes6

O segundo aspecto do termo “qualidade de patentes” é a qualidade o processo de concessão

6Relatório sobre o Sistema Internacional de Patente (SCP/12/3) disponível em:

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(iv) comunicação e transparência – um processo e uma comunicação transparentes entre o

Consequentemente, para garantir que a proteção de patente só é concedida para invenções

3.1. Contribuição de partes terceiras para a qualidade de patentes

As legislações nacionais e regionais preveem a oposição e outros mecanismos de revogação

3.1.1. Sistemas de oposição

Muitos países preveem em seus sistemas de patentes mecanismos de oposição. Os sistemas

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3.1.2. Sistemas de reexame

O reexame é um procedimento realizado pelo instituto de patentes após a concessão de uma

3.1.3. Observações de terceiros

Para auxiliar o examinador no exame substantivo da patenteabilidade da invenção

3.1.4. Mecanismos administrativos de revogação