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A CRIAÇÃO

DE UMA MARCA
Uma Introdução às Marcas de Produtos e Serviços para as
Pequenas e Médias Empresas
Esta publicação foi customizada e reproduzida com a autorização prévia
e expressa da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI),
que é o titular dos direitos autorais da versão original em inglês, que está
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Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Direito Autoral (2013)


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do titular do direito de autor.
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI)

A CRIAÇÃO
DE UMA MARCA
Uma Introdução às Marcas de Produtos e Serviços para as
Pequenas e Médias Empresas

Série sobre A Propriedade Intelectual e as Atividades Empresariais

Rio de Janeiro | Brasil | 2013


Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Direito Autoral (2013)
A OMPI possui os direitos autorais na versão original em inglês (2003)

Instituto Nacional da Propriedade Industrial


Presidente
Jorge de Paula Costa Avila

Vice-presidente
Ademir Tardelli

Diretor de Contratos, Indicações Geográficas e Registros


Breno Bello de Almeida Neves

Diretora de Cooperação para o Desenvolvimento


Denise Nogueira Gregory

Diretor de Marcas
Vinicius Bogéa Câmara

Diretor de Patentes
Julio César Castelo Branco Reis Moreira

Rede de Tecnologia & Inovação do Rio de Janeiro


Presidente
Paulo Alcantara Gomes

Diretor de Operações
Tito Bruno Bandeira Ryff

Diretora de Novos Empreendimentos


Paula Gonzaga

FICHA TÉCNICA
Preparação Original
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)

Adaptação Técnica, Legislativa e Revisão Jurídica


Jose Carlos Vaz e Dias
Camila Garcindo Dayrell Garrote
Lucas Schirru
Revisão de Conteúdo
Silvia Rodrigues de Freitas (INPI)

Equipe Técnica
Esther Vigutov (INPI)
Luzia Bottino (INPI)
Maria Helena de Lima Hatschbach (INPI)
Marina Filgueiras Jorge (INPI)
Samantha Magalhães dos Santos (INPI)
Graziela Cruz (Redetec)
Vera Harcar (Redetec)
Taissa Terra Passos de Souza (Redetec)
Paula Pires (Redetec)

Projeto Gráfico, Diagramação e Artefinal


Fernando Alax
Valmir Gomes

Bibliotecário Responsável
Evanildo Vieira dos Santos (INPI)

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Economista Cláudio Treiguer (INPI)

I61c Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil)


A criação de uma marca: uma introdução às marcas de produtos e serviços para as
pequenas e médias empresas/ Instituto Nacional da Propriedade Industrial. – Rio
de Janeiro: INPI, 2013.
44p.; il.; – (Série sobre a Propriedade Intelectual e as Atividades
Empresariais, 1).
1. Propriedade Industrial – Marcas 2. Marca – Criação 3. Pequena e Média
Empresa
I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil).

CDU: 347.772:334.7(81)

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Vivemos numa economia do conhecimento que valoriza,
como nunca antes, a propriedade intelectual. Tais ativos
derivam diretamente da criatividade humana e tornaram
-se essenciais para a competitividade das empresas, sejam
elas grandes ou, principalmente, os pequenos empreen-
dedores que tentam crescer no mercado.
Para que pequenos e médios empresários possam trans-
formar a propriedade intelectual em diferencial com-
petitivo, numa mudança que dará impulso ao desenvolvi-
mento nacional, o grande desafio é o conhecimento. E,
justamente por isso, foi criada esta série de guias, chamada
“A propriedade intelectual e as atividades empresariais”,
cujos tópicos serão: marcas, desenho industrial, patente
e direito autoral - este último com apoio do Ministério da
Cultura.
O tópico desta edição é a marca. Em linguagem clara e
direta, com o conteúdo adaptado ao Brasil, mostramos
como obter tais direitos e usá-los como parte da estraté-
gia empresarial de pequenas e médias empresas, de modo
a fomentar seu crescimento, com geração de emprego e
renda.
Podemos assegurar que o conteúdo desta edição (e das
outras) será útil para ampliar o conhecimento sobre o
tema e tirar dúvidas dos empreendedores nacionais. Com
as ferramentas certas, a sua criatividade fará a diferença.

Jorge de Paula Costa Ávila


Presidente INPI

A CRIAÇÃO DE UMA MARCA | 1


Marcas de Produtos e Serviços 03

Protegendo as Marcas 07

Tipos de Marcas 19


Usando as Marcas 23


A Observância dos Direitos Sobre as Marcas 28

2
Marcas de Produtos e Serviços
O que é uma Marca?
Marca é um sinal visualmente perceptível capaz de
distinguir os produtos ou serviços de uma empresa,
principalmente, em relação a outros concorrentes.

Dessa forma, são consideradas Exemplos


marcas quaisquer palavras, ex- Marca Nominativa (palavra):
pressões ou letras com caráter
distintivo, números, desenhos,
imagens, formas, cores, logo- PETROBRAS
marcas, rótulos ou combinações
usadas para identificar os pro- Titular: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás
dutos ou serviços de uma em- Link: www.petrobras.com.br
presa.
Um número cada vez maior de Marca Figurativa (logotipo):
países vem permitindo o regis-
tro de marcas tidas como não-
-tradicionais, como f o r m a t o s
ou embalagens de pro-
dutos, sinais auditivos
( s o n s ) , ou olfativos (odo-
res) dentre outros símbolos
que não são normalmente
aceitos para a obtenção do
registro proprietário. No
entanto, muitos são os paí-
ses que estabeleceram limites
quanto ao que pode ser registra- Titular: TV Globo Comunicação e Participações S.A.
do como marca e, geralmente, só Link: redeglobo.globo.com
autorizam símbolos visualmen-
te perceptíveis ou que possam
ser representados graficamente.
Esse é o caso do Brasil.

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Para que servem as marcas?
A função principal da marca é
facilitar a identificação, por par-
te do consumidor, de um pro-
duto ou serviço disponibilizado
por uma determinada empresa,
para que assim esse se diferen-
cie dos demais produtos ou ser-
viços idênticos ou semelhantes,
principalmente, de concorren-
tes.
Titular: Federação Internacional de
Futebol (Fifa) Consumidores satisfeitos com
Link: www.fifa.com/protecaoasmarcas um determinado produto ten-
dem a voltar a comprá-lo ou
Marca Mista (combinação de le- a usá-lo. E para que isso seja
tras com logotipo): possível, é necessário que eles
sejam capazes de diferenciar
produtos, o que pode se dar por
meio da utilização de sinais dis-
tintivos.
As marcas possuem, assim, uma
função essencial nas estratégias
Titular: De Plá Material Fotográfico Ltda. empresariais e publicitárias, já
Link: www.depla.com.br que possibilitam a distinção dos
seus produtos, e consequente-
Marca Tridimensional (formato mente, assistem na identifica-
do produto) ção das empresas que fabricam
ou prestam serviços em um
mercado, contribuindo, dessa
maneira, para a definição da
imagem e para a confiabilidade
dos produtos e serviços presta-
dos no mercado.
A confiança é a base para a de-
terminação de uma clientela e
para o fortalecimento da repu-
tação de uma empresa, pois evi-
dencia a imagem e o renome no
mercado. É comum que os con-
Titular: The Coca-Cola Company sumidores criem laços afetivos
Link: www.cocacola.com com algumas marcas, já que eles

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esperam encontrar um conjunto Por que a sua empresa deve-
de qualidades ou características ria proteger sua(s) marca(s)?
nos produtos representados por Apesar da maioria dos empre-
essas. sários estarem conscientes da
As marcas também incentivam importância do uso de marcas
as empresas a investirem na ma- para diferenciar os seus produ-
nutenção ou no aprimoramento tos daqueles disponibilizados
da qualidade dos seus produtos, pela concorrência, nem todos
garantindo assim a boa reputa- se dão conta da importância de
ção dos produtos por elas repre- obter esta proteção através do
sentados e, consequentemente, a registro no INPI.
confiabilidade da empresa. O registro, segundo a legislação
brasileira aplicável, outorga à
O Valor das Marcas empresa titular o direito exclu-
Uma marca bem selecionada e sivo de impedir que terceiros
distintiva é considerada um ati- comercializem produtos idên-
vo para a maioria das empresas. ticos ou semelhantes com uma
Para algumas delas pode até ser marca igual ou semelhante a
o ativo mais importante e valio- ponto de causar confusão entre
so. Os valores estimados de algu- os consumidores.
mas das marcas mais famosas do
Se for o caso, uma marca regis-
mundo, como Coca-cola ou IBM,
trada gozando de boa reputação
chegam a ultrapassar US$ 50 bi-
junto aos consumidores pode
lhões. Isto ocorre porque os con-
também ser utilizada para a
sumidores associam o símbolo a
captação de recursos junto às
uma imagem e conjunto de qua-
instituições de crédito, que es-
lidades que eles valorizam que o
tão cada vez mais conscientes
torne renomado. Por isso, estão
da importância e valor das mar-
dispostos a pagar mais por um
cas no sucesso comercial.
produto que leve essas marcas.
O simples fato de possuir uma Sem o registro da marca, o in-
marca com boa imagem e repu- vestimento realizado na adoção
tação no mercado já permite que de uma marca no mercado pode
a empresa atinja posição vanta- ser em vão, já que as empresas
josa com relação à concorrência. concorrentes podem usar sinal
idêntico ou semelhante para
identificar os mesmos produtos
ou serviços.
Caso um concorrente adote uma
Titular: The Coca-Cola Company marca semelhante ou idêntica,
Link: cocacola.com os consumidores podem se con-
fundir e comprar os produtos de

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uma acreditando ser de proce- As Marcas:
dência da outra. Isso não só difi- . possibilitam que os consumi-
culta a venda de produtos, como dores diferenciem produtos ou
também pode prejudicar a ima- serviços semelhantes;
gem e a reputação das empre-
. permitem que as empresas
sas no mercado, especialmente,
destaquem seus produtos ou
caso os produtos do concorren-
serviços no mercado;
te forem de qualidade inferior.
. são importantes para a co-
Devido ao valor das marcas e à
mercialização e a base para a
função crucial que elas podem
fixação da imagem e reputação
exercer para a definição do su-
de uma linha de produtos e ser-
cesso de um produto ou serviço,
viços no mercado;
é imprescindível certificar-se
de que elas estejam registradas . podem ser licenciadas e for-
nos mercados de atuação de sua necem uma fonte direta de ren-
empresa. da através dos “royalties”;
Além disso, uma marca registra- . são elementos fundamentais
da pode ser licenciada a outras nos contratos de franquia e li-
empresas, garantindo assim cenciamento de marcas;
uma receita suplementar para . podem ser um ativo comer-
o seu negócio, ou pode ainda ser cial de valor;
a base para instalação de uma . incentivam os empresários a
Rede de Franquia ou o processo investirem na manutenção ou
inicial para o investimento na no aprimoramento da qualidade
distribuição do produto. dos seus produtos;
. podem ser úteis para a obten-
ção de financiamentos e capta-
ção de recursos.

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Protegendo as Marcas
Como proteger sua(s) marca(s)?
A proteção às marcas pode ser obtida através de
registro ou, em alguns países, através do uso.

No Brasil, a legislação específi- mediante o registro da empre-


ca estabelece que a propriedade sa e do seu nome comercial no
de uma marca é concedida com Registro Público de Empresas
a concessão de um registro. Em Mercantis (também denomina-
vista disso, mesmo que as mar- do Junta Comercial). Este equí-
cas possam ser protegidas pelo voco é razoavelmente frequen-
seu uso no mercado, aconse- te.
lhamos que sua empresa regis- Entretanto, é importante com-
tre a marca mediante depósito preender a diferença entre no-
perante o Instituto Nacional da mes empresariais e marcas.
Propriedade Industrial (sendo
O nome empresarial é o elemen-
possível a solicitação de regis-
to distintivo da sua empresa
tro on line).
e identifica o empresário nas
Uma marca registrada gozará transações que realiza no mer-
de maior proteção no mercado, cado, bem como identifica as
especialmente, em caso de con- responsabilidades dos sócios,
flito com uma marca idêntica ou como: “De Plá Material Foto-
semelhante a ponto de causar gráfico LTDA.”, que evidenciam
confusão. a responsabilidade limitada de
Os serviços prestados pelos seus sócios, conforme os parâ-
agentes da propriedade indus- metros do Código Civil.
trial costumam ser muito úteis O nome empresarial normalmente
neste tipo de procedimento (e, termina com abreviações do gêne-
no caso de alguns países, com- ro que denotem o enquadramento
pulsórios). jurídico da sua empresa, como:
Ltda. ou S.A.
Basta o registro do nome em- Por outro lado, a marca é o sinal
presarial da sua empresa? que distingue os produtos ou os
Muitas pessoas acreditam que serviços disponibilizados por
o nome empresarial de uma sua empresa no mercado.
empresa passa automaticamen- Por exemplo, a empresa De Plá
te a ser protegido como marca Material Fotográfico LTDA.

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pode oferecer um de seus servi- representativa da coletividade,
ços identificados pelo sinal DE a qual poderá exercer atividade
PLÁ, e outro por De Plá Material distinta de seus membros.
Fotográfico. As empresas po-
dem usar uma marca específica
O registro das marcas de uma
para identificar todos os seus
empresa é obrigatório?
produtos, uma linha de produ-
tos ou um único produto. Apesar de não ser compulsório,
o registro é altamente recomen-
Algumas empresas também uti-
dável, uma vez que ele confere
lizam como marcas seus nomes
direitos de propriedade e exclu-
empresariais ou parte deles.
sivos ao titular, dentro do terri-
Nesse caso, elas também deve-
tório nacional, prevenindo o uso
riam obter a proteção do sinal
não autorizado da marca.
distintivo que integra o nome
empresarial através do seu re-
gistro como marca. Quais são as principais razões
para a recusa de um pedido
de registro?
Quem pode solicitar uma
marca? Para selecionar uma marca, é
importante saber quais são os
Em princípio, qualquer pessoa,
impedimentos p a r a r e g i s t r o .
física ou jurídica, de direito pú-
Pedidos de registros de marcas
blico ou de direito privado, que
costumam ser negados por ra-
pretenda utilizar uma marca
zões chamadas “absolutas” nos
ou licenciá-la a terceiros pode
seguintes casos:
solicitar o seu registro. Con-
forme determina o art. 128 da Termos genéricos. Por exem-
Lei da Propriedade Industrial, plo, se a sua empresa quiser
as pessoas de direito privado registrar a marca nominativa
somente podem requerer o re- CADEIRA para identificar cadei-
gistro de uma marca relativa à ras e mobiliários, o pedido seria
atividade que exerçam efetiva- negado, uma vez que a marca
mente e licitamente, de modo estaria identificando o próprio
direto ou através de empresas produto.
que controlem. Para uma marca Termos descritivos. S ã o a s
de certificação, o registro so- palavras normalmente utiliza-
mente poderá ser requerido por das no mercado para descre-
pessoa jurídica sem interesse ver o produto em questão. Por
comercial ou industrial direto exemplo, o pedido de registro
no produto ou serviço atestado. da marca DOCE para a comer-
Para a marca coletiva, o reque- cialização de chocolates prova-
rente deverá ser pessoa jurídica velmente seria recusado por ser
8
descritivo das características Bandeiras, escudos de armas,
do produto. De fato, seria con- carimbos oficiais e emblemas
siderado desleal conferir exclu- de Estados e de organizações
sividade sobre o uso da palavra internacionais que tenham
DOCE para um único fabricante sido comunicados à Organiza-
de chocolates. Da mesma forma, ção Mundial da Propriedade
termos qualitativos ou lauda- Intelectual são geralmente
tórios tais como RÁPIDO, ME- excluídos do registro.
LHOR, CLÁSSICO ou INOVADOR
provavelmente suscitariam ob-
Pedidos de registro de marcas
jeções similares, a menos que se
são, normalmente, recusados
apresentem com características
por razões chamadas “relativas”
peculiares e distintivas. Nesses
se a marca, objeto da solicitação,
casos, o INPI pode entender ser
entrar em conflito com direitos
necessário incluir uma obser-
sobre marcas ou direitos pré-
vação esclarecendo que não foi
-existentes (direito autoral ou
conferida exclusividade para
nome empresarial). O fato de
essa parte específica da marca.
existirem duas marcas idênti-
Marcas falaciosas. São marcas cas ou muito semelhantes para
que possam enganar ou iludir os o mesmo tipo de produto pode
consumidores quanto à nature- causar confusão entre os con-
za, qualidade ou origem geográ- sumidores. Como etapa normal
fica do produto. Por exemplo, do procedimento de registro,
uma marca de margarina na o INPI verificará se há conflito
qual apareça a palavra VACA ou reprodução/imitação de si-
seria, provavelmente, recusada nal preexistente, inclusive, com
por ser considerada falaciosa marcas notoriamente conheci-
para os consumidores que, pro- das, mas não registradas.
vavelmente, associariam essa Por outro lado, alguns órgãos
marca a laticínios (manteiga, no públicos de registro de marca
caso). só fazem a verificação se hou-
Marcas consideradas contrá- ver oposição da parte de ter-
rias à ordem pública ou à mo- ceiros depois da publicação da
ral. Em princípio, não se autori- marca. Em ambos os casos, o
za que sejam registradas como pedido só será recusado ou can-
marcas, palavras e imagens celado, conforme o caso, se a
consideradas contrárias à moral marca for considerada idêntica
local e aos bons costumes. ou semelhante a ponto de cau-
sar confusão com uma marca
existente de produtos idênti-
cos ou semelhantes. Por isso, é

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aconselhável que se evite escolher pos de meios publicitários;
marcas que possam ser conside- . Verifique se a marca não tem
radas tão semelhantes com as já conotações indesejáveis ou ina-
existentes, pois causam confusão. dequadas no seu idioma ou nos
idiomas dos mercados interna-
O que deve ser levado em con- cionais que você possa vir a ex-
ta ao selecionar ou criar uma plorar;
marca? . Confira se o nome de domínio
A escolha ou criação de uma correspondente (isto é, o ende-
marca é uma etapa importante reço de Internet) está disponí-
na constituição da sua empresa vel para o registro (veja página
e disponibilização de serviços e 25 para mais informações sobre
produtos no mercado, já que ela marcas e nomes de domínio).
será determinante na sua estra-
tégia comercial. Mas, então, qual
Se você optar por uma ou mais
seria uma marca adequada para
palavras para comporem sua
seu(s) produto(s)? Não há regras
marca, você também deverá le-
rígidas ou inalteráveis, mas a
var em consideração alguns as-
lista de cinco pontos logo abaixo
pectos envolvidos na escolha de
pode ser útil.
determinados tipos de palavras:
Palavras inventadas ou fan-
Lista de Cinco Pontos para a tasiosas. São palavras criadas
Escolha da sua Marca sem qualquer significado intrín-
. Verifique se a marca que você seco ao produto ou real. As pa-
escolheu está de acordo com to- lavras inventadas apresentam
dos os requerimentos legais de a vantagem de serem fáceis de
registro (veja razões para inde- proteger, já que são mais pro-
ferimento de pedidos na página pensas a serem consideradas
8); distintivas. No entanto, o aspec-
. Conduza uma busca de anterio- to negativo é que elas podem ser
ridade na base de dados do INPI de assimilação mais difícil para
para certificar-se da viabilidade os consumidores, sendo neces-
de registro face à pré-existência sário, portanto, um maior em-
ou não de marcas idênticas ou se- penho publicitário.
melhantes à pretendida (página
14). VIPT VUPT
. Certifique-se de que a sua
marca seja fácil de ler, escrever, Titular: Editora O DIA S/A.
soletrar e memorizar, e que ela
seja adequada para todos os ti-

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Marcas arbitrárias. Palavras concorrência ligeiramente mo-
dicionarizadas, mas cujo signi- dificada ou a uma marca conhe-
ficado não tem qualquer relação cida ou famosa levemente mo-
com os produtos ou serviços por dificada quanto à forma como
elas identificados. Importante se escreve, vale ressaltar que o
observar que mesmo que esse intuito da proteção marcária é
tipo marcário seja fácil de obter justamente o de proteger signos
a proteção, ele pode demandar que se diferenciam dos demais
um forte empenho publicitário utilizados pelos concorrentes.
para que se estabeleça uma re- Exemplo: MARIA BONITA EX-
lação entre a marca e o produto TRA é uma marca registrada de
para os consumidores. artigos de vestuário feminino.
Exemplo: a marca ELEFANTE Seria insensato tentar vender os
para a comercialização de tele- mesmos produtos ou produtos
fones móveis. semelhantes utilizando a mar-
Marcas sugestivas. São mar- ca “MARINA BONITA EXTRA”,
cas que fazem alusão a um ou que seria, provavelmente, con-
mais atributos do produto. Po- siderada semelhante a ponto de
dem ser consideradas fracas, e, causar confusão com relação à
portanto, implicar no ônus de marca já existente. Nesse caso,
terem que conviver com outras é pouco provável que a marca
marcas compostas por termos “MARINA BONITA EXTRA” seja
semelhantes, ou ainda, serem registrada.
consideradas descritivas. O in-
teressante das marcas suges- Registrando uma Marca - Pas-
tivas é que elas acabam agindo so a Passo
como uma forma de publicidade.
O Requerente
Exemplo: a marca QUENTE
Como primeiro passo, é neces-
para comercializar aquecedo-
sário que o requerente cadastre
res elétricos faz alusão ao calor
-se como usuário dos serviços
que o produto irradia, manten-
do INPI, obtendo, assim, um lo-
do sua casa aquecida. Porém, é
gin e uma senha que são indis-
possível que o INPI a considere
pensáveis para a obtenção da
descritiva demais e recuse-se a
Guia de Recolhimento da União
registrá-la.
e realizando o pagamento cor-
Qualquer que seja o tipo de mar- respondente. Após esse pro-
ca escolhido, é importante não cedimento, o requerente deve
tentar imitar/reproduzir mar- apresentar, via online ou papel,
cas já existentes! Afinal, além de o formulário de pedido de regis-
ser pouco provável que seja con- tro ao INPI.
cedido registro a uma marca da

A CRIAÇÃO DE UMA MARCA | 11


Em caso de utilização de algum para fins de oposição de tercei-
logotipo na marca pretendida, ros. Ou seja, é dada a oportuni-
é necessário que se apresente dade de terceiros interessados
no momento do depósito, ima- manifestarem-se contrariamen-
gem (impressa ou digital) com te ao pedido de registro publica-
a reprodução gráfica da mar- do. O prazo para apresentação de
ca. Destaca-se que o INPI exige oposições de terceiros será de 60
um formato específico para tais (sessenta) dias contados a partir
imagens. da data de publicação do pedido
Além das etiquetas, é necessário de registro. Esse é o exemplo de
que conste no formulário de de- como ocorre o trâmite no Brasil.
pósito uma descrição detalhada Em outros países, a marca só
dos produtos e/ou serviços pre- é publicada depois de ter sido
tendidos por sua empresa, as registrada, gerando assim um
classe(s) em que os mesmos se prazo para a apresentação de
encontram inseridos, e cópia do solicitações de cancelamento do
comprovante do pagamento das registro, também, por parte de
taxas oficiais. terceiros.
A Administração de Marcas Exame de mérito: após a fase
de publicação e eventuais opo-
Os passos a serem seguidos pelo
sições de terceiros, inicia-se a
órgão público investido de po-
fase de exame de mérito pelos
deres para realizar o registro
examinadores do INPI, que ve-
de marcas variam de um país
rificarão se os requisitos de
para outro, mas, de modo geral,
registrabilidade de uma marca
seguem um padrão semelhante,
foram devidamente atendidos.
a saber:
Em caso positivo, publica-se o
Exame formal: essa etapa ante- deferimento da mesma para que
cede a publicação do pedido de o titular proceda, dentro de 60
registro, correspondendo, por- (sessenta) dias, ao pagamento
tanto, a uma fase preliminar de das taxas finais relativas ao 1º
análise na qual a diretoria do ór- decênio de proteção e expedi-
gão público verifica se o pedido ção de certificado de registro.
de registro preenche os requisi- Com o pagamento das taxas fi-
tos formais estabelecidos em lei. nais, é publicada a concessão do
Isso significa que será verifica- registro e emitido o respectivo
da a documentação apresentada Certificado, válido pelo período
junto ao formulário de depósito. de dez anos.
Publicação e oposição: após Caso a marca pretendida não
a verificação formal do pedido preencha os requisitos de regis-
de registro, ocorre a publicado trabilidade marcária, os exami-

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nadores indeferirão o pedido de ção que implique alteração de
registro pretendido, indicando a seu caráter distintivo original,
fundamentação legal para o in- tal como especificado no certi-
deferimento. Com a publicação ficado ou registro. Não ocorrerá
da decisão de indeferimento, o caducidade se o titular justifi-
titular do pedido de registro po- car o desuso da marca por ra-
derá apresentar recurso, dentro zões legítimas. O uso da marca
de 60 (sessenta) dias, contados deverá compreender produtos
da data da publicação do indefe- ou serviços constante do certi-
rimento, para defender a regis- ficado de registro sob pena de
trabilidade da marca pretendi- caducar parcialmente o regis-
da. Após a publicação do recurso tro em relação aos semelhantes
eventualmente apresentado, ou afins daqueles pelos quais
os examinadores decidirão por foi comprovadamente usado.
manter o indeferimento ou de-
ferir o pedido de registro. Se Quanto tempo leva para re-
nessa ocasião os examinadores gistrar uma marca?
entenderem por manter o inde- O tempo necessário para que
ferimento, o titular do pedido de uma marca seja registrada leva
registro não tem mais alternati- entre dois e cinco anos. Essa
vas administrativas para adotar, variação no prazo de registro
devendo, apenas, aguardar pelo deve-se, entre outros fatores,
arquivamento de seu pedido. O ao fato do órgão público de con-
mesmo ocorre no caso de não cessão de registro de marcas
apresentação de recurso. Se por conduzir um exame quanto ao
outro lado, os examinadores re- mérito. Recomendamos, por
formam sua decisão e deferem isso, que você solicite o regis-
o pedido de registro, iniciará o tro da marca com bastante
prazo para pagamento das ta- antecedência, garantindo, as-
xas finais. sim, que a marca esteja, pelo
Prorrogação: Um registro de menos, depositada no momen-
marca pode ser prorrogado ad to em que você comece a co-
infinitum mediante o pagamen- mercializar e divulgar os pro-
to das taxas de prorrogação dutos relacionados à mesma.
previsto. Porém, o registro ca-
ducará e se extinguirá caso a Quanto custa para criar, pro-
marca não tenha sido usada du- teger e utilizar uma marca?
rante um determinado período É importante levar em conta e
de tempo previsto em lei (5 anos orçar adequadamente os custos
a contar da data da concessão), relacionados à criação e ao re-
ou, no mesmo prazo, a marca gistro de uma marca:
tiver sido usada com modifica-

A CRIAÇÃO DE UMA MARCA | 13


. Você poderá incorrer em des- pósito dessa pesquisa, também
pesas relacionadas à criação da denominada “busca de marca”,
logomarca ou das palavras que é verificar se outra empresa já
serão utilizadas como marca registrou um sinal similar ou
(muitas empresas contratam os idêntico pretendido para apro-
serviços de terceiros para este dutos e/ou serviços idênticos o
fim). Você, também, poderá ter ou semelhantes.
custos relacionados à busca por Você mesmo pode fazer a busca
anterioridade na base de mar- na base de dados de marcas ou
cas do INPI. contratar os serviços de um ad-
. Custos relacionados ao pro- vogado especializado ou agente
cesso de registro da marca, que da propriedade industrial. Esta
varia de acordo com o número e busca pode ser realizada dire-
países e as categorias de produ- tamente em base de dados de
tos e/ou serviços (ou classes, de marcas do INPI (que pode ser
acordo com a página 15). gratuita ou mediante pagamen-
. O INPI poderá fornecer mais to de uma taxa) ou em uma base
informações sobre os custos en- de dados gerenciada por uma
volvidos no registro de marcas empresa terceirizada. De qual-
no Brasil. quer forma, lembre-se que esta
busca será preliminar, já que é
. As empresas que preferi-
complexo determinar se uma
rem contratar os serviços de
marca é ou não “semelhante a
um agente de propriedade in-
ponto de causar confusão” com
dustrial credenciado, para
marcas já existentes (pedidos
dar-lhes assistência no pro-
de registro depositados) com
cesso de registro, também,
registro devidamente expedido.
incorrerão em custos suple-
Por isso, pode ser extremamen-
mentares, mas economizarão
te útil a assistência de um agen-
uma quantidade razoável de
te de propriedade industrial
tempo e esforços no acompa-
com experiência nesse tipo de
nhamento desses processos.
atividade, habituado a agir jun-
to ao INPI e conhecedor da legis-
Como descobrir se a sua mar-
lação pertinente.
ca pode entrar em conflito
com marcas existentes? O que Antes de procurar um agente,
é uma “busca de marca”? talvez seja interessante verifi-
car se o INPI (ou uma empresa
É aconselhável que você con-
com bases de dados comerciais)
duza uma pesquisa extensa na
possui uma base de dados on
base de dados de marcas do INPI
line para consulta gratuita e
antes de depositar um pedido
condução de uma busca prévia.
de registro de marcas. O pro-

14
As marcas são agrupadas em www.wipo.int/classifications/en/nice/about
classes, de acordo com os pro-
Exemplo: como são classifica-
dutos e/ou serviços que elas
dos os produtos? Vejamos um
se prestem a identificar (veja o
exemplo. Se a sua empresa pro-
sistema de classificação inter-
duzir garfos e facas, então, o seu
nacional no Anexo 2). Por isso,
pedido de registro deve ser fei-
a familiarização com as 45 dife-
to na classe 8, correspondente
rentes classes de marcas pode
a estes produtos. No entanto,
ser um bom começo para a sua
se você desejar comercializar
busca.
outros utensílios de cozinha
Um Sistema Bem Classificado (tais como recipientes, panelas
No depósito da marca pretendi- ou tachos) utilizando a mesma
da no INPI, você deverá indicar marca, você também deverá
os produtos e/ou serviços para registrar a marca na classe 21,
os quais você deseja que a mar- que corresponde a estes últimos
ca seja registrada e agrupá-los produtos. No Brasil, é necessário
segundo as “classes” às quais um pedido separado para cada
eles pertencem, de acordo com classe de produtos, enquanto
o sistema de classificação de que, em outros países, é pos-
marcas. Esse sistema permite a sível incluir várias classes em
organização das marcas regis- um único pedido.
tradas em bases por ordem de
É preciso um agente da pro-
tipos de produtos ou serviços.
priedade industrial para de-
Isto facilita a busca de informa-
positar um pedido de regis-
ções sobre as marcas nas bases
tro?
de dados. É imprescindível que
você peça o registro da sua mar- Como regra geral, a maioria dos
ca em todas as classes nas quais países não exige que você con-
deseja utilizá-la e compatível trate um agente da propriedade
com atividades empresariais industrial para depositar um
constantes no Contrato/Esta- pedido. Você pode apresentar o
tuto Social. O sistema de classi- pedido sem assistência. Neste
ficação mais usado é o Sistema caso, é importante que o reque-
de Classificação Internacional rente leia e se atente para o ma-
de Marcas (também conhecido terial disponível no site do INPI,
como sistema de Nice), que con- especialmente, a Lei da Proprie-
tém 34 classes de produtos e 11 dade Industrial, as diretrizes de
classes de serviços. Para mais Análise de Marcas e os Manuais
informações sobre o sistema de do Usuário, para depositar em
classificação de Nice, consulte o formulários (em papel ou ele-
Anexo 2. Veja também: trônico).

A CRIAÇÃO DE UMA MARCA | 15


No entanto, os serviços de um para a criação da marca, é conve-
agente da propriedade indus- niente esclarecer todas as ques-
trial, habituado a conduzir tões relativas à titularidade do
buscas em bases de dados de direito autoral sobre a marca no
marcas e familiarizado com os contrato de prestação de serviços
detalhes processuais do regis- e/ou certificar-se de que o direito
tro de marcas, podem agilizar o autoral sobre a marca seja formal-
procedimento, assegurar que a mente transferido à sua empresa.
sua empresa esteja solicitando
proteção na(s) classe(s) de mar- O registro da marca no seu
cas apropriada(s), e evitar que país de residência vale no ex-
haja indeferimento do pedido terior?
por razões absolutas.
Os direitos provenientes de
registro de uma marca são li-
Por quanto tempo sua marca mitados ao território ao qual
registrada é protegida? o registro foi atribuído; dessa
forma, o registro de uma marca
As marcas registradas são pro-
é válido apenas no país que lhe
tegidas pelo período de 10 anos
conferiu a concessão, a menos
a contar da data de concessão
que sua marca seja classificada
de registro. Este pode ser re-
como notoriamente conhecida.
novado indefinidamente (ge-
(Ver página 22 para mais in-
ralmente por períodos iguais e
formações sobre as marcas no-
consecutivos de 10 anos), desde
toriamente conhecidas), o que
que as taxas de renovação sejam
garantirá um privilégio sobre
pagas em tempo hábil. É impor-
tal marca em outro país, desde
tante deixar alguém na sua em-
que se proceda ao depósito da
presa encarregado do controle
marca naquele país.
de prorrogação do registro da
marca.
Terceirizando a criação da Você deveria proteger sua
marca marca no exterior?
Todas as razões pelas quais você
A composição de uma marca en-
deveria registrar a sua marca
volve um processo criativo. Na
no seu país de origem se apli-
maioria dos países, o criador é au-
cam também à necessidade de
tomaticamente o titular do direito
registrá-la em mercados estran-
autoral sobre a sua obra artística;
geiros, caso a sua empresa co-
este seria o caso do trabalho artís-
mercialize ou deseja comercia-
tico sobre uma marca.
lizar/distribuir seus produtos
Por isso, se a sua empresa optar e/ou serviços no exterior. Por
pela terceirização de serviços isso, é altamente recomendável
16
registrar a sua marca nos mer- Via regional: se você quiser
cados internacionais caso a sua obter proteção em países que fa-
empresa esteja envolvida com çam parte de um sistema regio-
operações de exportação ou te- nal de marcas, você pode solici-
nha a intenção de fazê-lo em um tar um registro, com efeito nos
futuro próximo. territórios de todos os países
A exportação de produtos com membros, mediante a apresen-
uma marca distintiva permiti- tação de um pedido junto ao ór-
rá que sejam reconhecidos nos gão público regional de registro
mercados estrangeiros e que a de marcas. As administrações
sua empresa construa uma re- regionais de marcas são:
putação e uma imagem interna- . a Administração Regional
cional, o que poderá resultar, no Africana de Propriedade Indus-
futuro, em maiores lucros. trial;
. a Administração de Marcas
Como registrar sua marca no do Benelux;
exterior? . o Instituto de Harmonização
Se você tiver registrado a mar- do Mercado Interno da União
ca da sua empresa no território Europeia;
brasileiro (país de origem) e de- . a Organização Africana da
pois desejar exportar ou conce- Propriedade Intelectual.
der uma licença de uso da marca Via internacional: se o país
em outros países, é recomendá- onde se localiza a sede da sua
vel que você registre a sua mar- empresa for membro do sistema
ca no exterior. Existem três ma- de Madri e se você tiver regis-
neiras principais de fazê-lo: trado ou solicitado o registro da
Via nacional: a sua empresa sua marca no seu país, ou com
pode dirigir-se ao escritório ofi- efeito no seu território, você
cial e responsável pelo registro pode utilizar o sistema de Madri
de marca no país interessado e (administrado pela OMPI) para
apresentar o pedido correspon- registrar a sua marca nos mais
dente no idioma apropriado e de 70 países que já aderiram a
pagar as taxas oficiais prescri- este sistema. Importante res-
tas. Como mencionado anterior- saltar que o Brasil não aderiu a
mente, pode ser exigido que se- este sistema até o presente mo-
jam utilizados, para esse efeito, mento.
os serviços de um agente de mar-
cas estabelecido localmente.

A CRIAÇÃO DE UMA MARCA | 17


As vantagens do uso do siste-
ma de Madrid
As principais vantagens da utili-
zação do sistema de Madrid são
que o titular de uma marca pode
solicitar o seu registro em todos
ou alguns dos países membros
do sistema mediante a apresen-
tação de:
. um único pedido de registro in-
ternacional;
. em um único idioma;
. sujeito a uma única série de ta-
xas (em uma única moeda) e de
prazos.
A partir daí, o registro interna-
cional pode ser mantido e re-
novado através de um procedi-
mento único.
Mais informações sobre o re-
gistro internacional de marcas
podem ser obtidas junto ao INPI
ou no sítio web: www.wipo.int/
madrid (o Anexo 3 contém uma
lista dos países membros do sis-
tema de Madrid).

18
Tipos de Marcas

Marcas de produto | Marcas utilizadas para


distinguir produtos de uma determinada empresa
Marcas de serviço | Marcas utilizadas para
distinguir serviços de uma determinada empresa.
Marcas coletivas | Marcas utilizadas para distinguir
os produtos ou os serviços provindos de membros
de uma determinada entidade e associação.
Marcas de certificação | Marcas utilizadas
para atestar a conformidade de um produto ou
serviço com certas normas ou especificações
técnicas a uma série de normas.
Marcas notoriamente conhecidas | Marcas
consideradas muito conhecidas no ramo de
atividade que a empresa atua e por isso gozam
de uma proteção especial nos termos do art.
6bis (I), da Convenção da União de Paris.
Marcas de Alto Renome | Marcas amplamente
conhecidas pela população, que merecem
uma proteção especial que engloba todas
as classes de serviços e produtos.

O que são marcas de serviço? canceladas, cedidas e licencia-


Uma marca de serviço é mui- das, sob as mesmas condições
to parecida com uma marca de que as marcas de produto.
produto. Ambas são sinais dis- Exemplo:
tintivos, mas as marcas de pro-
duto distinguem os produtos
de uma empresa, enquanto que
as marcas de serviço exercem a
mesma função com relação aos Titular: Caixa Econômica Federal – CEF
serviços. Pode se tratar de qual- Link: www.caixa.gov.br
quer tipo de serviço, tais como:
financeiros, bancários, turísti- O que são marcas coletivas?
cos, publicitários ou de restau- Uma marca coletiva geralmente
ração. As marcas de serviço po- pertence a uma associação ou
dem ser registradas, renovadas, cooperativa cujos membros po-

A CRIAÇÃO DE UMA MARCA | 19


dem utilizar essa marca coletiva
para comercializar os seus pro-
dutos. A associação, geralmente,
estabelece uma série de crité-
rios, direitos e obrigações para
o uso da marca coletiva (por
exemplo, padrões de qualidade)
e autoriza cada empresa asso-
ciada a utilizar a marca desde
que respeite tais critérios.
As marcas coletivas podem ser Titular: Associação Brasileira dos Agentes da
um meio eficaz para a comercia- Propriedade Industrial – ABAPI
lização conjunta dos produtos Link: www.abapi.org.br
de um grupo de empresas para
as quais seria mais difícil levar O que são marcas de certifica-
os consumidores a reconhecer ção?
as suas próprias marcas e/ou le- As marcas de certificação são
var os principais distribuidores concedidas para atestar a con-
a aceitar a distribuição dos seus formidade dos produtos ou
produtos. serviços aos padrões definidos
Exemplo: a marca coletiva e especificações técnicas, mas
ABAPI ASSOCIADO NEMINEM não dependem de uma associa-
LAEDERE ABAPI identifica ser- ção. Essas marcas podem ser
viços de representação de pro- utilizadas por qualquer pessoa
fissionais liberais e empresas cujos produtos respeitem esses
atuantes nas áreas de proprie- padrões pré-estabelecidos. Em
dade industrial e intelectual, muitos países, a principal dife-
que englobam a prestação de rença entre uma marca coleti-
consultoria, assistência ou au- va e uma marca de certificação
xílio jurídico aos associados, é que a marca coletiva só pode
podendo inclusive mover ações ser utilizada por um determi-
diretas de inconstitucionalida- nado grupo de empresas, como
de, mandados de segurança in- os membros de uma associação,
dividuais e coletivos, ações civis enquanto que a marca de certi-
públicas em defesa de interes- ficação pode ser utilizada por
ses difusos e coletivos e demais qualquer empresa cujos produ-
ações individuais ou coletivas tos ou serviços estejam de acor-
que condigam com os objetivos do com os padrões impostos
da associação, tudo, sem finali- pelo titular da marca de certi-
dade lucrativa. ficação.
Uma exigência importante das

20
marcas de certificação é que ponto de causar confusão ape-
a entidade que requer o regis- nas para produtos idênticos ou
tro da marca seja considerada semelhantes, as marcas de alto
“competente para certificar” os renome são protegidas contra
produtos em questão. marcas semelhantes a ponto de
Exemplo: o símbolo da ANATEL causar confusão mesmo no caso
(Agência Nacional de Telecomu- de produtos ou serviços inseri-
nicações) está registrado como dos em classes não relacionadas
marca de certificação perante ou afins.
o Instituto Nacional da Proprie- O objetivo principal desta maior
dade Industrial (INPI) e tem por proteção é impedir o parasitis-
objetivo expedir ou reconhecer mo e o enriquecimento ilícito
a certificação de produtos e ser- de outras empresas sobre a re-
viços de telecomunicações, ob- putação de uma marca de alto
servados os padrões e normas renome e/ou o prejuízo à marca
estabelecidos por lei específica. notória ou à empresa detentora
dessa marca.
Exemplo: O exemplo clássico é
a notoriedade da marca “COCA-
-COLA”, que ultrapassa o co-
nhecimento comum ou de uma
Titular: Agência Nacional de Telecomunicações determinada classe de produto
ANATEL e serviço. Quem não conhece a
Link: www.anatel.gov.br marca “COCA-COLA”? Por essa
notoriedade, a Lei da Proprie-
O que são as marcas de Alto dade Industrial mantém um
Renome? registro especial que abrange
As “marcas de alto renome” todas as classes de produtos
são consideradas notórias, que e serviços e não permitirá que
transpassam o conhecimento terceiros venham a utilizar a
comum da população e o reno- marca COCA-COLA ou protegi-
me é estendido para todas as da para identificar quaisquer
classes sociais e econômicas e produtos.
para todos os setores empresa-
riais. As marcas de alto renome
gozam de uma proteção espe-
cial, perante o INPI, que engloba
todas as classes de produtos e
serviços. Por exemplo, enquan-
to as marcas são protegidas
contra marcas semelhantes a

A CRIAÇÃO DE UMA MARCA | 21


O que são as marcas Notoria-
mente Conhecidas?
As “marcas notoriamente co-
nhecidas” são marcas conside-
radas notórias e renomadas no
ramo de atividade em que são
utilizadas para identificar pro-
dutos e/ou serviços, nos termos
do art. 6bis(I), da Convenção
da União de Paris para Prote-
ção da Propriedade Industrial
(CUP). Elas gozam de proteção
especial, pois são reconhecidas
independentemente de estarem
previamente depositadas ou re-
gistradas no Brasil.

22
Usando as Marcas
Você pode registrar uma marca sem a ter utilizado?
Apesar de você depositar o pedido de registro de uma
marca antes de utilizá-la, alguns países só reconhecem
oficialmente este registro quando o titular apresentar
uma prova de uso (por exemplo, os Estados Unidos da
América). Além disso, na maioria dos casos, uma marca
que não tenha sido utilizada durante um determinado
período após o seu registro (geralmente de 3 a 5 anos
– 5 anos no Brasil) pode ter o seu registro cancelado.

TM ou ®? extrema vigilância o uso dessa


O uso dos símbolos ®, TM, SM, marca, pois ela é fundamental
ou equivalentes ao lado de uma para a imagem dos seus pro-
marca não é obrigatório e ge- dutos. Também é importante
ralmente não significa qualquer evitar que a marca seja utiliza-
proteção jurídica suplementar. da como verbo ou substantivo,
Contudo, pode ser uma forma para que o seu poder de distin-
conveniente de informar ao pú- tividade não fique enfraquecido.
blico que é objeto de pedido de A sua empresa pode usar a
registro ou é registrado, preca- mesma marca para produtos
vendo-se desta forma da ação de diferentes?
possíveis infratores e falsifica- Marcas distintas podem ser uti-
dores. O símbolo ® é utilizado lizadas para as diferentes linhas
depois da marca ter sido regis- de produtos de uma empresa.
trada; TM indica que se trata de Cabe à empresa decidir, de acor-
uma marca de produto ou ser- do com a estratégia de divulga-
viço (trademark); SM é utilizado ção, a utilizar a mesma marca
para as marcas de serviço. para todos os seus produtos,
Como usar as marcas na pu- inclusive novos produtos que
blicidade? possam ser criados, ou se deve-
Se a sua marca estiver registra- rá utilizar uma marca diferente
da sob uma formatação mista para cada linha de produtos.
ou é expressa em um logotipo, A atribuição de uma marca já
compreendendo uma deter- existente a novos produtos per-
minada fonte ou desenho, esta mite que os novos produtos/
deverá ser utilizada na forma serviços se beneficiem da ima-
como registrada. Monitore com gem dela. Porém, a utilização

A CRIAÇÃO DE UMA MARCA | 23


de uma nova marca, mais es- momento ou sem uma aplicação
pecífica e melhor adaptada ao uniforme. Uma questão delicada
novo produto/serviço, pode ser resulta da aplicação do princí-
vantajosa ao facilitar a empre- pio da territorialidade para a
sa a direcionar o novo produto/ proteção das marcas (isto é, as
serviço especificamente a um marcas só são protegidas no
determinado grupo de consu- país ou na região onde elas tive-
midores (como crianças, ado- rem sido registradas ou utiliza-
lescentes, etc.) ou ao criar uma das), ao passo que o alcance da
imagem específica para a nova Internet é amplo, mundial. Isto
linha de produtos. O caso acima cria problemas quando se trata
referenciado encontra respaldo de resolver disputas entre pes-
na disponibilização de serviços soas ou empresas que sejam os
do gênero loteria que, ao adotar titulares legítimos em países di-
diversos modelos de jogos de ferentes de sinais idênticos ou
azar, não se restringe apenas a semelhantes a ponto de criar
um público-alvo. confusão para produtos ou ser-
viços idênticos ou semelhantes.
A legislação aplicável nesta área
ainda está em desenvolvimento
e o tratamento a essas questões
pode variar de um país para ou-
tro.
Titular: Mega-Sena® Cortesia da Caixa
Econômica Federal - CEF
O que é um nome de domínio
e o que ele tem a ver com mar-
Empresas diferentes adotam es- cas?
tratégias diferentes. Qualquer Outra questão de relevância é
que seja a sua escolha, não se es- o conflito entre as marcas e os
queça de registrar a sua marca nomes de domínio. Os nomes
para todas as categorias de pro- de domínio são endereços na
dutos e/ou serviços em relação Internet e são, geralmente, utili-
aos quais ela é, ou será, utiliza- zados em buscas de sítios web.
da. Por exemplo, o nome de domí-
nio “wipo.int” é utilizado para
O que levar em conta ao usar localizar o website da OMPI no
marcas na Internet? endereço: www.wipo.int. Com
O uso de marcas na Internet tem o passar do tempo, os nomes
levantado uma série de ques- de domínio passaram a consti-
tões jurídicas controversas, sen- tuir identificadores de empre-
do algumas sem solução para o sas, produtos e serviços e, deste

24
modo, entram frequentemente desautorizadamente por outra
em conflito com as marcas e no- pessoa ou por outra empresa,
mes de empresas. você poderá tomar medidas
Por isso, é importante escolher para pôr fim a esta violação ou
um nome de domínio que não ao uso indevido dos direitos da
seja um sinal já utilizado ou re- sua empresa. Nesse caso, uma
gistrado por outra pessoa ou opção seria utilizar o processo
empresa, especialmente, uma administrativo on line da OMPI
marca notoriamente conhecida. para a resolução de disputas
Sobretudo porque muitas legis- relativas a nomes de domínio
lações, incluindo as leis brasilei- no endereço: arbiter.wipo.int/
ras e os tribunais locais, consi- domains. Esse sítio web da OMPI
deram que o registro da marca inclui um modelo de reclama-
de outra empresa ou pessoa ções, assim como um índice
como nome de domínio é uma jurídico dos milhares de casos
infração à marca, popularmen- sobre nomes de domínio que já
te conhecida como “cybersquat- foram resolvidos graças ao pro-
ting”. Se isto ocorrer, portanto, cesso da OMPI.
a sua empresa poderá ser obri-
gada a transferir ou a cancelar É possível licenciar suas mar-
o nome de domínio, bem como cas para outras empresas?
pagar indenização por perdas e
As marcas podem ser licencia-
danos.
das para outras empresas. Em
Para descobrir se uma determi- tais casos, o titular da marca
nada marca já está protegida, conserva a sua propriedade e
você pode contatar diretamente concorda, simplesmente, que a
o INPI ou órgãos públicos es- marca seja utilizada por uma ou
trangeiros de registro de mar- mais empresas. Isto é, geralmen-
cas para o depósito no exterior, te, feito em troca do pagamento
pois alguns órgãos gerenciam de royalties e requer o consenti-
bases de dados sobre as marcas, mento do titular da marca, que
que podem ser consultadas pela ocorre por meio de um contrato
Internet. Uma lista dessas bases de licença de marca. Neste caso,
de dados está disponível no sítio o licenciante outorga a terceiro
web da OMPI no endereço: o uso de uma marca, mas man-
ecommerce.wipo.int/databases/trademark. tém o controle sobre a qualida-
de dos produtos identificados
Por outro lado, se as marcas pela marca licenciada.
utilizadas por sua empresa es- Em alguns casos, a outorga de
tiverem sendo usadas como um direito de uso sobre uma marca
nome de domínio ou for usada é parte de contratos comerciais

A CRIAÇÃO DE UMA MARCA | 25


mais amplos, tais como os con- cinco) lojas próprias, a proprie-
tratos de franquia ou contratos tária das marcas MARIA BO-
de transferência de tecnologia NITA e MARIA BONITA EXTRA
que incluam a concessão de li- desenvolveu um sistema pa-
cenças relativas a outros direi- dronizado de lojas operando no
tos de propriedade intelectual comércio varejista brasileiro,
tais como patentes, “know-how” identificado por reconhecidas
ou algum tipo de assistência marcas que deu ensejo à rede
técnica para a produção de um de Franquias MARIA BONITA
determinado produto. EXTRA. O sistema de franquia
inclui vários elementos que
contribuem para o sucesso das
O que as marcas têm a ver com
lojas MARIA BONITA e MARIA
contratos de franquia?
BONITA EXTRA, inclusive, as-
A concessão de uma licença de pectos operacionais, financei-
marca é uma parte essencial de ros, administrativos, técnicos
um contrato de franquia. Em e comerciais das lojas caracte-
contratos de franquia, o controle rizadas pelas marcas, a deco-
do titular da marca sobre o fran- ração das lojas, o formato das
queado é, geralmente, maior que embalagens, bem como os seus
no caso de contratos de licenças sistemas de gestão e de conta-
de marcas em geral. No caso bilidade. O sistema de franquia
da franquia, o franqueador au- MARIA BONITA EXTRA trans-
toriza outra pessoa (o franque- mite os seus conhecimentos e
ado) a utilizar os seus métodos a sua experiência aos seus fran-
comerciais (de que fazem parte queados e conserva o direito de
as marcas, os conhecimentos supervisão e fiscalização das
técnicos, o serviço aos clientes, atividades dos franqueados. Um
os suportes operacionais, a for- componente fundamental do
matação arquitetônica das lojas, contrato de franquia é, também,
etc.) em determinadas condi- a autorização e a obrigação que
ções e em troca de compensação os franqueados têm de utilizar a
financeira ou royalties. marca MARIA BONITA EXTRA.
Exemplo: uma empresa que
atua no comércio varejista de
artigos de vestuário e sob a for-
matação de franquia é a marca
Titular: MB Administração Patrimonial LTDA.
MARIA BONITA EXTRA.
Link: www.mariabonitaextra.com.br
Tradicional empresa com mais
de vinte anos de experiência
no mercado brasileiro de moda
feminina, hoje com 25 (vinte e
26
Há alguma restrição à venda
ou ao licenciamento da sua
marca a outra empresa?
É possível, e cada vez mais fre-
1958
quente, vender ou ceder uma
marca dissociada da empresa
que a possui.
No caso de venda ou cessão de
uma marca, é exigido que seja
apresentado o contrato de ces- 1981
são de marcas junto ao INPI para
anotação da cessão ou transfe-
rência da marca para terceiro.

É necessário registrar qual-


quer mínima modificação à
sua marca?
Muitas marcas, inclusive al-
gumas das mais famosas, têm 2004
sido ligeiramente modificadas,
ao longo dos anos, a fim de mo-
dernizar a imagem da empresa
ou para se adaptarem a novos
meios publicitários. As mar-
cas podem ser modificadas ou 2009
adaptadas, mas uma empresa Titular: Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS
deverá tomar a precaução de
consultar junto ao seu agente
da propriedade industrial ca-
pacitado para saber se uma de-
terminada modificação impli-
ca na apresentação de um novo
pedido de registro de marca e/
ou no pagamento de novas ta-
xas.

A CRIAÇÃO DE UMA MARCA | 27


A observância dos Direitos sobre as marcas
O que a sua empresa deve fazer se sua marca estiver
sendo usada por terceiros sem sua autorização?
O ônus da fiscalização do uso indevido da marca
cabe principalmente ao seu titular. Cabe à sua
empresa identificar quaisquer transgressões e
decidir quais medidas devem ser tomadas para
fazer valer os seus direitos relativos à marca.

É sempre válido procurar acon- pecializado em marcas, de uma


selhamento profissional se você busca e apreensão judicial ou
suspeitar que terceiros estejam mediante autorização policial
infringindo sua marca. Um ad- para que seja conduzida apre-
vogado especializado em pro- ensão dos produtos infratores e
priedade intelectual é a pessoa a cessação da violação.
indicada para informá-lo sobre O infrator pode ser forçado pe-
as alternativas p o s s í vei s e las autoridades judiciárias a in-
iniciar um procedimento judi- formar a identidade das pessoas
cial decorrente de violação ou implicadas na produção e dis-
infração e aconselhá-lo sobre a tribuição de produtos ou servi-
maneira de fazer valer os seus ços contrafeitos (falsificados) e
direitos no seu país e, provavel- os seus canais de distribuição.
mente, também em países vizi- Como importante meio de dis-
nhos. suasão, as autoridades judiciais
No caso de violação dos seus podem ordenar, a pedido do ti-
direitos sobre uma marca, uma tular da marca, que os produtos
possibilidade é começar por em transgressão e os materiais
enviar uma notificação extraju- utilizados para a fabricação des-
dicial para informar sobre a in- ses produtos sejam destruídos ou
fração e fazer com que ele cesse retirados do mercado, sem qual-
a infração. É recomendável que quer tipo de compensação finan-
essa notificação seja elaborada ceira ao infrator.
por um advogado especializado. Para impedir a importação de
Se a empresa conhecer a locali- produtos que violem direitos
zação da atividade ilícita, é pos- marcários, muitos países pre-
sível agir com a diligência exigi- veem medidas que podem ser
da mediante a obtenção, com a tomadas, nas fronteiras inter-
assistência de um advogado es- nacionais, pelos titulares das

28
marcas através das autoridades Endereços Web para mais
alfandegárias nacionais. informações:
Na posição de titular da marca Sobre outras questões de
violada, a sua empresa pode pe- propriedade intelectual num
dir assistência às autoridades âmbito empresarial:
alfandegárias na fronteira, an- www.inpi.gov.br
tes que os produtos e marcas www.wipo.int/sme
entrem e sejam distribuídos no
Brasil. Para informações a res- Sobre as marcas em geral:
peito desse procedimento legal, . Instituto Nacional da Proprie-
contate o seu advogado especia- dade Industrial (INPI): www.
lizado em direito da proprieda- inpi.gov.br “
de intelectual. . “About IP” (Sobre a PI) no sí-
tio web da OMPI:
Em alguns casos, uma maneira
www.wipo.int/about-ip/en/
eficaz de resolver problemas
. International Trademark Asso-
relacionados com infrações é
ciation (Associação Internacio-
recorrer à arbitragem ou à me-
nal de Marcas):
diação. A arbitragem tem a van-
www.inta.org
tagem de ser um procedimento
de resolução de conflito menos
Sobre os aspectos práticos
formal, mais rápido e mais eco-
relacionados com o registro
nômico que um processo judi-
de marcas, ver o sítio do INPI
cial. Uma vantagem da media-
(www.inpi.gov.br) e a lista dos sí-
ção é que as partes conservam
tios web das administrações de
o controle do processo de re-
marcas nacionais e regionais no
solução do conflito e são ado-
Anexo 1.
tados normalmente antes dos
procedimentos judiciais . Deste
Sobre o Sistema de Madrid
modo, a mediação pode ajudá-lo
para o Registro Internacional
a manter boas relações comer-
de Marcas:
ciais com outra empresa com a
www.wipo.int/madrid/en
qual a sua empresa possa vir a
desejar colaborar mais tarde.
Para mais informações sobre a
arbitragem e a mediação, conta-
te o seu advogado e veja o sítio
web da OMPI, “Arbitration and
Mediation Center” (Centro de
Arbitragem e de Mediação) no
seguinte endereço:
arbiter.wipo.int/center.

A CRIAÇÃO DE UMA MARCA | 29


Para ver uma lista das bases
de dados sobre as marcas “on
line” mantidas por adminis-
trações de propriedade in-
dustrial em todo o mundo:
ecommerce.wipo.int/
databases/trademark

Sobre a Classificação Interna-


cional de Produtos e Serviços
para Registro de Marcas se-
gundo o Acordo de Nice:
www.wipo.int/classifications/en
(under Nice Agreement)

Sobre a Classificação Inter-


nacional dos Elementos Figu-
rativos de Marcas segundo o
Acordo de Viena:
www.wipo.int/classifications/en
(under Vienna Agreement)

Sobre o conflito entre marcas


e nomes de domínio:
ecommerce.wipo.int/domains/
www.icann.org

Sobre processos alternativos


de resolução de conflitos so-
bre nomes de domínio:
arbiter.wipo.int/domains

30
Anexo 1

Endereços dos sítios web das administrações nacionais e regio-


nais de marcas
Alemanha www.dpma.de
Andorra www.ompa.ad
Antilhas Holandesas www.bureau-intellectual-property.org
Argélia www.inapi.org
Argentina www.inpi.gov.ar
Armênia www.armpatent.org
Austrália www.ipaustralia.gov.au
Áustria www.patent.bmwa.gv.at
Barbados www.caipo.gov.bb
Bélgica www.european-patent-office.org/patlib/
country/belgium
Belize www.belipo.bz
Benelux (Administração de Marcas do Benelux - AMB)
www.bmb-bbm.org
Bolívia www.senapi.gov.bo
Bósnia e Herzegovina www.bih.net.ba/-zsmp
Brasil www.inpi.gov.br
Bulgária www.bpo.bg/
Canadá www.opic.gc.ca
Cazaquistão www.kazpatent.org
Chile www.dpi.cl
China www.saic.gov.cn
China (Hong Kong -SAR) www.info.gov.hk/ipd
China (Macao - SAR) www.economia.gov.mo
Colômbia www.sic.gov.co
Costa Rica www.registronacional.go.cr
Croácia www.dziv.hr
Cuba www.ocpi.cu
Dinamarca www.dkpto.dk

A CRIAÇÃO DE UMA MARCA | 31


Eslovênia www.sipo.mzt.si
Espanha www.oepm.es
Estados Unidos da América www.uspto.gov
Estónia www.epa.ee
Europa (Instituto de Harmonização do Mercado Interno - IHMI)
www.oami.eu.int/
Federação Russa www.rupto.ru
Filipinas ipophil.gov.ph
Finlândia www.prh.fi
França www.inpi.fr
Geórgia www.sakpatenti.org.ge
Grécia www.gge.gr
Holanda www.bie.minez.nl
Hungria www.hpo.hu
Índia www.tmrindia.com
Indonésia www.dgip.go.id
Irlanda www.patentsoffice.ie
Islândia www.els.stjr.is
Israel www.justice.gov.il
Itália www.european-patent-office.org/it
Japão www.jpo.go.jp
Jordânia www.mit.gov.jo
Lituânia www.vpb.lt
Luxemburgo www.etat.lu/EC
Malásia www.mipc.gov.my
Marrocos www.ompic.org.ma
México www.impi.gob.mx
Mônaco www.european-patent-office.org/patlib/
country/monaco
Mongólia www.mongol.net/ipom
Nepal www.ip.np.wipo.net
Noruega www.patentstyret.no
Nova Zelândia www.iponz.govt.nz

32
Organização Africana da Propriedade Intelectual (OAPI)
www.oapi.wipo.net
Organização Regional Africana da Propriedade Industrial (ORAPI)
www.aripo.wipo.net
Panamá www.mici.gob.pa/comintf.html
Peru www.indecopi.gob.pe
Polônia www.uprp.pl
Portugal www.inpi.pt
Quênia www.kipo.ke.wipo.net
Quirguistão www.kyrgyzpatent.kg
Reino Unido www.patent.gov.uk
República Checa www.upv.cz
República da Coréia www.kipo.go.kr
República da Macedônia www.ippo.gov.mk/
República da Moldávia www.agepi.md
República do Congo www.anpi.cg.wipo.net
República Dominicana www.seic.gov.do/onapi/
República Eslovaca www.indprop.gov.sk
República Popular Democrática do Laos
www.stea.la.wipo.net
Romênia www.osim.ro
Sérvia e Montenegro www.yupat.sv.gov.yu
Singapura www.ipos.gov.sg
Suécia www.prv.se
Suíça www.ige.ch
Tadjiquistão www.tjpat.org
Tailândia www.ipthailand.org
Turquia www.turkpatent.gov.tr
Ucrânia www.ukrpatent.org
Uruguai dnpi.gub.uy
Uzbequistão www.patent.uz
Venezuela www.sapi.gov.ve

A CRIAÇÃO DE UMA MARCA | 33


Anexo 2
Classificação Internacional de Produtos e Serviços para Regis-
tro de Marcas segundo o Acordo de Nice
Produtos
1. Produtos químicos destinados à indústria, às ciências, à fotogra-
fia, assim como à agricultura, à horticultura e à silvicultura; resi-
nas artificiais em estado bruto, matérias plásticas em estado bruto;
adubo para as terras; composições extintoras; preparações para a
têmpera e soldadura dos metais; produtos químicos destinados a
conservar alimentos; matérias tanantes; adesivos (matérias colan-
tes) destinados à indústria.
2. Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra a ferrugem e contra
a deterioração da madeira; matérias de tinturas; mordentes; resi-
nas naturais no estado bruto; metais em folhas e em pó para pinto-
res, decoradores, impressores e artistas.
3. Preparações para branquear e outras substâncias para a lava-
gem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sa-
bões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os ca-
belos; dentifrícios.
4. Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; produtos para absor-
ver, limitar e aglomerar a poeira; combustíveis (incluindo gasolinas
para motores) e matérias de iluminação; velas e mechas para a ilu-
minação.
5. Produtos farmacêuticos e veterinários; produtos higiênicos para
a medicina; substâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos
para bebês; emplastros, material para pensos; matérias para chum-
bar os dentes e para impressões dentárias, cera para dentistas; de-
sinfetantes; produtos para a destruição de animais nocivos; fungi-
cidas, herbicidas.
6. Metais comuns e as suas ligas; materiais de construção metá-
licos; construções metálicas transportáveis; materiais metálicos
para as vias férreas; cabos e fios metálicos não elétricos; serralhe-
ria e quinquilharia metálica; tubos metálicos; cofres-fortes; produ-
tos metálicos não incluídos noutras classes; minerais.
7. Máquinas e máquinas-ferramentas; motores (à exceção dos mo-
tores para veículos terrestres); uniões e correias de transmissão (à
exceção das que são para veículos terrestres); implementos agrí-

34
colas sem serem os acionados manualmente; chocadeiras para os
ovos.
8. Ferramentas e instrumentos manuais; cutelaria, garfos e colhe-
res; armas brancas; máquinas de barbear.
9. Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, foto-
gráficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sina-
lização, de controle (inspeção), de socorro (salvamento) e de ensino;
aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transfor-
mação, acumulação, regulação ou o controle da corrente elétrica;
aparelhos para o registro, a transmissão, a reprodução do som ou
das imagens; suportes de registro magnético, discos acústicos; dis-
tribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pa-
gamento; caixas registradoras, máquinas de calcular, equipamento
para o tratamento da informação e computadores; extintores.
10. Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e ve-
terinários, membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos;
material de sutura.
11. Aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de va-
por, de cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, de dis-
tribuição de água e instalações sanitárias.
12. Veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água.
13. Armas de fogo; munições e projéteis; explosivos; fogos de arti-
fício.
14. Metais preciosos e suas ligas e produtos, materiais não incluídos
em outras classes; joalharia, bijuteria, pedras preciosas; relojoaria
e instrumentos de cronometragem.
15. Instrumentos de música.
16. Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras
classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; foto-
grafias; papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou
para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de
escrever e artigos de escritório (com exceção dos móveis); material
de instrução ou de ensino (com exceção dos aparelhos); matérias
plásticas para embalagens (não incluídas noutras classes); carac-
teres de imprensa; clichês (estereótipos).
17. Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos nestas
matérias não incluídos noutras classes; produtos em materiais
plásticos semi-acabados; matérias para calafetar, obturar e isolar;
tubos flexíveis não metálicos.

A CRIAÇÃO DE UMA MARCA | 35


18. Couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não inclu-
ídos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem;
chapéus de chuva, chapéus de sol e bengalas; chicotes e selaria.
19. Materiais de construção não metálicos; tubos rígidos não metá-
licos para a construção; asfalto, pez e betume; construções trans-
portáveis não metálicas; monumentos não metálicos.
20. Móveis, vidros( espelhos), molduras; produtos não incluídos
noutras classes em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso,
marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma de mar, su-
cedâneos de todas estas matérias, ou em matérias plásticas.
21. Utensílios e recipientes para a casa ou para a cozinha (não em
metal precioso, nem em plaquê), pentes e esponjas; escovas (com
exceção dos pincéis); material para a fabricação de escovas; mate-
rial de limpeza; palha de aço; vidro em bruto ou semi-acabado (com
exceção do vidro de construção); vidraria, porcelana e faiança não
incluída noutras classes.
22. Cordas, fios, redes, tendas, toldos, velas, sacos (não incluídos
noutras classes); matérias para enchimento (com exceção da borra-
cha ou das matérias plásticas); matérias têxteis fibrosas em bruto.
23. Fios para uso têxtil.
24. Tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras classes; cober-
turas de cama e de mesa.
25. Vestuário, calçado, chapelaria.
26. Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós, alfine-
tes e agulhas; flores artificiais.
27. Tapetes, capachos, esteiras, linóleos, e outros revestimentos de
soalhos; tapeçarias murais, não em matérias têxteis.
28. Jogos, brinquedos; artigos de ginástica e desporto não incluídos
noutras classes; decorações para árvores de natal.
29. Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutos e legumes em
conserva, secos ou cozidos; geléias, doces, compotas; ovos, leite e
lacticínios; óleos e gorduras comestíveis.
30. Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café;
farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeita-
ria, gelados comestíveis; mel, xarope de melaço; levedura, fermento
em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias;
gelo para refrescar.
31. Produtos agrícolas, hortiagrícolas, florestais e grãos, não com-
preendidos noutras classes; animais vivos; frutas e legumes frescos;

36
sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais; malte.
32. Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoó-
licas; bebidas de frutas e sumos de frutas; xaropes e outras prepa-
rações para bebidas.
33. Bebidas alcoólicas (com exceção das cervejas).
34. Tabaco; artigos para fumadores; fósforos.

Serviços
35. Publicidade; gestão dos negócios comerciais; administração co-
mercial; trabalhos de escritório.
36. Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios
imobiliários.
37. Construção; reparação; serviços de instalação.
38. Telecomunicações.
39. Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organiza-
ção de viagens.
40. Tratamento de materiais.
41. Educação; formação; divertimento; atividades desportivas e
culturais.
42. Serviços científicos e tecnológicos assim como serviços de pes-
quisa e concepção a ele referentes; serviços de análise e pesquisas
industriais; concepção e desenvolvimento de computadores e de
programas de computadores; serviços jurídicos.
43. Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário.
44. Serviços médicos; serviços veterinários; cuidados de higiene ou
de beleza para seres humanos e animais; serviços de agricultura,
horticultura e silvicultura.
45. Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados
a satisfazer as necessidades dos indivíduos; serviços de segurança
para a proteção dos bens e dos indivíduos.
Em Outubro de 2003, o Acordo de Nice contava com 72 Estados
membros, que adotaram e utilizam a Classificação de Nice para o
registro de marcas.

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Anexo 3
Membros da União de Madrid
O sistema de registro internacional de marcas é regido por dois
tratados: o Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de
Marcas, que data de 1981, e o Protocolo referente ao Acordo de Ma-
drid, que foi adotado em 1989, entrou em vigor em 1 de dezembro
de 1995 e começou a ser aplicado em 1 de abril de 1996. O Regula-
mento de Execução Comum ao Acordo e ao Protocolo entrou tam-
bém em vigor nesta data.
Para ter acesso à lista atualizada dos países membros do Sistema
de Madrid, acesse o link, www.wipo.int/madrid/en/members/, que
disponibliza o arquivo.

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40
Outros conteúdos e publicações sobre propriedade intelectual, de in-
teresse empresarial, podem ser encontrados no website www.wipo.
int/sme/en, e ainda uma assinatura eletrônica gratuita de um infor-
mativo mensal elaborado pela Divisão de MPE da OMPI, disponível
em:
www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_sme_newsletter.html

A CRIAÇÃO DE UMA MARCA | 41


Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes
CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telefone: + 41 22 338 9111
Fax: +41 22 733 54 28
E-mail: wipo.mail@wipo.int
Site: www.wipo.int

Para mais informações ou solicitações desta presente publicação:


Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
Rua São Bento, 1, Centro
CEP: 20090-010 | Rio de Janeiro – RJ | Brasil
Telefone: +55 21 3037 3000
Fax: +55 21 3037 3398
Site: www.inpi.gov.br

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