GRUPO 1

NOME DO TITULAR: POD RACING TOUR LLC (SP)

DATA DE CONSTITUIÇÃO: 02/03/2010
MARCA: WORLD POD CHAMPIONSHIP
CLASSE: NCL (11) 25 PRODUTOS: CAMISETAS, CAMISAS, SHORTS, BERMUDAS, BONÉS,
MOCHILAS, BOLSAS, CASASCOS
DATA DE DEPÓSITO: 25/09/2010
DATA DE PUBLICAÇÃO: 05/11/2010
DATA DA CONCESSÃO: 12/05/2014

1 ALINE BRITO DE SOUZA

2 AMANDA CASSAB CIUNCIUSKY TOLONI
3 ANA PAULA BORGES MARTINS
4 AUGUSTO ALVES DE AZEVEDO
5 CAIO CÉSAR FRANCO DE LIMA
6 CARLOS ALBERTO ROSA GOMES
7 CAROLINA BRANDT CRUZ GARCIA
8 CAROLINA MANSINHO GALDINO
9 FABIO LIMA LEITE
10 JULIA TICIANELLI DE CARVALHO
11 LARISSA LACERDA DE OLIVEIRA E SOUZA
12 LAURA DE CAMPOS PINTO
MARCA DE APRESENTAÇÃO NOMINATIVA: PODIUM WORLD CHAMPION
CLASSE: NCL (11) 25
TITULAR: PODIUM COMÉRCIO DE VESTUÁRIO.

POD RACING TOUR LLC., por seu procurador que esta subscreve, vem,
respeitosa e tempestivamente, com fulcro no art. 158, “caput” da Lei 9.279/96, apresentar

OPOSIÇÃO

ao pedido de registro da marca de apresentação nominativa ‘PODIUM WORLD

CHAMPION’ publicado na RPI em epígrafe, com fundamento nos motivos de fato e de
direito a seguir expostos:

HISTÓRICO DA OPOENTE

Cumpre asseverar que a Opoente é uma inovadora e conceituada sociedade

empresarial que goza de posição de absoluto destaque em seu segmento mercadológico,

fruto de árduo labor e altos investimentos.

Dentro do contexto de desenvolvimento de suas atividades segue uma rígida

linha de conduta empresarial pautada no respeito às leis e aos seus colaboradores, sendo
que, aliado a isso, investe em pessoas e em seu desenvolvimento, incorporando com
grande prioridade em seu projeto empresarial estes conceitos e valores.

Oportunamente, salienta-se ao ilustre examinador, que a Opoente é titular

do seguinte pedido de registro de marca:

2
MARCA CLASSE DEPÓSITO
WORLD POD CHAMPIONSHIP NCL (10) 03 31/01/2017

Todavia, a Opoente teve ciência do pedido de registro em epígrafe, relativo

à marca de apresentação nominativa ‘PODIUM WORLD CHAMPION’

Dessa forma, diante da semelhança entre as expressões em tela e entre os

produtos identificados, bem como, considerando a fama e o prestígio alcançado por suas
marcas, a Opoente, busca a tutela dessa r. Autarquia com o fim de impugnar o referido
pedido de registro, conforme a seguir exposto.

DO MÉRITO

(I) NÍVEL DE CONFUSÃO ENTRE AS MARCAS

Assim, seguindo os critérios para comparação de sinais marcários adotados pela

doutrinadora Michele Copetti1, podemos concluir que as marcas ‘WORLD POD
CHAMPIONSHIP’ da Opoente e ‘PODIUM WORLD CHAMPION’ da Oposta são muito
semelhantes e para comprovar o exposto, elenca-se a seguir a análise das referidas marcas,
com base nos parâmetros atualmente adotados:

A - CONFUSÃO GRÁFICA

Denota-se que as marcas ‘WORLD POD CHAMPIONSHIP’ e ‘PODIUM

WORLD CHAMPION’ se confundem graficamente, visto que a Oposta só modifica a ordem
das palavras e troca a expressão PODIUM por POD, conforme abaixo demonstrado:

1
http://www.camposdeceres.com.br/attachments/055_Criterios_comparacao_marcas_michele.pdf

3
Aspecto Gráfico

Marca da Opoente Marca da Oposta

WORLD POD CHAMPIONSHIP PODIUM WORLD CHAMPION

No caso acima destaca-se que existe grande proximidade entre as

expressões, ademais ambas são foneticamente parecidas, dessa forma serão pronunciadas
pelo consumidor de forma muito semelhante.

É indiscutível que a identidade entre a parte gráfica dos sinais é passível de

causar confusão e/ou associação indevida.

Comparação sucessiva dos sinais gráficos

Comprova-se de forma evidente a possibilidade de confusão por meio da

comparação sucessiva dos núcleos marcários, uma vez que lado a lado é praticamente
impossível diferenciar a marca da Opoente da marca da Oposta.

WORLD POD CHAMPIONSHIP PODIUM WORLD CHAMPION

WORLD POD CHAMPIONSHIP PODIUM WORLD CHAMPION

Aspecto fonético/auditivo e semântico

Verifica-se a pronúncia e os aspectos fonéticos, auditivos e semânticos dos

núcleos marcários são idênticos, sendo que ambas as expressões serão proferidas pelo
consumidor da mesma maneira o que acarretaria fatalmente no desvio de clientela.

(II) IDENTIDADE ENTRE OS PRODUTOS

Em análise sucessiva a especificação dos produtos identificados pela marca

‘WORLD POD CHAMPIONSHIP’ da Opoente e pelos produtos identificados pela marca
‘PODIUM WORLD CHAMPION’ da Oposta, denota-se claramente que ambas visam
identificar produtos idênticos, conforme abaixo comprovado:

4
Produtos identificados pelas marcas da Produtos identificados pelas marcas da
Opoente Oposta
Classe 25: Produtos: camisetas, camisas, Classe 25: Produtos: camisetas, camisas,
shorts, bermudas, bonés, mochilas, bolsas,
shorts, bermudas, bonés, mochilas,
casacos.
bolsas, casacos.

Considerando a identidade e a conexão entre os produtos, é certo que não

há a menor possibilidade de convivência pacífica entre as marcas, visto que seus produtos
serão inevitavelmente confundidos pelo público consumidor.

O fato acima apontado comprova a clara intenção da Oposta em atuar em

segmento conexo ao da Opoente, o que não pode em hipótese alguma ser admitido.

(III) DA ILEGALIDADE DO REGISTRO DA MARCA ‘PODIUM WORLD CHAMPION’

Não obstante, conforme já explanado, a Opoente detém o pedido de

registro nacional da marca ‘WORLD POD CHAMPIONSHIP’ fazendo jus à proteção do art.
130, inciso III, da Lei 9.279/96:

“Art. 130 – Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o

direito de: [...] III - zelar pela sua integridade material ou reputação;”

Corroborando com o acima descrito, importante destacar o entendimento

jurisprudencial sobre a proteção das marcas:

“No estágio atual da evolução social, a proteção da marca não se limita

apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a

5
 própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o
tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos
terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado” (STJ – REsp
3.230 – DF – 4ª T. – Rel. Min. Sálvio de Figueiredo – DJU 01.10.1990)

Importante destacar o que preceitua o ilustre doutrinador José Carlos

Tinoco2:

“E zelando por essa reputação, conceito, boa fama é que o titular de um

registro ou de um depósito, consolidados pelo uso, deve por todos os meios
legais agir contra toda e qualquer concorrência que se lhe apresente como
desleal, parasitária ou outra mais danosa.”

Dessa forma, a marca ‘PODIUM WORLD CHAMPION’ da Oposta, infringe o

artigo 124, XIX e XXIII da Lei de Propriedade Industrial, por se tratar de uma evidente
REPRODUÇÃO da marca ‘WORLD POD CHAMPIONSHIP’ da Opoente, conforme abaixo
transcritos:

‘Art. 124. Não são registráveis como marca:

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo,

de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço
idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação
com marca alheia;’

‘XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o

requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua
atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou
em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade
de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico,
2
TINOCO SOARES, José Carlos. Marcas vs Nome Comercial – Conflitos. Editora Jurídica Brasileira, São Paulo/SP, 2000,
Pág.347

6
 semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela
marca alheia.’

(Negritos nossos)

Sobre o tema, é importante destacar os ensinamentos do saudoso mestre João

da Gama Cerqueira3:

“A reprodução, no todo ou em parte, de marca alheia anteriormente

registrada, para distinguir os mesmos produtos ou artigos semelhantes ou
pertencentes a gênero de comércio e indústria ou afim; ou a imitação dessas
marcas, de modo que possa ser induzido o comprador em erro ou confusão,
considerando-se existente a possibilidade de erro ou confusão sempre que as
diferenças entre as marcas não se evidenciem sem exame ou confrontação. (...)
O direito de uso exclusivo, assegurado ao titular do registro, importa, em seu
aspecto negativo, o de impedir que terceiros empreguem marcas idênticas ou
semelhantes à sua”. (grifos e negritos nossos)

Realizando a análise do texto acima destacado, entende-se que o contrafator

geralmente, reproduz o núcleo do elemento nominativo de marca anteriormente utilizada
e registrada, excluindo ou incluindo outras características gráficas e visuais, com o fito de
mascarar a reprodução realizada e de se aproveitar da fama da marca anterior.

Tais alterações mínimas, não são suficientes para atribuir distintividade à marca
de apresentação nominativa ‘PODIUM WORLD CHAMPION’ que deve ter o seu pedido de
registro indeferido, nos termos do artigo 124, incisos XIX e XXIII da LPI.

3
Tratado de Propriedade Industrial, Forense, Rio de Janeiro, v.2. 1956, p.244/6

7
(IV) DO PEDIDO

Diante do elucidado, requer-se o provimento da petição de Oposição com o

escopo de que seja indeferido o pedido de registro, relativo à marca nominativa ‘PODIUM
WORLD CHAMPION’ na classe 25, com base nos precedentes administrativos, doutrina e
nos dispositivos legais supramencionados.

Temos em que,
Pede deferimento.

São Paulo, 25 de março de 2019.