Parecer 8dez2011 PDF

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integrao Econmica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de ps-graduao da PUC/RJ da
UERJ, e da ESA/SP.
Em 8 de dezembro de 2011
DIREITO DE PATENTES
INDUSTRIAIS. PERODO DE
GRAA. NO RETROAGE O ART. 12
DA A LEI 9.279/96 A MOMENTO
ANTERIOR A SUA VIGNCIA.
DA CONSULTA E DOS FATOS ............................................................................................................................ 2

Do fato pertinente ....................................................................................................................................... 2
DO QUE SUSCITAMOS EM NOSSO PARECER PERANTE A JUSTIA ESTADUAL ................................................................... 3
Da nulidade da patente em face da revelao prvia .......................................................................... 3
A revelao se deu antes do depsito ........................................................................................................... 5
A questo do perodo de graa ..................................................................................................................... 5
Da eficcia do perodo de graa .................................................................................................................... 7
Quando a ao da Idelbron no importaria na nulidade da patente............................................................. 12
DAS CONSIDERAES COMPLEMENTARES ......................................................................................................... 13
De quando o uso pblico do invento afeta resulta na nulidade da patente ........................................ 13
De como o perodo de graa uma norma excepcional .................................................................... 16
De que dispositivo se cuida............................................................................................................... 18
Art. 12 Perodo de graa ........................................................................................................................... 18
Direito Anterior.......................................................................................................................................... 18
Direito Internacional Pertinente ................................................................................................................. 19
Ato normativo do INPI................................................................................................................................ 19
[a] Perodo de graa ................................................................................................................................... 20
Precedentes judiciais............................................................................................................................ 20
Perodo de graa e garantia de prioridade............................................................................................. 20
Quais atos de divulgao so cobertos pela graa ................................................................................. 20
Graa no panacia ........................................................................................................................... 21
Graa objetiva ................................................................................................................................... 21
Graa limitada hipossuficincia ....................................................................................................... 21
Precedentes judiciais ...................................................................................................................... 22
Doutrina Complementar....................................................................................................................... 23
[b] Para ambas patentes............................................................................................................................. 23
[c] Os doze meses ...................................................................................................................................... 23
[d] Do depsito .......................................................................................................................................... 23
[e] Da prioridade ........................................................................................................................................ 24
[g] Publicao no autorizada feita pelo INPI .............................................................................................. 24
[h] Divulgao por terceiros ....................................................................................................................... 25
Doutrina complementar ....................................................................................................................... 25
1
UERJ, e da ESA/SP.
[i] Prova de revelao................................................................................................................................. 26

De como no cabe perodo de graa na hiptese .............................................................................. 26
A graa deve ser requerida para ser reconhecida ........................................................................................ 26
No se aplicava o perodo de graa ao momento que a revelao foi feita................................................... 26
Do parecer normativo do INPI neste sentido ......................................................................................... 27
Da especificidade da revelao efetuada antes da vacacio legis ............................................................. 27
Da impossibilidade de retirada do invento do domnio pblico .............................................................. 29
CONCLUSO ............................................................................................................................................. 30
Da consulta e dos fatos

Solicita-nos a Companhia Siderrgica Nacional atravs de seus eminentes
advogados, nosso entendimento a respeito da possvel retroatividade de efeitos
do dispositivo do art. 12 da Lei 9.279/96, o chamado perodo de graa,
introduzido a partir de vacacio legis que se conclui em 14/5/1997.
Tal questo suscitada em respeitvel ilustrada sentena proferida a 14 de
novembro de 2011 no Processo No. 0809277-86.2010.4.02.5101
(2010.51.01.809277-1), 9 VARA FEDERAL da SEO JUDICIRIA DO
RIO DE JANEIRO.
Para responder as esta consulta, em primeiro lugar suscitamos consulta anterior,
em parecer perante ao relativa a idnticos fatos, mas com pretenses de outra
natureza, ento em curso perante o TJRJ; em seguida, teceremos nossas
consideraes especficas a este feito.
Do fato pertinente
Transcrevamos o tercho da sentence pertinente:
Nesta alega como fundamento da nulidade da patente, o reconhecimento da perda da novidade
do invento, em decorrncia do invento ter se tornado de conhecimento pblico, eis que antes de
depositar o pedido de patente, o segundo ru apresentou em 07.02.1997, 10 amostras de
brocas com insertos de metal duro para o teste, bem como apresentou proposta tcnica
autora da presente ao que revelaram as informaes necessrias para realizar o invento
antes da data do pedido de patente, que s ocorreu em 06.06.97. Conclui, assim ser nula a
patente do primeiro ru pela perda da novidade do invento, no lhe socorrendo o artigo 12,
inciso I, da Lei n. 9279/96, pois, ainda no estava em vigor tal dispositivo.
2
UERJ, e da ESA/SP.
Do que suscitamos em nosso parecer perante a justia estadual

Note-se que, reiterativamente, mencionamos abaixo a designao da sociedade
Idelbron para indicar atos e fatos que, neste feito, se acham identificados com o
autor Fabio Jorge Botelho Batista. Assim, para tornar mais lquida a pertinncia
do antes considerado, transcrevemos aqui o pertinente indicando a indicao
subjetiva adequada.
O enunciado anterior o que se l a seguir:
Da nulidade da patente em face da revelao prvia

Como relatado na seo 1.1.3,
Antes de pedir patente, a Idelbron repassou consulente documentos e
informaes que identificaram e descreveram a tecnologia desnvolvida,
de forma a que um tcnico no assunto poderia praticar o invento.
Tal se teria dado, em primeiro lugar, pela apresentao de proposta
tcnica descrevendo a soluo elaborada, e em segndo lugar, pela
entrega do produto inventado, para teste e uso da consulente, ambos
fatos ocorrido antes do pedido de patente
Temos assim dois fatos que potencialmente eliminam a novidade, e impedem a
concesso da patente, ou a ferem de nulidade ex tunc:
a) A circulao de um bem no qual se corporifica o invento, de forma que
qualquer tcnico na arte possa depreender a soluo tcnica; e
b) O fornecimento de documentos que por si s revelam a soluo tcnica.

Quais as caractersticas da revelao que importem na perda da patente?
Dissemo-lo na seo 2.4:
Certa, quanto existncia e data. A anterioridade constatada por
qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunes
srias, precisas e concordantes.
Suficiente: um homem do ofcio deve ser capaz de produzir o invento
com base nos dados j tornados pblicos.
Total: a anterioridade, ou as anterioridades, devem conter todo o
invento.
Pblica: a anterioridade deve ser suscetvel de ser conhecida do pblico.
3
UERJ, e da ESA/SP.
Quanto ao efeito dessa revelao, citamos Gama Cerqueira1:

A lei no considera nova, em terceiro lugar, a inveno que, antes do
depsito do pedido de patente, tenha sido usada publicamente no pas,
de modo que possa ser realizada. Dizendo simplesmente usada, a
disposio legal deve ser interpretada sem restries: qualquer uso,
desde que seja pblico e torne possvel o conhecimento da inveno,
prejudica a sua novidade.
Trazer a broca a teste, colocando-a em uso, necessariamente acaba com a
novidade, como mais uma vez diz Gama Cerqueira2:
No significa, necessariamente, que a inveno seja usada em pblico ou
perante o pblico, como em uma exibio, o que no acontece
habitualmente. Assim, o uso da inveno em uma fbrica suficiente
para prejudicar a sua novidade.
O fato de a Consulente poder repassar a terceiros a tecnologia, para criar outra
fonte de fornecimento, definiria a suficincia da revelao. Mas como j
indicamos para poder enunciar como matria de direito que haveria nulidade na
patente, consultamos especialista em patentes, que pudesse prover a certeza
tcnica desta concluso.
Para garantir a autonomia e independncia dessa anlise, utilizamos especialista
de nossa confiana, sem escolha ou nus da Consulente (quanto qualificao do
especialista, vide Anexo II). Os resultados, constantes do Anexo I, so os
seguintes:
Com as caractersticas descritas no item 3.1 da Proposta Tcnica, seria
fcil para um tcnico no assunto compreender as caractersticas do tubo
EXTERNO que se encontra reivindicado na patente PI 9905187-7.
importante salientar que as caractersticas do tubo interno (70), que
completa o objeto da PI 9905187-7, NO esto reivindicadas na
referida patente.
Considero, sim, que para um tcnico no assunto, as caractersticas
essenciais da BROCA, descrita na patente PI 9703496-7 esto
declaradas na proposta tcnica. (...)
1 Tratado de Direito da Propriedade Industrial, vol. 1, I, Forense, 1952, p. 77.

2 Id..
4
UERJ, e da ESA/SP.
Diante do exposto e considerando que a Proposta Tcnica apresenta-se

com data anterior s datas de depsito de cada uma das patentes em
questo, o conteudo da citada Proposta antecipa, aos olhos de um
tcnico no assunto, as principais caractersticas previstas nas patentes PI
9703496-7 e PI 9905187-7 .
Assim, entendemos que, com base nesse pronunciamento, a patente seria nula de
raiz, inexistente assim qualquer poder de excluso. (...)
A revelao se deu antes do depsito

A revelao pelo fornecimento do bem, que por si s manifesta
transparentemente a tecnologia se deu, segundo a confisso do autor:
Apesar dessa rejeio, o autor apresentou, em 07.02.1997, 10 amostras
de brocas com insertos de metal duro para teste. (...)
Assim, em 25.02.1997, a Idelbron apresentou sua proposta de contrato
referente consulta da CSN, na qual foram apresentados os tubos e o
punho para altos-fornos solicitados pela R, bem como a alternativa da
broca com insertos de metal duro inventada pelo autor, verbis: (...)
Assim, em 25 de fevereiro de 1997 o Autor da ao e a Idelbron revelaram
toda a tecnologia pertinente. As patentes em questo foram depositadas:
- PI 9703496-7, depositada em 06/06/1997 e concedida em 19/02/2002
cujo objeto uma broca perfuradora e
- PI 9905187-7, depositada dia 19/08/1999, cujo objeto um punho
descartvel para haste tubular de perfurao.
Assim, a revelao se deu em fevereiro, e a primeira patente foi depositada em
agosto.
A questo do perodo de graa
Dissemos em estudo recente 3:
Dois problemas so recorrentes no Direito de Patentes:
- a revelao inadvertente ou abusiva de uma tecnologia patentevel,
antes de requerida a proteo;
- a necessidade de testar ou expor o invento, antes de requerida a
proteo;
3 A novidade das patentes e suas excees, em particular o perodo de graa, in BARBOSA, Denis Borges . A
Propriedade Intelectual no Sculo XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008
5
UERJ, e da ESA/SP.
Como a divulgao do invento, capaz de incorpor-lo ao estado da

tcnica, elimina a possibilidade de obter patente no sistema de novidade
absoluta, sempre se tentou moderar o rigor desse regime nesses casos,
no interesse da prpria dinmica inovadora. (...)
Com a nova lei de 1996, uma nova estratgia surge. Ao invs de um
depsito preventivo, antes da revelao pblica do invento, traz-se dos
exerccios de harmonizao a idia do perodo de graa 4. Tal instituto
se volta mais primeira das duas razes apontadas para se antecipar o
momento de apurao do estado da tcnica 5. (...)
Escrevendo enquanto ainda em discusso o projeto que resultou no
CPI/96, Geraldo Dannemann assim manifestava o propsito do novo
modelo legal:
1) Atender aos pesquisadores, notadamente os das universidades, que
publicam os resultados de suas pesquisas antes da apresentao dos seus
pedidos de patente, e,
2.) Beneficiar os inventores de uma maneira geral, domiciliados no
Brasil, que a mngua de uma cultura acerca da existncia de um sistema
de patentes entre ns, divulgam ou exploram seus inventos antes do
requerimento de suas patentes 6.
Assim preceitua a Lei 9.279/96:
Art. 12. No ser considerada como estado da tcnica a divulgao de
inveno ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze)
meses que precederem a data de depsito ou a da prioridade do pedido
de patente se promovida:
I - pelo inventor;
II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, atravs de
publicao oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento
4 Comparemos com o que descreve Douglas Gabriel Domingues, O perodo de graa pode ser conceituado como a
salvaguarda temporria da novidade de uma inveno, de um modelo de utilidade ou de um desenho industrial, que
permite ao titular do direito, antes mesmo de depositar seu pedido de privilgio, revelar as caractersticas bsicas do
produto, processo ou meio que os criou, bem como sua aplicao, sem prejudicar sua novidade. Apud. Gabriel Di Blasi
Jnior. A explorao de patentes e o perodo de graa no regime vigente. In: Revista da ABPI, So Paulo: Revista dos
Tribunais, n. 50, jan/fev 2001. p. 22
5 Vide, quanto questo, Dannemann, Gert Egon: Do perodo de graa e do usurio anterior, dois novos princpios
introduzidos no projeto do novo Cdigo da Propriedade Industrial. Revista da ABPI, n 13 p 33 a 36 nov./dez 1994.
Gabriel Di Blasi Jnior, A Explorao de Patentes e o Perodo de Graa no Regime Vigente, Revista da ABPI, N 50 -
Jan./Fev. de 2001, p. 2. Sobre o instituto em todos os pases que o prevem, vide Joseph Straus, Expert Opinion on the
Introduction of a Grace Period in the European Patent Law (2002), encontrado em http://www.european-patent-
office.org/news/pressrel/pdf/galama.pdf.
6 Op. cit.
6
UERJ, e da ESA/SP.
do inventor, baseado em informaes deste obtidas ou em decorrncia

de atos por ele realizados; ou
III - por terceiros, com base em informaes obtidas direta ou
indiretamente do inventor ou em decorrncia de atos por este realizados.
Pargrafo nico. O INPI poder exigir do inventor declarao relativa
divulgao, acompanhada ou no de provas, nas condies estabelecidas
em regulamento
Como se v, assim, o perodo de graa resulta como uma novidade da lei de
1996, que entrou em vigor em 14/5/1997:
Art. 243. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao quanto s
matrias disciplinadas nos arts. 230, 231, 232 e 239, e 1 (um) ano aps
sua publicao. (...)
Braslia, 14 de maio de 1996; 175 da Independncia e 108 da
Repblica.
Da eficcia do perodo de graa

Assim, a nova instituio passou a aplicar-se a partir de 14/5/1997. Aplicou-se
imediatamente, criando um perodo de proteo anterior vigncia da lei?
Por sua natureza subjetivamente benfica, assim se poderia alvitrar. H, no
entanto, uma vedao de fundo constitucional que impediu essa aplicao
retroativa.
Assim nos antecipamos sobre essa questo:
Princpio da Inderrogabilidade do Domnio Pblico.
Tal um princpio geral de legitimao constitucional dos direitos
exclusivos sobre criaes do esprito, expressivas, tecnolgicas ou de
imagem empresarial.
A vocao das criaes humanas para seu uso livre e por todos. Assim
lembrava D. Pedro II, em suas instrues Comisso do nosso primeiro
cdigo civil:
"O pensamento no pode ser objeto de propriedade, como as coisas
corpreas. Produto da inteligncia, participa da natureza dela, um
atributo da personalidade garantido pela liberdade da manifestao,
direito pessoal. Uma vez manifestado, ele entra na comunho intelectual
da humanidade, no suscetvel de apropriao exclusiva.O
pensamento no se transfere, comunica-se. . . chamo a ateno da
7
UERJ, e da ESA/SP.
Comisso sobre a necessidade do harmonizar os direitos do autor com a

sociedade..." 7
No entanto, desde o sc. XVII tem-se institudo direitos de exclusiva
para garantir retorno no investimento nas criaes expressivas e
tecnolgicas. Por tornarem exclusiva a explorao econmica dessas
criaes, tais direitos tm sido tradicionalmente classificados como
monoplios ou, na tradio lusitana a brasileira, privilgios 8.
O principal intrprete da primeira lei de Propriedade Intelectual ainda
em vigor - o Estatuto Ingls dos Monoplios de 1621 -, Lorde Coke,
escrevendo em 1644 9, definiu o que era monoplio para os efeitos
daquela lei:
"[o] monoplio uma instituio ou benesse que o rei, por concesso,
comisso ou ato de mesmo efeito, confere a qualquer pessoa ou pessoas,
entes polticos ou corporativos, a exclusividade de compra, venda,
elaborao, criao ou utilizao de qualquer coisa, pelo qual qualquer
pessoa ou pessoas, entes polticos ou corporativos, passam a ter
cerceada uma liberdade que detinham antes, ou passam a ser impedidos
no seu negcio legal. (traduo nossa) 10.
Ora, por definio, os direitos exclusivos sobre novas criaes no
retiram do pblico qualquer liberdade que havia anteriormente a sua
constituio, eis que os elementos tornados exclusivos tcnicas, ou
obras expressivas - nunca haviam sido integrados ao domnio comum.
Novos, ou originais, so sempre res nova, bens ainda no inseridos na
economia. Ainda que monoplios, seriam de uma subespcie
socialmente aceitvel 11.
7 Ata sesses Comiss. Org. Proj. Cd. Civ. 1889 Rev. Inst. Hist., vol. 68, l parte, 33. D. Pedro II (1889). Note-se que a
posio de D. Pedro reflete com extrema fidelidade a de Thomas Jefferson, que tema recorrente ainda hoje nos acrdos
da Suprema Corte Americana quanto a patentes: Inventions then cannot, in nature, be a subject of property. Society may
give an exclusive right to the profits arising from them, as an encouragement to men to pursue ideas which may produce
utility, but this may or may not be done, according to the will and convenience of the society, without claim or complaint
from anybody.
8 Para discusso dessas noes jurdicas, vide BARBOSA, Denis Borges. Nota Sobre as Noes de Exclusividade e
Monoplio em Propriedade Intelectual. Revista de Direito Empresarial da UERJ, Rio de Janeiro, p. 109-141, 2006, ou
Borges Barbosa, Denis, "Why Intellectual Property May Create Competition Problems" (2007). Disponvel em SSRN:
http://ssrn.com/abstract=1006085.
9 Edward Coke, 3 Institutes of the Laws of England (London 1644).
10 (a) monopoly is an institution or allowance by the king by his grant, commission, or otherwise to any person or
persons, bodies politic or corporate, of or for the sole buying, selling, making, working, or using of any thing, whereby
any person or persons, bodies politic or corporate, are sought to be restrained of any freedom that they had before, or
hindered in their lawful trade."
11 Nota Edward C. Walterscheid, To Promote the Progress of Science and the Useful Arts: The Background and Origin of
the Intellectual Property Clause of the United States Constitution, 2 J. Intell. Prop. L. 1, 37-38 (1994), falando dos autores
8
UERJ, e da ESA/SP.
A noo de monoplio de Lorde Coke, de outro lado, suscita um dos

temas constitucionais mais importantes quanto aos direitos exclusivos
sobre criaes intelectuais - o conflito entre a restrio ao livre uso da
informao, resultado da exclusividade, e liberdade de empreender, de
informar, de ser informado e de usar da informao 12.
A instituio de uma exclusiva nada por acaso exclui a sociedade da
plena fruio das criaes no presente, plenitude que ocorreria se no
institudo o monoplio. Mas, ao faz-lo, intenta consolidar a atividade
criativa numa economia de mercado, tornando-a profissional e
permanente.
A exclusiva, porm, s se justifica na presena do novo, da criao que
acresa o conhecimento, a cultura ou as artes teis das tecnologias, sob
pena da instituio de um monoplio imitigado, de uma supresso
irrazovel do que j esteja no domnio comum, como liberdade de todos
13
. A promessa de que o novo passe a ser uma nova liberdade, ainda que
a prazo diferido, o elemento justificador desta restrio 14.
Assim, se h um fator de legitimao constitucional das exclusivas sobre
criaes do esprito, que haja um novo em estado de liberdade. A
liberdade presente, se coarctada, ofende o estatuto bsico de direitos. A
liberdade futura robustecida por uma excluso temporria, no que mais
e mais criao possa ensejar.
da Constituio Americana: They clearly viewed these limited-term grants as monopolies, albeit of a desirable and
acceptable type.
12 The efficient operation of the federal patent system depends upon substantially free trade in publicly known,
unpatented design and utilitarian conceptions. (...) From their inception, the federal patent laws have embodied a careful
balance between the need to promote innovation and the recognition that imitation and refinement through imitation are
both necessary to invention itself and the very lifeblood of a competitive economy. Bonito Boats, Inc. V. Thunder Craft
Boats, Inc., 489 U.S. 141 (1989), O'Connor, J., Relator, deciso unnime da Corte.
13 Statute of Monopolies, 6 (a ). Provided also, that any declaration before mentioned shall not extend to any letters
patents (b ) and grants of privilege for the term of fourteen years or under, hereafter to be made, of the sole working or
making of any manner of new manufactures within this realm (c ) to the true and first inventor (d ) and inventors of such
manufactures, which others at the time of making such letters patents and grants shall not use (e ), so as also they be not
contrary to the law nor mischievous to the state by raising prices of commodities at home, or hurt of trade, or generally
inconvenient ().
14 Stuart Mills, Principles of Political Economy: A condenao dos monoplios no deve estender-se s patentes, porque
permitido ao originator de um processo aperfeioado deter, por um perodo limitado, o privilgio exclusivo de usar sua
prpria melhoria. Isto no torna o produto mais caro s para seu benefcio, mas meramente posterga uma parte da reduo
de custos, benefcio esse que o pblico deve ao inventor, a fim compens-lo e recompensar para o servio. ... neste caso,
assim como na questo anloga do copyright, haveria uma grande imoralidade na lei que permitisse a todos usar
livremente o resultado do trabalho de algum, sem seu consentimento, e sem dar-lhe uma compensao equivalente.
9
UERJ, e da ESA/SP.
Assim, a impossibilidade de apropriao singular do domnio comum

central em Direito da Propriedade Intelectual. Tivemos ocasio de
perquirir tal noo em trabalho recente 15, nos termos abaixo.
O ingresso no domnio pblico em cada sistema jurdico incondicional,
universal e definitivo; a criao passa a ser comum de todos, e todos tm
o direito de mant-la em comunho, impedindo a apropriao singular.
No se trata de abandono da obra, res nullius ou res derelicta, suscetvel
de apropriao singular por simples ocupao.
Ao contrrio, a obra sai do domnio privado e entra como valor positivo
na comunho de todos; em comum, todos so titulares do direito de usar
e transformar, e, como todos o so, descabem as faculdades de fruir
(alugar ou obter regalias) ou de dispor (ou seja, entregar apropriao
singular de terceiro). Mas subsiste a de perseguir a obra das mos de
quem a apropria singularmente, inclusive atravs de possessria 16.
Retirar um bem do domnio comum expropriao ou desapossamento,
sujeita ao estatuto constitucional pertinente; ou simples apropriao
indbita. A lei ordinria e a ptrea constitucional o previnem.
Assim o indica o Acrdo na Apelao Cvel 2005.51.01.500358-5,
julgado da 2.a Turma Especializada em Propriedade Industrial do TRF
da 2. Regio em 6 de setembro de 2006:
EMENTA
DIREITO COMERCIAL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
PRORROGAO DE PATENTE CONCEDIDA SOB A GIDE DA
LEI N 5.772-71. INAPLICABILIDADE DO ACORDO SOBRE
ASPECTOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS
AO COMRCIO (ADPIC), CONHECIDO NA VERSO
ANGLFONA TRIPS.
15 Domnio Pblico e patrimnio cultural, in Direito da Propriedade Intelectual, Estudos em Honra ao Padre Bruno
Hammes, Ed. Juru, 2006.
16 Apelao Cvel 586000267 R. Athos Gusmo Carneiro - Ementa: Ao possessria sobre trecho de rua. Desafetao
ao uso comum. Alienao, autorizada por lei municipal. O proprietrio confrontante e legitimado para propor ao
impugnando a desafetao de bem, do uso comum para o patrimnio dominial do municpio. Validade, todavia, da
desafetao, no caso concreto. Possibilidade em tese, de ao possessria de particular contra particular, relativamente a
bem do uso comum do povo, efetivamente utilizado pelo demandante. Improcedncia, no caso em julgamento, da
demanda possessria. Sentena confirmada. (Apelao Cvel N. 586000267, Primeira Cmara Cvel, Tribunal de Justia
do RS, Relator: Athos Gusmo Carneiro, Julgado em 10/03/1987). "Tanto a doutrina como a jurisprudncia reconhecem a
viabilidade do remdio possessrio entre compossuidores, quando um pratica ato de violncia contra o outro. Compete
ao de manuteno de posse ao marido que, aps retirar-se do lar, obstado por sua mulher, de ter acesso ao cofre no
qual guardava documentos pessoais". (Ap. Cvel n 50.960 04-05-76, TJ/SP).
10
UERJ, e da ESA/SP.
I No tem o Poder Legislativo competncia para editar leis que

atribuam patentes para o que j se encontra no estado da tcnica e no
domnio pblico como res communis omnium.
E, de forma mais extensa e articulada:
Com efeito, quer no campo do direito privado quer no campo do direito
pblico, a questo da aplicao da lei nova aos facto pedentia se resolve
com a verificao da ocorrncia, ou no, no caso, de direito adquirido,
de ato jurdico perfeito ou de coisa julgada.
Ora, quando da concesso da patente sub judice foi fixado, por lei, o
prazo de 15 (quinze) anos, para que a mesma entrasse em domnio
pblico. Portanto, tem-se estabelecido um termo pr-fixado, o que
implica em reconhecer que uma norma posterior que lhe altere acarreta
em violao de direito adquirido da coletividade e, portanto,
indisponvel.
Alm disso, no tem o Poder Legislativo competncia para editar leis
que atribuam patentes para o que j se encontra no estado da tcnica e no
domnio pblico como res communis omnium. No presente caso, no
podemos deixar de perder o foco que a proteo conferida pela
propriedade intelectual constitui em exceo e que a regra vem a ser o
domnio pblico e, dessarte, a interpretao sustentada pela apelada vem
em desfavor da coletividade, que se encontrar tolhida de ter acesso livre
a esse conhecimento tecnolgico 17.
O entendimento por tal inderrogabilidade arraigado na jurisprudncia,
como se l no acrdo unnime do mesmo rgo julgador, de 26 de
junho de 2007:
EMENTA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE. PRIMEIRO
DEPSITO. PRORROGAO. PRAZO REMANESCENTE.
DOMNIO PBLICO. PERDA DE OBJETO.
(...) 3. A titular do privilgio somente recorreu ao Poder Judicirio em
11/10/2004, quando j no mais seria possvel revigorar os efeitos da
patente, uma vez que seu objeto j se encontrava em domnio pblico,
razo pela qual a pretenso autoral encontra-se despida de objeto.
17 Voto Vencedor do Des. Andr Fontes, da 2. Turma Especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2. Regio, em
27 de setembro de 2005, em Acrdo com a seguinte ementa: DIREITO COMERCIAL E DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. PRORROGAO DE PATENTE CONCEDIDA SOB A GIDE DA LEI N 5.772-71.
INAPLICABILIDADE DO ACORDO SOBRE ASPECTOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS
AO COMRCIO (ADPIC), CONHECIDO NA VERSO ANGLFONA TRIPS. I No tem o Poder Legislativo
competncia para editar leis que atribuam patentes para o que j se encontra no estado da tcnica e no domnio pblico
como res communis omnium. (...)
11
UERJ, e da ESA/SP.
4. Apelao improvida.
A jurisprudncia igualmente aponta a ratio juris dessa
inderrogabilidade, qual seja, a entrada no patrimnio comum de um
valor socialmente relevante:
No se pode, no caso, em termos de vigncia de patentes e de domnio
pblico sobre inventos, falar de lei mais benfica, pois, em se tratando
de patentes, estar-se- diante de interesses contrapostos, ou seja, de um
lado, os autores do invento protegido; do outro, os que pretendem se
utilizar livremente do invento, aps o decurso do prazo de patente 18.
Assim, o Poder Legislativo carecia de poderes para - fazendo retroagir o perodo de
graa retirar do domnio pblico algo que j nele estava.
Assim, a revelao feita pela Idelbron maculou inexoravelmente a patente,
ferindo-a com nulidade.
Vide ainda que este entendimento acompanhado pela doutrina:
... Contudo, pode haver aqui uma controvrsia, uma vez que, por outro
lado, pode se considerar que, se um invento foi divulgado antes da entrada
em vigor desta Lei, ento ele passou a pertencer ao domnio pblico, no
mais podendo ser apropriado por meio de uma patente. 19
Quando a ao da Idelbron no importaria na nulidade da patente

No entanto, como se viu na seo 2.4.2, no revelao a circulao de uma
informao produto revelador ou documento prejudicial quando haja relao
contratual entre as partes que importe em confidencialidade.
Se a Idelbron fornecesse Consulente uma inovao nos termos de uma
encomenda tecnolgica, a relao contratual impediria os efeitos prejudiciais da
revelao se e enquanto houvesse situao de apropriao da titularidade. No existe
presuno de revelao no fluxo de informaes entre contratante e contratada,
que resulta em titularidade da contratante.
Na saborosa expresso inglesa, h, na entrega de uma encomenda tecnolgica,
uma privity of contract, uma privacidade contratual, na qual no cabe a revelao
18 Voto do Relator Juiz Fed. Conv. Aluisio Gonalves De Castro Mendes em 27 de junho de 2007 no Acrdo do Proc.
199902010507 880, da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Regio, deciso por
unanimidade.
19 DANNEMANN. Comentrios Lei de Propriedade Industrial. So Paulo: Renovar, 2005, p. 31.
12
UERJ, e da ESA/SP.
prejudicial. Ao entregar o que lhe fora encomendado, a Idelbron no revelou seu

alegado invento (ou do Autor da ao) a terceiro, de forma a perder-lhe a
novidade.
Das consideraes complementares

A luz da ilustrada e cuidadosa deciso judicial de que se trata, cabe agora
manifestar nossas ponderaes complementares.
De quando o uso pblico do invento afeta resulta na nulidade

da patente
O ponto crucial, ento, so os efeitos desse uso pblico, sem impor dever de
sigilo, antes de depositar o pedido de patente. Para no descurarmos do que
sempre mantivemos a respeito do fato, transcrevemos nosso Tratado:
[ 4 ] 2. 11. - Efeito do uso anterior sobre a anterioridade

Segundo o texto do CPI vigente, o estado da tcnica inclui tudo aquilo que tenha sido tornado
acessvel ao pblico antes da data de depsito do pedido de patente, por descrio escrita ou
oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Redao similar tinha o CPI 1971
(Art. 6 Par. 3), o estado da tcnica constitudo por tudo aquilo que foi tornado acessvel ao
pblico (...) por uso (...).
Os textos anteriores no discordam do princpio:
O de 1945:
Art. 7o. - Par. 1. Considera-se nova a inveno:
Que at a data do depsito do pedido de patente no tenha sido no pas, (...) usada
publicamente (...) de modo que possa ser realizada.
O de 1967; com uma pequena variao:
Art. 5 - Par. 1. Considera-se nova (...) a inveno que, at a data do depsito do pedido no
tenha sido (...) explorada no pas.
O de 1969; repete, no ponto, o de 1967. Tem-se, desta forma, que desde o Dec. 7903/45
segue-se os mesmos princpios do Cdigo vigente: o de que o uso pblico que constitui
anterioridade ou divulgao. Desta feita, a doutrina elaborada sobre o antigo Cdigo
plenamente aplicvel, neste ponto, ao CPI de 1996..
Para ampliar o embasamento terico das concluses que desenvolveremos a seguir, cumpre
trazer colao tambm os textos estrangeiros mais significativos, os quais, por sua vez,
alimentam a doutrina pertinente. Dizia a lei francesa de 2 de janeiro de 1968:
Art. 8 (...) Ltat de la technique est constitu par tout ce qui a t rendu accessible au public
par (...) un usage (...) avant le jour du dpt de la demande de brevet ou dune demande
dpose a ltranger et dont la priorit est valablement reivindique
13
UERJ, e da ESA/SP.
Texto idntico o do Art. 52 da Conveno de Munique. (Patente Europia).J a lei alem

entende que no nova a inveno j utilizada na Alemanha, publicamente, de tal forma que
um homem do ofcio possa a reconstituir. A lei italiana tambm exige que, para ser privilegivel,
a inveno no deva ser conhecida, de forma pblica, em proporo suficiente para ser
realizada. O requisito de publicidade do uso tambm o da lei de Luxemburgo, Holanda,
Inglaterra (salvo quanto utilizao secreta do prprio depositante), Japo e E.U.A.
Assim, quanto questo, a doutrina destes pases raciocina com base em legislao anloga
brasileira. Suas concluses so, desta forma, aplicveis ao caso.
Pois muitas vezes a novidade de invenes ou modelos de utilidade questionada com base
em documentos ou outras provas, que atestam o conhecimento privado ou o uso sigiloso por
terceiros da criao patentevel antes do depsito do respectivo pedido no INPI. Um exemplo
frequente o da empresa que, para evitar que um competidor consiga certa patente, alega
anterioridade em relao tecnologia pertinente exibindo documentos internos - plantas,
especificaes, memrias de clculo e que tais -que descreviam o invento para o qual se pede
o privilgio muito antes que o pedido fosse apresentado.
A questo de Direito a ser discutida, numa situao como esta, , assim, a de quando o uso de
um invento constitui anterioridade ou divulgao.
Quanto ao uso pblico, que nos interessa particularmente, continuam os autores 20:
preciso ter em conta a diferena que feita entre uma comunicao de uma inveno a uma
pessoa e a comunicao ao pblico. No primeiro caso, no haver anterioridade seno quando
for provado que a pessoa da qual se trata era competente para compreender a inveno. No
segundo caso, basta provar que a publicidade foi de tal natureza que pessoas competentes
para compreender a inveno, e no vinculados obrigao de guardar segredo poderiam ter
acesso quela. A simples possibilidade ento suficiente para que haja anterioridade.
preciso distinguir, ainda, a anterioridade que resulta da explorao pblica por terceiros e a
divulgao, decorrente de ato prprio do inventor que se apresenta como depositante. A
comunicao da inveno a terceiros vinculados ao segredo, por parte do inventor, enquanto
tais terceiros no violarem sua obrigao no constituir anterioridade 21. Vide, sobre a questo,
a seo posterior sobre perodo de graa.
De qualquer forma, repise-se que a comunicao pessoal pessoa no vinculada a segredo s
consiste em anterioridade se o receptor da informao pode compreend-la.
Tal doutrina reafirmada pelos autores brasileiros, escrevendo sobre o cdigo de 1945, mas
em raciocnio plenamente vlido perante o cdigo vigente. Diz, por exemplo, Pontes de
Miranda:
No nova a inveno, (...); b) que publicamente usada;
(...). Quando a b), no tira a novidade da inveno o uso secreto, (...) 22.
E, igualmente, diz Gama Cerqueira: (Tratado de Direito da Propriedade Industrial, vol. 1, I,
Forense, 1952, p.. 77):
A lei no considera nova, em terceiro lugar, a inveno que, antes do depsito d pedido de
patente, tenha sido usada publicamente no pas, de modo que possa ser realizada. Dizendo
simplesmente usada, a disposio legal deve ser interpretada sem restries: qualquer uso,
20 Chavanne e Burst, op. cit. , loc. cit.

21 Burst et Chavanne, op. cit. p. 19
22 Tratado de Direito Privado, vol. xvii, p. 289. Ed. Borzoi, 1971
14
UERJ, e da ESA/SP.
desde que seja pblico e torne possvel o conhecimento da inveno, prejudica a sua novidade.
No necessrio que a inveno se torne, realmente, conhecida; basta essa possibilidade. o
que quer dizer a lei, quando emprega as expresses de modo que possa ser realizada. Se o
uso, embora pblico, no for de molde a revelar a inveno, a novidade no ser afetada. Do
mesmo modo, se a inveno for usada particularmente, a sua novidade no sofrer prejuzo,
pouco importando que a inveno tenha sido usada em experincias ou para os fins a que se
destina.
Deve-se ter em vista, finalmente, que, referindo-se a lei possibilidade de realizao da
inveno, isso no significa que a inveno possa ser realizada por qualquer pessoa, o que
seria absurdo. Se assim fosse, nunca o uso pblico da inveno prejudicaria a sua novidade. A
lei cogita da possibilidade de realizao por tcnicos ou pessoas competentes e peritas, como
diz a lei alem, entre outras.
Resta saber em que sentido se deve tomar a expresso publicamente empregada na lei.
Significa, em nossa opinio, usar a inveno sem as cautelas necessrias para preservar o seu
segredo e subtra-la ao conhecimento de outras pessoas. No significa, necessariamente, que a
inveno seja usada em pblico ou perante o pblico, como em uma exibio, o que no
acontece habitualmente. Assim, o uso da inveno em uma fbrica suficiente para prejudicar
a sua novidade. A expresso usada publicamente ope-se a uso privado ou secreto.
Quanto s observaes de Gama Cerqueira, atinentes redao peculiar da lei de 1945, que
exigia explicitamente que, para constituir anterioridade o uso devia ser pblico de forma a poder
ser realizada, de crer persistncia do requisito, mesmo na lei vigente. A comparao da lei
francesa de 1967 (que acompanhava o cdigo brasileiro de 1971) com a doutrina, acima
reproduzida, basta para confirm-lo. uma exigncia natural, decorrente da estrutura do
sistema.
Assim, pode-se concluir que o uso da inveno, para excluir a novidade do invento, deve ser
pblico. Como o empregado (strictu senso) tem dever de guardar segredo de fbrica (CLT, Art.
481, g), assim como todas as pessoas que esto a servio do detentor do segredo (Lei
9.279/96, art. 195), em princpio o simples uso do invento em indstria no perfaz anterioridade.
Mas se o empregado, diretor, ou prestador de servio, etc. o revela a terceiros, ou se o antigo
empregado diretor, etc. pode compreend-lo, ento se desfaz a novidade. Ressalva-se, em
qualquer caso (mesmo em relao queles no submetidos regra art. 195 do CPI/96), a
existncia de um pacto de sigilo especfico, enquanto no violado, ou enquanto em vigor.
O uso deve ser tal que se possa compreender o invento. Este, mesmo usado publicamente,
estando oculto no interior de uma mquina, de forma a que ningum a ele tenha acesso, no
constitui anterioridade. Entender o contrrio seria destruir o sistema de patentes.
Com efeito, se a existncia de um segredo de fbrica pudesse destruir a novidade do invento,
seria premiada a no revelao ao pblico das tecnologias teis. A contrapartida do privilgio
a revelao; quem quiser ter os benefcios do monoplio (temporrios), que cumpra a obrigao
correspondente.
Suponhamos o entendimento contrrio. O inventor guarda segredo: no comunica a inveno
ao pblico. Uma vez que um terceiro resolve comunicar a aquisio tecnolgica, o inventor
sigiloso pode puni-lo com a imprivilegiabilidade, conservar a vantagem prtica que j possui
(pois j usa) e continuar tirando proveito de sua atitude inicial, contrria ao progresso
tecnolgico.
O teor da Constituio da Repblica, em seu art. 5., XXIX, e o da lei 5648/70, Art. 2, probem
que o INPI compactue com tal comportamento, contrrio s funes tecnolgicas e econmicas
das leis de propriedade industrial.
De outro lado, a comprovao do uso pblico difcil; exige, a mais das vezes, prova
testemunhal e pericial, tudo incompatvel com a natureza do procedimento administrativo. Ser
15
UERJ, e da ESA/SP.
mais adequadamente comprovado atravs de ao declaratria prpria, ou de justificao, se

for o caso.
Uso tambm a circulao de objeto com tecnologia no opaca.
Neste item discutiremos um caso especfico em que o uso anterior constitui anterioridade: a
hiptese em que a presena do objeto fsico na qual o invento se incorpora revela a nova
tecnologia nele intrnseca. Ou seja, h perda de novidade pela revelao da tecnologia
23
aparente, ou que se torna transparente pela prpria circulao fsica do corpus mechanicum .
Se o inventor passa suas informaes para terceiros por exemplo, para testes ou fabricao
sem exigir reserva ou segredo, faculta a tal terceiro o uso livre das informaes. Este
entendimento, de que o uso pblico da inveno entrega o invento ao domnio pblico de
entendimento geral. Disse a Suprema Corte dos Estados Unidos j em 1829:
A correta interpretao da lei patentria que o primeiro inventor no poder adquirir um direito
a uma patente se ele aceitou que o objeto inventado viesse a uso pblico ou vendido
publicamente para uso antes da solicitao de sua patente. Este ato voluntrio, ou
aquiescncia na venda ou uso pblico, um abandono de direito, ou, melhor dizendo, impede a
satisfao dos termos e condies legais, segundo os quais somente o Secretrio de Governo
autorizado a outorgar uma patente 24.
No entanto, no h perda de novidade quando o corpus mechanicum circula em condies que
asseguram um dever de confidencialidade. Desta feita, se a circulao do corpus mechanicum
que revela a tecnologia, ou ainda da descrio da tecnologia por documento escrito, se faz
entre partes sujeitas a um contrato no qual a confidencialidade juridicamente imposta, no h
perda de novidade. Mas, falta desse requisito, ocorre revelao prejudicial, e perde-se a
novidade.
Assim, a simples circulao de um bem, no qual se revela a tecnologia, prejudica a novidade, e
impede a patente; tal no se d, no entanto, se houver uma relao legal ou obrigacional de
confidencialidade pela qual, garantindo-se eficazmente o intuito de reserva (a chamada Regra
de Savigny), mantm-se o sigilo do invento.
O mesmo se d quanto a quaisquer das fontes que prejudicam a novidade, inclusive a
circulao de documentos hbeis a revelar o invento.
De como o perodo de graa uma norma excepcional

Nosso ponto aqui que no cabe uma leitura extensiva e abundante do perodo
de graa. Dissemos, tambm em nosso Tratado:
23 "Definizione di tecnologia trasparente e tecnologia opaca. Esempi pratici. Il concetto di trasparenza pu essere
definito in questo modo: Se si riesce a vedere come funziona la macchina, questa trasparente(Borrello, 2004 Tout se
tient Blog).Tradotto in termini pratici, significa che una tecnologia trasparente quando essa permette allutente di
vedere le componenti tecniche di una macchina e di capire i processi che stanno dietro a determinate operazioni",
encontrado em http://www.iopensource.it/main/IRischiDelleTecnologieOpache, visitada em 23/5/2009.
24 Pennock & Sellers v. Dialogue, 27 U.S. 2 Pet. 1 1 (1829) The true construction of the patent law is that the first
inventor cannot acquire a good title to a patent if he suffers the thing invented to go into public use or to be publicly sold
for use before he makes application for a patent. This voluntary act, or acquiescence in the public sale or use, is an
abandonment of his right, or rather creates a disability to comply with the terms and conditions of the law on which alone
the Secretary of State is authorized to grant him a patent, Denis Borges Barbosa, Karin Grau-Kuntz e Ana Beatriz Nunes
Barbosa, A Propriedade Intelectual na Construo dos Tribunais Constitucionais, Lumen Juris, 2009. No prelo.
16
UERJ, e da ESA/SP.
[ 4 ] 4 . - As excees regra da novidade

Como foi dito logo acima, a restrio concorrncia imposta pela exclusiva, havendo novidade,
atende ao balanceamento dos interesses constitucionais. Conversamente, excees ao
princpio da novidade, imposto pela clusula constitucional, sempre suscitam leitura cuidadosa,
justificao precisa, e aplicao meticulosa da razoabilidade.
Assim que o direito brasileiro prev, literalmente, todas as excees regra cogente da
novidade. So elas:
a prioridade internacional
a prioridade nacional
o perodo de graa
o pipeline previsto no art. 229 e seguintes do CPI de 1996.
(...)
Dizem as Anotaes Constituio Americana 25 exatamente sobre essa questo:
Underlying the constitutional tests and congressional conditions for patentability is the
balancing of two intereststhe interest of the public in being protected against monopolies
and in having ready access to and use of new items versus the interest of the country, as a
whole, in encouraging invention by rewarding creative persons for their innovations.
O direito de competir a que se refere o art. 1 da nossa Carta o direito de livre cpia das
criaes tcnicas e estticas. A chave da propriedade intelectual que fora dos limites muito
estritos da proteo concedida, o pblico tem direito livre de copiar. Diz a deciso da Suprema
Corte dos Estados Unidos em 1989, num acrdo unnime do caso Bonito Boats 26, que
enfatizou esse direito constitucional livre cpia pelo pblico:
The efficient operation of the federal patent system depends upon substantially free trade in
publicly known, unpatented design and utilitarian conceptions. (...) From their inception,
the federal patent laws have embodied a careful balance between the need to promote
innovation and the recognition that imitation and refinement through imitation are both
necessary to invention itself and the very lifeblood of a competitive economy.
A mesma Corte pe claro que no s h um direito cpia, mas que esse direito de fundo
constitucional:
[t]o forbid copying would interfere with the federal policy, found in Art. I, 8, cl. 8 of the
Constitution and in the implementing federal statutes, of allowing free access to copy
whatever the federal patent and copyright laws leave in the public domain. Compco Corp.
v. Day-Brite Lighting, Inc., 376 U.S. 234, 237 (1964)
25 http://caselaw.lp.findlaw.com/data/constitution/article01/39.html
26 BONITO BOATS, INC. V. THUNDER CRAFT BOATS, INC., 489 U.S. 141 (1989), O'CONNOR, J., Relator,
deciso unnime da Corte. Vide tambm In re Morton-Norwich Prods., Inc., 671 F.2d 1332, 1336 (C.C.P.A. 1982)
([T]here exists a fundamental right to compete through imitation of a competitors product, which right can only be
temporarily denied by the patent or copyright laws.). Do prprio acrdo citado acima: The defendant, on the other
hand, may copy [the] plaintiffs goods slavishly down to the minutest detail: but he may not represent himself as the
plaintiff in their sale. Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 157 (1989) (quoting Crescent Tool
Co. v. Kilborn & Bishop Co., 247 F. 299, 301 (2d Cir. 1917) (L. Hand, J.)). West Point Mfg. Co. v. Detroit Stamping Co.,
222 F.2d 581, 589 (6th Cir. 1955) (The identical imitation of the goods of another does not in itself constitute unfair
competition.).
17
UERJ, e da ESA/SP.
Assim, sempre que o abuso do perodo de graa importar em frustrao indevida do acesso do
pblico tecnologia, haver inconstitucionalidade. L-se no voto condutor do Acrdo unnime
na AC 2005.51.01.500712-8 da 2. Turma especializada em Propriedade Industrial do TRF da
2. Regio, proferido em 28 de maro de 2007:
em relao aos inventos, o domnio pblico a regra e a proteo, exceo, sempre
condicionada a inmeros fatores e por prazo sempre limitado.
De que dispositivo se cuida

Agora, inspecionemos com ateno o dispositivo pertinente, provendo todo o
contexto pertinente, antecipando nossa prxima obra, no prelo 27:
Art. 12 Perodo de graa
Art. 12. No ser considerada como estado da tcnica [a] a divulgao de inveno ou modelo
de utilidade [b], quando ocorrida durante os 12 (doze) meses [c] que precederem a data de
depsito [d] ou a da prioridade do pedido de patente [e], se promovida:
I - pelo inventor [f];
II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, atravs de publicao oficial do
pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informaes deste
obtidas ou em decorrncia de atos por ele realizados [g]; ou
III - por terceiros, com base em informaes obtidas direta ou indiretamente do inventor ou
em decorrncia de atos por este realizados [h].
Pargrafo nico. O INPI poder exigir do inventor declarao relativa divulgao,
acompanhada ou no de provas, nas condies estabelecidas em regulamento [i].
Direito Anterior
Art.7o. - Antes de requerida a patente, a garantia de prioridade poder ser ressalvada quando o
autor pretenda fazer demonstrao, comunicao a entidades cientficas ou exibio do
privilgio em exposies oficiais ou oficialmente reconhecidas.
1 - Apresentado o pedido de garantia de prioridade, acompanhado de relatrio descritivo
circunstanciado, bem como desenhos, se for o caso, ser lavrada a respectiva certido de
depsito, que vigorar por 1 (um) ano para os casos de inveno e por 6 (seis) meses para os
de modelos ou desenhos.
2 - Dentro desses prazos dever ser apresentado o pedido de privilgio, nas condies e
para os efeitos do disposto neste Cdigo, prevalecendo a data do depsito a que se refere o
pargrafo anterior.
ART.8 - Findos os prazos estabelecidos no 1 do ART.7, sem ter sido requerido o privilgio,
extinguir-se- automaticamente a garantia de prioridade, considerando-se do domnio pblico a
inveno, modelos ou desenhos.
BARBOSA, P.M. e BARBOSA, BARBOSA, D.B. O Cdigo da Propriedade Industrial Conforme os Tribunais,
27
Comentado com Precedentes judiciais, Lumen Juris, 2012.
18
UERJ, e da ESA/SP.
Direito Internacional Pertinente

CUP, Artigo 11
1) Os pases da Unio, nos termos da sua lei interna, concedero proteo temporria s
invenes patenteveis, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais, bem como s
marcas de fbrica ou de comrcio, para produtos que figurarem nas exposies internacionais
oficiais ou reconhecidas oficialmente, organizadas no territrio de qualquer deles.
2) Essa proteo temporria no prolongar os prazos fixados no Artigo 4. Se, mais tarde, se
invocar o direito de prioridade, a Administrao de cada pas poder contar o prazo desde a
data da apresentao do produto na exposio.
3) Cada pas poder exigir, para prova da identidade do objeto exposto e da data da
apresentao, as provas que julgar necessrias.
Ato normativo do INPI

AN 127
2. PERODO DE GRAA
2.1 No ser considerada como estado da tcnica a divulgao de inveno ou modelo de
utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem data de depsito ou a
da prioridade do pedido de patente, se promovida segundo os incisos I, II e III do art. 12 da LPI
(perodo de graa).
2.2 O inventor poder, para efeito do art. 12 da LPI, quando do depsito do pedido, indicar a
forma, local e data de ocorrncia da divulgao, feita por ele.
2.3 O INPI, durante o exame, poder, quando julgar necessrio, formular exigncia
fundamentada para a apresentao, em 60 (sessenta) dias, de provas, que se revistam do
requisito de certeza, quanto sua existncia e data, bem como da relao de tal divulgao, na
forma do art. 12 da LPI.
AN 129
2. PERODO DE GRAA
2.1 No ser considerada como estado da tcnica a divulgao do desenho industrial, quando
ocorrida durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem data de depsito ou a da
prioridade do pedido de registro de desenho industrial, se promovida segundo os incisos I, II e
III do art. 12 da LPI (perodo de graa).
2.2 O autor dever, para efeito do art. 12 da LPI, quando do depsito do pedido, indicar a forma,
local e data de ocorrncia da divulgao, feita por ele.
2.3 O INPI, durante o exame, poder, quando julgar necessrio, formular exigncia para a
apresentao, em 60 (sessenta) dias, de provas relativas a tal divulgao, que se revistam do
requisito de certeza, quanto sua existncia e data, bem como da relao de tal divulgao, na
forma do art. 12 da LPI.
Diretrizes de exame (2002)

1.5.4.a) Perodo de graa
19
UERJ, e da ESA/SP.
O perodo de graa estabelece uma exceo ao princpio geral da novidade. Divulgaes feitas
pelo prprio inventor ou por terceiros com base em informaes obtidas direta ou indiretamente
do inventor no sero consideradas como integrantes do estado da tcnica, desde que no
tenham sido realizadas h mais do que 12 meses da data do depsito ou da prioridade
reivindicada.
[a] Perodo de graa

O propsito do instituto , primeiramente, atender ao permanente conflito entre
a produo cientfica, consagrada naturalmente publicao, e a patente, para a
qual a publicao antecipada mortal. Em segundo lugar, para suprir as
fragilidades do pequeno inventor e da pequena empresa, que no sabem, ou no
tem meios, de atender s exigncias do segredo do invento.
A tcnica que se vale este art. 12 excluir (ficcionalmente) do estado da tcnica
determinadas divulgaes que, no fora pelo dispositivo, poderiam constituir
anterioridade impeditiva. Como as prioridades do art. 16 e 17, o instituto jurdico em
questo opera pelo deslocamento do momento de apurao do estado da tcnica.
S haver graa nas hipteses dos incisos I a III deste artigo. Em nenhuma hiptese seno
nestas. A graa exceo ao princpio geral da novidade, e aplicada restritivamente.
Precedentes judiciais
...em relao aos inventos, o domnio pblico a regra e a proteo, exceo, sempre
condicionada a inmeros fatores e por prazo sempre limitado. Acrdo unnime na AC
2005.51.01.500712-8 da 2. Turma especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2.
Regio, proferido em 28 de maro de 2007.
"Tenho para mim que os procedimentos que conferem monoplio so estritamente vinculados,
no comportando interpretao extensiva de seus termos." Segunda Turma Especializada do
Tribunal Regional Federal da Segunda Regio, voto de Messod Azulay Neto, 28 de agosto de
2007.
Perodo de graa e garantia de prioridade

Garantia de prioridade instituto previsto na CUP e nas leis anteriores. No na
atual. Neste passo, a Lei em comento deixa de implementar a CUP, que
especificamente exige lei interna quanto ao instituto. caso de violao do texto
internacional.
Quais atos de divulgao so cobertos pela graa
Todos os atos enunciados pelo art. 11 que impediriam a novidade so cobertos
pela graa: tudo aquilo tornado acessvel ao pblico por descrio escrita ou oral,
por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior.
20
UERJ, e da ESA/SP.
Graa no panacia
O perodo de graa no deve ser computado como um espao natural de fruio.
Ele se destina a corrigir uma falha de compreenso ou de zelo dos
hipossuficientes, quando h uma situao de hipossuficincia, e no se aplica a
todos os possveis depositantes.
Como poucos pases admitem considerar o perodo de graa brasileiro, que no
previsto nos atos internacionais pertinentes, em muitas hipteses o uso do
perodo de graa representa perda do direito a pedir patente no exterior 28.
Assim, deve ser evitado estrenuamente por todo profissional responsvel, e s
ser utilizado como ltimo recurso, in articulo mortis.
Graa objetiva
A graa de nosso Direito no condicional ou subjetiva, nela no cabendo
perquirir voluntariedade ou abusividade. Suscitar tais elementos para viabilizar a
aplicao do perodo de graa implicaria em minorar sua fruio para aqueles aos
quais o instituto pretende atender: os pesquisadores acadmicos e as pequenas e
mdias empresas.
Graa limitada hipossuficincia
Na proporo que atenda os interesses da publicao inadvertente do inventor individual ou
pesquisador acadmico, e da pequena e mdia empresa, ou da publicao por terceiros, no
autorizada pelo inventor ou titular, justifica-se claramente o instituto como uma exceo ao
princpio da novidade. O interesse do pblico em acesso livre s tecnologias superado,
nestes casos, pela proteo reparadora aos menos hbeis, menos capazes ou lesados por
terceiros.
Nenhuma contemplao poder haver no caso de invento de titularidade uma
grande ou mdia empresa que descura de pretender proteo a seus inventos;
dormientibus non succurit jus. Para estes, h que se aplicar o perodo de graa com o
mximo de restrio.
28Marli Elizabeth Ritter dos Santos, O paradoxo do sigilo no universo acadmico, Anais do VII REPICT, p. 127:
"O perodo de graa s existe na nossa legislao e em mais dois ou trs pases que adotaram esse princpio em
suas legislaes. Nos demais pases, esse dispositivo no existe. Por isso, consideramos que o perodo de graa
pode ser uma armadilha, um risco muito grande para tecnologias novas, que possam vir a ser comercializadas em
pases em que no se aceite o perodo de graa. Isso invalidaria a patente nesses pases. Portanto, recomendamos
que o melhor procedimento primeiro proteger, e depois publicar".
21
UERJ, e da ESA/SP.
Quanto questo, foi explicitamente salientado por este relator que o fato de o recorrido (...)
ter comercializado o invento antes do seu deposito no impede que ele se beneficie do perodo
de graa previsto no artigo 12 da Lei n. 9.279-96. O referido dispositivo dispe que no ser
considerada como estado da tcnica a divulgao de inveno ou modelo de utilidade, quando
ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depsito ou a da prioridade do
pedido de patente. Sobre o instituto, Denis Borges Barbosa discorre que: o perodo de graa
objetivo, e sua proteo no afetada pelo descuido ou falta aparente ou real de intento em
proteger o valor econmico do invento. Porm, no obstante o intuito protecionista do instituto,
voltado ao inventor individual ou pequena empresa que historicamente tendem a perder o
direito de pedir patente por divulgarem o invento antes do depsito, o que se tem neste
dispositivo uma suspenso do perodo em que a tecnologia cai em domnio pblico. Assim, a
interpretao de seu teor levar em conta a exigncia constitucional de balanceamento entre
interesses contrastantes, sem perder de vista proteo ao mais fraco, que pode ser o
inventor, mas tambm sem frustrar os interesses da comunidade, que de ter a tecnologia de
uso livre, ou logo publicada para conhecimento pblico. Assim, nenhuma contemplao poder
haver no caso de invento de titularidade uma grande ou mdia empresa que descura de
pretender proteo a seus inventos; dormientibus non soccurit jus. Para estes, h que se aplicar
o perodo de graa com o mximo de restrio (Ob. Cit. 377). Assim, penso que se pode
entender como divulgao do invento tambm a sua comercializao com intuito de se estimar
a receptividade no nicho mercadolgico a que se destina, bem como avaliar a verdadeira
efetividade da soluo tecnolgica presente na inveno. Constata-se nos autos que a broca
em questo foi produzida apenas por uma sociedade licenciada pelo inventor e adquirida pela
COMPANHIA SIDERRGICA NACIONAL CSN a partir de maio de 1997. Mesmo que se
desconsidere o curto perodo compreendido entre a primeira venda e o depsito no INPI (cerca
de um ms), no se tem notcia de uma produo em grande escala do artefato, o que leva a
crer que o inventor apenas visava aferir o xito do uso de sua criao na rea a que se destina
(fls. 1026-1027). Ainda nesse aspecto, foi salientado de maneira lmpida que o fato de o
apelado (...) no ter declarado no seu requerimento de registro o perodo de divulgao do
invento no importa em qualquer vcio, tendo em vista que a omisso na prestao dessa
informao acarretaria prejuzo apenas esfera jurdica do requerente e, como se viu, a
divulgao antecipada do invento se deu pelo curto perodo de um ms (fl. 1027).
Tambm no que toca a questo, convm salientar que a constatao de que a comercializao
da criao industrial em comento foi realizada com o intuito de estimar a receptividade inveno
na sua rea de aplicao e tambm avaliar a verdadeira efetividade da soluo tecnolgica nela
apresentada decorre do prprio contexto dos autos, a comprovar que o titular da patente PI
9703496-7 inventor individual, o real destinatrio da proteo prevista no artigo 12 da Lei n.
9.279-96 e cujos instrumentos de divulgao da inovao tecnolgica so sabidamente
limitados, se comparados aos disponibilizados para as empresas de grande porte. (Embargos
de Declarao em AC 2004.51.01.513998-3, da Segunda Turma Especializada do Tribunal
Regional Federal da 2. Regio, unanimidade, 30 de setembro de 2008)
"As reivindicaes formuladas no pedido da patente de inveno sub-judice j se encontravam
disciplinadas atravs da norma da ABNT NBR 8865, de dezembro de 1996, ou seja, antes da
data do depsito da patente, que ocorreu somente em 29/08/97. IV Incabvel a aplicao do
artigo 12, da LPI, uma vez que o ru, por ocasio do depsito do pedido de patente, no
realizou o requerimento de reivindicao de prioridade, o que se faz presumir que no tenha
havido divulgao do objeto da patente antes do seu depsito no INPI, no tendo o mesmo
comprovado, atravs de documentos, que terceiros teriam obtido informaes sobre a patente
direta ou indiretamente ou em decorrncia de atos por ele realizados. V Alm disso, no
obstante o mtodo previsto na norma da ABNT NBR 8865 haver sido publicado somente em 30
de dezembro de 1996, observa-se que o seu projeto era de 17 de maio de 1996, ou seja, fora
do perodo de graa, que seria de 29/08/96 a 29/08/97. " TRF2 , AC 416662, Processo:
22
UERJ, e da ESA/SP.
200451015349930, Primeira Turma Especializada, Aluisio Goncalves de Castro Mendes.

Deciso: 16/12/2008 DJ 04/02/2009 - Pgina:39
Doutrina Complementar
TPI2010, vol. II, Cap. VI, [ 4 ] 4. 1. - Perodo de Graa
O denominado perodo de graa tem como objetivo garantir provisoriamente ao titular do
direito a novidade de uma inveno ou de um modelo de utilidade antes mesmo que seja
requerida a sua patente. Tribunal Regional Federal da 2 Regio, 1 Turma Especializada, JC.
Marcello Granado, AC 2001.51.01.531121-3, DJ 19.12.2008.
Historiando o que ocorria antes da lei vigente:

Assim, qualquer divulgao prvia da inveno, sem que tivesse sido requerida a garantia da
prioridade ou, ainda que involuntria ou contra a vontade do inventor, prejudicava sua novidade,
invalidando o pedido que viesse a ser depositado posteriormente. Tribunal Regional Federal da
2 Regio, 1 Turma Especializada, JC. Guilherme Calmon, AC 1999.51.01.011938-8, DJ
29.01.2008.
[b] Para ambas patentes

O perodo de graa comum aos dois tipos de patente, como o toda a regulao
da novidade e suas excees.
[c] Os doze meses
O perodo de graa de doze meses, contados em precedncia data do depsito
ou prioridade. Tal prazo contnuo e ininterrupto. O exerccio do direito de pedir
patente fora deste perodo no ser protegido pela graa.
[d] Do depsito
Quando se trata de depsito original, isto , sem base em prioridade, os doze
meses precedentes se contam deste, para trs. Assim, se um depositante brasileiro
exerce seu direito de pedir patente no dia 2 de janeiro, s os atos ocorridos nos
doze meses antes estaro cobertos pela graa.
Na presente hiptese, entendo no ser cabvel a aplicao do dispositivo legal acima transcrito,
uma vez que o ru, por ocasio do depsito do pedido de patente, no realizou o requerimento
de reivindicao de prioridade, conforme afirmado pelo INPI folha 586 e corroborado pela
carta patente de folha 388, o que se faz presumir que no tenha havido divulgao do objeto da
patente antes do seu depsito no INPI, no tendo o mesmo comprovado, atravs de
documentos, que terceiros teriam obtido informaes sobre a patente direta ou indiretamente ou
em decorrncia de atos por ele realizados. Tribunal Regional Federal da 2 Regio, 1 Turma
Especializada, JC. Aluisio Mendes, AC 2004.51.01.534993-0, DJ 04.02.2009.
23
UERJ, e da ESA/SP.
[e] Da prioridade
A lei garante graa igualmente aos hipossuficientes, em situao de
hipossuficincia, que exercitem seu direito prioridade do art. 16 (internacional)
ou art. 17 (nacional). Neste caso, o prazo se conta, s arrecuas, da data do
depsito que gerar a prioridade.
[f] Quando a divulgao feita pelo inventor
A primeira hiptese das trs em que cabe graa quando a divulgao feita pelo
prprio inventor. Como se notou acima, qualquer divulgao feita pelo prpro
inventor, no perodo designado, e nas condies prescritas, ainda que desatinada,
coberta pelo benefcio.
Note-se: a norma designa o inventor como beneficirio da graa. Se cessionrios
ou o titular do direito (que no o inventor) quem faz a revelao, no h a graa,
a no ser como tutela dos interesses do inventor, enquanto tais interesses estiverem
diretamente em jogo.
Est abrangida pelo perodo de graa previsto no artigo 12 da Lei n. 9.279-96, a
comercializao da criao industrial feita pelo inventor individual se essa operao realizada
com o intuito de estimar a receptividade da inveno na sua rea de aplicao e tambm avaliar
a verdadeira efetividade da soluo tecnolgica nela apresentada.Tribunal Regional Federal da
2 Regio, 1 Turma Especializada, JC. Marcello Granado, AC 2001.51.01.531121-3, DJ
19.12.2008.
[g] Publicao no autorizada feita pelo INPI

Trata-se aqui de publicao feita, pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, rgo do Estado Brasileiro, atravs de publicao oficial de pedido de
patente depositado sem autorizao do inventor. Terceiro, usurpando o invento,
depositou-o como se fora dele. O verdadeiro inventor, ao invs de se valer da
adjudicao do art. 49, opta por redepositar a patente, em nome prprio, e assim
efetuar o processamento integral segundo seu interesse.
Assim, no dar origem graa publicao feita por qualquer rgo, ou revelao
no oficial. Mais ainda, s haver graa se as informaes que consistem na
publicao oficial forem baseadas em informaes deste obtidas ou em
decorrncia de atos por ele realizados.
24
UERJ, e da ESA/SP.
No se justifica a aplicao do art. 12 da LPI, para no considerar o estado da tcnica, eis que
inexistentes quaisquer das hipteses previstas nos seus incisos, pois, como afirmado pelo INPI,
a publicao da MU7801901-0 foi feita pela autarquia com o consentimento do inventor, nos
termos do art. 30 da LPI; desse modo, ao caso aplica-se o 2 do art. 11, considerando a
ausncia de novidade desde a data do depsito da MU7801901-0. Tribunal Regional Federal
da 2 Regio, 1 Turma Especializada, JC. Mrcia Helena Nunes, AC 2003.51.01.500564-0, DJ
31.10.2008.
[h] Divulgao por terceiros

A norma aqui no parece primeira vista to restritiva quanto nos incisos I e II,
mas subsidiria ao inciso I. A graa aqui prevista se dirige proteo do inventor,
e qualquer divulgao que afete os interesses do inventor, no perodo designado, e
nas condies prescritas, ainda que desatinada, coberta pelo benefcio. Assim,
s se aplica para corrigir a hipossuficincia do inventor, quando ele
hipossuficiente, e quando tais condies existirem no caso especfico.
No h graa quando a revelao se faz em despeito do cessionrio ou do titular,
que no o inventor, a no ser como tutela dos interesses do inventor, enquanto tais
interesses estiverem diretamente em jogo.
Tal dispositivo, ademais, no cobre a hiptese de designao de PCT, nas
hipteses em que o depositante deixar de exercer a entrada na fase nacional a
tempo certo: o depsito, neste caso, o que se fez na inaugurao do
procedimento do PCT.
Doutrina complementar
TPI2010, vol. II, Cap. VI, [ 4 ] 4.1. (E) Da aplicao do Art. 12 no caso de
publicao internacional
"Com relao aos questionamentos sobre o "perodo de graa, o parecer tcnico tambm
deixou claro que, alm de no haver prova da comercializao do produto, a partir de
01/09/2001, conforme declarado pelo titular, ora autora, a condio prevista pela Lei atravs do
3 do Art. 96, no protege o depositante de divulgaes anteriores feitas por terceiros, mas
to somente aquelas promovidas por ele prprio.(...) Com efeito, o item III do Artigo 12, fala de
divulgaes promovidas por terceiros, mas, desde que estas tenham ocorrido com base em
informaes obtidas direta ou indiretamente do inventor, ou em decorrncia de atos por este
realizados, condies estas no aplicveis ao caso, uma vez que tanto como titular do registro
anulado como ora autora da presente ao, no questionou e tampouco ofereceu qualquer
evidncia nesse sentido." (...) Outrossim, como ressaltado pela autarquia, o perodo de graa
invocado pela empresa autora no a pode beneficiar quando o objeto protegido foi divulgado
anteriormente por outra empresa, obviamente sem o seu consentimento, eis que notrio o fato
de se tratarem de empresas diretamente concorrentes no mercado de calados." TRF2, AC
2004.51.01.511172-9, Primeira Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2
25
UERJ, e da ESA/SP.
Regio, por unanimidade, JFC Marcia Helena Nunes, 14 de outubro de 2008 (sentena
incorporada ao acrdo).
[i] Prova de revelao

Os atos normativos do INPI preveem a apresentao voluntria, ou mediante
solicitao, de tais provas. Mas a nica prova relevante seria a de que no se fez a
divulgao em perodo anterior ao deferido por este artigo. Negativa, essa prova
na verdade impossvel.
De como no cabe perodo de graa na hiptese

Constatados os elementos essenciais do instituto, passemos a notar que no caso
vertente no caberia a aplicao do perodo de graa por duas razes especiais:
(a) No cabe reconhecimento ex officio da graa no requerida pelo depositante.
(b) Ao momento em que se fez a publicao, no vigia o art. 12 da Lei 9.279/96.
A graa deve ser requerida para ser reconhecida
Faculdade do depositante, a aplicao do perodo de graa tem de ser arguida.
Assim consigna o formulrio de pedido de patente do INPI 29, que, em seu item
oitavo, solicita que se afirme (e apresente documentos) uma Declarao de
divulgao anterior no prejudicial. Assim entendeu acrdo da 1. Turma
Especializada, num caso em que se suscitava graa:
Incabvel a aplicao do artigo 12, da LPI, uma vez que o ru, por ocasio do depsito do
pedido de patente, no realizou o requerimento de reivindicao de prioridade, o que se faz
presumir que no tenha havido divulgao do objeto da patente antes do seu depsito no INPI,
no tendo o mesmo comprovado, atravs de documentos, que terceiros teriam obtido
informaes sobre a patente direta ou indiretamente ou em decorrncia de atos por ele
realizados. Tribunal Regional Federal da 2 Regio, 1 Turma Especializada, JC. Aluisio
Mendes, AC 2004.51.01.534993-0, DJ 04.02.2009.
Note-se, alis, que a garantia de prioridade, em vigor poca em que houve o fato
da revelao tambm no foi requerido.
No se aplicava o perodo de graa ao momento que a revelao foi feita
No repetiremos o que acima se exps quanto a irretroatividade do perodo de
graa. Fazer retroagir tal perodo antes que a lei estivesse em vigor significaria
29 Encontrado em http://www.inpi.gov.br/menu-
esquerdo/patente/pasta_download/resolveUid/823089086c9fc84340c198a8094429c8
26
UERJ, e da ESA/SP.
retirar do domnio pblico o que nele j estaria. Um dos fundamentos pelos quais
se suscita a nulidade das patente pipeline perante o Supremo.
Do parecer normativo do INPI neste sentido
J dissemos que isso seria incompatvel com o sistema jurdico brasileiro. Igual
entendimento teve o parecer PROC/DICONS de 20.09.1999, do INPI, que
assim se manifestou:
a insero de um conhecimento tecnolgico no estado da tcnica caracteriza-se como sendo
um direito adquirido da coletividade, sendo, em verdade, matria substantiva, regulada pela Lei
da poca, no se aplicando a Lei posterior, mesmo que ela seja mais benfica ao titular, como
corre de fato com o artigo 12 da LPI, posto que o direito da coletividade e o interesse do
desenvolvimento tecnolgico maior do que o individual do titular 30
Da especificidade da revelao efetuada antes da vacacio legis

Note-se a total distino da hiptese em que o perodo de graa j estivesse em
vigor enquanto a revelao se d e a hiptese dos autos. Vigendo a lei, segundo um
sistema de equilbrio de interesses que se pode reputar constitucional, o fato da
revelao se subsome a uma hiptese de no-perecimento do direito. No caso em
anlise, a hiptese no est prevista em lei. Imaginando um efeito imediato da lei
a partir de 14/5/1997, esse efeito imediato no poderia alcanar um fato de
revelao anterior.
Com efeito, se como se repete na doutrina e na jurisprudncia, o interesse do
pblico no domnio pblico, tal efeito no poderia ser de retroao malvola e
contra os direitos da sociedade. A prevalncia dos interesses da sociedade em
haver livremente a inveno reiterada pela casustica, aqui e no exterior:
" o interesse da comunidade, pois, que comanda a concesso dos privilgios " CUNHA
PEIXOTO (Relator) Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinrio de n 93721, Rel.
Min. Cunha Peixoto, DJ do dia 16.04.1982
Em outras palavras, a relatividade do direito intelectual como qualquer outro implica correo
construtiva das faculdades asseguradas ao titular da patente com o interesse pblico, seja para
coibir o abuso de direito, seja para satisfazer o interesse pblico, designadamente, o permeio
30 Deve-se notar que a resoluo da ABPI n71, de 2007, se insurge contra esse entendimento: O simples
expurgo do artigo 12 na determinao da novidade de um pedido de patente examinado j na vigncia da LPI
romperia o equilbrio estabelecido pelo legislador, em claro prejuzo pelo depositante. Concluso: deve ser
aplicada a disposio do artigo 12 da LPI ao exame dos pedidos de patente depositados, ou cujo objeto foi
publicado na vigncia do CPI 5772/71 e examinados na vigncia da LPI, tendo em vista que a valorao dos fatos
jurdicos anteriores atende a um comando direto do artigo 229 daquele diploma legal. Como se depreender, este
parecerista no subscreve o entendimento da Associao.
27
UERJ, e da ESA/SP.
dos princpios jurdicos, de sede constitucional, que dispem sobre a Ordem Econmica e
Financeira, que no se compatibilizam com a reserva de mercado pretendida pela autora-
reconvinda.' TJSP, AC 0272901-70.2009.8.26.0000, 9 Cmara de Direito Privado do Tribunal
de Justia de So Paulo, Des. Joo Carlos Garcia, 7 de junho de 2011.
(...) deve prevalecer no caso o interesse social inerente s criaes industriais (...) cuja
proteo, como se sabe, exceo regra de que permaneam em domnio pblico, pois tal
privilgio sempre deferido por prazo limitado e se submete observncia de diversos
requisitos". Tribunal Regional Federal da 2 Regio, 2 Turma Especializada, Des. Andr
Fontes, AI 2006.02.01.014741-8, Julgado em 29.03.2007
"(...) deve prevalecer no caso o interesse social inerente s criaes industriais (inciso XXIX do
artigo 5. da Constituio da Repblica), cuja proteo, como se sabe, exceo regra de
que permaneam em domnio pblico, pois tal privilgio sempre deferido por prazo limitado e
se submete observncia de diversos requisitos. de interesse de toda coletividade que no
subsista a exclusividade sobre a explorao de determinada criao industrial, motivo porque
no se pode impedir que a agravante, mesmo ostentando interesse econmico implcito na
causa, integre a relao processual como assistente do ru Instituto Nacional de Propriedade
Industrial - INPI." TRF2, AI 2006.02.01.012844-8, Segunda Turma Especializada do Tribunal
Regional Federal da 2. Regio, unanimidade, Des. Andr Fontes, 28 de agosto de 2007.
(...) Por derradeiro, tambm carece de fundamento a alegao de que, diante dos termos do
inciso XXIX do artigo 5. da Constituio da Repblica, "retirar os direitos de Propriedade
Industrial de um inventor sem justo motivo, significa infringir os interesses nacionais
estabelecidos na Carta Magna". Primeiramente porque, no cotejo com os direitos decorrentes
do registro da patente, deve prevalecer o interesse social inerente s criaes industriais, cuja
proteo, como se sabe, exceo regra de que permaneam em domnio pblico, pois tal
privilgio sempre deferido por prazo limitado e se submete observncia de diversos
requisitos, no se podendo olvidar que de interesse de toda coletividade que no subsista a
exclusividade sobre a explorao de determinada criao industrial." TRF2, EDAC
2000.02.01.018537-5, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.
Regio, unanimidade, Des. Andr Fontes, 26 de agosto de 2008.
"Uma ao para dar execuo a patentes e aos contratos a elas relacionados envolve o
interesse pblico, bem como interesses das partes adversas. () A posse e afirmao dos
direitos patentrios so 'questes de grande importncia para o pblico' (...) Uma patente, pela
sua prpria natureza, sujeita ao interesse pblico. Como reconhecido pela Constituio, a
patente um privilgio especial que visa o fim pblico de promoo 'do progresso das cincias
e artes teis'. Ao mesmo tempo, uma patente uma exceo regra geral contra monoplios,
assim como uma exceo ao direito de acesso ao mercado livre e aberto. Por isso as profundas
conseqncias econmicas e sociais da patente do ao pblico um interesse prevalente em
assegurar que monoplios patentrios sejam gerados em situaes livres de fraudes ou de
quaisquer condutas questionveis, e que tais monoplios sejam mantidos dentro de sua
extenso legtima." (Suprema Corte dos Estados Unidos, 1945) [Precision Instrument Mfg. Co.
v. Automotive Co., 324 U.S. 806 (1945), encontrado em BARBOSA, BARBOSA e GRAU-
KUNTZ, A Propriedade Intelectual na Construo dos Tribunais Constitucionais,
28
UERJ, e da ESA/SP.
Da impossibilidade de retirada do invento do domnio pblico

O ponto crucial, quanto medula do direito de patentes, que a eventual
simpatia que se pudesse ter pelo descuido do inventor, ao no tomar os cuidados
essenciais para sua tutela, que essa moo de equidade num caso individual traz
exceo, sistematicamente injustificada, num princpio cuidadosa e
minuciosamente desenvolvido pela jurisprudncia do Tribunal relevante. Qual
seja, a queda do domnio pblico irremissvel:
Ao tempo do ajuizamento da presente demanda, em 17.01.2003, j tinha cado no domnio
pblico a patente em discusso, PI n 8705074, j que concedida com prazo de validade at
28.08.2002, tratando-se de prazo decadencial, que no se suspende, interrompe nem se
prorroga.Tribunal Regional Federal da 2 Regio, 1 Turma Especializada, AC
2003.51.01.500548-2, JC Mrcia Helena Nunes, deciso unnime, DJ 10.04.2008.
Assistiria ao apelante o direito de ter o prazo de vigncia de sua patente de inveno

prorrogado, tendo em vista que esta ainda se encontrava em vigor quando da entrada em
vigncia da LPI.Contudo, o prazo originalmente deferido ao privilgio j havia escoado por
completo antes mesmo da interposio da ao, no sendo mais possvel reverter tal
circunstncia decadencial, que no se suspende, interrompe nem se prorroga. Tribunal
Regional Federal da 2 Regio, 2 Turma Especializada, AC 2003.51.01.512296-6, Des. Liliane
Roriz, deciso unnime, DJ 03.09.2007.
A titular do privilgio somente recorreu ao Poder Judicirio em 11/10/2004, quando j no mais

seria possvel revigorar os efeitos da patente, uma vez que seu objeto j se encontrava em
domnio pblico, razo pela qual a pretenso autoral encontra-se despida de objeto.Tribunal
Regional Federal da 2 Regio, 2 Turma Especializada, AC 2004.51.01.534005-6, Des. Liliane
Roriz, deciso unnime, DJ 03.09.2007.
Ademais, verifica-se que o requerimento administrativo para extenso do prazo (petio n

011227) foi protocolizado em 12/04/1999 (fls. 127 e 130), quando j decorrido o prazo de
validade da patente, que era at 10/04/1999, e, portanto, j tendo o objeto da patente em
questo cado em domnio pblico, no cabendo o requerimento para ressuscitar aquela
patente.Tribunal Regional Federal da 2 Regio, 1 Turma Especializada, AMS
2001.02.01.001333-7, JC Guilherme Calmon, deciso unnime, DJ 22.08.2007.
No assombra essa situao, se lembrarmos que em relao aos inventos, o domnio pblico
a regra e a proteo, exceo, sempre condicionada a inmeros fatores e por prazo sempre
limitado.Tribunal Regional Federal da 2 Regio, 2 Turma Especializada, AC
2005.51.01.534005-6, Des. Andr Fontes, deciso por maioria, DJ 11.12.2007.
j que, no momento da impetrao, a patente j cara no domnio pblico, por estar extinto o
privilgio desde 21.01.2005, tratando de res communis omnium, segundo o magistrio de
Pontes de Miranda. Tribunal Regional Federal da 2 Regio, 1 Turma Especializada, AC
2005.51.01.507620-5, JC Mrcia Helena Nunes, deciso unnime, DJ 10.04.2008.
29
UERJ, e da ESA/SP.
Ocorre que, para que possa se discutir a forma de contagem efetiva do prazo remanescente, a
patente deve encontrar-se em vigor na data do ajuizamento da lide, eis que se revela
juridicamente impossvel prolongar a vigncia de algo que no vige mais.Tribunal Regional
Federal da 2 Regio, 2 Turma Especializada, AC 2006.51.01.500067-9, Des. Liliane Roriz,
deciso unnime, DJ 05.05.2009.
De outro lado, considerando que a ao foi proposta somente em 07 de outubro de 2004, bem
depois do prazo acima assinalado, e no tendo a parte conseguido nenhum provimento
jurisdicional de modo a evitar que a matria da patente casse em domnio pblico no prazo
concedido pelo INPI (2003), nego provimento ao Apelo, confirmando o resultado da sentena.
Tribunal Regional Federal da 2 Regio, 2 Turma Especializada, AC 2004.51.01.528976-2,
Des. Messod Azylay, deciso unnime, DJ 10.07.2009.
Contudo, in casu, verifico que na data da propositura da ao (em 21/10/99) duas das patentes
j se encontravam extintas, PI 8403987 e 8404042, (com datas de vigncia at 09/08/99 e
13/08/99), e duas outras, PI 8406635 e PI 8500629, acabaram caducando (em 20/12/99 e
12/02/200) antes da data da liminar (em 13/04/2000), que antecipou os efeitos da tutela (fls.
520), hipteses que se configuram em queda automtica em domnio pblico do conhecimento
relativo a tais patentes, sem nenhuma possibilidade de reivindicao de novo prazo, por conta
da extino definitiva e irreversvel de tais ttulos. Tribunal Regional Federal da 2 Regio, 2
Turma Especializada, AC 1999.51.01.024120-0, Des. Messod Azyulay, DJ 10.07.2009.
No se pode, no caso, em termos de vigncia de patentes e de domnio pblico sobre inventos,
falar de lei mais benfica, pois, em se tratando de patentes, estar-se- diante de interesses
contrapostos, ou seja, de um lado, os autores do invento protegido; do outro, os que pretendem
se utilizar livremente do invento, aps o decurso do prazo de patente. Voto do Relator Juiz Fed.
Conv. Aluisio Gonalves De Castro Mendes em 27 de junho de 2007 no Acrdo do Proc.
199902010507 880, da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a
Regio, deciso por unanimidade.
Concluso
Assim que, em ateno e respeito louvvel sentena sobre a qual ora se
reflete, cabe reiterar nossa convico de que o autor, neste contexto no poderia
aproveitar do perodo de graa que invoca. Assim entendo pelas seguintes razes:
a. No carecia ele de nenhum perodo de graa se tivesse manifestado, de boa f, sua
inteno de manter sigilo para efeitos de obter patente CSN. Ciente deste
interesse, a companhia poderia optar por adquirir ou no a tecnologia, test-la ou
no segundo este imperativo de sigilo.
b. Assim, a hiptese de perodo de graa resulta de uma manifestao menos clara, ou
menos de boa-f, do inventor. Nem todos esto cientes das complexidades de um
sistema de patentes, mas a pratica corrente na economia brasileira, pelo menos do
sul do pas, que mesmo os empreendedores brasileiros menos avisados - se de boa
30
UERJ, e da ESA/SP.
f normalmente exigem sigilo dos parceiros ou usurios em relao a suas

tecnologias.
c. A invocao do perodo de graa se faz, assim, com vistas a reparar uma situao
equvoca.
d. Como narramos, a revelao impede a novidade inclusive exatamente atravs dos
atos praticados pelo inventor. Todo o magistrio dos doutos vai nesse sentido.
e. O inventor no invocou poca, caso lhe assistisse, a garantia de prioridade. No
havia, poca em que a revelao se deu, norma vigente excluindo , ainda que
condicionalmente, a revelao do estado da tcnica. Como resultado, pela lei ento
vigente, o invento revelado caiu no estado da tcnica e por no ter antes
depositado o pedido de proteo ou requerido garantia de prioridade (se entendesse
valer-lhe) - no domnio pblico.
f. O perodo de graa, vigendo desde 14/5/1997, constitui uma exceo regra geral
da novidade. Assim, cria uma hiptese de incidncia isentiva e condicional da regra
de novidade. Havendo a hiptese do perodo de graa, a revelao se convola
condicionalmente em iseno temporria e contida dos efeitos da anterioridade que
mata a novidade.
g. Essa iseno, conforme entendimento constante no se de parecer do INPI, mas de
casustica relevante, apenas se aplica s hipteses de hipossuficincia, e no em
benefcio geral. Enfatiza-se assim seu aspecto excepcional, limitado e finalstico 31.
31 (...) o fato de o recorrido (...) ter comercializado o invento antes do seu deposito no impede que ele se
beneficie do perodo de graa previsto no artigo 12 da Lei n. 9.279-96. O referido dispositivo dispe que " no
ser considerada como estado da tcnica a divulgao de inveno ou modelo de utilidade, quando ocorrida
durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depsito ou a da prioridade do pedido de patente". Sobre o
instituto, Denis Borges Barbosa discorre que: "o perodo de graa objetivo, e sua proteo no afetada pelo
descuido ou falta aparente ou real de intento em proteger o valor econmico do invento. Porm, no obstante o
intuito protecionista do instituto, voltado ao inventor individual ou pequena empresa que - historicamente -
tendem a perder o direito de pedir patente por divulgarem o invento antes do depsito, o que se tem neste
dispositivo uma suspenso do perodo em que a tecnologia cai em domnio pblico. Assim, a interpretao de
seu teor levar em conta a exigncia constitucional de balanceamento entre interesses contrastantes, sem perder
de vista proteo ao mais fraco, que pode ser o inventor, mas tambm sem frustrar os interesses da comunidade,
que de ter a tecnologia de uso livre, ou logo publicada para conhecimento pblico. Assim, nenhuma
contemplao poder haver no caso de invento de titularidade uma grande ou mdia empresa que descura de
pretender proteo a seus inventos; dormientibus non soccurit jus. Para estes, h que se aplicar o perodo de graa
com o mximo de restrio" (Ob. Cit. 377). Assim, penso que se pode entender como divulgao do invento
tambm a sua comercializao com intuito de se estimar a receptividade no nicho mercadolgico a que se destina,
bem como avaliar a verdadeira efetividade da soluo tecnolgica presente na inveno. (...) Tambm no que toca
a questo, convm salientar que a constatao de que a comercializao da criao industrial em comento foi
realizada com o intuito de estimar a receptividade inveno na sua rea de aplicao e tambm avaliar a verdadeira
efetividade da soluo tecnolgica nela apresentada decorre do prprio contexto dos autos, a comprovar que o
titular da patente PI 9703496-7 inventor individual, o real destinatrio da proteo prevista no artigo 12 da Lei
n. 9.279-96 e cujos instrumentos de divulgao da inovao tecnolgica so sabidamente limitados, se
comparados aos disponibilizados para as empresas de grande porte." (Embargos de Declarao em AC
31
UERJ, e da ESA/SP.
h. Essa iseno alm disso condicionada ao requerimento, como se l dos atos

administrativos do INPI, com o apoio de julgado que j se mencionou. Ao solicitar
a proteo, o inventor no requereu a proteo, nem atendeu os requisitos para sua
concesso.
i. A interpretao de que cabia o perodo por j vigorar o mesmo ao momento em que
foi solicitada a patente no considera que aplicar, ento, a proteo, importaria em
admitir aplicao retroativa do dispositivo. Momento anterior lei, nos fatos do
caso, seria atrado para o mbito de sua vigncia.
j. Muitas razes se levantam em prol de retroatividades. Em voga sempre est a o
efeito benfico ao prejudicado. 32 No caso, no entanto, no se tem um favorecido em
face do estado, a quem se imputaria a facies de Leviat, mas os interesse da
sociedade no livre uso dos inventos. Certo que no caiba abandonar o inventor, em
especial o eventualmente hipossuficiente, mas no se o far em desfavor dos
interesses sociais, quando no haja dispositivo legal ainda vigente.
k. O efeito material da retroatividade, antes da vigncia da hiptese de incidncia
isentiva e condicional, retirar o invento, que cara no estado da tcnica e no
domnio pblico anteriormente lei, da res communis omnium. Privatizar o que j
era de todos.
l. Como se listou, vasta a casustica que declara a irremissibilidade do domnio
pblico. Com toda ateno situao de equidade subjetivo (inventor empresrio,
mas no de porte internacional) e temporal (tudo se deu pouco antes da vigncia da
lei), fato que a aceitao desse caso em desafio do princpio pareceria
2004.51.01.513998-3, da Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2. Regio,

unanimidade, 30 de setembro de 2008. Esse entendimento tambm est expresso no
Parecer/INPI/PROC/CJCONS/N 02/09, Processo n 52400.002662/2008, de 31/08/2009, ao qual foi dado
efeito normativo : 18. No foi outra a razo pela qual me apoderei das consideraes emitidas pelo ilustre
tratadista citado seno para dizer que tambm entendo, como o afirma - ou, quando menos, insinua - ele ali, que a
proteo tem como destinatrio o inventor individual ou a pequena empresa que, historicamente, tendem a perder
o direito ao patenteamento pela divulgao extempornea do invento antes de requerida a pertinente proteo,
vendo-se com extrema restrio a exceo quando se trata de empresas de maior porte, via de regra melhor
assessoradas e conhecedoras dos direitos que informam o instituto da propriedade industrial. 19. Deveras, do
exame das hipteses contempladas nos incisos do art. 12 da LPI, tem-se que a primeira delas (inc. I) se refere
diretamente ao inventor, em relao ao qual a divulgao permitida sem afetao do requisito da novidade -
desde que no antecedendo em mais de doze meses o depsito do pedido -, sabendo-se que, no mais das vezes,
tal divulgao decorre pura e simplesmente do af de trazer luz a sua criao, de torn-la pblica, sem o cuidado
maior de buscar primeiro garantir-lhe a devida proteo, geralmente por ingenuidade e na inscincia dos requisitos
legais, no mais Se lhe exigindo, por sinal, aquelas formalidades a que aludia o precitado art. 7 do CPI antigo, que
pouco efeito prtico tinham, em face, justamente, da ignorncia da lei.
32 Para este parecerista, que foi treinado inicialmente no campo tributrio, sempre acorre o CTN: Art. 112. A lei
tributria que define infraes, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorvel ao acusado, em
caso de dvida quanto: I - capitulao legal do fato; II - natureza ou s circunstncias materiais do fato, ou
natureza ou extenso dos seus efeitos; III - autoria, imputabilidade, ou punibilidade; IV - natureza da
penalidade aplicvel, ou sua graduao.
32
UERJ, e da ESA/SP.
desaconselhvel em face da magnitude dos interesse constitucionais atendidos pela

jurisprudncia deste tribunal em contrrio.
meu entendimento, salvo o juzo dos doutos.

OAB RJ 23.865
33

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Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integrao Econmica (UERJ)

DA CONSULTA E DOS FATOS ............................................................................................................................ 2

[i] Prova de revelao................................................................................................................................. 26

Da consulta e dos fatos

Do que suscitamos em nosso parecer perante a justia estadual

Da nulidade da patente em face da revelao prvia

b) O fornecimento de documentos que por si s revelam a soluo tcnica.

Quanto ao efeito dessa revelao, citamos Gama Cerqueira1:

1 Tratado de Direito da Propriedade Industrial, vol. 1, I, Forense, 1952, p. 77.

Diante do exposto e considerando que a Proposta Tcnica apresenta-se

A revelao se deu antes do depsito

Como a divulgao do invento, capaz de incorpor-lo ao estado da

do inventor, baseado em informaes deste obtidas ou em decorrncia

Da eficcia do perodo de graa

Comisso sobre a necessidade do harmonizar os direitos do autor com a

A noo de monoplio de Lorde Coke, de outro lado, suscita um dos

Assim, a impossibilidade de apropriao singular do domnio comum

I No tem o Poder Legislativo competncia para editar leis que

Quando a ao da Idelbron no importaria na nulidade da patente

prejudicial. Ao entregar o que lhe fora encomendado, a Idelbron no revelou seu

Das consideraes complementares

De quando o uso pblico do invento afeta resulta na nulidade

[ 4 ] 2. 11. - Efeito do uso anterior sobre a anterioridade

Texto idntico o do Art. 52 da Conveno de Munique. (Patente Europia).J a lei alem

20 Chavanne e Burst, op. cit. , loc. cit.

mais adequadamente comprovado atravs de ao declaratria prpria, ou de justificao, se

De como o perodo de graa uma norma excepcional

[ 4 ] 4 . - As excees regra da novidade

De que dispositivo se cuida

Comentado com Precedentes judiciais, Lumen Juris, 2012.

Direito Internacional Pertinente

Ato normativo do INPI

Diretrizes de exame (2002)

[a] Perodo de graa

Perodo de graa e garantia de prioridade

200451015349930, Primeira Turma Especializada, Aluisio Goncalves de Castro Mendes.

Historiando o que ocorria antes da lei vigente:

[b] Para ambas patentes

[f] Quando a divulgao feita pelo inventor

[g] Publicao no autorizada feita pelo INPI

[h] Divulgao por terceiros

[i] Prova de revelao

De como no cabe perodo de graa na hiptese

Da especificidade da revelao efetuada antes da vacacio legis

Da impossibilidade de retirada do invento do domnio pblico

Assistiria ao apelante o direito de ter o prazo de vigncia de sua patente de inveno

A titular do privilgio somente recorreu ao Poder Judicirio em 11/10/2004, quando j no mais

Ademais, verifica-se que o requerimento administrativo para extenso do prazo (petio n

f normalmente exigem sigilo dos parceiros ou usurios em relao a suas

h. Essa iseno alm disso condicionada ao requerimento, como se l dos atos

2004.51.01.513998-3, da Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2. Regio,

desaconselhvel em face da magnitude dos interesse constitucionais atendidos pela

meu entendimento, salvo o juzo dos doutos.

Denis Borges Barbosa

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