Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil) }OSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO

M acha::Jo, José M aura Decoussau
Aspectos da antecipação da tutela na propria::Ja::Je industrial : patentes,
desenhos industriais e ma-cas/ José Mauro Decoussau Macha::Jo.- São Paulo:
Edi tora Revista dos T ri bunai s, 2007.

Bi bl i ografi a
ISBN 978-85-203-3078-4

1. Desenho industrial 2. Ma-ca industrial -Brasil 3. Ma::Jidas cautelcres-

Brasil 4. Patentes- Brasil 5. Processo civil -Brasil 6. Proprieda::Je industrial -
Brasil 7. Tutelajurisdicionai-Brasill. Titulo.

07-3247 CDU -347.922.33:347. 77(81)

Índices para catálogo sistemático: 1. Brasi I : Anteci paçãJ da tutela: Proprie:la::le PECTOS DAANTECIPAÇÃO DA TUTELA
industrial: Processo civil 347.922.33:347.77(81) 2. Brasil: Proprieda::Jeindustrial:
Antecipação da tutela: Processo civil 347.922.33:347.77(81)
NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PATENTES, DESENHOS INDUSTRIAIS

E MARCAS

EDITORA lli1
REVISTA DOS TRIBUNAIS
TRIBUNAL DE JlJSTIÇA

1 02 ASPECTOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
caso o Brasil não passe a se comportar da mesma forma, poderá sofrer
retaliações econômicas que comprometerão o seu desenvolvimento a
longo prazo.
A solução para esse impasse não é simples e demanda uma série
de medidas conjuntas e coordenadas. Entre elas, inclui-se o melhor
aparelhamento do INPI, para que os títulos de propriedade industrial
não levem tanto tempo para serem outorgados, assim como a
destinação de mais recursos ao treinamento de autoridades alfande-
gárias e policiais.
Também poderiam ser criadas varas especializadas em proprie-
dade industrial, com juízes especialistas na matéria, bem como corri'
uma relação de peritos no assunto, que possam auxiliar o trâmite mais
rápido dos processos. A criação dessas varas é expressamente prevista
na Lei da Propriedade Industrial, mas ainda não se concretizou na
maioria das capitais brasileiras 5°
Nesta obra, o nosso objetivo é demonstrar que, além dessas me-
didas, a técnica da antecipação de tutela desempenha uma importan-
te função na defesa dos direitos de propriedade industrial. A sua uti-/
lização permite que o direito verossímil ou evidente seja prontamente
satisfeito, o que é de suma importância na maioria das ações relativas
a bens imateriais, que normalmente-não podem se submeter à tutela-
padrão prestada pelo Estado.
De acordo com a Lei da Propriedade Industrial há duas ações
principais em que a antecipação de tutela pode ocorrer: (i) ações que
visem à abstenção de atos de contrafação de patentes, desenhos in-
dustriais e marcas; (ii) ações de nulidade de patentes ou registros de/
desenhos industriais e marcas que tenham sido concedidos pelo INPI
contrariamente às disposições legais.
Em tais ações, concentrar-nos-emas em analisar a antecipação
em face da urgência, pois as hipóteses previstas no art. 273, II e§ 6. 0 ,
do CPC não têm nenhuma particularidade relacionada a bens
imateriais.
50. "Art. 241. Fie~ o Poder judiciário autorizado a criar juízos especiais para
dirimir questoes relauvas à propriedade intelectual."
A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 103
3.4 A antecipação da tutela nas ações para impedir a prática de
contrafação de patente, desenho industrial e marca
Alcance do termo "contrafação"
3.4.1
O INPI, ao conceder um título de propriedade industrial, confe-
re ao seu titular o direito de explorar o bem imaterial por ele protegi-
do com absoluta exclusividade. A principal conseqüência da conces-
são é a possibilidade de que o titular impeça que terceiros se utilizem
da criação intelectual sem uma prévia autorização.
Dá-se genericamente o nome de contrafação (junção dos vocá-
51
bulos contraJacere) à violação de direitos de propriedade industrial,
bastando, para tanto, a existência de um título de propriedade
validamente expedido pelo INPI, e um fato material que constitua
2
ofensa total ou parcial ao direito de propriedade por ele atribuído 5
A prática de contrafação de patente, desenho industrial e mar-
ca é prevista na Lei da Propriedade Industrial, respectivamente,
nos arts. I83 a 186, I87 e 188, bem como 189 e 190, não prati-
cando o ato somente quem fabrica o produto contrafeito, mas
também quem o exporta, vende, expõe, oferece à venda, tem em
estoque, oculta, recebe para utilização com fins econômicos ou
mesmo quem o importa. 5 3
51. GAMA CERQUEIRA, Tratado da propriedade industrial, 1956, v. 2, p. 242. Não
obstante a Lei da Propriedade Industrial não utilize o termo "contrafação",
ele é comumente utilizado para denominar a exploração indevida de direi-
tos de propriedade industrial. já em 1844 a lei francesa sobre propriedade
industrial utilizava, no seu art. 40, o termo "contrafação" para refenr-se ao
ato- de fabricação indevida de produtos patenteados ou exploração
desautorizada de processos objeto de patentes. Cf. a respeito HENRI ALLART,
op. cit., p. 361.
52. GAMA CERQUEIRA, Tratado da propriedade industrial, 1956, v. 2, p. 327.
53. Além dessas condutas, de acordo com o art. 185 da Lei da Propriedade
Industrial também constitui delito o fornecimento de um "componen-
te de um produto patenteado, ou material ou equipamento para reali-
zar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componen-
J
te, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do
objeto da patente".
 1 04 ASPECTOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
A contrafação independe da obtenção de lucro pelo contrafator./
como fruto da co_mercialização do produ to, ou da comprovação de que
o titular do direito lesado sofreu prejuízos em vista do ato ilícito. o
simples ato de fabricar um produto patenteado ou de reproduzir uma
marca registrada, por si só, já caracteriza o ilícito.
A Lei da Propriedade Industrial também não estabelece a neces-
sidade de que_a má-fé do contrafator seja evidenciada para que 0 ilíci-
toestep configurado. Mesmo agindo de boa-fé, aquele que viola di-
reitos de propriedade industrial de terceiro pratica contrafação, po- /
dendo ser responsabilizado penal e civilmente por essa conduta.
Nesse aspecto, a Lei da Propriedade Industrial diverge da legis-
lação franc:sa, segundo a qual aquele que oferece à venda um produ-
to contrafeito fabncado por outrem só será responsável pelo ilícito se
houver comprovação de que o fez com conhecimento de causa. 54
3.4.2 Contrafação de patentes
A contrafação de patentes impede que o seu titular usufrua ple-
namente dos direitos que lhe são garantidos pela Constituição Fede-
ral, e que foram obtidos, no mais das vezes, graças a grandes investi-
mentos para o desenvolvimento de uma nova tecnologia.
. Embora o ato de contrafação não impeça que o titular da patente
contmue explorando-a,já que uma das características dos bens imateriais
é a possibilidade de exploração simultânea por um número indefinido /
de pessoas, é certo que o produto contrafeito concorrerá com 0 legiti- -
ma mente produzido, proporcionando uma remuneração indevida àque-
le que usurpou a tecnologia desenvolvida por outrem.
~lém de atender ao interesse privado, o combate à contrafação
tambem atende ao interesse social, pois garante 0 funcionamento de
empresas legalmente estabelecidas que contribuem para 0 desenvol-
54. A doutrina francesa considera como contrafator direto aquele qu
· b m'd o d e má- f é e contrafator ·nd·
o d e l r.to. _rm 1 r e pra rca
. 1 rreto aque e que o 1az sem ter
plena crenCia de que violou direitos de terceiros. FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN
op. clt., p. 285-286.
A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 105
vimento econômico e tecnológico do País, seja pagando impostos, seja
gerando empregos ou mesmo investindo para que haja o aprimora-
mento cónstante das técnicas empregadas na indústria. 55
A prática da contrafação de uma patente demanda o preenchi-
mento de dois requisitos, quais sejam: (i) a patente infringida deve
ser válida, pois, do contrário, o suposto contrafator poderá sustentar,
como matéria de defesa, que a patente é nula e que não houve a prática
do ilícito; 56 e (ii) a patente deve ter sido reproduzida em uma das suas
características essenciais, não caracterizando contrafação a reprodu-
ção de detalhes que estejam em domínió público. \
\
O âmbito de proteção da patente é delimitado pelas reiviJ:\dica-
çôes que são apresentadas ao INPI. 57 GAMA CERQUEIRA chama ate~çâo
para esse aspecto ao afirmar que "a interpretação do privilégio ci!{a-
se nas reivindicações, tal como constam da patente, independentemen-
te do que consta no processo, dos laudos técnicos e do despacho de
concessão do privilégio. A descrição e os desenhos podem esclarecer
as reivindicações, mas não suprem a sua deficiência, as suas falhas ou
omissões. O que consta da descrição, sê não constar das reivindica-
ções, é como se não existisse". 58
Dessa maneira, a contrafação de patente resta configurada se uma
das suas reivindicações for reproduzida, ou, ainda, se forem empre-
gados meios equivalentes ao processo patenteado (art. 186 da Lei da
Propriedade Industrial). A utilização de meios equivalentes caracte-
riza-se pela substituição de meios patenteados por outros que, embo-
55. GEORGESBRY,Lapropriétéindustlielle, littéraireeartistique, op. cit., p. 330-331.
56. Art. 56, § 1. 0 , da Lei da Propriedade Industrial.
57. Normalmente a redação das reivindicações é feita por um técnico familia-
rizado com a matéria, a fim de evitar que seja requerida uma patente com
maior ou menor amplitude do que a efetivamente almejada. O INPI editou
o Ato Normativo 12 7 para regulamentar como as reivindicações devem lhe
ser apresentadas. No item 15.1.3.2.1, e), desse ato, o INPI estipula que "após
t' a expressão 'caracterizado por', devem ser definidas as características téc-
nieas essenciais e particulares que, em combinação com os aspectos
explicitados no preâmbulo, se deseja proteger".
' 58. Tratado da propriedade industrial, 1982, v. 1, p. 400-401.

106 ASPECTOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ra sejam diferentes do protegido, desempenhem exatamente a mesma "
função no bojo do processo. 59
A reprodução servil de todas as reivindicações caracteriza con-
trafação total (também chamada por alguns autores de usurpação),
ao passo que a reprodução de apenas uma ou algumas delas tipifica
contrafação parcial6o
A contrafação de produto patenteado ocorre independentemen-
te da forma pela qual ele tenha sido produzido, isto é, seja qual for o . '
processo de fabricação usado na sua montagem, o ilícito restará con-
figurado se o resultado final, o produto em si, reproduzir alguma das
reivindicações descritas na patente.
Nesse caso, não há relevância na comparação estética entre o
produto original e o contrafeito, visto que a utilização de reivindica-
ções patenteadas não significa, necessariamente, que o produto con-
trafeito terá o mesmo aspecto do patenteado. O aspecto estético, como
veremos, assume maior relevância quando se analisa a contrafação de "
desenhos industriais.
Também não importa que o produto contrafeito seja de qualida-
de inferior ao original para que se configure o ilícito; e mesmo que o
objeto contrafeito tenha uma qualidade superior e traga inovações
tecnológicas em relação ao fabricado pelo titular da patente, haverá a
contrafação.
Enfoque diverso deve ser adotado no caso de contrafação de pa-
tente de processo; não se deve atentar para o produto que é fruto do
processo, mas sim, para o meio pelo qual ele foi fabricado. A justiça
francesa, por exemplo, em uma célebre ação, considerou como con-
trafação de patente o emprego de um processo patenteado de destila-
ção de vinho, mesmo tendo sido demonstrado que ele havia sido
59. FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, op. cit., p. 290.
60. ~respeito da contrafação parcial de uma patente observa HENRI ALLART que
!e brevet peut, tout en ayant suivant !e voeu de la !oi, un seu! objet princi-
pal, comprendre des éléments divers susceptibles d'etre employés les uns
mdependamment des autres. L'usurpation d'un seu! de ces éléments cons-
titue !e délit de contrafaçon". Op. cit., p. 363.
A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
107
empregado para destilar outro tipo de bebida alcoólica derivada da
beterraba.01
Ante a dificuldade de se determinar a priori se o processo paten-
0
teado foi utilizado indevidamente, o art. 42, §2. , da Lei da Proprieda-
de Industrial, determina que a violação ao direito do titular somente
ocorrerá "quando o possuidor ou proprietário não comprovar, me-
diante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido
por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente".
Por isso, nos casos de patente deprod~to, o ônus da prova da con-
trafação incumbe ao titular da patente violada; mas, no caso de patente
de processo, o legislador optou por inverter esse ônus para o suposto
contrafator. É este quem deve levar ao conhecimento do juiz os elementos
necessários que demonstrem que, não obstante fabrique o mesmo pro-
duto do titular da patente de processo, o faz por meio de um processo
próprio e que não reproduz as reivindicações patenteadas.
Em suma, na ação que versar sobre patente de produto, caberá
ao seu tit~lar provar que uma ou mais das suas reivindicações fo~am
utilizadas pelo contrafator. Há que se confrontar as reivindicações do
produto patenteado com as características do produto contrafeito, a
fim de determinar se houve ou não o ilícito. No caso de patente de
processo, caberá ao suposto contrafator, na sua defesa, evidenciar que
utilizou um processo diverso daquele patenteado para fabncar exata-
mente o mesmo produto.
3.4.3 Contrafação de desenhos industriais
A proteção conferida pelo registro de desenho industrial tem
como balizas as reivindicações escritas apresentadas ao INPI, tal como
acontece com as patentes, bem como quaisquer desenhos e fotogra-
fias que eventualmente sejam apresentados ao INPI com o propósito
de melhor descrever o que se pretende registrar.
Portanto, a proteção legal conferida ao titular do desenho indus-
trial é re.sirita às ilustrações constantes do respectivo pedido, proteção
61. Idem, p. 368-369.
 1 08 ASPECTOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
essa que não se estende a objetos que não se revelem total ou parcial-
mente coincidentes, isto é, com as mesmas características protegidas.
A aferição da prática de contrafação de desenho industrial é feita
obse.rvando-se os mesmos princípios atinentes a patentes, devendo o
seu titular apresentar provas de que o suposto contrafator explora uma
ou mais características que são objeto de proteção.
A peculiaridade do desenho industrial é que, diferentemente daJ
patente e da marca, não é realizado, pelo INPI, um exame prévio que
evite a conces.são de registros em desacordo com as disposições legais.
Por ess~ ~onvo, embora possa haver provas incontestes de que as
caractensncas do registro foram reproduzidas, não haverá um alto grau
de segurança de que o registro é válido e o direito de exclusividade se
JUStifica.
3.4.4 Contrafação de marcas
O termo "contrafação", como já analisamos, é empregado
comumente para designar todo o conjunto de práticas que violam
direitos de propriedade industrial. Alguns autores, porém, utilizam
0
termo em um sentido mais estrito, para designar apenas os atos de
rep=odução integral ou parcial de uma marca, sem a respectiva autori-
zaçao por parte do seu titular6 2
Adotando-se o sentido estrito, a violação aos direitos do titular
de um_a marca pode ocorrer em duas modalidades, a reprodução (con-
trafaçao), que pode ser integral ou parcial, e a imitação. 63 A reprodu-
------------
62. GAMA CERQUE~RA analisa as diversas possibilidades de utilização da pala-
vra c~ntrafaçao, optando por empregá-la em sentido amplo. Tratado da
propnedade industrial, 1956, v. 2, p. 243. WALDEMAR FERREIRA, por sua vez,
entende que contrafação somente poderia ser utilizada para identificar a
reprodução inte~ral, ao passo que a reprodução parcial não seria propria-
mente contrafaçao, mas sim Imitação. Instituições de direito comercial v
2, p. 335-348. , .
63. Além dessas duas modalidades GAMA CERQUEIRA propõe uma outra deno-
mmada usurpação. Esta se caracterizaria pela aposição de marca legítima
~m produto ou artigo de procedência diversa do titular da marca (Tratado
a propriedade industrial, 1956, v. 2, p. 243-244). Preferimos não adotar
A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 109
ção oc~~re com a cópia da marca, seja total ou parcial, ao passo que a
imitação caracteriza-se pela sua reprodução disfarçada com algumas
diferenças inseridas pelo contrafator. 64
GAMA CERQUEIRA adverte que, ao praticar imitação, o contrafator
"consegue dar à marca a mesma aparência da marca legítima sem re-
produzir nenhum de seus elementos. Adota marca do mesmo gênero,
imita o seu formato particular, emprega caracteres tipográficos seme-
lhantes,-disse de modo parecido os seus'diversos elementos, escolhe
cores aproximadas, procurando por esses meios emprestar à marca a
mesma filosofia da marca legítima, aquele que 'conseguem ser diver-
sas, sem serem diferentes"' .65
A prática de contrafação, seja mediante reprodução, seja por
imitação, normalmente só ocorrerá se os produtos ou serviços distin-
guidos pela marcas confrontadas pertencerem a ramos de atividade
idênticos ou afins, sendo possível que o-consumidor seja induzido a
confusã-o. Isso acontece porque, como já visto, as marcas, em regra,
estão sujeitas ao princípio da especialidade, pelo qual gozam de pro-
teção apenas em relação aos produtos ou serviços indicados no seu
certificado de registro.
Entretanto, no caso das marcas de alto renome não se deve aten-
tar para a identidade ou afinidade entre as marcas comparadas, pois,
_J como já dito, a marca de alto renome é amplamente conhecida pelo
------
essa terceira modalidade, pois entendemos que a aplicação de marca legí-
tima em produto que não provém do titular da marca tipifica reprodução
total da marca.
64. Idem, p. 243.
65. E acrescenta GAMA CERQUEIRA que "outra forma de imitação, que se pode
denominar ideológica, é a que procura criar confusão com a marca legí-
J
tima por meio de idéia que esta evoca ou sugere ao consumidor. Há mar-
cas que despertam a idéia do produto á que se aplicam ou de alguma de
suas qualidades, ou que sugerem uma idéia qualquer, sem relação direta
com o produto assinalado. O emprego de marca que desperte a mesma
idéia que a marca legítima, mesmo que seja materialmente diversa, pode
estabelecer confusão no espírito do consumidor, induzindo-o em erro".
Idem, p. 65-67.

11 Ü ASPECTOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
público, e, como tal, goza da proteção especial conferida pelo art. 125
da Ler da Propriedade Industrial.
O ~lto renome de uma marca é um estado fático, ou seja, é um
fato notono de conhecimento amplo de todos, que dispensa, assim,
qualquer tipo de dilação probatória. Como exemplos de marcas de alto
renome temos "Coca-Cola", "McDonalds", "IBM", "Marlboro" "HP"
"Gillete", "BMW", "Sony", "Budweiser", entre outras. ' '
De outra parte, no que se refere às marcas notoriamente conhe-
cidas, as quais, como já tivemos a oportunidade de analisar, são tute-
ladas pelo art. 6 bis da Convenção da União de Paris, normalmente a
proteção deve se restringir aos produtos e serviços em que se torna-
ram afamadas. Trata-se da mesma regra aplicável às marcas comuns
desprovidas de notoriedade. ' se possa identificar se uma marca caracteriza imitação de uma marca
Essa regra, contudo, não deve servis ta de forma absoluta, eis que
o art. 16.3 do TRIPS- Trade Related Aspects of Intellectual Property
~rghtS, 66 estabelece que não é estritamente necessário que haja iden-
tidade e_ntre os produtos e serviços disti]].guidos pela marca registrada
no Brasil, e os produtos e serviços do real titular do signo.
Isto é, para que o registro de uma marca notoriamente conhecida
seja invalidado no País, e o seu titular seja impedido de imediato do
seu uso, não é imperativo que se preste a identificar, no Brasil, exata-
mente os mesmos produtos e serviços nos quais se tornou renomada.
Basta, na verdade, que possa ser estabelecida uma conexão entre as
atividades do legítimo titular da marca e as atividades do contrafator.
Sobre a forma de analisar a prática de contrafação de marca- seja
qual for a sua apresentação ou o seu grau de notoriedade, EDOARDO
Bosro, baseando-se na jurisprudência italiana sobre o tema, conclui
que devem ser observadas quatro diretrizes: (i) a plena identidade entre
66. "O disposto no artigo 6 bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á,
mutatrs mutandrs, aos produtos ou serviços que não sejam semelhantes
aqueles para os quais uma marca foi registrada, desde que a utilização des-
sa marca em relação a esses produtos ou serviços, e o titular da marcare-
gistrada, e na condição dessa utilização ser suscetível de prejudicar os in-
teresses do titular da marca registrada".
A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
111
as marcas confrontadas não é absolutamente necessária; (ii) a contra-
fação pode ser parcial, quando apenas alguns dos elementos da marca
registrada são reproduzidos; (iii) as variações ou junções feitas a uma
marca não afastam a contrafação; (iv) a qualidade do produto não tem
relevância para que seja qualificado como contrafeito, bastando para
tanto a aposição ilícita do signo.
67
Entre as práticas de contrafação, certamente a que mais causa
dificulslade de análise é a imitação. Deve-se atentar para o conjunto
das marcas confrontadas, procurando-se encontrar aspectos que in-
duzam o público em geral à confusão, e que tenham sido maliciosa-
mente utilizados pelo contrafator para obter vantagem indevida.
GAMA CERQUEIRA propõe três regras a serem observadas para que
de outrem, quais sejam: (i) não analisar as marcas lado a lado, ao mes-
mo tempo, mas sim, sucessivamente, para que se possa avaliar se a
impressão deixada por ambas é a mesma; (ii) atentar para as semelhan-
ças, e não propriamente para as diferenças entre as marcas; (iii) consi-
derar a impressão geral que se teve das duas marcas, e não os detalhes
68
próprios de cada uma delas.
A pertinência dessas regras torna-se mais clara se considerarmos
que as marcas identificam produ tos e serviços para o consumidor, que
os adquire, no mais das vezes, sem atentar para os detalhes. A mera
identidade de cores, caracteres, símbolos, pode fazer que o consumi-
dor opte por um produto contrafeito em detrimento daquele identifi-
69
cado pela marca original.
67."""·Tr~~tato dei marchi e segni distintivi difabbrica, p. 419-429.
68. Tratado da propriedade industrial, 1956, v. 2, p. 68-69.
69. EuGÉNE PouiLLET não concorda com a formulação de regras para a análise
da prática de imitação, pois acredita que essa perquirição dependeria dos
detalhes de cada caso. PouiLLET apenas destaca que na análise da imitação
não se devem posicionar as marcas confrontadas uma ao lado da outra, pois
isso ressaltaria as eventuais diferenças entre elas. As marcas devem ser
analisadas separadamente para que se avalie se a impressão geral deixada
por ambas é a mesma. Op. cit., p. 313-314.
 112 ASPECTOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Em uma situação quotidiana, em que consumidores deparam-
se com estantes de supermercados abarrotadas de produtos domes-
mo gênero, o posicionamento de mercadorias distinguidas por mar-
cas cujo conjunto seja semelhante ocasionará a aquisição de um eiiL
vez do outro.
São inúmeros os exemplos de ações envolvendo imitação na
jurisprudência nacional, como o caso da "Caninha 71 ",que além
de utilizar uma grafia praticamente idêntica à da famosa "Caninha
51", também utilizava um rótulo semelhante ao do produto origi-
nal. Diante desses elementos, o Tribunal de justiça de São Paulo
verificou existir "possibilidade fática de indução do público em erro
e confusão", tendo determinado a imediata abstenção do uso des~'
ses elementos. 70
A prática de contrafação de marca também ocorre quando há a
sua reprodução, por terceiro, como parte integrante de nome empre-
sa na!. Essa utilização é passível de causar confusão ao público,
notadamente quando há identidade ou afinidade entre os ramos de
atividade, o que é vedado pelo art. 189, I, da Lei da Propriedade In-
dustrial.
A esse respeito, o Superior Tribunal de justiça já se manifestou
em reiteradas oportunidades, conforme ilustram as decisões transcri-
tas a seguir:
"Marca registrada- Uso indevido em nome comercial- Ativida-
de no mesmo campo. Registrada uma marca, não pode outra empresa
mdustnal, comercial ou de serviços utilizá-la na composição de seu
nome comercial, em havendo similitude de atividades. Recurso espe-
Cial conhecido e provido parcialmente" (REsp 212.902/SC, rei. Min.
Barros Monteiro, D] 13.12.1999).
"Processual civil - Recurso especial - Ausência de
prequestionamento- Não conhecimento- Comercial- Propriedade
industrial- Uso de marca e nome comercial (. .. ).A empresa titular de
marca anteriormente registrada pode impedir que outra empresa use,
· - - ··--· ·-----
70. TJSP,Ap. Cív.l35.923-l, rei. Silveira Netto,j. 25.02.1991.
A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 113
como nome comercial, expressão que tenha semelhanças gráfica e
fonética da aludida marca, quando há, como na hipótese, identidade
entre as atividades exercidas por ambas, tudo a fomentar confusão no
espírito do mesmo público-alvo a que ambas se dirigiam e disputa-
vam, com favorecimento, eventual e descabido, a segunda, que foi
considerada pelas instâncias ordinárias, sem irresignaçâo, neste pon-
to, como concorrente desleal. Recurso especial não conhecido" (REsp
32.263/SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, D] 18.11.1996).
É importante esclarecer que marcas registradas somente não
podem ser utilizadas, por terceiros, como nomes empresariais, quan-
do há similitude entre os ramos de atividade. Tal limitação só não ocorre
em relação às marcas de alto renome, que gozam de proteção especial
em todos-Ds ramos.
Além disso, marcas registradas também não podem ser utili-
zadas, sem autorização, como nomes de domínio, os quais são uti-
lizados para localizar páginas (ou sites) na internet. Tais registros
são realizados on line, automaticamente, sem prévio exame quan-
to a eventual violação de direitos de terceiros, por parte de uma
entidade civil, sem fins lucrativos, denominada Núcleo de Infor-
mação e Coordenação do Ponto Br., que é vinculada ao Comitê
Gestor da Internet no Brasil. Nesse sentido, o Tribunal de justiça
de São Paulo já decidiu:
"Propriedade industrial- Nome de domínio- Endereço na
internet- Abstenção do uso- Tu tela antecipada- Deferimento- Exis-
tência de marca com registro no INPI- Proteção estabelecida no art.
5. 0 , XXIX, da Constituição da República- Prevalência, ademais, so-
bre as deliberações do Comitê Gestor da Internet no Brasil- Recurso
não prov~do" (]T] 248/325).
"Marca comercial- Uso de marca alheia como nome de domínio
na internet- Inadmissibilidade, ainda que utilizada para identificar
atividade diversa- Apropriação e uso que podem ensejar no mercado
alguma perplexidade ou equívoco" (RT 8011179).
Dessa forma, a contrafação de marca ocorre quando há a sua re-
produção ou imitação desautorizada para identificar produto ou ser-
viço de terceiro, bem como quando há a sua utilização como parte
fRIBUNAL DE JUSTIÇil
 11 4 ASPECTOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTElÁ NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
integrante de nome empresarial, título de estabelecimento e de nome
de domínio alheios, desde que esse uso possa acarretar confusão.
3.4.5 A prática de concorrência desleal como decorrência da
contrafação
CARLos ALBERTO BITTAR define a prática de concorrência desleal
como sendo "todo ato de concorrente que, valendo-se de força eco-
nômica de outrem, procura atrair indevidamente sua clientela. Defi-
nindo seus contornos, pode-se dizer que existe concorrência desleal
em toda ação de concorrente que se aproveita indevidamente de cria-
ção ou de elemento integrante do aviamento alheio, para captar, sem
esforço próprio, a respectiva clientela". 71
Diante dessa definição, temos que a violação de patentes, desenhos
industriais e marcas, além de caracterizar contrafação, conforme já ana-
lisado anteriormente, também tipifica, no mais das vezes, concorrência
desleal prevista no art. 195 da Lei da Propriedade Industrial.
O mencionado artigo discrimina exemplificativamente inúme-
ras condu tas que caracterizam concorrência desleal. 72 O inciso III,
---- ----- -·-
71. Teoria e prática da concorrência desleal, p. 45.
72. "Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:
I- publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concor-
rente, com o fim de obter vantagem;
II- presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim
de obter vantagem;
III- emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio,
clientela de outrem;
IV- usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a ./
criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;
V- usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou
insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque
produto com essas referências;
VI- substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem,
o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;
VII- atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que
não obteve;
VIII -vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de
outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar
A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 11 5
especialmente, é bastante genérico, prevendo que o crime é praticado
por todo aquele que se utiliza de um meio fraudulento para desviar a
clientela alheia em seu proveito ou de outrem.
Meios fraudulentos podem ser considerados como todos e quais-
quer meios ilegais, dentre os quais certamente se inclui a contrafação
de bens imateriais. Tal utilização tem como finalidade lógica fazer com
com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se
o fato não constitui crime mais grave;
IX- dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorreu-
te, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione
vantagem;
X- recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou re-
compensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem
a concorrente do empregador;
XI- divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos,
informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou
prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento pú-
blico ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve aces-
so mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término
do contrato;
XII- divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos
ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos
ou a que teve acesso mediante fraude;
XIII- vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de
patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que
não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como deposi-
tado ou patenteado, ou registrado, sem o ser; ou
XIV- divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de tes-
tes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço con-
siderável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais c.omo
condição para aprovar a comercialização de produtos.
Pena- detenção, de 3 (três) meses a l (um) ano, ou multa.
§ 1 o Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o emprega-
dor, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações
estabelecidas nos mencionados dispositivos.
§ 2. 0 O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão
governamental competente para autorizar a comercialização de produto,
quando necessário para proteger o público."
 11 6 ASPECTOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
que o consumidor deixe de adquirir o produto original para adquirir
o contrafeito, isto é, tem como finalidade desviar a clientela do titular
do direito de propriedade industrial.
LÉLIO DENícou SCHIMIDT ressalta que "cada consumidor que seja
ludibriado pela confusão entre os produtos, vindo a adquirir o con- ~
trafeito na errônea suposição de estar levando o legítimo, caracteriza
uma diminuição na clientela potencial que há no mercado pelas mer-
cadorias do comerciante lesado"n
Ao analisar a matéria, o Tribunal de Justiça do Paraná consi-
derou que "a pior das concorrências desleais é a contrafação de
marca registrada, porque causa grave lesão ao patrimônio do legí-
timo proprietário por meio insidioso, arrebatando-lhe parte da
clientela conquistada mediante esforço contínuo de melhoria de ~
qualidade do produto"H
O tema também foi objeto de recente decisão do Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo, nos autos de agravo de instrumento em que se bus-
cava reformar decisão liminar de primeira instância, pela qual foi de-
terminada a imediata retirada do mercado de cerveja que caracteriza-
va imitação da famosa cerveja "SOL", de origem mexicana.
Comprovadas as inúmeras semelhanças entre os produtos das /
partes e, sobretudo, o uso indevido da marca "SOL", o Tribunal de
Justiça manteve a decisão de primeirainstãncia, ordenando a cessa-
ção da fabricação, comercialização, divulgação da cerveja da agravan-
te, bem como o seu recolhimento de todos os pontos de venda, sob
pena do pagamento de multa diária de R$ 500.000,00 (quinhentos
mil reais). A saber:
"Agravo de instrumento- Ação de obrigação de não fazer- De-
cisão que concedeu liminar para que a agravante se abstenha de
comercializar completamente qualquer tipo de publicidade e pro-
paganda referente ao produto que reproduza a marca 'Sol' ou que
73. Aspectos processuais da antecipação de tutela no direito de marcas, Revis-
ta da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual 3313 7.
74. 3.• Cãm. Civ., Ap. Cív. 7.296, rei. Nunes do Nascimento, j. 01.11.1990.
-. A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 11 7
imite as características de sua rotulação e embalagem, independen-
temente dos produtos já terem sido entregues nos pontos de venda
ou não, fixando a multa pecuniária diária no valor de R$ 500.000,00-
Demonstração, em sede de cognição sumária, de que os produtos
apresentam semelhanças capazes de levar o consumidor à confusão
em detrimento das agravadas - Dedsum mantido - Agravo
improvído" .75
No voto que proferiu durante esse julgamento, o Desembargador
Gilberto Moreira concluiu, de forma coerente, que, ainda que exis-
tam diferenças entre os produtos confrontados, as inegáveis semelhan-
ças entre eles- que não podem ser atribuídas ao simples acaso- reve-
lam a intenção de induzir o consumidor a erro e causar prejuízo ao
titular da marca.
Afirmou o Desembargador que "a forma da garrafa, a cor, o nome
SOL, a origem mexicana, latinoamericana. Estas características toma-
das isoladamente podem não significar muito. O conjunto, a soma de
tantas coincidências, porém, não permite dúvidas e por isso é inócuo
o afanoso trabalho de mostrar as diferenças aqui e ali. Se há que se deter
assinalando as diferenças é porque há semelhanças. (. .. ) Por que se
fez algo tão parecido com outro produto a ponto de exigir que se apon-
tem as diferenças? Por que não se usou garrafa de outra cor, de outro
tamanho, com outro desenho, outro motivo? Por que não tem um tema
germânico, a cor azul, a garrafa maior ou menor, e não fale do sol? Por
que não se fala em lua?".
É correto, pois, concluir que a contrafação de bens imateriais
também tipifica, normalmente, ilícito de concorrência desleal, já que
se trata de um meio ilegal empregado pelo contrafator para desviar,
em seu proveito, a clientela alheia. A concorrência desleal restará con-
figurada ainda que os resultados almejados pelo contrafator não se-
jam atingidos, isto é, ainda que não haja concretização do dano, uma
vez que a lei pune todo e qualquer ato que potencialmente possa cau~
saro desvio de clientela. Se assim não fosse, ao lesado caberia a difícil
75. 7." Cãm. de Dir. Priv., AI 453.276-4, rei. Américo lzidoro Angélico, j.
29.11.2006.
 11 8 ASPECTOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
tarefa de provar que os atos desleais de fato deram ensejo à perda dos
seus clientes, o que não se justifica.
3.4.6 Breve histórico das medidas judiciais urgentes contra atos de
contrafação
No Brasil, a primeira ação de vulto que tratou da violação a direi-
tos de propriedade industrial foi proposta em 1874, no estado da Bahia.
Rui Barbosa, então um jovem advogado, defendia os interesses da
empresa Meuron &: Cia., que distinguia os seus produtos pela marca
"Rapé Areia Preta". A sua concorrente Moreira&: Cia., sem autoriza-
ção, passou a identificar as suas mercadorias com a marca "Rapé Areia
Parda", e, posteriormente, pela própria marca "Rapé Areia Preta", o
que causou substancial prejuízo à Meuron &: Cia.
Conta BENTO DE FARIA que a audácia da Moreira&: Cia., que no
primeiro momento resumia-se à imitação da marca da sua concorren-
te, logo passou à reprodução integral de todos os elementos caracte-
rísticos da embalagem do "Rapé Areia Preta", inclusive reproduzindo
os avisos que denunciavam a fraude aos consurnidores-' 6
Não obstante as evidências da contrafação apresentadas pela
Meuron &: Cia, a decisão do Tribunal da Bahia, proferida em
28.07.1874, eximiu a Moreira&: Cia. da prática de qualquer ato ilíci-
to, pois não havia um dispositivo legal que tipificasse corno crime a
conduta descrita nos autos.
A perplexidade da Meuron &: Cia. fez com que enviasse um ofí-
cio à Câmara dos Deputados noticiando o ocorrido. Em resposta, em
23.10.1875 a Câmara editou a Lei 2.682, que passou a considerar cri-
me a violação de direitos sobre marcas alheias. De acordo com seu art.
11. o, era possível que ocorresse a apreensão e o depósito dos objetos
contrafeitos até que fosse proferida urna decisão final. A mesma dis-
posição foi repetida anos depois, na Lei 3.129, de 14.10.1882, que se
referia a patentes.
Nas legislações posteriores havia sempre dispositivos que ga-
rantiam o ajuizamento de medidas de busca e apreensão nessas si-
76. Das marcas de fabrica e de commercio e do nome comercial, p. 31.
A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 119
tuações,-~ujo propósito não era somente a análise preliminar dos
produtos contrafeitos, mas, igualmente, a sua pronta destruição,
se assim fosse determinado pela autoridade competente. A destrui-
ção só ocorria mediante o compromisso do titular do direito de que
arcaria com o pagamento das perdas e danos caso o ilícito não fos-
se confirrnado. 77
A busca e apreensão era urna providência satisfatória para impe-
dir a comercialização de produtos contráfeitos, mas, corno aspecto
negativo, não dirigia ao réu urna ordem para que não praticasse avio-
lação. Restava ao titular do direito violado promover seguidas apre-
ensões para impedir a venda dos produtos contrafeitos.
O inconveniente da busca e apreensão podia ser contornado
pela ação cominatória, cujo procedimento monitório, adotado até
o CPC de 1939, dava margem à obtenção de uma decisão liminar.
Na ação cominatória prevista no Código de 1939, era dirigida ao
réu, imediatamente, uma ordem de fazer ou não fazer, com prazo
de cumprimento de dez dias, sob pena do pagamento da multa es-
tipulada pelo magistrado. Caso o réu não contestasse, dava-se a sua
condenação por sentença, mas, se ele contestasse, seguia-se o rito
ordinário. 78
A imposição de urna multa era o elemento central da ação
corninatória,já que além de constituir um meio coercitivo indireto para
o cumprimento da obrigação, também poderia ser executada quando
não sobreviesse o adimplemento da obrigação-' 9
MoACYRAMARAL DOS SANTOS considerava que as ações cominatórias
eram cabíveis para obstar a prática de contrafação de patentes e mar-
cas,80 mas o seu entendimento contrastava com o de GAMA CERQUEIRA,
para o qual a medida correta seria a ação negatória (ou proibitória). A
77. Idem, p. 373 e 55.
78. EouA.RDO T ALAMINI, Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer e sua
extensão aos deveres de entrega de coisa (CPC, arts. 461 e 461-A; CDC, art.
84), p. 114.
79. MoACYR AMARAL DOS SANTOS, Ações cominatórias no direito brasileiro, t. li, p. 765.
80. Idem, p. 760.
12 Ü ASPECTOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
diferença entre elas consistia na impossibilidade de que, na ação
negatória, a ordem de não fazer fosse proferida sumariamente. 81
TINoco SoARES lembra que, à época, para a defesa de direitos de
propriedade industrial, era comum tanto o ajuizamento da ação
negatória como da cominatória. De acordo com esse autor, "a primei-"
ra tinha apenas o condão de obrigar o infrator a não continuar na prá·
tica do ato incriminado, e a segunda praticamente o mesmo, ou me-
lhor, a proibir o infrator da prática lesiva aos interesses do titular do
direito, com alguma coisa a mais, isto é, sob ameaça que, se continuasse,
estaria sujeito ao pagamento de uma multa" 82
Porém, ambas as ações não proporcionavam uma tutela efetiva
dos direitos de propriedade industrial: a ação negatória não possibili-
tava uma decisão sumária, ao passo que a ação cominatória tinha como"
inconveniente o afastamento da ordem de não fazer- caso houvesse
contestação pelo réu. Competia ao auto r aguardar a decisão final para,
se fosse necessário, executá-la em ação própria.
A dificuldade de utilizar a ação cominatória somente se acen-
tuou com o procedimento instituído pelo CPC de 1973. Não se tra-
tava mais de um procedimento monitório, com a possibilidade de
uma ordem liminar para que o réu se abstivesse da prática ilícita. Era
apenas possível que, quando requerida na inicial, o juiz arbitrasse
uma multa que passava a incidir após o trânsito em julgado da deci-
são condenatória final. 83
81. GAMACERQUEIRA entende que a ação cominatória não poderia ser utilizada
para obstar a violação a direitos de propriedade industrial, que estariam
fora do seu âmbito de incidência. A ação cabível seria a negatória ou
proibitória, que, ao contrário da cominatória, "não se inicia por um pre-
ceito ou ordem do juiz para que o réu se abstenha da prática da infração, . "
sob cominação de pena, mas por simples citação. Por outro lado, a pena
pecuniária não é cominada após simples processo sumário de cognição,
como se dá na ação cominatória, mas somente na sentença que julgar pro-
cedente e proibir ao réu a prática do ato incriminado". Tratado da proprie-
dade industrial, 1952, v. 2, p. 363.
82. Processo civil nos crimes contra a propriedade industrial, p. 163.
83. Esse posicionamento foi externado pelo Supremo Tribunal Federal em
reiteradas oportunidades (RT] 72159).
-- A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 121
Tal fato tornava a ação cominatória praticamente inútil aos titu-
lares de direitos de propriedade industrial, que tinham que aguardar
todo 0 curso do processo para, só depois, requerer uma multa pelo
descumprimento da decisão final. Os contrafatores passaram a se va-
ler de toda a sorte de medidas para procrastinar o andamento do pro-
cesso, a-fim de que, somente após o trânsito em julgado da decisão
condenatória, se abstivessem do ato ilícito, e, mesmo assim, sem o
pagamento de multa.
Na ânsia de obter um provimento que compelisse o réu a se abs-
ter imediatamente da violação do direito de propriedade industrial,
tornou-se comum a utilização de interditos possessórios, sob o argu-
mento de que seriam os instrumentos mais ajustados à defesa da pos-
se de bens imateriais.
O interdito conferia a possibilidade de que o titular do direito
obtivesse uma decisão liminar, uma verdadeira antecipação de tutela,
para impedir rapidamente a violação do seu direit0 84 Essa possibili-
dade era abalizada por PoNTES DE MIRANDA, para o qual "o bem indus-
trial, bem incorpóreo, como o bem intelectual, é suscetível de posse.
As pretensões e ações possessórias podem ser exercidas".
85
Ainda em 1991 o Superior Tribunal de justiça admitia o uso dos
interditos possessórios nesses casos, sobre os argumentos de que, no
direito pátrio seria pacífica a aceitação da existência de posse sobre
bens imateriais e que "tendo o interdito proibitório índole eminente-
mente preventiva, inequivocamente é ele o meio processual mais efi-
. . , 86
caz para fazer cessar, de pronto, a violação d aquel e d 1re1to .
Todavia, o uso de ações possessórias para a defesa da posse sobre
bens imateriais pouco a pouco deixou de ser acolhido pela doutrina e
pelos tribunais, prevalecendo o entendimento de que a posse é um
estado fático de poder que se exerce sobre coisas corpóreas, não po-
dendo ocorrer em relação a coisas incorpóreas.
84. Cf., a respeito, RT 626/45 e]T] 128/363.
85. Tratado de direito privado, v. XVII, p. 220.
86. REsp 7.196-RJ, rei. Min. Waldemar Zveiter,j. 10.06.1991.
 122 ASPECTOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
O Tribunal de justiça de São Paulo, ao apreciar o tema, reputou que
a ação cominatória seria a correta para buscar a abstenção de atos de con-
trafação, e não os interditos possessórios, visto que "posse é poder mate-
rial que alguém de fato tem sobre a coisa. É exercício dos poderes ineren-
tes ao domínio ou propriedade (art. 485 do Código Civil). Pressupõe uma
relação de direito exteriorizando o poder de fato sobre a 'coisa"' _s 7
A tentativa de se utilizarem os interditos possessórios deixava
claro que o sistema processual não dispunha de um instrumento efi-
caz para tutelar os bens imateriais, sendo ele voltado, quase que ex-
clusivamente, para medidas de reparação pecuniária do ilícito, me-
diante o arbitramento de indenização por perdas e danos.
A impossibilidade de se utilizarem as ações possessórias fez com
que se continuasse a busca por um outro instrumento efetivo para a
defesa dos direitos de propriedade industrial. Com isso, a tutela
cautelar passou a ser utilizada de maneira distorcida, sendo pleiteada
não com caráter instrumental, mas sim para obter uma decisão
satisfativa, que obstasse imediatamente o réu de praticar atos contrá-
rios ao direito de propriedade industrial. as
Mesmo que fosse mais efetiva que os demais instrumentos, a tutela
cautelar não era totalmente eficaz. O juiz não podia ordenar, sob pena
da incidência de multa, motivo pelo qual a única pressão psicológica
exercida sobre o réu era a possibilidade de ele ser condenado por cri-
me de desobediência.
Em vista disso, cristalizou-se, ao longo do tempo, a noção de que
era necessária a criação de um procedimento mais ajustado à tutela de
situações como as descritas acima, o qual culminasse com uma sen-
tença mandamental ou executiva lato só1su, bem como que possibili-
tasse a expedição de uma ordem imediata, dotada de efetividade, para
satisfazer o direito do autor. 89
87. RT]ESP 108/197.
88. Luiz GUILHERME MARINONI, Marca comercial, direito de invento, direito auto-
ral etc. Impropriedade do uso das ações possessória, cominatória e cautelar.
Cabimento da ação inibitória, RT 768/28-29.
89. Idem, p. 29.
A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 123
3.4.7 As tutelas dos arts. 461, § 3. 0 , do CPC e 209, § 1. o e§ 2. 0 , da Lei
da Propriedade Industrial, como competentes para impedir
im_ediatamente a. prática de atos de contrafação
A criação de uma forma de tutela que atendesse plenamente às
necessidades dos bens protegidos pela propriedade industrial ocor-
reu na reforma processual de 1994. O art. 461 do CPC foi revestido
das características necessárias para resguardar de maneira dinâmica
as obrigações de fazer, de não fazer e de dar, possibilitando, inclusive,
como dispõe o seu§ 3. 0 , a antecipação da tutela para que a violação
seja prontamente repelida.
A tutela do art. 461 é a mais adequada para a tutela efetiva de bens
imateriais, na medida em que "destina-se a impedir a prática, a reite-
ração ou a continuação do ilícito, nada tendo a ver com o eventual
dano, que, se for do interesse do lesado, pode ser objeto da tutela
ressarcitória, esta assim dirigida contra o ato danoso" .90
O art. 461 é a base legal que permite, nos dias de hoje, afirmar
que o processo civil brasileiro oferece instrumentos satisfatórios para
a defesa-da propriedade industrial. Essa conclusão é abalizada por
ZAVASCKI, para o qual há mecanismos aptos "para a tutela dos direitos
de propriedade industrial, seja para assegurar execução específica,
prevenindo a lesão, seja para impedir a continuidade da lesão já ini-
ciada, seja para reparar os danos decorrentes dos ilícitos". 91
O art. 461 atende, ainda, aos parâmetros de proteção fixados pelo
TRIPS- Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, que, na
sua Parte III, prevê que a proteção à propriedade industrial entre os
países signatários deve ocorrer mediante o oferecimento, aos deten-
tores desses direitos, de formas rápidas e eficazes de atuar em juízo,
por meio de procedimentos judiciais que não comprometam as rela-
ções comerciais legítimas.
No art. 50.2, o TRIPS também estabelece que os países signatá-
rios devem criar medidas cautelares inaudita altera parte, para atender
90. LUiz GuiLHERME MARINONI, Marca comerciai, direito de invento ... cit., p. 30.
91. Tutela jurisdicional da propriedade industrial, Anais do XVII Seminário
Nacional de Propriedade Intelectual, p. 73.
 124 ASPECTOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
a situações em que a demora da tutela jurisdicional tenda a provocar
dano irreparável ao titular do direito, ou :Situações em que exista risco
comprovado de que as provas sejam destruídas.
Nota-se que o sistema processual brasileiro vai até mesmo além
do que exige o TRIPS, pois não disciplina apenas as medidas cautelares
inaudita altera parte, que são essencialmente conservativas, mas tam-
bém, a antecipação da tutela antes mesmo da intervenção da parte
contrária.
Na Itália, há disposições semelhantes ao art. 461, § 3. 0 , do CPC,
também ajustadas ao TRIPS, que possibilitam a prestação de uma tu-
tela provisória inibitória em casos envolvendo patentes, desenhos
industriais e marcas, a fim de obrigar o réu, mediante a demonstração
do periculum in mora e do fumus bonijuris, a se abster da violação do
direito do auto r na pendência do processo. 92 A dou trina italiana admite
que a antecipação dos efeitos da tutela final é a melhor forma de se
defender efetivamente os direitos emjogo93
Na França, o Código da Propriedade Industrial também dispõe
sobre as chamadas mesures provisoires, pelas quais é possível impedir
que o réu continue a praticar atos de contrafação, mediante a demons-
tração de que há probabilidade no direito invocado, e de que a demanda
foi ajuizada rapidamente após o conhecimento da lesão. Exige-se, para
o deferimento da ordem, que o autor preste uma caução apta a res-
guardar possíveis prejuízos a serem sofridos pelo réu se o seu pedido
for julgado improcedente 94
A Lei de Patentes espanhola, por sua vez, igualmente possibilita,
no art. 133 e ss., sob a denominação de medidas cautelares, que sejam
proferidas decisões em caráter urgente, nos autos da própria ação em
que se requer a cessação dos atos de contrafação, determinando-se:
(i) que o réu deixe imediatamente de praticar a violação; (ii) a apreen-
são das mercadorias já produzidas e dos meios utilizados para prati-
92. MARco SAVERIO SPOUDORo, Lemisure di prevenzione nel diritto industriale, p. 202.
93. Idem, p. 194-195.
94. FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle, p. 685.
A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 125
cara violação; e (iii) a prestação de caução para garantir que o titular
do direito alegadamente violado seja indenizado.
No Brasil, além do art. 461, § 3. 0 , do CPC, a própria Lei da Pro-
priedade Industrial disciplina a antecipação de tutela para obstar ra-
pidamente a violação de direitos de propriedade industrial.
Conforme o art. 209, § 1. 0 e§ 2. 0 , da Lei da Propriedade Indus-
trial, o magistrado, na ação em que se requer indenização por prejuízos
decorrentes da violação de direitos de propriedade industrial, poderá
determinar liminarmente a sustação da violação, bem como, nos casos
de imitação flagrante de marca registrada, a apreensão de todas as mer-
cadorias em que esteja aposta a marca falsificada ou imitada.
Dispõe esse artigo in verbis "Art. 209. Fica ressalvado ao pre-
judicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuí-
zos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial
e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a pre-
judicar a ~~putação ou os negócios alheios, a criar confusão entre esta-
belecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou
entre os produtos e serviços postos no comércio.§ 1. 0 Poderá o juiz,
nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil
reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato
que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessá-
rio, caução em dinheiro ou garantia fidejussória. § 2. 0 Nos casos de
reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz pode-
rá deteriT1inar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, obje-
tos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada
ou imitada".
A redação desse artigo não prima pela clareza, pois dá a entender
que haveria a possibilidade de se determinar a abstenção dos atos de
violação, bem como a apreensão das mercadorias que contiverem a
marca falsificada, somente nos autos de ação em que é pleiteada uma
indenização. Melhor seria que a Lei da Propriedade Industrial abrisse
caminho para tais medidas em qualquer ação em que se discute a prá-
tica de violação, pouco importando o pedido de indenização.
MARINONI também notou a obscuridade do art. 209, enfatizando
que ele prevê uma tutela inibitória imediata que parte de uma falsa

12 6 ASPECTOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
premissa, qual seja de que sempre que se requer o arbitramento de uma
indenização, também se requer a condenação do réu a abstenção da /
violação. 95 Na realidade, isso não acontece, pois a indenização pode
ser pleiteada sem o pedido de abstenção e vice-versa.
Ainda que não se trate de um dispositivo facilmente interpre-
tável, quando há cumulação dos pedidos de indenização e de abs-
tenção, ele deve ser aplicado, por se tratar, tecnicamente, de uma ação
de indenização. Os requisitos a serem observados são os do art. 461,
§ 3. 0 , do CPC, sendo aplicável subsidiariamente o regime jurídico
do art. 273.
Ademais, embora o§ 1° do art. 209 estabeleça como único re-
quisito para a concessão da tutela a existência de dano irreparável ou
de difícil reparação, a sua aplicação, na realidade, deve ser feita em
consonância com o art. 461, § 3. 0 , do CPC, por se tratar da imposição
de um dever de não fazer. Do contrário, a conclusão absurda seria de
que o autor, mesmo sem evidenciar a probabilidade do seu direito,
poderia obter a antecipação da tutela calcado no risco de sofrer dano
irreparável ou de difícil reparação.
A fim de evitar dúvidas quanto à aplicação do referido dispositi-
vo, é recomendável que o legislador estabeleça, no próprio art. 209, §
1. 0 e§ 2. 0 , que os requisitos a serem observados para a antecipação são
os do art. 461, § 3. 0 , podendo, ainda, ser imposta a multa do§ 4. 0 e
adotadas as medidas de apoio do§ 5. 0 . Também é recomendável es-
clarecer que são aplicáveis, nos casos dos arts. 209, § l. o e§ 2. 0 , da Lei
da Propriedade Industrial, no que forem pertinentes, as disposições
do art. 273.
A necessária observância dos requisitos do art. 461, § 3. 0 , do CPC,
na tutela prestada com base no art. 209 da Lei da Propriedade Indus-
trial, é confirmada por TALAMINI, segundo o qual nesses casos "nem
há que se falar em aplicação 'subsidiária' do art. 461. Em tais hipóte-
ses, o que se constata é a direta e integral incidência (rectius: a aplica-
ção 'principal') do regime previsto naquele dispositivo". 96
95. Marca comercial, direito de invento ... cit., p. 35.
96. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não jazer, p. 458.
A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 127
Verifica-se, pois, que nas ações em que há cumulação dos pedi-
dos de indenização e de abstenção não há dificuldade para se aceitar a
aplicação-do art. 209 da Lei da Propriedade Industrial, e, mais especi-
ficamente, para se aceitar natureza antecipatória dos provimentos
proferidos com base nesse artigo. Isso ocorre porque a própria deci-
são final veiculará uma ordem para que o réu deixe de violar os direi-
tos do autor.
Entretanto, a situação não se mostra tão clara quando há apenas
pedido indenizatório e, no curso do processo, surge o interesse do autor
de obstar que o réu pratique atos contrários ao seu direito. A situação
é extremamente comum, sobretudo quando o autor reputa que foram
cessados os atos de violação, não sendo mais necessário o pedido de
abstenção, mas apenas o de indenização pelos prejuízos causados. Não
são raros os casos em que,já proposta a ação apenas com esse pedido,
o réu volta a praticar a contrafação.
Poder-se-ia cogitar que a determinação de que o réu deixe de
praticar contrafação não teria natureza antecipatória, mas sim
cautelar, .\listo que a decisão final não teria esse efeito direto. JoSÉ
ANTONIO LISBOA NEIVA posiciona-se dessa maneira, ao observar que a
tu tela do art. 209, da Lei da Propriedade Industrial, não guardaria
identidade plena ou parcial com o pedido indenizatório, pelo que
não poderia ser considerada como tutela antecipatória.
AduzjOSÉ ANTONIO LISBOA NEIVA que "não seria possível imagi-
nar uma tutela provisória (por exemplo, de proibição de uso de
marca) sem uma definitiva que viesse, po_steriormente, a ratificá-la.
Isso certamente não ocorreria com uma providência final apenas
ressarcitória" 97
Apesar disso, entendemos que, mesmo quando há apenas pedi-
do indenizatório, a ordem para que o réu deixe de violar o direito do
"97.. '"Questões processuais envolvendo propriedade industrial, Revista da Asso-
ciação Brasileira da Propriedade Intelectual 56/38. Nesse mesmo sentido v.
JOSÉ EDUARDO CARREIRA ALVIM, Antecipação da tutela e medidas cautelares
em prÕpriedade intelectual, Anais do XIX Seminário Nacional de Proprieda"
de Intelectual, p. 28.
 1 2 8 ASPECTOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
a~tor J_Ião consiste em tutela cautelar. A ordem que determina que 0
reu dnxe de prancar atos contrários ao direito do autor tem de fat
naturezaantecipatória, porque a decisão condenatória ao pa~amen~~
de mdemzação, necessariamente, também declara que os atos do réu
vwlam os direitos de propriedade industrial do autor.
Em ou_tras_palavra~, se a decisão final declarará forçosamente que"
os atos do reu sao_contranos ao direito do autor, tanto que este fará jus
a uma mdemza~ao pelo ilícito, nada mais lógico do que considerar
como anteC1paçao da tutela a decisão que impede 0 prosseguimento
de atos contrários a essa futura declaração.
. . Vale lembrar que a antecipação da tutela faz com que 0 titular do
direito desfrute dos efeitos concretos da declaração, e não simplesmen-
te conserve um estado de coisas para que 0 direito possa ser exercita-
do no futuro.
. MARIN~Nr considera que a antecipação de tutela nesse contexto
trana um seno mconveniente, pois caso o pedido indenizatório não
fosse acolhido, em face da inexistência de danos causados ao autor
(mesmo ten~o ocorrido a contrafação), por conseqüência, a ordem
para que o reu deixasse de violar o direito do autor seria cassada.9s
. Em que pese tal posição, entendemos que esse inconveniente na
r~ahdade não existe. Sempre que se verificar a prática de uma viola-
çao a direito de propriedade industrial, haverá, necessariamente 0
direito a uma reparação por lucros cessantes, conforme prevê 0 a~t.
210, I a III, da Lei da Propriedade Industrial.
A indenização por lucros cessantes- sem prejuízo dos eventuais
dano~ emergentes- deve ser calculada observando-se o critério mais
~avo~avel ao prej~dicado, que poderá consistir: (i) nos benefícios que
preJUdicado tena aufendo se a VlOlação não tivesse ocorri· do· (' ')
b f· · J; , n nos
.ene IClOs que oram auferidos pelo autor da violação do direito· ou
(m) na remuneração que o autor da violação teria pago ao titula; do
direno vwlado pela concessão de uma licença que lhe permitisse le-
ga 1mente explorar o bem.
A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 129
Aliás,já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo que, havendo
a violação do direito de propriedade industrial, o dano é inerente ao
ato ilícito, ou seja, "o dano, com a prática ilícita, até mesmo de natu-
reza imaterial, pela afetação do elemento moral da empresa titular, está
in re ipsa, lesando forçosamente o seu patrimônio, no mínimo, pela
falta de retribuição pecuniária desse uso, a exemplo do que se passa-
ria num contrato de licenciamento, possibilitando ao infrator um
locupletãrnento indevido e injusto" .99
De tal modo, se há a violação a direito de propriedade industrial,
não há a possibilidade de que a antecipação da tutela, deferida para
obstar a violação, seja revogada na sentença em vista da improcedên-
cia do pedido indenizatório. Sempre que se verificar o ilícito, o
contrafator deverá arcar com o pagamento de uma indenização, ainda
que essa indenização consista, simplesmente, na licença pela utiliza-
ção do bem imaterial que seria paga caso "O bem fosse legitimamente
utilizado.
Além das situações já analisadas, em que há aplicação do art. 209,
§ 1. 0 e§ 2. 0 , da Lei da Propriedade Industrial, combinado com o art.
461, § 3. 0 , do CPC, há casos em que se aplica diretamente este último .
Quando ajuizada ação apenas com pedido para que o réu não viole
o direito do autor, mas não para que o réu seja condenado ao paga-
mento de uma indenização, essa medida foge ao campo de incidência
do art. 209, cujo caput prevê que a sua aplicação é restrita às ações em
que se pleiteia uma indenização.
Temos, dessa forma, resumidamente, que o art. 209, § 1. 0 e§ 2. 0 ,
da Lei da Propriedade Industrial, é aplicável às ações de indenização
por violação de direitos de propriedade industrial, haja ou não
cumulação de pedido final para que o réu se abstenha da prática de
contrafação. Por outro lado, se o pedido for somente este, aplica-se o
art. 461,_§ 3. 0 , do CPC, por se tratar de uma obrigação de não fazer.
Em ambos os casos devem ser observadas as disposições do
microssistema formado pelos arts. 273 e 461 do CPC.
99. TJSP, 2." Cam. Dir. Pr., Ap. Cív. 237.462-4/6-00,j. 04.02.2003. Trecho do
voto vencedor do Desembargador]. Roberto Bedran,JTJ 267/238.
 130 ASPECTOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Dentre as medidas de apoio a serem tomadas para a efetivação da
tutela antecipada, destacam-se a busca e apreensão dos produtos con-
trafeitos, bem como dos materiais utilizados na sua fabricação- caso
o réu não atenda à ordem inicial para que deixe de praticar o ilícito.
Como medida extrema, após o insucesso de outras mais brandas,
poderia também ser determinado o fechamento do estabelecimento
comercial, a fim de in::tpedir a continuidade da contrafação.
No caso de se mostrar necessário o fechamento do estabelecimen-
to comercial, há que lembrar que a Lei da Propriedade Industrial, no
art. 203, determina que a paralisação das atividades não deve ocorrer
de maneira total, quando se verificar que parte das atividades é desen-
volvida de maneira lícita. Em outros termos, a ordem judicial deve
especificar que apenas devem ser cessadas as atividades ilegais, deven-
do prosseguir, normalmente, quaisquer atividades que não sejam as-
sim consideradas e não sejam objeto da medida judicial.
Embora se deva dar preferência ao arbitramento de uma multa,
já que essa medida é mais branda e faculta ao réu o cumprimento es-
pontâneo da decisão, não se pode aguardar por um longo período para
que seja atendida a ordem judicial, sobre o simples argumento de que
o não atendimento dessa ordem geraria o acúmulo de multa em favor
do autor.
Como veremos a seguir, especialmente no caso de direitos de
propriedade industrial, deve-se almejar sempre a prestação de tutela
específica ou de resultado prático equivalente, pois a reparação
pecuniária, no mais das vezes, não é apta a reparar os prejuízos sofri-
dos pelo autor.
3.4.7. 7 A análise da contrafação baseada em cognição sumária-
A probabilidade do direito
3 .4.7 .1.1 Patentes
A verificação da contrafação de patente por meio de cognição
sumária é possível, mas depende da apresentação, ao magistrado, de
provas suficientes para que ele compreenda os aspectos técnicos em
discussão, isto é, para que ele possa verificar se uma ou mais reivindi-
cações patenteadas foram reproduzidas indevidamente.
A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 131
Primeiramente, não se pode falar em probabilidade do direito se
o autor não apresentar, com a petição inicial, a carta-patente que traz
todas as informações quanto ao período de validade do direito, aos
seus limites, bem como informações relativas ao seu titular.
Além disso, para que o direito do autor se afigure provável, é
necessário que seja oferecida ao magistrado prova de que há realmen-
te reprodução total ou parcial das reivindicações da patente pelo réu.
Se houver a efetiva comercialização do produto contrafeito, o autor
também deverá apresentar prova de tal fato, mediante fotografias, notas
fiscais, declarações etc.
Dada a natureza técnica que permeia as questões relacionadas a
patentes, a demonstração da contrafação só é feita a contento mediante
uma perícia técnica. Sem ela, o magistrado não tem os conhecimentos
necessários para interpretar as reivindicações da patente e, principal-
mente, confrontá-las com as características do produto contrafeito.
Com essa finalidade, poderá ser apresentado, já com a petição
inicial, um laudo pericial pré-constituído que comprove a prática ilí-
cita, o qual poderá ser proveniente de ação cautelar de produção ante-
cipada de prova, de ação cautelar de busca e apreensão, ou, até mes-
mo, de ação penal que tenha sido ajuizada para responsabilizar o réu
criminalmente pela prática de contrafação.
j
A utilização de laudo originário de outro processo, mesmo que
não seja iie uma medida cautelar proposta com essa finalidade, é pos-
sível como prova emprestada, pois, como leciona DINAMARCO, ""lnra-
vés dela, aproveitam-se em um processo os atos de realização da pro-
va já consumados em outro, sem necessidade de repetição e com a
vantagem de tornar possível o conhecimento oriundo de fontes tal-
vez até não mais disponíveis quando o processo destinatário dessa
prova é realizado (testemunhas que morrem ou desaparecem, vestí-
gios que não existem mais etc.)" . 100
MoACYR AMARAL Dos SANTos ressalta que a prova empresta di! de-
verá ser recebida com a mesma eficácia do processo do qual provém,
100. Instituições ... cit., p. 97.
 132 ASPECTOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
desde que preencha concomitantemente os seguintes requisitos: (i)
tenha sido realizada em processo entre as mesmas partes; (ii) tenham
sido obedecidas as formalidades pertinentes na sua produção; e (iii)
haja identidade entre os fatos pro bandos. 101
Na ausência de laudos periciais oriundos de outros processos,
poder-se-ia cogitar a possibilidade de instruir a petição inicial com uma
perícia extrajudicial, realizada por profissional contratado pelo pró- "
prio autor para aferir a contrafação. Essa é uma modalidade de prova
atípica que não pode ser equiparada a uma perícia regular, mas, de-
pendendo das peculiaridades do caso, pode ser utilizada com outras
provas apresentadas do conjunto probatório.1o 2
O art. 4 2 7 do CPC dá margem à apresentação de pareceres téc-
nicos apresentados pelas partes, como forma de substituir a realiza-
ção de prova pericial. Dispõe esse artigo, in verbis, que "o juiz pode-
rá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contes-
tação, apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou
documentos elucidativos que considerar suficientes".
EGAS MoNrz DE ARAGAo entende que a disciplina do art. 427 não se
coaduna com os princípios constitucionais da ampla defesa e do con-
traditório, pois possibilita que sejam emitidos pareceres sem consistên-
cia, que dificilmente serão atacáveis, por não terem sido preparados com
o acompanhamento dos assistentes técnicos de ambas as partes. " resposta. O silêncio do réu, aliado ao parecer técnico, poderia consti-
Em vista disso, conclui esse autor que "primordial para a serie-
dade da prova pericial e para o equilíbrio de tratamento dispensado às
partes é, portanto, a efetiva oportunidade de os assistentes técnicos
de sua indicação poderem seguir pari passu os trabalhos da perícia,
sem o que não poderão observá-la. Pois em má hora a lei veio a cercear
essa possibilidade, tornando-a praticamente nominal". 1o3
Tais considerações, realmente, tornam claro o risco de que o art.
427 converta-se em um instrumento de fraude para que a tutela ante-
101. Prova judiciária no cível e comercial, p. 314.
102. ]OÃO BATISTA LoPES, A prova no direito processual civil, p. 172.
103. Op. cit., p. 248.
A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 133
cipada seja deferida inaudita altera parte, eis que baseada em parecer
técnico apresentado unilateralmente pelo autor. Porém, também nos
não parece razoável rechaçar de plano a possibilidade de que parece-
res técnicos sejam utilizados em ações envolvendo propriedade indus-
trial, a fim de evidenciar a probabilidade do direito do autor.
Da mesma maneira que se pode converter em instrumento de
fraude processual, o art. 4 27 também pode ser a fonte normativa para
que, em casos de contrafação, a tutela pos-sa ser prestada mais rapida-
mente, sem a necessidade de uma longa fase probatória que só bene-
ficia o contrafator. Encontrar a medida exata para a aplicação do art.
427 é que se revela o grande desafio.
Caberá ao magistrado sopesar as nuances de cada situação con-
creta, para impedir que haja a intervenção na esfera de interesses do
réu, baseada em parecer técnico sem consistência. O parecer técnico
deve ser preparado por profissional especializado, e deve ser apresen-
tado conjuntamente com outras provas documentais que sejam aptas
a tornar verossímeis as alegações do autor.
Em uma situação hipotética, poderia ser apresentado o parecer
técnico que noticia a contrafação, juntamente com provas de que,
embora tenha sido notificado judicial ou extrajudicialmente para ces-
sar o ilícito, o réu quedou-se inerte, não tendo apresentado qualquer
tuir qua_qro probatório hábil à antecipação da tutela.
Por outro lado, se apresentado parecer técnico noticiando o ilí-
cito, mas houver resposta fundamentada do réu à notificação
extrajudicial, pela qual ele refuta a prática da contrafação, em princí-
pio seria indicada a análise mais detida do pedido de antecipação, di-
ferindo-o para após a apresentação da contestação. Enfim, deve o
magistrado se ater às especificidades de cada situação.
De qualquer forma, a conclusão não deve ser de que o art. 427 é,
a priori, inaplicável a ações que versam sobre propriedade industrial,
e de que ele não possibilita a apresentação de prova suficiente para a
antecipação da tutela. Tal avaliação não pode ser feita abstratamente,
e depende da análise cuidadosa dos fatos e das provas que são apre-
sentados com a petição inicial.
!IUBUNAL DE )t.61lÇ!l
1 34 ASPECTOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
A ausência de provas que tornem o direito do autor verossímil, isto
é, de laudos que permitam aferir com um grau elevado de segurança a
prática de contrafação, deve ensejar o indeferimento da antecipação da
tutela. Isso ocorre porque a contrafação de patentes envolve aspectos
eminentemente técnicos, que dependem de perícia conduzida por pro-
fissionais especializados para que sejam .elucidados. 104
A jurisprudência é praticamente unânime ao reconhecer a im-
possibilidade de antecipação nesses casos, conforme indicam as deci-
sões transcritas a seguir:
"Processual civil- Antecipação de tutela. Inexistente a prova
inequívoca a convencer da verossimilhança da alegação, descabe an-
tecipar os efeitos da tutela. Violação de patente industrial. Matéria que
reclama a realização de prova técnica de perícia. Antecipação denegada
em primeira instância. Agravo improvido" (TJRS, AI 70003918075,
j. 09.05.2002).
"Antecipação de tutela e liminar concedidas em primeiro grau,
para que fossem apreendidas as peças e impedida a manutenção da
linha de montagem de capotas- Cassação- Documentos apresenta-
dos que são insuficientes para se constatar a igualdade entre os pro-
dutos industrializados e comercializados pelas partes- Prova do fato
que depende do conhecimento especial de técnico, para se determi-
nar se houve ou não apropriação indevida dos direitos de proprieda-
de industrial, consoante art. 145 do Código de Processo Civil- Agra-
vo provido" (TJPR, 8.• Câm. Cív., AI 149.974-5, rel. Des. Celso Roto li
de Macedo, 18.02.2004).
O laudo pericial também é necessário para evitar que o titular da
patente procure exercer abusivamente os direitos dela advindos, bus-
cando maior extensão do que ela realmente possui. Entre os casos de
exercício irregular de direitos decorrentes de patentes, o mais comum
é justamente aquele em que o seu titular procura conferir à patente
maior extensão do que ela realmente possui. 105
104. ]OÃO BATISTA LOPES,A prova ... cit., p. 130.
105. GAMA CERQUEIRA, Tratado da propriedade industrial, 1952, v. 2, p. 371.
A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 135
O cuidado em se antecipar a tu tela inaudita altera parte deve ocor-
rer, especialmente, nas ações que versam sobre contrafação de paten-
te de processo. Em tais casos, se estiverem ausentes, na inicial, provas
que transmitam segurança ao magistrado, a análise do pedido de an-
tecipação deverá ser diferida para após a realização de prova pericial.
A própria Lei da Propriedade Industrial, no art. 42, § 2. 0 , dispoe
que, em ações envolvendo patentes de processo, a violação somente
ocorre se o réu não consegue provar que a obtenção do seu produto se
dá por meio de processo distinto do patenteado. Por essa razão, é líci-
to afirmar, em princípio, que, em ações dessa natureza, a análise do
pedido antecipatório só deve ocorrer após instaurado o contraditó-
rio, com a manifestação do réu.
3.4.7.1.2 Desenhos industriais
Em ações que visem à abstenção da contrafação de desenho in-
dustrial aplicam-se, em linhas gerais, as mesmas considerações feitas
em relação a patentes. Com a petição inicial, deve ser apresentado o
certificado de registro expedido pelo INPI, que fornecerá ao magis-
trado todas as informações necessárias sobre o direito do autor.
Face· à natureza ornamental do desenho, eventualmente o ma-
gistrado poderá, sem o auxílio de um laudo pericial, verificar suma-
riamente se há a prática de contrafação. Bastará, para esse mister, pro-
ceder a uma comparação entre os desenhos que instruem o registro
do desenho industrial e o exemplar do produto do réu. Normalmente
essa análise não exige qualquer conhecimento técnico.
FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN esclarece, baseado na jurisprudência
européia,_que a apreciação da contrafação deve ser feita atentando-se
para as semelhanças entre os desenhos comparados e não somente para
as diferenças. A contrafação se perfaz sempre que a impressão global
transmitida pelos desenhos for a mesma. 106
Ao contrário das marcas, é interessante notar que os desenhos
industriais não estão sujeitos ao princípio da especialidade, razão pela
106. Droit de la propriété industrielle cit., p. 446.--
 13 6 ASPECTOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
qual, para a caracterização do ilícito, não é necessário que se compro-
ve a identidade ou simples afinidade entre os produtos. Um desenho
industrial relativo à embalagem de perfume, por exemplo, não pode-
rá ser utilizado como embalagem de produto alimentício, ainda que · /
não exista qualquer afinidade entre os ramos de atividade.
Além dessa, a maior peculiaridade dos desenhos industriais em
relação às patentes e às marcas é que o seu registro é concedido pelo
INPI sem um exame prévio de mérito. Como já tivemos a oportunidade
de analisar, o INPI verifica apenas o preenchimento de requisitos for-
mais, tais como a apr~sentação de informações e documentos sobre o
depositante do pedido, bem como a descrição do desenho; preenchi-
dos tais requisitos, o INPI, automaticamente, concede o registro.
A fragilidade do registro, de tal modo, poderia ser apontada como
óbice à antecipação da tutela, por não transmitir segurança ao julgador
quanto à probabilidade do direito do autor. O Tribunal de justiça de
São Paulo já decidiu dessa forma, e concluiu que a antecipação da
tutela, em ações relativas a desenhos industriais, não deve ser deferida
liminarmente, devendo, antes, ser realizada prova pericial que com-
prove que o registro efetivamente preencheu os requisitos legais.
Afirma-se no acórdão que "é mister dilação probatória para que
se evidencie a alegada novidade e originalidade a autorizar o acolhi-
mento da pretensão inicial, se afigurando descabida a concessão de
tutela antecipada pelo simples fato de haver registro no INPI, registro
esse que, repita-se, é efetivado sem exame de tas pressupostos" . 1o7
Para parte da doutrina, esse entendimento seria correto, pois a
antecipação da tutela, baseada em registro de desenho industrial con-
cedido automaticamente, possibilitaria abusos por parte de litigantes
inescrupulosos, que poderiam ajuizar ações lastreadas em registros
flagrantemente nulos, com o único propósito de auferir lucro indevido
de terceiro.
MILTON LUCÍDIO LEÃO BARCELLOS afirma que, se fosse possível a
antecipação da tutela nessas circunstâncias, "tal fato estaria legitiman-
107. TJSP. 10• Cam. Dir. Pr., AI 134.551-4/1, rel. Ruy Camilo,j. 23.11.1999.
A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 137
do, na prática, a existência de procedimentos judiciais muitas vezes
desvirtuados e atentatórios da segurança jurídica, sendo que esta sis-
temática de atribuição de direito antes da análise prévia do estado da
técnica já era condenada por GAMA CERQUEIRA, quando da sua análise
do prazo-de duração das patentes e os inconvenientes gerados pela
demora na concessão de privilégios" . 108
Essa também é a posição defendida por ANAL! DE OLIVEIRA ANHUCI,
para a qual "o titular de registro de desenho industrial, em verdade,
não tem em mãos título hábil a produzir prova inequívoca de seu di-
reito, pois no momento da concessão, não foi o seu pedido analisado
com a ideal profundidade" . 109
Entretanto, entendemos que a sumariedade do processo admi-
nistrativo para a concessão de desenhos industriais não deve consti-
tuir obstáculo intransponível à antecipação da tutela. Primeiramen-
te, é possível que, antes mesmo do ajuizamento da ação, o titular do
desenho industrial tenha requerido ao INPI o exame de mérito do seu
registro (art. lll da Lei da Propriedade Industrial), e, dessa forma,
tenha em seu poder prova mais sólida de que faz jus ao direito de pro-
priedade. Essa análise afastaria qualquer dúvida quanto à validade do
registro,-
Mas, mesmo que o exame de mérito não tenha sido realizado, e,
portanto, não haja uma manifestação formal do INPI quanto à legalida-
de do registro, não se pode afastar de plano a possibilidade de antecipa-
ção da tu tela. A existência do registro concedido pelo INPI, mesmo que
de forma automática, faz com que se opere presunção iuris tantum quanto
à sua validade, que vigora até que surja prova em contrário.
MoACYR AMARAL SANTOS não analisa especificamente a questão do
registro-de desenhos industriais, mas, tão-somente, os registros bcul-
tativos relacionados a obras artísticas, científicas e literárias. Tais obras
·---·-··--
108. O atual sistema de registro e exercício de direitos sobre desenhos indus-
triais frente ao disposto no inciso XXIX do art. 5. 0 da Carta Magna de 1988,
Revista]urídica 329/51.
109. Registro de desenho industrial e antecipação da tutela, Revista da Associa-
ção Brasileira da Propriedade Intelectual 4 7/52.
 13 8 ASPECTOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
são registradas nos órgãos oficiais que guardam maior compatibilida-
d: com a natureza delas, e, assim como nos desenhos industriais não
ha exame de mérito para que o registro seja concedido. '
Mesmo diante dessa característica, MOACYR AMARAL SANTOS reco-
n~e~e que esse registro goza de presunção de validade iuris tantum e
so na o prevalece mediante a apresentação de prova em contrário. no
_ Por esse motivo, não há razão para se afastar de plano a antecipa-
çao de tutela baseada em registro de desenho industrial J·a-
f d. - , que, con-
orme l:poe claramente a Lei da Propriedade Industrial, com 0 re-
gistro o titular adqmre a propriedade dessa espécie de bem imaterial e.~
faz JUS, a pa_nir desse momento, a todas as prerrogativas inerentes a
essa cond1çao. Não há que se limitar a fruição dos direitos de proprie-
dade, se a Le1 da Propnedade Industrial não confere nenhum funda-
mento para tanto.
. Em decc:_rrência disso, havendo registro outorgado pelo INPI,
0
mag1s~rado nao deve de plano perquirir sobre a sua validade. A preo-
cupaç~o lmClal deve ser apenas verificar se houve reprodução indevida /
p:lo r~u, a qual justifique o deferimento de tutela antecipada. Caso
nao hap provas consistentes do ilícito, a análise da antecipação da tutela
pode ser d1fenda para após a realização de eventual perícia, ou mes-
mo para postenor manifestação do réu.
Sobre a possibilidade de antecipação da tutela em ações envol-
vendo desenhos industriais, cumpre citar decisão oriunda do Tribu-
nal de justiça do Rio Grande do Sul, que manteve liminar deferida em
pnmelra mstânci~, a fim de que o réu se abstivesse de fabricar calça- /
dos CUJas caractenst1cas Já estavam protegidas por desenho industrial
concedtdo ao autor. 1 11
_ No acórdão referente a esse recurso, consignou-se que a antecipa-
çao da tutela mostrava-se plenamente J·ustificada porque "as
r 'd provas
co lgt as aos autos pela autora evidenciam a contrafação dos produtos
------··
110. Provajudicidria ... cit., p. 350-351.
111.
T{RS: 52."0COa6m2.0COív.' AI 70004 281846, rei. Marco Aurelio dos Santos Cami-
n a,J. . . 2.
A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 139
referidos na inicial, o que dispensa prova técnica prévia, até porque
exemplares foram disponibilizados ao julgador singular para o exame".
A fim de se evitar abusos decorrentes da obtenção de registros
sem amparo legal, é possível que o magistrado se valha de inúmeros
instrumentos que a legislação processual põe à sua disposição, dentre
as quais se destaca a imposição de uma caução ao autor, a fim de que,
caso se verifique posteriormente que a ação é baseada em registro nulo,
existam meios de reparar os danos causados pelo deferimento de uma
ordem liminar.
Por fim, faz-se necessário esclarecer que, mesmo que não exista
qualquer registro que proteja o desenho industrial, é possível que, com
base na Lei de Direitos Autorais, sejam tomadas medidas judiciais para
proteger a obra intelectual reproduzida indevidamente. Como já ana-
lisamos, o desenho industrial goza, em princípio, de proteção dúplice,
tanto da Lei de Direitos Autorais como da Lei da Propriedade Indus-
trial.112 Em tal hipótese, cabe ao autor da ação fazer prova da criação
do bem imaterial de outras formas, tais como desenhos, esboços, pro-
jetos, protótipos, imagens, declarações, fotografias etc., tudo com o
propósito de comprovar que a sua criação intelectual vem sendo uti-
lizada por terceiro sem a devida anuência.
3.4.7.1.3 Marcas
Nas ações que versam sobre contrafação de marca, a demanda deve
ser instruída com o certificado de registro expedido pelo INPI (ou por
um país integrante da Convenção da União de Paris, em caso de mar-
ca notoriamente conhecida), que demonstrará a exata extensão do
direito do titular, notadamente a forma de registro da marca -
nominativa, mista ou figurativa- e a classe em que foi concedida, isto
é, que produtos e serviços ela distingue.
No caso de marca mista, a juntada do certificado de registro tam-
bém se justifica para que seja analisada, pelo magistrado, eventual
112. A análise da antecipação da tutela em ações relacionadas a direitos auto-
ra-is foge dos limites desta obra, razão péla qual não nos aprofundaremos a
esse respeito.
 140 ASPECTOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
apostila feita pelo INPI. A apostila pode servir como indicativo da'
extensão do direito do autor, notadamente quanto à possibilidade de
utilizar um sinal com exclusividade ou não.
Além de evidência quanto à propriedade da marca, o autor da ação
deve apresentar, com a petição inicial, prova de que tal marca foi
indevidamente reproduzida ou imitada pelo réu. Isso pode ocorrer
mediante a apresentação de fotografia do produto contrafeito, de nota
fiscal em que conste a marca indevidamente aposta, assim como quais- ./
quer outros documentos que sejam aptos a estabelecer um vínculo
entre a prática de contrafação e a conduta do réu.
Ao contrário do que acontece em relação a patentes, nos atos de
contrafação de marca o magistrado poderá, em cognição sumária, sem
o auxílio de prova pericial, verificar se há violação aos direitos do ti-
tular do registro. Eventualmente, laudos oriundos de ação cautelar
de bu.sca e apreensão ou de produção antecipada de prova poderão
ser uuhzados, mas a sua existência não é tão importante como em ações /
que versem sobre patentes.
O magistrado deve analisar a questão com os olhos de um consu-
midor- que é, de fato-, a fim de concluir se a utilização da marca que
lhe é apresentada causa confusão com outra validamente registrada.
. . ressalta a total desnecessidade de perícia ju-
WALDEMAR FERREIRA
drcral em ações de contrafação de marca, pois "o juiz não é só 0 juiz; é
consumidor também. Bem pode ele ao ouvir e ao ver a marca de que se "
trate sentir se ela contrafaz ou não a outra, anteriormente registrada,
e convencer-se se ela é, ou não, capaz de levá-lo a confundir com ou-
tro produto" 113
E conclui WALDEMAR FERREIRA que "só o tecnicismo do fato expli-
ca a pentagem técnica. O que não é possível é transformar o perito em
'cérebro do juiz', a manifestar-se sobre o mérito da questão em lide,
como se verifica, em regra, na perícia judicial, em que ele entre até a
exprimir-se sobre sua natureza jurídica" . 114
113. Instituições de direito commercial, p. 339:
114. Idem, ibidem.
A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 141
A propósito, já decidiu o Tribunaldejustiça de São Paulo que:
"Propriedade Industrial- Marca de indústria e comércio- Con-
trafação- Imitação ou reprodução de marca alheia registrada- Confi-
guração facilmente perceptível - Desnecessidade de perícia -
Irrelevância de não pertencerem os produtos à mesma classe- Afini-
dade dos ramos de atividade (cigarro e isqueiros)- Possibilidade de
confusão sobre sua origem- Aplicação dos arts. 4 20, parágrafo úni-
co, do CPC e 59 e 65, n. 17, da Lei 5.772/1971" (RT 625/67).
"Marcas e patentes- Rótulos semelhantes usados em produtos
diferentes -Semelhança não ocorrente- Rótulos que não possibili-
tam qualquer engano- Recurso provido. A questão relativa à limita-
ção das marcas deverá ser sempre apreciada pelo conjunto dos elemen-
tos que constituem a marca e não pelas dessemelhanças, pois que
estas últimas são sempre colocadas para justificar uma eventual de-
fesa. Observe-se, ainda, que na figura da imitação o exame levado a
efeito não deverá ser profundo, comparativo, mas sim como se fora
um simples olhar do consumidor que pretende apenas e tão somen-
te adquirir o produto" ( 4." Câm. Dir. Priv., Ap. Cív. 69.216-4/jundiaí,
rel. Barbosa Pereira,j. 11.03.1999).
O magistrado deve atentar para a identidade ou afinidade entre os
produtos e serviços identificados pelas marcas, a fim de aferir a prática
de contrafação. Se após essa análise preliminar permanecer a dúvida
quanto ao risco de confusão, seja pela diferença entre os signos, seja
pela diferença entre os ramos de atividade, só então o magistrado deve-
rá se valer de perícia para esclareceras pontos controvertidos.
Em se tratando de marca notoriamente conhecida, deve o magis-
trado, além de exigir prova do seu registro em um dos países da Con-
venção da União de Paris, também exigir prova de que ela é amplamen-
te conhecida no Brasil para identificar determinado produto ou servi-
ço. Só assim é que se justificará a proteção especial à marca no País.
A demonstração da notoriedade poderá ser feita por meio de quais-
quer p;ovas, tais como materiais publicitários, pesquisas, docu])1.entos
relativos aos investimentos em publicidade, declarações, testemunhas,
entre outros. Até mesmo uma perícia, em situações peculiares, pode
 142 ASPECTOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ser designada para aferir exatamente qual é o grau de conhecimento
da marca.
]OSÉ ROBERTO D'AFFONSECA GUSMÃO observa que não se impõe que
a notoriedade seja absoluta, como deve acontecer com a marca de alto
renome. Isto é, "a marca não precisa ser conhecida das pessoas de to-
das as categorias sociais, sobre todo o território brasileiro ou ainda
ser suficientemente familiar ao público consumidor par~ que ess~
associe imediatamente aos produtos que ela designa" _m
Se comprovada a possibilidade de proteção à marca estrangeira
no Brasil, como marca notoriamente conhecida, a sua proteção po-
derá até mesmo extrapolar o seu ramo de atividade, estendendo-se
para outros produtos e serviços nos quais esteja sendo utilizada, e
possa causar confusão ao público pelo estabelecimento de conexão
(art. 16.3 do TRIPS- Trade Related Aspects of Intellectual Property
Ríghts).
Já no caso de marca de alto renome, isto é, conhecida amplamen-
te pelo público, pouco importa que não haja proximidade entre os
ramos de atividade dos produtos ou serviços assinalados pelas mar-
cas confrontadas. Basta que a marca de alto renome seja utilizada por
terceiro para que se configure a prática de contrafação.
O alto renome de uma marca é um estado fático, ou seja, é um
fato de conhecimento de todos, que dispensa, assim, qualquer tipo de
dilação probatória (art. 334, I, do CPC).Fato notório, como obser-
vam NELSON NERY e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, "é O de conhecimen-
to pleno pelo grupo social onde ele ocorreu ou desperta interesse, no
tempo e no lugar onde o processo tramita e para cujo deslinde sua
existência tem relevãncia". 116
Seria totalmente injustificado, por exemplo, que em ação
direcionada a obstar o uso da marca "Coca-Cola" para identificar apa-
.. _ _, -- ------ ----
115. A proteção da marca notória no Brasil- Aplicação do art. 6. o bis da Con-
venção de Paris e da lei interna, Revista de Direito Mercantil, Industrial, Eco-
nômico e Financeiro 70176.
116. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, p. 726.
A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 143
relhos eletrônicos, se exigisse a apresentação de prova do alto reno-
me da marca a abonar a sua proteção especial em todos os ramos de
atividade.
O alto renome de uma marca pode ser reconhecido administrati-
vamente pelo INPI, conforme determina a Resolução llO, de
27.01.2004. Essa resolução apenas visa a facilitar a atuação do INPI,
para que-ele não tenha de analisar o alto renome de uma mesma marca
em diferentes processos. Por uma questão de praticidade, pode ocor-
rer a declaração de alto renome em um processo e a sua extensão aos
demais em que o tema também seja debatido.
No entanto, a criação de um procedimento próprio pelo INPI,
para o reconhecimento e atribuição da proteção especial às marcas de
alto renome, não exclui a apreciação do art. 125 da Lei da Proprieda-
de Industrial pelo Poder judiciário, como disposto no art. 5. 0 , XXXV,
da Constituição FederaL
Por outro lado, cumpre frisar que o juiz deve limitar-se à verifi-
cação da possibilidade de confusão entre as marcas confrontadas,
pouco importando se a marca imitadora seja objeto de um pedido
depositado no INPI. O Tribunal de justiça de São Paulo já se manifes-
tou a esse respeito, concluindo ser irrelevante o deferimento pelo INPI
quanto à viabilidade do pedido de registro, se a marca colide com uma
outra já-r:egistrada. 117
Nas situações analisadas, apenas em quatro hipóteses não have-
rá a prática de contrafação, mesmo que terceiro reproduza a marca sem
a autorização prévia do seu titular. Não é lícito ao titular da marca (art.
132, I a IV, da Lei da Propriedade Industrial): (i) impedir que comer-
ciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes sejam
próprios, juntamente com a marca registrada, na promoção e
comercialização do produto por ela distinguido; (ii) impedir que fa-
bricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do
produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; (iii) ·
impedir a circulação de produto colocado no mercado interno, por si
117. 'Tjiir, 2~• é:;;-,; .Ci~,Ap Cív. 232.932-1, rei DonaldoArmelin,j. 15 09.1995.
 1 44 ASPECTOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ou por outrem com seu consentimento; 118 e (iv) impedir a citação da
marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra pu-
blicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu
caráter distintivo.
3.4.7.2 O fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação
Além da demonstração da probabilidade do direito, a antecipaçã6
da tutela, na forma do art. 461, § 3. 0 , do CPC (e conseqüentemente do
próprio art. 209, § l. o e § 2. o, da Lei da Propriedade Industrial), exige
também o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
A natureza peculiar dos bens imateriais protegidos pela proprie-
dade industrial lhes torna inerente a dificuldade de que haja, posteri-
ormente à violação, na maioria dos casos, uma reparação pecuniária
satisfatória, que restabeleça plenamente a situação anterior. 119
O Superior Tribunal de justiça tem reiteradamente se posicionado
nesse sentido, ao admitir que a utilização indevida de marca (e conseqüen-
temente de patente e de desenho industrial também), presumivelmente
causa prejuízos ao seu titular, não havendo a necessidade de prova desse
fato para que se dê o arbitramento de uma indenização. Confiram-se, a
seguir, três decisões que ilustram esse posicionamento:
"Comercial e civil- Direito marcário- Uso Indevido de marca
caracterizada- Abstenção- Indenização.
A violação marcá ria se dá quando a imitação reflete na formação
cognitiva do consumidor que é induzido, por erronia, a perceber iden-
tidade nos dois produtos de fabricações diferentes.
O uso indevido de marca alheia sempre se presume prejudicial a
quem a lei confere a titularidade.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido (REsp
510885/GO, rei. Min. Cesar Asfor Rocha).
118. Ressalvado o disposto nos§§ 3. 0 e 4. 0 €lo art. 68, da Lei da Propriedade In-
dustrial.
119. MARCO SAVERIO 5POLIDORO, op. cit., p. 193-194.
A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 145
"Di.reito comercial e processo civil~ Recurso especial- Ação de
conhecimento sob o rito ordinário- Propriedade industrial- Marca-
Contrafação- Danos materiais devidos ao titular da marca- Compro-
vação -Pessoa jurídica- Dano moral.
Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido
de condenação do falsificador em danos materiais deriva diretamente
da prova que revele a existência de contrafação, independenteme~te
de ter sido, o produto falsificado, efetivamente comeroahzado ou na o.
Recurso-especial a que se dá provimento" (REsp 466761/Rj, rei. Mm.
Nancy Andrighi).
"Marca- Dano- Prova.
Reconhecido o fato de que a ré industrializava e comercializava
produto 'sabão da costa', marca registrada da autora, que também fa-
bricava e vendia o mesmo produto, deve-se admitir conseqüentemente
a existência de dano, pois a concorrência desleal significou uma di-
minuição do mercado.
Restabelecimento da sentença, na parte em que deferira a inde-
nização de 5% sobre o valor de venda do produto, nos cinco anos an-
teriores ao ajuizamento da ação, ficando relegada para a liquidação a
simples apuração desse valor.
Recurso conhecido e provido" (REsp 101059/Rj, rei. Min. Ruy
Rosado de Aguiar).
Aposição do Superior Tribunal de justiça está em consonân-
cia com os ensinamentos de GAMA CERQUEIRA, para o qual, nos ca-
sos de contrafação, a prova do dano não é necessária, já que, obri-
gatoriamente, a contrafação causa lesões ao patrimônio do titular
do direito violado.
Leciona GAMA CERQUEIRA que "é preciso ter em vista que, repro-
duzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confu-
são criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produ-
tos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam
desfalcado o montante das vendas do dono da marca". 120
120. TI·atad~ d~ p~opriedade industrial, 1982, v. 2, p. 1129.
1 46 ASPECTOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ATHOS GusMÃO CARNEIRO posiciona-se da mesma forma, asseve-
rando que "pendente o processo, e até que entregue em definitivo a
prestação jurisdicional, o bem objeto do litígio pode sofrer danos ou
desaparecer; a marca de comércio pode continuar a ser indevidamente
usada, com a perda de prestígio e clientela ao seu legítimo titular; a
manutenção do statu quo implicará quiçá no perecimento do próprio
direito afirmado pelo demandante, e assim por diante" . 121
Em exposição do tema, o Ministro RuY RosADO DE AGUIAR, do Su-
perior Tribunal de justiça, pronunciou-se de forma parelha ao con-
cluir que, existindo a contrafação, há que se presumir que o legítimo
proprietário do bem imaterial deixou de realizar negócios e sofreu
prejuízos. Trata-se de uma presunção legal de dano para atos ilícitos
contra a propriedade industrial. 122
A jurisprudência italiana relativa a casos de concorrência des-
leal também reconhece que, invariavelmente, a irreparabilidade do
dano está in re ipsa, uma vez que o desvio de clientela torna muito difícil
avaliar qual é a extensão do dano, bem como repará-lo perfeitamente
de forma pecuniária. 123
A irreparabilidade do prejuízo em tais casos liga-se à dificuldade
de que as formas de reparação proporcionadas pelo processo, ainda
que existentes, façam com que o titular do direito lesado desfrute da ~
mesma situação anterior à lesão, seja por meio da restituição da sua
clientela, seja pelo pagamento de uma indenização pelo réu. 124
E mesmo que com a comercialização do produto contrafeito se
dê o aumento do volume de vendas do produto original, tal fato não
serve de argumento para que seja afastado o receio de dano irreparável
ou de difícil reparação. Obviamente, o titular do direito experimenta-
ria lucros ainda maiores que os verificados se o réu não houvesse pra-
ticado o delito, lucros esses que dificilmente podem ser estimados e .~
reparados posteriormente ao delito. 125
121. Da antecipação de tutela, p. 2-3.
122. Indenização ... cit., p. 6.
123. LuiGI SORDELLI, Provvedimento cautelari ... cit., p. 477-478.
124. GIOVANNI ARIETA, I provvedimenti d'urgenza, p. 130.
125. GAMA CERQUEIRA, Tratadodapropriedadeindustrial, 1982, v. 2, p. 1129-1131.
__ A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PRÓPRIEDADE INDUSTRIAL 147
Temos, pois, que o fundado receio de dano irreparável ou de di-
fícil reparação é intrínseco aos casos de contrafação, pois há grande
probabilidade de que a utilização indevida do bem imaterial cause
prejuízos ao seu titular, os quais dificilmente podem ser mensurados,
e, por decorrência lógica, reparados. Pouco importa que tenha havi-
j do a efetiva comercialização do produto contrafeito ou não. O que
importa-é que haja a potencialidade de dano irreparável ou de difícil
reparação pela contrafação do bem imaterial.
O perigo de dano acentua-se quando a contrafação ocorre me-
diante a comercialização de produto com qualidade inferior a do pro-
duto original. Tal conduta compromete a credibilidade do produto do
titular do direito violado, que remotamente pode ser reparada em di-
nheiro.
Bem observa RICARDO PINHO que "o.normal, o costumeiro, é que
as contrafações possuam qualidade inferior aos produtos originais e,
muitas das vezes, se apresentem danosas aos consumidores. ( ... ) Evi-
dente que tais circunstâncias contribuem para agravar a possibilida-
de de ineficácia do provimento final, posto que as conseqüências da
contrafação tendem a tornarem-se irreversíveis". 126
O risco de que isso suceda é expressamente previsto no art. 68 da
Lei de Patentes espanhola, segundo o qual a indenização a ser paga
pelo contrafator ao titular da patente também deve levar em conside-
ração o desprestígio causado à patente perante o público, o que ocor-
rerá quando a sua exploração se der de maneira defeituosa, isto é, com
qualidade inferior a do produto original. 127
A situação não é estranha aos tribunais pátrios. Em ação em que
se discutiu a contrafação das famosas bolsas de luxo da marca "Louis
Vuitton", o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a indeniza-
ção arbitrada teve como fundamento não só a comercialização dos
126. A antecipação da tutela nas ações em matéria de propriedade industrial,
Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual19/8.
127. Prevê esse artigo que "e! titular de la patente podrá exigir también la
indemnización del perjuicio que suponga el desprestigio de la invención
patentada causado por e! infractor mediante una realización defectuosa o
una presentación inadecuada de aquélla al mercado".
 148 ASPECTOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA-NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
produtos contrafeitos, mas também "a vulgarização do produto, a
exposição comercial (ao consumidor) do produto falsificado e a de-
preciação da reputação comercial do titular da marca, levadas a cabo
pela prática de falsificações" _128 De tal modo, a contrafação de bens
imateriais, além de causar prejuízos diretos ao seu titular pela dimi-
nuição do volume de vendas do produto original, poderá, futuramente,
dificultar a própria continuidade do seu uso, pois que perderá a capa-
cidade de atrair o consumidor.
FILIPE FoNTELES CABRAL acredita que nesses casos se dá a maculação
do bem imaterial, que consiste em ofensa à sua integridade moral. Para
o autor, essa conduta "causa dano à reputação do sinal, seja pela asso-
ciação desse signo com um produto ou serviço de baixa qualidade,
seja pela sugestão de um vínculo do sinal com um conceito moral-
mente reprovado pela sociedade" .129
Um produto de luxo é cobiçado pelo público por ser exclusivo,
isto é, por não ser facilmente encontrado no comércio, por ter um valor
elevado e ter qualidade superior à média do mercado. Se há a dissemi-
nação de produtos contrafeitos, os quais são comercializados por pre-
ços baixos e têm qualidade ruim, certamente o produto original dei-
xará de despertar no consumidor tanto interesse e a marca perderá a
sua capacidade atrativa.
Tal questão já foi enfrentada também pelo Tribunal Regional
Federal da 2.• Região, que decidiu que a contrafação de marca enseja
que o sinal indevidamente utilizado perca a sua capacidade atrativa
ou dilua-se, o que, a longo prazo, pode comprometer de maneira
irreversível o proveito econômico obtido pelo seu titular:
"Propriedade industrial- Colidência de marcas- Teoria da dis- ··
tãncia- Teoria da diluição- Doublemint- Double soft. 1. No exame
de eventual colidência, doutrina e jurisprudência têm tradicional-
mente se utilizado da teoria da distância, que, fundamentando-se nos
- ... ·-··- .. ------
128. REsp 466.761 (RJ- 2002/0104945-0), rei. Min. Nancy Andrighi, j.
03.04.2003.
129. Diluição de marca: uma teoria defensiva ou ofensiva, Revista da Associação
Brasileira da Propriedade Intelectual 58/25.
A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 149
princípios da eqúidade e da igualdade, sustenta a coexistência de
marcas quando a situação fática atual possibilite o convívio harmô-
nico de signos semelhantes ou afins. 2. Embora muito eficaz na
j
maioria dos casos, tal critério não é capaz de abarcar hipóteses
especialíssimas, onde a infringência de direitos pode ganhar mati-
zes diversos, que exigem uma análise mais profunda e sob outro
enfoque, o da teoria da diluição. 3. A idéia principal da teoria da
diluição é a de proteger o titular contra o enfraquecimento progres-
sivo do poder distintivo de sua marca, mormente em casos de mar-
cas que ostentam alto grau de reconhecimento ou que sejam muito
criativas, sendo o paradigma para a decisão entre aplicar a teoria da
.J distância ou a teoria da diluição a famae a criatividade do sinal. 4.
Conquanto os efeitos de uma violação direta de marca registrada
sejam mais facilmente identificados e tragam prejuízos imediatos, o
resultado da diluição de uma marca traz efeitos nefastos, vez que,
enquanto o primeiro ludibria os consumidores já existentes, o se-
gundo enfraquece o poder de venda de um sinal distintivo, poden-
do ser até irreversível. 5. Apelações improvidas" . 130
J Além dessas hipóteses, também resta configurado o perigo de
dano irreparável ou de difícil reparação, quando há indícios de que o
suposto contrafator não terá meios econômicos para reparar os danos
causados, caso o pedido seja julgado procedente. Trata-se de uma si-
tuação extremante comum em ilícitos contra a propriedade industrial,
que são praticados, constantemente, por empresas irregulares ou pes-
soas físicas sem recursos financeiros.
Por essa razão, não se pode negar que o risco de dano irreparável
J
ou de difícil reparação, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela,
também-pode estar presente pela própriacondição econômica do réu,
que remotamente terá meios para reparar todos os danos causados pela
prática de contrafação.
Ainda que não haja a efetiva utilização indevida de um bem
imaterial, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil repara-
----------···-----
130. Ap. Cív. 2002.51.01.514660-7, Tribunal Regional Federal da 2. a Região, 2."
Turma Especializada, rei. Uliane Roriz, 04.09.2006.
1 50 ASPECTOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ção pode advir da simples apresentação de um pedido, ao INPI, de
registro que viole um título previamente concedido. Embora o pedi-
do não cause danos por si só, ele pode ser considerado como um forte
indício de que danos podem ocorrer, pois existe a séria probabilidade
de que a violação se concretize. 131
Como exemplo, se for depositado no INPI um pedido de pa-""
tente que reproduza uma invenção já patenteada, é plausível con-
cluir que o depositante tem a intenção de explorá-la de imediato, com
o que praticará contrafação da patente de terceiro. Nesse contexto, não
se afigura razoável que o titular da patente tenha de aguardar a efetiva
contrafação para se defender judicialmente e evitar os prejuízos que
lhe podem ser causados.
Existem atos que não têm aptidão de produzir danos imediatos,
mas que transmitem de maneira segura o risco de uma futura contra-
fação. Isso acontece não só quando há o pedido de registro indevido
de uma patente, desenho industrial ou marca, mas também quando
há a aquisição de materiais que serão utilizados para perpetrar o ilíci-
to. Em tais casos, negar a tu tela jurisdicional à vítima predestinada é
negar a própria funcionalidade do sistemaY 2
Nessa hipótese, a tutela mostra-se essencialmente preventiva,
pois ainda não há, de fato, a prática da violação. Nem por isso, con- ,
tudo, se poderia dizer que não há a possibilidade de pleitear a tutela
preventiva, porquanto se anunciam sérias atividades preparatórias
do ilícito, e o risco de que este venha a acontecer não é remoto,
tampouco infundado. 133
O mesmo raciocínio é aplicável às situações em que exista peri-
go de repetição do ilícito, ou seja, o risco de que o contrafator que
tenha cessado a prática ilícita volte a praticá-la, causando danos ao
titular do direito. Devem ser avaliadas as peculiaridades de cada si-
tuação, a fim de que se possa verificar a real necessidade de anteci-
131. MARCO 5AVERIO 5POLIDORO, Op. Cit., p. 176.
132. MARCO 5AVERIO 5POLIDORO, ibidem.
133. Idem, p. 178.
A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 1 51
pação da tutela, dirigindo ao réu uma ordem para que não viole o
direito do autor. 134
3.4.7.3 O perigo da irreversibilidade do provimento
Nas ações que tratam de direitos de propriedade industrial, o risco
de irreversibilidade do provimento deve ser analisado cuidadosamente,
de acordo com as peculiaridades de cada caso. O deferimento da ante-
cipação da tutela poderá ensejar que o réu, durante o trâmite dó pro-
cesso, não possa comercializar um produto ou utilizar uma marca, e,
futuramente, com a cassação da antecipação, não haja meios para lhe
ressarcir os prejuízos decorrentes desse fato.
Preocupado com esse risco, o legislador previu no art. 209, § 1. ,
0
da Lei Propriedade Industrial (e também no art. 4 75-0, III, do CPC), a
possibilidade de que seja prestada uma caução real ou fidejussória por
parte do beneficiário de uma medida liminar, justamente para ga:rantir
o ressarcimento do réu caso o pedido seja julgado improcedente.
Por exemplo, caso uma empresa estrangeira proponha ação para
que uma empresa nacional deixe de explorar a sua patente, e se veri-
fique que a empresa estrangeira não tem bens no Brasil e que a empre-
sa nacional produz somente o produto objeto da demanda, a presta-
ção de uma caução pela empresa estrangeira, antes da antecipação da
tutela, -é uma providência recomendável.
Isso porque, com a antecipação, a empresa nacional deixará de
produzir o seu único produto (supostamente contrafeito), e se ocor-
rer a posterior cassação dessa decisão, deverão ser assegurados a ela
meios que lhe confiram uma reparação pecuniária proporcional ao
prejuízo motivado pela paralisação das atividades.
A imposição de uma caução nessas situações afigura-se a manei-
ra mais segura de evitar que os efeitos dó provimento antecipado tor-
nem-se irreversíveis ao réu. Não parece razoável, em contrapartida,
aceitar que a simples possibilidade de que o réu paralise (total ou par-
cialmente) as suas atividades possa ser argüida como fato impeditivo
134. Idem, p. 180-181.
 1 52 ASPECTOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
à antecipação da tutela, por alegadamente causar prejuízos
irreversíveis.
Havendo provas consistentes de que o réu se vale de bem imaterial
alheio nas suas atividades, o processo deve tutelar o direito mais pro-
vável e também evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação àque-
le que tenha investido na criação desse bem.
Do contrário, não seria factível a antecipação em casos de pro- /
priedade industrial, pelo simples argumento que a exploração de
criação intelectual de outrem é a única forma de sobrevivência do
réu no mercado. Seguramente esse· tipo de raciocínio não pode
prevalecer, assim como não deve prevalecer, nas ações possessórias,
o argumento de que o imóvel de outrem foi o único encontrado
pelo réu para a sua moradia, pelo que não poderia ser deferida a
liminar possessória.
3.5 A antecipação da tutela na ação de nulidade de patente, de
desenho industrial e de marca
3.5. 7 Aspectos gerais da ação de nulidade
A ação de nulidade tem por objetivo primordial desconstituirpa-
tentes, registros de desenho industrial e de marca que tenham sido
concedidos pelo INPI contrariamente às determinações legais. A nu-
lidade opera-se ex tunc, retroagindo à data do depósito do pedido, tal ~
como prevêem os arts. 48, 112, § 1. 0 ; e 167 da Lei da Propriedade In-
dustrial.
As disposições pertinentes à ação de nulidade de patentes (que
são extensivas aos desenhos industriais, por determinação do art. 118
da Lei da Propriedade Industrial) constam nos arts. 56 a 57, enquan-
to que as relacionadas a registros de marca estão nos arts. 173 a 175,
todos da Lei da Propriedade Industrial.
O autor da ação deverá instruir a petição inicial da ação de nu-
lidade com prova da concessão, ao réu, do título impugnado, o que
poderá se dar mediante cópia do certificado de registro ou da car-
ta-patente. Na eventualidade de que ainda não tenha sido expedi-
do o título de propriedade por parte do INPI, ainda assim a ação
A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 153
poderá ser proposta, mediante prova da concessão do registro ou
da patente por meio de publicação na Revista da Propriedade In-
dustrial- RPI, ou, alternativamente, de certidões emitidas pelo INPI
atestando tal fatoY 5
A sentença proferida na ação de nulidade tem cargas principal-
mente desconstitutiva e mandamental, eis que, desconstituído o di-
reito, o INPI deve tomar as medidas administrativas necessárias para
que o título deixe de produzir efeitos. 136 Além delas, essa ação tam-
bém tem forte carga declaratória, uma vez que, para desconstituir, é
necessário declarar. 137
A eficácia da sentença de nulidade é erga omnes e não somente
entre as partes, motivo pelo qual, após a desconstituição do título, não
só o autor da ação será beneficiado dos efeitos da nulidade, mas toda
a coletividade. 138
A justiça Federal é competente para o julgamento da ação de nu-
lidade, devendo o INPI intervir no feito quando não seja o próprio
autor (art. 57, caput, da Lei da Propriedade Industrial). A doutrina
diverge sobre a posição a ser ocupada pelo INPI, havendo duas posi-
ções principais. A primeira defende que a intervenção do INPI dar-se-ia
como assistente, e, a segunda, puramente como litisconsorte passivo
necessário.
TINOCO SoARES esposa a primeira opinião, argumentando que a
ação de-nulidade "deverá ser proposta contra o titular da patente,
que no caso é a ré, figurando o INPI como assistente para intervir
no feito apenas e tão somente para prestar as informações de cará-
ter administrativo" . 139 O INPI seria um assistente sui generis, que,
após intimado para intervir no processo, o faria em favor daquele
que entendesse ter razão.
135. RICARDO PINHO, op. cit., p. 5.
136. Po~TES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. XVII, p. 122.
137. ]oÃo BATISTA LOPES, Tutela antecipada no pmcesso ... cit., p. 61.
138. GAMA CERQUEIRA, Tratado da propriedade industrial, 1956, v. 2, p. 238.
139. Lei de patentes, marcas e direitos conexos, p. 57.
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