UNIVERSIDADE LUSÍADA DO PORTO

CONTRATO DE MERCHANDISING

Trabalho realizado no âmbito da unidade curricular de Direito Comercial e das

Empresas (avançado)

por

Ana Margarida Frias Monteiro

Porto, 2023
ÍNDICE

1
 RESUMO

No presente trabalho analisaremos o conceito de merchandising no seu sentido

jurídico apontando os elementos passíveis de ser extraídos da noção apresentada.

Considerando o critério da natureza do bem na sua utilização primária, veremos

também quais as diferentes modalidades de merchandising e apontaremos o character
merchandising, o personality merchandising, o corporate merchandiging e o residual
merchanding, passando pela demonstração da proteção conferida pelo Código da
Propriedade Industrial aos bens explorados pelo merchandising nas suas diferentes
modalidades.

Dali partimos para o estudo do contrato propriamente dito, nomeando as partes,

delimitando o objeto, analisando as práticas comuns da fase de negociações, as obrigações
emergentes para cada uma das partes e as formas de cessação do contrato. Levantaremos,
ainda que brevemente, a questão da natureza jurídica do contrato de merchandising.

Feita a análise dos temas envolvidos, concluímos que ao contrato de merchandising

se deve aplicar o regime do contrato de locação e do contrato de licença, sempre que se
afigure necessário, aplicação essa que se fará com recurso à analogia.

2
 ABSTRACT

In the present work we shall analyze the concept of merchandising in its legal sense
pointing out the elements that can be extracted from the notion presented.

Considering the criterion of the nature of the good in its primary use, we will also
see what are the different modalities of merchandising and point out the character
merchandising, personality merchandising, corporate merchandising and residual
merchandising, passing through the demonstration of the protection conferred by the Code
of Industrial Property to the goods exploited by merchandising in its different types.

From there we move on to the study of the contract itself, naming the parties,
delimiting the object, analysing the common practices of the negotiation phase, the
obligations arising for each of the parties and the forms of termination of the contract. We
will raise, albeit briefly, the issue of the legal nature of the merchandising agreement.

After analysing the issues involved, we conclude that to the merchandising contract
should be applied the regime of the lease contract and of the license contract, whenever it
seems necessary, an application which will be made by analogy.

3
PALAVRAS-CHAVE

Merchandising; Contrato; Contrato de Merchandising; Natureza jurídica;

4
LISTA DE ABREVIATURAS

Ac. – Acórdão.

Art. – Artigo.

Arts. – Artigos.

CC – Código Civil.

Cfr. – Conforme.

CPI – Código da Propriedade Industrial

Ed. – Edição.

N.º. – Número

Pág. – Página.

Págs. – Páginas.

SS. – Seguintes.

STJ – Supremo Tribunal de Justiça.

Vol. – Volume.

5
 INTRODUÇÃO

O merchandising aparece pela primeira vez em 1913, com a autorização da

utilização de um diminutivo do nome do presidente dos EUA, THEODORE
ROOSEVELT. O tipo contratual começa a tomar uma dimensão considerável nos anos
seguintes, tendo eclodido nos anos 30, nos EUA, com a exploração da capacidade atrativa
da principal personagem da Disney, o rato Mickey. A utilização deste tipo contratual
enfatizou-se nos anos 70, em consequência da explosão dos meios de comunicação social e
da utilização de técnicas publicitárias, desbrotadas da massificação do consumo. 1

Atualmente, a utilização de contratos de merchandising, como modo de

potencialização de vendas, está cada vez mais presente no quotidiano assumindo-se como
uma realidade à escala mundial de grande om

O objeto do contrato de merchandising será, na generalidade das situações, a

utilização da função distintiva de determinada marca para que desta utilização se extraia
certa vantagem.

CAPÍTULO I

1
Cfr. GONÇALVES, Luís M. Couto, Função Distintiva da Marca, Coimbra, Almedina, 1999, pág.
236.

6
 O CONCEITO DE MERCHANDISING

1. Noção e elementos

O merchandising pode ser entendido, por um lado, pela sua vertente económica, ou
por outro pela sua vertente jurídica, sendo esta aquela que mais nos importará,
considerando o âmbito do nosso estudo.

Assim, “em sentido jurídico e amplo, é a atividade de exploração comercial do

valor publicitário ou atrativo de uma coisa incorpórea (objeto da propriedade autoral ou
industrial) ou de um bem de personalidade (direito ao nome e à imagem), pela qual o
titular do bem concede a outrem a sua utilização como sinal distintivo de produtos ou
serviços ou como elemento integrante do produto ou respetivo continente, com objetivo
promocional2. Carlos Olavo afirma que, juridicamente, o merchandising se trata da
“exploração secundária da capacidade atrativa adquirida por um bem (pessoa, coisa ou
bem imaterial) em outro sector de atividade.”3

Daqui se retira que o bem em causa será aproveitado através de uma segunda
atividade, substancialmente distinta daquela a que originalmente a sua utilização se
destinava.4

É-nos possível extrair da definição de merchandising apresentada três elementos

essenciais partilhados pelas diferentes modalidades de merchandising como veremos infra.
Em primeiro lugar, o elemento casual que se traduz no grau de conhecimento e aceitação
do público em geral do bem na sua utilização original; o elemento formal, que se
concretiza na licença que para a utilização secundária do bem; o terceiro é o elemento
finalístico, que se concentra na utilização promocional do bem como uma marca de

2
Cfr. GONÇALVES, Luís M. Couto, Função Distintiva da Marca, Coimbra, Almedina, 1999, pág.
231 a 232.
3
Cfr. OLAVO, Carlos, Propriedade Industrial, 2ª ed., vol. I, Coimbra, Almedina, 2005, pág. 151.
4
É de fácil compreensão a exigência da utilização do bem numa “atividade substancialmente
distinta daquela a que originalmente a sua utilização se destinava”, ora vejamos, se a Coca-Cola efetivasse
um contrato de merchandising com uma empresa fabricante de refrigerantes de fruta a perceção que o
consumidor teria seria a de que aqueles sumos seriam fabricados pela Coca-Cola e não por outra empresa
exploradora de nada mais, do que a capacidade atrativa da marca Coca-Cola.

7
produtos ou serviços, ou como um elemento decorativo em produtos de áreas
relacionadas.5

2. Modalidades

LUÍS GONÇALVES aponta quatro modalidades de merchandising distinguidas através do

critério da natureza do bem original: o character mechandising6 que envolve a utilização de
personagens fictícios, o personality merchandising que inclui o aproveitamento de pessoais reais, o
corporate merchandising que explora produtos empresariais, e o residual merchandising que
comporta outras hipóteses residuais de merchandising, em menor escala e de modo irregular. 7
Hodiernamente, podemos conceber com facilidade a utilização das diferentes modalidades de
merchandising.8

Distintamente outros autores apresentam classificações diferentes dos tipos de

merchandising existentes, no entanto, adotamos esta por ser aquela que apresenta maior
relevância.9

3. Utilização primária do bem

Como analisamos supra, no merchandising o bem do qual se explora a capacidade

atrativa é originalmente utilizado em determinada atividade, nesta senda, a utilização do
bem nessa mesma atividade merece proteção específica.

5
Cfr. GONÇALVES, Luís M. Couto, Função Distintiva da Marca, Coimbra, Almedina, 1999, pág.
233.
6
Como nos explica CARLOS OLAVO, o character merchandising pode, na sua iminência prática,
confundir-se com o sponsorship. A diferença entre estes dois institutos prende-se com o carácter das
atividades em causa. O que se quer dizer é que no primeiro aproveitam-se as características do bem numa
atividade alheia àquela que lhe é habitual, diferentemente, no segundo o objetivo é o financiamento de
determinada atividade com a finalidade de promover a sua própria.
7
Cfr. GONÇALVES, Luís M. Couto, Função Distintiva da Marca, Coimbra, Almedina, 1999, pág.
233 a 236.
8
Respetivamente e exemplificando, a personagens da franquia Star Wars, como o Yoda, o Cristiano
Ronaldo, a Ferrari e as equipas de desporto universitárias norte-americanas.
9
Nomeadamente, AUTERI e NADIA ZORZI, vide CARVALHO, Maria Miguel Rocha Morais de,
Merchandising de Marcas (A comercialização do valor sugestivo das marcas), Coimbra, Almedina, 2003,
pág. 28.

8
 Nas modalidades de corporate merchandising e no residual merchandising a
proteção a que nos referimos surge mais claramente quando comparada com a proteção
que se observa nas outras duas modalidades, uma vez que, o CPI protege a marca e os seus
elementos (nome, insígnia, logotipo).10

No character merchandising, a proteção do bem na sua utilização primária é

garantida através do sistema de proteção de direitos de autor. Importa aqui relevar que no
direito comparado existe outro sistema que protege este tipo de bens, o sistema dos países
da common law, o sistema de copyright.11

Nos arts. 70.º, e 72.º a 79.º do Código Civil português estão previstos os direitos de
personalidade no qual se inserem os direitos ao nome e à imagem, direitos estes que têm
maior relevância no personality merchandising, já que nesta modalidade aquilo que se
explora é a capacidade atrativa de celebridades reais.

Importa mencionar uma distinção entre o regime da proteção do direito ao nome e o

regime que protege o direito à imagem. Nos termos do art. 72.º do CC, “Toda a pessoa tem
direito a usar o seu nome, completo ou abreviado, e a opor-se a que outrem o use
ilicitamente para sua identificação ou outros fins.”, já o art. 79.º do CC, de epígrafe
“Direito à imagem” dispõe no seu n.º 3 que “O retrato não pode, porém, ser reproduzido,
exposto ou lançado no comércio, se do facto resultar prejuízo para a honra, reputação ou
simples decoro da pessoa retratada.”

Tal como é precária a utilização deste tipo contratual em Portugal, também o é a

comercialização destes direitos pessoais, ao contrário do que será, por exemplo, nos EUA.
Nesta ordem normativa teremos protegida a capacidade atrativa do nome e da imagem por
direito de natureza patrimonial, o right of publicity, ao contrário do que sucede no nosso
ordenamento jurídico auferedor de uma proteção do tipo personalista através do art. 81.º
CC. 12 13

10
Cfr. GONÇALVES, Luís M. Couto, Função Distintiva da Marca, Coimbra, Almedina, 1999, pág.
237.
11
Cfr. GONÇALVES, Luís M. Couto, Função Distintiva da Marca, Coimbra, Almedina, 1999, pág.
238.
12
Para aprofundar a questão, vide LLari, Amat, El derecho a la própria imagen y su valor
publicitário, 1992.
13
Art. 81.º: “1. Toda a limitação voluntária ao exercício dos direitos de personalidade é nula, se for
contrária aos princípios da ordem pública. 2. A limitação voluntária, quando legal, é sempre revogável, ainda
que com obrigação de indemnizar os prejuízos causados às legítimas expectativas da outra parte.”

9
 4. Utilização secundária do bem

Como já explicamos supra no merchandising o bem objeto do contrato, será

utilizado numa atividade secundária distinta aquela a que este habitualmente se destina.
Claro está, para que sequer seja concebível a realização deste tipo de contrato, será
necessário o estabelecimento da proibição do uso não autorizado deste bem nessa mesma
atividade secundária, se assim não fosse, não existiria sequer a necessidade de contratar,
proibição essa predisposta no art. 232.º do CPI.

LUÍS GONÇALVES, na sua obra, explana os preceitos que configuram a proteção

do bem na sua utilização secundária, empregando-os nas diferentes modalidades de
merchandising14 modalidades essas analisadas anteriormente neste estudo. Seguiremos o
pensamento do autor, apresentando agora os preceitos que conferem esta proteção no
Código da Propriedade Industrial de 2018.

Na sua alínea b), do n.º 2, o CPI dispõe que constitui fundamento de recusa “a
infração de direitos de autor”, protegendo os direitos que são explorados no character
merchandising.

Quanto ao personality merchandising, no ponto 1, g), estabelece que “constitui

ainda fundamento de recusa do registo de marca (…) g) o emprego de nomes, retratos ou
quaisquer expressões ou figurações, sem que tenha sido obtida autorização das pessoas a
que respeitem e, sendo já falecidos, dos seus herdeiros ou parentes até ao 4.º grau ou, ainda
que obtida, se produzir o desrespeito ou desprestígio daquelas pessoas.”

É também fundamento de recusa “a reprodução ou imitação de firma, de

denominação social e de outros sinais distintivos, ou apenas parte característica dos
mesmos, que não pertençam ao requerente, ou que o mesmo não esteja autorizado a usar,
se for suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão;” 15, protegendo-se assim os
bens cuja capacidade atrativa é explorada no corporate merchandising. Para além deste
preceito, podemos encontrar no CPI outros níveis de proteção para os direitos sobre estes
bens, nomeadamente, o n.º 1, d) e o art. 235.º.16
14
Cfr. GONÇALVES, Luís M. Couto, Função Distintiva da Marca, Coimbra, Almedina, 1999, pág.
242 a.
15
Art. 232.º, n.º 2, a).
16
Art. 235.º: “Sem prejuízo do disponho no artigo anterior, o pedido de registo é igualmente
recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, constituir
tradução, ou for igual ou semelhante, a uma marca anterior registada que goze de prestígio em Portugal ou na
União Europeia, se for marca da União Europeia e, sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido
indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudica-los.”

10
 O residual merchandising, como vimos anteriormente, comporta as situações em
que o merchandising é utilizado para situações que não se inserem em nenhuma das
modalidades anteriores e que não são utilizados com tanta frequência, como o é o exemplo
das associações desportivas, neste caso, o art. 232.º, n.º 2, a) protegerá a denominação da
associação desportiva, também prevalecerá a recusa da utilização do emblema da
associação se se reconhecer “que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de
que esta é possível independentemente da sua intenção”17

17
Art. 232.º, n.º 1, al. h).

11
 CAPÍTULO II

O CONTRATO DE MERCHANDISING

1. Concretização jurídica

Apesar de termos classificado supra quatro diferentes tipos de merchandising com

base numa diversidade de direitos no contexto da proteção primária, é possível unificar o
modelo de negociação a ser aplicado, desde que levemos em consideração a proteção
secundária e que seja utilizado um instrumento jurídico de negociação com o mesmo fim. 18

Define-se na jurisprudência nacional o contrato de merchandising como “aquele

pelo qual uma pessoa proporciona a outra, mediante remuneração, o uso de um direito de
propriedade intelectual ou de um direito de personalidade com finalidade diversa da
finalidade originária do direito (o merchandising é uma palavra polissémica usada a
propósito de técnicas de promoção e de comercialização).”19

Nesta senda, o que aqui se pretende através da realização de um contrato de

merchandising é a utilização secundária de determinado bem, presumindo-se que esta
utilização será efetivada através de produtos ou serviços distintos daqueles afetos às
principais funções da marca, de modo a impulsionar a comercialização desses bens. 20

2. As partes

No contrato de merchandising, negócio jurídico bilateral, uma das partes é designada o

merchandisor e a outra denomina-se merchandisee (na terminologia anglo-saxónica), às quais me
referirei daqui em diante como licenciante e licenciado, respetivamente, por uma questão de
praticidade.

18
GONÇALVES, Luís Couto, Manual de Direito Industrial, 5ª edição Coimbra, Almedina, 2014,
pág. 206.
19
Ac. do STJ, de 15/12/2011, proc. n.º 5622/06.3TVLSB.L1.S1, consultado em www.dgsi.pt.
20
OLAVO, Carlos, Propriedade Industrial, 2ª edição, Vol. 1, Almedina, Coimbra, 2005, pág. 151.

12
 3. As negociações

Como afirma na sua obra MARIA MIGUEL CARVALHO, o contrato de

merchandising é uma verdadeira “faca de dois gumes” 21, se por um lado é uma valiosa
ferramenta potencializadora da comercialização de determinado bem e do seu
conhecimento por parte do público, por outro, a comercialização de um bem de fraca
qualidade sob o nome prestigioso pode prejudicar gravemente a opinião do público
relativamente a esse prestígio.

Na fase negocial deste contrato as partes vêm-se em posições um quanto perigosas,

uma vez que o licenciante terá agora, em momento anterior à celebração do contrato, de
partilhar com a outra parte informações valiosas para que este possa avaliar o investimento
a realizar. Por sua vez, o licenciado terá de proceder a esse investimento, dispendendo de
avultados recursos para analisar esse investimento, recursos esses que poderão não retribuir
a sua dispensa. Para responder a esta problemática, é comum que as partes realizem
determinados acordos.

Nesta senda, geralmente, as partes efetivam um acordo de confidencialidade, no

qual não só o licenciado, meramente potencial, mas também que qualquer terceiro
contratado ou a contratar por este se obriguem a “não usar a informação em seu benefício e
a não revelá-la a terceiros sem o consentimento expresso, normalmente por escrito, do
titular da marca”22.

Como referimos, relativamente à posição do licenciado, este necessitará de avaliar

o investimento que irá desempenhar, evidentemente, este estudo implicará tempo, como
refere a autora temos aqui dois interesses “diametralmente” 23 opostos, o licenciante, tendo
em vista a potencialização máxima do negócio procuraria apresentar o bem a variados
potenciais licenciados, em contrapartida, o licenciado pretende evitar que os seus
concorrentes acessem às mesmas informações que ele, já que a força inaugural de
determinado produto poderá ser condição decisiva do sucesso do investimento em causa.

Habitualmente, para fazer face a este problema, as partes realizam o option

agreement no qual o potencial licenciado se obriga a prestar determinada quantia
21
CARVALHO, Maria Miguel Rocha Morais de, Merchandising de Marcas (A comercialização do
valor sugestivo das marcas), Coimbra, Almedina, 2003, pág. 262.
22
CARVALHO, Maria Miguel Rocha Morais de, Merchandising de Marcas (A comercialização do
valor sugestivo das marcas), Coimbra, Almedina, 2003, pág. 263.
23
CARVALHO, Maria Miguel Rocha Morais de, Merchandising de Marcas (A comercialização do
valor sugestivo das marcas), Coimbra, Almedina, 2003, pág. 263.

13
pecuniária em troca de ter a oportunidade exclusiva de negociar o contrato em questão por
período de tempo estipulado.

À guisa de concluir a fase negocial, poderá ainda ser efetivado um terceiro acordo
denominado pela doutrina anglo-saxónica letter of intent, aqui as partes vinculam-se
“durante um período limitado de tempo, a determinadas condições para celebrar o
negócio”24, não estando verificadas as condições predispostas no acordo, este caduca.
Estamos perante um instrumento que revela alguma importância por promover a celeridade
da negociação do contrato.

4. Obrigações das partes

a) Obrigações do licenciante

Do estudado até aqui é fácil retirar que a principal obrigação do licenciante será o
fornecimento da autorização do uso do bem em determinados produtos distintos daqueles a
que o bem corresponde na sua utilização originária. No entanto, emergem na esfera do
licenciante outras obrigações, nomeadamente “a obrigação de proporcionar ao licenciado o
uso da marca e de mantê-lo no gozo pacífico da mesma”, “a obrigação de controlar a
qualidade dos produtos e/ou serviços licenciados” e “as obrigações derivadas da
exclusividade concedida ao licenciado.”25

4.2 Obrigações do licenciado

24
CARVALHO, Maria Miguel Rocha Morais de, Merchandising de Marcas (A
comercialização do valor sugestivo das marcas), Coimbra, Almedina, 2003, pág. 265.
25
CARVALHO, Maria Miguel Rocha Morais de, Merchandising de Marcas (A comercialização do
valor sugestivo das marcas), Coimbra, Almedina, 2003, págs. 266 a 269.

14
 5. Cessação do Contrato

CAPÍTULO III

A NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO DE MERCHANDISING

Depois de estudarmos os diferentes elementos do contrato de merchandising,

importa agora aferir da sua natureza jurídica.

15
 Atualmente, sendo este um contrato atípico, brotam na doutrina distintas conceções
acerca da natureza jurídica do contrato de merchandising. Alguns autores consideram que
o contrato de merchandising se insere no tipo do contrato de licença.26

Principio da especialidade a que as marcas estão sujeitas

FORMA

O contrato de merchandising de marca não se encontra expressamente regulado

pelo ordenamento jurídico português,

Função Distintiva da marca

Regime jurídico próximo: os contratos de licença de merca, art. 32º e art. 264º do
CPI).

Contrato de merchandising como um contrato de locação modificado.

SPONSORSHIP

CONCLUSÃO

26
A título de exemplo, “Para obviar aos inconvenientes daí decorrentes, a prática tem originado a criação de
uma nova espécie de contrato de licença” Carlos Olavo, Propriedade Industrial, 2ª ed., vol. I, Coimbra,
Almedina, 2005, pág. 152.

16
17
BIBLIOGRAFIA

CARVALHO, Maria Miguel Rocha Morais de, Merchandising de Marcas (A comercialização do

valor sugestivo das marcas), Coimbra, Almedina, 2003, pág. 28

GONÇALVES, Luís M. Couto, Função Distintiva da Marca, Coimbra, Almedina, 1999, pág. 231 a 232.

GONÇALVES, Luís Couto, Manual de Direito Industrial, 5ª edição Coimbra, Almedina, 2014,
pág. 206.

Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial – Noções fundamentais, Coimbra, Coimbra Editora,
2011, pág 141

Carlos Olavo, Propriedade Industrial, 2ª ed., vol.I, Coimbra, Almedina, 2005, pág. 152

18
JURISPRUDÊNCIA

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 15 de dezembro de 2011, proc. n.º

5622/06.3TVLSB.L1.S1, relatado por Serra Baptista, consultado em www.dgsi.pt;

19