Direitos Intelectuais 2014-2

DIREITOS
INTELECTUAIS
AUTORES: BRUNO MAGRANI DE SOUZA, CARLOS AFFONSO PEREIRA DE SOUZA,
KOICHI KAMEDA, LUIZ FERNANDO MARREY MONCAU, MARIANA GIORGETTI VALENTE,
MARLIA MACIEL, PAULA MARTINI, PEDRO AUGUSTO, PEDRO DE PARANAGU MONIZ,
RONALDO LEMOS, SRGIO BRANCO VIEIRA JNIOR
GRADUAO
2014.2
Sumrio
Direitos Intelectuais
PARTE I: INTRODUO PROPRIEDADE INTELECTUAL

Aula 01. Apresentao da disciplina introduo Propriedade Intelectual ................................. 3
Aula 02. O regime internacional da Propriedade Intelectual........................................................... 5
PARTE II: DIREITOS AUTORAIS

Aula 03. Direitos autorais princpios gerais ............................................................................. 17
Aula 04: Cesso e Licenas; Licenas Pblicas (Inclusive Creative Commons) .............................. 34
Aula 05: Limitaes e Excees .................................................................................................... 53
Aula 06: Gesto Coletiva ............................................................................................................. 70
PARTE III: PATENTES

Aula 07: Conceitos Fundamentais e Base Normativa.................................................................... 76
Aula 08: Patentes: Procedimentos para Concesso ........................................................................ 87
Aula 09: Patentes: flexibilidade e nulidade. Acesso a medicamentos. .......................................... 100
PARTE IV: MARCAS

Aula 10. Conceitos Bsicos, Base Legal e Questes Atuais .......................................................... 109
Aula 11: Marcas: Procedimentos para proteo .......................................................................... 126
Aula 12. Nomes de Domnio ..................................................................................................... 141
APNDICE: SUGESTES DE APROFUNDAMENTO ...................................................................................................... 152

DIREITOS INTELECTUAIS
PARTE I: INTRODUO PROPRIEDADE INTELECTUAL
AULA 01. APRESENTAO DA DISCIPLINA INTRODUO

PROPRIEDADE INTELECTUAL
SUMRIO
1. Introduo ao tema. 2. Avaliao.
LEITURA SUGERIDA
DRAHOS, Peter. BRAITHWAITE, John. Information feudalism: who owns

the knowledge economy? NY: New Press, 2003, p.1-18.
1. INTRODUO AO TEMA
Chegando ao final da primeira dcada do sculo XXI, impossvel negar

a importncia dos bens criados intelectualmente para as nossas vidas, em
especial aqueles decorrentes de avanos tecnolgicos.
Os exemplos so muitos. Diariamente, deparamo-nos com as mais diver-
sas marcas nos produtos que consumimos e usamos, nas lojas a que vamos
e mesmo em nossos lugares de trabalho; utilizamos produtos tecnolgicos
muitas vezes protegidos por patentes; usamos softwares ininterruptamente
em nossas tarefas laborais e, finalmente, em nossos momentos de lazer, lemos
livros, jornais, vemos filmes, assistimos novelas, ouvimos msica. E no custa
lembrar: na cultura do sculo XXI, quase tudo tem um dono. Esses bens in-
telectuais so protegidos pela propriedade intelectual.
No Brasil, a propriedade intelectual foi includa entre os direitos e garan-
tias fundamentais (Art. 5, incisos XXVII a XXIX da CF), que constituem o
principal alvo de proteo da ordem jurdica introduzida pela Constituio
Federal de 1988.
Classicamente, a propriedade intelectual tida como um gnero, que pode
ser dividido em dois grandes ramos do direito. Um se dedica ao estudo dos
direitos autorais, sendo alocado dentro do Direito Civil, enquanto o outro
ramo inclui a chamada propriedade industrial e tem seu estudo sistematizado
principalmente no mbito do Direito Comercial.
Mais recentemente, prefere-se aludir ao conjunto dessas disciplinas como
direitos intelectuais. Tal opo permite superar as confuses conceituais
causadas pelo uso do termo propriedade, que hoje no mais se justifica, j
FGV DIREITO RIO 3

que estes direitos possuem caractersticas que os distinguem completamente

dos direitos de propriedade sobre bens tangveis.
As duas categorias acima mencionadas incidem sobre bens intelectuais dis-
tintos: o direito autoral recai sobre as obras artsticas, cientficas e literrias,
bem como aos programas de computador; enquanto a propriedade industrial
possui um carter visivelmente mais utilitrio, abarcando as patentes, as mar-
cas, as indicaes geogrficas e os nomes de domnio, para citar os principais.
O carter utilitrio , alis, a grande distino entre as duas categorias,
j que as invenes e os modelos de utilidade, por exemplo, que podem ser
objeto de concesso de patente, tm por finalidade a soluo de um problema
tcnico. Assim, quando o telefone foi inventado, resolvia-se com ele o proble-
ma da necessidade de deslocamento para se falar com pessoa ausente.
Por outro lado, as obras protegidas por direito de autor no so protegidas
por seu contedo, e muito menos por contedo utilitrio; direitos de autor
voltam-se forma, expresso de determinada ideia, conceito ou sensao.
Ideias, conceitos e sensaes so de circulao livre; sua expresso especfica,
materializada num determinado suporte, o que o direito autoral protege.
Esse conceito, como veremos adiante, deixou de ser aplicvel a todos os ob-
jetos de proteo do direito de autor no Brasil e em vrios outros pases,
programas de computador tambm so protegidos por direitos autorais, em-
bora tenham uma funo mais utilitria que artstica, cientfica ou literria.
Essas variadas instituies, a despeito de terem sido forjadas no sculo XIX
com base num contexto completamente distinto do atual, foram mantidas
praticamente inalteradas at os dias de hoje. No entanto, com o desenvolvi-
mento tecnolgico que originou, por exemplo, a tecnologia digital e a inter-
net, surgem novas circunstncias de fato que questionam a viso tradicional
do direito de propriedade intelectual, demandando solues mais adequadas
a nossa realidade.
2. AVALIAO
A nota do curso ser composta por duas avaliaes escritas: a primeira

(P1) ao final da primeira unidade do curso (direitos autorais), e a segunda
(P2) ao fim do curso. A leitura dos textos indicados nesta apostila com obri-
gatria, e ser necessria para as discusses feitas em sala. O aluno que, em
sua participao, demonstrar boa leitura e compreenso dos textos, poder
ter at 2,0 pontos adicionados prova final.
FGV DIREITO RIO 4

AULA 02. O REGIME INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE

INTELECTUAL
SUMRIO
1. Propriedade intelectual no contexto internacional. 2. Regime interna-

cional de propriedade intelectual. 3. O processo de formao do regime 4.
Harmonizao internacional das normas de proteo propriedade intelec-
tual. 5. Movimento pelo acesso ao conhecimento. 6. A Organizao Mundial
de Propriedade Intelectual. 7. Medidas unilaterais: a especial 301. 8. Forum
shifting: o papel da Organizao Mundial do Comrcio (OMC). 9. Retalia-
o cruzada na OMC. 10. Futuros desafios do regime de propriedade inte-
lectual: os acordos TRIPS-plus.
LEITURA OBRIGATRIA
GANDELMAN, Marisa. Poder e conhecimento na economia global. Rio de

Janeiro: Civilizao Brasileira, 2004, p. 95-110; 259-272.
LEITURAS COMPLEMENTARES

the knowledge economy? NY: New Press, 2003, p.1-10; p.85-99.
GANDELMAN, Marisa. Poder e conhecimento na economia global. Rio de Ja-

neiro: Civilizao Brasileira, 2004, p. 55-72; p.78-88; p.173-210; p.239-252.
MENESCAL, Andra Koury. Mudando os tortos caminhos da OMPI? A

agenda para o desenvolvimento em perspectiva histrica. In RODRIGUES,
Edson Beas; POLIDO, Fabrcio (Orgs). Propriedade intelectual: novos para-
digmas, conflitos e desafios. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

the knowledge economy? NY: New Press, 2003, p.1-10; p.85-99.
YU, Peter. The Global Intellectual Property Order and its Undetermined
Future. In: The WIPO journal: analysis and debate of intellectual property
issues. Reuters: Londres, 2009, issue 1, p. 1-15. Disponvel em: http://www.
wipo.int/about-wipo/en/pdf/wipo_journal.pdf
FGV DIREITO RIO 5

1. ROTEIRO DE AULA
1.1. Propriedade intelectual no contexto internacional
Os principais acordos internacionais que tratam do tema da propriedade

intelectual no estabelecem uma definio clara do seu objeto. O artigo 2
da Conveno que cria a Organizao Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI), por exemplo, a define de forma bastante ampla, por meio de um
rol exemplificativo de reas sobre as quais se aplicam direitos de propriedade
intelectual.1
Nos materiais de capacitao produzidos pela OMPI, afirma-se que a pro-
priedade intelectual pode ser entendida como a propriedade sobre criaes
do intelecto humano. O dono da propriedade livre para us-la como quiser,
se o uso no for contra a lei, e tem o direito de impedir o uso por terceiros.2
Sobre essa definio, podem ser feitas duas observaes importantes. A
primeira que hoje se encontra generalizado o entendimento de que o ins-
tituto jurdico da propriedade aplica-se a criaes intelectuais. Este entendi-
mento, porm, recente. A primeira vez em que a palavra propriedade foi
utilizada para identificar o chamado sistema de propriedade intelectual foi
na Revoluo Francesa de 1789. At ento, direitos sobre patentes e direitos
autorais eram concedidos como privilgios dados pela Coroa aos indivduos
ou corporaes que os soberanos queriam beneficiar.
Durante a revoluo francesa, houve a disseminao da idia de que os
privilgios eram, na verdade, direitos. Essa mudana no entendimento co-
mum foi facilitada pelo uso da palavra propriedade associada criao in-
telectual.
Aqueles que comearam a usar a palavra propriedade relacionada 1

Art 2, inciso VIII: Intellectual proper-
a invenes tiveram um objetivo bem definido em suas mentes: eles ty shall include the rights relating to:
literary, artistic and scientific works,
queriam substituir uma palavra que tinha um ar desagradvel, privi- performances of performing artists,
lgio, por uma palavra com uma respeitvel conotao. (...) Inserir a phonograms, and broadcasts, inven-
tions in all fields of human endeavour,
palavra propriedade no uma questo pouco importante, pois pala- scientific discoveries, industrial de-
signs, trademarks, service marks, and
vras podem ter grande influncia sobre as mentes, (...) a pessoa comum commercial names and designations,
respeitar a inveno de seu vizinho se ela estiver convencida de que a protection against unfair competition,
and all other rights resulting from
mesma propriedade, caso a lei a proclame como tal.3 intellectual activity in the industrial,
scientific, literary or artistic fields.
2
WIPO. General course on intellectual
O que se convencionou chamar de propriedade intelectual , na verdade, property rights (DL-101).
um monoplio sobre a explorao da criao, concedido pelo Estado. Todo 3

MACHLUP, FRITZ & PENROSE, Edith.
The Patent Controversy in the Nine-
monoplio traz em si uma ineficincia econmica, que causa, em ltima teenth Century. J. Econ. Hist., vol. 10,
n.01, pp. 16-17.
anlise, custos sociais.4 Dessa forma, o monoplio s se justifica se de fato
4
MANKIW, Gregory. Introduo eco-
contribuir para incentivar a criao, de forma a multiplicar as obras intelec- nomia. Princpios de Micro e Macro
economia. Rio de Janeiro: Elsevier,
2001, pp. 327-30.
FGV DIREITO RIO 6

tuais ao alcance da sociedade, ou, em outras palavras, se o benefcio final para

a sociedade for superior aos custos sociais do monoplio.
Em vez de usar a palavra monoplio ou falar em direito de exclusiva5,
usa-se a expresso propriedade, que hoje se encontra fortemente arraigada
no senso-comum, no sistema jurdico e nas crenas e ideologias mais profun-
das que norteiam o regime de propriedade intelectual.
A segunda concluso qual possvel chegar diante da definio da OMPI
que a propriedade sobre as criaes do intelecto serve eminentemente para
dar quele que detm o exerccio do direito de propriedade o controle sobre
o acesso s criaes. Dessa forma, o dono da propriedade livre para us-la
como quiser, se o uso no for contra a lei, e tem o direito de impedir o uso por
terceiros. Esse controle pode ser exercido pelo criador, mas na maioria das
vezes exercido por um intermedirio, uma empresa que adquiriu os direitos
patrimoniais sobre a criao e responsvel por sua explorao econmica.
Esses intermedirios determinam o grau de acessibilidade sobre o produto
da criao humana, ou, em outras palavras, sobre o conhecimento produzido
pelo homem. Controlar o acesso ao conhecimento significa exercer poder,
sobretudo no contexto da sociedade da informao. fcil perceber que, se
os detentores da propriedade intelectual exercerem seu direito de forma abu-
siva, de forma a restringir demasiadamente o acesso da sociedade s criaes
intelectuais seja por meio de preos muito elevados, simulando sua escas-
sez, ou por meio de medidas de proteo tecnolgica (DRMs) , a principal
justificativa do monoplio concedido pelo Estado perde sua razo de existir,
j que a proteo propriedade intelectual existe para o benefcio e progres-
so da sociedade em geral.6
1.2. Regime internacional de propriedade intelectual
At meados do sculo XIX a proteo propriedade intelectual se dava

majoritariamente por meio das legislaes nacionais. Pases que mantinham
relaes comerciais mais estreitas haviam fechado acordos de reconhecimento
e proteo mtuos da produo intelectual de seus nacionais, mas no havia
acordos multilaterais envolvendo um nmero expressivo de naes.
A construo paulatina de um quadro jurdico de proteo multilateral e
a consequente harmonizao das leis nacionais s podem ser compreendidas
em sua plenitude se a anlise jurdica desse panorama for combinada com
uma anlise poltica, guiada pela teoria das relaes internacionais. Por essa
5
BARBOSA, Denis Borges. Uma intro-
razo, importante ir alm da anlise dos tratados que compem o sistema duo propriedade intelectual. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 16
jurdico de proteo propriedade intelectual e ampliar o mbito do olhar
6
WATAL. Intellectual property rights
para a anlise do regime internacional de proteo da propriedade intelectual. in the WTO and developing coun-
tries. Londres: Kluwer Law Internatio-
nal, 2001, p. 2.
FGV DIREITO RIO 7

No mbito das relaes internacionais, uma das principais definies de

regime foi apresentada pelo terico Stephen Krasner:
Regimes podem ser definidos como conjuntos de princpios, nor-

mas, regras e processos decisrios, implcitos ou explcitos, em torno
dos quais as expectativas dos atores convergem em determinada rea
das relaes internacionais.7
O estudo de um regime engloba a anlise do sistema de normas jurdicas

que dele fazem parte, mas tambm busca levar compreenso do contexto
poltico, das crenas e dos atores que deram origem s leis e determinaram as
principais caractersticas do regime.
Na maior parte das vezes, o enfoque do jurista recai unicamente sobre o
sistema jurdico. Por conseguinte, o Estado detentor do monoplio sobre
a produo normativa e sobre o uso da fora parece ser o nico ator rele-
vante na equao de poder. A anlise prende-se ao mbito governamental do
regime.
No mbito global, entretanto, no existe poder centralizado que possa
exercer a funo de governo. O que existe , por um lado, uma paulatina
harmonizao de vontades estatais soberanas, e, por outro, uma crescente
participao de atores no-estatais, processo acelerado vertiginosamente com
a mais recente onda de globalizao.8 Tais atores influenciam as decises to-
madas no mbito global, sejam elas formais, como a celebrao de Tratados,
ou informais, como a adoo de recomendaes e boas prticas. Em vez de
um governo centralizado, instaura-se no plano global uma articulao de
governana, em que governos e atores no-estatais (em maior ou menor grau
de equilbrio, a depender do regime internacional sob exame) contribuem
para a formulao dos princpios, normas, regras e padres decisrios. James
Rosenau chama a ateno para a importante diferenciao entre governo e
governana:
7
KRASNER, Stephen (ed.) Internatio-
governo sugere atividades sustentadas por uma autoridade formal, pelo nal Regimes. Itaca/Londres: Cornell
poder de polcia que garante a implementao das polticas devida- University Press, 1983, p. 2
8
A globalizao um fenmeno mul-
mente institudas, enquanto governana refere-se a atividades apoiadas tifacetado, que combina a homoge-
em objetivos comuns, que podem ou no derivar de responsabilidades neizao e a eliminao de fronteiras
nacionais com o particularismo, a
legais e formalmente prescritas e no dependem, necessariamente, do diversidade local e um apego ao co-
munitarismo. No bojo do processo
poder de polcia para que sejam aceitas e venam resistncias. Em ou- geral caracterizado como globalizao,
tras palavras, governana um fenmeno mais amplo do que governo. encontram-se em curso globalizaes
setoriais que se retro-alimentam,
quais sejam, a globalizao econmi-
ca, poltica, social e cultural. SANTOS,
A teoria dos regimes internacionais e a definio de governana serviro Boaventura de Sousa. Os processos da
globalizao. In SANTOS, Boaventura
como pano de fundo para a anlise do tema em estudo. de Sousa (org.). A Globalizao e as
Cincias Sociais. So Paulo: Cortez,
2002, p. 25-49 passim.
FGV DIREITO RIO 8

1.3 O processo de formao do regime
Na segunda metade do sculo XIX, ONGs de interesse privado envol-

vidas tanto no setor de patentes como no de direito autoral se articularam
de forma a influenciar a agenda pblica. Seu objetivo era angariar aquies-
cncia suficiente para que a proteo da propriedade intelectual, mediante
a concesso de monoplios de explorao, fosse reforada e estendida para
outros pases. importante mencionar que, no mbito das organizaes in-
ternacionais, ONGs so todas as organizaes privadas que acompanham as
reunies como observadoras. Possuem status inferior aos Estados-membros,
que tm sempre direito de influir nas decises tomadas. Em outras palavras,
no h qualquer juzo sobre o objetivo das ONGs. Organizaes de interesse
pblico e de interesse privado encontram-se equiparadas e misturadas entre
os participantes.9
Foram as ONGs de interesse privado envolvidas no setor de propriedade
intelectual, como a Associao Literria e Artstica Internacional (ALAI), a
Cmara Internacional de Comrcio (ICC) e a Associao Internacional para
a Proteo da Propriedade Intelectual (IIPI), que influenciaram a elaborao
das primeiras convenes internacionais, as Convenes de Paris (1883) e de
Berna (1886), que harmonizaram, respectivamente, a proteo da proprie-
dade industrial e de obras literrias, artsticas e cientficas no plano interna-
cional.
Alm de ter influenciado o texto inicial das Convenes de Paris e Ber-
na, emblemtico que tenha sido a AIPPI [Associao Internacional para
a Proteo da Propriedade Intelectual] que preparou as sugestes de refor-
ma10 Conveno da Unio de Paris, em 1958. Em determinados pontos a
Conferncia chegou a adotar literalmente a redao sugerida pela Associao.
Advogados e membros dessas ONGs de interesse privado influenciavam dire-
9
tamente o texto dos tratados internacionais sobre patentes e direitos autorais. Participam das reunies do Comit
de Direitos autorais e conexos da OMPI
A influncia das ONGs de interesse privado sobre o regime internacional (SCCR), por exemplo, ONGs que repre-
sentam a indstria de contedo como,
sempre foi bastante significativa. Membros dessas ONGs ocuparam poste- a American Intellectual Property Law
Association (AIPLA), a Association of
riormente cargos de prestgio nas organizaes internacionais criadas para American Publishers (AAP), a Inter-
tratar do tema da propriedade intelectual. national Association of Broadcasting
(IAB), e a International Chamber of
Commerce (ICC) e tambm organi-
zaes que representam o interesse
pblico e a sociedade civil, como a
Electronic Frontier Foundation (EFF), a
1.4. Harmonizao internacional das normas de proteo propriedade intelectual Knowledge Ecology International, Inc.
(KEI), a World Blind Union (WBU) e a
Fundao Getulio Vargas (FGV).
As Convenes de Paris e de Berna estabelecem padres mnimos de pro- 10
CLARK, Joan. The role of GATT/TRIPS,
teo que devem ser observados pelos pases signatrios. Na prtica, tais stan- of OMPI and of AIPPI in the further
development of intellectual property
dards j so bastante elevados. O prazo de proteo ao direito autoral, por right protection. In: AIPPI 1897-1997
Centennial Edition AIPPI and the
exemplo, foi estipulado em 50 anos contados a partir de primeiro de janeiro development of industrial property
do ano subsequente morte do autor. protection 1897-1997. AIPPI Founda-
tion, Basle, 1997, p. 481.
FGV DIREITO RIO 9

Os Estados-parte ficaram livres para estabelecer padres de proteo ainda

mais elevados em sua legislao nacional.11 No caso do Brasil, por exemplo, a
lei de direitos autorais (lei 9.610/98) estabelece um prazo de proteo de 70
anos aps a morte do autor (art. 41) e no incorpora muitas das limitaes ao
direito autoral que foram autorizadas pela Conveno de Berna, como a pos-
sibilidade de um indivduo realizar a cpia de uma obra, em casos especficos,
desde que no conflite com a explorao normal da obra ou prejudique
injustificadamente o interesse do autor, (art. 9, 2).
Em 1893 as duas Convenes foram agrupadas e ganharam uma Secreta-
ria para sua administrao, o Escritrio Internacional Reunido para Proteo
da Propriedade Intelectual (BIRPI, na sigla em francs).
At meados do sculo XX o regime de proteo PI permaneceu estvel,
sem grandes alteraes nas convenes que o davam sustentao. Na dcada
de 60, porm, houve uma significativa mudana, com a criao da Organiza-
o Mundial de Propriedade Intelectual, uma evoluo do BIRPI.
1.5. Movimento pelo acesso ao conhecimento
As dcadas de 50 e 60 foram marcadas pela descolonizao afro-asitica.

Os pases recm-independentes buscavam aderir rapidamente aos principais
acordos e organizaes internacionais como uma forma de afirmao de sua
soberania e legitimao perante as demais naes. Vrios desses pases aderi-
ram ao BIRPI, o que levou a uma maior diversidade de interesses. Os pases
em desenvolvimento passaram a questionar com maior veemncia a aplicao
generalizada dos mesmos patamares de proteo a pases em situaes desi-
guais.
Esse questionamento foi reforado por documentos importantes. Em
1958 o Senado norte-americano comissionou estudos que identificaram
uma srie de custos negligenciados do regime de propriedade intelectual. Em
1961, o Brasil apresentou uma resoluo na Assemblia Geral da Organiza-
o das Naes Unidas, na qual foram apontados vrios abusos advindos do
mau emprego do sistema de propriedade intelectual.
No Brasil, em 1963, foi concludo o relatrio final de uma Comisso
Parlamentar de Inqurito (CPI) especial, formada em 1961 para analisar es- 11
O Brasil foi um dos signatrios origi-
nrios da Conveno de Berna. inte-
pecificamente os abusos de monoplios de patentes de titularidade de corpo- ressante frisar que os Estados Unidos
raes multinacionais farmacuticas no pas. Em 1969 entrou em vigor no s aceitaram assinar a Conveno em
1989, mais de cem anos depois da sua
Brasil uma lei excluindo produtos e processos farmacuticos do escopo de criao. Durante muito tempo o pas
dependia da cpia de obras literrias e
patenteamento.12 cientficas, originrias principalmente
do Reino Unido, para desenvolver sua
De fato, interessante observar que ambos os documentos acima men- cena acadmica e cultural.
cionados o norte-americano de 1958 e brasileiro o de 1961 foram 12
INPI. Disponvel em: http://www.
elaborados de forma independente e, no entanto, apresentaram algumas con- inpi.gov.br/. Acesso em 14 de outubro
de 2010.
FGV DIREITO RIO 10

cluses idnticas, demonstrando no se tratar somente de um problema dos

pases em desenvolvimento, mas sim de um problema sistmico.
Nessa poca, surgiu um movimento pelo acesso ao conhecimento (Ac-
cess to Knowledge ou A2K, na sigla em ingls), que transcendeu fronteiras e
ganhou amplitude global. Grupos da sociedade civil, indivduos e governos
buscam defender a idia de que o acesso ao conhecimento est relacionado
garantia de direitos fundamentais como o acesso educao e cultura, li-
berdade e justia econmica. Um tratado sobre acesso ao conhecimento foi
elaborado com o objetivo de ampliar o acesso e incentivar a transferncia de
tecnologia.13 Segundo Yu, possvel notar que os detentores de direitos de
propriedade intelectual sempre foram agressivos para fazer presso em prol
de uma proteo mais forte para os seus interesses. No entanto, foi apenas
recentemente que seus oponentes conseguiram se mobilizar para organizar
uma resistncia ou montar um contra-ataque14.
1.6. A Organizao Mundial de Propriedade Intelectual
A multiplicao do nmero de pases em desenvolvimento e o surgimento

de um movimento da sociedade civil em prol do acesso ao conhecimento
trouxeram maior complexidade ao regime de propriedade intelectual. Nesse
contexto, em 1967 foi criada a Organizao Mundial de propriedade Intelec-
tual15, que passou a servir como uma moldura institucional para a discusso
dos temas relacionados proteo da propriedade intelectual no mbito in-
ternacional.
Em 1974, a OMPI celebrou um acordo com a ONU e tornou-se uma
agncia especializada das Naes Unidas. Diversas razes justificam esse acor-
do. Em primeiro lugar, o carter universal da ONU consolidou-se no ps- 13
Treaty on Access to Knowledge. Dis-
-guerra e havia um interesse em ampliar o regime de proteo propriedade ponvel em http://www.cptech.org/
a2k/a2k_treaty_may9.pdf . Acesso em
intelectual para que abrangesse todos os pases. Fazer parte do sistema ONU 14 de outubro de 2010.
era uma forma de atrair pases em desenvolvimento para que tomassem parte 14
YU, Peter. The Global Intellectual
nos acordos celebrados no mbito da OMPI. Property Order and its Undetermi-
ned Future. In: The WIPO journal:
Em segundo lugar, o acordo entre a OMPI e a ONU legitimava a primeira analysis and debate of intellectual
property issues. Reuters: Londres,
como locus principal de discusso do tema da propriedade intelectual. Diver- 2009, issue 1, p. 7.
sas agncias especializadas da ONU haviam comeado a realizar estudos sobre 15
Conveno estabelecendo a criao
da Organizao Mundial de Proprieda-
a eficcia e os custos sociais do sistema de proteo propriedade intelectual. de intelectual. Disponvel em http://
O PNUD, por exemplo, elaborou um relatrio afirmando que direitos de www.wipo.int/treaties/en/conven-
tion/ Acesso em 14 de outubro de 2010.
propriedade intelectual mais restritivos aumentam o preo da transferncia 16
PNUD. New technologies and global
de tecnologia, e podem bloquear a entrada dos pases em desenvolvimento race for knowledge In Human Develop-
ment Report 1999: Globalization with
em setores dinmicos da economia do conhecimento (...)16 a Human Face. Nova Iorque: Oxford
University Press, 1999. Disponvel
As agncias especializadas comearam a perceber a relao intrnseca que em http://hdr.undp.org/en/media/
existe entre o tema da propriedade intelectual e vrios outros, como os di- hdr_1999_ch21.pdf. Acesso em 14 de
outubro de 2010.
FGV DIREITO RIO 11

reitos humanos, o desenvolvimento, a sade, o meio-ambiente e a segurana

alimentar.17
Por um lado, o acordo com a ONU levou a adaptaes da agenda da
OMPI. A sua principal meta, a universalizao da proteo propriedade in-
telectual, teve de ser compatibilizada com os objetivos da ONU, como as me-
tas do milnio e o comprometimento com a promoo do desenvolvimento.
Por outro lado, o acordo com a ONU foi estrategicamente importante para a
OMPI, que consolidou sua centralidade no regime internacional de proteo
propriedade intelectual at a celebrao do acordo TRIPS no mbito da
OMC, discutido mais adiante. A OMPI ainda um frum privilegiado para
conceber uma poltica de propriedade intelectual de longo prazo e celebrar
acordos sobre temas mais complexos.
Atualmente, dois dos acordos que os pases desenvolvidos esto buscando
aprovar no mbito da OMPI so: um tratado para a proteo de obras au-
diovisuais e um tratado para a proteo de sinais de broadcasting. Os pases
em desenvolvimento, por sua vez, tm buscado a celebrao de acordos que
levem os Estados-parte a incorporar nas suas legislaes nacionais as limita-
es e excees aos direitos autorais e aos diretos de patente que j so facul-
tadas pelos tratados internacionais (Convenes de Paris e Berna e TRIPS).
Hoje cabe a cada pas decidir se incorpora ou no tais limitaes s suas leis
internas.
1.7. Forum shifting: o papel da Organizao Mundial do Comrcio (OMC)
Diante do bloqueio da discusso de vrios temas na OMPI, da presso e

envolvimento de agncias especializadas da ONU com temas relacionados
propriedade intelectual e do fortalecimento do movimento a favor do acesso
ao conhecimento, houve uma mudana do frum principal do debate sobre
propriedade intelectual, que se deslocou da OMPI para a OMC. Essa mano-
bra estratgica conhecida na cena internacional como forum shifting ou fo-
rum shopping e consiste em buscar o placo de discusses em que a correlao
de foras seja mais benfica aos interesses daquele que promove a mudana. 17
Fala-se hoje em um regime inter-
nacional complexo de proteo pro-
Em 1994, foram concludas as negociaes da rodada Uruguai do GATT priedade intelectual, um regime no-
e a Organizao Mundial do Comrcio foi criada como sua sucessora. O -hierrquico, descentralizado que inclui
no apenas a rea tradicional de leis e
tratado que cria a OMC serve como um guarda-chuva para uma srie de polticas sobre propriedade intelectual,
mas tambm reas sobrepostas em
acordos substantivos, anexos ao primeiro. Dentre eles, foi celebrado o acordo regimes e fruns internacionais rela-
TRIPS (Trade related aspects of intellectual property rights). cionados, como aqueles que tratam de
sade pblica, direitos humanos, diver-
O TRIPS o acordo mais amplo j celebrado no mbito do sistema de sidade biolgica, alimentos, agricultu-
ra, informao e comunicao. YU, Pe-
propriedade intelectual e baliza o desenvolvimento do direito internacional ter. The Global Intellectual Property
Order and its Undetermined Future.
nessa rea, elevando os padres de proteo para os sete principais tipos de In The WIPO journal: analysis and de-
propriedade intelectual: direitos autorais, direitos conexos, marcas, indica- bate of intellectual property issues.
Reuters: Londres, 2009, issue 1, p. 4.
FGV DIREITO RIO 12

es geogrficas, desenho industrial, patentes, proteo de circuitos integra-

dos e segredo de negcio.
Alguns temas abrangidos no TRIPS no eram objeto de regulao na
maior parte dos pases em desenvolvimento, como o patenteamento de se-
mentes, medicamentos e microorganismos. O TRIPS sem dvida ir for-
talecer a proteo propriedade intelectual no mundo inteiro, algo que no
foi atingido por nenhum tratado antes dele. Particularmente, o tratado trar
os standards de proteo nos pases em desenvolvimento membros da OMC
para um patamar de proteo mais prximo daquele existente nos pases de-
senvolvidos.18
A abrangncia do TRIPS e sua adoo generalizada por pases em desen-
volvimento se devem estratgia de atrelamento entre os temas de comrcio
e propriedade intelectual.19 Os pases no poderiam prescindir de fazer parte
de uma organizao que decidiria as polticas de comrcio, o que fez com
que a adeso OMC fosse ampla desde a sua criao. Mas para fazer parte
da OMC necessrio incorporar no s o acordo que cria a organizao, mas
tambm todos os outros acordos celebrados. Diferentemente do que aconte-
cia no GATT20, a OMC pautada pelo princpio do single undertaking: todos
os acordos devem ser incorporados pelo pas que queira se tornar membro da
organizao.
Alm da generalizao de standards elevados de proteo, o deslocamento
do centro do regime de proteo propriedade intelectual da OMPI para 18
WATAL. Intellectual property rights
in the WTO and developing coun-
a OMC trouxe outras mudanas significativas. Em primeiro lugar, o acor- tries. Londres: Kluwer Law Internatio-
do traz previses bastante concretas de execuo das normas de propriedade nal, 2001, p. 2.
intelectual, tanto no mbito nacional como nas fronteiras (border measures). 19

preciso destacar que essa justapo-
sio de temas nem sempre foi vista de
Em segundo lugar, a execuo das normas passou a ser garantida por um maneira positiva. Entre os anos de 1850
e 1875, aqueles que advogavam pelo
mecanismo de enforcement existente no mbito da OMC, materializado no livre comrcio encaravam a proprie-
Entendimento para a soluo de controvrsias.21 dade intelectual como um privilgio
que no deveria ser mantido entre ju-
A relevncia do TRIPS no regime de propriedade intelectual inquestio- risdies pois limitava o livre comrcio
de mercadorias sobre as quais havia
nvel. Qualquer acordo futuro, seja ele celebrado entre alguns pases ou em alegaes de direitos de propriedade
intelectual (...) os direitos de proprie-
fruns multilaterais, vai ter de levar em considerao os padres estabelecidos dade intelectual eram ilegtimos e
pelo TRIPS. Por outro lado, a OMPI ainda conserva sua importncia. A inconsistentes com o livre comrcio.
MAY, Christpher. The Pre-History and
multiplicidade de temas em discusso na OMC faz com que a OMPI seja o Establishment of the WIPO. In The WIPO
journal: analysis and debate of intellec-
principal frum para a discusso de uma poltica de propriedade intelectual tual property issues. Reuters: Londres,
2009, issue 1, p. 16.
de longo prazo e para celebrar acordos sobre temas mais complexos.
20
No GATT alguns dos acordos celebra-
dos eram plurilaterais e no multilate-
rais, pois permitiam a adeso apenas
dos pases que desejassem faz-lo. Esse
1.8. Retaliao cruzada na OMC sistema ficou conhecido como GATT
la carte.
21
OMC. Understanding on rules and
Um dos resultados do forum shifting da OMPI para a OMC que hoje procedures governing the settlement of
disputes. Disponvel em http://www.
as regras de propriedade intelectual possuem uma fora maior e um grau de wto.org/english/docs_e/legal_e/28-
observncia mais elevado, em decorrncia da existncia de um Entendimento -dsu.pdf Acesso em 8 de janeiro de
2011.
FGV DIREITO RIO 13

para a soluo de controvrsias na OMC. O rgo de Soluo de Contro-

vrsias (OSC) tem competncia para aplicar sanes comerciais aos pases
que no observem suas decises e permaneam agindo contrariamente aos
Acordos celebrados no mbito da Organizao.
O nvel de observncia das decises do OSC tem se mostrado elevado,
ficando em torno de 83%.22 Nos casos em que o pas vencido no cumpre a
deciso do OSC, h duas formas possveis de lidar com o descumprimento.
A primeira a compensao, atravs da aplicao de tarifas punitivas, como
uma forma de retaliao econmica. O principal objetivo da retaliao fa-
zer com que o pas que est em descumprimento com as regras de comrcio
estabelecidas pela OMC passe a observ-las. Em segundo lugar, o OSC pode
impor contramedidas discriminatrias contra a parte vencida (suspendendo
concesses ou outras obrigaes), nos termos dos Acordos da OMC, no m-
bito de um setor ou acordo que no havia sido violado pelo pas demandado,
desde que o valor monetrio no seja maior do que o prejuzo causado pelo
pas vencido. Essa a chamada retaliao cruzada. A retaliao cruzada,
quando autorizada especificamente sobre propriedade intelectual, pode ser
um instrumento importante, sobretudo para os pases em desenvolvimento,
como ser discutido a seguir.
A expresso retaliao cruzada no aparece explicitamente no acordo,
mas as circunstncias em que pode ser autorizada esto presentes no artigo
22.3:
22.3 Ao considerar quais concesses ou outras obrigaes sero

suspensas, a parte reclamante aplicar os seguintes princpios e proce-
dimentos:
a) o princpio geral o de que a parte reclamante dever procu-
rar primeiramente suspender concesses ou outras obrigaes relativas
ao(s) mesmo(s) setor(es) em que o grupo especial ou rgo de Apelao
haja constatado uma infrao ou outra anulao ou prejuzo;
b) se a parte considera impraticvel ou ineficaz a suspenso de con-
cesses ou outras obrigaes relativas ao(s) mesmo(s) setor(es), poder
procurar suspender concesses ou outras obrigaes em outros setores
abarcados pelo mesmo acordo abrangido;
c) se a parte considera que impraticvel ou ineficaz suspender con-
cesses ou outras obrigaes relativas a outros setores abarcados pelo
mesmo acordo abrangido, e que as circunstncias so suficientemen-
te graves, poder procurar suspender concesses ou outras obrigaes
abarcadas por outro acordo abrangido; 22
Institute for Agriculture and Trade
Policy. Strengthening compliance at
d) ao aplicar os princpios acima, a parte dever levar em conside- the WTO. Cross-retaliation in WTO
disputes. 2006. Disponvel em http://
rao: www.tradeobservatory.org/library.
cfm?refID=89107. Acesso em 14 de
outubro de 2010.
FGV DIREITO RIO 14

I) o comrcio no setor ou regido pelo acordo em que o grupo espe-

cial ou rgo de Apelao tenha constatado uma violao ou outra anu-
lao ou prejuzo, e a importncia que tal comrcio tenha para a parte;
II) os elementos econmicos mais gerais relacionados com a anula-
o ou prejuzo e as conseqncias econmicas mais gerais da suspen-
so de concesses ou outras obrigaes.
e) se a parte decidir solicitar autorizao para suspender concesses
ou outras obrigaes em virtude do disposto nos subpargrafos b ou
c, dever indicar em seu pedido as razes que a fundamentam. O
pedido dever ser enviado simultaneamente ao OSC e aos Conselhos
correspondentes e tambm aos rgos setoriais correspondentes, em
caso de pedido baseado no subpargrafo b;
f ) para efeito do presente pargrafo, entende-se por setor:
I) no que se refere a bens, todos os bens;
II) no que se refere a servios, um setor principal dentre os que fi-
guram na verso atual da Lista de Classificao Setorial dos Servios
que identifica tais setores;(14)
(14) Na lista integrante do Documento MTN.GNG/W/120 so
identificados onze setores.
III) no que concerne a direitos de propriedade intelectual relaciona-
dos com o comrcio, quaisquer das categorias de direito de propriedade
intelectual compreendidas nas Seces 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 da Parte II,
ou as obrigaes da Parte III ou da Parte IV do Acordo sobre TRIPS.
g) para efeito do presente pargrafo, entende-se por acordo:
I) no que se refere a bens, os acordos enumerados no Anexo 1A do
Acordo Constitutivo da OMC, tomados em conjunto, bem como os
Acordos Comerciais Plurilaterais na medida em que as partes em con-
trovrsia sejam partes nesses acordos;
II) no que concerne a servios, o GATS;
III) no que concerne a direitos de propriedade intelectual, o Acordo
sobre TRIPS.
Conforme exposto no artigo 22.3, na elaborao do pedido de autorizao

ao OSC para suspender concesses ou outras obrigaes (ou seja, para reta-
liar), o pas demandante deve primeiro buscar a retaliao no mesmo setor
comercial em que tenha ocorrido a violao. Se isso no for possvel ou eficaz,
pode procurar retaliar em outro setor, mas no mbito do mesmo acordo em
que tenha ocorrido a violao. Somente se isso for tambm impraticvel ou
ineficaz, pode procurar retaliar no mbito de outro acordo.
A retaliao cruzada pode ser particularmente eficaz nos casos em que a
parte vencedora um pas em desenvolvimento, ou pas com pequeno mer-
cado, que pode se encontrar em uma posio economicamente vulnervel em
FGV DIREITO RIO 15

relao parte vencida. Nesses casos, o mtodo tradicional de aplicar tarifas

sobre o bem importado do pas descumpridor pode no resultar em efetiva
presso para o cumprimento da deciso, ou pode ainda ser mais prejudicial
ao pas demandante que ao demandado. A retaliao cruzada aplicada no
marco do TRIPS pode ser uma ferramenta muito poderosa, especialmente
para pases em desenvolvimento, pois no ocasiona alguns dos efeitos adver-
sos [da forma tradicional], tais como o aumento de preos para o consumidor
causado pelas tarifas mais altas, ou custos maiores para os produtores doms-
ticos, que podem ser obrigados a mudar para outros fornecedores.23
A retaliao cruzada sobre o TRIPS foi autorizada em poucos casos: o
Equador recebeu permisso do OSC para retaliar em uma disputa com a
Unio Europeia sobre tarifas aplicadas s bananas, e Antgua foi autorizado
a fazer o mesmo em uma disputa com os Estados Unidos sobre jogos de azar
na Internet. No entanto, os pases em ambos os casos no levaram a cabo as
medidas de retaliao. Recentemente, o Brasil foi autorizado a impor sanes
comerciais no valor de 294,7 milhes de dlares, incluindo a retaliao cru-
zada em servios e propriedade intelectual. A execuo da medida se encontra
atualmente suspensa.
23
INTERNATIONAL CENTER FOR TRADE
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. WTO
Panel Allows Brazil to Cross-Retaliate on
IP, Services in US CottonRow. Bridges
Weekly Trade News Digest,
Volume 13, n 30. Setembro de
2009. Disponvel em http://ictsd.
org/i/news/bridgeswe-
ekly/54716/ Acesso em 14 de ou-
tubro 2010.
FGV DIREITO RIO 16

PARTE II: DIREITOS AUTORAIS
AULA 03. DIREITOS AUTORAIS PRINCPIOS GERAIS
SUMRIO
1. Introduo a direitos autorais. 2. Abrangncia da lei: obras protegidas.

3. Obras no protegidas. 4. Quem o autor? Uma pergunta difcil. 5.
Direitos morais. 6. Princpios de proteo e direitos patrimoniais.
LEITURAS OBRIGATRIAS
LESSIG, Lawrence. Cultura Livre, P. 29-42.

Disponvel em: http://softwarelivre.org/samadeu/lawrence-lessig-cultura-livre.pdf
NETTO, Jos Carlos Costa. Direito Autoral no Brasil. So Paulo: Ed. FTD,
1998, pp. 53-59; 73-83.
ABRO, Eliane Y.. Direitos de Autor e Direitos Conexos. So Paulo: Ed. do

Brasil, 2002. p. 27-38 e 69-126;
1998, pp. 30-52.
LESSIG, Lawrence. Cultura Livre, P. 42-53.

Disponvel em: http://softwarelivre.org/samadeu/lawrence-lessig-cultura-livre.pdf
1. ROTEIRO DE AULA
1.1. Introduo ao assunto
A complexidade da vida contempornea tornou a anlise e a defesa dos

direitos autorais muito mais difcil. At meados do sculo XX, a cpia no au-
torizada de obras de terceiros, por exemplo, era sempre feita com qualidade in-
ferior ao original e por mecanismos que nem sempre estavam acessveis a todos.
FGV DIREITO RIO 17

Com o avanar do sculo passado, entretanto, e especialmente com o sur-

gimento da cultura digital cujo melhor exemplo a Internet, tornou-se
possvel a qualquer um que tenha acesso rede mundial de computadores
acessar, copiar e modificar obras de terceiros, sem que nem mesmo seus auto-
res possam ter o controle disso.
Na prtica, a conduta da sociedade contempornea vem desafiando os
preceitos estruturais dos direitos autorais. Conforme veremos adiante, nos
itens que tratam das limitaes a tais direitos, a cultura digital permite que
diariamente sejam feitas cpias de msicas, filmes, fotos e livros a partir do
download das obras da internet, contrariamente literalidade da lei.
A fim de supostamente proteger os direitos autorais, so criados meca-
nismos de gerenciamento de direitos e de controle de acesso s obras, mas
tais mecanismos so freqentemente contornados e a obra mais uma vez se
torna acessvel. Cada vez mais constantemente, temos assistido contestao
judicial do uso de obra de terceiros. Recentemente, a IFPI (sigla em Ingls
para designar Federao Internacional da Indstria Fonogrfica) e a ABPD
(Associao Brasileira de Produtores de Discos) anunciaram a inteno de
processar judicialmente usurios da internet que disponibilizam grande n-
mero de msicas na rede.
V-se, nesse passo, que a grande questo a ser analisada quando do estudo
dos direitos autorais a busca pelo equilbrio entre a defesa dos titulares dos
direitos e o acesso ao conhecimento por parte da sociedade.
1.2. Abrangncia da lei: obras protegidas
O art. 7 da Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais, ou LDA) indica quais

obras so protegidas pelos direitos autorais. Seus termos so os seguintes:
Art. 7 So obras intelectuais protegidas as criaes do esprito, ex-

pressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangvel ou
intangvel, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:
I os textos de obras literrias, artsticas ou cientficas;
II as conferncias, alocues, sermes e outras obras da mesma
natureza;
III as obras dramticas e dramtico-musicais;
IV as obras coreogrficas e pantommicas, cuja execuo cnica
se fixe por escrito ou por outra qualquer forma;
V as composies musicais, tenham ou no letra;
VI as obras audiovisuais, sonorizadas ou no, inclusive as cine-
matogrficas;
FGV DIREITO RIO 18

VII as obras fotogrficas e as produzidas por qualquer processo

anlogo ao da fotografia;
VIII as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia
e arte cintica;
IX as ilustraes, cartas geogrficas e outras obras da mesma na-
tureza;
X os projetos, esboos e obras plsticas concernentes geografia,
engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e cincia;
XI as adaptaes, tradues e outras transformaes de obras
originais, apresentadas como criao intelectual nova;
XII os programas de computador;
XIII as coletneas ou compilaes, antologias, enciclopdias, di-
cionrios, bases de dados e outras obras, que, por sua seleo, organiza-
o ou disposio de seu contedo, constituam uma criao intelectual.
Da simples leitura do caput do artigo acima transcrito, percebe-se que o

legislador teve duas grandes preocupaes: (i) enfatizar a necessidade de a
obra, criao do esprito, ter sido exteriorizada e (ii) minimizar a importncia
do meio em que a obra foi expressa.
De fato, relevante mencionar que sero protegidas apenas as obras que
tenham sido exteriorizadas. As idias no so protegveis por direitos auto-
rais. No entanto, o meio em que a obra expresso tem pouca ou nenhuma
importncia, exceto para se produzir prova de sua criao ou de sua anterio-
ridade, j que no se exige a exteriorizao da obra em determinado meio
especfico para que a partir da nasa o direito autoral. Este existe uma vez
que a obra tenha sido exteriorizada, independentemente do meio.
A doutrina indica os requisitos para que uma obra seja protegida no m-
bito da LDA. So eles:
a) Pertencer ao domnio das letras, das artes ou das cincias, conforme

prescreve o inciso I do art. 7, que determina, exemplificativamen-
te, serem obras intelectuais protegidas os textos de obras literrias,
artsticas e cientficas.
b) Originalidade: este requisito no deve ser entendido como novi-
dade absoluta, mas sim como elemento capaz de diferenar a obra
daquele autor das demais. Aqui, h que se ressaltar que no se leva
em considerao o respectivo valor ou mrito da obra.
c) Exteriorizao, por qualquer meio, conforme visto anteriormente,
obedecendo-se, assim, ao mandamento legal previsto no art.7, ca-
put, da LDA.
d) Achar-se no perodo de proteo fixado pela lei, que , atualmente,
a vida do autor mais setenta anos contados da sua morte.
FGV DIREITO RIO 19

Uma vez atendidos a estes requisitos, a obra gozar de proteo autoral.

No se exige que a obra que se pretende proteger seja necessariamente classifi-
cada entre os treze incisos do artigo 7, j que a doutrina unnime em dizer
que o caput deste artigo enumera as espcies de obra exemplificativamente.
Por outro lado, necessrio que a obra no se encontre entre as hipteses
previstas no artigo 8 da LDA, que indica o que a lei considera como no
sendo objeto de proteo por direitos autorais.
1.3. Obras no protegidas
a) O que NO direito autoral: propriedade industrial.
muito comum haver confuso, por parte dos leigos, com relao ao objeto
de estudo dos direitos autorais e os demais objetos de estudo de matrias afins.
A propriedade intelectual classicamente dividida em dois grandes ramos.
Um se dedica ao estudo dos direitos autorais, e dentro das disciplinas jurdi-
cas, aloca-se dentro do Direito Civil. O outro ramo chamado de proprie-
dade industrial e tem seu estudo sistematizado principalmente no mbito do
direito comercial
A propriedade industrial disciplinada no Brasil pela lei 9.279, de 14 de
maio de 1996. De acordo com seu artigo 2:
Art. 2: A proteo dos direitos relativos propriedade industrial,

considerado seu interesse social e o desenvolvimento tecnolgico e eco-
nmico do Pas, efetua-se mediante:
I concesso de patentes de inveno e de modelo de utilidade;
II concesso de registro de desenho industrial;
III concesso de registro de marca;
IV represso s falsas indicaes geogrficas; e
V represso concorrncia desleal.
A propriedade industrial que vulgarmente chamada de marcas e

patentes, o que denominao restritiva e insuficiente para delimitar-lhe a
abrangncia tem um carter visivelmente mais utilitrio do que o direito
autoral.
As invenes e os modelos de utilidade, por exemplo, que podem ser ob-
jeto de concesso de patente, tm por finalidade, em regra, solucionar um
problema tcnico24. No o caso dos objetos protegidos por direito autoral,
cujo objeto no pretende funcionalidade utilitria, muito embora hoje o sof-
24
tware seja tambm objeto de proteo autoral. Ver BARBOSA, Denis Borges. Uma In-
troduo Propriedade Intelectual.
Rio de Janeiro: ed. Lmen Jris, 2003.
p. 337 e ss.
FGV DIREITO RIO 20

b) O que o Direito Autoral NO protege. Que fazer com as idias?
J vimos que o art. 7 da LDA estabelece quais as obras intelectuais prote-

gidas pela lei. No artigo subseqente, a LDA indica o que NO protegido
por direito autoral, nos seguintes termos:
Art. 8 No so objeto de proteo como direitos autorais de que

trata esta Lei:
I as idias, procedimentos normativos, sistemas, mtodos, proje-
tos ou conceitos matemticos como tais;
II os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos
ou negcios;
III os formulrios em branco para serem preenchidos por qual-
quer tipo de informao, cientfica ou no, e suas instrues;
IV os textos de tratados ou convenes, leis, decretos, regula-
mentos, decises judiciais e demais atos oficiais;
V as informaes de uso comum tais como calendrios, agendas,
cadastros ou legendas;
VI os nomes e ttulos isolados;
VII o aproveitamento industrial ou comercial das idias contidas
nas obras.
As idias so de uso comum e por isso no podem ser aprisionadas pelo

titular dos direitos autorais. Se assim fosse, no seria possvel haver filmes
com temas semelhantes realizados prximos um dos outros, como alis
comum acontecer. Armageddon (Armageddon dirigido por Michael Bay
em 1998) tratava da possibilidade de a Terra ser destruda por um meteoro,
mesmo tema de seu contemporneo Impacto Profundo (Deep Impact, de
Mimi Leder, dirigido no mesmo ano).
No mesmo sentido, O Inferno de Dante (Dantes Peak, de Roger Do-
naldson, 1997) trata de uma cidade beira da destruio por causa de um
vulco que volta atividade, tema semelhante ao de Volcano A Fria
(Volcano, de Mick Jackson, 1997).
Exemplos mais eruditos podem ser considerados. Ao mesmo tempo em
que Charles Darwin escreveu seu famoso A Origem das Espcies, Alfred
Russel Wallace encaminhou ao cientista um tratado com teoria semelhante, o
que acabou tendo como conseqncia a publicao conjunta das obras. Am-
bos tiveram a mesma idia: escrever tratados cientficos a partir de pontos de
vistas semelhantes, j que era impossvel, a qualquer um dos dois, apropriar-
-se da idia ou invocar sua exclusividade por ter-lhe ocorrido a idia primeiro.
Diferentemente ocorre com os bens protegidos por propriedade industrial.
Quanto a estes, o que se protege, inicialmente, a idia, consubstanciada em
FGV DIREITO RIO 21

um pedido de registro (de marca) ou de patente (de inveno ou de modelo

de utilidade). A LDA, inclusive, faz referncia ao fato, ao informar, no ltimo
inciso do artigo 8, que no protegvel como direito autoral o aproveita-
mento industrial ou comercial das idias contidas nas obras. Ou seja: a obra
descrevendo uma inveno ser protegida por direito autoral. Mas a inven-
o, em si, s ser protegida pela propriedade industrial, de acordo com o
disposto na lei 9.279/96, se atendidos os requisitos legais de proteo.
c) plgio (I)? Um menino entre felinos.
Em 1981, o mdico e escritor Moacyr Scliar eleito em 2003 para a Aca-

demia Brasileira de Letras escreveu um breve romance chamado Max e os
Felinos. Nele, um menino alemo chamado Max se via, aps um naufrgio
transatlntico (vindo da Europa para o Brasil), dividindo um bote salva-vidas
com um jaguar.
Cerca de 20 anos depois, o escritor ingls Yann Martel venceu a mais
elevada distino literria de seu pas com um livro chamado Life of Pi
(publicado no Brasil pela editora Rocco sob o ttulo de A Vida de Pi), no
qual um menino indiano chamado Pi se via, aps um naufrgio transatln-
tico (indo da ndia para o Canad), dividindo um boto salva-vidas com um
tigre de bengala.
Diante da sinopse das histrias, qual a sua opinio? Yann Martel se apro-
priou apenas da idia de Moacir Scliar ou houve plgio? Moacir Scliar deveria
processar o escritor ingls?
Para se ter acesso a entrevistas concedidas por ambos os autores, basta
acessar o endereo abaixo:
http://www.citador.pt/forum/viewtopic.php?t=2299&start=30&sid=274
2b34a9786d7414c7e19047dbeaa86
d) plgio (II)? Uma bicicleta azul.
Outro caso interessante envolveu o conceito de originalidade e de pardia,

tendo sido apreciado pelos tribunais franceses.
Imagine-se esta histria: jovem e corajosa mulher de temperamento forte
v sua juventude interrompida pela guerra que explode e divide seu pas.
Apaixona-se por um homem que no pode ter e enfrenta os dissabores da
guerra tendo que cuidar de uma jovem frgil que engravida do homem por
quem a jovem herona se apaixonara. Entre invases de inimigos, exploses e
bombardeios, a jovem acaba por se envolver intensamente nos conflitos. Se o
FGV DIREITO RIO 22

leitor acha esta sinopse parecida demais com a de ... E O Vento Levou, no
est sozinho. Os tribunais franceses tambm acharam.
Rgine Dforges publicou a trilogia A Bicicleta Azul tendo como pano
de fundo a II Guerra Mundial e o romance foi grande sucesso de venda tanto
na Frana quanto em outros pases, inclusive no Brasil. Ocorre que as seme-
lhanas entre A Bicicleta Azul e o famoso e colossal relato de um drama
familiar durante Guerra Civil dos Estados Unidos, publicado pela primeira
vez em 1936 por Margareth Mitchell, foram tantas que Rgine Dforges
acabou sendo condenada por plgio pelos detentores dos direitos autorais de
... E O Vento Levou.
Assim se pronunciou o tribunal que decidiu:
Baseado no estudo comparativo entre os 2 (dois) trabalhos, claro que o

que Rgine Dforges pegou emprestado do trabalho de Margareth Mitchell
e incorporou em A Bicicleta Azul perfeitamente identificvel e relacio-
na-se com os elementos mais importantes do romance da Sra. Mitchell.
Em adio, o tribunal entendeu que Dforges copiara o argumento, o

desenvolvimento da idia e a progresso da narrativa, caractersticas fsicas e
psicolgicas da maioria dos personagens, a relao entre eles, vrios persona-
gens secundrios, um grande nmero de situaes caractersticas, a composi-
o e a expresso de numerosas cenas e momentos dramticos chave de ...E
O Vento Levou.
Dessa forma, e mesmo tendo alegado que fizera uma pardia das idias
contidas no livro clssico sobre a Guerra da Secesso americana, Dforges foi
obrigada a pagar a quantia de US$ 333,000.00 (trezentos e trinta e trs mil
dlares norte-americanos) aos titulares dos direitos autorais da obra conside-
rada plagiada.
O artigo extrado da internet esclarecedor e encerra com algumas con-
sideraes interessantes: O caso foi longo e complicado porque h poucos
precedentes. A Lei Francesa probe o plgio, mas autoriza a pardia, forma
literria secular definida como imitao humorstica de um texto reconhec-
vel. Os herdeiros de Mitchell no viram nada de engraado a respeito de A
Bicicleta Azul, a despeito das constantes afirmativas de Dforges no sentindo
de que seu romance era uma pardia. Eu sei o que plgio e algo ruim,
disse Dforges quando o caso foi parar na justia. Desde o incio, A Bicicleta
Azul era para ser uma pardia. Nunca disse que era para ser algo diferente.
A corte rejeitou seu argumento, dizendo que as diferenas entre os dois traba-
lhos eram inegavelmente secundrias e irrelevantes, dada a extenso de suas
semelhanas.
Como se v, o uso que Rgine Dforges fez de ... E O Vento Levou em
sua trilogia foi muito diferente daquele feito por Yann Martel fez da obra de
FGV DIREITO RIO 23

Moacyr Scliar. Dessa forma, o plgio no pode ser inferido apenas porque
uma idia se assemelha a outra. preciso que sejam considerados diversos
elementos caractersticas dos personagens, eventos importantes da hist-
ria para que o plgio se configure, em anlise inevitavelmente casustica.
1.4. Quem o autor? Uma Pergunta Difcil
a) Pessoa fsica e pessoa jurdica: quem dono da obra?
A LDA categrica ao afirmar, em seu artigo 11, que autor a pessoa

fsica criadora da obra literria, artstica ou cientfica.
No entanto, o pargrafo nico do mesmo artigo excepciona o princpio
ao afirmar que a proteo concedida ao autor poder aplicar-se s pessoas
jurdicas nos casos previstos na LDA.
De incio, muito importante fazermos uma distino entre autor e ti-
tular dos direitos autorais. Pela lei atendendo-se, inclusive, a princpio
lgico autor s pode ser a pessoa fsica. Afinal, apenas o ser humano pode
criar. Pessoa jurdica no pode criar, exceto por meio das pessoas fsicas que a
compem, caso em que os autores sero, ento, as pessoas fsicas.
Muito diferente, entretanto, a questo da titularidade. Ainda que apenas
uma pessoa fsica possa ser autora, ela poder transferir a titularidade de seus
direitos para qualquer terceiro, pessoa fsica ou jurdica. Nesse caso, ainda
que a pessoa fsica seja para sempre a autora da obra, o titular legitimado a
exercer os direitos sobre esta poder ser pessoa jurdica ou pessoa fsica dis-
tinta do autor.
Um exemplo pode ser muito esclarecedor. O escritor Paulo Coelho poder
transferir seus direitos econmicos sobre a obra que escreveu para a editora res-
ponsvel por sua publicao. Nesse caso, o Paulo Coelho ser para sempre autor
da obra, mas no exercer pessoalmente o direito sobre sua obra, j que, com a
transferncia, quem ter legitimidade para exercer os direitos ser a editora.
Por outro lado, o autor poder transferir os direitos para um amigo ou
uma pessoa de sua famlia. Da mesma forma, continuar a ser autor da obra,
mas o exerccio de seus direitos econmicos competir a quem recebeu os
direitos por meio de contrato uma pessoa fsica, neste segundo exemplo.
Essa distino bastante relevante para refletirmos sobre os propsitos da
lei. Embora se chame lei de direitos autorais, na verdade a LDA protege
principalmente o titular dos direitos, que nem sempre o autor.
O autor no precisa se identificar com seu nome verdadeiro. De fato, a
LDA, em seu art. 12, dispe que para se identificar como autor, poder o
criador da obra usar seu nome civil, completo ou abreviado at por suas ini-
ciais, de pseudnimo ou qualquer outro sinal convencional.
FGV DIREITO RIO 24

Assim como comum que atores e atrizes usem nomes artsticos, tambm
autores podem se apresentar com pseudnimos. O famoso escritor Marcos
Rey, autor de Malditos Paulistas, Memrias de um Gigol e diversos li-
vros infanto-juvenis tinha por nome verdadeiro Edmundo Donato. Por sua
vez, o internacionalmente conhecido Mark Twain se chamava Samuel Lon-
ghorne Clemens. O poeta Edward Estlin Cummings se identificava apenas
como E. E. Cummings, e o msico Prince Rogers Nelson decidiu, durante
algum tempo, ser identificado por (ou, informalmente, o Artista Anterior-
mente Conhecido como Prince).
Para ser identificado como autor de determinada obra, basta que o artista
assim se apresente. De acordo com o artigo 13 da LDA, considera-se autor
da obra, no havendo prova em contrrio (e a o registro aparece como sendo
um fato relevante), aquele que, por uma das modalidades de identificao re-
feridas anteriormente, tiver, em conformidade com o uso, indicada ou anun-
ciada essa qualidade na sua utilizao.
Tambm ser titular dos direitos autorais quem adapta, traduz, arranja
ou orquestra obra cada em domnio pblico, no podendo opor-se a outra
adaptao, arranjo, orquestrao ou traduo, salvo se for cpia da sua.
Nos tempos contemporneos, no entanto, nem sempre fcil identificar-
-se o autor da obra. Quando se trata de obra realizada por mais de uma pes-
soa, a questo pode ficar bem complicada. Nem tanto quando for o caso de
co-autoria, mas sim quando se tratar de obra construda colaborativamente,
quando o conceito de autor se torna fluido e diludo, como veremos nos
tpicos a seguir.
b) Co-autoria e obras coletivas
A questo da autoria das obras fica consideravelmente mais complicada

quando se trata da existncia de mais de um autor.
Existe co-autoria quando duas ou mais pessoas so autoras de uma mesma
obra. A situao extremamente comum quando se trata de msica, sendo
trivial a existncia de um letrista que trabalha em conjunto com o autor da
melodia.
A LDA determina que quando uma obra for feita em regime de co-autoria
no for divisvel, nenhum dos co-autores, sob pena de responder por perdas
e danos, poder, sem consentimento dos demais, public-la ou autorizar-lhe
a publicao, salvo na coleo de suas obras completas. Um bom exemplo de
obra coletiva indivisvel o livro A Morte do Almirante, escrito por Agatha
Christie e outros autores do chamado Detection Club. Trata-se de um ro-
mance escrito em cadeia, em que cada autor escreveu um captulo, tentando
resolver elementos de mistrio propostos pelo autor do captulo anterior. No
FGV DIREITO RIO 25

Brasil, o mesmo princpio foi usado para a elaborao de O Mistrio dos

MMM, escrito por Rachel de Queiroz, Jorge Amado, Guimares Rosa e
Antonio Callado, entre outros.
Por obra divisvel, entende-se, exemplificativamente, uma coletnea de
contos, crnicas ou poemas, a partir da reunio de textos de diversos autores.
Nos casos das obras indivisveis, os autores decidiro por maioria no caso
de haver divergncia. Ao co-autor dissidente, a LDA assegura os seguintes
direitos (i) o de no contribuir para as despesas de publicao da obra, re-
nunciando, entretanto, sua parte no lucro e (ii) o de vedar que se inscreva
seu nome na obra.
Cada co-autor poder, individualmente, mesmo sem o consentimento
dos demais, registrar a obra e defender os prprios direitos contra terceiros.
A LDA trata ainda dos casos em que no se configura co-autoria. Deter-
mina a LDA que no se considera co-autor quem simplesmente auxiliou o
autor na produo da obra revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizando
ou dirigindo sua edio ou apresentao.
As obras audiovisuais gozam de disciplina legal especfica quanto indi-
cao dos autores. Diz a LDA que so co-autores das obras audiovisuais o
autor do assunto ou argumento literrio, musical ou ltero-musical, isto , o
roteirista, e o diretor. Dessa forma, sero co-autores de um filme o roteirista
e o diretor. Se a obra se tratar de desenho animado, sero co-autores tambm
aqueles que criam os desenhos utilizados na obra audiovisual.
Ainda que o tema venha a ser tratado com maior profundidade nas pgi-
nas a seguir, preciso fazer uma breve nota sobre a distino entre direitos
morais e patrimoniais. Estes so os chamados direitos econmicos da obra, ou
seja, os que autorizam seu titular a explorar a obra economicamente. Aqueles
so os que se referem aos direitos de personalidade de autor e garantem que,
independentemente de quem exera os direitos patrimoniais, o autor ser
sempre referido como o criador da obra.
A LDA determina, conforme seu artigo 17, 2, que o organizador da
obra coletiva quer seja pessoa fsica ou jurdica exercer a titularidade
dos direitos patrimoniais sobre o conjunto.
c) Autoria alm do autor? Como impedir a exibio de Os Doze Macacos
Muitas histrias curiosas podem ser invocadas para se ilustrar como a in-
dstria do entretenimento vem transformando a propriedade intelectual em
um fator de limitao criatividade. O excesso de proteo sobretudo nos
Estados Unidos acaba por exceder os limites do razovel.
Lawrence Lessig cita pelo menos trs casos interessantes25: o filme Os 25
LESSIG, Lawrence. The Future
Doze Macacos teve sua exibio interrompida por deciso judicial vinte e of Ideas. New York: Random House,
2001. p .4.
FGV DIREITO RIO 26

oito dias depois de seu lanamento porque um artista alegava que uma ca-
deira que aparecia no filme lembrava um esboo de moblia que ele havia
desenhado. O filme Batman Forever foi ameaado judicialmente porque o
batmvel era visto em um ptio alegadamente protegido por direitos autorais
e o arquiteto titular dos direitos exigia ser remunerado antes do lanamento
do filme. Em 1998, um juiz suspendeu o lanamento de O Advogado do
Diabo por dois dias porque um escultor alegava que um trabalho seu apa-
recia no fundo de determinada cena. Tais eventos ensinaram os advogados
que eles precisam controlar os cineastas. Eles convenceram os estdios que o
controle criativo , em ltima instncia, matria legal.
Como se v, nem sempre o verdadeiro autor da obra tem total ingerncia
sobre seu destino. cada vez mais comum a necessidade de realizao do
clearing de direitos de obras alheias relacionadas na obra principal. Enten-
de-se por clearing o pagamento pelo uso de obras de terceiros usadas em
determinada obra. Exemplo clssico do filme Tarnation (Tormenta, em
protugus, dirigido por Jonathan Caouette em 2003), que custou menos de
1.000 dlares, mas teve um custo de cerca de 230.000 dlares de liberao
de direitos sobre msicas, filmes e programas de televiso que apareciam in-
cidentalmente no filme.
d) Obras colaborativas e o desaparecimento do autor
O mundo vem vivendo recentemente uma guinada conceitual quanto

idia de autor. Primo Levi, escritor italiano, criou certa vez um personagem
chamado senhor Simpson, simptico homem de negcios que oferecia em
seu catlogo variado de produtos, dentre outros, mquinas capazes de produ-
zir, automaticamente, versos das formas desejadas, acerca dos temas escolhi-
dos, dispensando o engenho do autor.
Sabe-se que hoje a tecnologia j se encontra bem prxima disso se que
no queremos admitir que essa realidade j existe. Pelo menos, diante das ar-
tes grficas, os computadores j so capazes da produo independentemente
da mo humana.
Diante dessas possibilidades revolucionrias, h que se repensar os concei-
tos de autor e de usurio da obra intelectual.
J se entende que o autor no trabalha mais exclusivamente sozinho.
preciso compreender quem o autor na sociedade da informao. Vrios so
os exemplos que podem ser invocados: h autores que escrevem livros online
contando com a contribuio dos leitores; programas de televiso que tm
seu curso determinado pelos espectadores; usurios da internet que, diaria-
mente, esto a criar obras derivadas de obras alheias num trabalho infinito e
no sem valor artstico e cultural muito pelo contrrio.
FGV DIREITO RIO 27

Em comunho com essas consideraes, h que se destacar, ainda, que

os consumidores da arte h muito no exercem mais papel exclusivamente
passivo, mas sim atuam de maneira relevante na disseminao das idias, na
reinveno do mundo e na integrao das diversas culturas, manifestaes
artsticas e criativas.
a partir da idia de atuao conjunta que surge a idia das obras cola-
borativas. O conceito no novo. No entanto, o princpio agora sobretudo
uma emanao do avesso do conceito de autor: o direito do autor fica em se-
gundo plano e muitos participam de obras colaborativas porque consideram
esta atividade divertida, outros o fazem porque acreditam estar retribuindo
conhecimento sociedade, e outros ainda porque passam a se sentir parte de
uma iniciativa global, que pode beneficiar diretamente centenas de milhares
de pessoas, seno a humanidade como um todo26.
Com base nesses preceitos, criou-se a wikipedia, em janeiro de 200127. A
wikipedia um grande projeto de criao intelectual que desafia os paradig-
mas dos direitos autorais. Pondo em xeque os conceitos de autor, de titulari-
dade, de edio e at mesmo de obra, a wikipedia pode ser considerada no
mais uma obra coletiva, mas sim uma obra colaborativa.
Trata-se de uma enciclopdia online (www.wikipedia.com) em que pos-
svel a qualquer usurio da internet fazer qualquer alterao em qualquer ver-
bete, de modo a torn-lo mais preciso ou mais completo, de acordo com seu
julgamento.
Sem contar com os problemas engessadores da Enciclopdia Britannica,
por exemplo, tais como o tamanho fsico que ocupa, o custo de traduo,
impresso e distribuio alm, evidentemente, do tempo gasto para revi-
so e atualizao, a wikipedia pode ser, ao mesmo tempo, universal e popular.
Dessa maneira, conta com verbetes em 205 lnguas e dialetos e com atua-
lidade impressionante. claro que h defeitos, mas especialistas afirmam que
a prpria Enciclopdia Britannica os contm em nmero, por amostragem,
quase igual. A revista Nature inglesa submeteu anlise de especialistas 50 ar-
tigos cientficos da wikipedia e da Britannica. Entre as 42 revises que foram
devolvidas revista, o resultado foi que os especialistas apontaram uma mdia
de 4 inconsistncias por verbete da wikipedia contra 3 de sua concorrente28.
1.5. Direitos Morais
Os autores que se dedicaram ao estudo dos direitos autorais indicam que

estes so dotados de uma natureza hbrida, dplice ou sui generis. O autor 26
LEMOS, Ronaldo. Direito, Tecnologia
e Cultura. Cit., p .81-82.
titular, na verdade, de dois feixes de direitos. Um deles diz respeito aos 27
Conforme a revista poca, n. 401, de
direitos morais, que seriam uma emanao da personalidade do autor e que 23 de janeiro de 2006. p. 40.
esto intimamente ligados relao do autor com a elaborao, divulgao e 28

Conforme a revista poca, n. 401, de
23 de janeiro de 2006. p. 43.
FGV DIREITO RIO 28

titulao de sua prpria obra. O outro se refere aos direitos patrimoniais, que
consistem basicamente na explorao econmica das obras protegidas.
Os direitos morais do autor so aqueles que a LDA indica no seu artigo
24. Diz a lei que so os seguintes:
a) reivindicar a autoria da obra;

b) ter seu nome ou pseudnimo indicado como sendo o autor da obra;
c) conservar a obra indita;
d) assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modifica-
es ou prtica de atos que, de qualquer forma, possam prejudic-
-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputao ou honra;
e) modificar a obra, antes ou depois de utilizada;
f ) retirar a obra de circulao ou suspender qualquer forma de utili-
zao j autorizada, quando a circulao ou utilizao implicarem
afronta sua reputao ou imagem;
g) ter acesso a exemplar nico ou raro da obra, quando se encontre
legitimamente em poder de outrem.
Ao contrrio dos direitos patrimoniais, que regulam o exerccio do poder

econmico do autor sobre a utilizao de sua obra por parte de terceiros, o
que os direitos morais visivelmente procuram defender a relao do autor
com sua prpria obra. Dividem-se em trs grandes direitos:
indicao da autoria (itens a e b): o autor sempre ter o direito de

ter seu nome vinculado obra. Por isso, qualquer remontagem de
pea de Shakespeare ter que fazer referncia ao fato de a obra ter
sido elaborada pelo escritor ingls, apesar de toda a sua obra j ter
cado em domnio pblico;
circulao da obra (itens c e f ): o autor tanto pode manter a obra

indita como pode retirar a obra de circulao. Uma questo muito
discutvel a de autores que deixam expressamente indicada sua
vontade de no ter determinado livro publicado aps sua morte e
ainda assim seus herdeiros publicam-no;
alterao da obra (itens d e e): compete ao autor modificar sua obra

na medida em que lhe seja desejvel ou vetar qualquer modificao
obra. Recentemente, o governo chins informou que no per-
mitiria que o filme Os Infiltrados, do diretor americano Martin
Scorsese fosse exibido nos cinemas chineses porque havia no filme
referncia aquisio, por parte da mfia chinesa, de equipamentos
militares. Solicitou-se a modificao do filme para que essa parte da
FGV DIREITO RIO 29

histria fosse alterada, mas o pedido foi recusado. A propsito, diz a

LDA que, no caso do Brasil, cabe exclusivamente ao diretor o exer-
ccio dos direitos morais sobre a obra audiovisual. Veja em http://
oglobo.globo.com/cultura/mat/2007/01/17/287443438.asp.
Todas estas hipteses j constavam, de modo mais ou menos idntico, da

lei anterior de direitos autorais, a lei 5.988/73. No entanto, a LDA acrescen-
tou mais uma possibilidade, que a do autor ter direito de acessar exemplar
nico ou raro (a lei, sem qualquer preciso, afirma que o critrio de exem-
plar nico e raro), quando se encontre legitimamente em poder de outrem,
para o fim de, por meio de processo fotogrfico ou assemelhado, ou audio-
visual, preservar sua memria, de forma que cause o menor inconveniente
possvel a seu detentor, que, em todo caso, ser indenizado de qualquer dano
ou prejuzo que lhe seja causado.
Tambm em dois outros casos por motivos evidentes a LDA prev
a possibilidade de haver prvia e expressa indenizao a terceiros: as hipteses
indicadas nos itens e e f acima.
A doutrina costuma classificar os direitos morais de autor como direitos de
personalidade. Assim considerados, desfrutam das caractersticas dos direitos
da personalidade em geral, sendo inalienveis e irrenunciveis, como indica
a LDA em seu artigo 27. So, alm disso e embora a lei no o diga, talvez
por ser de todo desnecessrio imprescritveis e impenhorveis.
H, entretanto, que se fazer uma distino dos direitos autorais quanto aos
demais direitos da personalidade. De modo geral, os direitos da personalida-
de (nome, imagem, dignidade, honra etc) nascem com o indivduo e so des-
de logo exercveis. Por outro lado, os direitos de personalidade relacionados
aos direitos autorais s so exercveis caso o indivduo crie. Portanto, nascem
latentemente nos indivduos, mas permanecem em condio suspensiva.
1.6. Princpios de proteo e direitos patrimoniais
A propriedade intelectual encontra-se to indissoluvelmente ligada a nos-

sas vidas que mal paramos para refletir sobre seus efeitos em nosso cotidiano.
Mas inevitvel: no existe mais possibilidade de existirmos sem os bens
criados intelectualmente.
Assim sendo, a utilizao dos bens de propriedade intelectual vem repre-
sentando cada vez nmeros mais significativos dentro da economia globaliza-
da. Segundo o jornal Valor Econmico, com o PIB mundial de mais de US$
380 bilhes, o comrcio de bens culturais foi multiplicado por quatro num
perodo de duas dcadas em 1980, totalizava US$ 95 bilhes29. 29
BORGES, Robinson. Valor Econmi-
co, Rio de Janeiro, 16 de julho de 2004.
Caderno Eu & Fim de Semana, p. 10.
FGV DIREITO RIO 30

De acordo com a autora Lesley Ellen Harris, advogada atuante no Cana-

d, a propriedade intelectual responderia por cerca de 20 % (vinte por cento)
do comrcio mundial, o que significa aproximadamente US$ 740 bilhes (a
autora provavelmente se refere a quantias anuais) 30.
Quando falamos de bens culturais, tratamos necessariamente de direito
autoral, que um ramo da chamada propriedade intelectual. Conforme visto
nos itens anteriores, o direito autoral apresenta duas manifestaes distintas,
intrinsecamente conectadas, sendo uma de aspecto moral e outra de aspecto
patrimonial, pecunirio ou, se preferirmos, econmico.
Quanto parcela do direito moral, conforme vimos, a doutrina afirma
que se trata de direito da personalidade. E como se sabe, os direitos da perso-
nalidade tm por caracterstica, entre outras, serem insuscetveis de avaliao
pecuniria. Dessa forma, quando nos referimos aos aspectos do direito auto-
ral relacionados sua avaliao econmica, no podemos estar nos referindo
a outros direitos seno queles de carter patrimonial.
Diversos so os princpios que podem ser invocados para explicarmos o
sistema de direitos autorais. Vejamos alguns deles:
a) temporariedade: de acordo com a LDA, para que a obra seja prote-

gida por direitos autorais, precisa estar dentro do prazo de proteo,
que o da vida do autor mais setenta anos contados de primeiro
de janeiro do ano subseqente ao da sua morte (art. 41). Depois
desse prazo, a obra cai em domnio pblico e ento qualquer pessoa
poder dela valer-se patrimonialmente sem precisar de autorizao
do titular dos direitos autorais.
b) prvia autorizao: enquanto a obra no cair em domnio pblico,

s ser possvel a terceiros se valerem dela no caso de terem prvia e
expressa autorizao por parte do titular dos direitos sobre a obra.
O artigo 29 da LDA traz extensa lista de atos cuja execuo de-
pende de autorizao: so os chamados direitos patrimoniais. Cabe
mencionar que a lista exemplificativa e, por isso, possvel con-
siderar-se a existncia de outras hipteses no constantes da LDA.
Determina a lei que depende de autorizao prvia e expressa do
autor a utilizao da obra, por quaisquer modalidades, tais como:
I a reproduo parcial ou integral;

II a edio;
III a adaptao, o arranjo musical e quaisquer outras transformaes;
IV a traduo para qualquer idioma;
30
HARRIS, Lesley Ellen. Digital Pro-
V a incluso em fonograma ou produo audiovisual; perty The Currency of the
21st. Century. McGraw Hill, 1998.
p. 17.
FGV DIREITO RIO 31

VI a distribuio, quando no intrnseca ao contrato firmado pelo

autor com terceiros para uso ou explorao da obra;
VII a distribuio para oferta de obras ou produes mediante cabo,
fibra tica, satlite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usu-
rio realizar a seleo da obra ou produo para perceb-la em um tempo e
lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos
em que o acesso s obras ou produes se faa por qualquer sistema que
importe em pagamento pelo usurio;
VIII a utilizao, direta ou indireta, da obra literria, artstica ou
cientfica, mediante:
a) representao, recitao ou declamao;
b) execuo musical;
c) emprego de alto-falante ou de sistemas anlogos;
d) radiodifuso sonora ou televisiva;
e) captao de transmisso de radiodifuso em locais de freqncia
coletiva;
f ) sonorizao ambiental;
g) a exibio audiovisual, cinematogrfica ou por processo asseme-
lhado;
h) emprego de satlites artificiais;
i) emprego de sistemas ticos, fios telefnicos ou no, cabos de qual-
quer tipo e meios de comunicao similares que venham a ser adotados;
j) exposio de obras de artes plsticas e figurativas;
IX a incluso em base de dados, o armazenamento em computador,
a microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gnero;
X quaisquer outras modalidades de utilizao existentes ou que ve-
nham a ser inventadas.
Dessa forma, a adaptao de A Casa das Sete Mulheres em mini-srie,

a transformao de Olga em filme e a traduo de Dona Flor e Seus Dois
Maridos para o italiano s puderam ser realizadas mediante autorizao dos
titulares dos direitos.
c) Ausncia de formalidade ou proteo automtica: de acordo com

o artigo 18 da LDA, a proteo aos direitos autorais independe de
registro.
d) Perpetuidade do vnculo autor-obra: esta uma decorrncia do di-

reito moral de autor. Como a autoria uma emanao da perso-
nalidade, o nome do autor estar perenemente conectado obra
que criou. Por isso, Cervantes ser para sempre o autor de Dom
Quixote, e essa referncia dever ser feita em qualquer adaptao
FGV DIREITO RIO 32

que se faa da obra para teatro, cinema, televiso ou qualquer outra

utilizao que dela se faa.
e) Individualidade da proteo: cada obra dever ser protegida inde-

pendentemente. O livro O Cdigo DaVinci, escrito por Dan
Brown, goza de proteo especfica na qualidade de obra intelectual
que . J o filme O Cdigo DaVinci, dirigido por Ron Howard,
obra independente e como tal goza tambm de proteo, incidindo
sobre ambas, inclusive, prazos diferentes.
f ) Independncia das utilizaes: Diz o artigo 31 da LDA que as di-

versas modalidades de utilizao de obras literrias, artsticas ou
cientficas ou de fonogramas so independentes entre si, e a autori-
zao concedida pelo autor, ou pelo produtor, respectivamente, no
se estende a quaisquer das demais. Por isso, quando o titular dos di-
reitos sobre os livros de Harry Potter autoriza sua adaptao para
o cinema, no autoriza implicitamente nenhum outro uso possvel
da obra. Se a autorizao para adaptao cinematogrfica, esta no
vale para adaptao para programa de televiso, nem pea de teatro,
nem traduo para outro idioma, a menos que essas autorizaes
tambm estejam expressamente indicadas.
g) direito de propriedade sobre o bem: quando adquirimos um bem

protegido por propriedade intelectual, na verdade adquirimos o
bem material em que a obra est fixada. Assim, se ganhamos um
CD de presente, temos propriedade sobre o bem CD, mas no so-
bre as obras que dele constam. Assim, sobre o CD podemos exercer
plenamente nosso direito de proprietrio: podemos guard-lo, do-
-lo, abandon-lo e at mesmo destru-lo. No entanto, no temos
nenhum direito sobre as msicas que constam do CD. Por isso, at
mesmo para fazer uma cpia integral de qualquer uma das msicas,
seria necessrio termos autorizao do titular dos direitos. Tratare-
mos do tema mais adiante, quando estudarmos as limitaes legais.
FGV DIREITO RIO 33

AULA 04: CESSO E LICENAS; LICENAS PBLICAS (INCLUSIVE

CREATIVE COMMONS)
SUMRIO
1. A licena e a cesso: autorizaes necessrias. 2. Transmisso de direitos.

3. Contrato de edio: um contrato tpico, afinal? 4. Licenas pblicas gerais
(Creative Commons e outras). 4.1. Estratgias para se lidar com direitos au-
torais na web. 4.2. A estratgia YOYOW. 4.3. Estratgia de Transferncia de
Direitos Autorais. 4.4. Estratgia de utilizao de uma licena livre.
LEITURA OBRIGATRIA
ASCENSO, Jos de Oliveira. Direito autoral, 2 ed. Rio de Janeiro: Reno-

var, 1997. Pp. 292-314.
LESSIG, Lawrence. Cultura Livre, ed. Trama Universitrio. P. 253-256.

Brasil, 2002. p. 129-144.
CARROLL, Michael W. Creative Commons and the New Intermediaries,

in Michigan State Law Review, n. 1, 2006, pp. 45-65.
1. ROTEIRO DE AULA
1.1. A licena e a cesso: autorizaes necessrias
Normalmente, o artista cria por demanda de sua criatividade. Tornou-

-se famosa uma entrevista dada pela escritora Rachel de Queirs em que ela
foi indagada por uma jornalista se era verdade que preferia o jornalismo
literatura. Ao dizer que sim, a jornalista lhe perguntou, ento, por que ela
produzia literatura, ao que a escritora teria respondido com a seguinte per-
gunta: Voc j pariu?. Diante da negativa da entrevistadora, ela completou:
Quando se fica grvida, imperativo parir.
FGV DIREITO RIO 34

Normalmente, no entanto, no basta parir. Uma vez criada a obra, o ar-

tista geralmente gosta de v-la circular, de modo a atingir o maior nmero
possvel de pessoas para que nelas cause a impresso desejada. Como em regra
apenas o autor pode dar origem circulao da obra, a LDA prev os meca-
nismos de autorizaes para que a obra atinja o pblico.
O que se verifica na prtica que um msico precisar de algum que fixe
o fonograma e faa cpias de seus CDs; o escritor precisar de uma editora;
aquele que tem um roteiro para obra audiovisual precisar de uma produtora
e assim por diante. Com o avano da tecnologia, a necessidade dos interme-
dirios vem diminuindo consideravelmente a ponto de, hoje em dia, vrios
serem os artistas que produzem e distribuem suas prprias obras. Mas mes-
mos esses dificilmente escaparo da necessidade de, em maior ou menor grau,
celebrar contratos relacionados aos direitos autorais das suas obras.
A matria relativa circulao de direitos autorais est prevista a partir do
artigo 49 da LDA.
Diz o artigo 49 que os direitos de autor podero ser total ou parcialmente
transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a ttulo universal ou
singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais,
por meio de licenciamento, concesso, cesso ou por outros meios admitidos
em Direito.
Caracteriza-se a cesso pela transferncia de titularidade da obra intelec-
tual, com exclusividade para o(s) cessionrio(s). J a licena representa uma
autorizao por parte do autor para que terceiro se valha da obra, com exclu-
sividade ou no, nos termos da autorizao concedida. Ou seja, a cesso se
assemelha a uma compra e venda (se onerosa) ou a uma doao (se gratuita)
e a licena, a uma locao (se onerosa) ou a um comodato (se gratuita).
A prpria LDA prev algumas limitaes concernentes possibilidade de
transmisso total (cesso total) dos direitos autorais. As principais so as se-
guintes:
a) a transmisso total deve compreender todos os direitos de autor, exceto

naturalmente os direitos morais (que so intransmissveis) e aqueles que a
lei exclui;
b) a cesso total e definitiva depender de celebrao de contrato por
escrito;
c) caso no haja contrato escrito, o prazo mximo de cesso dos direitos
ser de cinco anos;
d) a cesso se restringir ao Pas em que se firmou o contrato;
e) a cesso somente poder se operar para modalidades de utilizao j
existentes quando da celebrao do contrato;
f ) a interpretao do contrato, sendo restritiva, ter como conseqncia
que no havendo especificao quanto modalidade de utilizao, enden-
FGV DIREITO RIO 35

der-se- como limitada apenas a uma que seja aquela indispensvel ao

cumprimento da finalidade do contrato;
g) a cesso total ou parcial dos direitos de autor presume-se onerosa;
h) a cesso dos direitos de autor sobre obras futuras abranger, no mxi-
mo, o perodo de cinco anos.
1.2. Transmisso de Direitos
Diz a LDA que os direitos de autor podero ser total ou parcialmente

transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a ttulo universal ou
singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais,
por meio de licenciamento, concesso, cesso ou por outros meios admitidos
em Direito (art. 49).
Conforme se depreende da leitura do caput do art. 49 da LDA, os direitos
de autor podem ser transferidos, por quem de direito, a terceiros, em sua
integralidade ou apenas parcialmente. A transferncia pode se dar a ttulo
universal ou singular (ou seja, abrangendo toda uma gama de obras, sem que
cada uma das obras seja identificada, ou apenas uma obra especfica) e ser
efetivada sobretudo por meio de licena ou cesso.
Caracteriza-se a cesso pela transferncia de titularidade da obra intelec-
tual, com exclusividade para o(s) cessionrio(s). J a licena representa uma
autorizao por parte do autor para que terceiro se valha da obra, com exclu-
sividade ou no, nos termos da autorizao concedida. Tanto a cesso como
a licena podem ser total ou parcial, o que significa que podem se referir
integralidade do uso econmico da obra ou apenas a alguma(s) das faculda-
des de seu aproveitamente econmico.
Um exemplo pode ser esclarecedor. Como todos sabemos, Paulo Coelho
se celebrizou a partir de sua obra O Alquimista. Considerando-se a hip-
tese de ser o autor o nico titular dos direitos patrimoniais sobre sua obra
(ou seja, no caso de ele no ter transferido seus direitos a ningum), poder
autorizar o uso da obra O Alquimista por terceiro ou ceder seus direitos.
Vejamos na prtica essas possibilidades:
a) Paulo Coelho consultado por diretor de teatro de Fortaleza, inte-
ressado em transformar O Alquimista em pea teatral. Paulo Coe-
lho autoriza, por meio de licena, a adaptao da obra para o palco.
Neste caso, Paulo Coelho continua titular de todos os direitos. O
diretor cearense no pode fazer nada com a obra exceto realizar sua
montagem. Trata-se, portanto, de licena parcial.
b) Paulo Coelho procurado pelo mesmo diretor de teatro, que tem,
entretanto, diversas idias para uso do livro. Pede que lhe seja
FGV DIREITO RIO 36

concedida uma licena total, para que no prazo de dois anos, por
exemplo, possa explorar a obra em toda a sua amplitude. Neste
caso, o licenciado (o diretor de teatro) teria poderes amplssimos.
Se quisesse, poderia transformar o livro em filme, em pea de tea-
tro, em espetculo de circo, em musical, em novela, em histria em
quadrinhos etc. Ainda assim, por se tratar de licena (mesmo que
total), Paulo Coelho continuaria titular dos direitos patrimoniais.
No entanto, durante dois anos, no poderia exerc-lo sem consultar
previamente o licenciado.
c) Seria possvel, ainda, que o diretor de Fortaleza quisesse ter para
sempre o direito de transformar o livro em espetculo teatral. Para
isso, demandaria uma cesso parcial da obra. Ou seja, se Paulo Co-
elho fizesse uma cesso de seus direitos patrimoniais referentes
possibilidade de transformar o livro em pea, estaramos diante de
uma hiptese muito semelhante compra e venda. Se assim fosse,
o prprio Paulo Coelho restaria desprovido desse direito no futuro,
uma vez que a cesso tenha sido realizada.
d) Por fim, possvel se realizar uma cesso total. Nesse caso, todos os
direitos patrimoniais pertenceriam ao diretor de teatro, se com ele
o contrato fosse celebrado. Assim, caso no futuro algum desejasse
transformar o livro O Alquimista em filme, precisaria negociar
com o diretor de teatro, e no com Paulo Coelho que, embora au-
tor, teria se desprovido dos direitos patrimonais relacionados obra
na medida em que realizasse a cesso total.
A bem da verdade, comum haver confuso entre cesso parcial e licena,

j que ambas tm eficcia menor se comparadas cesso total. Muito embora
a lei no defina licena, possvel difini-la como autorizao de uso, de ex-
plorao, sem que acarrete uma transferncia de direitos.
Eliane Y. Abro31 diz que (...) no na exclusividade que reside o diferen-
cial entre cesso e licena, porque h licenas exclusivas. Na cesso de direi-
tos, qualquer que seja o seu alcance, parcial ou total, a exclusividade outor-
gada ao cessionrio encontra-se subjacente explorao de uma determinada
obra, porque o exerccio da cesso implica o da tutela da obra e o da sua opo-
nibilidade erga omnes. Na licena exclusiva tambm. Nas licenas comuns,
ao contrrio, pode o autor consentir que diversos licenciados explorem pelo
tempo convencionado diversos aspectos da mesma obra, simultaneamente
ou no, e no abdicando de seus direitos em favor do licenciado. O que
distingue a cesso de direitos, parcial ou integral, e licenas exclusivas, das
licenas no exclusivas a oponibilidade erga omnes das primeiras. No Brasil,
exclusividade condio prevista em lei somente para o contrato de edio.
31
ABRO, Eliane Y.. Direitos de Autor e
Direitos Conexos. Cit., p. 137.
FGV DIREITO RIO 37

Dessa forma, v-se que as licenas constituem uma das modalidades pre-
vistas em lei para se efetivar a transferncia de direitos autorais a terceiros e
que por meio delas no h transferncia de direitos, mas to-somente uma
autorizao de uso, que manteria a integralidade dos direitos autorais com o
titular destes.
De fato, podem ser definidas como autorizao de uso por parte do titular
dos direitos autorais, a ttulo gratuito ou oneroso. Podem ser conferidas com
ou sem clusula de exclusividade, sendo que quanto ao contrato de edio a
lei obriga a exclusividade.
Assim que os diversos contratos tipicamente relacionados aos direitos
autorais, tais como os contratos de edio, de gravao, de traduo, de adap-
tao etc., sero instrumentalizados por meio da celebrao de instrumentos
contratuais que prevero, em sua essncia, a cesso ou a licena de uso de
direitos autorais alheios.
Dessa forma, um autor que queira publicar seu livro celebrar contrato de
edio pelo qual ceder ou licenciar a depender dos termos da negociao
seus direitos autorais sobre a obra criada. Convm observar que, no caso
de contrato de edio, a exclusividade ser concedida ao editor indepen-
dentemente de se tratar de cesso ou de licena por fora do disposto no
art. 53, caput, da LDA.
Convm anotar, finalmente, que a cesso, total ou parcial, dever se fazer
sempre por escrito e presume-se onerosa. J a licena poder ser convencio-
nada oralmente e sobre ela no recai presuno legal de onerosidade. Ainda
assim, a celebrao de contrato sempre altamente recomendada, sobretudo
porque como determina a prpria LDA, os negcios jurdicos envolvendo di-
reitos autorais so interpretados restritivamente e a questo de prova em con-
tratos feitos oralmente sempre causa grande dificuldade s partes envolvidas.
1.3. Contrato de edio: um contrato tpico, afinal?
O contrato de edio previsto na LDA entre os artigos 53 e 67. Na ver-

dade, trata-se do nico contrato expresssamente previsto na LDA, e por isso
considerado o contrato paradigmtico da lei.
Pelo contrato de edio, determina a LDA que o editor, obrigando-se a re-
produzir e a divulgar a obra literria, artstica e cientfica, fica autorizado, em
carter de exclusividade, a public-la e explor-la pelo prazo e nas condies
pactuadas com o autor.
Embora o contrato de edio seja tipicamente o contrato utilizado para
obras literrias, entende-se que no se aplica apenas a elas, podendo tambm
versar sobre obras musicais, por exemplo.
FGV DIREITO RIO 38

De acordo com a LDA, em cada exemplar da obra, dever o editor men-

cionar:
o ttulo da obra e seu autor;

no caso de traduo, o ttulo original e o nome do tradutor;
o ano da publicao e
seu nome (do editor), ou marca que o identifique.
Caso no haja previso expressa no contrato, entende-se que o contrato

de edio versa apenas sobre uma edio. E se eventualmente no houver
referncia ao nmero de exemplares, se entender que esse nmero 3.000
(trs mil).
1.4. Licenas pblicas gerais (Creative Commons e outras)
1.4.1. Estratgias para se lidar com direitos autorais na web
Como visto nas aulas anteriores, o direito autoral protege, sem a necessida-
de de registro, todas as criaes do esprito. Para utilizar criaes de terceiro
, assim, necessrio pedir autorizao. Essa utilizao inclui, por exemplo, o
direito de modificar e editar qualquer contedo. Considere o caso da Wiki-
pedia. A Wikipedia, para funcionar, depende do direito de livre modificao,
alterao, edio e mesmo de reproduo. A Wikipedia jamais poderia ter
sido criada, se houvesse a necessidade de pedir autorizao para os respectivos
titulares de direito autoral todas as vezes que algum fosse editar ou modificar
um artigo da enciclopdia. Em outras palavras, se as regras gerais do direito
autoral que se aplicam internet como um todo fossem aplicadas sem qual-
quer modificao na Wikipedia, ela seria praticamente invivel.
Esse dilema da Wikipedia surge na maioria dos sites colaborativos da In-
ternet. Especialmente sites que lidam com contedo gerado pelos prprios
usurios enfrentam permanentemente a tenso entre contedo legal e conte-
do ilegal. No nem preciso mencionar o caso do YouTube, que a todo mo-
mento recebe notificaes de violao de direito autoral nos Estados Unidos
e fora dele. O caso envolvendo a personalidade televisiva Daniela Cicarelli
um exemplo que se tornou notrio. Sites de fotos como o Flickr tambm so-
frem do mesmo dilema. Sites que permitem a disponibilizao de contedos
musicais como o MySpace tambm.
Para lidar com a questo dos direitos autorais e permitir que a web colabo-
rativa seja vivel, estudaremos ao longo desta aula trs estratgias diferentes.
importante mencionar que praticamente impossvel distinguir as estra-
tgias para se lidar com os direitos autorais na web colaborativa da questo
FGV DIREITO RIO 39

da redao dos termos de uso dos sites de web. Nesse sentido, para entender
qual a poltica de um determinado site com relao ao contedo nele pos-
tado, o caminho natural verificar nos Termos de Uso daquele site como
o mesmo trata o contedo postado atravs dele. E se o site no disser nada a
esse respeito? Este e outros casos so analisados nas trs estratgias a seguir.
1.4.2. A estratgia YOYOW
O termo YOYOW vem do ingls e quer dizer You Own Your Own Wor-
ds. Isso significa: Voc o Dono das Suas Prprias Palavras. Muitos blogs
e comunidades virtuais online adotam expressamente a poltica de que todos
os visitantes que postam contedo atravs do site permanecem tanto donos
quanto nicos responsveis por aquele contedo.
Perceba que a poltica do YOYOW possui uma dupla caracterstica. A
primeira de que todo o contedo postado no site permanecem com seus
direitos autorais sobre aquele contedo totalmente inalterados. A repercusso
disso que qualquer pessoa interessada em reproduzir um contedo indivi-
dual constante do site, deve procurar seu legtimo autor e titular de direitos
autorais para isso. Um exemplo de site que utiliza essa poltica a comunida-
de virtual chamada Well.com (www.well.com). Caso algum se interesse por
reproduzir um texto ou outro contedo publicado no site, no adianta pedir
autorizao para o prprio site. necessrio procurar cada autor individual
para tanto.
O segundo componente da poltica do YOYOW no tem a ver com di-
reitos autorais. Trata-se de um elemento contratual. Este componente diz
respeito com relao responsabilidade pelo contedo postado no site. Pela
poltica do YOYOW, os Termos de Uso do site em questo dizem que o
usurio assume a total responsabilidade por qualquer contedo por ele posta-
do atravs do site. Perceba-se que esta uma forma de tentar regular contra-
tualmente a responsabilidade do site e dos usurios com relao ao contedo
disponibilizado. como se o site estivesse contratualmente estabelecendo
que ele funciona apenas como um mero canal de divulgao do contedo.
Mas que o contedo em si de responsabilidade exclusiva de seus autores.
Com isso, o site tenta, atravs dos termos de uso, afastar sua responsabilidade
por qualquer violao de direitos proveniente dos contedos postados pelos
usurios no site.
Mas esta poltica de regular a responsabilidade do site contratualmente,
tentando afastar a responsabilidade do site atravs de Termos de Uso que
adotem o YOYOW funciona juridicamente? A resposta varia de pas para
pas. Nos Estados Unidos, a resposta seria simplesmente no. Essa tentativa
de afastar a responsabilidade do site, alegando que o contedo de pro-
FGV DIREITO RIO 40

priedade do usurio no elimina a responsabilidade do prprio site. A razo

para isso que os EUA possuem uma legislao muito especfica de direito
autorais e uma legislao que regula a questo da calnia, difamao e inj-
ria. Essa legislao estabelece suas prprias regras de balanceamento entre a
responsabilidade do site e a responsabilidade dos usurios pelo contedo. E
essas regras, definidas em lei, no podem ser afastadas contratualmente pelo
prprio site, mesmo que tanto usurios como o site em si estejam de acordo
com elas.
E no Brasil? Nossa legislao, diferente da legislao norte-americana, no
regula especificamente a responsabilidade dos sites com relao ao contedo
nele postado. Pode-se afirmar que essa uma lacuna na nossa lei. Nesse
caso, como a lei no diz o que fazer, a deciso acaba ficando a cargo dos
juzes, que decidem cada caso de acordo com cada situao concreta anali-
sada individualmente. Isso gera uma situao de insegurana jurdica, em
que no possvel saber com clareza quais so os limites da responsabilidade
do website e quais so os limites da responsabilidade dos usurios que nele
postaram contedos. Ao final do mdulo, so apresentadas algumas decises
judiciais nesse sentido, que ilustram como os tribunais brasileiros tm lidado
com o problema.
Por fim, importante notar que, se por um lado a poltica do YOYOW
possui resultados incertos com relao ao seu aspecto de funcionar como
um mecanismo para afastar a responsabilidade de um website quanto a um
contedo violador de direitos nele postado, com relao questo dos direi-
tos autorais a situao diferente. A poltica do YOYOW funciona perfeita-
mente bem ao regular a questo da propriedade sobre o contedo. Um site
que adota o modelo YOYOW est determinando que o site em si no possui
qualquer direito sobre o contedo nele postado. A integralidade dos direitos
autorais dos contedos disponibilizados atravs dele pertencem de forma ex-
clusiva aos prprios autores.
Perceba que a regra do YOYOW nada mais nada menos que a aplica-
o da regra geral do direito autoral, qual seja, de que ao autor cabe direitos
exclusivos sobre a prpria criao intelectual. Por isso, fica fcil resolver a
questo levantada acima a respeito dos sites que no determinam nenhuma
poltica para os contedos neles postados. Se um site no diz absolutamente
nada sobre o regime de direitos autorais dos contedos disponibilizados atra-
vs dele, aplica-se a regra geral: todo o contedo pertence exclusivamente aos
autores. Se o prprio site quiser se utilizar daquele contedo, por exemplo,
para republicao em um outro site que no o originrio, preciso entrar
em contato com o autor ou o legtimo titular daquele contedo, para pedir
autorizao para isso. Assim, a poltica do YOYOW, com relao aos direitos
autorais, nada mais nada menos do que a extenso da regra geral do direito
autoral.
FGV DIREITO RIO 41

1.4.3. Estratgia de Transferncia de Direitos Autorais
Se a conseqncia da estratgia do YOYOW de que os autores permane-

cem com todos os direitos sobre o contedo postado atravs do site, a outra
estratgia possvel consiste exatamente o oposto desta: exigir que todo o con-
tedo disponibilizado pelos usurios atravs do site implique a transferncia
ou licenciamento (que pode ser total ou parcial) dos direitos autorais sobre
aquele contedo para o prprio site em que ele est sendo disponibilizado.
Isto em geral feito atravs dos termos de uso do site. Neles, possvel
encontrar uma clusula que determina que, ao utilizar os servios do site, o
usurio concorda em transferir ou licenciar seus direitos de propriedade inte-
lectual para o prprio site. Essa estratgia de transferncia total ou parcial dos
direitos autorais atravs dos termos relativamente comum em modelos da
web 2.0. Um dos exemplos de sua utilizao o site de jornalismo cidado
chamado Newsvine (www.newsvine.com). Atravs dele, jornalistas descen-
tralizados podem enviar artigos e outros contedos, que por sua vez so edi-
tados pelo site e transformados em um todo coeso e organizado. Os termos
de uso do site, que regulam o contedo fornecido pelo usurio, dispem da
seguinte forma sobre os direitos autorais:
You retain all copyright to all original User Content you submit
to the Site. By transmitting or submitting User Content to the Site,
you hereby (a) grant Newsvine a non-exclusive, irrevocable, royalty-
-free, perpetual and fully sublicensable and transferable right to use,
reproduce, modify, adapt, translate, distribute, publish, create derivati-
ve works from and publicly display and perform such User Content in
any media, now known or hereafter devised; and (b) grant Newsvine,
its affiliates and sublicensees the right to use the name, identifier, or
any portion thereof, submitted in connection with such User Content,
if they so choose. Please note that Newsvine, as a policy, does not acti-
vely edit User Content.
Voc retm todo o direito autoral sobre todo contedo original enviado
pelo usurio. Ao transmitir ou submeter contedo do usurio para o site,
voc atravs dessa licena concede ao Newsvine direitos no-exclusivos, ir-
revogveis, gratuitos, perptuos e totalmente sub-licenciveis e transferveis
de reproduzir, modificar, adaptar, traduzir, distribuir, publicar, e criar obras
derivadas, bem como de exibir publicamente e executar o contedo do usu-
rio em quaisquer mdias, conhecidas no momento ou inventadas no futuro; e
voc tambm concede ao Newsvine e seus afiliados e sublicenciados o direito
de utilizar o nome, identificador ou qualquer outro ttulo enviado em relao
ao contedo do usurio, se ele assim o quiser.
FGV DIREITO RIO 42

Dessa forma, o Newsvine no exige a cesso total dos direitos autorais

por parte dos usurios para o site. No entanto, ele exige a transferncia inte-
gral de direitos para si. Isso faz com que o usurio permanea sendo titular
do direito autoral sobre o contedo (ou seja, ele pode reutiliz-lo como quiser
em outras publicaes). No entanto, simultaneamente, os Termos de Uso
do site concedem ao prprio Newsvine direitos suficientes para que ele exera
todas as prerrogativas do direito do autor, podendo livremente republicar e
mesmo re-licenciar os contedos.
O conhecido site de vdeos YouTube tambm adota um modelo semelhan-
te ao do Newsvine, mas de forma ainda mais detalhada e regulando direitos
mais amplos. Nos Termos de Uso do site possvel verificar as seguintes
disposies:
For clarity, you retain all of your ownership rights in your User Submis-
sions. However, by submitting the User Submissions to YouTube, you here-
by grant YouTube a worldwide, non-exclusive, royalty-free, sublicenseable
and transferable license to use, reproduce, distribute, prepare derivative
works of, display, and perform the User Submissions in connection with
the YouTube Website and YouTubes (and its successors) business, inclu-
ding without limitation for promoting and redistributing part or all of
the YouTube Website (and derivative works thereof ) in any media formats
and through any media channels. You also hereby grant each user of the
YouTube Website a non-exclusive license to access your User Submissions
through the Website, and to use, reproduce, distribute, prepare derivative
works of, display and perform such User Submissions as permitted through
the functionality of the Website and under these Terms of Service. The fo-
regoing license granted by you terminates once you remove or delete a User
Submission from the YouTube Website.
Como esclarecimento, voc retm todos seus direitos de propriedade sobre

o contedo enviado ao site. No entanto, ao submeter contedo para o You-
Tube, voc atravs dessa licena concede ao YouTube uma licena mundial,
no exclusiva, gratuita, sub-licencivel e transfervel para utilizar, reproduzir,
distribuir e realizar obras derivadas, publicar, executar o contedo submetido
no site YouTube ou qualquer negcio do YouTube (e seus sucessores), in-
cluindo sem qualquer limitao, para promoo e redistribuio de parte ou
de todo o contedo do site YouTube (e obras dele derivadas) em quaisquer
formatos de mdia e atravs de quaisquer canais de mdia. Voc tambm con-
cede a cada usurio do YouTube uma licena no-exclusiva para acessar seu
contedo enviado atravs do site, e para utilizar, reproduzir, distribuir e pre-
parar obras derivadas do contedo, exibir e executar o contedo submetido,
em conformidade com as funcionalidades do site e de acordo com os termos
FGV DIREITO RIO 43

de servio. A presente licena concedida por voc termina no momento em

que voc remover ou apagar um contedo enviado do site YouTube.
Tanto o YouTube quanto o Newvine adotam um sistema de gerenciamen-
to de direitos autorais atravs do qual ocorre o licenciamento de direitos,
que tornam ambos os sites praticamente titulares de todas as prerrogativas
que o dono da obra teria. No entanto, ambos os sites no exigem a cesso
dos direitos para si, ou seja, no exigem que o usurio transfira a totalidade
dos direitos para os sites. Nos casos de cesso, o que ocorre que o usurio
deixa de ser o titular e legtimo detentor de direito autoral sobre a obra. Por
sua vez, os sites em questo passam a se tornar titulares e legtimos detentores
dos direitos autorais patrimoniais sobre a obra.
No Brasil, um exemplo de site que adota a estratgia da transferncia in-
tegral dos direitos (cesso) para o site o sistema Eu-Reprter do jornal O
Globo, atravs do servio Globo Online. O sistema do Eu-Reprter permite
que qualquer usurio envie contribuies ao Globo Online. Essa contribui-
es podem ento ser editadas e publicadas atravs do site (www.oglobo.com.
br). Leia abaixo os Termos de Uso do Globo Online com relao com rela-
o a contribuies recebidas dos usurios atravs do Eu-Reprter, tais como
em vigor em maro de 2007:
3. Cesso de Direitos Pelo presente termo, o colaborador

devidamente identificado e cadastrado no endereo eletrnico www.
oglobo.com.br transfere INFOGLOBO, a ttulo gratuito e por prazo
indeterminado, os direitos sobre as obras artsticas, fotogrficas, audio-
visuais e literrias que tenha encaminhado para o Projeto Eu-Repr-
ter, autorizando a sua utilizao e reproduo, total ou parcial, em
qualquer mdia ou meio fsico, visual ou sonoro, inclusive eletrnico,
cabo, fibra tica, satlite, ondas e quaisquer outros existentes ou que
venham a existir, e compreendendo, exemplificativamente, as seguintes
atividades: publicao, comunicao, reproduo, divulgao (inclu-
sive em seus produtos e campanhas de propaganda e de publicidade),
oferta a terceiros (inclusive pela internet), exposio, edio, reedio,
emisso, transmisso, retransmisso, comercializao, distribuio, cir-
culao, traduo para qualquer idioma (com ou sem legendas), reali-
zao de verses e derivaes, restaurao, reviso, atualizao, adapta-
o, incluso em produo audiovisual, radiodifuso sonora e visual,
exibio audiovisual e por processo anlogo, incluso em base de da-
dos, armazenamento em computador, microfilmagem e demais formas
de armazenamento do gnero.
3.1. O colaborador cede e transfere INFOGLOBO, em carter exclu-
sivo, definitivo, irrevogvel, irretratvel e sem qualquer nus, todo e qual-
quer direito patrimonial de autor relativo ao material encaminhado ao
FGV DIREITO RIO 44

Projeto Eu-Reprter, para utilizao em territrio nacional e no exterior,

concordando com que a obra cuja titularidade declara deter seja utiliza-
da em associao com outros textos, ttulos, documentos, grficos e demais
materiais de propriedade da INFOGLOBO, sendo possvel a alterao do
formato de textos, por exemplo, desde que inalterado o contedo principal.
3.2. O colaborador concorda e aceita que, em decorrncia da ces-
so de direitos patrimoniais em questo, a INFOGLOBO transmita
a terceiros, do seu grupo econmico ou no, os direitos ora cedidos,
por cesso ou concesso, total ou parcialmente, de forma gratuita ou
onerosa, mas sempre para as finalidades constantes da clusula 3 supra.
3.3. A exclusividade de que se investe a INFOGLOBO ser opon-
vel mesmo contra o prprio colaborador, que no poder reproduzir a
obra cedida ao Projeto Eu-Reprter por qualquer forma ou a qual-
quer ttulo, notadamente public-las, fornec-las e comercializ-las a
terceiros, a no ser para fins particulares e de carter no econmico.
3.4. O material encaminhado ao Projeto Eu-Reprter poder ou no
ser publicado, a exclusivo critrio da INFOGLOBO e sem limitao de
prazo.
Note que de acordo com as disposies acima, o Globo Online adota a

estratgia de que, como requisito para utilizao do servio Eu-Reprter, o
usurio transfira a totalidade dos seus direitos para a empresa. Alm disso,
adota tambm a estratgia de que esses direitos sejam transferidos com ex-
clusividade. Dessa forma, diferente dos termos de uso do Newsvine ou do
YouTube, o usurio que publicar um texto ou outros contedos no Globo
Online no poderia, de acordo com os termos de uso, republicar ou reutilizar
esse mesmo texto em outros sites ou projetos. Note-se que o item 3.3 dos
termos de uso deixam claro que A exclusividade de que se investe a INFO-
GLOBO ser oponvel mesmo contra o prprio colaborador. Pelos termos
de uso, em caso de republicao por parte do prprio usurio, este estaria
violando a licena concedida empresa.
Uma questo relevante derivada da lei brasileira de direitos autorais com
relao estratgia de cesso integral dos direitos autorais em sites da web
2.0 diz respeito ao artigo 50 da Lei 9.610, que regula os direitos do auto:
Art. 50. A cesso total ou parcial dos direitos de autor, que se far
sempre por escrito, presume-se onerosa.
Essa disposio cria um desafio jurdico importante para o direito brasi-

leiro. Com seria interpretada a disposio por escrito exigida pela lei para
efetuar a cesso? Seriam termos de uso de um website considerados como
instrumentos de realizao da cesso por escrito? Note que o problema no
FGV DIREITO RIO 45

se aplica aos casos de licenciamento, que no consistem na cesso (total ou

parcial) de direitos autorais. Explicando uma vez mais, o licenciamento con-
siste em mera autorizao para o uso (ou para certos usos). O licenciamento
no implica a transferncia dos direitos, que permanecem inalterados com
seu autor. J a cesso, implica a efetiva transferncia: o autor deixa de ter
aqueles direitos enquanto o cessionrio passa a ser o titular dos mesmos. A
cesso ser total quando a totalidade dos direitos transferida. E ser parcial
quando apenas alguns direitos forem transferidos (por exemplo, direitos de
reproduo, mas no de execuo pblica e assim por diante).
Em todo caso, o desafio jurdico permanece. Caber eventualmente aos
juzes decidir qual a interpretao do dispositivo legal que exige que a cesso
seja feita por escrito.
1.4.4. Estratgia de utilizao de uma licena livre
Uma terceira estratgia para a gesto dos direitos autorais sobre os con-
tedos dos sites da web 2.0 a utilizao de uma licena livre, as chamadas
Licenas Gerais Pblicas (ou General Public Licenses no original). As li-
cenas gerais pblicas consistem em modelos de licenciamento padronizados
que podem ser utilizadas para a gesto de direitos de propriedade intelectual.
Sua vantagem justamente sua padronizao: elas criam termos jurdicos
determinados e universais, que podem ser adotados por modelos de web 2.0
que estejam acordo com eles. Em outras palavras, as licenas pblicas gerais
criam regras do jogo especficas, que podem ser incorporadas para a gesto
de direitos da propriedade intelectual.
Um exemplo clssico de licena pblica geral a licena que regula os
chamados software livres. Para que um software seja considerado livre, ele
precisa adotar a licena chamada GNU-GPL (GNU o nome do primeiro
software livre, que serviu de base para a criao do sistema operacional livre
chamado Linux que alis, por essa razo, deve ser chamado de GNU/
Linux). Outra caracterstica importante das licenas pblicas gerais, presente
por exemplo na licena GNU-GPL, de que, de um lado est o autor e do
outro est toda a coletividade. Diferente de uma licena tradicional que se d
apenas entre duas partes (geralmente o autor-licenciante e o usurio-licen-
ciado), as licenas pblicas gerais estabelece direitos entre o autor-licenciante
e toda a coletividade. Veja nos grficos abaixo o modelo de transferncia de
direitos nas licenas tradicionais e nas licenas pblicas gerais.
FGV DIREITO RIO 46

Modelo de licenciamento de direitos das licenas tradicionais:
Modelo de licenciamento de direitos das licenas pblicas gerais:
Dois exemplos de licenas pblicas gerais utilizadas em sites de web 2.0

so a Licena de Documentao Livre do GNU (http://pt.wikipedia.org/
wiki/Wikipedia:GNU_Free_Documentation_License) e as licenas Creative
Commons (www.creativecommons.org.br).
A Licena de Documentao Livre do GNU adotada, por exemplo, pela
Wikipedia. Atravs dela, todo e qualquer usurio adicionando contedo no
site da enciclopdia estabelece uma relao de licenciamento de direitos di-
retamente para toda a comunidade (que inclui a prpria Wikipedia). Assim,
todo o contedo postado na Wikipedia licenciado atravs de uma relao
entre seus prprios usurios e a comunidade como um todo. Atravs da Li-
cena de Documentao Livre do GNU fica permitida a cpia livre da obra
(seguidos alguns requisitos, como por exemplo, o fato de que as cpias de-
vem trazer um aviso de que a cpia subseqente dos materiais permitida,
dentre outros). A Licena de Documentao Livre do GNU era uma das
principais licenas disponveis em 2001, ano em que a Wikipedia foi criada.
FGV DIREITO RIO 47

Note que a Licena de Documentao Livre do GNU foi criada tendo em

mente o licenciamento da documentao que acompanhava softwares livres
como o GNU.
Em dezembro de 2006 foram criadas as licenas Creative Commons,
um modelo de licenciamento livre voltado especificamente para o licencia-
mento de contedos culturais, em quaisquer modalidades (filmes, fotos, m-
sica, textos, projetos arquitetnicos, websites, dentre outros). O projeto foi
criado por Lawrence Lessig, como uma iniciativa para facilitar que autores
e criadores intelectuais pudessem de maneira fcil e padronizada autorizar
toda a coletividade a exercer alguns usos sobre a obra. Por isso, desde seu
lanamento, o Creative Commos cria um sistema pelo qual as obras passam
a ter Alguns Direitos Reservados, em contraste com o Todos os Direitos
Reservados, decorrente da aplicao automtica da lei de direitos autorais
sobre todas as criaes do esprito.
Para entender como funciona o Creative Commons, assista agora anima-
o em Flash disponvel no seguinte link: http://mirrors.creativecommons.
org/getcreative/br/.
Abaixo segue texto com informaes prticas sobre a estrutura de licencia-
mento do projeto:
O que o Creative Commons?
O Creative Commons um projeto global, presente em mais de 40

pases, que cria um novo modelo de gesto dos direitos autorais. No
Brasil, ele coordenado pela Escola de Direito da Fundao Getulio
Vargas no Rio de Janeiro. Ele permite que autores e criadores de conte-
do, como msicos, cineastas, escritores, fotgrafos, blogueiros, jorna-
listas e outros, possam permitir alguns usos dos seus trabalhos por parte
da sociedade. Assim, se eu sou um criador intelectual, e desejo que a
minha obra seja livremente circulada pela Internet, posso optar por
licenciar o meu trabalho escolhendo alguma das licenas do Creative
Commons. Com isso, qualquer pessoa, em qualquer pas, vai saber cla-
ramente que possui o direito de utilizar a obra, de acordo com a licena
escolhida (veja abaixo uma explicao dos vrios tipos de licena).
A razo para o surgimento do Creative Commons o fato de que o
direito autoral possui uma estrutura que protege qualquer obra indis-
tintamente, a partir do momento em que a obra criada. Em outras
palavras, qualquer contedo encontrado na Internet ou em qualquer
outro lugar protegido pelo direito autoral. Isso significa que qualquer
utilizao depende da autorizao do autor. Muitas vezes isso dificul-
ta uma distribuio mais eficiente das criaes intelectuais, ao mesmo
tempo em que impede a realizao de todo o potencial da Internet. H
FGV DIREITO RIO 48

autores e criadores intelectuais que no s desejam permitir a livre dis-

tribuio da sua obra na Internet, mas podem tambm querer autorizar
que sua obra seja remixada ou sampleada. Esse o caso, por exemplo,
de artistas como o Ministro Gilberto, as bandas Momboj, Gerador
Zero e outras, que disponibilizaram canes para distribuio, remix e
sampling, atravs do Creative Commons.
Modo de Licenciamento
Licenciar sua obra pelo Creative Commons muito fcil. Para isso,
basta acessar a pgina onde esto disponveis as licenas do projeto
(http://creativecommons.org/license/) e responder a duas questes so-
bre os usos que voc deseja autorizar sobre a sua obra. Essas questes
consistem em responder ser voc deseja:
a) Permitir uso comercial de sua obra?
( ) Sim
( )No
b) Permitir modificaes em sua obra?

( ) Sim
( ) Sim
( ) Sim, contanto que outros compartilhem pela mesma licena
( ) No
Todas as licenas mantm os seus direitos autorais sobre a obra, mas

possibilitam a outros copiar e distribuir o trabalho, desde que obriga-
toriamente atribuam crdito ao autor e respeitem as demais condies
que voc escolheu.
Assim que voc terminar sua escolha, basta clicar no boto ao final
da pgina (Escolha uma Licena) que voc ser redirecionado outra
pgina que trar o resultado das suas escolhas. De acordo com suas res-
posta s perguntas acima, o site ir mostrar a licena adequada s suas
necessidades. A partir da, h instrues detalhadas sobre como aplicar
a licena s suas obras.
O processo extremamente simples: em sntese, tudo o que voc
precisa fazer aplicar o smbolo CC Alguns Direitos Reservados
sua obra, indicando qual a licena aplicvel ao trabalho. Se o trabalho
estiver na Internet, basta colocar o smbolo do Creative Commons da
respectiva licena no site. Para isso, o prprio site disponibiliza um tre-
cho de cdigo em HTML para ser copiado e colado no site em que est
a obra. Uma vez que voc coloque o cdigo no seu site, o licenciamento
j est valendo. Todas as pessoas que acessarem o seu contedo, sabero
FGV DIREITO RIO 49

os termos da licena que voc escolheu. O site tambm traz instrues

detalhadas sobre como marcar um arquivo em MP3, um vdeo e outros
arquivos. Basta seguir as instrues.
Caso sua obra seja um livro, um CD, um DVD ou outra obra f-
sica, basta inserir na prpria obra (capa, contracapa, no prprio CD
ou na caixinha) o smbolo do Creative Commons de Alguns Direitos
Reservados, especificando o nome da licena que aparece no site.
Modalidades de licenas
Alm das licenas que podem ser obtidas pelas respostas s perguntas
acima, um determinado criador intelectual pode se interessar por uti-
lizar tambm outras modalidades de licena. Essas modalidades devem
ser selecionadas especificamente no website http://creativecommons.
org/license/. So elas as licenas de Recombinao ou Sampling, a
licena Naes em Desenvolvimento e a licena especificamente para
software livre, chamada CC-GNU-GPL.
Todas essas licenas e tambm as licenas originais resultantes do
questionrio acima so compostas pelos elementos explicados abaixo.
O objetivo geral do projeto de apresentar uma alternativa ao modelo
de Todos os Direitos Reservados, que substitudo por um mode-
lo de Alguns Direitos Reservados. Assim, qualquer autor ou criador
pode optar por licenciar seu trabalho sob uma licena especfica, que
atenda melhor a seus interesses, podendo escolher entre as diversas op-
es existentes.
Os principais componentes das licenas, disposio para serem
escolhidos por autores e criadores, so:
ATRIBUIO
Todas as licenas do Creative Commons exigem que seja dado cr-

dito (atribuio) ao autor/criador da obra. Pela licena chamada Atri-
buio, o autor autoriza a livre cpia, distribuio e utilizao da obra,
inclusive para fins comerciais. Entretanto, a obra dever sempre dar o
devido crdito, em todos os meios de divulgao.
NO A OBRAS DERIVATIVAS
Pelos termos desta opo, o autor autoriza a livre cpia, distribuio

e utilizao da obra. Entretanto, o autor no permite que a obra seja
modificada, devendo ser sempre mantida intacta, sendo vedada sua uti-
lizao para a criao de obras derivadas. Assim, a obra do autor no
FGV DIREITO RIO 50

poder ser remixada, alterada, ou reeditada sem a permisso expressa

do autor ou criador, devendo permanecer sempre igual ao modo origi-
nal em que foi distribuda.
USO NO COMERCIAL
Pelos termos desta licena, o autor autoriza a livre cpia, distribuio

e utilizao da obra. Entretanto, o autor veda qualquer distribuio,
cpia, utilizao e distribuio que tenha fins comerciais. Isto significa
que qualquer pessoa que tenha obtido acesso obra no pode utiliz-la
para fins comerciais, como, por exemplo, vend-la ou utiliz-la com a
finalidade direta de obteno de lucro.
COMPARTILHAMENTO PELA MESMA LICENA
Pelos termos desta licena, o autor autoriza a livre cpia, distribui-

o e utilizao da obra. Entretanto, o autor impe a condio de que,
se a obra for utilizada para a criao de obras derivadas, como, por
exemplo, um livro sendo traduzido para outro idioma ou uma foto sen-
do includa em um livro, ou mesmo em casos de incorporao da obra
original como parte de outras obras, o resultado deve ser necessaria-
mente compartilhado pela mesma licena. Assim, uma obra licenciada
pela modalidade compartilhamento pela mesma licena s pode ser
utilizada em outras obras se essas outras obras tambm forem licencia-
das sob a mesma licena Creative Commons.
RECOMBINAO (SAMPLING)
A licena de Recombinao (tambm chamada licena de sampling)

foi desenvolvida conjuntamente pelo Creative Commons e pela Escola
de Direito da Fundao Getlio Vargas no Rio de Janeiro, com o apoio
do Ministro Gilberto Gil. O termo Recombinao homenageia o cole-
tivo pernambucano chamado Re:Combo, um dos pioneiros no Brasil
no licenciamento de obras para recombinao e modificao. Pelos ter-
mos desta licena, o autor pode ou no autorizar a livre cpia, distri-
buio e utilizao da obra. Entretanto, ele autoriza sempre a utilizao
parcial ou recombinao de boa-f da obra. Isso permite, por exemplo,
o emprego de tcnicas como sampleamento, mesclagem, colagem
ou qualquer outra tcnica artstica. A autorizao vlida desde que
haja transformaes significativas do original, levando criao de uma
nova obra. No vale fazer apenas uma modificao irrelevante na obra.
FGV DIREITO RIO 51

A distribuio das obras derivadas fica automaticamente autorizada

para o autor que recriou a obra do autor original.
CC-GPL E CC-LGPL
Assim como a licena de Recombinao (sampling), estas duas li-

cenas tiveram origem no Brasil. As duas licenas so destinadas ao
licenciamento de software. As licenas foram desenvolvidas para aten-
der necessidades especficas do governo brasileiro no que tange ao in-
centivo adoo do software livre no pas. Essas licenas consistem nas
tradicionais GPL e LGPL do GNU, isto , a General Public License e
a Lesser General Public License, internacionalmente adotadas para o
licenciamento de software livre, mas com a diferena das mesmas serem
embaladas de acordo com os preceitos do Creative Commons. Estas
licenas garantem todos os quatro direitos bsicos do software livre,
quais sejam, a liberdade de estudar o programa, tendo acesso ao seu c-
digo fonte, a liberdade de executar o programa para qualquer finalida-
de, a liberdade de modific-lo e aperfeio-lo, bem como a liberdade de
distribu-lo livremente. Note-se que na GPL, em contrapartida, mes-
mo que tenham ocorrido alteraes no programa, este deve continuar
sendo distribudo livremente sob os mesmos termos da GPL. Quanto
LGPL, ela permite que, em algumas circunstncias, o programa seja
distribudo sob termos de outras licenas.
COMBINAES
Obviamente, as licenas do Creative Commons podem ser com-

binadas e recombinadas. Um determinado autor pode escolher licen-
ciar sua obra, por exemplo, pela modalidade Atribuio-Vedados Usos
Comerciais-Compartilhamento pela mesma licena. Ou pode optar
apenas por Atribuio.
Como o modelo matricial, cada autor pode escolher a licena mais
adequada aos seus interesses e a suas necessidades, combinando-a com
outras licenas.
FGV DIREITO RIO 52

AULA 05: LIMITAES E EXCEES
SUMRIO
1. Um direito social. 2. Mas em qu, ento, consiste a funo social? 3.

Limites Legais (Limitaes e Excees). 4. O problema do pequeno trecho:
um dispositivo insuficiente. 5. Pardias e seus limites: ... E o vento levou,
Idos com o vento e The wind done gone. 6. Regra dos trs passos e o STJ.
7. O Domnio Pblico. 8. O Creative Commons volta-se reforma das leis
de direitos autorais.
LEITURA OBRIGATRIA

Brasil, 2002, pp. 146-156.

var, 1997, pp. 352-358.
CARBONI, Guilherme. Aspectos Gerais da Teoria da Funo Social do Di-

reito de Autor, no prelo, pp. 5-12. Disponvel em http://gcarboni.com.br/
pdf/G6.pdf.

var, 1997, pp. 256-270.
BRANCO JR., Srgio Vieira. Direitos Autorais na Internet e o Uso de

Obras Alheias. Ed. Lmen Jris, 2007, pp. 47-86.
1. ROTEIRO DE AULA
1.1. Um direito social
A Constituio Federal prev, em seu art. 5, incisos XXII e XXIII, que

garantido o direito de propriedade, sendo que esta atender a sua funo
social (grifamos). Adiante, no art. 170, que inaugura o captulo a respeito
FGV DIREITO RIO 53

dos princpios gerais da atividade econmica, a Carta Magna estabelece que

a ordem econmica, fundada na valorizao do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existncia digna, conforme os dita-
mes da justia social, observados determinados princpios, dentre os quais se
destaca a funo social da propriedade (grifamos).
Ora, se de acordo com a doutrina dominante, o direito autoral ramo
especfico da propriedade intelectual, h que se averiguar em que medida
sobre o direito autoral incide a funcionalizao social de sua propriedade.
Preliminarmente, diante das caractersticas dos direitos da propriedade,
observa-se que possvel atribuir-se ao direito autoral as peculiaridades ati-
nentes propriedade, exceto no que diz respeito perpetuidade. Como se
sabe, o titular do direito autoral tem sua propriedade limitada no tempo nos
termos da LDA. Afinal, os direitos patrimoniais de autor perduram por 70
anos, contados de 1 de janeiro do ano subseqente ao seu falecimento, obe-
decida a ordem sucessria da lei civil32.
Na limitao temporal do direito autoral reside a primeira distino entre
os direitos autorais e os demais direitos de propriedade. Mas no s aqui o
direito autoral deve ser considerado distinto destes; nem esta sua distino
mais relevante.
Segundo Antnio Chaves33, a diferena entre o direito autoral e os demais
direitos de propriedade material revela-se pelo modo de aquisio originrios
(j que o direito autoral s surge para o autor por meio de criao da obra) bem
como pelos modos de aquisio derivados. Afinal, quanto a estes, no direito
autoral no existe perfeita transferncia entre cedente e cessionrio, uma vez
que a obra intelectual no sai completamente da esfera de influncia da perso-
nalidade de quem a criou, em decorrncia da manuteno dos direitos morais.
Quando da aquisio de um bem mvel qualquer, seu titular exercer
sobre o referido bem as faculdades de usar, gozar, dispor e reivindicar. Dessa
forma, o proprietrio poder, exemplificativamente, usar a coisa, abandon-
-la, alien-la, destru-la, ou, ainda, limitar seu uso por meio da constituio
de direitos em nome de terceiros.
No entanto, quando se trata de direito autoral34, faz-se necessrio apontar
uma peculiaridade que constitui diferena bsica entre a titularidade de um
bem de direito autoral e a titularidade dos demais bens: a incidncia da pro-
priedade sobre o objeto.
A aquisio de um livro cuja obra se encontra protegida pelo direito au-
toral no transfere ao adquirente qualquer direito sobre a obra, que no o
32
Art. 41 da LDA.
livro mas, se assim pudermos nos expressar, o texto que o livro contm.
33
CHAVES, Antnio. Direito de Autor
Dessa forma, sobre o livro, bem fsico, o proprietrio poder exercer todas Princpios Fundamentais. Cit.,
p. 16.
as faculdades inerentes propriedade, como se o livro fosse um outro bem
34
A LDA, em seu art. 28, atribui explici-
qualquer, tal como um relgio ou um carro. Poder destru-lo, abandon-lo, tamente ao autor o direito exclusivo de
emprest-lo, alug-lo ou vend-lo, se assim o quiser. utilizar, fruir e dispor da obra literria,
artstica e cientfica.
FGV DIREITO RIO 54

No entanto, o uso da obra em si, do texto do livro, s poder ser efetivado

dentro das premissas expressas da lei. Por isso, embora numa primeira anlise
ao leigo possa parecer razovel, no facultado ao proprietrio do livro copiar
seu contedo na ntegra para revenda. Afinal, nesse caso no se trata de uso
do bem material livro, mas sim uso do bem intelectual (texto) que o livro
contm.
Esse princpio est na LDA, em seu artigo 37, que dispe que a aquisio
do original de uma obra, ou de exemplar, no confere ao adquirente qualquer
dos direitos patrimoniais do autor, salvo conveno em contrrio entre as
partes e os casos previstos nesta Lei.
Mesmo que se trate de um quadro, em que a obra estar indissociavel-
mente ligada a seu suporte fsico, a alienao do bem material no confere a
seu adquirente direitos sobre a obra em si, de modo que ao proprietrio do
quadro no ser facultado, a menos que a lei ou o contrato com o autor da
obra assim preveja, reproduzir a obra em outros exemplares.
1.2. Mas em qu, ento, consiste a funo social?
A concepo clssica do direito de propriedade previa que o proprietrio

poderia exercer seu domnio sobre a coisa como melhor lhe aprouvesse. Con-
temporaneamente, no entanto, a concepo bem diversa. A propriedade
tem, por determinao constitucional, uma funo a cumprir.
Na busca para se atingir o equilbrio entre o direito detido pelo autor e o
direito de acesso ao conhecimento de que goza a sociedade, a funo social
exerce papel relevantssimo.
Ao contrrio do sistema anglo-americano (de copyright), que pauta-se pela
anlise do caso concreto e valoriza mais acentuadamente as decises judiciais,
nossa lei, de tradio romano-germnica, tenta prever todas as hipteses le-
gais em que determinada situao possa vir a se enquadrar. No entanto, a
leitura literal da lei brasileira desautoriza uma srie de condutas que esto em
conformidade com a funcionalizao do instituto da propriedade.
Por exemplo: pela LDA, no se pode fazer cpia de livro que, ainda que
no tenha sido publicado nos ltimos 5 ou 10 anos, ainda esteja no prazo
de proteo de direitos autorais. No entanto, diante dos princpios constitu-
cionais do direito educao (art. 6, caput, art. 205), do direito de acesso
cultura, educao e cincia (art. 23, V) e, mais importante, pela deter-
minao de que a propriedade atender sua funo social, necessrio que
se admita cpia do livro, ainda que protegido. Do contrrio, haveria um
contra-senso, uma inverso da lgica jurdica, j que princpios constitucio-
nais teriam que se curvar ao disposto em uma lei ordinria (a LDA), quando
na verdade o contrrio que deve se verificar.
FGV DIREITO RIO 55

Vrios so os exemplos de atos que, ainda que aparentemente contrrios

lei, so efetivao do princpio da funo social dos direitos autorais. Pode-
mos citar, entre outros:
a) a cpia para preservao da obra, inclusive por meio de sua digita-

lizao;
b) representao e execuo de toda obra autoral em instituies de
ensino pblicas ou gratuitas;
c) autorizao de cpia privada de obra legitimamente adquirida;
d) permisso de representao e execuo de obras em mbito privado.
1.3. Limites Legais (Limitaes e Excees)
Pode-se dizer que as limitaes aos direitos autorais so autorizaes legais

para o uso de obras de terceiros, protegidas por direitos autorais, indepen-
dentemente de autorizao dos detentores de tais direitos. E uma vez que a
regra impedir a livre utilizao das obras sem consentimento do autor, as
excees previstas pela LDA em seu artigo 46 so interpretadas como consti-
tuindo rol taxativo, ou seja, no se admite qualquer exceo se ela no estiver
explicitamente indicada no artigo 46.
Diz a lei que:
Art. 46. No constitui ofensa aos direitos autorais:

I a reproduo:
a) na imprensa diria ou peridica, de notcia ou de artigo informativo,
publicado em dirios ou peridicos, com a meno do nome do autor, se
assinados, e da publicao de onde foram transcritos;
b) em dirios ou peridicos, de discursos pronunciados em reunies p-
blicas de qualquer natureza;
c) de retratos, ou de outra forma de representao da imagem, feitos sob
encomenda, quando realizada pelo proprietrio do objeto encomendado,
no havendo a oposio da pessoa neles representada ou de seus herdeiros;
d) de obras literrias, artsticas ou cientficas, para uso exclusivo de de-
ficientes visuais, sempre que a reproduo, sem fins comerciais, seja feita
mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte
para esses destinatrios;
II a reproduo, em um s exemplar de pequenos trechos, para uso
privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;
III a citao em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de
comunicao, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crtica ou
FGV DIREITO RIO 56

polmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome

do autor e a origem da obra;
IV o apanhado de lies em estabelecimentos de ensino por aqueles
a quem elas se dirigem, vedada sua publicao, integral ou parcial, sem
autorizao prvia e expressa de quem as ministrou;
V a utilizao de obras literrias, artsticas ou cientficas, fonogramas
e transmisso de rdio e televiso em estabelecimentos comerciais, exclusi-
vamente para demonstrao clientela, desde que esses estabelecimentos
comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilizao;
VI a representao teatral e a execuo musical, quando realizadas
no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didticos, nos estabeleci-
mentos de ensino, no havendo em qualquer caso intuito de lucro;
VII a utilizao de obras literrias, artsticas ou cientficas para
produzir prova judiciria ou administrativa;
VIII a reproduo, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras
preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes
plsticas, sempre que a reproduo em si no seja o objetivo principal da
obra nova e que no prejudique a explorao normal da obra reproduzida
nem cause um prejuzo injustificado aos legtimos interesses dos autores.
O denominador comum das limitaes indicadas no art. 46 da LDA

evidentemente o uso no comercial da obra. Concomitantemente a esse re-
quisito, a lei valoriza o uso com carter informativo, educacional e social.
Assim que vamos encontrar, em pelo menos trs incisos do art. 46 (I,
a, III e VI), a autorizao de uso da obra com finalidade informativa, para
fins de discusso ou ainda, no caso especfico de obra teatral, que venha a ser
usado com propsitos didticos.
Entende-se, nesses casos, que a informao em si (inciso I, a) no pro-
tegida por direitos autorais e que a comunidade tem direito livre circulao
de notcias. Alm disso, o direito de citao para fins de estudo, crtica ou
polmica (inciso III) fundamental para o debate cultural e cientfico de
qualquer sociedade. Sobre esse aspecto, observe-se que o art. 33 da LDA pro-
be que se reproduza na ntegra obra que no pertena ao domnio pblico,
a pretexto de anot-la, coment-la ou melhor-la, podendo-se, entretanto,
publicar os comentrios em separado.
A autorizao decorrente do uso no comercial da obra em si, ainda que
possa haver finalidade comercial transversa, respalda o uso da obra de acordo
com os incisos V e VIII do multicitado art. 46.
Dessa forma, possvel um estabelecimento comercial que venda eletro-
domsticos valer-se de obra protegida por direito autoral, independentemen-
te de autorizao dos seus titulares, para promover a venda de aparelhos de
som, televisores ou aparelhos de vdeo cassete ou DVD, por exemplo.
FGV DIREITO RIO 57

Da mesma forma, o art. 46 (inciso VIII) permite o uso de obra protegida

desde que esse uso se restrinja a pequenos trechos (exceto quanto a obras de
artes plsticas, quando a reproduo poder ser integral) desde que a repro-
duo em si no seja o objetivo principal da obra nova e que no prejudique
o uso comercial da obra reproduzida. No se veda aqui, portanto, que a nova
obra seja comercializada. O que no pode a obra citada ter sua explorao
comercial prejudicada.
Outro parmetro utilizado pela LDA para limitar os direitos autorais de
seus titulares o autor valer-se de sua obra publicamente ou que haja, no
caso, interesse pblico. Assim que no constitui ofensa aos direitos autorais
a reproduo de discursos pronunciados em reunies pblicas de qualquer
natureza (inciso I, b) e o apanhado de aulas ministradas em estabelecimen-
to de ensino, vendando-se neste caso, expressamente, sua publicao total ou
parcial sem autorizao prvia e expressa de quem as ministrou.
H que se mencionar o carter altrusta do inciso I, d, do art. 46, que
prev a possibilidade de reproduo, sem que esta constitua ofensa aos direi-
tos autorais, de obras literrias, artsticas e cientficas para uso exclusivo de
deficientes visuais. A condio imposta pela lei, entretanto, , mais uma vez,
que a reproduo seja feita sem finalidade comercial.
Da mesma forma, sem finalidade comercial, mas respaldado por forte in-
teresse pblico, ser o uso de obras literrias, artsticas e cientficas para pro-
duzir prova em juzo, autorizado nos termos do inciso VII do art. 46.
Observe-se que em alguns casos, a lei no exige que a obra seja utilizada
parcialmente, autorizando-se sua exibio integral (incisos I, letras a e b,
V e VI), de modo que no podemos considerar que o uso integral da obra por
parte de terceiros, sem autorizao do autor, seja sempre vetado por nosso
ordenamento. Embora seja verdade que o uso parcial da obra seja requisito
indispensvel em outros casos (incisos II, III e VIII).
1.4. O problema do pequeno trecho: um dispositivo insuficiente
O art. 46, II, da LDA, determina que no constitui ofensa aos direitos
autorais a reproduo, em um s exemplar de pequenos trechos, para uso
privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro. Nos termos
precisos da lei, observa-se que o legislador inovou significativamente o orde-
namento jurdico anterior.
De fato, o Cdigo Civil de 1916, em seu artigo 666, VI, permitia uma
cpia manuscrita desde que no se destinasse a venda. Posteriormente, a Lei
5.988/73 passou a prever a possibilidade de reproduo da obra na ntegra,
desde que no houvesse finalidade de se obter lucro com a cpia.
FGV DIREITO RIO 58

Com o advento da Lei 9.610/98, entretanto, sobreveio a mudana. Nos

termos de nossa lei, portanto, possvel a reproduo apenas de pequenos
trechos, e no mais da ntegra da obra.
A deciso do legislador causa problemas ostensivamente incontornveis.
A comear por um evidente problema prtico apontado pela prpria autora:
o cumprimento do disposto na lei de quase impossvel fiscalizao. Muito
em razo disso, milhares de pessoas descumprem o mandamento legal dia-
riamente.
A seguir, e talvez o mais grave, a lei no distingue obras recm publicadas
de obras cientficas que s existem em bibliotecas e que ainda esto no prazo
de proteo autoral. Nesse caso, torna-se a lei extremamente injusta, por no
permitir a difuso do conhecimento por meio de cpia integral de obras raras
cuja reproduo no acarretasse qualquer prejuzo econmico a seu autor,
nem mesmo lucro cessante.
Dessa forma, com o advento da LDA, e diante de seus termos estritos,
muitas condutas praticadas diariamente so, a rigor, diante da interpretao
literal da lei, simplesmente ilegais. Afinal, pelo que determina a LDA, deixou
de ser possvel copiar um filme em vdeo para uso particular, gravar um CD
legitimamente adquirido na ntegra para ouvir em ipod ou no carro ou,
ainda, reproduzir o contedo integral de um livro com edio esgotada h
anos. Tais condutas s sero admitidas se abrangidas pelo conceito da funo
social da propriedade e do direito autoral, em interpretao aparentemente
contrria LDA mas definitivamente em conformidade com a nossa Cons-
tituio Federal.
Bem se v a gama de dificuldades que o texto da LDA capaz de acarretar.
Em primeiro lugar, a caracterizao dos pequenos trechos. Pergunta-se: que
so pequenos trechos? Criou-se nas universidades, em razo do disposto
neste inciso, a mtica dos 10% ou dos 20%, que seria o mximo considerado
por pequeno trecho e que poderia ser copiado por alunos sem que houvesse
violao de direitos autorais.
Ocorre que no h qualquer dispositivo legal que limite a autorizao de
cpias a 10% (dez por cento) da obra e fazer tal exigncia incorrer em ilega-
lidade. No a extenso da cpia que deve constituir o critrio mais relevante
para autorizar-se sua reproduo, mas certamente o uso que se far da parte
copiada da obra.
Interessante jurisprudncia do Tribunal Constitucional alemo apreciou a
questo relativa aos limites constitucionais do direito de citao, ou seja, do
uso em uma obra de trechos de outra obra, de titularidades diversas. Percebe-
-se que o confronto existente no entre o direito de propriedade e direito
informao, mas sim entre o direito de propriedade e o direito de expres-
so. Tratava-se, in caso, de obra de Henrich Mller em que o autor usava,
como meio de expresso, extensos trechos de Bertold Brecht. Denis Borges
FGV DIREITO RIO 59

Barbosa, citando Markus Schneider, conclui que h um interesse consti-

tucionalmente protegido no direito de citao, no obstante a extenso
dessas, desde que as citaes se integrem numa expresso artstica, nova
e autnoma (grifamos)35.
1.5. Pardias e seus limites: ...E o Vento Levou, Idos com o Vento e The Wind
Done Gone
Alm dos casos especificados no art. 46, a LDA prev, ainda, a liberdade
de parfrases e pardias36 que no forem verdadeiras reprodues da obra
originria nem lhe implicarem descrdito.
claro que a pardia ser tanto mais bem sucedida quanto melhor iden-
tifique o objeto parodiado. Por isso, a referncia evidente so os grandes su-
cessos da cultura popular. Bons exemplos cinematogrficos so filmes como
Todo Mundo em Pnico e o recente Epic Movie, cuja sinopse segue:
Quatro rfos de diferentes cantos do mundo so escolhidos para visi-
tarem uma fbrica de chocolate, cujo dono tem uma personalidade muito
estranha. L, descobrem um guarda-roupa mgico que os transporta para a
terra de Gnrnia. Na viagem muito louca, conhecem o pirata exibicionista
Jack Swallows e estudantes de bruxaria, incluindo um CDF chamado Harry
e sua amiga Hermione. Juntos, tentam derrotar a bruxa branca de Gnrnia,
com a ajuda de Superman, Wolverine e at Paris Hilton e Mel Gibson37.
Naturalmente, um filme como ... E O Vento Levou desperta a tentao
da pardia. Foi este o argumento usado por Rgine Dforges quando proces-
sada sob acusao de plgio do romance em sua trilogia A Bicicleta Azul.
Como vimos, seus argumentos no convenceram. Pelo menos, no os tribu-
nais franceses. No entanto, Posner e Landes do notcia de uma autntica
pardia de ... E o Vento Levou que no , entretanto, cmica (caracterstica
padro em se tratando de pardias), chamada The Wind Done Gone, em
que o autor da pardia aponta os aspectos racistas da obra original.
No Brasil, foi realizado em 1983 o curta Idos com o Vento, dirigido pela
dupla Isay Weinfeld e Mrcio Kogan, com o ator Patrcio Bisso no elenco.
No se trata exatamente de uma adaptao de ... E O Vento Levou, mas
sim da orelha do livro, envolvendo ainda aspectos da vida da prpria Marga-
reth Mitchell, autora da obra. 35
BARBOSA, Denis Borges. Uma Intro-
Na televiso, so inmeros os exemplos de stiras e pardias, como os duo Propriedade Intelectual. Cit.,
p. 100-101.
quadros de humor do extinto TV Pirata e do programa Casseta e Planeta
36
LANDES, William M. e POSNER, Ri-
Urgente. chard A. The Economic Struc-
ture of Intellectual Property
Law. Cit., p. 147.
37
http://oglobo.globo.com/cultura/
mat/2007/01/29/287597408.asp.
Acesso em 29 de janeiro de 2007.
FGV DIREITO RIO 60

1.6. Regra dos trs passos e o STJ
Em dois julgamentos recentes, a Terceira Turma do STJ aplicou a regra

dos trs passos da Conveno de Berna de forma direta (N 964.404 ES
(2007/0144450-5), Terceira Turma do STJ, por unanimidade, Ministro Pau-
lo de Tarso Sanseverino, 15 de maro de 2011, e REsp N 1.320.007 SE
(2012/0082234-4), Terceira Turma do STJ, Ministra Nancy Andrighi, 17
de maio de 2013), ainda que ela no esteja prevista como tal na legislao
nacional. Leia trechos do ltimo dos acrdos:
RECURSO ESPECIAL N 1.320.007 SE (2012/0082234-4)

RELATORA:MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE: CENTRO DE TREINAMENTO BBLICO
RHEMA BRASIL ARACAJ
ADVOGADO: RODRIGO FIORAVANTI PASQUETTI E
OUTRO(S)
RECORRIDO: ESCRITRIO CENTRAL DE ARRECADA-
O E DISTRIBUIO ECAD
ADVOGADO: EDUARDO HAMILTON CARVALHO SILVEI-
RA E OUTRO(S)
EMENTA
DIREITO DE AUTOR. RECURSO ESPECIAL. ECAD. EXE-

CUES MUSICAIS. EVENTO RELIGIOSO. AUSNCIA DE
FINS LUCRATIVOS E COBRANA DE INGRESSO. RECESSO
FAMILIAR. ART. 46, VI, DA LEI N. 9.610/98. REGRA DOS 3
(TRS) PASSOS. DIREITOS AUTORAIS NO DEVIDOS.
I. A Lei n. 9.610/98, regulando a matria de forma extensiva e

estrita, aboliu o auferimento de lucro direto ou indireto pela exibio
da obra como critrio indicador do dever de pagar retribuio autoral,
erigindo como fato gerador da contribuio to somente a circunstn-
cia de se ter promovido a exibio pblica da obra artstica, em local de
freqncia coletiva.
II. Quanto s execues musicais, estas no dependem de autoriza-

o do autor quando realizada no recesso familiar ou para fins exclusi-
vamente didticos nos estabelecimentos de ensino, desde que no haja
intuito de lucro.
FGV DIREITO RIO 61

III. Entende-se por recesso familiar no apenas o recinto do lar,

em sentido estritamente fsico. A atuao que se permite aquela re-
alizada nos limites do crculo familiar e com intuito familiae. Dessa
forma, a execuo que se der num local onde no seja a residncia da
famlia, mas se encontra, momentaneamente, a inteno de gerar um
ambiente familiar, no deve sofrer a incidncia de encargos autorais.
IV. De acordo com a Regra dos 3 Passos, ser admissvel limitar

o direito de exclusivo do autor quando: (i) se estiver diante de certos
casos especiais; (ii) a utilizao no prejudicar a explorao normal da
obra e (iii) a utilizao no causar prejuzo injustificada aos legtimos
interesses do autor.
V. Recurso especial conhecido e provido.
ACRDO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da

TERCEIRA Turma do Superior Tribunal de Justia, na conformidade
dos votos e das notas taquigrficas constantes dos autos Prosseguindo
no julgamento, aps o voto-vista do Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanse-
verino, por maioria, dar provimento ao recurso especial. Vencido o Sr.
Ministro Sidnei Beneti. Votaram com a Sra. Ministra Nancy Andrighi
os Srs. Ministros Ricardo Villas Bas Cueva e Paulo de Tarso Sanse-
verino. No participou do julgamento o Sr. Ministro Joo Otvio de
Noronha.
Braslia (DF), 04 de junho de 2013(Data do Julgamento)
MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora
(...)
RELATRIO
(...)
Cinge-se a controvrsia em definir se o recorrente pode ser enqua-
drado na hiptese do art. 68 da Lei n. 9.610/1998, que autoriza a
cobrana da contribuio requerida pelo ECAD ante a execuo de
FGV DIREITO RIO 62

obras musicais em formatura de instituio de ensino bblica sem a

autorizao dos criadores.
I Dos contornos da lide
Repisando os fatos delineados na origem, para melhor compreen-

so do debate, trata-se de declaratria cumulada com pedido de tutela
antecipada, ajuizada pelo recorrente, em desfavor do ESCRITRIO
CENTRAL DE ARRECADAO E DISTRIBUIO ECAD. Nar-
ram os autos que o recorrido requer o pagamento de taxas correspon-
dentes aos direitos autorais dos criadores das obras musicais executadas
em duas cerimnias desenvolvidas nos dias 02/12/2009 e 03/12/2009.
Afirma ser instituio educacional bblica, que, ao final de cada ano,
realiza uma formatura seguida de um culto evanglico, cujo nico inte-
resse o de confraternizao entre os alunos e seus familiares e amigos.
Relata no entender a razo do pleito, pois os eventos so religiosos e
sem fins lucrativos.
(...)
V Da exceo legal. O poder de limitao.
No se pode deixar de perceber que, para criar a obra, o autor est

sempre se inspirando na prpria sociedade em que vive, o que gera a
previso legal de um direito dessa mesma sociedade a uma contrapar-
tida.
Alm disso, necessrio tambm que haja um potencial equilbrio

entre os interesses privados do titular dos direitos autorais e o interes-
se pblico de ter acesso s obras protegidas, como, alis, determina a
Constituio Federal, em seu art. 5o, XVII.
Da mesma maneira que a Lei n. 9.610/98 impe o dever de pagar

esses direitos, tal norma prev os limites dessa cobrana, bem como
suas excees, que esto expressamente elencadas no art. 46 da LDA.
Destarte, no toda execuo pblica que passvel de pagamento de
direitos autorais.
Assim, dispe o art. 46 da Lei de Direitos Autorais:
Art. 46. No constitui ofensa aos direitos autorais:
()
FGV DIREITO RIO 63

VI a representao teatral e a execuo musical, quando reali-

zadas no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didticos, nos
estabelecimentos de ensino, no havendo em qualquer caso o intuito
de lucro.
Com efeito, quanto s representaes teatrais e s execues mu-

sicais, estas mesmas no dependem de autorizao do autor quando
realizada no recesso familiar ou para fins exclusivamente didticos nos
estabelecimentos de ensino, desde que no haja intuito de lucro.
A regra do art. 46, VI, da LDA visa tornar acessvel o uso da msica
e do teatro para a apreciao ou ainda como forma de estmulo cul-
tura e educao.
Todavia, o que o ECAD faz interpretar a norma da maneira mais

estreita possvel. Na verdade, o conceito de recesso familiar deve ser
entendido por meio de uma interpretao lato sensu.
Entende-se por recesso familiar no apenas o recinto do lar, em
sentido estritamente fsico. A atuao que se permite aquela realizada
nos limites do crculo familiar e com intuito familiae. Dessa forma,
a execuo que se der num local onde no seja a residncia da famlia,
mas se encontra, momentaneamente, a inteno de gerar um ambiente
familiar, no deve sofrer a incidncia de encargos autorais. (MANSO,
Eduardo Vieira. Direito autoral: excees impostas aos direitos auto-
rais. So Paulo: Jos Bushatsky, 1980, p. 324.)
Numa interpretao teleolgica da norma em foco (art. 46, VI, da

Lei n. 9.610/98), possvel depreender que o legislador no preten-
deu usar a expresso recesso familiar como sinnimo de residncia,
pois, se assim o quisesse, assim o teria feito, eis que havia a sua dispo-
sio uma vasta gama de palavras ou expresses, tais como domiclio,
lar, habitao, morada, moradia, casa, imvel, etc, que certamente de-
monstrariam outra inteno.
Na hiptese dos autos, temos que a recorrente uma instituio

crist de educao teolgica, sem fins lucrativos, cujo objetivo o en-
sino das escrituras bblicas, sendo realizada, ao final de cada ano, uma
formatura com o intuito de confraternizao entre os alunos e seus
amigos e familiares. Frise-se que tal cerimnia totalmente religiosa e
desprovida de qualquer interesse de lucro. Ora, a festa realizada com
a presena de familiares e amigos prximos, o que pode ser considerado
recesso familiar, uma vez que a festa no aberta ao pblico, mas ape-
FGV DIREITO RIO 64

nas para convidados dos formandos. Portanto, os eventos em anlise se

encaixam na exceo prevista na lei, de modo que, no ofendendo os
direitos autorais, no h falar em recolhimento de qualquer contribui-
o ao rgo fiscalizador.
A excepcionalidade criada pelo art. 46 da Lei Autoral muito cla-

ra: havendo uma festa que se caracterize como recesso familiar, a
cobrana indevida, pois no h violao ao direito dos autores das
obras musicais, quando ocorre somente a locao do espao fsico para
a realizao de evento. Vale repisar: existindo a inteno de gerar um
ambiente familiar, no devemos falar em violao de direitos autorais,
o que afasta a incidncia dos encargos cobrados pelo ECAD.
VI A conveno de Berna. A regra dos 3 (trs) passos
O Brasil signatrio da Conveno de Berna, que foi o primeiro

tratado a disciplinar o direito autoral em mbito internacional.
As limitaes ao direito de autor regulada atravs de um mtodo

denominado Regra dos 3 Passos. Esse sistema surgiu como meio de
integrar os diferentes regimes jurdicos dos pases signatrios num con-
junto harmnico disciplinador dos direitos autorais.
O art. 9/1 e 9/2 da Conveno de Berna vm assim disposto:
1) Os autores de obras literrias e artsticas protegidas pela presente

Conveno gozam do direito exclusivo de autorizar a reproduo destas
obras, de qualquer modo ou sob qualquer forma que seja.
2) s legislaes dos pases da Unio reserva-se a faculdade de per-

mitir a reproduo das referidas obras em certos casos especiais, con-
tanto que tal reproduo no afete a explorao normal da obra nem
cause prejuzo injustificado aos interesses legtimos do autor.
De acordo com a Regra dos 3 Passos, portanto, ser admissvel limi-

tar o direito de exclusivo do autor:
a) quando se estiver diante de certos casos especiais;
b) quando a utilizao no prejudicar a explorao normal da obra;
c) quando a utilizao no causar prejuzo injustificada aos legtimos

interesses do autor.
FGV DIREITO RIO 65

A propsito, trazemos baila os ensinamentos de Maristela Basso,

in verbis:
(...) o Teste dos Trs Passos a diretriz que deve ser empregada pelo
operador/intrprete/aplicador da LDA para a definio do escopo das
limitaes e sua aplicao, no caso concreto, a fim de no se causar um
prejuzo injustificado aos interesses legtimos dos autores e empresas
cujas atuaes sejam intimamente dependentes dos direitos autorais
e, por ltimo, mas no menos importante, para no se infringir obri-
gaes internacionais assumidas pelo Brasil cujo desrespeito pode su-
jeit-lo a retaliaes comerciais no mbito do Sistema da Organizao
Mundial do Comrcio. (BASSO, Maristela. As Excees e Limitaes
aos Direitos do Autor e a Observncia da Regra do Teste dos Trs Pas-
sos (three-step-test). 2007, p. 493/503)
Na espcie, cuida-se de evento sem fins lucrativos, com entrada gra-

tuita e finalidade exclusivamente religiosa, situao que no conflita
com a explorao comercial normal da obra, bem como no prejudica
injustificadamente os legtimos interesses dos autores, tendo em vista
no constituir evento de grandes propores.
VII Da anlise do art. 4 do CPC
Reconhecida, na hiptese, a impossibilidade de cobrana de taxas a

ttulos de direitos autorais, fica prejudicada a anlise da suposta viola-
o do art. 4, I, do CPC.
Forte nessas razes, CONHEO do recurso especial e LHE DOU

PROVIMENTO, para declarar suspensa a cobrana realizada pelo ES-
CRITRIO CENTRAL DE ARRECADAO E DISTRIBUIO
ECAD , devendo ser restabelecida a deciso do 1 grau de juris-
dio.
Publique-se. Intimem-se.
FGV DIREITO RIO 66

1.7. O Domnio Pblico
O que significa o domnio pblico, quais obras esto em domnio pblico,

e o que se pode fazer com elas?
O domnio pblico composto por obras que no esto sob a gide da
proteo de direitos autorais; de acordo com a LDA, composto por trs
casos diferentes (art. 45 da LDA):
a) obras em relao s quais j decorreu o prazo de proteo aos direitos

patrimoniais (70 anos, contados a partir de 1 de janeiro da morte
do autor ou da divulgao da obra, a depender do tipo de obra);
b) obras de autores falecidos sem deixar sucessores;
c) obras de autor desconhecido, ressalvada a proteo legal aos co-
nhecimentos tnicos e tradicionais.
Uma obra que est em domnio pblico pode ser usado por outras pessoas
inclusive para fins econmicos, sem qualquer necessidade de autorizao. No
entanto, o uso no est isento de responsabilidades: de acordo com a LDA,
ao Estado compete a defesa da integridade e da autoria da obra quando em
domnio pblico.
1.8. O Creative Commons volta-se reforma das leis de direitos autorais
Desde o fim de 2012, a comunidade internacional que compe o Creative

Commons vem discutindo que mudanas na conjuntura internacional de di-
reitos autorais exigem que a organizao deixe de ser apenas uma alternativa
aos direitos autorais, e passe a atuar efetivamente no apoio s reformas das leis
de direitos autorais pelo mundo. A razo um reconhecimento de que, em
algumas reas, as licenas pblicas fornecidas pelo Creative Commons foram
fortemente estabelecidas, mas, de uma forma geral, necessrio que o sistema
preveja limitaes e excees como garantia do interesse pblico.
A declarao que estabelece essa nova poltica encontra-se aqui: https://
creativecommons.org/weblog/entry/39639
FGV DIREITO RIO 67

Traduo:
Em apoio reforma do Direito Autoral
O Creative Commons (CC) trouxe, nos ltimos dez anos, uma

nova abordagem para o licenciamento de direitos autorais. As licenas
CC facilitam novas prticas sociais, educacionais, tecnolgicas e de ne-
gcios, e apoiam relaes produtivas em torno do conhecimento e da
cultura em rede.
Ns somos grandes entusiastas das nossas licenas e ferramentas,

e educamos usurios, instituies e formuladores de polticas pbli-
cas sobre os benefcios na adoo das licenas CC. As nossas licenas
continuaro sempre provendo opes voluntrias para criadores que
queiram compartilhar os seus materiais em termos mais abertos do que
aqueles permitidos pelo atual sistema de direitos autorais. Porm, a
viso do CC de acesso universal para pesquisas e educao e plena
participao na cultura no ser realizada apenas atravs do licen-
ciamento livre.
Em vrias partes do mundo, governos nacionais esto revendo ou

revisando as suas legislaes de direitos autorais. Algumas revises pro-
postas pretendem alargar a possibilidade de utilizao de obras sem
necessidade de permisso do detentor dos direitos. Como resposta, tem
sido sugerido que o prprio sucesso das licenas CC significa que a
reforma da lei de direitos autorais desnecessria, j que as licenas re-
solvem todos os problemas dos usurios. No podemos concordar com
esta posio. As licenas CC so uma soluo provisria, e no definiti-
va, para os problemas do sistema de direitos autorais. Elas so aplicveis
somente s obras cujos criadores optem, conscientemente, por licenciar
ao pblico um direito exclusivo que a lei lhes concede automaticamen-
te. O sucesso do licenciamento aberto demonstra os benefcios que o
compartilhamento e o remix podem trazer para os indivduos e para a
sociedade como um todo. No entanto, o CC opera dentro dos parme-
tros dos direitos autorais, e, consequentemente, apenas uma pequena
frao de obras protegidas ser coberta pelas nossas licenas.
A nossa experincia reforou a nossa convico de que, a fim de ga-

rantir o mximo de benefcios tanto para a cultura como para a econo-
mia nesta era digital, o alcance e os contornos da lei de direitos autorais
precisam ser revistos. Por melhor que um modelo de licenciamento
pblico possa ser, ele nunca ser to transformador quanto uma altera-
FGV DIREITO RIO 68

o legislativa, o que significa que a reforma da lei continua a ser uma

necessidade premente. O pblico seria beneficiado por direitos mais
extensivos para fazer uso da cultura e do conhecimento humano em
nome do interesse pblico. As licenas CC no so um substituto dos
direitos dos usurios, e o CC apoia os esforos em curso para reformar
as leis de direitos autorais para fortalecer os direitos dos usurios e am-
pliar o domnio pblico.
FGV DIREITO RIO 69

AULA 06: GESTO COLETIVA
SUMRIO
1. Direitos conexos: quem so os titulares? 2. O direito dos produtores

fonogrficos. 3. O direito das empresas de radiodifuso. 4. O que o ECAD?
LEITURA OBRIGATRIA

Brasil, 2002, pp. 87-93.

var, 1997, pp. 619-633.
GERVAIS, Daniel (org). Collective Management of Copyright and Related Ri-

ghts. Kluwer Law International BV: Alphen aan den Rijn, 2006, 2a edio
(2010).
1998, pp. 134-173.
DOCUMENTOS DE REFERNCIA
Informao n. 350/2013/CONJUR-MinC/CGU/AGU, em Ao Direta de

Inconstitucionalidade n. 5.062. Braslia, 2013.
Informaes n. 026/2013/GBA/CGU/AGU: Advocacia-Geral da Unio, em

Ao Direta de Inconstitucionalidade n. 5.062. Braslia, 2013.
Manifestao: Procuradoria-Geral da Repblica, n. 1.026/PGR-RJMB, em

Ao Direta de Inconstitucionalidade n. 5.062. Braslia, 2013.
Nota Tcnica n. 027 DDI/SE/MinC, em Ao Direta de Inconstitucionali-

dade n. 5.062. Braslia, 2013.
FGV DIREITO RIO 70

Relatrio Final: Comisso Parlamentar de Inqurito destinada a investigar

supostas irregularidades praticadas pelo Escritrio Central de Arrecadao
e Distribuio (Relatrio da CPI). Requerimento n. 547, de 2011 SF.
Presidente: Senador Randolfe Rodrigues (PSOL/AP). Vice-presidente: Se-
nador Ciro Nogueira (PP/PI). Relator: Senador Lindbergh Farias (PT/RJ).
Braslia, 2012.
Parecer: Advocacia-Geral da Unio, em Ao Direta de Inconstitucionalida-

de n. 5.062. Braslia, 2013.
Petio Inicial: Ao Direta de Inconstitucionalidade n. 5.062. Autores:

ABRAMUS, AMAR SOMBRS, ASSIM, SBACEM, SICAM, SOCIN-
PRO e ECAD.
Voto: Conselho Administrativo de Defesa Econmica, Processo Administra-

tivo n. 08012.003745 / 2010-83. Conselheiro Relator Elvino de Carvalho
Mendona. Braslia, 2013.
Voto-Vogal: Conselho Administrativo de Defesa Econmica, Processo Admi-

nistrativo n. 08012.003745 / 2010-83. Conselheiro Ricardo Machado Ruiz.
Braslia, 2013.
Voto Divergente: Conselho Administrativo de Defesa Econmica, Processo

Administrativo n. 08012.003745 / 2010-83. Conselheira Ana Frazo. Bra-
slia, 2013.
Voto Parcialmente Divergente: Conselho Administrativo de Defesa Econ-

mica, Processo Administrativo n. 08012.003745 / 2010-83. Conselheiro
Marcos Paulo Verssimo. Braslia, 2013.
1. ROTEIRO DE AULA
Neste momento do curso, o aluno j deve ter compreendido conceitos

bsicos e deve ter desenvolvido capacidade de pesquisa na rea de direito au-
toral. Colocaremos alguns conceitos fundamentais, e algumas questes, que
devem ser respondidas pelo aluno, como preparao para a prova, a partir da
aula, das leituras obrigatrias, e de pesquisas por materiais na Internet.
FGV DIREITO RIO 71

1.1. Direitos Conexos: Quem so os titulares?
Os direitos conexos tambm so chamados de direitos vizinhos, ou droits

voisins, por serem direitos prximos, assemelhados aos direitos autorais, em-
bora no sejam eles prprios direitos autorais. Trata-se, a bem da verdade, de
um direito referente difuso de obra previamente criada. O esforo criativo
aqui evidente no o de criao da obra, mas sim de sua interpretao, exe-
cuo ou difuso.
Diante dessa aproximao conceitual, a LDA estipula que as normas rela-
tivas aos direitos de autor aplicam-se, no que couber, aos direitos dos artistas
intrpretes ou executantes, dos produtores fonogrficos e das empresas de
radiodifuso.
No mbito internacional, os direitos conexos so regulados pela Conven-
o de Roma, de 1961.
A primeira classe dos titulares de direitos conexos abrange os artistas in-
trpretes ou executantes. Distinguem-se os primeiros dos ltimos por sua
atuao diante da obra. O cantor de uma banda ou um ator intrprete. Os
msicos da banda so executantes.
Conforme determina o art. 90 da LDA, tem o artista intrprete ou execu-
tante o direito exclusivo de, a ttulo oneroso ou gratuito, autorizar ou proibir:
a) a fixao de suas interpretaes ou execues;

b) a reproduo, a execuo pblica e a locao das suas interpretaes
ou execues fixadas;
c) a radiodifuso das suas interpretaes ou execues, fixadas ou no;
d) a colocao disposio do pblico de suas interpretaes ou exe-
cues, de maneira que qualquer pessoa a elas possa ter acesso, no
tempo e no lugar que individualmente escolherem;
e) qualquer outra modalidade de utilizao de suas interpretaes ou
execues.
1.2. O direito dos produtores fonogrficos
Os produtores fonogrficos so aqueles que investem dinheiro na produ-

o do fonograma. De modo leigo, pode-se dizer que os produtores fonogr-
ficos so, hoje em dia, as produtoras de CD.
Da mesma forma porm com menos razo a LDA confere aos pro-
dutores fonogrficos direitos conexos que acabam consistindo verdadeiros
entraves circulao das obras intelectuais.
Diz-se que com menos razo, porque no averia qualquer justificativa
artstica para se conferir aos produtores fonogrficos um direito dito intelec-
FGV DIREITO RIO 72

tual. Quanto aos intrpretes e executantes, ao menos, possvel vislumbrar

atuao intelectual diante da obra..
Ainda assim, garantiu-se aos produtores de fonogramas que tivessem o di-
reito exclusivo de, a ttulo oneroso ou gratuito, autorizar-lhes ou proibir-lhes:
a) a reproduo direta ou indireta, total ou parcial;

b) a distribuio por meio da venda ou locao de exemplares da re-
produo;
c) a comunicao ao pblico por meio da execuo pblica, inclusive
pela radiodifuso;
d) quaisquer outras modalidades de utilizao, existentes ou que ve-
nham a ser inventadas.
.3. O direito das empresas de radiodifuso
Alm dos direitos conferidos aos intrpretes e executantes e s produtoras

de fonogramas, a LDA confere direitos s empresas de radiodifuso, ou seja,
de maneira genrica, s rdios e aos canais de televiso.
Determina a LDA que cabe s empresas de radiodifuso o direito exclu-
sivo de autorizar ou proibir a retransmisso, fixao e reproduo de suas
emisses, bem como a comunicao ao pblico, pela televiso, em locais de
freqncia coletiva, sem prejuzo dos direitos dos titulares de bens intelectu-
ais includos na programao.
1.4. O que o ECAD?
O ECAD Escritrio Central de Arrecadao e Distribuio tem sua

existncia prevista no art. 99 da LDA, que determina que as associaes
mantero um nico escritrio central para a arrecadao e distribuio, em
comum, dos direitos relativos execuo pblica das obras musicais e ltero-
-musicais e de fonogramas, inclusive por meio da radiodifuso e transmisso
por qualquer modalidade, e da exibio de obras audiovisuais.
O ECAD uma associao civil, de natureza privada e sem fins lucrativos.
Foi institudo pela Lei 5.988/73, para funcionar como a nica organizao
autorizada a arrecadar e distribuir recursos advindos de execuo pblica no
Brasil. Com o modelo, buscava-se dar fim complexidade que consistia na
existncia de diversas associaes gerindo repertrios prprios: as associaes
que j existiam continuariam a existir, mas, para poder continuar exercen-
do as atividades de arrecadao e distribuio, elas teriam de fazer parte do
FGV DIREITO RIO 73

ECAD. Assim, o ECAD nasceu como uma associao de associaes, e foi

efetivamente implementado em 1976.
A mesma lei que criava o ECAD criava o Conselho Nacional de Direito
Autoral (CNDA), rgo vinculado ao Ministrio da Cultura, com uma srie
de funes, dentre as quais o estabelecimento de normas para a gesto co-
letiva, sua superviso, fiscalizao e a interveno, quando no interesse dos
associados.
Quando, em 1990, o ento presidente Fernando Collor dissolveu o Mi-
nistrio da Cultura, com ele foi-se o Conselho Nacional de Direito Autoral;
o ECAD, no entanto, organizao privada que era, continuou a existir, e a ser
o nico legitimado pela Lei de Direitos Autorais (inclusive a nova, de 1998)
a realizar suas atividades em regime de monoplio legal. Agora, no entanto,
sem superviso pblica. Para muitas pessoas, diversos problemas que passa-
ram a surgir, relativos transparncia e eficcia desse sistema, esto ligados a
essa estrutura de monoplio legal sem superviso.
Perguntas para pesquisa pelo aluno:
1. De acordo com o estatuto atual do ECAD, quais so os critrios

para admisso de uma nova associao de gesto coletiva?
2. Quantas e quais so as associaes vinculadas ao ECAD? H dife-

renas entre elas?
3. O ECAD foi objeto de quais investigaes nos ltimos anos? Liste

as mais importantes.
4. Quais foram os principais resultados da CPI do ECAD, concluda

em 2012, no Senado Federal?
5. O que traz de novidade a Lei n. 12.853/13?
6. Quais so os autores e quais os principais questionamentos feitos

nas ADINs n. 5.062 e 5.065?
7. O ECAD est sujeito a medidas de defesa da concorrncia? Quais

os argumentos pr e contra a aplicao dessas medidas nesse caso?
8. Existe gesto coletiva de outras obras, que no musicais?
FGV DIREITO RIO 74

9. Existe gesto coletiva do ambiente digital? O ECAD arrecada de

intermedirios na Internet?
10. Eu sou um intrprete de msica popular brasileira, cantando can-

es de outros compositores. Posso receber pela explorao patri-
monial das canes nas quais eu interpreto? Em que ocasies?
FGV DIREITO RIO 75

PARTE III: PATENTES
AULA 07: CONCEITOS FUNDAMENTAIS E BASE NORMATIVA
SUMRIO
1. Distino entre descoberta, criao e inveno. 2. Definio de patente

de inveno (PI). 3. Definio de patente de modelo de utilidade (MU). 4.
Tipos de patente de inveno. 5. Natureza jurdica da patente de inveno.
6. Surgimento das leis de patentes. 7. Surgimento da legislao nacional de
patentes. 8. Normas de patentes em vigor no Brasil. 9. Requisitos de paten-
teabilidade: novidade (e estado da tcnica), atividade inventiva e aplicao
industrial. 9.1. Novidade. 9.2. Atividade inventiva. 9.3. Aplicao industrial.
10. Certificado de adio. 11. Excluses do conceito legal de inveno e de
modelo de utilidade. 12. Vedaes ao patenteamento
LEITURA OBRIGATRIA
PARANAGU, Pedro. REIS, Renata. Patentes e criaes industriais. Rio de

Janeiro: Ed. FGV, 2009. Disponvel em http://virtualbib.fgv.br/dspace/han-
dle/10438/2755. Pp. 13-32.
CERQUEIRA, Joo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, par-

te II. Revista Forense: Rio de Janeiro, 1952, pp. 67-75, 245-6, e demais
captulos tratados nesta apostila, mas apenas a ttulo de curiosidade e como
comparao com a lei atual.
BARBOSA, Denis Borges. Uma introduo propriedade intelectual, 2 ed..

Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2003, pp. 626-37, 335-42, 387-89, 362-74,
376-84, 343-54, 420-22 (nesta ordem).
FGV DIREITO RIO 76

1. ROTEIRO DE AULA
1.1. Distino entre descoberta, criao e inveno
Antes de definirmos o que patente, ou melhor, patente de inveno, va-

mos abordar o que inveno. Desse modo, devemos primeiramente estabe-
lecer uma distino entre criao (gnero); inveno (espcie), e descoberta.
Considera-se inveno a criao intelectual de efeito tcnico ou industrial.
Desta forma, a simples criao do intelecto no considerada inveno stric-
to sensu, no sentido tcnico-jurdico da palavra.
Para que uma criao seja considerada inveno, necessrio se faz que haja
uma soluo nova para um problema tcnico existente.
Ademais, importante se faz diferenciar inveno, de mera descoberta.
Gama Cerqueira38 ensina que:
As duas noes no se confundem. A inveno, de modo geral, consiste

na criao de uma coisa at ento inexistente; a descoberta a revela-
o de uma coisa existente na Natureza (...). A inveno, como dissemos,
apresenta-se como a soluo de um problema tcnico, que visa satisfao
de fins determinados, de necessidades de ordem prtica; a descoberta, ao
contrrio, no visa a fins prticos preestabelecidos e apenas aumenta a soma
dos conhecimentos do homem sobre o mundo fsico.
Assim, a distino entre descoberta e inveno torna-se evidente quando

se tem em mente que aquela mera revelao de algo j encontrado na na-
tureza, apesar de, at ento, desconhecido, ao passo que atravs da inveno
surge algo antes inexistente, h uma inveno stricto sensu.
Na citao de Jacques Labrunie, na inveno haver obrigatoriamente uma
manipulao humana da eventual descoberta, tornando-a diferente do produto
originalmente encontrado na natureza.39 (destaque no original)
Gama Cerqueira40, buscando sua prpria definio de inveno, ensina o
seguinte:
A inveno, pela sua origem, caracteriza-se como uma criao inte-

lectual, como o resultado da atividade inventiva do esprito humano; pelo 38
GAMA CERQUEIRA, Joo da; Tratado
modo de sua realizao, classifica-se como uma criao de ordem tcnica; e, da Propriedade Industrial, 2 edio,
So Paulo, Ed. RT, 1982, vol. I, p. 222.
pelos seus fins, constitui um meio de satisfazer s exigncias e necessidades
39
Cf. Nulidades das Patentes de Inven-
prticas do homem. o, tese de doutorado, apresentada
em 1997, perante a Pontifcia Universi-
dade Catlica de So Paulo PUC/SP,
Conclumos, portanto, que, para que haja uma inveno, faz-se necess- sob orientao do Prof. Dr. Fbio Ulhoa
COELHO, p. 22.
rio a existncia de uma criao intelectual, exeqvel e til, no sentido mais 40
Op. cit., vol. I, p. 221.
amplo41. 41
Cf. LABRUNIE, op. cit., p. 25.
FGV DIREITO RIO 77

Dentre as duas formas possveis de proteo s invenes h o segredo42 e

a patente de inveno. Com a obteno da patente de inveno o titular da
mesma passa a deter um direito de explorao exclusiva da inveno, median-
te propriedade. J a inveno mantida em segredo no recebe proteo como
um direito, mas como um fato, detendo, o inventor, enquanto mantiver o
segredo, uma exclusividade ftica de explorao da inveno.
1.2. Definio de patente de inveno (PI)
Aps ter sido abordado o conceito de inveno, agora abordamos o con-

ceito de patente de inveno. 42
Sobre uma anlise mais profunda da
proteo aos segredos, vide LABRUNIE,
Nas palavras de Gama Cerqueira43: Jacques, A Proteo ao Segredo do Ne-
gcio, pp. 85 a 105, in Direito Empre-
sarial Contemporneo, Adalberto SI-
A patente de inveno, expedida pela administrao pblica, mediante MO FILHO, Newton de LUCCA (coord.),
So Paulo, Juarez de Oliveira, 2000, e,
o cumprimento das formalidades legais e sob certas condies, o ato pelo ademais, veja FEKETE, Elizabeth, Perfil
qual o Estado reconhece o direito do inventor, assegurando-lhe a proprieda- do Segredo de Indstria e Comrcio no
Direito Brasileiro: Identificao e Anli-
de e o uso exclusivo da inveno pelo prazo da lei. o ttulo do direito de se Crtica, So Paulo, Universidade de
So Paulo, Faculdade de Direito, 1999,
propriedade do inventor. Constitui, ao mesmo tempo, a prova do direito e tese de doutorado, sob a orientao do
Prof. Waldirio BULGARELLI.
o ttulo legal para o seu exerccio. Em sentido figurado significa o prprio
43
privilgio.
44
Formalmente, a patente constitui
basicamente um documento, dividido
Assim, o ttulo jurdico denominado patente44, o qual assegura, ao seu em duas partes: a primeira, chamada
relatrio descritivo, no qual se descreve
titular, uma relao de domnio ou propriedade, o instituto pelo qual se a inveno e a tcnica pertinente, e a
segunda, denominada reivindicaes,
protege uma inveno. as quais caracterizam a inveno pro-
priamente dita, delimitando os direitos
A patente de inveno45, alm de proteger a inveno, um ttulo expe- do inventor. Conforme o caso, tambm
dido pelo Estado, atravs do rgo competente para tanto no Brasil, o podem constar da patente os desenhos
que esclaream a inveno. Cf. LABRU-
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que outorga ao seu NIE, Jacques, Nulidades das Patentes
de Inveno, tese de doutorado, apre-
titular a propriedade e exclusividade de explorao da inveno, por perodo sentada em 1997, perante a PUC/SP,
sob orientao do Prof. Dr. Fbio Ulhoa
limitado46, contado da data de depsito no Instituto Nacional da Proprieda- COELHO, p. 29.
de Industrial INPI. 45
Na Constituio Federal/88 consta
Caso o titular no requeira a patente, o direito de propriedade e de ex- o termo privilgio de inveno, tam-
bm utilizado na lei anterior (Lei n.
plorao exclusiva inexiste. Diante disso, foroso reconhecer que o sistema 5.772/71).
patentrio nacional tem efeitos constitutivos ou atributivos de direitos.47 46

O perodo de explorao exclusiva
de 20 (vinte) anos, contados da data
A inveno, no sistema jurdico brasileiro, somente ser reconhecida como do depsito, ou, no mnimo, de 10 (dez)
anos, a contar da data de concesso,
tal e assim protegida por nosso ordenamento legal se patenteada. Presente, ressalvada a hiptese de o INPI estar
ento, o efeito atributivo de direitos, do registro. impedido de proceder ao exame de
mrito do pedido, por pendncia judi-
cial comprovada ou por motivo de fora
maior, cf. art. 40 e pargrafo nico da
Lei n. 9.279/96.
47
Gama Cerqueira entende que o sis-
tema declarativo: op. cit., vol. I, p.
203. Por outro lado, Jacques Labrunie
entende que o sistema misto: vide
op. cit., p. 30.
FGV DIREITO RIO 78

1.3. Definio de patente de modelo de utilidade (MU)
Conforme a Lei 9.279/96:
Art. 9 patentevel como modelo de utilidade o objeto de uso pr-

tico, ou parte deste, suscetvel de aplicao industrial, que apresente nova
forma ou disposio, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria
funcional no seu uso ou em sua fabricao. (grifamos)
Esta modalidade de patente est associada a uma melhoria funcional no

uso ou fabricao de objetos conhecidos, ou seja, possui um menor grau de
inventividade e por isso goza de um perodo de proteo menor que as pa-
tentes de inveno: 15 (quinze) anos contados do depsito, ou 7 (sete) anos
contados da concesso.48
No intuito de facilitar a compreenso apontamos exemplos prticos e co-
nhecidos de modelos de utilidade:49
o grampo para cabelos, onde foram colocados, em suas extremida-

des, protetores para no machucar que o utiliza; e
o canudo, onde, em sua parte mdia superior, foram criadas dobras
em forma de sanfona, que permitem uma curvatura em vrios n-
gulos, propiciando ao usurio uma maior comodidade na ingesto
de lquidos.
1.4. Tipos de patente de inveno
As patentes podem ser classificadas quanto ao seu objeto em patentes de

processo e de produto. Ambos os modos devem constituir em mecanismos
para se obter solues para um determinado problema tcnico:
a) Patente de processo Quando o objeto da patente refere-se a

formas de obter determinado resultado de ordem tcnica. Pode-se
dizer que os processos dignos de patentes de inveno constituem
uma srie de aes humanas, mecnicas ou qumicas que ao fim
levaro a um resultado. Cabe ressaltar que as patentes de modelo
de utilidade jamais sero de processo. Exemplo: processo especfico
para fabricao do polmero X ou de fabricao do filme fino Y. 48
Art. 40 e pargrafo nico da Lei
b) Patente de produto A tecnologia patenteada pode ser ainda um 9.279/96.
49
SOUZA, Orlando de. Proteo por Mo-
objeto fsico determinado: a chamada patente de produto. Exem- delo de Utilidade. Instituto de Tecnolo-
plo: antena bidirecional; bateria para celular etc.. gia do Paran. Agncia Paranaense de
Propriedade Industrial APPI. 2003.
FGV DIREITO RIO 79

Alguns autores discorrem tambm sobre patentes de aparelho, que so

patentes de produto cuja incluso numa reivindicao no ofenderia o requi-
sito da unidade da patente. Assim, seria possvel reivindicar simultaneamente
um produto, e o aparelho para fabric-lo50. Exemplo: dispositivo de preparo
de mistura industrial.
1.5. Natureza jurdica da patente de inveno
De significativa importncia o correto delineamento da natureza jurdica

da inveno patenteada e, de modo geral, das criaes intelectuais, para uma
correta compreenso de seus efeitos e importncia dentro do direito contem-
porneo, ainda mais por no ter sido objeto de estudo, no direito romano, a
proteo jurdica s criaes intelectuais.
As criaes do intelecto no encontram guarida, ou melhor, no se ade-
qam integralmente diviso clssica do direito privado: direitos pessoais, 50
BARBOSA, Denis Borges. Tipos de
Patente. 2002. Disponvel em http://
obrigacionais e reais. denisbarbosa.addr.com/131.doc
Por possuir tambm u carter patrimonial, a criao do intelecto no se 51

Assim entendem TAVARES PAES, Fran
MARTINS, D. DORIA, Rubens REQUIO,
enquadra no direito pessoal, que jus ad rem, que visa obteno da coisa. Luiz LEONARDOS, GAMA CERQUEIRA,
cf. SABOIA, A Propriedade Industrial e
Tendo em vista a proteo erga omnes das criaes intelectuais e por sua ori- sua Tutela Jurdica, in Revista da ABPI
gem no ser um crdito, tambm no se encaixa no direito obrigacional. E, n. 14, p. 09, So Paulo, Jan./Fev. 1995.
Ainda, do mesmo entendimento so:
por fim, devido imaterialidade do bem tutelado, tambm direito real (jus ESPNOLA, CARVALHO DE MENDONA,
Teixeira de FREITAS, Waldemar FER-
in re) no . REIRA, Nelson HUNGRIA, Pontes de MI-
RANDA, dentre outros, apud LABRUNIE,
Posio dominante na doutrina brasileira51 52 no sentido de que os di- Jacques, op. cit., p. 38.
reitos de Propriedade Industrial esto inseridos no Direito de Propriedade53 52
Jos Roberto GUSMO prope a de-
sobre bem incorpreo e mvel. nominao dos direitos das criaes do
intelecto como direito de propriedade
importante ressaltar que o legislador54 nacional acolheu a tese de os sui generis, tendo em vista a especi-
ficidade do direito em questo: vide
direitos s criaes intelectuais estarem inseridos no direito de propriedade, LAquisition du Droit sur la Marque
au Brsil, prefcio de Jean-Jacques
in verbis: BURST. Coleo do Centro de Estudos
Internacionais da Propriedade Indus-
trial CEIPI, n. 35, da Universidade
Ao autor de inveno ou modelo de utilidade ser assegurado o direito Robert-Schuman de Strasbourg.
de obter patente que lhe garanta a propriedade, nas condies estabelecidas 53
Tercio Sampaio Ferraz Jr., ao classi-
ficar os direitos intelectuais, os insere
nesta lei. (grifamos) num regime jurdico especial de pro-
priedade, dentre outros motivos, por
serem suscetveis de gozo simultneo
preciso atentarmos para o fato, todavia, de que a propriedade ordinria por um sem nmero de sujeitos e
por no serem mensurveis nem
resguarda o direito de apropriao, enquanto que a propriedade intelectu- exaurveis num nico consumo: vide
Propriedade Industrial e Defesa da
al confere uma valorizao econmica da criao, bem como uma proteo Concorrncia, in Revista da ABPI n. 8,
contra usurpao, cpia e plgio.55 1993, pp. 10-12.
54
Lei n. 9.279/96, art. 6.
55
Cf. BASSO, Maristela, O Direito Inter-
nacional da Propriedade Intelectual,
Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2000, p. 55.
FGV DIREITO RIO 80

1.6. Surgimento das leis de patentes 56

O privilgio mais antigo de que se
tem notcia teria sido concedido em
1236, por uma autoridade municipal
Recente a proteo aos direitos dos inventores industriais, no tendo de Bordeaux, a certo cidado que te-
cia e tingia tecidos de l para ternos
sido matria de tutela nos direitos romano e medieval. Tanto na Roma anti- moda flamenga, francesa e inglesa. Cf.
BASSO, Maristela, op. cit., p. 67.
ga, como na Idade Mdia, o trabalho era menosprezado e aviltado, cabendo, 57
Segundo Miguel Reale, seguindo a
em Roma, aos vencidos, que eram escravizados, e, na era medieval, aos ser- unanimidade dos autores, a definio
do uso e da proteo dos privilgios e
vos, sempre subalternos ao senhoril. dos sinais distintivos s surge na Idade
Apenas no fim da Baixa Idade Mdia56 57, com o surgimento das feiras, Mdia, apud BASSO, Maristela, op. cit.
p. 66.
hansas, burgos e corporaes de ofcio, e o gradual crescimento da comercia- 58
Renascimento a denominao
lizao, seguida do Renascimento58 59 60 e, mais tarde, do ideal Iluminista61, referente ao plano cultural; no plano
econmico, denomina-se Capitalismo
culminando na Revoluo Francesa, seguida da Revoluo Industrial do s- Comercial.
culo XIX62 e o crescente capitalismo que se comea a dar importncia 59
Alguns consideram que a lei da Re-
pblica de Veneza, de 1474, foi (...) a
ao trabalho e s invenes. primeira a conferir aos inventores uma
exclusividade, apresentando as princi-
pais caractersticas das leis contempo-
rneas, em matria de patentes (...), cf.
LABRUNIE, Jacques, op. cit., p. 43.
1.7. Surgimento da legislao nacional de patentes 60
Em 1623, na Inglaterra, o Rei Jacques
I promulgou o Statute of Monopolies,
regulamentando a matria; ibidem.
No mesmo ano 1808 da vinda da famlia real Colnia, decretou-
61
Em 1790 foi promulgada a primeira
-se, por meio da Carta Rgia, a abertura dos portos e, a partir de ento, lei sobre patentes nos Estado Unidos
da Amrica, o Patent Act e, em 1793, a
iniciou-se um perodo de maior liberdade comercial do Brasil Colnia em Frana, bero da Revoluo, promulgou
relao Metrpole. a sua; ibidem.
J em 1809, atravs do Alvar Real63, passou a vigorar no Brasil Colnia 62

As leis de patentes ganharam extenso
e foram adotadas na Holanda (1809), no
a primeira norma que tratava da proteo a inveno. Notvel perceber que, Brasil (1809), na ustria (1810), na Rs-
sia (1812), na Sucia (1819), na Espanha
desde quela poca, o princpio de proteo ao inventor e o interesse da cole- (1826), na Itlia (1859), na Argentina
tividade j eram apontados no texto legal.64 (1864) e no Canad (1869); cf. LABRU-
NIE, Jacques, ibidem.
Desde ento, todas as Constituies, inclusive a do Imprio, previram a 63
Datado de 28.04.1809.
proteo a invenes65. 64
Cf. Jacques LABRUNIE, op. cit. p. 45.
65
As invenes foram protegidas pela
lei de 1830, que regulou a concesso
de privilgios. Mais tarde surgiu a lei de
1.8. Normas de patentes em vigor no Brasil 1882, vigorando, esta, at o surgimen-
to da Diretoria Geral da Propriedade
Industrial, criada com a aprovao do
Decreto n. 16.264, de 1923. A pro-
Em primeiro plano figura o quanto disposto no artigo 5, inciso XXIX, mulgao do primeiro Cdigo da Pro-
da Carta Magna: priedade Industrial CPI ocorreu
atravs do Dec. 24.507/34, substitudo,
em 1945, pelo Dec.-lei n. 7.903, em
vigor at 1967, quando promulgado o
a lei assegurar aos autores de inventos industriais, privilgio temporrio Dec.-lei n. 254, substitudo pelo Dec.
1.005/69 e, aps, pelo CPI de 1971,
para sua utilizao, bem como proteo s criaes industriais, proprie- Lei 5.772/71, em vigor at 1997, com a
dade das marcas, aos nomes de empresa e a outros signos distintivos, tendo entrada em vigor da Lei 9.279/96, atual
LPI. Cf. LABRUNIE, op. cit., pp. 46-47.
em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolgico do Pas; 66
importante ressaltar a existncia da
Lei n. 5.648/70, que criou a autarquia
federal responsvel pelo processamen-
Logo abaixo na hierarquia h a Lei ordinria66 n. 9.279, de 14 de maio de to e concesso das patentes, o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial
1996, vigente desde 15 de maio de 1997. INPI, hoje vinculada ao MDIC Minis-
trio do Desenvolvimento, Indstria e
Comrcio Exterior.
FGV DIREITO RIO 81

No plano internacional, o Brasil signatrio de trs convenes referentes

a patentes, quais sejam: a Conveno da Unio de Paris para a Proteo da
Propriedade Industrial67,68 (CUP), o Tratado de Cooperao em Matria de
Patentes69 (PCT) e o Acordo TRIPs Acordo Sobre os Aspectos dos Direi-
tos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comrcio70.
H, ainda, diversos Atos Normativos do INPI, que regulam a matria.
1.9. Requisitos de patenteabilidade: novidade (e estado da tcnica), atividade inven-

tiva e aplicao industrial
67
O Brasil signatrio da CUP desde
1883, data do surgimento da mesma.
Para que uma patente seja concedida, o legislador ptrio enumerou, ex- 68
Est em vigor a reviso de Estocolmo
pressamente, trs requisitos71 de fundo da inveno, devendo estar presentes (1967) da CUP, que fixa regras de prote-
o s patentes de inveno.
de forma independente e cumulativa, como se observa pelo disposto no art. 69
A sigla PCT, como mais comumente
8 da Lei 9.279/96: conhecido, vem do ingls, Patent Co-
operation Treaty. Este tratado est em
vigor por fora do Dec. n. 81.742/78,
Art. 8 patentevel a inveno que atenda os requisitos de novi- que trata da integrao dos procedi-
mentos de depsito de patentes em
dade, atividade inventiva e aplicao industrial. (grifamos) vrios pases.
70
A sigla TRIPs vem do ingls, Agre-
ement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights, e parte
integrante (Anexo 1C) do Acordo Cons-
1.9.1. Novidade titutivo da Organizao Mundial do Co-
mrcio OMC, vigente no Brasil por
fora do Dec. n. 1.335/94.
Toda inveno no aspecto tcnico-jurdico criao intelectual, 71
So esses, tambm, os requisitos
porm, o oposto no verdade. Ou seja, h criaes intelectuais que, por no previstos no Acordo TRIPs, conforme
seu art. 27.1: (...), qualquer inveno,
serem tcnicas ou por no envolverem tecnologia, esto no mbito do direito de produto ou processo, em todos os
setores tecnolgicos, ser patentevel,
autoral, e no no de patentes. desde que seja nova, envolva um
Ademais, nem toda inveno, stricto sensu, considerada como nova passo inventivo e seja passvel de
aplicao industrial. (grifamos)
mesmo que para seu mentor o seja por j poder estar acessvel ao pblico. Ressaltamos, todavia, que o termo
aplicao industrial, segundo o pr-
O legislador nacional indica o que novidade, ao dispor no art. 11 da LPI que: prio acordo TRIPs, pode ser entendido
como apenas til, o que causa uma
mudana vital no requisito de paten-
Art. 11 A inveno e o modelo de utilidade so considerados novos teabilidade e, como consequncia, na
matria patentevel.
quando no compreendidos no estado da tcnica. 72
Pelo princpio da novidade absoluta,
no faz diferena em que parte ou pas
do mundo haja sido feita a divulgao,
Pargrafo 1 O estado da tcnica constitudo por tudo aquilo tor- porque tal fato j implica no estado da
nado acessvel ao pblico antes da data de depsito do pedido de patente, tcnica.
73
Nas excees do art.
por descrio escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou 12, a divulgao efetuada pelo prprio
no exterior72, ressalvado o disposto nos artigos 1273, 16 e 17. inventor ou o tendo como fonte direta
ou indireta das informaes, no
considerada estado da tcnica, se rea-
lizada dentro do perodo de 12 meses
Pargrafo 2 Para fins de aferio da novidade, o contedo completo antecedentes ao depsito do pedido de
do pedido depositado no Brasil, e ainda no publicado, ser considerado patente: perodo de graa.
estado da tcnica a partir da data de depsito74, ou da prioridade reivin- 74

Para a apreciao do estado da tcni-
ca, somente as informaes divulgadas
dicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqentemente. at a data do depsito do pedido de
patente que devem ser consideradas.
FGV DIREITO RIO 82

(...) (destaques e anotaes no se encontram no original)
Assim, tudo o que for tornado acessvel ao pblico, por qualquer meio,
constitui o estado da tcnica. Desta forma, h de ser absoluta a novidade, no
podendo haver divulgao, caso contrrio a inveno no ser considerada
nova75.
Notemos, todavia, que, se o uso, embora pblico, no for de molde a
revelar a inveno, a novidade no ser afetada76. Deste modo, a simples
divulgao77 terica, sem que se permita a explorao78 do invento, no fere
a novidade. preciso ressaltar, ainda, que a divulgao capaz de elidir a no-
vidade apenas aquela feita a pessoa capacitada para entender a inveno
revelada.
1.9.2. Atividade Inventiva
O segundo requisito de patenteabilidade o previsto no artigo 13 da LPI,

in verbis:
Art. 13 A inveno dotada de atividade inventiva79 sempre que,

para um tcnico no assunto, no decorra de maneira evidente ou bvia do
estado da tcnica. (destaques e anotaes no se encontram no original)
Desta forma, mesmo nova, a inveno no se adequar aos requisitos da

atividade inventiva e, portanto, no ser patentevel caso seja evidente
ou bvia, para um tcnico no assunto. 75
Salvo as excees do art. 12 da LPI,
que criam um perodo de graa de 12
Assim sendo, a condio de patenteabilidade referente atividade inven- meses para proteger o inventor.
tiva deve ser analisada a partir dos conhecimentos de um tcnico no assunto 76
Cf. GAMA CERQUEIRA, Joo da; op.
e no de uma pessoa qualquer. cit., vol. I, p. 314.
77
Tampouco se considera divulgao
Ademais, foroso que se busque o estado da tcnica para se saber se a in- a comunicao feita a pessoas adstri-
veno reivindicada advm daquele, de forma evidente ou lgica. tas obrigao de confidencialidade,
contratual ou profissional, e a feita a
colaboradores do inventor, desde que
mantenham o segredo. Cf. LABRUNIE,
Jacques, op. cit., p. 175.
1.9.3. Aplicao Industrial 78
De modo a divulgar os meios que
constituem a inveno ou como esta
se realiza.
Por fim, o terceiro requisito de fundo de patenteabilidade de uma inven- 79
O requisito da atividade inventiva
o a aplicao industrial, disposta no artigo 15 da Lei 9.279/96: no era previsto nas leis nacionais
anteriores, tendo surgido, segundo
Jacques LABRUNIE, (...) a partir das
interpretaes dos escritrios de pa-
Art. 15 A inveno e o modelo de utilidade so considerados susce- tentes e dos tribunais competentes, em
tveis de aplicao industrial quando possam ser utilizados ou produzidos vista da necessidade de algo mais que a
simples novidade, a saber, a presena de
em qualquer tipo de indstria. (grifamos) um efetivo avano tecnolgico. Op. cit.,
pp. 184-185.
FGV DIREITO RIO 83

Portanto, caso o uso na indstria ou a fabricao da inveno seja possvel,

estar preenchido o requisito da aplicao industrial.
Como Gama Cerqueira80 ensina, o termo industrial utilizado para
distinguir a inveno das criaes intelectuais protegidas pelo direito autoral,
que no satisfazem necessidades prticas ou tcnicas.
Entretanto, a maior dificuldade que se encontra a prpria definio da
utilidade ou carter industrial da inveno, tendo em vista a completa falta
de critrios para uma suficiente apreciao.81
O professor argentino Salvador D. Bergel, citando Bercovitz82, ensina:
A Inveno para ser considerada inveno industrial deve per-

tencer ao campo da indstria, entendida esta como a atividade que perse-
gue por meio de uma atuao consciente dos homens, fazer til as foras na-
turais para a satisfao das necessidades humanas (nossa traduo livre)
1.10. Certificado de adio
O depositante do pedido ou titular da patente de inveno pode requerer,

mediante pagamento de retribuio especfica, certificado de adio (art. 76
LPI), que visa a proteger um aperfeioamento elaborado em matria para a
qual j se tem um pedido ou mesmo a patente concedida. No necessrio
que o objeto do certificado de adio tenha atividade inventiva, desde que a
matria se inclua no mesmo conceito inventivo. 80
As modificaes que se transformam em certificados de adio so, via de 81
Rodolfo PELL JR., ao analisar a inde-
finibilidade de critrios referentes ao
regra, detalhamentos de uma patente ou depsito e no constituem inovao carter industrial da inveno, ressalta
suficiente que merea novo depsito ou nova patente. que ... o quantum desse benefcio no
necessita tampouco deve ser definido.
O certificado de adio acessrio patente e seu prazo finda quando O Carter Industrial como Requisito de
Privilegiabilidade da Inveno, in Re-
findar o prazo da patente principal. vista da ABPI n 06, So Paulo, 1993.
Observemos que h margem para
interpretaes diversas quanto a esse
requisito. Como h dificuldade de se
estabelecer critrios uniformes quanto
1.11. Excluses do conceito legal de inveno e de modelo de utilidade definio do carter industrial da
inveno, essa definio foi deixada a
critrio da legislao de cada pas.
Seguindo a tendncia de leis de outros pases da Amrica e da Conveno 82
Cf. BERCOVITZ, A., Los requisitos po-
sitivos de patenteabilidad en el derecho
Europia de Patentes83, o legislador nacional estabeleceu o que os argentinos alemn, Madri, 1969, p. 446, apud
chamam de delimitacin negativa, ou seja, o que no se configura como in- BERGEL, Salvador D., in Derecho de
Patentes, el nuevo regimen legal de las
veno patentevel e modelo de utilidade protegvel. invenciones y los modelos de utilidad,
coord. Carlos M. Correa e co-autoria
importante mencionar que as criaes excludas do conceito legal de com Jorge A. KORS, Andrs M. VON
HASE, Luis M. GENOVESI, e Alicia ALVA-
inveno do causa nulidade das patentes de inveno por decorrncia REZ, Buenos Aires, ed. Ediciones Ciudad
do objeto da patente. Argentina, 1996, p. 23.
O artigo 10 da Lei 9.279/96 dispe o seguinte: 83

Cf. art. 52 da EPC (European Patent
Convention).
FGV DIREITO RIO 84

Art. 10 No se considera inveno nem modelo de utilidade:
I descobertas, teorias cientficas e mtodos matemticos;

II concepes puramente abstratas84;
III esquemas, planos, princpios ou mtodos comerciais85, contbeis,
financeiros, educativos, publicitrios, de sorteio e de fiscalizao;
IV as obras literrias, arquitetnicas, artsticas e cientficas ou qual-
quer criao esttica;
V programas de computador em si86;
VI apresentao de informaes;
VII regras de jogo;
VIII tcnicas e mtodos operatrios ou cirrgicos, bem como mtodos
teraputicos ou de diagnstico, para aplicao no corpo humano ou animal; e
IX o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biolgicos en-
contrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou
germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biolgicos natu-
rais.87 (destaques e notas no se encontram no original)
No caso dos mtodos matemticos, podem eles servir de instrumentos

para a soluo de determinados problemas tcnicos mas no chegam a constituir
84
Nas concepes puramente abstratas
um procedimento sucetvel de execuo e repetio. (traduo livre do autor)88 faltam a utilidade e a executoriedade,
Todavia, pode ser objeto de patente um produto ou processo industrial exe- elementos intrnsecos da inveno.
cutado segundo uma frmula matemtica.89 85

Para uma anlise profunda sobre
patente de mtodos de fazer negcio,
No tocante a mtodos comerciais, contbeis e financeiros muito se tem vide PARANAGU MONIZ, Pedro de:
Patenteabilidade de Mtodos de Fazer
discutido e as opinies no so unssonas. H entendimentos90 no sentido de Negcio Implementados por Software,
in Denis Borges Barbosa (org.), As-
que a excluso deve ser interpretada (...) de modo restritivo, uma vez que os pectos Polmicos da Propriedade Inte-
respectivos aparelhos, dispositivos ou produtos com finalidade comercial, financei- lectual, 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2004.
ra e outras podem constituir matria privilegivel. 86
Os programas de computador rece-
Insistimos, todavia, que para estes casos previstos no artigo 10 da LPI, bem proteo prpria, atravs da Lei
9.609/98 (Lei do Software) e da Lei
existindo criao intelectual, pode at haver, indiretamente, finalidade tc- 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais).
nica, mas, por razes de poltica legislativa, tais criaes so definidas como 87
Porm, so passveis de obteno de
patente os microorganismos transg-
no inveno91. Por infrao dos artigos 46 e 10 da LPI e do artigo 166, II e nicos, ou seja, aqueles que podem ser
IV, do Cdigo Civil, qualquer patente eventualmente expedida e que tenha obtidos por meio de interveno huma-
na direta na sua composio gentica e
por objeto alguma criao do artigo 10 supra ser considerada nula, por ter que apresentam diferenas em relao
aos da mesma espcie existentes na
objeto ilcito e por infrao expressa Lei. natureza.
88
Cf. BERGEL, Salvador D., op. cit., p. 27.
89
Cf. DANNEMANN, Siemsem, Bigler &
Ipanema Moreira, Comentrios Lei
1.12. Vedaes ao patenteamento da Propriedade Industrial e Correlatos,
Rio de Janeiro, ed. Renovar, 2001, p. 44.
90
Cf. Dannemann, Siemsem, Bigler &
Como visto a LPI faz distino entre matrias que no podem ser con- Ipanema Moreira, op. et loc. cit..
sideradas invenes e modelos de utilidade (art. 10) e o que no pode ser 91
Cf. CERQUEIRA, op. cit., p. 339. No
patenteado por expressa proibio legal (art. 18): mesmo sentido a opinio de LABRU-
NIE, op cit., loc. cit..
FGV DIREITO RIO 85

Art. 18. No so patenteveis:
I o que for contrrio moral, aos bons costumes e segurana,

ordem e sade pblicas;
II as substncias, matrias, misturas, elementos ou produtos de qual-
quer espcie, bem como a modificao de suas propriedades fsico-qumicas
e os respectivos processos de obteno ou modificao, quando resultantes de
transformao do ncleo atmico; e
III o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos trans-
gnicos que atendam aos trs requisitos de patenteabilidade novidade,
atividade inventiva e aplicao industrial previstos no art. 8 e que no
sejam mera descoberta.
Pargrafo nico. Para os fins desta Lei, microorganismos transgnicos
so organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que ex-
pressem, mediante interveno humana direta em sua composio gentica,
uma caracterstica normalmente no alcanvel pela espcie em condies
naturais.
FGV DIREITO RIO 86

AULA 08: PATENTES: PROCEDIMENTOS PARA CONCESSO
SUMRIO
1. Quem pode requerer patente. 2. Inveno e modelo de utilidade re-

alizados por empregado ou prestador de servio. 3. Concesso e prazo de
validade. 4. Prioridade. 5. Direitos do titular de uma patente. 6. Perda dos
direitos. 7. Procedimentos administrativos no INPI: busca prvia, depsito,
publicao, exame, concesso, processo administrativo de nulidade (PAN).
LEITURA OBRIGATRIA

dle/10438/2755. Pp. 61-84.


Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2003, pp. 433-7 (pedido), 440-2 (procedimen-
to), 456-7 (concesso) nesta ordem.
1. ROTEIRO DE AULA
1.1. Quem pode requerer patente
A Lei de Propriedade Industrial (LPI), n. 9.279/96, estabelece o quanto

segue:
Art. 6 Ao autor de inveno ou modelo de utilidade ser assegurado

o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condies
estabelecidas nesta Lei.
FGV DIREITO RIO 87

1 Salvo prova em contrrio, presume-se o requerente legitimado a

obter a patente.
2 A patente poder ser requerida em nome prprio, pelos herdeiros
ou sucessores do autor, pelo cessionrio ou por aquele a quem a lei ou o
contrato de trabalho ou de prestao de servios determinar que pertena a
titularidade.
3 Quando se tratar de inveno ou de modelo de utilidade realizado
conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poder ser requerida por
todas ou qualquer delas, mediante nomeao e qualificao das demais,
para ressalva dos respectivos direitos.
4 O inventor ser nomeado e qualificado, podendo requerer a no
divulgao de sua nomeao.
Art. 7 Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma inveno ou
modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente ser
assegurado quele que provar o depsito mais antigo, independentemente
das datas de inveno ou criao.
Pargrafo nico. A retirada de depsito anterior sem produo de qual-
quer efeito dar prioridade ao depsito imediatamente posterior.
Portanto, como se depreende da leitura do artigo 7, o Brasil adotou o

princpio do first fo file (ou primeiro a depositar) em contrapartida ao first
to invent, do Direito norte-americano. Em outras palavras, no importa
quem tenha sido o primeiro a inventar algo novo, mas sim quem foi o pri-
meiro a depositar o pedido da patente.
E tambm de acordo com nossa LPI, presume-se que o requerente do
pedido de patente esteja legitimado a obter a patente, a no ser que se prove
o contrrio.
1.2. Inveno e modelo de utilidade realizados por empregado ou prestador de servio
Essas so as chamadas92 patentes de servio. A LPI em seus artigos 88 a

93 trata dos principais aspectos decorrentes de invenes e modelos de utili-
dade decorrentes de contrato de trabalho ou de prestao de servios. A LPI
estende tais disposies, no que couber, s relaes entre o trabalhador aut-
nomo ou o estagirio e a empresa contratante e entre empresas contratantes
e contratadas. Alm disso, a Lei tambm estende seus dispositivos, no que
couber, s entidades da administrao pblica, direta, indireta e fundacional,
federal, estadual ou municipal.
A seguir apresentamos o disposto na Lei conforme as variaes de relaes 92
IDS Instituto Dannemann Siem-
sen de Estudos de Propriedade Intelec-
e propriedades: tual. Comentrios Lei de Propriedade
Industrial. Rio de Janeiro: Renovar,
2005. p. 165.
FGV DIREITO RIO 88

a) Propriedade exclusiva do empregador
Ocorre quando a inveno ou modelo de utilidade resulta da prpria ati-

vidade contratada, ou seja, a atividade inventiva ou de pesquisa prevista ou
decorrente da prpria natureza dos servios para os quais foi o empregado
contratado (art. 88). Nesse caso est implcito que a inveno ou modelo de
utilidade foi gestada com a utilizao de meios e equipamentos do emprega-
dor. E, alm disso, salvo expressa disposio contratual em contrrio, a retri-
buio pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salrio ajustado.
(pargrafo 1 do art. 88)
H ainda outra garantia, uma margem de segurana, prevista na Lei, para
o empregador: salvo prova em contrrio, consideram-se desenvolvidos na
vigncia do contrato a inveno ou o modelo de utilidade, cuja patente seja
requerida pelo empregado at 1 (um) ano aps a extino do vnculo empre-
gatcio. (pargrafo 2 do art. 88 da LPI).
b) Propriedade exclusiva do empregado
Neste caso a inveno ou modelo de utilidade obrigatoriamente deve ser

realizado desvinculado do contrato de trabalho ou prestao de servios e,
ainda, sem utilizao de recursos, meios, dados, materiais, instalaes ou
equipamentos do empregador (art. 90). So as denominadas invenes li-
vres.
c) Propriedade comum
H propriedade comum quando as invenes ou modelos de utilidade

decorrem da contribuio pessoal do empregado e de recursos, meios, da-
dos, materiais, instalaes ou equipamentos do empregador, salvo expressa
disposio contratual em contrrio (art. 91). So as chamadas invenes de
estabelecimento ou invenes mistas. Esta modalidade muito comum
em universidades e centros de pesquisa, nesse caso h um condomnio sobre
uma inveno, conforme estipulado pela Lei.
Ressaltamos que a inveno indivisvel e, portanto, no h por parte de
cada co-proprietrio o direito a uma fatia da patente. Neste caso, todos e
cada um tm direitos qualitativamente iguais sobre a inveno e as mesmas
limitaes de direito.
Um tema complexo nesta seara a propriedade de patentes desenvolvi-
das por alunos bolsistas em geral. No h regulao expressa na LPI sobre a
situao dos inventos produzidos na prtica acadmica das universidades e
FGV DIREITO RIO 89

escolas tcnicas. As normas constantes da LPI no se aplicam, uma vez que,

no contrato de ensino, a escola que presta servios e o aluno quem os toma.
Para Denis Barbosa93 certas caractersticas aproximam o contrato de ensi-
no e o de trabalho, e particularmente relevante a subordinao hierrquica
que existe sobre o aluno, numa escola de nvel mdio, com corpo discente
em sua maioria menor de idade. Assim, mesmo sem haver tutela especfica do
aluno inventor, h que se proteger sua atividade dentro dos princpios gerais
do Direito. No caso dos alunos de instituio de pesquisa e congneres, os re-
cursos utilizados pelos alunos so postos disposio como parte do contrato
de ensino e, portanto, no parece caber indenizao. Em outras palavras, o
aluno adquire a propriedade de seus inventos.
No entanto, pode a escola alterar o contrato de ensino dentro das regras
gerais de Direito, para fazer com que lhe caiba a meao dos inventos.
d) Remunerao do empregado que contratado para inventar
As disposies dos arts. 89 e 93, e seus pargrafos nicos, da LPI, possi-

bilitam ao inventor a participao nos ganhos resultantes da explorao da
patente. Em se tratando de entidades da Administrao Pblica, direta, indi-
reta e funcional, federal, estadual ou municipal a premiao assegurada, nas
formas e condies previstas no estatuto ou regimento interno da entidade
a que se refere. Para os demais casos faculdade do empregador conceder
participao nos ganhos econmicos resultantes da explorao da patente.
1.3. Concesso e prazo de validade
O art. 38 da LPI estabelece que a patente ser concedida depois de deferi-

do o pedido, e comprovado o pagamento da retribuio correspondente, ex-
pedindo-se a respectiva carta-patente. Seu pargrafo terceiro dirime eventuais
dvidas sobre o momento da concesso ao estabelecer que seu nascimento
marcado pela data de publicao do respectivo ato de concesso.
A concesso de patentes para produtos e processos qumico-farmacuticos
depende da anuncia de mais um rgo publico alm do INPI: a Agncia Na-
cional de Vigilncia Sanitria (ANVISA), nos termos do art. 229-C da LPI.
Quanto ao prazo de validade, as patentes de inveno tm vigncia de 20
(vinte) anos e as patentes de modelo de utilidade, 15 (quinze) anos, ambos
contados da data de depsito (art. 40, caput, da LPI). O depositante ou titu-
lar de uma patente de inveno pode, ainda, requerer certificado de adio
para proteger aperfeioamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da 93
Uma introduo propriedade inte-
inveno, como visto anteriormente. lectual, 2 edio, Lumen Juris: Rio de
Janeiro, 2003, p. 416-7.
FGV DIREITO RIO 90

A Lei brasileira estabelece tambm que o prazo de vigncia no ser infe-

rior a 10 (dez) anos para a patente de inveno e a 7 (sete) anos para modelo
de utilidade, a contar da data de concesso, ressalvada a hiptese do INPI
estar impedido de proceder ao exame de mrito do pedido, por pendncia
judicial comprovada ou por motivo de fora maior (pargrafo nico do art.
40, da LPI). Esse dispositivo se destina a impedir que atrasos advindos do
prprio processo de anlise do INPI prejudiquem os interesses dos titulares.
Terminado o prazo de validade, a inveno cai em domnio pblico, no ha-
vendo possibilidade de renovao.
1.4. Prioridade
A Conveno da Unio de Paris para a Proteo da Propriedade Industrial

(CUP), datada de 1883, trouxe o que chamamos de prioridade unionista
(art. 4), ou seja, o nacional de uma nao membro que legalmente depositar
um pedido de patente ou de modelo de utilidade no seu pas ter o direito
de prioridade de depositar o pedido de concesso dessa mesma patente ou
modelo de utilidade em todas as demais naes participantes da CUP, no
perodo de 12 (doze) meses94 contados da data do primeiro depsito, sendo
que o dia da apresentao no contado.
A LPI95 implementou o constante da CUP e permite que o pedido de
patente depositado em pas que mantenha acordo com o Brasil ou em or-
ganizao internacional que produza depsito nacional, assegure direito de
prioridade nos prazos estabelecidos pelo acordo, impedindo invalidao ou
qualquer outro prejuzo dentro deste perodo estabelecido.
A prioridade unionista permite que a divulgao do invento, j realizada
em outro pas em virtude de depsito anterior (ou mesmo patente j concedi-
da), no prejudique a novidade em pedido posterior. O pedido posterior deve
se referir estritamente mesma matria depositada em outro pas.
Por exemplo, um brasileiro que depositar uma patente ou modelo de uti-
lidade no Brasil, durante o prazo de 12 (doze) meses, ter prioridade no
depsito do pedido de concesso de tal patente ou modelo de utilidade nos
demais pases membros da CUP. Ou, ao contrrio, se uma patente ou mode-
lo de utilidade for depositado na Alemanha, por exemplo, que faz parte da
CUP, o depositante daquela patente ou modelo de utilidade ter direito de
prioridade no depsito da mesma patente ou modelo de utilidade aqui no
Brasil, contados 12 (doze) meses do depsito originrio l na Alemanha.
Se em 1 de janeiro de 2007 uma patente hipottica para a inveno de
uma mquina do tempo, que capaz de transportar seres vivos e objetos
para o futuro e para o passado, foi depositada na Alemanha, o titular daque- 94
Art. 4, C, (1), da CUP.
le pedido de patente possui 12 (doze) meses, a contar da data do depsito 95
Art. 16 da Lei 9.279/96.
FGV DIREITO RIO 91

originrio na Alemanha, para depositar a mesma patente em qualquer outro

pas que faa parte da CUP, como o Brasil, por exemplo, sem que o requisi-
to da novidade seja descumprido. Assim, se uma terceira pessoa, em 23 de
dezembro de 2007, depositar uma patente para a mesma inveno de uma
mquina do tempo aqui no Brasil, o titular alemo do depsito originrio
ter direito de prioridade perante o depsito feito pela terceira pessoa aqui no
Brasil, caso o titular exera seu direito de prioridade at o dia 31 de dezem-
bro de 2007, ou seja, deposite a patente no Brasil dentro de 12 (doze) meses
contados do depsito originrio.
1.5. Direitos do titular de uma patente
O depsito de pedido de patente constitui mera expectativa de direito,

o que significa dizer que o depositante espera ver seu direito assegurado me-
diante a concesso da carta-patente, que a afirmao do Estado de que o
pedido cumpriu todas as exigncias e requisitos legais. Antes da efetiva con-
cesso no h propriedade, mas apenas uma expectativa do direito, que pode
lograr xito ou no. Pode ocorrer, por exemplo, um indeferimento ou mesmo
abandono do pedido.
Entre o depsito e a concesso da carta-patente, h um longo processo
administrativo a ser percorrido (art. 30 e ss.). O incio da produo da inven-
o nesse perodo prtica comum j que o procedimento administrativo no
INPI tem durado, em mdia, 7 (sete) anos.
O art. 44, e seus 1 e 3, da LPI, busca assegurar direitos aos depositan-
tes por explorao indevida do objeto, mesmo antes da concesso da patente,
como vemos a seguir:
Art. 44. Ao titular da patente assegurado o direito de obter indeni-

zao pela explorao indevida de seu objeto, inclusive em relao ex-
plorao ocorrida entre a data da publicao do pedido e da concesso da
patente.
1 Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do contedo
do pedido depositado, anteriormente publicao, contar-se- o perodo de
explorao indevida para efeito da indenizao a partir da data de incio
da explorao.
3 O direito de obter indenizao por explorao indevida, inclusive
com relao ao perodo anterior concesso da patente, est limitado ao
contedo do seu objeto, na forma do art. 41.
Desse modo, antes mesmo da publicao do pedido de patente, que deve

ocorrer no prazo de 18 (dezoito) meses contados do depsito, j lcito ao
FGV DIREITO RIO 92

titular do pedido licenci-lo voluntariamente ou produzir a inveno, com

possibilidade de obter indenizao pela explorao indevida caso haja
concesso da patente ao fim do procedimento administrativo retroativa
data da publicao do pedido da patente ou, mesmo antes da publicao do
pedido da patente, do incio da explorao indevida, nesta ltima situao
caso tenha havido conhecimento do contedo depositado antes da publica-
o do pedido.
A proteo conferida pela patente ser determinada pelo teor das reivin-
dicaes, interpretado com base no relatrio descritivo e nos desenhos (art.
41 da LPI). Em outras palavras, as reivindicaes definem a abrangncia dos
direitos conferidos ao titular: o alcance da patente.
Aps concedida a patente, seu titular possui os seguintes direitos: impe-
dir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar venda,
vender ou importar com estes propsitos: I produto objeto de patente;
II processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado (art.
42 da LPI).
1.6. Perda dos direitos
Segundo o art. 78 da LPI, a patente extingue-se nas seguintes condies:

i) pela expirao do prazo de vigncia;
ii) pela renncia, ressalvado o direito de terceiros;
iii) pela caducidade;
iv) pela falta de pagamento da retribuio anual, e
v) caso a pessoa domiciliada no exterior no constitua e mantenha
procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com
poderes para represent-la administrativa e judicialmente, inclusive
para receber citaes.
Segundo o pargrafo nico do mesmo art. 78, extinta a patente, seu ob-
jeto cai em domnio pblico e, portanto, a inveno pode ser livremente
utilizada, fabricada e comercializada.
A patente caduca quando, na data do requerimento da caducidade ou da 96
O art. 80, da Lei 9.279/96, ainda traz
instaurao de ofcio do respectivo processo, no tiver sido iniciada a explo- outro motivo que d ensejo a caducida-
de: caducar a patente, de ofcio ou a
rao do produto ou processo patenteado (art. 80, pargrafo primeiro).96 requerimento de qualquer pessoa com
legtimo interesse, se, decorridos 2
Caso seja requerida a caducidade de uma patente, o titular ser intimado (dois) anos da concesso da primeira
por publicao para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo- licena compulsria, esse prazo no
tiver sido suficiente para prevenir ou
-lhe o nus de provar a explorao da patente.97 A deciso proferida em 60 sanar o abuso ou desuso, salvo motivos
justificveis.
(sessenta) dias, contados do trmino do prazo acima mencionado,98 sendo 97
Art. 81, da Lei 9.279/96.
que os efeitos da caducidade so produzidos a partir da data do requerimento 98
Art. 82, da Lei 9.279/96.
ou da publicao da instaurao de ofcio do processo.99 99
Art. 83, da Lei 9.279/96.
FGV DIREITO RIO 93

1.7. Procedimentos administrativos no INPI: busca prvia, depsito, publicao,

oposio, exame, concesso, processo administrativo de nulidade (PAN)
Antes do depsito da patente prudente realizar uma busca prvia no

banco de dados do INPI, bem como em bancos de dados internacionais
uma vez que a novidade, um dos requisitos de patenteabilidade, deve ser ab-
soluta, ou seja, no pode haver nenhuma informao pblica sobre o objeto
do pedido, no apenas no Brasil, mas sim em qualquer parte do mundo a
fim de se constatar a existncia ou no de pedido de patente idntica ou subs-
tancialmente semelhante pretendida para depsito.
A busca prvia pode ser efetuada (i) pelo prprio usurio ou interessado
no registro, atravs de pesquisa no website do INPI, (ii) pelo Instituto, atra-
vs de requisio por meio de formulrio especfico, ou (iii) pelo procurador
do interessado no registro da marca.
Alm disso, a busca prvia importante porque o Brasil adota o princpio
do first-to-file (primeiro a depositar). Esse princpio estabelece que em caso
de eventual conflito entre inventores diversos, sobre o mesmo objeto de pedi-
do, prevalecer o primeiro depsito e no a comprovao de quem inventou
primeiro.
A busca prvia no obrigatria, entretanto recomenda-se que se realize
primeiro uma busca de anterioridade que pode ser uma Busca Individual
(realizada pelo interessado no Banco de Patentes do INPI) ou uma Busca
Isolada (solicitada pelo interessado e realizada pelo corpo tcnico do CEDIN
Centro de Documentao e Informao do INPI).
A busca tambm pode ser feita atravs da Internet, em bancos de dados
de patentes nacionais e internacionais. Dentre os diversos bancos existentes
podemos citar:
i) INPI: http://www.inpi.gov.br/pesq_patentes/patentes.htm
ii) EUA: http://www.delphion.com/
iii) EUA: http://www.uspto.gov/
iv) EUROPA: http://ep.espacenet.com/
v) Derwent: http://www.derwent.com/
vi) Canadian Intelectual Property Office: http://patents1.ic.gc.ca/
intro-e.html
Os bancos de patentes no so bases simples de consulta. Isso se d porque

os ttulos das invenes podem no exprimir exatamente o objeto da inven-
o, podendo ser um nome generalista acerca de sua utilizao, mas que difi-
cultam sua individualizao. O ttulo da patente deve ser uma breve ementa
que tem por propsito facilitar o conhecimento da rea tcnica em que o pe-
dido se situa, e, brevissimamente, a natureza do invento (BARBOSA, 2001,
FGV DIREITO RIO 94

p.433). Exemplo: composio farmacutica slida compreendendo nanopar-

tculas aglomeradas e processo de produo da mesma (ttulo do depsito).
Outro ponto o elevado custo do acesso aos bancos de patentes e, por fim,
a expertise necessria para utilizar o banco. Patentes por vezes possuem fam-
lias, compostas de patentes de diviso, patentes dependentes etc.. Apesar da
existncia de sistemas classificatrios de patentes, um olhar treinado facilita a
obteno de resultados satisfatrios.
O INPI publica semanalmente a Revista da Propriedade Industrial (RPI),
que o meio de comunicao oficial entre o Instituto e as partes interessa-
das. Nela, so publicados todos os atos e decises do INPI no que tange aos
processos de patentes. A partir da publicao dos despachos na RPI se inicia
a contagem dos prazos para atuao da parte interessada.
Os despachos do INPI so identificados atravs de cdigos numricos,
cada um com seu significado especfico.
Conforme o art. 19 da LPI, os pedidos de patente devem conter:
I Requerimento
Em regra, so 3 (trs) vias do formulrio Pedido de Privilgio, fornecido
pelo INPI (modelos especficos para pedido de patente ou de certificado de
adio).
II Relatrio Descritivo
Consiste em descrio detalhada da matria para a qual se requer a prote-
o.100 Juntamente com as reivindicaes e, se houver desenhos (como vere-
mos a seguir), constitui a essncia do pedido de patente.
O relatrio deve permitir que um tcnico no assunto seja capaz de replicar
a inveno e indicar a melhor forma de executar o invento. Apesar de no ser
considerado um quarto requisito de patenteabilidade, a chamada insuficin-
cia descritiva pode ensejar nulidade da patente. Vale ressaltar que essa regra
est em consonncia com o art. 29 do Acordo TRIPs.
III Reivindicaes
parte fundamental do pedido de patente pois define a matria para a
qual a proteo solicitada, estabelecendo os direitos do inventor/criador.101
Com base na descrio anterior, o examinador de patentes far a interpreta-
o das reivindicaes. So elas que delimitaro a extenso da proteo futu-
ramente concedida pela carta patente.
IV Desenhos (se necessrios)

100
Ver Ato Normativo INPI n0. 127/97
Os desenhos no so obrigatrios para as invenes. Quando constantes (Patente de inveno: item 15.1.2 e
dos documentos, destinam-se a facilitar ou permitir a melhor compreenso Biotecnologia: item 16.2).
do objeto do pedido exposto no relatrio descritivo, podendo, no caso de 101

(Patente de inveno: item 15.1.3).
FGV DIREITO RIO 95

modelo de utilidade, definir o escopo da proteo. No podem conter textos

descritivos, alm dos nmeros indicativos de todos os seus elementos.102
V Resumo
O Resumo um sumrio da descrio tcnica e das reivindicaes que
permite uma breve avaliao da matria coberta pelo mesmo.103 Indica ainda
o campo tcnico ao qual pertence a inveno e deve possibilitar a visibilidade
do avano tcnico proposto pela inveno.
VI Comprovante do pagamento da retribuio relativa ao depsito

A guia de recolhimento fornecida pelo INPI. Os valores correspondentes
podem ser visualizados no site do prprio INPI. Alguns pagamentos podem
ser reduzidos (descontados) conforme a natureza do servio prestado pelo
INPI a alguns atores especficos. So eles:
a) Pessoas fsicas;
b) Instituies de ensino e pesquisa;
c) Sociedades ou Associaes com intuito no econmico; e
d) rgos pblicos.
Outros documentos podem vir a ser necessrios, tais como: documento de

cesso, procurao e documento hbil do pas de origem etc..
Ao serem apresentados ao INPI, todos os documentos arrolados no dep-
sito passam por um exame preliminar em que se verifica a forma, o chama-
do exame formal no tcnico. Se os documentos estiverem de acordo
com o estabelecido pelo INPI, o pedido protocolizado, considerada a data
de apresentao a data do depsito. Se o pedido no atender formalmente as
exigncias, mas contiver dados referentes ao objeto, ao depositante e ao in-
ventor, poder ser entregue. Nesse caso, o pedido receber um recibo datado
e poder ser complementado no prazo de at 30 (trinta) dias, sob pena de
devoluo e arquivamento da documentao.
Em seguida ao exame formal, ocorre a publicao do pedido da patente. A
partir da publicao tem incio o prazo para requerimento do exame tcnico
do pedido.104 Tem incio tambm a fase onde terceiros interessados105 podem
participar do procedimento administrativo no INPI.
A publicao se d na Revista de Propriedade Industrial (RPI) do INPI.
Atualmente as informaes tambm esto disponveis no site do INPI na 102
Internet. Vale lembrar que partir da publicao dos pedidos, o contedo (Patente de inveno: item 15.1.4, Mo-
delo de Utilidade: item 15.2.1.3).
integral dos mesmos fica disposio do pblico interessado. 103
No tocante publicao, h uma exceo facultada ao depositante: o (Patente de inveno: item 15.1.5, Mo-
delo de Utilidade: item 15.2.1.5).
chamado perodo de sigilo, que um direito do requerente da patente, que 104
Ver item 3.2.
pode manter em sigilo seu depsito por 18 (dezoito) meses. Esse instituto 105
Ver item 3.4.
FGV DIREITO RIO 96

constitui um direito, uma faculdade, pois o depositante pode optar por ante-
cipar a publicao de seu pedido (art. 30, 1). Os dezoito meses comeam a
ser contados a partir da data do depsito ou da prioridade mais antiga, quan-
do houver, aps o que, ser publicado, exceto no caso de patente de interesse
da defesa nacional106.
O perodo de sigilo permite que o depositante processe outros pedidos em
pases que no prevem prazo de prioridade, por isso sua importncia.
Em relao utilidade da publicao antecipada, o prprio INPI afirma
que esse expediente mostra-se vlido para o depositante que esteja sofrendo
contrafao, uma vez que os valores de indenizaes so calculados a partir
da data de publicao do pedido.107
Aps publicado o pedido da patente, o mesmo deve ser examinado tecni-
camente. Para que o pedido de patente seja examinado, ou seja, avaliado por
um examinador de patentes quanto ao cumprimento dos requisitos de paten-
teabilidade, necessrio apresentar uma solicitao, o chamadorequerimento
de exame tcnico. O prazo para este requerimento tem incio no depsito108
e segue por at 36 (trinta e seis) meses e poder ser proposto pelo depositante
ou ainda por qualquer interessado.
O no requerimento enseja o arquivamento simples do depsito do pedi-
do. O arquivamento considerado simples, pois o depositante poder soli-
citar seu desarquivamento dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquiva-
mento, mediante pagamento de uma retribuio especfica. Aps tal prazo, o
procedimento ser definitivamente arquivado sem possibilidade de recurso,
ou seja, o objeto do pedido cai em domnio pblico, possibilitando sua am-
pla explorao por quaisquer interessados.
Ainda quanto ao exame tcnico, o INPI emitiu uma resoluo em 17.11.06
(Resoluo 132/06) para disciplinar o exame prioritrio de pedidos de paten-
te. Estipula esta resoluo:
I Quem pode requerer exame prioritrio de pedidos de patente:

a) o prprio depositante quando, comprovadamente: tiver idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos; quando o objeto do pedido de patente esteja
sendo reproduzido por terceiros sem a sua autorizao, ou quando a con-
cesso da patente seja condio para a obteno de recursos financeiros de
agncias de fomento ou instituies de crdito oficiais nacionais, liberados
sob a forma de subveno econmica, financiamento ou participao socie- 106
Ver defesa nacional art. 75, LPI e
tria, ou originrios de fundos mtuos de investimento, para a explorao do item 2.4 dessa Unidade.
respectivo produto ou processo; 107
http://www.inpi.gov.br/faq/paten-
tes/patentes.htm?tr2#m25
b) terceiros que, comprovadamente, estejam sendo acusados pelo depo- 108
Essa uma importante alterao em
sitante de reproduzir o objeto do pedido de patente sem a sua autorizao. relao ao Cdigo de Propriedade In-
dustrial de 1971, j que anteriormente
o prazo para requerimento do exame
comeava a contar a partir da publica-
o do pedido.
FGV DIREITO RIO 97

H previso ainda de exames priorizados de ofcio, no caso os pedidos de

patente cujo objeto esteja abrangido pelo ato do Poder Executivo Federal que
declarar emergncia nacional ou interesse pblico, nas hipteses descritas nos
1 e 2 do art. 2 do Decreto n. 3.201, de 6 de outubro de 1999.109
O requerimento de exame prioritrio de pedido de patente dever ser for-
mulado por meio de petio, conforme modelo do INPI e no h cobrana
de retribuio.
Os requerimentos sero analisados por uma comisso de servidores do
INPI e decididos pelo Diretor de Patentes, dando-se publicidade da deciso.
Ainda no tocante ao exame tcnico do pedido de patente, a LPI prev, em
seu artigo 31, a possibilidade de interessados apresentarem informaes para
subsidiar o exame de pedido de patentes, nos seguintes termos:
Art. 31. Publicado o pedido de patente e at o final do exame, ser

facultada a apresentao, pelos interessados, de documentos e informaes
para subsidiarem o exame.
O Ato Normativo n. 127/97 do INPI, por sua vez, estabelece que, para
efeitos do artigo 31 da LPI, deve-se considerar como final de exame a data do
parecer conclusivo tcnico quanto patenteabilidade, ou o trigsimo dia que
antecede a publicao de deferimento, indeferimento ou arquivo definitivo.
Este um tema polmico, tendo em vista que a mesma Lei, em seu artigo
226, estabelece que os atos do INPI nos processos administrativos referen-
tes propriedade industrial s produzem efeitos a partir de sua publicao.
Sendo assim, em tese, o final do exame s ocorre na data da publicao do
mesmo em rgo oficial (site ou Revista do INPI) e no na data do parecer
conclusivo ou no trigsimo dia anterior publicao.
Como qualquer processo administrativo, o procedimento de exame de
patentes est vinculado s regras do devido processo legal, previsto no artigo
5, LIV, da Constituio Federal de 1988, que impe pleno direito de defesa.
O instituto do subsdio ao exame no era formatado dessa forma na le-
gislao de propriedade industrial anterior. O Cdigo de 1971 previa a pos-
sibilidade de interferncia de terceiros atravs de uma etapa formal chamada
oposio.110 Por ela era possvel que terceiros, dentro dos 90 (noventa) dias a
contar da publicao do exame, apresentassem uma oposio. Essa ocorrn-
cia era publicada para cincia do depositante e, a seguir, o INPI aguardava
um prazo no inferior a 90 (noventa) dias para manifestao do depositante.
Pelas regras atuais, o depositante no ser notificado na RPI a respeito da
109
o caso das licenas compulsrias e
apresentao de subsdios por terceiros e, apenas atravs de parecer emitido suas causas.
pelo examinador, tomar conhecimento sobre as informaes apresentadas, 110
Art. 19 Publicado o pedido de
exame, correr prazo de 90 (noventa)
sendo que o parecer j conter a opinio do examinador sobre a pertinncia dias para apresentao de eventuais
dos documentos e argumentos ou no. oposies, dando-se cincia ao depo-
sitante.
FGV DIREITO RIO 98

Outra questo relevante a se levantar sobre a atual formatao da manifes-

tao de terceiros a liberdade que os examinadores agora possuem de no
considerar os subsdios apresentados, caso esses lhe cheguem aps a conclu-
so do seu parecer final. Pode ocorrer que a petio de subsdios seja apresen-
tada, porm no gerar os efeitos desejados pelo requerente se o examinador
j tiver concludo o exame.
Com a inexistncia de um prazo especfico para a oposio, especialistas111
no tema recomendam que, mesmo de forma incerta, os interessados em apre-
sentar subsdios ao exame o faam no perodo de 60 (sessenta) dias a contar
da publicao do pedido, uma vez que o exame, se requerido, no ocorrer
antes desse prazo.112
Aps o exame tcnico, ou o pedido deferido, ou indeferido, ou arqui-
vado, neste ltimo caso se tiver exigncia tcnica no cumprida.
Conforme mencionado anteriormente, o art. 38 da LPI estabelece que a
patente ser concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o paga-
mento da retribuio correspondente, expedindo-se a respectiva carta-paten-
te. A concesso marcada pela data de publicao do respectivo ato.
Supondo-se que o pedido seja deferido e a inveno patenteada, terceiros
interessados tm a faculdade de ingressar com processo administrativo de
nulidade (PAN), requerendo seja declarada nula a patente recm concedida.
O PAN, que tem fundamento no artigo 50 e seguintes da LPI, pode ser
instaurado por qualquer pessoa com legtimo interesse, inclusive ex officio
pelo INPI, ou seja, por iniciativa prpria do INPI, sem haver necessidade que
algum o provoque, a fim de rever seu ato concessrio.
O prazo para interposio do PAN de 6 (seis) meses a contar da con-
cesso da patente, sendo certo que o titular da patente objeto do PAN pode
apresentar contestao em at 60 dias a contar da publicao do PAN na RPI.
Havendo ou no manifestao, decorrido o prazo mencionado acima, o
INPI deve emitir parecer, intimando o titular e o requerente para se manifes-
tarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias (art. 53 da LPI).
Superada esta fase, o PAN examinado e decidido pelo Presidente do
INPI, encerrando-se a instncia administrativa. A deciso final pode deter-
minar a manuteno da patente ou declarar sua nulidade. Dessa forma, a
instaurao do PAN o ltimo remdio na esfera administrativa antes de se
acionar o Poder Judicirio.
A deciso do PAN tem efeitos retroativos, alcanando todos os atos que
desencadearam a concesso do ttulo, inclusive quanto ao dever de indenizar 111
terceiros prejudicados pelo exerccio de um direito considerado ilegtimo. sen de Estudos de Propriedade Intelec-
tual. Comentrios Lei de Propriedade
Industrial. Rio de Janeiro: Renovar,
2005 p. 65.
112
Art. 31 Pargrafo nico O
exame no ser iniciado antes de de-
corridos 60 (sessenta) dias da publica-
o do pedido.
FGV DIREITO RIO 99

AULA 09: PATENTES: FLEXIBILIDADE E NULIDADE. ACESSO A

MEDICAMENTOS.
SUMRIO
1. Limitaes aos direitos do titular de uma patente. 2. Usurio anterior

de boa f. 3. Procedimentos judiciais.
LEITURA OBRIGATRIA

dle/10438/2755. Pp. 85-105; 113-122.


Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2003, pp. 399-402, 411-17, 457-8, 462-9,
472-479, 482-90, 417-19, 551-2, 561-5.
1.1. Limitaes aos direitos do titular de uma patente
O art. 43 da LPI traz algumas limitaes ao direito exclusivo (e de exclu-

so) do art. 42, conforme observamos a seguir:
Art. 43. O disposto no artigo anterior no se aplica:

I aos atos praticados por terceiros no autorizados, em carter priva-
do e sem finalidade comercial, desde que no acarretem prejuzo ao interes-
se econmico do titular da patente;
II aos atos praticados por terceiros no autorizados, com finalidade
experimental, relacionados a estudos ou pesquisas cientficas ou tecnolgi-
cas;
FGV DIREITO RIO 100

III preparao de medicamento de acordo com prescrio mdica

para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao
medicamento assim preparado;
IV a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de pro-
duto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular
da patente ou com seu consentimento;
V a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matria viva,
utilizem, sem finalidade econmica, o produto patenteado como fonte ini-
cial de variao ou propagao para obter outros produtos; e
VI a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matria
viva, utilizem, ponham em circulao ou comercializem um produto pa-
tenteado que haja sido introduzido licitamente no comrcio pelo detentor
da patente ou por detentor de licena, desde que o produto patenteado no
seja utilizado para multiplicao ou propagao comercial da matria viva
em causa.
VII aos atos praticados por terceiros no autorizados, relacionados
inveno protegida por patente, destinados exclusivamente produo de
informaes, dados e resultados de testes, visando obteno do registro de
comercializao, no Brasil ou em outro pas, para a explorao e comercia-
lizao do produto objeto da patente, aps a expirao dos prazos estipula-
dos no art. 40. (Includo pela Lei n 10.196, de 2001)
(grifos adicionados)
O inciso I trata dos usos privados sem intuito de lucro. o caso de pessoas
que, por hobby, no fundo da garagem, montam algo j patenteado.
O inciso II traz a questo dos usos experimentais, para estudos e pesquisa,
como por exemplo a reproduo em laboratrio de um processo qumico
patenteado. Esta exceo existe nitidamente para incentivar o avano nas pes-
quisas sem, contudo, causar insegurana jurdica para quem pesquisa, que
poderia eventualmente ficar com receio de ser ru em ao judicial referente
a infrao de patente.
O inciso III elucida os casos de farmcias de manipulao. Tanto a prepa-
rao bem como o medicamento, desde que feitos por profissional habilitado
e para casos individuais, no infringem patente preexistente.
O inciso IV acima refere-se ao que chamamos de exausto de direitos.113
Ou seja, a partir do momento em que um produto feito de acordo com pa-
tente de processo ou de produto colocado no mercado interno, diretamente
pelo titular da patente, ou por terceiro com consentimento do titular, e desde
que obedecidas as prticas leais de concorrncia, o mencionado titular no
tem direito de impedir a livre circulao do produto em questo. Digamos
113
Em virtude dessa lgica a doutrina
que um lote de 10.000 vdeo games legtimos Playstation, com patentes de de exausto de direitos tambm cha-
titularidade da Sony, tenha sido importado e colocado no mercado brasileiro mada de doutrina da primeira venda
(first sale doctrine).
FGV DIREITO RIO 101

por um representante oficial da Sony no Brasil, de acordo com o contrato as-

sinado entre a matriz (Sony japonesa) e o representante no Brasil. Mais tarde,
depois de o representante da Sony no Brasil ter revendido 6.000 unidades
dos vdeo games para a rede de hipermercados Barato, a titular das patentes
do Playstation no poder impedir essa revenda feita para a rede Barato ou
a posterior livre circulao dos vdeo games.
O inciso V, que trata de patentes relacionadas a matrias vivas, traz a ques-
to da utilizao de produto patenteado, sem fins econmicos, como gnese
para variao ou propagao para obter outros produtos.
Ademais, o inciso VI, que tambm trata de patentes relacionadas a mat-
rias vivas, exime de responsabilidade por infrao a pessoa que utilizar, puser
em circulao ou comercializar produto patenteado introduzido licitamente
no mercado pelo detentor da patente ou da licena, desde que o protudo
patenteado no seja utilizado para multiplicao ou propagao comercial
da matria viva em questo. uma forma de exausto de direitos, conforme
previsto no inciso IV acima.
Por fim, o inciso VII nos trs a chamada exceo bolar, introduzida pela
Lei n. 10.196/2001. So lcitos os atos relacionados a inveno protegida
por patente, destinados exclusivamente produo de informaes, dados
e resultados de testes, com fins obteno do registro de comercializao,
no Brasil ou no exterior, para a explorao e comercializao do produto
patenteado, aps a expirao dos respectivos prazos. Portanto, mesmo que
a explorao e comercializao, feitas por terceiros, somente possam ocor-
rer aps a patente ter cado em domnio pblico, testes sobre toxidade, por
exemplo, ou qualquer outro teste necessrio para se obter registro perante o
rgo sanitrio, podem ser feitos durante o prazo de validade da patente. Isso
agiliza a entrada de genricos no mercado, logo aps a patente ter cado em
domnio pblico.
1.2. Usurio anterior de boa f
O art. 45 da LPI estabelece que pessoa de boa f que, antes da data de

depsito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no Pas,
ser assegurado o direito de continuar a explorao, sem nus, na forma e
condio anteriores.
Os terceiros que de boa-f exploravam o objeto da patente antes mesmo
do depsito foram amparados pela lei, no s deixando de incidir sobre ele
o direito a indenizao do titular como tambm a manuteno do direito
explorao do invento.
O jurista Miguel Reale nos ajuda a compreender a previso da LPI. Para
REALE (2003), a boa-f objetiva apresenta-se como uma exigncia de lealda-
FGV DIREITO RIO 102

de, um modelo objetivo de conduta, arqutipo social pelo qual impe o po-
der-dever que cada pessoa ajuste a prpria conduta a esse arqutipo, obrando
como obraria uma pessoa honesta, proba e leal. A conduta, segundo a boa-f
objetiva, assim entendida como noo sinnima de honestidade pblica.
Concebida desse modo, a boa-f exige que a conduta individual ou coleti-
va quer em Juzo, quer fora dele seja examinada no conjunto concreto
das circunstncias de cada caso.
Esses apontamentos trazem a necessidade de compreender o usurio ante-
rior de boa-f como uma exceo justa regra do direito negativo concedido
pelas patentes. REALE (2003) defende ainda que a boa-f deve ser avaliada
caso-a-caso, exigindo que o cumprimento da norma nas leis e nos contratos
no seja feita in abstrato, mas sim in concreto. Isto , em funo de sua funo
social.114
Os direitos dos usurios anteriores encontram tambm fatores limitantes.
Pode-se, com fulcro na literatura e na legislao, apontar trs deles:
Os direitos do usurio anterior de boa-f baseiam-se no mesmo princpio
territorial das patentes. Assim, o usurio deveria ter explorado o invento no
Brasil, no havendo possibilidade de extenso de direitos para o mesmo ato
realizado no exterior e tambm reconhecido como de boa-f;115
O usurio anterior poder apenas vender ou arrendar seus direitos jun-
tamente com seu negcio, ou a parte dele que estiver relacionada com o in-
vento. Essa limitao significa que ele no poder licenciar seus direitos para
terceiros que desejem explorar o objeto da patente (art. 45, 1., da LPI); e
Os direitos dos usurios anteriores de boa-f no beneficiam aqueles que
tenham tido conhecimento do objeto da patente atravs de sua divulgao
no perodo de graa.
1.3. Procedimentos judiciais
Encerrada a via administrativa, pode-se recorrer ao Poder Judicirio para

se obter a nulidade de uma patente.
De acordo com o art. 56 da LPI, a ao para declarar a nulidade de paten-
te no prescreve. Pode ser requerida a qualquer tempo durante a vigncia da
patente. Ademais, a ao de nulidade de patente pode ser arguida, a qualquer
tempo, como matria de defesa. Ou seja, caso uma pessoa esteja sendo notifica-
da extrajudicialmente ou processada judicialmente por infrao a determinada
patente, essa mesma pessoa pode entrar com ao judicial ou recorrer caso 114
REALE, Miguel. A Boa-F no Cdigo
Civil. 2003. http://www.miguelreale.
j esteja sendo processada alegando que a patente supostamente infringida com.br/artigos/boafe.htm
nula. O prazo para defesa do titular da patente de 60 (sessenta) dias. 115
sen de Estudos de Propriedade Intelec-
Ademais, a ao de nulidade, segundo o art. 57 da LPI, deve ser obrigato- tual. Comentrios Lei de Propriedade
riamente ajuizada no foro da Justia Federal e o INPI, quando no for autor Industrial. Rio de Janeiro: Renovar,
2005., p. 111
FGV DIREITO RIO 103

da ao, deve necessariamente intervir no feito, alm de, aps transitada em

julgado a deciso da ao de nulidade, o INPI ficar obrigado a publicar uma
anotao no processo da patente em questo, para cincia de terceiros.116
Tal ao de nulidade pode ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa
com legtimo interesse, sendo certo que o juiz pode, nos autos da ao de
nulidade, determinar preventiva ou incidentalmente, a suspenso dos efeitos
da patente, atendidos os requisitos processuais prprios.117
Quanto a crimes contra patentes, os mesmos esto dispostos na LPI dos
arts. 183 a 186. A Lei traz previso exaustiva de atos considerados infraes
criminais (tipos) e civis. H variao entre previso de penas para atos de
explorao direta da patente e cominaes mais brandas para exploraes
indiretas do objeto patenteado.
O sujeito ativo, ou seja, aquele que comete o crime, pode ser qualquer pes-
soa fsica ou jurdica, alm de serem admitidas co-autorias e a participao.
O inventor, ou depositante ou titular cedentes, que cederam integralmente a
inveno, cometem crime em detrimento do novo titular, se realizarem um
dos tipos penais.
O sujeito passivo sempre o titular da patente.
Para os crimes contra patentes de inveno e modelos de utilidade temos,
via de regra, aes penais de iniciativa privada118, ou seja, so aes onde o
Estado legitima o ofendido a agir em seu nome, ingressando com ao penal
e pleiteando a condenao do sujeito ativo. Essas so hipteses excepcionais
nas quais se verifica ntido predomnio do interesse particular sobre o coleti-
vo, como o caso da proteo ao privilgio concedido por uma carta-patente.
A exceo a essa regra ocorre quando as infraes so praticadas em prejuzo
de entidade de direito pblico.119
De acordo com o art. 183 da LPI, comete crime contra patente de inven-
o ou de modelo de utilidade quem: a) fabrica produto que seja objeto de pa-
tente de inveno ou de modelo de utilidade, sem autorizao do titular; ou b)
usa meio ou processo que seja objeto de patente de inveno, sem autorizao 116
Pargrafo segundo do art. 57, da Lei
do titular. Essas so modalidades diretas de explorao de patentes. Para esses 9.279/96.
atos as penas estipuladas so de deteno de trs meses a um ano ou multa. 117

Pargrafo segundo do Art. 56, da Lei
9.279/96.
Ademais, tambm comete crime contra patente de inveno ou de mode- 118
Segundo Mirabete (2005, p. 129),
lo de utilidade quem: a) exporta, vende, expe ou oferece para venda, tem embora o jus puniendi pertena exclu-
sivamente ao Estado, este transfere
em estoque, oculta ou recebe, para utilizao com fins econmicos, produto ao particular o direito de acusar (jus
accusationis) em algumas hipteses.
fabricado com violao de patente de inveno ou de modelo de utilidade, O direito de punir continua sendo do
ou obtido por meio ou processo patenteado; ou b) importa produto que seja Estado, mas ao particular cabe o direi-
to de agir. MIRABETE, Jlio Fabbrini.
objeto de patente de inveno ou de modelo de utilidade ou obtido por meio Processo penal 17. So Paulo: Ed.
Atlas, 2005.
ou processo patenteado no pas, para os fins previstos no inciso anterior e 119
ARRUDA, Viviane. Propriedade in-
que no tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da dustrial - Contagem do prazo para a
interposio da queixa-crime http://
patente ou com seu consentimento. Para essas modalidades indiretas as penas www.conjur.com.br/2007-fev-02/con-
so de deteno de um a trs meses ou multa (art. 184, da LPI). tagem_prazo_interposicao_queixa-
-crime
FGV DIREITO RIO 104

Outro crime previsto na LPI consiste em fornecer componente de um

produto patenteado ou material ou equipamento para realizar um processo
patenteado, desde que a aplicao final do componente, material ou equipa-
mento induza, necessariamente, explorao do objeto da patente. A pena
prevista deteno de um a trs meses ou multa (art. 185). Este artigo confe-
re ao titular o direito de reprimir atos de terceiros em relao a componentes
ou partes cuja aplicao final resulte no uso da patente. Exemplo: a empresa
Atlntida Lifts Ltda. possui uma patente de um elevador e mtodo de travar
o carro do elevador. Esse elevador dotado de uma roldana de trao que
movimenta o carro por meio dos cabos de iamento e de um aparelho de
segurana montado em conjunto com o carro de elevador e encaixando em
um trilho-guia. Esse aparelho de segurana foi projetado exclusivamente para
o elevador e compe a patente da Atlntida Lifts, porm no o seu objeto
reivindicado exclusivamente. A empresa Ascensores Romo Ltda. fabrica e
vende o aparelho de segurana sem a permisso da Atlntida Liftse A.
Quanto a danos causados a patentes, independentemente da ao crimi-
nal, o prejudicado poder intentar as aes cveis que considerar cabveis na
forma do Cdigo de Processo Civil.120 Conforme redao do art. 208 da LPI,
a indenizao ser determinada pelos benefcios que o prejudicado teria au-
ferido se a violao no tivesse ocorrido.
E fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em
ressarcimento de prejuzos causados por atos de violao de direitos de pro-
priedade industrial e atos de concorrncia desleal no previstos... na LPI ...
tendentes a prejudicar a reputao ou os negcios alheios, a criar confuso
entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de servio, ou
entre os produtos e servios postos no comrcio.121
Ainda, no tocante a lucros cessantes, nossa LPI cria critrios122 para cl-
culo referente a violao de patente. Dentre os trs critrios a seguir, o mais
favorvel ao prejudicado o que deve prevalecer:
I os benefcios que o prejudicado teria auferido se a violao no

tivesse ocorrido; ou
II os benefcios que foram auferidos pelo autor da violao do
direito; ou
III a remunerao que o autor da violao teria pago ao titular
do direito violado pela concesso de uma licena que lhe permitisse
legalmente explorar o bem.
Por ltimo, o Cdigo Civil estabeleceu em seu art. 205 que a prescrio
para a ao de reparao de danos ocorre em 10 (dez) anos, quando a lei no 120
Art. 207, da Lei 9.279/96.
lhe haja fixado prazo menor. E justamente o que a LPI fez: conforme seu 121
Art. 209, da Lei 9.279/96.
122
Art. 210, da Lei 9.279/96.
FGV DIREITO RIO 105

art. 225, a ao para reparao de dano causado a patente prescreve em 05

(cinco) anos.
2. CASO GERADOR
O reprter de uma famosa revista cientfica pretende publicar uma mat-

ria sobre o patenteamento de genes humanos e soube que alunos de um re-
nomado curso de ps-graduao em Propriedade Intelectual esto estudando
o tema. Estando muito atarefado com a elaborao de suas aulas, o professor
que seria entrevistado indica voc, aluno aplicado, a conceder a entrevista
em seu lugar. Em razo da falta de tempo para uma entrevista, o reprter
pede ento que voc elabore uma breve reflexo sobre o impacto do paten-
teamento de genes humanos no desenvolvimento cientfico e econmico da
sociedade como um todo, sem esquecer de apontar a posio brasileira nesse
assunto, indicando os dispositivos legais pertinentes. O texto ser publicado
integralmente na prxima edio mensal da revista. Como apoio nessa tarefa,
o professor que indicou voc para a entrevista disponibilizou os dois textos
que se seguem.
United States Patent 6,440,699

Tavtigian, et al. August 27, 2002
Prostate cancer susceptible CA7 CG04 gene
Abstract
A human gene which is here named CA7 CG04 has been identified in
which mutations have been found which have been correlated with prostate
cancer.
Inventors: Tavtigian; Sean V. (Salt Lake City, UT), Swedlund;

Brad (Salt Lake City, UT), Simard; Jacques (Mau-
res, CA), Rommens; Johanna M. (Toronto, CA)
Assignee: Myriad Genetics, Inc. (Salt Lake City, UT)

Hospital for Sick Children, The (Toronto, Ontario,
CA)
Appl. No.: 09/568,816
Filed: May 11, 2000
FGV DIREITO RIO 106

Claims
What is claimed is:
1. An isolated nucleic acid coding for a CA7 CG04 polypeptide, said

polypeptide having the amino acid sequence set forth in SEQ ID NO:2.
2. The isolated nuicleic acid of claim 1, which comprises the nucleo-

tide sequence set forth in SEQ ID NO:1 or the DNA sequence comple-
mentary to the sequence set forth in SEQ ID NO: 1.
()
Fonte: USPTO
***
Genoma Humano: Propriedade Privada
O patenteamento de genes no causou os graves problemas previstos

pelos crticos em relao pesquisa biomdica, mas a questo ainda no
est resolvida.
por Gary Stix Scientific American Brasil
Um gene especfico nas clulas do corpo de todas as pessoas tem papel

fundamental no desenvolvimento inicial da medula espinhal. Ele pertence
Universidade Harvard. Outro gene responsvel por fazer a protena que
o vrus da hepatite A usa para se ligar s clulas; o Departamento de Sade
e Servios Humanos dos EUA detm sua patente. A empresa californiana
Incyte patenteou o gene de um receptor para histamina, composto liberado
pelas clulas durante crises de rinite alrgica. Cerca de metade de todos os
genes que se sabe estar envolvidos com cncer esto patenteados.
Clulas humanas carregam cerca de 24 mil genes que constituem o pro-
jeto para os 100 trilhes de clulas de nosso corpo. Desde meados do ano
passado, o Escritrio de Patentes e Marcas Registradas dos Estados Unidos
registrou patentes sobre quase 20% do genoma humano para empresas, uni-
versidades e agncias do governo. Para ser mais preciso, 4.382 dos 23.688
genes guardados no banco de dados do Centro Nacional de Biotecnologia
da Informao esto marcados com pelo menos uma patente, de acordo com
FGV DIREITO RIO 107

estudo publicado na edio da revista Science por Fiona Murray e Kyle L.

Jensen, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). S a Incyte pos-
sui quase 10% de todos os genes humanos.
(...)
STIX, Gary. Genoma Humano: Propriedade Privada. In: Scientific

American Brasil. Edio 46, Maro de 2006. Reportagem disponvel na
ntegra em: http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/genoma_huma-
no_propriedade_privada.html
FGV DIREITO RIO 108

PARTE IV: MARCAS
AULA 10. CONCEITOS BSICOS, BASE LEGAL E QUESTES ATUAIS
SUMRIO
1. Breve histrico do surgimento das marcas. 2. Funo das marcas. 3.Ti-

pos e formas de marcas. 4. Requisitos. 5. Princpios da especialidade e da
territorialidade. 6. Excees aos princpios da especialidade e da territoriali-
dade: marcas de alto renome e marcas notoriamente conhecidas. 7. Diluio
e perda do valor distintivo. 8. Direitos do titular de uma marca. 9. Limitaes
aos direitos do titular de uma marca.
LEITURA OBRIGATRIA
MORO, Mait Ceclia Fabri. Direito de Marcas. Revista dos Tribunais: So

Paulo, 2003, pp. 29-34; 55-61; 77-89.

Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2003, pp.797-832, 871-891 e 926-48.
CERQUEIRA, Joo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, vol. I, parte I.

Revista Forense: Rio de Janeiro, 1946, pp. 340-53, 364-74, 376-89 e 403-22.
1. ROTEIRO DE AULA
1.1. Breve histrico do surgimento das marcas
As heranas gregas, romanas e chinesas demonstram que sinais especficos

eram apostos em uma diversidade de produtos, com o intuito de identificar
uma determinada dinastia ou imprio: e.g., porcelanas tpicas da chinesa di-
nastia Ming.
Na Idade Mdia, ao avaliarmos as antigas corporaes de ofcio (i.e.,
modelos primitivos dos nossos atuais sindicatos de classe), nota-se que os
produtos e servios fornecidos por associados de tais grupos eram identi-
ficados, o que os garantiriam exclusividade, agregando valor e distino
FGV DIREITO RIO 109

em relao a outros produtos e servios semelhantes, porm, de origem

diversa.
Os fabricantes de sinos pontfices e os industriais do papel geraram bons
exemplos de como a identidade de um produto importante para o sucesso
de um empreendimento.
Enquanto os primeiros empregavam suas identidades e sinais nas partes
internas dos sinos, evitando, assim, que a ao do tempo os apagassem, os se-
gundos criaram as marcas dgua, permitindo que qualquer possuidor de um
produto de papel identificasse o fabricante, bastando confrontar o produto
com a luz.
Com o passar dos tempos, as marcas galgaram posies e adquiriram im-
portncia elevada no contexto empresarial.
Constituindo um tipo de propriedade industrial, atualmente, as marcas
constituem sinais distintivos usados para assinalar, identificar e distinguir, de
forma nica, determinados produtos e servios de outros afins, semelhantes
ou idnticos, de origem diversa.
Correntemente, uma marca representa o ncleo de um negcio, simboli-
zando a origem de um produto ou servio, bem como as qualidades adquiri-
das durante sua existncia.
Entender o processo de formao, proteo e utilizao de uma marca
conscientizar-se do contexto negocial contemporneo, no qual reina a ampla
concorrncia, inexiste fronteiras corporativas e se valoriza o conhecimento
aplicado.
Exemplo da evoluo da marca Shell nos ltimos cem anos:123
1.2. Funo das marcas 123

A empresa Shell surgiu em 1907,
da fuso entre Royal Dutch Petroleum
Company e Shell Transport and Tra-
Conforme mencionado, as marcas constituem sinais distintivos usados ding. Cf. <http://www.shell.com/
home/Framework?siteId=aboutshell-
para assinalar, identificar e distinguir, de forma nica, determinados produ- -en&FC2=&FC3=/aboutshell-en/
html/iwgen/who_we_are/our_his-
tos e servios de outros afins, semelhantes ou idnticos, de origem diversa. tory/history_of_pecten/history_of_
the_pecten_23112006.html>, aces-
sado em 03.04.2007.
FGV DIREITO RIO 110

No Brasil, mais do que apenas sinais distintivos, as marcas so sinais dis-

tintivos visualmente perceptveis124. Ou seja, qualquer outro sinal, ainda que
distintivo, se no for perceptvel aos olhos humanos, no passvel de prote-
o marcria no Brasil.
Portanto, olfatos, sons e cores no so registrveis como marcas em nosso
pas ao contrrio do que tem ocorrido em outros pases, como os euro-
peus, por exemplo.
Hoje em dia, as marcas se tornaram a essncia dos negcios, demonstran-
do que em um mercado altamente competitivo como o atual, apresentar
bons produtos e prestar bons servios no implica, necessariamente, no su-
cesso de uma empresa.
Estudo125 conduzido pela britnica Brand Finances e divulgado no incio
de 2007 revelou que a marca Coca-Cola foi avaliada em US$ 43,14 bilhes,
ficando US$ 6 bilhes frente da terceira colocada, a Microsoft (a primeira
colocada Apple). O valor praticamente o dobro de sua maior concorrente,
a Pepsi, avaliada em US$ 23,9 bilhes. A pesquisa revelou que 15% do va-
lor da Nike constitudo por seus bens tangveis (e.g., imveis, maquinrio,
estoques, capital), enquanto sua marca completaria os impressionantes 85%
faltantes.
Mais do que dados interessantes, o estudo confirmou a tendncia mer-
cadolgica de avaliar a empresa no s pelos seus elementos materiais, mas
tambm e especialmente pelo valor dos seus bens imateriais, notadamente
suas marcas.
Em sntese, o que a tendncia indica que as marcas, inicialmente desen-
volvidas com a funo de dar uma identidade a produtos e servios, distin-
guindo-os de outros semelhantes ou idnticos, mas de origem diversa, cada
vez mais tm o poder de influenciar a demanda do consumidor, os canais de
vendas e distribuio, a lealdade dos colaboradores e o interesse dos investi-
dores.
1.3. Tipos e formas de marcas
Conforme disposio do art. 123, incisos I, II e III, da Lei 9.279/96, Lei

da Propriedade Industrial LPI, h trs tipos de marcas:
I. marca de produto ou servio, usada para distinguir e identificar um
produto ou um servio de outro idntico, semelhante ou afim, de origem
diversa;
124
Art. 122, da Lei 9.279/96 (Lei da Pro-
priedade Industrial LPI).
125
Cf. < http://www.faccin.com.br/
artigos-interessantes/marca-mais-
-cara-mundo.html>, acessado em
20.01.2014.
FGV DIREITO RIO 111

Exemplo de marca de produto e marca de servio:
marca de produto marca de servio
registro n. 823.483.053 registro n. 823.483.088

NCL(7): 16 NCL(7): 41
(livros, livretos, revistas e publica- (cursos, educao e cultura, orga-
es impressas) nizao de exibies para fins cul-
turais e educativos, o organizao e
apresentao de seminrios, simp-
sios, conferncias, congressos, orga-
nizao e apresentao de oficinas
de trabalho (cursos de formao,
workshops), publicaes de livros,
cursos de treinamento prtico)
II. marca de certificao, usada para atestar a conformidade de um pro-

duto ou servio com determinadas normas ou especificaes tcnicas, no-
tadamente quanto qualidade, natureza, material utilizado e metodologia
empregada; e
Exemplo de marca de certificao:
pedido de registro n. 827.444.141

NCL(8) 42: servios de controle de qualidade do caf
Titular: Associao Brasileira da Indstria de Caf ABIC
FGV DIREITO RIO 112

III. marca coletiva, usada para identificar produtos ou servios prove-

nientes de membros de uma determinada entidade.
Exemplo de marca coletiva:
pedido de registro n. 826.649.890

NCL(8) 29: coalho, creme batido, creme chantilly, iogurte, latic-
nios, leite, leite e seus derivados, manteiga, margarina, queijos e soro
de leite
Titular: Cooperativa Agropecuria de Boa Esperana Ltda.
Com relao sua apresentao, uma marca pode ter quatro formas:
i) marca nominativa constituda, exclusivamente, por letras ou nme-
ros (ou uma combinao desses elementos), sendo ausente qualquer figura,
logotipo, smbolo ou estilizao dos elementos grficos, incluindo letras;
marca: FGV
registro n. 006.958.575
Classe: 41.10 (servios de ensino e educao)
ii) marca figurativa, por sua vez, constituda por desenho, imagem,
figura ou qualquer forma estilizada de letra e nmero, isoladamente, bem
como dos ideogramas de lnguas tais como rabe, russo, japons, chins, he-
braico etc., sendo certo que nesta ltima hiptese, a proteo legal recai sobre
o ideograma em si, e no sobre a palavra ou termo que ele representa. Caso,
contudo, o requerente indique no pedido de registro a palavra ou o termo
que o ideograma representa, desde que compreensvel por uma parcela signi-
ficativa do pblico consumidor, a proteo recair sobre o termo. Neste caso,
ento, o conjunto ser considerado como marca mista (ver a seguir).
marca:
registro n. ----
Classe: ---
* Caso a FGV tivesse depositado uma marca exclusivamente com o
caractere figurativo da coluna do prdio, seria considerada uma marca
figurativa.
FGV DIREITO RIO 113

iii) marca mista composta por uma combinao de elementos nomi-

nativos e figurativos, sendo certo que elementos nominativos na forma es-
tilizada, como fontes de letras em diferentes estilos, so considerados como
formadores de uma marca mista, e
marca:
registro n. 811.478.211
Classe: 41.10/70 (servios de ensino e educao, e de carter filan-
trpico)
iv) marca tridimensional constituda pela forma plstica (i.e., entende-

-se por forma plstica, a configurao ou a conformao fsica) de produto ou
de embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja
dissociada de qualquer efeito tcnico. Em sntese, a marca tridimensional
aquela que permite que um produto seja prontamente identificado, tal como
a embalagem de vidro daquele refrigerante base de cola e o formato daquele
famoso chocolate, cuja formatao triangular, conforme observa-se a seguir:
marca:
registro n. 820.963.712
NCL(8): 30 (doces includos nesta classe, chocolates e doces de cho-
colate, confeitos, sorvetes, mel, xarope de melao, ps para preparao
de doces includos nesta classe)
Titular: Kraft Foods
1.4. Requisitos
Dispe o artigo 122 da LPI que so suscetveis de registro como marca

os sinais distintivos visualmente perceptveis, no compreendidos nas proibi-
es legais. A leitura superficial do artigo indicado nos permite concluir que
pode ser registrado como marca qualquer sinal visual, distintivo, e que no
seja proibido por lei, conforme o rol do art. 124 da LPI, que enumera sinais
considerados como no registrveis como marca.
FGV DIREITO RIO 114

Adicionalmente, h pelo menos mais dois requisitos para que uma marca
seja considerada registrvel. O sinal deve:
a) estar disponvel, e
b) ser lcito.
Portanto, alm de o sinal no poder estar no rol de exemplos explicita-

mente excludos por nossa legislao, os requisitos para que um sinal seja
registrvel como marca so:
i) percepo visual;
ii) distintividade;
iii) disponibilidade, e
iv) licitude.
A percepo visual auto-explicativa, ou seja, o sinal deve despertar o

sentido da viso. Portanto, sinais olfativos, sonoros, gustativos etc., que per-
tenam a outros sentidos, no so registrveis como marca no Brasil.
Dizer que um sinal deve possuir distintividade, significa dizer que a ex-
presso ou exteriorizao do sinal deve ser suficiente para identificar um ser-
vio ou produto, distinguindo-o dos demais, de origem diversa. E mais do
que isso, o sinal no deve guardar relao direta ou indireta com o produto
ou servio que busca distinguir: ou seja, no deve ser meramente descritivo.
Por exemplo, um sinal que tenha como figura e/ou como palavra escrita
uma maa, ou apple, no termo em ingls, e que busque identificar produtos
ou servios que no guardem relao com maa ou com produtos aliment-
cios, poder ser registrado. o caso da famosa maa mordida da empresa de
Steve Jobs, que hoje vende os conhecidos iPods. A fruta maa no tem relao
alguma com produtos de informtica e msica, ou seja, no meramente
descritiva e, portanto, possui carter distintivo para tais produtos.
O nome e/ou figura no guardam relao com os servios e produtos, ou
seja, no so descritivos dos produtos e servios, mas sim distintivos. Veja-
mos:
marca: APPLE
apresentao: nominativa
registro n. 800.143.337
Classe: 9.40 (computadores e software de computadores)
Titular: Apple Computer, Inc.
marca: APPLE COMPUTER

FGV DIREITO RIO 115

registro n. 810.888.262 (sem direito de uso exclusivo da palavra

COMPUTER)
Classe: 9.55/80 (computadores, sistemas de computador, unidades
de exibio visual de computador, equipamentos perifricos de compu-
tador e partes, acessrios e equipamentos de tais artigos)
Titular: Apple Computer, Inc.
O segundo exemplo, ainda que um registro concedido, foi concedido com

uma ressalva, o que se costuma chamar de apostila, no direito marcrio.
O termo APPLE COMPUTER foi registrado como marca, para identificar
computadores, mas a proteo no exclusiva para o termo COMPUTER, o
que significa que qualquer outro titular que tenha uma marca, para descrever
computadores, poder utilizar o termo COMPUTER, que no de exclusi-
vidade de ningum para tais produtos ou servios.
J a marca APPLE CHIPS, para doces, foi indeferida pelo Instituto Na-
cional da Propriedade Industrial (INPI), exatamente porque os termos guar-
dam direta relao com o produto que a marca pretendia distinguir.
marca: APPLE CHIPS

pedido n. 816.060.088
Classe: 33.10 (doces e ps para fabricao de doces em geral)
Titular: Gourmand Alimentos Ltda.
Indeferido de acordo com o item 20, do art. 65, da lei 5.772/71126:
no registrvel como marca: nome, denominao, sinal, figura, sigla
ou smbolo de uso necessrio, comum ou vulgar, quando tiver relao
com o produto, mercadoria ou servio a distinguir, salvo quando se
revestirem de suficiente forma distintiva.
No se pode apropriar de um termo que guarde direta ou indireta relao

com um produto ou servio, caso contrrio estar-se-ia apropriando do alfa-
beto ou das lnguas e, por consequncia, estar-se-ia excluindo todo o restante
da populao de livremente utilizar um termo ou palavra para identificar o
produto ou servio ao qual aquele termo ou palavra se refere. Seria o mesmo
que impedir que todos chamassem a fruta maa de maa. o caso do cupua-
u e do aa: empresas japonesas e europias tentaram se apropriar dos nomes
das frutas atravs de registro de marcas.
Quanto ao requisito da disponibilidade, este tambm auto-explicativo:
uma marca somente pode ser registrada se o termo ou figura estivem dispon-
veis, ou seja, se j no estiver registrada em nome de outro titular, descreven-
do produtos ou servios idnticos, semelhantes ou afins.
126
Antiga lei de propriedade industrial,
revogada pela atual Lei 9.279/96.
FGV DIREITO RIO 116

Por fim, o requisito da licitude diz respeito descrio dos produtos ou

servios a serem identificados por uma marca. No se pode pedir registro de
marca para comercializao, produo etc. de, por exemplo, sorvetes feitos
com a semente da planta cannabis ativa, pelo simples fato de a mesma ser
considerada ilegal no Brasil.
1.5. Princpios da especialidade e da territorialidade
Os dois princpios norteadores do direito marcrio so os princpio da

especialidade e o princpio da territorialidade.
Pelo princpio da especialidade entende-se que uma marca protegida
estritamente no mbito dos produtos ou servios que descreve. Qualquer
outra pessoa pode ter marca semelhante ou at mesmo idntica, desde que a
mesma identifique produtos ou servios distintos da marca do outro titular.
Exemplo 1: marca VEJA
marca: VEJA
registro n. 006.018.530
Classe: 11.10 (jornais, revistas e publicaes peridicas em geral)
Titular: Editora Abril S.A.
marca: VEJA
registro n. 811.527.417
Classe: 03.10 (preparados para lavanderia, produtos e instru-
mentos de limpeza, exceto os de uso pessoal e industrial)
Titular: Reckitt Benckiser Ltda.
marca: VEJA
registro n. 006.156.339
Classe: 25.10 (roupas e acessrios do vesturio de uso comum)
Titular: Guararapes Confeces S.A.
marca: VEJA
registro n. 822.051.842
NCL(7): 36 (servios de carto de crdito)
Titular: Carto Unibanco Ltda.
FGV DIREITO RIO 117

Exemplo 2: marca GLOBO
marca: TV GLOBO
registro n. 811.380.602
Classe: 38.10 (servios de comunicao, publicidade e propaganda)
Titular: TV Globo Ltda.
marca: GLOBO
registro n. 811.012.808
Classe: 3.10/20 (caf, ervas para infuso)
Titular: Caf Solvel Braslia S.A.
marca: GLOBO
registro n. 816.895.830
Classe: 13.40 (fogos de artifcio)
Titular: Fotos Globo Ltda.
Cabe ressaltar que o princpio da especialidade segue a descrio dos pro-

dutos e servios, e no a classe de produto ou servio na qual o pedido de
registro foi feito. Ou seja, o que importa no se a classe de produtos ou
servios a mesma ou no, mas sim se os produtos ou servios so distintos.
Podemos ter marcas idnticas, na mesma classe de produtos, em nome de ti-
tulares distintos, convivendo pacificamente, desde que os produtos que cada
uma distingue sejam suficientemente diferentes. Por exemplo, podemos ter
uma marca hipottica ASUS, registrada na classe NCL(8) 04, identificando
graxa para uso automotivo, em nome do titular Carros de Corrida Interlagos
Ltda., e outra registrada na mesma classe NCL(8) 04, identificando velas
ornamentais para iluminao, em nome do titular Velas Ornamentais Bom-
baim Ltda.. O que importa so os produtos ou servios, e no a classe na qual
a marca foi depositada, j que algumas classes so to amplas que podem ter
produtos consideravelmente diferentes.
O princpio da territorialidade, como o prprio nome sugere, estabelece
que uma marca somente ter validade no territrio ou pas em que foi regis-
trada. Portanto, uma marca registrada no Brasil, perante o Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI), tem validade no territrio nacional intei-
ro, em todos os Estados, com apenas um nico registro. Porm, como regra
geral, no ter validade fora do Brasil, assim como marcas registradas fora do
Brasil no tm validade em nosso pas.
FGV DIREITO RIO 118

1.6. Excees aos princpios da especialidade e da territorialidade: marcas de alto

renome e marcas notoriamente conhecidas
Como ocorre com praticamente todos os princpios e regras, os princpios

da especialidade e da territorialidade do direito marcrio possuem suas exce-
es.
A exceo ao princpio da especialidade a chamada marca de alto reno-
me, conforme disposio contida no artigo 125 da nossa LPI:
Art. 125. marca registrada no Brasil considerada de alto renome ser

assegurada proteo especial, em todos os ramos de atividade.
Como podemos aferir pela leitura do mencionado artigo, as marcas de

alto renome recebem proteo especial, em todos os ramos de atividade. Ou
seja, temos aqui uma exceo ao princpio da especialidade, j que a marca
recebe a mais ampla proteo, em todos as ramos de atividade, independen-
temente do rol de produtos e/ou servios para os quais foi registrada. Mesmo
que tenha sido registrada para identificar verduras e legumes, por exemplo,
a marca passa a receber proteo total, em todas as reas. Portanto, caso al-
gum faa pedido de registro ou use marca idntica ou semelhante, mesmo
que para produtos ou servios distintos de verduras e legumes, o titular do
registro da marca de alto renome ter direito de impedir que a outra pessoa
registre ou utilize a mesma marca, ainda que para produtos ou servios dis-
tintos.
Vale ressaltar, ademais, que a marca de alto renome deve, obrigatoriamen-
te, estar previamente registrada em territrio nacional. Caso seja uma marca
extremamente famosa, mas que no esteja registrada no Brasil, ento o titular
ou pretenso titular no ter direito de gozar dos benefcios conferidos por
uma marca de alto renome. Um simples pedido de registro, ou seja, uma ex-
pectativa de direito, no suficiente para que se goze dos benefcios de uma
marca de alto renome.
A marca de alto renome aquela que goza de uma autoridade incontest-
vel, de um conhecimento e prestgio diferidos, resultantes da sua tradio e
qualificao no mercado, da confiana que inspira, vinculada, essencialmen-
te, boa imagem dos produtos e/ou servios a que se aplica, exercendo um
acentuado magnetismo, uma extraordinria fora atrativa sobre o pblico em
geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcen-
dendo a funo a que se prestava primitivamente, projetando-se para atrair
clientela por sua simples existncia.
Exemplo clssico de marca de alto renome:
FGV DIREITO RIO 119

marca: COCA-COLA
apresentao: mista
registro n. 003.469.263 (20.05.1977)
situao: notria (ou de alto renome)127
Classe: 35.10 (bebidas, xaropes e sucos concentrados)
Titular: The Coca-Cola Company
Exemplo de marca indeferida devido existncia de marca registrada de

alto renome:
marca: COCA
apresentao: mista
pedido n. 811.021.971
situao: extinto
Classe: 03.20 (produtos de perfumaria e de higiene, e artigos de
toucador em geral)
Titular: Compagnie Francaise de Commerce International COFCI
Recurso, da The Coca-Cola Company contra do deferimento do
pedido de registro, conhecido e provido, com base no art. 67, da Lei
5.772/71.128
Alm do disposto no art. 125 da LPI, a Resoluo INPI n. 121, de 06

de setembro de 2005, tambm trata da marca de alto renome. A proteo
especial conferida pelo art. 125 da LPI dever ser requerida ao INPI, pela via
incidental, como matria de defesa, quando da oposio a pedido de registro 127
A marca de alto renome (art. 125, da
Lei 9.279/96) prevista em nossa lei atu-
de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro al recebia o nome de marca notria na
lei anterior (art. 67, da Lei 5.772/71).
de marca de terceiro que apresente conflito com a marca invocada de alto A marca notria da Lei anterior no se
renome, nos termos e prazos previstos na LPI. confunde com a marca notoriamente
conhecida da Lei atual. Conforme
Em sntese, o titular que considere sua marca de alto renome no poder nossa lei vigente, marca notoriamente
conhecida exceo ao princpio da
meramente depositar perante o INPI um pedido de reconhecimento do alto territorialidade, ao passo que marca
de alto renome (antiga marca notria)
renome, mas poder faz-lo incidentalmente, como matria de defesa, quan- exceo ao princpio da especialidade.
do uma terceira pessoa solicitar o registro da marca em questo. O INPI, 128
Este art. 67 da lei antiga (Cdigo
quando do exame da oposio ou do processo administrativo de nulidade, da Propriedade Industrial CPI) era
o que tratava da marca notria, hoje
apreciar e decidir quanto condio de alto renome da marca. conhecida na nossa lei atual como
marca de alto renome (art. 125, da
J a exceo ao princpio da territorialidade a chamada marca notoria- Lei 9.279/96). A marca notria da Lei
mente conhecida, conforme disposio contida no artigo 126 da nossa LPI: anterior no se confunde com a marca
notoriamente conhecida da Lei atu-
al. Conforme nossa lei vigente, marca
notoriamente conhecida exceo ao
Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade princpio da territorialidade, ao passo
que marca de alto renome (antiga
nos termos do art. 6 bis (I), da Conveno da Unio de Paris para Pro- marca notria) exceo ao princpio
da especialidade.
FGV DIREITO RIO 120

teo da Propriedade Industrial, goza de proteo especial, independente-

mente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.
1 A proteo de que trata este artigo aplica-se tambm s marcas de
servio.
2 O INPI poder indeferir de ofcio pedido de registro de marca que
reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.
Ao passo que para se beneficiar das vantagens da marca de alto renome

necessrio que haja registro prvio no Brasil, no caso da marca notoriamente
conhecida, justamente por ser uma exceo ao princpio da territorialidade,
no h necessidade de registro prvio no Brasil, nem sequer de pedido de
registro.
Caso a marca seja notoriamente conhecida no seu ramo de atividade, a
mesma passa a gozar dos benefcios conferidos pelo art. 126 de nossa LPI,
conforme os termos do art. 6 bis (I), da Conveno da Unio de Paris para
Proteo da Propriedade Industrial (CUP)129, ou seja, mesmo que a marca
no esteja registrada ou sequer depositada no Brasil, se ela for notoriamente
conhecida no seu ramo de atividade, ento qualquer outra pessoa que tentar
registrar ou utilizar tal marca estar infringindo a Lei e, portanto, o INPI po-
der indeferir ex oficio o pedido de registro que imite ou reproduza, no todo
ou em parte, a marca notoriamente conhecida.
Exemplo de marca notoriamente conhecida:
marca: FERRARI
apresentao: mista
registro n. 811.323.994 (24.12.1985)
Classe: 07.25/30/35 (veculos e implementos rodovirios, ferrovi- 129
Art. 6o bis (1): Os pases da Unio
comprometem-se a recusar ou inva-
rios, veculos hidrovirios, outras embarcaes e seus implementos) lidar o registro, quer administrativa-
mente, se a lei do pas o permitir, quer
Titular: Ferrari Societ per Azioni Esercizio Fabbriche Automobili a pedido do interessado e a proibir o
e Corse uso de marca de fbrica ou de comrcio
que constitua reproduo, imitao ou
Exemplo de marca indeferida devido existncia de marca notoria- traduo, suscetveis de estabelecer
confuso, de uma marca que a auto-
mente conhecida: ridade competente do pas do registro
ou do uso considere que nele noto-
riamente conhecida como sendo j
marca: FERRARI marca de uma pessoa amparada pela
presente Conveno, e utilizada para
apresentao: mista produtos idnticos ou similares. O mes-
mo suceder quando a parte essencial
pedido n. 817.765.379 da marca notoriamente conhecida ou
situao: arquivado (indeferido com base no art. 6 bis (I), da CUP) imitao suscetvel de estabelecer con-
fuso com esta.
FGV DIREITO RIO 121

Classe: 07.45 (meios de transporte de propulso muscular)

Titular: Ferrari Bicicletas Indstria, Comrcio e Exportao Ltda.
1.7. Diluio e perda do valor distintivo
Como regra, a substituio da marca de um produto ou servio, pelo pr-

prio produto ou servio, faz com que a marca se torne sinnimo do produto
ou servio que ela anteriormente assinalava. Isso o que chamamos de dilui-
o ou degenerao de uma marca, ou perda do valor distintivo de uma marca.
Dessa forma, uma vez identificado seu mero valor descritivo e seu mero
carter evocativo, a marca passa a no mais preencher o requisito da distin-
tividade, no podendo ser protegida e utilizada como marca e no podendo,
neste sentido, integrar o rol de ativos de uma empresa.
o que ocorre com a marca Xerox. A empresa titular da marca Xerox en-
vida todos seus esforos para que os usurios das mquinas por ela produzidas
no utilizem a marca Xerox como substituta para a palavra cpia, ou seja, a
empresa requer que o usurio no diga vou tirar Xerox destas anotaes, mas
sim vou tirar cpias destas anotaes atravs de uma fotocopiadora Xerox.
Esse o fenmeno da diluio. Em que pese o fato de que a diluio de
marcas surtir efeitos mais devastadores em outros pases, no Brasil, a aplica-
o da tese da diluio de marcas ainda est se consolidando e, com exceo 130
Veja <http://www.thefreedic-
das marcas que tenham sido consideradas diludas no exterior e, por conse- tionary.com/zipper>, acessado em
20.01.2014.
guinte, no passveis de registro tambm no Brasil, so raros, quando no 131
Vide <http://en.wikipedia.org/wiki/
inexistentes, os casos envolvendo a diluio de marcas nacionais. Kleenex>, acessado em 20.01.2014.
Com efeito, compreensvel a preocupao dos titulares de marcas que 132
Veja <http://en.wikipedia.org/wiki/
Vaseline> e Michaelis, Moderno Dicio-
sofrem as consequncias de uma eminente diluio dos seus ativos marcrios. nrio da Lngua Portuguesa, disponvel
Afinal, grandes investimentos na construo, promoo, divulgao e prote- em <http://www2.uol.com.br/micha-
elis/>, visitado em 20.01.2014: Subs-
o de uma marca podem ser simplesmente perdidos a partir do momento tncia graxa, com aspecto de cera,
extrada dos resduos da destilao, e
em que uma marca passa a ser considerada como no mais protegvel, tendo aplicada nas indstrias e em farmcias.
em vista sua diluio ou generalizao. 133
Veja <http://en.wikipedia.org/wiki/
Band-Aid>, acessada em 20.01.2014, e
Alguns casos internacionais famosos sobre diluio de marcas so o Zper Dicionrio Houaiss da Lngua Portugue-
(zipper), originalmente registrado como marca em 1925, pela empresa B. F. sa, disponvel em <http://houaiss.uol.
com.br/busca.jhtm?verbete=band-
Goodrich Company;130 os lenos Kleenex131; Vaselina132; Band-Aid133, e Du- -aid>, acessada em 06.04.2007: subs-
tantivo masculino, pequeno curativo
rex134, que acabaram se tornando sinnimos dos produtos que originalmente adesivo com uma almofada de gaze
no centro, us. para cobrir ferimentos
assinalavam e, nesse sentido, no mais passveis de proteo como marca. leves. Uso: caso de marca registrada
Combater a diluio de uma marca pode ser entendido como um direito (Band-Aid) que passou a designar o
seu gnero.
do titular da mesma, se tomarmos como base o direito previsto na LPI, que as- 134
Vide Dicionrio Houaiss da Ln-
segura ao titular de uma marca zelar por sua integridade e reputao. Por outro gua Portuguesa, disponvel em
<http://houaiss.uol.com.br/busca.
lado, tambm pode ser entendida a diluio como um direito da populao de jhtm?verbete=durex>, acessada em
20.01.2014: substantivo masculino, fita
livremente utilizar aquele sinal que, agora, passou a ser sinnimo do prprio adesiva. Etimologia: marca registrada
produto, muitas vezes fazendo parte at dos mais renomados dicionrios. (Durex) cuja denominao passou a
designar o seu gnero.
FGV DIREITO RIO 122

Em que pese o exposto, no nos conhecido qualquer caso nacional que

tenha discutido, como matria principal, a diluio efetiva ou preparatria
de uma marca, que impediriam o seu registro ou mesmo a sua prorrogao.
1.8. Direitos do titular de uma marca
A LPI estabelece que a propriedade da marca adquire-se pelo registro vali-

damente expedido, conforme as disposies da lei, sendo assegurado ao titu-
lar seu uso exclusivo em todo o territrio nacional.135 Portanto, a propriedade
propriamente dita somente adquirida com o registro validamente expedido.
Com um simples pedido de registro, no se tem a propriedade de uma marca.
Em acrscimo, a mesma Lei estabelece que direito do titular da marca
ou do depositante ceder seu registro ou pedido de registro; licenciar seu uso;
e zelar por sua integridade material ou reputao.136
Afinal, se a propriedade da marca s se adquire com a expedio de certifi-
cado validamente expedido, quais direitos so assegurados ao depositante de
um pedido de registro, alm daqueles relacionados acima?
Na esmagadora maioria dos casos, ocorre a utilizao da marca, pelo pr-
prio depositante do pedido de registro, anteriormente ao deferimento do
registro, o que pode gerar diversas conseqncias. possvel que o prprio
depositante seja alvo de uma ao desleal por parte de um terceiro, que pode,
em tese, utilizar marca idntica ou semelhante anteriormente depositada,
para assinalar seus prprios produtos e servios. A pergunta que surge : neste
caso, considerando que inexiste um ttulo de propriedade em questo, carece
o depositante de tutela legal, no dispondo de nenhuma medida a adotar?
Absolutamente.
De fato, o pedido de registro depositado confere apenas expectativa de
direito ao depositante. Como tal, h uma constituio, ainda que limitada,
de projees de negcios e atividades futuras.
Nessa situao o depositante possui alguns direitos, ainda que o mesmo,
em sendo titular de um pedido de registro, no consiga buscar auxlio no
Poder Judicirio alegando violao do seu direito de propriedade sobre uma
marca, uma vez que na realidade ele possui apenas um pedido de registro,
ou seja, uma expectativa de direito, de registro, que em ltima instncia no
outorga exclusividade de uso.
O ato de uma terceira pessoa se apropriar de sinal objeto de pedido de
registro, com o objetivo claro de aliciar ilicitamente clientela alheia, poder
ser interpretado como prtica de concorrncia desleal ou mesmo como apro-
veitamento parasitrio, sendo ambos os atos repudiados por nossas doutrina
e jurisprudncia. 135
Art. 129, caput, da Lei 9.279/96.
136
Art. 130, I, II e III, da Lei 9.279/96.
FGV DIREITO RIO 123

Muitas vezes, a concorrncia desleal no praticada exclusivamente, sen-

do acompanhada de dois ou mais atos concomitantes, porm com o mesmo
objetivo: deslealdade comercial e enriquecimento ilcito s custas de terceiros.
No entendimento de Orlando Gomes137 h enriquecimento ilcito quan-
do algum, s expensas de outrem, obtm vantagem patrimonial sem causa,
isto , sem que tal vantagem se funde em dispositivo de lei ou em negcio
jurdico anterior.
Neste sentido, o artigo 884 do Cdigo Civil dispe que aquele que, sem
justa causa, se enriquecer as custas de outrem, ser obrigado a restituir o in-
devidamente auferido, feita a atualizao dos valores monetrios.
A terminologia concorrncia desleal, apesar de conter relativa subjetivi-
dade, no oferece maiores problemas de entendimento: ... um apropriado
conceito para concorrncia desleal pode ser encontrado no art. 10 bis, 2) da
Conveno da Unio de Paris, que assim estabelece: [c]onstitui ato de con-
corrncia desleal qualquer ato de concorrncia contrrio aos usos honestos
em matria industrial e comercial.138
Dessa forma, tem-se que o depositante, ainda que no possa ser conside-
rado proprietrio da marca objeto do pedido de registro, possui alternativas
com base na prpria LPI para defender seus interesses e a expectativa de di-
reito, do direito de propriedade de um potencial registro de marca.
Nesse sentido, em que pese a impossibilidade de uma ao ser baseada,
exclusivamente, em violao de direito marcrio, os aspectos de concorrncia
desleal podem ser uma boa alternativa.
1.9. Limitaes aos direitos do titular de uma marca
J vimos quais so os principais direitos do titular de uma marca regis-

trada: utiliz-la em todo territrio nacional e com exclusividade, autorizar,
licenciar ou ceder o seu uso e zelar por sua integridade e reputao. No en-
tanto, ser que esse direito absoluto? Ser que toda e qualquer forma de
utilizao de marca depender de prvia e expressa autorizao de seu titular?
Por exemplo, um dono de pizzaria pode indicar no seu cardpio que vende
refrigerantes da marca Kuat ou Antarctica, destacando seus logotipos? Ser
que o empresrio contrafator ou violador de marcas?
Com efeito, neste caso citado, as marcas podero sim ser empregadas sem
autorizao prvia. Isto porque, no caso indicado, as marcas esto sendo em-
pregadas de forma a apenas informar o pblico que tais bebidas so vendidas
no estabelecimento. Nesse tipo de utilizao, a marca exerce seu papel social, 137
Obrigaes, 6 ed., Rio de Janeiro:
Forense, 1996, p. 250.
de informar o consumidor.
138
Segundo o art. 132 da LPI, o titular da marca no poder: sen de Estudos de Propriedade Intelec-
tual. Comentrios Lei da Propriedade
Industrial, Renovar: 2005, p. 390.
FGV DIREITO RIO 124

I impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais dis-

tintivos que lhes so prprios, juntamente com a marca do produto, na sua
promoo e comercializao;
II impedir que fabricantes de acessrios utilizem a marca para in-
dicar a destinao do produto, desde que obedecidas as prticas leais de
concorrncia;
III impedir a livre circulao de produto colocado no mercado inter-
no, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos
3 e 4 do art. 68; e
IV impedir a citao da marca em discurso, obra cientfica ou liter-
ria ou qualquer outra publicao, desde que sem conotao comercial e sem
prejuzo para seu carter distintivo.
O inciso III acima refere-se ao que chamamos de exausto de direitos.

Ou seja, a partir do momento em que um produto colocado no mercado
nacional, diretamente pelo titular da marca que identifica tal produto, ou
por terceiro com consentimento do titular, e desde que obedecidas as prti-
cas leais de concorrncia, o mencionado titular no tem direito de impedir a
livre circulao do produto em questo. Digamos que um tnis legtimo da
marca Nike tenha sido importado e colocado no mercado brasileiro, mais
precisamente na cidade de Santos, por um representante oficial do titular
da marca Nike no Brasil, tudo de acordo com o contrato assinado entre as
partes. Caso um comerciante da cidade de Belm do Par revenda, na sua
loja, exatamente o mesmo tnis legtimo da marca Nike, da mesma remessa
chegada em Santos, o titular da marca Nike no Brasil no ter como impedir
essa livre circulao dos tnis. Ou seja, possvel controlar a primeira venda,
mas uma vez que o produto colocado no mercado pelo titular ou com seu
consentimento, desde que no se extrapolem as prticas leais de concorrn-
cia, o titular no poder controlar as demais vendas.
Em sntese, nos dois exemplos aqui mencionados, o exerccio do direito
de propriedade sobre uma marca fica limitado, sendo certo que a pessoa que
utilizar uma marca de terceiro atravs de uma das modalidades acima des-
critas no precisar obter prvia e expressa autorizao do titular da marca,
tampouco incorrer em qualquer violao do direito de marcas por conta da
inexistncia de autorizao.
FGV DIREITO RIO 125

AULA 11: MARCAS: PROCEDIMENTOS PARA PROTEO
SUMRIO
1. Quem pode requerer registro. 2. Aquisio dos direitos e prazo de vali-

dade. 3. Prioridade. 4. Vedaes ao registro. 5. Perda dos direitos. 6. Proce-
dimentos administrativos no INPI: busca prvia, depsito, oposio, exame,
registro, processo administrativo de nulidade (PAN). 7. Procedimentos judi-
ciais. 8. No so marcas: Indicaes geogrficas.
LEITURA OBRIGATRIA

Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2003, pp. 832-835, 891-896, 913-924(Indica-
es Geogrficas).
CERQUEIRA, Joo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, vol. I, parte I.

Revista Forense: Rio de Janeiro, 1946, pp. 340-53, 364-74, 376-89 e 403-22.
1. ROTEIRO DE AULA
1.1. Quem pode requerer registro
Segundo o art. 128 da LPI,
Podem requerer registro de marca as pessoas fsicas ou jurdicas de di-

reito pblico ou de direito privado.
1 As pessoas de direito privado s podem requerer registro de marca
relativo atividade que exeram efetiva e licitamente, de modo direto ou
atravs de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no
prprio requerimento, esta condio, sob as penas da lei.
H de se ressaltar que quando uma pessoa fsica querer um pedido de

registro perante o INPI, a mesma tem de comprovar que exerce efetiva e lici-
tamente a atividade relacionada ao pedido de registro. Portanto, para servios
mdicos, por exemplo, somente uma pessoa inscrita no CRM139 que pode 139
Conselho Regional de Medicina.
FGV DIREITO RIO 126

fazer um pedido de registro. Para servios advocatcios, a pessoa deve estar

inscrita na OAB140; para servios de engenharia, no CREA141, e assim por
diante. Caso a profisso no seja regulada por uma entidade, a pessoa fsica
deve provar de alguma forma que exerce de fato as atividades reivindicadas:
uma estilista de moda pode juntar pginas de uma revista com seus vestidos,
por exemplo.
1.2. Aquisio dos direitos e prazo de validade
Conforme disposto no art. 129 da LPI, os direitos relativos a uma marca

somente so adquiridos com a concesso do registro validamente expedido,
ou seja, estamos diante de um sistema atributivo de direitos. A propriedade
da marca somente adquirida aps a concesso de um registro vlido. Antes
disso temos apenas uma expectativa de direito e no h que se falar em pro-
priedade de marca antes da concesso do registro.
H, contudo, uma exceo ao sistema atributivo. O pargrafo primeiro do
art. 129 da LPI prev a possibilidade de se declarar um direito j existente:
Art. 129 1 Toda pessoa que, de boa f, na data da prioridade

ou depsito, usava no Pas, h pelo menos 6 (seis) meses, marca idntica
ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou servio idntico,
semelhante ou afim, ter direito de precedncia ao registro.
Como se v, portanto, o pargrafo primeiro do art. 129 traz uma exceo

ao sistema atributivo e, no caso especfico de que trata, o sistema passa a ser
declarativo de direitos. Quando uma pessoa, fsica ou jurdica, utiliza de boa
f uma marca no Brasil, sem contudo ter feito seu pedido de registro perante
o INPI, e uma terceira pessoa passa a utilizar tal marca, ou outra semelhante,
para distinguir produtos ou servios idnticos, semelhantes ou afins, a pes-
soa que a utiliza de boa f, por pelo menos seis meses contados da data do
depsito de terceiros ou da data da prioridade, ter direito de precedncia
ao registro, ou seja, ter direito de registrar tal marca, mesmo que no tenha
feito pedido de registro anterior e mesmo que a terceira pessoa j tenha feito
um pedido de registro.
Em outras palavras, mesmo que no se tenha depositado um pedido de
registro, se a pessoa utiliza uma marca, de boa f, por pelo menos seis meses
antes do pedido de registro de terceiros, aquela pessoa que a utiliza de boa
f ter direito de precedncia e poder, alm de impedir o registro e uso dos
terceiros, registrar sua marca no Brasil.
Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com o entendimento do INPI, 140
Ordem dos Advogados do Brasil.
o usurio de boa f que invocar o pargrafo primeiro do art. 129 da LPI deve, 141
Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia.
FGV DIREITO RIO 127

obrigatoriamente, protocolar, no prazo de 60 dias, pedido de registro da mar-

ca defendida com base no pargrafo mencionado, caso contrrio no far jus
exceo prevista em lei.
O sistema marcrio brasileiro , pois, atributivo de direitos, com a exce-
o do pargrafo primeiro do art. 129 da LPI, que prev a declarao de um
direito.
De acordo com o disposto no art. 133 da LPI, o prazo de vigncia de um
registro de marca de dez anos, prorrogvel por perodos iguais e sucessivos,
indefinidamente:
Art. 133. O registro da marca vigorar pelo prazo de 10 (dez) anos,

contados da data da concesso do registro, prorrogvel por perodos iguais
e sucessivos.142
1.3. Prioridade
A Conveno da Unio de Paris para a Proteo da Propriedade Industrial

(CUP), datada de 1883, trouxe o que chamamos de prioridade unionista,
ou seja, o nacional de uma nao membro que legalmente depositar um pe-
dido de registro de uma marca no seu pas ter o direito de prioridade de
depositar o pedido de registro dessa mesma marca em todas as demais naes
participantes da CUP, no perodo de 06 (seis) meses143 contados da data do
primeiro depsito.
Por exemplo, um brasileiro que depositar uma marca no Brasil, durante
o prazo de 06 (seis) meses, ter prioridade no depsito do pedido de registro
de tal marca nos demais pases membros da CUP. Ou, ao contrrio, se uma
marca for depositada na Alemanha, por exemplo, que faz parte da CUP, o
depositante daquela marca ter direito de prioridade no depsito da mesma
marca aqui no Brasil, contados 06 (seis) meses do depsito originrio l na
Alemanha.
Se em 1 de janeiro de 2007 a marca hipottica HOLZ foi depositada na
Alemanha, o titular daquela marca possui 06 (seis) meses, a contar da data 142
Os pargrafos do art. 133 so:
do depsito originrio na Alemanha, para depositar a mesma marca em qual- 1 O pedido de prorrogao dever
ser formulado durante o ltimo ano de
quer outro pas que faa parte da CUP, como o Brasil, por exemplo. Assim, se vigncia do registro, instrudo com o
comprovante do pagamento da respec-
uma terceira pessoa, em 23 de junho de 2007, depositar a marca HOLZ aqui tiva retribuio.
no Brasil, o titular alemo do depsito originrio ter direito de prioridade 2 Se o pedido de prorrogao no
tiver sido efetuado at o termo final da
perante o depsito feito pela terceira pessoa aqui no Brasil, caso o titular exer- vigncia do registro, o titular poder fa-
z-lo nos 6 (seis) meses subseqentes,
a seu direito de prioridade at o dia 30 de junho de 2007, ou seja, deposite mediante o pagamento de retribuio
adicional.
a marca no Brasil dentro de 06 (seis) meses contados do depsito originrio. 3 A prorrogao no ser con-
Nossa LPI implementou a prioridade unionista da seguinte forma: cedida se no atendido o disposto no
art. 128.
143
Art. 4, C, (1), da CUP.
FGV DIREITO RIO 128

Art. 127. Ao pedido de registro de marca depositado em pas que man-

tenha acordo com o Brasil ou em organizao internacional, que produza
efeito de depsito nacional, ser assegurado direito de prioridade, nos prazos
estabelecidos no acordo, no sendo o depsito invalidado nem prejudicado
por fatos ocorridos nesses prazos.144
1.4. Vedaes ao registro
O art. 124 da LPI enumera um rol taxativo de sinais que no so registr-

veis como marca:
Art. 124. No so registrveis como marca:
I braso, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monu-

mento oficiais, pblicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem
como a respectiva designao, figura ou imitao;
II letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de
suficiente forma distintiva;
III expresso, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrrio
moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas
ou atente contra liberdade de conscincia, crena, culto religioso ou idia e
sentimento dignos de respeito e venerao;
IV designao ou sigla de entidade ou rgo pblico, quando no
requerido o registro pela prpria entidade ou rgo pblico;
V reproduo ou imitao de elemento caracterstico ou diferencia-
dor de ttulo de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetvel
de causar confuso ou associao com estes sinais distintivos;
VI sinal de carter genrico, necessrio, comum, vulgar ou simples-
mente descritivo, quando tiver relao com o produto ou servio a distin-
guir, ou aquele empregado comumente para designar uma caracterstica do
produto ou servio, quanto natureza, nacionalidade, peso, valor, quali-
dade e poca de produo ou de prestao do servio, salvo quando revesti-
dos de suficiente forma distintiva;
VII sinal ou expresso empregada apenas como meio de propaganda;
VIII cores e suas denominaes, salvo se dispostas ou combinadas de
modo peculiar e distintivo;
IX indicao geogrfica, sua imitao suscetvel de causar confuso
ou sinal que possa falsamente induzir indicao geogrfica;
X sinal que induza a falsa indicao quanto origem, procedncia,
natureza, qualidade ou utilidade do produto ou servio a que a marca se
destina; 144
Para a redao dos pargrafos 1 a
4, do art. 127, vide a Lei 9.279/96.
FGV DIREITO RIO 129

XI reproduo ou imitao de cunho oficial, regularmente adotada

para garantia de padro de qualquer gnero ou natureza;
XII reproduo ou imitao de sinal que tenha sido registrado como
marca coletiva ou de certificao por terceiro, observado o disposto no art. 154;
XIII nome, prmio ou smbolo de evento esportivo, artstico, cul-
tural, social, poltico, econmico ou tcnico, oficial ou oficialmente reco-
nhecido, bem como a imitao suscetvel de criar confuso, salvo quando
autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;
XIV reproduo ou imitao de ttulo, aplice, moeda e cdula da
Unio, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territrios, dos Municpios,
ou de pas;
XV nome civil ou sua assinatura, nome de famlia ou patronmico
e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou
sucessores;
XVI pseudnimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome arts-
tico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou
sucessores;
XVII obra literria, artstica ou cientfica, assim como os ttulos que
estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetveis de causar confuso
ou associao, salvo com consentimento do autor ou titular;
XVIII termo tcnico usado na indstria, na cincia e na arte, que
tenha relao com o produto ou servio a distinguir;
XIX reproduo ou imitao, no todo ou em parte, ainda que com
acrscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto
ou servio idntico, semelhante ou afim, suscetvel de causar confuso ou
associao com marca alheia;
XX dualidade de marcas de um s titular para o mesmo produto ou
servio, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem
de suficiente forma distintiva;
XXI a forma necessria, comum ou vulgar do produto ou de acon-
dicionamento, ou, ainda, aquela que no possa ser dissociada de efeito
tcnico;
XXII objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial
de terceiro; e
XXIII sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que
o requerente evidentemente no poderia desconhecer em razo de sua ativi-
dade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em territrio nacional ou em
pas com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de
tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou servio idntico,
semelhante ou afim, suscetvel de causar confuso ou associao com aquela
marca alheia.
FGV DIREITO RIO 130

Cumpre ressaltar que o inciso VI, que trata de sinal genrico, necessrio,
comum, vulgar ou simplesmente descritivo, sem capacidade distintiva, bem
como o inciso XIX, referente a reproduo e imitao de marca alheia, so
os dois incisos mais comumente utilizados na defesa dos direitos marcrios.
Como a inteno desta apostila no esgotar os temas, mas apenas introduzi-
-los, trataremos dos principais incisos acima em sala de aula.
1.5. Perda dos direitos
Segundo o art. 142 da LPI, o registro de marca extingue-se nas seguintes

condies:
i) pela expirao do prazo de vigncia;

ii) pela renncia, podendo esta ser total ou parcial em relao aos pro-
dutos ou servios;
iii) pela caducidade, ou
iv) caso a pessoa domiciliada no exterior no constitua e mantenha
procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com
poderes para represent-la administrativa e judicialmente, inclusive
para receber citaes.
A caducidade pode ser requerida por qualquer pessoa com legtimo in-
teresse, aps 05 (cinco) anos da concesso do registro da marca. Ou seja, o
titular do registro da marca possui 05 (cinco) anos para comear a utilizar a
marca no Brasil. Nesse prazo de 05 (cinco) anos contados da concesso do
registro ele encontra-se garantido e no precisa comprovar o uso da marca.
Caso seja requerida a caducidade de uma marca, o titular ser intimado
para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o nus de pro-
var o uso da marca ou justificar seu desuso por razes legtimas.145
O registro de uma marca caduca quando, na data do requerimento da
caducidade:146
i) o uso da mesma no tiver sido iniciado no Brasil, ou

ii) o uso da mesma tiver sido interrompido por mais de 05 (cinco)
anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada
com modificao que implique alterao de seu carter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro.
145
Art. 143, pargrafo 2, da Lei
Contudo, conforme mencionado acima, no ser declarado caduco o regis- 9.279/96.
tro da marca se o titular justificar o desuso da mesma por razes legtimas.147 146
Art. 143, I e II, da Lei 9.279/96.
147
9.279/96.
FGV DIREITO RIO 131

1.6. Procedimentos administrativos no INPI: busca prvia, depsito, oposio, exa-

me, registro, processo administrativo de nulidade (PAN)
Desde 1 de setembro de 2006, o INPI, por meio da Resoluo n 127/06,

instituiu o mdulo eletrnico e-MARCAS, um sistema eletrnico para de-
mandar servios ou praticar atos processuais relativos a registros ou pedidos
de registro de marcas, por meio dos formulrios eletrnicos disponveis no
site do INPI.
Antes do depsito do pedido de registro de marca prudente realizar uma
busca prvia no banco de dados do INPI a fim de se constatar a existncia
ou no de pedido de registro ou de marca registrada idntica ou substancial-
mente semelhante pretendida para depsito, e se os servios ou produtos
tambm so semelhantes ou afins.
A busca prvia pode ser efetuada (i) pelo prprio usurio ou interessado
no registro, atravs de pesquisa no website do INPI, (ii) pelo Instituto, atra-
vs de requisio por meio de formulrio especfico, ou (iii) pelo procurador
do interessado no registro da marca.
O INPI publica semanalmente a Revista da Propriedade Industrial (RPI),
que o meio de comunicao oficial entre o Instituto e as partes interessa-
das. Nela, so publicados todos os atos e decises do INPI no que tange aos
processos marcrios. A partir da publicao dos despachos na RPI se inicia a
contagem dos prazos para atuao da parte interessada.
Os despachos do INPI so identificados atravs de cdigos numricos,
cada um com seu significado especfico.
Em alguns casos, o INPI, ao conceder registros de marcas, estabelece res-
salvas quanto ao uso da referida marca. So as chamadas apostilas, que con-
sistem em limitaes ao direito de proteo concedido ao titular do registro
da marca.
Quando a marca concedida no possui alta distintividade, ou composta
por expresso comum para os produtos ou servios em que foi registrada, o
INPI usualmente estabelece que determinada expresso no goza de direito
de uso exclusivo se considerada separadamente. A expresso protegida so-
mente se utilizada em conjunto com as demais que compem a marca. Ou
seja, as palavras isoladas no so protegidas; qualquer outra pessoa que queira
usar ou at mesmo registrar uma das palavras reivindicadas no registro ante-
rior esta livre para tanto e o titular do registro no a pode impedir de faz-lo.
Mas caso essa terceira pessoa use ou tente registrar marca no apenas com
uma das palavras que compem a marca anterior, e sim com a combinao
das palavras registradas pelo titular anterior, a sim a terceira pessoa pode ser
impedida de faz-lo.
FGV DIREITO RIO 132

Como ensinado anteriormente, uma vez realizada a busca prvia e no en-

contrados pedidos de registro ou registros de marcas impeditivos ao registro
da marca em questo, o prximo passo o depsito do pedido de registro.
O procedimento se baseia na Lei de Propriedade Industrial (LPI) e no
Manual do Usurio editado pelo INPI, o qual pode ser obtido no website
do INPI.
O pedido148 deve se referir a um nico sinal distintivo e a uma nica clas-
se, e indicar a especificao dos produtos ou servios conforme classificao
estabelecida pela Classificao Internacional de Produtos e Servios. Deve
conter, ainda:
(i) Requerimento devidamente preenchido pelo usurio contendo in-

formaes tais como dados do titular, nome da marca, apresentao
(i.e., nominativa, figurativa, mista ou tridimensional), logotipo, se
aplicvel, dados da guia de recolhimento de taxa aplicvel, assinatu-
ra do procurador, dentre outras;
(ii) Procurao, no caso de o titular no requerer pessoalmente;
(iii) Contrato Social do titular, para fins de comprovao de compa-

tibilidade entre o objeto social e os produtos ou servios indicados
no requerimento;
(iv) Documentao especfica para cada tipo de marca (i.e., etiquetas,

quando se tratar de marca mista, figurativa ou tridimensional); e
(v) Comprovante de pagamento da retribuio relativa ao depsito do

pedido de registro.
Uma vez protocolado o pedido de registro no INPI, feito um exame

formal a fim de verificar: (i) o correto preenchimento do requerimento, (ii) a
apresentao de todos documentos necessrios instruo do pedido, quais
sejam, etiqueta com o logotipo, em caso de marca de natureza mista, fi-
gurativa ou tridimensional, e comprovante de recolhimento de retribuio
correspondente ao depsito, e (iii) a apresentao dos documentos comple-
mentares, como procurao, contrato social, dentre outros.
Passado o exame preliminar formal, o pedido de registro recebe um n-
mero de identificao do seu processo e a data de apresentao do pedido
considerada sua data de depsito oficial. Tal data fundamental para fins de
prioridade de depsito, j que, em regra, aquele que depositou primeiro o
pedido de registro ter direito ao seu registro.
148
Ver artigos 155 a 157 da Lei
9.279/96.
FGV DIREITO RIO 133

Caso no exame preliminar formal se verifique o no cumprimento dos

requisitos acima, sero formuladas exigncias a serem cumpridas pelo reque-
rente em at cinco dias a contar do recebimento da documentao protoco-
lada anteriormente. No cumpridas as exigncias, o pedido desconsiderado,
como se no houvesse existido. Do contrrio, o pedido preliminarmente
aceito e publicado na RPI, para conhecimento de terceiros e, querendo, apre-
sentao de manifestaes contrrias ao registro da marca, tema este que ser
tratado adiante.
O exame de mrito do pedido de registro ocorre aps o transcorrer do
prazo para apresentao de oposio por terceiros 60 dias a contar da pu-
blicao do pedido de registro na RPI tendo ou no havido apresentao
de oposio.149
Preliminarmente, os examinadores do INPI procedem busca de anterio-
ridade, que consiste na verificao da existncia ou no de pedido de registro
ou de registro idntico ou semelhante, depositado ou registrado anterior-
mente; anlise dos documentos apresentados junto ao pedido de registro e
eventuais oposies de terceiros.
Durante o exame, pode ser formulada exigncia que deve ser cumprida
pelo requerente no prazo de 60 dias a contar de sua publicao na RPI.150
No respondida a exigncia, o pedido ser definitivamente arquivado, no
cabendo recurso contra essa deciso. No entanto, se ao menos respondida,
ainda que no cumprida, ou contestada a sua formulao, h prosseguimento
ao exame.151
O examinador analisa o pedido de registro levando em considerao a
existncia ou no de oposio, ainda que sua apresentao no deva obriga-
toriamente vincular a deciso no processo.
Outro ponto considerado pelo examinador a incidncia ou no das hi-
pteses previstas nos artigos 124, 125, 126 e 129, pargrafo primeiro, da LPI,
quais sejam: (i) sinais no registrveis, (ii) marca de alto renome, (iii) marca
notoriamente conhecida, e (iv) primeiro uso de boa f.
Terminada a anlise, o INPI publica ou: (i) o sobrestamento do exame
do pedido de registro mais recente at publicao da deciso final do pedido
de registro anterior, caso exista marca depositada anteriormente, apontada
como impeditiva na busca de anterioridade; ou (ii) o deferimento do pedido
de registro, momento em que o requerente deve efetuar o pagamento das
taxas finais para expedio do certificado de registro da marca e proteo ao
primeiro decnio; ou (iii) o indeferimento do pedido de registro, apontando
o dispositivo legal que fundamentou sua deciso.
Da deciso que indefere o pedido de registro cabe recurso no prazo de 60
dias a contar da publicao da deciso, o qual recebido nos efeitos suspen- 149
Art. 158, da Lei 9.279/96.
sivo e devolutivo. 150

Art. 159, caput, da Lei 9.279/96.
151
Art. 159, pargrafos primeiro e se-
gundo, da Lei 9.279/96.
FGV DIREITO RIO 134

Os interessados na deciso do pedido de registro so intimados a, em que-

rendo, oferecerem contra-razes ao recurso. Uma vez publicada a deciso
do recurso, mantendo o indeferimento ou reformando a deciso de forma a
deferir o pedido de registro, encerra-se a esfera administrativa, cabendo dis-
cusso da questo apenas no Poder Judicirio.
Caso, contudo, tenha havido oposio por parte de terceiro interessado, o
depositante do pedido de registro tem a faculdade de se manifestar no prazo
de 60 dias. Vale destacar que a no apresentao de manifestao sobre opo-
sio no configura revelia, muito menos significa que as alegaes feitas pela
opoente so verdadeiras. Decorrido o prazo para manifestao do oposto, o
tcnico do INPI examina o pedido de registro.
Supondo-se que o pedido de registro seja deferido e a marca registrada
eventualmente gere possibilidade de confuso com outra j registrada, o ti-
tular desta ltima tem a faculdade de ingressar com um processo administra-
tivo de nulidade (PAN), requerendo seja declarado nulo o registro da marca
recm concedida.
O PAN, que tem fundamento no artigo 168 da LPI, pode ser instaurado
por qualquer pessoa fsica ou jurdica, com legtimo interesse, inclusive pelo
INPI ex officio, ou seja, por iniciativa prpria do INPI, sem haver necessidade
que algum o provoque, a fim de rever seu ato concessrio de registro.
O prazo para interposio do PAN de 180 (cento e oitenta) dias a contar
da concesso do registro, sendo certo que o titular do registro da marca obje-
to do PAN pode apresentar contestao em at 60 dias a contar da publicao
do PAN na RPI.
Superada esta fase, o PAN examinado e decidido pelo Presidente do
INPI, o qual tem a prerrogativa de formular exigncias durante o exame, as
quais devero ser cumpridas em 60 dias a contar da publicao. A deciso
final pode determinar a manuteno do registro ou declarar sua nulidade,
que pode ser parcial ou total.
Importante ressaltar que no cabvel qualquer recurso contra a deciso
proferida no PAN, encerrando-se, portanto, a instncia administrativa. Des-
sa forma, instaurao do PAN o ltimo remdio na esfera administrativa
antes de se acionar o Poder Judicirio.
A deciso do PAN tem efeitos retroativos, alcanando todos os atos que
desencadearam a concesso do ttulo, inclusive quanto ao dever de indenizar
terceiros prejudicados pelo exerccio de um direito considerado ilegtimo.
1.7. Procedimentos judiciais
Encerrada a via administrativa, pode-se recorrer ao Poder Judicirio para

se obter a nulidade de um registro de marca.
FGV DIREITO RIO 135

De acordo com o art. 174 da LPI, a ao para declarar a nulidade do re-

gistro prescreve em 5 (cinco) anos contados da data da concesso do registro
da marca.
A ao de nulidade, segundo o art. 175, caput, da LPI, deve ser obrigato-
riamente ajuizada no foro da Justia Federal e o INPI, quando no for autor
da ao, deve necessariamente intervir no feito, alm de, aps transitada em
julgado a deciso da ao de nulidade, o INPI ficar obrigado a publicar uma
anotao no processo da marca em questo, para cincia de terceiros.152
Tal ao de nulidade pode ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa
com legtimo interesse, sendo certo que o juiz pode, nos autos da ao de
nulidade, determinar liminarmente a suspenso dos efeitos do registro e do
uso da marca, atendidos os requisitos processuais prprios.153
Quanto a danos causados a marcas registradas, independentemente da
ao criminal, o prejudicado poder intentar as aes cveis que considerar
cabveis na forma do Cdigo de Processo Civil.154 Conforme redao do art.
208 da LPI, a indenizao ser determinada pelos benefcios que o prejudi-
cado teria auferido se a violao no tivesse ocorrido.
E ainda fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos
em ressarcimento de prejuzos causados por atos de violao de direitos de
propriedade industrial e atos de concorrncia desleal no previstos... na LPI
... tendentes a prejudicar a reputao ou os negcios alheios, a criar confuso
entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de servio, ou
entre os produtos e servios postos no comrcio.155
Ademais, nos casos de reproduo ou de imitao flagrante de marca regis-
trada, o juiz da causa pode determinar a apreenso de todas as mercadorias,
produtos, objetos, embalagens, etiquetas etc. que contenham a marca falsifi-
cada ou imitada.156
Ainda, no tocante a lucros cessantes, nossa LPI cria critrios157 para clcu-
lo referente a violao de marca registrada. Dentre os trs critrios a seguir, o
mais favorvel ao prejudicado o que deve prevalecer:
I os benefcios que o prejudicado teria auferido se a violao no

tivesse ocorrido; ou
II os benefcios que foram auferidos pelo autor da violao do direito;
ou
III a remunerao que o autor da violao teria pago ao titular do 152
Pargrafo segundo do art. 175, da
Lei 9.279/96.
direito violado pela concesso de uma licena que lhe permitisse legalmente 153
Art. 173 e seu pargrafo nico, da Lei
explorar o bem. 9.279/96.
154
Art. 207, da Lei 9.279/96.
Por ltimo, conforme redao do art. 225 da LPI, a ao para reparao de 155
Art. 209, da Lei 9.279/96.
dano causado a marca registrada prescreve em 05 (cinco) anos. 156

9.279/96.
157
Art. 210, da Lei 9.279/96.
FGV DIREITO RIO 136

1.8. No so marcas: Indicaes geogrficas
A indicao geogrfica um termo geral que engloba dois tipos especficos

de proteo do uso de determinado nome geogrfico de pas, cidade, regio
ou localidade de seu territrio enquanto associado a um produto ou servio:
(a) a indicao de procedncia; e a (b) denominao de origem.
A matria est prevista pelo acordo TRIPS em seus artigos 22, 23 e 24 e
foi recepcionada pela legislao brasileira no Cdigo de Propriedade Indus-
trial (Lei 9.279/96) em seus artigos 176 a 182.
Segundo a definio legal do artigo 177 do CPI, considera-se indicao
de procedncia o nome geogrfico de pas, cidade, regio ou localidade de seu
territrio, que se tenha tornado conhecido como centro de extrao, produ-
o ou fabricao de determinado produto ou de prestao de determinado
servio. J a denominao de origem, disciplinada no artigo 178 do CPI
o nome geogrfico de pas, cidade, regio ou localidade de seu territrio,
que designe produto ou servio cujas qualidades ou caractersticas se devam
exclusiva ou essencialmente ao meio geogrfico, includos fatores naturais e
humanos.
A denominao de origem e a indicao de procedncia no se confun-
dem. Na indicao de procedncia o requisito principal que o local tenha
se tornado conhecido como centro de extrao, produo ou fabricao de
produto ou servio. Protege-se o nome geogrfico que conquistou fama ou
que ganhou certa reputao, sendo este o fator diferencial. J na indicao
de origem o fator relevante para sua configurao que a qualidade ou as
caractersticas especficas do produto ou servio se devam exclusiva ou essen-
cialmente ao meio geogrfico includos fatores naturais (como p.ex. a quan-
tidade de sol a que as uvas so expostas ao longo do ano) ou fatores humanos
(como p. ex. pelo emprego de determinada tcnica na fabricao do produto
ou na prestao do servio). A interpretao que se tem feito da ltima parte
do artigo sobre denominaes de origem que os fatores sejam humanos ou
naturais e no humanos e naturais.
Saindo da abstrao legal para a realidade, analisaremos alguns exemplos
que ajudaro na compreenso do tema: (a) champanhe (b) cachaa; (c) Vale
dos Vinhedos; (d) conhaque.
Champanhe
O nome champanhe, constitui uma denominao de origem, ou uma

Appellation dOrigine Contrle, como chamam os franceses, concedida ao
vinho espumante produzido na regio de Champagne localizada no norte
da Frana, atravs do mtodo champenoise. Como requer o artigo 177 do
FGV DIREITO RIO 137

CPI, resta atendido tanto o requisito da referncia ao local de origem como

a qualidade ou caractersticas do meio geogrfico gerados por fatores natu-
rais e humanos [ver regulamento INPI e adensar]. Antes do atual CPI, o
ordenamento jurdico brasileiro no previa a proteo das denominaes de
origem, mas to somente das indicaes de procedncia. Este fato que levou
o STF a decidir a favor do uso do nome champanhe para designar vinhos
espumantes, ainda que estes no tivessem sido produzidos na regio francesa
de nome semelhante, ou que no atendessem a determinado mtodo de pro-
duo. O entendimento da corte foi que o requisito predominante neste caso
seria a qualidade inerente ao produto e no a referncia ao local. Com o novo
cdigo, essa interpretao obviamente caiu por terra e vinhos espumantes
produzidos fora da regio de Champagne ou que no atendam aos requisitos
de qualidade especficos no podem ser assim designados.
Vale dos Vinhedos
O Vale dos Vinhedos uma conhecida rea de produo de vinhos loca-

lizada na Serra Gacha entre os municpios de Garibaldi, Bento Gonalvez e
Monte Belo do Sul. Diferentemente do exemplo anterior, nesta modalidade
de indicao geogrfica (indicao de procedncia) o requisito principal no
a qualidade ou o mtodo de produo do vinho, mas o fato daquela rea
especfica ser reconhecida como fabricante deste tipo de produto. O Vale dos
Vinhedos foi a primeira indicao de procedncia reconhecida pelo INPI no
Brasil.
Conhaque
O Conhaque uma bebida destilada originria da regio de Cognac na

Frana. Apesar de preencher a maioria dos requisitos para configurar uma
indicao geogrfica, o nome Conhaque no foi reconhecido como tal. Isto
se deve exceo prevista no artigo 180 do CPI que estabelece que quando
o nome geogrfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou
servio, no ser considerado indicao geogrfica.
Cachaa
O caso da cachaa peculiar. Diferentemente de outras indicaes geo-

grficas brasileiras, ela foi reconhecida como tal pelo decreto 4.062 de 2001.
Apesar de ser indicao geogrfica por fora do decreto, o nome cachaa no
um nome geogrfico. O seu enquadramento como tal justifica-se pois o
FGV DIREITO RIO 138

TRIPS em seu artigo 22 permite que o pas membro proteja determinada

indicao de produto como originrio de seu territrio. Para Marcos Gonal-
ves, o TRIPS permite a proteo de um produto que tenha adquirido cono-
tao geogrfica, independentemente de ser um nome geogrfico: O termo
cachaa, embora no sendo nome geogrfico, obteve conotao geogrfica
passando a ser vinculado rea do territrio brasileiro. O mesmo aconteceu
com a tequila no Mxico.
Indicao geogrfica e marca
No se deve confundir indicao geogrfica com marca. Enquanto esta

um signo distintivo destinado a distinguir produto ou servio de outro
idntico ou afim, de origem diversa, a indicao geogrfica indica que deter-
minados produtos ou servios so procedentes de determinada regio e/ou
atendem a determinados padres de qualidade, sem individualiz-los subje-
tivamente. Enquanto um fabricante pode se opor utilizao de sua marca
por qualquer pessoa, o mesmo no ocorre entre fabricantes de uma mesma
rea geogrfica em relao indicao geogrfica, se os requisitos legais forem
atendidos. Dessa forma, seria possvel que duas empresas de queijo do Estado
de Rondnia utilizassem a mesma indicao geogrfica queijo de Rondnia.
Se uma delas registrasse a marca Queijos Rondnia, a outra no poderia se
utilizar desta marca, mas nada a obstaria a continuar a utilizar a indicao
geogrfica. Nas palavras de Denis Borges Barbosa, no h uma exclusividade
subjetiva no tocante s indicaes geogrficas: a propriedade personalizada de
tais signos distintivos impossvel por sua prpria natureza.
Existem hipteses em que nomes geogrficos podem ser utilizados como
marca. Segundo o art. 181 do CPI, o nome geogrfico que no constitua
indicao de procedncia ou denominao de origem poder servir de ele-
mento caracterstico de marca para produto ou servio, desde que no induza
a falsa procedncia. Exemplos disso, so a marcas Macarro Tocantins,
Araguari Biscoitos Maria e gua Mineral Natural Lindia.
Registro
O registro das indicaes geogrficas no Brasil feito pelo INPI e tem

suas regras disciplinadas pela resoluo do INPI n 75/00. Esta resoluo
estabelece no pargrafo nico de seu artigo 1 que o registro referido no
caput de natureza declaratria e implica no reconhecimento das indica-
es geogrficas.O registro tem carter declaratrio e no constitutivo. Ele
reconhece uma situao de fato previamente existente.
FGV DIREITO RIO 139

At hoje duas indicaes geogrficas brasileiras foram concedidas: Vale dos

Vinhedos e Caf do Cerrado. Alm destas regies, tambm esto sob anlise
no Brasil o reconhecimento de nomes geogrficos da carne dos pampas, o de
doces artesanais de Pelotas, entre outros. A lista abaixo mostra os pedidos de
indicao geogrfica feitos junto ao Instituto Nacional de Propriedade Inte-
lectual. Os marcados em amarelo foram efetivamente concedidos.
FGV DIREITO RIO 140

AULA 12. NOMES DE DOMNIO
SUMRIO
1. Surgimento e funo dos nomes de domnio. 2. Conflitos envolvendo

nomes de domnio e marcas. 3. A resoluo dos conflitos entre marca e nome
de domnio na OMPI. 4. Questes prticas sobre as decises da OMPI
LEITURA OBRIGATRIA
Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Disponvel em http://

www.icann.org/pt/help/dndr/udrp/policy
Rules for Uniform Domain Dispute Resolution policy. isponvel em http://

www.icann.org/en/help/dndr/udrp/rules
VDEOS
Melih Bilgil. History of the Internet. Disponvel em https://www.youtube.

com/watch?v=9hIQjrMHTv4
Aaron Titus. How the Internet Works in 5 minutes. Disponvel em https://

www.youtube.com/watch?v=7_LPdttKXPc
Centr. How the DNS works. Disponvel e

https://www.youtube.com/watch?v=_Y-8e98d-pY
1. ROTEIRO DE AULA
1.1. Surgimento e funo dos nomes de domnio
A Internet uma rede de computadores interligados entre si. Para que

a comunicao entre cada um dos inmeros computadores ligados na rede
acontea, preciso que um computador seja capaz de encontrar o outro.
Desde o final da dcada de 60, um grupo denominado Fora Tarefa de
Engenharia da Internet (Internet Engineering Task Force) foi criado para pro-
por solues sobre como resolver esse obstculo. A soluo proposta por esse
FGV DIREITO RIO 141

grupo deu-se por meio da criao de um standard, isto , um padro que

permitisse a todos os computadores conectados falarem a mesma lngua e
encontrarem uns aos outros no ambiente da rede.
Esse standard levou estruturao do sistema de nomes de domnios e de
nmeros IP de Internet Protocol , que, em ltima anlise, foi o elemento
fundamental para o surgimento da Internet. Para encontrar uma determina-
da pgina na Internet, preciso digitar um endereo eletrnico no programa
de navegao. A digitao desse endereo permite ao programa de navegao
encontrar o nmero no qual a pgina procurada est armazenada. Esse pro-
cedimento acontece de modo automtico, sem que o usurio sequer perceba
a operao. Porm, isso nem sempre foi assim...
Antes do uso dos nomes de domnio tais como www.fgv.br , ape-
nas nmeros eram utilizados. Por meio desses nmeros, um computador
encontrava outro na rede. Esses nmeros tm uma forma parecida com
200.180.162.107, ou ainda 68.8.19.117. Eles desempenham a mesma fun-
o que os nomes de domnio, qual seja, permitir que um computador en-
contre outro na rede.
Por motivos bvios, os nomes de domnio surgiram como um mecanismo
para facilitar a memorizao e a utilizao dos endereos na Internet, j que
muito mais fcil lembrar e utilizar um endereo como www.msn.com do que
digitar um nmero como 207.68.176.250.
Os conflitos sobre nomes de domnio comearam a surgir a partir do fato
de que s pode existir um nico nome para cada endereo numrico ou grupo
de endereos numricos que se pretende acessar.
Conseqentemente, duas pessoas interessadas em registrar o mesmo nome
para permitir que usurios da Internet possam lhes visitar as pginas na rede
podero entrar em uma potencial disputa ou o nome levar pgina de
uma pessoa ou levar pgina da outra.158
1.2. Conflitos envolvendo nomes de domnio e marcas
O registro de nomes de domnio que refletem, de forma direita ou indi-

reta, marcas detidas por terceiros tornou-se conduta reiterada na Internet,
angariando as atenes dos especialistas em propriedade industrial.
Essa situao foi proporcionada pelo sistema adotado para o registro de
nomes de domnio concernente na poltica do first come, first served. Ou
seja, quem primeiro apresentar o requerimento para registro do nome de
domnio ser, salvo algumas excees, o seu titular. 158
Por exemplo, algum que queira
registrar o nome de domnio idiota.
O cenrio de conflito se tornou realidade com uma srie de registros rea- com.br para referir-se ao endereo de
sua pgina na Internet ter de negociar
lizados por pessoas que nenhuma relao possuam com determinada marca, com o usurio Daniel Carvalho Campie-
muitas vezes j registrada no INPI. Diversas decises foram proferidas sobre lo, que registrou esse domnio no dia 17
de setembro de 2002.
FGV DIREITO RIO 142

o assunto. No caso abaixo, por exemplo, uma empresa foi impedida de uti-
lizar o nome de domnio ignoticias.com.br por conta de ao movida pela
Internet Group do Brasil Ltda, titular de diversas marcas registradas que pos-
suem como sinal caracterstico expresso IG:
Concorrncia desleal. Internet. Propriedade industrial. Ao ordinria

objetivando a cessao do uso de nome de domnio na Internet. Confronto
entre nome de domnio registrado na FAPESP Fundao de Amparo `a
Pesquisa do Estado de So Paulo e, de outro lado, outros nomes de domnio
registrados na mesma entidade e marcas nominativas e mistas de industria
e comrcio depositadas no INPI Instituto Nacional da Propriedade In-
dustrial, todos possuindo como sinal distintivo e caracterstico a expresso
IG. Pedido de liminar especifica prevista na Lei n. 9.279/96, artigo 209,
pargrafo 1. (Lei da Propriedade Industrial), objetivando a absteno de
uso do nome de domnio IGNOTICIAS pela r at o julgamento da ape-
lao, deferido no julgamento do Agravo de Instrumento. Sentena de pro-
cedncia do pedido, determinando, aps o trnsito em julgado, expedio
de oficio `a FAPESP para cancelamento do registro do nome de domnio
IGNOTICIAS.COM.BR. Interposio de apelo pela agravada, recebido
no duplo efeito. Caracterizao de concorrncia desleal passvel de prejudi-
car a reputao ou os negcios da autora, pelo estabelecimento de confuso
entre produtos e servios. Carter meramente declaratrio e sem efeito vin-
culativo para terceiros do registro na FAPESP. Limites ao exerccio da livre
concorrncia. Direito do titular da marca ou seu depositante de zelar pela
respectiva integridade material ou reputao. Improvimento do apelo.159
Acrescente-se a esse panorama a restrita aplicao do princpio da espe-

cialidade no que se refere aos nomes de domnio.160 No campo do direito de
marca, a colidncia entre marcas de certa forma reduzida pela existncia de
diversas classes, para as quais se solicita o registro.
No caso dos nomes de domnio, o nmero de domnios de primeiro nvel
(.com, .org, .edu, etc), que especializam a atividade a ser desenvolvi-
da no endereo eletrnico, mais reduzido.161 Sendo assim, tem-se buscado
ampliar a quantidade de domnios de primeiro nvel para registro a nvel
internacional como forma de apaziguar essa difcil coexistncia.
Visando ao deslinde do referido impasse, a ICANN Internet Corpora-
tion for Assigned Names and Numbers, entidade responsvel pelo desenvolvi- 159
Tribunal de Justia do Rio de Janeiro
Apelao Cvel n 2002.001.20279,
mento de uma gesto internacional para os nomes de domnio, com o auxlio julgada em 19/08/2003.
da OMPI, desenvolveu uma Poltica Uniforme a ser aplicada pelas entidades 160
Andr Lucas e outros. Droit de
lInformatique et de Internet. Paris, PUF,
encarregadas de registrar nomes de domnio, prevendo uma forma alternativa 2001, p. 407.
de resoluo de conflitos emergentes desse registro. 161
Basta verificar o nmero de ativida-
des que poderiam ser includas sob a
rubrica .com.
FGV DIREITO RIO 143

1.3. A resoluo dos conflitos entre marca e nome de domnio na OMPI
Aprovada pela ICANN em 24.10.1999, a Poltica Uniforme de Soluo

de Controvrsias em matria de Nomes de Domnio (Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy UDRP) disponibiliza aos legtimos titulares do
direito de marca um procedimento administrativo para a resoluo de con-
flitos derivados do registro e uso indevido de nome de domnio que corres-
ponda sua marca.
A referida Poltica se aplica aos nomes de domnio: (i) terminados com os
domnios de primeiro nvel como .com, .net, .org; (ii) terminados com
os novos domnios de primeiro nvel, tais como .biz, .info, .name, etc;
e (iii) terminados com os country codes top level domains (ccTLDs) dos pases
que tenham voluntariamente adotado a Poltica.162
Na mesma data foi aprovado o Regulamento da Poltica Uniforme de So-
luo de Controvrsias em matria de Nomes de Domnio (Rules for Uniform
Domain Name Dispute Resolution Policy), estabelecendo as regras procedi-
mentais a serem adotadas para a resoluo dos conflitos. Convencionou-se
que o procedimento administrativo seria gerido por entidades credenciadas
pela ICANN, dentre as quais se destaca a OMPI.
Tendo colaborado na redao da Poltica e do Regulamento, a OMPI,
atravs do seu Centro de Arbitragem e Mediao, estabeleceu-se como a prin-
cipal entidade a disponibilizar um procedimento administrativo para a reso-
luo de conflitos entre marcas e nomes de domnio.
O procedimento administrativo para a resoluo de conflitos entre marca
e nome de domnio na OMPI possui cinco etapas a serem cumpridas, de
acordo com a regulamentao vigente.
Inicialmente, o Requerimento (Complaint) da parte lesada em seu direito
de marca deve ser submetido ao Centro de Arbitragem e Mediao da OMPI.
O envio do instrumento poder ser realizado atravs de correio eletrnico,
devendo ser igualmente encaminhada uma via original e quatro cpias por
meio no eletrnico.
O Requerimento, de acordo com o item 4 (a) da Poltica, dever demons-
trar que: (i) o nome de domnio idntico ou semelhante marca sobre a
qual o Demandante possui direitos, ao ponto de causar confuso com relao
a terceiros; (ii) o Demandado no possui qualquer direito ou interesse legti-
mo sobre o nome de domnio; e (iii) o Demandado registrou e utiliza o nome
de domnio com m-f. 162
A Poltica, uma vez incorporada
De acordo com o item 4 (b) da Poltica, determinadas circunstncias po- voluntariamente por um Pas, passa a
constar do contrato celebrado entre a
dero ser apontadas pelo Demandante no sentido de se comprovar a m-f entidade responsvel pelo registro de
nome de domnio e o requerente do
existente no registro e utilizao do nome de domnio, tais como: (i) o intuito registro. O Brasil ainda no adotou a
Poltica, razo pela qual os nomes de
de aluguel ou revenda para o titular da marca refletida pelo nome de dom- domnio terminados com o ccTLD .br
nio; (ii) o intuito de impedir que o legtimo titular da marca possa explor-la no podem se valer desse mtodo al-
ternativo de resoluo de conflitos.
FGV DIREITO RIO 144

plenamente na Internet, no sendo o Demandado da mesma rea de atuao

do Demandante; (iii) o intuito de obstar os negcios de um competidor; e
(iv) o intuito de obter lucro, valendo-se da clientela alheia, atravs de seme-
lhana/confuso com marca de terceiro.
Em seguida, atestando a conformidade do Requerimento s normas per-
tinentes, ser enviada notificao ao Demandado, solicitando que o mesmo
apresente a sua Resposta (Response) em 20 (vinte) dias, de acordo com o item
5 (a) do Regulamento.
Na elaborao da Resposta, o item 4 (c) da Poltica estabelece as seguintes
situaes que podero ser provadas pelo Demandado como forma de elidir a
alegao de m-f no registro e utilizao do nome de domnio: (i) antes de
qualquer notificao relativa ao procedimento administrativo o Demandado
j utilizava, ou se preparava para utilizar, o nome de domnio para realizar
a oferta de bens ou a prestao de servios em boa-f; (ii) o Demandado
usualmente conhecido pelo nome de domnio, mesmo na ausncia de direito
de marca; e (iii) o Demandado explora o nome de domnio de forma no
comercial, sem inteno de lucrar s custas de clientela alheia.
Caso no seja possvel submeter a Resposta no prazo assinalado pelo
Centro, pode o Demandado solicitar dilao de prazo, apresentando razes
para esse pedido. O acolhimento de inteira discricionariedade por parte do
Centro. No caso Empresa Brasileira de Telecomunicaes S.A. Embratel vs.
Gustavo Teles, o Centro negou a prorrogao de prazo163, ao contrrio do que
ocorreu no caso Unibanco Unio de Bancos Brasileiros S.A. vs. Vendo Do-
main Sale, no qual o Demandado alegou estar em viagem quando do envio
das notificaes, apresentando como prova uma passagem area.164
Caso o Demandado no apresente qualquer Resposta, o Centro declarar
a sua revelia, constituindo em seguida o Painel, que poder realizar as infe-
rncias que julgar pertinentes relativamente revelia do Demandado, conso-
ante a prescrio do item 14(b) do Regulamento.165
Recebendo ou no a Resposta, o Centro formar o Painel Administrativo
que proferir a deciso sobre a controvrsia. O Painel Administrativo com-
posto por um ou trs membros independentes e imparciais apontados pelo
Centro. A opo entre um ou trs membros cabe s partes.
Os membros do Painel Administrativo so escolhidos dentre os nomes 163
Caso n D2000-0155, decidido em
29.05.2000. O nome de domnio em
constantes de uma lista do Centro, sendo pessoas selecionadas com base em questo era embratel.net.
sua notria reputao ilibada, imparcialidade, e experincia no campo da 164

propriedade intelectual internacional e comrcio eletrnico. Constam da lis- questo era unibanco.com.
ta mais de 250 nomes, provenientes de mais de 42 pases. 165
Nesse sentido, vide, dentre outros, o
caso Lancme Parfums et Beaut & Cie
A deciso do Painel Administrativo, caso favorvel ao Demandante, po- vs. Lili (Caso n D2001-0724), envolven-
do o nome de domnio lancomeparis.
der determinar a transferncia do nome de domnio em disputa para o mes- com.
mo. A maior parte das decises proferidas pelo Centro costumam a ser nesse 166
Cf. Domain Name Dispute Resolution
sentido.166 Service 2001, disponvel na pgina
www.wipo.org..
FGV DIREITO RIO 145

O contedo das decises do Painel, alm de determinar a transferncia

do nome de domnio, poder ordenar o seu cancelamento ou, caso a dispu-
ta transcende o escopo da Poltica, pronunciar-se pela impossibilidade de se
chegar a uma concluso nos estreitos limites do procedimento administrativo.
Uma vez tendo sido proferida a deciso, o Centro notificar as partes en-
volvidas do seu contedo. Em sendo a deciso favorvel ao Demandante,
caso o Demandado no ingresse em Juzo nos 10 (dez) dias posteriores ao re-
cebimento da notificao, dever a entidade responsvel pelo registro imple-
mentar a deciso do Painel, transferindo ou cancelando o nome de domnio.
Nesse ponto cumpre destacar que, apesar de grande parte da doutrina
nacional e estrangeira denominar o procedimento administrativo na OMPI
aqui enfocado de arbitragem, a referida denominao merece reparos. Se-
gundo aponta Jos Carlos Erdozain, a possibilidade de se recorrer ao Poder
Judicirio visando rever a deciso proferida pelo Painel Administrativo impe-
de a perfeita caracterizao de um procedimento arbitral.167
O procedimento dura entre 45 (quarenta e cinco) e 60 (sessenta) dias,
contados da data de recebimento do Requerimento do Demandante e os
custos variam de US 1.500 (mil e quinhentos dlares) para a resoluo de
conflito envolvendo de 1 (um) at 5 (cinco) nomes de domnio, sendo o Pai-
nel que decidir o caso composto por apenas 1 (um) membro at US 4.000
(quatro mil dlares) para a resoluo de conflito envolvendo de 6 (seis) at 10
(dez) nomes de domnio, sendo o Painel composto por trs membros.
1.4. Questes prticas sobre as decises da OMPI
A OMPI j proferiu um nmero considervel de decises sobre conflitos

envolvendo nomes de domnio, sendo hoje, indiscutivelmente, a entidade
credenciada pela ICANN que mais recebe Requerimentos para anlise de
tais litgios.
Sendo assim, diversos pontos polmicos relativamente interpretao da
Poltica e seus Regulamentos foram enfrentados pelos rbitros em diversas
decises, propiciando o desenvolvimento de uma jurisprudncia ativa e em
constante reviso.
Para lograr a transferncia do nome de domnio para si, como visto, deve
o Demandante provar trs situaes: (i) que o nome de domnio idntico
ou semelhante marca sobre a qual o Demandante possui direitos, ao ponto
de causar confuso com relao a terceiros; (ii) que o Demandado no possui
qualquer direito ou interesse legtimo relativamente ao nome de domnio;
(iii) que o registro e a utilizao do nome de domnio pelo Demandado esto
eivados de m-f. 167
Jos Carlos Erdozain. Derechos de Au-
tor y Propiedad Intelectual en Internet.
Madrid, Tecnos, 2002; p. 178.
FGV DIREITO RIO 146

Cumpre observar que o Demandante dever provar todas as trs situaes,

dado que, conforme asseverou o Painel Administrativo no caso Rapido TV
Limited vs Jan Duffy-King, a Poltica visa coibir o registro indevido de nomes
de domnio, somente afastando o princpio qui prior est tempore, potior est
jure quando exista uma clara e incontestvel violao do direito de marca
de terceiro.168
Em seguida passa-se a explorar algumas particularidades de cada situao a
ser provada pelo Demandante, com base na jurisprudncia do Centro.
(a) Identidade ou Semelhana
Para se provar a identidade ou a semelhana do nome de domnio regis-

trado relativamente marca detida pelo Demandante, cumpre ao mesmo
comprovar em primeiro lugar que possui direitos legtimos sobre a marca que
reputa lesionada pelo nome de domnio.
Superada essa primeira avaliao, cumprir ao Demandante demonstrar
que a marca e o nome de domnio so idnticos ou semelhantes, sendo pos-
svel causar confuso a terceiros.
Nesse sentido j se decidiu que o acrscimo de termos genricos ao nome
que consubstancia a marca em nada afasta a possibilidade de caracterizao
da identidade ou semelhana. No caso Nike, Inc vs. Farrukh Zia, decidiu o r-
bitro Thomas Halket que os nomes de domnio enike.com e e-nike.com
deveriam ser transferidos para a empresa multinacional de materiais esporti-
vos, dado que o acrscimo da letra e apenas caracteriza a verso eletrnica
ou veiculada atravs da Internet de algum produto. Rebateu ainda o rbitro o
singelo argumento do Demandado que alegava no serem os domnios idn-
ticos ou semelhantes marca nike, por possurem cinco ou seis caracteres,
enquanto a marca possua apenas quatro.169
Da mesma forma, o simples acrscimo de informaes geogrficas mar-
ca no descaracteriza a identidade ou semelhana. O assunto foi largamente
debatido no caso Dell Computer Corporation vs. MTO C.A. e Diabetes Edu-
cation Long Life, envolvendo o registro de diversos nomes de domnio como 168
dellbrasil, delljapan, dellkuwait e outros oitenta nomes de domnio, 17.08.2000. O nome de domnio em
questo era eurotrash.com
apresentando variaes geogrficas sobre a marca do Demandante.170 169
Muito comum nos casos decididos pelo Centro a utilizao indevida 27.04.2000.
por parte de terceiros da marca em seu plural, valendo-se da adio de uma 170
05.07.2002. Um outro argumento que
letra s ao final da marca. Conforme relatado no caso InfoSpace.com, Inc vs. foi debatido no caso refere-se ao fato
de possuir o Demandado uma funda-
Registrar Administrator Lew Blanck, o simples acrscimo da letra s tambm o denominada Diabetes Education
no obsta a prova da identidade ou semelhana.171 Long Life, cuja abreviao corresponde
marca da Demandante.
Na mesma direo, a reduo de caracteres tambm no afasta a possibi- 171
lidade de enquadramento no requisito relativo identidade ou semelhana 03.04.2000. O nome de domnio em
questo era infospaces.com.
FGV DIREITO RIO 147

entre a marca e o nome de domnio. Tome-se o exemplo do caso Socit du

Figaro vs. Tropic Telecom, onde a Demandada registrou o nome de domnio
figaromagazine.com, apenas retirando a expresso le, que caracteriza a
publicao francesa Le Figaro Magazine.172
Em situao semelhante, o rbitro Pierre Kobel, ao decidir o caso Marie
Claire Album S.A. vs. Buy This Domain, apontou que no registro por parte
do Demandado do domnio marieclairemagazine.com, a adio do termo
magazine apenas enfatiza a semelhana entre a marca e o nome de domnio,
incrementando a possibilidade de confuso, pois retrata justamente o gnero
do produto desenvolvido pelo Demandante.173
Em outro caso no qual a questo da identidade ou semelhana entre mar-
ca e nome de domnio obteve destaque foi o relacionado com os nomes de
domnio mtvalbums.com e mtvcharts.com. Nesse caso, assim como no
da empresa Dell acima referido, o Demandado alegou ao Painel Administra-
tivo que o nome de domnio refletia a denominao de uma pessoa jurdica
de sua propriedade (Mega Top Video Albums).174
O Painel decidiu pela semelhana entre a marca e o nome de domnio175,
transferindo o ltimo para o Demandante aps analisar os outros dois requisi-
tos do item 4(a) da Poltica, sob o fundamento de que a constituio da empre-
sa Mega Top Vdeo Albums se deu logo aps o recebimento de uma notificao
extra-judicial endereada pelo Demandante ao Demandado, denotando m-f.
imperioso, como j se ressaltou, que o Demandante faa em primeiro
lugar prova de sua titularidade sobre a marca lesionada. Nessa direo, o
Painel decidiu pela improcedncia do Requerimento apresentado no caso
Multi Thmatiques vs. Matthew C. Harper, sob o fundamento de que o De-
mandante no possua ainda o registro do nome Luxury Channel, com o
qual identificava o seu website.
(b) Direito ou Legtimo Interesse
172
Alm da identidade ou semelhana entre marca e nome de domnio, cum- 22.12.2000.
pre ao Demandante provar que o Demandado no possui qualquer direito ou 173
interesse legtimo sobre a expresso refletida no nome de domnio. 04.09.2002.
Sendo assim, j se decidiu no caso Barneys, Inc. vs BNY Bulletin Board 174
Viacom International, Inc. vs. MTVAL-
BUMS Mega Top Vdeo Albums e
que o simples registro do nome de domnio no confere por si s o direito ou Peter Mladshi. Caso n D2002-0196,
decidido em 16.04.2002.
legtimo interesse sobre o mesmo.176 175
Baseou-se o Painel no fato de que a
importante demonstrar que o Demandado no possui qualquer relao Demandante, alm de promover inter-
nacionalmente a marca mtv, produz
com o Demandante, legtimo proprietrio da marca refletida no nome de obras musicais (albums) com a marca
domnio. Caso as partes tenham celebrado qualquer espcie de contrato no e possui em seu site (mtv.com) uma
seo denominada MTV Charts.
passado, faz-se necessrio elucidar a relao atual entre as partes, de forma a 176
evidenciar o trmino da relao contratual. 02.04.2000. O nome de domnio em
questo era barneysnewyork.com.
FGV DIREITO RIO 148

Assim, observe-se que a deciso proferida no caso Nike, Inc vs Granger and
Associates, o qual envolvia o nome de domnio niketown.com, registrado
pelo Demandado quando prestava servios de consultoria de marketing para
o Demandante. Tendo o contrato sido rescindido, o Demandado no trans-
feriu o nome para o Demandante, dando ensejo ao Requerimento apresen-
tado ao Centro.177
Um aspecto bastante debatido relativamente existncia de direito ou
interesse legtimo do Demandado sobre o nome de domnio a possibilidade
de registro e explorao do domnio que reflete determinada marca com o
intuito de se criticar os produtos ou servios que a identificam.
No caso Metro de Madrid, S.A. vs. Igncio Allende Fernndez, alegou o
Demandante ter registrado o nome de domnio metromadrid.com para
veicular crticas ao servio prestado pela Demandante, empresa concession-
ria que opera o metr da cidade de Madrid.
Entendeu o painel que ao se afirmar que o Demandado no possua quais-
quer direitos ou interesses legtimos sobre o nome de domnio no se esta-
ria negando o seu direito constitucional liberdade de expresso, tendo em
vista que no havia motivo para que as crticas fossem realizadas justamente
atravs de nome de domnio que reflete diretamente o nome empresarial do
Demandante.178 177
Enfocando-se a mesma questo jurdica, mas sobre pressupostos fticos 02.05.2000.
178
diametralmente opostos, j decidiu o Painel Administrativo no caso Ninten- 02.11.2000. O caso narrado apresenta
do of America, Inc. vs. Alex Jones que tendo o Demandado registrado o nome algumas particularidades. Primeira-
mente o Demandante no havia,
de domnio para desenvolver um f-clube relativo aos produtos do Deman- poca, registrado a marca refletida no
nome de domnio, entendendo o Painel
dante, tambm no se tem presente qualquer direito ou interesse legtimo do que o nome comercial tambm deveria
Demandado sobre o domnio.179 ser protegido pelas regras do Procedi-
mento Administrativo para a Resoluo
O cerne da questo, seja na elaborao de website para criticar ou elogiar, de Conflitos relativos Nomes de Do-
mnio. Posteriormente, em 03.10.2001,
no est no contedo da pgina eletrnica a ser desenvolvida, mas sim no com o Segundo Processo de Nomes de
Domnio da OMPI, os nomes comer-
fato de que o registro do nome de domnio que reflete a marca de terceiro ciais, bem como os nomes prprios,
impede que o mesmo determine como a sua marca e produtos relacionados tambm ingressaram formalmente na
proteo conferida pelo procedimento
vo ser utilizados na Internet. aqui comentado. Vale ressaltar ainda
que o mesmo Demandado tambm
Consoante a deciso do caso acima indicado, muito embora tenha o De- registrou os nomes de domnio metro-
mandado todo o direito de incentivar a divulgao dos produtos do Deman- bilbao.com e metrobarcelona, tendo
sido ordenada a transferncia dos
dante, esse simples fato no gera qualquer direito ou interesse legtimo sobre nomes de domnio para os legtimos
proprietrios das marcas em ambos os
o nome de domnio que reflete diretamente marca registrada e explorada pelo Painis instaurados para a resoluo
dos casos na OMPI (Casos n D2000-
Demandante. 0467 e D2000-0873).
179
questo era legendofzelda.com. O
(c) Registro e Uso de M-F Demandante no logrou, por fim, ter o
domnio transferido pois no demons-
trou m-f do Demandado no registro e
A prova do registro e uso de m-f do nome de domnio o requisito que utilizao do nome de domnio, o qual
reflete diretamente o nome de um dos
mais provoca discusses nas decises proferidas pelos Painis, tendo sido os jogos para videogame mais famosos da
Demandante.
FGV DIREITO RIO 149

dispositivos do item 4 (b) e (c) da Poltica alvos de intenso trabalho interpre-

tativo por parte dos rbitros.
Uma forma bastante usual de se demonstrar a m-f no registro do nome
de domnio procurar localizar a data em que o domnio foi registrado. No
caso CLT-UFA societe anonyme vs This Domain is for Sale / Sean Gajadhar,
conseguiu-se provar que o registro do nome de domnio rtlgroup.com foi
realizado dois dias depois do anuncio da fuso de duas grandes empresas de
telecomunicaes europias, sendo uma delas proprietria da marca RTL, o
que enfatizou o intuito inescrupuloso do registro.180
No primeiro caso a ser decidido atravs do procedimento administrativo
da OMPI, decidiu o Painel no caso World Wrestling Federation Entertainment
vs Michael Bosman que o contato por parte do Demandado ao Demandante
com o intuito de vender o nome de domnio constitui, por si s, uso de m-
-f do mesmo.
A controvrsia sobre a caracterizao da m-f na utilizao do nome de
domnio surgiu no caso em tela uma vez que o Demandado no desenvol-
veu um website sobre o domnio, mas se entendeu que o contato realizado
para a venda do domnio, em valor muito acima daquele despendido com o
registro, j o bastante para caracterizar a utilizao de m-f requerida pela
Poltica.181
Em outro caso sempre referido pelas decises do Centro (Telstra Corpora-
tion Limited vs Nuclear Marshmallows), decidiu-se que o Demandante deve
provar tanto o registro como a utilizao de m-f do nome de domnio.
Assim sendo, caso o Demandado no apresente Resposta, no se comunique
com o Demandante para venda do domnio, nem desenvolva website, ainda
assim poder-se- caracterizar o uso de m-f do nome de domnio, depen-
dendo das circunstncias do caso.182
No caso mencionado as seguintes circunstncias concorreram para essa
concluso: (i) a marca do Demandante bastante conhecida na Austrlia e
em outros Pases; (ii) o Demandado no comprovou qualquer oferta de bens
ou prestao de servios de boa-f; (iii) o Demandado no tomou qualquer
medida para revelar a sua identidade, atuando sob nome empresarial inv-
180
lido; e (iv) o Demandado informou entidade responsvel pelo registro de 11.10.2000.
nomes de domnio detalhes para contato que se provaram falsos. 181
Para a constituio de uso de m-f o simples direcionamento dos usurios questo era worldwrestlingfederation.
que acessam o nome de domnio em discusso para outro site pode ser consi- com
derado como evidncia das intenes do Demandado, conforme se alegou no 182

caso Nike, Inc vs Circle Group Internet, Inc, envolvendo o nome de domnio questo era telstra.org.
justdoit.com.183 183
10.09.2002. Nesse caso a Demandante
Cumpre ressaltar que, de acordo com o disposto no item 10(a) do Regu- no conseguiu que o domnio lhe fos-
se transferido pois no demonstrou,
lamento, o Painel pode utilizar a Internet para acessar os nomes de domnio segundo a maioria dos rbitros, que o
envolvidos na disputa e verificar se um website foi desenvolvido ou se o dom- nome de domnio foi registrado com
m-f.
FGV DIREITO RIO 150

nio est ativo. Esse procedimento foi de extrema importncia para compre-
ender os efeitos da revelia no caso Banco do Brasil vs Sync Technology,184 sendo
o mesmo expediente utilizado nos casos TV Globo Ltda. vs Henri Koliver185 e
TV Globo Ltda. vs. Burak Akgul.186
Outra circunstncia que denota o intuito de m-f na utilizao do nome
de domnio consiste na efetuao do registro de forma a trazer para si clien-
tela alheia, em flagrante ato de concorrncia desleal. Essa foi a hiptese do
caso Six Continents Hotels vs Damir Kruzicevic, envolvendo o nome de dom-
nio holidayinns.com. O Demandado explorava no referido domnio uma
pgina sobre hotis, justamente o ramo de atividades do Demandante, cuja
marca Holiday Inn conhecida internacionalmente.187
Vale esclarecer, por fim, que no poder o Demandado alegar que somente
conseguiu obter o registro de nome de domnio que reflete a marca do De-
mandante porque esse ltimo foi negligente e no efetuou o registro a tempo.
Conforme os termos bem postos pelo panelista argentino Antonio Mill,
ao decidir o caso Empresa Brasileira de Telecomunicaes S.A. Embratel vs.
Kevin McCarthy, o Demandante no deve ser obrigado a registrar o nome de
domnio que reflita a sua marca em todos os gTLDs e ccTLDs disponveis
para evitar o registro indevido por parte de terceiros.
No caso em tela, entendeu o Painel Administrativo que essa medida jamais
poderia encorajar o correto desenvolvimento da Internet, sendo razovel que
o Demandante tenha concentrado seus esforos na explorao do nome de
domnio embratel.com.br, reagindo a posteriori contra o registro indevido
de nomes de domnio que reflitam a sua marca.188
184
questo era bancodobrasil.com.
185
questo era globofilmes.com.
186
questo era redeglobo.com.
187
10.09.2002.
188
15.05.2000.
FGV DIREITO RIO 151

APNDICE: SUGESTES DE APROFUNDAMENTO
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TPB: AFK, The Pirate Bay: Away from Keyboard (2013, Sucia, dir. Simon Klose)
Fire in the Blood (2013, Ireland, dir. Dylan Mohan Gray)

FGV DIREITO RIO 155

EDUARDO MAGRANI
Pesquisador do Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direi-
to da Fundao Getlio Vargas (CTS/FGV). Lder de projeto na rea de
democracia digital. Coordenador da Newsletter internacional Digital
Rights: Latin America and The Caribbean. Legal Project Lead do Crea-
tive Commons no Brasil. Doutorando em Teoria do Estado e Direito
Constitucional pela PUC-Rio. Mestre em Teoria do Estado e Direito Cons-
titucional pela PUC-Rio. Graduado em Direito pela PUC-Rio, com inter-
cmbio acadmico na Universidade de Coimbra (Portugal) e Universit
Stendhal (Grenoble III - Frana).
FGV DIREITO RIO 156

FICHA TCNICA
Fundao Getulio Vargas
Carlos Ivan Simonsen Leal

PRESIDENTE
FGV DIREITO RIO

Joaquim Falco
DIRETOR
Srgio Guerra
VICE-DIRETOR DE ENSINO, PESQUISA E PS-GRADUAO
Rodrigo Vianna
VICE-DIRETOR ADMINISTRATIVO
Thiago Bottino do Amaral
COORDENADOR DA GRADUAO
Andr Pacheco Teixeira Mendes
COORDENADOR DO NCLEO DE PRTICA JURDICA
Cristina Nacif Alves
COORDENADORA DE ENSINO
Marlia Arajo
COORDENADORA EXECUTIVA DA GRADUAO
FGV DIREITO RIO 157

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DIREITOS

PARTE I: INTRODUO PROPRIEDADE INTELECTUAL

PARTE II: DIREITOS AUTORAIS

PARTE III: PATENTES

PARTE IV: MARCAS

APNDICE: SUGESTES DE APROFUNDAMENTO ...................................................................................................... 152

PARTE I: INTRODUO PROPRIEDADE INTELECTUAL

AULA 01. APRESENTAO DA DISCIPLINA INTRODUO

1. Introduo ao tema. 2. Avaliao.

DRAHOS, Peter. BRAITHWAITE, John. Information feudalism: who owns

Chegando ao final da primeira dcada do sculo XXI, impossvel negar

FGV DIREITO RIO 3

que estes direitos possuem caractersticas que os distinguem completamente

A nota do curso ser composta por duas avaliaes escritas: a primeira

FGV DIREITO RIO 4

AULA 02. O REGIME INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE

1. Propriedade intelectual no contexto internacional. 2. Regime interna-

GANDELMAN, Marisa. Poder e conhecimento na economia global. Rio de

DRAHOS, Peter. BRAITHWAITE, John. Information feudalism: who owns

GANDELMAN, Marisa. Poder e conhecimento na economia global. Rio de Ja-

MENESCAL, Andra Koury. Mudando os tortos caminhos da OMPI? A

DRAHOS, Peter. BRAITHWAITE, John. Information feudalism: who owns

FGV DIREITO RIO 5

1.1. Propriedade intelectual no contexto internacional

Os principais acordos internacionais que tratam do tema da propriedade

Aqueles que comearam a usar a palavra propriedade relacionada 1

um monoplio sobre a explorao da criao, concedido pelo Estado. Todo 3

FGV DIREITO RIO 6

tuais ao alcance da sociedade, ou, em outras palavras, se o benefcio final para

1.2. Regime internacional de propriedade intelectual

At meados do sculo XIX a proteo propriedade intelectual se dava

FGV DIREITO RIO 7

No mbito das relaes internacionais, uma das principais definies de

Regimes podem ser definidos como conjuntos de princpios, nor-

O estudo de um regime engloba a anlise do sistema de normas jurdicas

FGV DIREITO RIO 8

1.3 O processo de formao do regime

Na segunda metade do sculo XIX, ONGs de interesse privado envol-

FGV DIREITO RIO 9

Os Estados-parte ficaram livres para estabelecer padres de proteo ainda

1.5. Movimento pelo acesso ao conhecimento

As dcadas de 50 e 60 foram marcadas pela descolonizao afro-asitica.

FGV DIREITO RIO 10

cluses idnticas, demonstrando no se tratar somente de um problema dos

1.6. A Organizao Mundial de Propriedade Intelectual

A multiplicao do nmero de pases em desenvolvimento e o surgimento

FGV DIREITO RIO 11

reitos humanos, o desenvolvimento, a sade, o meio-ambiente e a segurana

1.7. Forum shifting: o papel da Organizao Mundial do Comrcio (OMC)

Diante do bloqueio da discusso de vrios temas na OMPI, da presso e

FGV DIREITO RIO 12

es geogrficas, desenho industrial, patentes, proteo de circuitos integra-

intelectual, tanto no mbito nacional como nas fronteiras (border measures). 19

FGV DIREITO RIO 13

para a soluo de controvrsias na OMC. O rgo de Soluo de Contro-

22.3 Ao considerar quais concesses ou outras obrigaes sero

FGV DIREITO RIO 14

I) o comrcio no setor ou regido pelo acordo em que o grupo espe-

Conforme exposto no artigo 22.3, na elaborao do pedido de autorizao

FGV DIREITO RIO 15

relao parte vencida. Nesses casos, o mtodo tradicional de aplicar tarifas

FGV DIREITO RIO 16

PARTE II: DIREITOS AUTORAIS

AULA 03. DIREITOS AUTORAIS PRINCPIOS GERAIS