Trabalho Avaliativo - Disciplina Tutela Jurídica da Propriedade Industrial

Anderson Cleiton da Silva

É sabido que a legislação geral e especial confere instrumentos processuais de

ataque e defesa à propriedade industrial.

Dentre os meios mais utilizados, estão ação de adjudicação para marcas, ação de
nulidade para patentes e produção antecipada de provas para software.

1. Produção Antecipada de Provas para Software

Trata-se de medida para exercício do direito constitucional de fiscalização de

violação e exploração comercial de obra.

A produção antecipada de provas é uma espécie de processo cautelar específico,

cuja principal finalidade é assegurar a produção da prova antes do momento processual
adequado e reservado para tal, que, se aguardado, pode comprometer a elucidação da
causa de mérito.

A pretensão encontra guarida legal na Constituição Federal, mais especificamente

no art. 5º, XXVII, XXVIII alínea “b”, e XXIX, e legislação infraconstitucional, a saber:

Constituição Federal

Art. 5º.

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou

reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei
fixar;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

[...]

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que

criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas
representações sindicais e associativas;

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio

temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos,
 tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico
do País;

LEI nº 9.610/98 – Lei de Direitos Autorais

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por

qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível,
conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

[...]

XII - os programas de computador;

Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou

de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares
reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização
cabível.

LEI nº 9.609/98 – Lei do Software

Art. 13. A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos

casos de violação de direito de autor de programa de computador, serão
precedidas de vistoria, podendo o juiz ordenar a apreensão das cópias
produzidas ou comercializadas com violação de direito de autor, suas versões
e derivações, em poder do infrator ou de quem as esteja expondo, mantendo
em depósito, reproduzindo ou comercializando.

LEI nº 13.105/15 - CPC

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a

verificação de certos fatos na pendência da ação;

Na obra Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por

Artigo, sob a coordenação de Teresa Arruda Alvim Wambier, é didaticamente elucidada
a finalidade da ação de produção antecipada de provas, classificando-a como um direito
autônomo à prova, conforme se depreende dos seguintes comentários ao art. 381:

“[...] o legislador do NCPC deu ênfase ao que se pode chamar de um direito

autônomo à prova. Além da produção antecipada da prova com base na
urgência, em razão do risco de perecimento do seu objeto ou fonte, o NCPC,
no art. 381, II e III, prevê a possibilidade de produção da prova antes da
propositura do processo de conhecimento quando tal medida possa viabilizar
tentativa de solução consensual do conflito ou auxiliar as partes no juízo de
deliberação prévio à propositura da ação principal. A apuração previa dos
fatos, em ação autônoma de produção de prova, poderá levar as partes a não
promoverem a ação ou buscarem um acordo, diante do risco de sucumbência,
 ou, se assim não o for, a proporem a demanda ou formularem sua defesa de
forma mais consistente, o que, por certo, contribuirá para que o processo
alcance o resultado que dele se espera, que é uma decisão que não esteja
divorciada da realidade. [...] A lei se refere expressamente à justificação e ao
arrolamento. [...], Mas a ação probatória autônoma não se limita a essas
medidas, caracterizando-se pela sua atipicidade. Pode envolver tanto a
produção de prova oral quanto pericial e mesmo a inspeção, desde que o
juiz se limite a descrever os fatos, sem expressar qualquer tipo de valoração1.”
Grifou-se.

É válido colacionar também os comentários ao art. 382, da mesma obra da citação

anterior:

“A ação autônoma de produção antecipada de prova não é

instrumento voltado ao reconhecimento do direito material, mas
sim do direito à produção da prova, seja em razão da
urgência, seja para fins de auxiliar a parte na sua análise sobre a
viabilidade de demanda futura2.” Grifou-se.

O deferimento da produção de prova pericial em favor do titular da obra está

inserido no próprio espírito da lei especial de proteção autoral de programas de
computador – Lei 9609/98. Ele corresponde à previsão hipotética baseada no juízo de
probabilidade. Nesse sentido, pontua Luiz Guilherme Marinoni, “sequer o autor da
medida de asseguração de prova precisa indicar a existência de algum direito substancial
para postular a obtenção prévia da prova. Basta que ele demonstre ter interesse na prova
para que esteja legitimado a postular a medida de porquê poderá utilizá-la em processo
futuro asseguração de prova3”. Grifou-se.

Portanto, o simples interesse da parte na produção da prova basta para o

ajuizamento da medida, cuja valoração da prova produzida será realizada em demanda
futura, se vier a ser ajuizada.

Alinhada a isto, é a jurisprudência assentada pelos Tribunais pátrios, que autoriza,

a realização de perícia, nos casos de ações fundadas na simples afirmação de ocorrência
da violação autoral:

DE MEDEIROS NOGUEIRA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO

ANTECIPADA DE PROVAS COM PEDIDO LIMINAR DE VISTORIA.

1
Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. Coordenação Teresa Arruda
Alvim Wambier. Outros autores: Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro, Rogério
Licastro Torres de Mello. 1ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Pág. 660.
2
Ibid., p. 661.
3
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 259.
 DIREITO AUTORAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
SUSPEITA DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE NÃO LICENCIADO.
REQUISITOS PRESENTES. SENTENÇA REFORMADA. LIMINAR
CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “Não se pode impor
como requisito para utilização dessa medida a prova pré-constituída do
dano, ou seja, certeza quanto à contrafação, sob pena de subverter o
escopo fiscalizador da regra, tornando-a absolutamente inócua.” (REsp
1278940/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/09/2012, DJe 13/09/2012) (TJPR - 17ª C. Cívil - 0014164-
68.2018.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Desembargador Ramon de Medeiros
Nogueira - J. 21.02.2019). Grifou-se.

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. PROVA PERICIAL.
CONCESSÃO LIMINAR DA MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS.
INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA QUE TORNARIA INÓCUA A
PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. RELATIVIZAÇÃO DO DISPOSTO
DO ART. 431-A DA LEI N. 5.869/73. DEVIDO PROCESSO LEGAL
POSTERGADO PARA ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO
PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
INSURGÊNCIA SOBRE A REGULARIDADE DA PERÍCIA REALIZADA.
IMPOSSIBILIDADE.AUSÊNCIA DE NATUREZA CONTENCIOSA.
ANÁLISE DAS PROVAS QUE SERÃO REALIZADAS EM MOMENTO
PROCESSUAL OPORTUNO. 1. "Na ação cautelar de produção antecipada
de prova é de se discutir apenas a necessidade e utilidade da medida, sendo
incabível o enfrentamento de questões de mérito, que serão dirimidas na
apreciação da ação principal, se e quando esta for proposta". (STJ, 3ª
Turma, REsp. n. 1.191.622/MT, Rel.: Min. Massami Uyeda, j. em 25.10.2011).
2. Recurso de Apelação Cível conhecido e não provido. (TJPR - 12ª C.Cível -
AC - 1601385-5 - Araucária - Rel.: Mario Luiz Ramidoff - Unânime - - J.
22.03.2017).

DIREITO CIVIL E DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. APELAÇÃO

CÍVEL. CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
VISTORIA DE COMPUTADORES. APURAÇÃO DE EVENTUAL
UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE NÃO LICENCIADO. FUMUS BONI JURIS
QUE SE SATISFAZ COM MERA EXISTÊNCIA DE DIREITO À
PRODUÇÃO DA PROVA, SENDO DISPENSÁVEL A DEMONSTRAÇÃO
DE INDÍCIOS DO USO DE PROGRAMA NÃO LICENCIADO -
EXIGÊNCIA QUE TORNARIA O PROVIMENTO INÓCUO. 1. "[...] a
presença do fumus boni iuris será determinada pela demonstração do
autor de seu direito à produção da prova. Nesse sentido, sempre que exista
um fato que possa ser objeto de prova, estará presente o fumus boni iuris."
(Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil, São
Paulo, Método, 2013. pg. 1284). 2. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 11ª
C. Cível - AC - 1371099-9 – Guarapuava - Rel.: Ruy Muggiati - Unânime - -
J. 29.07.2015). Grifou-se.

A respeito do tema, também merece destaque o seguinte precedente do egrégio

Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
 DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA DE
COMPUTADOR (SOFTWARE). CONTRAFAÇÃO. FISCALIZAÇÃO.
MEIO. DEFESA DO USUÁRIO. LIMITES. MEDIDA CAUTELAR DE
VISTORIA. REPETIÇÃO. CONDIÇÕES. [...] 3. O pleno exercício da
faculdade contida no art. 13 da Lei nº 9.609/98 pressupõe a existência de
um meio efetivo e eficaz de fiscalização, tendo a norma eleito como medida
adequada para esse fim a vistoria prévia, cuja natureza é claramente
preparatória e preventiva, de modo a viabilizar a confirmação de
suspeitas de violação de direito autoral. 4. Não se pode impor como
requisito para utilização dessa medida a prova pré-constituída do dano,
ou seja, certeza quanto à contrafação, sob pena de subverter o escopo
fiscalizador da regra, tornando-a absolutamente inócua. [...] Recurso
especial a que se nega provimento. (REsp 1278940/MG, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe
13/09/2012). Grifou-se.

Convém ressaltar que a produção antecipada de prova tem por escopo exatamente
averiguar se há ou não prática de ilícito, de forma que a probabilidade do direito, no caso,
deve ser aferida de forma bastante abstrata, já que é inviabilizado ao titular do software,
sem autorização judicial, ter certeza se há ou não, prática irregular por terceiros.

Além disso, conforme se observa dos supramencionados precedentes, a produção

antecipada de prova apenas colhe a prova, sem qualquer juízo de valor, visto que a
apreciação judicial desta apenas se dará em momento processual oportuno, qual seja: no
curso procedimental de futura e eventual ação principal.

O exercício do direito investigatório consubstanciado na produção da prova

requerida é fundamental pela própria natureza do ilícito que se pretende apurar, em que a
prova da ilicitude está em poder de terceiros, não havendo meios efetivos e concretos para
se fazer a comprovação documental inequívoca da violação de direitos.

Além de a prova ser negativa, o objeto da medida é justamente materializar a

prova, que deverá ser dar sem a oitiva prévia da parte contrária, sob pena de frustração da
medida. Assim, a finalidade da cautelar de produção antecipada de provas não é priorizar
o direito de uma parte em detrimento ao de outra, mas a produção e o resguardo da prova.

A prova a ser produzida, normalmente trata-se de procedimentos de vistoria,

busca, apreensão e preservação cautelar de dados, para preservar as evidências de tal
forma a evitar a perda ou alteração da prova a ser apreendida.

A efetividade da medida, é também dependente da decretação de segredo de

justiça ao processo, até o efetivo cumprimento da prova requerida, sobretudo em face da
ascensão de sites de coleta e disponibilização de dados de processos judiciais, com
oferecimento de ferramentas de busca e notificação pelo nome das partes.

Sobre o tema, o Ilustre Doutrinador Alexandre Freitas Câmara assim dispôs:

“A tutela de urgência pode ser deferida antes da oitiva da parte contrária

(inaudita altera parte), liminarmente ou após a realização de uma audiência de
justificação prévia (em que se permita ao demandante produzir prova oral
destinada a demonstrar a presença dos requisitos de sua concessão). Tem-se,
aqui, uma exceção ao princípio do contraditório, que exige debate prévio
acerca do conteúdo das decisões capazes de afetar a esfera jurídica das pessoas,
e que resulta do modelo constitucional de processo (art. LV, da Constituição
da República) e constitui uma das normas fundamentais do CPC (art. 9º e 10).
Tem-se, aqui, uma limitação inerente ao contraditório, o qual não pode ser
transformado em um mecanismo obstativo do pleno acesso à justiça. Pois é
exatamente por isto que o próprio CPC prevê expressamente a possibilidade
de concessão de tutela provisória de urgência sem prévia oitiva da parte contra
quem a decisão será proferida (art. 9º, parágrafo único, I). E é importante frisar
que esta possibilidade de concessão inaudita altera parte da tutela provisória
de urgência é perfeitamente compatível com o modelo constitucional de
processo, já que o princípio constitucional do contraditório - como qualquer
outro princípio - pode conhecer exceções que também tenham legitimidade
constitucional, como se dá no caso em exame, em que a regra que autoriza a
concessão liminar da tutela de urgência encontra guarida no princípio
constitucional de acesso à justiça”. Grifou-se.

Também a este respeito, Nelson Neri Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
destacam que “caso a ouvida prévia do réu possa tornar inócua ou ineficaz a medida
liminar, o juiz pode concedê-la sem colher a manifestação do demandado”. (Código de
Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais. 7ª
Edição. Pág. 1.091).

Além disso, cabe destaque a lei de regência, que preconiza que “será
responsabilizado por perdas e danos aquele que requerer e promover as medidas previstas
neste e nos arts. 12 e 13, agindo de má-fé ou por espírito de emulação, capricho ou erro
grosseiro [...]” (§ 5º do art. 14 da Lei do Software).

As principais violações verificadas são a utilização da Software sem licença,

cópia/reprodução indevida e caracterização como obra derivada, na ausência de
reprodução/cópia do código fonte (art. 5º, inc. VIII, alínea “g”, da Lei 9.610/98 c/c art. 2º
da Lei 9.609/98 e art. 7º, inc. XII, da Lei 9.610/98).
 Com a produção da prova homologada, caberá ao autor promover ou não medidas
que entender cabível para a defesa de seus direitos.