RESUMO

RECURSO ESPECIAL Nº 1.881.211 - SP (2018/0249272-2)

A ação foi proposta pelos titulares da marca "JOHNNIE WALKER" com o objetivo de
impedir que as rés utilizem a marca "JOÃO ANDANTE" e suas variações para designar bebidas
destiladas. Além disso, buscam uma condenação das rés ao pagamento de indenização por
danos morais e materiais decorrentes do uso indevido da marca.
As autoras, DIAGEO BRASIL LTDA e DIAGEO BRANDS BV, alegam que a marca
"JOÃO ANDANTE" e suas variações utilizadas pelas rés, AGROPECUÁRIA SANTO
ANTÔNIO DO CERRADO LTDA, GGMR ANDANTES DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO
DE ALIMENTOS LTDA e JOÃO ANDANTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA,
configuram uma violação do direito de propriedade industrial (conjunto de direitos sobre
marcas, patentes, desenhos industriais, modelos de utilidade, nome comercial e as indicações
de proveniência ou denominações de origem) sobre a marca registrada "JOHNNIE WALKER”.
Elas baseiam seu argumento na alegação de que as rés estariam se aproveitando indevidamente
da reputação e do prestígio associados à marca "JOHNNIE WALKER" para promover seus
produtos. As autoras afirmam que a utilização da marca "JOÃO ANDANTE" para bebidas
destiladas, particularmente cachaças, cria uma associação indevida com a marca registrada das
autoras, levando os consumidores a acreditar que os produtos das rés têm alguma relação ou
qualidade similar à dos produtos das autoras. Portanto, as autoras buscam impedir a utilização
da marca "JOÃO ANDANTE" e suas variações pelas rés, argumentando que isso configura
concorrência desleal e violação de seu direito de propriedade industrial. Além disso, pedem
indenização por danos patrimoniais e morais causados pela utilização indevida da marca,
alegando que essa prática prejudicou seus negócios e reputação no mercado.
As rés apresentaram recurso especial buscando a exclusão de sua responsabilidade,
alegando a ausência de cometimento de ato ilícito, a não comprovação dos danos morais e a
redução do valor da indenização por danos morais.
As rés argumentam que, antes da concessão da liminar, não poderia haver consideração
de ato ilícito. Elas ressaltam que suspenderam a utilização da marca assim que o registro foi
cancelado e a liminar foi concedida, indicando que agiram de acordo com a decisão judicial.
Em relação à indenização, as rés sustentam que, em matéria de propriedade industrial, é
necessária a efetiva comprovação do dano moral para que haja indenização. Elas alegam que
não houve comprovação adequada de dano moral. As rés argumentam que a quantia fixada
como indenização não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Elas
afirmam que o valor é muito superior a todo o lucro auferido desde a criação da sociedade
empresária, o que poderia levá-las à falência. Alegam que isso representaria enriquecimento
sem causa e uma indenização punitiva.
No julgamento deste caso, o Ministro Relator analisou o recurso especial interposto
pelas autoras, DIAGEO BRASIL LTDA e DIAGEO BRANDS BV, bem como o recurso
especial das rés, AGROPECUÁRIA SANTO ANTÔNIO DO CERRADO LTDA, GGMR
ANDANTES DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e JOÃO
ANDANTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. As autoras buscavam impedir as rés de
utilizar a marca JOÃO ANDANTE e suas variações para designar bebidas destiladas, alegando
que isso configura uma reprodução indevida de sua marca registrada, JOHNNIE WALKER.
Além disso, buscavam reparação por danos patrimoniais e morais decorrentes dessa utilização,
que consideravam uma associação parasitária, que é quando uma empresa ou indivíduo se
beneficia indevidamente do esforço ou reputação de outra empresa. Isso envolve plágio de
produtos, imitação de embalagens, entre outras práticas que visam capitalizar injustamente
sobre o sucesso de outra empresa.
De acordo com Carlos Alberto Brittar, doutor em Direito pela USA, com quem
concordo:
"Para a caracterização de concorrência desleal há desnecessidade de verificação de
dano em concreto. Não se exige a concretização de dano, basta a possibilidade ou o
perigo de sua superveniência."

Em primeira instância, o pedido das autoras foi julgado improcedente. No entanto, o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou essa decisão. O tribunal concluiu que a
marca JOÃO ANDANTE representava uma mera tradução e reprodução estilizada da marca
registrada JOHNNIE WALKER, configurando o que se denomina como uma paródia
desautorizada. Isso resultaria em enriquecimento sem causa das rés, que estariam tentando
aproveitar-se da reputação da marca alheia por meio de uma associação parasitária. Portanto, o
tribunal decidiu que as rés deveriam ser proibidas de utilizar a marca JOÃO ANDANTE, sob
pena de multa diária. Além disso, deveriam cessar o uso do domínio de internet com essa mesma
expressão e pagar uma indenização por danos materiais e morais, sendo estes últimos fixados
em R$200.000,00 (duzentos mil reais).
Quanto ao recurso especial das autoras, o Ministro Relator alegou que não poderia ser
conhecido. Isso ocorreu porque as autoras não conseguiram demonstrar o necessário
prequestionamento da questão levantada nas razões recursais, que se referiam ao chamado
"parasitismo residual". O tribunal de origem não abordou essa tese, tornando o recurso
inadequado.
 No que diz respeito ao recurso das rés, o Ministro Relator argumentou que a proibição
de utilizar uma marca registrada decorre diretamente da lei, não dependendo de uma decisão
judicial. A Lei de Propriedade Industrial estabelece o direito de uso exclusivo da marca
registrada, e a decisão judicial apenas reconhece a violação desse direito. Portanto, as rés já
tinham a obrigação de não utilizar a marca JOHNNIE WALKER desde o depósito da marca
registrada. Além disso, o Ministro argumentou que a decisão liminar que concedeu a tutela
provisória apenas cessou a reiteração do ato ilícito que já vinha sendo praticado anteriormente.
Portanto, a utilização da marca após a concessão da tutela provisória configura um ato ilícito.
Sobre a questão dos danos morais, o Ministro destacou que, em casos de violação de
direito de marca, os danos morais decorrem diretamente da prática do ato ilícito, não sendo
necessária a comprovação de efetivo abalo. No entanto, a Terceira Turma do STJ considerou
que a indenização arbitrada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), no valor de
R$200.000,00 era desproporcional, devido às características das rés, que eram sociedades
empresárias de porte reduzido. Portanto, o valor da indenização foi reduzido para R$50.000,00.
((STJ), 2021).
A decisão foi unânime, o que significa que todos os ministros da Terceira Turma
concordaram com o resultado de conhecer do recurso especial das autoras e dar parcial
provimento ao recurso especial das demandadas, nos termos do voto do Sr Ministro Relator. Os
Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Aluno(a): Bárbara de Araújo Carvalho

Matéria: Direito Empresarial
Turma: N07
 REFERÊNCIAS:

STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça. Cachaça João Andante terá que indenizar Uísque
Jhonnie Walker. Setembro 2021. Disponível em:
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/27092021-Produtores-da-
cachaca-Joao-Andante-terao-de-pagar-R--50-mil-por-dano-moral-a-fabricante-do-Johnnie-
Walker.aspx.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (São Paulo). Instituto Ethos. A responsabilidade

Social das Empresas: No combate à corrupção. São Paulo, Junho 2006. Disponível em:
https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-
conteudo/publicacoes/integridade/arquivos/manualrespsocialempresas_baixa.pdf

Bittar, Carlos Alberto. Revista dos Tribunais. A concorrência desleal e a confusão entre
produtos. São Paulo, v. 70, n. 550, p. 20-31, ago. 1981. Disponível em:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/181383/00393806.pdf?sequence=3&isAl
lowed=y