Empresarial 5.2

DIREITO EMPRESARIAL – ALEXANDRE GIALLUCA
AULA 05
10 ) Locação comercial – direito ao Ponto Comercial
O ponto comercial é a consolidação do fundo de comércio em

determinado local, decorrente da utilização contínua do imóvel com
o exercício de uma atividade empresarial duradoura. Geralmente,
consequência de um contrato de locação comercial, o ponto
comercial é elemento integrante do estabelecimento comercial, que
por influenciar diretamente no sucesso e crescimento da atividade
empresarial, representa um bem imaterial de valor comercial,
organizacional e financeiro em prol de quem o criou e ou mantém.
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10.1 – Ação Renovatória;
A principal finalidade da Ação Renovatória é proteger o fundo de

comércio criado pelo empresário locatário pelos anos em que está
instalado no local, como os investimentos no infraestrutura do imóvel
comercial, clientela constituída, ao longo dos anos, pelas propagandas
e publicidade ali inseridas, sem mencionar a valorização do imóvel
pelo fato de estar locado e pela sua conservação.
a) Requisitos
Acessio Temporis ?
A lei 8.245/91 previu a possibilidade de “accessio temporis”, ou

seja, a soma dos períodos ininterruptos dos contratos de locação
para se alcançar o prazo mínimo de 5 (cinco) anos exigido para o
pedido de renovação.
A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça definiu o prazo máximo de
cinco anos como razoável para renovação de contratos de locação de
imóvel para uso comercial, podendo ser requerida a renovação
novamente pelo locatário no final deste período.
De acordo com a ministra Nancy Andrighi, relatora da ação no STJ,

a ação renovatória deve garantir os direitos do locatário, evitando que
o locador se aproprie do patrimônio imaterial agregado ao imóvel pela
atividade desenvolvida, mas não pode se tornar uma forma de
eternizar o contrato de locação, restringindo os direitos de
propriedade do locador e violando a própria natureza bilateral e
consensual da avença locatícia.
“Permitir a renovação por prazos maiores, de dez, 15, 20 anos,
poderia acabar contrariando a própria finalidade do instituto, dadas as
sensíveis mudanças de conjuntura econômica, passíveis de ocorrer
em tão longo período de tempo, além de outros fatores que possam
ter influência na decisão das partes em renovar, ou não, o contrato”,
explica a ministra.
REsp 1.323.410
b) Prazo
c) Em caso de Sublocação
Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário

terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que,
cumulativamente:
I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo
determinado;
II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos
ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos;
III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo,
pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos.
§ 1º O direito assegurado neste artigo poderá ser exercido pelos
cessionários ou sucessores da locação; no caso de sublocação total
do imóvel, o direito a renovação somente poderá ser exercido pelo
sublocatário.
Processo
AgRg no AREsp 496098 / PR
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2014/0072965-7
Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140)

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento 03/03/2015
Data da Publicação/Fonte DJe 10/03/2015
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. DISTRIBUIDORA
DE PETRÓLEO. SUBLOCAÇÃO TOTAL AO REVENDEDOR
VAREJISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 5/STJ.
INVIABILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM O ENTENDIMENTO PRECONIZADO POR ESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo
consigna que a recorrente é parte ilegítima para propor a ação
renovatória de locação, pois houve a sublocação total do bem em
discussão.
A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria interpretação de
cláusula contratual e revolvimento do contexto fático-probatório,
providências vedadas pelas Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 2. De acordo
com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a distribuidora
de petróleo não possui legitimidade ativa para propor ação de
renovação do contrato de aluguel, nos termos do art. 51, § 1º, da Lei
n. 8.245/91, quando subloca totalmente o imóvel ao revendedor
varejista. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.
d) Exceção de Retomada
Art. 72. A contestação do locador, além da defesa de direito que possa
caber, ficará adstrita, quanto à matéria de fato, ao seguinte:
I - não preencher o autor os requisitos estabelecidos nesta lei;
II - não atender, a proposta do locatário, o valor locativo real do imóvel

na época da renovação, excluída a valorização trazida por aquele ao
ponto ou lugar;
III - ter proposta de terceiro para a locação, em condições melhores;
IV - não estar obrigado a renovar a locação (incisos I e II do art. 52)
Art. 52. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se:
I - por determinação do Poder Público, tiver que realizar no

imóvel obras que importarem na sua radical transformação; ou
para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do
negócio ou da propriedade;
II - o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para

transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano,
sendo detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge,
ascendente ou descendente.
1º Na hipótese do inciso II, o imóvel não poderá ser destinado ao
uso do mesmo ramo do locatário, salvo se a locação também
envolvia o fundo de comércio, com as instalações e pertences.
2º Nas locações de espaço em shopping centers , o locador não

poderá recusar a renovação do contrato com fundamento no
inciso II deste artigo.
3º O locatário terá direito a indenização para ressarcimento dos
prejuízos e dos lucros cessantes que tiver que arcar com
mudança, perda do lugar e desvalorização do fundo de
comércio, se a renovação não ocorrer em razão de proposta de
terceiro, em melhores condições, ou se o locador, no prazo de
três meses da entrega do imóvel, não der o destino alegado ou
não iniciar as obras determinadas pelo Poder Público ou que
declarou pretender realizar.
d) Shopping Center
“A Abrasce considera shopping center os empreendimentos

com Área Bruta Locável (ABL), normalmente, superior a 5 mil
m², formados por diversas unidades comerciais, com
administração única e centralizada, que pratica aluguel fixo e
percentual. Na maioria das vezes, dispõe de lojas âncoras e
vagas de estacionamento compatível com a legislação da
região onde está instalado.”
TENANT MIX
È o plano de distribuição dos tipos de lojas pelo edifício de modo

a gerar uma maximização dos lucros – (aspecto funcional)
A luz da doutrina de Silvio de Salvo Venosa, “esta terminologia inglesa

consiste no plano de determinação dos ramos e localização das lojas
e pontos-de-venda dentro do centro de compras, gravitando em torno
das chamadas lojas-âncora, as quais funcionam como ponto
magnético da clientela”
DIREITO CIVIL. SHOPPING CENTER. INSTALAÇÃO DE LOJA.
PROPAGANDA DO EMPREENDIMENTO QUE INDICAVA A
PRESENÇA DE TRÊS LOJAS-ÂNCORAS. DESCUMPRIMENTO
DESSE COMPROMISSO. PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO.
1. Conquanto a relação entre lojistas e administradores de
Shopping Center não seja regulada pelo CDC, é possível ao
Poder Judiciário reconhecer a abusividade em cláusula inserida
no contrato de adesão que regula a locação de espaço no
estabelecimento, especialmente na hipótese de cláusula que
isente a administradora de responsabilidade pela indenização
de danos causados ao lojista.
2. A promessa, feita durante a construção do Shopping Center a
potenciais lojistas, de que algumas lojas-âncoras de grande renome
seriam instaladas no estabelecimento para incrementar a freqüência
de público, consubstancia promessa de fato de terceiro cujo
inadimplemento pode justificar a rescisão do contrato de locação,
notadamente se tal promessa assumir a condição de causa
determinante do contrato e se não estiver comprovada a plena
comunicação aos lojistas sobre a desistência de referidas lojas,
durante a construção do estabelecimento. (REsp 1259210/RJ,
2011/0061964-0, Min. Massami Uyeda, 3a Turma, DJe 07/08/2012).
(grifou-se)
Natureza Jurídica:
Contrato de locação de shopping center tem natureza ATÍPICA

MISTA
Artigo 425 do CC dispões que: “É lícito às partes estipular contratos

atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código.“
Nessa linha, o STJ, no julgamento do Recurso Especial 178908,

afirmou que "os contratos de locação de espaços em shopping center
são contratos atípicos, ensejando locação de bens e serviços."
O aluguel mínimo que, segundo Gladson Mamede, trata-se do valor
pago pelo lojista, baseado nos metros quadrados que locou,
conforme a localização no empreendimento. É o aluguel que
comumente se pratica no mercado imobiliário em geral.
E a figura do "aluguel percentual", também denominado "aluguel de

desempenho", que conforme o referido autor, reflete a constituição de
um negócio de parceria por meio do qual a administração é
remunerada na proporção do sucesso do empreendimento. O
percentual é aplicado sobre o faturamento bruto da loja, sendo devido
quando exceder o aluguel mínimo e naquilo que o ultrapassar.
10.2 - Luvas
Art. 45 Lei 8.245/91: “ São nulas de pleno direito as cláusulas do
contrato de locação que visem a elidir os objetivos da presente lei,
notadamente as que proíbam a prorrogação prevista no art. 47, ou
que afastem o direito à renovação, na hipótese do art. 51, ou que
imponham obrigações pecuniárias para tanto.”
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. LUVAS.
CONTRATO INICIAL. COBRANÇA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTE DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
COMPROVADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há ilegalidade na cobrança de luvas em contrato inicial de

locação. Inteligência dos arts. 43, I, e 45 da Lei 8.245/91.
Precedente do STJ.
2. Dissídio jurisprudencial comprovado.
3. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1003581/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,

QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2008, DJe 02/02/2009)
10.3 - Locação "Built To Suit“ - "construído para servir"
Locação Sob Medida
Cada vez mais utilizado, o built to suit é um contrato de locação

no qual o locatário encomenda a construção ou a reforma de
imóvel para atender às suas necessidades, sendo que cabe ao
locador, por si ou por terceiros, construir ou promover a reforma
no imóvel que será locado
Art. 54-A- "Na locação não residencial de imóvel urbano na qual o
locador procede à prévia aquisição, construção ou substancial
reforma, por si mesmo ou por terceiros, do imóvel então
especificado pelo pretendente à locação, a fim de que seja a este
locado por prazo determinado, prevalecerão as condições
livremente pactuadas no contrato respectivo e as disposições
procedimentais previstas nesta Lei."
§1º- "Poderá ser convencionada a renúncia ao direito de revisão
do valor dos aluguéis durante o prazo de vigência do contrato
de locação".
§2º- "Em caso de denúncia antecipada do vínculo locatício pelo

locatário, compromete-se este a cumprir a multa
convencionada, que não excederá, porém, a soma dos valores
dos aluguéis a receber até o termo final da locação".
Enunciado 67. Na locação built to suit, é válida a estipulação
contratual que estabeleça cláusula penal compensatória equivalente à
totalidade dos alugueres a vencer, sem prejuízo da aplicação do art.
416, parágrafo único, do Código Civil.
Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o

credor alegue prejuízo.
Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula
penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim
não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da
indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente.
Propriedade Industrial (Lei 9.279/96)
1) Finalidade
Art. 5°, XXIX da CF: “XXIX - a lei assegurará aos autores de

inventos industriais privilégio temporário para sua
utilização, bem como proteção às criações industriais, à
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social
e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;”.
2) Bens protegidos
Invenção
Modelo de utilidade
Desenho industrial
Marca
INPI – é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
3) Patente
3.1. Conceito de patente: é um título de monopólio

temporário sobre uma invenção ou modelo de utilidade,
outorgado pelo Estado aos inventores ou autores (pessoas
físicas ou jurídicas) detentores de direitos sobre a criação
para exploração econômica. De outro lado, o inventor se
obriga a revelar detalhadamente todo conteúdo técnico da
matéria protegida pela patente.
3.2. Segredo industrial
Exemplos (Coca-Cola, Johnie Walker, Chanel5) – é a

invenção não levada à patente, que por não ter seus dados
revelados publicamente, terá proteção à informação por
tempo indeterminado.
3.3. Bens Patenteáveis:
A) Invenção: produto da inteligência humana que objetiva

criar bens até então desconhecidos, para aplicação
industrial.
Obs.:
A invenção, de modo geral, consiste na criação de uma
coisa até então inexistente, a descoberta é a revelação de
uma coisa existente na natureza.
B) Modelo de Utilidade:
“é o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de

aplicação industrial, que apresente nova forma ou
disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em
melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”.
3.4 - Requisitos de patenteabilidade:
a) Novidade
A invenção e o modelo de utilidade são considerados

novos quando não compreendidos no estado da
técnica. (Art. 11)
b) Atividade inventiva
Atividade inventiva: sempre que, para um técnico no

assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do
estado da técnica. (arts. 13 e 14)
O estado da técnica é constituído por todo o conjunto de
informações que tenha se tornado acessível ao público
anteriormente ao depósito do pedido de Patente.
Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a
divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando
ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de
depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se
promovida:
I - pelo inventor;
II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI,
através de publicação oficial do pedido de patente depositado
sem o consentimento do inventor, baseado em informações
deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou
III - por terceiros, com base em informações obtidas direta
ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos
por este realizados.
Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor

declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de
provas, nas condições estabelecidas em regulamento.
TJ/RS 2018 - 75. De acordo com o artigo 11 da Lei no 9.279/96 (Lei de
Propriedade Industrial), a invenção e o modelo de utilidade são
considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.
Assinale a alternativa que corresponde ao conceito legal de estado da
técnica.
a) O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível
ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por
descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no exterior,
ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.
b) O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível
descrição escrita ou oral, no Brasil ou no exterior, ressalvado o
disposto nos arts. 12, 16 e 17.
c) O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível
descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou
no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.
d) O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível
descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil,
ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.
e) O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível
ao público após a data de depósito do pedido de patente, por
descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou
no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17
c) Aplicação industrial: se a invenção não comporta uma
industrialização não pode ser patenteada
quando o objeto for passível ou capaz de ser fabricado ou

utilizado em qualquer tipo/gênero de indústria, incluindo
as indústrias agrícola, extrativas e de produtos
manufaturados ou naturais.
d) Não ter impedimento legal (art. 18 da Lei 9.279)
“Art. 18. Não são patenteáveis:
I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à

segurança, à ordem e à saúde públicas;
II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou
produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de
suas propriedades físico-químicas e os respectivos
processos de obtenção ou modificação, quando
resultantes de transformação do núcleo atômico; e
III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os
microorganismos transgênicos que atendam aos três
requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade
inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que
não sejam mera descoberta.
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos
transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de
plantas ou de animais, que expressem, mediante
intervenção humana direta em sua composição genética,
uma característica normalmente não alcançável pela
espécie em condições naturais.”
3.5 - Não se considera:
“Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de

utilidade:
I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
II - concepções puramente abstratas;
III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais,
contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e
de fiscalização;
IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas

ou qualquer criação estética;
V - programas de computador em si;
VI - apresentação de informações;
VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem
como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para
aplicação no corpo humano ou animal; e
IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais

biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela
isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer
ser vivo natural e os processos biológicos naturais.
27. (VUNESP - 2013 - TJ-RJ – Juiz) A respeito da patente, nos moldes
em que é regida pela lei, assinale a alternativa correta.
a) A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um
técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do
estado da técnica.
b) Consideram-se invenção os programas de computador em si.
c) Consideram-se como modelo de utilidade as descobertas, teorias
científicas e métodos matemáticos.
d) Será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção
ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 meses que
precederem a data do depósito ou da prioridade do pedido de patente,
se promovida pelo inventor.
Gabarito: A
3.6 Titularidade
Brasil: temos o sistema declarativo. A uma presunção de

que o titular é aquele que depositou por primeiro. O titular
pode ser pessoa física ou pessoa jurídica.
Art. 7º Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma
invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o
direito de obter patente será assegurado àquele que provar
o depósito mais antigo, independentemente das datas de
invenção ou criação.
Parágrafo único. A retirada de depósito anterior sem

produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito
imediatamente posterior.
FCC - 2014 - MPE-PE - Promotor de Justiça) Considerando a disciplina
legal da propriedade industrial, é correto afirmar:
a) A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos

contados da data do depósito. Todavia, o prazo de vigência da patente
não poderá ser inferior a 10 (dez) anos contados da data da sua
concessão, ressalvada a hipótese de o INPI ter ficado impedido de
proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial
comprovada ou por motivo de força maior.
b) É patenteável a invenção que atender aos requisitos de novidade e

atividade inventiva, ainda que não possua aplicação industrial.
c) Os sucessores do coautor da invenção têm legitimidade para
requerer a patente, mas desde que obtenham anuência prévia dos
demais coautores, já que a patente das invenções feitas
conjuntamente por duas ou mais pessoas deve ser requerida por
todos os autores da invenção.
d) Se mais de uma pessoa realizar a mesma invenção de forma
independente, o direito de obter a patente será assegurado àquele que
comprovar que sua invenção é mais antiga, sendo irrelevante para
esse fim a data do depósito da invenção no INPI.
e) Para ser considerada dotada de atividade inventiva, basta que a
invenção não esteja compreendida no estado da técnica, ainda que
dela decorra de forma evidente.
Gabarito: A
Patente X empregado
“Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem

exclusivamente ao empregador quando decorrerem de
contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que
tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou
resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o
empregado contratado.
Contrato de Objeto: pesquisa Recursos, Titularidade
Trabalho ou atividade instalações,
inventiva equipamentos, etc
§ 1º Salvo expressa disposição contratual em contrário, a
retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-
se ao salário ajustado.
§ 2º Salvo prova em contrário, consideram-se

desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o
modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo
empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo
empregatício.”
Art. 90. Pertencerá exclusivamente ao empregado a
invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido,
desde que desvinculado do contrato de trabalho e não
decorrente da utilização de recursos, meios, dados,
materiais, instalações ou equipamentos do empregador.
Art. 91. A propriedade de invenção ou de modelo de
utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar
da contribuição pessoal do empregado e de recursos,
dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do
empregador, ressalvada expressa disposição contratual
em contrário.
3.7. Prazo de vigência (art. 40 da Lei)
“Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20

(vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15
(quinze) anos contados da data de depósito.”
Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10
(dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos
para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de
concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido
de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência
judicial comprovada ou por motivo de força maior.
PATENTE MAILBOX:
Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as
disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos
pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto
de proteção sejam substâncias, matérias ou produtos obtidos
por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias,
misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e
medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos
processos de obtenção ou modificação e cujos depositantes
não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231
desta Lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos
os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos
indeferimentos. (Redação dada pela Lei nº 10.196, de 2001)
Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos
farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que
tenham sido depositados entre 1o de janeiro de 1995 e 14 de
maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta
Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da
prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da
data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a
contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto
no caput do art. 40.
• Em 15 de maio de 1997, entraram em vigor os dispositivos da Lei nº
9.279/96 referentes ao exame de patentes.
• A norma visou proteger os pedidos de patente depositados entre 1º

de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997.
• Em 1º de janeiro de 1995, foi internacionalizado o Acordo sobre

Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio (TRIPS), com o Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de
1994;
• Os pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos
para agricultura, depositados no período compreendido entre 1º de
janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, tornaram-se conhecidos
como MAILBOX OU “CAIXA DE CORREIO”, em uma tradução literal,
já que aguardaram a entrada em vigor da LPI para, só então, serem
analisados segundo suas disposições.
• A intenção do legislador foi evitar que tais pedidos fossem

analisados conforme as regras da lei anterior, o chamado Código da
Propriedade Industrial – CPI (Lei nº 5772/71), pois o art. 9º, “c” do
CPI proibia o patenteamento de produtos químicos farmacêuticos
O termo “limitado” (art. 229, parágrafo único, da LPI) impede que as
patentes mailbox tenham uma proteção além dos vinte anos a partir do
depósito do pedido de patente.
Assim, todas as patentes mailbox, depositadas entre 01/01/1995 e

14/05/1997, deveriam ter um prazo de vigência máximo de 20 (vinte)
anos, contados de tais depósitos, ou seja, prazo máximo de vigência
vai até 14/05/2017.
Aliás, a ausência de exame das patentes mailbox por parte do INPI,
entre os anos de 1995 a 1997, enquanto o inteiro teor da LPI não
estava em vigor, beneficiou justamente os depositantes. Acaso os
pedidos patentários fossem examinados em tal período,
inevitavelmente seriam indeferidos, na forma do já referido art. 9º, “c”
do antigo CPI, então vigente.
REsp 1721711 / RJ
RECURSO ESPECIAL 2017/0261991-0
Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)
Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento 17/04/2018
Data da Publicação/Fonte DJe 20/04/2018
Ementa
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL.
MEDICAMENTOS. PATENTE MAILBOX. SISTEMA TRANSITÓRIO.
ACORDO TRIPS. PRAZO DE VIGÊNCIA. REGRA ESPECÍFICA. 20 ANOS
CONTADOS DA DATA DO DEPÓSITO. INPI. DESRESPEITO AO PRAZO
LEGAL DE ANÁLISE. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA
DEMORA À SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO
DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO PASSÍVEL DE GERAR TRATAMENTO
DISCRIMINATÓRIO A SETORES TECNOLÓGICOS ESPECÍFICOS.
TRATADO INTERNACIONAL E LEI INTERNA. PARIDADE
HIERÁRQUICA. PRECEDENTE DO STF.
1- Ação ajuizada em 12/9/2013. Recurso especial interposto em
22/1/2016 e concluso ao Gabinete em 7/11/2017. 2- O propósito recursal
é definir se o prazo de vigência da patente mailbox concedida ao
recorrente (PI9507594-1) é de 20 anos contados da data do depósito ou
de 10 anos contados de sua concessão. 3- O sistema denominado
mailbox consistiu em mecanismo transitório adotado para salvaguarda
de pedidos de patentes relacionadas a produtos farmacêuticos e
produtos agroquímicos, cuja tutela jurídica resultou da internalização
no País, em 1/1/1995, do Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos
Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio).
4- Tratando-se de patentes excepcionalmente requeridas pelo sistema
mailbox, a Lei de Propriedade Industrial, em suas disposições finais e
transitórias, estabeleceu regra expressa assegurando proteção, a
partir da data da respectiva concessão, limitada ao prazo
remanescente previsto no caput do seu art. 40 (20 anos contados do
dia do depósito), circunstância que afasta, como corolário, a
possibilidade de incidência do prazo excepcional do respectivo
parágrafo único (10 anos a partir da concessão). 5- A norma que
prescreve que o prazo de vigência de patente de invenção não deve
ser inferior a 10 anos da data de sua concessão está inserida em
capítulo da LPI que versa sobre regras gerais, aplicáveis ao sistema
ordinário de concessão de patentes, de modo que, à míngua de
remição legal específica, não irradia efeitos sobre matéria a qual foi
conferido tratamento especial pela mesma lei.
6- A LPI não prescreve quaisquer consequências para a eventualidade
de a análise dos pedidos de patente mailbox extrapolar o prazo nela
fixado. 7- Tratando-se de medicamentos, adiar a entrada em domínio
público das invenções significa retardar o acesso ao mercado de
genéricos, causando, como consequência, o prolongamento de preços
mais altos, o que contribui para a oneração das políticas públicas de
saúde e dificulta o acesso da população a tratamentos
imprescindíveis. 8- Inexistência, na espécie, de violação à proteção da
boa-fé e da segurança jurídica. A um, porque a concessão da proteção
patentária por período de tempo em evidente descompasso com o
texto expresso da LPI, facilmente observável no particular, não pode
ser considerada fonte de criação de expectativa legítima em seus
titulares.
A dois, porque a questão jurídica posta a desate extrapola a mera
relação existente entre a autarquia e a empresa recorrente, sendo
certo que os efeitos do ato administrativo irradiam-se por todo o
tecido social, não se afigurando razoável impor pesados encargos à
coletividade em benefício exclusivo dos interesses econômicos da
empresa recorrente. 9- Cuidando-se de eventual conflito envolvendo
tratado internacional e lei interna, o Supremo Tribunal Federal
assentou que vigora no Brasil um sistema que lhes atribui paridade
hierárquica, daí resultando que eventuais dicotomias devem ser
solucionadas pelo critério da especialidade ou pelo critério
cronológico.
10- O autor do invento possui tutela legal que lhe garante impedir o
uso, por terceiros, do produto ou processo referente ao requerimento
depositado, além de indenização por exploração indevida de seu
objeto, a partir da data da publicação do pedido (e não apenas a partir
do momento em que a patente é concedida). Dessa forma, apesar da
expedição tardia da carta-patente pelo INPI, a invenção do recorrente
não esteve, em absoluto, desprovida de amparo jurídico durante esse
lapso temporal. 11- Recurso especial não provido.
60. TRF 3 Região – 2018 - Sobre as patentes mail box, apreciadas pelo STJ em
2018, é CORRETO afirmar que:
a) Seu prazo de vigência é de 20 anos, contados da data de concessão.
b) Por conta da expedição tardia da carta patente pelo INPI [back log], a
invenção do recorrente resta desprovida de amparo legal até que esse ato
administrativo seja praticado, justificando o prazo de proteção de 15 anos,
contado a partir da data da concessão da patente.
c) Cuidando de eventual conflito envolvendo tratado internacional e lei interna,
o STF assentou que vigora no Brasil um sistema que considera que o tratado
internacional é hierarquicamente superior à lei interna.
d) A proteção ordinária conferida ao titular de patentes consiste em privilégio
que excepciona a regra geral de nosso ordenamento jurídico, cujo objetivo
visa a assegurar a ampla concorrência e a livre iniciativa. Assim, concessão
de uma patente é uma exceção, que deve ser interpretada restritivamente.
3.8. Licença compulsória (art. 71)
Pode ser: Voluntária ou Compulsória
O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente

se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por
meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos
termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.
Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse
público, declarados em ato do Poder Executivo Federal,
desde que o titular da patente ou seu licenciado não
atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de
ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva,
para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do
respectivo titular. (Regulamento)
Parágrafo único. O ato de concessão da licença

estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de
prorrogação.
DECRETO Nº 6.108, DE 4 DE MAIO DE 2007.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos arts. 71 da Lei no 9.279, de 14 de maio
de 1996, e 4o do Decreto no 3.201, de 6 de outubro de
1999,
DECRETA:
Art. 1º Fica concedido, de ofício, licenciamento

compulsório por interesse público das Patentes
nos 1100250-6 e 9608839-7.
§ 1º O licenciamento compulsório previsto no caput é
concedido sem exclusividade e para fins de uso público não-
comercial, no âmbito do Programa Nacional de DST/Aids, nos
termos da Lei no 9.313, de 13 de novembro de 1996, tendo como
prazo de vigência cinco anos, podendo ser prorrogado por até
igual período. (Prorrogação de prazo)
§ 2º O licenciamento compulsório previsto no caput extinguir-

se-á mediante ato do Ministro de Estado da Saúde, se cessarem
as circunstâncias de interesse público que o determinaram.
Art. 2º A remuneração do titular das patentes de que trata o art.
1o é fixada em um inteiro e cinco décimos por cento sobre o
custo do medicamento produzido e acabado pelo Ministério da
Saúde ou o preço do medicamento que lhe for entregue.
Art. 3º O titular das patentes licenciadas no art. 1o está obrigado

a disponibilizar ao Ministério da Saúde todas as informações
necessárias e suficientes à efetiva reprodução dos objetos
protegidos, devendo a União assegurar a proteção cabível
dessas informações contra a concorrência desleal e práticas
comerciais desonestas.
Ano: 2015, Banca: CESPE, Concurso: DPE/PE, Cargo: Defensor Público
Julgue os itens a seguir, a respeito de empresa de pequeno porte e de
propriedade industrial. Ao requerente de licença compulsória que invoque
abuso de direitos patentários ou abuso de poder econômico será
concedida, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, licença com
iguais privilégios concedidos ao inventor, como, por exemplo, a
exclusividade para a exploração da licença.
3.9. Formas de extinção da patente
• Expiração do prazo de vigência
• Renúncia do titular
• Caducidade
• Falta de retribuição anual
• Inobservância do art. 217 da Lei
Art. 80. Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer
pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da
concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido
suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos
justificáveis.
Art. 84. O depositante do pedido e o titular da patente
estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir
do início do terceiro ano da data do depósito.
§ 1º O pagamento antecipado da retribuição anual será

regulado pelo INPI.
§ 2º O pagamento deverá ser efetuado dentro dos
primeiros 3 (três) meses de cada período anual, podendo,
ainda, ser feito, independente de notificação, dentro dos 6
(seis) meses subseqüentes, mediante pagamento de
retribuição adicional.
“Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá
constituir e manter procurador devidamente qualificado e
domiciliado no País, com poderes para representá-la
administrativa e judicialmente, inclusive para receber
citações.”
3.10. Nulidade da Patente:
Processo Administrativo
Processo Judicial
Art. 51. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício
ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo
interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão
da patente.
Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda

que extinta a patente.
Art. 52. O titular será intimado para se manifestar no prazo de
60 (sessenta) dias.
Art. 53. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo

fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o
titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum
de 60 (sessenta) dias.
Art. 54. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que

não apresentadas as manifestações, o processo será decidido
pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância
administrativa.
Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer
tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer
pessoa com legítimo interesse.
§ 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer

tempo, como matéria de defesa.
§ 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente,
determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os
requisitos processuais próprios.
Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da
Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no
feito.
§ 1º O prazo para resposta do réu titular da patente será
de 60 (sessenta) dias.
§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de
nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.
A Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI (PF-INPI) é órgão
integrante da Procuradoria-Geral Federal, vinculada à Advocacia-
Geral da União e responsável pela consultoria jurídica e
representação judicial e extrajudicial do INPI - Instituto Nacional da
Propriedade Industrial.
4) Registro
4.1. Conceito:
“o registro confere direito de propriedade temporária

sobre marca ou desenho industrial, pelo qual assegura o
seu uso exclusivo em todo o território nacional”
4.2. Bens registráveis:
a) Desenho industrial: Considera-se desenho industrial a

forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto
ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um
produto, proporcionando resultado visual novo e original
na sua configuração externa e que possa servir de tipo de
fabricação industrial.
4.2. Bens registráveis:
b) Marca: é o sinal distintivo, visualmente perceptível, não

compreendido nas proibições legais
4.3. Prazo de vigência
Desenho Industrial:
Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos

contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três)
períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.
Marca:
Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10

(dez) anos, contados da data da concessão do registro,
prorrogável por períodos iguais e sucessivos.
Marca:
Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10

(dez) anos, contados da data da concessão do registro,
prorrogável por períodos iguais e sucessivos.
4.4. Titularidade
O titular pode ser pessoa física ou pessoa jurídica (direito

privado ou direito público). (art. 128 da Lei)
4.5 Formas de extinção do registro
Expiração do prazo de vigência.

Obs. a marca é o único que não tem limite de
prorrogação, a cada 10 anos ela é prorrogada.
Renúncia do titular
Falta de pagamento das taxas do INPI
Caducidade
Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer
pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco)
anos da sua concessão, na data do requerimento:
I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou
II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5

(cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a
marca tiver sido usada com modificação que implique
alteração de seu caráter distintivo original, tal como
constante do certificado de registro.
Inobservância do art. 217 da Lei
“Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá

constituir e manter procurador devidamente qualificado e
domiciliado no País, com poderes para representá-la
administrativa e judicialmente, inclusive para receber
citações.”
Sociedade empresária obteve, em 2010, o registro da
marca “Lord Ello”, para assinalar produtos que, mais
tarde, tencionava fabricar. Devido a critérios internos, a
fabricação foi adiada e a marca não foi usada. Em 2017,
outra pessoa jurídica estuda adotar idêntico designativo,
para assinalar produtos da mesma classe e do mesmo
segmento consumidor. Indique a opção correta:
TRF2 REGIAO 2017
Sociedade empresária obteve, em 2010, o registro da marca “Lord Ello”, para assinalar
produtos que, mais tarde, tencionava fabricar. Devido a critérios internos, a fabricação foi
adiada e a marca não foi usada. Em 2017, outra pessoa jurídica estuda adotar idêntico
designativo, para assinalar produtos da mesma classe e do mesmo segmento consumidor.
Indique a opção correta:
A.Como o registro foi deferido à anterior requerente, o uso legítimo da marca, por
outrem, exige licença, certo que, dentro dos dez anos de proteção inicial, é
indiferente a falta de uso.
B.Em regra, a falta de uso implica, após o prazo previsto em lei, nulidade absoluta
do registro.
C.A falta de uso pode gerar a anulação do registro, se decorrente de capricho ou de
intuito de especulação, mas a invalidade não ocorre quando a abstenção é oriunda
de critérios lógicos, como, no caso, prioridades mercadológicas da fabricante.
TRF2 REGIAO 2017
D.A falta de uso pode implicar caducidade do registro, decorrido o prazo previsto em
lei, desde que as anuidades não sejam pagas.
E.Em princípio, afigura-se presente, no caso, hipótese de caducidade da marca,
apta a ser requerida pela sociedade que apresenta interesse em adotá-la e
pronunciada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
LETRA E

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IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas

V - programas de computador em si;

VII - regras de jogo;

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Parágrafo único. A retirada de depósito anterior sem

a) A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos

b) É patenteável a invenção que atender aos requisitos de novidade e

“Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem

§ 2º Salvo prova em contrário, consideram-se

“Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20

• A norma visou proteger os pedidos de patente depositados entre 1º

• Em 1º de janeiro de 1995, foi internacionalizado o Acordo sobre

• A intenção do legislador foi evitar que tais pedidos fossem

Assim, todas as patentes mailbox, depositadas entre 01/01/1995 e

Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)

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Data da Publicação/Fonte DJe 20/04/2018

Pode ser: Voluntária ou Compulsória

O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente

Parágrafo único. O ato de concessão da licença